İsviçre Federal Mahkemesi, geçtiğimiz Eylül ayında, Nestle Anonim Şirketi adına, 30. mal ve hizmet sınıfında İsviçre’de tescilli “Nespresso” kahve kapsüllerine ilişkin üç boyutlu şekil markasının hükümsüzlüğüne karar verdi[1]. Mahkemenin temel dayanağı, dava konusu kahve kapsüllerinin sivri kesik koniden oluşan üç boyutlu şeklinin “teknik zorunluluk” olarak nitelemesidir.
Olay: 1970’li yıllarda Nestle şirketi, tüketicilere İtalyan kahvesi kalitesinde iyi espresso sunmak için araştırmalar yapar. Bir doz öğütülmüş kahve içeren hava geçirmez kapsüller ve bu kapsüllerle uyumlu kahve makineleri tasarlar. Nestle, bu kapsüllere ilişkin pek çok patent alır ve süreç içerisinde pek çok farklı görünüşlerde kapsüller tasarlar, fakat teknolojisi temelde hep aynı kalır. Bu esnada Nestle, İsviçre’de tek servislik kahve sektöründe çok başarılı olur ve en büyük distribütör unvanını alır.
Nestle, 2000 yılında İsviçre Federal Fikri Mülkiyet Enstitüsü’ne kahve, kahve özleri ve kahve bazlı preparatlara ilişkin 30 uncu sınıfta tescil edilmek üzere üç boyutlu marka başvurusunda bulunur. Ofis, ilk olarak, şeklin esaslı bir farklılık arz etmediği, tüketicilerin hafızasında önemli bir yer teşkil etmediği, bu şeklin kamusal alana ait olduğu ve kamunun serbest kullanımında kalması gerektiği gerekçeleriyle tescil başvurusunu reddeder. Fakat daha sonra edinilmiş ayırt ediciliğe dayanarak “la marque imposée” olarak tescil edilir[2] ve o zamandan itibaren en son 22.05.2020 tarihinde yenilenir.
Davalı Ethical Coffee Company şirketi, Nespresso makinelerinin sistemiyle uyumlu olan ve doğada çözünebilen materyallerden oluşan, bitkisel lifler ve nişasta bazlı kahve kapsülleri geliştirir ve 2011 yılından itibaren İsviçre’de satışa sunulur. Nestle şirketi, tescilli şekil markasına dayanarak Ethical Coffee Company kapsüllerinin pazarlanmasının yasaklanması için 2011 yılında İsviçre’de ihtiyati tedbir kararı alır; bu karar İsviçre Federal Mahkemesi tarafından şekli gerekçelerle geri gönderilir ve alt mahkeme, bu sefer yaptırdığı fizibilite çalışmalarına dayanarak, ikinci kararında kapsülün şeklinin teknik olarak gerekli olduğu gerekçesiyle ihtiyati tedbir talebini reddeder.
Bunun üzerine Nestle, Ethical Coffee Company’e karşı marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet temelli bir dava açar, davalı şirket de davacıya karşı markanın hükümsüzlüğü gerekçesiyle karşı dava ikame eder. Alt mahkeme ise Nestle şirketinin talebini reddeder ve davalının geçersizlik talebini kabul ederek Nespresso kahve kapsüllerine ilişkin şekil markasının hükümsüzlüğüne karar verir. Alt mahkeme, söz konusu markanın kamusal alana ait olduğu ve Nestle şirketinin markanın yeterince ayırt edici olduğunu yani empoze edildiğini ispatlayamadığı sonucuna varır. Bu karara karşı davacı taraf üst mahkemeye başvurur.
Karar: İsviçre Federal Mahkemesi, İsviçre marka hukukunda yer alan marka kavramı (LPM l’art. 1 – MSchG Art. 1) ve mutlak ret nedenlerinden işaretin kamusal alana ait olması (LPM l’art. 2/a – MSchG Art. 2/a) ile şeklin teknik zorunluluk sonucu olması (LPM l’art. 2/b – MSchG Art. 2/b) düzenlemeleri çerçevesinde bir değerlendirme yapar. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği ve Alman hukuku ile kıyaslamalara da yer verir. Bu karşılaştırmalı analiz sonucunda, mahkeme, rakiplere ait alternatif çözümlerin Nespresso makineleriyle uyumlu olması halinde ancak şeklin teknik zorunluluk arz edeceğini vurgular.
Mahkeme öncelikle, üç boyutlu markanın kamusal alana ait olmasına rağmen yeterince ayırt edicilik kazanıp kazanmadığını inceler. Yargılama esnasında uzman bilirkişilerce anket yapılır ve anket sonuçlarına göre kamusal alana ait olan Nespresso kahve kapsüllerine ilişkin şekil markasının halk nezdinde yeterince empoze edilmediği, yani ayırt edicilik elde etmediği saptanır.
Mahkeme, daha sonra dava konusu üç boyutlu markanın teknik bir zorunluluk arz edip etmediğini inceler ve şu üç kriteri benimser: Teknik yapıyı değiştirmeden başka bir şeklin seçimi mümkünse ve bunu rakibin tercih etmesini beklemek, onun için (i) daha az pratik olmamalı, (ii) daha az sağlam/dirençli olmamalı, ve (ii) daha yüksek üretim maliyetlerine yol açmamalı. Diğer bir deyişle, rakiplere bu kriterleri sağlamayan alternatif bir çözüm dayatılmaz. Üstelik fark küçük de olsa en ufak bir üretim maliyetine katlanması rakipten beklenemez.
Federal Mahkeme; alt mahkemenin, alternatif şekillerin Nespresso makine sistemiyle uyumlu olması gerektiğine ilişkin kararını hukuka aykırı bulmaz ve netice olarak, dava konusu kahve kapsüllerine ilişkin üç boyutlu şekil markasının “teknik zorunluluk” olduğu gerekçesiyle hükümsüzlüğüne karar verir.
Değerlendirme: Esasen bu karar, Alman Federal Patent Mahkemesi tarafından Nespresso Kahve kapsüllerine ilişkin daha önce verilen kararın bir ekosu niteliğindedir. Alman Patent ve Marka Ofisi, 2003 yılında Nespresso kahve kapsüllerine üç boyutlu marka koruması sağlamıştı, fakat Ethical Coffee Campany’nin başvurusu üzerine bu korumayı 2014 yılında geri çekmişti. Bu karar ise Alman Federal Patent Mahkemesi tarafından, benzer şekilde, teknik fonksiyon mutlak ret nedenine dayanılarak 17.10.2017 tarihinde onaylanmıştı[3].
Nestle şirketinin, Nespresso kahve kapsüllerini ilk defa buluş olarak kaydettiği ve buluşların kanunda öngörülen sürelerle sınırlı olarak korunduğu göz önüne alındığında; kahve kapsüllerini üç boyutlu marka olarak tescil ettirmek suretiyle esasen yenilenebilen ve süresiz bir marka koruması elde ederek adeta kanun koyucunun iradesi dışına çıktığını söyleyebiliriz. Bu durum hukuken korunmaya değer değildir. Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın LEGO kararında da vurgulandığı gibi, bir üreticinin fikri mülkiyet sisteminde sadece sınırlı süreyle korunabilecek bir teknik çözümünü, münhasır haklar elde etmek ve bunu sürdürmek için marka hukuku düzenlemelerini kullanması önlenmelidir[4]. Üstelik rakiplerden aynı kullanım için farklı bir şekilde üretim yapmasını beklemek, serbest ve adil rekabet düzenini bozucu niteliktedir.
Marka hakkı, tescil edilmekle sahibine tekelci yetkiler sağlar. Bu kapsamda marka sahibi, markasının başkası tarafından kullanılmasını men edebilir. Esasen böylece piyasadaki rakipler arasındaki adil ve serbest piyasa rekabetine önemli ölçüde bir sınırlandırma getirilmiş olur. İşte bu noktada, incelediğimiz mahkeme kararının, madalyonun diğer yüzü olan adil ve bozulmamış piyasa rekabetinin korumasına ağırlık verdiğini söyleyebiliriz. Marka sahibinin menfaati ile piyasa rekabeti arasında bir denge oluştururken, orijinal ürüne kabul edilebilir alternatif şekillerin varlığı mahkemeler tarafından titizlikle incelenmeli ve kamu menfaati göz ardı edilmemelidir.
Sergül BALSEVER
Ekim 2021
[1]Kararın orijinal metnine buradan ulaşabilirsiniz: https://bit.ly/3Cjdcqx
[2] “La marque imposée”, belli bir teşebbüsün malları veya hizmetleri için piyasada belirli bir ayırt edicilik kazanmış olan kamusal alana ait bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi ve korunmasıdır. Bu tür işaretlerin zamanla ayırt edicilik kazanarak kendisini empoze etmesinden dolayı bu isim verilmiştir.
[3] Bkz. https://www.bundespatentgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/08122017.html
[4] ABAD’ın 14.09.2010 tarihli LEGO kararı (ECLI:EU:C:2010:516), pg. 43 ve 46. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=6E9A7E43C84AE1EE1373276552838CAF?text=&docid=82838&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4272661
Ayrıca bkz. ABAD’ın 18.06.2002 tarihli PHİLİPS kararı (ECLI:EU:C:2002:377) https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=47423&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4272771