Ay: Eylül 2022

KARIŞTIRILMA İHTİMALİ İNCELEMESİNDE MAL/HİZMET BENZERLİĞİ İŞARET BENZERLİĞİNDEN VEYA DİĞER FAKTÖRLERDEN ETKİLENİR Mİ? — EUIPO, USPTO VE TÜRKPATENT YAKLAŞIMI —



Marka hukuku çalışan herkesin aşina olduğu üzere karıştırılma ihtimali müessesesi 6769 s. SMK’nın nispi ret gerekçeleri başlıklı 6ncı maddesinin birinci fıkrasında “Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.” şeklinde düzenlenmiştir. Kanunun lafzında açıkça belirtildiği gibi karıştırılma ihtimali gerekçeli itirazın kabul edilebilmesi için “mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği” sağlanması gereken şartlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Türk marka hukuku uygulamalarında mal/hizmet benzerliği hususu, karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde belirleyici olan temel üç faktörden birisi olmasına rağmen bu zamana kadar üzerinde fazla durulmayan, detaylı incelemeye konu olmamış bir başlık olarak kalmıştır. Üstelik mal / hizmet benzerliği değerlendirmesinin uygulama alanı sadece karıştırılma ihtimali incelemesi ile de sınırlı değildir; diğer nispi ret gerekçeleri olan eskiye dayalı kullanımların incelendiği 6/3 bendi (eskiye dayalı kullanıma konu olan mallar/hizmetler ile aynı veya benzer mallar/hizmetler için ret uygulanır), Paris Sözleşmesi kapsamında tanınmış markalar kapsamında yapılan itirazların incelendiği 6/4 bendi (madde metninde ret kapsamının aynı ve benzer mallar/hizmetler için uygulanacağı belirtilmiştir), ortak ve garanti markalara istinaden yapılan itirazların incelendiği 6/7 bendi (madde metninde ret kapsamının aynı ve benzer mallar/hizmetler için uygulanacağı belirtilmiştir) ve tescilli markanın koruma süresinin dolmasından sonra 6/8 bendi (madde metninde ret kapsamının aynı ve benzer mallar/hizmetler için uygulanacağı belirtilmiştir) kapsamında yapılan itirazlarda da mal / hizmet benzerliği değerlendirmesi yapılması gerekmekte, mal/hizmet benzerliğinin düzeyi koruma kapsamına doğrudan etki etmektedir. Dahası tanınmış markalara istinaden 6/5 kapsamında yapılan itirazlarda da malların/hizmetlerin benzerliği yanında malların/hizmetlerin yakınlığı ya da uzaklığı değerlendirmesinde de mal/hizmet karşılaştırması gerekliliği bulunmaktadır.

Mal/hizmet benzerliği hususunun tescil edilen markaların koruma kapsamına doğrudan etki eden önemli bir faktör olmasına rağmen Türkiye’de yeterli incelemeye konu olmaması oldukça ilginçtir. Bu yazı kapsamında mal/hizmet benzerliği değerlendirmesinin esasına ilişkin detaylı açıklamaya yer verilmeyecek, karıştırılma ihtimali incelemesinde tartışılması gereken temel konulardan biri olan karıştırılma ihtimali incelemesinde mal/hizmet benzerliği değerlendirmesinin işaret benzerliği değerlendirmesinden veya diğer faktörlerden bağımsız olup olmadığı hususuna ilişkin olarak Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO), Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) ve Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)’nun yaklaşımları üzerinde durulacaktır.

Karıştırılma ihtimali (likelihood of confusion) terim olarak çoğu ülkede aynen kullanılsa da incelemede farklı yaklaşımlara konu olabilmektedir.

EUIPO’nun karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde dikkate aldığı temel faktörler sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, malların/hizmetlerin benzerliği ve bu benzerliğin düzeyi, işaretlerin benzerliği ve bu benzerliğin düzeyi, önceki markanın ayırt edici gücü, çekişme konusu malların hitap ettikleri tüketici kesimi ve bu tüketici kesiminin dikkat seviyesidir. EUIPO’ya göre karıştırılma ihtimali incelemesinde dikkate alınan bu faktörler birbirleriyle etkileşim halinde bulunur ve nihayetinde bütün faktörler ayrı ayrı göz önünde tutulmak suretiyle bir sonuca gidilir. Örneğin, malların/hizmetlerin düşük düzeyde benzerliği işaretlerin aynılığı veya yüksek düzeyde benzerliği ile telafi edilebilmekte (veya tam tersi) ve karıştırmanın ortaya çıkacağı veya önceki markanın ayırt ediciliği arttığı durumlarda düşük düzeyde benzer nitelikte olan mallar/hizmetler için de karıştırmanın söz konusu olabileceği kabul edilebilmektedir.

EUIPO tarafından yapılan karıştırılma ihtimali incelemesinde, mal/hizmet benzerliği bağımsız bir faktör olarak değerlendirilmekte ve kendi içerisinde bir takım kıstaslara göre benzerlik incelemesine tabi tutulmaktadır. Bu benzerliğin incelenebilmesi için içtihat hukuku çerçevesinde, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere şu kriterler dikkate alınmaktadır:

  • Doğası (niteliği),
  • Kullanım amaçları,
  • Kullanım şekilleri/yöntemleri,
  • Birbirlerinin ikamesi olup olmadığı,
  • Tamamlayıcısı nitelikte olup olmadıkları,
  • Dağıtım kanalları,
  • Hitap ettikleri tüketici kesimi,
  • Ticari kaynakları.

Görüldüğü üzere, mal/hizmet benzerliği kendi içerisinde değerlendirmeye tabi tutulduğundan çok detaylı ve farklı kıstaslar belirlenmiş durumdadır ve mal/hizmet benzerliği incelemesi bu faktörler üzerinden gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, EUIPO mal/hizmet benzerliğine ilişkin detaylı bir inceleme kılavuzu hazırlamış ve bu kılavuzda karşılaştırmanın ne şekilde yapılması gerektiği, uygulamada sık rastlanan mal/hizmet çiftlerinin karşılaştırılması sonuçlarına yer vermiştir.[1] Ayrıca, içerisinde kullanıcıların daha önce mallar ve hizmetlere ilişkin yapılan karşılaştırma sonuçlarına (EUIPO itiraz birimi, Temyiz Kurulu ve mahkeme kararları) ulaşabildikleri “similarity tool”[2] adında bir aracı da kullanıcıların hizmetine sunmuştur. Dikkat edilirse bütün bu karşılaştırmalarda işaret benzerliğine ilişkin bir sonuca yer verilmemiş, incelemede sonuca etki eder nitelikte bulunmamıştır. Oldukça faydalı bir araç olan “similarity tool-benzerlik aracında” daha önce karşılaştırılan mal/hizmet çiftlerinin benzer olup olmadıkları, benzer olarak değerlendirilirler ise benzerlik derecesi ve hangi faktörlerden dolayı benzer olduklarına ilişkin açıklamalar yer almakta, bu örnek karşılaştırmalarda işaret benzerliği dikkate alınmamaktadır.

Karıştırılma ihtimali incelemesine ilişkin ABD Patent ve Marka Ofisi’ni (USPTO) yaklaşımında ise “duPont faktörleri” denilen faktörler dikkate alınarak değerlendirme yapılmaktadır. Bu faktörlerden kısaca aşağıda bahsedilecek olursa:

  • İşaretlerin görsel, işitsel, anlamsal ve ticari izlenim bakımlarından bütünsel benzerliği veya farklılığı,
  • Başvuru veya tescilde tanımlanan malların ve / veya hizmetlerin alakası, ilişkisi,
  • Yerleşik ve devamlılık göstereceği düşünülen ticaret kanalların benzerliği veya farklılığı,
  • Satışların gerçekleştirildiği koşullar- alıcıların karar biçimi – örneğin tüketiciler satın alma kararını ani mi yoksa dikkatli ve bilgili bir şekil mi gerçekleştiriyor,
  • Benzer mallar üzerinde kullanılan benzer markaların sayısı ve mahiyeti,
  • Önceki markanın satış rakamlarının yüksekliği, reklam veya kullanım yoğunluğundan kaynaklanan ünü (bilinirliği),
  • Eğer varsa, fiili karıştırmanın niteliği ve kapsamı,
  • Fiili karıştırma olmaksızın eş zamanlı gerçekleşen kullanımın süresi ve bu kullanımın gerçekleştiği şartlar,
  • Kullanıma konu olan veya olmayan malların çeşitliliği,
  • Başvuru sahibinin ve önceki marka sahibinin piyasadaki kesişim noktası,
  • Başvuru sahibinin malları üzerinde markasını kullanımı hakkında diğer kişileri engelleme hakkının bulunup bulunmadığı,
  • Olası karıştırmanın kapsamı (Karıştırmanın sonuçları önemsiz mi olacaktır yoksa karıştırma esasa ilişkin önemli sorunlara mı yol açacaktır?).
  • Karıştırılma iddiasını destekler nitelikteki diğer unsurlar.

USPTO inceleme kılavuzuna göre karıştırılma ihtimalinin varlığı incelenirken, faktörlerin değişen oranlarda öneme sahip olmasına rağmen bu faktörlerden en üstte yer alan iki tanesinin belirleyici ana faktörler olduğu, ancak incelenen olayın özelliğine göre bazı faktörlerin diğerlerine göre daha belirleyici nitelikte olabileceği belirtilmiştir. Ayrıca sayılan her faktörün somut olayda bulunmasının veya incelenmesinin gerekli olmadığı da söylenmiştir.[3] Karıştırılma ihtimaline ilişkin Amerikan yaklaşımında işaretlerin benzerliği ya da malların benzerliği gibi faktörleri ayrı ayrı bölmek yerine incelemenin tek seferde ve bütüncül bir yaklaşımla yapıldığı görülmektedir. Buna göre, mallar/hizmetler için bağımsız ve ayrı bir karşılaştırma yapılmamakta, durumun özelliğine göre karıştırma tespit edilmektedir. Zira incelemede malların hizmetlerin benzerliği terimi yerine “ilintililiği – ilişkisi” (relatedness of goods and services) terimi kullanılmaktadır. Bu terim daha belirsiz bir tanımlama olduğundan tüketicilerin herhangi bir şekilde markalar arasında bağlantı kurmasıyla (mallar/hizmetler benzer olmasa dahi) karıştırılma ihtimali bulunduğu sonucuna ulaşılabilmektedir. USPTO İnceleme Kriterine göre örneğin, yerleşik pazarlama uygulamaları yüzünden benzer ya da ilişkili olmayan mallar/hizmetler için dahi karıştırılma ihtimali oluşabileceği belirtilmiştir.[4] EUIPO ve TÜRKPATENT uygulamalarında malların benzerliği karıştırılma ihtimalinin bulunması için varlığı zorunlu bir koşul olmasından dolayı benzer olmayan mallar/hizmetler için karıştırılma ihtimali gerekçesiyle ret uygulanamazken USPTO uygulamasında böyle bir durum söz konusu değildir.

Karıştırılma ihtimaline ilişkin olarak Türk Patent ve Marka Kurumu’nun yaklaşımı ise, mevzuatların da uyumlu olmasının doğal bir sonucu olarak EUIPO uygulaması ile büyük bir paralellik arz etmektedir. TÜRKPATENT’in karıştırılma ihtimalinde dikkate aldığı temel faktörler sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, malların/hizmetlerin benzerliği ve bu benzerliğin düzeyi, işaretlerin benzerliği ve bu benzerliğin düzeyi, önceki markanın ayırt edici gücü, çekişme konusu malların hitap ettikleri tüketici kesimi ve bu tüketici kesiminin dikkat seviyesidir. Yine mal/hizmet benzerliğinde kullanılan kriterler EUIPO’nun belirlemiş olduğu kriterler ile aynıdır. Son olarak, karıştırılma ihtimali incelemesinde Kurum, mal/hizmet benzerliğini işaret benzerliğinden etkilenmeyen bağımsız bir faktör olarak görmüş ve bunu da Marka İnceleme Kılavuzu 2021 sayfa 384’de açıkça şu şekilde belirtmiştir:[5]

Malların ve hizmetlerin benzerliği, karşılaştırmaya konu işaretlerin benzerlik düzeyi ve önceki markanın ayırt edici gücünden bağımsız olarak değerlendirilir. Diğer bir ifade ile malların/hizmetlerin benzerliği ve bu benzerliğin düzeyi her bir mal/hizmet karşılaştırması için aynıdır ve işaretlerin benzerlik düzeyi ile önceki markanın ayırt edici gücünden etkilenmez.

Görüldüğü üzere, EUIPO ve TÜRKPATENT yaklaşımı mal/hizmet benzerliğini bağımsız ayrı bir faktör olarak ele alırken, USPTO yaklaşımı mal/hizmet benzerliğini işaretten bağımsız düşünmez ve bütüncül bir yaklaşımla incelemeye tabi tutar. USPTO kılavuzda bu yaklaşımı “kendi başına kuralının olmaması-no per se rule” ile açıklar ve malların hizmetlerin tek başlarına alakalı-ilişkili olması ve benzer markaların karşılaştırıldığı her durumda karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkacağı gibi bir kuralın olamayacağını kabul eder. İncelemeye ilişkin bu temel ayrım bizi mal/hizmet benzerliği incelemesinin kendi içerisinde yapılması gereken bir benzerlik değerlendirmesi olup olmadığı noktasına götürür. Daha açık bir ifadeyle, mal çiftleri (örn, güneş gözlüğü ile çantalar) için yapılan mal/hizmet benzerliği değerlendirmesi her incelemede aynı benzerlik düzeyine mi karşılık gelmelidir yoksa karşılaştırılan işaretlerin karakteristik özelliklerine ve benzerlik düzeylerine göre bazen benzer bazen de benzemez olarak mı değerlendirilmelidir? Bu sorunun cevabı Avrupa ve Türk yaklaşımında karıştırılma ihtimalinin sonucu açısından önem arz eder, zira mallar ve hizmetler arasında benzerlik bulunmadığı sonucuna ulaşılması durumunda karıştırılma ihtimali incelemesi kesilir ve karıştırılmanın ortaya çıkmayacağı sonucuna ulaşılır. Başka bir anlatımla, Türk ve Avrupa yaklaşımında mal/hizmet benzerliği bağımsız bir inceleme olduğundan ve bir kere mallar benzer olarak bulunmadığında karıştırılma ihtimali gerekçeli ret uygulanamaz olacağından koruma kapsamı sınırlanacak ve benzer olmayan mallar/hizmetler için üçüncü kişilerin tesciline markalar aynı da olsa müsaade edilecektir (diğer nispi ret gerekçeleri kapsamında tabii ki ret uygulanabilir). Amerikan yaklaşımında ise mal/hizmet benzerliği karıştırılma ihtimali incelemesinin sadece bir faktörü olduğundan, diğer faktörlerle de etkileşim içerisinde olduğundan ve malların alakalı olması karıştırılma ihtimalinin oluşması için şart olmadığından bu kadar kritik öneme sahip değildir.

Yaklaşımlar arasındaki farklılık aynı zamanda karıştırılma ihtimali incelemesinde karar veren otoritelerin kararlarının önceden bilinebilir veya en azından belli ölçüde öngörülebilir olması açısından da önem taşır. Aynı mal çiftinin bazen benzer bulunarak redde konu edilmesi bazen de benzer bulunmayarak redde konu edilmemesi piyasada belirsizliğe sebep olabilecektir. Yine karar verici konumunda olan inceleme otoriteleri veya mahkemeler için de aynı durumda olan örnekler için uygulama farklılıklarına sebep olabilmektedir.

Bu yazı kapsamında hangi yaklaşımın daha iyi veya daha doğru olduğu konusunda bir yorum yapılmayacak olsa da Avrupa ve Türk sisteminin sahip olduğu mukayeseli üstünlükten bahsetmek gerekir. Karıştırılma ihtimali incelemesi kendi içerisinde soyut bir ihtimal değerlendirmesinden ibaret olduğundan, doğası gereği yoruma açık olmakta ve pratikte benzer durumda olan markalar için farklı kararlar suretiyle belirsizliğe neden olabilmektedir. Avrupa ve Türk yaklaşımının kullandığı mal ve hizmet benzerliğinin karıştırılma ihtimali incelemesinde diğer faktörlerden etkilenmemesi durumunun, yani bağımsız bir faktör olarak ortaya çıkmasının ve her karşılaştırmada aynı sonucu vermesinin, incelemede öngörülebilirliği ve tutarlılığı arttırdığının, daha tahmin edilebilir, öngörülebilir kararlar verilmesinin önünü açtığını söylemek yanlış olmayacaktır. Örneğin, bu yaklaşımda başvuru sahibi önceki markanın tescil kapsamında yer alan mallar ile benzer görülmeyen mallar ve hizmetler için bir başvuru yaptığında karıştırılma ihtimali gerekçesiyle ret kararı almayacağını önceden bilebilmektir. Benzer şekilde, daha önce benzer görülen mallar için benzer marka mesnet gösterilerek itiraz edildiğinde, muteriz itirazının kabul edileceğini öngörebilmektedir. Amerikan yaklaşımında bütüncül bir değerlendirme söz konusu olduğundan ve malların/hizmetlerin benzer olmaması durumunda dahi karıştırmanın söz konusu olabildiği göz önüne alındığında öngörülebilirliğin daha düşük seviyede kaldığını söylemek mümkündür.

Erman VATANSEVER

Eylül 2022

vatanseverman@yahoo.com


[1] Kılavuzu incelemek isteyenler için: https://guidelines.euipo.europa.eu/1935303/1788568/trade-mark-guidelines/chapter-2-comparison-of-goods-and-services

[2] Benzerlik aracına ulaşmak için: http://euipo.europa.eu/sim/

[3] Kılavuzu daha detaylı incelemek isteyenler için: https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1200d1e5036.html

[4] TMEP Trademark Manuel of Examining Procedure 1207.01 (a) Relatedness of the Goods and Services https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1200d1e5044.html

[5] İlgili kılavuza ulaşmak için Marka İnceleme Kılavuzu 2021: https://www.turkpatent.gov.tr/marka

Fikrî Mülkiyet Hukuku Terminolojisine Dair Süreğen Bir Sorun: “Patent” Sözcüğünün Hatalı Kullanımı

Fikrî mülkiyet hukuku[1], çeşitli gayrimaddi hakların elde edilmesi, sona ermesi ve korunması ile bu haklar üzerinde tasarrruf edilmesine ilişkin kurallar bütününü ifade etmektedir. Bu yapı içerisinde farklı menfaatleri koruyan çeşitli haklar; marka, tasarım, faydalı model vb. adlarla sınıflandırılmaktadır. Sektör profesyonellerinin büyük çoğunluğu tarafından, söz konusu sınıflandırmaya takıntı düzeyinde riayet edilmekte ve bu sözcüklerin başkaları tarafından kullanıldığı durumlarda da benzer şekilde hassasiyet gösterilmesi beklenmektedir. Ancak bu adlandırmalardan yazımızın konusunu da oluşturan “patent” sözcüğünün hatalı kullanımı, diğerlerinden farklı şekilde “geri iade” anlatım bozukluğunda olduğu gibi bir irkilmeye sebep olmaktadır. IPR Gezgini’nde geçtiğimiz yıllarda yayınlanan “Folklorik Türk Marka Terminolojisi” başlıklı yazının bir bölümünde[2] de “ismin patenti”, “markanın patenti” örnekleriyle bu duruma değinilmiştir. Örnekler; “bu işin patenti bende”, “o resim onun patentli hakkı”, “tasarımın patenti” şeklinde çoğaltılabilir.

Patent sözcüğünün hatalı kullanımı, anılan sözcüğün, bir gayrimaddi hak üzerinde tekel hakkı elde edilmesinin genel adı olduğu yanılgısından kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından hazırlanan ve güncellenen Güncel Türkçe Sözlük’te, “patent” sözcüğünün dördüncü sıradaki, mecaz niteliğindeki anlamının, “Bir durum veya bir işi yalnızca kendi yetkisi altında görme” olduğu görülmektedir. Bu kullanıma örnek olarak da Peyami Safa tarafından kaleme alındığı belirtilen[3] “Çünkü Türkiye’de patenti yabancı şöhretlerin elinde bulunan heykeltıraşlık Türk sanatkârına para getirmez.” ifadeleri gösterilmektedir.  


TDK tarafından hazırlanan ve güncellenen Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü’nde ise “patent” sözcüğünün belirtilen anlamına rastlanmamaktadır.

TDK Güncel Türkçe Sözlük’te, “patent” sözcüğüne ilişkin karşılaştığımız en ilginç kullanım ise “patentinin altına almak” ifadesidir. Dahası yapısal olarak dahi hatalı olduğunu düşündüğümüz bu sözcük grubunun, gayrimaddi hakların da ötesine geçecek şekilde, “birini egemenliği altına almak” anlamına geldiği belirtilmektedir.

TDK Başkanlığının görevleri, 11.10.2011 tarihli ve 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (664 sayılı KHK) m.10/2 hükmünde düzenlenmiştir. Bu görevler arasında; Türkçenin söz ve anlam yapısını korumak ve geliştirmek, yazılı ve sözlü kaynaklardan Türk dili ile ilgili derleme ve taramalar yapmak (664 sayılı KHK m.10/2,c) ile Türk dilinin zenginleşmesine yönelik inceleme ve araştırmalar yapmak, yazım kılavuzları ve sözlükler hazırlamak, bilim, sanat, spor terimleri ile teknik terim ve kavramları karşılayacak Türkçe terim ve kavramların bulunmasına yönelik araştırma ve incelemelerde bulunmak (664 sayılı KHK m.10/2,ç) da yer almaktadır. Patent sözcüğünün hatalı kullanımına karşılık gelen anlamın, Güncel Türkçe Sözlük’te yer alması, ancak TDK’nin “yazılı ve sözlü kaynaklardan Türk dili ile ilgili derleme ve taramalar yapmak” şeklinde ifade edilen göreviyle ilişkilendirilebilmektedir. Zira yaygın, fakat hatalı bir kullanımın Güncel Türkçe Sözlük’te yer almasının, böyle bir kullanım bulunduğunun tespiti işlevine yönelik olduğu düşünülmekte, bu durumun ise kullanımdaki hatayı ortadan kaldırmayacağı değerlendirilmektedir. Dilin, sözcüklere yüklenen hatalı anlamlarla değil, sözcüklerin doğru şekilde kullanımıyla gelişeceği ve zenginleşeceği düşüncesiyle; yazının, fikrî mülkiyet hukuku terminolojisine uygun olmayan kullanımların azalmasına katkı sağlaması umut edilmektedir.

Osman Umut KARACA

osmanumutkaraca@hotmail.com

Eylül 2022


DİPNOTLAR

[1] “Fikrî mülkiyet hukuku” ifadesi, yazının tamamında “sınai mülkiyet hukuku”nu da kapsayacak şekilde kullanılmıştır.

[2] Özlem Fütman, Önder Erol Ünsal; Folklorik Türk Marka Terminolojisi, 2019,Folklorik Türk Marka Terminolojisi – IPR Gezgini, (02.09.2022).

[3] Örnek olarak verilen ifadenin Peyami Safa’nın hangi eserinde yer aldığı tespit edilememiştir.

3D ZORLUĞU: EOS DUDAK BALSAMLARININ YUMURTA ŞEKLİ, ÜÇ BOYUTLU MARKA OLARAK TESCİL EDİLEBİLİR Mİ?

Üç boyutlu markaların tescil süreçlerinde, hemen hemen her yargı merciinde çeşitli sorunlarla karşılaşmak şaşırtıcı değil. Bu sefer Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”), bu yazıda işleyeceğimiz 04 Şubat 2022 tarihli C-672/21 P[1] sayılı kararı ile 03, 05 ve 21. sınıflarda, üç boyutlu marka olarak tescil edilmek istenen EOS PRODUCTS SÀRL’e (“EOS”) ait yumurta şeklindeki dudak balsamı 3D şekil markasının tescil edilemeyeceğine hükmeden Avrupa Birliği Genel Mahkemesi (“Genel Mahkeme”) kararına[2] karşı temyiz istemlerini reddetmiş.

Netice itibariyle, EOS’un ünlü yumurta şeklindeki dudak balsamı tasarımı, AB’de tescil edilememiştir.

UYUŞMAZLIĞIN GEÇMİŞİ

EOS, 6 Ekim 2016 tarihinde, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) nezdinde tescil ettirilmek üzere, yukarıda görseli bulunan üç boyutlu “yumurta şeklindeki dudak balsamı paketi”[3] için marka başvurusunda bulunmuştur:

İlgili marka başvurusunun kapsamında aşağıdaki mallar yer almaktadır:

  • 03. sınıf: “Dudak balsamları (ilaç ihtiva edenler hariç); dudak kozmetikleri; dudak parlatıcısı; kozmetik amaçlı dudak kremleri; dudak balsamları (ilaç ihtiva edenler hariç); ilaçsız dudak bakım müstahzarları; dudak kozmetikleri; tıbbi kullanım için olmayan dudak ürünleri.”
  • 05. sınıf: “Dudakların bakımı için tıbbi müstahzarlar; tıbbi kullanım için dudak balsamı.”
  • 21. sınıf: “Kozmetikler için kutu ve şişeler; kozmetik dispanserleri; kozmetik uygulama aparatları.”

EUIPO nezdinde yapılan inceleme neticesinde 18 Temmuz 2019 tarihli kararla, marka başvurusunun, kapsamındaki mallar için alışılmış şekil ve renklerle sınırlı olduğu ve sektördeki alışılmış uygulamadan önemli ölçüde sapmadığı değerlendirilmiş ve başvurunun reddine karar verilmiştir. İncelemeyi yapan uzman, başvurunun yumurtayı andıran yuvarlak bir şekil olduğu kanaatine varmış; tasarım aracı olarak kullanılan ve ürün şekli üzerinde yer alan parmak izi görselinin ise dekoratif amacın yanı sıra, ilgili ambalajın açılması işlevini göreceğini, bu nedenle de ilgili üç boyutlu markaya ayırt edicilik kazandırmayacağını değerlendirmiştir. Yukarıdaki değerlendirmeler neticesinde, ilgili başvuru başka bir şekil/kelime unsurunu içermediğinden, bir bütün olarak EOS’un marka başvurusunun ayırt edicilikten yoksun olduğu kabul edilmiştir.

EOS ise bu kararın hukuka uygun olmadığını, yumurta şeklindeki dudak balsamı paketinin ayırt edici karaktere sahip olduğunu, nitekim EUIPO nezdinde benzer şekilde başkaca dudak balsamı ürün paketlemelerinin üç boyutlu marka olarak tescil edildiğini iddia ederek[4], karara itiraz etmiştir.  

Fakat Dördüncü Temyiz Kurulu da EOS’un markasının ayırt edici karakteri haiz olmadığını değerlendirmiş ve bizzat başvuru sahibince sunulan temyiz dilekçesindeki örneklerde dahi yuvarlak şekli haiz ambalaj ürünlerinin kozmetik sektöründe sıklıkla kullanıldığını belirtmiştir.

EOS ayrıca ürünlerinin yalnızca yuvarlak şekilleri nedeniyle değil, aynı zamanda ambalajlarının rengiyle de öne çıktığını savunmuşsa da Temyiz Kurulu, ambalajın renklendirilmesinin ürünün piyasadaki görünümü ile ilgili pazarlama stratejisine ilişkin bir unsur olduğunu ve bu renk elementlerinin, üç boyutlu marka olarak tescil edilmek istenen şeklin ayırt ediciliği değerlendirilmesi ile ilgili olmadığını belirtmiştir.

Ek olarak, EOS’un üç boyutlu markasının ayırt ediciliğini ispatlamak için sunduğu deliller incelenmiş ve bu delillerinin yalnızca 03. sınıftaki mallara ilişkin olduğu, başvurunun kapsamında yer alan 05 ve 21. sınıflardaki mallara yönelik herhangi bir delil sunulmadığını değerlendirmiştir. Üstelik delil olarak sunulan tüm görsellerde “EOS” kelime markalarının da yer alıyor olması nedeniyle EOS’a ait üç boyutlu şekil marka başvurusunun, ayırt ediciliğinin ispatlanamadığı kanaatine varılmıştır.  Ayrıca Temyiz Kurulu, başkaca markalara ait üç boyutlu marka tescillerinin olmasının somut olayla ilgili olmadığını belirtmiş ve EOS’un tüm temyiz taleplerini reddetmiştir.

EOS, bu kararı Genel Mahkeme önüne taşımış fakat Temyiz Kurulu’nun kullanım yoluyla ayırt edicilik kapsamındaki değerlendirmelerine ilişkin bir temyiz incelemesi isteminde bulunmamıştır. EOS’un temyiz istemi yalnızca üç boyutlu şeklin, doğası gereği ayırt edici niteliği haiz olup olmadığı sorusuna odaklanmıştır.

Genel Mahkeme T-489/20 sayılı kararı ile Temyiz Kurulu’nun kararının yerinde olduğuna kanaat getirmiştir. Değerlendirmeleri neticesinde, piyasadaki farklı üreticilerin dudak ürünlerinin yuvarlak ve oval ambalajlar ile kullanabildikleri, dolayısıyla da EOS’un üç boyutlu marka başvurusunun, ilgili sektörde sıkça kullanılan, sektördeki alışılagelmiş kullanımlardan farklı olmayan bir şekil unsurunu ihtiva ettiğini, bu nedenle de EOS’un iddialarının aksine ilgili şekil öğesinin doğası gereği ayırt ediciliği haiz olmadığını değerlendirmiştir. İlgili tüketici kesimi ile ilgili olarak Genel Mahkeme, ortalama tüketicilerin EOS’un üç boyutlu marka başvurusundaki şekil unsurunu ticari menşeinin göstergesi olarak algılamayacağını belirtmiş ve EOS’un temyiz itirazlarını reddetmiştir. Yumurta şeklindeki dudak balsamlarının ayırt ediciliği olmadığının bir kez daha değerlendirilmesi üzerine EOS, Genel Mahkeme kararını ABAD önüne taşımıştır.  

ADALET DİVANI’NIN DEĞERLENDİRMELERİ

ABAD 04.02.2022 tarihli kararında ilk olarak, EUIPO’nun bağımsız bir Temyiz Kurulu kararına ilişkin Genel Mahkeme kararına karşı yapılan itirazların kabul edilebilirliğini değerlendirmiştir. Genel Mahkeme’nin ayırt ediciliğin değerlendirilmesi ve ispat gereklilikleri bakımından hatalı standartlar uyguladığını iddia etmenin yeterli bir temyiz gerekçesi olmadığına karar vermiştir. Nitekim EOS, Genel Mahkeme kararının, üç boyutlu bir markanın ayırt edici karakterine ilişkin olarak, ispat yükü bakımından çok ağır şartlar aradığını ve objektif değerlendirme yapmadığını iddia etmiştir.

Bununla birlikte, ABAD, temyiz isteminde bulunan bir tarafın, AB hukukunun birliği, tutarlılığı veya gelişimi ile özellikle hangi yasal konuların ilgili olduğunu ve yasal konuların neden bu kriterlere uygun olduğunu açık ve kesin bir şekilde açıklaması gerektiğini belirtmiştir. Somut olayın incelenmesi üzerine ABAD, temyiz edilen kararın hukuki belirsizlik yarattığının genel bir şekilde iddia edildiğini fakat AB hukukunun birliği, tutarlılığı veya gelişimi için hangi hukuki meselelerin önemli olduğunun açık ve kesin bir şekilde açıklamadığını belirterek EOS’un temyiz başvurusunun kabul edebilir olmadığına hükmetmiştir.

Sonuç olarak, EOS, yumurta şeklindeki dudak balsamı için üç boyutlu marka başvurusunu EUIPO nezdinde tescil ettirememiştir.  

SONUÇ

Neticede, bu dava ile esasen kullanım yoluyla ayırt edicilik ve doğası gereği ayırt edicilik kavramlarının özellikle de üç boyutlu markalar için önem arz edebileceği görülmektedir. Her ne kadar EUIPO Temyiz Kurulu kararında, ilgili üç boyutlu şeklin kullanım yoluyla ayırt edicilik de kazanmadığını değerlendirse de eğer EOS, Temyiz Kurulu’nun kullanım yoluyla ayırt edicilik bakımından değerlendirmeleri için de temyiz isteminde bulunsaydı, Genel Mahkeme böyle bir inceleme neticesinde doğası gereği ayırt edici karakteri haiz olmadığını değerlendirdiği üç boyutlu dudak balsamı ambalaj şeklinin, belki de kullanım yoluyla ayırt edicilik kazandığına hükmedecekti.

Fakat daha da önemlisi, üç boyutlu marka tescillerinde yaşanan sorunlara tekrar dikkat çeken bu karar ile birlikte akıllara, daha önce “AY BOTU: GENEL MAHKEME, TECNICA’NIN “MOON BOOT” ŞEKLİNİ HAİZ 3 BOYUTLU MARKASINI, AYAKKABILAR İÇİN AYIRT EDİCİ BULMAYAN TEMYİZ KURULU KARARINI KORUDU…”[5] başlığı ile incelediğimiz yine Genel Mahkeme’nin T-483/20 sayılı kararı gelmektedir. Bu kararda da çok uzun yıllardır piyasada kullanılagelen ay botu olarak adlandırılan ayakkabı şeklinin tescili hükümsüz kılınmıştı ve bir markaya kullanım yoluyla ayırt edicilik kazandırıldığı iddiası ile bir markanın ayırt edicilik vasfını haiz olduğu iddiası arasındaki nüans irdelenmişti.

Her iki karar da bizlere, bir ürün şeklinin tanınmış olmasının özellikle üç boyutlu markalar bakımından başlı başına ayırt ediciliği kanıtlamaya yetmediğini göstermesi ve özellikle bir ürün şeklinin üç boyutlu marka olarak korunmak istendiği hallerde, ileri sürülen argümanların kararın neticesini değiştirebileceğini göstermesi bakımından önemli kararlardır.

Neticede bir dönem özellikle internet mecralarında ve sosyal medya içerik üreticileri aracılığıyla çokça reklamı yapılan ve sıkça görülen EOS’un ünlü yumurta şeklini andırır dudak balsamı ambalajını, bizler diğer markaların ürünlerinden ayırt edebiliyor olsak da, ABAD’a göre ikna edici argümanlar ve deliller ile ispatlayamadığı davası neticesinde EOS, bu ambalaj şeklini EUIPO nezdinde üç boyutlu marka olarak tescil ettirme şansını kaybetmiş oldu.

Güldeniz DOĞAN ALKAN

Ağustos 2022

guldenizdogan@hotmail.com


[1]https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=253781&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2664946.

[2]https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=245721&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=776903

[3] https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/015903081

[4] Labello markalarına ait yine dairesel bir şekil unsurunu haiz dudak balsamı ürün ambalajı, üç boyutlu marka olarak EUIPO nezdinde 016432288 sayı ile 03. sınıftaki mallarda tescillidir.  

[5] https://iprgezgini.org/2022/04/18/ay-botu-genel-mahkeme-tecnicanin-moon-boot-seklini-haiz-3-boyutlu-markasini-ayakkabilar-icin-ayirt-edici-bulmayan-temyiz-kurulu-kararini-korudu/

ALAN ADI UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜNDE BEKLENEN SON: TRABİS



TRABİS nedir?

Alan adı uyuşmazlıklarının çözümü alan adlarının öneminden ötürü özel bir değere sahip. Alan adları fikri mülkiyet hukukunda ticaret unvanı, işletme adı, marka gibi varlıklarla benzer özellikler arz ediyor. Alan adlarının ticari değeri, elektronik ticaretin büyüyen hacminden besleniyor. Alan adlarından doğan uyuşmazlıklar lokal veya uluslararası türlerine göre ayrı çözüm mekanizmalarına tabi. Uyuşmazlıkların adil, hızlı ve doğru çözülmesi bu bakımdan hassas bir konu. Uzun yıllar Orta Doğu Teknik Üniversitesi (“ODTÜ”) Nic.tr ile çözüme kavuşturulan lokal alan adı uyuşmazlıklarının çözüm mekanizmasının değiştirilmesinde nihayet sona gelinmiş görünüyor. TRABİS yani TR AĞ BİLGİ SİSTEMİ, alan adı uyuşmazlıklarının çözümünün adresi. Önce kavramlara sonra sürece ve hayata geçişine biraz daha yakında bakalım.

TRABİS, “.tr” Ağ Bilgi Sistemi anlamına geliyor. TRABİS, ODTÜ bünyesinde yer alan Nic.tr.’nin açıklamasına göre ‘‘tr. uzantılı internet alan adı sisteminin ve buna ait merkezi veri tabanının işletilmesine, rehberin oluşturulmasına, güncellenmesine ve rehberlik hizmetinin sunulmasına ve alan adı başvuru işlemlerinin gerçek zamanlı olarak yapılmasına imkân veren, tüm bu faaliyetlerin güvenli ve iş sürekliliğini sağlayacak şekilde gerçekleştirildiği sistemdir.’’ Kısacası TRABİS’i, “.tr” alan adı sisteminin ve veri tabanının yönetimini ve işleyişini kapsayan bir sistem olarak ifade ediyoruz.  

TRABİS, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK”) bünyesinde faaliyete geçecek, yani uyuşmazlık çözümünde yetkili kurum ve düzende önemli değişiklik ve güncellemeler söz konusu olacak.

Özetle ifade etmek gerekirse; Türkiye’de “.tr” uzantılı alan adları, ODTÜ bünyesinde yer alan Nic.tr tarafından yürütülmekteydi. Ancak 10.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına verilen yetki ile düzenlenen İnternet Alan Adları Yönetmeliği, “.tr” uzantılı alan adlarının tahsisine ilişkin işlemlerin yürütülmesi faaliyetini BTK’ya bıraktı.

Ne zaman faaliyete geçiyor?

BTK, 19.08.2022 tarihinde yaptığı açıklamada TRABİS’in 14.09.2022 tarihinde hizmete gireceğini duyurdu. Birinci seviye .tr uzantılı alan adı (alanadı.tr gibi) tahsisi ise TRABİS faaliyete girdikten 1 yıl sonra yapılacak. Nic.tr ise TRABİS’in faaliyete geçmesi ile eş zamanı olarak kapanacak.

Neler öne çıkıyor?

TRABİS devreye girdiğinde alan adları ile ilgili olarak alan adının alındığı hizmet kuruluşu ile iletişime geçilmesi gerekecek. TRABİS’in işleyiş kuralları, Nic.tr’nin işleyiş kurallarından şüphesiz farklılıklar arz edecek. Özellikle yeni işleyiş kuralları ve değişiklikler TRABİS tarafından duyurulacak.

Kayıt operatörü, “.tr” uzantılı alan adı hizmeti vermeye yetkili firma olarak belirlenmiş durumda. Buna göre TRABİS faaliyete başlamadan yetkili bir kayıt operatörüne geçilmesi gerekiyor. Kayıt operatörüne aktarılmayan alan adları ise TRABİS faaliyete geçince TRABİS’e aktarılacak. Fakat son kullanıcıya hizmet verilmeyeceğinden kayıt operatörüne geçilmesi gerekecek. Aksi halde alan adına ilişkin yenileme ya da alan adını yönetme işlemleri sağlanmayabilir. Burada son kullanıcı mutlaka bir ürün veya hizmeti satın alan kişi değil, nihayetinde onu kullanan kişidir/ belirli verileri sorgulamak ve değerlendirmek için veri tabanlarına erişen tüm kullanıcılardır. Aktarım yapılırken alan adlarına ilişkin hizmette bir kesinti ise söz konusu olmayacak.

TRABİS ile öne çıkan bir diğer değişiklik belge ile tahsis meselesi. Önceden “.tr” uzantılı alan adı tahsisi için kurulacak alan adına ilişkin marka veya kuruluş ile ilgili bazı belgelerin sunulması gerekmekteydi. Bazı istisnalar haricinde TRABİS bu zorunluluğu ortadan kaldıracak ve artık her alan adı tahsisi için belgeler talep edilmeyecek. Com.tr, org.tr, net.tr, gen.tr, biz.tr, tv.tr, web.tr, info.tr, bbs.tr, tel.tr ve name.tr uzantılı alan adları için “ilk gelen alır” kuralı uygulanacak ve bu kurala göre belgesiz tahsis söz konusu olacak. Bunun uyuşmazlıkları arttıracağı mı yoksa azaltacağı mı siz değerli okurun takdirinde.

23 Mart 2020 tarihinde Nic.tr üzerinde yeni alan adı başvuru ve alan adı yenileme işlemleri durdurulmuştu, ancak gov.tr, edu.tr, av.tr, bel.tr, dr.tr, tsk.tr, k12.tr, pol.tr ve kep.tr alan adları için yine devam ediyordu. Bu tarihten sonra alan adı başvuruları Nic.tr’ye kayıtlı kayıt operatörleri tarafından yapılmaktadır. Belge sunulmasına ilişkin ise gov.tr, edu.tr, av.tr, bel.tr, dr.tr, tsk.tr, k12.tr, pol.tr ve kep.tr alan adları istisnalar dahilindedir, yani bu alan adları için belge sunulma zorunluluğu devam edecektir.  

Alan adı satış ve devirlerine Nic.tr’de izin verilmemekteydi. Ancak İnternet Alan Adları Yönetmeliği madde 13 uyarınca TRABİS’de satış ve devirlere izin verilmesi söz konusu olacak. Ölüm/gaiplik karinesi, şirket birleşme/devralma belgeleri, marka/patent devri belgeleri veya fikir/sanat eserleri ile ilgili hakların devrini ispat eden belgelerin olması halinde devir işlemi yapılabilecek.

Uyuşmazlıklarla kim ilgilenecek?

Gelgelelim asıl konuya, alan adı uyuşmazlık çözüm mekanizması nasıl işleyecek?

Kısaca özetlemek gerekirse; bir uyuşmazlık ortaya çıktığında İnternet Alan Adları Tebliği (Madde 13/(b) ve (d)) uyarınca kayıt kuruluşu, internet alan adına ilişkin adli bir süreç veya uyuşmazlık çözüm süreci başlatıldığında, TRABİS’e durum hakkında derhal bilgi vermekle ve belirlediği uyuşmazlık çözüm mekanizmasında kayıt kuruluşu yapması gereken tüm yükümlülükleri titizlik ve ivedilikle yerine getirmekle yükümlü. İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliğine göre Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcıların (“UÇHS’ler’’) internet alan adları ile ilgili uyuşmazlıkların çözüm sürecini hakemler veya hakem heyetleri vasıtasıyla yürüten taraflar söz konusu olacak. Sağlayıcılık başvurularının değerlendirme makamı BTK. Bununla birlikte uyuşmazlığa konu olan internet alan adı, uyuşmazlık çözümü süreci boyunca dondurulacak. UÇHS’ler BTK tarafından re’sen veya şikâyet üzerine denetlemeye tabi olacak. Bir internet alan adına ilişkin uyuşmazlıkta, TRABİS sistemine kayıtlı bulunan zaman bilgisi esas alınacak bilgi olarak kabul edilmiş durumda. TRABİS uygulaması yeni ve önemli bir alan adı uyuşmazlık çözüm mekanizması olarak kısa bir süre içinde ilgili ekosistemin gündeminde önemli bir yer edineceğe benziyor.

Doç. Dr. Mete TEVETOĞLU

Eylül 2022

metetevetoglu@gmail.com