Etiket: karıştırılma olasılığı

USPTO Temyiz Kurulu Kararı Sizce Hangi Yönde Olmuştur?

Erkek Vücudu Biçimli Parfüm Şişeleri Hangi Halde Karıştırılır? USPTO Temyiz Kurulu Ne Demiş?

Parfüm şişeleri standart parfüm şişesi görünümünden uzaklaştıkları ölçüde, parfümleri ayırt etmek için kelime markaları kadar işlevsel hale gelmektedir.

Parfüm tutkunları, kullandıkları parfümün sadece şişesine bakarak, yani kelime markasını görmeden veya parfümü koklamaya ihtiyaç duymadan, kokunun markasını söyleyebilmeye yetisine çoğunlukla sahiptir. Elbette bu durum, bütün parfüm şişeleri açısından değil, stilize parfüm şişeleri bakımından geçerlidir. Böyle bir halde, stilize parfüm şişeleri birbirlerine benzerse, şişelerin benzerliği nedeniyle tüketicilerin markaları karıştırması olasılığından bahsetmek mümkün hale gelecektir.

Peki, parfüm şişeleri arasında karıştırılma olasılığının varlığından bahsedebilmek için ne düzeyde bir benzerlik aranmalıdır? A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu aşağıda yer vereceğimiz kararında bu soruyu erkek vücudu görünümlü parfüm şişeleri açısından vermiştir.

“Coscentra B.V.” aşağıda görseline yer verdiğimiz şekil markasının “parfümler ve esans yağları” için tescil edilmesi talebiyle USPTO’ya başvuruda bulunur. Başvuru tarifnamede; “Marka, malların erkek vücudu şeklindeki ambalajının üç boyutlu görünümünden oluşmaktadır. Sprey başlığını tasvir eden kesik çizgiler markanın parçası değildir. Markanın bir özelliği olarak renk talebi bulunmamaktadır.” biçiminde anlatılmıştır.

USPTO’da yapılan inceleme neticesinde uzman, başvuruyu aşağıdaki tescilli şekil markasıyla karıştırılma olasılığı gerekçesiyle reddeder. Ret gerekçesi markanın kapsamında da “parfümler” yer almaktadır.  Ret gerekçesi markanın tarifnamesi; “Marka, malların ambalajının üç boyutlu şeklinden oluşmaktadır. Şekildeki çizgi kısımlar mavi renk içindir.” biçimindedir.

Başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca 26 Mart 2019 tarihinde karara bağlanır. Kararın tüm metninin http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-79196465-EXA-14.pdf bağlantısından görülmesi mümkündür.

Temyiz Kurulu kararına karıştırılma olasılığı hakkındaki içtihatla başlar. IPR Gezgini’nde bu içtihadı daha önce defalarca yazdığımız için bir kez daha tekrarlamayacağız.

Karardaki ilk tespit, markaların kapsadığı malların aynı olduğuna ilişkindir. Devamında markaların benzerliği hususu detaylıca irdelenir.

Markaların benzerliği incelenirken dikkate alınan temel ilke, markaların yanyana konularak karşılaştırılması suretiyle birbirlerinden ayırt edilip edilmeyeceklerinin test edilmesi değil; oluşturdukları bütüncül ticari izlenim itibarıyla birbirleriyle yeterli düzeyde benzer olup olmadıklarının, bu yolla da malların ticari kaynağına ilişkin karıştırmanın ortaya çıkıp çıkmayacağının değerlendirilmesidir. Markaların benzerliği değerlendirilirken, markalar parçalara bölünerek, bu unsurların farklılıkları değil, markaların bütünsel olarak benzer olup olmadıkları dikkate alınmalıdır. Bu değerlendirme yapılırken farklı unsurların benzerliği göz önüne alınabilir. İncelenen vakada mallar aynı olduğundan, karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşabilmek için markaların benzerliğine duyulan ihtiyaç nispeten azalacaktır.

Başvuru ve ret gerekçesi marka parfüm şişelerinden oluşmaktadır. Normal pazar koşullarında, tüketicilerin markaları yanyana inceleme lüksü genellikle bulunmamaktadır, dolayısıyla tüketiciler karşılaştırmayı yaparken tam ve noksansız olmayan hafızalarından yararlanırlar. Ortalama tüketicinin hafızasının odağında, ürünleri spesifik değil genel izlenimi bulunmaktadır. Bu vakada, ortalama tüketici parfüm satın alabilecek her bireydir.

USPTO uzmanı kararında, her iki markanın da malların erkek vücudu biçimindeki ambalajından oluşmaları nedeniyle görsel, çağrışımsal ve bütünsel ticari algı anlamında benzer olduklarını öne sürmektedir. Başvuru sahibi de, markaların erkek vücudu biçimindeki ambalajlardan oluştuğunu kabul etmektedir, ancak ona göre vücutların biçimi tüketicilerin onları farklı ticari kaynaklardan gelen ürünler olarak değerlendirmelerini sağlayacak derecede farklıdır.

Başvuru sahibi, Britannica Ansiklopedisi’nde yer alan farklı vücut tiplerinden (endomorphic yani yuvarlak şişman vücut tipi; mesomorphic yani kaslı vücut tipi; ectomorphic yani zayıf düz vücut tipi) bahsetmiş;  buna bağlı olarak markalardaki erkek vücutlarının farklılıklarını belirtmiştir. Başvuru sahibine göre, ret gerekçesi markadaki erkek vücudu zayıf fiziğe sahip ve penissiz iken, başvurudaki erkek vücudu kaslı fiziğe ve penise sahiptir. Buna ilaveten; tüketiciler her tür medyada erkek biçimlerini görmeye alışkındır ve tüm erkeklerin aynı fiziğe sahip olmadıklarını bilirler; başvurudaki erkek vücudu şekli kaslı ve daha orantılı iken, ret gerekçesi markadaki erkek vücudu zayıf üst gövde ve orantısız derecede büyük kalçalara sahiptir; tüketici ürünlerinde penis çoğunlukla gösterilmese de başvuruda penis yer almaktadır ve tüketiciler bunu haliyle fark edecektir; ret gerekçesi markada kollar hemen kesilmişken, başvuruda kollar daha uzundur ve dolayısıyla geniş omuzlar belirgin hale getirilmiştir.

Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin markaların belirli yönleriyle farklılıklar içerdiği yönündeki iddiasına katılmaktadır; bununla birlikte Kurul incelemesi markaların görsel, çağrışımsal ve bütüncül ticari izlenimi dikkate alınarak yapılmalıdır. Uzman kararında düzinelerce parfüm şişesi şekline yer vermiştir ve bunların hiçbirisi erkek vücudu şeklinden oluşmamaktadır. Ret gerekçesi marka esas sicilde tescillidir ve korumadan muaf tutulan unsur veya kullanım sonucu kazanılmış ayırt edici nitelik içermemektedir. Bir diğer deyişle, ret gerekçesi markanın ticari veya kavramsal olarak zayıf olduğuna ilişkin bir kanıt bulunmamaktadır. Tersine, bütüncül olarak bakıldığında başvuru ve ret gerekçesi marka görsel, çağrışımsal ve ticari algı bakımından birbirleriyle benzerdir. Her iki marka da, tüketicilerce erkek vücudu biçiminde parfüm şişesi olarak anılacaktır. Sonuç olarak Kurul’a göre, markalar arasında benzerlik bulunmaktadır.

Temyiz Kurulu; malların aynı olması ve aynı ticari kanallarda dolaşımda olmasını, aynı tüketicilere hitap etmesini ve markaların görsel, çağrışımsal ve ticari algı bakımından benzer olmalarını birlikte dikkate aldığında, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği görüşüne ulaşmış ve başvuru hakkındaki ret kararını onamıştır.

Okuyucularımıza bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, bu ret kararı yayıma itiraz üzerine verilmemiştir, tersine USPTO resen yaptığı incelemede markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunduğuna karar vermiştir ve bu karar yukarıda okuduğunuz üzere Temyiz Kurulu’nca onanmıştır.

İçlerinden birisi olmasam da parfüm meraklısı okurlarımızın çoğu gibi ben de, ret gerekçesi markanın Jean Paul Gaultier’in efsanevi erkek parfümü şişesi olduğunu biliyorum. Uzman kararında ret gerekçesi markanın bilinirliğinden, dolayısıyla artırılmış ayırt edici gücünden hiç bahsedilmemesi bana tuhaf geldi diyebilirim.

Önder Erol ÜNSAL

Eylül 2019

unsalonderol@gmail.com

Bileşke Kelime Markalarında Kelime Unsurlarından Birisinin Önceden Tescilli Olması Durumunda Karıştırılma İhtimalinin Varlığı – Adalet Divanı “Medion v. Thomson” Kararı (C-120/04)

massconfusion

Markalar arasındaki karıştırılma olasılığı tespit edilirken, önceki markanın ayırt edici gücü, varsa bilinirliği de göz önüne alınarak, markaların görsel, işitsel ve kavramsal benzerliği ve malların ve/veya hizmetlerin benzerliği sonucu ortaya çıkan genel değerlendirme esas alınır. Genel algı, ilgili malların ve/veya hizmetlerin ortalama tüketici grubu bakımından ortaya çıkacağı varsayılan algıdır.

Avrupa Birliği marka hukukunda karıştırılma olasılığına ilişkin temel ilkeler yıllar önce tespit edilmiş ve kabul gören ilkeler üzerinde genel uzlaşı sağlanmış durumdadır.

Türkiye bakımından da 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi birinci fıkrası (b) bendi kapsamında düzenlemiş hükmün uygulama alanı konusunda genel hatlarıyla bir uzlaşı bulunduğunun kabul edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte üzerinde uzlaşı sağlandığı kabul edilen bazı konulara ilişkin genel ilkelerin halen oluşturulmamış olması uygulama anlamında kimi zaman sıkıntılara yol açmaktadır.

Bu yazı kapsamında, karıştırılma olasılığı kavramı irdelenirken sıklıkla kullanılan genel değerlendirme (global appreciation) kavramının bir anlamda istisnasını teşkil eden “bileşke kelime markalarında yer alan kelime unsurlarından birisinin tescilli bir marka olması halinde” karıştırılma olasılığının ortaya çıkıp çıkmayacağı hususu ve Avrupa Birliği Adalet Divanının bu tip durumlarda uygulanacak genel kriterleri belirlediği “Medion v. Thomson” kararı incelenecektir.

Adalet Divanının 06/10/2005 tarihinde verdiği C-120/04 sayılı ön yorum kararı, karıştırılma olasılığı incelemesinde sıklıkla karşılaşılan bir problem hakkındaki belirsizliği büyük oranda ortadan kaldırması nedeniyle sıklıkla atıf yapılan bir karar haline gelmiştir.

Önyorum kararının gerekçesi ihtilaf kısaca aşağıdaki biçimde gerçekleşmiştir:

“MEDION AG” (bundan sonra “Medion” olarak anılacaktır)firması Almanya’da 1998 yılında “life” markasını tescil ettirir. Markanın kapsamında “eğlence amaçlı elektronik cihazlar” yer almaktadır. “THOMSON MULTIMEDIA SALES GERMANY & AUSTRIA GMBH” (bundan sonra “Thomson” olarak anılacaktır), “Thomson Life” markasını “eğlence amaçlı elektronik cihazlar” için kullanmaktadır.

2002 yılında “Medion”, “Thomson”’un “Thomson Life” markasını “televizyon setleri, kasetçalarlar, CD çalarlar, hi-fi sistemleri” için kullanımının, kendisine ait “Life” markasından kaynaklanan haklara tecavüz mahiyetinde olduğunu iddia eder ve kullanımın engellenmesi amacıyla dava açar.

İlk derece mahkemesi, “Life” markasıyla “Thomson Life” markası arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkmayacağı tespitiyle davayı reddeder.

“Medion” karara karşı temyiz yolunu kullanır ve ihtilaf Düsseldorf Yüksek Bölge Mahkemesi önüne taşınır.

Düsseldorf Yüksek Bölge Mahkemesi, öncelikle ihtilafın çözümünün “Life” markasıyla – “Thomson Life” markası arasında, Topluluk Marka Direktifi madde 5(1)(b) kapsamında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkıp çıkmayacağı sorusunun yanıtına bağlı olduğunu ortaya koyar.  Mahkemeye göre, Alman Federal Adalet Mahkemesinin o dönemde uyguladığı “Pragetheorie” (iletilen algı teorisi) ismindeki teoriye göre, ihtilafa konu işaretlerin benzerliğini değerlendirmek için, her iki işaretin ilettiği bütüncül algı değerlendirmeye alınacak ve ortak unsurun, bileşke markadaki diğer unsurları bütüncül izlenimde ikinci planda bırakacak derecede, bileşke markaya hakim olup olmadığı belirlenecektir. “Pragetheorie”ye göre, ortak unsur, işaretin oluşturduğu genel izlenime sadece katkıda bulunuyorsa karıştırılma olasılığı ortaya çıkmayacaktır. Bileşke işarette yer alan tescilli markanın bağımsız bir ayırt edici role sahip olması sonucu etkilemeyecektir.

Düsseldorf Yüksek Bölge Mahkemesine göre incelemeye konu malların ait olduğu sektörde tüketiciler önemi öncelikle üreticinin ismine vermektedir. Bu husus incelenen ihtilafa uygulandığında, üreticinin ismi olan “Thomson” kelimesi “Thomson Life” bileşke markasının ilettiği bütünsel izlenimde asli öneme sahip unsuru teşkil etmektedir. Normal düzeyde ayırt edici niteliğe sahip “Life” işaretinin eklenmesi, “Thomson” kelime unsurunun, bileşke işaretin ilettiği bütünsel izlenimde asli öneme sahip olması durumunu değiştirmemektedir.

Buna karşın, Düsseldorf Yüksek Bölge Mahkemesi bu teorinin tartışmaya açık olduğunu, bazı yazarların farklı görüşleri bulunduğunu ve bu görüşlerin Alman Federal Adalet Mahkemesinin önceki içtihadı paralelinde olduğunu belirtmektedir. Alman Federal Adalet Mahkemesinin önceki içtihadı, ihtilaf konusu bileşke işarette, önceki markayla aynı olan kısmın, bağımsız ayırt edici role sahip olduğu, işaretin bütünü tarafından absorbe edilmemiş olduğu ve tescilli markayı anımsatmayı durduracak duruma indirgenmediği hallerde, karıştırılma olasılığının varlığının tespit edilmesi gerektiği yönündedir. Düsseldorf Yüksek Bölge Mahkemesi, önceki içtihadın uygulanması halinde, “Life” markası ile “Thomson Life” markası arasında karıştırılma ihtimalinin varlığının tespit edilmesi gerektiği görüşündedir ve mevcut durumda hangi kriterin uygulanması gerektiği konusunda şüpheye düşmüştür.

Dolayısıyla, Düsseldorf Yüksek Bölge Mahkemesi işlemleri durdurur ve Adalet Divanına önyorum kararı verilmesi maksadıyla takip eden soruyu yöneltir:

“İhtilaf içerisinde bulunan işaretlerin kapsadığı malların veya hizmetlerin aynı olduğu hallerde, normal düzeyde ayırt edici niteliğe sahip bir kelime markası, üçüncü bir kişiye ait sonraki tarihli bir bileşke kelime markasında (veya üçüncü bir kişiye ait kelimelerle ifade edilebilen kelime ve şekilden oluşan bir bileşke markada), üçüncü kişinin şirket ismi, ortak kelime unsurundan (önceki tescilli markadan) önce gelecek şekilde kullanılmışsa ve ortak kelime unsuru, bileşke markanın ortaya çıkardığı bütünsel izlenimi tek başına oluşturmasa da, bileşke marka içerisinde bağımsız ayırt edici bir güce sahipse, Direktif madde 5(1)(b) işaretler arasında karıştırılma olasılığı ortaya çıkacaktır şeklinde mi yorumlanmalıdır?”  

Adalet Divanı, kendisine yöneltilen soruyu öncelikle aşağıdaki şekilde kolayca anlaşılır hale getirmiş ve ardından incelemiştir:

“İhtilafa konu işaretin üçüncü bir kişiye ait bir şirket isminin ve normal düzeyde ayırt ediciliğe sahip tescilli bir markanın birlikte kullanılmasından oluşturulması ve tescilli markanın, bileşke markanın ilettiği bütünsel izlenimi tek başına oluşturmamakla birlikte, bileşke markada bağımsız bir ayırt edici niteliğe sahip olması halinde, mallar veya hizmetler aynıysa, halkın ilgili kesimi nezdinde Direktif madde 5(1)(b) kapsamında karıştırılma ihtimali ortaya çıkacak mıdır?”

Adalet Divanı, öncelikle karıştırılma ihtimaline ilişkin olarak önceki kararlarında yer verdiği temel ilkeleri sıralamış ve kavramın genel hatlarını ve uygulama alanını ortaya koymuştur:

“Halkın mevzubahis malların veya hizmetlerin aynı işletmeden veya ekonomik olarak bağlantılı işletmelerden geldiğine inanması yönündeki risk, Direktif madde 5(1)(b) anlamında karıştırılma ihtimalini ortaya çıkartır (Karar no: C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, 1999, paragraf: 17). Halkın bir kısmında ortaya çıkabilecek karıştırılma olasılığı, ilgili vakaya ilişkin tüm faktörler dikkate alınarak bütün olarak değerlendirilmelidir (Karar no: C-251/95, Sabel, 1997, paragraf: 22; Karar no: C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, 1999, paragraf: 18; Karar no: C-425/98, Marca Mode, 2000, paragraf: 40; Karar no: C-3/03, Matratzen Concord v. OHIM, 2004, paragraf: 28). Karıştırılma olasılığının bütünsel değerlendirmesi, inceleme konusu markaların görsel, işitsel veya kavramsal benzerliği bakımından, markaların ayırt edici ve baskın unsurları özellikle göz önüne alınarak, markaların bütünsel olarak ortaya çıkardıkları izlenim esasında yapılmalıdır. İnceleme konusu malların veya hizmetlerin ortalama tüketicilerinin markaları algılayış biçimi, karıştırılma olasılığına yönelik genel değerlendirmede belirleyici rol oynar. Bu bağlamda, ortalama tüketiciler markayı genellikle bütün olarak algılar ve markanın çeşitli detaylarını analize girişmez (Karar no: C-251/95, Sabel, 1997, paragraf: 23; Karar no: C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, 1999, paragraf: 25; Karar no: C-3/03, Matratzen Concord v. OHIM, 2004, paragraf: 29). Karıştırılma olasılığı incelemesinde, markaların benzerliğinin değerlendirilmesi, bileşke markayı oluşturan unsurlardan birisinin alınıp bu unsurun diğer markayla karşılaştırılmasından daha öte bir anlama gelir. Bunun tersine, karşılaştırma inceleme konusu markaların her birini bütün olarak inceleyerek yapılmalıdır, ancak bu husus, bileşke markanın, halkın ilgili kesimine ilettiği bütünsel algının, bazı durumlarda bileşke markanın, bir veya birden fazla sayıda baskın öğesince gerçekleştirilmesini ortadan kaldırmaz (Karar no: C-3/03, Matratzen Concord v. OHIM, 2004, paragraf: 32).”

Bununla birlikte, bütünsel izlenimin baskın konumdaki bir veya daha fazla sayıdaki öğe tarafından belirlenmediği ve ortalama tüketicilerin markayı bütüncül olarak algıladıkları normal şartlarda, bir bileşke işarette üçüncü bir tarafın şirket ismiyle birlikte kullanılan önceden tescilli bir markanın, bileşke işaretin baskın unsurunu teşkil etmese de, bileşke markada bağımsız bir ayırt edici role sahip olması mümkündür.

Bu tip bir durumda, bileşke markanın oluşturduğu bütünsel izlenim, halkın inceleme konusu malların veya hizmetlerin, en azından, ekonomik olarak bağlantılı şirketlerden geldiğine inanmasına yol açabilir, ki bu da karıştırılma olasılığının ortaya çıkması anlamına gelir. Karıştırılma olasılığının ortaya çıkacağı yönündeki bulgu, bileşke markanın ortaya çıkardığı bütünsel izlenimde önceki markada aynen yer alan kısmın baskın olması koşuluna bağlı olmamalıdır. Böyle bir koşul zorunlu kılınmış olsaydı, önceki markanın sahibi, markanın, bileşke işarette baskın olmasa da, bağımsız bir ayırt edici role sahip olduğu hallerde, Direktif madde 5(1) uyarınca kendisine sağlanan münhasır haklardan yoksun bırakılmış olacaktır.

Bu tip durumlar, örneğin, geniş ölçüde tanınan bir markanın sahibinin, bu markasının yanında başkasına ait, aynı derecede tanınmış olmayan önceden tescilli markaları kullanması veya bileşke markanın, bilinir bir ticaret unvanı ile önceden tescilli bir diğer markadan oluşması hallerinde ortaya çıkabilir. Esasen, bu tip durumlarda, bileşke markanın bütüncül olarak oluşturduğu izlenimde, çoğunlukla bileşke markada yer alan geniş ölçüde tanınan marka veya ticaret unvanı baskın nitelikte olacaktır.

Bu durumda, önceki marka bileşke işarette bağımsız bir ayırt edici role sahip olsa da, önceki markanın ticari kaynak göstermesi garanti edilemeyecektir.

Dolayısıyla, karıştırılma olasılığının ortaya çıkması için, önceki markanın bağımsız bir ayırt edici role sahip olması nedeniyle, halkın bileşke markanın kapsadığı malların veya hizmetlerin kaynağını, önceki markanın sahibine bağlamasının yeterli olacağının kabul edilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, Adalet Divanının önyorum kararı aşağıdaki biçimde oluşmuştur:

“Malların veya hizmetlerin aynı olduğu hallerde, ihtilafa konu işaretin, üçüncü bir tarafa ait bir şirket ismi ve bileşke markanın ortaya çıkardığı bütünsel izlenimi tek başına oluşturmasa da, bileşke marka içerisinde bağımsız ayırt edici bir güce sahip tescilli bir markanın bir arada kullanılmasından oluşturulduğu durumda, Direktif madde 5(1)(b) kapsamında halkın bir kısmında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği şeklinde yorumlanması gerekmektedir.” 

Yukarıda detaylarına yer verilen karar, bileşke kelime markalarında, kelime unsurlarından birisinin önceden tescilli olması durumunda, markalar arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkıp çıkmayacağı sorusu hakkında genel bir cevap vermektedir.

Adalet Divanına göre bu sorunun yanıtı, markalar arasında karıştırılma olasılığı ortaya çıkmayacaktır şeklinde değildir. Bu tip durumlarda markalar arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkabileceği (may be a likelihood of confusion) şeklindeki cevap ise inceleme biriminin veya mahkemenin kimi durumlarda karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna varabileceğini ortaya koymaktadır. Uygulamada benzer hallerde hangi tür durumlarda karıştırılma olasılığının ortaya çıkacağı ve hangi hallerde bu ihtimalle karşılaşılmayacağı ise ayrı bir soru teşkil etmektedir. Bir sonraki yazıda İç Pazarda Uyum Ofisi (OHIM) Marka İnceleme Kılavuzunda bu soruya nasıl bir yanıt verildiği incelenecek ve konu daha derinlemesine irdelenecektir.

Yaşamı siyah-beyaz görmeye alışkın ve keskin değerlendirmeleri (kanaatimizce daha doğru terim “kolay çözümleri” olmalıdır) seven Türk uygulayıcıları bu tip bir yanıtın tatmin etmeyeceği ise açıktır. Şöyle ki, Türkiye’de bu tip soruların yanıtının “may be (olabilir)” or “may not be (olmayabilir)” yerine “shall be (olacaktır)” veya “shall not be (olmayacaktır)” şeklinde kalıplara dökülmesi ve her sorunun yanıtını veren sihirli formüller oluşturularak sorunlu alanların ortadan kaldırılması tercih edilmektedir. Bu hususta söylenmesi gereken ise, yeni bir kavram setine sahip olan ve bizim yaklaşık onbeş yıldan bu yana uygulamaya çalıştığımız modern marka hukukunun, Türkiye’den çok önce Avrupa Birliği ülkeleri ve A.B.D. başta olmak üzere çok sayıda ülkede uygulandığı, bu konuda çokça teori ve doktrin geliştirildiği, bu teorilerin, doktrinlerin ve yüksek yargı kararlarının neredeyse tamamının, özellikle karıştırılma olasılığı konusunda “olabilir” veya “olmayabilir” şeklinde yanıtları tercih ederek, keskin kalıplardan kaçındığıdır. Kanaatimizce de, adı üzerinde bir “ihtimal” incelenirken, sihirli formüller geliştirerek, “bu tip durumlarda her marka benzer” veya “bu tip durumlarda hiçbir marka benzemez” sonuçlarına gitmek yerine, genel ilkeler oluşturulmalı ve ihtimalin ortaya çıkıp çıkmayacağı genel ilkeler esasında her vakanın kendi özel şartları bağlamında değerlendirilmelidir.

 

Önder Erol Ünsal

Şubat 2014         

Elimizde Karıştırılma İhtimali Kalmamış, Onun Yerine Size İlişkilendirilme İhtimali Verelim

400px-Apples(Görsel http://en.wikipedia.org/wiki/File:Apples.jpg adresinden alınmıştır.)

 

““Ayırt Edilemeyecek Derecede Benzerlik” Kavramının Eleştirisi” başlıklı bir önceki yazımızda 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK)’nin 8. maddesinin birinci fıkrası (b) bendinde yer alan markaların ilişkili olması ihtimalinin ayrıca açıklanması gerektiğini belirtmiştik. Bu yazı kapsamında KHK içeriğinde markaların ilişkili olması ihtimali olarak yer bulmuş, uluslararası literatürde “likelihood of association” olarak adlandırılmış, yazı içeriğinde ise “markalar arasında bağlantı kurulması ihtimali” olarak anılacak kavram ve bu kavramın ortaya çıkacağı olası haller açıklanmaya çalışılacaktır.

 

556 sayılı KHK’nin 8. maddesi birinci fıkrası (b) bendi takip eden içeriktedir: “Tescil edilmiş veya tescil için başvuru yapılmış bir markanın sahibi tarafından itiraz yapılması durumunda, aşağıdaki hallerde marka tescil edilemez:…… Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer ise, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa.”

 

KHK’nin büyük ölçüde ilgili Avrupa Birliği Direktifinden ve Topluluk Marka Tüzüğü’nden çeviri olduğu bilinmektedir, yukarıda maddenin çevirisinin çok başarılı olduğunun söylenmesi ise mümkün değildir. Metnin orijinalinin “Upon opposition by the proprietor of an earlier trade mark, the trade mark applied for shall not be registered …if because of its identity with or similarity to the earlier trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade marks there exists a likelihood of confusion on the part of the public in the territory in which the earlier trade mark is protected; the likelihood of confusion includes the likelihood of association with the earlier trade mark.” şeklinde olduğu bilinmektedir. Ortalama düzeyde İngilizce bilgisine sahip kişilerin KHK içeriğinde yer alan Türkçe çeviri (çeviri diyebilmek için çok iyimser olmak gerekir, o nedenle yorum kelimesini kullanabiliriz) ile orijinal metnin farklılığını algılaması oldukça kolaydır. Orijinal metin açık olarak “karıştırılma olasılığının (likelihood of confusion)”, “markalar arasında bağlantı kurulması ihtimalini (likelihood of association)” kapsadığını söylemekte ve dolayısıyla markalar arasında bağlantı kurulması ihtimalinin de bir ret gerekçesi olduğu sonucuna varılmasını sağlamaktadır. KHK içeriğinde yer alan metin ise, markalar arasında bağlantı kurulması ihtimalini karıştırılma olasılığının ortaya çıkmasını sağlayacak kurucu unsurlarından birisi olarak algılamaya müsait bir içerik sunmaktadır. Bununla birlikte, kötü çeviri, uygulamayı ve Türkçe literatürü fazlasıyla etkilememiş ve maddenin orijinal hali göz önüne alınarak hükmün içeriği anlaşılmaya gayret edilmiştir. Biz de aynı yöntemi kullanarak, hükmün içeriğini konu hakkındaki Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) ve Topluluk Marka Ofisi (OHIM) yorumlarını dikkate alarak çözümlemeye çalışacağız.

 

Markalar arasında bağlantı kurulması ihtimali, hükmün orijinal İngilizce metninden de anlaşılacağı üzere, karıştırılma olasılığı kavramı tarafından kapsanmaktadır (the likelihood of confusion includes the likelihood of association with the earlier trade mark), yani markaların ilişkili olması ihtimali karıştırılma olasılığının alternatifi ya da ondan bağımsız bir kavram değildir. Bu hususa ilişkin olarak Avrupa Birliği Adalet Divanı Sabel v. Puma (C-251/95) kararının 18. paragrafında takip eden tespiti yapmıştır: “Markalar arasında bağlantı kurulması ihtimali, karıştırılma ihtimaline alternatif değildir, karıştırılma ihtimalinin kapsamının tanımlanması amacına hizmet eder.” Divan bir diğer önemli kararı olan Marca Mode v. Adidas (C-425/98) kararında ise takip eden tespitleri yapmıştır: “Malların aynılığı, yüksek düzeyde tanınmışlık ve markalar arasında bağlantı bulunsa da karıştırılmanın ortaya çıkacağı her durumda varsayılamaz. Karıştırılma olasılığına yönelik pozitif bir bulgu ortaya çıkmalıdır. (OHIM İlana İtiraz Rehberi Bölüm 2 Kısım 2A s.5)”. Bir diğer deyişle, markalar arasında bağlantı kurulması ihtimali, karıştırılma ihtimalinin bir adım ötesi ya da farklı bir kavram seti değildir, tersine markalar arasında bağlantı kurulması ihtimali karıştırılma ihtimali kavramı içerisinde değerlendirilmesi gereken, bu kavram içerisinde yer alan ancak değerlendirme kriterleri bakımından bazı farklılıklar gösteren alt küme niteliğinde bir durumdur. Bu durumda, yanıtlanması gereken soru takip eden hali almaktadır: Markalar arasında bağlantı kurulması ihtimaline ilişkin değerlendirme, klasik karıştırılma ihtimali değerlendirmesinden hangi noktalarda farklılaşmaktadır? Takip eden paragraflarda bu soru yanıtlanmaya çalışılacaktır.

 

Markalar arasında bağlantı kurulması ihtimalinin ortaya çıkacağı durumları değerlendirirken, üst küme olarak tanımladığımız karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkacağı hallere ilişkin olarak OHIM marka inceleme kılavuzunda kullanılan ayrımı ödünç alacağız. Bu ayrıma göre, karıştırılma, doğrudan karıştırılma ve dolaylı karıştırılma olarak ikiye ayrılmaktadır (OHIM İlana İtiraz Rehberi Bölüm 2 Kısım 2A s.17-18). Doğrudan veya bir diğer deyişle klasik karıştırılma ihtimalinde, markaların ve malların / hizmetlerin benzerlik derecesinin yüksekliği nedeniyle, ilgili tüketici kesimi alım esnasında markalar arasındaki farklılıkları ayırt etmeyecektir ve markaların biri yerine diğerini alımına konu ederek karıştırma tehlikesinin içine düşecektir. Dolaylı karıştırılma ihtimalinde ise, ilgili tüketiciler markaların arasındaki farkların bilincindedir, ancak gene de malların / hizmetlerin aynı kaynaktan geldikleri konusunda yanılgıya düşmeleri ihtimali mevcuttur. Markalar arasında bağlantı kurulması ihtimali olarak da adlandırılan dolaylı karıştırılma durumunda da, mallar / hizmetler arasında benzerlik bulunmalıdır, bu ihtimal malların / hizmetlerin benzerliği halinden bağımsız bir değerlendirmeye konu değildir (malların / hizmetlerin benzerliğinden bağımsız değerlendirme KHK’nin 8/4 fıkrasında yer bulan tanınmış / bilinir markalara ilişkin ret gerekçesidir).

 

OHIM inceleme kılavuzunda, dolaylı karıştırılma olarak tanımlanan markalar arasında bağlantı kurulması ihtimaline ilişkinin değerlendirmenin ana hatları, Avrupa Birliği Adalet Divanının bu yazının önceki kısımlarında belirtilen Sabel v. Puma (C-251/95), Marca Mode v. Adidas (C-425/98) kararlarında çizilmiştir. Belirtilen kararları özetlemek gerekirse, Avrupa Birliği Adalet Divanına göre, markaların arasında bağlantı kurulması ihtimali, karıştırılma ihtimalinin alternatifi değildir ve malların aynılığı, yüksek düzeyde tanınmışlık, markalar arasında bağlantı bulunsa da, karıştırılma olasılığına yönelik pozitif bir bulgu olmadıkça, markaların arasında bağlantı kurulması ihtimalinden söz edilemez. Ayrıca, yeni markanın ortaya çıkardığı izlenim önceki markayı anımsatsa da, ilgili tüketiciler markaların arasında farkların bilincindeyse ve malların / hizmetlerin aynı (veya ekonomik olarak bağlantılı) kaynaktan geldiği kanaatinde değilse, markaların karıştırılması veya markalar arasında bağlantı kurulması ihtimali ortaya çıkmayacaktır. Yani, iki marka arasındaki belirli ortak özellikler nedeniyle, ilgili tüketici kesiminin markalar arasında sadece bağlantı kurması ilgili ret gerekçesinin ortaya çıkması için yeterli değildir. (OHIM İlana İtiraz Rehberi Bölüm 2 Kısım 2A s.17-18). Bu yorumun OHIM ve AB üyesi ülkeler marka inceleme pratiğine yansıması ise markalar arasında bağlantı kurulması ihtimalinin uygulama alanının oldukça sınırlı tutulması yönünde olmuştur.

 

Sınırlı uygulama hali, özellikle (ancak bununla sınırlı kalmamak üzere) yeni markanın önceki markanın ait olduğu bir marka serisiyle ilişkilendirilmesi halinde ortaya çıkacaktır. Marka serisine ait olma konusunda açıklamada bulunan önemli Adalet Divanı kararlarından başlıcası C-234-06 sayılı Bainbridge kararıdır. Bainbridge kararında yer alan ilkeler ayrı bir yazıda belirtilebilir, burada en önemlilerine yer verilecek olursa; “Aynı kelimeye farklı grafik unsurlar veya yeni kelimeler eklenmesi veya farklı kelimelere sürekli biçimde aynı ön ek veya son ekin eklenmesi biçimiyle karakterize edilen markalar söz konusu olduğunda marka serilerinden bahsedilebilir. Seri markalar nedeniyle karıştırılma için iki koşul gereklidir: Bir marka serisi oluşturacak yeterli sayıda marka piyasada olmadıkça, hiçbir tüketiciden o marka serisinin ortak özelliklerini tespit edip, o özelliği içeren başka markalarla bağlantı kurması beklenemez. Sonraki marka, marka serisine dahil markalarla sadece benzer olmamalı, aynı zamanda seriye dahil markalarla ilişkilendirilmeyi sağlayacak karakteristik özellikleri (aynı kelimeye farklı grafik unsurlar veya yeni kelimeler eklenmesi veya farklı kelimelere sürekli biçimde aynı ön ek veya son ekin eklenmesi, vb.) de içermelidir.”

 

Sonuç:

 

Markalar arasında bağlantı kurulması ihtimali, OHIM ve AB üyesi ülkeler ofisleri tarafından markalar arasındaki benzerliğin görece düşük olduğu durumlarda karıştırılma olasılığı sonucuna varmak için kullanılan bir emniyet supabı hükmü değildir. Markalar arasında bağlantı kurulması ihtimalinden sınırlı durumlarda (bir marka serisine ait marka olarak değerlendirilme hali başta olmak üzere) bahsedilebilir ve bu durumlar karıştırılma olasılığı kavramının dışında kalan veya malların / hizmetlerin benzerliğinden bağımsız haller değildir. Türkiye uygulamasında sıklıkla karşılaşılan markaların ilişkilendirileceği yönündeki iddiaların değerlendirilmesinde, markalar arasında bağlantı kurulması ihtimalinin Avrupa’daki sınırlı uygulama alanının göz önüne alınması ve markalar arasındaki görece düşük benzerlik hallerinde kolaylıkla karıştırılma – ilişkilendirilme (bağlantı kurulması) ihtimalinin varlığı sonuçlarına ulaşılmaması yerinde olacaktır.

 

Önder Erol Ünsal

Kasım 2011

 

“Ayırt Edilemeyecek Derecede Benzerlik” Kavramının Eleştirisi

article-0-120FE0E0000005DC-486_468x364(Görsel http://www.dailymail.co.uk/news/article-2111846/Mum-finds-half-red-half-green-apple-marked-perfect-line.html adresinden alınmıştır.)

Markaların aynılığı veya benzerliği ve markaların kapsadığı malların / hizmetlerin aynılığı veya benzerliği sonucu markaların karıştırılması ihtimali ortaya çıkabilir. Karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmasını etkileyen diğer faktörler (önceki markanın tanınmışlığı veya bilinirliği, bütünsel izlenim bakımından benzerlik, vb.) de bulunmakla birlikte, karıştırılma ihtimalinin kurucu iki unsuru, markaların aynılığı veya benzerliği ve markaların kapsadığı malların / hizmetlerin aynılığı veya benzerliğidir.

Markaların ve kapsadıkları malların / hizmetlerin aynı olması durumunda karıştırılma mutlaktır, dolayısıyla bu durumda ihtimalden bahsetmek veya ihtimalin varlığını araştırmak yersizdir.

Diğer tüm durumlarda, yani;

 

Markalar aynı     –   Mallar / hizmetler benzer
Markalar benzer  –  Mallar / hizmetler aynı
Markalar benzer  –  Mallar / hizmetler benzer

durumlarında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkıp çıkmayacağı araştırılmalıdır.

Karıştırılma ihtimalinin varlığının tespit edilmesi incelemesinde marka inceleme ofisinin (Türkiye’de bu inceleme Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılmaktadır) incelemeyi resen ya da itiraz üzerine öneme sahip değildir. Karıştırılma ihtimali vardır ya da yoktur, incelemenin resen ya da itiraz üzerine yapılması karıştırılma ihtimalinin varlığını etkilemez.

Yurtdışında marka inceleme ofisleri; karıştırılma ihtimalini resen veya ilana itiraz üzerine veya resen incelemenin ardından ilana itiraz üzerine bir kez daha inceleme yaparak iki aşamalı biçimde inceleyebilmektedir. Türkiye, resen incelemenin ardından ilana itiraz üzerine bir kez daha inceleme yaparak iki aşamalı inceleme yöntemini seçen ülkelerden birisidir. Resen inceleme 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7/1-(b) bendi kapsamında yapılırken, ilana itiraz üzerine inceleme aynı kararnamenin 8. maddesinin birinci fıkrası kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte, kararnamenin 7/1-(b) bendi içeriğinde kullanılan terimler bu bendin içeriği hakkında farklı değerlendirme ve yorumlara neden olmaktadır. Bu yazı 7/1-(b) bendi kapsamında kullanılan ifadelerin yol açtığı (veya açabileceği) tek sonucun karıştırılma ihtimali olduğunu göstermek, 7/1-(b) bendi ile 8. maddenin birinci fıkrası arasında yaratılan abartı derecesindeki ayrımın anlamsızlığını veya yanlışlığını ortaya koymak için yazılmıştır.

Karıştırılma ihtimali, yazının girişinde bahsedildiği üzere iki kurucu unsura sahiptir, bu unsurlar, markaların aynılığı veya benzerliği ve markaların kapsadığı malların / hizmetlerin aynılığı veya benzerliğidir. 556 sayılı KHK’nin 7/1-(b) bendi önceden tescilli veya başvurusu yapılmış markalarla aynı veya aynı tür malları / hizmetleri kapsayan aynı ya da ayırt edilemeyecek derecede benzer marka tescil başvurularının reddedileceği hükmünü içermektedir. Bir diğer deyişle, bir marka tescil başvurusunun bu bent kapsamında reddedilebilmesi için başvuru ile önceki marka aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer olmalı ve markalar aynı veya aynı tür malları / hizmetleri kapsamalıdır. 7/1-(b) bendinde kullanılan terminolojide klasik karıştırılma olasılığı tanımlamasından farklılaşan unsurlar markaların benzerliğine ilişkin olarak kullanılan “ayırt edilemeyecek derecede benzer” ifadesi ve malların / hizmetlerin benzerliğine yönelik olarak kullanılan “aynı tür” ifadesidir.

Karıştırılma ihtimali kavramına yer veren ret hali ise 556 sayılı KHK’nin 8. maddesinin birinci fıkrası (b) bendinde yer bulmaktadır. Bu bent Avrupa Birliği marka direktifinden çeviridir ve karıştırılma ihtimali durumunda uygulanacak ret gerekçesini içermektedir: “Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer ise, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa.” marka tescil edilemez. Hüküm içeriğinde geçen ilişkili olma ihtimali, karıştırılma ihtimalinin alt kümesi olup, bu ihtimal hakkında farklı bir yazıda açıklama yapılacaktır. 8. maddenin birinci fıkrası (b) bendi hükmü, bu haliyle iki marka arasında karıştırılma ihtimali varsa, sonradan yapılan başvuru reddedilecektir demektedir ve 8. madde bilindiği üzere ilana itiraz üzerine incelenmektedir.

7/1-(b) bendinde yer alan kavramların (ayırt edilemeyecek derecede benzer – aynı tür) markalar veya mallar / hizmetler arasındaki benzerliğin derecelendirilmesine yönelik (yapay) derecelendirmeler olduğu kabul edildiğinde ve 8. maddenin birinci fıkrasında karşımıza çıkan klasik karıştırılma olasılığı tanımı dikkate alındığında, karşımıza markaların benzerliğine ilişkin dört aşamalı bir tablo çıkmaktadır. Bu tabloya göre, iki marka birbirleriyle;

Aynı veya Ayırt edilemeyecek derecede benzer veya Benzer veya Benzemez olabilir.

Aynı paralelde, iki markanın kapsadığı mallar / hizmetler birbirleriyle;

Aynı veya Aynı tür veya Benzer veya Benzemez olabilir.

Dolayısıyla, yanıtlanması gereken soru, markaların benzerliğine ilişkin kategoriler ile malların / hizmetlerin benzerliğine ilişkin kategorilerin birbirleriyle eşleştirilmesi neticesinde hangi sonuçların ortaya çıkacağıdır.

Eşleştirmeler bağlamında ortaya çıkacak sonuçların aslında çok net ve anlaşılır olması gerekirken, 556 sayılı KHK hazırlanırken ve sonradan tadil edilirken kullanılan terminolojinin, 7/1-(b) bendi özelinde, uluslararası marka literatüründen son derece farklı olması nedeniyle algılama ve uygulama farklılıkları ortaya çıkmış ve Türkiye’de markaların karıştırılması ihtimaline ilişkin yapay bir ayrım ortaya çıkmıştır. İki marka arasında karıştırılma ihtimali var mıdır sorusunun yanıtı tüm dünyada “vardır” ya da “yoktur” şeklinde iken, Türkiye’de bu sorunun yanıtı “7. maddeye göre yok ama 8. maddede olabilir”, “resen incelemede yok ama ilana itiraz edilirse karıştırılma ihtimali olabilir”, “7. madde incelemesinde yayınlanır itiraz gelirse reddedilir” biçiminde ortaya çıkabilmektedir. Peki, o halde 7/1-(b) bendi hangi durumda ret kararı verilmesini öngörmektedir ve marka hukukunda karıştırılma olasılığı dışında veya bu kavramın alt kümesi niteliğinde bir hal var mıdır?

Soruyu ve ifadeleri netleştirmek için yukarıda yer verdiğimiz markaların benzerliğine ve malların / hizmetlerin benzerliğine ilişkin kategorileri ve bunların sonuçlarını birbirleriyle tablo biçiminde eşleştireceğiz. Kategorilerden birisinin karşılığı benzemez ise 7/1-(b) veya 8. madde birinci fıkra kapsamında ret hali ortaya çıkmayacağı için “benzemez” kategorilerine ilişkin eşleştirmeler yapmayacağız. Eşleştirmeler yapılırken gereksiz tekrarlardan kaçınmak için benzer marka kavramının ayırt edilemeyecek derecede benzerlik halini de içeren bir üst küme olduğu ve benzer mal / hizmet kavramının aynı tür mal / hizmet halini de içeren bir üst küme olduğu kabul edilmiştir.

1. Markalar aynı Mallar / hizmetler aynı Karıştırılma mutlak(7/1-(b) bendi kapsamında ret)
2. Markalar aynı Mallar / hizmetler aynı tür ………………………..(7/1-(b) bendi kapsamında ret)
3. Markalar ayırt edilemeyecek derecede benzer Mallar / hizmetler aynı ………………………..(7/1-(b) bendi kapsamında ret)
4. Markalar ayırt edilemeyecek derecede benzer Mallar / hizmetler aynı tür ………………………..(7/1-(b) bendi kapsamında ret)
5. Markalar aynı Mallar / hizmetler benzer Karıştırılma ihtimali mevcut(8.madde kapsamında ret)
6. Markalar benzer Mallar / hizmetler aynı Karıştırılma ihtimali mevcut(8.madde kapsamında ret)
7. Markalar benzer Mallar / hizmetler benzer Karıştırılma ihtimali mevcut(8.madde kapsamında ret)

Görüldüğü üzere tablonun 2., 3. ve 4. satırlarında 7/1-(b) bendi hükmü gereğince ret hali ortaya çıkmış olmakla birlikte, bu ret halinin kavramsal karşılığı kısmı boş bırakılmıştır. Türk marka hukukuna (maalesef) egemen olan görüşe göre, 7/1-(b) bendinde yer alan “ayırt edilemeyecek derecede benzer marka” kavramı 8. madde incelemesinde yer bulan “benzer marka” kavramı o kadar farklıdır ki, 7. ve 8. madde incelemeleri son derece ayrı benzerlik hallerine ilişkindir. Bu görüşe katılmamız mümkün olmadığı gibi, bu görüşün kavramsal olarak şiddetle eleştirilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

Her şeyden önce, karıştırılma olasılığı kavramının tek olduğu, 7/1-(b) bendi kapsamında yer bulan ve tablomuzun 2., 3. ve 4. satırlarında görülen eşleştirmelerin karşılığının da “karıştırılma olasılığı mevcut” şeklinde doldurulması gerektiği belirtilmelidir. 7/1-(b) bendinde yer alan “ayırt edilemeyecek derecede benzer marka” kavramının, 8. madde incelemesinde yer bulan “benzer marka” kavramından son derece farklı olduğu savunan egemen görüş öncelikle bu farklılığı kavramsal bir zemine oturtmalı ve eğer bu benzerlik halleri birbirlerinden farklı ise 7/1-(b) bendi incelemesi sonucu ortaya çıkan halin karıştırılma olasılığından neden farklı olduğunu veya ne olduğunu ortaya koymalıdır. Ancak, bu beklenti iyimser bir beklentidir, çünkü bu beklentinin kavramsal karşılığı yoktur ve olması da beklenemez. Marka literatüründe ve uluslararası uygulamalarda karıştırılma olasılığı kavramı tektir ve markaların benzerlik hali aynı, ayırt edilemeyecek derecede benzer veya benzer olarak ve malların / hizmetlerin benzerlik hali aynı, aynı tür veya benzer olarak adlandırılsa da, tüketicilerin içine düşecekleri tehlike tektir ve bu da karıştırılma olasılığıdır.

Yanıtlanması gereken soru bu durumda farklılaşmaktadır. 7/1-(b) bendi ve 8. maddenin birinci fıkrasının kavramsal karşılığı, yani karıştırılma olasılığı kavramı tek ise, 7/1-(b) bendi ile 8. maddenin uygulaması arasındaki ayrım ve bu ayrımı savunan egemen görüş hangi aşamada anlam kazanmaktadır? Çeşitli Yargıtay ve mahkeme kararlarında ayırt edilemeyecek derecede benzerlik hali ve dolayısıyla 7/1-(b) bendinin uygulama alanı uzun uzadıya tarif edilmiş olmakla birlikte, bu benzerlik halinin kavramsal karşılığının ne olduğu ve bu halin karıştırılma olasılığından neden farklı olduğu açıklanmamış olduğundan yapılan açıklamalar teorik bakımdan boş kümeyi işaret etmektedir. Dolayısıyla, sorunun tek anlamlı yanıtı pratik ve uygulamaya ilişkin kaygılar olarak ortaya konabilir.

Kuruluş aşamasında nicelik ve nitelik olarak yeterli işgücüne sahip olmayan ve eski kanunun getirdiği geleneksel yaklaşımdan ve kavramlardan pek de kopmak istemeyen kanun hazırlayıcılar, çoğunluğu Avrupa Birliği mevzuatından çeviri olan yeni mevzuatın içine eski mevzuatın (esas unsur; ilk bakışta tefrik edilemeyecek derecede benzer = ayırt edilemeyecek derecede aynı [sonradan ayırt edilemeyecek derecede benzer olarak değiştirilmiştir] gibi) kavramlarını eklemişler ve malların / hizmetlerin benzerliğine ilişkin tebliğ ve 7/1-(b) bendi – 8. madde ayrımı örneklerinde görüleceği üzere mümkün olduğu kadar mekanik yaklaşımları kabul ederek marka incelemesinde indirgemeci bakışı uygulamayı tercih etmişlerdir. Zamanla, 7/1-(b) bendi – 8. madde ayrımı şeklinde ifade ettiğimiz ve bu yazı boyunca eleştirdiğimiz yaklaşım kurumsallaşmış ve Yargıtay kararları ile ayrım iyice yerleşik hale gelmiştir.

Kavramsal temeli bulunmayan ve yerleşik hale gelen ayrımın fazlaca eleştirilmemesi ilginç olmakla birlikte, bu sorunun yanıtı da basittir. Ayrım birinci aşamada, 7/1-(b) bendi kapsamında resen yapılan inceleme neticesinde markalar arasında çok üst düzeyde benzerlik ve tebliğe göre belirlenmiş aynı / aynı tür mallar / hizmetler bulunmadığı sürece başvuruların ilan edilmesi şeklinde sonuç vermektedir. İkinci aşamada, yani ilana itiraz üzerine yapılan incelemede ortaya çıkan sonuç ise markalar arasında daha düşük derecedeki benzerlikler ve tebliğde farklı grup veya sınıflarda yer almalarına rağmen benzer bulunabilen (ki son derece yerinde bir yaklaşımdır) mallar / hizmetler nedeniyle karıştırılma ihtimalinin varlığı sonucuna varılabilmesidir. Çok sayıda marka başvurusunda bulunan ve tescil edilen markalarının etkin takibi için ilana itiraz yöntemini sıklıkla kullanan firmaların büyük – ekonomik açıdan güçlü firmalar olduğu açıktır. Bu tip firmaların markaları genellikle piyasanın etkin, kariyerli ve birikimli vekil firmaları tarafından takip edilmekte ve ilana itiraz amaçlı marka izleme hizmetleri kesintisiz sağlanmaktadır. Ekonomik açıdan görece küçük veya güçsüz firmalar ise genellikle bir ya da birkaç markanın sahibidir ve bu firmalar markalarını büyük firmalarda olduğu kadar etkin takip etmemektedir. Bu tip firmalar genellikle marka vekili aracılığıyla başvuru yapmış olmakla birlikte ilana itiraz yolunu aynı sıklıkla kullanmamaktadır. Kısaca, çok sayıda başvuruya sahip büyük firmalar 7/1-(b) bendi kapsamında resen Enstitü tarafından yapılan incelemenin çok üst düzeydeki benzerlikle sınırlı olmasından faydalanmaktadır. Aynı şekilde, markaların etkin biçimde ilana itiraz yoluyla takip eden büyük tip firmalar, ilana itiraz üzerine gerçekleşen 8. madde kapsamındaki incelemenin çoğunlukla başvuruların reddedilmesiyle sonuçlanmasından da memnundur. Bu tip firmaların vekilleri olan marka vekilleri de bu sistemi tercih edilir nitelikte bulmaktadır, çünkü ilana itiraz gibi takip işlemleri de ücretlendirilmektedir. Enstitü de bu sistemi tercih edilir bulmaktadır, çünkü her yıl yapılan 80.000 – 100.000 marka tescil başvurusunun 7/1-(b) bendi kapsamında resen benzerlik incelemesinin derinlemesine yapılması, mevcut koşullarda pratik olarak mümkün değildir. Bu sistemden zararlı çıkan ise bir ya da birkaç markanın sahibi olan ve markasını izleme servisi satın alarak etkin olarak koruyacak bütçesi olmayan veya bunun farkında bile olmayan küçük firmalardır. Dolayısıyla, 7/1-(b) bendi ile 8. madde uygulamaları arasında oluşturulan ve kavramsal temeli bulunmayan ayrım, küçük firmaların aleyhine, büyük firmaların ve vekillerinin lehine sonuç doğurmakta, Enstitü pratik ve anlaşılabilir nedenlerle bu uygulamayı tercih etmektedir.

Enstitü uygulamasının ve Yargıtay yaklaşımının 7/1-(b) bendi ile 8. madde arasında oluşturulan (yapay) ayrım konusunda netleşmiş olması ve bu ayrımın geri dönülmez karaktere bürünmüş olması göz önüne alındığında, kavramsal karşılığı bulunmayan ayrımın fiili durum haline büründüğü ortaya çıkmaktadır. Fiili durumu kavramsal olarak anlamlı kılmanın tek yolu ise geleceğe yönelik olarak resen benzerlik incelemesinin, yani 7/1-(b) bendi incelemesinin kaldırılması olacaktır. 7/1-(b) bendinin gerekliliği, Türkiye koşullarında genel olarak marka sahiplerinin marka takibi konusundaki bilinçsizliğine dayandırılıyor olmakla birlikte, 7/1-(b) bendi uygulamasının kapsamının günümüzde son derece sınırlı hale getirildiği ve Yargıtay kararlarının da bu yorumun öncüsü olduğu görülmektedir. Kısaca, 7/1-(b) bendi kanunen yerinde durmakla birlikte, ayırt edilemeyecek derecede benzerlik gibi son derece anlamsız bir kavramın Yargıtay kararlarıyla içinin iyice boşaltılması suretiyle bent fiilen ortadan kaldırılma aşamasına gelmiştir. Dolayısıyla, şu anki yorumlanma biçimiyle 7/1-(b) bendi, aynılık hali dışarıda tutulmak kaydıyla neredeyse ortadan kaldırılmıştır. Bu bağlamda, fiili durumda uygulama alanı son derece sınırlı olan bu hükmü tamamen kaldırmanın ve bu yolla kavramsal kargaşanın da önüne geçmenin çare olabileceği düşünülmektedir.

7/1-(b) bendinin kaldırılması tartışmaları ülkemizde zaman zaman dile getirilmiş olsa da, bu yöndeki söylemlerin genellikle altyapısı bulunmadığı, incelemeye dayanmadığı, tartışmayı veri olmadan gelişmiş ülke – az gelişmiş ülke perspektifinden yorumlamaya çalışan düzeyde kaldığı ortadadır. 7/1-(b) bendinin yani resen benzerlik incelemesi yapılmasının ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ilgisinin bulunmadığı ortadadır ve bunlar başka bir yazıda dile getirilecektir. Aynı yazı kapsamında 7/1-(b) bendi kaldırılırsa ne tür bir modelin uygulanabilir olacağı da tartışılacaktır.

Önder Erol Ünsal

Kasım 2011