Ay: Temmuz 2017

6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu, Haberler ve Gündem

Kriz Şimdilik Bitti! Peki Devamı Gelecek mi?

 

İçinde bulunduğum ortam yazı yazmaya pek de uygun olmadığından, detaya girmeden sadece ekran görüntüleriyle sizlere yeni bir gelişmeyi aktarmaya çalışacağım.

Fazlasıyla erken olsa da 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Anayasa Mahkemesi ile imtihanı başladı.

Kanunun, marka hakkına tecavüz sayılan fiilleri ve marka hakkına tecavüze ilişkin cezaları düzenleyen 29. ve 30. maddelerinin iptali talebi Anayasa Mahkemesi’ne iletildi:

Talebin gerekçelerini bilmesek de, Anayasa Mahkemesi talebi esasa girmeden 26 Temmuz 2017 tarihinde reddetti (http://www.anayasa.gov.tr/icsayfalar/gundem/detay/genelkurul/784.pdf):

 

6769 sayılı SMK böylelikle, ülkemizde sınai mülkiyet mevzuatının kaçınılmaz kaderi gibi gözüken Anayasa Mahkemesi testlerinin ilkini kazasız biçimde geçti. Umarım ilk ve son test olur.

556 sayılı KHK’nın 14. maddesinin iptalinin yol açtığı krizin etkileri sürerken, Türk sınai mülkiyet camiası muhtemelen yeni bir iptal kararını kaldıramayacaktır.

Nihayet bir kanuna kavuştuk derken sevinç kısa sürmesin.

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2017

unsalonderol@gmail.com 

6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu, Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri, Markanın Kullanımı

Markanın Kullanımı Kavramı, Kullanmama Savunması Müessesesi ve Avrupa Birliği Kurumlarının Bu Hususlardaki Değerlendirmeleri

 

Bu yazı ilk olarak AIPPI Türkiye Fikri Gündem dergisinin Temmuz 2017 tarihli 14. sayısında yayınlanmıştır. Yenilenmiş ve ilgi çekici içeriğiyle Fikri Gündem dergisine https://www.aippiturkey.org/fikri-gundem/ bağlantısından erişilebilir.

I. GİRİŞ

Tescilli markaların kullanılmamasından kaynaklanan sorunlar Türk marka tescil sisteminin önemli handikaplarından birisidir. Sorunun temeli, marka başvuruları yapılırken fiili kullanım veya gelecekteki potansiyel kullanım niyeti esas alınmaksızın ilgili Nicé sınıfına giren neredeyse tüm mal/ hizmetler için tescil talebinde bulunulmasıdır.

Ulusal inceleme sistemimizde, önceki tarihlerde tescil edilmiş markalarla, aynı/aynı tür mal veya hizmetleri kapsayan ve aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer olan başvurular, Türk Patent ve Marka Kurumu (TPMK) tarafından re’sen reddedilmektedir. Dolayısıyla, fiilen kullanılmayan ve gelecekte de kullanılmayacak mal/hizmetler için tescilli markalar, re’sen benzerlik incelemesinde  kullanım niyetiyle yapılmış yeni başvurulara ret gerekçesi olabilmektedir. Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) ve bazı Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin uygulaması nispi ise ret nedenlerinin Ofis tarafından re’sen incelemesini içermemektedir. Yeni mevzuat çalışmaları sırasında benzer bir sistemin Türkiye’ye de aktarılması yönündeki bazı taleplere rağmen, yasa koyucu tarafından re’sen benzerlik incelemesi korunmuştur.

Ulusal sistemimizin ikinci inceleme aşamasını, ilan edilmiş marka başvurularına karşı üçüncü kişilerce itiraz edilmesi durumunda incelenen ret nedenleri oluşturmaktadır. Üçüncü kişiler, Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş markaların ilanına karşı itiraz ederken fiilen kullanılmayan veya ileride kullanılmayacak markalarını da itiraz gerekçesi olarak göstermektedir. Bu durumda da kullanılmayan markalar, kullanım niyetiyle yapılmış sonraki başvuruların reddine sebep oluşturabilmektedir.

Bu incelemede,  önce markanın kullanımı kavramı üzerinde durulacak, akabinde kullanılmayan markalar gerekçe gösterilerek yapılan ilana itirazlara çözüm olarak marka mevzuatımıza giren “kullanmama savunması” hükmü ve içeriği incelenecek ve sonrasında bu savunmanın uygulama alanları EUIPO ve AB yargı kararları ekseninde tartışılacaktır. Kullanmama savunmasının hükümsüzlük ve tecavüz davalarındaki olası yansımaları ise bu yazıda ele alınmayacaktır.

II. MARKANIN KULLANIMI KAVRAMI

Türk marka mevzuatının ana kaynağını AB’nin konu hakkındaki Direktif ve Tüzükleri oluşturmaktadır. AB’nin bu konudaki en temel düzenlemesi olan 2015/2436 sayılı Marka Direktifi’nin giriş bölümü 31. ve 32. paragraflarında yer alan aşağıdaki ifadeler markanın kullanımı kavramının hangi amaca yönelik olduğunu ve düzenlemenin temel nedenlerini aktarmaktadır:

“(31) Markalar malların ve hizmetlerin ayırt edilebilmesini sağlama ve tüketicilerin bilgi sahibi olarak seçim yapmalarına imkan sağlama işlevlerini, ancak piyasada fiilen kullanıldıklarında sağlarlar. Kullanım şartının varlığı, Birlik dahilinde tescil edilen ve korunan markaların toplam sayısını düşürmek ve bunun sonucunda markalar arasında ortaya çıkabilecek ihtilafların sayısını azaltmak için de gereklidir. Dolayısıyla, markaların tescil edildikleri mallar veya hizmetler için fiilen kullanımlarını şart koşmak ve tescil sürecinin tamamlandığı tarihten başlayan beş yıl içerisinde yukarıda belirtilen şekilde kullanılmamaları halinde iptal edilmelerine imkan sağlamak zaruridir.

(32) Bunun sonucu olarak, bir tescilli marka sadece fiilen kullanıldığı halde korunmalıdır ve tescilli bir marka sahibine, sonraki bir markaya itiraz etme ve onu hükümsüz kıldırma hakkını, sahibi markayı gerçek şekilde kullanmadığı halde sağlamayacaktır…” [1]

Gerek mülga 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname içeriğinde (556 sayılı KHK) gerekse de 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda (SMK), markanın kullanımı ile ilgili hükümler AB Direktif ve Tüzükleri esas alınarak hazırlanmıştır.   SMK’nın  9. Maddesine göre

“Madde 9- (1) Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.

(2) Aşağıda belirtilen durumlar da birinci fıkra anlamında markayı kullanma kabul edilir:

  1. a) Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması.
  2. b) Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması.

(3) Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edilir.”

Maddeye göre, tescilli markanın Türkiye’de, tescile konu mal/hizmetler bakımından, tescil tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde ciddi biçimde kullanılmaması halinde, marka kullanılmayan mal/hizmetler bakımından iptal edilecektir. Markanın, ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması, sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması ve marka sahibinin izni ile başkaları tarafından kullanılması halleri ise markanın kullanımı olarak kabul edilecektir.

Madde metni, kullanma yükümlülüğünün tescil tarihinden itibaren başladığını, markanın tescil kapsamındaki mal/hizmetler bakımından kullanılması gerektiğini, kullanımın Türkiye’de gerçekleşmesinin şart olduğunu ve bunun “ciddi biçimde kullanım” olması gerektiğini belirtmektedir.

Türkçe’ye “ciddi kullanım” olarak çevrilen terim, AB mevzuatında “genuine use (gerçek kullanım)” olarak geçmektedir. Gerçek kullanım ifadesinin daha yerinde olduğunu düşünmekle birlikte, bu yazıda terimi Türk mevzuatında yer aldığı haliyle ciddi kullanım şeklinde kullanacağız.

AB’de markanın “ciddi kullanımı”ndan ne anlaşılması gerektiği konusunda, AB Adalet Divanı’nın  Minimax kararı yol gösterici niteliktedir (Minimax kararı; C-40/01) Kararda, ciddi kullanım kavramı aşağıdaki şekilde değerlendirilmektedir:[2]

  • Markanın ciddi kullanımı, markanın fiilen kullanılmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla, tek amacı markadan kaynaklanan hakları sürdürmek olan simgesel kullanım (token use) ciddi kullanım olarak kabul edilemez.
  • Ciddi kullanım, markanın esas işlevine, yani tescile konu mal veya hizmetlerin kaynağını ayırt etme işlevine uygun biçimde gerçekleştirilmelidir.
  • Ciddi kullanım, kullanımı gerçekleştiren işletmenin kendi içindeki kullanımı değil, markanın kapsamında yer alan mal veya hizmetlerin piyasadaki kullanımını gerektirir.
  • Ciddi kullanım halihazırda piyasaya sürülmüş veya piyasaya sürülmek üzere olan ve bunun için reklam kampanyaları hazırlanarak müşterilere ulaştırılmış mal veya hizmetlere ilişkin olmalıdır.
  • Kullanımın ciddi olup olmadığı değerlendirilirken, markanın ticari kullanımını oluşturan tüm faktörler ve durumlar dikkate alınmalıdır. (Markanın ticari kıymetinin gerçek olup olmadığı, özellikle bu kullanımın ilgili ticari sektörde mallar ve hizmetler için pazar oluşturma veya pazar payı yaratma etkileri yaratabilecek kullanım olarak görülüp görülemeyeceği, vb.)
  • Olayın kendi şartları, diğerlerinin yanısıra, incelenen mal ve hizmetlerin niteliğine, ilgili piyasanın özelliklerine, markanın kullanım sıklığına ve ölçüsüne önem verilmesini gerektirebilir.
  • Kullanımın ciddi kabul edilebilmesi için her zaman miktar olarak çok büyük olması gerekmez, bu husus ilgili piyasada, inceleme konusu mal ve hizmetlerin özelliklerine bağlıdır.

EUIPO marka inceleme kılavuzunun ilgili bölümünde ise, ciddi kullanımın ispatı konusunda aşağıdaki genel ilkelerle karşılaşılmaktadır:[3]

  • Ciddi kullanımın ispatı için kanıtların sunulması gereklidir. Bir markanın gerçek kullanımı olasılık veya varsayımlara bağlı olarak ispatlanamaz. Markanın ilgili piyasadaki etkili ve yeterli kullanımı somut ve nesnel kanıtlarla gösterilmelidir.
  • Ofis önceki markaların ciddi kullanımını re’sen tespit edemez. Tanınmış markaların sahipleri de markalarının ciddi kullanımını ispat etmek için delil sunmak zorundadır.
  • Ofisin markanın ciddi kullanımını tespit için yüksek bir eşik belirlemesi zorunlu değildir. Adalet Divanı içtihadında belirtildiği üzere, kullanımın ciddi olup olmadığını tespit edebilmek için niceliksel olarak bir eşik seçmek somut olarak mümkün değildir. Dolayısıyla, kullanımın ciddi olup olmadığını belirleyebilmek için vakayı incelemeden önce bir kullanım seviyesi kuralı objektif olarak oluşturulamaz. Sonuç olarak, kullanımı minimum düzeyde göstermek şart olsa da, minimum düzeyin ne olduğu her vakanın kendi şartları çerçevesinde tespit edilecektir. Genel kural, gerçek bir ticari amaca hizmet edilmesi koşuluyla, mallara ve hizmetlere ve ilgili piyasaya bağlı olarak, bir markanın minimum düzeydeki kullanımının ciddi kullanım teşkil etmek için yeterli olabileceğidir. Bir diğer deyişle, sunulan kanıtların marka sahibinin ilgili piyasada ticari bir konum elde edebilmek veya bu konumu sürdürebilmek için ciddi çabada bulunduğunu göstermesi halinde (kullanımın markadan kaynaklanan hakları sürdürmek amaçlı simgesel kullanım olması halinin tersi) bu kullanım yeterli olacaktır.
  • Kullanımı ispatlamak için sunulması gereken kanıtlar; ilgili mal ve hizmetlerin kullanıldığı yeri, zamanı ve kullanımın biçimini göstermelidir.
  • Kullanımın ispatına ilişkin şartlar kümülatiftir. Bir diğer deyişle itiraz sahibi bu şartları sadece açıklamak değil aynı zamanda ispatlamak durumundadır. Bununla birlikte, kullanımın yeri, zamanı ve biçimine ilişkin açıklama ve kanıtların yeterliliği, sunulan kanıtların bütünlüğü içinde değerlendirilmelidir. Kullanımın yeri, zamanı ve biçimine ilişkin ilgili faktörlerin birbirinden ayrı biçimde değerlendirilmesi uygun değildir. Dolayısıyla, Ofis sunulan kanıtları bütüncül biçimde değerlendirmelidir. İncelenen vakanın kendine özgü tüm halleri dikkate alınmalıdır ve sunulan materyaller birbirleriyle birlikte değerlendirilmelidir. Bunun sonucunda, sunulan kanıtların bir bölümü tek başına markanın ciddi kullanımını ispatlamak için yetersiz olsa da, bu kanıtlar diğer belge ve bilgilerle birlikte kullanımın ispatına katkıda bulunabilir.
  • Sunulan kanıtların bir kısmı dolaylı veya ikinci derecede bağlantı içeren deliller olabilir. Bu tip dolaylı kanıtlar, sunulan delillerin bütüncül değerlendirmesinde belirleyici rol oynayabilir. Bunların ispat gücü dikkatli biçimde değerlendirilmelidir.
  • Sunulan kanıtların tarihleri ve kullanıldığı yer dikkatle değerlendirilmelidir. Özellikle, sipariş, fatura ve kataloglarda gösterilen yer ve zaman dikkatli biçimde incelenmelidir.
  • Tarih içermeyen bazı kanıtlar bağlantılı bulunabilir ve tarih içeren diğer delillerle birlikte değerlendirmeye alınabilir. Bu durumla, mal ve hizmetlerin zaman içermesinin yaygın olmadığı sektörlerde karşılaşılabilir (örneğin dondurmacı menüleri nadiren tarih içerir).

Yazının devamında SMK ile yürürlüğe giren ilana itiraz süreçlerinde kullanımın ispatı müessesesini ve uygulamasını yine SMK, Adalet Divanı kararları ve EUIPO uygulaması çerçevesinde değerlendirmeye çalışacağız.

III. KULLANMAMA SAVUNMASI MÜESSESESİ

SMK madde 19(2) çerçevesinde getirilen düzenleme, çeşitli kaynaklarda “kullanım def’i”, “kullanımın ispatı yükümlülüğü” gibi isimlerle  anılsa da, bizim tercihimiz “kullanmama savunması” kavramının kullanılmasıdır. Kavramın, kaynak AB Direktifi’nde “non-use as defense” yani “savunma olarak kullanmama” olarak adlandırılması ve iddianın başvuru veya marka sahibince bir savunma olarak öne sürülmesi nedenleriyle biz de bu adlandırmayı tercih ediyoruz.

SMK’nın “Yayıma itirazın incelenmesi” başlıklı  19. maddesinin ikinci fıkrasına göre;:

“(2) 6 ncı maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan itirazlarda, itiraz gerekçesi markanın itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinde Türkiye’de en az beş yıldır tescilli olması şartıyla, başvuru sahibinin talebi üzerine, itiraz sahibinden, itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre içinde itiraz gerekçesi markasını itirazına dayanak gösterdiği mal veya hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunması talep edilir. İtiraz sahibi tarafından bu hususların ispatlanamaması durumunda itiraz reddedilir. İtiraz gerekçesi markanın, tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin sadece bir kısmı için kullanıldığının ispatlanması hâlinde itiraz, sadece kullanımı ispatlanan mal veya hizmetler esas alınarak incelenir.”

Hükmün atıf yaptığı SMK 6 (1) maddesine göre ise ;

“(1) Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.”

SMK 6 (1) maddesi 556 sayılı KHK madde 8/1 ile içerik olarak neredeyse aynı olup, karıştırma ihtimalini düzenlemektedir.

Ancak, SMK madde 19(2) kapsamında getirilen yeniliğin, eski KHK’da karşılığı bulunmamaktadır. Madde 19(2) AB marka mevzuatındaki hükümler esas alınarak düzenlenmiştir ve hükmün kaynağı 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi’nin “Yayıma İtiraz Süreçlerinde Kullanmama Savunması” başlıklı 44. maddesidir[4]

AB Marka Direktifi madde 44 çerçevesindeki düzenleme, tüm AB üyesi ülkeler için ilana itiraz süreçlerinde kullanmama savunması müessesini uygulama zorunluluğu getirmektedir. Ancak, Direktifin 54. Maddesi üye ülkelere uygulamaya geçiş için 14 Ocak 2019 tarihine kadar süre tanınmıştır.  Dolayısıyla, SMK madde 19(2) kapsamında getirilen düzenleme AB marka mevzuatına uyumun da bir parçasıdır.

SMK’nın gerekçesinden[5], yeni düzenlemenin amacının tescilli markaların piyasada etkin şekilde kullanımının sağlanması ve yayıma itiraz müessesenin afaki veya kötü niyetli bir şekilde kullanılmasının engellenmesi olduğu anlaşılmaktadır. Türkiye’de tescilli markaların birçoğunun, başvurulan sınıflardaki tüm mal ve hizmetler bakımından yapıldığı, tescil edilen mal/hizmetlerin çoğunun kullanılmadığı, buna karşın bu tip markaların kullanım niyetiyle yapılmış iyi niyetli sonraki başvuruların re’sen veya yayıma itiraz üzerine reddedilmesine neden olduğu düşünüldüğünde yeni düzenlemenin gerekçesi ve amacı kanaatimizce yerindedir.

SMK madde 19(2)’nin yayıma itiraz gerekçesi markaların ciddi kullanımına bağlı olarak itirazın kabul edilip edilemeyeceğini düzenlediğini söylemek yerinde olacaktır. Madde, kullanmama savunmasının yapılabileceği halleri belirli şartlara bağlamıştır.

Kullanmama savunmasının yapılabilmesi için getirilen ilk şart, itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinde itiraz gerekçesi markanın Türkiye’de en az beş yıldır tescilli olmasıdır. Diğer deyişle, itiraz edilen başvurunun yapıldığı tarihten (veya rüçhan tarihinden) geriye doğru sayıldığında itiraz gerekçesi marka 5 yıldan kısa süreli bir tescilse kullanmama savunması öne sürülemeyecektir.

Bu noktada akla gelen ilk soru, itiraz dayanağı markalardan birisi 5 yıldan kısa süreli iken, diğer dayanak marka 5 yıldan uzun süreli tescilse durumun ne olacağıdır.  Bu durumlarda, kullanmama savunması sadece 5 yıldan uzun süreli itiraz gerekçesi marka bakımından geçerli olacak, ancak 5 yıldan kısa süreli markaya karşı ileri sürülemeyecektir.

Diğer bir husus ise, itiraz gerekçesi markanın itiraz konusu mal/hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi kullanımının ispatlanması gerekliliğidir. Bunun anlamı, itiraz konusu mal/ hizmetler bakımından itiraz sahibince gerçekleştirilecek göstermelik kullanımın dikkate alınmayacağıdır.

Hükümde açıkça ciddi kullanımın Türkiye’de gerçekleşmesi şartı arandığından Türkiye dışındaki kullanımın ispatlanması veya buna ilişkin deliller sunulması  itirazı kabul edilebilir kılmayacaktır.

Bir diğer önemli nokta da, yukarıda belirtilen tarihler ve ciddi kullanım ilkesi bağlamında, itiraz gerekçesi markanın kullanımının ispatlandığı hallerde itirazın ancak kullanımın ispatlanmış olduğu mal veya hizmetler esas alınarak inceleneceği yönündeki hükümdür. Bu hüküm, itirazın sadece kullanımı ispatlanan mal/hizmetler bakımından kabul edileceğini söylememekte ancak itirazın yalnızca bu kullanımı ispatlanan mal/hizmetler esas alınarak inceleneceğini ifade etmektedir.

Daha açık ifadeyle, kullanmama savunmasıyla karşılaşan itiraz sahibi kullanımını markası kapsamındaki bazı mal ve hizmetler bakımından ispatlarsa, itiraz bu mal veya hizmetler esas alınarak incelenmeye başlayacaktır. Sonraki aşamada, başvuru ile kullanımı ispatlanmış markanın benzer olduğu ve diğer faktörlerin de karıştırılma olasılığı tespitine imkan sağladığı kanaatine varılırsa, itiraz kullanımı ispatlanmış mal veya hizmetler ile sınırlı kalma zorunluluğu olmaksızın kabul edilebilecektir. Bir diğer anlatımla, kullanımı ispatlanmış mal veya hizmetlerle aynı tür, benzer veya ilişkili bulunan mal veya hizmetler bakımından da itiraz kabul edilebilecektir.

Madde 19(2) kapsamında en açık hüküm, yukarıda anılan tarihler esas alınarak yapılan incelemede, Türkiye’de ciddi kullanımı ispatlanamamış veya kullanmamaya ilişkin haklı nedenler ileri sürülememiş itirazların reddedileceğidir.

SMK madde 19(2) kapsamında getirilen kullanmama savunması düzenlemesinin, marka korumasının amacına uygun, markanın kullanımını esas alan ve kullanılacak mal ve hizmetler için tescili özendiren yeni bir ilana itiraz incelemesi sisteminin en önemli yapıtaşı olduğu görülmektedir. Ancak, kullanmama savunmasından etkilenmek istemeyen marka sahiplerinin aynı marka için yeni tesciller almak suretiyle tescil tarihinden başlayacak beş yıllık süre tahdidinin üstesinden gelmeyi planlamaları mümkündür. Bu noktada karşı argüman olarak, yineleme başvuruları sonucu elde edilen tescillerin başvuru aşamasında kötü niyetle yapıldıkları veya kullanım yükümlülüğünün başlangıç tarihinin ilk markanın tescil tarihi olduğu öne sürülebilir. AB Adalet Divanı ve EUIPO’nun bu argümanlara nasıl yaklaştıkları yazının devamında ele alınacaktır.

IV. ADALET DİVANI GENEL MAHKEMESİ PELIKAN KARARI (T-136/11)[6]

EUIPO mevzuatında, kötü niyet AB marka başvurularına ilişkin bir ret nedeni olarak değil, tescilli AB markalarına ilişkin bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla, AB marka başvurularının mutlak veya nispi ret nedenlerine ilişkin incelemesinde, kötü niyet gerekçeli ret kararları verilmesi mümkün değildir. Buna karşın, tescilli AB markalarının Birlik Marka Tüzüğü madde 52/1-(b) hüküm uyarınca kötü niyet gerekçesiyle hükümsüz kılınması mümkündür.

Tescilli bir AB markasının kötü niyet gerekçesiyle hükümsüzlüğünün talep edilmesi durumunda, inceleme ve değerlendirme EUIPO İptal Birimi tarafından da yapılabilmektedir. Tüzük madde 52/1-(b) hükmüne göre ;

“Başvuru sahibinin marka başvurusunu yaptığı anda kötü niyetle hareket etmiş olması halinde AB markası hükümsüz kılınacaktır.”

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce (Mahkeme) 13 Aralık 2012 tarihli T‑136/11 sayılı “Pelikan” kararı, kullanmama nedeniyle iptal tehdidinin getireceği sonuçlardan kaçınmak amacıyla tescilli bir markanın aynısının tescil talebinin yeniden yapılması halinin kötü niyet kapsamına girip girmediği sorusuna yanıt aranan  en önemli karardır. Davaya konu ihtilafın vak’aları  kısaca şöyledir:

Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG firması (bundan sonra Pelikan1 olarak anılacaktır) 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetleri de kapsayacak biçimde 1996 yılında  aşağıdaki birlik markasını tescil ettirmiştir.

Pelikan1 yukarıda markaya ilaveten 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler için 2003 yılında aşağıdaki markayı da tescil ettirmiştir:

Görüldüğü üzere İlk markada iki yavru, ikinci markada tek yavru vardır, ikinci markada pelikan şekli biraz daha farklıdır ve Pelikan kelime unsuru her iki markada farklı karakterlerle yazılmıştır.

Uyuşmazlığın diğer tarafı olan Pelicantravel.com s.r.o. firması (bundan sonra Pelican2 olarak anılacaktır) 2008 yılında, Pelikan1’e ait 2003 yılı markasının kötü niyetle tescil edildiğini iddia ederek konu markanın hükümsüz kılınması için EUIPO’ya talepte bulunur.

Pelican2’nin kötü niyetli tescil iddiası, EUIPO İptal Birimi ve Temyiz Kurulu tarafından reddedilince  Pelican2 iddialarını Mahkeme önüne taşır.

Kötü niyet iddiası, EUIPO nezdinde incelenirken, Pelican2, Pelikan1’e ait 1996 yılı tescilli markasının da kullanmama nedeniyle iptali için talepte bulunur, bu talep EUIPO İptal Birimi tarafından 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler bakımından kabul edilir ve Pelikan1’e ait 1996 yılı tescili kısmen iptal edilir. Pelikan1 bu karara karşı itiraz etmez ve karar kesinleşir.

Bu noktada, önemle belirtmek isteriz ki Pelikan1’in 1996 yılı tescilinde 35. ve 39. sınıflar, sınıf başlıklarından oluşurken, 2003 yılı markasında 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler daha detaylı olarak spesifik biçimde belirtilmiştir.

Pelican2, Pelikan1’e ait 2003 yılı tescillinin hükümsüzlüğü talebini Mahkeme önüne getirdiğinde yegane dayanağı kötü niyetli tescil iddiasıdır ve bunu da aşağıdaki argümanlarla gerekçelendirmiştir;

Hükümsüzlük talebinin konusu 2003 yılı tescili, aynı firmaya ait 1996 yılı tescilinin aynısıdır ve her iki marka da 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetleri içermektedir. 1996 yılı tescili belirtilen hizmetler bakımından kullanmama nedeniyle iptal edilmiş ve 2003 yılı tescili ise kullanılmayan hizmetler bakımından hak kayıplarının ortaya çıkmasını engellemek için aynı markanın yeniden tescili amacıyla yapılmıştır. Pelikan1’in aynı markayı bir kez daha tescil ettirme yönündeki başvurusu, başvuru anında kötü niyetli bir talep niteliğindedir ve marka hükümsüz kılınmalıdır.

Pelican2’nin diğer iddiası, Pelikan1’in 1996 yılı tescilinde yer alan 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetleri hiç kullanmamış olması, dolayısıyla bu hizmetlerin yeniden tesciliyle sonuçlanmış 2003 yılı markasının Pelikan1 tarafından gerçek kullanım niyetiyle yapılmış olduğunun kabul edilemeyeceğidir.  Pelican2’ye göre, Pelikan1’in tescili başvuru aşamasında bu nedenle de kötü niyetlidir.

Pelican2’in son iddiası ise, Pelikan1’in “Pelikan” markasını 35. ve 39. sınıflarda  kullanım amacıyla değil, diğer işletmelerin bu markayı kullanmalarının önüne geçmek amacıyla tescil ettirmiş olduğudur;   Pelikan sözcüğü, birçok firma tarafından kullanılmaktadır ve Pelikan1’in anılan hizmetler bakımından markayı tescil ettirmesi, engelleme, spekülasyon markası yaratılması sonucunu doğurmaktadır.

Mahkeme bu iddiaları inceleyerek aşağıda özetine yer verilen değerlendirmelere ulaşır:

Pelican2’nin birinci iddiası bakımından değerlendirme:

Mahkeme, Pelican2’nin birinci iddiasını kabul etmemiştir. Mahkeme’ye göre, iptal edilmiş bir markanın aynı hizmetler bakımından tescilinin yinelenmesinin kötü niyetli olarak değerlendirilmesi mümkün olabilir. Bununla birlikte her vaka kendi koşulları dahilinde değerlendirilmelidir. İncelenen vakada, Pelikan1’in sonraki tarihli markasıyla, önceki tarihli markası arasındaki farklar oldukça önemsiz olsa da ve hatta bu markalar aynı gibi algılanacak olsa da, kötü niyete ilişkin yeterli derecede kanıt yoktur. Marka sahiplerinin önceden tescil ettirdikleri markalarının modernleştirilmiş versiyonlarını, incelenen vakada olduğu gibi, tescil ettirmeleri mümkündür. Pelikan1, sonraki tarihli markasını tescil ettirdiğinde şirketin 125. kuruluş yıldönümü kutlanmaktadır ve bunun sonucunda markanın modernleştirilmiş versiyonunun tescil ettirilmesine karar verilmiştir. İlaveten, sonraki tarihli Pelikan1 markasının hizmet listesi kapsamı, önceki tarihli markasına göre daha dardır.

Pelican2’nin  ikinci iddiası bakımından  değerlendirme:

Mahkeme’ye göre kullanım kötü niyetin varlığı incelenirken değerlendirmeye alınabilecek bir faktördür. Ancak, kötü niyet bakımından değerlendirilmesi gereken konu, başvuru sahibinin başvuru tarihindeki niyetidir; yoksa birlik markasının başvuru tarihinden sonra kullanılıp kullanılmadığı ayrı bir husustur. Olayda, Pelikan1’in tescil tarihinde markayı kullanım niyetinde olmadığını gösteren yeterli kanıt yoktur. Pelikan1’in önceki tarihli tescilinin 35. ve 39. Sınıflar bakımından iptal edilmesi, tek başına Pelikan1’in sonraki başvuru tarihindeki niyeti hakkında sonuca varmak için yetersizdir. (Bu noktada, Pelikan1’in sonraki tarihli başvurusunu yaptığında, önceki tarihli markası hakkında kullanmama nedeniyle iptal talebi olmadığının hatırlatılması gerekmektedir.)

İlaveten, Pelikan1’in 35. ve 39. sınıflardaki tescil talebinin kapsamının çok geniş olması, etik davranış, dürüst ticari faaliyet ilkelerinden uzaklaşılmış olduğu anlamına gelmemektedir. Çok fazla mal ve hizmet için başvuruda bulunulması, birlik markası tescili taleplerinde sıklıkla görülmektedir; kural olarak bir işletmenin sadece başvuru tarihinde pazarladığı mal ve hizmetler için değil, gelecekte pazarlama niyetinde olduğu mal ve hizmetler açısından da başvuruda bulunması meşrudur. Dahası, Tüzük ve içtihatta mal ve hizmet listesinin uzunluğuna bakarak kötü niyetle başvuru yapıldığı sonucuna varılmasını sağlayabilecek herhangi bir dayanak bulunmamaktadır. Belirtilen nedenlerle Mahkeme, Pelican2’nin ikinci argümanını da kabul etmemiştir.

Mahkeme, son olarak üçüncü iddiayı değerlendirmiştir:

Pelican2’nin bu iddiasını desteklemek için ortaya koyduğu delil,Pelikan1’in Pelican2’nin Slovakya’da tescil ettirdiği markalarının hükümsüz kılınması için talepte bulunmuş olmasıdır.

Mahkeme, Pelican2’nin bu yöndeki iddiasını da kabul etmez. Mahkeme’ye göre, Pelikan1, tescilli markanın kendisine sağladığı yasal hakları kullanmaktadır ve bu durumun Pelikan1’in marka tescil başvurusunu yaparken kötü niyetle hareket ettiğini ispatlaması mümkün değildir. Kötü niyet iddiasını destekleyen başka kanıtların yokluğunda, bu iddianın kabulü de mümkün değildir.

Neticeten Mahkeme, Pelican2’nin iddialarının hiçbirini kabul etmemiş ve Pelikan1’in sonraki tarihli markasının tescil talebinin kötü niyetle yapıldığı yönündeki davayı reddetmiştir.

Pelikan kararı, EUIPO Marka İnceleme Kılavuzu’na da yansımıştır.  Kılavuzda Pelikan davasına atıfta bulunularak: “AB markası sahibinin kötü niyetle hareket edip etmediğinin tespitinde dikkate alınabilecek faktörlerden birisinin, marka sahibinin kullanma için tanınan yasal süreyi suni biçimde uzatmaya çalışması hali, örneğin kullanmama nedeniyle ortaya çıkabilecek hak kayıplarını ortadan kaldırmak için aynı AB markasının başvurusunu yinelemesi olduğu” belirtilmiştir.

Aynı davaya atıfla  “Bu durumun, AB markası sahibinin olağan ticari pratikler çerçevesinde hareket ederek, işaretinin farklı varyasyonlarını koruması isteğinden, örneğin bir logonun değiştirilmesinden farklı tutulması gerektiği” de belirtilmiştir.” [7]

Kılavuzda yine Pelikan davasına atıfla aşağıdaki tespitlere de yer verilmiştir:

“Önceki tarihli çok benzer bir AB markasının bazı mal ve hizmetler için iptal edilmiş olması, tek başına, AB markası sahibinin aynı mal ve hizmetler için başka bir AB markasının başvurusunu yaptığı andaki niyetine ilişkin sonuca varılması için yeterli değildir.

Hükümsüzlüğü talep edilen AB markasının başvurusunun, önceki tarihli AB markasının kullanıma ilişkin yasal süresinin dolmasından üç ay önce yapılmış olması, AB markası sahibinin niyetinin, güncellenmiş bir hizmet listesini içeren modernleştirilmiş (logosu değiştirilmiş) bir markayı tescil ettirmek olduğunu gösteren faktörleri etkisiz hale getirmez.

Hükümsüzlük talebi sahibinin markalarına karşı AB markasının sahibince iptal-hükümsüzlük gibi taleplerde bulunulmuş olması, AB markası sahibinin yasal haklarının kullanımıdır ve bu husus tek başına dürüst olmayan niyetin varlığını göstermez.

Aynı sahibe ait önceki ve sonraki tarihli AB markaları arasındaki farkların çok önemsiz ve ortalama tüketicilerce fark edilemeyecek derecede küçük olması, tek başına, hükümsüzlüğü talep edilen AB markasının, yinelenmiş bir başvuru sonucu kötü niyetle tescil edilmiş bir marka olduğunu göstermez. Bir markanın grafik gösterimi olarak tasarlanmış bir logonun zaman içerisinde değişmesi olağan bir ticari pratiktir.” [8]

Pelikan kararı, özellikle kullanmama nedeniyle iptal tehdidi altında olan bir markanın yinelenmesi için başvurulması halinde, sonraki tarihli markanın başvuru tarihinde kötü niyetli bir marka talebi olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda önemli tespitler içermektedir.

Kararda yer verilen değerlendirmeler, bu tespitin hiç de kolay olmayacağını ve değerlendirmenin sadece tarihlere bakılarak mekanik biçimde yapılamayacağını göstermektedir. Önceki ve sonraki tarihli markalar arasındaki görsel farklılıklar, sonraki markanın hangi amaçla yapılmış olduğu, mal – hizmet listesinin içeriğinde yapılan değişiklikler, vb. birçok faktör, sonraki tarihli markanın başvurusunun yapıldığı andaki niyetin kötü niyet olup olmadığı değerlendirilirken dikkate alınacaktır.

V. EUIPO TEMYİZ KURULU KABELPLUS KARARI

Kullanmama savunmasına ilişkin tartışmalardan bir diğeri de yineleme başvurusu sonucu tescil edilmiş bir markanın ilana itiraz gerekçesi olarak gösterilmesi durumunda, bu markanın kullanım yükümlülüğünün başlangıç tarihinin markanın ilk kez tescil edildiği tarihe göre mi yoksa yineleme başvurusunun tescil tarihine göre mi belirleneceğidir. Bu konuda Adalet Divanı kararına rastlamamış olmakla birlikte, EUIPO Temyiz Kurulu’nun oldukça tartışmalı tespitler içeren “Kabelplus” kararından[9] bahsetmek yerinde olacaktır.

Avusturya menşeili “KABELPLUS AG” firması 30 Nisan 2012 tarihinde “KABELPLUS” kelime markasının tescili için EUIPO’ya başvuruda bulunur. Başvuru kapsamında 38. sınıfa dahil “Telekomünikasyon hizmetleri, telekomünikasyon ağlarının işletilmesi, internet sağlayıcısı hizmetleri, fiber optik ağlar aracılığıyla iletişim hizmetleri, radyo, televizyon ve internet erişimi için kablo bağlantısının sağlanması hizmetleri, televizyon programları yayıncılığı hizmetleri.” yer almaktadır.Başvurunun ilanının  ardından, Fransız menşeili “GROUPE CANAL+, SA and CANAL+ FRANCE”, 18 Eylül 2012 tarihinde başvuruya karşı itiraz eder. İtiraz gerekçesi markalar Fransa’da tescil edilmiş 38. sınıfa dahil hizmetleri de kapsayan CANAL PLUS; CANAL +; PLUS;  markalarıdır.

İtiraz gerekçesi markaların tescil tarihleri 2009 ve 2010 yıllarıdır, dolayısıyla EUIPO incelemesinin yapıldığı tarihte, bu markaların tescil tarihlerinin üzerinden 5 yıllık süre geçmemiştir.

Başvuru sahibi sunduğu dilekçe ile itiraz sahibinin itiraz gerekçesi markalarının Topluluk Marka Tüzüğü hükümleri gereğince kullanımına ilişkin kanıt sunmasını talep eder ve aşağıdaki iddiaları öne sürer:

“İtiraz gerekçesi markaların tescil tarihleri esas alındığında, bu markalar tescil tarihleri bakımından itiraz konusu başvurunun ilan tarihi itibarıyla 5 yıllık sürenin geçmemiş olduğu görülmektedir.  Bununla birlikte, itiraz gerekçesi markalar daha önceden aynı ülkede tescil edilmiş markaların aynılarının tekrardan yapılmış başvuruları sonucu tescil edilmiş markalardır. Dolayısıyla, bu markalar henüz 5 yıllık süre dolmamış olsa da kullanımın ispatı şartına konudur. Başvuru sahibi bu iddiasını ispatlamak için aynı markaların Fransa’da “telekomünikasyon hizmetleri” için 2005, 1986, 1982, 1995 yıllarında tescil edilmiş olduklarını ispatlayan dokümanları da sunar. Başvuru sahibine göre, yukarıda belirtilen tarihlerde tescil edilmiş markalar, itiraz gerekçesi markaların aynısıdır ve aynı ve benzer hizmetler için tescil edilmişlerdir. Dolayısıyla başvuru sahibine göre, itiraz sahibi markalarını kullanım süresi içerisinde kullanmamakta, ancak bunları yeni yapılan başvurulara karşı itiraz gerekçesi olarak kullanabilmek için aynı markaların başvurusunu yinelemekte ve bunları yeni tarihlerle tescil ettirmektedir. İtiraz sahibinin bu stratejisi, başvuru sahibine göre kötü niyetlidir. Temyiz Kurulu, önceden verdiği “PATHFINDER” kararında itiraz edilen başvurunun ilan tarihinden geriye giden süre 5 yıldan kısa olsa da, bu tip markalarda da (aynı markanın başvurusunun yenilenmesi) itiraz sahiplerinin kullanıma ilişkin kanıt sunması gerektiğini belirtmiştir. Dolayısıyla, itiraz sahibinin itiraz gerekçesi markaların kullanımına ilişkin kanıt sunması gereklidir ve itiraz sahibinin bu kanıtları sunmaması durumunda markalar arasında karıştırılma olasılığı ortaya çıkmayacaktır.”

EUIPO ilana itiraz inceleme birimi, başvuru sahibinin iddialarını yerinde bulmaz ve itiraz sahibinin kullanıma ilişkin kanıt sunması gerektiği yönündeki talebi reddeder. Talebin ret gerekçesi ise itiraz gerekçesi markaların tescil tarihleriyle, itiraz edilen başvurunun ilan tarihi arasındaki sürenin 5 yıldan kısa olmasıdır.

Bunun üzerine başvuru sahibi, yukarıda belirtilen argümanlarını tekrarlayarak, bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından incelenir.

İtiraz sahibi ise Temyiz Kurulu’na sunduğu görüşünde, başvuru sahibinin itirazının reddedilmesini ve itirazın kullanımına ilişkin kanıt sunulmasına gerek kalmaksızın dosyanın esastan incelenmesini talep etmektedir. İtiraz sahibine göre, Marka Tüzüğü hükümleri açıktır ve bu hükümlerin işbu itiraz bakımından da uygulanması gereklidir, Temyiz Kurulu’nun önceki tarihli “PATHFINDER” kararı özel bir duruma ilişkindir ve işbu incelemeye emsal teşkil etmesi mümkün değildir. PATHFINDER vakasında, itiraz sahibi aynı markayı, aynı mallar için bir kez daha tescil ettirmiş ve ilk tescil hiç kullanılmamıştır. Oysa, incelenen vakada, itiraz sahibinin markalarının kapsadığı mal ve hizmetler genişletilmiştir ve markalarda “telekomünikasyon hizmetleri”nin bulunması hususu, yeni markayı diğerinin yeniden başvurusu haline getirmez. Diğer anlatımla, itiraz sahibinin (gerekçe) markaları kendisinin önceki markalarının kullanım süresini yeniden başlatmak amacıyla başvurulmuş halleri değildir. Başvuru sahibinin iddiaları kabul edilirse, önceden kullanılan markaların mallara ve hizmetlere ilişkin olarak yeni tabirler kullanılarak güncellenmesi (yeni versiyonun tescil ettirilmesi) imkansız hale gelecektir. Ayrıca, itiraz sahibi markalarını telekomünikasyon ve yayıncılık alanlarında 5 yıldan uzun süredir yoğun biçimde kullanmaktadır.

Temyiz Kurulu tarafların iddialarını şu şekilde değerlendirir:

Topluluk Marka Tüzüğü ve Marka Direktifi, önceden tescil edilmiş markalar için yeniden başvuru yapılmasını engelleyen bir hüküm içermemektedir. Bununla birlikte, Tüzük ve Direktif’e göre gerek AB markalarının gerekse de AB üyesi ülkelerde tescil edilen ulusal markaların, tescil tarihinden başlayacak 5 yıllık süre içerisinde ilgili bölgede kullanılması gereklidir. Kullanmama halinde Tüzük veya Direktif’te yer alan yaptırımlar uygulanacaktır. Bu yaptırımlardan birisi de, kullanılmayan markaların itiraz süreçlerinde yeni başvurulara karşı ileri sürülememesidir ki Topluluk Marka Tüzüğü’nde de bu içerikte düzenleme yer almaktadır.

İncelenen vakada, itiraz gerekçesi markaların tescil tarihleriyle itiraza konu markanın bültende ilan edildiği tarih arasındaki süre 5 yıldan kısadır. Dolayısıyla, ilk bakışta başvuru sahibinin itiraz gerekçesi markaların kullanımına ilişkin kanıt istenmesi yönündeki talebinin kabulü mümkün değildir.

Ancak, Adalet Divanı’nın C-40/01 sayılı kararının 42. paragrafında Hukuk Sözcüsü Ruiz-Jarabo, yetkili makamları tek amaçları başkalarının benzer işaretleri ileride tescil ettirmesine engel olmak olan ve meşru hiçbir marka işlevini yerine getirmeyen “savunma” veya “stratejik” amaçlı tescillere karşı mücadeleye davet etmiştir (Aynı husus Temyiz Kurulu’nun PATHFINDER kararında da ifade edilmiştir.).

Bir marka tescil edildikten sonra aynı markayı bir kez daha tescil etmek, markayı kullanım yükümlülüğünü ve bundan kaynaklanan yaptırımları, kanuni süreleri belirsiz biçimde uzatarak uygun olmayan ve hileli biçimde engellemek sonucuna yol açabilir. Bu yolla da, Birlik hukukunun eşit ve tek tip uygulamasından beklenen etki ortadan kaldırılabilir. Bu tip yeniden başvurular hukuka karşı hile niyetiyle yapılmıştır ve kanuna karşı hilenin ve hakların kötüye kullanımının engellenmesinin genel ilke olarak kabul edildiği Birlik Hukuku çerçevesinde, bu tip başvurular yoluyla yaptırımlardan kaçınmak mümkün değildir.

Marka mevzuatında yer alan, tescil tarihinden başlayan 5 yıllık süre, marka sahibine markasını tescil kapsamında mallar ve hizmetler için kullanıma hazırlanma ve piyasaya sürme için makul bir süre verme amacıyla konulmuştur. Marka sahibi bu süre içerisinde kullanıma ilişkin zorunluluklar hakkında endişelenmeden hazırlıklarını yapabilecektir.

Fakat,kullanıma ilişkin kanuni süreyi, aynı markanın sicilde yeni bir tescil numarasıyla yer alması yoluyla uzatmak için hiçbir meşru gerekçe bulunmamaktadır. Bu noktada Kurul, birlik kanun koyucularının 5 yıllık kullanım süresini yenileyebilmek için bir düzenleme öngörmediklerini de hatırlatmaktadır. Tersine, Tüzük ve Direktif’te yer alan “önceki marka” terimi gerçek anlamıyla algılanmalıdır. “Önceki marka” şu ya da bu tescil numarasını taşıyan marka değil, aynı mallar veya hizmetler için, aynı bölgede tescil edilmiş, aynı marka olarak kabul edilmelidir.

İncelenen vakada yanıtlanması gereken soru; itiraz sahibinin itiraz gerekçesi olarak dayandığı  markaların, kendisine ait diğer(önceki) markaların aynılarının yeniden başvurusu olup olmadıklarıdır. Bunun yanıtlanabilmesi için de itiraz gerekçesi olarak gösterilmemiş önceki markaların itiraz sahibinin itirazında dayandığı markalarla aynı olup olmadığının tespiti önem taşımaktadır.

Bu noktada, Temyiz Kurulu itiraz sahibinin markalarına ilişkin aşağıdaki tabloyu sunmuştur. Tabloda, purported re-filings (yeniden başvuru olduğu iddia edilen markalar) sütununda itiraz sahibinin itiraz gerekçesi olarak dayandığı markalarına, corresponding earlier registrations (karşılık gelen önceki tesciller) sütununda ise itiraz sahibinin daha eski tarihli markalarına yer verilmiştir.

Kurula göre, tabloda yer alan son çift hariç, ilk üç çift aynı markalardan oluşmaktadır.

Tabloda yer alan tüm çiftler “telekomünikasyon hizmetleri”ni kapsamaktadır.

Tüm markalar aynı coğrafi bölgede geçerli olacak biçimde tescil edilmiştir.

Son olarak, “corresponding earlier registrations” sütununda yer alan tüm markaların tescil tarihleriyle, itiraza konu markanın bültende yayın tarihi arasındaki sürenin 5 yıldan fazla olduğu, bir diğer deyişle bu markaların itiraz gerekçesi olmaları halinde kullanımın ispatının talep edilebileceği belirtilmelidir.

Tartışılması gereken bir diğer husus ise, çiftleri oluşturan markaların kapsamlarıdır. Her çiftin “Sınıf 38: Telekomünikasyon hizmetleri”ni kapsadığı açık olsa da, çiftleri oluşturan markaların kapsamlarında diğer mal ve hizmetler bakımından fark bulunmaktadır. İtiraz sahibi buna dayanarak, markaların kapsamlarının farklı olduğunu, dolayısıyla da yeni markaların aynı markanın yeniden başvurusu olarak kabul edilemeyeceğini öne sürmektedir.

Buna karşın yeniden başvurular, tabloda görüleceği üzere, eski markalarla “Sınıf 38: Telekomünikasyon hizmetleri” bakımından aynı hizmetleri kapsamaktadır. Dolayısıyla, markalar bu hizmetler bakımından aynıdır. Açıktır ki, itiraz sahiplerinin yeniden başvurusu yapılan bir markaya sadece yeni mal ve hizmetler ekleyerek kullanım şartının üstünden gelmeleri kabul edilemez. Kaldı ki, eklenen mal ve hizmetlerin kısmi feragat ve bölünme yoluyla sonradan ortadan kaldırılması da mümkündür.

Temyiz Kurulu, muhtemelen tablonun son çiftini oluşturan markalar hariç olmak üzere, itiraz gerekçesi markaları, itiraz sahibine ait 5 yıllık kullanım zorunluluğu süresi dolmuş önceki tarihli markaların yeniden başvurulması sonucunda tescil edilmiş markalar olarak kabul etmektedir.  Temyiz Kurulu’na göre, itiraz sahibi bu markaların kullanımına ilişkin kanıt sunmak zorundadır.

Sayılan gerekçeler çerçevesinde Temyiz Kurulu, EUIPO itiraz birimi kararını iptal etmiş, itiraz sahibinin itiraz gerekçesi markaların kullanımına ilişkin kanıt sunması gerektiğine hükmetmiş ve itiraz biriminin yukarıdaki tablonun son çiftini oluşturan markalar bakımından markaların aynılığı hususunu değerlendirerek, bu markanın da yeniden başvuru olarak değerlendirip değerlendirilemeyeceğini belirlemesini istemiştir. Eğer bu marka açısından da yeniden başvuru tespitine varılırsa, itiraz birimi bu marka bakımından da kullanımın ispatını talep edecektir.

VI. SONUÇ

Marka tescil sistemimize 2017 yılında 6769 sayılı SMK ile giren kullanmama savunması hakkındaki TPMK uygulaması, bu yazının hazırlandığı Mayıs 2017 tarihi itibarıyla, henüz somutlaşmamıştır zira  ilana itirazlara karşı bu savunmayı içeren başvuruların inceleme süreçleri halen devam etmektedir. Dolayısıyla, konuyla ilgili TPMK Markalar Dairesi Başkanlığı, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu ve İhtisas Mahkemesi kararları henüz belli değildir.  Ancak, 2017 yılının ikinci yarısından başlayarak konu hakkında çok sayıda Kurum ve sonrasında yargı kararıyla karşılaşılacağı ve ulusal uygulamanın ana hatlarının ortaya çıkacağı bilinmektedir.

Yineleme başvuruları sonucunda ortaya çıkacak tescillerin incelemede kötü niyetli tesciller olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği, konunun yargı boyutunda ne şekilde ele alınacağı merakla beklenmektedir. Henüz biçimlenmemiş Kurum uygulaması hakkında şu aşamada yorum yapmak yerinde olmayacağından, kişisel görüşlerimizi bu yazıda belirtmekten özellikle kaçınmaktayız.  Bununla birlikte, mevzuatımızın kaynağını teşkil eden AB mevzuatının, AB Adalet Divanı ve EUIPO tarafından bu yazıda aktarılmaya çalışılmış yorumlanma biçiminin, ulusal uygulamamızda da dikkate alınması kanaatimizce yerinde olacaktır.

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2017

unsalonderol@gmail.com

 

[1] 2015/2436 sayılı Marka Direktifi’nin giriş bölümü 31. ve 32. paragrafları yazar tarafından yapılan resmi olmayan çeviridir. Metnin orijinali şu şekildedir:

“(31)  Trade marks fulfil their purpose of distinguishing goods or services and allowing consumers to make informed choices only when they are actually used on the market. A requirement of use is also necessary in order to reduce the total number of trade marks registered and protected in the Union and, consequently, the number of conflicts which arise between them. It is therefore essential to require that registered trade marks actually be used in connection with the goods or services for which they are registered, or, if not used in that connection within five years of the date of the completion of the registration procedure, be liable to be revoked.

(32)  Consequently, a registered trade mark should only be protected in so far as it is actually used and a registered earlier trade mark should not enable its proprietor to oppose or invalidate a later trade mark if that proprietor has not put his trade mark to genuine use. Furthermore, Member States should provide that a trade mark may not be successfully invoked in infringement proceedings if it is established, as a result of a plea, that the trade mark could be revoked or, when the action is brought against a later right, could have been revoked at the time when the later right was acquired.”

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2436&from=EN

[2] 11 Mart 2003 tarihli C-40/01 sayılı Minimax kararının metni için bkz.: http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d6fc65b16cd264462d88f0d41653635ded.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaxePe0?text=&docid=48120&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=649777

[3]EUIPO marka inceleme kılavuzunun ilgili bölümü için bkz. https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_1_2017/Part-C/06-part_c_opposition_section_6_proof_of_use/TC/part_c_opposition_section_6_proof_of_use_tc_en.pdf ), s.9-11.

[4] 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi madde 44 – İlana İtiraz Süreçlerinde Savunma Olarak Kullanmama:

Non-use as defence in opposition proceedings

  1. In opposition proceedings pursuant to Article 43, where at the filing date or date of priority of the later trade mark, the five-year period within which the earlier trade mark must have been put to genuine use as provided for in Article 16 had expired, at the request of the applicant, the proprietor of the earlier trade mark who has given notice of opposition shall furnish proof that the earlier trade mark has been put to genuine use as provided for in Article 16 during the five-year period preceding the filing date or date of priority of the later trade mark, or that proper reasons for non-use existed. In the absence of proof to this effect, the opposition shall be rejected.
  2. If the earlier trade mark has been used in relation to only part of the goods or services for which it is registered, it shall, for the purpose of the examination of the opposition as provided for in paragraph 1, be deemed to be registered in respect of that part of the goods or services only.
  3. Paragraphs 1 and 2 of this Article shall also apply where the earlier trade mark is an EU trade mark. In such a case, the genuine use of the EU trade mark shall be determined in accordance with Article 15 of Regulation (EC) No 207/2009.

[5] Sınai Mülkiyet Kanunu gerekçesi için bkz. http://www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0699.pdf, s.95-96.

[6] Pelikan kararının tüm metni için bkz. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131826&doclang=EN

[7] Bkz. EUIPO Marka İnceleme Kılavuzu – Bölüm D İptal – Kısım 2 Esasa İlişkin Hükümler, s.14 https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_1_2017/Part-D/02-part_d_cancellation_section_2_substantive_provisions/TC/part_d%20cancellation_section_2_substantive_provisions_tc_en.pdf

[8] ibid s.15-16

[9] Karar metni için bkz. https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///name/kabelplus

Haberler ve Gündem

Hastane Kapılarında Sigara İçenler (Smokers Outside The Hospital Doors)

 

Asker çocuğu olarak Türkiye’nin dört köşesinde geçen çocukluğum boyunca, kahramanım babam, en sevdiğim zamansa onun kışladaki odasında askeri teçhizatla oynayıp, miğfer ve dürbünü takıp kendimi komutan sandığım anlardı.

Zaman geçtikçe birçok karakter özelliğinizi ailenizden aldığınızı fark ediyorsunuz. Annem ve babamdan mütevazi olmaya gayret etmeyi, karşılıksız paylaşmanın bir erdem olduğunu, aldığım maaşı hak etmem gerektiğini, çıkar için boyun eğmemeyi, doğru bildiğin yoldan sapmamanın fayda getirmeyecek olsa bile kendine olan saygını korumanı sağlayacağını, sadece kendi bilgime ve çalışmama sırtımı dayamam gerektiğini öğrendim ve bunları elimden geldiğince uygulamaya çalışıyorum. Bütün bunları öğrenirken ve uygulamaya çalışırken rol modellerimden birincisi de babamdı.

Perşembe sabahı çok erken saatlerde aldığım bir haber üzerine Altınoluk’a yola çıktım. Karşılaştığım gerçek, çocukluğumun kahramanının hastane yatağında beni yıkan görünümüydü. Sanırım fiziki, manevi ve zamansal olarak oldukça zor günler bizi bekliyor. Bu süre boyunca IPR Gezgini ve sitenin sosyal medyada paylaştıkları benim açımdan oldukça aksayacak. Kısa sürecek bir yaz tatili olduğunu varsaymak en iyisi olacak, umarım her şey kısa sürede yoluna girer.

Editors grubunun “Smokers Outside The Hospital Doors (Hastane Kapılarında Sigara İçenler)” şarkısının adını ilk duyduğumda, şarkıya verdikleri bu isimle hastanedeki endişe ve üzüntüyü ne kadar güzel tarif ettiklerini düşünmüştüm. Şu anda bizim durumumuz da pek farklı değil, dolayısıyla şarkı daha da anlam kazandı. (The saddest thing that i’d ever seen were smokers outside the hospital doors: Şu ana dek gördüğüm en hüzünlü şey hastane kapılarında sigara içenlerdi).

Gerçek olan şu ki, hepimiz bir gün, sigara içmesek bile “Hastane Kapılarında Sigara İçenler”in arasında yerimizi alacağız.

Kısacası, IPR Gezgini ve sosyal medya hesaplarına bir süre ara vermek zorundayım. Umarım bu zorunlu ara kısa sürer.

Görüşmek üzere,

Önder Erol Ünsal

unsalonderol@gmail.com 

Coğrafi İşaret Koruması

Ekonomik Açıdan Coğrafi İşaretler

 

Özet

Yöresinden dolayı önem kazanan ürünleri ayırt eden, bir yöreyle/coğrafyayla özdeşleşmiş, birtakım özelliklerini ya da tüm özelliklerini bu yöreden alan ürünlere coğrafi işaret denilmektedir.

Girişimciler ve kırsal üreticiler hızla değişmekte olan küresel gıda sisteminde güçlü rekabete dayanan becerilere ve yenilikçi kabiliyete ihtiyaç duyarlar. Rekabet sadece üretimde yoğunlaşma ve maliyet etkinliği artışı anlamına gelmez. Aynı zamanda kalite, güvenilirlik, ün, imaj vs. gibi fiyata dayanmayan etkenleri de içerir. İşte bu noktada üretim yerini, metodunu ve kalitesini garanti eden, tüketicisine yerel kimlik ve kültür aktaran, satın alınma eğilimi yüksek özel niteliklere sahip olan coğrafi işaretler, üreticilerin pazar gücünü ve karlılığını artırmada bir araç olabilirler. Üreticiler, ürün-pazar farklılaştırmanın da bir aracı olan ve katma değer yaratan coğrafi işaretli ürünleri üreterek aslında niş pazarlamanın sunduğu yüksek kâr payına ulaşma imkânını değerlendirmiş olurlar.

Bu çalışmada coğrafi işaretler gibi nitelikli özgün üretimlerin standart bir üretimden farklı yanları ele alınmış; hangi üreticiler için neden daha kârlı olabileceği çeşitli çalışmalar bir araya getirilerek ortaya konmaya çalışılmıştır.

Giriş

Belirli bir mekâna bağlı olan ve ürün-coğrafi köken ilişkisini tanımlayan tek sınâi mülkiyet hakkı türü olan “coğrafi işaret” terimi ile kastedilen, bir ürünün, bir yöreyle/coğrafyayla özdeşleşmiş olması, birtakım özelliklerinin ya da tüm özelliklerinin bu yöreden kaynaklanması ve bu çerçevede tüketici gözünde belli bir bilinirliğe ve kaliteye sahip olmasıdır. Ürün; sahip olduğu  ayırt edici özellikleri, coğrafi kökenden kaynaklanan (yörenin toprak yapısı, iklimi, suyu…gibi) doğal faktörlerden alabileceği gibi üreticilerin üretim yaparken kullandıkları geleneksel bilgi, üretim teknikleri gibi beşeri faktörlerden de alabilir. Coğrafi işaret terimini daha anlaşılır kılmak için birkaç bilinen örneğe yer vermek daha yerinde olacaktır. Türkiye’den Kayseri pastırması, Çorum leblebisi, Antep fıstığı, Ezine peyniri, İnegöl köftesi, Malatya kayısısı..vb.; dünyadan ise Champagne köpüklü şarabı, Tequilla, Bordeaux şarabı, Roquefort peyniri, Jaffa portakalı, Scotch viskisi…vb. şeklinde örnekler verilebilir.

Tüketiciler kısa arz zinciri ve yüksek kaliteye yönelen değişimin, güçlü aktörleridir. İnsanlar gelirleri artıp, daha fazla kazandıkça; tükettikleri miktarları artırmaktan ziyade geniş yelpazedeki ürünlere yönelerek yüksek kalite ararlar. Dolayısıyla gıdalarının gerçek ve güvenilir olduğu konusunda garanti isterler. Coğrafi işaretler gibi bölgesel ürünler, ürünün belli bir bölgeden/yöreden geldiği ve özel bir yolla üretildiği konusunda tüketiciler arasında bu güveni tesis etmenin bir yoludur.

Bu genel bilgiler ışığında çalışmanın ilk bölümünde dünyada küreselleşmeye karşıt şekilde gelişen geleneksele yönelme eğilimi ve bunun sonuçlarına; daha sonra fiyat faktörü açısından coğrafi işaretli ürün üretimi avantajına, özgün ürünler için pazarlama ve kârlılık kavramlarına ve son olarak net katma değer kavramlarına değinilmiştir.

Gelenekselleşme Eğilimi ve Slow Food Hareketi

Küreselleşme bir yandan tüketici tercihlerini birbirine yaklaştırarak standart ürünlere eğilimi artırmakta bir yandan da önüne geçilmez ve çelişkili bir şekilde tüketicileri, kültürel kimlik yoksunlukları konusunda farkındalık kazanmaya; üreticileri de yerel ürünlere ve çeşitliliğe (ürün farklılaştırmaya) kışkırtmaktadır. Böylece dünyada küreselleşme ile beraber gelişen “gelenekselleşme” eğilimi, dünya pazarında tanınmayan, genellikle geleneksel bilgiye dayalı olarak üretilen yerel ürünlerin, gün yüzüne çıkmasına olanak vermektedir. Böylesi bir ortamda “fast food” kültürünün toplum ve yaşam üzerindeki olumsuz etkilerine bir tepki olarak “slow food” (yavaş yemek) adı verilen, homojenleşen yemek kültürüne karşı yerel yiyeceklerin önemini savunan bir hareket doğmuştur. Tüm bu gelişmeler özellikle gelişmiş ülkelerde fiyat dışı faktörlerden (kalite, ün, imaj…) yararlanan rekabeti artırmakta, dolayısıyla üretim yerini, metodunu ve kalitesini garanti eden, tüketicisine yerel kimlik ve kültür aktaran coğrafi işaretler önem kazanmaktadır.

Fiyat Faktörü Açısından Coğrafi İşaretli Ürünler

Dünya piyasasında, coğrafi işaret taşıyan ürünlerin perakende fiyatlarının, benzerlerine göre daha yüksek fiyata sahip olduğu görülmektedir. Zira tüketiciler, bu fiyat farklılığını işlem-üretim taahhüdü ve kalitenin maliyeti olarak değerlendirirler. Dolayısıyla, örneğin Fransa’da peynirlerde coğrafi işaret ile diğer peynirler arasındaki fiyat açığı %30 iken; şarap gibi özellikli bir üründe bu fark %230 gibi büyük ve önemli bir seviyeye ulaşmaktadır[1] Katma değer (price premium) denen bu kavram benzer veya daha az sayıda yararlar sunan diğer ürünle karşılaştırıldığında tüketicinin ödediği tutardır. Üreticiler ek fiyat içeren bu ürünlere daha çok yatırım yapmak isterler. Bu tip ürünlerin emek yoğun oldukları ve üretenlerin çoğunluğunun da küçük işletmeler olduğu dikkate alındığında, ek fiyatlar bu işletmelerin ayakta kalmasına yardımcı olacaktır.[2]  Bu sayede üretim yer değiştirmeyecek, kırsal üretim ve istihdam güçlenecek, kırsal kalkınmaya destek sağlanmış olacaktır.

Yerel ve Özgün Ürünler İçin Pazarlama ve Kârlılık Kavramları

Coğrafi işarete konu olan yerel üretimin, standart bir üretimden farklılıklarını tespit edebilmek, coğrafi işaretli ürün üretiminin ekonomik avantajlarını ortaya koymak açısından önemlidir. Bu noktada geleneksel ürün ile standart ürünleri karşılaştıran bir çalışmanın verileri dikkat çekicidir. Bu çalışmada yerel ürünlerin pazarlaması, tedarik zinciri ve üretici-tüketici ilişkileri incelenmiş ve geleneksel ürünlerin pazarlamasında, standart ürünlere göre en temel şu farklılık tespit edilmiştir: Standart bir üründe genellikle sırasıyla ürün, fiyat, tutundurma ve konumlandırma şeklinde bir pazarlama karması oluşturulurken; geleneksel ürünlerde bu sıra ürün, konumlandırma, tutundurma ve fiyat şeklindedir.[3] Diğer bir deyişle fiyat en son değerlendirilen pazarlama karması unsurudur. Nitekim AB nezdinde yapılan Euorbarometer anketlerinde de Avrupalı tüketicilerin yaklaşık yarısının (%43), menşei etiketli ürünler (üretim kökeni ve metodunun garanti edildiği ürünler) için daha fazla ödeme yapmaya hazır olduğu sonucuna ulaşılmıştır.[4].

Özgün üretimlerin, standart tarımsal üretimden daha kârlı olabileceği belirtilmektedir. Bunu en temel anlamda iki sebebe bağlamak mümkündür: İlk olarak; farklılaştırma, üreticilerin pazar gücünü artırır. İkincisi bu ürünler, uygun bir iletişim kullanılarak tüketicilerce alma eğilimi yüksek özel niteliklere sahip olabilir.[5] Gerçekten de ürünün pazarlanmasında coğrafi işaret ibaresi yani ürünün belli bir yöreye ait olduğunu ve o yörenin bu ürünle meşhur olduğunu ifade eden bir ibare olması tüketicilerin bu ürüne yönelmesini sağlamakta bu da coğrafi işaretleri ürün farklılaştırması[6]anlamında önemli bir pazarlama aracı haline getirmektedir. Zira örneğin Kayseri pastırması etiketi ile tüketicilere satılmak istenen aslında o yörenin birikimiyle meydana gelmiş lezzetin, zihinlerde uyandırdığı imajdır.

Coğrafi işaretler aynı zamanda ürün için pazar farklılaştırmasının da bir parçasıdır. Coğrafi işaretler sayesinde ürün, üretim yeri dışında daha çok pazarlanma imkânı bularak pazar farklılaştırmasının da bir parçası olur. Pazarlama stratejisinin çok kullanılan en önemli araçlarından biri olan reklâm, hem ürünün tanıtılmasında hem de ürünün kökeninin bilinilirliğini sağlama noktasında önemlidir. Zira coğrafi işaretler sadece ürünün pazardaki ününü, imajını olumlu etkilemez aynı zamanda ürünün kaynaklandığı coğrafi yerin de bizzat reklâmını yapar.[7] Bu özelliği ile de turizm gelirlerine önemli katkıları vardır.

Standart üretimden daha kârlı olan coğrafi işaretler gibi özgün üretimler, bu özellikleri sebebiyle “niş pazarların[8]” gereksinimlerini karşılayan bir araç olabilirler[9]. Zira dar kapsamlı bu pazar bölümünde müşteriler, ihtiyaçlarını en iyi karşılayan ürüne yüksek meblağ ödeme gücüne sahiptir. Niş pazarlama, daha çok esneklik kabiliyetine sahip küçük işletmeler tarafından uygulanır. Niş pazarlama uygulayan firma, ürettiği mala/hizmete eklediği değerler nedeniyle, maliyetlerinin üzerine önemli bir kâr payı koyabilir. Yığın pazarlama yapan firmalar, pazarda büyük bir satış hacmine ulaşırken, niş pazarlama yapan firmalar yüksek bir kâr payına ulaşır.[10] Üreticiler, katma değer yaratan coğrafi işaretli ürün üreterek aslında niş pazarlamanın sunduğu yüksek kâr payına ulaşma imkânını değerlendirmiş olurlar.

Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki çiftçiler -daha rekabetçi bir şekilde- ürettiklerini satmaya çalışmaktan ziyade, tanımlanmış pazarlar için üretim yapmaya ihtiyaç duyarlar. Bu da orijine dayalı ürün üretimini önemli bir araç kılar. Derin bölgesel temellerinden dolayı menşe yerine dayalı ürün üretimi ve pazarlamasının, çokuluslu şirketlere nazaran ‘küçük ve orta ölçekli işletmeler’ için daha uygun olduğu; çünkü küçük işletmelerin yerel kimliklerini kullanmakta daha başarılı olduğu söylenebilir.[11]

Coğrafi İşaretler Açısından Net Katma Değer Kavramı

Coğrafi işaretlerde özgünlüğün uzun vadede karşılığını ödediğini gösteren bir çalışmaya burada yer vermek yerinde olacaktır. Bu çalışmaya göre coğrafi işaret sisteminin ekonomik performansı, kullanılan yerel kaynaklara net katma değerin eklenmesi ile hesaplanır. Toplam net katma değer ise her birim başına net kâr marjının o zaman diliminde (genellikle 1 yıl) satılan mallarla çarpımı ile bulunur.[12]

 

Şekil 1:   Markalı Ürün ile Coğrafi İşaretli Ürününün Net Katma Değeri

 

Zaman bileşeni özellikle coğrafi işaretli ürün için anlamlıdır. Başlangıçta coğrafi işaret ürününün net katma değeri karşılaştırılabilir bir markalı yiyecek ürününden düşük olabilir, ancak uzun vadede daha yüksektir.(Şekil 1) Bu etkinin sebebi coğrafi işaretlerin genellikle diğer ürünlere nazaran el yapımı veya geleneksel yolla yapılması ve özellikle bulunduğu yerde kökleşmiş olmasındandır. [13] ‘Özgünlük’ ve ‘kalite’ uzun vadede karşılığını öder.

 Sonuç

AB tarım politikasının önemli bir aracı olan coğrafi işaretler; üreticileri özendirmek, pazar talebiyle daha iyi buluşmak, yerel ürünlerin pazarlanmasını ivmelendirmek ve daha yüksek kalitede ürün üretmekte kullanılan bir teşviktir. Zira bu işaretler, tüketicilere üretim metodunu ve kökenini garanti ederek ürünün kalitesi ve menşei ile ilgili bilgi verirken; üreticilere de miktar karşısında kaliteyi artırma çabalarının bir ödülü olarak yüksek gelir sağlar.

Uzun dönemde niş pazar imkânlarını kullanan ve özgün üretimler yapan küçük ve orta ölçekli, esnekliği yüksek işletmeler için coğrafi işaretli ürün üretiminin daha kârlı olduğunu söylemek mümkündür. Yöresel ürünlere konu olan coğrafi işaretlere ekonomik açıdan bakılan bu çalışmada;  yöresiyle özdeşleşen bu tipik ürünlerin, üreticiler lehine yarattığı katma değer ve diğer pazar avantajları sayesinde üretimin yer değiştirmesini önleyerek kırsal nüfusu koruduğu ve bu sayede kırsal kalkınmaya katkıda bulunduğu, pazarlama(reklam)- turizm vasıtasıyla da ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayabileceği ortaya konmuştur.

Serap TEPE BALABAN[14]

Sınai Mülkiyet Uzmanı

(Bu yazı ilk olarak, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuk Dergisi Sayı:2016/01’de yayımlanmıştır.)

 

[1] Folkean,C., “Geographical Indications and Rural Development in the EU”, School of Economics and Management, Lund University, 2005.

[2] a.g.e, s.53-54.

[3] Lassaut, B., Sylvander, B.; “ Producer-Consumer Relationships in Typical Products Supply Chains: Where are the Theoretical Differences with Standart Products?”, Rural Effect and Agro-Industrial Problems, 52 nd EAAE Seminar, Parma, 1997 (Nakleden Demirbaş, N.ve ark., 2006, s. 51).

[4] Folkeson, C.; 2005, s. 48-49.

[5]  Folkeson, C., 2005, s. 15-16.

[6] Ürün farklılaştırma, işletmelerin rekabet avantajı yaratmak için ürünü fiziksel veya algısal olarak rakip ürünlerden farklı hale getirmesi anlamına gelir. http://politics.ankara.edu.tr/~ozer/Dersler/Finansal_Hizmetlerin_Pazarlanmasi/Pazarlama_Karmasi.pps  (10.05.2012).

[7]  Coşkun, A. Y., “Coğrafi İşaretler”, Yayınlanmamış TPE Uzmanlık Tezi,Ankara, 2001.

[8] Niş Pazar (Niche market) adı verilen pazar bölümünün tüketicilerin isteklerini karşılamada kullanılan bir enstrüman olabileceği belirtilmektedir. Niş (alt bölümsel pazarlama), bir grubun içindeki alt grubu içerir. Niş pazarlamada özellikle küçük işletmeler, spesifik istek ve ihtiyaçları olan özel müşteri gruplarının bu gereksinimlerini karşılayarak kârlı şekilde çalışırlar.

Mucuk, İ.; “ Pazarlama İlkeleri”, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2001, s. 96.

[9] Tekelioğlu, Y., “Akdeniz Ülkelerinde Yöresel Ürünler,Coğrafi İşaretler ve Sürdürülebilir Yerel Kalkınma” Uluslararası Semineri, Antalya, 2008.

[10]http://www.kobifinans.com.tr/tr/icerik.php?Article=502&Category=020311&Where=bilgi_merkezi “Niş Pazarlamanın Özellikleri Nelerdir?”, s. 1 (18.03.2008).

[11] Van Der Ploeg, J.D., Roep, D.; “Multifunctionality and Rural Development: The Actual Situation in Europe”, Ashgate, 2003 (Nakleden Van De Kop, P., Sautie, D., Gerz, A., 2006).

[12] Meulen, H. S. van der; “SINER-GI Strengthening International Research on Geographical Indications: from research foundation to consistent policy”, WP4 Reports, Rural Sociology Group

Wageningen University, 2007, s. 38-40.

[13] Meulen, H. S. van der, 2007, s. 38-40.

[14] Tepe, S.; “Coğrafi İşaretlerin Ekonomik Etkileri”, Yayınlanmamış Türk Patent Enstitüsü Uzmanlık Tezi, Ankara, 2008.

 

KAYNAKLAR

Coşkun, A. Y., “Coğrafi İşaretler”, Yayınlanmamış TPE Uzmanlık Tezi,Ankara, 2001.

Folkeson, C.; “Geographical Indications and Rural Development in the EU”, School of Economics and Management, Lund University, 2005.

http://politics.ankara.edu.tr/~ozer/Dersler/Finansal_Hizmetlerin_Pazarlanmasi/Pazarlama_Karmasi.pps  (28.02.2008).

http://www.kobifinans.com.tr/tr/icerik.php?Article=502&Category=020311&Where=bilgi_merkezi “Niş Pazarlamanın Özellikleri Nelerdir?”.

Lassaut, B., Sylvander, B.; “ Producer-Consumer Relationships in Typical Products Supply Chains: Where are the Theoretical Differences with Standart Products?”, Rural Effect and Agro-Industrial Problems, 52 nd EAAE Seminar, Parma, 1997 (Nakleden Demirbaş, N.ve ark., 2006).

Malassis, L.; “Economie de la Consommation et de la Production Agro-alimentaires”. Editions Cujas, Paris, 1996 (Nakleden Van De Kop,P.,Sautie, D.,Gerz, A., 2006).

Meulen, H. S. van der; “SINER-GI Strengthening International Research on Geographical Indications: from research foundation to consistent policy”, WP4 Reports, Rural Sociology Group Wageningen University, 2007.

Mucuk, İ.; “ Pazarlama İlkeleri”, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2001.

Tekelioğlu, Y., “Akdeniz Ülkelerinde Yöresel Ürünler,Coğrafi İsaretler ve Sürdürülebilir Yerel Kalkınma” Uluslararası Semineri, Antalya, 2008.

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

Coğrafi Yer Adlarından Kaynaklı İltibas İhtimalinin Değerlendirilmesi – EUIPO “Dublin’s Own” Kararı
Dublin Pubs – https://neis-one.org/2011/06/dublin-without-pub/

 

Coğrafi yer adı içeren ibarelerin marka başvurularına konu edilmesi yaygın olarak karşımıza çıkan bir durumdur. Nitekim dünya genelinde de bir coğrafi yer adını temsil ettiği halde (Columbia, Mont Blanc, Amazon) gibi tescil edilmiş ve dünyaca tanınan markalar bulunmaktadır.

Ancak coğrafi yer adlarının marka tescil başvurularına konu edildiği çoğu durumda, tescile konu yer adının, bilinip bilinmediği ve tescil kapsamında yer alan ürünlerin orijinini gösterip göstermediği hususlarının tartışılması ve buna bağlı olarak mutlak ret nedenleri kapsamında ayırt edici bir işaret olarak yorumlanmaması veya ayırt edici vasfı düşük olarak kabul edilmesi sıklıkla karşılaşılan bir durumdur.

Başka bir ifadeyle coğrafi yer adlarının yanlarına eklenen kelime veya şekil unsurları ile birlikte tescili mümkün olmakla birlikte ayırt edici gücünün tescili kapsamındaki emtialar ve markanın bütünsel açıdan bıraktığı algı göz önüne alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle bir yer adına dayalı iltibas iddiasında değerlendirmenin tescil kapsamındaki emtialar ve yer adı ilişkisi de göz önünde bulundurulması suretiyle yapılması gerekmektedir. Örneğin bir berjer koltuk için ANTARKTİKA şeklindeki bir başvurunun, Antarktika ibaresinin anılan ürünün kökenini işaret etmesi gibi bir algı tüketicide oluşmayacağından tescili mümkün olacağı gibi anılan emtialar yönünden de nispeten ayırt edici kabul edilecektir. Ancak bu mahiyetteki yer bildiren sözcüklerin koruma kapsamları da son derece sınırlı olacağı tartışmasızdır.

Nitekim EUIPO nezdinde de 002700261 sayılı  ve 07.06.2017 tarihli itiraz dosyası neticesinde 33. Sınıfta yer alan “alkollü içecekler” emtialarında tescilli   markası bulunmaktayken,  şeklinde yapılan bir başvurunun, yayınına yönelik önceki markaya dayalı olarak yapılan itirazın, yukarıda ifade edilenlerle benzer gerekçelerle reddine karar verildiği görülmektedir.

EUIPO tarafından yapılan değerlendirmeler incelendiğinde, incelemeyi yapan uzmanın taraf markaları kapsamındaki emtiaları tespit ettikten sonra markaları oluşturan görsel unsurlar yönünden bir inceleme yaptığı görülmektedir.

Buna göre önceki markanın “THE” ve “DUBLIN’S” sözcüklerinden oluştuğu, bu sözcüklerin üst kısmı oval, alt kısmı dikdörtgen formundaki bir logonun içerisinde yer alacak şekilde konumlandırıldığı belirtilmiştir. Uzmana göre oval forma haiz bölümde yer alan dekoratif şekil unsurlarının alkollü içecek ambalajlarında sıklıkla kullanılanlara benzer olduğu belirtilmiş ve bu unsurların ayırt edici niteliklerinin güçlü olmadığı vurgulanmıştır.

Markadaki “THE” ibaresi en temel İngilizce sözcüklerden biri olup DUBLIN ibaresi ise İrlanda’nın başkenti ve en büyük şehrini temsil etmektedir. Birlik ülkelerinde İngilizce bilen ya da bilmeyen herhangi bir tüketicinin, anılan sözcük ile karşılaştığında, bunun İrlanda ülkesinin başkenti olacağını bileceği ve tescil kapsamındaki emtiaların bu şehirden geldiği algısına kapılacağı ifade edilmiştir. Bu bağlamda uzmana göre, tüketiciler nezdinde gerek “Dublin” sözcüğü, tescil kapsamındaki emtialar yönünden düşük ayırt edici nitelikte bir sözcük olarak kabul edilmelidir.

Her ne kadar önceki hak sahibi, markasının esas unsurunun DUBLIN’S sözcüğü olduğunu gerekçe göstererek itiraz etmekte ise de anılan ibarenin düşük düzeyli ayırt ediciliği ve ayrıca markadaki sair figüratif unsurların, markanın geneline oranı da göz önüne alındığında, incelemeyi yapan uzmana göre, başvuru konusu markadaki herhangi bir unsurun diğer unsura nazaran daha baskın bir konumda olduğundan bahsedilmesi mümkün değildir.

Başvuru konusu işaret ise “DUBLIN’S OWN” (Dublin’in kendi) sözcüklerini içerdiği gibi aynı zamanda figüratif bir şekil unsuru da taşımaktadır. Bu şekil unsuru sözcüklerin hemen alt kısmında yer almakta ve altın renginde, etiket benzeri bir formdadır. Logo içerisindeki figüratif unsurlar incelendiğinde, logonun orta bölümünde “arp” şeklinde bir desenin yer aldığı, bu arpin ten dış telinin melek kanatlarına benzer şekilde tasvir edildiği ve bu şekil unsurlarını çevreler şekilde “THE GREAT DISTILLERIES OF DUBLIN CITY’ ( Dublin şehrinin büyük içki imalathanesi) sözcüklerinin, logonun orta bölümünde yer aldığı görülmektedir. Bu markada da görsel unsurlar ve sözcük unsurlarının herhangi birinin diğerine göre daha ön plana çıktığından bahsedilmesi mümkün görülmemektedir. Bu marka ile de karşı karşıya kalan tüketici için “dublin’s own” şeklindeki söz kümesi, marka kapsamında yer alan “alkollü içecek” emtialarının, bu şehirden geldiği algısını yaratacak kabul edilmelidir. Bu nedenle başvuru konusu markadaki sözcük unsurları da aynen önceki markada olduğu gibi oldukça zayıf ayırt edici karakterdedirler. “THE GREAT DISTILLERIES OF DUBLIN CITY” ibaresi ise anlamı ve marka içerisindeki konumlandırması itibariyle, tüketici nezdinde markayı öven, yücelten bir slogan şeklinde algılanabilecektir.

Bu bağlamda taraf markalarındaki ortak “Dublin” unsuru yönünden markalar arasında bir benzerlik bulunmakta ise de yukarıda açıklandığı üzere “DUBLIN” ibaresi, tescil kapsamındaki emtialar yönünden, malların orijinini gösterir nitelikte bir sözcük olarak kabul edilmelidir. Markalar gerek görsel gerekse de ek sözcük unsurları yönünden yeterince farklılaşmışlardır. Bu nedenle markaların “dublin’s” sözcüklerinden kaynaklı benzerliğinin oldukça düşük düzeyli bir benzerlik olarak kabulü gerekecektir. İşaretler arasındaki bu düşük düzeyliği benzerliğin ise ayrıca karıştırılma ihtimaline neden olup olmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir.

İncelemeyi yapan uzmana göre işaretler arasındaki düşük düzeyli görsel, anlamsal ve fonetik benzerlik vardır. Ancak bu benzerliğe neden olan ortak sözcük unsurunun zayıf ayırt edici nitelikte olması nedeniyle markalardaki sair figüratif unsurlar iltibas değerlendirmesinde ön plana çıkacaktır.

Bu nedenle somut olay incelemesi yönünden, ofisin iltibas değerlendirmelerinde emsal aldığı önceki bir kısım kararlarında (9/09/2014, B 2 295 650, QUASAR/Q QUASAR; 01/09/2014, B 2 255 811, T-BEAR/BEAR; and 18/12/2006, No 2010/2005-4, THE BUTLERS PANTRY/BUTLERS) benimsediği kriterler çerçevesinde bir iltibas değerlendirmesi yapılması yerinde olmayacaktır.

Taraf markalarındaki ortak sözcük unsurunun bu noktada tanımlayıcılığa yakın bir ayırt ediciliği olması nedeniyle benzerlik değerlendirmesinde geri planda kalacağı, her ne kadar tüketiciler, her durumda markaları yan yana görme ve karşılaştırma fırsatına sahip olmasalar ve zihinlerinde kalan halleriyle markaları hatırlasalar da somut olayda tüketicilerin ortak unsur nedeniyle zihinlerinde kalan algının, iltibas ihtimaline yol açacak nitelikte olacağının kabul edilemeyeceği, markaların hitap ettiği tüketici kitlesinin genişliğine rağmen iki işaret arasında karıştırılmaya neden olacak bir iltibas ihtimalinin mevcut olmayacağı kabul edilmiştir.

Coğrafi yer adlarının ülkemizde de tescil kapsamında yer alan emtialar da gözetilerek tescilinin mümkün olduğu yukarıda da belirtilmiştir. Nitekim Yüksek Mahkemenin yer adlarının tescil edilebilirliğine ilişkin temel kriterleri belirleyen “PENDİK” kararı (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 26.11.1999 tarih, E.1999/5790, K. 1999/9590) ve benzer mahiyetteki sair kararlar göz önüne alındığında, yer adlarının kimsenin tekeline bırakılamayacak nitelikte olması, özellikle kaynak gösterir niteliğine yaklaştığı durumlarda, benzerlik değerlendirmesinin markayı oluşturan unsurların bütünü üzerinden yapılması gerektiği kabul edilmektedir.

Poyraz DENİZ

Temmuz 2017

 

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Kullanım sonucu Kazanılmış Ayırt Edicilik, Marka Mutlak Ret Nedenleri

Kavisli Kenara Sahip Yoga Matı Şekli Kullanım Sonucu Ayırt Edici Niteliği Nasıl Kazanabilir? USPTO Temyiz Kurulu Yoga Matı Şekli Kararı

 

Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnası; ulusal marka mevzuatımızda ayırt edici nitelikten yoksunluk, tanımlayıcılık ve ticaret alanında ortak kullanıma açık olma içerikli mutlak ret nedenleri kapsamına giren işaretlerin reddedilmesinin istisnasını teşkil eden bir hükümdür. Aynı istisna, ulusal mevzuatımıza kaynak teşkil eden Avrupa Birliği marka düzenlemelerinde ve A.B.D. marka mevzuatında da mevcuttur.

Ulusal uygulamamızda, yukarıda belirtilen ret nedenleri kapsamında reddedilmiş neredeyse her başvuruya karşı yapılan itirazlarda, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnası bir itiraz gerekçesi olarak öne sürülmektedir. Bu iddialar genellikle yetersiz ve hatta kimi zaman hiçbir dokümanla desteklenmemiş olduğundan, belirtilen iddiaya dayalı itirazlar çoğunlukla reddedilmektedir. Bununla birlikte, yabancı ofis ve mahkeme kararlarını da sıklıkla inceleyerek devam eden mesleki tecrübem çerçevesinde, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnasını ispatlamanın yabancı ofislerde Türkiye’ye kıyasla çok daha zor olduğunu belirtmem yerinde olacaktır.

Okumakta olduğunuz yazı kapsamında, A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu’nun, bir ürün şekli markasına ilişkin olarak kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiasını incelediği bir karar değerlendirilecektir. Yazıda, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnasına ilişkin olarak USPTO’da uygulanan genel ilkeler de belirtileceğinden, yazının okuyucularımızın ilgisini çekeceğini düşünüyoruz.

“Lululemon Athletica Canada Inc.” unvanlı başvuru sahibi, 7 Ağustos 2015 tarihinde aşağıda görseline yer verilen işaretin tescil edilmesi talebiyle USPTO’ya başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında 28. sınıfa dahil “Yoga matları” malları bulunmaktadır.

 

 

Başvurunun tarifnamesinde aşağıdaki açıklamalar yer almaktadır: “Başvuru, dikdörtgen şeklinde bir yoga matının üç boyutlu şeklinden oluşmaktadır. Yoga matının bir köşesi kavisli, diğer üç köşesi dik açılıdır. Yoga matının düz köşeleri ve diğer kısımları kesik çizgilerle gösterilmiştir ve kesik çizgilerle gösterilen bölüm markanın korunması talep edilen kısımlarını oluşturmamaktadır.”

USPTO uzmanı başvuruyu, şeklin ayırt edici olmayan bir ürün şekli olması ve başvuru sahibinin kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliği ispatlayacak yeterli kanıt sunmaması nedenleriyle reddeder. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenir. USPTO Temyiz Kurulu’nun 22 Haziran 2017 tarihli kararı, bu yazı kapsamında okuyuculara aktarılacaktır, kararın tüm metninin http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-86718537-EXA-10.pdf bağlantısından görülmesi mümkündür.

Temyiz Kurulu değerlendirmesine kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik incelemesine ilişkin genel ilkeleri sıralayarak başlar:

İnceleme konusu vakanın da konusunu oluşturan ürün şekilleri kendiliğinden ayırt ediciliğe sahip değildir ve ancak kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğin ispatlanması halinde tescil edilebilir. Kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliği ispatlama yükümlülüğü başvuru sahibine aittir. Kullanım sonucu ayırt edicilik, markanın ticari yaşamda esas olarak münhasır ve devamlı kullanımı suretiyle kazanılabilir. Başvuru sahibi kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliği ispatlamak için, ürün şeklinin tüketicilerin zihninde oluşturacağı birincil algının ürünün kendisi değil, ürünün ticari kaynağı olduğunu göstermelidir.

Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik doğrudan veya dolaylı kanıtlarla gösterilebilir. Doğrudan kanıtlar arasında fiili tanıklık, beyanlar veya tüketici anketleri bulunmaktadır. Dolaylı kanıtlar ise, tüketici yaklaşımının anlaşılmasına imkan sağlayabilecek, kullanım yılı sayısı, satış ve reklam miktarı veya benzeri nitelikte markanın tüketicilere yaygın biçimde erişimini gösteren kanıtlardır.

Kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliği ispatlamak için sunulması gereken kanıtların yeterlilik derecesine ilişkin belirlenmiş bir kural yoktur, bununla birlikte ürün şekilleri söz konusu olduğunda yükümlülük (sunulması gereken kanıt miktarı) daha ağırdır. İnceleme konusu işaretin ayırt edici nitelikten yoksunluğunun derecesinin yüksekliği ile kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğin ispatlanması için sunulması gereken kanıtlar doğru orantılıdır. Bunun sonucu olarak, özellikle tescili talep edilen işaretin bir ürün şekli olması durumunda, uzun süreli esas olarak münhasır biçimde kullanımın gösterilmesi bile kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğin ispatlanması için yeterli olmayabilir.

İncelenen vakada, başvuru sahibi tescilini talep ettiği şeklin, başvuru kapsamındaki mallar için esas olarak münhasıran ve devamlı biçimde kullanımı suretiyle, marka olarak ayırt edici hale geldiğini öne sürmektedir.

Başvuru sahibi iddiasını kanıtlamak için tescili talep edilen yoga matı şeklinin fotoğraflarını, web sitesi çıktılarını ve şirket fikri mülkiyet hakları yetkilisinin beyanını itirazına eklemiştir. Beyanda aşağıdaki hususlara yer verilmiştir:

  • Başvuru sahibi tescili talep edilen yoga matı şeklini 5 yılı aşkın süredir ticarette kullanmaktadır.
  • Başvuru sahibi tescili talep edilen yoga matı şeklini, kendi internet sitesinde ve diğer internet platformlarında ve sosyal medya sitelerinde tanıtmaktadır.
  • Başvuru sahibinin internet sitesinde yer alan ve tescili talep edilen yoga matını tanıtan bir video Ocak 2013’ten bu yana 14.000’den fazla kez izlenmiştir.
  • Tescili talep edilen yoga matı şekli, iki magazin web sitesinde haber olmak dahil olmak üzere medyanın yoğun ilgisiyle karşılaşmıştır.
  • Başvuru sahibi tescili talep edilen yoga matı şeklini tanıtmak için önemli kaynaklar harcamıştır.
  • Başvuru sahibi tescili talep edilen yoga matı şeklini taşıyan ürünlerden 1.340.000 adet satmıştır.

Başvuru sahibi bunlara ek olarak kendi web sitesinden ve diğer web sitelerinden tescili talep edilen yoga matı şeklini yorumlayan görüşler sunmuştur. Bu görüşlerde yoga matı şeklinin oldukça olumlu yorumlar aldığı görülmektedir. Yorumlarda tescili talep edilen yoga matı şekli yer almaktadır. Bununla birlikte bu fotoğraflar dışında sunulan kanıtların hiçbirinde tescili talep edilen yoga matının şekline atıf bulunmamaktadır. Başvuru sahibi, tüketicileri ürün şekline özel olarak yönlendiren biçimde reklam (look for advertisement) yapıldığını gösteren kanıtlar sunmamıştır ve kanıtlar arasında tescili talep edilen yoga matı şekline ait yorumlara rastlanılmamıştır.

Temyiz Kurulu kararında, başvuru sahibinin yoga matı fotoğraflarına ilaveten üçüncü taraflara ait yoga matı şekillerine de yer verilmiştir. Üçüncü tarafların yoga matlarında da kavisli kenarların kullanıldığı görülmektedir.

Temyiz Kurulu bu tespitlerin ardından kanıtlara ilişkin değerlendirmesini sunmuştur.

Başvuru sahibi ayırt edici markasının üç dik açılı, bir de kavisli kenara sahip dikdörtgen bir yoga matı şekli olduğunu öne sürmektedir. Bir kenarın kavisli olması yoga matının ayırt edici bir özelliği değildir, karar içeriğinde yer alan üçüncü taraf yoga matı fotoğrafları da bunu göstermektedir. Tüketicileri başvuru sahibinin yoga matlarının bir kenarının kavisli olduğuna yönlendiren reklamlar olmadığı sürece, tüketicilerin başvuru sahibinin yoga matlarının bu özelliğini, değil tek bir ticari kaynakla özdeşleştirmeleri, fark etmeleri bile beklenemez. Sunulan kanıtlardan hiçbirisi (reklamlar, yorumlar, medyadaki haberler, vs.) tescili talep edilen yoga matının bir köşesinin kavisli olmasına atıfta bulunmamaktadır ve dolayısıyla şeklin ayırt edici nitelik kazandığını göstermemektedir.

Başvuru sahibinin reklam harcamalarına ilişkin kanıt sunulmamıştır. Başvuru sahibinin itirazında önemli harcamalar yapılmış olduğu belirtilse de, bu belirsiz bir ifadedir ve somut kanıtlar bulunmamaktadır. Başvuru sahibi web sitesinde yer alan videonun 14.000 kez izlendiğini belirtilmiş olsa da, izlemelerin kaç ayrı birey tarafından yapıldığına ve başvuru sahibi web sitesine erişim sayısına yer verilmemiştir.

Başvuru sahibinin 1.340.000 adet yoga matı satması etkileyici olsa da, ticari başarı, alıcıların ürün şeklini mutlak olarak ticari kaynak gösterir biçimde değerlendirdiklerini ispatlamayacaktır. (Braun markalı blender ürünleri için yoğun tüketici talebi, halkın blender ürününün şeklini Braun’la özdeşleştirdiği sonucuna varılmasını sağlamayacaktır [Braun Inc. v. Dynamics Corp., 975 F.2d 815, 24 USPQ2d 1121, 1133 (Fed. Cir. 1992)]). Temyiz Kurulu kararının devamında, çeşitli mahkeme ve kurul kararları kaynaklı içtihadı sıralamıştır:

“Kanıtlar esasen, başvuru sahibinin yüksek miktardaki satışlarının ürünün çok talep görmesinin sonucu olduğunu göstermektedir.

Satışlardaki yükseklik, ürünün kaynak gösterir biçimde algılanmasından çok ürünün popülerliğinin göstergesidir.

Başvuru sahibinin satış başarısı, başvuru sahibinin kaliteli bir ürünü rekabetçi bir fiyatta sunmasıyla ilgilidir.

Başvuru sahibinin satışları etkileyici olsa da bu, tüketicilerin markayı tanımasını değil, sadece ürünün artan popülaritesini gösterebilir.”

İncelemenin neticesinde Temyiz Kurulu aşağıdaki sonuca ulaşmıştır:

İncelenen vakada sunulan kanıtlar, başvuru sahibinin yoga matı şeklinin tüketicilerce ticari kaynak gösteren bir şekil olarak algılandığını sonucuna varılmasını sağlamamaktadır. Sunulan tüm kanıtlar dikkate alındığında, başvuru sahibinin üç kenarı dik, bir kenarı kavisli yoga matı şeklinin Marka Kanunu Bölüm 2(f) uyarınca kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla, başvurunun reddedilmesi kararı Temyiz Kurulu’nca onanmıştır.

Yazının başında da belirttiğimiz gibi Türkiye’de kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiası, ayırt edici nitelikten yoksunluk, tanımlayıcılık ve ticaret alanında ortak kullanıma açık olma gerekçeleriyle reddedilmiş neredeyse her başvuruya karşı yapılan itirazlarda öne sürülmektedir. Bu iddiayı ispatlamak için yeterli derecede olmayan ve hatta hiç kanıt sunulmaması ise bu itirazların genel özelliğidir. USPTO Temyiz Kurulu’nun yukarıda yer verilen değerlendirmeleri, bu iddianın A.B.D.’nde ispatlanmasının özelikle de ürün şekillerinden oluşan işaretler bakımından oldukça güç olduğunu ortaya koymaktadır. Yüksek satış miktarları söz konusu olsa bile, yüksek satış miktarlarının ürünün ticari başarısını gösterdiği, ancak ticari başarının ürünün tüketicilerce kaynak gösterir bir marka olarak algılandığını ispatlamayacağı yönündeki mahkeme ve Temyiz Kurulu içtihatları çok dikkat çekicidir.

Net tespit ve ilkelere yer veren bu kararın okuyucularımızın da ilgisini çekeceğini düşünüyoruz. Yoga yapan okuyucularımız USPTO Temyiz Kurulu kararını nasıl değerlendiriyor acaba?

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2017

unsalonderol@gmail.com