Etiket: euipo temyiz kurulu

Basit Geometrik Şekillerden Oluşan Markaların Ayırt Edici Niteliğine Dair Bir EUIPO Temyiz Kurulu Kararı

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) Temyiz Kurulu’nun (“Kurul”), 27 Mart 2020 tarihinde verdiği R 1780/2019-1 sayılı kararda, ek bir unsur olmadan tek başına geometrik veya basit bir şekilden oluşan marka başvurularının ayırt edici niteliği ve tescil edilebilirliği hususları incelenmiştir.

21 Mart 2019 tarihinde, Amerika’da mukim CIEE, Inc şirketi (başvuru sahibi), aşağıdaki işaretin EUIPO nezdinde Avrupa Birliği markası olarak tescili için başvuruda bulunmuştur. 35. sınıf içerisinde yer alan “Administration of cultural, educational, work, travel and volunteer exchange programs for students, teachers and professionals; business administration and management of grants, fellowships, scholarships, and awards for students, teachers and professionals participating in cultural, educational, work, travel and volunteer exchange program” hizmetleri bakımından yapılan başvuru aşağıdaki şekildedir:

İnceleme uzmanı yaptığı ilk inceleme sonrasında 12 Nisan 2019 tarihinde, başvuruya konu işaretin turuncu renkte, yaklaşık yarım daire veya kalın kavisli bir çizgiden oluştuğu; daireler, çizgiler, dikdörtgenler gibi basit geometrik şekillerin tüketiciler nezdinde bir marka algısı yaratmadığı ve bu nedenle başvuruya konu işaretin bir bütün olarak, tescil edilmek istendiği tüm hizmetler bakımından ayırt edici niteliği haiz olmadığı ve Avrupa Birliği Marka Tüzüğü (“EUTMR”) m.7(1)(b) ve m.7/2 hükmüne aykırılık teşkil hususundaki görüşünü başvuru sahibine bildirmiştir.

Başvuru sahibi, inceleme uzmanı tarafından ileri sürülen görüşe rağmen tescil talebini devam ettirmiş ve 8 Mayıs 2019 tarihinde aşağıdaki beyanları sunmuştur:

  • Marka başvurusunun basit bir geometrik şekilden farklı olarak, turuncu renkte bir gülümsemeyi tasvir eden, geniş kavisli bir çizgiden oluştuğu, markanın özel şeklinin gülümseme olması nedeniyle geometrik şeklin ötesinde kavramsal bir kimlik kazandığı, turuncu rengin parlak ve göz alıcı olduğu, söz konusu hizmetler ile ilgili olarak turuncu rengin yaygın olarak kullanılmadığı ve işarete ek bir ayırt edici karakter kattığı, bu nedenle, ilgili tüketicinin işareti “basit bir geometrik şekil” olarak değil, “parlak, turuncu bir gülümseme” olarak göreceği ve tüketici zihninde marka algısı yaratacağı,
  • Ofis’in daha önce, aşağıdaki benzer başvuruların tesciline karar verdiği, 
  • Marka başvurusunun kabul edilmemesi halinde, kullanım yoluyla kazanılan ayırt ediciliğe ilişkin kanıt sunma hakkının saklı tutulduğu.

13 Haziran 2019 tarihinde, başvurunun Avrupa Birliği Marka Tüzüğü (EUTMR) m. 7(1)(b) ve m. 7(2)  uyarınca başvuru kapsamında yer alan tüm hizmetler bakımından aşağıdaki gerekçelerle reddine karar verilmiştir:

  • Başvuruya konu işaretin turuncu, kalın kavisli bir çizgiden oluştuğu,
  • Başvuru sahibinin işaretin bir gülümseme olarak görüleceği iddiasının ikna edici olmadığı, gülümsemelerin genellikle turuncu renkte değil, dişlerin rengini yansıtan beyaz renkte olduğu, ayrıca, işaretin yüz özellikleri hakkında genel izlenimden yoksun olduğu ve başvuruya konu işaretin ilgili tüketici kitlesi tarafından kolaylıkla bir gülümseme olarak algılaması için yeterli özelliklere sahip olmadığı,
  • Başvuruya konu işaretin, kavisli bir çizgi veya turuncu bir yarım daire şeklinde basit bir geometrik şekli temsil ettiği için tüketicilerin bunu bir marka olarak değil, dekoratif bir unsur olarak algılayacağı ve ayırt edici olarak değerlendirmeyeceği.

12 Ağustos 2019 tarihinde başvuru sahibi, bu karara karşı itiraz etmiştir. İtirazda özetle şunlar ileri sürülmüştür:

  • Başvuru konusu markada yer alan kavisli çizginin açısı ve eğimi nedeniyle, ilgili tüketicinin şeklin bir gülümsemeyi temsil ettiğini derhal anlayacağı ve işaretin gülümsemeyi tasvir etmesi için beyaz rengin gerekmediği,
  • Örnek olarak, tanınmış SMILE Bank’ın bankacılık hizmetleri bakımından  şeklinde benzer bir gülümseme şekli kullandığı ve Birleşik Krallık’ta tescil ettirdiği,
  • Bilinçli tüketici kitlesinin görsel sunumda bir anlam arayacağı ve özel bir zihni çaba gerektirmeksizin, başvuru konusu markanın açısı ve genel izlenimi sebebiyle dişler yahut yüz özellikleri olmaksızın ilgili işareti gülümseme olarak algılayacağı,
  • İlgili işaretin iyi bilinen ve kullanılan bir grafik sembolü ya da daire, kare, üçgen gibi basit bir geometrik şekle sahip olmadığı, aksine belirli bir hususiyet içerdiği ve çarpıcı bir renk kullanıldığı,
  • İlgili tüketicinin başvuru konusu markayı ‘basit geometrik bir şekil’ olarak değil “parlak turuncu bir gülümseme” olarak göreceği, ayrıca turuncu rengin, söz konusu hizmetler ile ilgili olarak tipik ve yaygın olarak kullanılan bir renk olmadığı ve böylelikle son derece özenli ve dikkat düzeyi yüksek ilgili tüketici kitlesince marka olarak algılanacağı,
  • Ofisin benzer nitelikte markaları tescil ettiği,
  • Başvuru konusu işaretin asgari ayırt edici niteliğe sahip olduğu.

İtirazı inceleyen Temyiz Kurulu öncelikli olarak, marka başvurusunun reddine dayanak EUTMR madde hükmü açısından değerlendirme ve açıklamalar yapmıştır. EUTMR m. 7(1)(b) hükmüne göre ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler yani bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt edilmesine elverişli olmayan işaretler marka olarak tescil edilmemektedir. Kurul, aşırı derecede basit ve daire, çizgi, dikdörtgen veya sıradan bir beşgen gibi temel geometrik figürlerden oluşan bir işaretin, tek başına, tüketicilerin hatırlayabileceği bir mesaj iletmeyeceğini ve bu nedenle de tüketicilerin ilgili işareti marka olarak algılamayacağını belirtmiştir. Devamında ise, bir markanın ayırt edici fonksiyonunun ilk olarak, tescil başvurusu yapılan mal veya hizmetlere göre, ikinci olarak da tüketici algısına göre değerlendirileceği belirtilmiştir.

Devamında ise marka başvurusu kapsamında yer alan hizmetlerin hitap ettiği tüketici kitlesine ilişkin değerlendirme yapılmıştır. Kurul, başvuru kapsamında yer alan hizmetlerin hitap ettiği tüketici kitlesinin ağırlıklı olarak profesyonellerden oluştuğu ve işbu profesyonel tüketici kitlesinin dikkat düzeyinin yüksek olacağını belirtmiştir. Başvuru sahibinin itiraz ve görüşünün aksine, ilgili tüketici kitlesinin ağırlıklı olarak profesyonellerden oluşması ve dikkat düzeylerinin yüksek olmasının, bir işaretin ayırt edici karakterinin değerlendirmesinde yasal bir kriter olmadığını, gerçekten de, başvuru konusu marka kapsamında yer alan hizmetlerin tüketici kitlesinin dikkat düzeyinin, ortalama tüketiciden daha yüksek olduğu kabul edildiğinde dahi, işbu hususun markanın ayırt ediciliğine bir katkısı ve belirleyici bir etkisi olmayacağı belirtilmiştir.

Başvuru konusu markanın hitap ettiğini tüketici kitlesinin irdelenmesinin ardından Kurul, işaretin yarattığı algı değerlendirmesine geçerek; başvuru konusu işaretin turuncu renkte, kabaca bir dairenin üçte birine karşılık gelen alt kısmı olduğunu, kalın kavisli çizgiden oluştuğunu, tam bir geometrik şekil olmadığını ve basit bir geometrik şeklin bir bölümü (dairenin üçte birine karşılık gelen alt kısım) olarak tanımlanabileceğini belirtmiştir.

Kurul ilk olarak, başvuru konusu işaretin tam geometrik bir şekli ifade etmediği hususunda başvuru sahibi ile aynı kanaatte olduğunu ifade etmiştir. Devamında ise, madde 7 (1) (b) EUTMR uyarınca yapılan incelemenin, yalnızca temel geometrik şekillerden oluşan markalarla sınırlı olmadığı, aynı zamanda, son derece basit şekiller için de geçerli olabileceği belirtilerek, ayırt edici olmadıkları gerekçesiyle reddedilen marka başvurusu görsellerine örnek olarak yer verilmiştir:

Kurul ayrıca; başvuru sahibinin, uyuşmazlık konusu işaretin “basit bir geometrik şekil” olmadığı,  “gülümseme” olarak algılanacağı iddiasının ise, bir işaretin marka olarak ayırt edici ve tescil edilebilir olduğunu düşünmek için tek başına yeterli bir neden olmayacağını belirtmiş ve devamla kolayca bir gülümseme olarak algılanabilecek (29/09/2009, T-139/08, half-smiley) şeklindeki işareti içeren marka başvurusunun dahi bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmediği gerekçesiyle reddine karar verildiğini ilave etmiştir.

Başvuru sahibinin itiraz dilekçesinde belirtilen, tanınmış SMILE Bank tarafından kullanılan ve Birleşik Krallık’ta tescilli olan  marka görseline ilişkin olarak ise; ilgili başvurunun basit kavisli bir çizgiden çok daha kompleks olduğu, kalın yarım daire çizgisinin yuvarlak uçları olduğu ve kare bir çerçevenin ortasında bulunduğu sürece gülümseme algısı verecek özellikler içerdiği ve ayrıca “gülen yüz” algısının aynı zamanda ilgili logonun “smile” ibaresini içeren tanınmış SMILE Bank tarafından kullanılmasından da kaynaklı olacağı belirtilmiş ve devamla SMILE Bank marka logosunun, başvuru konusu  işaretinin bir gülümseme olarak algılanacağı ya da bunun bir EUTM markası olarak ayırt edici ve tescil edilebilir nitelikte olduğu iddiasına emsal teşkil edecek nitelikte olmadığı eklenmiştir.

Bunlara ilaveten; başvuru konusu işaretin, tam bir daire veya başka bir geometrik şekle karşılık gelmese bile, başkaca bir ek unsur olmadıkça, tüketici nezdinde gülümseme olarak algılanması için önemli bir zihinsel çaba gerektireceği ve ilgili işaretin kabaca bir dairenin üçte birine karşılık gelen basit bir eğri olarak algılanacağı da belirtilmiştir.

Kurul ayrıca, basit çizgiler, eğriler ve kısmi çerçevelerin, ticaret hayatında ve markalarda; alt çizgi veya etkiyi arttırıcı bir öğe olarak, tüketicinin dikkatini çekmek veya markanın önemli veya ayırt edici bir öğesini öne çıkarmak amacıyla, dekoratif unsur olarak yaygın olarak kullanıldığını, bu nedenle basit kavisli çizgilerin, tüketicilerin onu yalnızca basit bir dekoratif unsur olarak algılamamasını sağlamak için, diğer markalardan ayırabilecek herhangi bir karakteristik öğeye veya çarpıcı, göz alıcı bir özelliğe sahip olmadığı sürece minimum düzeyde ayırt edici karakter sağlayan bir öğe olmadığını belirtmiştir.

Kurul, ikinci olarak, başvuru sahibi tarafından tekrar tekrar vurgulanan, turuncu rengin gösterişli tonunun başvuru konusu markaya ayırt edici karakter kattığı iddiasını incelemiştir.

Kurul, turuncu rengin dikkat çeken bir renk olduğunu ve bu nedenle de ticaret hayatında her türlü mal ve hizmetler bakımından, tüketicinin dikkatini çekmek amacıyla yaygın olarak kullanıldığını, turuncu rengin tek başına ayırt edici olarak algılanmayacağını veya bir bütün olarak markaya ayırt edici karakter katmayacağını belirtmiştir. Devamında ise turuncu rengin, tek başına basit şekil /geometrik şekil içeren markalara ayırt edici karakter katmaması gerekçesiyle reddine karar verilen aşağıdaki marka görsellerine örnek olarak yer verilmiştir:

Son olarak Kurul; başvuru sahibinin  aşağıdaki benzer başvurular bakımından

Ofis’in tescile izin verdiğini iddiası bakımından değerlendirme yapmış; ilgili marka görsellerinin yalnızca basit bir eğri, basit bir geometrik figür ya da bu figürlerin kısmi çoğalması olmadığını, aksine, Ofis tarafından tescil edilen bu işaretlerin hepsinin, geometrik figürlere ek bir yüzey veya ek şerit, virgül, nokta veya bu tür bileşenlerin kombinasyonları gibi ek öğelerle birleştirilmiş, daha kompleks şekillerden oluştuğunu, bu nedenle de eldeki uyuşmazlıkta emsal teşkil etmeyeceğini belirtmiştir.

Sonuç olarak Kurul’a göre ilgili tüketiciler, başvuruya konu işaretini, ticari kaynak gösteren bir işaret olarak değil basit, koyu, kavisli bir çizgi yani dekoratif bir unsur olarak algılayacaktır. Kurul; başvuruya konu işaretin herhangi bir ek kelime veya figüratif unsur olmadan, örneğin bir antetli kağıt, katalog veya ofis dekorunun bir parçası olarak kullanıldığında, ilgili tüketicilerin bunu basit bir süsleme, alt çizgi veya kısmi çerçeve olarak algılayacağı, “gülümseme” olarak algılamayacağı, bu bağlamda da, ayırt edici ek bir unsur içermediği ya da kullanım yoluyla ayırt edici karakter kazanmadığı müddetçe, başvurunun kapsadığı tüm hizmetler bakımından ayırt edici nitelikten yoksun olduğu görüşündedir. Dolayısıyla da başvuru hakkında verilen ret kararı yerinde görülerek başvuru sahibinin itirazı reddedilmiştir.

şeklini gördüğünüzde siz bunun bir gülümse olduğunu mu düşünürdünüz yoksa yarım bir daire mi?

Burcu YAĞAR

Mayıs 2020

avburcuyagar@gmail.com

Mitolojik Canavarlar Nelerdir ve Aralarında Karıştırılma İhtimali Var mıdır? Siz Ne Düşünürsünüz(I)?

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin, işaretlerin benzerliğine yönelik ilgi çekici değerlendirmelerini içeren bir kararını okuyucularımıza iki yazı halinde sunacağım. İlk yazı vakanın geçmişi, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’nun kararı, tarafların iddiaları ile ilgili olacak ve sizlerin konu hakkındaki değerlendirmesini soracağım. Birkaç gün sonra yayımlayacağım ikinci yazıda ise Genel Mahkeme’nin kararını sizlerle paylaşacağım.

Johann Graf isimli bir gerçek kişi 2012 yılında aşağıda görseline yer verdiğimiz markayı EUIPO’da tescil ettirir. Markanın kapsamında 43. sınıfa dahil “Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri; kafeler, oteller ve restoranlar için katering ve yiyecek – içecek sağlanması hizmetleri.” yer almaktadır.

2014 yılında Marriott Worldwide Corp. firması yukarıda belirtilen markanın hükümsüzlüğü için EUIPO’ya talepte bulunur. Hükümsüzlük talebinin gerekçesi aşağıda görseline yer verdiğimiz markayla karıştırılma ihtimali, tanınmışlık, kötü niyet ve aşağıdaki görselin A.B.D.’nde 2010 yılında tescil edilmiş telif hakkıdır. Marriott Worldwide Corp. bu telif hakkının kullanım iznini almış ve Birleşik Krallık mevzuatı uyarınca koruma talep etmiştir. Talep sahibinin tescilli markasının kapsamında 43. sınıfa dahil “Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri; geçici konaklama hizmetleri; otel hizmetleri; restoran, katering, bar ve lounge hizmetleri; yazlık ve pansiyon konaklama hizmetleri; toplantılar, konferanslar ve sergiler için genel amaçlı mekan sağlanması hizmetleri; özel toplantılar için ziyafet ve sosyal faaliyet imkanlarının sağlanması hizmetleri ve otel konaklaması için rezervasyon hizmetleri.” yer almaktadır.

EUIPO İptal Birimi hükümsüzlük talebini kabul etmez ve talep sahibinin itirazı neticesinde EUIPO Temyiz Kurulu talebi bir kez daha inceler.

Temyiz Kurulu, hükümsüzlük talebini 17 Ocak 2017 tarihli kararı ile aşağıdaki gerekçelerle reddeder:

“Karşılaştırma konusu işaretler görsel ve kavramsal açılardan benzer değildir ve aralarında işitsel karşılaştırma yapılması mümkün değildir. Bu nedenle karıştırılma ihtimali ve tanınmışlık iddialarına dayalı talep haklı değildir. Telif hakkına dayalı talep konusunda talep sahibi telif hakkının varlığını ispatlayamadığı gibi, işaretin Birleşik Krallık mevzuatına göre orijinal bir artistik eser olarak kabul edilebileceği hususunda Kurulun şüphesi bulunmaktadır. Son olarak ise hükümsüzlük talebinin konusu markanın başvurusunun yapıldığı aşamada kötü niyetin varlığı ispatlanamamıştır.”

Talebin Temyiz Kurulu tarafından da reddedilmesi üzerine Marriott Worldwide Corp., ihtilafı yargıya taşır.

Davacının iddiası, Temyiz Kurulunun kararında işaretleri karşılaştırırken hata yaptığı, işaretler arasındaki bütünsel benzerliği göz ardı ettiği ve detaylardaki farklılıklara konsantre olduğudur. Bu bağlamda, işaretleri benzer bulmayan ve bu nedenle karıştırılma olasılığı değerlendirmesini hiç yapmayan Kurul kararı yerinde değildir. Talep sahibine göre, işaretler arasında görsel açıdan yüksek düzeyde benzerlik vardır; her iki işaret de mitolojik yaratıkların siyah-beyaz gösterimidir, her iki yaratık da arka ayaklarının üzerinde benzer biçimde oturmaktadır, kuyrukları yukarı doğru eğimlidir, kanatları aynı biçim ve orandadır. Kavramsal açıdan ise işaretler; kuyruklu, oturan, kanatlı mitolojik yaratık konseptini ortak olarak paylaşmaktadır ve dolayısıyla benzerdir. Ayrıca, davacının markası talep konusu hizmetler bakımından tanımlayıcı da değildir, artırılmış ayırt ediciliği mevcuttur. Bu bağlamda, işaretler arasında görsel ve kavramsal açılardan benzerlik mevcuttur; bu hususu yanlış değerlendiren Temyiz Kurulu kararı yanlıştır.

Davalılardan Johann Graf; kendi markasının bir boğanın başı ve bir aslanın pençelerinden oluşan “Taurophon” isimli bir yaratığın şekli olduğunu; buna karşılık davacı markasının bir “Griffin” (kartal başlı, aslan gövdeli ejderha) olduğunu belirtmektedir. Davalıya göre, tüketiciler karşılaştırma konusu iki yaratığın kafalarına odaklanacaktır ve işaretleri kolaylıkla birbirlerinden ayırt edecektir. İşaretlerin siyah-beyaz yaratık gösterimleri olması tek başına bunların birbirlerine benzer oldukları anlamına gelmeyecektir ve davacının öne sürdüğü detaylardaki benzerlikler, tüketicilerin hiçbir önem atfetmeyeceği ufak detaylardır. Ayrıca, başvuruya konu işaret yeni yaratılmış bir yaratıktır; buna karşın davacının markası halkın çoğunluğu tarafından bilinen mitolojik bir yaratıktır. “Griffin” şekli, davacıyla ilgisi olmayan başka oteller tarafından da kullanılmıştır, dolayısıyla ayırt ediciliği düşüktür ve ayrıca davacı kendi işaretinin bilinirliğini ispatlayamamıştır.

Diğer davalı EUIPO ise Temyiz Kurulu kararının yerinde olduğunu savunmaktadır.

Hükümsüzlük talebini inceleyen Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 15 Mart 2018 tarihinde kararını verir.

Sizce, Genel Mahkeme kararı işaretlerin görsel ve kavramsal benzerliği açısından ne yönde olmuştur veya bu konuda sizin değerlendirmeniz ne yönde olurdu?

Görüşlerini sitede veya sosyal medyada yorum olarak paylaşan okuyucularımıza şimdiden teşekkür ediyoruz. Genel Mahkemenin kararını birkaç gün içerisinde sizlerle paylaşacağız.

Önder Erol ÜNSAL

Mayıs 2020

unsalonderol@gmail.com

“CANNABIS STORE AMSTERDAM” MARKA BAŞVURUSU KAMU DÜZENİNE AYKIRI BULUNDU!

Avrupa Birliği Genel Mahkemesi’nde (“Mahkeme”) görülen bir davada 12 Aralık 2019 tarihinde verilen T683/18 sayılı kararda[1] “Cannabis Store Amsterdam” ibaresini içeren marka başvurusu kamu düzenine aykırı bulunarak reddedilmiştir.

Mahkeme’de görülen davanın konusu özetle şöyledir; İtalya’da mukim Santa Conte isimli bir kadın, 19 Aralık 2016 tarihinde Avrupa Birliği’nde tescil edilmek üzere “Cannabis Store Amsterdam” ibareli ve görselini gördüğünüz marka için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (“EUIPO” veya “Ofis”) başvuruda bulunmuştur.

Marka başvurusu, Nice Anlaşması’na göre 30. sınıftaki “Pişmiş gıdalar, pastacılık ürünleri, çikolata ve tatlılar; Tuzlar, baharatlar, tatlandırıcılar ve soslar; Buzlar, dondurmalar, donmuş yoğurtlar ve sorbeler; Ara sıcak pastacılık ürünleri.”, 32. sınıftaki “Alkolsüz içkiler; Biralar ve biracılık ürünleri; İçecek yapmak için hazırlıklar.”  ve 43. sınıftaki “Yiyecek ve içecek sağlama hizmetleri.” üzerinde tescil edilmek istenmektedir. Başvuruyu inceleyen Ofis, 7 Eylül 2017 tarihinde marka başvurusunu 207/2009 numaralı Tüzük’ün (“Tüzük”) 7(1)(b) maddesi uyarınca “ayırt edicilikten yoksun olması” ve Tüzük’ün 7(1)(c) maddesi uyarınca “ürünün geldiği coğrafi kaynağı göstermesi” nedenleri ile reddetmiştir. Bunun üzerine başvurucu 9 Ekim 2017 tarihinde bu karara EUIPO Temyiz Kurulu önünde itiraz etmiştir. Temyiz Kurulu’na giden karar için 31 Ağustos 2018 tarihinde EUIPO Temyiz Kurulu madde 7(1)(f) uyarınca marka başvurusunu “kamu düzenine aykırı” bulmuş ve Ofis’in ret kararının kapsamını genişleterek itirazı reddetmiştir.

Bunun üzerine başvurucu, söz konusu karar aleyhine Mahkeme’ye gitmiştir. Mahkemede marka başvurusunda tasvir edilen yaprakların EUIPO tarafından yanlış anlaşıldığını, EUIPO’nun gerekçelerinde açıklıktan ve tarafsızlıktan uzak olduğunu ileri sürmüştür. Marihuana maddesinin cannabis yapraklarından değil dişi cannabis çiçeklerinden elde edilen psikoaktif bir madde olduğunu, cannabis yapraklarının THC olarak adlandırılan marihuanaya uyuşturucu niteliğini veren kimyasal maddeyi içermediğini ve marihuananın bir bitki adı olmadığını ileri sürerek söz konusu karara itirazda bulunmuştur.

Bu itirazlar üzerine Mahkeme, bir marka başvurusunun kamu düzenine aykırı olup olmadığının değerlendirmesinde ilgili kesimin tescil edilmek istenen markayı nasıl algılayacağının önemli olduğunu ve tüketicinin ulaşabileceği bilgiler ışığında değerlendirme yapılması gerektiğini belirtmiştir. Söz konusu davada, ilgili görselde yer alan yaprak şeklinin halk tarafından kolaylıkla uyuşturucu madde olan marihuanaya benzetilebileceğinin açık olduğu ifade edilmiştir.

Bununla birlikte, Mahkeme, marka başvurusunun reddedilmesine gerekçe olarak, tescil edilmek istenen mal ve hizmetlerde söz konusu marihuana maddesinin yaygın olarak kullanılmasını ve ortalama bir tüketicinin direkt olarak bu marka altında satılacak ürünlerde marihuana maddesinin bulunacağı düşünmesine sebep olacağını göstermiştir. “Cannabis” kelimesinin marka başvurusunda büyük harflerle ve vurgulanarak yazılması da Mahkeme’ye göre, ilgili marihuana maddesi ile ilişkilendirilme ihtimalini arttırmaktadır. Ayrıca “Amsterdam” kelimesinin, Avrupa’da “coffee shop”larında yasal olarak marihuana ürünlerinin satılmasına izin verilmesi ile ünlü bir şehre gönderme yaptığını, bu durumun marihuana maddesi ile marka başvurusunun kolayca ilişkilendirilmesine yol açtığını belirtmiştir.

Başvuru sahibi ise Amsterdam ibaresinin cannabis maddesinin kökenini göstermek için kullanıldığını, ürünlerde kullanılan ve uyuşturucu olmayan cannabis içeriğinin Amsterdam’dan ithal edildiğini, bahsi geçen “coffee shop”larda satılan ürünlerle benzer ürünler satmadığını, ilgili narkotik maddenin daha çok sigara olarak içildiğini belirtmiştir. Mahkeme ise bu iddiaya cevaben cannabis maddesinin uyuşturucu halinin içecek ve yiyeceklerle de tüketilebileceğini belirterek itirazı yerinde bulmamıştır.

Mahkeme değerlendirmesinde, kamu düzenine aykırılık kriteri çerçevesinde inceleme yapılırken, hem bütün Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin bir bütün halinde hem de ayrı ayrı her bir üye devletin narkotik maddelere karşı tutumunun birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Halkın genel olarak uyuşturucu maddelere ilişkin detaylı bilgi sahibi olmadığını söyleyen Mahkeme, THC içeren maddelerin (marihuanaya uyuşturucu vasfını veren kimyasal bileşen) yasallaştırılması ile ilgili olarak pek çok üye devlette hali hazırda tartışmalar olduğunu, bu süreçte ortalama bilgi ve dikkate sahip bir tüketicinin söz konusu marka başvurusunu gördüğünde ne anlayacağının değerlendirilmesi gerektiğini ve buna göre bir karar vermenin uygun olacağını söylemiştir.

Mahkeme, marka başvurusundaki ilgili bitkiye ait yaprak görseli, cannabis ve Amsterdam kelimelerinin bir bütün olarak değerlendirilmesini gerektiğini ve bu üç elementin bir marka başvurusunda yer almasının çok fazla referans içermesinden dolayı ilgili narkotik madde ile ilişkilendirilmesi ihtimalinin arttığını savunmuştur. Bunun yanında söz konusu dava ile ilgili olarak Mahkeme, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde cannabis maddesinden elde edilen narkotik maddelerin kullanılmasının yasak olduğunu, cannabis ürünlerinin yaygınlaşmasıyla mücadelenin çok hassas bir konu olduğunu, halkın genel sağlığını koruma amacı güden bu yaklaşımların her bir üye ülke için temel değerlerden biri olduğunu vurgulamaktadır. Pek çok Üye Devlet’te hala yasak olan bu narkotik maddenin tescil edilmesinin bu sebeplerle mümkün olmadığını ve marka başvurusunun kamu düzenine aykırı olduğunu belirterek ilgili marka başvurusunu tüm sınıflar için reddeden kararı teyit etmiştir. Ayrıca Mahkeme, başvuru sahibinin dayanak olarak gösterdiği ve EUIPO nezdinde tescilli olan “COCAINE” ve “CANNABIS STORE AMSTERDAM ORIGINAL AMSTERDAM” ibareli markalarının ileri sürülemeyeceğini çünkü ilk derece kararlarının Temyiz Kurulu ya da Mahkeme için bağlayıcı olmadığını belirtmiştir.

Hâlihazırda birçok Avrupa ülkesinde belirli miktarda THC psiko-aktif maddesinin kullanımına ve satışına izin verilmesine rağmen, Mahkeme, bu kararı ile Avrupa Birliği’nde marihuana ya da cannabis ibaresini içeren marka tescil ettirmeyi zorlaştıran bir adım atmıştır.

Bahsi geçen karar, tam da birçok Avrupa Birliği ülkesinin parlamentosunda marihuanın yasallaştırılması ile ilgili tartışmalar sürmekteyken verilmiştir. Örneğin bu konu ile ilgili güncel gelişmelerden birisi başvurucunun da vatandaşı olduğu İtalya’da gerçekleşmiştir. İtalya’da 1 Ocak 2020’den itibaren sigara ve tütün satan dükkanlar içerisinde esrarın etken maddesi olan THC’yi yüzde 0.5 oranında içeren otların ticaretinin yapılabileceği kabul edilmiştir ve şu anda İtalya’da keyfi amaçlı dahi belirli oranda THC içeren esrar satışı ve tüketimi serbest hale gelmiştir.

Mahkeme kararını 12 Aralık 2019 tarihinde vermiştir. Konunun Avrupa Birliği Adalet Divanı önüne gelmesi halinde, kararın ne yönde verileceği, tartışmaların ve gelişmelerin dikkate alınıp alınmayacağı merak konusudur…

Güldeniz DOĞAN ALKAN

Ocak 2020

guldenizdogan@hotmail.com



[1] http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=A28DCA4C81C914964B9E57703DCD8168?text=&docid=210112&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=269340

Kurtarıcı Her Zaman Kurtarmaz, Bazen Tabuta Bir Çivi Daha Çakar – Temyiz Kurullarının Resen Ret Yetkisine Bakış: EUIPO Temyiz Kurulu “Global Star Registry” Kararı

Umutlar tam olarak tükendiğinde ortaya çıkan Kurtarıcı, sinema filmlerinin vazgeçilmezidir.

Western filmlerinde Kurtarıcı, kızılderililer nihai ataklarını yaptıkları ve son savunucuları da öldürecekleri anda, uzaktan duyulan borazan sesiyle yetişen Süvari Alayı’dır.

Yüzüklerin Efendisi’nde Kurtarıcı, “Beşinci günün şafağında beni bekleyin. Şafakta doğuya bakın.” sözünü tutarak Rohirrim süvarileriyle birlikte Miğfer Dibi Savaşı’nın kaderini değiştiren Gandalf’tır.

Beklenen Kurtarıcının ortaya çık(a)madığı durumlar da elbette vardır ve gerçek yaşamda daha fazlasıyla karşımızdadır.

General Custer ve komutasındaki 7. Süvari Alayı’nın önemli kısmı, “Little Big Horn” muharebesinde kızılderililer tarafından son askerine kadar öldürülür. Custer, ölmeden önce alayın başka bir bölgeye gönderdiği kısmının son anda yetişip kendilerini kurtaracağını düşünüyordu muhtemelen.

Nazi savaş makinesi, Sovyet Rusya’yı işgalinde ilk tokadı Moskova önlerinde yedikten sonra, 1942 yılında Stalingrad’ı kuşatmıştır. Stalin’in ismini taşıyan bu şehrin alınmasının stratejik bakımdan önemi tartışılsa da, Rusları psikolojik olarak yıkacağı düşünülmektedir. Eh, Stalin de aynısını düşünüyor olacak ki, şehrin son asker ve sivil ölene kadar teslim edilmemesi talimatını vermiştir. Koskoca Alman 6. Ordusu savaşın sonunda imha edilmiş, sağ kalanlar (200.000 kişiden fazla) teslim olmuştur. 6. Ordu soğuk, açlık ve Ruslarla savaşırken son ana dek, General Manstein’ın panzer birliklerinin Rus çemberini kırarak kendilerini kurtaracağını düşünmüştür; ancak Kurtarıcı gelememiştir. (Stalingrad’la ilgili ayrı bir yazı yazacağım, bence tarihteki en dramatik muharebe.)



Bazen yetişen, çoğunlukla ise yetişemeyip hayal kırıklığı Kurtarıcıyı marka incelemesine nasıl bağlayacağız?

Kanaatimizce, Temyiz inceleme birimleri – makamları, marka incelemesinde beklenen Kurtarıcıya karşılık gelmektedir. İnceleme sonucunda verilen kararlara karşı yapılan itirazlar (veya açılan davalar), önceki kararın yerindeliğini inceleyen Kurtarıcı tarafından yapılmaktadır ve itiraz edenin (veya davacının) lehine çıkan kararlar Kurtarıcının kendisinden beklenen vazifeyi yerine getirdiği göstermektedir. İlgili makamın itirazı (davayı) reddetmesi ise, Kurtarıcının kendisinden beklenen işlevi yerine getirememesine denk düşmektedir.

Türküdeki Kara Tren’e benzeyen (Kara tren gecikir belki hiç gelmez) Kurtarıcı, bazen öyle bir şey yapar ki, bunu yapacağına keşke sadece hiç gelmesiydi denilebilir. Marka incelemesinde bunun karşılığı, Temyiz Organının verdiği resen ret kararlarıdır.

Bu yazıda Temyiz Organının verdiği resen ret kararlarına bir örneği, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’nin “GLOBAL STAR REGISTRY” kararı özelinde sizlere aktaracağız. (https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/586%2F2019)

“NEWBURY HEALTHCAP LIMITED” firması aşağıda görseline yer verilen “GLOBAL STAR REGISTRY” markasının 14.,16. sınıflara dahil bazı mallar ve 35. sınıfa dahil bazı hizmetler bakımından tescil edilmesi talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur.

Ocak 2019’da EUIPO başvuruyu 16. sınıfa dahil “gökyüzü cisimlerinin, yıldızların isimlerinin ve pozisyonlarının tanıtımı ile ilgili basılı yayınlar, kitaplar, sertifikalar, broşürler” gibi mallar ve 35. sınıfa dahil “yukarıdaki malların postayla, telefonla, internet üzerinden siparişi hizmetleri” gibi hizmetler bakımından reddeder. Ret kararının gerekçesi ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılıktır. “Global Star Registry” ibaresinin Türkçe karşılığı “global yıldız sicili”dir.

Uzmana göre başvuruda yer alan yıldız şekli, yıldız (star) kelimesine vurguyu güçlendiren bir unsurdur ve “Global Star Registry” ibaresinin yaratacağı tek algı “dünya çapında bir yıldız sicili”dir. Başvuru bu anlamı itibarıyla uzmana göre, kısmi ret kararı kapsamındaki mal ve hizmetler bakımından ayırt edici nitelikten yoksun ve doğrudan tanımlayıcıdır.

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve kısmi ret kararının kaldırılmasını talep eder. Başvuru sahibine göre, başvuru ayırt edici bir slogandır, tek bir işletmeyi işaret eden ayırt edici bir adlandırmadır ve başvuru sahibi sadece kelime unsuru için değil, bütüncül stilize biçim için koruma talep etmektedir.

İtiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından incelemeye alınır.

Temyiz Kurulu, ilk incelemenin ardından başvuru sahibine bir yazışma gönderir ve başvuruyu yanıltıcılık gerekçesiyle reddetme niyetinde olduğunu bildirir. İlgili ret maddesi, “halkı yanıltıcı mahiyette olan işaretlerin tescil edilemeyeceği” hükmünü içeren Tüzük madde 7(1)(g)’dir.

Temyiz Kuruluna göre, başvurunun verdiği mesaj açık olarak “başvuru sahibinin global bir yıldız sicili tuttuğudur”. Başvuru kapsamındaki tüm mal ve hizmetler bu tip bir yıldız siciline ilişkindir. Kurula göre, başvuru özel müşterilere ödeme karşılığında yıldızlara isim verileceği mesajını iletmektedir. Buna karşın, başvuru sahibinin yıldızlara resmi olarak isim verme yetkisinin bulunmadığı açıktır. Yıldızlara resmi olmayan isimler vermenin ise hiçbir ekonomik değeri yoktur. Özel bir işletme tarafından tutulacak bir yıldız sicili, hiçbir şey için tutulacak sicille eşdeğerdir. “Uluslararası Astronomi Derneği” websitesinde bu alanda özel faaliyet gösteren hiçbir şirketle bağlantısının bulunmadığını ve özel şirketlerce tutulan yıldız sicillerinde yıldızlara verilen isimlerin, yıldızlara veya diğer gökyüzü cisimlerine verilen bilimsel isimlerle hiçbir bağlantı veya ilgisinin bulunmadığını belirtmektedir. Temyiz Kurulu, 1999’da verdiği “International Star Registry” kararının gerekçesine de atıfta bulunmuştur.

Kurul, başvuru sahibine iki aylık süre vermiş ve 7(1)(g) maddesi çerçevesinde verilecek ret kararı hakkındaki görüşlerini sunmasını talep etmiştir.

Başvuru sahibi, bu maddeye dayanılarak verilecek ret kararının yerinde olmayacağını ve fiili bir yanıltıcılığın bulunmadığını iddia etmektedir. Buna ilaveten, 14. ve 16. sınıflarda yıldız ve gök cisimlerine atıf yapılan bölümleri kaldırarak mal listesini sınırlandırdığını ve bu yolla da ret kararının gerekçesinin ortadan kalkacağını belirtmiştir.

EUIPO Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin görüşünü de dikkate alarak incelemeye devam etmiştir.

Kurul, ilk olarak Temyiz Kurulu’nun 7. madde (mutlak ret nedenleri) kapsamında ilk inceleme uzmanının öne sürmediği ret gerekçelerini resen öne sürmeye yetkisi bulunduğunu belirtmiştir.

Kurul kararında özet olarak; registry kelimesinin işaret ettiği sicil tutma faaliyetlerinin resmi veya yarı resmi bir faaliyeti işaret ettiğini, global sözcüğünün tüm çapında bir faaliyeti belirttiğini, mal listesinde yer alan sertifika kelimesinin de resmi bir hizmet yönündeki algıyı güçlendirdiğini ve yıldız anlamına gelen star kelimesiyle oluşturulan bütünün, oluşturacağı algının müşterilerin belirledikleri bir yıldız için seçecekleri ismin dünya çapında bir sicile kaydedileceği mesajını verdiğini ifade etmektedir. Oysaki, dünya çapında böyle bir yıldız sicili bulunmadığı gibi, müşterilerin talep ve ücret karşılığında yıldızlara isim verebileceğini öne sürmek yanıltıcıdır. Başvuru sahibinin yıldızlara resmi isim verme gibi bir yetkisi bulunmamaktadır.

Başvuru sahibinin, 14. ve 16. sınıflarda yıldız ve gökcisimlerine atıf yapılan bölümleri kaldırarak mal listesini sınırlandırdığı ve bu yolla da ret kararının gerekçesinin ortadan kalktığı yönündeki iddiası kabul edilemez. Çünkü, başvuru sahibi mal listesini sınırlandırmamakta, tersine belirtilen ifadeleri kaldırmak suretiyle genişletmektedir.

Başvuru sahibi, markanın henüz kullanılmadığını, dolayısıyla yasadışı kullanımdan bahsedilemeyeceğini iddia etse de; burada tartışılan konu kullanımın yasadışı olup olmadığı değil, tüketicileri yanıltıcı mahiyette olup olmayacağıdır. Başvuruda yer alan “registry” kelimesinden hareketle yukarıda yapılan açıklamalar, başvurunun yanıltıcı olduğunu göstermektedir.

Bu çerçevede, başvuru Temyiz Kurulu tarafından 7(1)(g) maddesi kapsamında tüm mal ve hizmetler için yanıltıcılık gerekçesiyle reddedilmelidir ve uzmanın ilk kararında reddetmemiş olduğu 14. sınıfa dahil mallar da ret kararı kapsamına alınmalıdır. Başvuru 7(1)(g) maddesi kapsamında tümüyle reddedildiğinden, 7(b),(c) maddeleri kapsamında verilen kısmi ret kararına karşı yapılan itirazın ayrıca incelenmesi de gerekli değildir.

EUIPO Temyiz Kurulunun yukarıda özetlediğimiz kararı, hem içeriği hem de yöntemi bakımından oldukça ilginçtir ve ülkemizde Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nca bazı durumlarda kullanılan resen ret mekanizmasıyla örtüşmektedir. Benzeşen yön, her iki Kurulun da başvuruyu ilgili daireye iade etmek yerine resen inceleyerek yeni ret gerekçelerini uygulamaları ve/veya ret kararının kapsamını genişletmeleridir; farklılaşan yön ise EUIPO Temyiz Kurulu’nun ret niyetini belirten bir ara kararı-mektubu (objection) önceden göndererek, başvuru sahibine görüş bildirmesi için süre vermesidir. Bu yöntemin daha sağlıklı olduğunu söylemek güç değildir.

Elbette, bu tip resen ret hallerinin, EUIPO, Türkiye ya da başka bir ülke fark etmez, Temyiz Kurullarına yüklenen Kurtarıcı misyonuyla örtüşmediği ortadadır.

Kurtarıcıdan ne beklenir kurtarması öyle değil mi? Kurulların resen ret kararı vermesi halinde ise, Kurullar başvurunun tabutuna çok sert birkaç çivi daha çakmaktadır. Pek sık karşılaşılan haller olmasa da, Kurtarıcıya bence dikkat edin.

Önder Erol ÜNSAL

Ocak 2020

unsalonderol@gmail.com

Ambalaj Kağıdı Deseni Sizce Ayırt Edici mi? EUIPO Temyiz Kurulu Kararı (I)

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Temyiz Kurulu, ofisin itiraza konu olan kararlarını, ilgili mevzuat ve Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları ışığında yorumlayarak, çoğu halde ofis birimlerinin gelecekteki uygulamalarına şekil vermektedir. Ofis bünyesinde bir Temyiz Kurulu bulunmasının mantığı bu ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır.

Aksi durum; ofis bünyesinde bir temyiz biriminin bulunmaması, ilk aşamadaki uzman kararlarının ofisin nihai kararı olması ve bu kararlara karşı yargı yolunun kullanılmasıdır. Tercih edilen yöntem bu değildir ve EUIPO, USPTO, EPO gibi ofisler başta olmak üzere birçok önde gelen fikri mülkiyet ofisi bünyelerinde itirazları esasa yönelik olarak incelemekle yükümlü bir Temyiz Kurulu barındırmaktadır. Bu bağlamda, fikri mülkiyet ofislerinin kendi bünyelerinde var olan Temyiz Kurullarının işlevi, yapılan işlemleri şekli açıdan veya inceleme kılavuzlarına uygunluk anlamında yorumlamak değil; mevzuat ve yargı kararları ışığında, ilk derece birimlerin kararlarının yerindeliğini incelemek ve değerlendirmektir. Türk Patent ve Marka Kurumu bünyesindeki Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun işlevi de bundan farklı değildir.

Farklı ofislerdeki Temyiz Kurullarının yapısını ve birbirlerinden değişkenlik gösteren çalışma yöntemlerini incelemek bu yazının konusu değildir. (İleride yapılacak böyle bir çalışma elbette oldukça ilginç olacaktır.)

Yazıya yukarıdaki biçimde giriş yapılmasının nedeni, tıpkı Türkiye’de olduğu gibi, EUIPO’da da temyiz kurulu kararlarının ofisin ilk derece kararlarından farklılık göstermesinin nedenini bir ölçüde de olsun açıklamaktır. Birçok itiraz dilekçesinde, ilk derece birimlerinin karar veya kararları Temyiz Kurullarının önüne sunularak, bunlara uygun karar talep edilse de, Kurullar ilk derece birimlerinin kararları ile kendilerini çoğu halde bağlı saymamakta ve mevzuat, yargı kararları ve kendi karar silsilelerini birlikte yorumlayarak karar vermektedir.

Bu hususlar bir tarafa konulacak olursa, çoğu fikri mülkiyet ofisi bakımından, Temyiz Kurullarının ilk derece ofis birimleri kararlarını büyük oranda onadığı görülmektedir. EUIPO açısından, Temyiz Kurulu kararlarının, ofisin ilk derece kararlarını onama oranının yıllara göre dağılımı aşağıdadır:

%70-80’ler bandında gezinen onama oranları göz önüne alınınca, EUIPO açısından Ofisin ilk derece birimleri ile Temyiz Kurulu arasında yüksek düzeyde uyum bulunduğunu iddia etmek mümkündür. Ancak, bu kendiliğinden olan bir şey değildir ve büyük bir çaba ve çalışmanın sonucunda gerçekleştiği de kabul edilmelidir.

Uzun girişin ardından sorumuzu yöneltiyor ve sizlerden yorumlarınızı bekliyoruz.

Aşağıda görseline yer verdiğimiz marka tescil başvurusu EUIPO’ya yapılır. Başvurunun kapsamında 16. sınıfa dahil kitaplar, boyama kitapları, hediye ambalajları, dekoratif ambalaj kağıtları, kırtasiye ürünleri, kağıtlar, paket kağıtları ve 28. sınıfa dahil küçük oyuncaklar, Noel ağacı süsleri gibi mallar bulunmaktadır.

EUIPO ilk derece kararı, başvurunun ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık nedenleriyle reddedilmesi yönündedir. Uzman ret kararında, başvurunun bir “desenden” oluştuğunu, başvuruya konu mallar özelinde desenlerle sıklıkla karşılaşıldığını, başvuruya konu şeklin sektördeki benzer ürünlerden önemli ölçüde farklılaşmadığını, tüketicilerin bu tip desenleri ayırt edici işaretler olarak değil, dekoratif unsurlar olarak algılama eğiliminde olduğunu belirtmektedir. (As regards the distinctiveness of the mark applied for, even if the pattern consists of a variety of geometric shapes, designs and colours, it is not considered sufficiently complex and distinctive. On the contrary, it is perceived as a typical pattern that can be found on a variety of products for decorative purposes. It is common for patterns on a number of goods, in particular on goods as such as decorative paper, bags and boxes, to include a number of colours and designs in order to make them appealing to the consumer and to the recipient of gifts. In the case at hand, it is not considered that the pattern differs significantly from the customs of the sector in order to allow consumers to identify the pattern as originating from a particular company and therefore distinguish it from patterns originating from other companies)

Başvuru sahibi, yukarıda gerekçeleri özetlenen ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından incelenir.

Sizce EUIPO Temyiz Kurulunun kararı ne yönde olmuştur?

Yanıt ve yorumlarınızı görmekten mutlu olacağız ve Temyiz Kurulu kararına ilişkin yazımıza bu haftanın sonuna dek yer vereceğiz.

Şimdiden teşekkürler.

Önder Erol ÜNSAL

Aralık 2019

unsalonderol@gmail.com