Geleneksel olmayan marka türleri arasında yer alan multimedya markaları, teknolojinin hızı karşısında gelişen dijital pazarlama stratejileri sayesinde, marka sahipleri tarafından daha sık kullanılmaya başlanan, buna karşın öğreti ve yargı kararlarında detaylı bir incelemeye konu olmamış marka çeşitlerindendir.
Bu doğrultuda Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Temyiz Kurulu’nun R1490/2022-5 sayı ve 07.03.2023 tarihli kararı[1], multimedya markaları ve bu markaların ayırt ediciliklerine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme imkanı sunmaktadır. Esasında söz konusu marka başvurusu tam da bu amaçla yapılmıştır.
Anılan kararın konusu, Hollanda merkezli Chiever B.V. şirketi tarafından 018061546 sayı ile EUIPO nezdinde yapılan multimedya markası başvurusudur. Başvuru sahibi esasında bir vekil firmadır ve marka başvurusunu, EUIPO’nun multimedya markalarının koruma kriterlerine ilişkin yaklaşımını test etmek için gerçekleştirmiştir. Bu sebeple başvuru, biraz da mizah içerecek şekilde, Benelüks Fikri Mülkiyet Ofisi (BOIP) eski başkanının görevden ayrılmasını konu alan bir animasyon şeklinde tasarlanmıştır. Animasyonun kahramanı, “Super Simon” adlı bir süper kahraman olarak tasvir edilmiştir. Hikayede Super Simon, BOIP’in yeni başkanı Gustafsson ile vedalaştıktan sonra uçarak bir tatil yerine gider ve havuz kenarında oturarak kokteylini yudumlar.
Başvuru kapsamında tescili talep edilen mal ve hizmetler 16. sınıfta yer alan kitaplar, 33. sınıfta yer alan şaraplar ürünleri ile 41. sınıfta bulunan eğlence, kültürel aktiviteler ve klasik müzik icraları hizmetleridir. Çeşitli görüntü ve ses unsurlarından oluşan 22 saniyelik animasyon bu yönüyle bir multimedya markası niteliğindedir.
Başvurusu yapılan multimedya başvurusunun videosunu aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz:
Multimedya markaları, Avrupa Birliği (AB) 2018/626 sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliğinin[2] 3/3-i maddesinde görüntü ve ses kombinasyonundan oluşan markalar olarak tanımlanmış ve multimedya markalarının bu kombinasyonu içeren görsel-işitsel bir dosyanın sunulması suretiyle marka sicilinde gösterilebileceği düzenlenmiştir. Bu bakımdan ses ve görüntüyü aynı anda içeren multimedya markalarının koruma kapsamı da bu iki bileşeni birlikte içerecektir. Görsel unsurlar grafik olarak tasvir edilen sözel ifadeler, figüratif unsurlar ve bunların hareketlerinden oluşurken, işitsel unsurlar söylenen veya konuşulan sözel unsurlar, müzikal unsurlar veya gerçeğe yakın sesleri içerebilir. Diğer marka türlerinde olduğu gibi, multimedya markalarının da tescil edilebilir olması için asgari ayırt edicilik kriterini taşıması gerekir.
Multimedya markalarının ayırt ediciliklerine ilişkin AB uygulamasındaki referanslardan biri, EUIPO’nun yeni marka türlerine ilişkin 2021 tarihli ortak uygulama kılavuzudur[3]. Bu yazıya konu EUIPO kararında da anılan kılavuza atıf yapılmış olup bu bakımdan multimedya markaları ile ilgili kılavuz açıklamalarına değinmek yerinde olacaktır.
Bu hususta öncelikle, görüntü ve ses kombinasyonundan oluşan multimedya markalarının, günümüzde marka stratejilerinin bir parçası olarak daha sık kullanılmaya başlandığı, bu nedenle tüketicilerin bu tür markaları ticari menşe göstergesi olarak algılamalarının daha olası hale geldiği vurgulanmıştır.
Bununla beraber multimedya markalarının ayırt ediciliği ile ilgili, kural olarak markanın ses ve görüntüden oluşan unsurlarından en az birinin kendi içinde ayırt edici olarak kabul edilmesi durumunda markanın bir bütün olarak ayırt edici olacağı değerlendirmesi yapılmıştır. Bu yorumun zıddından, ayırt edicilikten yoksun görüntü ve seslerin kombinasyonundan oluşan multimedya markasının bir bütün olarak da ayırt edici olmadığı sonucuna ulaşılacaktır. Diğer yandan, tüketici üzerinde kalıcı bir izlenim yaratmayan multimedya işaretlerinin tüketici tarafından ticari menşe göstergesi olarak algılanmayacağı ve ayırt edicilikten yoksun kabul edileceği ifade edilmiştir.
Yazımıza konu markayı değerlendiren EUIPO İnceleme Birimi, AB Marka Tüzüğü (EUTMR)’nün, ayırt edici nitelikten yoksun markaların tescil edilemeyeceğini düzenleyen 7/1-b maddesi nedeniyle başvuruyu tüm mal ve hizmetler bakımından reddetmiştir. İlgili kararda, 22 saniyelik videodan oluşan markada yer alan farklı unsurların karmaşıklığı sebebi ile markanın tüketici tarafından ticari köken göstergesi olarak algılanmayacağı belirtilmiştir. Multimedya markasında yer alan ve karmaşık olarak nitelendirilen unsurlar esasında, animasyonun kahramanı “Super Simon”un bir tatil yerine uçmasına ilişkin bir hikayeyi imgeleyen sesler, hareketler, bir takım arka plan görselleri ve yazılardır. İnceleme Birimi, başvuruya konu animasyonun, tüketicilerin TV reklamlarından alışkın olduğu üzere, mal ve hizmetleri sunan işletmeyi gösterme işlevinden yoksun olduğu kanaatindedir. Bununla beraber markanın gösteriminin tescili talep edilen mal ve hizmetlerle de herhangi bir bağlantısı olmadığı ifade edilmiştir.
Buna karşın başvuru sahibi, EUIPO Temyiz Kurulu nezdinde yaptığı itirazında, bir bütün olarak incelendiğinde markanın net bir anlatımı olduğunu, karmaşık olarak ifade edilen diğer unsurların ise markasal algıyı destekleyen tali unsurlar olduğunu vurgulamıştır Bu bakımdan tüketicinin aklında kalacak olan markanın esas ve ayırt edici unsuru, “Super Simon” isimli kahramanın uçarak uzaklaşması ve vardığı tatil yerinde dinlenmesi hikayesidir.
Bu kapsamda yapılan temyiz başvurusunda Ofis’in ayırt edicilik değerlendirmesinde multimedya markasını diğer markalara kıyasla daha katı kriterlere tabi tuttuğu vurgulanmıştır. Başvurana göre EUIPO, multimedya markasının ayırt ediciliğini değerlendirirken diğer marka türlerinden farklı olarak, markanın tescili talep edilen mal ve hizmetler ile açık bağlantısını aramaktadır.
EUIPO Temyiz Kurulu, inceleme sonucunda başvuranın temyiz talebini kabul etmiş ve aşağıdaki sonuçlara ulaşmıştır:
Multimedya markası doğası gereği, çeşitli şekil, ses ve kelime unsurlarını bir arada barındıran karma bir marka çeşididir. Bu bakımdan ilgili tüketici markanın ticari menşeini algılayabildiği sürece, işaretin uzunluğu veya münferit unsurların karmaşıklığı önemsizdir.
Multimedya markasını oluşturan videonun esas unsuru ‘Super Simon’ karakteri tek başına ayırt edicidir ve marka ile karşılaşan tüketici, bu kahramanın bir tatil yerine vardığını hatırlayacaktır. Tüketicinin markayı oluşturan diğer tali unsurları hatırlaması markanın ayırt ediciliği değerlendirmesinde belirleyici değildir.
İnceleme Birimi’nin tespitinin aksine, bir markanın ayırt ediciliğinin değerlendirilmesinde markanın sahibine işaret etmesi koşulu aranmaz. Nitekim markanın temel işlevi, belirli bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırmaktır. Kelime markaları gibi geleneksel markalarda işaretin marka sahibini açıkça göstermesi gibi bir kriter aranmazken, böyle bir koşulun multimedya markaları için getirilmesi doğru olmamıştır.
Benzer şekilde, İnceleme Birimi’nin başvuruya konu markanın tescili talep edilen mal ve hizmetlerle yeterli teması olmadığı yönündeki tespiti de Kurul tarafından doğru bulunmamıştır. Zira bir markanın mal ve hizmetlere atıfta bulunması beklenmeyeceği gibi, tam tersine markanın doğrudan belirli mal ve hizmetlere atıfta bulunması tanımlayıcı veya ayırt edicilikten yoksun olarak nitelendirilmesi sonucunu doğurur.
Diğer yandan multimedya markasının TV reklamları ile karşılaştırılamayacağı da vurgulanmıştır. Reklamlar ürün veya hizmetin tanıtımını yapmayı hedefleyen, dolayısıyla ürün/hizmet ve sahibi hakkında bilgi veren araçlardır. Buna karşın markalar ayırt edicidir ve tanıtıcı amaç taşımaz.
Bütün bu gerekçelerle, başvuruya konu marka, “Super Simon” sayesinde ayırt edici bulunmuştur. Bununla beraber kararda genel olarak multimedya markaları ile ilgili yol gösterici tespitlere de yer verilmiştir. Gerçekten de multimedya markaları, yeni marka türleri olmaları ve bu alanda yeterli uygulama olmaması nedeniyle tartışmaya açık markalardır.
Ancak yazıya konu kararda da vurgulandığı gibi, teknolojinin ve dijital pazarlama stratejilerinin gelişmesi ile multimedya işaretlerinin ürün ve hizmetlerde kullanımı ciddi oranda artmıştır. Bu artışla paralel olarak multimedya marka başvurularının da artması muhtemeldir. Tüketici için nispeten yeni aşinalık kazanan bir marka türü olsa da multimedya markaları, marka kavramının temel işlevini yerine getirdiği takdirde tescile uygun kabul edilmelidir. Multimedya markalarının karma unsurlardan oluşan yapısı, ayırt edicilik değerlendirilmesinde doğru yorumlanmalı, diğer marka türlerine kıyasla ek koşullar getirilmeden markanın mal ve hizmetleri diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt edip etmediği temel noktasından hareket edilmelidir.
Çizgi karakterler biçiminde betimlenmiş iki beyaz tavşan şeklinin benzerliği ve tanınmış markanın itibarına zarar verilmesi iddiaları çerçevesinde verilmiş bir Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Temyiz Kurulu kararı bu yazının konusunu oluşturmaktadır.
Kararın konusu markalara, iddialara ve Temyiz Kurulu değerlendirmesine geçmeden önce EUIPO önündeki ihtilafı; çocuklar için ürünleri içeren masum bir beyaz tavşanla, yetişkinler için cinsel ürünleri içeren yaramaz bir beyaz tavşanın mücadelesi olarak da özetleyebileceğimizin altını çiziyoruz. Bu nedenle de öncelikle beyaz tavşan sembolünü kısaca irdelemek, sembolün anlamını Alice öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırmak istiyoruz. Alice kim mi? Elbette Alice Harikalar Diyarı’ndaki Alice!
Beyaz tavşanlar, birçok farklı kültürde tarihsel olarak masumiyeti, saflığı, doğurganlığı, üretkenlik ve yeni başlangıçları simgeler. Folklor ve çoğu çocuk hikayesinde karşımıza sempatik karakterler olarak çıkar. Birçok din ve farklı mitolojilerde de -beyaz olsun olmasın- tavşanlar, şans, yeniden doğum, üretkenlik, şefkat, tevazu, kuvvetli sezgi, nezaket, doğurganlık sembolleri olarak karşımızda belirir. Bu konularda kolaylıkla erişilebilir birçok internet kaynağı bulunduğundan ayrıca kaynak belirtmiyorum; Google’da “rabbit symbolism” yazıp terimi aratın yeter. Gerçi tavşanların bazı yaramaz ve şımarık halleri de, eskiden bu yana karşımıza çıkar; “Tavşan ve Kaplumbağa” hikayesinde olduğu gibi. Sonuç olarak, tavşanların, özellikle de beyaz tavşanların, birçok kültürde geçmişten bu yana masumiyet, saflık başta olmak üzere, olumlu sembolik anlamlar taşıdığı açıktır.
Lewis Carroll’un 1865 tarihli ünlü Alice Harikalar Diyarı’nda romanından başlayarak ise, beyaz tavşanlar yeni simgesel anlamlar kazanmış ve bu anlamlar popüler kültürde de geniş karşılık bulmuştur.
Romanın başını hatırlayalım; Alice bir beyaz tavşanı takip eder, devamında bir tavşan deliğine düşer ve bu yolla Harikalar Dünyası’na ulaşarak bambaşka bir dünyadaki maceralarına atılır. Alice’in beyaz tavşanı takip ederek Harikalar Diyarı’na ulaşmasıyla birlikte, beyaz tavşanın simgeledikleri arasına maceraya atılış, bilinmeyi keşfetme arzusu, hayallerin peşinden koşma da eklenir.
Klasik mertebesinde olan Alice Harikalar Diyarı’nın beyaz tavşanı, sonradan birçok esere de ilham teşkil etmiş ve/veya onlarda referans olarak kullanılmıştır. Çok sevdiğim iki referansı anmakla yetineceğim:
1999 tarihinde ilki çekilen Matrix üçlemesinin ilk filminde, “Beyaz tavşanı takip et (Follow the white rabbit)” mesajını aniden bilgisayarının ekranında gören Neo, hemen sonrasında evinin kapısında, omuzunda beyaz tavşan dövmesi olan bir kadınla karşılaşır. Beyaz tavşan dövmesini görmesinin ardından kadın ve arkadaşlarının teklifini kabul eden Neo, onları takip ederek bir bara gider ve barda onu bekleyen Trinity ile tanışır. Filmin devamında Morpheus, Neo’ya “Mavi hap mı kırmızı hap mı?” sorusunu sorar ve “Kırmızı hapı alırsan harikalar diyarında kalırsın ve sana tavşan deliğinin ne kadar derine gittiğini gösteririm.” der. Yani Neo’nun Matrix evrenindeki maceraları güçlü beyaz tavşan ve Alice Harikalar Diyarı’nda göndermeleriyle başlar.
Jefferson Airplane grubunun Rock müziğin kilometre taşlarından birisini teşkil eden efsanevi White Rabbit şarkısı da sadece ismiyle değil, sözleriyle de Alice’in takip ettiği beyaz tavşana güçlü göndermeler içerir. “… And if you go chasing rabbits / And you know you’re going to fall / Tell ’em a hookah smoking caterpillar / Has given you the call / He called Alice / When she was just small…” (Şarkının sözlerinin diğer göndermeleri konusunda sessiz kalıyorum.)
Dayanamadım, sevdiğim şarkılardan son bir referans daha!
Gwen Stefani’nin “What you waiting for?” şarkısının videosunda maceralar, bir oyuncak beyaz tavşandan gelen Tik Tak’larla başlar ve Gwen Stefani video boyunca Alice Harikalar Diyarı’ndaki farklı karakterlerin görünümlerine bürünür.
Hatırlayanlar bir daha, bilmeyenler ise ilk kez izleyebilir.
Buraya dek beyaz tavşanın önceleri saflık, masumiyet simgesi olmasından başlayan ve Alice Harikalar Diyarı’nda romanından sonra -en azından bazılarımız için- farklılaşan simgesel karşılıklarını örneklendirmeye çalıştık. Bu yazı kapsamında aktaracağımız EUIPO Temyiz Kurulu kararı da, gene beyaz tavşanlar üzerine kurulu, iki ayrı beyaz tavşan şeklinin benzerlikleri ekseninden ilerliyor ve de ayrıca, tavşanlardan birisinin çocuklara hitap eden saflık, masumiyetle özdeşleşmiş bir çizgi karakter olmasından hareket ederek, yetişkinler için cinsel amaçlı uyarıcı aletler için tescili talep edilen diğer yaramaz tavşanın, önceki markanın itibarına zarar verip vermeyeceğini irdeliyor.
İhtilafın konusu tavşan karakterlerini aşağıda bir arada görebilirsiniz.
Tavşanlardan solda yer alanı reddedilmesi talep edilen başvurudur. Başvuru, markanın 10. sınıfa dahil “Esasen yetişkinler için cinsel amaçlı tahrik aletlerinden oluşan, cinsel amaçlı tahrik setleri” ve 25. sınıfa dahil “Giysiler, yani tişörtler, iç çamaşırları ve şapkalar” için tescili talebiyle yapılmıştır.
Başvurunun ilanına karşı tavşanlardan sağda yer alanın sahibince itiraz edilmiştir. İtirazın gerekçesi EUIPO nezdinde tescilli aşağıdaki marka başta olmak üzere, bu markanın farklı varyasyonlarıyla karıştırılma ihtimali ve tanınmışlıktır.
İtiraz gerekçesi marka, Hollanda vatandaşı “Dick Bruma” tarafından 1955 yılında yaratılan ve dünya genelinde üne kavuşmuş “Miffy” isimli bir çizgi karakterin kafasının görünümüdür.
Miffy’nin bütünsel görünümü ise aşağıdaki şekildedir:
Hollanda’da “Nijntje” ismiyle bilinen, ancak telaffuz zorluğu nedeniyle dünyanın kalan kısmında “Miffy” olarak adlandırılan bu çizgi karakter, çizgi romanlar, çizgi filmler ve oyuncaklarla birçok ülkede tüketicilerle buluşmuştur. Tahmin edeceğiniz üzere, hedef kitle esasen çocuklardır, “Miffy” çocuklar için masumiyetin, güvenirliğin simgesidir ve çizgi karakterin hiçbir macerasında şiddet unsurları bulunmamaktadır. Bu haliyle, “Miffy” beyaz tavşanların geçmişten gelen masumiyet ve saflık imajıyla tamamen örtüşen bir karakterdir.
Yazıda uzun uzadıya listelemeyeceğim, ancak itiraz sahibi markasının yani “Miffy” karakterinin görünümünün tanınmışlığını ispatlamak için EUIPO’ya oldukça fazla sayıda delil sunar.
İtiraz sahibinin markalarının kapsamında, başvurunun 10. sınıfına dahil mallarla aynı veya benzer mallar bulunmasa da, markalar 25. sınıfa dahil mallar bakımından aynı ve benzer malları kapsamaktadır.
Yayıma itirazı inceleyen EUIPO İtiraz Birimi, itiraz gerekçesi marka ile başvuruyu görsel açıdan ortalama derecede benzer, kavramsal açıdansa yüksek derecede benzer bulur. Kavramsal açından benzerliğin nedeni, markaların her ikisinin de tavşan çizgi karakterinden oluşmasıdır. Görsel açıdan benzerlik ise, her iki markanın çizgi karakter biçiminde, yuvarlak ve oval şekilde tasarlanmış tavşan kafalarında oluşmasıdır; çizimler arasında farklılıklar bulunsa da, bu farklılıklara rağmen markalar görsel açıdan ortalama derecede benzerdir.
25. sınıfa dahil mallar her iki markanın kapsamında da bulunmaktadır ve aynıdır. 10. sınıfa dahil mallarla benzer mal veya hizmetler ize itiraz gerekçesi markanın kapsamında bulunmamaktadır.
Belirtilen nedenlerle, EUIPO İtiraz Birimi, karıştırılma ihtimali gerekçeli itirazı, 25. sınıfa dahil mallar bakımından kabul eder, ancak 10. sınıfa dahil mallar bakımından reddeder.
Tanınmışlık gerekçeli itiraz ise sunulan onca delile rağmen, bu delillerin markanın tanınmışlığını ispatlamadığı gerekçesiyle reddedilir.
İtiraz sahibi bu kararla tatmin olmaz ve başvurunun kalan mallar bakımından da reddedilmesi talebiyle ihtilafı EUIPO Temyiz Kurulu’nun önüne taşır. İtiraz esasen tanınmışlık gerekçesine dayanmakta ve 10. sınıfa dahil mallar bakımından da başvurunun reddedilmesi istemiyle sonlandırılmaktadır.
EUIPO Temyiz Kurulu, 10 Ocak 2023 tarihli kararıyla itirazı sonuçlandırır. Bu bağlantıdan erişilebilecek kararın aktarımı yazının kalan kısmını oluşturacaktır.
İtiraz sahibi, “Miffy” karakterinin çiziminden oluşan markasının tanınmışlığını göstermek için gene çok sayıda delile dayanmıştır. Bu delillerin itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığını gösterdiği iddia edilmekte ve başvurunun tescilinin tanınmış markanın itibarının zedelenmesine yol açacağı belirtilmektedir. Şöyle ki, başvuru kapsamında kalan mallar 10. sınıfa dahil “Esasen yetişkinler için cinsel amaçlı tahrik aletleri”dir. Buna karşın itiraz gerekçesi tanınmış marka çocuklara hitap eden bir çizgi karakterdir. İki marka arasında benzerlikleri nedeniyle bağlantı kuran bir çocuğun, ebeveynlerine ait cinsel amaçlı bir alet üzerinde bu markayı görmesi ve mutlulukla elinde o aletle ortaya çıkması/oynaması tahayyül edilemez bir durumdur. İtiraz sahibi tanınmış markasının hiçbir şekilde itiraza konu markayla ilişkilendirilmesini, markalar arasında bağlantı kurulmasını istememektedir. Bu tip argümanlardan hareket eden itiraz sahibi, başvurunun tanınmış markanın itibarına zarar vereceğini öne sürmekte ve başvurunun bu gerekçeyle reddedilmesini talep etmektedir.
Başvuru sahibi itiraza verdiği yanıtta temel olarak, itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığının ispatlanamadığı ve çocuk kitapları için kullanılan itiraz gerekçesi markayla, kendi başvurusunu kapsadığı mallar arasında bağlantı kurulamayacağı gerekçelerine dayanmaktadır.
EUIPO Temyiz Kurulu, itiraz ve savunma gerekçeleri kapsamında itirazı inceler ve aşağıdaki neticeye ulaşır:
Markalar arasında benzerlik bulunduğu yönündeki EUIPO İtiraz Birimi kararı yerindedir. Temyiz Kurulu’nun buna ekleyebileceği tek husus, görsel benzerliğin ortalama düzeyde değil, ortalama düzeyin üzerinde olduğudur. Bunun nedeni, markaların yüksek düzeyde benzer ana hatlara sahip olması ve her ikisinin de çok minimalist tarzda betimlenmiş olmasıdır.
Temyiz Kurulu kararın devamında tanınmışlık iddiasını sunulan belgeler çerçevesinde inceler. “Miffy” karakterinin görünümünün yaklaşık 70 yıl önce yaratılmış olması, çocuklara yönelik bir karakter olarak yüksek düzeyde bilinir olması, büyük ticari başarıya ulaşması, kesintisiz ve aynı biçimde kullanılması, 50’den fazla dile çevrilmesi, 35 civarı ülkede lisanslamaya konu olması, minimalizm alanında ikon olması, bir müzesinin bulunması, çocukların ve ebeveynlerinin gönlünde yer etmesi başta olmak üzere ve burada daha yer verilemeyecek ek gerekçelerle itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığının sunulan belgelerle gösterildiği kabul edilir. (Bu noktada şaşırtıcı olan husus, sunulan bunca delile rağmen markanın tanınmışlığının EUIPO’da ilk derecede kabul edilmemiş olmasıdır, ancak aynı tip yaklaşıma (yani sunulan delillerin genellikle ne kullanımı ne de tanınmışlığı ispatlamadığı yönündeki ulusal ofis kararlarına) aşina olan bizler bakımından durum alışılmıştır.)
Temyiz Kurulu sonraki aşamada, tanınmış itiraz gerekçesi marka ile başvuru arasında tanınmışlık nedeniyle ne tip bir bağlantı kurulabileceğini, itiraz sahibinin temel argümanı olan ”tanınmış markanın itibarının zarar görmesi” iddiası bakımından inceler.
Bu çerçevede; (i) markalar arasında görsel olarak ortalamanın üzerinde, kavramsal olaraksa yüksek düzeyde benzerlik bulunmaktadır, (ii) başvuru kapsamında kalan 10. sınıfa dahil “yetişkinler için cinsel amaçlı tahrik aletleri” ile itiraz gerekçesi markanın kapsamında bulunan mallar benzer değildir, (iii) başvuru ve itiraz sahibinin malları genel anlamda aynı tüketici grubuna (çocukları veya tanıdıklarının çocukları için itiraz sahibinin ürünlerini satın alan yetişkinler ve başvuru sahibinin ürünlerini alacak yetişkinler genel anlamda aynı tüketici grubudur) hitap etmektedir, (iv) itiraz sahibinin markası çocuklar için kitaplar, giysiler, oyuncaklar mallarından kaynaklanan tanınmışlığa sahiptir.
Tanınmış markanın itibarının zarar görmesi durumu ise, itiraza konu markanın kullanımının, tanınmış (itibara sahip) markanın kamu nezdinde kazandığı imaj veya prestijin değerinin düşürülmesi olasılığı halinde ortaya çıkacaktır.
Bütün bunların sonucunda, EUIPO Temyiz Kurulu; itiraza konu markanın “yetişkinler için cinsel amaçlı tahrik aletleri” için kullanımı halinde, çocuklara yönelik ürünler için tanınmışlığa (itibara sahip) itiraz gerekçesi markanın kamu nezdinde kazandığı imaj veya prestijinin değerinin düşürülmesi olasılığının ortaya çıkacağı kanaatine ulaşmıştır. Belirtilen nedenle itiraz kabul edilmiş ve başvuru 10. sınıfa dahil “yetişkinler için cinsel amaçlı tahrik aletleri” için de reddedilmiştir.
Kanaatimizce, kararın önemi, tanınmış markanın itibarına zarar verilmesi kavramını, birbirleriyle herhangi bir şekilde benzer olmayan mallar bakımından açıklığa kavuşturmasından kaynaklanmaktadır. İtiraz sahibi, bu gerekçeyi güçlü argümanlarla ortaya koymuş ve EUIPO Temyiz Kurul da çocuklara yönelik ürünler için kullanılan ve üne kavuşmuş bir markanın itibarına, benzer bir markanın cinsel amaçlı ürünler için kullanımı halinde zarar verilebileceğini tespit etmiştir. Temyiz Kurulu’nun kararı kanaatimizce de oldukça yerindedir.
Beyaz tavşanın geçmişten gelen masumiyet, saflık kimliği, beyaz tavşana sonradan eklemlenmeye çalışılan imaja baskın gelmiştir diyerek yazıyı kendi açımızdan sonuçlandırabiliriz.
Son Not: Geçtiğimiz günlerde katıldığım bir toplantıda, bir süredir görmediğim bazı arkadaşlarım, eskisi gibi hikayeleştirerek veya konuyu renklendirerek yazmaya tekrar ne zaman başlayacağımı sordular. Bu soru/istek, doğrusu benim de sevdiğim/özlediğim, ancak yaşadığımız coğrafyanın dertleri çerçevesinde ilham/enerji eksikliği hissederek bir süredir beceremediğim tarza tekrar dönmeye çalışmam için bana motivasyon oldu. Bu yazıyı beni bu konuda -deyim yerindeyse- fişekleyen arkadaşlarımdan Ayşe İrem Akdeniz’e armağan ediyorum.
Banksy… Farklı, ilham, ilgi uyandıran, kararlı, olağandışı, ses getiren, sınırsız, sürpriz, üretim, yaratıcılık ve tekrar baştan farklı, ilham… Bunlar ünlü “no-name” grafiti sanatçısı ve -her ne kadar önemsemediğini belirtse de- popüler ve “cool” kültürün bir parçası olan Banksy’yi düşününce ilk akla gelebilecek kelimeler. Banksy’nin eserlerinin değeri ve özelliği tartışılmaz olsa da, tek ses getiren özelliği yaratımları değil tabii ki. Nitekim “Kırmızı Balonlu Kız” eserinin, 2018 yılında yaklaşık 1 milyon sterline alıcı bulduğu bir müzayede satışı sırasında -daha önce bizzat Banksy’nin yerleştirdiği- gizli bir bıçak ile parçalanması gibi, aynı eserin -değerini 3 yılda yaklaşık 16’ya katlayarak- 2021 yılında yaklaşık 16 milyon sterline alıcı bulması da çok uzun süre gündemde kalmıştı. Bir eserinin Guess vitrinlerinde kullanımı akabinde, bu kullanımın izinsiz olduğunu ifade ederek yaptığı açıklamalar da yine Banksy’i bir hayli gündemde tutmuştu. Söz konusu durumun sebebinin ise Banksy’nin daha önce yaptığı “Telif ezikler içindir” açıklaması olduğu düşünülmüştü. Gerçekten de Banksy’nin internet sitesi incelendiğinde, bu yönde bir açıklaması olduğu ve hatta şahsi kullanımlar ile sınırlı kalmak kaydıyla eserlerinin kullanılmasına ve düzenlenmesine izin verdiği görülmektedir. Bu öyle bir açıklama ki, bugünkü yazımıza konu kararın temelini dahi yakından etkilemektedir. Biraz detaylandırmak gerekirse;
Her ne kadar Banksy dünya görüşü çerçevesinde telife inanmasa da, yukarıdaki Guess örneği, eserlerinin ve haklarının korunması gerektiğine son derece inandığını göstermektedir. Öyle ki, eserlerini çok yönlü koruyabilmek adına geniş bir strateji yaratan Banksy’nin -bu amaca uygun olarak- marka olarak tescil edilebilir eserlerin yaratımı üzerinde çalıştığı da bilinmektedir. Nitekim bu yaklaşım ile paralel olarak, Banksy’nin bir eseri Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) nezdinde marka olarak tescil edilmiştir. Full Colour Black Limited (“Full Colour”) tarafından ise, söz konusu markanın ayırt edici olmadığı ve kullanılmadığı iddiası ile, markanın hükümsüzlüğü talep edilmiştir. Nitekim Full Colour tarafından dosya hakkında daha sonra yapılan açıklamalarda, markanın kullanım amacı olmaksızın tescil edildiğinin düşünüldüğü ve bu sebeple hükümsüzlük isteminde bulunulduğu belirtilmiştir.
EUIPO İptal Birimi tarafından dosyada yapılan ilk incelemede özetle; bu eserin bir grafiti olduğu ve halk tarafından fotoğraflanarak kullanılabileceği, nitekim eserin kullanımı için direkt Banksy’nin de izin verdiğinin anlaşıldığı, eserin telif korumasına tabi olduğu durumda bundan faydalanmak için Banksy’nin kimliğinin açıklamasının gerekeceği, diğer yandan Banksy’nin telif korumasının ezikler için olduğunu söylediği, söz konusu işaretin asla marka olarak kullanılmadığı, buradaki amacın farklı bir yolla eser üzerindeki ticari hak sahipliğini korumak olduğu değerlendirilmiş ve markanın kötü niyetle tescil edildiği gerekçesiyle markanın hükümsüzlüğüne karar verilmiştir. Genel strateji bakımından da önem arz eden bu karara karşı Banksy’nin ekibi tarafından kapsamlı bir itiraz yapılmıştır.
Karara itiraz üzerine EUIPO Temyiz Kurulu tarafından yapılan inceleme sonucunda ise, çok yönlü değerlendirmeler içeren bir karar verilmiştir. 25 Ekim 2022 tarihli karara bu bağlantıdan erişilmesi mümkündür. Kararda özetle belirtildiği üzere;
Banksy’nin eserinin bir grafiti olmasının ya da insanların onu fotoğraflayarak kullanabiliyor olmasının ya da -daha sonraki bir aşamada- bu eserin üçüncü kişilerce kullanıma izin verilmesinin dahi, markanın tescil edildiği dönemde, markanın kullanılma amacı olmadığı yönünde yorumlanamayacağı,
Nitekim üçüncü kişilere verilen kullanım izninin açıkça “ticari olmayan kullanım” ile sınırlandığı,
Eserin üçüncü kişiler tarafından bu sınırın dışında kullanılmasının ise, hakkın genişletilmesi anlamına gelmediği ve her şekilde hak sahibinin haklarının baki olduğu,
Kişilerin mümkün olduğu ölçüye kadar kimliklerini gizli tutma haklarına sahip olduğu,
Burada ilk derece kararı haklı bile olsa, bunda bir kötü niyet olmadığı, zira markanın kullanılmama niyetiyle başvuruya konu edildiğinin bir göstergesi olmadığı,
Banksy’nin “Telif ezikler içindir” açıklamasının ifade özgürlüğü kapsamında olduğu, başvurudan uzun yıllar önce yapılmış bu açıklamadan hareketle başvuru sahibinin kötü niyetli olduğu yönünde yorum yapılmasının son derece sübjektif olduğu,
Nitekim markanın hoşgörü süresinin de henüz sona ermediği,
İşbu marka başvurusu ile, telif hakkı koruması yerine ya da o genişletilerek bir koruma sağlanmış olsa bile, bunun otomatikman kötü niyet olarak kabul edilmeyeceği
değerlendirilmiştir.
Bu karar ile, ilk derece kararı iptal edilmiş ve Banksy’nin hem sanat eseri hem de markası olan işaretinin marka olarak korunması gerektiği yönünde hüküm kurulmuştur.
Görüldüğü üzere EUIPO Temyiz Kurulu, söz konusu EUIPO İptal Birimi kararının hemen hemen tüm gerekçeleri yönünden hatalı olduğuna hükmetmiş ve her biri açısından da çok yönlü açıklamalarda bulunarak, kararını objektif ve her şeyden öte hem hukuk hem de mantık çerçevesinde gerekçelendirmiştir.
Üstelik Temyiz Kurulu kararı; Banksy ya da herhangi bir kişinin ifade özgürlüğüne, geçmiş yıllardaki açıklamaların günümüz dosyaları ile bağlantısının zayıf olabileceğine, telif korumasından faydalanmak için kimliğini açıklamanın salt bir zorunluluk olmadığına ve hatta bir noktaya kadar bunun da bir hak olduğuna, kişilerin serbestçe marka/eser koruma stratejisi geliştirebileceğine ve -çoğu zaman unutulan ancak hayli önemli bir ilke olan- kötü niyetin başvuru anındaki varlığının sorgulanması gerektiğine dair çok fazla önemli konuya değinmiştir. Her ne kadar bu değerlendirmeler, çok geniş kapsamlı olmasa da, temel amacı ve yaklaşımı rahatlıkla anlayabilecek kadar açık ve sade bir şekilde ifade edilmiştir. Dolayısıyla, özellikle kötü niyet gibi aslında tamamen yoruma açık bir gerekçenin değerlendirmesinde bilgi ve belgelerin esnetilmemesi ve sehven dahi olsa sübjektif yorum yapılmaması gerektiği ortaya konulmuştur.
Genel hukuk sistematiği için son derece değerli olan bu karar, hiç şüphesiz ki pek çok dosyada hem Banksy hem de kötü niyet iddialarına konu markalar açısından çok yönlü olarak kullanılacaktır. Bu kapsamda kötü niyetin başvuru tarihi itibariyle aranması, kullanmama niyetine dair yorumların objektif yapılması ve kötü niyetin varlığına somut deliller ya da en azından objektif yorum ilkeleri kapsamında hükmedilmesi gerektiğine dair açıklamalar kapsamında bu kararı tekrar tekrar görmemiz çok olasıdır.
Kanaatimce de EUIPO Temyiz Kurulu’nun kararı son derece yerindedir. Zira, bir marka sahibinin dosya dışı açıklamalarının ve hatta eserlerini koruma stratejisinin etkisiyle verilen ve sonucu hükümsüzlük gibi doğrudan hak kaybı olan bir karar, öngörülemezliği de beraberinde getirmektedir. Nitekim bu yaklaşım o kadar göreceli ve temel -objektif- marka hukuku ilkelerinden o kadar uzak görünmektedir ki, daha en başta bile bu derece “niyet okuma” niteliğindeki bir kararın kabulü şaşırtıcı olmuştur. EUIPO nezdinde dahi kötü niyete bu kadar sübjektif yaklaşılabildiği düşünüldüğünde, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından bu gerekçeye çok sıkı yaklaşılması bir bakıma yerinde görünebilmektedir. Bununla birlikte, her durumda en güzeli denge olacaktır. İyi ve kötü arasında olduğu gibi, sübjektif objektif ve yorum arasındaki denge, hakkaniyeti de yanında getirmektedir.
Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 08/06/2022 tarihli “THINK DIFFERENT” kararları
Bu yazıda bahsedeceğimiz Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi (“Genel Mahkeme”) kararında, Apple Inc’e (“Apple”) ait tescilli “Think Different” markalarının kullanmama sebebiyle iptaline ilişkin olarak verilmiş olan 2011/2018-4, R 2012/2018-4 ve R 2013/2018-4 sayılı EUIPO kararlarının iptali talebi incelenmiştir.
Olayların geçmişi
Genel Mahkeme vakayı değerlendirmeye geçmeden önce Apple adına tescilli olan üç markanın geçmişinden bahsetmiştir. Kullanmama sebebiyle iptale konu markaların tamamının “Think Different” ibaresinden oluştuğu ve 9. sınıfta tescilli olduğu görülmektedir.
Ayrıntılı olarak inceleyeceğimiz davanın taraflarından olan SWATCH AG (“Swatch”), 14 Ekim 2016 tarihinde, Apple’e ait Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nde (“EUIPO”) tescilli “Think Different” ibareli markaların9. sınıfta bulunan mallar bakımından son beş yıldır kesintisiz bir şekilde ciddi kullanıma sahip olmaması sebebiyle iptalini talep etmiştir. 24 Mart 2017 tarihinde Apple ciddi kullanımlarını gösteren belgeleri sunmuştur ve bu belgeler kapsamında değerlendirmeler gerçekleşmiştir.
EUIPO İptal Birimi ve Temyiz Kurulu tarafından yapılan incelemeler sonucunda, Apple tarafından sunulan kullanım kanıtlarının son beş yıla ait kesintisiz ciddi kullanımı kanıtlayamadığı gerekçesiyle markaların iptaline karar verilmiştir. Çünkü sunulan delillerin 14 Ekim 2011-13 Ekim 2016 tarihleri arasında ciddi kullanımı göstermesi gerekirken, Apple tarafından sunulan delillerin iki ayrı dönemi kapsayan delillerden oluştuğu görülmüştür. Bu dönemlerin 1997-2000 yılları arasındaki bilgisayar kampanyasını kapsadığı ve 2009 yılında bilgisayar kutularının üzerinde söz konusu ibarenin kullanılmasını ele aldığı görülmüştür. İlk dönem için sunulan delillerin on yıldan eski olduğu göz önünde bulundurulduğunda dikkate alınamayacağı vurgulanmıştır. Yine kullanımı kanıtlamak için sunulan bazı görsellerden, söz konusu kullanımların süreklilik arz etmediği görülmüştür. İkinci döneme ilişkin dava konusu ibarenin kullanıldığını gösteren bilgisayar kutuları bakımından bir değerlendirme yapıldığında ise; söz konusu bilgisayarların satış miktarları gösterilmediğinden, bu delillerin de “Think Different” ibaresinin markasal kullanımını kanıtlamadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Görülebileceği üzere, kullanılan “Think Different” ibareleri bilgisayar kutuları üzerinde oldukça küçük, tüketicilerin dikkatini çekmeyecek bir şekilde yer almıştır.
EUIPO tarafından verilmiş olan birbiri ile paralel bu üç kararın iptali için Apple tarafından Genel Mahkemeye başvurulmuştur.
Genel Mahkeme tarafından gerçekleştirilen ilk inceleme
Mahkeme, görevinin EUIPO tarafından verilmiş olan kararların uygunluğunu denetlemek olduğunu, sunulan yeni delilleri incelemek olmadığını vurgulayarak, Apple tarafından ilk kez dosyaya sunulan yeni delillerin değerlendirilmeyeceği yönünde karar vermiş ve tüm değerlendirmeyi dosyaya önceden sunulan deliller kapsamından gerçekleştireceğini bildirmiştir.
Usule ilişkin itirazların incelenmesi
Apple, usulen itirazlarını iki ana grup altında toplamıştır. Gerekçelerden ilki, dinlenme hakkının ihlali; ikincisi ise gerekçe gösterme hakkının ihlalidir.
Dinlenme hakkının ihlaline ilişkin iddiaların incelenmesi
İlk olarak, Apple, Temyiz Kurulu’nun vermiş olduğu üç kararda da yorum yapma fırsatının olmadığını öne sürdüğü argümanlara ve kanıtlara dayanıldığını ve dolayısıyla dinlenme hakkının ihlal edildiğini vurgulamıştır. Fakat, EUIPO ve Swatch, Apple tarafından ileri sürülen bu iddiaların gerçekçi olmadığını, dinlenme hakkının en temel haklardan biri olduğunu ve Apple’ın temyiz süreci boyunca iddialarını sunabileceği ve savunabileceği birçok fırsatının olduğunu belirtmiştir.
Genel Mahkeme yapmış olduğu inceleme sonucunda, temyiz sürecinde sunulan kullanım delillerine, karşı tarafın cevaplarından sonra Apple tarafından tekrar görüş sunma talebinde bulunabilecekken, bu hakkın kullanılmadığını belirtmiştir. Dolayısıyla, Temyiz Kurulunca dinlenme hakkının ihlal edilmemesi sebebiyle, Apple tarafından öne sürülen bu argümanın reddedilmesine karar verilmiştir.
Gerekçe gösterme hakkının ihlaline ilişkin iddiaların incelenmesi
Apple, gerekçe gösterme hakkının 3 farklı açıdan ihlal edildiğini iddia etmiştir:
Bunlardan ilki, Temyiz Kurulu’nun, ““Think Different” ibaresinin kullanıldığı bilgisayar kutularının, tüketiciler nezdinde ayrıntılı incelemeye tabi tutulmayacağı dolayısıyla, bu ibarenin dikkat çekmeyeceği” gerekçesini mantıklı sebeplere dayandırmaması ve ayrıntılı olarak açıklamaması.
İkincisi, Temyiz Kurulu’nun İngilizce bilmeyen halkın algısının dikkate alınmayacağına ilişkin gerekçelerini ayrıntılı olarak açıklamaması,
Üçüncü olarak, “Think Different” ibaresinin tanınmışlığının göz ardı edilmesi ve bu ibarenin tanıtım materyalinden daha fazlası olmadığı argümanının gerekçelendirilmemesi.
EUIPO ve Swatch bu iddialara itiraz etmiştir. Yapmış oldukları açıklamalarda, sunulan deliller kapsamında ciddi kullanımın belirlenmiş yasalar ve kabul gören içtihatlar doğrultusunda değerlendirildiğini ve eksik bir inceleme yapılmadığını vurgulamışlardır.
Esasa ilişkin itirazların incelenmesi
Genel Mahkeme tarafından yapılan inceleme sonucunda, iptal edilen ilk markanın 6 Eylül 1999 tarihinde, iptal edilen ikinci markanın 18 Kasım 1999 tarihinde ve iptal edilen üçüncü markanın ise 8 Mayıs 2006 tarihinde tescil edildiği ve bu markaların kullanılmıyor olmaları sebebiyle iptal edilmeleri talepli başvuruların ise 14 Ekim 2016 tarihinde yapıldığı belirtilmiştir. İptali istenilen markalar beş yıldan daha uzun bir süredir tescilli olduklarından, 13 Ekim 2011-13 Ekim 2016 tarihleri arasındaki ciddi kullanımlarının ispatlanması beklenmiştir. Akabinde, kullanmama sebebiyle iptal durumlarında, dikkate alınması gereken kriterler ayrıntılı bir şekilde açıklanmış ve bu kriterler ışığında aşağıdaki değerlendirmeler yapılmıştır:
1- İlk olarak iptal talebine konu “bilgisayarlar, bilgisayar terminalleri, klavyeler, ekran birimleri, terminaller; modemler; disk sürücüleri; bilgisayar çevre birimleri; İletişim ekipmanları; adaptörler, adaptör kartları, konektörler ve sürücüler; boş bilgisayar depolama ortamı, bilgisayar programları, işletim sistemleri, bilgisayar donanımı, yazılımı ve bellenimi; bilgisayar bellek aygıtları; veri kayıtları; kameralar; bilgisayar programlarını ve yazılımlarını taşıyan veya bunları kaydetmek için kullanılan çipler, diskler ve bantlar; rastgele erişimli bellek, salt okunur bellek; katı hal bellek aygıtı; elektronik haberleşme teçhizatı ve aletleri; yukarıda belirtilen ürünlerden herhangi birini içeren veya bunlarla birlikte kullanım için etkileşimli ürünler; bahsi geçen tüm mallar için parçalar ve donanımlar’ ve ikinci ve üçüncü itiraz edilen markalar için ‘bilgisayarlar, bilgisayar terminalleri, klavyeler, ekran birimleri, terminaller; modemler; disk sürücüleri; bilgisayar çevre birimleri; İletişim ekipmanları; adaptörler, adaptör kartları, konektörler ve sürücüler; boş bilgisayar depolama ortamı, bilgisayar programları, işletim sistemleri, bilgisayar donanımı, yazılımı ve bellenimi; bilgisayar bellek aygıtları; veri kayıtları; kameralar; bilgisayar programlarını ve yazılımlarını taşıyan veya bunları kaydetmek için kullanılan çipler, diskler ve bantlar; rastgele erişimli bellek, salt okunur bellek; katı hal bellek aygıtı; elektronik haberleşme teçhizatı ve aletleri; yukarıda belirtilen ürünlerden herhangi birini içeren veya bunlarla birlikte kullanım için etkileşimli ürünler; yukarıda belirtilen tüm mallar için parçalar ve bağlantı parçaları” mallarının ortalama tüketici kitlesi ve buna bağlı olarak ilgili ürünlerin satın alınma süreçleri ile teknik özelliklerin önemi değerlendirilmiştir. Çünkü Apple, Temyiz Kurulu tarafından yapılan değerlendirmelerde, ortalama tüketici kitlesinin ve ilgili kesimin dikkat düzeyinin dikkate alınmadığından şikayetçi olmuştur. Apple’a göre, tüketiciler dayanıklı ve teknik özellikleri yüksek malları satın alırken yüksek düzeyde dikkat göstermektedir ve bu tür ürünlerin teknik özelliklerini daha fazla irdelemektedir. Özellikle, Temyiz Kurulu tarafından yapılan değerlendirme esnasında, bu durumla ilgili içtihatların göz ardı edildiği iddia edilmiştir.
Fakat, Mahkeme, Temyiz Kurulu tarafından da ortalama tüketicilerin ve ilgili kesimin dikkat düzeyinin benzer şekilde belirlendiğini kabul etmiştir. Kaldı ki bahsi geçen ürünlerin teknik ürünler olduğu ve tüketicilerin satın alma aşamasında yüksek düzeyde dikkat göstereceğinin tartışmalı olmadığı vurgulanmıştır. Yine de ciddi kullanıma konu olan ibarenin, bilgisayar kutusunun çok küçük bir kısmında dikkat çekmeyecek şekilde kullanılması halinin tüketiciler nezdinde markasal bir etki oluşturmadığına karar verilmiştir. Dolayısıyla, tüketicinin dikkat düzeyinin yapılan incelemeye bir etkisinin olmadığı, bahsi geçen ibarenin markasal kullanım kabul edilmeyecek derecede küçük bir şekilde olduğu ifade edilmiştir.
Aynı zamanda, bilgisayar ve benzeri ürünlerin satışlarının sergi şeklinde açık ürünler üzerinden gerçekleştiği ve kutu gibi ambalajlamaya ilişkin unsurların tüketicilerin ulaşamayacağı bir depoda tutulduğunun unutulmaması gerektiği belirtilmiştir. Dikkat düzeyi yüksek bir tüketici, direkt olarak ulaşamayacağı bir ambalajdan ziyade, açık bir şekilde teşhir edilen ürünün kendisini ayrıntılı olarak inceleme fırsatına sahiptir. Doğal olarak, Apple tarafından ileri sürülen, “tüketicilerin iptali talep edilen markanın üzerinde kullanıldığı ambalajları her zaman inceleyecek durumda oldukları” iddiasının kabul edilmesi mümkün değildir. İnternet sitesinden yapılan çevrimiçi alışverişlerde ise, ürün ambalajları ancak satın alma işlemi akabinde ürün tüketiciye ulaştığında görülebilmektedir.
2- İkinci olarak, Apple tarafından sunulan bilgisayar ürünlerinin satışına ilişkin sayıların değerlendirmesi yapılmıştır. Apple, Temyiz Kurulu tarafından bu satış sayıları incelenirken “tüm Avrupa Birliği ülkeleri yerine belirli üye devletler bakımından bir inceleme yapılmasının ve hukuk departmanlarının müdürü tarafından beyan edilen sayıların dikkate alınmamasının” yanlış bir yargıya varılmasına sebep olduğunu vurgulamıştır. Fakat Mahkeme yapılan incelemede, söz konusu verilerin, şirketin hukuk departman müdürü tarafından sunulmasının, bu sayıların güvenilirliğinin zedelenmesine sebep olduğunun kabul edilmesi gerektiğine karar vermiştir. Müdür tarafından sözlü olarak belirtilen “Think Different” ibareli ürünlerin “Avrupa’da dört milyon adetten fazla satışının gerçekleştiği” iddiası ise sunulan deliller ile kanıtlanamamıştır. Avrupa genelinde sunulan satış rakamlarının ise iMac bilgisayarlarının satışını gösterdiği ancak “Think Different” markasının kullanıldığını kanıtlayamadığı anlaşılmıştır. Tüm bu veriler ışığında, satış sayılarının dikkate alınmaması gibi bir durumun söz konusu olmadığı, ancak sunulan belgelerin Temyiz Kurulu tarafından yeterli düzeyde kullanım olarak kabul edilmemesi yönünde karar verildiğinin kabulü gerekecektir.
3- Üçüncü olarak, “Think Different” ibaresinin kullanımı değerlendirilirken kriterlerin yanlış ve eksik olarak uygulandığı öne sürülmüştür. Kullanılan ibarenin, tek başına bir markasal kullanım kabul edilmesi gerekirken, Temyiz Kurulu tarafından yapılan yanlış değerlendirme nedeniyle markasal kullanım olarak kabul edilmediği vurgulanmıştır. Oysa, bilgisayarların ambalajlarında birden fazla markanın ortak kullanımının yaygın olduğu ve bu durumun iptali istenen markanın işlevini zayıflatamayacağı iddia edilmiştir. Bu bağlamda da EUIPO’nun yerleşik içtihatların dışına çıkarak doğru bir sonuca ulaşmadığı belirtilmiştir. Yine Apple’a göre, iptal konusu markanın ilgili ürünün ambalajı üzerinde dikkat çeken bir yere yapıştırılması ve büyük harflerle yazılması gerektiğini işaret eden bir EUIPO içtihadı da bulunmamaktadır. Dolayısıyla, EUIPO tarafından bu husus gerekçe gösterilerek karar verilmesi yerinde değildir. Son olarak, “Think Different” ibaresinin bir tanıtım materyalinden daha fazlası olmadığına ilişkin verilmiş olan kararın yerinde olmadığı vurgulanmıştır. Bu husus hakkında kullanmama sebebiyle iptal incelemesi yapılırken bir markanın ayırt ediciliği konusunda değerlendirme yapılmaması gerektiği noktasının da altı çizilmiştir.
Genel Mahkeme yapmış olduğu değerlendirmelerde, iki veya daha fazla ticari markanın birlikte ve birbirlerinden bağımsız olarak, üreticinin şirketinin adı olsun veya olmasın, kullanıldığı durumların ortaya çıkabileceğini kabul etmiştir. Fakat bu kullanımların markasal olarak kabul edilebilmesi için her bağımsız ibarenin, markanın işlevlerini tam olarak yerine getirmesi beklenecektir. Somut olayda, Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun “Think Different” ibaresinin markasal bir kullanım olmadığı yönündeki kararını, “Think Different” ibaresinin iMac veya Macintosh markaları ile aynı ambalajda yer alıyor olmasına dayandırmadığının altını çizmiştir. Aksine, Temyiz Kurulu’nun vardığı sonuca dayandırdığı temel dayanaklarının;
Kullanımı kanıtlamak amacıyla sunulan delillerin bir kısmının ilgili sürenin dışında kalması,
Apple tarafından sunulan görsellerin iptali talep edilen markaları kutu ambalajı üzerinde tek bir yerde göstermesi ve bu kullanımın, özellikle boyutu ve konumu başta olmak üzere tek başına markasal bir kullanım teşkil etmeyeceği gerekçelerine dayandırdığı vurgulanmıştır. Ek olarak, bir markanın kaynak gösterme işlevinin oldukça önemli olduğu ve ciddi kullanımın bundan bağımsız düşünülemeyeceği belirtilmiştir.
Somut olayda, bilgisayar kutusunun fotoğraflarından da anlaşılacağı gibi, kutu ambalajına yapıştırılan etiketlerde “Think Different” ibaresi, tüketicinin dikkatini çekecek şekilde konumlandırılmamıştır. Aksine, bu ibare satışa sunulan bilgisayarların teknik özelliklerinin altına ve nispeten küçük karakter boyutunda barkodun hemen üstüne yerleştirilmiştir. Bu kullanımın, iptali istenilen markaların temel işlevini -ilgili malların kaynağını gösterme- oldukça zayıf olarak yerine getirdiği belirtilmiştir. İddia edildiği gibi, Temyiz Kurulu’nun kullanmama sebebiyle iptal incelemesi yaptığı esnada, spesifik olarak ayırt edicilik değerlendirmesi yapmadığı, markanın işlevleri gereği bir değerlendirme yaparken iptali istenen ibarenin ayırt ediciliğinin zayıf olduğuna değindiğinin kabul edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca, Apple’ın iddia ettiğinin aksine, Temyiz Kurulu’nun itiraz edilen markaların ayırt ediciliğine ilişkin vardığı sonucun, bunların gerçek anlamda kullanıldıklarını kanıtlamayı amaçlayan bir deliller bütünü ile çelişmediğini, kullanmama sebebiyle iptal kararını aksi yönde etkilemediği belirtilmiştir. Çünkü, EUIPO’ya sunulan ciddi kullanım kanıtları arasında, 1997 tarihli lansman sırasında “Think Different” başlıklı reklam kampanyasının başarısını belirten çok sayıda basın makalesinin bulunduğu görülmüş olmasına rağmen bahsi geçen basın makalelerinin 10 yıldan daha eski olduğunun da kabul edilmesi gerekmektedir.
Tüm bu açıklamalar doğrultusunda Genel Mahkeme davayı reddetmiştir.
Sonuç
Genel Mahkeme daha önce verdiği birçok kararda, ihtilaf konusu işaretlerin, ticari kaynak gösterir biçimde markasal kullanıma konu olmadığı, ilgili işaretlerin kullanımına yönelik sunulan kanıtların yalnızca tanımlayıcı biçimde kullanımı gösterdiği gerekçesiyle ilgili markaların ciddi kullanımının bulunmadığı ve markaların iptalinin gerektiği yönünde karar vermiştir. İncelenen davanın diğerlerinden farkı, Genel Mahkeme’nin ilk kez bir işaretin ikincil (veya tali) biçimde kullanımı gerekçesiyle ciddi kullanımın bulunmadığı tespitine varması ve markanın iptali yönündeki kararın onamasıdır. Bu bağlamda, yazıda aktardığımız karar kanaatimizce önemli ve yeni bir içtihat teşkil etmektedir.
Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) Üçüncü Temyiz Kurulu’nun 11 Ağustos 2022 tarihinde verdiği R 726/2021-3 sayılı kararda, ayakkabı tasarımının korunmasına ilişkin başvurudan önce tanınan 12 aylık hoşgörü süresine uyulmaması halinde tasarımın hükümsüz kılınabileceği ortaya konmuştur. Söz konusu karar, ayırt edici nitelik değerlendirmesi ve hoşgörü süresi hakkında önemli noktalar içermektedir. Kararın arka planı şu şekildedir:
PUMA SE, 26 Temmuz 2016 tarihinde ayakkabı ürünleri için EUIPO nezdinde birlik tasarımı başvurusu yapmıştır. Bu başvuruya da ABD Fikri Mülkiyet Ofisi’ndeki 25 Temmuz 2016 tarihli başvurusundan doğan rüçhan hakkını ileri sürmüştür.
Bunun üzerine Handelsmaatschappij J. Van Hilst B. V. (“Hükümsüzlük Talebi Sahibi”) söz konusu birlik tasarımının hükümsüzlüğü için Temmuz 2019’da AB Topluluk Tasarımı Tüzüğü’nün 5 ve 6. maddeleri uyarınca bu tasarımın yenilik ve ayırt edici nitelik unsurlarını taşımadığını öne sürerek 25(1)(b) uyarınca EUIPO’ya başvurmuştur.
Rihanna’nın Instagram hesabından paylaştığı aşağıdaki gönderilerin yanı sıra Temmuz-Kasım 2015 arasında http://www.footwearnews.com, http://www.complex.com ve www.fashionmovesforward.com gibi internet sitelerinde yayımlanmış internet haberleri de sunulmuştur. Buna göre, Hükümsüzlük Talebi Sahibi, Tasarım Sahibinin 12 aylık hoşgörü süresinden önce olacak şekilde söz konusu tasarımı kamuya açıklamış olduğunu iddia etmektedir. Bu Instagram postlarının da 16 Aralık 2014 tarihinden beri var olduğu belirtilmiştir. Yine Rihanna’nın bu tasarım konusu ayakkabıyı 2015 yılında New York’ta giydiğinde çekilen fotoğrafların bulunduğu ve bunların yanı sıra söz konusu tasarımın başka ayakkabı üreticileri tarafından da rüçhan tarihinden önce üretilip kamuya sunulduğunu, bu sebeple de yeni olmadığını öne sürmüştür.
Tasarım Sahibi PUMA, hükümsüzlük talebinin geçersiz olduğunu, çünkü ortada taraflar arasındaki sözleşmesel ilişkinin ihlali ve kötü niyetin bulunduğunu savunmuştur. Ayrıca, Rihanna ile iş birliğinin 2014 sonlarında başladığını, bahse konu ayakkabının bu ortaklığın ilk ürünlerinden olduğunu ve Puma’nın internet sitesi vasıtasıyla 25 Eylül 2015’te 12 aylık hoşgörü dönemi içinde piyasaya sürüldüğünü, bu “Creeper” ayakkabı modelinin de 2016’da yılın ayakkabısı seçildiğini belirtmiştir. Uyuşmazlığa konu tasarım “Creeper” ayakkabı modeline dayanmaktadır. Paylaşılan görüntülerde, ayakkabıların detaylı olarak görünmediği ve zaten kişisel hesabından paylaşılan tasarımların görüntülerinin ticari hayatın normal seyrinde ilgili kişilerce makul olarak bilinir hale gelmeyeceği savunulmaktadır.
EUIPO İptal Birimi, talebi kabul ederek söz konusu birlik tasarımının önceki tasarım nedeniyle ayırt edici niteliğinin olmadığı gerekçesiyle hükümsüzlüğüne karar vermiştir. Önceki tasarım paylaşımlarının, Rihanna ve Puma arasında Aralık 2014’te başlayan iş birliğinin duyurulmasının geniş bir medya dikkati çekmesinden ötürü muhtemelen ilgili çevrelerce öğrenildiği ve bu görsellerin uyuşmazlık konusu tasarımla örtüşen özelliklerin fark edilebileceği derecede yeterli kalitede olduğu kanaatine varılmıştır. Önceki tasarım hoşgörü süresinden önce satılmamış olsa dahi, internette yayımlama yoluyla kamuya açıklanmış olmasının uyuşmazlık konusu tasarımın yeniliğini ve ayırt ediciliğini öldürmeye yeteceğine karar verilmiştir. Ayırt edicilik değerlendirmesinde, İptal Birimi bilgilenmiş kullanıcının ayakkabılara ve günlük moda sektörüne aşina biri olduğunu, tasarımcının özgürlüğünün ise sadece ayağa uyumlu olarak ayakları koruyucu bir tasarım yapmakla sınırlı olduğunu ve bu nedenle de aslında çok kısıtlı olmadığını tespit etmiştir. Dolayısıyla tasarımlar detaylı olarak karşılaştırıldığında (düz, kalın, dikey çizgili ayakkabı tabanı, 7 delikli kalın bağcıklı kapanış, her iki yanında küçük delikler olan iki çizgi deseni) bilgilenmiş kullanıcı üzerinde aynı genel izlenimi yarattığı ve farklılıkların ayırt etmeye yeterli olmadığı sonucuna varılmıştır.
Ardından PUMA, temyiz yoluna başvurmuştur. EUIPO Üçüncü Temyiz Kurulu (“Kurul”), 11 Ağustos 2022 tarihinde verdiği kararla aşağıdaki gerekçelerle EUIPO İptal Birimi’nin hükümsüzlük kararını doğru bulmuş, itirazın reddine ve hükümsüzlük talebinin kabulüne karar vermiştir:
AB Topluluk Tasarımı Tüzüğüne ve Yönetmeliğine göre önceki tasarımın kamuya sunulduğunu kanıtlayan belgelerin nasıl olması gerektiği düzenlenmemiştir. Yalnızca önceki tasarımların varlığını kanıtlayan belgeler denmiştir. Bu nedenle, hükümsüzlük talebinde bulunan kişi bu talebine gerekçe olan kanıtların ne olacağına karar vermekte serbest olmakla birlikte bu belgelerin somut, güvenilir, objektif ve kamuya sunumu ortaya koyar nitelikte olması aranmaktadır.
Rihanna’nın Instagram hesabından 12 aylık hoşgörü süresinin öncesinde paylaşılmış olan fotoğrafların Tüzük kapsamında kamuya sunum olduğu tespit edilmiştir. Bu husus, gönderilerin çok sayıda yorum ve 300.000’den fazla beğeni almış olması ve medyanın oldukça ilgisini çekmiş olmasıyla da desteklenmektedir. Sunulan diğer internet gönderileri de aynı şekilde sayılmıştır. Bu kanıtların objektif ve güvenilir olduğu ve AB Topluluk Tasarımı Tüzüğü m. 7/1 anlamında etkili ve yeterli biçimde önceki tasarımın kamuya sunulduğunun ortaya konduğu değerlendirilmiştir.
Tasarım Sahibinin iddia ettiğinin aksine paylaşılan fotoğrafların yeterli kalitede olduğu ve önceki tasarımın özelliklerinin karşılaştırılabilecek derecede anlaşılabildiği, farklı açılardan da görüldüğü tespit edilmiştir. Ayrıca, paylaşılan internet yazılarının da güvenilir olmayacağına ve içerikleriyle ve tarihleriyle oynanabileceğine dair iddialar da reddedilmiştir. Buna göre, bir internet sitesinin içeriğinin veya tarihlerinin yalnızca manipüle edilebilecek veya değiştirilebilecek olmasının soyut ihtimali yeterli değildir. Açıkça böyle bir sahteciliğin yapılmış olduğunun veya açık tutarsızlıkların gösterilerek makul bir şekilde bu şüphelerin ortaya konması aranmaktadır.
Tüzükte yer verilen istisnanın amacına uygun olarak dar yorumlanması gerektiği, sadece doğrulanması zor olan ve ilgili ticari çevrelerce bilinir hale gelmesinin yalnızca şans eseri olabileceği açıklanma durumlarının kamuya açıklama sayılmayacağı belirtilmiştir. Somut olayda, önceki tasarımın birden çok olayda kamuya sunulmuş olduğuna dair bol bol delil olduğundan ötürü burada bu istisna söz konusu değildir. Önemle belirtilmiştir ki, kamuya açıklamanın sonucunda tasarımın ilgili çevrelerce gerçekten bilindiğine dair sunulması gereken delillerle ilgili olarak bir miktar/sayı sınırı bulunmamaktadır.
Uyuşmazlık konusu tasarımın ayakkabılar üzerinde olduğu, bilgilenmiş kullanıcının da bu ürünleri satın alan ve kullanan, olağan özelliklerine dair belli bir bilgisi olan genel halkın herhangi bir üyesi olduğu belirlenmiştir. Bu kişi, kataloglara bakan, ayakkabı mağazalarını gezen, bu konuda araştırma yapan ve ayakkabılara olan ilgisi sonucu ayakkabıları kullanırken dikkat seviyesi yüksek biri olarak tanımlanmıştır.
Ayırt edici niteliğin varlığı incelenirken tasarımcının tasarımı geliştirmedeki seçenek özgürlüğünün derecesi dikkat alınmalıdır. Tasarımcının tasarımı geliştirmedeki seçenek özgürlüğünün derecesi, ürünün teknik fonksiyonlarının dayattığı sınırlamalar veya ürüne uygulanacak kanuni gereklilikler tarafından belirlenir.
Somut olayda, tasarımcının ayakkabı tasarımı geliştirmedeki özgürlüğü geniştir. Bu açıdan, aslında yalnızca ayakkabının ayak ergonomisine uygunluğu, duruş sabitliği ve kullanıcı için rahat ve güvenli olması gibi açılardan sınırlıdır. Bunun dışında, şekil, form, malzeme, renk, desen, süsleme gibi birçok açıdan seçim özgürlüğü söz konusudur. Çok farklı çeşit ayakkabı tasarımı mevcuttur ve daha da yapılabilmesi mümkündür.
Tasarımda ayırt edici karakter değerlendirmesi, tasarımın bilgilenmiş kullanıcı görüşüyle önceki tasarımlardan genel izlenim yönünden farklılaşıp farklılaşmadığıyla ilgilidir. Benzerlik ve farklılıkların tek tek listesinin yapılmasıyla bu karşılaştırmanın yapılamayacağı, tasarımın renksiz teknik çizimle sunulmuş olmasından ötürü renk gibi ek unsurların burada dikkate alınmayacağı belirtilmiştir.
Somut olayda, karşılaştırılan tasarımların şekle sahip birer ayakkabıyı içerdiği, bunun çizgiler ve delikler içeren bir üst kısım, yedi çift yuvarlak kuş gözü ve düz kalın dik çizgili bir tabandan oluştuğu belirlenmiştir. Ayakkabıların üst kısmının kısa kesim olup aynı yükseklikte ayakkabının boynunda “Aşil” çentiğine sahip olduğu ve tabanların yaklaşık olarak aynı kalınlığa sahip olduğu not edilmiştir. Aynı sayıda (yedi) ve şekilde (yuvarlak) kuş gözü içermesi, kalın ve geniş bağcık bulunması özellikleri de bu anlamda önemli bulunmuştur. Sonuç olarak, tasarımların örtüştüğü özellikleri gözetildiğinde bilgilenmiş kullanıcı nezdinde aynı genel izlenimi yarattığı kanaatine varılmıştır.
Tasarımların yalnız bir farklılık içerdiği not edilmiştir: üç dalgalı çizgi ile ayakkabının arkasına kıvrılan ek üst dikiş ve PUMA logosu ile birlikte yer alan PUMA BASKET sözcüğü. Bunlar uyuşmazlık konusu tasarımda bulunmadığı ve referans noktası uyuşmazlık konusu tasarım olduğu için önceki tasarımda yer alan bu hususlar dikkate alınmamıştır. Ayrıca Kurul, bilgilenmiş kullanıcının bu unsurlara özellikle önem atfetmeyeceğini düşünmüştür. Üst dikiş kısmının ayakkabı yüzeyinde küçük bir yer kaplaması nedeniyle daha az etkili olduğu, şekil ve kelime unsurunun ise kaynak gösterme görevi gördüğünden bilgilenmiş kullanıcı tarafından genel izlenime etki eden bir görünüş özelliği olarak algılanmayacağı belirtilmiştir.
Son olarak, tasarım sahibinin kötü niyet ve sözleşmesel yükümlülüklerin ihlali savunmalarına ilişkin olarak bunların hükümsüzlüğe dair ofis önündeki süreçle ilgisiz olduğu, ancak özel olarak hukuk mahkemelerinde taraflar arasında görülecek süreçlerde ileri sürülebileceği belirtilmiştir.
Sonuç itibariyle, kanaatimizce bu dosyadan çıkarılacak en önemli noktalardan biri tasarımın başvuru tarihinden ve tanınan hoşgörü süresinden önce kamuya sunulmaması gerektiği, bu sunumun birçok yolla gerçekleştirilebileceği, özellikle de ünlülerle iş birliklerinde bu kadar tanınan, bilinen, medya ilgisi çeken ve takip edilen kişilerin kişisel (!) Instagram hesaplarında yaptıkları paylaşımların ve hatta kişisel yaşamlarında giydiklerinin dahi kamuya sunum teşkil edebileceği hususudur. Bu anlamda, tasarımın yenilik ve/veya ayırt edicilik eksikliğinden hükümsüz kılınmaması için dikkatli olunması gerekmektedir.
Geleneksel olmayan markalardan kabul edilen üç boyutlu şekil markaları, genellikle ürün şekli ve ambalajlar bakımından tescil edilmek istendiğinde zorluklarla karşılaşılabilmektedir. Bunun asıl sebebi de şeklin, marka olarak tescil edilebilmesi için ayırt edici olması ve piyasadaki diğer aynı tür şekillerden ayrılarak kaynak gösterme fonksiyonunu yerine getirmesi gereğidir. Aksi halde, ayırt edici olmadığı gerekçesiyle ret kararı ile karşılaşılabilmektedir.
Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Beşinci Temyiz Kurulu, 3 Haziran 2022 tarihinde R 1839/2021-5 sayılı kararında Absolut votka şişelerinin üç boyutlu şekil markası olarak ayırt ediciliğini değerlendirmiştir.
Uyuşmazlığın Özeti
The Absolut Company Aktiebolag, 15 Şubat 2019 tarihinde 33. sınıftaki alkollü içeceklerden votka malları üzerinde aşağıdaki AB üç boyutlu şekil markasına başvurmuş olup İsveç markasının öncelik hakkına dayanmıştır:
EUIPO marka uzmanı markayı incelediğinde kafasında işaretin ayırt edici karakterine ilişkin soru işaretleri oluşmuş, bunun sonucunda da uzman AB Marka Tüzüğü m. 7/1(b) uyarınca ayırt ediciliği haiz olmadığı için başvuruyu reddetmiştir. Kararın gerekçesi olarak, ilgili tüketicilerin işareti bir bütün olarak ayırt edici görmeyeceği ve belirli bir marka sahibine ait bir marka olarak algılamayacağı belirtilmiştir. İşaretteki unsurların, markayı ilgili sektördeki teamül ve normlardan önemli ölçüde ayıracak şekilde genel bir izlenim oluşturmak bakımından öne çıkan, dikkat çekici veya göz alıcı olmadığına karar verilmiştir. Başvuru sahibinin, ayırt ediciliği iddia etmesi halinde bunu kanıtlaması gerektiği belirtilmiştir. Bunun için de başvuru sahibi, sektörden votka ve alkollü içecekler şişeleri örnekleri sunmuş, işaretin bunlardan farklı özelliklerini açıklamış ve iddialarını destekleyecek örnek içtihat ile AB marka başvuruları sunmuştur. Ayrıca, ürünün piyasaya sürülmesi ile ilgili bilgiler ve uzman görüşü sunmuştur. Ne var ki bunlar uzman tarafından yeterli görülmemiştir. Çünkü, votkanın çok tüketilen bir ürün olduğu ve ilgili tüketicinin dikkat seviyesinin ortalama düzeyde olduğu belirlenmiştir. Piyasada var olan çok farklı çeşitte, çok farklı renk, şekil ve unsur içeren şişeler karşısında böylesi rekabetçi bir ortamda ayırt edilebilecek farklılıkta bir işaret olmadığı sonucuna varılmış, ortalama tüketicinin bu işareti bir marka olarak değil, yalnızca bir ambalaj varyasyonu olarak algılayacağına karar verilmiştir. Başvuru sahibi bu kararı temyiz etmiştir.
Temyiz Kurulu Kararı
Temyiz Kurulu, markadaki renkli unsurların farklı tonlar içerdiğini değerlendirmiştir. Buna göre, işarette yalnızca bakır rengi değil, bakırdan kahverengiye ve altın rengine değişik tonlar mevcuttur. Bu anlamda başvuru sahibinin markanın piyasadakilerden tamamen farklı olarak tek başına bakır rengi içerdiği argümanı kabul edilmemiştir.
AB Marka Tüzüğü m. 4 uyarınca bir AB markası ürün veya ambalajın şeklinden oluşuyorsa bunun bir işletmenin mallarını diğerlerinkinden ayırt edebilecek şekilde olması gereklidir. Madde 7/1(b)’deki ayırt ediciliği olmayan ve bu sebeple tescil edilemeyecek markalar, markanın temel işlevi olan kaynak gösterme fonksiyonunu sağlayamayan ve dolayısıyla tüketicilerin satın alma deneyimlerini iyi ve kötü olmasına göre tekrar edip etmemelerini sağlayamayan işaretlerdir. Üç boyutlu şekil markalarının ayırt edicilikten yoksun olmaması ve karıştırılma ihtimali yaratmaması için ilgili sektördeki teamül ve normlardan önemli ölçüde ayrılması ve ticari kaynağını gösterebilmesi aranmaktadır. Ancak, üç boyutlu şekil markalarının ayırt ediciliğinin incelenmesindeki kriterler, diğer marka çeşitlerinden farklı veya daha fazla değildir. Yine de ilgili ortalama tüketicinin dikkat seviyesi ve markaları ayırt etme bakımından algısı ile ilgili sektör dikkate alındığından ve de genelde tüketicilerin herhangi bir yazılı veya görsel unsur olmadan sadece ürün veya ambalaj şekli üzerinden markayı tahmin etme alışkanlığı olmadığı gözetildiğinde, üç boyutlu şekil markalarının ayırt ediciliğini ortaya koymak kelime veya diğer şekil markalarına göre biraz daha zor olabilmektedir.
Kurul, markanın yalnızca sınırlı votka malları üzerinde değil, 33. sınıfta yer alan alkollü içecekler bakımından incelenmesi gerektiğini belirtmiştir. Bunun sebebi de daha önceki bir Genel Mahkeme kararı çerçevesinde, tüketicilerin spesifik içki türlerinin pazarlamasından yalnızca onlar yönünden değil, diğer benzer içki türleri bakımından da etkilenmesi olarak verilmiştir.
Ayırt ediciliğin değerlendirmesinde her unsurla birlikte genel izlenim incelenmelidir. Unsurlar tek tek değerlendirilmiştir. Kapağın sadece teknik işlev olarak sıvıyı içeride tutmak için var olan normal bir kapak olduğu, sadece bakır değil bakır-kahverengi-altın tonları içerdiği, kare şişe tabanı şekillerinin viski ve cin içkileri bakımından çok yaygın olduğu ve çok benzerlerinin sert alkollü içeceklerde bulunduğu, daha kısa boyun, şişe yapısı ve ölçüleri gibi özelliklerin de ön plana çıkmadığı ve geniş pazarda varyasyonlarının mevcut olduğu belirtilmiştir. Şişedeki labirent yapısının da yeni veya orijinal olmadığı ve yüzey tasarımının sadece süs olduğunu, kaynak gösterme fonksiyonu olmadığı, ayrıca seçilen yüzey tasarımının çok karmaşık ve bakılan açıya göre değişen şekilde olması nedeniyle ticari kaynağını göstermekten ziyade dekoratif olduğu nitelendirmesi yapılmıştır. Aynı şekilde, tasarımın karmaşıklığı ve dış yüzeye uygulanması gibi nedenlerle, ilgili pazarda kolaylıkla ve anında ayırt edilebilecek şekilde olmadığı ve akılda kalmayacağı değerlendirilmiştir. Fakat, arka kısımda yer alan iki büyük kare bakır-kahverengi-altın tonlu kısmın ise her yönden görülebilir olduğu ve bununla birlikte öndeki etiketin ve boyun kısmındaki sargının tüketicilerce fark edileceği düşünülmüştür. Bu ek unsurların tüm şişe şekli üzerinde güçlü etkileri olduğu ve tüketicilerin şişeyi bunlardan dolayı hatırlayacağı ve votka üreticisiyle bağı kuracağı kanaatine varılmıştır.
Sonuç olarak Temyiz Kurulu, tüketicilerin söz konusu markaya dayanarak ürünü alma deneyimlerini tekrar edebilmesi veya bundan kaçınabilmesinin mümkün olduğuna karar vermiştir. Söz konusu şeklin, özellikle de renkli arka kısım, boyun ve etiket dikkate alındığında, sektördeki diğerlerinden önemli ölçüde ayrıldığı ve ayırt edici olduğu sonucuna varılmıştır.
Önemli Noktalar
Kurul, işarette hiçbir kelime olmadığından, ayırt edicilik değerlendirmesinde dikkate alınacak ilgili tüketicinin tüm AB topluluğu olması gerektiğini belirtmiştir.
Marka somut olaydaki gibi pazarlanabilmesi bakımından paketlenmesi gereken bir ürünün üç boyutlu ambalaj şeklinden oluştuğunda (renksiz bir sıvı olduğu için ambalajın şeklini alması nedeniyle), bu ambalaj şekli ürünlerin imajını çizmektedir. Bu nedenle de Kurula göre, bu tarz ürünlere dair markalar incelenirken ilgili sektördeki aynı türdeki ve aynı tüketicilere hitap eden diğer ambalajlar ile sektördeki norm ve teamüller de dikkate alınmalıdır.
Benzerlerinin bulunması halinde, hangi marka olduğu hemen algılanabilir ve akılda kalıcı, kaynak gösteren ambalajların ayırt edici olduğu kabul edilir. Yani farklılıkların öne çıkması gerekmektedir. Farklı renkler ve tonlarının varlığı ile bunların çok yer kaplaması önemli görülmüştür. Hatta, tek rengin tek başına ayırt ediciliği olmadığı kabul edildiğinden burada aslında rengin farklı tonları içermesi ve geniş alan kaplaması da kararın başvuru sahibi bakımından olumlu çıkmasında etkili olmuştur. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta da unsurların ve oluşturduğu şeklin çok kompleks/karışık/güç anlaşılır şekilde olmamasıdır. Zira bu durumda şeklin tüketicilerin aklında kalmayacağı değerlendirilmektedir.
Türk Patent ve Marka Kurumunun hazırladığı 2021 tarihli Marka İnceleme Kılavuzunda da üç boyutlu şekil markaları ile ilgili olarak şu ifadelere yer verilmiştir: “Teorik olarak şekil markalarının görsel benzerlik değerlendirmesinde uygulanan kriterler üç boyutlu markaların benzerlik değerlendirmesinde de aynı şekilde uygulanacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken husus çekişme konusu unsurların ayırt edici niteliğe sahip unsurlar olup olmamasıdır. Genel kural olarak, ayırt edici nitelikten yoksun veya minimum düzeyde ayırt edici nitelikte olan ortak unsurlar söz konusu olduğunda markalar arasında karıştırılma ihtimali olmayacağı sonucuna ulaşılır. Ortak unsur konumunda yer alan şekil şayet özgün nitelikte ise işaretlerin görsel açıdan benzer oldukları kabul edilir.“
Yine kılavuzda konuya örnek olarak verilen Ankara 1. FSHH Mahkemesi 2011/94E., 2013/63K. sayılı kararında mahkemenin şu değerlendirmelerine atıfta bulunulmuştur: “davacının markasında yer alan üç boyutlu şeklin, özgün bir şekil olduğu, şekerleme veya çikolataların bu şekilde üretilmesi gibi bir zorunluluk olmadığı gibi, sektörde yaygın kullanılan bir şekil de olmadığı, dolayısıyla davacının markasında yer alan ve ihtilaf konusu olan şeklin, davalı markası kapsamındaki tüm mallar açısından ayırt edici nitelik taşıdığı ve markasal işlev gördüğü… bu nedenle; davalı markasının davacının markaları ile KHK m. 8/1-b anlamında benzer nitelikte olduğu …”
Sonuç olarak üç boyutlu şekil markalarında, özellikle de ambalaj ve ürün şekli söz konusu olduğunda dikkate alınması gereken en önemli hususun aslında şeklin fazla karmaşık olmadan ilgili sektördeki norm ve teamüllerden ayrılarak farklılaşması olduğu ve ancak o zaman ayırt ediciliğin var olduğunun kabul edileceği söylenebilir.
Günümüzde çeşitli sebeplerle meydana gelen göç artışı ile birlikte aynı coğrafi bölge sınırları içerisinde farklı dilleri konuşan ve farklı etnik kökenden gelen pek çok insan bir arada yaşamaya başlamıştır. Bu durum günlük hayatta aynı bölgede farklı dillerin ve alfabelerin kullanılmasına sebep olmaktadır. Markalar arasında karıştırılma ihtimali değerlendirilmesinde ilgili bölgede yalnızca bir kesim tarafından kullanılan/bilinen diller ne ölçüde dikkate alınmalıdır? Farklı alfabeler kullanılarak oluşturulan markalar arasında karıştırılma ihtimali mevcut mudur? Bu soruların yanıtları EUIPO Temyiz Kurulu’nun 22/02/2021 tarihli R 599/2019-1 sayılı kararında incelenmiştir.
KYIVSKYI BKK firması, “Kiev Cake” kelime markasının 30. sınıftaki ürünler üzerinde tescili için başvuru yapmış olup, başvuru re’sen inceleme aşamasında Topluluk Marka Tüzüğü’nün 7/1(b) ve 7/2 maddesi uyarınca ayırt edici görülmeyerek kısmen reddedilmiş ve başvurunun 30. sınıfta “Tahıl çubukları; Yüksek proteinli tahıl çubukları; Un; Ekmek ruloları; çörekler; Gofretler; Un bazlı köfteler; Yulaf gevreği; Kurabiye; Çikolata kaplı fındık; Muhallebi; Macunlar için Fermentler; Tahıl bazlı atıştırmalık yiyecekler; karamel (şeker); Krakerler; Mısır gevreği; Makaronlar (hamur işi); Badem ezmesi; Tatlı musları (şekerleme); çikolatalı mus; müsli; nane tatlıları; Pastiller (şekerleme); Kabartma tozu; Cipsler (tahıl ürünleri); Fondanlar (şekerleme); Pralinler; Zencefilli çörek; Pirinç kekleri; Şekerlemeler; peksimet; Galeta unu; Petit-beurre bisküvileri; Meyveli jöleler (şekerleme); Helva; Ekmek; Şeker; Çikolata.” ürünleri için ilanına karar verilmiştir.
Dochirnie pidpryiemstvo “Kondyterska korporatsiia “Roshen” firması EUIPO nezdinde 30. sınıfta “Pastalar” üzerinde tescilli 16 390 023 sayılı markasına dayalı olarak Topluluk Marka Tüzüğü’nün 8/5 tanınmışlık ve 8/1 karıştırılma ihtimali maddelerine dayanarak markanın yayınına tüm ürünler bakımından itiraz etmiştir. Kiril alfabesiyle yazılı kelime unsurunun Latin harflerine göre harf çevirisi ‘KYIVSKYI TORT’ tur ve ‘Kiev Pastası’ (Cake from Kiev) anlamına gelmektedir.
İtiraz birimi, markalar arasında karıştırılma ihtimali olmadığı ve itiraza dayanak markanın tanınmışlığı ispatlanamadığı gerekçeleri ile itirazı reddetmiştir. İtiraz sahibi, EUIPO Temyiz Kurulu nezdinde karara itiraz ederek itiraza konu markanın kısmen reddini talep etmiştir.
Bu sırada EUIPO Temyiz Kurulu, Topluluk Marka Tüzüğü’nün 7. Maddesinde yer alan mutlak ret nedenleri bakımından incelenmesi için dosyayı geri göndermiş ve yeniden yapılan inceleme neticesinde başvuru, yayına çıkan ürünlerin bir kısmı bakımından da ayırt edici görülmeyerek kısmen reddedilmiştir. İşbu ret kararı sonrasında başvurunun kapsamında 30. sınıfta “Un; Yulaf gevreği; Çikolata kaplı fındık; Macunlar için Fermentler; Krakerler; Mısır gevreği; müsli; nane tatlıları; Kabartma tozu; Cipsler (tahıl ürünleri); Pirinç kekleri; peksimet; Galeta unu; Petibör bisküvileri; Meyveli jöleler (şekerleme); Ekmek” ürünleri bırakılmıştır. İtiraz sahibi bu ürünler için itirazının devam ettiğini bildirmiştir.
Temyiz Kurulu özetle aşağıdaki gerekçeler ile markalar arasında başvuru kapsamında bulunan tüm mallar bakımından karıştırılma ihtimali bulunduğuna karar vermiş ve itirazı kabul etmiştir:
İtiraza dayanak gösterilen markadaki ‘Kestane Yaprakları’ şekli; ya Kiev şehrinin sembolü, ya bu marka altında satışa sunulan pasta içinde yer alan kestane ürününe işaret eden bir unsur, ya da basitçe dekoratif bir unsur olarak algılanacaktır ve bu çerçevede ayırt ediciliği zayıftır.
İtiraza dayanak markanın Kiril Alfabesi ile yazılan kelime unsurunun Ukraynaca karşılığı ‘KYIVSKYI TORT’tur ve ‘Kiev Pastası’ veya ‘Kiev’den Pasta’ (Cake from Kiev) anlamına gelmektedir. Kiril alfabesi; (i) Ukrayna veya Rusya’dan Avrupa Birliği’ne göç etmiş halk tarafından, (ii) Baltık Üye Devletleri’nde Rusça’yı çok iyi bilen halk tarafından (Rusça ‘Київський’ ibaresi ile hemen hemen aynı olduğundan), (iii) Orta ve Doğu Avrupa’da okullarda Rusça’nın öğretildiği ve nüfusun bir kısmının hala bazı temel Rus dili bilgisine olduğu bölgelerde, (iv) Bulgarca konuşan halk tarafından okunabilir ve bu kesim ‘KYIVSKYI TORT’ ibaresinin ‘Kiev Pastası’ veya ‘Kiev’den Pasta’ (Cake from Kiev) anlamına geldiğini de anlayacaktır. Bu kapsamda Avrupa Birliği’ndeki tüketicilerin büyük çoğunluğu Kiril Alfabesini bilmese ve itiraza dayanak markanın anlamını anlamasa bile anlayacak bir kesim vardır.
İtiraza konu “Kiev Cake” markası ise İngilizcede ‘Kiev Pastası’ anlamına gelmektedir. İngilizce ve Rusça, Avrupa Birliği’nde yaygın olarak konuşulan ve anlaşılan dillerdir. Dolayısıyla ilgili bölgede her iki dilde temel kavramları bilen kişiler iki markayı da algılayabilecektir. Halkın en azından bir kesimi için her iki ibarenin algılanabileceği dikkate alınarak itiraz, bu kesim bakımından incelenmiştir.
Markalar görsel olarak benzer değildir. Markalar arasındaki işitsel benzerlik düzeyi düşüktür. Ancak itiraza konu marka, halkın incelemeye konu kesimi tarafından itiraza dayanak markasının AB pazarına girmek için oluşturduğu İngilizce tercümesi olarak algılanacak ve aynı kavramlara işaret ettiği düşünülecektir. Dolayısıyla markalar arasında kavramsal benzerlik mevcuttur. Markalar arasındaki kavramsal benzerlik, işitsel ve görsel farklılıkları dengeler.
Markaların kapsamındaki ürünler benzerdir.
İtiraza dayanak marka ‘pastalar’ bakımından Ukrayna ve Rusya’da tanınmıştır ve bunun sonucu olarak Avrupa Birliği’nde yaşayan Rus ve Ukrayna halkı arasında yüksek derecede tanınırlığa sahiptir. İtiraza dayanak markanın tanınmışlığı ve ayırt edici gücünün yüksekliği markalar arasındaki karıştırılma ihtimalini kuvvetlendirmektedir.
Görüldüğü üzere karıştırılma ihtimalinin tespitinde ilgili tüketici kitlesi belirlenirken o bölgeye göç eden halkın bildiği dil, okuyabildiği alfabe, ilgili dilin bazı okullarda öğretilmesi, kullanılan dilin farklı dillerdeki karşılıklarının benzerliği gibi pek çok kriterin bir arada değerlendirildiği ve halkın yalnızca bir kesimi tarafından dahi söz konusu dilin algılanmasının yeterli olduğu görülmektedir.
Ülkemizde ise İngilizce gibi yaygın bilinen dillerin markalar arası benzerlik incelemesinde dikkate alınması gerektiği kabul edilmektedir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi uygulamasında, markanın ilgili olduğu mal ve hizmet sektöründe Türkiye’de yaygın olarak bilinen bir dil (sözgelimi İngilizce) ve Türkiye’de de belli bir ölçüde bilinen, tanınan bir marka söz konusu olduğu taktirde bu dildeki bir sözcüğün Türkçe karşılığının karıştırma ihtimaline yol açması mümkündür.[1] Ancak İngilizce dışındaki diller ve Latin alfabesi dışındaki alfabeler kullanılarak oluşturulan markaların benzerlik incelemesinde dikkate alınacak kriterler bakımından yeknesaklaşmış bir uygulama bulunmamaktadır. Genel olarak Latin alfabesi dışında bir alfabe kullanılarak oluşturulan markalarda (Arap alfabesi ve Çin alfabesi gibi) markanın Türkiye’de belli düzeyde bilinirliğe sahip olması şartı ile bunların Türkçe karşılıklarının karıştırılma ihtimaline yol açabileceği düşünülmektedir. Buna ilişkin olarak Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2021 yılında yayınlanan Marka İnceleme Kılavuzu’nda da “Çin alfabesi, Kiril alfabesi, Arap alfabesi gibi Latin alfabesi harflerinden oluşmayan markaların da birer kelime markası olarak değerlendirmeye tabi tutulması gerekir. Buna göre, eğer bu alfabelerde yazılmış olan kelimelerin Türkiye’de çekişme konusu mal ve/veya hizmet bakımından ilgili kesimde belli bir derecede bilinirliği var ise bu kelimelerin doğru telaffuzları ile anlamları üzerinden işitsel ve kavramsal değerlendirme yapılabilecektir.” açıklamalarına yer verilmiştir. Ayrıca Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme Değerlendirme Kurulu, ve markalarına dayanılarak görselli marka başvurusuna yapılan itiraza ilişkin 2018-M-311 sayılı kararında da “…Her ne kadar başvuru konusu marka tuğra biçiminde stilize olarak tertip edilmiş olsa da,Türkiye’deki Arapça bilen/Arap harflerini okuyabilen tüketiciler markayı “ayman mahrouseh” biçiminde okuyabilecektir. İtiraz gerekçesi markalarda Arap harfleriyle yazılmış “mahrouseh” ibaresi ana/asli ayırt edici unsur durumundadır.“ denilerek Türkiye’deki Arapça bilen/okuyabilen kesimin markayı benzer şekilde telaffuz edebileceğini ve bunun karıştırılma ihtimaline yol açabileceğini kabul etmiştir. Bu bilgiler ışığında ülkemizde gün geçtikte artan göç dalgası ile birlikte ilgili tüketici kesiminin sahip olduğu niteliklerin değişmesi muhtemel görünmektedir ve karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde pek çok farklı kriterin dikkate alınması gerekebilecektir.
Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) İkinci Temyiz Kurulu, 9 Aralık 2021 tarih ve R 848/2021-2 sayılı kararında, LVV ve LAV ibareli kısa markaların benzerliğini değerlendirmiş ve aralarında karıştırılma ihtimali olup olmadığını incelemiştir. Söz konusu karara şu linkten ulaşabilirsiniz.
Uyuşmazlığı özetlersek, marka başvuru sahibi 6 Aralık 2019 tarihinde aşağıdaki şekil markasının 21.sınıfta çanak çömlek; ayakkabı çekecekleri; temizlik bezleri; kürdanlar; ayakkabı kalıpları; şarap tadım pipetleri; ayakkabılar için fırçalar; fırçalar; cam şişeler [kaplar]; şişeler; ev veya mutfak kullanımı için kaplar; ev amaçlı seramikler; içme kapları; yemekler için termal yalıtımlı kaplar; kozmetik aletleri için tescilini istemiştir:
İtiraz sahibi, tüm mallar bakımından aşağıdaki markalarına dayanarak itiraz etmiştir:
2017 yılında tescil edilmiş ve 21.sınıfta ev veya mutfak alet ve kapları; tarak ve süngerler; fırçalar (boya fırçaları hariç); fırça yapma malzemeleri; çelik yünü; işlenmemiş veya yarı işlenmiş cam (inşaat için olanlar hariç); diğer sınıflara dahil olmayan züccaciye, porselen ve toprak işi; bulaşıklar, kavanozlar, kurabiye kavanozları, bardaklar, kupalar, tepsiler, yumurta tutacakları, kahve kupaları, sos tavaları, karaflar, kek kalıpları, çaydanlıklar, cam ve porselenden yapılmış yemek takımı (bıçaklar, çatallar ve kaşıklar dışında), özellikle kaseler, kupalar, tabaklar, tuzluk ve biberlik, sos kapları, sürahi ve vazolar; cam ve porselenden heykelcikler, heykeller ve sanat eserlerini içeren AB şekil markası ile,
2013 yılında tescil edilmiş ve 21.sınıfta ev veya mutfak alet ve kapları; tarak ve süngerler; fırçalar (boya fırçaları hariç); fırça yapma malzemeleri; temizlik amaçlı gereçler; çelik yünü; işlenmemiş veya yarı işlenmiş cam (inşaat için olanlar hariç); diğer sınıflara dahil olmayan züccaciye, porselen ve toprak işi; bulaşıklar, kavanozlar, kurabiye kavanozları, bardaklar, kupalar, tepsiler, yumurta tutacakları, kahve kupaları, sos tavaları, karaflar, kek kalıpları, çaydanlıklar, cam ve porselenden yapılmış yemek takımı (bıçaklar, çatallar ve kaşıklar dışında), özellikle kaseler, kupalar, tabaklar, tuzluk ve biberlik, sos kapları, sürahi ve vazolar; cam ve porselenden heykelcikler, heykeller ve sanat eserlerini içeren AB şekil markası.
İtiraz Birimi, 17 Mart 2021 tarihli kararıyla, her ne kadar malları aynı kabul etse de itirazı tamamen reddetmiştir. İşaretler 3 harften oluştuğu için kısa marka olarak nitelendirilmiş ve marka ne kadar kısaysa toplumun da markanın tüm münferit unsurlarını o kadar kolay ayırt edebileceği belirtilmiştir. Bu anlamda görsel benzerlik ortalamanın altında olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, önceki markanın bir kelime olarak algılanacağı, sonrakinin ise bir kısaltma olduğunun düşünüleceği de belirtilmiştir. Zaten, biraz da bu nedenle, işaretler arasında işitsel olarak da benzerlik düşük bulunmuştur (biri LAV veya LAEV gibi tek hecede, diğeri L-V-V olarak ilgili dile bağlı şekilde harf harf okunacaktır). Bu nedenle de Birim tarafından, somut olayda olduğu gibi kısa işaretlerde küçük farklılıkların farklı bir genel izlenime yol açabileceği öne sürülmüştür. Bundan hareketle de uzun markalarda toplum, farklılıkların daha az farkında olacaktır. Burada ayrıca önemle belirtilmelidir ki İtiraz Birimi, “Lav” ibareli diğer önceki markayla yaptığı karşılaştırmada ise daha da az benzerliğin olduğunu, zira bu önceki işaretin küçük harfler içermesinin farklılıkları artırdığını, çünkü ortada yer alan büyük V’nin büyük A ile az da olsa benzerlik taşımasına rağmen bunun küçük a için geçerli olmadığını ve görsel olarak farklılık yarattığını öne sürmüştür. Sonuç itibariyle uyuşmazlık konusu başvuru ile önceki markalar arasında İtiraz Birimi tarafından karıştırılma ihtimali bulunmamıştır.
İtiraz sahibi, markaların oluştuğu üç harften ikisi olan L ve V harflerinin ortak olması ile aynı L harfiyle başlamalarının karışıklık yaratacağını, kısa olan bu markaların harflerinin aynı dizilimde olduğunu ve tek heceye sahip olduklarını, şekli unsurları da farklılık yaratmaya yeterli olmadığını öne sürerek karara itiraz etmiştir. Ayrıca, LAV ibaresinin de başlı başına bir kelime olduğunun varsayılması için bir sebep olmadığını, onun da bir kısaltma olabileceğini, bu anlamda önceki itirazı inceleyen uzmanın belirttiği gibi İngilizce okunuş dikkate alındığında LAV’ın “el-ei-vi” ve LVV’nin ise “el-vi-vi” olarak okunacağını; aynı ritim, tonlama ve uzunluğa sahip olarak işitsel anlamda da çok benzer olacağını savunmuştur.
Temyiz Kurulu incelemesinde de uyuşmazlık konusu markaların kapsamındaki malların aynı olduğunu varsayılmıştır. İşaretler bakımından, sırasıyla L ve V harflerinin ortak olduğu belirtilmiş, ortalarındaki harflerin A ve V olmasında farklılaştıkları ortaya konulmuştur. Stilizasyon, yazı tipi ve renklerde farklılık olduğu belirtilmiştir. Temyiz Kurulu tarafından vurgulanan husus, somut olayda işaretlerin kısa olduğu, kısa işaretlere uygulanan kuralların farklı olduğu ve bunların kurulu bağlayıcı içtihatlarla oluştuğudur. Buna göre, işaretler arasındaki önemsiz farklılıklar bile farklı bir genel izlenim yaratabilmektedir. Bu sebeple de Temyiz Kurulu, İtiraz Biriminin görsel olarak ortalamanın altı benzerlik bulgusuna ve işitsel olarak varsa bile çok düşük benzerlik görüşüne katılmıştır.
Temyiz Kurulu ayrıca, karıştırılma ihtimalindeki genel değerlendirmenin işaretlerin ve malların benzerliği arasındaki birbirine bağımlılığın da dikkate alınarak yapılması gerektiğini vurgulamıştır. Buna ek olarak, işaretler arasındaki benzerlik veya farklılıkların kendine özgü özellikleri veya satış koşullarına da bağlı olabileceği belirtilmiştir. Buna göre, somut olayda ilgili mallar tüketicilerin görsellere dayanarak kendileri seçerek aldığı şekilde satıldığı için görsel benzerliğin daha önemli olduğu söylenebilir. Burada tüketicilerin görsel olarak malları alırken incelediğinde LAV olup olmadığını hemen fark edebilecekleri değerlendirilmiştir. Karşılıklı bağımlılık ilkesine göre, mallar birebir aynı olsa dahi işaretlerin düşük derece benzerliğinin en azından bir ölçüde kazanılmış ayırt edicilik gerektirmekte olduğu ifade edilmiştir.
Küçük harfler içeren diğer önceki markayla ilgili İtiraz Birimi değerlendirmeleri Temyiz Kurulu tarafından da uygun bulunmuştur.
Sonuç itibariyle Kurul, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin olmadığına ve bu sebeple itirazın reddine karar vermiştir.
EUIPO, Marka Kılavuzunda itiraz incelemelerinde işaretlerin benzerliği bölümünde yer alan kısa markalar başlığı altında üç harften oluşan kısa markalarda tek harf farklılığının benzerlik ihtimalini ortadan kaldırmayacağını özellikle bu harfin işitsel olarak benzer olduğu durumlar için belirtmiştir[1]. Bunun için örnek olarak İLS – ELS markaları ile Ran – R.U.N. markalarına ilişkin olaylar verilmiştir. Ne var ki, aşağıdaki markalar için yapılan karşılaştırmada ilk harflerin ilgili tüm dillerde farklı okunduğunu, harflerin birbirinden çok farklı olduğunu ve şekli unsurların birbirine benzemediğini belirterek karıştırılmayacakları değerlendirmesi yapılmıştır:
Aynı şekilde kılavuzda belirtildiği gibi Genel Mahkeme, ile COR markalarının yalnızca düşük derecede işitsel olarak benzediğine ve ilgili Almanya halkının kesinlikle işaretlerin başlarındaki farklılıkları fark edeceğine karar vermiştir.
Nitekim TÜRKPATENT’in Marka İnceleme Kılavuzunda da “İki veya üç harften oluşan marka başvuruları arasında yapılacak benzerlik değerlendirmesinde, marka örneğinde yer alan diğer ilave unsurlar ve şekil unsurları birlikte dikkate alınır. Karşılaştırılan işaretlerin her birinde ilave unsurların yer alması durumunda kural olarak, markaların bütünsel olarak farklılaştığı kabul edilir. Harfler arasında “&”, “!” gibi sembollerin kullanılmasının da, markaların birbirinden yeterince farklılaşmasını sağlayabileceği dikkate alınarak, ayırt edilemeyecek kadar benzerliği ortadan kaldırdığı kabul edilecektir.” ifadesi yer almaktadır. Bunun yanı sıra, örnek olarak verilen Yargıtay kararında (Yargıtay 11. HD, 14.12.2015 tarih ve 2015/6222 E- 2015/13415 K sayılı karar) aşağıdaki işaretler değerlendirilmiş, harflerin diziliminden dolayı biraz benzerlik bulunmasına rağmen, markaların yazım biçimleri, içerdikleri şekiller, renkler ve sözcükler dikkate alınarak bıraktıkları genel izlenim değerlendirildiğinde birbirlerinden farklı oldukları sonucuna varıldığı belirtilmiştir:
Sonuç olarak, kısa markalarda işaretlerin benzerliği değerlendirmesinin uzun markalara göre biraz daha farklı yapıldığı, bu anlamda kısa markalarda ufak farklılıkların da karıştırılma ihtimalini önleyeceği ve toplum nezdinde markaların birbirinden ayırt edilebileceğini sağlayabileceği kabul edilmektedir. Bu nedenle, kısa markalarda yalnız tek harfin değiştiği durumda dahi markaların bir arada var olabileceği ve ticari kaynağının doğru olarak algılanabileceği anlaşılmaktadır.
Bu yazı ilk olarak Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği (AIPPI Türkiye)’nin Fikri Gündem dergisinin Kasım 2021 tarihli 21. sayısında yayımlanmıştır. (Bkz.: https://www.aippiturkey.org/fikri-gundem/)
A- GİRİŞ
Münhasıran coğrafi yer adlarından oluşan veya coğrafi yer adlarını asli ayırt edici unsur olarak marka tescil başvurularının hangi hallerde tanımlayıcı markalar olarak kabul edileceği, marka incelemesinin tartışmalı alanlarından birisini oluşturmaktadır.
Bu yazıda incelenecek olan Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Temyiz Kurulu Büyük Kurulu “INMOBILIARIA PORTIXOL” kararında; konu, tescili talep edilen coğrafi yer adının kamunun ilgili kesimince bilinirlik düzeyinin ne olması gerektiği sorusu ekseninde incelenmiş ve EUIPO Temyiz Kurulu uygulamasını birleştirme yönünde bir adım atılmıştır. Yazıda belirtilen karar, arka planı ve gerekçeleri çerçevesinde detaylarıyla aktarılmaya çalışılacaktır.
B-HÜKÜMSÜZLÜĞÜ TALEP EDİLEN MARKA ve EUIPO İPTAL BİRİMİ İNCELEMESİ
26 Kasım 2013 tarihinde Concominvest SLU tarafından “INMOBILIARIA PORTIXOL” kelime markasının 36. sınıftaki “gayrimenkul (emlakçılık) hizmetleri” bakımından tescili için başvuru yapılmıştır. 11 Nisan 2014 tarihinde bu başvuru tescil edilmiştir.
12 Haziran 2015 tarihine gelindiğinde, Mallorca Mietboerse S.L. tarafından söz konusu markanın tescilli olduğu tüm hizmetler bakımından hükümsüzlüğü talep edilmiştir. Hükümsüzlük talebinin dayandırıldığı sebeplerin başında; “PORTIXOL” ibaresinin İspanya’nın Palma de Mallorca şehrinde bulunan eski bir yerleşim yerinin adı olması ve bu yerin, bu bölgeden taşınmaz satın almak isteyen yabancılar tarafından da oldukça iyi bilinen bir yer olmasından dolayı “gayrimenkul (emlakçılık) hizmetleri” bakımından tanımlayıcı olması ve ayırt ediciliğe sahip olmaması iddiaları gelmektedir.
Hükümsüzlük talebinde söz konusu markanın sadece hizmetin verildiği coğrafi yere atıfta bulunduğu ve kullanılan grafik unsurların da markaya ayırt edicilik kazandırmadığı belirtilmiştir. “Emlakçı” anlamına gelen “INMOBILIARIA” kelimesi ile bir coğrafi yer adı olan “PORTIXOL” kelimesinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan “INMOBILIARIA PORTIXOL” ibaresi; hükümsüzlük talebi sahibine göre, aynı hizmetle iştigal eden üçüncü kişilerin kendi işleri kapsamında genel bir ifadeyi kullanmasını engelleyeceğinden, tek bir kişinin tekeline verilemeyecek niteliktedir ve tescil edilmesi hukuka aykırıdır. Ayrıca Mallorca Mietboerse S.L, 15 yılı aşkın süredir bu ibareyi kullanarak hizmet verdiğini ve marka sahibinin bundan haberdar olarak aynı sektörde aynı ibarenin tescilini talep ettiğini bu sebeple, kötü niyetli olduğunu da vurgulamıştır. Talep sahibi, belirtmiş olduğumuz iddiaları kanıtlamak adına birçok delil sunulmuştur.
İptal Birimi tüm iddiaları, sunulan delilleri ve bunlara karşı verilmiş olan cevapları incelemiş ve 17 Aralık 2015 tarihinde bir karar vermiştir. Bu karar sonucunda;
Tanımlayıcılık ve ayırt edicilik bakımından
Sunulan deliller ile markayı oluşturan ibarelerden coğrafi yer adı olan “PORTIXOL”’un, halk arasında yaygın olarak bilindiğine dair bir kanı oluşmadığına ve bu yaygın bilinirlik ve kullanımın kanıtlanamadığına karar verilmiştir.
Ayrıca tescil kapsamındaki “gayrimenkul (emlakçılık) hizmetleri” ile markanın arasındaki ilişkiyi kanıtlamak amacıyla sunulan delillerin, hizmetler ile marka arasındaki ilintiyi ve ileride tüketiciler bakımından ortaya çıkabilecek olan ilişkilendirmeye dair öngörülebilir bir tehlikenin söz konusu olduğunu ispat edecek yeterlilikte olmadığı belirtilmiştir. “PORTIXOL” ibaresinin de “gayrimenkul (emlakçılık) hizmetleri” ile doğrudan bağlantılı olmadığı ve bu ibareyi gören tüketicilerin aklında “gayrimenkul (emlakçılık) hizmetleri”nin canlanmadığı kanısına varılmıştır.
Her ne kadar “INMOBILIARIA” ibaresi taşıdığı anlam gereği “gayrimenkul (emlakçılık) hizmetleri” bakımından tanımlayıcı olsa da incelemeye konu markanın bütünsel olarak incelenmesi gerektiğinden markanın tanımlayıcı olmadığına ve ayırt edici olduğunun kabulüne karar verilmiştir.
Kötü niyet iddiaları bakımından
Kötü niyetin kabul edilmesi için aranan koşulların oluşmadığı ve Mallorca Mietboerse S.L. tarafından kötü niyetin yeterli deliller ile kanıtlanmadığı görüldüğünden bu iddianın da reddine karar verilmiştir.
Tescilsiz kullanıma dayalı hak sahipliği iddiaları bakımından
Mallorca Mietboerse S.L., tescilsiz kullanımına ve korunmasına ilişkin koşullar hakkında hiçbir bilgi vermediğinden, dayanmış olduğu iddialarını kanıtlayamamıştır. Bu nedenle söz konusu iddia reddedilmiştir.
C-TEMYİZ KURULU BÜYÜK KURULU İNCELEMESİ
16 Şubat 2016 tarihinde Mallorca Mietboerse S.L. aleyhine verilmiş olan karara karşı itiraz etmiştir. Bu aşamada İptal Birimine sunulan deliller tekrar sunulmuş ve markanın tanımlayıcı olduğuna, ayırt edici olmadığına ilişkin iddialar ile kötü niyet iddiası yinelenmiştir. Sunulan tüm bilgi ve belgeler ışığında Temyiz Kurulu inceleme aşamasına geçmiştir.
İtirazın havale edildiği EUIPO 1. Temyiz Kurulu, münhasıran coğrafi yer adlarından oluşan veya bir coğrafi yer adını ayırt edici unsur olarak içeren markaların tanımlayıcılığı hakkında önceden verilmiş birbirleriyle çelişen kararların varlığını tespit ettiğinden ve bu konuda bir uygulama birliğinin bulunmadığını tespit ettiğinden, itiraz hakkında bir karar vermeden itilafı EUIPO Temyiz Kurulu Büyük Kurulu’na iletmiştir.
Bu noktada, Grand Board olarak da anılan EUIPO Temyiz Kurulu Büyük Kurulu’nun, dokuz üyeden oluşan ve Temyiz Kurullarının çözümlemekte güçlük çektiği, önemli bulduğu veya çelişki tespit ettiği meseleleri taşıdığı bir nevi üst kurul olduğu belirtilmelidir. Belirtilen Kurul, bu yazının devamında kısaca “Büyük Kurul” olarak anılacaktır.
İptal Birimi tarafından, “INMOBILIARIA” ibaresinin ayırt edici olmadığı, birçok farklı dilde benzer şekilde kullanımların söz konusu olduğu ve her birinin “gayrimenkul hizmetleri (emlakçılık) ofisi” anlamı taşıdıkları, bu sebeple tanımlayıcı olup, ayırt edici olmadığı yönünde yapılmış olan değerlendirme Büyük Kurulca da onaylanmıştır.
“PORTIXOL” ibaresi ile ilgili olarak yapacağı incelemede ise; bir ibarenin ayırt edici olup olmadığının değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken kriterler olduğunu vurgulayan Büyük Kurul, Mallorca Mietboerse S.L. tarafından “PORTIXOL” ibaresi bakımından tüketici kitlesinin ‘Portixol’ bölgesinde bir mülk satın almak veya kiralamak isteyen ortalama tüketici olduğuna dikkat çekilmiş olmasına rağmen; hükümsüzlüğü talep edilen markanın bir Avrupa Birliği Markası olması nedeniyle, Avrupa Bölgesindeki ilgili tüm tüketicilerin ortalama tüketici kabul edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu nedenle, hükümsüzlük talebinde bulunanın iddialarının aksine, mevcut değerlendirmenin, Avrupa Birliği kapsamındaki ilgili tüketici kitlesinin yalnızca küçük bir bölümünü oluşturan “Portixol” bölgesinde yer alan mülklerle ilgilenen tüketicilerle sınırlı tutulamayacağını kabul etmiştir. Ayrıca gayrimenkul sektöründen hizmet alacak olan tüketicilerin tamamının oldukça yüksek düzeyde dikkatli bir tüketici kitlesi olduğunun kabul edilmiş bir gerçek olduğu da vurgulamıştır.
Coğrafi yer adlarının tescil edilebilirliği ile ilgili olarak da iki kriterin altı çizilmiştir:
İlk olarak, coğrafi yer adlarının tescili, ilgili mal veya hizmet kategorisi için halihazırda ünlü veya bilinir olan ve bu nedenle ilgili tüketicilerin zihninde o kategoriyle ilişkilendirilmiş olan coğrafi yer adları bakımından mümkün değildir.
İkinci olarak, ilgili mal veya hizmet kategorisinin coğrafi menşeinin göstergesi olarak herkes tarafından kullanılması olası olan ve bu nedenle herkesin kullanımına açık kalması gereken coğrafi yer adlarının tescili mümkün değildir.
Fakat bu kriterler kapsamına girmeyen, ilgili tüketici kesimi tarafından malların veya hizmetlerin coğrafi kaynağı olarak bilinmeyen ya da ilgili tüketici kesimince hiç bilinmeyen coğrafi yer adlarının tescil edilmesinde bir engel bulunmamaktadır.
Dolayısıyla, hükümsüzlüğü talep edilen “INMOBILIARIA PORTIXOL” markasının tanımlayıcılığına ve ayırt ediciliğine ilişkin değerlendirmede bu ana ilkeler çerçevesinde yapılmalıdır.
Hükümsüzlük talebi sahibi “PORTIXOL” isimli bölgenin bilinir bir turistik lokasyonun adı olduğunu iddia etse de Büyük Kurul, tıpkı İptal Birimi, bu görüşü paylaşmamaktadır. Büyük Kurul’a da göre de incelemede görüşü esas alınması gereken kesim Avrupa Birliği’ndeki genel kamudur ve bu kamunun bu kesimi Palma de Mallorca şehrinin bir bölgesi (köyü) olan “PORTIXOL” ibaresini bilinen bir coğrafi yer adı olarak tanımamaktadır. Palma de Mallorca şehrinin genel tüketici kesimi tarafından bilinmesi veya yerel halkın “PORTIXOL” ibaresini bir coğrafi yer adı olarak bilmesi faktörleri de bu yöndeki tespiti değiştirmeyecektir, çünkü “PORTIXOL” ibaresinin tek başına coğrafi bir yer adı olarak Avrupa Birliği’nin genel tüketicilerince bilindiğini ispatlar kanıtlar sunulmamıştır.
Sunulan deliller ışığında yapılan değerlendirmede; “PORTIXOL” ibaresi ile sunulacak olan hizmetin ilişkinin ve coğrafi yerin tüketiciler arasında bilinirliğinin somut deliller ile kanıtlanmadığı göz önünde bulundurulduğunda tanımlayıcılığa ve ayırt edicilikten yoksunluğa dair iddiaların reddedilmesi gerekmiştir. Kaldı ki, Mallorca Mietboerse S.L. tarafından bir bütün olarak itiraz edilen “INMOBILIARIA PORTIXOL” ibaresi ile “gayrimenkul (emlakçılık) hizmetlerinin” gelecekte de ilişkilendirilme ihtimallerinin olacağına dair yeterli delil sunulmamış, sunulan deliller de başvuru tarihinde “gayrimenkul (emlakçılık) hizmetleri” ile ilgili olarak marka ile hizmetlerin ilişkilendirildiğini kanıtlayamamıştır.
Kötü niyetin somut şartlarının olmadığı görüldüğünden İptal Birimi tarafından verilmiş olan, kötü niyetli iddiasının reddedilmesi yönündeki karar da yerinde bulunmuştur.
Ayrıca eskiye dayalı hak sahipliği iddiasıyla ilgili olarak, hükümsüzlük talebi sahibi yeni bir delil sunmamış ve itirazında ayırt edicilik ve tanımlayıcılık kavramları üzerinde durmuştur. Bu sebeple Büyük Kurul İptal Biriminin bu konuda verdiği kararı da onamıştır.
Büyük Kurul, itirazı reddederken marka sahiplerinin, üçüncü kişilerin dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde markayı kullanımının engellenemeyeceği hususu üzerinde özellikle durmuştur. Bu hususun incelenen vakadaki yansıması üçüncü bir kişinin ticarette “Portixol” kelimesini tanımlayıcı bir şekilde kullanması halidir ve bu kullanımın da dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Büyük Kurul, üçüncü kişilerin belirtilen şekildeki kullanımının marka tescilli olsa da marka sahibince engellenemeyeceğini kararında özellikle belirtmiştir.
Sonuç olarak, Büyük Kurul tescilli markanın hükümsüz kılınmasına dair tüm iddiaları haksız bularak, itirazı reddetmiş ve İptal Birimi’nin kararını onamıştır.
D-SONUÇ
EUIPO Temyiz Kurulu Büyük Kurulu’nun “INMOBILIARIA PORTIXOL” kararı, coğrafi yer adlarından oluşan veya bunları asli ayırt edici unsur olarak içeren markaların değerlendirilmesinde ele alınması gereken faktörlerden birisinin, inceleme konusu coğrafi yer adının, kamunun ilgili kesimince bilinirlik düzeyi olduğunu belirgin biçimde ortaya koymuştur. Bu bağlamda, kamunun ilgili kesimi bir coğrafi yer adını yeteri derecede bilmediği sürece, bu yer adının mal ve hizmetlerle bağlantısı bulunsa dahi, başvurunun tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi (veya tescil edilmişse hükümsüz kılınması) mümkün olmayacaktır.
Bu yazı ilk olarak Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği (AIPPI Türkiye)’nin Fikri Gündem dergisinin Kasım 2021 tarihli 21. sayısında yayımlanmıştır. (Bkz.: https://www.aippiturkey.org/fikri-gundem/)
Ulusal uygulamamızda; standart karakterlerle ifade edilen tek harften oluşan markalar ayırt edici kabul edilmemekle birlikte, özgün bir tasarıma sahip ve/veya stilize biçimde yazılmış tek harf markaları ayırt edici bulunarak tescile konu edilebilmektedir.
Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yayımlanan Marka İnceleme Kılavuzu’nun “Tek Harf ve Rakamdan Oluşan Başvuruların Benzerlik Değerlendirmesi” başlığı altında (5/1-(ç) bendi anlamında aynılık ve ayırt edilemeyecek kapsamında) yapılan değerlendirme şu şekildedir [1]:
“Marka örneğinin tek harf veya tek basamaklı sayıların özgün tasarımından oluştuğu durumlarda, benzerlik değerlendirmesi aynılık derecesinde bir benzerlik eşiği aramak suretiyle yapılacaktır. Bu tarz başvurulara getirilen ufak eklemelerin işaretleri 5/1(ç) anlamında birbirinden farklılaştırmaya yeterli olduğu kabul edilecektir.”
Yine, aynı kılavuzun “Tek Harften veya Rakamdan Oluşan Markaların Karşılaştırılması” başlığı altında yapılan değerlendirmede konu 6. madde (karıştırılma olasılığı) bakımından ele alınmıştır [2]. Bu kısımdaysa; stilize edilmiş tek harften oluşan bir işaretin günlük hayatta yaygın bir şekilde kullanılan standart harfe yakınlığının ayırt edici gücünü belirlemede etkili olacağı belirtilmiştir. Yani, tek harften oluşan markaların stilize ediliş biçimi ve tasarımlarının özgünlüğü ayırt edici gücünü belirlemede başlıca etken olarak kabul edilmektedir.
Kılavuza göre; genel kabul olarak tek harften oluşan işaretler kısa işaretler olmaları nedeniyle tüketiciler tarafından bütünsel olarak algılanacağından işaretlerin görsel benzerliği ancak markaların genel izlenimleri itibarıyla benzer olmaları durumunda ortaya çıkacaktır. Öte yandan, aynı harften oluşan markaların tertip tarzı itibariyle görsel olarak farklılaşmaları durumunda, işaretlerin benzer olmadıkları kabul edilmektedir.
Bu kapsamda; stilize tek harflerin benzerliğine ilişkin Avrupa Birliği uygulamasına baktığımızda da EUIPO Temyiz Kurulu Büyük Kurulu (Grand Board) tarafından verilen, 26 Mart 2021 tarihli R 551/2018-G sayılı kararda [3] yer alan değerlendirmeler ulusal uygulamamıza benzer bir yaklaşımı ortaya koymaktadır. Bu noktada belirtmek gerekir ki Büyük Kurul; EUIPO Temyiz Kurullarının çözümlemekte güçlük çektiği, önemli bulduğu veya farklı zamanlarda farklı kararlar verdiği meseleleri taşıdığı bir nevi üst kuruldur ve bu nedenle Büyük Kuruldan çıkan kararların benzer meselelerin çözümlenmesindeki bakış açısını ortaya koyan bir yönü bulunmaktadır.
Söz konusu kararda karşılaştırılan markalar aşağıda yer almaktadır:
İtiraz edilen marka 36. sınıfta: “Hayat sigortası ile ilgili mali danışmanlık hizmetleri; sigorta ile ilgili finansal hizmetler” için tescil ettirilmek istenmektedir.
İtiraza mesnet markaların kapsamı ise yine 36. sınıfta yer alan: “Sigorta, risk analizi de dahil olmak üzere sigorta ile ilgili danışmanlık ve bilgilendirme; finansal ilişkiler, bankacılık, parasal işler, emlak işleri” hizmetleri yer almaktadır.
Bir diğer deyişle, başvuru ile itiraz gerekçesi markaların aynı veya benzer hizmetleri kapsadığı açıktır.
EUIPO İtiraz Birimi, itiraza ilişkin verdiği kararda markaların görsel olarak ortalama bir benzerliğe sahip olduğu ve somut olayda işitsel ve kavramsal karşılaştırma yapılamadığı gerekçesiyle markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğuna ve itirazın kabulü ile sonraki markanın reddedilmesine karar vermiştir.
Başvuru sahibi, söz konusu karara karşı bir üst kurula başvurarak, ret kararının iptalini talep etmiştir. İtirazın havale edildiği EUIPO Temyiz Kurulu, stilize tek harflerin benzerliği hakkında önceden verilmiş birbirleriyle çelişen kararların varlığını ve bu konuda bir uygulama birliğinin bulunmadığını tespit ettiğinden, itiraz hakkında bir karar vermeden itilafı EUIPO Temyiz Kurulu Büyük Kurulu’na iletmiştir.
Bunun üzerine dosya Büyük Kurul önüne gelmiş ve konu detaylı olarak incelenmiştir. Bu yazıda, kararın tamamına yer verilmeyecek, yalnızca stilize tek harf benzerliğinde Büyük Kurul’un dikkate aldığı bir kısım önemli noktalara değinilecektir. Dolayısıyla, aşağıda Büyük Kurul tarafından yapılan incelemede öne çıkan değerlendirmeler maddeler halinde sıralanmaktadır:
Tek harflerden oluşan işaretler genellikle stilize biçimlerde ifade edilir. Ancak, işaretleri karşılaştırmadan önce, ilgili tüketicinin karşılaştırılan işaretleri tek bir harften ibaret olarak algılayıp algılamadığı son derece önemlidir.
Karşılaştırılan her iki işarette de ‘A’ harfinin normal grafik temsilinin temel bir bileşeni olan yatay çizgi eksiktir. Dolayısıyla, işaretlerin her ikisi de hemen ve herhangi bir zihinsel çaba olmadan bir harf olarak kabul edilmeyecektir. İşaretlerin tüketici tarafından yalnızca bazı temel figüratif unsurların birleşimi olarak algılanması daha olasıdır. Yani, karşılaştırılan markalarda; tüketici ancak derinlemesine bir analizden sonra, işaretleri büyük ‘A’ harfinin stilize temsili olarak algılayabilir.
Markaların görsel olarak karşılaştırılması: İşaretlerin bazı ortak özellikleri bulunmasına rağmen marka görselleri arasında farklılıklar hakimdir. İşaretler farklı renklere sahip olmasının yanı sıra, soldaki çubuklar farklı boyutlardadır ve farklı bitiş noktalarına sahiptir. Başvuru konusu işaret, önceki markada bulunmayan ve sağda yer alan çubukla örtüşen bir üçgen içermektedir. Bu nedenle işaretler görsel olarak farklı kabul edilmelidir.
Markaların işitsel olarak karşılaştırılması: Somut olayda olduğu gibi, yalnızca stilize öğelerden oluşan işaretler telaffuz edilemeyeceğinden ve tüketicinin işaretleri telaffuz etmeye çalışması olası olmadığından işitsel karşılaştırma yapılması mümkün değildir.
Markaların kavramsal olarak karşılaştırılması: Somut olayda, işaretler açık ve hemen algılanabilir bir kavramı çağrıştırmamaktadır ve bu nedenle basit figüratif araçlar olarak algılanmalıdır. Bu nedenle kavramsal karşılaştırma yapılması da mümkün gözükmemektedir. Ancak, her iki taraf da tüketicinin hatırı sayılır bir kesiminin söz konusu işaretleri “A” harfi olarak algılayacağını belirttiğinden Büyük Kurul bu çerçevede karşılaştırma yapmıştır. Şöyle ki: Genel Mahkeme kararlarına bakıldığında üç farklı yaklaşımın benimsendiği görülmektedir: İlki, tek harf olarak stilize edilen işaretlerin, harfin kendisini ifade etme kabiliyetine sahip olduğu; ikincisi, tek harften oluşan işaretlerin söz konusu mal ve hizmetlerle ilgili bir anlamı varsa bir kavramı çağrıştırabileceği; üçüncüsü ise tek harflerin herhangi bir kavram ifade etmeyeceği yönündedir. Tek harflerle ilgili belirsizlikler ve çelişkili kararlar nedeniyle Büyük Kurul, kavramsal karşılaştırmaya ilişkin içtihatlarda verilen gerekçeleri incelemiş ve karşılaştırılan işaretlerde her iki işaretin de alfabenin aynı harfine gönderme yaptığı kabul edildiği taktirde kavramsal olarak özdeş olabileceği belirtilmiştir. Huzurdaki dosyada, büyük A harfinin matematikte bir değişken, elektrik temel birimi olan Amper, otoyol belirteci, Avusturya’nın uluslararası plaka kodu gibi pek çok farklı kavramı ifade edebileceği belirtilmiştir. Ancak, tüketicilerin huzurdaki dosyaya konu olan hizmetleri satın alırken bu çağrışımları yapmaları muhtemel olmadığından söz konusu kavramlara ilişkin bir karşılaştırma yapılamayacağı ortaya konulmuştur. Stilize işaretler söz konusu olduğunda bunların grafik unsurlarının çağrıştırdığı kavramlar da dikkate alınması gereken bir diğer husustur. Bu nedenle, somut olayda önceki işaret çadır şeklinde bir büyük A harfi olarak algılanabilecekken, başvurusu konusu işaret; iskambil kartlarından bir ev şeklinde büyük A harfi olarak tanımlanabilecektir. Dolayısıyla işaretler aynı harfe atıfta bulunsa bile kavramsal olarak benzer kabul edilemeyecektir. Yani, iki işaretin alfabenin aynı harfine atıfta bulunması, işaretler arasındaki kavramsal karşılaştırmada sınırlı bir öneme sahiptir. Zira aksi durumda hiçbir anlamı olmayan fantezi ibarelerin bile kavramsal olarak özdeş kabul edilmesi mümkündür ki, bu durum karşılaştırmada işaretlerin bir bütün olarak dikkate alınması prensibine aykırı olacaktır. Özetle; tarafların iddia ettiği gibi tüketicinin büyük bir kesimi tarafından işaretler “A” harfi olarak algılansa dahi, bu durum her iki işaret arasında kavramsal benzerlik kurmak için yeterli olmayacaktır.
Büyük Kurul tarafından tüm bu değerlendirmeler ortaya konulduktan sonra, karşılaştırılan işaretlerin benzer olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Belirtilen nedenle, başvuru sahibinin itirazı kabul edilmiş ve başvuru hakkında aksi yöndeki tespit çerçevesinde İtiraz Birimince verilen ret kararı iptal edilmiştir.
Yukarıda yer verilen Büyük Kurul kararından da açıkça görülmektedir ki, EUIPO uygulamasında, ulusal uygulamamızla benzer olarak stilize tek harflerin karşılaştırılmasında markaların genel izlenimleri dikkate alınmalıdır. Tek harf markalarının ayırt edici niteliğinin görece zayıf olması nedeniyle farklı stilize biçimlerde ifade edilen markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunması için; markaların alfabenin aynı harfini içeriyor olmasının yeterli görülmediği, aynı zamanda karşılaştırılan markaların grafik unsurlarının da ciddi benzerlikler içeriyor olması gerektiği sonucu da inceleme konusu Büyük Kurul kararından çıkartılabilecektir.
İngiliz yazar Ian Fleming tarafından 1953 yılında ilk kitabı yayımlanan James Bond serisi, aynı ismi taşıyan bir İngiliz Gizli Servis ajanının maceraları üzerine kuruludur. Büyük ilgiyle karşılanan kitap serisinin devamı, kitaplardan daha büyük ilgi gören Bond filmleri serisi olmuştur. Serinin televizyon, radyo, çizgi film, bilgisayar oyunu uyarlamaları da yapılmış, ancak en büyük ilgi tartışmasız biçimde sinema filmlerince yaratılmıştır.
Kısaca “007” olarak da anılan James Bond’u filmlerde kimin canlandıracağı dünya çapında önemle takip edilen bir konu haline de gelmiştir. Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, Daniel Craig, Pierce Brosnan gibi ünlü aktörler filmlerde James Bond’u canlandırmıştır.
Buna ilaveten Bond kızları olarak anılan ve bu rol sayesinde oyunculuk kariyerlerinde önemli bir başarı yakalayan aktrisler de, aynı zamanda ünlü bir çapkın da olan Bond’un filmlerdeki sevgililerini oynamıştır. Film serisinin müzikleri de dünya çapında hitler olmuştur; hemen aklınıza gelecek birkaç örnek verelim: Goldeneye – Tina Turner, Skyfall – Adele, A View to a Kill – Duran Duran, You Know My Name – Chris Cornell, Another Way to Die – Alicia Keys, Diamonds are Forever – Shirley Bassey, Live and Let Die – Paul McCartney…
James Bond serisinin filmleri, kitapları, aktörleri, aktrisleri, müzikleri dahil neredeyse tüm unsurlarıyla dünya popüler kültürünün en önemli kültlerinden birisi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Ancak, dışarıda bırakılmaması gereken bir diğer önemli unsur daha var kesinlikle: James Bond Tema Müziği.
Muhtemelen tüm okurların aşina olduğu bu tema müziği, 1962 yılında Monty Norman tarafından yazılmış ve John Barry tarafından düzenlenmiştir. Eser sonrasında Norman ve Barry arasında telif haklarına ilişkin bir davanın konusu olsa da, bu yazı belirtilen davayla ilgili değildir. Bu yazıda, James Bond tema müziğinin bir ses markası olarak tescili talebine ilişkin olarak Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Temyiz Kurulu’nca 12 Mart 2021 tarihinde verilen karar incelenecektir. İlgilenen okurlarımız kararın tam metnini bu bağlantıdan görebilirler.
Günümüzde, piyasada artan rekabet koşullarında gelişen pazarlama teknikleri sayesinde, teşebbüsler markalarını tüketici nezdinde daha hatırlanır kılmak için geleneksel olmayan marka türlerine daha sık başvurmaktadır. Özellikle, yazımızda ayrıntı ile incelenecek olan ses işaretleri, dinleyicilerin işitsel duyularını harekete geçiren ve işitsel hafızayı tetikleyen karakterleri nedeniyle markayı tüketici nezdinde özdeşleştirmek için etkili bir araç haline gelmiştir.[1]
Şirketler için önemli bir ticari değer halinde gelen bu markaların fikri mülkiyet hukukuna yansıması da kaçınılmaz olmuştur. Geleneksel olmayan markaların tescil edilebilirliği pek çok tartışmanın konusu olsa da, ses markaları da dahil olmak üzere büyük bir kısmının marka olmanın temel fonksiyonu olan “bir teşebbüse ait mal veya hizmeti, diğer teşebbüslere ait mal veya hizmetten ayırt etme” ve sicilde gösterilme kriterlerini taşıdığı koşulda tescil edilebileceği kabul edilmektedir. Ancak bu markaların ayırt edici niteliğinin belirlenmesi konusunda hala bazı tartışmalar mevcuttur.
EUIPO Temyiz Kurulu’nun yazımıza konu ve ses markaları ile ilgili farklı bir bakış açısına yer verdiği kararı, James Bond filminin herkesin aklında canlanan film müziğinin ses markası olarak tescili başvurusu[2] sürecini konu almaktadır.
Başvuru sahibi, James Bond filmlerinin fikri haklarının yönetimini elinde bulunduran Danjaq LLC, film müziğinden yirmi beş saniyelik bir kesit içeren ses markasının 3., 9., 14., 16., 18., 21., 25., 28., 32., 33., 34. sınıflardaki mallar için Avrupa Birliği (AB)’nde tescili amacıyla EUIPO’ya başvuruda bulunmuştur:
İlgili ses markası başvurusu, AB Marka Tüzüğü (EUTMR)’nün, ayırt edici nitelikten yoksun markaların tescil edilemeyeceğini düzenleyen 7/1-b maddesi nedeniyle tüm sınıflar bakımından reddedilmiştir. Başvuru sahibinin, EUIPO İnceleme Birimi’nin ses markalarına karşı katı bir yaklaşım uyguladığı ve tescil için asgari düzeyde ayırt ediciliğin yeterli olduğu gerekçesi ile gerçekleştirdiği itiraz sonucu Temyiz Kurulu ilgili ret kararını iptal etmiştir.
Bu noktada, marka başvurusunun reddine konu karara esas gerekçeler ve Temyiz Kurulu’nun bu değerlendirmelere yaklaşımını bazı soru başlıkları altında toplamak mümkündür.
1- Ses markaları ayırt edicilik incelemesinde daha katı değerlendirmeye tabi tutulmalı mıdır?
Ses markalarının ayırt edicilik kriterleri incelenmeden önce, EUIPO’nun ortak uygulama kılavuzlarından Nisan 2021 tarihli Common Practice 11: New Types of Marks: Examination of Formal Requirements and Grounds for Refusal çerçevesinde EUIPO’nun ses markalarına yaklaşıma değinilecektir. Somut olaya konu kararda da pek çok kez atıf yapılan bu Kılavuz, karar tarihinde taslak halinde olduğundan Kurul’un kararında bağlı olmadığı vurgulanmıştır. Bununla beraber, Kılavuz geleneksel olmayan markaların tescil edilebilirliğine ilişkin önemli değerlendirmeler içermektedir.
Kılavuzda ses markaları ile ilgili “içerisindeki sesin türü ne olursa olsun, bir veya daha fazla ses içeren herhangi bir işaret” şeklinde doktrinde de ortak olarak kabul edilmiş bir tanımlama yapılmıştır. Bununla beraber, ses markalarının tescili için gereken ayırt edicilik derecesi de tüketici algısı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu kapsamda seslerin ticarette sıklıkla kullanılan, dolayısıyla tüketiciler tarafından da marka olarak algılanması kolay hale gelmiş işaretler olduğu belirtilmiştir. Gerçekten de, ticarette markalaşma ve pazarlama stratejisinin bir parçası olarak sesler giderek daha fazla kullanıldığından, tüketicilerin bunları ticari menşe işaretleri olarak algılaması daha olasıdır.
Bu husus, ses markaları açısından referans kararlardan olan “Son D’un Jingle Sonore Plim”[3] kararında ortaya konmuştur. Kararda, öncelikle ayırt edicilik kriterlerinin tüm marka kategorilerine eşit şekilde uygulanması gerektiği; ancak bu kriterler uygulanırken tüketicinin farklı marka kategorilerini farklı şekillerde algıladığının da göz ardı edilemeyeceği belirtilmiştir. Bu nedenle, tüketici nezdinde ticari menşe algısı yaratması, kelime veya şekilden oluşan işaretlere oranla daha zor olan marka kategorilerinde ayırt ediciliğin kanıtlanması da ayrı bir gözlem gerektirmektedir. Yine de, ses markalarında özellikle radyo-televizyon yayıncılığı ve bağlantılı medya sektöründe, jingle ve çeşitli melodiler aracılığıyla söz konusu ürün veya hizmetin belirli bir teşebbüsten geldiğini işitsel olarak tanımlamak için sıklıkla kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu durum, ses markalarını diğer geleneksel olmayan markalara nazaran ayırt ediciliğin tespitinde daha avantajlı bir noktada konumlandırmaktadır.
Ayırt ediciliğin belirlenmesi için öngörülen “tüketici nezdinde ticari menşe gösterme” kriteri Kılavuzda farklı ses markaları için değerlendirilmiştir. Bu noktada örneğin; bir veya birden fazla notadan oluşan melodiler ve ilgili sınıflar için kendi içinde ayırt edici kabul edilebilen sözlü bir unsurdan oluşan sesler kural olarak ayırt edici kabul edilmiştir. Buna karşın tescili talep edilen mal veya hizmetlerin karakteristik özelliklerini yansıtan sesler, örneğin sıradan bir elektrik süpürgesi sesi, bu mallar için tüketici tarafından mal veya hizmetin işlevsel niteliği olarak algılanacağından kural olarak ayırt edici kabul edilmemiştir. Benzer şekilde, notaların herhangi bir rezonans olmaksızın birleşiminden oluşan sesler ve ayırt edicilikten yoksun veya tanımlayıcı sözlü unsurların ayırt edici bir ses ögesi olmaksızın telaffuzundan oluşan ses markaları da de ticari bir kaynak algısı yaratmayacağından ayırt edici bulunmamıştır.
Somut olayda, yukarıda örnekseme yoluyla sayılan ses markalarının ayırt edicilikten yoksun kabul edildiği durumlardan herhangi biri bulunmamaktadır. Ancak karara konu ses markasının ayırt edici niteliği değerlendirilirken EUIPO İnceleme Birimi ile Temyiz Kurulu’nun farklı yaklaşımlar sergilediği görülecektir.
2- Ses markalarının ayırt ediciliği mal ve hizmet sınıflarına göre değişir mi?
Bilindiği üzere ayırt edicilik değerlendirmesi başvurusu talep edilen mal ve hizmet sınıflarından bağımsız olarak gerçekleştirilemez. Zira bir sınıf için ayırt edici kabul edilen bir işaret başka bir sınıf için ayırt edici kabul edilmeyebilir. Ses markalarında özellikle, tescili talep edilen mal veya hizmetin karakteristik özelliklerinden oluşan seslerin ilgili sınıf için ayırt edicilikten yoksun olduğu kabul edilmektedir.[4]
EUIPO İnceleme Birimi, ses markası için başvurusu talep edilen 3., 9., 14., 16., 18., 21., 25., 28., 32., 33., 34. sınıfları açısından ayırt edicilik değerlendirmesi yaparken, başvura sahibinin iddialarının aksine, bu ürünlerin tamamının James Bond filmi ile bağlantılı olarak ticarileştirmeye uygun ürünler olmadığını belirtmiştir. Bu duruma örnek olarak, 3. sınıfta yer alan temizlik amaçlı maddeler; 21. sınıfta yer alan ev gereçleri; 32. sınıfta yer alan alkollü içecekler ve 34. sınıfta yer alan tütün ürünleri verilmiştir.
Dolayısıyla, her ne kadar başvuruya konu film müziği tüketicinin bir bölümünde akılda kalıcı olsa da başvuru kapsamında yer alan bazı emtialar açısından doğrudan marka algısı yaratmayacağından bahsedilmiştir. Ancak ret kararında, özellikle televizyon yayıncılığı/eğlence sektörü ile bağlantısı kurulamayan ve ses markası bakımından ticari kaynak göstermeyeceği düşünülen birtakım mallardan bahsedilse de, ses markasının tüm mallar bakımından reddine karar verilmesi yolu tercih edilmiştir. Bu durum, ayırt ediciliğin tescili talep edilen mal ve hizmetler bazında ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği kuralı karşısında eleştirilebilecektir.
EUIPO Temyiz Kurulu da, yukarıdaki değerlendirmeye ilişkin olarak, kararda başvurunun belirli mallar için neden ayırt edicilikten yoksun olduğunun detaylı olarak açıklanmadığı tespitini yapmıştır. Farklı tüketici çevrelerini de hedefleyen ve farklı amaçlara hizmet eden heterojen mal ve hizmet grupları nedeniyle bu şekilde genel bir değerlendirme yapılması doğru bulunmamıştır.
Bu doğrultuda Temyiz Kurulu, aşağıda 3. soruda açıklanan değerlendirme ile de bağlantılı olarak, başvurunun tescili talep edilen mallarda ticari menşe gösterme niteliğinin olduğuna karar vermiştir. Kurul’a göre tüm filmlerde çeşitli versiyonları ile ve “007” veya “James Bond” gibi ögelerle yer alan James Bond film müziği, yalnız sanatsal değil ticari kaynak gösterme niteliğini de kazanmıştır. Bu nedenle başvurusu talep edilen ve ticari ürünlerden oluşan sınıflar açısından film müziği sesinin ayırt edici olduğu sonucuna varılmıştır. Gerçekten de, modern pazarlama stratejileri incelendiğinde Dünyaca tanınmış özellikle seri filmlere ait kelime, şekil ve ses markalarının ticari alanda yaygın şekilde kullanıldığı ve ayrı bir sektör oluşturulduğu ortadadır.
3- Ses markalarında sesin uzunluğu ayırt edicilik değerlendirmesinde bir kriter olmalı mıdır?
Karara konu ses markası, James Bond film müziğinin ilk 25 saniyesinden oluşmaktadır. Film müziğinin bu kesiti, trampet temposu girişi, yavaş bir sekans ve gitar solosu şeklinde birbiri ile karakteristik şekilde bağlanan üç kısım olarak tanımlanmıştır.
EUIPO İnceleme Birimi, ses markasının tüketicilerin bunu talep edilen malların ticari menşeinin bir göstergesi olarak hemen algılamasını zorlaştıran bir müzikal segment yapısından oluştuğu ve melodinin uzunluğu itibarıyla akılda az kalıcı olduğu sonucuna varmıştır. Ancak yapılan bu değerlendirme de öncekiler gibi detaylı bir gerekçelendirme içermemektedir. Ofisin bu tutumu, ayırt edicilik değerlendirmesindeki ilkelerden olan, tüketicilerin markaların zihinlerinde bıraktıkları genel izlenimle hareket ettikleri yaklaşımı ile çelişki içermektedir. Nitekim bu yaklaşım esas alındığında, tüketicinin bir markanın tüm unsurlarını ve detaylarını aklında tutması beklenemeyeceğinden, marka ile karşılaştığında zihninde derhal bir ticari köken oluşup oluşmadığı önemlidir. Bu durumda, ses markaları için de markanın tüm segmentleri ve notalarının zihinde canlanması beklenmeyip, markanın bir bütün olarak tüketicinin zihninde malların ticari kökenine dair bir algı oluşturması yeterlidir.
EUIPO Temyiz Kurulu, yukarıdaki değerlendirmeye ilişkin isabetli şekilde AB Marka Tüzüğü’nde veya içtihat hukukunda hangi uzunlukta veya nitelikteki işaretlerin ayırt edici kabul edileceğine dair bir test bulunmadığını belirtmiştir. Bu kapsamda herhangi bir ses markasının hangi özellikleri taşırsa akılda kalıcı ve ayırt edici olduğuna dair daha katı bir değerlendirme yapılamayacağı gibi, 25 saniye ve daha uzun pek çok sesin de EUIPO nezdinde marka olarak tescil edildiği vurgulanmıştır. Kurul’a göre ses işaretinin ayırt ediciliğine dair çekince ortaya çıkaran durumlar genellikle iki ekstrem uç, yani rezonans oluşturmayacak kadar kısa sesler ile, bir eserin tümünden oluşan ve yalnız profesyonel müzisyenlerin hatırlayabileceği uzunluktaki seslerdir. Karara konu sesin James Bond film müziğinin ilk 25 saniyesinden ve profesyonel olmayan bir tüketicinin dahi aklında kalabilecek bir melodiden oluştuğu düşünüldüğünde bu iki sınırın arasında yer aldığı söylenebilir. Ayrıca, başvuruya konu melodinin baştan sona hatırlanamayacağı varsayımında dahi, tüketicinin markaların genellikle baş kısmını hatırladığı yaklaşımından hareketle melodinin başında yer alan karakteristik trompet sesi de markanın ayırt edici kabul edilmesi için yeterlidir.
Bu açıklamalar ışığında başvuruya konu ses markası, ilgili tüm sınıflar için ayırt edici kabul edilmiş ve EUIPO İnceleme Birimi’nin ret kararı Temyiz Kurulu’nca iptal edilmiştir.
Seslerin uzunluğunun ayırt edici niteliği üzerindeki etkisi ile ilgili doktrinde farklı görüşler bulunmaktadır. Bazı yazarlar, belirli bir süreden uzun seslerin soyut ayırt ediciliğinin bulunmadığını iddia etmekle beraber, kaç saniyeden uzun seslerin bu tescil engeli ile karşılaşacağına dair ortak bir görüş bulunmamaktadır. Seslerin uzunluğuna ilişkin bir üst veya alt sınıra AB Marka Tüzüğü veya pek çok ulusal mevzuatta da yer verilmemesinin bilinçli bir tercih olması muhtemel görünmektedir. Bizim de katıldığımız görüşe göre, ses markalarının tescil edilebilirliği için süre sınırlamaları getirmek marka hukukunun doğasına ve değişen teknoloji ve ticari hayatın gerekliliklerine uygun düşmeyecektir.[5] Nitekim sesler, tüketicide farklı algılar uyandırabilen işaretler olup, bir ses süre olarak uzun olmasına rağmen basit bir ritim ve az sayıda tınıdan oluştuğu için ilgili tüketici tarafından kolayca algılanabilir ve hatırlanabilirken; karmaşık ve çok sesli yapıda olan süre olarak kısa bir ses de tüketiciler için alışılmamış bir ritimde ve ahenkte ise daha zor hatırlanabilir. Veya tersi bir senaryoda, süre olarak uzun sesler müzisyenlerden oluşan bir tüketici çevresinde çok rahat algılanabilir ve hatırlanabilirken, çok kısa süreli bir ses, ortalama tüketicilerden oluşan bir çevrede tam olarak algılanamayabilir veya daha sonra hatırlanamayabilir. [6]
Seslerin kendine özgü bu yapıları dolayısıyla ayırt edicilik değerlendirmesinde her ses markası özelinde bir değerlendirme yapmak, bu yaklaşım her ne kadar ortak bir kural koymayı zorlaştırsa da, daha etkili olacaktır.
Özetle, günümüzde medya ve reklamcılık gibi görsel ve işitsel araçları beraber kullanan sektörlerde sesler, geleneksel olarak tanımlanan kelime ve şekil işaretleri ile beraber önem kazanmıştır. Ticari hayatta kazanılan bu özellik, seslerin marka olarak korunması noktasında da kendini göstermiş, ancak bu işaretlerin tüketici nezdinde geleneksel markalara kıyasla algılanma şekli çeşitli tartışmalara yol açmıştır. Seslerin ayırt edici niteliğine ilişkin çeşitli değerlendirmeler pek çok kararda karşımıza çıkmış, yazımızda EUIPO Temyiz Kurulu’nun 25 saniye uzunluktaki James Bond film müziği ile ilgili kararının incelemesine yer verilmiştir. Kararda, ses markalarının günümüz ticari hayatında işletmeler için artan değeri de göz önünde bulundurularak kanaatimizce yerinde bir değerlendirme yapılmıştır. Bu kapsamda nispeten uzun sayılabilecek ancak yüksek oranda tanınmış bir sesin somut olayın özelliklerine göre ilgili tüketici nezdinde tescili talep edilen mal ve hizmetler için ticari kaynak gösterme özelliğini haiz olduğu sonucuna varılmıştır.
[3] 13/09/2016 tarihli, T-408/15 sayılı, SON D’UN JINGLE SONORE PLIM kararı.
[4] Karasu, Rauf.” Ses Markaları”. Ankara Barosu FMR Dergisi, 2007, Sayı:2, s.47.
[5] Kılıç, Denis. “Ses Markaları”. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2019, s. 107.
Bir topçu subayının oğlu olarak çocukluğumun en eğlenceli anlarından bazıları topların, silahların, askeri araçların etrafında ve “asker abilerin” peşinde koşturarak geçti. O zamanlar asker abilerin de benim etraflarında olmamdan keyif aldıklarını düşünüyordum; ancak sonradan farkına vardım ki, onların güler yüzü ve ilgisi, benim sevimliliğimden değil, daha çok onların komutanın zevzek çocuğundan kaynaklanabilecek gazaptan korkmalarından kaynaklanıyordu. Hatta şu an iyice eminim ki, asker abiler benim gibileri etraflarında gördüklerinde, Yiğit Özgür’ün klasik haline gelmiş “Geldi yine tipini ….” karikatüründeki anne ve babanın tepkisini veriyorlardı. (Karikatürü bilmeyenler veya hatırlamak isteyenler Google’dan arayabilir.)
Çocukluk anılarımla ne kadar ilgisi var bilmiyorum ama, geçmişten bu yana en meraklı olduğum alanlardan birisi de savaş tarihi, belgeselleri, filmleri ve özellikle de İkinci Dünya Savaşı (bundan sonra “WW2” olarak anılacaktır)’yla ilgili her şey. Bu yazıda aktaracağım karar, WW2 bağlantısı nedeniyle de anında ilgimi çekti ve yazma kararına varmam çok zaman almadı.
WW2’nin savaşın cephelerdeki akışıyla ilgili olmayan ikonik yönlerinden birisi Alman Nazi Partisi’nin propaganda ve görsel iletişim gücüdür. Nazi Partisi aynı zamanda bir propaganda canavarıdır ve Goebbels’in yönettiği propaganda mekanizması aynı zamanda görsel ihtişam, çarpıcı mimari, göz alıcı üniformalar, kıyafetler, simgeler ve sembollerle de süslenmiştir.
İnsanlık düşmanı Nazi Partisi, WW2’nin kaybedilmesiyle birlikte sadece Almanya’nın değil, dünyanın hafızasından tüm sembolleriyle birlikte temizlenmeye çalışılmaktadır. Nazi Partisi’nin sembollerinin kullanımı bazı ülkelerde yasak olsa da, Neo-Nazi gruplar bu sembolleri ısrarla kullanmaya devam etmektedir.
Bütün bunların IPR Gezgini ve yayın alanı ile ilgisi nedir sorusu kafalarda oluşmuş olabilir. Yanıt basit, aşağıya okuyacağınız EUIPO Temyiz Kurulu kararı, Nazi Partisi’nin sembollerinden birisine çok benzer bir şekil unsuru içeren bir marka tescilinin, genel kabul görmüş ahlak ilkelerine aykırılık nedeniyle hükümsüz kılınmasına ve buna karşı yapılan itiraza ilişkindir.
Birleşik Krallık’ta yerleşik Anglofranchise Limited firması (bundan sonra “marka sahibi” olarak anılacaktır) aşağıda yer alan markayı 2013 yılında Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nde (EUIPO) tescil ettirir. Markanın kapsamında 14., 18., 25. sınıflara dahil mallar ve 35. sınıfa dahil hizmetler bulunmaktadır.
2018 yılında İtalya’da yerleşik Yuliya Bugrey isimli bir gerçek kişi (bundan sonra “hükümsüzlük talebi sahibi” olarak anılacaktır), tescilli markanın kapsadığı tüm mal ve hizmetler bakımından hükümsüz kılınması talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur.
Hükümsüzlük talebinin gerekçesi, Birlik Marka Tüzüğü’nün 7(1)(f) bendinde düzenlenmiş kamu düzenine ve genel kabul görmüş ahlak ilkelerine aykırılıktır.
Hükümsüzlük talebi sahibi aşağıdaki ana argümana dayanmaktadır:
Başvurunun şekil unsuru, Avrupa Birliği’ndeki tüketicilerce Nazi Partisi’nin amblemlerinden birisi olan “Parteiadler” olarak algılanacaktır. “Parteiadler” kelimesi “Partinin Kartalı” anlamına gelmektedir ve simge Almanya’nın devlet sembolü olan kartalın Nazi Partisi’ne uyarlanmış halidir.
Nazi Partisi’nce kullanılan Parteiadler simgesini aşağıda görebilirsiniz:
Hükümsüzlük talebi sahibine göre, hükümsüzlük talebinin konusu markadaki şekil unsuru Nazi ideolojisine açıkça referans yapmaktadır ve bu nedenle de kamu düzenine ve genel kabul görmüş ahlak ilkelerine aykırıdır. Dolayısıyla da tescilli markanın hükümsüz kılınması gerekmektedir.
Talep sahibi iddialarını kuvvetlendirmek için çok sayıda kanıt sunmuştur, bu kanıtların bir kısmı medyadan derlenmiştir ve bazı kişi ve kuruluşların da tescilli markada yer alan ve marka sahibince yaygın biçimde kullanılan şekli, Nazi Partisi’yle özdeşleştirdiğini göstermektedir. Buna ilaveten Nazi sembollerinin kullanımını yasaklayan ulusal mevzuatlara da yer verilmiştir.
Bu iddialara, marka sahibi esasen aşağıdaki argümanlar çerçevesinde yanıt vermiştir:
Markada yer alan kartal şekli, Nazi Partisi sembollerinden değil, Roma İmparatorluğu sembollerinden esinlenmiştir. Markada yer alan şekille, Nazi sembolü “Parteiadler” arasında görsel farklılıklar vardır. Hükümsüzlük talebi sahibinin sunduğu kanıtların ispatlayıcı gücü bulunmamaktadır, markada üye ülkelerin ulusal mevzuatlarına aykırı bir unsur yer almamaktadır. Son olarak, marka sahibi ifade özgürlüğü hakkını da dile getirmiştir.
EUIPO İptal Birimi, yukarıda anahatlarıyla sunulan iddia ve savunma çerçevesinde hükümsüzlük talebini incelemiştir:
İptal Birimine göre şekiller bazı farklılıklar içerse de, bu farklılıklar önemsiz düzeydedir ve bütün olarak bakıldığında şekiller neredeyse aynıdır. Kartal şekli birçok kültürde zenginlik, güç gibi kavramları sembolize etse de, inceleme kartalın genel çerçevedeki sembolik anlamı ile ilgili değil, başvurudaki kartal şeklinin özel sembolik anlamı ile ilgilidir. Hükümsüzlük talebi sahibi farklı sitelerden, gazetelerden alınmış çok sayıda makale ve haber sunmuştur, bu içerikler, yazar ve kullanıcıların inceleme konusu markayla, Nazi Partisi arasında bağ kurduğunu göstermektedir. Marka sahibi, ifade özgürlüğü hakkını savunma olarak öne sürmüş olsa da, inceleme konusu şekil argo, kötü anlama sahip bir şekil değil, insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından birisini yaşatmış bir ideolojinin simgesi olan bir şekildir. Marka hukukunda ifade özgürlüğünün yeri bulunsa da, ifade özgürlüğünün korunması, markaların korunmasının ana amacı değildir ve 7(1)(f) bendinde düzenlenmiş ret gerekçesi sadece ifade özgürlüğü hakkı öne sürülerek ortadan kaldırılamaz. Buna ilaveten, marka sicilinde tescilin reddedilmesi veya ortadan kaldırılması, bir işaretin piyasada kullanılmasını da engellemez. Bu çerçevede, tescilin kamu düzenine ve yerleşik ahlak ilkelerine aykırılık gerekçesiyle hükümsüz kılınması, ifade özgürlüğünün engellenmesi anlamına gelmeyecektir. Marka sahibi, markanın Birleşik Krallık underground kültürüne referans olarak seçildiğini belirtmiş olsa da, İptal Birimine göre markanın saldırgan veya şok edici amaçla seçilmemiş olması veya underground ve punk kültüre referans içermesi hususları, kamunun ilgili kesiminin markayı olumsuz biçimde algılamasını engellemeyecektir. Hükümsüzlüğü talep edilen markayı taşıyan giysilerin dünyadaki bilinirliği, reklamları ve promosyonunun, markanın kamu düzenine ve genel kabul gören ahlak ilkelerine uygunluğu ile ilgisi de bulunmamaktadır. Bütün bu belirtilenlerin ışığında EUIPO İptal Birimi’ne göre; hükümsüzlüğü talep edilen marka, bütün olarak bakıldığında Nazi Partisi’ne referans içermektedir ve kamunun ilgili kesimince Avrupa Birliği’nin kurucu değerlerine aykırı olarak algılanacak bir şekli barındırmaktadır. Bu bağlamda marka, sadece Nazi Partisi’nce katledilen kurbanlar bakımından değil, Birlik sınırları dahilinde yaşayan markayla karşılaşabilecek ve normal düzeyde hassasiyet ve toleransa sahip herkes bakımından şok edici veya saldırgan niteliktedir. Dolayısıyla, hükümsüzlüğü talep edilen marka, Tüzük madde 7(1)(f) bendi anlamında genel kabul görmüş ahlak değerlerine aykırılık içermektedir ve hükümsüz kılınmalıdır.
EUIPO İptal Birimi’nin hükümsüzlük kararına karşı marka sahibi tarafından itiraz edilir ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından incelenir. İnceleme sonucunda 23 Nisan 2021 tarihinde verilen karar, aşağıda anahatlarıyla aktarılacaktır.
Marka sahibi, İptal Biriminin hükümsüzlük kararının hukuka uygun olmadığını, hükümsüzlük talebi sahibince sunulan kanıtların objektif olmadığını, internette herkes tarafından yapılabilecek subjektif yorumlara dayandığını, kararın Birlik halkının genel algılayış biçimini göstermekten uzak olduğunu, aksi yöndeki yorumların karara yansıtılmadığını, kartal şeklinin Almanya dahil Birlik ülkelerinde yasaklanmadığını, kararın ifade özgürlüğünün ihlali mahiyetinde olduğunu, BOY markasının kırk yıldan uzun süredir kullanıldığını, WW2’nin bitiminden bu yana 70 yıldan fazla süre geçtiğini, markanın ticari başarısı da dikkate alındığında markanın Nazizm ile özdeşleştirilmeyeceğini, markanın bütün olarak dikkate alınmadığını, “Parteiadler”de bulunan svastika (gamalı haç) şeklinin markada bulunmadığını, bu haliyle markanın Nazi Partisi sembollerini çağrıştırmadığını, İptal Birimi kararının objektif olmadığını, markanın ticari başarısının ve ünlülerce de kullanılmasının Nazizmi çağrıştırmadığının kanıtı olduğunu öne sürmektedir. Marka sahibinin bir diğer önemli iddiası da, İtalya’da aynı markanın başka kişilerce kullanıldığı, bu kullanıma karşı marka sahibinin İtalya’da marka hakkına tecavüz süreçlerini başlattığı, hükümsüzlük talebi sahibinin bu kişilerle bağlantısının açık şekilde gösterildiği yönündedir.
Hükümsüzlük talebi sahibi, bu iddiaların tamamının yerinde olmadığı ve İptal Biriminin hükümsüzlük kararının yerinde olduğu görüşündedir. İlaveten, markanın yaratıcısı Stephane Raynor’un otobiyografik eserinde marka ile Nazi ideolojisi arasındaki ilişkiyi kabul ettiği de belirtilmektedir.
Temyiz Kurulu tarafların argümanları ve İptal Birimi kararının gerekçeleri çerçevesinde itirazı inceler. Temyiz Kurulu’na göre sunulan kanıtlar, kamunun göz ardı edilemeyecek düzeyde bir kısmının markadaki kartal şeklini “Parteiadler” sembolü olarak algılayacağını göstermektedir. Markada, “Parteiadler”de bulunan svastika şeklinin bulunmaması markanın geçerliliğini sürdürebilmesi için yeterli bir gerekçe değildir. Temyiz Kurulu, markanın Avrupa Birliği’nde Nazi Partisi sembolü olarak algılanacağı ve bu yönde İptal Birimince öne sürülen gerekçelerin yerinde olduğu görüşündedir; yazının önceki kısımlarında belirtilen bu gerekçeler, tekrardan kaçınmak amacıyla burada tekrar edilmeyecektir.
Temyiz Kurulu’nun daha detaylı biçimde altını çizdiği husus ise, markanın hükümsüz kılınmasının gerekçesinin “kamu düzenine aykırılık” değil, “genel kabul görmüş ahlak ilkelerine aykırılık” olmasıdır. Kurula göre, marka bazı üye ülkelerde ceza hukuku kapsamına girebilecek şekil unsuru içerse de, hükümsüzlüğün temel gerekçesi kamu ahlakıdır. Nazi savaş suçlarının kurbanı olan kişilerin alt soyları halen bu acıyı yaşamaktadır ve bu kişilerin süregelen acıları dikkate alındığında markanın Birlik’te tescilli kalması düşünülemez. Cinsiyet, ırk, etnik köken, inanç, yaş ve cinsel tercih ayrımcılığı yapılmaması Avrupa Birliği’nin temel değerleridir ve Nazizm sembollerinin bu değerlerle uyuşmadığı açıktır. Bütün bu hususların çerçevesinde, marka kamunun ilgili kesimi bakımından Nazi ideolojisine referans olarak algılanacaktır, Avrupa Birliği’nin temel ilkelerine aykırılık içermektedir ve bu nedenle de markanın hükümsüz kılınması yönündeki karar yerindedir.
EUIPO Temyiz Kurulu belirtilen gerekçelerle markanın hükümsüz kılınması yönündeki kararı onamış ve itirazı reddetmiştir.
Marka sahibinin bu karara karşı yargı yolunu kullanıp kullanmadığından şu anda emin olmamakla birlikte, eğer dava açılırsa, Genel Mahkeme kararını merakla bekleyeceğim.
Kendi adıma kararı alkışlıyorum ve dünyanın Nazizm sembollerinden arınmasını, bu da yeterli değil, ayrımcılığa ilişkin bütün sembollerden temizlenmesini tüm kalbimle arzuluyorum.
Kararı yazarken bir noktada merak ettiğimden, marka Türkiye’de de tescilli mi diye baktım ve Bingo!
Marka şekil unsuruyla birlikte yurtdışındaki sahibi adına Türkiye’de tescilli olduğu gibi, üçüncü kişiler de markanın şekil unsuruyla birlikte kendi adlarına tescili için başvurmuşlar ve bu başvurular itiraz üzerine reddedilmiş. Akla gelen soru ise şu; markada yer alan şeklin Nazi Partisi sembolü olması gerekçesiyle kamu düzenine veya genel ahlaka aykırılık temelli bir hükümsüzlük davası Türkiye’de açılsaydı, mahkemeler ne yönde karar verirdi acaba?
Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi 2 Aralık 2020 tarihinde bir uluslararası döviz piyasası olan “Forex” hakkında önemli bir karara imza atmıştır. Bilindiği üzere; Forex yatırım, hedging, spekülasyon amacıyla yapılan hareketlerin gerçekleştiği bir döviz piyasasıdır. “Forex” bir ülkenin para birimi ile başka bir ülkenin para birimi arasındaki değişim oranından faydalanılarak, döviz ticaretinin yapıldığı uluslararası piyasaların tamamını ifade eder. Türkiye vatandaşlarının gereğinden fazla ilgilenmek zorunda kaldığı döviz piyasalarından birisi olan Forex, yatırımcılarına kaldıraçlı işlem yapma imkânı sunan dünyanın en büyük pazarları arasındadır.
Genel Mahkeme’nin kararını incelemeden önce Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) tarafından işbu uyuşmazlık için verilen karara değinmenin, Mahkeme hükmünün anlaşılması açısından önem arz ettiği kanaatindeyim.
İsveçli Forex Bankası 25 Ocak 2006 tarihinde Forex markasının tescili için EUIPO’ya başvuruda bulunmuş, marka 29 Kasım 2006 tarihli bültende yayımlanarak tescil edilmiştir.
FOREX
Marka Nice sınıflandırmasında;
6. sınıfta bulunan “Para, değerli belgeler ve diğer değerli eşyaların güvenliğini sağlamak için aparat ve aletler şeklindeki güvenlik ekipmanları”,
9. sınıfta bulunan “Banka ve debit kartları şeklinde kodlanmış ve kodlanmamış manyetik kartlar; para nakde çevirme aparatı ve para transferi hakkında bilgi (bankamatik); fon transferi ve fonlarla ilgili bilgiler için bilgisayarlar, bilgisayar çevresel cihazları ve kayıtlı yazılımlar; fonların ve değerli eşyaların transferi ve güvenli bir şekilde saklanması için alarm cihazları şeklinde güvenlik ekipmanı; para değişimi ve döviz bozdurma cihazları”,
16. sınıfta bulunan “Basılı malzemeler, basılı bilgi materyali, basılı yayınlar, basılı formlar ve değerli belgeler; plastik ve / veya kâğıt kodlanmamış banka kartları”,
36. sınıfta bulunan “Faktoring; gayrimenkul kiralama, emlak acenteleri; gayrimenkul yönetimi, gayrimenkul değerleme; nümismatik değerlendirme, kaza sigortası; rehin komisyonculuğu hizmetleri” kapsamında tescil edilmiştir.
17 Kasım 2016 tarihinde İngiltere menşeli Coino şirketi, tescilli Forex markasının kapsadığı tüm mal ve hizmetler bakımından hükümsüz kılınması istemiyle EUIPO’ya başvuruda bulunmuştur. Marka hükümsüzlüğü isteminin temel dayanağı olarak 2017/1001 sayılı Tüzüğün 7. maddesinin birinci fıkrasında yer alan (b),(c) ve (d) bentlerini göstermiştir.
Hükümsüzlük iddiasının temelinde Coino şirketinin Forex ibaresine yönelik olarak, bu ibarenin markanın kapsadığı mal ve hizmetler bakımından;
Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmadığı,
Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç̧, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirttiği,
Mevcut dilde veya ticaretin yerleşik uygulamalarında alışılmış hale gelen işaretlerden oluştuğu,
iddiaları vardır.
Bu argümanları 2. maddede belirtilen tanımlayıcılık iddiası bakımından haklı bulan EUIPO, markanın 9. sınıfta bulunan “Banka ve debit kartları şeklinde kodlanmış ve kodlanmamış manyetik kartlar; para nakde çevirme aparatı ve para transferi hakkında bilgi (bankamatik); fon transferi ve fonlarla ilgili bilgiler için bilgisayarlar, bilgisayar çevresel cihazları ve kayıtlı yazılımlar; para değişimi ve döviz bozdurma cihazları” ve 16. sınıfta bulunan “Basılı malzemeler, basılı bilgi materyali, basılı yayınlar, basılı formlar” malları bakımından kısmen hükümsüz kılınması yönünde karar vermiştir.
Buna karşın, EUIPO kararında söz konusu ibarenin 36. sınıfta yer alan “Faktoring; gayrimenkul kiralama, emlak acenteleri; gayrimenkul yönetimi, gayrimenkul değerleme; nümismatik değerlendirme, kaza sigortası; rehin komisyonculuğu hizmetleri” açısından tanımlayıcı olmadığı, para birimindeki dalgalanmaların gayrimenkul üzerinde bir etkisi olabileceği gerçeği kabul edilmiş olsa dahi, bu durumun hizmetlerle “FOREX” ibaresi arasındaki bağlantının kurulması için yeterli olmadığının altını çizmiştir.
Kararın yerinde olmadığını düşünen Forex Bank şirketi kararı itiraz ederek EUIPO Temyiz Kurulu’na taşımış, ancak itiraz Temyiz Kurulu tarafından haklı bulunmamıştır. Bunun üzerine, uyuşmazlık Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’ne taşınmıştır.
Forex Bank davada, ilk olarak, dava konusu markanın tescilli bulunduğu sınıflar göz önüne alındığında genelde daha bilgili ve yüksek dikkat düzeyine sahip profesyonellerden oluşan tüketici kesimine hitap ettiğini öne sürerek, Temyiz Kurulu’nun değerlendirmesinin doğru olmadığını iddia etmiştir.
Buna karşılık olarak, EUIPO 16. sınıfta yer alan malların hem profesyonel hem de ortalama tüketici kesimine hitap ettiğini ifade etmiş ve “para, değerli belgeler ve diğer değerli eşyaların güvenliğini sağlamak için aparat ve aletler şeklindeki güvenlik ekipmanlarının” yalnızca yüksek dikkat düzeyine sahip profesyoneller tarafından tercih edilmediğini belirtmiştir.
Hükümsüzlük kararı kapsamında hizmetlerin bulunmamasını dikkate alan Mahkeme, davacı Forex Bank’ın finansal kararların dikkatli inceleme sonucu verilen günlük alışkanlıklar olarak değerlendirilemeyeceği iddiasının, somut olay değerlendirmesi açısından yersiz olduğu kanaatine varmış ve Temyiz Kurulu’nun değerlendirmesini haklı bulmuştur.
İkinci olarak, Forex kelimesinin ilgili tüketici kesimi tarafından nasıl algılandığı ele alınmıştır. Temyiz Kurulu bu değerlendirmesini yaparken ana dili İngilizce olan ortalama ve profesyonel tüketiciyi dayanak almıştır. Buna göre, Kurul kararında Forex ibaresinin Foreign-Exchange (yani yabancı para alış-verişi) kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşturulduğu ve bunun tüketiciler tarafından rahatça anlaşılabilir olduğu ifade edilmiştir.
Buna karşılık olarak, Forex Bank markayı oluşturan ibarenin birçok sözlükte karşılığı bulunması durumunda dahi, bunun kelimenin anlamının toplumun her kesimi tarafından bilindiği anlamına gelmeyeceğini, bunu anlayan kesimin ise yalnızca bu işi profesyonel şekilde yapan ticaret insanlarından oluştuğunu savunmuştur. Davacı iddialarını desteklemek adına bir araştırmayı delil olarak sunmuştur. Bu araştırmaya göre, 2019 tarihinde Danimarka ve Finlandiya’da dava konusu ibarenin Foreign-Exchange olarak anlaşılma oranının yalnızca %10-15 aralığında olduğu ortaya konulmuştur.
Mahkeme; davacının delil olarak sunduğu araştırmanın, EUIPO Temyiz Kurulu’na yapılan itirazda sunulmamış olduğundan değerlendirmede dikkate alınmaması gerektiğini, kaldı ki değerlendirilmiş olsaydı dahi araştırmanın yalnızca Danimarka ve Finlandiya vatandaşlarının 2019 yılındaki bilgi dağarcığını gösterdiğini, araştırmada söz konusu ibarenin bilinirliği açısından profesyonel kesim ve toplumun geri kalanı hakkında bir ayrıma gidilmediğini, bu yüzden de somut olayı aydınlatma noktasında yeterli görülemeyeceğini ifade etmiştir. Ayrıca Mahkeme, söz konusu araştırmanın ana dili İngilizce olan toplumların yaşadığı ülkelerde yapılmadığını, bu iki ülke vatandaşlarının en genel İngilizce kelime ve ibarelerine hâkim olabileceğini, dolaysıyla Forex ibaresi bilmemelerinin doğal olduğunu vurgulamıştır.
Tüm bu nedenlerle Mahkeme davacının bu görüşünün gerçekle bağdaşmadığı ve Forex ibaresinin bir kısaltma olduğunu bilenlerin toplumun yalnızca işin profesyonellerinden oluşan bir kesimi ile sınırlı kaldığını gösteren somut delillerin bulunmadığı kanaatine vararak, Temyiz Kurulu’nun yaptığı değerlendirmenin doğru olduğuna karar vermiştir.
Mahkemenin ikinci olarak ele aldığı konu 9. sınıfta yer alan malların “Foreign Exchange” yani yabancı para alışverişi kapsamına girip girmediğidir. Buna göre, “Banka ve debit kartları şeklinde kodlanmış ve kodlanmamış manyetik kartlar; para nakde çevirme aparatı ve para transferi hakkında bilgi (bankamatik); fon transferi ve fonlarla ilgili bilgiler için bilgisayarlar, bilgisayar çevresel cihazları ve kayıtlı yazılımlar; para değişimi ve döviz bozdurma cihazları” içeren ürünlerin yabancı para alışverişinin merkezinde yer aldığı ve esas işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayan araçların bu konu kapsamında değerlendirmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. Bu sebepledir ki, Forex’in açılımı olarak kabul edilen “foreign exchange” ibaresinin yukarıda sayılan mallar açısından tanımlayıcı olduğu görüşü Mahkeme tarafından benimsenmiştir.
Benzer şekilde bir değerlendirme 16. sınıfta yer alan mallar açısından da yapılmıştır. Yabancı para transferinin esas olarak “basılı malzemeler, basılı bilgi materyali, basılı yayınlar, basılı formlar” aracılığı ile yapıldığı vebu ticaretin daha hızlı ve efektif bir şekilde yapılmasında büyük katkısı olduğu görüşünde olan Temyiz Kurulu ile aynı fikirde olan Mahkeme söz konusu mallar bakımından da Forex ibaresini tanımlayıcı bulmuştur.
Özetlemek gerekirse; Forex ibareli markanın hem hükümsüzlük konusu mallar hem de toplumda bilinen anlamı üzerinden bir değerlendirme yapılarak, toplum tarafından markanın “Foreign Exchange” yani yabancı para transferi ibaresinin kısaltması olarak anlaşıldığı, inceleme konusu mallar bakımından yabancı para transferi ibaresinin tanımlayıcı olduğu kanaatine varılmıştır. Dolayısıyla da, Temyiz Kurulu kararı onanarak dava reddedilmiştir.
Türk Hava Yolları (THY)’nın müşterilerine uçuşlarda sunduğu SKYLIFE dergisini Türkiye’de bilmeyen yoktur. THY’nin yurtdışı uçuş hat ve sayılarının son yıllardaki artışına paralel olarak dergi Türk olmayan kişiler nezdinde de daha bilinir hale gelmiştir.
1983-1989 yılları arasında “Türk Hava Yolları Magazin” ismiyle yayımlanan dergi, Aralık 1989’da “SKYLIFE” adını almıştır ve o tarihten bu yana kesintisiz olarak yayın hayatını sürdürmektedir. Türkçe ve İngilizce iki dilli yayımlanan derginin tüm sayılarını içeren arşivinin İngilizce olarak https://www.skylife.com/en/archive; Türkçe olarak ise https://www.skylife.com/tr/arsiv bağlantısından görülmesi mümkündür.
İçerik olarak gurur ve mutluluk veren “SKYLIFE” dergisinin, THY bakımından bir prestij yayını olduğu da şüphe götürmez. Peki “Skylife” markasının Avrupa Birliği’nde mahkeme kararıyla 27 Ocak 2021 tarihinde kısmen hükümsüz kılındığını biliyor muydunuz?
Yanıtınızın “Hayır” olduğunu tahmin ediyoruz ve de ilgili davayı size aktarıyoruz.
EUIPO Süreci
THY, “Skylife” markasını Madrid Protokolü yoluyla Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’nde 2006 yılında tescil ettirir.
Markanın kapsadığı mal ve hizmetler arasında, diğerlerinin yanı sıra, 41. sınıfa dahil “Eğitim ve öğretim hizmetleri; sempozyum, konferans, kongre ve seminer organizasyonu hizmetleri; dergiler, kitaplar, bültenler ve diğer basılı yayınlar için yayıncılık hizmetleri; eğlence hizmetleri; film yapımcılığı, fotoğrafçılık, radyo ve TV programları yapımcılığı, çeviri hizmetleri.” yer almaktadır.
2011 yılında, marka tescil edildikten sonraki beş yıllık süre dolmadan, İngiliz “Sky Ltd” şirketi EUIPO’ya “Skylife” markasının hükümsüz kılınması talebiyle başvuruda bulunur. Hükümsüzlük talebi, özellikle yukarıda sayılan hizmetlere ilişkindir.
Hükümsüzlük talebinin gerekçesi, EUIPO’da 2003 yılından bu yana tescilli olan ve “Sınıf 16: Basılı yayınlar. Sınıf 41: Eğitim, öğretim ve eğlence hizmetleri.”ni kapsayan “Sky” kelime markasıyla karıştırılma ihtimalidir.
Talebi inceleyen EUIPO İptal Birimi, talebi haklı bulur ve “Skylife” markasının “Sınıf 41: Eğitim ve öğretim hizmetleri; sempozyum, konferans, kongre ve seminer organizasyonu hizmetleri; dergiler, kitaplar, bültenler ve diğer basılı yayınlar için yayıncılık hizmetleri; eğlence hizmetleri; film yapımcılığı, fotoğrafçılık, radyo ve TV programları yapımcılığı, çeviri hizmetleri.” bakımından hükümsüzlüğüne karar verir.
THY, bu karar üzerine EUIPO Temyiz Kurulu’na itiraz eder.
EUIPO Temyiz Kurulu Nisan 2018’de itirazı aşağıdaki gerekçelerle reddeder:
Önceki tarihli marka tüm Avrupa Birliği’ni kapsayan koruma sağlamaktadır ve karıştırılma ihtimali Birlik’teki İngilizce konuşan halk açısından incelenmiştir.
Hükümsüz kılınan eğitim, öğretim, eğlence hizmetleriyle aynı hizmetler hükümsüzlük gerekçesi markada yer almaktadır. Sempozyum, konferans, kongre ve seminer organizasyonu hizmetleriyle önceki tarihli markada yer alan eğitim hizmetleri; film yapımcılığı, fotoğrafçılık, radyo ve TV programları yapımcılığı hizmetleriyle önceki tarihli markada yer alan eğlence hizmetleri; dergiler, kitaplar, bültenler ve diğer basılı yayınlar için yayıncılık hizmetleri önceki tarihli markada yer alan basılı yayınlar malları benzerdir.
“Skylife” – “Sky” işaretleri görsel ve işitsel açılardan ortalama derecede benzerlik içermektedir ve “sky” kelimesini ortak olarak içermeleri anlamında kavramsal düzeyde de benzerlik göstermektedir.
Mallar ve hizmetler arasındaki kısmi aynılık ve benzerlik ile işaretler arasındaki benzerlik dikkate alındığında, genel anlamda halk ve profesyonellerden oluşan ve bu nedenle dikkat düzeyi ortalamadan yükseğe dek gidebilecek kamunun ilgili kesimi açısından hükümsüzlüğü talep edilen marka ile normal düzeyde ayırt edici güce sahip önceki tarihli marka arasında karıştırılma ihtimali ortaya çıkabilecektir.
Belirtilen hususları dikkate alan Temyiz Kurulu, karıştırılma olasılığının varlığı yönündeki kararı yerinde bulur ve buna ilaveten THY’nin barışçıl biçimde birlikte var olma, özel kullanım biçimleri ve “Skylife” markasının ünü / bilinirliği gerekçeli itirazlarını da reddeder.
Temyiz Kurulu’nun kararına karşı THY tarafından dava açılır ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından 27 Ocak 2021 tarihinde T-382/19 sayılı kararla sonuçlandırılır.
Yazının devamında Genel Mahkeme kararı okuyuculara ana hatlarıyla aktarılacaktır.
Genel Mahkeme Süreci
THY, Temyiz Kurulu kararının iptali ile “Skylife” markasının EUIPO nezdinde tescil edilmesine karar verilmesini talep eder. THY taleplerini şu iddialara dayandırmaktadır:
1- 2017/1001 sayılı Avrupa Birliği Marka Tüzüğü madde 8(1)(b) çerçevesinde markalar arasında karıştırılma olasılığı bulunmamaktadır.
2- Aynı Tüzük madde 94’te yer alan “gerekçeleri belirtme yükümlülüğü” ihlal edilmiştir.
Genel Mahkeme, öncelikle gerekçeleri belirtme yükümlülüğünün ihlaline ilişkin itirazı değerlendirmiştir.
THY, Temyiz Kurulu’nun markalar arasında karıştırılma ihtimali olup olmadığı yönündeki değerlendirmelerini EUIPO İptal Birimi’nin değerlendirmelerine dayandırdığını, itiraz konusu markanın kullanımı ve söz konusu işaretler arasındaki görsel, işitsel ve kavramsal farklılıklar göz önünde bulundurulduğunda, Temyiz Kurulu’nun karıştırılma ihtimali bulunduğuna dair kanaatine ilişkin re’sen gerekçelendirme yapmadığını belirtmektedir.
Genel Mahkeme, bu itirazı 2017/1001 sayılı Tüzüğün 94 (1) maddesi yönünden incelemiş ve Temyiz Kurulu kararının 17 ila 37. paragraflarında, söz konusu markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğuna ilişkin tespitin altında yatan nedenlerin açıkça ortaya konduğunu ifade etmiştir. Özellikle Temyiz Kurulu’nun markaların hitap ettiği tüketici kesimini tanımladığını, daha sonra markaların kapsadığı mal ve hizmetlerin karşılaştırmasını yaptığını, bu işaretlerin görsel, işitsel ve kavramsal açıdan karşılaştırmasını gerçekleştirdiğini, son olarak önceki aşamalarda ortaya çıkan faktörler ışığında markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunup bulunmadığına karar verdiğini belirtmiştir. Bu bağlamda, Temyiz Kurulu’nun, EUIPO İptal Birimi’nin bazı değerlendirmelerini açıkça onaylamış olmasının, söz konusu kararın itirazlar ışığında Temyiz Kurulu’nun değerlendirmelerini yansıtmadığı şeklinde değerlendirilemeyeceğinin altı çizilmiştir.
Bu çerçevede itiraz edilen kararın gerekli yasal standardı karşıladığı ve bu iddianın reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
Devamında Genel Mahkeme, THY’nin 2017/1001 sayılı Avrupa Birliği Marka Tüzüğü madde 8(1)(b) maddesinin ihlal edildiğine ilişkin iddiasını incelemiştir.
THY; “Skylife” markasının kapsadığı malların uçak yolcularına sunulduğunu ve bu tanım gereği özellikle yüksek düzeyde dikkat gösteren tüketicilere hitap edildiğini, aynı zamanda önceki markada 16. sınıfta yer alan “basılı yayınlar” ile itiraz konusu markada 41. sınıfta yer alan “yayın hizmetleri”nin farklı olduğu dikkate alındığında, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortadan kalktığını beyan etmiştir.
THY buna ilaveten, uçuşlarında yolcularına basılı yayınlarının diğer iki markası ve tanınmış logosu altında sağlanan ana hava taşımacılığı hizmetinin bir parçası olarak yalnızca ücretsiz sunulduğunu, bu yayınlarının satılmadığını belirtmiştir.
THY, itiraz edilen markayı 1989 yılından bu yana kullandığını eklemektedir; zira bu herhangi bir karışıklık olasılığını ortadan kaldıran barışçıl biçimde var olmanın kanıtıdır ve önceki marka sahibinin itirazlarının zaman aşımına uğradığının kabul edilmesi gerektiğini göstermektedir.
Ayrıca, THY, itiraz edilen markanın figüratif niteliği ve uzunluğu göz önüne alındığında, önceki marka ile yüksek düzeyde bir benzerliğe sahip olmadığını belirtmektedir. Dahası, markada “life” teriminin yer alması, söz konusu işaretleri işitsel ve kavramsal olarak farklı kılmaktadır. Başvuru sahibine göre, önceki tarihli “sky” markası, yalnızca İngilizce konuşan tüketicilerin değil, bir bütün olarak Avrupa Birliği halkının da farklılıkları algılama yeteneği ile birlikte düşünüldüğünde, iki işaret arasındaki karıştırılma ihtimalini ortadan kaldıran zayıf bir ayırt edici karaktere sahiptir.
Tüzüğün 8/1 (b) maddesinin uygulanmasının ön şartı, hem mallar ve hizmetlerin aynı ve benzer olması, hem de markaların aynı ve benzer olmasıdır. (22 Ocak 2009 tarihli Commercy v OHIM – easyGroup IP Licensing (easyHotel) kararı, T ‑ 316/07, EU: T: 2009: 14, paragraf 42 ve belirtilen içtihat)
Karıştırılma ihtimali değerlendirilmesinde somut olayın tüm özellikleri dikkate alınarak karar verilmelidir. (9 Temmuz 2003 tarihli Laboratorios RTB/HABM – Giorgio Beverly Hills [GIORGIO BEVERLY HILLS], T‑162/01 kararı)
Ortalama tüketicilerin algısı dikkate alınarak, bu tüketicilerin markaları bir bütün olarak algıladığı ve markayı oluşturan unsurları teker teker analiz etmediği kabul edilmektedir. (12 Haziran 2007 tarihli OHIM v Shaker, C‑334 /05 P kararı)
Mahkeme, 40/94 sayılı Tüzüğün 8(1)(b) maddesine atıfta bulunarak karıştırılma ihtimalinin varlığında önceki markanın korunduğu yerin tüketicisinin dikkate alınması gerektiği belirtmiştir. Bu bağlamda somut olayda, önceki markanın bir Avrupa Birliği markası olduğu için tüm AB topraklarında korunduğunu, böyle bir durumda önceki tescilli marka açısından tüm AB devletlerinde karıştırılma ihtimalinin varlığının bulunmasına gerek olmadığını ifade etmiştir. AB markalarının üniter karakteri, önceki tarihli bir AB markasının korumasını olumsuz yönde etkileyebilecek bir diğer AB markasına karşı, Avrupa’nın yalnızca bir kısmındaki tüketicilerin algısı esas alınacak olsa bile, önceki tarihli AB markasına itiraz süreçlerinde dayanabileceği anlamına gelir. (16 Ocak 2018 tarihli karar, Sun Media v EUIPO – Meta4 İspanya (METABOX), T ‑ 204/16, EU: T: 2018: 5, paragraf 74)
Genel Mahkeme ilk olarak, önceki markada İngilizce “sky” kelimesinin yer alması faktörünü dikkate alarak, AB’nde İngilizce konuşan halk nezdinde bir karıştırılma ihtimali olup olmadığına odaklanan Temyiz Kurulu’nun incelemesinde bu yönüyle bir hata bulunmadığı kanaatine ulaşmıştır.
Ek olarak, başvuru sahibinin iddialarının aksine, Mahkeme’ye göre, karıştırılma ihtimali değerlendirmesi markanın fiili kullanımı ya da hangi mal ve hizmetlerde kullanılacağı niyetiyle ile ilgili değil, tescili talep edilen markanın kapsadığı mal ve hizmetlerin ifade ediliş biçimi ile ilgilidir, zira tescilin fiili kullanımı kısıtlayan bir etkisi bulunmamaktadır.
Başvuru sahibinin markasını belirli bir şekilde kullanması, ilgili halkın tanımı ve dikkat düzeyi veya bu mallar/hizmetler arasındaki benzerlik gibi bir karıştırılma ihtimalinin varlığının bulunmasının altında yatan değerlendirmelerin amaçları açısından dikkate alındığında, markanın kapsadığı mal ve hizmetleri değiştirecek şekilde bir etkiye sahip değildir. (30 Haziran 2010 tarihli karar, Royal Appliance International v OHIM, C ‑ 448/09 P, AB: C: 2010: 384, paragraf 71 ve 72)
Bu nedenle Mahkeme başvuru sahibinin markanın hava yoluyla taşıma hizmetlerinde kullanılması nedeniyle karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı yönündeki iddialarını yerinde görmemiştir. Ayrıca Mahkeme’ye göre, başvuru sahibinin iddialarının aksine, Temyiz Kurulu’nun “dergiler, kitaplar, gazeteler ve diğer basılı materyallere ilişkin yayın hizmetleri” ile “basılı yayınlar”ın birbirlerini tamamlayıcı nitelikleri çerçevesinde benzer oldukları yönündeki tespiti yerindedir.
Mahkeme, hükümsüz kılınan marka kapsamındaki “Eğlence hizmetleri, film prodüksiyonu, fotoğrafçılık hizmetleri ve radyo ve televizyon programlarının prodüksiyonu” hizmetlerine gelince, bunların önceki marka kapsamındaki “eğlence hizmetleri”ne dahil olduklarına ve sonuç olarak aynı olduklarına karar vermiştir. (15 Eylül 2009 tarihli karar, Royal Appliance International v OHIM – BSH Bosch ve Siemens Hausgeräte (Centrixx), T ‑ 446/07, AB: T: 2009: 327, paragraf 35 ve anılan içtihat)
Markalar arasındaki benzerlik açısından ise hükümsüz kılınan marka EUIPO kayıtlarına göre bir kelime markasıdır. Temyiz Kurulu, bu markayı figüratif marka olarak tanımlasa da, Mahkeme bu farklılığın söz konusu markalar arasındaki benzerlik değerlendirmesini veya mevcut davada karıştırılma olasılığının bulunup bulunmadığını etkilemediği görüşündedir.
Dahası THY, her ne kadar markasında yer alan “life” kelimesi sebebiyle markalar arasında yüksek düzeyde görsel benzerlik bulunmadığını iddia etmişse de, Mahkeme, bu iddianın özünde, Temyiz Kurulu’nun markaların “en azından ortalama derecede” görsel benzerliğe sahip olduğu kanaati ile aynı olduğunun altını çizmiştir. Ayrıca hükümsüz kılınan markanın oldukça net okunması, markada yer alan çerçevenin sıradanlığı ve “i” harfinin üzerindeki noktanın minimal stili göz önüne alındığında söz konusu değerlendirmeden dönülmesini gerektirecek bir husus bulunmadığı ifade edilmiştir.
Temyiz Kurulu’nun söz konusu işaretlerin işitsel olarak ortalama derecede benzediğine ilişkin değerlendirmesini de doğru bulan Mahkeme, bu kanaatini işaretlerde “sky” ibaresinin ortak olarak bulunması ve hükümsüz kılınan markada “life” ibaresinin yer almasının tek başına işitsel benzerliği ortadan kaldırmak için yeterli olmaması nedenlerine dayandırmıştır.
Mahkeme kavramsal açıdan da durumun böyle olduğunu ifade etmiştir. Söz konusu işaretlerde ‘sky’ ibaresi ortakken, “life (yaşam)” kelimesi “sky (gökyüzü)” kelimesini “kuşlar ve hatta bir uçuşun yolcuları gibi canlı varlıkları barındırabilen bir alan” olarak tanımlayabilecek bir kavrama atıf yapmaktadır.
Mahkeme karıştırılma ihtimaline ilişkin genel değerlendirmeyle ilgili olarak; mal ve hizmetlerin aynılığı/benzerliği, işaretler arasındaki görsel, fonetik ve kavramsal benzerlik derecesiyle birleştirildiğinde ve önceki tarihli markanın ayırt ediciliğinin normal düzeyde olduğu göz önüne alındığında, Avrupa Birliği’nin İngilizce konuşan halk nezdinde karıştırma ihtimali oluşturması için yeterli olduğu kanaatine varmıştır.
Mahkeme ‘gökyüzü’ kelimesinin bir alana atıfta bulunmasının, kendi başına, önceki tarihli markanın yukarıda açıklanan mallar ve hizmetler için ayırt edici olmadığı anlamına gelmeyeceğini de belirtmiştir.
İkincisi, karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesi, markaların ne şekilde tescil edilmiş olduklarına bakılarak yapılmalıdır; bu bağlamda markaların ne şekilde kullanıldıkları (tek başlarına veya diğer markalarla birlikte kullanımları gibi) incelemede önem arz etmemektedir. (18 Ekim 2007 tarihli karar, AMS v OHIM – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), T‑425/03, EU:T:2007:311, paragraf 91). Dolayısıyla, THY’nin iddialarının aksine, önceki tarihli markanın, sahibine ait tanınmış olan veya olmayan başka markalarla birlikte olası kullanımının, somut olay açısından karıştırılma ihtimali değerlendirmesi ile ilgisi bulunmamaktadır.
Mahkeme, belirli bir pazarda iki markanın bir arada var olmasının ilgili kamuoyunda bu markalar arasındaki karıştırılma ihtimalini azaltmaya katkıda bulunabileceğine işaret etmiştir. Karıştırılma ihtimalinin bulunmaması, özellikle söz konusu markaların ilgili piyasada barışçıl biçimde var olması sebebiyle söz konusu olabilir. Böyle bir olasılık, EUIPO önündeki süreçler sırasında, itiraz edilen marka sahibinin, bir arada var olmanın ilgili kamuoyunda karıştırılma ihtimalinin bulunmadığını ve ilgili tüketicinin algısını etkileyebilecek kadar uzun süre markasının fiilen kullanıldığını ispatlayabildiği ölçüde dikkate alınmalıdır.
Mahkeme, THY’nin ne İptal Birimi ne de Temyiz Kurulu nezdindeki incelemeler sırasında birlikte var olma iddialarını destekler deliller sunmadığını belirterek, bu yöndeki iddiayı da haklı bulmamıştır.
Mahkeme tarafından başvuru sahibinin zaman aşımı iddiaları da kabul edilmemiştir. 207/2009 sayılı Tüzüğün 54(1) maddesi gereği marka sahibi, markasının başka bir kişi tarafından kullanılmasına kesintisiz olarak 5 yıl boyunca ses çıkarmazsa, artık hükümsüzlük davası açamaz ve bu kullanımı engelleyemez.
Bu maddeden hareketle, önceki marka ile aynı/benzer olan sonraki markanın kullanılması durumunda, rıza gösterme sonucunda ortaya çıkan zaman aşımı süresinin başlamasından önce dört koşulun yerine getirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. İlk olarak, sonraki marka tescilli olmalıdır. İkinci olarak, tescil başvurusu iyi niyetle yapılmış olmalıdır. Üçüncüsü, sonraki marka, önceki markanın korunduğu bölgede kullanılmalıdır. Dördüncüsü, önceki marka sahibi, tescilden sonra bu markanın kullanıldığından haberdar olmalıdır. (28 Haziran 2012 tarihli karar, I Marchi Italiani ve Basile v OHIM – Osra (B.Antonio Basile 1952) ), T ‑ 133/09, AB: T: 2012: 327, paragraf 31)
Buna karşılık, Temyiz Kurulu’na önünde yapılan itirazda, hükümsüzlük talebi sahibinin ses çıkarmamasına ilişkin olarak THY tarafından herhangi bir iddia öne sürülmediği açıktır. Somut olayda bu husus hakkında dikkate alınabilecek tek şey, THY’na ait Skylife dergisinin 1989’dan beri başvuran tarafından işletilen uçaklarda sunulduğu yönündeki referanstır. Ancak, yukarıda belirtilen dördüncü şarta ilişkin herhangi bir ek açıklama içermeyen bu referans, ses çıkarmama iddiasının EUIPO Temyiz Kurulu önüne getirildiği anlamında yorumlanamaz. Temyiz Kurulu önünde sunulmayan iddiaların, Genel Mahkeme incelemesinde esas alınması mümkün olmadığından, bu yöndeki iddianın Mahkeme tarafından incelenmesi de mümkün değildir.
Yukarıda detaylı olarak açıklanan nedenlerle, Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu kararını yerinde bularak davayı reddetmiştir.
Aynı İhtilaf Türkiye’de Nasıl Sonuçlanmıştı?
THY’nın ve dolayısıyla Türkiye’nin prestijli ürün ve hizmetlerinden birisi olan “Skylife” markasının kısmen hükümsüz kılınması yönündeki karar, özellikle de Temyiz Kurulu önünde sunulan THY iddialarının eksikliği ve devamında Mahkeme’ye sunulan iddiaların bazılarının, EUIPO önünde sunulmamış olma gerekçesiyle, Genel Mahkeme tarafından incelenmemesi bağlamında THY açısından üzücü ve düşündürücüdür. Çıkarılması gereken en önemli ders ise kanaatimizce, dava aşamasına daha ciddi hazırlanılmasının, ancak Temyiz Kurulu önünde eksiksiz bir itiraz yapmakla mümkün olduğu gerçeğinin bir kez daha karşımıza çıkmasıdır.
Aynı markanın (Skylife), 41. sınıfa dahil aynı hizmetleri kapsayan başvurusuna karşı, aynı markalar (Sky) gerekçe gösterilerek yapılan itiraz ise Türk Patent ve Marka Kurumu (Kurum) nezdinde, EUIPO ve Genel Mahkeme değerlendirmesinin tam tersi yönde sonuçlanmıştır.
2005 yılında “Skylife” markasının Türkiye’de tescili amacıyla THY tarafından yapılan başvuruya karşı, aynı taraf “Sky” markalarını gerekçe göstererek itiraz etmiştir. Kurum’a yapılan itiraz karıştırılma olasılığı ve tanınmışlık gerekçelidir. Kurum, “Skylife” – “Sky” markaları arasında, “Skylife” markasının Türkiye’de THY ile özdeşleşmiş olması, eğer Türkiye’de tanınmışlıktan bahsedilecekse bunun “Sky” markalarından ziyade “Skylife” markasına ait olması gibi gerekçeleri de belirterek karıştırılma olasılığı ve tanınmışlık gerekçeli itirazı reddetmiştir. Sonrasında bu karara karşı dava açılmış olsa da, dava, muhtemelen takip edilmediği için, açılmamış sayılmıştır. Bir diğer deyişle Türkiye’deki süreç, karıştırılma olasılığının varlığı açısından, EUIPO ve Genel Mahkeme sürecinin tersi yönde sonuçlanmıştır.
EUIPO TEMYİZ KURULU GEORGE ORWELL, 1984 VE ANIMAL FARM BAŞVURULARINI BÜYÜK KURUL’A HAVALE ETTİ
1903 – 1950 yılları arasında yaşamış ünlü İngiliz yazar George Orwell (gerçek adı Eric Arthur Blair), ülkemizde ve dünyada en çok 1984 ve Hayvan Çiftliği(Animal Farm) isimli eserleriyle tanınmaktadır.
Kara ütopya türünün başyapıtlarından ve türün belki de en bilinen eseri olan 1984, günlük hayatımız üzerindeki kontrolün gelişen teknolojiler aracılığıyla artmasına paralel olarak yıllar geçtikçe daha da güncellik kazanmaktadır.
Hayvan Çiftliği ise siyasi hiciv türünün en önemli eserlerinden biri ve dönemi için keskin bir Stalinizm eleştirisidir. 20. yüzyıl siyasi tarihini az buçuk bilen herkes çiftliğin kahramanlarını ve dahası romandaki hayvan türlerini tarih içerisinde kolaylıkla bir kimlik veya kurumla özdeşleştirebilecektir.
Her iki eserin hatırlarda kalan en vurucu (ve de sanırım hiç eskimeyen) sloganlarını belirterek okuyucularımızın hafızalarını da tazeleyelim:
ANIMAL FARM:“Bütün hayvanlar eşittir, ama bazı hayvanlar diğerlerinden daha eşittir.” (All animals are equal, but some animals are more equal than others.)
1984:“Savaş barıştır, Özgürlük köleliktir, Cahillik güçtür.” (War is Peace, Freedom is Slavery, Ignorance is Strength)
George Orwell ve eserleri hakkında söylenecek çok şey var ve hiç şüphesiz bunların başında hayranlık geliyor; ancak bunların yeri burası olmadığı gibi, yazının amacı da George Orwell’ı ve eserlerini tanıtmak değil. Dolayısıyla, daha fazla oyalanmadan yazının olaylar kısmına geçiyoruz.
Başvurular ve Kapsamları
“The Estate of the Late Sonia Brownell Orwell” (bundan sonra “başvuru sahibi” olarak anılacaktır), yani George Orwell’ın 1980’de vefat etmiş eşi Sonia Orwell’in mal varlığını yöneten yapı, 6 Mart 2018 tarihinde “GEORGE ORWELL”, “1984” ve “ANIMAL FARM” kelime markalarını tescil ettirmek için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne üç ayrı başvuruda bulunur.
Başvuruların tamamının kapsamında, diğerlerinin yanısıra, 9., 16. ve 41. sınıflara dahil “elektronik, manyetik ve dijital kayıt taşıyıcılar, dijital medya ve kayıtlar, elektronik yayınlar, bilgisayar oyunları, sinema filmleri, ses ve görüntü kayıtları; basılı yayınlar, kitaplar, dergiler, gazeteler, posterler, eğitim ve öğretim malzemeleri, çizimler, resimler; eğlence, eğitim ve kültürel faaliyetler hizmetleri, online eğlence hizmetleri, elektronik medya, video, sinema, TV programları, vs aracılığıyla sağlanan eğitim, eğlence, kültürel etkinlik hizmetleri.” malları ve hizmetleri bulunmaktadır. “ANIMAL FARM” başvurusunda bunlara ilaveten 28. sınıfa dahil “oyunlar, oyuncaklar, elektronik oyunlar” gibi mallar da bulunmaktadır.
Bu aşamada dikkat çekmek istediğimiz noktalardan birisi, başvuruların yapıldığı Mart 2018’de George Orwell’in ölüm tarihinin üzerinden henüz 70 yıl geçmediği ve eserlerinin Türkiye’de olduğu gibi birçok Avrupa Birliği ülkesinde de halen telif hakkı koruması altında olduğudur. Yazarın ölüm tarihine eklenen 70 yıl, içinde bulunduğumuz 2021 yılında dolmuştur ve Orwell’in eserleri şu anda birçok ülkede kamuya ait hale gelmiş haldedir. Bu husus, marka tescil başvurularının yapılmasının altındaki amaç ve zamanlama konusunda kanaatimizce okurlara fikir verebilecektir.
EUIPO Kararları ve Gerekçeleri
EUIPO Marka Birimi, her üç başvuruyu da yukarıda anahatlarıyla belirtilen mallar ve hizmetler bakımından ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle kısmen reddeder.
Kısmi ret kararlarının gerekçeleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
GEORGE ORWELL markası bakımından: Yazarların isimleri kitaplar ve filmler bakımından münhasıran tescil edilemez nitelikte olmasa da, George Orwell 1950 yılında ölmüş çok ünlü bir yazardır. Dünya çapında klasikler olarak kabul edilen 1984, Hayvan Çiftliği gibi eserlerinin yanısıra başka romanları ve deneme, anı, politik yorum gibi kitapları da mevcuttur. Tek bir kitapla tanınan (örneğin Anne Frank) bir yazar değil, farklı türlerde eserler vermiş, 20. yüzyılın en önemli edebi figürlerinden birisidir. Bu bağlamda, GEORGE ORWELL ismi kısmi ret kararının konusu mallar ve hizmetler bakımından ilgili tüketicilerde ayırt edici bir marka algısı yaratmayacak, onların GEORGE ORWELL’dan geldiğini veya onunla ilgili olduğunu belirten tanımlayıcı bir işaret olarak algılanacaktır. Tek bir eserle ün kazanan yazarların eserlerine ilişkin kararların (örneğin Anne Frank’ın Günlüğü) incelenen başvuru için emsal teşkil etmesi mümkün değildir; buna karşın “SIBELIUS” kararı (ünlü besteci Sibelius) emsal olarak alınabilir. Telif hakkının varlığı ise, sonsuza dek sürebilecek marka hakkının sağlanması için meşru bir gerekçe değildir.
1984 ve ANIMAL FARM markaları bakımından: Her iki başvuru çok ünlü sanat eserlerinin (romanların) adıdır ve bu nedenle kısmi ret kararının konusu mallar ve hizmetler bakımından kamu tarafından ticari kaynak gösteren markalar olarak değil, eserlerin ismi olarak algılanacaktır. Bazı hikayeler veya bunların isimleri geçen zaman içerisinde o denli bilinir hale gelirler ki, kitabın içeriğinden bağımsız olarak tematik önemleri nedeniyle dile yerleşirler. 1984 ibaresi, kitabı okumamış olanlar tarafından dahi anında belirli kavramlarla ilişkilendirilebilir haldedir ve ötesinde kitaptaki bazı kavramlar günlük dile de girmiştir. EUIPO tarafından tescil edilmiş bazı kitap isimleri olduğu gibi, reddedilmiş olanlar da vardır (THE JUNGLE BOOK, PINOCCHIO). 1984 ve ANIMAL FARM’ın da reddedilecekler kategorisine girdiği düşünülmektedir, bu nedenle tescil edilmiş örneklerin emsal olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Eserlere ilişkin telif hakkının varlığı ise mutlak ret nedenlerine göre yapılan incelemenin mahiyetini etkilemeyecektir. Bu hususlara ilaveten ANIMAL FARM markası 28. sınıfa dahil mallar bakımından “HAYVAN ÇİFTLİĞİ” anlamı itibarıyla da tanımlayıcı görülmüştür.
Kararlara İtirazlar ve Temyiz Kurulu Geçici Kararları
Başvuru sahibi üç kısmi ret kararına karşı itiraz eder ve itirazların tamamı EUIPO 5. Temyiz Kurulu’na havale edilir.
EUIPO 5. Temyiz Kurulu, başvuru sahibine gönderdiği yazışmayla 1984 ve ANIMAL FARM markaları bakımından ek ret gerekçeleri bildirir ve onlara karşı görüş talep eder:
1984 sayısı, Avrupa Birliği’ndeki tüketicilerin önemli kısmı bakımından başvuru kapsamındaki mal ve hizmetlerin içeriğine veya konusuna ilişkin bir yılın bildirimi olarak algılanabilecektir (ilgili yılda gerçekleşmiş bir ekinlik veya olay gibi). Bu bağlamda, 1984 yılında çok önemli veya dikkat çekici bir olayın gerçekleşmesi veya kamunun bu özel olayın farkında olması da gerekli değildir. Dolayısıyla, bir zaman diliminin belirtilmesi (bu vakada 1984) tek başına bile, başvurunun tanımlayıcı olduğu anlamına gelmektedir.
“ANIMAL FARM” ifadesi araştırıldığında görülmüştür ki, bu ibare yayınlar, oyunlar, eğlence ve eğitim sektöründe popüler ve iyi bilinen bir konudur. Ana teması veya konusu çiftlikler veya hayvanlar olan çok sayıda oyun veya oyuncak da bulunmaktadır. Dolayısıyla, başvuru kısmi ret kararı kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin olarak ünlü bir eser adı olmasına ilaveten, iyi bilinen ve klasik bir konuyu da işaret etmektedir ve bu husus tek başına bile, başvurunun tanımlayıcı olduğu anlamına gelmektedir.
Başvuru sahibi ilk kararlara ve ilave gerekçelere itirazlarında esasen aşağıdaki argümanları öne sürmektedir:
GEORGE ORWELL markası bakımından: GEORGE ORWELL markası başvuru sahibi tarafından tüketicilerin yazarın orijinal eserlerini kolaylıkla tanımasını sağlayan bir işaret olarak kullanılmakta ve kontrol edilmektedir, bu yolla alıcılar, eserlerin yazardan veya onunla ekonomik olarak bağlantılı işletmelerden geldiğini anlamaktadır. Bu hususu gösteren; ticari belgeler, Orwell Vakfı ve Orwell Ödülleri hakkında bilgi ve George Orwell eserlerinin lisanslı kullanımına ilişkin örnekler itiraz ekinde sunulmuştur. Başvuru, bir besteci ismi olan ve farklı hizmetleri içeren “SIBELIUS” markası hakkındaki kararla değil, “Le Journal de Anne Frank” markasıyla benzerlik göstermektedir ve o karar emsal alınmalıdır. F. SCOTT FITZGERALD, IAN FLEMING, ALBERT CAMUS gibi ünlü yazarların isimleri de marka olarak tescil edilmiştir.
1984 markası bakımından: Sadece rakamlardan oluşan markalar tescil edilebilir ve yıl belirten çok sayıda marka da EUIPO tarafında tescil edilmiştir. 1984 sayısı kısmi ret konusu mal ve hizmetler bakımından herhangi bir bilgi veya özellik belirtmemektedir. Tüketicilerin çok satan bir kitabın türünü veya niteliğini bilmesi o kitabın adının marka olamayacağı anlamına gelmemektedir. Ki tersi olsaydı nispeten popüler hiçbir kitabın adının marka olarak tescil edilmemesi gerekirdi. Buna ilaveten “PINOCCHIO”, “THE JUNGLE BOOK” gibi basit fabllar ile daha karmaşık öyküler arasında fark vardır. Ayrıca, daha ünlü ve iyi bilinen “LORD OF THE RINGS”, “LE PETIT PRINCE”, “THEN THERE WERE NONE” gibi eser adları marka olarak tescil edilmiştir. Başvuru sahibi, şu ana dek 1984’ün adaptasyonlarını kontrol altında tutmuş ve bu yolla orijinal esere sadakat sağlanmıştır. 1984 sayısı bir kitap türünü veya başvuru kapsamındaki diğer mal ve hizmetlerin türünü değil, başvuru sahibinin kontrolünde sunulan veya kullanılan bir ürünü veya hizmeti işaret etmektedir. Dolayısıyla da marka işlevini yerine getirmektedir. Son olarak başvuru sahibi, 1984’ün yıl belirtmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek karşı argümanları bertaraf etmek için “takvimler” malının mal listesinden çıkartılmasını ve reddedilen her sınıfın sonuna “tamamı politik veya sosyal kurgusal eserle ilgilidir” ifadesinin eklenmesini talep etmiştir. İlave bir ret gerekçesi söz konusu olduğundan kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik hususunu gösterir kanıtlar sunulabileceği de belirtilmiştir.
ANIMAL FARM markası bakımından: Esasen 1984 itirazındaki argümanlar tekrarlanmış, 28. sınıfa dahil mallar bakımından da başvurunun tanımlayıcı olmadığı iddia edilmiş ve reddedilen her sınıfın sonuna “hiçbiri oyuncaklar çiftliklerle ilgili değildir” ve “tamamı politik veya sosyal kurgusal eserle ilgilidir” ifadesinin eklenmesini talep edilmiştir. İlave bir ret gerekçesi söz konusu olduğundan kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik hususunu gösterir kanıtlar sunulabileceği de belirtilmiştir.
Temyiz Kurulu, bu aşamadan sonra üç ret kararına karşı yapılan itirazları incelemeye başlar.
Kurul; inceleme esnasında ünlü kişilerin, ünlü kitapların veya eserlerde yer alan ünlü karakterlerin isimlerinin sinema filmleri, videolar, basılı yayınlar, fotoğraflar, kitaplar, tablolar, oyunlar, oyuncaklar, oyuncak figürler gibi mallar ve eğlence, kültür, eğitim hizmetleri bakımından tescil edilebilirliği konusunda EUIPO ve Temyiz Kurulu tarafından verilmiş çok sayıda çelişkili kararın varlığını tespit eder. Bu kararların bir kısmında ilgili kişi, karakter veya eser isimleri, doğrudan veya ret kararları kaldırılarak tescil edilmiş, bir kısmında ise ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle reddedilmiştir.
Bu verilerin ışığında 5. Temyiz Kurulu, her üç itirazı da Büyük Kurul’a havale etmiş ve Büyük Kurul’dan tescil talebine konu “GEORGE ORWELL”, “1984”, “ANIMAL FARM” markalarının kısmi ret kararı kapsamındaki mallar ve hizmetler bakımından ayıt edici ve tanımlayıcı olup olmadıkları hakkında değerlendirme talep etmiştir. (5. Temyiz Kurulu’nun geçici kararları, bu bağlantılardan görülebilir: GEORGE ORWELL, 1984, ANIMAL FARM)
EUIPO Temyiz Kurulu yapısını bilmeyen okurlarımız için, Büyük Kurul’un dokuz üyeden oluşan ve Temyiz Kurullarının çözümlemekte güçlük çektiği, önemli bulduğu veya çelişki tespit ettiği meseleleri taşıdığı bir nevi üst kurul olduğu notunu da paylaşalım.
Büyük Kurul’un “GEORGE ORWELL”, “1984”, “ANIMAL FARM” markaları hakkında vereceği kararları, hem konuya olan özel ilgim hem de yazarın ve ilgili romanların hayranı olarak ben de merakla bekleyeceğim. Kararlardan haberdar olduğumda da vakit geçirmeksizin okuyucularla paylaşacağım.
Türkiye’de Durum ve Uygulama
Son olarak, benzeri konuların Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından nasıl değerlendirildiği meselesine gelelim.
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 5-1/(b) bendi hükmü gereğince herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler marka olarak tescil edilemezler. Ayrıca kanunun 5/1-(ğ) bendi “… kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler marka olarak tescil edilemez.” hükmünü içermektedir.
Bu hükümlerin Kurum tarafından nasıl değerlendirileceğini düzenleyen Kurum inceleme kılavuzunda, maruf kitap adları konusunda “Maruf bir hikâye veya kitap adı başlığını münhasıran içeren markalar, söz konusu hikâye veya kitabın konusunu teşkil edebilecek mallar veya hizmetler için ayırt edici kabul edilmezler. Buradaki hareket noktası, bu tür hikâye veya kitapların oldukça uzun süreden beri var olmaları ve bilinmeleri sonucunda günlük dile girmiş olmaları ve bu nedenle de söz konusu hikâye ya da kitap adından öte herhangi bir algılamaya neden olma yeterliliklerinin olmamasıdır. Bu şekildeki başvuruların reddedilebilmesi için, söz konusu işaretin ilgili tüketici kesimi tarafından yeterince bilinirliğe sahip bir kitap/hikâye adını ifade etmesi ve başvuru konusu mal veya hizmetlerin de bunların konusunu ifade edebilecek nitelikte mallar veya hizmetler olması (basılı yayınlar, filmler, TV – tiyatro gösterileri gibi) gerekmektedir. Telif hakları korumasına tabi olan kitap/hikâye adları bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.” değerlendirmesi yer almaktadır.
Bu değerlendirme kapsamında, Türkiye’de de çok satan kitaplar / klasikler arasında bulunan 1984 ve Hayvan Çiftliği (Animal Farm) markalarının olası başvurularının basılı yayınlar, filmler, TV – tiyatro gösterileri gibi mal ve hizmetler bakımından reddedileceğini öngörmek güç değildir. Ancak, bu değerlendirmenin ön şartı Kurum tarafından belirlendiği haliyle ilgili eserin telif hakkı korumasına konu olmamasıdır. Bu şart kanaatimizce tartışmaya çok açıktır. Bir eserin klasik hale gelmesi veya adının günlük dile girmesi için yayın tarihinin üzerinden zaman geçmesi gerektiği açık olmakla birlikte, bu hususun tespitinin söz konusu eserin telif hakkına konu olup olmaması ile bize göre bağlantısı bulunmamaktadır.
Ünlü yazar adları konusuna gelince; Kurum uygulama kılavuzunda “Tarihi veya kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ünlü Türk büyüklerinin isim ve fotoğraflarıyla, toplumun önemli bir kesimine hitap etmiş ve geniş kitlelerce bilinen sanatçı, yazar isimleri bu kapsamda değerlendirilir… Ancak, yaşayan ünlü sanatçı, sporcu, yazar, oyuncu, ressam gibi kişilerin adları bu kapsamda değerlendirilmez.” değerlendirmesi yer almaktadır.
Aynı kılavuzda yer alan bir başka değerlendirme ise “Bununla birlikte belirtmek gerekir ki, tarihi veya kültürel değer atfedilen kişi isimlerini içeren başvurular için, söz konusu şahsiyet ile ilgili kişi, kurum veya kuruluşun kendisi tarafından yapılan başvurular bu kapsamda değerlendirilmez.” şeklindedir.
Bu durumda karşımıza çıkan tabloya göre, ünlü bir yazarın isminden oluşan başvurunun Kurum tarafından kültürel bir değer olarak kabul edilip reddedilebilmesi için ilgili yazarın ölmüş olması gereklidir. Buna ilaveten, ünlü şahısla ilgili kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından yapılan başvurular reddedilmeyecektir.
Ölmüş olma şartı kanaatimizce tartışmaya açıktır. Şöyle ki, bir yazar başarıları ve toplumsal kabul düzeyi çerçevesinde elbette ki hayattayken de kültürel bir değer haline gelmiş olabilir. (Sanatçıların ölümlerinden sonra sıklıkla dile getirilen “Yaşarken değeri bilinmedi” cümlesi burada vaka olarak karşımızdadır, çünkü bir yazar ancak ölmüşse Kurum tarafından kültürel bir değer olarak kabul edilmektedir.). Ünlü şahısla ilgili kişi veya kuruluşlarca yapılacak başvuruların reddedilmemesi yönündeki düzenleme ise bize göre son derece yerindedir.
Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi 28 Ekim 2020 tarihli T-273/19 sayılı kararında kötü niyetle yapılan marka başvuruları hususunu bir kez daha değerlendirmiştir.
“TARGET VENTURES” kararı olarak anacağımız bu kararda; marka sahibinin marka tescil başvurusunu yaptığı andaki niyeti tespit edilirken, üçüncü kişilerin önceki kullanımlarını bilmesi veya bilmesi gerekliliği hususuna ilişkin önemli saptamalar yapılmıştır. Genel Mahkeme bu saptamalarında, EUIPO Temyiz Kurulu’nun sınırlayıcı yaklaşımını yerinde bulmamış, üçüncü kişilerin önceki kullanımlarını bilme veya bilme gerekliliği hususunu dikkate alınması gereken faktörlerden sadece birisi olarak belirtmiş ve markayı işlevlerine uygun biçimde kullanma niyetinin var olup olmamasını ön plana çıkartmıştır.
Tespitleri bakımından son derece önemli gördüğümüz bu kararı, bu yazı boyunca sizlere aktarmaya çalışacağız.
İhtilafın Arka Planı
Almanya’da kurulu “TARGET PARTNERS GMBH” girişim sermayesi fonu olarak faaliyet göstermektedir. Firma 2002 yılından bu yana “targetventures.com”, 2009 yılından bu yana ise “targetventures.de” alan adlarının sahibidir, ancak bu alan adları yalnızca firmanın “www.targetpartners.de” alan adlı resmi web sitesine yönlendirmedir ve içerikleri anılan siteyi göstermektedir.
İngiliz Virjin Adaları’nda kurulu “TARGET VENTURES GROUP” da bir girişim sermayesi fonudur. Bu firma “Target Ventures” markasıyla Rus girişim sermayesi pazarında 2012 yılından bu yana, Avrupa Birliği’nde ise ilk olarak 8 Mart 2013 tarihinden başlayarak faaliyette bulunduğunu iddia etmektedir. TARGET VENTURES GROUP, 23 Aralık 2013 – 18 Aralık 2014 tarihleri arasında markasıyla AB’nde beş şirkete finansal ve parasal hizmetler sağladığını, bunun karşılığında kendi yatırımcıları adına bu şirketlerde hisse sahibi olduğunu belirtmektedir. Bu yatırımların alanda faaliyet gösteren uzmanlık internet sitelerinde ve yatırım yapılan işletmelerin web sitelerinde onaylı olarak görülebileceği de iddia edilmiştir.
Kasım 2014’te her iki firmanın temsilcileri Londra’da finans alanında dünyaca ünlü bir konferansa katılmışlardır; bu konferansa katılan bir start-up temsilcisi, her iki firmanın temsilcilerinin @targetpartners.de, @targetventures.ru eklentileriyle biten e-posta adreslerinin yer aldığı iki e-postayı alıcılar beraber olacak şekilde göndermiştir.
Ocak 2015’te “TARGET PARTNERS GMBH”, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne başvuruda bulunarak “TARGET VENTURES” kelime markasının tescilini talep etmiştir. Mayıs 2015’te tescil edilen markanın kapsamında “Sınıf 35: Reklamcılık, iş yönetimi, iş idaresi, ticari danışmanlık, büro işleri hizmetleri. Sınıf 36: Finansal işlemler, ödeme sistemleri ve ödemelerle veya para temini ile ilgili elektronik iletişim sistemleri hariç olmak üzere parasal işlemler hizmetleri.” yer almaktadır.
Temmuz 2015’te Berlin’de promosyon etkinliği düzenleyen bir müşterisinden firmaları karıştırdığı yönünde bir e-posta aldığını ileri süren “TARGET PARTNERS GMBH”, “TARGET VENTURES GROUP”a ihtarname gönderir.
“TARGET VENTURES GROUP” bunun üzerine EUIPO’ya başvuruda bulunarak “TARGET VENTURES” markasının kötü niyetle tescil edildiğini, bu gerekçeyle hükümsüz kılınmasını talep eder.
EUIPO Temyiz Kurulu Kararı
EUIPO İptal Birimi ve Temyiz Kurulu hükümsüzlük talebini reddeder.
EUIPO Temyiz Kurulu talebin reddedilmesinde esasen aşağıdaki gerekçelere dayanmaktadır:
Hükümsüzlüğü talep edilen markanın sahibinin, hükümsüzlük talebi sahibinin Avrupa Birliği’nde “TARGET VENTURES” işaretiyle gösterdiği faaliyetler hakkında bilgi sahibi olduğu ispatlanamamıştır. Şöyle ki, hükümsüzlük talebi sahibinin “TARGET VENTURES” işaretiyle AB’nde sağladığı hizmetler yaygın değildir ve yaygın hizmet sağlanmaması halinde, marka sahibinin tescil başvurusunu yaptığı anda, kullanıma konu işaretin ilgili tüketiciler veya rakipler tarafından bilinir veya tanınır hale gelmiş olduğu varsayılamaz.
“TARGET VENTURES” işareti, başvuru tarihinden (Ocak 2015) önce AB’nde kısa süre kullanılmıştır ve yüksek yoğunlukta kullanım veya geniş medya tanıtımı da mevcut değildir. Bu bağlamda, marka sahibinin başvuru tarihinden önce, hükümsüzlük talebi sahibinin ticari faaliyetlerinden haberdar olduğu veya olması gerektiği beklenemez.
Marka sahibinin başvuru tarihinden önce, hükümsüzlük talebi sahibinin ticari faaliyetlerinden haberdar olduğu veya olması gerektiği ispatlanmış olsaydı bile, marka sahibinin markayı kullanım niyetinin bulunmadığı, markayı hükümsüzlük talebi sahibinin Avrupa pazarına girişini engellemek amacıyla tescil ettirdiği ispatlanamamıştır. Tersine, marka sahibi tescil ettirmekte meşru bir ticari faydası bulunduğunu kanıtlarıyla göstermiştir.
Sonuç olarak Temyiz Kurulu’na göre; hükümsüzlük talebinin konusu marka, “TARGET” ayırt edici unsurunu “TARGET PARTNERS” şeklinde kullanan marka sahibinin, tali bir unsur olan “VENTURES” ibaresiyle de birlikte kullanmak istemesi, bu yolla da müşterilerinde oluşabilecek olası karıştırma hallerini engelleme amacını gütmesi nedenleriyle tescil ettirilmiş olabilir ve bu yönüyle de ticari ve meşru bir mantık söz konusudur.
Genel Mahkeme Kararı
“TARGET VENTURES GROUP” bu karara karşı dava açar. Dava, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülür ve 28 Ekim 2020 tarihli T-273/19 sayılı kararla sonuçlandırılır. Yazının devamında Genel Mahkeme kararı okuyuculara aktarılacaktır.
Davacının temel iddiaları iki ayrı kısımdan oluşmaktadır:
Tescil başvurusunun yapıldığı tarihte marka sahibinin, davacının söz konusu işaretle Avrupa Birliği’ndeki ticari faaliyetlerini bilip bilmemesi hususu Temyiz Kurulu’nca yanlış değerlendirilmiştir. Şöyle ki, marka sahibi, davacının ilgili işaretle varlığını / faaliyet gösterdiğini içeren iki e-posta almıştır ve davacı ilgili işareti AB dışında yoğun olarak uzun süredir, AB içinde ise başvuru tarihinden bir yıl önceye dayanacak şekilde girişim sermayesi hizmetleri için kullanmaktadır. Davacının iddiası, “TARGET VENTURES” işaretiyle girişim sermayesi sektöründe büyük bir aktör olarak bilindiğidir.
Davacının ikinci temel iddiası, marka sahibinin tescil ettirdiği markayı hiç kullanmadığı ve kullanım niyetinin bulunmadığıdır. Marka sahibi, başvuru tarihinden 13 yıl önce “targetventures.de” alan adını kaydettirmiş olsa da, bu alan adı gerçekte hiç kullanılmamıştır ve marka sahibinin “www.targetparners.de” sitesine yönlendirme işlevi görmektedir. Bu yönlendirme çok zorlama biçimde “bir miktar kullanım” olarak kabul edilebilir. Marka sahibi, markasını “TARGET PARTNERS” markasının korumasını güçlendirmek ve başkalarının, özellikle de davacının “TARGET VENTURES” markasının kullanımını engellemek için tescil ettirmiştir. Buna ilaveten Temyiz Kurulu olayların kronolojisini de doğru biçimde değerlendirmemiştir. Sonuç olarak, markanın başvurusunun yapıldığı anda marka sahibinin kötü niyetle hareket etmediği sonucuna varan Temyiz Kurulu kararı hatalıdır.
EUIPO ve marka sahibi, davacının iddialarına karşı çıkmaktadır ve özellikle AB markasının tescil edilmesinden önce, marka sahibinin ilgili işareti kullanmasını meşru bir ticari yararın varlığını gösteren bir hal olarak kabul etmektedir.
Genel Mahkeme, belirtilen iddialar ve karşı argümanlar çerçevesinde incelemesini gerçekleştirir.
AB markaları bakımından kötü niyet bir hükümsüzlük gerekçesidir. Kötü niyet halinin varlığından bahsedebilmek için, AB markasının sahibinin tescil başvurusunu; rekabete adil biçimde katılmak amacıyla değil, üçüncü kişilerin çıkarlarının aleyhine dürüst olmayan biçimde veya özel bir üçüncü kişiyi gözetmeksizin, bir markayı işlevlerine uygun olmayacak şekilde kullanma niyetiyle elde etme amacıyla yapması gerekmektedir.
İncelenen vakada Temyiz Kurulu kötü niyet kavramını çok kısıtlayıcı yorumlamıştır. Oysa ki yukarıda da bahsedildiği üzere, belirli bir üçüncü kişiyi gözetmeksizin, bir markayı işlevlerine, özellikle de kaynak gösterme işlevine, uygun biçimde kullanma niyeti olmaksızın elde etme hali, marka tescil başvurusunun kötü niyetle yapıldığı sonucuna varmak için yeterlidir.
Kötü niyet olarak kategorize etmek için marka sahibinin belirli bir üçüncü kişiyi hedef alması şart olmasa da, bu tip hallerde marka sahibinin üçüncü bir tarafın ihtilaf konusu markayı kullanımı hakkında bilgi sahibi olduğu gösterilmelidir. Bu bağlamda, marka sahibinin bu konuda bilgisi varsa, başvuru kaçınılmaz biçimde bahsedilen üçüncü kişiyi hedef alacaktır.
Bu çerçevede; marka sahibinin, işaretin davacı tarafından önceki kullanımına ilişkin fiili veya varsayılabilecek düzeyde bilgi sahibi olduğunu gösterir kanıtlar sunulmaması tespitinin, hükümsüzlük talebini reddetmek için yeterli olduğunu bildiren Temyiz Kurulu kararı hatalıdır. Marka sahibinin, işaretin üçüncü bir kişi tarafından önceki kullanımını bilmesi veya bilmesi gerekliliği, kötü niyet incelemesinde dikkate alınması gereken hususlardan sadece birisidir. İncelenen vakada, Temyiz Kurulu incelenen vakaya ilişkin diğer halleri dikkate almamıştır.
İnceleme konusu ihtilafta, marka sahibinin tescil başvurusunu yaptığı andaki niyetinin markayı işlevlerine uygun biçimde kullanma sokmak olmadığı objektif, ilgili ve istikrarlı göstergeler çerçevesinde açıktır.
Temyiz Kurulu kararında, “TARGET” ayırt edici unsurunu “TARGET PARTNERS” şeklinde kullanan marka sahibinin, ayırt edici unsuru tali bir unsur olan “VENTURES” ibaresiyle de birlikte kullanmak istemesinin, bu yolla da müşterilerinde oluşabilecek olası karıştırma hallerini engelleme amacını gütmesinin ticari ve meşru bir mantık olabileceği belirtilmiştir.
Ancak, bu durum Genel Mahkeme’ye göre, markanın işlevleri ve özellikle kaynak gösterme işlevi ile bağlantısızdır ve hükümsüzlüğü talep edilen marka tescil edilmeden önce veya tescil edildikten sonra marka sahibi tarafından hizmetleri için kullanılan tek marka olan “TARGET PARTNERS” markasının güçlendirilmesi ve korunması amacına hizmet etmektedir. Marka sahibinin “www.targetventures.de” ve “www.targetventures.com” web sitelerinin sadece ana web sitesi olan “www.targetpartners.de” sitesine yönlendirme amacına hizmet etmesi de, ana markanın güçlendirmesi amacının göstergesidir ve bu husus duruşmada da marka sahibi tarafından dile getirilmiştir.
Belirtilen tüm hususlar ışığında ve marka sahibinin “TARGET VENTURES” ibaresini kullanım biçiminin markanın tescil edilmesinden önce veya sonra değişmemesi de dikkate alınarak, marka sahibinin ihtilaf konusu markayı ticarette adil biçimde kullanmak amacıyla değil, özel bir üçüncü kişiyi hedef alınmasa da, markanın kaynak gösterme işlevi başta olmak üzere, markanın işlevleri arasında yer almayan bir amaca yönelik münhasır haklar elde etme amacıyla tescil ettirdiği anlaşılmaktadır.
Marka sahibinin “TARGET” ayırt edici unsuruna ilave edeceği “VENTURES” gibi tali unsurlarla kullanımını genişletme niyeti anlaşılır olsa da; marka tescil edilmeden önce veya sonra bu yönde hiç kullanım olmaması, duruşmada marka sahibinin tescile yönelik amacını ana markanın güçlendirilmesi olarak beyan etmesi ve marka sahibinin tüketicilerin zihinlerinde yalnızca “TARGET PARTNERS” markasıyla yerleştiğinden emin olması hususları, bu niyetle çelişmektedir.
Temmuz 2015’te Berlin’de promosyon etkinliği düzenleyen bir müşterisinden firmaları karıştırdığı yönünde bir e-posta aldığını bildiren marka sahibi, bu e-postaya verdiği yanıtta kendisinin de “TARGET VENTURES” markasını kullandığı yönünde beyanda bulunmamıştır. Sunulan kanıtlar ve beyanlar açık olarak marka sahibinin “TARGET VENTURES” markasını hiç kullanmadığını, kullandığı markanın “TARGET PARTNERS” olduğunu göstermektedir.
Bu çerçevede Temyiz Kurulu kararı, marka sahibinin tescil başvurusunun yapılmasının altındaki niyetin, kullanımı “TARGET VENTURES” ibaresine genişletmek olabileceği öngörüsüne (ön kabulüne) dayanması bakımından da hatalıdır.
Önceden de belirtildiği üzere; marka sahibinin, işaretin üçüncü bir kişi tarafından önceki kullanımını bilmesi veya bilmesi gerekliliği, kötü niyet incelemesinde dikkate alınması gereken hususlardan sadece birisidir. Bu nedenle inceleme konusu olaydaki vakaların kronolojik olarak incelenmesi de şart değildir. Ancak, incelenen ihtilafta Temyiz Kurulu, bilme veya bilme gerekliliğini bir koşul olarak ortaya koymuştur. Dolayısıyla da, bunu yapmışsa, vakada olayların kronolojik akışını incelemiş olmalıydı. Bu incelemede, davacının markasının ilk olarak Avrupa Birliği sınırları dışındaki kullanımının ve devamında da olayların kronolojisinin incelenmesini gerektirirdi.
Adalet Divanı’nın C-104/18 sayılı Koton kararı çerçevesinde, marka sahibinin üçüncü bir kişinin markayı önceki kullanımı hakkında bilgi sahibi olması için, önceki kullanımın Avrupa Birliği sınırları dahilinde gerçekleşmesi şart değildir. Hatta, C-529/07 sayılı Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli kararında belirtildiği üzere kötü niyetli marka başvurusunun varlığından bahsetmek için üçüncü bir kişinin Birlik pazarında önceki kullanımı da şart değildir. Bunların ışığında incelenen vakada, Temyiz Kurulu “TARGET VENTURES” markasının üçüncü kişilerce kullanımından kaynaklanacak bilme veya bilme gerekliliği halini Avrupa Birliği sınırlarına özgüleyerek, incelemeyi eksik biçimde yapmıştır. Buna ilaveten, Temyiz Kurulu incelenen ihtilafta olayların kronolojisini de dikkate almamıştır. Temyiz Kurulu kararı bu yönüyle de hatalıdır.
Bahsedilen tüm nedenlerle, Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu kararını iptal etmiştir.
Sonuç
“TARGET VENTURES” kararı ışığında Adalet Divanı’nın kötü niyetli başvuruların tespiti hususunda sınırlayıcı yaklaşımı kabul etmediğini, tek bir faktörün eksikliğinde kötü niyetin ortaya çıkmayacağı yönündeki yaklaşımdan uzakta durduğunu, marka sahibinin kullanım niyetinin olmamasına, yani markanın temel işlevlerine aykırı bir yaklaşıma öncelikle önem verdiğini, inceleme konusu vakalar özelinde detaylı değerlendirme yapılması gerektiğini işaret ettiğini, üçüncü kişilerin önceki kullanımlarının incelenmesi hususunu sadece Avrupa Birliği sınırları ile kısıtlı tutmadığını, olayların kronolojik akışının da dikkate alınması gerekliliğini işaret ettiğini söyleyebiliriz.
“TARGET VENTURES” kararı bu yönleriyle kötü niyetli marka tescili hakkındaki önemli kararlardan birisi olarak içtihatta yerini almıştır ve kanaatimizce ilerleyen zamanlarda atıf yapılan temel kararlardan birisi olarak sıklıkla karşımıza çıkacaktır.
Geçtiğimiz günlerde marka gözlemi esnasında Türkiye’de yeni yayımlanan DEEP PURPLE başvurusunu (2020/83814) fark ettik. Grubun şu andaki üyelerinden Ian Paice, Ian Gillan ve Roger Glover tarafından yapılmış başvuruyu görünce, efsanevi İngiliz müzik grubunun kurucu üyelerinden davulcu Ian Paice ile gene kurucu üyelerden eski gitarist Richard Hugh Blackmore arasında, grubun isminin marka olarak tescili için 2018 yılında Avrupa’da yaşanan ihtilaf aklımıza geldi. Bu nedenle geriye dönüp ilgili Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararını sizlere de aktarmak istedik.
Rivayet şudur ki; 1968 yılında kurulan grubun üyeleri provalarını o dönemler gitarist Blackmore’un kulakları ağır işiten babaannesinin evinin bodrum katında yaparmış. Peter De Rose hayranı olan babaanne torununa, 1930’larda çok popüler olan “Deep Purple” adlı besteyi ne zaman çalacaklarını sorar dururmuş. “Grubun adı ne olsun” tartışmalarına da bu durum noktayı koymuş; Blackmore “Deep Purple”ı grup adı olarak önermiş ve öyle de olmuş. Oy çokluğuyla mı kabul edildi, bilemiyoruz tabii.
Ancak gel zaman git zaman gruba birileri katıldı, birileri ayrıldı… derken Blackmore da ilki 1975 (ki o arada gidip Rainbow’u kurdu), ikincisi ise 1993 yılında tamamen olmak üzere grubu terk etti.
Hayatlarına ve müziklerine dair neler anlatsak az gelir, ama konuya da artık girmeliyiz, dedirten bu harika grupta diğer mevcut üyeler ve Ian Paice halen efsaneyi yaşatmaya devam ediyor. Aktaracağımız karara yön veren olay ise şöyle gelişiyor…
Öncesinde göz atmak isterseniz yazı boyunca aktaracağımız karar için aşağıdaki bağlantıyı;
Paice ve Blackmore dahil grubun efsane kadrosu, son ayrılıktan önce bir dönem bir araya geldiklerinde (1984) hayatımıza katılan “Perfect Strangers” (Büsbütün Yabancılar) şarkısına kulak vermek isterseniz de aşağıdaki bağlantıyı;
görüntüleyebilirsiniz.
Kısa aradan sonra “Perfect Strangers” arasındaki çekişmeye geri dönersek Genel Mahkeme kararının arka planında gelişen olaylar şu şekildedir:
26 Nisan 2013 tarihinde Richard Hugh Blackmore “DEEP PURPLE” kelime markasının tescili için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) nezdinde başvuru gerçekleştiriyor.
Başvuru kapsamında aşağıdaki mal ve hizmetler yer alıyor;
Sınıf 9: Müzik performanslarının ses / video kayıtları; fonograf kayıtları; indirilebilir ve fiziksel medya sürümleri dahil müzik kayıtları; indirilebilir müzik dosyaları; internetten sağlanan indirilebilir dijital müzikler; MP3ler; mouse altlıkları; bilgisayar ortamında kaydedilmiş ses kayıtları; video kayıtları; bilgisayar donanımı ve donanım yazılımı; indirilebilir elektronik yayınlar; dijital müzik; cep telefonu aksesuarları; Güneş gözlüğü; müzik içeren ses kayıtları; müzik içeren video kayıtları; müzik içeren ses kasetleri; Müzik içeren DVD’ler; müzik içeren kompakt diskler; internetten indirilebilen dijital müzik; indirilebilir MP3 dosyaları, MP3 kayıtları, web yayınları ve müzik içeren podcast’ler; müzik içeren indirilebilir video kayıtları; müzik içeren fonograf kayıtları; müzik içeren önceden kaydedilmiş video kasetleri; sinematografik filmler; Animasyon çizgi filmleri; film şeritleri; filmler; manyetik kayıtlar; optik kayıtlar; elektronik kitaplar ve yayınlar; bilgisayar oyunları; bilgisayar, cep telefonları ve el cihazları için etkileşimli oyunlar için yazılım; medya içeren veya kayıt, ses ve / veya video ve / veya veri ve / veya bilgi için dijital kayıtlar; dijital oyunlar, cep telefonu oyunları; DVD oyunları; radyo, televizyon, kablo ve uydu kayıtları; elektronik, manyetik veya optik biçimdeki kayıtlar dahil olmak üzere ses, video, veri, etkileşimli yazılım ve multimedya kayıtları; elektronik, manyetik veya optik biçimde yayınlar; önceden kaydedilmiş dijital ses ve video saklama ortamı; kompakt diskler; kompakt disk ROM’lar; mini diskler; dijital ses bantları, kasetler, bilgisayar çipleri ve diskler; dijital video kasetler, kasetler, bilgisayar çipleri ve diskler; bilgisayar yazılımı ve bilgisayar programları; kompakt diskler, kayıtlar, önceden kaydedilmiş ses ve video bantları; bilgisayar programları; bilgisayar oyunları; önceden kaydedilmiş kompakt diskler ve kayıtlar.
Sınıf 25: Giysiler, ayakkabılar, başlıklar; dokuma gömlekler; polo gömlekler; rugby gömlekleri; gömlekler; spor gömlekler; sweatshirtler; tişörtler; beyzbol şapkaları; golf şapkaları; örme şapkalar; duş boneleri; erkek ve kadın ceketleri, paltoları, pantolonları; yağmurluklar; yağmur geçirmez ceketler; sweat ceketler; parça ceketleri; rüzgara dayanıklı ceketler.
Sınıf 41:Eğlence hizmetleri; bir müzik grubunun müzikal performansları; yayıncılık hizmetleri; müzik grubu, rock grubu gibi oluşumlar tarafından meydana getirilen görsel ve işitsel performanslara yönelik eğlence hizmetleri, canlı performanslar; müzik alanında bilgi ve müzikle ilgili yorum ve makaleler sağlamaya yönelik, tümü global bir bilgisayar ağı üzerinden çevrimiçi olarak sunulan, indirilemeyen önceden kaydedilmiş müzik eğlence hizmetleri; canlı müzik konserleri, canlı performans türünde eğlence hizmetleri; müzikle ilgili bilgilerin sağlanmasına yönelik eğlence hizmetleri; canlı gösteri performanslarının sunumu; canlı eğlenceye ilişkin bilgilerin sağlanması; radyo, televizyon, uydu, kablo, telefon, dünya çapında web ve internet yoluyla eğlence sağlanması; ses kayıtlarının ve önceden kaydedilmiş şovların, filmlerin, radyo ve televizyon performanslarının kiralanması; televizyon eğlencesi; ses kaydı, film ve video prodüksiyon ve dağıtım hizmetleri; internetten ve / veya internetteki web siteleri aracılığıyla indirilemeyen dijital müziğin sağlanması; indirilemeyen çevrimiçi elektronik yayınların sağlanması; kitap, dergi ve diğer metinlerin çevrimiçi olarak yayınlanması; hem interaktif hem de interaktif olmayan eğlence hizmetinin sağlanması; ses, video, veri, interaktif yazılım kayıtları alanında prodüksiyon ve dağıtım hizmetleri ve elektronik, manyetik, optik veya başka bir biçimde multimedya sağlanması; çevrimiçi elektronik yayınların sağlanması dahil olmak üzere yayıncılık hizmetleri; müzik yayınlama hizmetleri; eğlence hizmetleriyle ilgili olarak bir bilgisayar veri tabanından veya internetten çevrimiçi olarak sağlanan bilgilerin sunulması; stüdyo hizmetleri, müzik yayın hizmetleri, canlı müzik performanslarının sunumu hizmetleri; müzikal, konser ve film üretimi; müzik üretimi; müzik beste hizmetlerinin sağlanması.
Başvurunun ilan edilmesi üzerine “DEEP PURPLE” adını fiilen kullanmaya devam eden grubun kurucu üyelerinden davulcu Ian Paice, “tescilsiz markasına dayalı haklarını” öne sürerek EUIPO nezdinde itirazda bulunuyor. İtirazına gerekçe gösterdiği tescilsiz marka hakları ise aşağıdaki mal ve hizmetlerle ilişkili ve ilintilidir:
– müzik performanslarının işitsel/görsel kayıtları; müzik kayıtları, indirilebilen dijital müzik kayıtları, DVD’ler, CD’ler, kasetler, video kasetler, programlar;
– eğlence hizmetleri, bir müzik grubu tarafından sunulan müzik performansları, görsel işitsel performanslarla eğlence sunulması; canlı müzik performansları, hem analog hem de dijital formatlarla aktarılan eğlence hizmetleri;
– anahtarlıklar, oyun kartları;
– posterler, bilet koçanları, satış broşürleri, kitaplar, kartlar, fotoğraflar, çıkartmalar, el ilanları, araba çıkartmaları, kartpostallar, tampon çıkartmaları;
– gitar penaları, davul bagetleri;
– düğmeler, tişörtler, kumaş yamaları, rozetler, çubuk iğneler, şapkalar, ipek halılar, deri kol bantları, baş bantları; ve
– topaçlar, resimli oyun kartları, pin top oyunları, oyun kartları.
EUIPO İtiraz Birimi Süreci:
Başvuruya konu tüm mal ve hizmetlere karşı yapılan itiraz esasen “tescilsiz markanın taklit edilme suretiyle kullanılmasını engelleme hakkına sahip olunduğu” iddiasına ve Birleşik Krallık’ta bu hususa yönelik “Passing Off” haksız fiiline dayandırılır.
“Passing off”; teamül hukukunun güçlü olduğu Birleşik Krallık dahil bazı ülkelerde, tescilli olmayan markalardan kaynaklanan hakları, başkalarının benzer kullanımlarına karşı koruma ve buna ilaveten tescilsiz markanın sahibinin itibarını güvencede tutma amacını güden bir haksız fiil teamülüdür. (Yazının bundan sonraki bölümlerinde yalnızca “Passing Off” olarak anılacaktır.)
Bunun üzerine EUIPO, itirazın dayandırıldığı önceki haklara dair kanıt sunulması gerektiğini bildirir ve 2 Şubat 2014’e dek süre tanır. İtiraz sahibi, 9 Eylül 2013’te Deep Purple grubunun geçmişini anlatan ve kanıt sağlayan diğer belgeleri sunar ve verilen son tarihe dek de başka herhangi bir kanıt sunmaz. Ancak son tarih sonrasında ayrıca detaylı mütalaa ve ek kanıtlar sunar ve İtiraz Birimi tanıdığı süre sonrasında sunulan bu ek dokümanları dikkate almaz. Nihayetinde İtiraz Birimi, itirazı kısmen kabul eder ve Sınıf 41’deki tüm hizmetler ve Sınıf 9’daki bazı mallar için başvuruyu reddeder. Kısmi ret kararı sonrası başvuru kapsamında kalan 9. ve 25. sınıftaki mallar aşağıda sayılmıştır:
– mouse altlıkları; cep telefonu aksesuarları; güneş gözlükleri; bilgisayar donanımları; bilgisayar çipleri ve diskler, etkileşimli yazılımlar ve bilgisayar sabit yazılımları; bilgisayar oyunları; bilgisayar, cep telefonları ve el cihazları için etkileşimli oyunlar için yazılım; dijital oyunlar, cep telefonu oyunları; DVD oyunları; bilgisayar yazılımı ve bilgisayar programları.
Giysiler, ayakkabılar, başlıklar; dokuma gömlekler; polo gömlekleri; rugby gömlekleri; gömlekler; spor gömlekler; sweatshirtler; tişörtler; beyzbol şapkaları; golf şapkaları; örme şapkalar; duş boneleri; erkek ve kadın ceketleri, paltoları, pantolonları; yağmurluklar; yağmur geçirmez ceketler; sweat ceketleri; parça ceketleri; rüzgara dayanıklı ceketler.
Bunun üzerine Ian Paice, karara karşı itiraz eder.
Temyiz Kurulu Süreci:
EUIPO Beşinci Temyiz Kurulu, Sınıf 9’da yer alan aşağıdaki mallarla ilgili olarak itirazı reddeder:
“bilgisayar donanımları; bilgisayar çipleri ve diskler, etkileşimli yazılımlar ve bilgisayar sabit yazılımları; bilgisayar oyunları; bilgisayar, cep telefonları ve el cihazları için etkileşimli oyunlar için yazılım; dijital oyunlar, cep telefonu oyunları; DVD oyunları; bilgisayar yazılımı ve bilgisayar programları.”
Aşağıda yer alan mallar için ise itirazı kabul eder:
– 9. sınıf: “mouse altlıkları; güneş gözlükleri; cep telefonu aksesuarları”
– 25. sınıf: “Giysiler, ayakkabılar, başlıklar; dokuma gömlekler; polo gömlekleri; rugby gömlekleri; gömlekler; spor gömlekler; sweatshirtler; tişörtler; beyzbol şapkaları; golf şapkaları; örme şapkalar; duş boneleri; erkek ve kadın ceketleri, paltoları, pantolonları; yağmurluklar; yağmur geçirmez ceketler; sweat ceketler; parça ceketleri; rüzgara dayanıklı ceketler.”
Temyiz Kurulu bu kararı alırken, öncelikle Birleşik Krallık’ta yürürlükte olan yukarıda değindiğimiz “Passing Off” haksız fiilini dikkate almıştır. Temyiz sürecinde anılan fiilin dikkate alınmasında; başvuru sahibi Blackmore’un 1993’te gruptan ayrılması, sonrasında da Ian Paice ve diğer mevcut üyelerin halen Deep Purple adı altında müzikal faaliyetlerine devam etmeleri, bu adın önemli derecede itibar kazandırmış olması ve ilgili ürünler için de tüketicide grubun itibarının ilgi uyandırması hususları etkili olmuştur. Dolayısıyla, tüm bunlar göz önüne alındığında, başvurunun tescilinin “Passing Off” kapsamında kısmen engellenebilmesi mümkün görülmüştür.
Temyiz Kurulu;
– İlk olarak, sunulan kanıtların, “giyim eşyalarının” ilgili dönem boyunca grup üyeleri için önemli bir gelir akışı sağladığını ve bu malların satışının da turdaki bir rock grubunun işinin önemli bir parçası olduğunu gösterdiğini tespit etmiştir. Bu nedenle de Sınıf 25’teki mallar için markanın tescil edilmesi ve satışı halinde, grubun itibarına zarar gelebileceğinin makul bir şekilde öngörülebilir olduğuna kanaat getirir ve bu durumun da bahsi geçen “Passing Off” ile önlenmesi gerekeceğine karar verir. Ek olarak, Sınıf 9’daki birçok malın yaygın olarak ticari veya kişisel görüntülerle süslendiği bilindiğinden ve bu malların satışında da Deep Purple adına atfedilen itibarın etkili olacağı ve grubun hayranlarının ürünleri bağlılık göstergesi ya da anı olarak satın almak istemesinin alım kararına yön vereceği düşünüldüğünden, “cep telefonu aksesuarları, mouse altlıkları” malları bakımından da yanlış ve yanıltıcı ilişkilendirmenin ortaya çıkabileceği, grubun itibarının bundan zarar görebileceği sonucuna ulaşır. Aynı şekilde “güneş gözlükleri” de “giyim eşyalarıyla” birlikte aksesuar olarak kullanıldığından onların da hatalı ilişkilendirme riski kapsamında değerlendirilebileceğini tespit eder.
– İkinci olarak, Sınıf 9’daki “bilgisayar donanımı; bilgisayar çipleri ve diskleri, etkileşimli yazılım ve bilgisayar sabit yazılımı ile ilgili olarak; bilgisayar oyunları; bilgisayar, cep telefonları ve el cihazları için etkileşimli oyunlar için yazılım; dijital oyunlar, cep telefonu oyunları; DVD oyunları; bilgisayar yazılımı ve bilgisayar programları” açısından grubun bu öğelerin ticaretini gerçekleştirdiğine dair hiçbir kanıt sunulmadığını tespit eder. Ayrıca, bu ürünlerin genel olarak müzikle veya grup ile bağdaşlaştırılabilecek türden bir mal kategorisine girmediğini ekler.
Özetle, Temyiz Kurulu itirazı yukarıda ikinci kısımda bahsedilen bu mallar için kabul etmez. Buna ilaveten Temyiz Kurulu, itiraz sahibinin son tarihten sonra sunduğu ek kanıtların da kabul edilmesine karar vermiştir.
Genel Mahkeme Süreci:
Başvuru sahibi Blackmore, Temyiz Kurulu kararını Genel Mahkeme’ye taşır ve kararın iptalini talep eder.
Blackmore’un iddiaları aşağıdaki şekildedir:
Yayıma itiraz sahibi tarafından süresi içinde sunulmayan kanıtların kabul edilmesi hatalıdır.
Deep Purple grubunun itibarı aranılan yasal standartlar düzeyinde kanıtlanamamıştır.
Yayıma itiraz sahibinin itibarda pay sahibi olabilme yetkisine ilişkin için yeterli kanıt sunulmamıştır.
Karar, kısmi ret kapsamındaki mallar özelinde de hatalıdır.
Öncelikle belirtilmelidir ki; AB Marka Tüzüğü Madde 8 (4) uyarınca, tescilli olmayan bir ticari markanın sahibi, marka ancak alttaki dört koşulu yerine getiriyorsa bir AB markasının tesciline itiraz edebilir. Kaldı ki bu koşullar kümülatiftir ve biri dahi karşılanmıyor ise itiraz başarılı olamaz:
i- Marka ticari anlamda kullanılıyor olmalıdır.
ii- Markanın sağladığı itibar yerelden daha fazla öneme sahip olmalıdır.
iii- Markanın kullanıldığı Üye Devletlerin yasalarına göre edinilen tescilsiz markaya yönelik haklar, AB ticari markasının başvuru tarihinden önce edinilmiş olmalıdır.
iv- Marka, sahibine sonraki tarihli bir markanın kullanılmasını yasaklama hakkı vermelidir.
Mevcut davada, Birleşik Krallık “Passing Off” teamülü kapsamındaki tescilsiz markanın kullanımı hususunda yayıma itiraz sahibi aşağıdaki üç koşulun yerine getirildiğini kanıtlamalıdır:
Sunulan mal veya hizmetlere yüklenen itibarın, ilgili tüketicinin zihninde DEEP PURPLE grubu ile bağdaştırıldığı gösterilmelidir. Bu itibar da mal ve hizmetlerin sunulmaya başladığı tarihte kazanılmış olmalıdır. Ancak Tüzük madde 8 (4)’e göre bu tarih AB markası başvurusunun yapıldığı tarihtir, çünkü davalının tescil edilmemiş ulusal markası üzerinde bu başvurunun dosyalanma tarihinden önce bu haklara sahip olması gereklidir.
Aynı veya tamamlayıcı mal ve hizmetlerin, Birleşik Krallık’ta Deep Purple markasıyla sunulduğu ve bu sunumun mal ve hizmetlerin ticari kaynağı hakkında tüketiciler nezdinde yanılgıya neden olduğu gösterilmelidir.
Üçüncü olarak, yayıma itiraz sahibinin ticari zarar görme olasılığının yüksek olduğu gösterilmelidir.
Davacının yukarıda dört madde halinde belirtilen iddiaları Genel Mahkeme tarafından incelenmiştir. Mahkemenin değerlendirilmesi 2 numaralı iddiadan başlamıştır ve yazıda aynı sıralama gözetilerek okuyuculara aktarılacaktır:
İtibarın gerekli yasal standarda göre kanıtlanmamış olduğu iddiası (2):
Bu iddia ikiye ayrılmaktadır. İlk kısım, sunulan kanıtlar çerçevesinde itibarın oluştuğu sonucuna varılamayacağı iddiası; ikincisi ise, İtiraz Birimi tarafından tanınan süre sonrasında sunulan ek kanıtların kabul edilmesi suretiyle bu sonuca varılmasının hatalı olduğu iddiasıdır.
Kanıtların geçersiz olduğu iddiasına dayanak olarak davacı tarafından şu hususlar öne sürülmektedir:
– Markanın başvuru tarihinden önce yayımlanmış bir dizi basın haberi sunulmuştur ve bunlar başvuru sonrası tarihlerde planlanmış olan konserlere dairdir. Oysa ki “tescilsiz marka taklidi yasası” tespite konu itibarın, markanın başvuru tarihinden önce var olduğunu kanıtlanmasını gerektirdiğinden, o döneme yönelik ticareti gösterir kanıt oldukça azdır ve var olanlar da kanıt niteliği taşımamaktadır.
– Kanıt olarak sunulan diğer belge ise Deep Purple grubu tarafından 2003 ve 2013 yılları arasında verilen konserler için bilet satışlarına ilişkin verileri içeren bir tablodur. Ancak bu tablo, hiçbir onaylı, imzalı beyanname ya da satış makbuzu ile desteklenmemiştir. Dahası, bu tabloda yer alan bilet satışı verilerinin büyük çoğunluğu, itibarın oluşması hususuyla ilgili olmayan ve Birleşik Krallık dışında gerçekleştirilen konserlerle ilgilidir.
– 1968’den 2013’e dek 19 adet Deep Purple albüm kapağı içeren diğer kanıtlar için ise, bu belgelerin Birleşik Krallık’ta herhangi bir ticari faaliyete yönelik kanıt oluşturmadığı; çünkü ne satıldığına dair bir gösterge bulunmadığı ve yine satış makbuzu vb eklerle desteklenmediği öne sürülür.
EUIPO ve davalı bu iddialara itiraz etmektedir.
Bunun üzerine öncelikle şu husus vurgulanır; Birleşik Krallık’taki mahkemeler, önceki bazı kararları da dikkate alındığında, bir işletmenin müşterileri olmasına rağmen, itibarının olamayacağını pek varsaymaz. Buna ek olarak, itibar genellikle diğerlerinin yanı sıra ticaret faaliyetler, reklamlar ve tüketici hesaplarının da katkı sağladığı delillerle kanıtlanır. Müşteri kazanmayla sonuçlanan gerçek ticari faaliyetler, genellikle itibar elde edildiğini kanıtlamak için yeterlidir. Ayrıca, Temyiz Kurulu’nun EUIPO’ya sunulan tüm kanıtların genel bir değerlendirmesini yapması gerektiği unutulmamalıdır. Tek tek ele alındığında bu kanıtlardan her biri yetersiz olabilir, ancak bu gerçeklerin doğruluğunu kanıtlamak adına hepsinin bir arada değerlendirilmesi gerekebilir.
İddialar bu hususlar özelinde değerlendirilir ise:
– İlk olarak, yayım tarihine bakılmaksızın, 2013 yılına ait basın makalelerinin Deep Purple grubunun başvuru tarihinden önceki dönemde Birleşik Krallık’ta aktif ve sürekli bir varlığı olduğunu kanıtladığı tespit edilmelidir. Yani bu makalelerin, yalnızca grubun uzun süreli yokluğundan sonra geri döndüğüne işaret eden kanıtlar olduğu ve yayımlandıkları gazetelerin tiraj rakamları ile desteklenmediği gibi iddialar, bu kanıtları geçersiz hale getirmemektedir; kaldı ki 2003 ve 2013 yılları arasında konser biletlerinin satışını gösteren kanıtlar sunulmuştur ve makalelerin ikisi de ulusal günlük gazetelerde yayınlanmıştır.
– İkinci olarak, Deep Purple grubunun verdiği konserlerin listesi ile ilgili olarak, markanın tescil başvurusu tarihinden önceki dönemde grubun Birleşik Krallık’taki ticari faaliyetini gösterdiği tespit edilmelidir. Bu listedeki verilerin çoğunluğunu Birleşik Krallık dışında düzenlenen konserler oluştursa da 2003 ile Ekim 2013 arasında o ülkede de çok sayıda konser ve bilet satışı verisini içermektedir. Bu bulguyla birlikte, davacı “bunların ispat niteliğinde olmadıkları” iddiasına herhangi bir kanıt sunamadığından da o husus dikkate alınmamıştır.
– Üçüncü olarak, 1968-2013 yılları arasında piyasaya sürülen 19 albümün listesi dikkate alındığında, markanın başvuru tarihi itibarıyla da grubun ticari faaliyette bulunduğu tespit edilmelidir. Bu noktada, davacının “ilgili albümlerin o ülkede satılmadığı” iddiası da, grubun oradaki şöhreti, basında yer alan ve her biri 100 milyon albümün satışına atıfta bulunan makaleler dikkate alındığında mantıksızdır.
– Dördüncüsü, davacının konserler için faturalar, satış makbuzları, reklamlar sunamaması nedeniyle kanıtların ispat gücünün olmadığı iddiası yerinde değildir, çünkü basında çıkan makaleler, Deep Purple’ın en azından bu bölgede önemli ölçüde popüler olan bir Birleşik Krallık grubu olduğunun bağımsız kanıtıdır. Ayrıca, kanıtların onaylı, imzalı olmadığı için de geçersiz olması gerektiği yönündeki iddia da yine bu gerekçe ile reddedilmelidir.
Özetle, sayılan iddialar reddedilir ve kararda itibarın gerekli yasal standartlar gözetilerek kanıtlanmış olduğuna karar verilir.
Süre içinde sunulmayan kanıtların dikkate alınmasının hatalı olduğu iddiası (1):
EUIPO süreçlerini aktardığımız bölümden hatırlanacağı üzere, yayıma itiraz sahibi bazı delillerini EUIPO İtiraz Birimi tarafından verilen sürenin dolmasının ardından sunmuştur. Davacı, bu delillerin karara dayanak teşkil etmesinin hatalı olduğunu öne sürmektedir.
Öncelikli olarak, Temyiz Kurulu’nun, itiraz birimi tarafından tayin edilen süre içerisinde sunulmayıp sonradan sunulan delilleri, inceleme esnasında dikkate alıp almamaya karar verme yetkisi bulunmaktadır. Buna ilaveten, EUIPO tarafından verilen süre içerisinde delil sunulmuşsa, bunlara ek delil sunabileceği de yerleşik içtihat haline gelmiştir. İncelenen vakada, itiraz sahibi verilen süre içinde delil sunmuştur ve sonrasında da mahkeme önünde geçerliliği tartışılan ek delilleri sunmuştur.
Süresi içinde sunulmayan ek delillerin incelemeye alınıp alınamayacağı değerlendirilirken aşağıda sayılan hususlar dikkate alınmalıdır; (i) sunulan delillerin inceleme konusu talebin sonucu ile gerçekten bağı var mıdır, (ii) bunlar işlemin hangi aşamasında sunulmuştur, (iii) bunların dikkate alınmamasını gerektiren ek koşullar mevcut mudur?
Anılan hususlar incelediğinde Genel Mahkeme; sunulan delillerin inceleme konusu talebin sonucuyla gerçekten ilgili olduğuna karar vermiş ve ayrıca, davacının bunların sunulduğu aşama bağlamında incelenmemelerini gerektiren ek koşulları gösteremediğine karar vermiştir. Bu bağlamda, Temyiz Kurulu’nun süresi içinde sunulmayan ek delilleri incelememesi gerektiği yönündeki iddia kabul edilmemiştir.
Yayıma itiraz sahibinin itibarda pay sahibi olabilme yetkisine ilişkin yetersiz kanıt iddiası (3):
Davacıya göre; yayıma itiraz sahibinin markanın ticari itibarında pay sahibi olabilmesi için sadece sahipliği ileri sürmesi yeterli değildir, DEEP PURPLE markasını kendisinin ayırt edici hale getirdiğini göstermelidir. Bu husus gösterilmediğinden, davacıya göre, Temyiz Kurulu kararı hatalıdır.
Davacı duruşmada, bu iddiasını farklı bir şekilde yeniden formüle etmiş ve sunmuştur.
İddianın kendisini ve duruşmada yeniden formüle edilmesini dikkate alan Genel Mahkeme, iddianın tutarlı ve akılcı biçimde sunulmamasını ve duruşmada yeniden formüle edilerek sınırlandırılmasını dikkate alarak, davacının üçüncü iddiasını da reddetmiştir.
Kısmi ret kapsamındaki mallar özelinde kararın hatalı olduğu iddiası (4):
– Yukarıdakilere ek olarak davacı, Temyiz Kurulu’nun kanıtlarla gerekçelendirilenden daha geniş mal ve hizmet grubu için tescili reddetmekte hatalı olduğunu iddia eder ve bu iddiayı kuvvetlendirmek için ilk sunulan kanıtların yalnızca canlı müzik performanslarıyla ilgili olduğunu belirtir. Ancak, tanınan süre sonrasında sunulan kanıtlarla birlikte kümülatif bir değerlendirme yapıldığından karar bu noktada hatalı değildir.
– Davacı aynı zamanda, Temyiz Kurulu’nun kazanılan itibar neticesinde Deep Purple grubu ile ilişkilendirileceğini tespit ettiği mal ve hizmetlerin, diğerleri ile çok farklı olduğu ve hepsi için tüketiciler nezdinde hatalı ilişkilendirmeye yol açmayacağını belirtir. Bu nedenle kararın, rock grupları tarafından ticarete konu edilebilen diğer tüm mal ve hizmetlere yayılmasının yanlış olduğunu iddia eder.
– Son olarak başvuru sahibi, bir müzik grubunun görüntüsünün veya adının kullanılmasının, halkta o grupla ekonomik bir bağlantı bulunduğu varsayımına yol açmayacağını ileri sürmektedir ve bu varsayımı Yüksek Adalet Mahkemesi (İngiltere & Galler) Lyngstad v Anabas [1977] kararına dayandırır.
EUIPO ve yayıma itiraz sahibi bu argümanların çoğuna itiraz etmektedir.
Öncelikle, “Passing Off” teamülü çerçevesinde, ilgili kamuoyunun mal ve hizmetlerin ticari menşeini karşı tarafa atfetme olasılığının gerçekten olup olmadığının tespit edilmesi gerekir. İtibar, belirli mallar ve hizmetler için kazanıldığında ve aynı adın farklı mal ve hizmetler için kullanılması halinde hatalı ilişkilendirme olasılığının varlığını kanıtlamak daha zor olacaktır. Davalının ortak bir faaliyet alanına girmesi gerekmemekle birlikte, ortak bir faaliyet alanının varlığı da iddia edilen hatalı ilişkilendirmenin analizinde önemli bir rol oynamaktadır.
Temyiz Kurulu, başvuru sahibi ve davalı tarafından sunulan kanıtları dikkate alarak bu husus hakkında da yerinde bir değerlendirme yapmış ve giyim eşyalarının önemli bir gelir akışı oluşturduğunu tespit etmiştir. Ayrıca, grup tarafından satışıyla ilgili kanıt sağlanamamasına rağmen “güneş gözlüklerinin” de giyim eşyaları ile birlikte aksesuar olarak kullanımını; “mouse altlıkları, cep telefonu aksesuarları vb” ürünlerin de ticari veya görsel süslemeleriyle kullanımını dikkate alarak Deep Purple grubuyla ilişkilendirilebileceği ve dolayısıyla hatalı ilişkilendirmeye yol açacağına karar vermiştir.
Yukarıdaki diğer argümanlarına ek olarak Blackmore, müzik grubu ABBA ve şarkıcı Rihanna’nın daha önceki süreçlerde yine “Passing Off” haksız fiiline dayalı ihtiyati tedbir taleplerini gerekçe göstermiştir. Ancak, ABBA lehine verilen karar 1977’den yani mağazacılık kavramının henüz pek gelişmediği bir dönemden kalmadır. Rihanna’nın, fotoğrafını taşıyan bir tişörtü izni olmadan satan Topshop’a karşı açtığı davaya ilişkin olarak ise, bu davanın iki nedenden ötürü istisnai olarak Rihanna lehine sonuçlandığını söylenebilir. Birincisi, Rihanna’nın daha önce bir tanıtım kampanyası bağlamında Topshop ile yaptığı proje nedeniyle kamu nezdinde ilişkilendirilmiş olmasıdır. İkincisi ise, tişört üzerinde kullanılan görselin Rihanna’nın albümlerinden birinin tanıtımı için kullanılan bir görsele benzer olmasıdır. Bu durumda da mevcut davada, başvuru sahibi Blackmore’un, Deep Purple’ın 1993 yılına dek üyesi olması; bir dönemki Rihanna ve Topshop ilişkisi gibi düşünülebilir ve dolayısıyla bu kararı gerekçe göstermesi yine Blackmore’u haksız kılmaktadır.
Her ne kadar sıkı takipçiler Blackmore’u Deep Purple’ın kurucu üyelerinden biri olarak tanısa da, ayrılığından sonraki dönemlerde Rainbow ve başka projelerle ismi çokça duyuldu ve hatta belki de asıl bu projeleriyle tanındı. DEEP PURPLE markasının kendisi adına tescil edilmesi ve hele ki başvuru kapsamındaki malların kendisi tarafından satışa sunulması gibi bir durumda, ilgili tüketicide kafa karışıklığı yaratması ve ürünlerin özellikle grubu sevenler tarafından talep edilmesi bizce de çok olası olacaktı. Açıkçası Blackmore tarafından DEEP PURPLE markası altında mal veya hizmet sunulmaya başlandığını görseydik, birbirlerinden ayrıyken de müzikseverler için çok güzel işler çıkaran bu büsbütün yabancıların tekrar bir araya geldiğini düşünmekte bir dakika bile tereddüt etmezdik. Grubun diğer üyeleri de halen faaliyetlerine bu isim altında devam ettikleri için, biz yazarlar da Temyiz Kurulu ve Genel Mahkeme kararlarının yerinde olduğunu düşünüyoruz. Sanırız ki Blackmore grubun bir nevi “isim babası” olduğu için dava konusu başvuruyu yapmıştı. Fakat eğer haklar bu çerçevede tahsis edilebilseydi, DEEP PURPLE ismini de sonsuza dek Peter De Rose’a saklamamız gerekebilirdi.
Neredeyse her Rock grubunun bir ayrılık hikayesini olduğunu da aklımızda tutarak “Perfect Strangers”ın son dizeleriyle yazıyı sonlandırıyoruz:
Ve eğer rüzgar eserken konuştuğumu duyarsan(And if you hear me talking on the wind) Anlaman gerekir (You’ve got to understand) Biz büsbütün yabancılar olarak kalmalıyız.(We must remain perfect strangers)
EUIPO Temyiz Kurulu “Pınar Süzme Peynir” Kararı Kapsamında İnceleme
“SÜZME” kelimesinin peynirler başta olmak üzere, süt ürünleri için ayırt ediciliği, ülkemizde farklı firmalara ait pek çok markaya karşı açılan seri davalarda tartışılmış ve kararlar Yargıtay tarafından onanarak kesinleşmiştir. Benzer hususlar, bu kez EUIPO Temyiz Kurulu tarafından verilen bir kararda ele alınmıştır. Temyiz Kurulu tarafından verilen R2126/2019-1 sayılı karar, ülkemizde verilen kararlarla karşılaştırmalı olarak değerlendirildiğinde ihtilaf konusu bölgede yaşayan ortalama tüketicinin konuştuğu dilin ve tüketici algısının iltibas tehlikesi üzerinde oynadığı rolün önemi net bir biçimde ortaya çıkmaktadır.
Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. (SÜTAŞ) adına ülkemizde de EUIPO nezdinde de tescilli olan “SÜZME” markasına dayalı olarak, içinde “SÜZME” yahut “SÜZME PEYNİR” ibaresi geçen pek çok markaya SÜTAŞ tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde itiraz edilmiş, söz konusu itirazların reddi üzerine SÜTAŞ tarafından konu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemelerine taşınmıştır. Söz konusu davaların çoğunda “SÜZME” ibaresinin özellikle “süt ve süt ürünleri” emtiası bakımından ayırt edici niteliği tartışılmış, sonuç itibariyle ilk derece mahkemesinden çıkan ve Yargıtay tarafından da onanarak kesinleşen kararda “süt ve süt ürünleri” emtiası bakımından SÜZME ibaresinin tescilli olsa dahi “ayırt edici” olmadığı ve tekel altına alınamayacağı belirtilmiş ve SÜZME ibaresini içeren markaların “süt ve süt ürünleri” haricindeki emtia bakımından hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.
Ancak, az sonra ayrıntılı olarak inceleyeceğimiz EUIPO Temyiz Kurulu kararında yapılan değerlendirmede birlik ülkelerinde konuşulan dilin Türkçe olmadığı ve bölgede yaşayan ortalama tüketici tarafından SÜZME ibaresinin herhangi bir anlam ifade etmediği gerekçesiyle, PINAR SÜZME PEYNİR marka başvurusuna karşı SÜTAŞ tarafından yapılan itiraz haklı bulunmuş ve marka başvurusu reddedilmiştir.
EUIPO nezdinde itiraz ve Temyiz Kurulu karar süreci:
09.11.2017 tarihinde Yadex International GmbH , aşağıdaki markanın 29. sınıfta yer alan “Tereyağı; krema; kesilmiş süt; süt bazlı tatlılar; dip soslar [süt ürünleri]; süt ürünlerinden elde edilen az yağlı ezmeler; krem peynir; yoğurt; yoğurtlu içecekler; peynir; peynir sosları; Beyaz peynir; sert peynir; peynir karışımları; kefir [sütlü içecek]; margarin; Süt; süt kremaları [yoğurt]; süt veya süt içeren içecekler içmek; süt ürünleri; gıda amaçlı süt tozu; milkshake’ler; kesilmiş sütün suyu; Süt Ürünleri; kuark; krema [süt ürünleri]; yemeklik yağlar; yenilebilir yağlar; soya sütü [süt muadili]; pirinç sütü [süt yerine geçen ürünler]” malları için tescili amacıyla EUIPO nezdinde başvuru yapmıştır:
Söz konusu başvuruya, SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ A.Ş. tarafından süresi içerisinde yine 29. sınıfta yer alan aynı ve benzer mallar için tescilli olan aşağıdaki AB markasına markasına dayanılarak itiraz edilmiştir:
23 Temmuz 2019 tarihli kararla EUIPO İtiraz Birimi, markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle talep edilen tüm mallar bakımından marka başvurusunun reddine karar vermiştir. İtiraz Birimi tarafından verilen karar gerekçesinde özetle aşağıdaki hususlara değinilmiştir:
Öncelikle karşılaştırılan malların bir kısmı aynı, bir kısmı ise benzer görülmüş ve söz konusu tüm malların birbiri ile rekabet etme imkânı olduğu kanısına varılmıştır.
İtiraz konusu malların ortalama tüketiciye hitap ettiği ve tüketicinin ilgi derecesinin düşük olduğu yönünde tespitte bulunulmuştur.
Markaların “SÜZME PEYNİR” ibaresinde ortaklaştığı; “Pınar”, “tam kıvamında” ve “yumuşacık ve leziz” kelime unsurları yönünden farklılaştığı ve figüratif unsurların da farklı olduğu ancak söz konusu farklılıkların tali unsurlarda olduğu, ayırt edici unsurun ise itiraz edilen markada da esas unsur olarak yer aldığı tespitine yer verilmiş ve markalar görsel olarak düşük düzeyde benzer, işitsel olarak ise orta seviyede benzer bulunmuştur.
İtiraz birimi tarafından yapılan kavramsal değerlendirmede Türkçe’de “SÜZME PEYNİR” ibaresinin İngilizce “COTTAGE CHEESE” anlamına geldiği, PINAR ibaresinin Türkçe’de bir anlamı olduğu ancak İngilizce konuşan halk bakımından bir anlam ifade etmediği ve genel olarak sözlü unsurların bölgedeki halk için hiçbir anlam ifade etmediği belirtilmiştir. Bu bakımdan kavramsal karşılaştırmanın mümkün olmadığı ve bu karşılaştırmanın da benzerlik değerlendirmesine etki etmeyeceği yönünde değerlendirmede bulunulmuştur.
Başvuru sahibi PINAR ibaresinin Türkiye’de iyi bilinen bir süt ürünleri üretim markası olduğunu iddia etmişse de bu argümanı Avrupa Birliği tüketicisi özelinde delillerle ispat edilememiş olduğundan itiraz birimi tarafından dikkate alınmamış ve hem PINAR hem de SÜZME PEYNİR ibarelerinin ortalama bir ayırt ediciliğe sahip olduğu belirlenmiştir.
Başvuru sahibi, söz konusu ürünün ortalama tüketicisinin Avrupa Birliği içerisinde yaşayan Türk/Müslüman kesim olduğunu ve PINAR markasını bilen kişilerden oluştuğunu belirtmişse de bu argüman da itiraz birimi tarafından tüketicinin zamanla değişiklik gösterebileceği ve pazarlama stratejisinin karıştırılma tehlikesi ile ilgisi olmadığı gerekçesiyle kabul görmemiştir.
Sonuç olarak İtiraz Birimi tarafından ortalama tüketici kesimi de dikkate alınarak SÜTAŞ tarafından yapılan itiraz kabul edilmiş ve PINAR SÜZME PEYNİR markasının reddine karar verilmiştir.
Başvuru sahibi söz konusu karara karşı; İtiraz Biriminin SÜZME PEYNİR ibaresinin anlamını ve üzerinde kullanılacağı ürünü nitelediğini görmezden gelerek karar verdiği, SÜZME PEYNİR ibaresinin sadece Türk tüketiciye yönelik olarak kullanıldığı ve onların peynir çeşidine referans verdiğini anlayacağı, SÜZME PEYNİR ibaresinin itiraz sahibi tarafından tekelleştirilemeyeceği, SÜTAŞ tarafından sunulan delillerden de SÜZME PEYNİR ibaresinin ayırt edici olarak kullanılmadığının anlaşıldığı gerekçeleriyle Temyiz Kurulu nezdinde itirazda bulunmuştur.
SÜTAŞ ise verdiği cevap dilekçesinde; SÜTAŞ tarafından tescil ettirilen önceki tarihli markanın kelime unsuru olan SÜZME PEYNİR ibaresinin Türkçe bilmeyen Avrupa Birliği tüketicisi bakımından herhangi bir anlama gelmediğini, Türkçe anlayan tüketici nezdinde dahi SÜZME olarak adlandırılabilecek bir peynir çeşidi olmadığını, ilgili tüketicinin hem esas hem de malı alma potansiyeline sahip tüketici olduğunu yani Avrupa Birliği tüketicisi olarak değerlendirilmesi gerektiğini, markalar arasında var olan benzerliğin yeterli olduğunu, tüketicide malların aynı kaynaktan geldiği yahut bağlantılı olduğu izlenimi yaratacağını belirterek temyiz talebinin reddini istemiştir.
Temyiz Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede de itiraz birimi ile paralel olarak; öncelikle ilgili tüketici kesimi değerlendirilmiş ve iş faaliyetindeki amaca bakılmaksızın değerlendirme yapılması gerektiği ve ilgili halk kesiminin önemli bir bölümünün Türkçe’ye aşina olmadığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda, yapılan değerlendirmede markaların görsel olarak düşük düzeyde benzerlik taşıdığı, işitsel olarak ortalama benzerlik seviyesinde olduğu ve kavramsal olarak işaretlerin hiçbirinin ilgili tüketici nezdinde bir anlam ifade etmediği ve kavramsal olarak benzemediği kanaatine varılmıştır. Bu nedenle ilgili tüketicinin önemli bir kesimi bakımından işaretlerin benzer olduğu değerlendirilmiştir.
Temyiz Kurulu kararında kanaatimce dikkat çeken kısım önceki markanın ayırt ediciliğine ilişkin yapılan değerlendirmedir. Yukarıda da belirtilmiş olduğu üzere, ülkemizde yapılan değerlendirmede SÜZME ibaresinin “süt ve süt ürünleri” bakımından ayırt edici kabul edilemeyeceği yönünde karar verilmiştir.
Temyiz Kurulu; bir markanın ayırt edici karakterinin ilk olarak tescil talep edilen mal veya hizmetlere atıfta bulunularak, ikinci olarak ilgili tüketici tarafından algılanma şekline bakılarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu bağlamda Temyiz Kurulu bir bütün olarak önceki markanın, tescilli olduğu mallar yönünden, ilgili bölgede İngilizce konuşan halkın önemli bir kısmı açısından bir anlam taşımadığı ve bu nedenle markada yer alan ayırt edici olmayan bir figüratif unsurun varlığına rağmen, önceki markanın ayırt edici olduğu kanaatine ulaşmıştır.
Tüm bu gerekçelerle, Temyiz Kurulu tarafından İtiraz Birimi kararı onanmış ve başvuru sahibinin itirazı reddedilmiştir.
Ülkemizde ve EUIPO nezdinde iki farklı karar çıkmasının en önemli nedeni yukarıda da açıklandığı üzere, bölge halkının konuştuğu dil ve markanın tüketici nezdinde herhangi bir anlam ifade edip etmediğidir. SÜZME ibaresi Türk tüketici bakımından bir peynir çeşidi olarak algılanırken, Avrupa Birliği tüketicisi nezdinde ayırt edici bir marka olarak algılanmakta ve koruma elde etmektedir. Söz konusu kararlar markalara ilişkin iltibas değerlendirmesinin bölgesellikten ve tüketicinin bakış açısından yoğun bir biçimde etkilendiğini ortaya koyması açısından son derece önemlidir.
Entomofobi, yani isimlerini duyduğunuzda dahi endişe duymanıza sebep olan bir böcek korkunuz söz konusuysa, sizleri bu yazıdan şimdiden uzaklaştırıp, daha sonra çiçeklerle ilgili (karşılaşırsak) bir yazıyı okumaya davet edelim.
Öncelikle davanın arka planını özetleyelim:
BIO-INSECT SHOCKER kelime markasının Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’nde tescil edilmesi için 26 Kasım 2015 tarihinde bir başvuru gerçekleştiriliyor.
Başvuru kapsamında aşağıdaki mallar yer alıyor:
Sınıf 1: “Üretime yönelik biyosidal ürünler; biyosit üretiminde kullanılacak kimyasal müstahzarlar; böcek öldürücüler için kimyasal katkı maddeleri”;
Sınıf 5:“Dezenfektanlar; zararlı hayvanları yok etmek için hazırlık ürünleri; parazit öldürücüler; tıbbi veya veterinerlikte kullanım için bakteriyolojik müstahzarlar; besin takviyeleri; ilaçlı spreyler; antibakteriyel spreyler; anti-enflamatuar spreyler; böcek öldürücüler; böcek cezbediciler; böcek kovucu spreyler; böcek kovucular; böcek öldürücü müstahzarlar; böcek büyüme düzenleyicileri; böcek kovucularla emprenye edilmiş mendiller; pire tozları; pire spreyleri; pire tasmaları; pire önleyici preparatlar; hayvanlar için pire tasmaları; hayvanlar için pire tozları; biyositler; hayvanları uzak tutmak için kovucu müstahzarlar; veterinerlik ürünleri; veteriner teşhis reaktifleri; veterinerlik aşıları; veterinerlik amaçlı gıda takviyeleri; veteriner kullanımı için hijyenik müstahzarlar”;
Sınıf 31:“Canlı hayvanlar; taze meyve ve sebzeler; Malt; Hayvan içecekleri; Yemler.”
Altta ana marka olan PETVITAL ile birlikte ilgili ibarenin fiili kullanım biçimini de görebilirsiniz:
EUIPO nezdinde yapılan bu başvuru 10 Mart 2016 tarihinde ilgili ürünler için tescil ediliyor.
Sonrasında ise söz konusu markanın, tescilli olduğu ürünler için ayırt edici nitelikten yoksun, tanımlayıcı, kamu düzenine aykırı ve yanıltıcı olduğu gerekçeleriyle hükümsüzlüğü talep ediliyor ve ihtilaf nihayetinde Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 13 Mayıs 2020 tarihli T‑86/19 sayılı kararı ile sonuçlandırılıyor.
26 Kasım 2015 tarihinde başvurusu yapılan ve 10 Mart 2016 tarihinde tescil edilen marka için, SolNova AG 12 Mayıs 2016 tarihinde 207/2009 sayılı Tüzüğün 7 (1) (b), (c), (f) ve (g) maddelerini öne sürerek tescile karşı görüş bildirir. Ancak bu görüşler, tescilden sonra sunulduğundan dolayı EUIPO tarafından dikkate alınmaz.
Bunun üzerine SolNova AG, 25 Temmuz 2016 tarihinde, yine aynı gerekçelerle markanın hükümsüzlüğü için talepte bulunur. Hükümsüzlük talebi markanın kapsadığı tüm mallara ilişkindir.
EUIPO İptal Birimi Karar Süreci:
20 Aralık 2017 tarihinde, EUIPO İptal Birimi hükümsüzlük talebini reddeder. Ret gerekçesi olarak da hükümsüzlüğü talep edilen markanın kapsadığı mallar bakımından yeterli derecede ayırt edici olduğu ve tanımlayıcı olmadığı tespitinde bulunur. Zira EUIPO’ya göre “shocker” (şok edici) ibaresi, ilgili ürünleri doğrudan niteleyecek bir ibare değildir ve ayırt edici niteliğe sahiptir. Ek olarak, markanın Tüzüğün 7 (1) (f) ve 7 (1) (g) maddeleri uyarınca kamu düzenine aykırı ve yanıltıcı olmadığına karar verir.
Temyiz Kurulu Karar Süreci:
SolNova, EUIPO İptal Birimi’nin bu kararına karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından incelenir.
i) Temyiz Kurulu ilgili hükümsüzlük talebini “tanımlayıcılık” iddiaları açısından reddeder:
– Temyiz Kurulu ilk olarak, malların çeşidi dikkate alındığında ilgili tüketici düzeyinin orta ila yüksek düzeyde olduğunu, kısmen halk ve uzmanlardan kısmen de yalnızca uzmanlardan oluştuğunu değerlendirmiştir. Aynı zamanda, markanın İngilizce kelimelerden oluşması nedeniyle ilgili tüketici kitlesinin İngilizce konuşanlardan oluşması gerektiğini vurgular.
– İkinci olarak, markanın kapsadığı bazı malların böcek öldürücüler veya böcek ilacı ürünleriyle ilgili olduğunu, diğerlerinin ise olmadığını belirtir. Zira SolNova AG de bu ürünler için markanın tanımlayıcı olduğu noktasında savunma ve iddiada bulunamamıştır.
– Üçüncü olarak, İngilizce “bio insect shocker” (biyo böcek şok edici) ibaresinin doğrudan “böcek öldürücülerin” ya da bununla ilişkili ürünlerin özelliklerini tanımlamadığını belirtir. Ancak, ilgili ibarenin bu tür ürün/ürün özelliklerini çağrıştırabilecek, imalı bir ibare olduğunu da kabul eder. Yine de nihayetinde, anlamının daha çok yalnızca “böcekleri şoka sokarak mücadele sağlayacak ekolojik bir ürünü” tanımlayacağını ve tüketicinin de bunu anlamlandırmak için ekstra efor sarf etmesi gerekeceğini ekler. Bu bağlamda, İngilizce “shocker” ifadesinin yalnızca “şok edici bir şey” anlamına geldiğini ve “öldürmek” ya da “kovmak”tan farklı olduğunu vurgular.
– Dördüncü olarak, “bio insect shocker” ibaresinin ilgili mallar için yaygın kullanımına dair iddiaları da kabul etmez. Bu sonuçta özellikle, SolNova AG’nin sunduğu delillerin çoğu kısmının, marka başvurusunun yapıldığı tarihten sonraya ait olması etkili olur.
ii) Temyiz Kurulu hükümsüzlük talebini markanın “ayırt edici karakterden yoksun olduğu” iddiaları açısından da yukarıdaki gerekçelere dayandırarak reddeder.
iii) Temyiz Kurulu hükümsüzlük talebini “markanın kamu düzenine aykırı olduğu” iddiaları açısından da reddeder:
Çünkü SolNova AG, markanın başvuru tarihinde Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin biyosidal ürünlerin pazarı ve kullanımı ile ilgili 22 Mayıs 2012 tarihli 528/2012 sayılı Tüzüğü’nü ihlal edecek şekilde kullanımını kanıtlayamamıştır.
iv)Temyiz Kurulu hükümsüzlük talebini “yanıltıcılık” iddiaları açısından reddeder:
Solnova AG, markanın yukarıda bahsedilen Tüzüğü ihlal ettiğini kanıtlayamaması üzerine, markanın 7 (1) (g) maddesi kapsamında yanıltıcı olarak nitelendirilemeyeceği ve yanıltıcı olmayan kullanımının da mümkün olduğuna kanaat getirir.
Solnova AG, EUIPO Temyiz Kurulu’nun hükümsüzlük talebini reddetmesi kararına karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce 13 Mayıs 2020 tarihli T‑86/19 sayılı kararla sonuçlandırılır.
Genel Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu kararını aşağıdaki gerekçeler bakımından yerinde bulur:
Hükümsüzlüğü talep edilen markanın:
Ayırt edici karakterden yoksun olmadığı,
Tanımlayıcı olmadığı,
Kamu düzenine aykırı olmadığı.
Bu bağlamda Genel Mahkeme yukarıda yer verilen hususlarda Temyiz Kurulu ile aynı yönde karar bildirir ve Kurulun bu kapsamda herhangi bir değerlendirme hatası yapmadığına kanaat getirir.
Mahkeme de “SHOCKER” (şok edici) teriminin anlamının ‘şok edici’ bir şeye atıfta bulunduğunu ve öldürme veya itmeye yönelik bir atıfta bulunmadığını tespit etmiştir. Bu nedenle, “SHOCKER” kelimesi ile böcek kovucu ürünler doğrudan ilişkilendirilemez ve aynı zamanda hükümsüzlük talebine konu malları veya bunların özelliklerini tüketiciye doğrudan çağrıştıracak nitelikte değildir.
Bu değerlendirme, aynı zamanda, bir hükümsüzlük davasında bir markanın ayırt edici karakterine ilişkin delillerin, talebe konu markanın başvurusunun yapıldığı tarih itibarıyla değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Çünkü inceleme konusu davada, hükümsüzlük talebinde bulunan tarafından sunulan deliller, davaya konu markanın başvurusunun yapıldığı tarihte “şok edici” kelimesinin böcek kovucu ürünler için genel bir kullanım olduğunu kanıtlamak için yetersiz bulunmuştur.
Bununla birlikte Genel Mahkeme, hükümsüzlük talebinin konusu markanın yanıltıcı olduğu gerekçesiyle Temyiz Kurulu kararını kısmen iptal eder.
Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’ndan farklı olarak hükümsüzlüğü talep edilen markanın; yanıltıcılık açısından, yanıltıcı olmadan da kullanılmasının mümkün olacağı düşünülse dahi, konu zararlı organizmaları yok etme, uzaklaştırma veya zararsız hale getirme, eylemlerini engelleme veya başka bir şekilde onlarla mücadele etmeye yönelik üretilen ve bu amaçla bir veya daha fazla aktif madde içeren biyosidal ürünler özelinde değerlendirildiğinde, yanıltma riskinin mevcut olduğu yönünde karar verir.
Böylelikle biyosidal ürün üzerinde “bio” gibi bir ifadenin varlığı, içtihat kapsamında tüketiciyi ciddi derecede yanıltma riski oluşturmaya yeterli olarak görülmüştür.
Mahkeme, “bio” kelimesinin günümüzde olumlu çağrışımlar yaratabilecek derecede bir anlam kazandığına kanaat getirmiştir. Sunulan ürüne bağlı olarak farklı bir şekilde algılanabilmesi mümkün olsa da, “bio” kelimesinin genel olarak çevreye saygı, doğal malzemelerin kullanımı ve hatta ekolojik üretim süreçlerine atıfta bulunduğu dikkate alınmıştır. Zira, markanın temel işlevinin, tüketiciye veya son kullanıcıya ilgili mal veya hizmetin asıl kimliğini garanti etmek olduğu unutulmamalıdır.
Netice olarak; Genel Mahkeme’ye göre incelenen vakada, markanın yanıltıcı olmayan bir şekilde kullanım olasılığı bulunsa dahi, bu durum yine de markanın yanıltıcı niteliğinin olmadığına kanaat getirmeye yetmeyecektir. Bu nedenle tüm mallar için hükümsüzlüğü talep edilen marka, Sınıf 1 ve Sınıf 5’te yer alan biyosidal ürünler olarak tanımlanan aşağıdaki mallar için yanıltıcı bulunur ve markanın belirtilen mallar bakımından kısmen hükümsüzlüğüne karar verilir:
Sınıf 1: “Üretime yönelik biyosidal ürünler; biyosit üretiminde kullanılacak kimyasal müstahzarlar; böcek öldürücüler için kimyasal katkı maddeleri”;
Sınıf 5:“Dezenfektanlar; zararlı hayvanları yok etmek için hazırlık ürünleri; parazit öldürücüler; tıbbi veya veterinerlikte kullanım için bakteriyolojik müstahzarlar; ilaçlı spreyler; antibakteriyel spreyler; böcek öldürücüler; böcek cezbediciler; böcek kovucu spreyler; böcek kovucular; böcek öldürücü müstahzarlar; böcek büyüme düzenleyicileri; böcek kovucularla emprenye edilmiş mendiller; pire tozları; pire spreyleri; pire tasmaları; pire önleyici preparatlar; hayvanlar için pire tasmaları; hayvanlar için pire tozları; biyositler; hayvanları uzak tutmak için kovucu müstahzarlar; veterinerlik aşıları; veteriner kullanımı için hijyenik müstahzarlar”;
Mahkemece hükümsüzlük kararı kapsamı dışında bırakılan mallar ise şu şekildedir:
Sınıf 5: “Tıbbi kullanım için gıda takviyeleri; anti-enflamatuar spreyler; veterinerlik ürünleri; veteriner teşhis reaktifleri; veterinerlik amaçlı gıda takviyeleri”
Sınıf 31:“Canlı hayvanlar; taze meyve ve sebzeler; Malt; Hayvan içecekleri; Yemler.”
Sonuç yerine:
Bundan birkaç ay önce, pandemi nedeniyle İstanbul sokakları için ilaçlama hizmetlerinin aksaması ve kanalizasyon bakımlarının düzenli yapılmaması nedeniyle, tertemiz evimize balkon giderinden tırmanan ve 1 saat içerisinde 50’den fazla kişilik ekibiyle –şaka değil– evde dans etmeye başlayan devcileyin Gregor Samsa’larla karşılaşmıştık. Can havliyle hemen bir ilaçlama ekibi çağırmıştık ve yine çok uzun da araştıramadan acilen kendimizin de uygulayabileceği ve etkili olduğuna dair kullanıcı yorumlarının olduğu bir böcek kovucu siparişi vermiştik. Açıkçası o gün ben de üstünde “BIO” yazan bir böcek kovucuya rastlasaydım, kendilerinden radyasyon zırhı bile üretilmiş olan bu arkadaşların gücünü bile bile yine de ilk seçeneğim o olabilirdi. Sizlere aktardığım Genel Mahkeme kararı da bu anlamda beni destekler nitelikte olmuş ya da ben onu.
Toplumların tarihi ve kültürel hafızaları bakımından özel önem taşıyan yapıların isimlerinin marka olarak tescil edilmesi talepleriyle gerek ülkemizde gerekse de dünyanın farklı ülkelerinde karşılaşılmaktadır. Bu tip marka tescil başvurularının kabul edilip edilmemesi gerekliliği hususunda ise farklı argümanlar öne sürülmektedir. Bir görüşe göre, bu tip isimler diğer ret gerekçeleri kapsamına girmedikleri sürece tescil edilmelidir, çünkü ticari kaynak gösterme işlevini yerine getirmelerinin önünde bir engel bulunmamaktadır. Bir diğer görüşe göre ise toplumun ortak kültürel değeri mahiyetinde bu tür isimlerin, bir kişinin markası olması ve üzerinde tekelci hakların kurulmasına izin verilmesi mümkün olmamalıdır. Başka bir görüş ise başvurunun kapsadığı mal veya hizmetler esasında ayırt ediciliğinin irdelenmesi gerektiğini savunmaktadır.
Bu yazıda, İngilizler için yukarıda belirttiğimiz kapsama girebilecek bir isim olan “Windsor Castle” ibaresinin yani Türkçe adıyla “Windsor Kalesi (veya Sarayı veya Şatosu)”nin marka olarak tescili talebiyle yapılan bir başvuru hakkında EUIPO Temyiz Kurulu’nca verilen kararı okuyucularımızla paylaşacağım.
Bilmeyenler için ön bilgi: İlk hali 11. yüzyılda inşa edilen “Windsor Kalesi”, İngiliz Kraliyet ailesinin ana rezidanslarından birisidir. Şu dönemdeki İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, haftasonları başta olmak üzere zamanının bir kısmını bu kraliyet yerleşkesinde geçirmektedir.
Karara geçmeden dünyaca ünlü şarkıcı Morrissey ve İngiliz Kraliyet ailesi hakkındaki birkaç kişisel gözlemimi aktaracağım. Yazının kişisel kısımlarıyla ilgilenmeyenler, bu kısımları atlayarak doğrudan kararın aktarıldığı bölüme geçebilirler.
Okurlarımızın bir kısmının tanıdığı “Morrissey” aileden İrlanda kökenli, İngiltere vatandaşı bir şarkıcıdır. Politik alandaki muhalif ve özgürlükçü söylemleriyle de tanınan Morrissey açık bir monarşizm karşıtıdır, yönetim biçimi olarak Cumhuriyeti istemektedir ve İngiliz Kraliyet ailesi hakkındaki eleştirilerini dile getirmekten hiçbir zaman kaçınmamaktadır.
Kraliçe Elizabeth’in tahta çıkışının 60. yılı kutlanırken; “Bu neyin kutlamasıdır? 60 yıllık bir diktatörlüğün. O benim kraliçem değil, ben bir kul değilim.”
Şarkıcı Prince’in ölüm haberlerinin Kraliçe’nin 90. doğumgünü kutlamaları haberlerinin gölgesinde kalması üzerine; “Prince halkın sevdiği asıl soylu kişidir, buna karşın II. Elizabeth, onu isteyip istemedikleri kendilerine hiç sorulmamış kişilere dayatılmıştır.”
Kraliyet ailesi hakkında; “Onlar beleşçiden başka bir şey değiller.”
Genel olarak; “Kraliyetten gerçekten nefret ediyorum. Hep öyleydim. Saçma bir büyülü hikaye. ..Görebildiğim kadarıyla kraliyet ailesi için harcanan para yakılan paradır…Her durumda bu yanlış bir bağlılık. Faşistçe ve çok çok zalimce olduğunu düşünüyorum. ..Kraliçe 6.000 poundluk bir elbise giydiğinde halka verdiği mesaj şudur: “Bana fantastik biçimde doğuştan hükümranlık hediye edildi ve sizler sümüklü köylülersiniz.””
Morrissey’in politik mesajlarını en doğrudan biçimde verdiği şarkıların başında “Irish Blood English Heart” gelmektedir. Şarkının ismini Türkçe’ye “İrlanda kanı, İngiliz yüreği” olarak çevirmek mümkündür. Morrissey şarkıda, İrlanda kökenli birisi olarak İngiliz yüreği taşıdığını, İngiliz olmanın zehirli hissettirmediği ve bayrağın yanında utanmadan, ırkçı veya bölücü olarak nitelendirilmeden durabileceği zamanları özlediğini, İngilizlerden beklentisinin Oliver Cromwell’in ismine tükürmeleri ve onu selamlamaktan hiçbir zaman geri durmayan Kraliyet ailesini eleştirmeleri-suçlamaları olduğunu belirtmektedir. (Oliver Cromwell, İngiliz İç Savaşı’nda monarşistlere karşı savaşan parlamenter güçlerin başıdır, ancak diktatöryel bir yönetim sergilemiştir ve önemlisi Püriten bir Protestan olarak adı, çoğunluğu Katolik olan İrlandalıların üçüncü sınıf insan muamelesi gördükleri bir dönemle özdeşleşmiştir.)
Bu kadar açıklamanın üzerine benim bayıldığım bir şarkı olan “Irish Blood English Heart”ın tadını çıkartın öncelikle.
İngiliz monarşisi, Avrupa’daki günümüz monarşilerinin hemen tamamında olduğu gibi sembolik düzeydedir, hatta bir nevi turistik materyal işlevi de görmektedir. Kraliyet ailesinin politik etkisi bulunmasa da, kendi adıma Morrissey’in söylemlerine sonuna dek katılıyorum ve saltanat meselesini kökünden halleden Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucularına sonsuz bir minnet duyuyorum.
Safım belli, Morrissey’in yanındayım; Türkiye’de merakla Royal Wedding izleyip, Harry ile William’ın aşk hayatını takip edenlere de hayretle bakıyorum!
Alman menşeili “Albert Darboven Holding GmbH & KG” firması aşağıda yer alan kelime markasının “Sınıf 16: Kağıttan filtreleme malzemeleri. Sınıf 30: Kahve, çay ve bunların ikameleri, fırıncılık mamulleri, hamur işleri ve kurabiyeler; şeker, doğal tatlandırıcılar.” malları için tescil edilmesi talebiyle Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)‘ne başvuruda bulunur.
WINDSOR-CASTLE
EUIPO uzmanı başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle “Sınıf 30: Kahve, çay ve bunların ikameleri, fırıncılık mamulleri, hamur işleri ve kurabiyeler.” malları bakımından reddeder. Uzmana göre “Windsor Castle” ibaresi İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in ana ikametgahının adıdır, bu özelliğiyle tüm AB’nde bilinmektedir ve aynı zamanda bir turistik mekan işlevi görmektedir. Çıkartılan mallar, bu önemli turistik merkezden alınan hediyelik eşyalar algısı yaratacaktır ve ticari kaynak gösteren bir marka olarak algılanmayacaktır. Markanın çeşitli AB ülkelerinde tescil edilmiş olmasının EUIPO uygulamaları bakımından bağlayıcılığı yoktur, dahası Birleşik Krallık’ın seçildiği uluslararası tescil bir şekil unsuru da içermektedir ve ötesinde bu başvuru Birleşik Krallık’ta kabul edilmemiştir. Ayrıca reddedilen kahve, çay, kurabiye gibi mallar İngiltere’den alınabilecek tipik hediyelerdir ve bu tip mallar için “Windsor-Castle” ibaresi ticari kaynak gösteren bir marka olmaktan ziyade, İngiltere’deki bir turistik lokasyona referans olarak algılanacaktır. 2009 yılında tescil edilmiş bir AB markası bulunsa da, o yıldan bu yana içtihat gelişmiş ve değişmiştir ve AB markalarının tescil edilebilirliği, ofisin önceki kararlarına göre değil, AB yargısınca çerçevesi çizilen mevzuata göre değerlendirilmelidir. Bu nedenlerle başvuru reddedilen mallar bakımından ayırt edici değildir.
Başvuru sahibi itirazında; “Windsor Kalesi”nde çay, kahve veya gıda üretimi yapılmadığını veya kale ile bu ürünlerin bir bağlantısının bulunmadığını, İngiliz çayına veya kahvesine ilgi duyanların Windsor Kalesi’ne değil, bu ürünleri satan dükkanlara gideceğini, reddedilen malların hediyelik eşyalar olmasının konuyla ilgisi bulunmadığını öne sürmektedir.
Temyiz Kurulu, itirazı incelemeden önce “Windsor Castle” ibaresinin bir çay karışımının adı olması gerekçesiyle, başvurunun ret gerekçeleri arasına Tüzüğün 7(1)(c) maddesinin de eklendiği konusunda başvuru sahibini bilgilendirir.
Başvuru sahibi sunduğu ek görüşte; bu isimli bir çay karışımının bulunmadığını, üç firmanın bu isimli bir karışımı piyasaya sürmesinin ek ret gerekçesini haklı hale getirmediğini, çay karışımlarının isimlerinin genellikle katkı maddelerine ve tada referans yaptığını, piyasaya bu isimle çay karışımı süren kişilerin amacının ürünlerine kraliyetle ilgili, lüks bir imaj verme çabası olduğunu, halkın “Windsor Castle” ibaresini bir çay karışımının adı olarak algılamadığını öne sürer.
Temyiz Kurulu itirazı ilk olarak ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret nedeni bakımından inceler. Öncelikli olarak ayırt edici nitelikten yoksunluk hakkındaki içtihada yer veren Kurul kararın devamında reddedilen mallar bakımından kamunun ilgili kısmının halkın geneli olduğunu belirtir.
Devamındaki tespitlerde; Windsor Kalesi’nin Britanya monarşisinin ünlü yerleşkesi olduğu, iyi korunan kalenin, saray, müze gibi bölümleri bulunduğu, Avrupa’da tarih turizminin önemli bir rotası olduğu; bu çerçevede AB’ndeki genel halkın “Windsor Castle” ibaresini ve Britanya monarşisi ile ilişkisini bildiği belirtilir.
Kurul’a göre; başvurudaki haliyle “Windsor-Castle” ibaresini görecek ortalama tüketiciler, ret kararı kapsamındaki mallar bakımından ürünlerin adı geçen şatoda satışa sunulan turizm ürünleri olduklarını düşünecek, ibareyi bu mallar bakımından ticari kaynak gösteren ayırt edici bir işaret olarak algılamayacaklardır. Buna ilaveten reddedilen malların, İngiltere’den alınabilecek hediyelik eşyalar arasında bulunduğu ve hediyelik eşyaların genel olarak tarihi değere sahip turistik yerlerde satıldığı da kararda tespit edilmiştir.
Başvuru konusu marka, “Windsor Castle” kelime unsurunun dışında ek bir ayırt edici kelime veya şekil unsuru içermemektedir. Ayrıca, ibarenin İngiliz Kraliyet ailesi sarayı dışında bir çağrışım yapmadığı da ortadadır.
Başvuru sahibinin Windsor Kalesi’nde reddedilen malların üretilmediği, kalenin bu ürünlerle ünlü olmadığı iddiası kabul edilemez, çünkü başvurunun reddedilmesinin gerekçesi bu değildir.
Başvuru sahibi “NEUSCHWANSTEIN” kararını öne sürmüş olsa da, o kararda başvuru sahibi adı geçen şatonun sahibidir, ancak incelenen başvuruda böyle bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla, söz konusu kararın emsal teşkil etmesi mümkün değildir.
Son olarak; başvuru sahibinin öne sürdüğü önceden tescil edilmiş aynı markaların varlığı yönündeki iddiası, başvuru hakkındaki ret kararının yerindeliğini etkilememektedir; şöyle ki, kararların yerindeliği değerlendirilirken kullanılacak ölçüt, önceki Ofis kararları değil, AB yargısı tarafından yorumlandığı haliyle Birlik Marka mevzuatıdır.
Sayılan nedenlerle, Temyiz Kurulu başvuru hakkında ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verilen kısmi ret kararını yerinde bulmuştur. Belirtilen ret gerekçesi yerinde görüldüğünden, 7(1)(c) bendi gereğince verilen ret kararının yerindeliği ayrıca incelenmemiş ve itiraz reddedilmiştir.
Tarihi yapıların isimlerini turistik yer adları olmaları ve hediyelik eşyaların bu tip yapılarla özdeşleştirilerek ticari kaynak gösteren markalar olarak algılanmayacakları tespitleri çerçevesinde değerlendiren yaklaşımın okuyucularımıza da ilgi çekici geleceğini düşünüyorum.
Bitirirken bir Morrissey şarkısı daha ekliyorum, bu şarkı kendisinin politize şarkılarından birisi değil.
Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) Temyiz Kurulu’nun (“Kurul”), 27 Mart 2020 tarihinde verdiği R 1780/2019-1 sayılı kararda, ek bir unsur olmadan tek başına geometrik veya basit bir şekilden oluşan marka başvurularının ayırt edici niteliği ve tescil edilebilirliği hususları incelenmiştir.
21 Mart 2019 tarihinde, Amerika’da mukim CIEE, Inc şirketi (başvuru sahibi), aşağıdaki işaretin EUIPO nezdinde Avrupa Birliği markası olarak tescili için başvuruda bulunmuştur. 35. sınıf içerisinde yer alan “Administration of cultural, educational, work, travel and volunteer exchange programs for students, teachers and professionals; business administration and management of grants, fellowships, scholarships, and awards for students, teachers and professionals participating in cultural, educational, work, travel and volunteer exchange program” hizmetleri bakımından yapılan başvuru aşağıdaki şekildedir:
İnceleme uzmanı yaptığı ilk inceleme sonrasında 12 Nisan 2019 tarihinde, başvuruya konu işaretin turuncu renkte, yaklaşık yarım daire veya kalın kavisli bir çizgiden oluştuğu; daireler, çizgiler, dikdörtgenler gibi basit geometrik şekillerin tüketiciler nezdinde bir marka algısı yaratmadığı ve bu nedenle başvuruya konu işaretin bir bütün olarak, tescil edilmek istendiği tüm hizmetler bakımından ayırt edici niteliği haiz olmadığı ve Avrupa Birliği Marka Tüzüğü (“EUTMR”) m.7(1)(b) ve m.7/2 hükmüne aykırılık teşkil hususundaki görüşünü başvuru sahibine bildirmiştir.
Başvuru sahibi, inceleme uzmanı tarafından ileri sürülen görüşe rağmen tescil talebini devam ettirmiş ve 8 Mayıs 2019 tarihinde aşağıdaki beyanları sunmuştur:
Marka başvurusunun basit bir geometrik şekilden farklı olarak, turuncu renkte bir gülümsemeyi tasvir eden, geniş kavisli bir çizgiden oluştuğu, markanın özel şeklinin gülümseme olması nedeniyle geometrik şeklin ötesinde kavramsal bir kimlik kazandığı, turuncu rengin parlak ve göz alıcı olduğu, söz konusu hizmetler ile ilgili olarak turuncu rengin yaygın olarak kullanılmadığı ve işarete ek bir ayırt edici karakter kattığı, bu nedenle, ilgili tüketicinin işareti “basit bir geometrik şekil” olarak değil, “parlak, turuncu bir gülümseme” olarak göreceği ve tüketici zihninde marka algısı yaratacağı,
Ofis’in daha önce, aşağıdaki benzer başvuruların tesciline karar verdiği,
Marka başvurusunun kabul edilmemesi halinde, kullanım yoluyla kazanılan ayırt ediciliğe ilişkin kanıt sunma hakkının saklı tutulduğu.
13 Haziran 2019 tarihinde, başvurunun Avrupa Birliği Marka Tüzüğü (EUTMR) m. 7(1)(b) ve m. 7(2) uyarınca başvuru kapsamında yer alan tüm hizmetler bakımından aşağıdaki gerekçelerle reddine karar verilmiştir:
Başvuruya konu işaretin turuncu, kalın kavisli bir çizgiden oluştuğu,
Başvuru sahibinin işaretin bir gülümseme olarak görüleceği iddiasının ikna edici olmadığı, gülümsemelerin genellikle turuncu renkte değil, dişlerin rengini yansıtan beyaz renkte olduğu, ayrıca, işaretin yüz özellikleri hakkında genel izlenimden yoksun olduğu ve başvuruya konu işaretin ilgili tüketici kitlesi tarafından kolaylıkla bir gülümseme olarak algılaması için yeterli özelliklere sahip olmadığı,
Başvuruya konu işaretin, kavisli bir çizgi veya turuncu bir yarım daire şeklinde basit bir geometrik şekli temsil ettiği için tüketicilerin bunu bir marka olarak değil, dekoratif bir unsur olarak algılayacağı ve ayırt edici olarak değerlendirmeyeceği.
12 Ağustos 2019 tarihinde başvuru sahibi, bu karara karşı itiraz etmiştir. İtirazda özetle şunlar ileri sürülmüştür:
Başvuru konusu markada yer alan kavisli çizginin açısı ve eğimi nedeniyle, ilgili tüketicinin şeklin bir gülümsemeyi temsil ettiğini derhal anlayacağı ve işaretin gülümsemeyi tasvir etmesi için beyaz rengin gerekmediği,
Örnek olarak, tanınmış SMILE Bank’ın bankacılık hizmetleri bakımından şeklinde benzer bir gülümseme şekli kullandığı ve Birleşik Krallık’ta tescil ettirdiği,
Bilinçli tüketici kitlesinin görsel sunumda bir anlam arayacağı ve özel bir zihni çaba gerektirmeksizin, başvuru konusu markanın açısı ve genel izlenimi sebebiyle dişler yahut yüz özellikleri olmaksızın ilgili işareti gülümseme olarak algılayacağı,
İlgili işaretin iyi bilinen ve kullanılan bir grafik sembolü ya da daire, kare, üçgen gibi basit bir geometrik şekle sahip olmadığı, aksine belirli bir hususiyet içerdiği ve çarpıcı bir renk kullanıldığı,
İlgili tüketicinin başvuru konusu markayı ‘basit geometrik bir şekil’ olarak değil “parlak turuncu bir gülümseme” olarak göreceği, ayrıca turuncu rengin, söz konusu hizmetler ile ilgili olarak tipik ve yaygın olarak kullanılan bir renk olmadığı ve böylelikle son derece özenli ve dikkat düzeyi yüksek ilgili tüketici kitlesince marka olarak algılanacağı,
Ofisin benzer nitelikte markaları tescil ettiği,
Başvuru konusu işaretin asgari ayırt edici niteliğe sahip olduğu.
İtirazı inceleyen Temyiz Kurulu öncelikli olarak, marka başvurusunun reddine dayanak EUTMR madde hükmü açısından değerlendirme ve açıklamalar yapmıştır. EUTMR m. 7(1)(b) hükmüne göre ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler yani bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt edilmesine elverişli olmayan işaretler marka olarak tescil edilmemektedir. Kurul, aşırı derecede basit ve daire, çizgi, dikdörtgen veya sıradan bir beşgen gibi temel geometrik figürlerden oluşan bir işaretin, tek başına, tüketicilerin hatırlayabileceği bir mesaj iletmeyeceğini ve bu nedenle de tüketicilerin ilgili işareti marka olarak algılamayacağını belirtmiştir. Devamında ise, bir markanın ayırt edici fonksiyonunun ilk olarak, tescil başvurusu yapılan mal veya hizmetlere göre, ikinci olarak da tüketici algısına göre değerlendirileceği belirtilmiştir.
Devamında ise marka başvurusu kapsamında yer alan hizmetlerin hitap ettiği tüketici kitlesine ilişkin değerlendirme yapılmıştır. Kurul, başvuru kapsamında yer alan hizmetlerin hitap ettiği tüketici kitlesinin ağırlıklı olarak profesyonellerden oluştuğu ve işbu profesyonel tüketici kitlesinin dikkat düzeyinin yüksek olacağını belirtmiştir. Başvuru sahibinin itiraz ve görüşünün aksine, ilgili tüketici kitlesinin ağırlıklı olarak profesyonellerden oluşması ve dikkat düzeylerinin yüksek olmasının, bir işaretin ayırt edici karakterinin değerlendirmesinde yasal bir kriter olmadığını, gerçekten de, başvuru konusu marka kapsamında yer alan hizmetlerin tüketici kitlesinin dikkat düzeyinin, ortalama tüketiciden daha yüksek olduğu kabul edildiğinde dahi, işbu hususun markanın ayırt ediciliğine bir katkısı ve belirleyici bir etkisi olmayacağı belirtilmiştir.
Başvuru konusu markanın hitap ettiğini tüketici kitlesinin irdelenmesinin ardından Kurul, işaretin yarattığı algı değerlendirmesine geçerek; başvuru konusu işaretin turuncu renkte, kabaca bir dairenin üçte birine karşılık gelen alt kısmı olduğunu, kalın kavisli çizgiden oluştuğunu, tam bir geometrik şekil olmadığını ve basit bir geometrik şeklin bir bölümü (dairenin üçte birine karşılık gelen alt kısım) olarak tanımlanabileceğini belirtmiştir.
Kurul ilk olarak, başvuru konusu işaretin tam geometrik bir şekli ifade etmediği hususunda başvuru sahibi ile aynı kanaatte olduğunu ifade etmiştir. Devamında ise, madde 7 (1) (b) EUTMR uyarınca yapılan incelemenin, yalnızca temel geometrik şekillerden oluşan markalarla sınırlı olmadığı, aynı zamanda, son derece basit şekiller için de geçerli olabileceği belirtilerek, ayırt edici olmadıkları gerekçesiyle reddedilen marka başvurusu görsellerine örnek olarak yer verilmiştir:
Kurul ayrıca; başvuru sahibinin, uyuşmazlık konusu işaretin “basit bir geometrik şekil” olmadığı, “gülümseme” olarak algılanacağı iddiasının ise, bir işaretin marka olarak ayırt edici ve tescil edilebilir olduğunu düşünmek için tek başına yeterli bir neden olmayacağını belirtmiş ve devamla kolayca bir gülümseme olarak algılanabilecek (29/09/2009, T-139/08, half-smiley) şeklindeki işareti içeren marka başvurusunun dahi bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmediği gerekçesiyle reddine karar verildiğini ilave etmiştir.
Başvuru sahibinin itiraz dilekçesinde belirtilen, tanınmış SMILE Bank tarafından kullanılan ve Birleşik Krallık’ta tescilli olan marka görseline ilişkin olarak ise; ilgili başvurunun basit kavisli bir çizgiden çok daha kompleks olduğu, kalın yarım daire çizgisinin yuvarlak uçları olduğu ve kare bir çerçevenin ortasında bulunduğu sürece gülümseme algısı verecek özellikler içerdiği ve ayrıca “gülen yüz” algısının aynı zamanda ilgili logonun “smile” ibaresini içeren tanınmış SMILE Bank tarafından kullanılmasından da kaynaklı olacağı belirtilmiş ve devamla SMILE Bank marka logosunun, başvuru konusu işaretinin bir gülümseme olarak algılanacağı ya da bunun bir EUTM markası olarak ayırt edici ve tescil edilebilir nitelikte olduğu iddiasına emsal teşkil edecek nitelikte olmadığı eklenmiştir.
Bunlara ilaveten; başvuru konusu işaretin, tam bir daire veya başka bir geometrik şekle karşılık gelmese bile, başkaca bir ek unsur olmadıkça, tüketici nezdinde gülümseme olarak algılanması için önemli bir zihinsel çaba gerektireceği ve ilgili işaretin kabaca bir dairenin üçte birine karşılık gelen basit bir eğri olarak algılanacağı da belirtilmiştir.
Kurul ayrıca, basit çizgiler, eğriler ve kısmi çerçevelerin, ticaret hayatında ve markalarda; alt çizgi veya etkiyi arttırıcı bir öğe olarak, tüketicinin dikkatini çekmek veya markanın önemli veya ayırt edici bir öğesini öne çıkarmak amacıyla, dekoratif unsur olarak yaygın olarak kullanıldığını, bu nedenle basit kavisli çizgilerin, tüketicilerin onu yalnızca basit bir dekoratif unsur olarak algılamamasını sağlamak için, diğer markalardan ayırabilecek herhangi bir karakteristik öğeye veya çarpıcı, göz alıcı bir özelliğe sahip olmadığı sürece minimum düzeyde ayırt edici karakter sağlayan bir öğe olmadığını belirtmiştir.
Kurul, ikinci olarak, başvuru sahibi tarafından tekrar tekrar vurgulanan, turuncu rengin gösterişli tonunun başvuru konusu markaya ayırt edici karakter kattığı iddiasını incelemiştir.
Kurul, turuncu rengin dikkat çeken bir renk olduğunu ve bu nedenle de ticaret hayatında her türlü mal ve hizmetler bakımından, tüketicinin dikkatini çekmek amacıyla yaygın olarak kullanıldığını, turuncu rengin tek başına ayırt edici olarak algılanmayacağını veya bir bütün olarak markaya ayırt edici karakter katmayacağını belirtmiştir. Devamında ise turuncu rengin, tek başına basit şekil /geometrik şekil içeren markalara ayırt edici karakter katmaması gerekçesiyle reddine karar verilen aşağıdaki marka görsellerine örnek olarak yer verilmiştir:
Son olarak Kurul; başvuru sahibinin aşağıdaki benzer başvurular bakımından
Ofis’in tescile izin verdiğini iddiası bakımından değerlendirme yapmış; ilgili marka görsellerinin yalnızca basit bir eğri, basit bir geometrik figür ya da bu figürlerin kısmi çoğalması olmadığını, aksine, Ofis tarafından tescil edilen bu işaretlerin hepsinin, geometrik figürlere ek bir yüzey veya ek şerit, virgül, nokta veya bu tür bileşenlerin kombinasyonları gibi ek öğelerle birleştirilmiş, daha kompleks şekillerden oluştuğunu, bu nedenle de eldeki uyuşmazlıkta emsal teşkil etmeyeceğini belirtmiştir.
Sonuç olarak Kurul’a göre ilgili tüketiciler, başvuruya konu işaretini, ticari kaynak gösteren bir işaret olarak değil basit, koyu, kavisli bir çizgi yani dekoratif bir unsur olarak algılayacaktır. Kurul; başvuruya konu işaretin herhangi bir ek kelime veya figüratif unsur olmadan, örneğin bir antetli kağıt, katalog veya ofis dekorunun bir parçası olarak kullanıldığında, ilgili tüketicilerin bunu basit bir süsleme, alt çizgi veya kısmi çerçeve olarak algılayacağı, “gülümseme” olarak algılamayacağı, bu bağlamda da, ayırt edici ek bir unsur içermediği ya da kullanım yoluyla ayırt edici karakter kazanmadığı müddetçe, başvurunun kapsadığı tüm hizmetler bakımından ayırt edici nitelikten yoksun olduğu görüşündedir. Dolayısıyla da başvuru hakkında verilen ret kararı yerinde görülerek başvuru sahibinin itirazı reddedilmiştir.
şeklini gördüğünüzde siz bunun bir gülümse olduğunu mu düşünürdünüz yoksa yarım bir daire mi?
Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin, işaretlerin benzerliğine yönelik ilgi çekici değerlendirmelerini içeren bir kararını okuyucularımıza iki yazı halinde sunacağım. İlk yazı vakanın geçmişi, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’nun kararı, tarafların iddiaları ile ilgili olacak ve sizlerin konu hakkındaki değerlendirmesini soracağım. Birkaç gün sonra yayımlayacağım ikinci yazıda ise Genel Mahkeme’nin kararını sizlerle paylaşacağım.
Johann Graf isimli bir gerçek kişi 2012 yılında aşağıda görseline yer verdiğimiz markayı EUIPO’da tescil ettirir. Markanın kapsamında 43. sınıfa dahil “Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri; kafeler, oteller ve restoranlar için katering ve yiyecek – içecek sağlanması hizmetleri.” yer almaktadır.
2014 yılında Marriott Worldwide Corp. firması yukarıda belirtilen markanın hükümsüzlüğü için EUIPO’ya talepte bulunur. Hükümsüzlük talebinin gerekçesi aşağıda görseline yer verdiğimiz markayla karıştırılma ihtimali, tanınmışlık, kötü niyet ve aşağıdaki görselin A.B.D.’nde 2010 yılında tescil edilmiş telif hakkıdır. Marriott Worldwide Corp. bu telif hakkının kullanım iznini almış ve Birleşik Krallık mevzuatı uyarınca koruma talep etmiştir. Talep sahibinin tescilli markasının kapsamında 43. sınıfa dahil “Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri; geçici konaklama hizmetleri; otel hizmetleri; restoran, katering, bar ve lounge hizmetleri; yazlık ve pansiyon konaklama hizmetleri; toplantılar, konferanslar ve sergiler için genel amaçlı mekan sağlanması hizmetleri; özel toplantılar için ziyafet ve sosyal faaliyet imkanlarının sağlanması hizmetleri ve otel konaklaması için rezervasyon hizmetleri.” yer almaktadır.
EUIPO İptal Birimi hükümsüzlük talebini kabul etmez ve talep sahibinin itirazı neticesinde EUIPO Temyiz Kurulu talebi bir kez daha inceler.
Temyiz Kurulu, hükümsüzlük talebini 17 Ocak 2017 tarihli kararı ile aşağıdaki gerekçelerle reddeder:
“Karşılaştırma konusu işaretler görsel ve kavramsal açılardan benzer değildir ve aralarında işitsel karşılaştırma yapılması mümkün değildir. Bu nedenle karıştırılma ihtimali ve tanınmışlık iddialarına dayalı talep haklı değildir. Telif hakkına dayalı talep konusunda talep sahibi telif hakkının varlığını ispatlayamadığı gibi, işaretin Birleşik Krallık mevzuatına göre orijinal bir artistik eser olarak kabul edilebileceği hususunda Kurulun şüphesi bulunmaktadır. Son olarak ise hükümsüzlük talebinin konusu markanın başvurusunun yapıldığı aşamada kötü niyetin varlığı ispatlanamamıştır.”
Talebin Temyiz Kurulu tarafından da reddedilmesi üzerine Marriott Worldwide Corp., ihtilafı yargıya taşır.
Davacının iddiası, Temyiz Kurulunun kararında işaretleri karşılaştırırken hata yaptığı, işaretler arasındaki bütünsel benzerliği göz ardı ettiği ve detaylardaki farklılıklara konsantre olduğudur. Bu bağlamda, işaretleri benzer bulmayan ve bu nedenle karıştırılma olasılığı değerlendirmesini hiç yapmayan Kurul kararı yerinde değildir. Talep sahibine göre, işaretler arasında görsel açıdan yüksek düzeyde benzerlik vardır; her iki işaret de mitolojik yaratıkların siyah-beyaz gösterimidir, her iki yaratık da arka ayaklarının üzerinde benzer biçimde oturmaktadır, kuyrukları yukarı doğru eğimlidir, kanatları aynı biçim ve orandadır. Kavramsal açıdan ise işaretler; kuyruklu, oturan, kanatlı mitolojik yaratık konseptini ortak olarak paylaşmaktadır ve dolayısıyla benzerdir. Ayrıca, davacının markası talep konusu hizmetler bakımından tanımlayıcı da değildir, artırılmış ayırt ediciliği mevcuttur. Bu bağlamda, işaretler arasında görsel ve kavramsal açılardan benzerlik mevcuttur; bu hususu yanlış değerlendiren Temyiz Kurulu kararı yanlıştır.
Davalılardan Johann Graf; kendi markasının bir boğanın başı ve bir aslanın pençelerinden oluşan “Taurophon” isimli bir yaratığın şekli olduğunu; buna karşılık davacı markasının bir “Griffin”(kartal başlı, aslan gövdeli ejderha) olduğunu belirtmektedir. Davalıya göre, tüketiciler karşılaştırma konusu iki yaratığın kafalarına odaklanacaktır ve işaretleri kolaylıkla birbirlerinden ayırt edecektir. İşaretlerin siyah-beyaz yaratık gösterimleri olması tek başına bunların birbirlerine benzer oldukları anlamına gelmeyecektir ve davacının öne sürdüğü detaylardaki benzerlikler, tüketicilerin hiçbir önem atfetmeyeceği ufak detaylardır. Ayrıca, başvuruya konu işaret yeni yaratılmış bir yaratıktır; buna karşın davacının markası halkın çoğunluğu tarafından bilinen mitolojik bir yaratıktır. “Griffin” şekli, davacıyla ilgisi olmayan başka oteller tarafından da kullanılmıştır, dolayısıyla ayırt ediciliği düşüktür ve ayrıca davacı kendi işaretinin bilinirliğini ispatlayamamıştır.
Diğer davalı EUIPO ise Temyiz Kurulu kararının yerinde olduğunu savunmaktadır.
Hükümsüzlük talebini inceleyen Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 15 Mart 2018 tarihinde kararını verir.
Sizce, Genel Mahkeme kararı işaretlerin görsel ve kavramsal benzerliği açısından ne yönde olmuştur veya bu konuda sizin değerlendirmeniz ne yönde olurdu?
Görüşlerini sitede veya sosyal medyada yorum olarak paylaşan okuyucularımıza şimdiden teşekkür ediyoruz. Genel Mahkemenin kararını birkaç gün içerisinde sizlerle paylaşacağız.
Avrupa Birliği Genel Mahkemesi’nde (“Mahkeme”) görülen bir
davada 12 Aralık 2019 tarihinde verilen T683/18 sayılı kararda[1]
“Cannabis Store Amsterdam” ibaresini içeren marka başvurusu kamu düzenine
aykırı bulunarak reddedilmiştir.
Mahkeme’de görülen davanın konusu özetle şöyledir; İtalya’da mukim Santa Conte isimli bir kadın, 19 Aralık 2016 tarihinde Avrupa Birliği’nde tescil edilmek üzere “Cannabis Store Amsterdam” ibareli ve görselini gördüğünüz marka için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (“EUIPO” veya “Ofis”) başvuruda bulunmuştur.
Marka başvurusu, Nice Anlaşması’na göre 30. sınıftaki “Pişmiş gıdalar, pastacılık ürünleri, çikolata ve tatlılar; Tuzlar, baharatlar, tatlandırıcılar ve soslar; Buzlar, dondurmalar, donmuş yoğurtlar ve sorbeler; Ara sıcak pastacılık ürünleri.”, 32. sınıftaki “Alkolsüz içkiler; Biralar ve biracılık ürünleri; İçecek yapmak için hazırlıklar.” ve 43. sınıftaki “Yiyecek ve içecek sağlama hizmetleri.” üzerinde tescil edilmek istenmektedir. Başvuruyu inceleyen Ofis, 7 Eylül 2017 tarihinde marka başvurusunu 207/2009 numaralı Tüzük’ün (“Tüzük”) 7(1)(b) maddesi uyarınca “ayırt edicilikten yoksun olması” ve Tüzük’ün 7(1)(c) maddesi uyarınca “ürünün geldiği coğrafi kaynağı göstermesi” nedenleri ile reddetmiştir. Bunun üzerine başvurucu 9 Ekim 2017 tarihinde bu karara EUIPO Temyiz Kurulu önünde itiraz etmiştir. Temyiz Kurulu’na giden karar için 31 Ağustos 2018 tarihinde EUIPO Temyiz Kurulu madde 7(1)(f) uyarınca marka başvurusunu “kamu düzenine aykırı” bulmuş ve Ofis’in ret kararının kapsamını genişleterek itirazı reddetmiştir.
Bunun üzerine başvurucu, söz konusu karar aleyhine Mahkeme’ye
gitmiştir. Mahkemede marka başvurusunda tasvir edilen yaprakların EUIPO
tarafından yanlış anlaşıldığını, EUIPO’nun gerekçelerinde açıklıktan ve
tarafsızlıktan uzak olduğunu ileri sürmüştür. Marihuana maddesinin cannabis
yapraklarından değil dişi cannabis çiçeklerinden elde edilen psikoaktif bir
madde olduğunu, cannabis yapraklarının THC olarak adlandırılan marihuanaya
uyuşturucu niteliğini veren kimyasal maddeyi içermediğini ve marihuananın bir bitki
adı olmadığını ileri sürerek söz konusu karara itirazda bulunmuştur.
Bu itirazlar üzerine Mahkeme, bir marka başvurusunun kamu
düzenine aykırı olup olmadığının değerlendirmesinde ilgili kesimin tescil
edilmek istenen markayı nasıl algılayacağının önemli olduğunu ve tüketicinin
ulaşabileceği bilgiler ışığında değerlendirme yapılması gerektiğini
belirtmiştir. Söz konusu davada, ilgili görselde yer alan yaprak şeklinin halk
tarafından kolaylıkla uyuşturucu madde olan marihuanaya benzetilebileceğinin
açık olduğu ifade edilmiştir.
Bununla birlikte, Mahkeme, marka başvurusunun reddedilmesine
gerekçe olarak, tescil edilmek istenen mal ve hizmetlerde söz konusu marihuana maddesinin
yaygın olarak kullanılmasını ve ortalama bir tüketicinin direkt olarak bu marka
altında satılacak ürünlerde marihuana maddesinin bulunacağı düşünmesine sebep
olacağını göstermiştir. “Cannabis” kelimesinin marka başvurusunda büyük
harflerle ve vurgulanarak yazılması da Mahkeme’ye göre, ilgili marihuana
maddesi ile ilişkilendirilme ihtimalini arttırmaktadır. Ayrıca “Amsterdam”
kelimesinin, Avrupa’da “coffee shop”larında yasal olarak marihuana ürünlerinin
satılmasına izin verilmesi ile ünlü bir şehre gönderme yaptığını, bu durumun
marihuana maddesi ile marka başvurusunun kolayca ilişkilendirilmesine yol
açtığını belirtmiştir.
Başvuru sahibi ise Amsterdam ibaresinin cannabis maddesinin
kökenini göstermek için kullanıldığını, ürünlerde kullanılan ve uyuşturucu
olmayan cannabis içeriğinin Amsterdam’dan ithal edildiğini, bahsi geçen “coffee
shop”larda satılan ürünlerle benzer ürünler satmadığını, ilgili narkotik
maddenin daha çok sigara olarak içildiğini belirtmiştir. Mahkeme ise bu iddiaya
cevaben cannabis maddesinin uyuşturucu halinin içecek ve yiyeceklerle de
tüketilebileceğini belirterek itirazı yerinde bulmamıştır.
Mahkeme değerlendirmesinde, kamu düzenine aykırılık kriteri
çerçevesinde inceleme yapılırken, hem bütün Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin bir
bütün halinde hem de ayrı ayrı her bir üye devletin narkotik maddelere karşı
tutumunun birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Halkın genel
olarak uyuşturucu maddelere ilişkin detaylı bilgi sahibi olmadığını söyleyen
Mahkeme, THC içeren maddelerin (marihuanaya uyuşturucu vasfını veren kimyasal
bileşen) yasallaştırılması ile ilgili olarak pek çok üye devlette hali hazırda
tartışmalar olduğunu, bu süreçte ortalama bilgi ve dikkate sahip bir
tüketicinin söz konusu marka başvurusunu gördüğünde ne anlayacağının
değerlendirilmesi gerektiğini ve buna göre bir karar vermenin uygun olacağını söylemiştir.
Mahkeme, marka başvurusundaki ilgili bitkiye ait yaprak
görseli, cannabis ve Amsterdam kelimelerinin bir bütün olarak
değerlendirilmesini gerektiğini ve bu üç elementin bir marka başvurusunda yer
almasının çok fazla referans içermesinden dolayı ilgili narkotik madde ile
ilişkilendirilmesi ihtimalinin arttığını savunmuştur. Bunun yanında söz konusu
dava ile ilgili olarak Mahkeme, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde cannabis
maddesinden elde edilen narkotik maddelerin kullanılmasının yasak olduğunu,
cannabis ürünlerinin yaygınlaşmasıyla mücadelenin çok hassas bir konu olduğunu,
halkın genel sağlığını koruma amacı güden bu yaklaşımların her bir üye ülke
için temel değerlerden biri olduğunu vurgulamaktadır. Pek çok Üye Devlet’te
hala yasak olan bu narkotik maddenin tescil edilmesinin bu sebeplerle mümkün
olmadığını ve marka başvurusunun kamu düzenine aykırı olduğunu belirterek
ilgili marka başvurusunu tüm sınıflar için reddeden kararı teyit etmiştir. Ayrıca
Mahkeme, başvuru sahibinin dayanak olarak gösterdiği ve EUIPO nezdinde tescilli
olan “COCAINE” ve “CANNABIS STORE AMSTERDAM ORIGINAL AMSTERDAM” ibareli
markalarının ileri sürülemeyeceğini çünkü ilk derece kararlarının Temyiz Kurulu
ya da Mahkeme için bağlayıcı olmadığını belirtmiştir.
Hâlihazırda birçok Avrupa ülkesinde belirli miktarda THC
psiko-aktif maddesinin kullanımına ve satışına izin verilmesine rağmen, Mahkeme,
bu kararı ile Avrupa Birliği’nde marihuana ya da cannabis ibaresini içeren
marka tescil ettirmeyi zorlaştıran bir adım atmıştır.
Bahsi geçen karar, tam da birçok Avrupa Birliği ülkesinin
parlamentosunda marihuanın yasallaştırılması ile ilgili tartışmalar
sürmekteyken verilmiştir. Örneğin bu konu ile ilgili güncel gelişmelerden
birisi başvurucunun da vatandaşı olduğu İtalya’da gerçekleşmiştir. İtalya’da 1
Ocak 2020’den itibaren sigara ve tütün satan dükkanlar içerisinde esrarın etken
maddesi olan THC’yi yüzde 0.5 oranında içeren otların ticaretinin
yapılabileceği kabul edilmiştir ve şu anda İtalya’da keyfi amaçlı dahi belirli
oranda THC içeren esrar satışı ve tüketimi serbest hale gelmiştir.
Mahkeme kararını 12 Aralık 2019 tarihinde vermiştir. Konunun
Avrupa Birliği Adalet Divanı önüne gelmesi halinde, kararın ne yönde verileceği,
tartışmaların ve gelişmelerin dikkate alınıp alınmayacağı merak konusudur…
Umutlar tam olarak tükendiğinde ortaya çıkan Kurtarıcı, sinema filmlerinin vazgeçilmezidir.
Western filmlerinde Kurtarıcı, kızılderililer nihai ataklarını yaptıkları ve son savunucuları da öldürecekleri anda, uzaktan duyulan borazan sesiyle yetişen Süvari Alayı’dır.
Beklenen Kurtarıcının ortaya çık(a)madığı durumlar da elbette vardır ve gerçek yaşamda daha fazlasıyla karşımızdadır.
General Custer ve komutasındaki 7. Süvari Alayı’nın önemli kısmı, “Little Big Horn” muharebesinde kızılderililer tarafından son askerine kadar öldürülür. Custer, ölmeden önce alayın başka bir bölgeye gönderdiği kısmının son anda yetişip kendilerini kurtaracağını düşünüyordu muhtemelen.
Nazi savaş makinesi, Sovyet Rusya’yı işgalinde ilk tokadı Moskova önlerinde yedikten sonra, 1942 yılında Stalingrad’ı kuşatmıştır. Stalin’in ismini taşıyan bu şehrin alınmasının stratejik bakımdan önemi tartışılsa da, Rusları psikolojik olarak yıkacağı düşünülmektedir. Eh, Stalin de aynısını düşünüyor olacak ki, şehrin son asker ve sivil ölene kadar teslim edilmemesi talimatını vermiştir. Koskoca Alman 6. Ordusu savaşın sonunda imha edilmiş, sağ kalanlar (200.000 kişiden fazla) teslim olmuştur. 6. Ordu soğuk, açlık ve Ruslarla savaşırken son ana dek, General Manstein’ın panzer birliklerinin Rus çemberini kırarak kendilerini kurtaracağını düşünmüştür; ancak Kurtarıcı gelememiştir. (Stalingrad’la ilgili ayrı bir yazı yazacağım, bence tarihteki en dramatik muharebe.)
Bazen yetişen, çoğunlukla ise yetişemeyip hayal kırıklığı Kurtarıcıyı marka incelemesine nasıl bağlayacağız?
Kanaatimizce, Temyiz inceleme birimleri – makamları, marka incelemesinde beklenen Kurtarıcıya karşılık gelmektedir. İnceleme sonucunda verilen kararlara karşı yapılan itirazlar (veya açılan davalar), önceki kararın yerindeliğini inceleyen Kurtarıcı tarafından yapılmaktadır ve itiraz edenin (veya davacının) lehine çıkan kararlar Kurtarıcının kendisinden beklenen vazifeyi yerine getirdiği göstermektedir. İlgili makamın itirazı (davayı) reddetmesi ise, Kurtarıcının kendisinden beklenen işlevi yerine getirememesine denk düşmektedir.
Türküdeki Kara Tren’e benzeyen (Kara tren gecikir belki hiç gelmez) Kurtarıcı, bazen öyle bir şey yapar ki, bunu yapacağına keşke sadece hiç gelmesiydi denilebilir. Marka incelemesinde bunun karşılığı, Temyiz Organının verdiği resen ret kararlarıdır.
“NEWBURY HEALTHCAP LIMITED” firması aşağıda görseline yer verilen “GLOBAL STAR REGISTRY” markasının 14.,16. sınıflara dahil bazı mallar ve 35. sınıfa dahil bazı hizmetler bakımından tescil edilmesi talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur.
Ocak 2019’da EUIPO başvuruyu 16. sınıfa dahil “gökyüzü cisimlerinin, yıldızların isimlerinin ve pozisyonlarının tanıtımı ile ilgili basılı yayınlar, kitaplar, sertifikalar, broşürler” gibi mallar ve 35. sınıfa dahil “yukarıdaki malların postayla, telefonla, internet üzerinden siparişi hizmetleri” gibi hizmetler bakımından reddeder. Ret kararının gerekçesi ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılıktır. “Global Star Registry” ibaresinin Türkçe karşılığı “global yıldız sicili”dir.
Uzmana göre başvuruda yer alan yıldız şekli, yıldız (star) kelimesine vurguyu güçlendiren bir unsurdur ve “Global Star Registry” ibaresinin yaratacağı tek algı “dünya çapında bir yıldız sicili”dir. Başvuru bu anlamı itibarıyla uzmana göre, kısmi ret kararı kapsamındaki mal ve hizmetler bakımından ayırt edici nitelikten yoksun ve doğrudan tanımlayıcıdır.
Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve kısmi ret kararının kaldırılmasını talep eder. Başvuru sahibine göre, başvuru ayırt edici bir slogandır, tek bir işletmeyi işaret eden ayırt edici bir adlandırmadır ve başvuru sahibi sadece kelime unsuru için değil, bütüncül stilize biçim için koruma talep etmektedir.
İtiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından incelemeye alınır.
Temyiz Kurulu, ilk incelemenin ardından başvuru sahibine bir yazışma gönderir ve başvuruyu yanıltıcılık gerekçesiyle reddetme niyetinde olduğunu bildirir. İlgili ret maddesi, “halkı yanıltıcı mahiyette olan işaretlerin tescil edilemeyeceği” hükmünü içeren Tüzük madde 7(1)(g)’dir.
Temyiz Kuruluna göre, başvurunun verdiği mesaj açık olarak “başvuru sahibinin global bir yıldız sicili tuttuğudur”. Başvuru kapsamındaki tüm mal ve hizmetler bu tip bir yıldız siciline ilişkindir. Kurula göre, başvuru özel müşterilere ödeme karşılığında yıldızlara isim verileceği mesajını iletmektedir. Buna karşın, başvuru sahibinin yıldızlara resmi olarak isim verme yetkisinin bulunmadığı açıktır. Yıldızlara resmi olmayan isimler vermenin ise hiçbir ekonomik değeri yoktur. Özel bir işletme tarafından tutulacak bir yıldız sicili, hiçbir şey için tutulacak sicille eşdeğerdir. “Uluslararası Astronomi Derneği” websitesinde bu alanda özel faaliyet gösteren hiçbir şirketle bağlantısının bulunmadığını ve özel şirketlerce tutulan yıldız sicillerinde yıldızlara verilen isimlerin, yıldızlara veya diğer gökyüzü cisimlerine verilen bilimsel isimlerle hiçbir bağlantı veya ilgisinin bulunmadığını belirtmektedir. Temyiz Kurulu, 1999’da verdiği “International Star Registry” kararının gerekçesine de atıfta bulunmuştur.
Kurul, başvuru sahibine iki aylık süre vermiş ve 7(1)(g) maddesi çerçevesinde verilecek ret kararı hakkındaki görüşlerini sunmasını talep etmiştir.
Başvuru sahibi, bu maddeye dayanılarak verilecek ret kararının yerinde olmayacağını ve fiili bir yanıltıcılığın bulunmadığını iddia etmektedir. Buna ilaveten, 14. ve 16. sınıflarda yıldız ve gök cisimlerine atıf yapılan bölümleri kaldırarak mal listesini sınırlandırdığını ve bu yolla da ret kararının gerekçesinin ortadan kalkacağını belirtmiştir.
EUIPO Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin görüşünü de dikkate alarak incelemeye devam etmiştir.
Kurul, ilk olarak Temyiz Kurulu’nun 7. madde (mutlak ret nedenleri) kapsamında ilk inceleme uzmanının öne sürmediği ret gerekçelerini resen öne sürmeye yetkisi bulunduğunu belirtmiştir.
Kurul kararında özet olarak; registry kelimesinin işaret ettiği sicil tutma faaliyetlerinin resmi veya yarı resmi bir faaliyeti işaret ettiğini, global sözcüğünün tüm çapında bir faaliyeti belirttiğini, mal listesinde yer alan sertifika kelimesinin de resmi bir hizmet yönündeki algıyı güçlendirdiğini ve yıldız anlamına gelen star kelimesiyle oluşturulan bütünün, oluşturacağı algının müşterilerin belirledikleri bir yıldız için seçecekleri ismin dünya çapında bir sicile kaydedileceği mesajını verdiğini ifade etmektedir. Oysaki, dünya çapında böyle bir yıldız sicili bulunmadığı gibi, müşterilerin talep ve ücret karşılığında yıldızlara isim verebileceğini öne sürmek yanıltıcıdır. Başvuru sahibinin yıldızlara resmi isim verme gibi bir yetkisi bulunmamaktadır.
Başvuru sahibinin, 14. ve 16. sınıflarda yıldız ve gökcisimlerine atıf yapılan bölümleri kaldırarak mal listesini sınırlandırdığı ve bu yolla da ret kararının gerekçesinin ortadan kalktığı yönündeki iddiası kabul edilemez. Çünkü, başvuru sahibi mal listesini sınırlandırmamakta, tersine belirtilen ifadeleri kaldırmak suretiyle genişletmektedir.
Başvuru sahibi, markanın henüz kullanılmadığını, dolayısıyla yasadışı kullanımdan bahsedilemeyeceğini iddia etse de; burada tartışılan konu kullanımın yasadışı olup olmadığı değil, tüketicileri yanıltıcı mahiyette olup olmayacağıdır. Başvuruda yer alan “registry” kelimesinden hareketle yukarıda yapılan açıklamalar, başvurunun yanıltıcı olduğunu göstermektedir.
Bu çerçevede, başvuru Temyiz Kurulu tarafından 7(1)(g) maddesi kapsamında tüm mal ve hizmetler için yanıltıcılık gerekçesiyle reddedilmelidir ve uzmanın ilk kararında reddetmemiş olduğu 14. sınıfa dahil mallar da ret kararı kapsamına alınmalıdır. Başvuru 7(1)(g) maddesi kapsamında tümüyle reddedildiğinden, 7(b),(c) maddeleri kapsamında verilen kısmi ret kararına karşı yapılan itirazın ayrıca incelenmesi de gerekli değildir.
EUIPO Temyiz Kurulunun yukarıda özetlediğimiz kararı, hem içeriği hem de yöntemi bakımından oldukça ilginçtir ve ülkemizde Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nca bazı durumlarda kullanılan resen ret mekanizmasıyla örtüşmektedir. Benzeşen yön, her iki Kurulun da başvuruyu ilgili daireye iade etmek yerine resen inceleyerek yeni ret gerekçelerini uygulamaları ve/veya ret kararının kapsamını genişletmeleridir; farklılaşan yön ise EUIPO Temyiz Kurulu’nun ret niyetini belirten bir ara kararı-mektubu (objection) önceden göndererek, başvuru sahibine görüş bildirmesi için süre vermesidir. Bu yöntemin daha sağlıklı olduğunu söylemek güç değildir.
Elbette, bu tip resen ret hallerinin, EUIPO, Türkiye ya da başka bir ülke fark etmez, Temyiz Kurullarına yüklenen Kurtarıcı misyonuyla örtüşmediği ortadadır.
Kurtarıcıdan ne beklenir kurtarması öyle değil mi? Kurulların resen ret kararı vermesi halinde ise, Kurullar başvurunun tabutuna çok sert birkaç çivi daha çakmaktadır. Pek sık karşılaşılan haller olmasa da, Kurtarıcıya bence dikkat edin.
Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Temyiz Kurulu, ofisin itiraza konu olan kararlarını, ilgili mevzuat ve Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları ışığında yorumlayarak, çoğu halde ofis birimlerinin gelecekteki uygulamalarına şekil vermektedir. Ofis bünyesinde bir Temyiz Kurulu bulunmasının mantığı bu ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır.
Aksi durum; ofis bünyesinde bir temyiz biriminin bulunmaması, ilk aşamadaki uzman kararlarının ofisin nihai kararı olması ve bu kararlara karşı yargı yolunun kullanılmasıdır. Tercih edilen yöntem bu değildir ve EUIPO, USPTO, EPO gibi ofisler başta olmak üzere birçok önde gelen fikri mülkiyet ofisi bünyelerinde itirazları esasa yönelik olarak incelemekle yükümlü bir Temyiz Kurulu barındırmaktadır. Bu bağlamda, fikri mülkiyet ofislerinin kendi bünyelerinde var olan Temyiz Kurullarının işlevi, yapılan işlemleri şekli açıdan veya inceleme kılavuzlarına uygunluk anlamında yorumlamak değil; mevzuat ve yargı kararları ışığında, ilk derece birimlerin kararlarının yerindeliğini incelemek ve değerlendirmektir. Türk Patent ve Marka Kurumu bünyesindeki Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun işlevi de bundan farklı değildir.
Farklı ofislerdeki Temyiz Kurullarının yapısını ve birbirlerinden değişkenlik gösteren çalışma yöntemlerini incelemek bu yazının konusu değildir. (İleride yapılacak böyle bir çalışma elbette oldukça ilginç olacaktır.)
Yazıya yukarıdaki biçimde giriş yapılmasının nedeni, tıpkı Türkiye’de olduğu gibi, EUIPO’da da temyiz kurulu kararlarının ofisin ilk derece kararlarından farklılık göstermesinin nedenini bir ölçüde de olsun açıklamaktır. Birçok itiraz dilekçesinde, ilk derece birimlerinin karar veya kararları Temyiz Kurullarının önüne sunularak, bunlara uygun karar talep edilse de, Kurullar ilk derece birimlerinin kararları ile kendilerini çoğu halde bağlı saymamakta ve mevzuat, yargı kararları ve kendi karar silsilelerini birlikte yorumlayarak karar vermektedir.
Bu hususlar bir tarafa konulacak olursa, çoğu fikri mülkiyet ofisi bakımından, Temyiz Kurullarının ilk derece ofis birimleri kararlarını büyük oranda onadığı görülmektedir. EUIPO açısından, Temyiz Kurulu kararlarının, ofisin ilk derece kararlarını onama oranının yıllara göre dağılımı aşağıdadır:
%70-80’ler bandında gezinen onama oranları göz önüne alınınca, EUIPO açısından Ofisin ilk derece birimleri ile Temyiz Kurulu arasında yüksek düzeyde uyum bulunduğunu iddia etmek mümkündür. Ancak, bu kendiliğinden olan bir şey değildir ve büyük bir çaba ve çalışmanın sonucunda gerçekleştiği de kabul edilmelidir.
Uzun girişin ardından sorumuzu yöneltiyor ve sizlerden yorumlarınızı bekliyoruz.
Aşağıda görseline yer verdiğimiz marka tescil başvurusu EUIPO’ya yapılır. Başvurunun kapsamında 16. sınıfa dahil kitaplar, boyama kitapları, hediye ambalajları, dekoratif ambalaj kağıtları, kırtasiye ürünleri, kağıtlar, paket kağıtları ve 28. sınıfa dahil küçük oyuncaklar, Noel ağacı süsleri gibi mallar bulunmaktadır.
EUIPO ilk derece kararı, başvurunun ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık nedenleriyle reddedilmesi yönündedir. Uzman ret kararında, başvurunun bir “desenden” oluştuğunu, başvuruya konu mallar özelinde desenlerle sıklıkla karşılaşıldığını, başvuruya konu şeklin sektördeki benzer ürünlerden önemli ölçüde farklılaşmadığını, tüketicilerin bu tip desenleri ayırt edici işaretler olarak değil, dekoratif unsurlar olarak algılama eğiliminde olduğunu belirtmektedir. (As regards the distinctiveness of the mark applied for, even if the pattern consists of a variety of geometric shapes, designs and colours, it is not considered sufficiently complex and distinctive. On the contrary, it is perceived as a typical pattern that can be found on a variety of products for decorative purposes. It is common for patterns on a number of goods, in particular on goods as such as decorative paper, bags and boxes, to include a number of colours and designs in order to make them appealing to the consumer and to the recipient of gifts. In the case at hand, it is not considered that the pattern differs significantly from the customs of the sector in order to allow consumers to identify the pattern as originating from a particular company and therefore distinguish it from patterns originating from other companies…)
Başvuru sahibi, yukarıda gerekçeleri özetlenen ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından incelenir.
Sizce EUIPO Temyiz Kurulunun kararı ne yönde olmuştur?
Yanıt ve yorumlarınızı görmekten mutlu olacağız ve Temyiz Kurulu kararına ilişkin yazımıza bu haftanın sonuna dek yer vereceğiz.
Ses markası başvurularında sıklıkla karşılaşılan ret nedeni, sicilde gösterim şartının yerine getirilememesi, dolayısıyla başvuruya konu işaretin marka olabilecek işaretler arasına girememesidir.
Sicilde gösterim şartını layıkıyla yerine getirdiği kabul edilen ses markası başvuruları, bu aşamadan sonra mutlak ret nedenleri incelemesine tabi tutulmaktadır. Mutlak ret nedenleri incelemesi aşamasına geçebilen ses markası başvurularının sayısı nispeten az olduğundan, ses markalarının hangi hallerde ayırt edici nitelikten yoksun veya tanımlayıcı olarak kabul edileceği genellikle pek bilinmemekte veya tartışma konusu edilmemektedir.
Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Temyiz Kurulu’nun Temmuz 2019’da verdiği yeni bir karar, ses markası başvurularının ayırt ediciliğine ilişkin değerlendirme kriterleri hakkında net bir yaklaşımı ortaya koymaktadır. Bu yazıda EUIPO Temyiz Kurulu‘nun söz konusu kararını sizlerle paylaşacağız.
Almanya’da yerleşik “Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG” (başvuru sahibi) http://euipo.europa.eu/trademark/sound/EM500000017912475 bağlantısından dinleyebileceğiniz ses kaydının marka olarak tescil edilmesi talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur. Tescili talep edilen ses, kısaca gazlı içecek içeren bir kutunun açılma sesi olarak tanımlanabilir.
Başvurunun kapsamında 6., 29., 30., 32. 33. sınıflara dahil mallar bulunmaktadır. Bu mallardan 29., 30., 32. 33. sınıflara dahil olanlar ilgili sınıflardaki içecekler (sütler, kahveler, çaylar, yoğurt bazlı, çikolata bazlı içecekler, meşrubatlar, alkollü içecekler vd), 6. sınıfa dahil olanlar ise metalden içecek kutuları, metalden kaplardır.
EUIPO uzmanı başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle tüm mallar bakımından reddeder. Ret kararının nedeni, gazlı ya da gazsız içecekler bakımından içecek kutusu açılış sesinin ticari kaynak gösterme vasfına sahip olmaması, 6. sınıftaki malların ise içecek kutularının kendisi olmasıdır. Uzmana göre, ticaret alanındaki rakiplerin ürünlerinin hafif düzeyde farklı sese sahip olmaları, başvurunun ayırt edici olduğu anlamına gelmemektedir. Farklılığın dikkat çekici düzeyde olması gerekir ki, incelenen vakada hal böyle değildir.
Başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder. İtirazın dayandığı temel gerekçeler; kutunun açılışına ait sesteki sürpriz ve beklenmedik zaman aralığının ve sıradışı derece uzun ses düzeninin göz ardı edilmesi, sesin gazlı içecek kutularının alışıldık sesinden farklı olması, gaz içermeyen içecekler bakımından ret kararının dayanaksız olması ve tüketicilerin dikkat seviyesinin yüksek olmasıdır.
EUIPO Temyiz Kurulu itirazı incelemeye her itirazda olduğu gibi konu hakkındaki genel içtihat ve açıklamalarla başlar. Ayırt edicilik hakkında daha önce pek çok yazıda yer verdiğimiz içtihadı tekrarlamak yerine, doğrudan ses markalarının ayırt ediciliği hususundaki açıklamalara geçiyoruz.
İçtihada göre, ses markalarının ayırt ediciliğini değerlendirirken kullanılacak ölçüt, diğer marka türleri için kullanılacak ölçütten farklı değildir. Bununla birlikte değerlendirme yapılırken, kamunun ilgili kesiminin bazı marka türlerine yönelik algısının diğer marka türlerine yönelik algısından farklılık gösterdiği de dikkate alınmalıdır. Bu bağlamda incelemede, toplumun kelime veya şekilleri marka olarak görmeye alışkın olduğu, ancak sadece seslerden oluşan işaretler için durumun aynı olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle, inceleme konusu başvurunun kapsadığı içecekler ve içecek ambalajları piyasasında, ürünlerin ticari kaynağının seslerin yardımıyla gösterilmesi pek alışıldık bir hal değildir.
Bu tip malları sadece bir ses markasıyla satışa sunmak belirli zorluklar içermektedir. Bu tip ürünlerde, ses markasının sadece bir sesten oluştuğu hallerde (yani müzik, nota vs olmayan hallerde), tüketicilerin sesi ürünü satın aldıktan sonra kutuyu açarken duyacakları açıktır. Markaların amacı ise tüketicilerin bilgilenmiş bir şekilde seçim yapmalarını ve olumlu deneyimlerini yeni satın alma işlemlerinde tekrarlamalarını sağlamaktır. Buna karşın sesin, ürün tüketilirken ortaya çıkması halinde, bu ses tüketicilerin satın alma kararını etkileyecek bir referans noktası olarak değerlendirilemez.
İçtihada göre, bir sesin tüketiciler tarafından ticari kaynak gösteren bir işaret olarak algılanması için belirli bir rezonansının veya tanınırlık değerinin bulunması gereklidir; aksi durumlarda ses yalnızca işlevsel bir unsur olarak algılanacak veya sese herhangi bir değer atfedilmeyecektir.
EUIPO uzmanının doğru biçimde tespit ettiği üzere, başvuruya konu sesin malların kullanımına ait bir içsel (ayrılmaz) ses olduğu hallerde, ürün şekillerinden veya bunların ambalajlarından oluşan başvurular için kullanılan değerlendirme kriterleri esas alınmalıdır. Yani ayırt ediciliğin bulunduğu yönündeki tespite varabilmek için, işaretin ilgili piyasadaki norm ve alışkanlıklardan önemli düzeyde uzaklaşmış olması şartı gözetilmeli ve/veya kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik aranmalıdır. İncelenen vakada böyle bir durum söz konusu değildir.
EUIPO uzmanı kararında, başvuruya konu sesin başvuru kapsamında bulunan mallarla doğrudan ilişkili olduğunu ve ürünlerin kullanımına ilişkin içsel bir ses olduğunu açıklamıştır ve bu tespit yerindedir. Başvuru kapsamındaki içeceklerin tamamının gazlı versiyonları olabileceğinden 29.,30.,32. ve 33. sınıflara dahil içecekler bakımından ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verilen ret kararı Kurul’a göre de doğrudur.
6. sınıfa dahil metal içecek kapları veya kaplar malları bakımından da başvuruya konu ses içsel bir özelliktir.
Başvuruya konu ses, gazlı içecek kutularını açarken çıkan sesten genel özellikleri itibarıyla belirgin biçimde farklılaşmamaktadır ve dolayısıyla tüketiciler tarafından ticari kaynak gösteren bir işaret olarak algılanmayacaktır. Başvuru sahibinin iddiasının aksine, başvuruya konu seste, tenekenin açılışıyla bükülmesi arasındaki ara, karşılaştırabilecek sesler dikkate alındığında, sesi çok açık hale getirecek derecede rezonant değildir ve aynı durum ses kaydının uzunluğu bakımından da geçerlidir.
Kurul’a göre ilgili tüketiciler, başvuruya konu sesi ticari kaynak gösteren bir işaret olarak değil, ürünlere ilişkin işlevsel bir unsur olarak algılayacaktır. Bu bağlamda, başvuru kapsadığı tüm mallar bakımından ayırt edici nitelikten yoksundur ve dolayısıyla da başvuru hakkında verilen ret kararı yerinde görülmüştür.
Ses markalarının hangi hallerde marka olabilecek işaretler arasına girebileceğinin tartışmasının ötesine geçerek, ses markalarının kapsadıkları mallar bakımından ayırt ediciliği tartışmasına giren ve bu yazının konusunu teşkil eden EUIPO Temyiz Kurulu kararının, okuyucularımızca da ilgi çekici bulunacağını umuyoruz.
6769
Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (Kanun) ile düzenlenen “markanın kullanmama
nedeniyle iptali” kavramına Yüksek Mahkeme içtihatları ile yıllardır fikri ve
sınai mülkiyet hukukunda yer verilmiştir. Güncel tarihli içtihatlar da markalarına
yatırım yapan ticari işletmelerin marka yönetimine ilişkin stratejik adımlar
atması gerekliliğini ortaya koymuştur.
Markanın kullanmama nedeniyle iptali kavramı “Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.” hükmü ile kanunumuzda düzenlenmiştir. Paralel düzenlenmeye de EUTMR (“European Union Trade Mark Regulation”) madde 58’de yer verilmiştir.
Marka sahiplerince, markalarını ve markalarına
bağlı ticari itibar ve ilgili ekonomik değerleri korumak ticari işletmelerin
marka yönetiminde öncül ilkedir. Buna bağlı olarak markayı en geniş anlamda koruma
güdüsü ile hareket edilmektedir. Uygulamada da ticari işletme ve markanın
kullanılacağı alana odaklanarak, gelecekte yatırım yapılabilecek başkaca mal
veya hizmet sınıflarında da tescilinin sağlandığı sık görülen durumlardandır.
Ancak marka sahiplerince benimsenen
bu yöntem, yeni başvuru yapacak marka sahipleri açısından marka sahiplerinin
pazara girişini engelleyerek; haksız rekabet yaratmaktadır. Yine başvuru
sürecinde yeni başvuru yapacak marka sahipleri açısından, tescil sürecinde
yapılacak masraflara veya eski tarihli tescil sahibinin markasını göz önüne
alarak yeni marka oluşturma sürecinde yapılacak masraflara katlanmak
düşmektedir.
Ülkemizde olduğu gibi, Avrupa
Birliği’nde de haksız tescillerin önüne geçilerek, markadan doğan hakları
korumak ve pazara serbest erişimi sağlamak için; her marka sahibine markayı
serbestçe değerlendirebileceği 5 yıl süre tanınmıştır. Bu süre, ürün veya
hizmeti sunmak ve markayı kullanmak gerekirse lisans yolu ile kullandırmak için
marka sahiplerine tanınan bir süredir. Her
ne kadar aksi yönde görüşler olsa da kanımca 5 yıllık bir pazara giriş süreci
bir ticari işletme için yeterli olmalıdır.
Markayı kullanma yükümlülüğünü
dikkate alınarak, tescil ile sağlanan hakların ileri sürülebileceği alanı
genişletmek için marka sahipleri uygulamada aynı markaya ait birebir ve bazen
daha geniş kapsamlı yeni tescil başvuruları ile kanunu dolanmaya çalışmakta ve bu pratik kimi zaman kötüniyetli olarak değerlendirilebilmektedir.
Bu yazımızda emsal nitelikte
addedilebilecek EUIPO Temyiz Kurulu 22.07.2019 tarih ve R 1849/2017-2 esaslı
Kreativni Dogadaji d.o.o vs. Hasbro,Inc. (‘MONOPOLY’) kararını ve Birlik
Hukuku’nda yer verilen güncel uygulamayı siz okuyucularımız ile paylaşmak
istedik.
Aynı yönde daha önce incelediğimiz
Kabelplus[1]
ve Pelikan[2]
kararlarına linkten ulaşabilirsiniz.
Bir
hükümsüzlük talebi olan ihtilaf,
talep sahibi Kreativni Dogadaji d.o.o ve “Monopoly” markasının sahibi
Hasbro,Inc. arasında, kullanmama nedeniyle iptalinin önüne geçmek amacıyla aynı
markanın farklı tarihlerde; birebir/daha kapsamlı sınıflarda başvurusunun
yapılmasının kötüniyetli olduğu iddiasına dayalı olarak ikame edilmiştir.
24 Nisan 1996 tarihinde marka sahibi Hasbro,Inc kelime markası olan “Monopoly” markasını 9. (elektronik oyunlar), 25. (giyim) ve 28. (oyunlar, oyuncaklar) sınıflarda başvuru yaparak, markasını 23 Kasım 1998 tarihinde tescil ettirmiştir.
7 Mayıs 2008
tarihli başvurusu ile markasının 41.sınıfta (eğlence hizmetleri) ve 12 Mart
2010 tarihli başvurusu ile 16. sınıfta (kağıt ve kağıttan yapılan materyaller)
tescilini sağlamıştır.
30 Nisan
2010 tarihli marka başvurusu ile ‘Monopoly’ kelime markasının 9. sınıf,
16.sınıf, 28. sınıf ve 41.sınıfta tescili 25 Mart 2011 tarihinde sağlanmıştır.
25 Ağustos
2015 tarihinde Kreativni
Dogadaji d.o.o, EUTMR madde 59/1
gereğince marka sahibinin tekrar eden tescil başvuruları yaparak ve önceki
tarihlerde markasının tescilini sağladığı tüm sınıfları kapsam içine alarak,
marka başvurusunu kötüniyetle yaptığını iddia etmiştir.
22 Haziran
2017’de EUIPO İptal Birimi,
marka sahibinin yeni tarihli başvurusunun daha kapsamlı sınıflarda yapıldığını,
marka sahibinin 1996’dan beri markasını korumaya çalışmasının kötüniyet olarak
değerlendirilemeyeceğini, iptal talebini öne süren tarafın kötüniyeti ispata
elverişli yeterli delil sunmadığını, ‘OPOLY’ markasının hükümsüzlüğüne ilişkin ihtilafta
‘MONOPOLY’ markasının ilgili sınıflarda kullanımına dair delil sunulmamasının
görülmekte olan ihtilafta ispat niteliğinde olmadığını belirterek; iptal
talebini reddetmiştir.
Aynı tarihte
iptal talebinde bulunan Kreativni
Dogadaji d.o.o, karara karşı EUIPO
Temyiz Kurulu nezdinde itiraz etmiş ve
sözlü yargılama talebinde bulunmuştur. Kurul, tarafların iddialarını daha iyi
anlayabilmek amacıyla yargılama talebini kabul etmiştir. Bu süreçte ayrıca
marka sahibi, şirket çalışanın ifadesini sunarak, iddialarını desteklemeye
çalışmıştır.
Temyiz sahibi;
EUIPO İptal Biriminin kararında ispat yükünü göz ardı ettiğini ve marka
sahibinin “markayı kullanma niyetini” dahi ispatlayacak bir delil sunmadığını,
markanın sadece İngiltere’de masa oyunu için tanınan bir marka addedildiğini,
tekrar eden marka başvurularının 5 yıllık kullanım süresini uzatmak amacıyla
gerçekleştirildiğini, markanın yenilenmesi yerine tekrar başvuru yapılmasının
dahi kötüniyet göstergesi olduğu ve “OPOLY” gibi markaların hükümsüzlüğü
sağlanan ihtilaflarda da ilgili sınıflarda marka kullanımının ispatlanamadığını
belirtmektedir.
Marka sahibi
ise kötüniyet ispatının iptal talebi sahibi tarafından gerçekleştirilmesi
gerektiğini, marka tescil başvurularının sadece 3. kişi marka başvurularını
engellemek için yapılmadığını, hükümsüzlük talebi sahibi markasının marka
sahibi ile aynı sınıflarda tescilinin önüne geçilmesinin nedeninin kötüniyet
olamayacağını, işbu başvurunun 6 ay önceden yapıldığını, markanın Kurul
nezdinde dahi yoğun kullanım sonucu yüksek tanınmışlık seviyesine sahip olduğunu,
bu doğrultuda markanın hiç kullanılmayıp 5 sene sonrasında yenilenmediğini
aksine markanın kullanım alanı genişlediğini, ‘OPOLY’ markasının ihtilaf konusu
olmadığını ve tanık ifadesinin de ihtilafa ışık tutacağını belirtmiştir.
Tanık
ifadesinde marka tescil süreçlerinde birçok hedef olduğunu ve markanın mümkün
olan en geniş anlamda yerel hukukta korumasının sağlanması için yeni tescil
başvurularının gerçekleştirildiğini, ana pazar alanını içeren kapsamlı
başvuruların yeni girilecek pazarlar da göz önüne alınarak yapıldığını
belirtmiş; marka başvurusunun iyiniyetli yapıldığını ifade etmiştir.
Temyiz eden
tanık ifadesinin delil sunmak için öngörülen zamanda sunulmadığı ve bağımsız
bir delil oluşturmadığından kabul edilmemesi gerektiğini, ancak Kurul aksi
kanaatte ise markanın yenilenmesinin daha kolay ve ulaşılabilir bir yol
olduğunu, aksine yeni marka başvurusunun daha karışık ve masraflı bir yol
olduğunu vurgulamaktadır.
Marka sahibi
ise delilin ihtilafı aydınlatma amacıyla iddiaları desteklemeye yönelik
sunulduğunu, en geniş anlamda marka koruması sağlamanın tek amaç olmadığını ve
diğer amaçlarla beraber değerlendirildiğini, iddia sahibinin yalan beyanlar ile
Kurul’u yanıltmak istediğini öne sürmüştür.
Kurul, EUTMR
madde 95/2’te sonradan sunulan delillerin kabul şartlarına atıf yaparak, tanık
ifadesinin incelemenin sıhhati açısından kabulüne ilişkin takdir yetkisini
kullanmıştır.
İhtilafın genel
marka hukuku kapsamında yapılan değerlendirmesinde ise ilk olarak belirtmek
gerekir ki; ülkemizde olduğu gibi önceki tarihli başvuru sahibinin
(first-to-file) markadan doğan haklarının korunduğu sistem Birlik Hukuku’nda da
yürürlüktedir. Bilindiği üzere bu prensibin tek istisnası “gerçek hak
sahipliği”dir.
Ancak bu
sistemde benzer markaların tescilinin önüne geçilmesi ve kullanılmayan Avrupa
markalarının malların ve hizmetlerin serbest dolaşımını kısıtlaması
düşünülemez.
Tescil
sahibine aktif olmayan süresiz bir hukuki tekel hakkı verilemeyeceğinden,
markanın Birlik Hukuku’nda korunması için marka mutlaka ciddi bir kullanıma
konulmalıdır. Yani diğer anlamda marka sahibine bu özel hak ancak markanın dava
veya itiraz süreçlerinde ciddi kullanımına ilişkin delil sunulması halinde
tanınabilecektir. “Kullanma arzusu” bu doğrultuda korunacak bir değer değildir.
EUTMR
nezdinde kötüniyet, dürüst olmayan düşünce veya hileli bir hareket ile etik
prensiplerden, dürüst ticari ve iş prensiplerinden ayrılarak yapılan
başvurulara işaret etmektedir.
Mümkündür
ki; marka sahibinin markayı kullanmama nedeniyle kısmi veya tamamen iptalinin
sonuçlarının önüne geçmek amacıyla markanın yeniden başvurusunun sağlanması
kötüniyet olarak değerlendirilebilecektir.
Ayrıca
kötüniyet iddiasının kabulü, marka başvurusu anında aranacak ve itiraz
sahibince kanıtlanacak bir husustur.
Eldeki ihtilafta,
markanın birebir yeni tarihli olarak başvurusunun yapılmasını Kurul kötüniyet
olarak değerlendirmiştir. Aynı markanın 14 yıldan fazla bir süredir korunması
ve hukuki olarak markayı kullanma yükümlülüğünün önüne geçilmesi amacıyla
haksız ve hileli olarak tescilinin sağlandığına karar verilmiştir. Ayrıca marka
“masa oyunları” için kullanımı ispatlamış olsa da diğer mal ve hizmetler için
kullanımı ispatlayamamıştır.
Her ne kadar
tanık ifadesinde ticari amaçların da dikkate alınarak marka başvurularının
yapıldığı ve markanın korunmasında birçok sektörden şirketin bu yönde adım
attığı belirtilmiş ise de Kurul “belirli
bir başvuru stratejisinin, o stratejinin Mahkemeler önünde test edilip kabul
edilmediği sürece hukuken kabul edilebilir bir strateji olarak değerlendirilebilir olmadığını”
vurgulamıştır.
Sonuç olarak
“MONOPOLY” markasının kullanımı kanıtlamadığından, kötüniyetli olarak tescili
sağlanan mallar ve hizmetler yönünden kısmi iptaline karar verilmiştir.
Kararın
Sayın Okurlarımızca da değerlendirildiğinde görülecektir ki; markaya sağlanan
korumalar marka sahiplerine sağlanan mutlak bir tekel hakkı
olarak düşünülmemelidir. Tanınırlığının
yüksekliği sebebi ile kötüniyetli ve benzer marka başvurularına konu olan
tanınmış marka sahipleri dahi markalarını korumak için her sınıfta birebir
başvuru yaparak, bu korumayı sağlayamayacaktır. Benzerlik iddiasının ve
kötüniyetin kanıtlanması aksi halde kullanım olmayan bir sınıfta diğer marka
başvurularına tescil imkanının tanınması muhakkaktır.
Aksi durumda,
bu nevi korumayı sağlamak için yapılan benzer nitelikli başvurular artık
“markanın iptali” hükümleri gereğince iptal edilebilecek ve diğer marka
sahipleri ile haksız rekabet ortamı oluşturulmasını engelleyecektir.
Ayrıca
unutmamak gerekir ki; markanın kullanılmayan mallar ve hizmetler yönünden kısmi
iptali de mümkün durumda olup, takdir iptale yetkili idare veya mahkemenin olacaktır.
Temyiz
Kurulu’nun tanınmış nitelikte bir marka olan Monopoly kararının, tanınmış marka
niteliği olsa da markanın iptalinin önüne geçmeyeceğini dikkatinize sunar;
kararın öneminden bahisle marka hukukunda emsal bir karar olarak dikkate
alınması temenni ederim.
Belirsizliği halen devam eden seçim atmosferinden çıkabilmek ortalama bir Türk vatandaşı için bugünlerde hiç kolay değil. Bu durum IPR Gezgini yazarları için de geçerli. Havamı biraz olsun değiştirebilmek adına, kendimi zorlayarak ve biraz da hafif bir kararı yazının konusu olarak seçerek bir adım atıyorum. Umarım IPR Gezgini okuyucuları ve ülkemizin tamamı bu havadan bir an önce sıyrılır.
“Peppa Pig (Domuz Peppa)” ünlü bir çizgi dizi kahramanıdır ve IPR Gezgini’nde daha önceden “Çizgi Dizi Kahramanı ile Aynı İsme Sahip Olmak Gerçek Kişinin İtibarını Zedeler mi? İtalya’da “Peppa Pig” Vakası” başlıklı eğlenceli bir yazının konusu olmuştur (https://iprgezgini.org/2014/12/01/cizgi-dizi-kahramani-ile-ayni-isme-sahip-olmak-gercek-kisinin-itibarini-zedeler-mi-italyada-peppa-pig-vakasi/). Önceki yazımızdan alıntılayarak, öncelikle Domuz Peppa’yı okuyucularımıza tanıtıyoruz: “… Peppa Pig” İngiltere menşeili, çok sayıda ülkede gösterilen, dünya çapında oldukça popüler bir çizgi dizinin ismi. Bir domuz ailesinin maceralarını anlatan çizgi dizide, “Peppa Pig” domuz ailesinin küçük kızının ismi. “Peppa Pig” ve ailesi insanlar gibi konuşuyor, giyiniyor, evlerde yaşıyor ve çizgi dizi bir domuz ailesinin ilişkilerini, maceralarını, diğer ülkelere seyahatlerini ve diğer hayvanlarla tanışmalarını konu alıyor. Okul öncesi çocuklara yönelik dizide, hayvanlar insanlar gibi konuşsa da, konuşmalarında hayvanların çıkarttıkları karakteristik seslere de yer veriliyor…”
Peppa Pig, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nde (EUIPO), aşağıdaki görselle 2012 yılından bu yana “Entertainment One UK Ltd” ve “Astley Baker Davies Ltd” adlarına tescilli bir markadır ve markanın kapsamında 25. sınıfa dahil “Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri.” malları yer almaktadır.
İtalya’da yerleşik Xianhao Pan isimli bir gerçek kişi 2013 yılında aşağıda görseline yer verdiğimiz markayı 25. sınıfa dahil “Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri.” malları için EUIPO’da tescil ettirir.
Önceki tarihte tescil edilmiş Peppa Pig markasının sahipleri, Tobbia markasının hükümsüzlüğü talebiyle EUIPO’da 2015 yılında işlem başlatır. EUIPO İptal Birimi 2016 yılında hükümsüzlük talebini reddeder ve talep EUIPO Temyiz Kurulu’na taşınır.
EUIPO Temyiz Kurulu, Eylül 2017’de verdiği kararla hükümsüzlük talebini, işaretler arasında karıştırılma olasılığının varlığı nedeniyle kabul eder. Kararda; kamunun ilgili kesiminin Avrupa Birliği’nde yaşayan halkın geneli olduğu, malların aynı olduğu, işaretlerin görsel olarak benzer olduğu, fonetik olarak “peppa” kelimesiyle “tobbia” kelimesi arasında bağıntı bulunduğu, işaretlerin kavramsal olarak ortalama düzeyde benzer olduğu ve malların aynı olması göz önüne alındığında, işaretler arasındaki farklılıkların, görsel ve kavramsal benzerliklerinden kaynaklanan karıştırılma olasılığını telafi etmediği belirtilmiştir.
Davacının usule ilişkin argümanları, Genel Mahkeme tarafından reddedilir ve kararın aşağıda özetleyeceğimiz kısımlarında, davacının ana iddiası olan işaretler arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı argümanı Mahkeme tarafından değerlendirilir.
Davacının, Temyiz Kurulu’nun kamunun ilgili kesiminin Avrupa Birliği’ndeki halkın geneli olduğu ve malların aynı olduğu yönündeki tespitlerine itirazı bulunmamaktadır. Genel Mahkeme değerlendirmesini bu tespitleri esas alarak gerçekleştirir.
Davacının ana iddiası, Temyiz Kurulu’nun işaretlerin benzerliğini değerlendirirken, işaretlerin sadece belirli bir kısmını (hayvanların kafalarını) esas aldığı, işaretleri bütüncül olarak değerlendirip karşılaştırmadığıdır.
Yerleşik içtihada göre; karıştırılma olasılığına yönelik genel değerlendirme, işaretlerin ayırt edici ve baskın unsurlarını göz önünde bulundurarak, işaretlerin görsel, işitsel veya kavramsal benzerliklerinin oluşturduğu bütüncül izlenime göre yapılmalıdır. Malların ve hizmetlerin ortalama tüketicisinin markaları algılayış biçimi, karıştırılma olasılığına yönelik genel değerlendirmede belirleyici rol oynar. Bu bağlamda ortalama tüketici markayı bütün olarak algılar ve çeşitli detayların analizine girişmez.
Davacıya göre, işaretler arasında görsel benzerlik bulunmamaktadır. Peppa Pig markasındaki kafa şekli bir çocuğun basit kavrayışına göre ortaya konmuş bir domuzu betimlemektedir. Buna karşın davacı markasındaki grafik özellikler basit düzeyde değildir ve “tapir” isimli hayvanı insanlaştırma eğilimiyle oluşturulmuştur. Davacıya göre, işaretlerde yer alan hayvanların kafaları ve burunları, ilgili hayvanların fiziksel ve doğal özelliklerine karşılık gelmektedir ve aynı değillerdir. Buna ilaveten işaretlerdeki kelime unsurları da farklıdır ve markaların biri siyah – beyazken diğeri renklidir.
Temiz Kurulu kararında işaretlerin her birinin görsel tarifi detaylı biçimde yapılmıştır ve devamında işaretlerin insan biçiminde bir domuz çizimi olmaları anlamında benzer oldukları belirtilmiştir. Buna ilaveten işaretlerdeki kafa ve burunların neredeyse aynı olduğu, tek farklılığın kafaların birisinin sağa diğerinin sola bakması olduğu ortaya konmuştur. Devamında, kafa biçimlerinin aynı olduğu, kulaklar ve gözlerin aynı şekilde yüzün aynı tarafında yer aldığı, yanakların aynı daire biçimiyle gösterildiği, ağızda aynı gülümseme şeklinin bulunduğu, aynılık durumunun burun delikleri bakımından da geçerli olduğu belirtilmiştir. Temyiz Kurulu’na göre işaretler arasındaki farklılık hayvanların giydikleri giysiler, markaların renkleri ve markaların kelime unsurlarıdır.
Genel Mahkeme’ye göre, markalar arasında yukarıda belirtilen farklılıklar bulunsa da; bu farklılıklar yukarıda yer verilen benzerlikleri ortadan kaldıracak ağırlıkta değildir. Ortalama tüketiciler markayı bütün olarak algılar ve çeşitli farklılıkların analizine girişmez, bu bağlamda Temyiz Kurulu işaretlerin görsel olarak benzer oldukları yönündeki tespitinde haklıdır.
Davacı, kendi markasındaki hayvanın domuz değil tapir olduğunu belirtmiştir. Tüketiciler, davacının belirttiği gibi bu hayvanı tapir olarak algılayacaklarsa, işaretler arasındaki görsel benzerlikler çerçevesinde önceki tarihli markayı da tapir olarak değerlendireceklerdir. Bu bağlamda, tüketicilerin markalardaki grafik unsurları iki domuz veya iki tapir olarak algılamalarının markaların benzerliği değerlendirmesine etkisi bulunmamaktadır.
Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun işaretlerin (peppa – tobbia) fonetik olarak belirli bir bağıntı içerdikleri yönündeki tespitine de katılmaktadır. (Her iki kelime unsuru da iki hecelidir, her ikisi de güçlü bir sessizin (p-b) tekrar yazımını içermektedir ve her iki kelime de “a” harfiyle sona ermektedir.)
Davacı, kavramsal açıdan işaretlerin farklı olduğunu öne sürerken; “Peppa Pig”in dişi bir domuz olduğunu, buna karşın “Tobbia”nın erkek bir tapir olduğunu, buna ilaveten “Tobbia”nın İtalyan TV programı “Striscia la Notizia”da popülerlik kazanan ve İtalyan kamuoyunca bilinen bir karakter olduğunu belirtmektedir.
Genel Mahkeme, kavramsal benzerlik bakımından da EUIPO Temyiz Kurulu’nun görüşlerini paylaşmaktadır. Tapir Avrupa’da genel kamuoyu tarafından pek bilinen bir hayvan olmadığından, halkın davacı markasını tapirle özdeşleştirmesini beklemek yerinde değildir. Kamunun ilgili kesimi Avrupa Birliği’ndeki genel halktır ve bu grubun her iki işareti de domuz çizimi olarak değerlendireceği düşünülmektedir. Ayrıca, Tobbia’nın İtalyan kamuoyunca iyi bilinmesi, markaların kavramsal benzerliğini ortadan kaldırmamaktadır, şöyle ki kamunun ilgili kesimi sadece İtalyan tüketicilerden değil, Avrupa Birliği’ndeki genel anlamda halktan oluşmaktadır. Bu çerçevede, Temyiz Kurulu’nun işaretler arasında ortalama düzeyde kavramsal benzerlik bulunduğu yönündeki tespiti de yerindedir.
Sonuç olarak Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun inceleme konusu işaretlerin benzer olduğu yönündeki değerlendirmesinin hata içermediği ve işaretler arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu kanaatine ulaşmıştır. Dolayısıyla, dava reddedilmiş ve Temyiz Kurulu kararı onanmıştır.
Kafamda başka kaygılar varken, yazıyı Türk uygulaması bakımından yorumlamam şimdilik mümkün gözükmüyor. Bu da Avrupa Birliği yargısının güncel bir kararı, okuduğunuz için teşekkürler diyerek bitireyim.
İnsan beslenmesi ve gıda sektörü açısından sıklıkla yan yana gelebilen ve birlikte anılan elma ve armut meyveleri, diğer konularda ise tam tersine, zıtlıkları ifade etmek için kullanılan kavramlar haline gelir. Hatta bu durum günlük konuşma dilindeki söz ve deyişlere de yansımıştır. Örneğin, birbiriyle gerçekte farklı olan ve mukayese edilebilir olmayan konular, sanki benzer konularmış gibi düşünülüp aynı kefeye konulmak istendiği zaman “elmayla armudu birbirine karıştırma” sözünü çoğumuz işitmişizdir. Ya da okulda bir matematik problemi çözerken aynı nitelikte olmayan iki kavramı toplamaya kalkan bir öğrencinin öğretmeninden “elmalarla armutlar birbiriyle toplanmaz” uyarısını aldığına şahit olmuşuzdur. Ancak söz konusu olan marka hukuku olduğunda elma ve armut, kelimenin tam anlamıyla karşılaştırma konusu edilebilir. Bu karşılaştırmanın sonucu ne olur derseniz, diğer faktör ve koşullara göre değişebilir. Kimi zaman ise ulaşılan sonuç şaşırtıcı olabilir.
Kısa bir süre önce, Avrupa
Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi (GCEU) bu tarz bir karşılaştırmayı
gerektiren bir davayı inceledi ve 31.01.2019 tarih ve T-215/17 sayı ile görülen
davada kararını verdi.
Öncelikle dava konusu olayın
geçmişini aktarmakla başlayalım.
25 Temmuz 2014 tarihinde Çin
merkezli Pear Technologies Ltd. şiketi (başvuru sahibi) AB Fikri Mülkiyet
Ofisine (EUIPO) aşağıdaki markanın tescili için başvuruda bulunur:
Başvurunun eşya listesinde 9, 35
ve 42. Sınıflarda yer alan çeşitli mal ve hizmetler bulunmaktadır. Bu mal
hizmetler arasında kişisel bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, tablet mobil
dijital elektronik araçlar, ses ve görüntünün kaydı, nakli, reprodüksiyonu için
cihazlar, bilgisayar programları, yazılım ve donanımları; dijital pazarlama
alanında danışmanlık sağlanması hizmetleri, yazılım güncelleme, ağ hizmetleri,
web sitesi tasarımı, teknik danışmanlık, alan adı yönetimi gibi mal ve
hizmetler mevcuttur.
Başvurun ilan edilmesi üzerine
Apple Inc. (kısaca Apple olarak anılacaktır) şirketi tarafından itirazda
bulunulur. İtirazda diğerlerinin yanı sıra, aşağıda görseline yer verilen AB
markası gerekçe olarak gösterilir:
Bu markanın kapsamında da 9, 35 ve 42. Sınıflarda yer alan çeşitli mal ve hizmetler bulunmaktadır. Apple, itirazında AB Marka Tüzüğü’nün (EUTMR) karıştırılma ihtimali [m. 8(1)(b)] ve itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlanmasına ilişkin [m. 8(5)] mevzuat maddelerini ileri sürer.
EUIPO İtirazlar Birimi, m. 8(5)
kapsamındaki itirazı haklı bulur ve başvurunun tüm mal hizmetler yönünden
reddine karar verir. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ancak bu itiraz
EUIPO Temyiz Kurulu tarafından reddedilir. Temyiz Kurulu kararında, markaların
görsel olarak düşük düzeyde de olsa benzer olduğu, zira her iki markanın da
pürüzsüz ve yuvarlak meyve siluetlerini içerdiği, kavramsal olarak ise elma ve
armudun iki ayrı meyve olmasına rağmen, bunların biyolojik açıdan (köken,
büyüklük, renkler, doku) birbiriyle yakından ilişkili olduğu; önceki markanın
özgün niteliği ve yüksek bilinirlik düzeyi ile başvuruya konu markadaki armut
görselinin imalı ve bir nebze alaycı bir şekilde resmedilmiş olması nedeniyle
tüketicilerin markalar arasında düşünsel bir bağlantı kuracakları yönünde
tespit ve değerlendirmelerde bulunur. Sonuç olarak Temyiz Kurulu, Apple şekil
markasının sahip olduğu yüksek bilinirlik düzeyi, tüketicilerin zihninde markalar
arasında bağlantı kuracak olması, ilgili sektörde bir meyve şeklinin kullanımının
alışılmadık ve ayırt ediciliğinin çok yüksek olması, mal ve hizmetlerin
aynılığı/benzerliği ile başvuru konusu markanın, önceki markayı taklit eder ve
aynı zamanda alaya alır tarzda olduğu düşüncesi gibi hususları göz önüne
alarak, Apple’a ait şekil markasına ilişkin özelliklerin başvuru konusu markaya
transfer edilebileceği ve bu suretle markanın tanınmışlığından haksız bir yarar
sağlanması riski bulunduğu sonucuna ulaşır.
Başvuru sahibi EUIPO Temyiz
Kurulunun kararının iptali talebiyle dava açar ve davada EUTMR’nin 8(5) maddesi
hükmünün hukuka aykırı şekilde değerlendirilmiş olduğunu ileri sürer ve dava
Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin önüne gelir.
Olayın arka planını bu şekilde
özetledikten sonra, dileyen okurların Genel Mahkeme tarafından 31/01/2019
tarihinde verilen kararın İngilizce ve Fransızca dillerindeki tam metinlerine http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-215/17&td=ALL
bağlantısından erişim sağlayabileceklerini belirterek, yazının geri kalan
kısmında Mahkeme kararında değinilen hususları ve mahkemenin yapmış olduğu
tespit ve değerlendirmeleri özetlemeye çalışalım.
Mahkeme ilk olarak tanınmış
markalara daha geniş bir koruma sağlayan EUTMR 8(5) maddesi kapsamındaki tescil
engelinin varlığı için sağlanması gereken koşulları, yerleşik hale gelmiş
içtihatları doğrultusunda sıralamıştır. Bu koşullar;
Tanınmışlığı
talep edilen önceki tarihli markanın tescil edilmiş olması
Başvurusu
yapılan marka ile önceki tarihli (itiraz gerekçesi) markanın aynı veya benzer
olması
Önceki
tarihli markanın AB markası olması durumunda markanın Avrupa Birliğinde; bir AB
üye devletinde tescilli ulusal bir marka olması halinde ise ilgili üye devlette
bilinirliğe / tanınmışlığa sahip olması
Başvuru konusu markanın herhangi bir haklı
sebep bulunmaksızın kullanımının, önceki markanın tanınmışlığından haksız yarar
sağlayabilecek veya markanın itibarına zarar verebilecek veya markanın ayırt
edici karakterini zedeleyebilecek olması
Belirtilen koşullar kümülatif
olduğundan, bunlardan bir tanesinin sağlanmaması, söz konusu hükmü uygulanamaz
hale getirecektir. (22/03/2007, Sigla v. OHIM – Elleni Holding (VIPS),
T-215/03, EU:T:2007:93, paragraf 34).
Genel Mahkeme, yukarıda 4.
koşulda sayılan üç tür olumsuz durumdan herhangi birisi şayet mevcutsa, bunun
markalar arasındaki belirli düzeydeki bir benzerliğin sonucu olarak ortaya
çıkacağı ve bu bağlamda ilgili tüketici kesiminin markaları birbiriyle
karıştırmasa dahi, markalar arasında bağlantı kurmasının, ilgili madde hükmünün
uygulanabilirliği için üstü örtülü gerekli ön koşul olduğu yönündeki içtihadını
da hatırlatmıştır. (02/10/2015, The Tea Board v. OHIM- Delta Lingerie
(DARJEELING collection de lingerie), T-626/13, EU:T:2015:741, paragraf 68)
İlaveten, gerek m. 8(5) gerekse m. 8(1)(b) bendinin uygulanabilir olması için
markalar arasında belli bir düzeyde benzerlik bulunması şart olmakla birlikte, m.
8(5) kapsamındaki koruma için ayrıca karıştırılma ihtimalinin de varlığının muhakkak
gerekli bir koşul olmadığı, zira m. 8(5)’de sayılan koşulların, markalar
arasındaki daha düşük düzeydeki bir benzerlikten de kaynaklanabileceği; gerek m.
8(1)(b) gerekse m. 8(5) hükümleri bağlamında markalar arasındaki benzerlik aynı
yöntemle incelenecek olmakla birlikte söz konusu hükümlerde sayılan tescil
engellerinin varlığı için aranan benzerlik derecesinin birbirinden farklı
olabileceği belirtilmiştir. (24/03/2011, Ferrero v. OHIM, C-552/09,
EU:C:2011:177, paragraf 52-54)
İlgili içtihatlara dair bu
bilgilerin ardından Genel Mahkeme m. 8(5) kapsamındaki analizine ilk olarak
çekişme konusu markaların görsel olarak karşılaştırılmasıyla başlamıştır. Genel
Mahkeme kararının 24 ila 54. paragrafları arası sadece görsel karşılaştırmaya
ilişkin olup, kararın bu bölümlerinde markalar arasındaki görsel benzerlik,
dava konusu Temyiz Kurulu kararındaki tespit ve değerlendirmeler ile tarafların
iddia ve argümanları da dikkate alınmak suretiyle oldukça detaylı şekilde ele
alınmıştır. Ancak, okuma kolaylığı açısından burada çok fazla detaya girmeden,
Mahkemenin tespit ve değerlendirmelerine ana hatlarıyla ve özet olarak aşağıda
maddeler halinde yer vermekle yetinelim:
Mahkemeye göre başvuru konusu markanın kelime
unsuru, markanın halkın zihninde tutacağı imajın belirlenmesine önemli ölçüde
katı yapmakta olup, bu unsur markaların görsel düzeyde karşılaştırılmasında göz
ardı edilebilir nitelikte değildir.
Önceki marka ilgili tüketicilerce, bir bütün
olarak, tepe kısmında bir yaprak bulunan, bir ısırık alınmış elmayı temsil eder
biçiminde algılanacaktır.
Başvuru
konusu marka katı siluete sahip bir armudu resmetmektedir. Ancak, söz
konusu marka, farklı ebatlarda çok sayıda kareden oluşmakta olup, bu kareler
bir araya geldiğinde bir armut şekli ve dış hatları dolaylı olarak ortaya
çıkmaktadır.
Çekişme konusu markaların resmettiği meyvelerin
şekli birbirinden farklı olduğu gibi, önceki marka içe doğru oyuk, bir kısmı
ısırılmış bir meyveyi resmederken, başvuru konusu marka tüm bir meyveyi resmetmekte
olup bu markada, başvuru konusu markadaki gibi oyuk ve ısırık izi
bulunmamaktadır.
Temyiz Kurulu’nun markaları görsel olarak
karşılaştırırken önceki markanın bilinirliğini dikkate aldığı ve halkın iki
marka arasında bağlantı kuracağı düşüncesinden esinlendiği görülmektedir. Eğer
durum bu şekildeyse, önceki markanın tanınmışlığının, markaların benzerliğine
ilişkin değerlendirmeyle değil, halkın zihninde markalar arasında kurulacak
bağlantının varlığına ilişkin değerlendirmeyle ilgili bir faktör olduğu dikkate
alınmalıdır. İlaveten, halkın zihninde markalar arasında bağlantı bulunup
bulunmadığını belirlemek için yapılan genel değerlendirme, ancak markalar
arasında belli düzeyde benzerlik bulunması durumunda gerekli olacaktır.
Markalar derhâl farklı meyveleri resmeder
biçimde algılanacaktır. Bir bütün olarak figüratif unsurların şekilleri ve
resmettikleri meyveler birbirine benzer değildir. Başvuru konusu markadaki
armut, dış sınırı bulunmaksızın farklı ebatlardaki çeşitli sayıda karelerle
çizilmiştir. Buna karşılık, önceki markadaki elma katı (solid) bir
görünümdedir. Başvuru konusu markada, önceki markadaki gibi bir ısırık izi
mevcut değildir. Son olarak başvuru konusu markada yer alan “pear” kelime
unsurunun, önceki markada bir karşılığı, eşdeğeri mevcut değildir.
Belirtilen farklılıklar karşısında, çekişme
konusu markaların her biri bir bütün olarak düşünüldüğünde, görsel düzeyde
birbiriyle benzer olmayan bir genel görünüme yol açmaktadır. Dolayısıyla,
Temyiz Kurulu’nun markalar arasında düşük düzeyde görsel benzerlik bulunduğu
yönündeki değerlendirmesi hatalıdır.
Genel Mahkeme, görsel düzeydeki
karşılaştırmanın ardından, kararın 55-79 numaralı paragrafları arasında,
kavramsal düzeydeki karşılaştırmayı da detaylı şekilde ele almıştır.[1]
Bu hususla ilgili olarak Mahkemece yapılan başlıca tespit ve değerlendirmeler
de özetle şunlardır:
Öncelikle çekişme konusu markaların ilettiği
kavramlar arasında açık farklılıkların altı çizilmelidir. İlk olarak, markalar
aynı nesneyi değil, iki ayrı nesneyi, yani bir elma ve armudu resmeden
görüntüler içermektedir. İkinci olarak, markalar “bir ısırık alınmış meyve”
konseptini ortak olarak paylaşmamaktadır, çünkü soyut stilizasyonuna rağmen
başvuru konusu marka bütün bir armut fikrini uyandırmaktadır. Üçüncü olarak, elma
ve armut görsellerinin üst bölümünde konumlandırılmış figüratif unsurlar (elmada
yaprak, armutta sap) nedeniyle de markalar birbirinden farklı şekilde
algılanmaktadır.
Devamında markaların kavramsal düzeyde ortak
noktaları bulunup bulunmadığı incelenmelidir. Başvuru sahibinin iddiasının
aksine, markaların farklı nesnelere ait görseller kullanmış olması, tek başına,
bu markaların, diğer faktörlere bağlı olarak en azından kısmen, benzer semantik
içeriğe sahip olmasa engel teşkil etmemektedir. Bu hususta Temyiz Kurulu
kararında, markaların sadece birer meyve görseli içermeleri bakımında değil, aynı zamanda gerçek hayatta çeşitli faktörler
nedeniyle oldukça benzer iki meyvenin görselini içermeleri nedeniyle ortak
noktaları bulunduğuna dayanılmıştır. Ancak sadece çekişme konusu markaların
anlamsal içeriğini tanımlarken kullanılan terimleri içeren bir jenerik terimin
bulunuyor olması, kavramsal karşılaştırmada ilgili bir faktör değildir.
Markaların benzerliğinde çekişme konusu markalar
başvuruya veya tescile konu edildikleri haliyle dikkate alınmalıdır. Somut
olayda markalar “meyve” kavramını sadece dolaylı bir şekilde akla
getirmektedir. Markalar, tanımlanamayan iki meyve olarak değil, aksine (i) bir
ısırık alınmış, yaprağa sahip bir elma ve (ii) sapıyla birlikte bir armut
şeklinde algılanmaktadır. Dolayısıyla, çekişme konusu malların hitap ettiği
yüksek dikkat düzeyine sahip ilgili tüketicilerin, çekişme konusu markalardan “armut”
veya “elma” yerine, “meyve” terimini kullanarak bahsetmesi akla yatkın
değildir. Bu iki meyvenin gerçek hayattaki özellikleri, biyolojik özellikleri
gibi hususlar, çekişme konusu markaların kendisinde yer alan hususlar olmayıp,
bunlar tüketici açısından soyut bir analiz ve ön bilgi gerektirmektedir. Her
halükarda elma ve armudun gerçek hayattaki bazı özelliklerinin benzeşmesi,
çekişme konusu markalar arasındaki kavramsal açıdan açık farklılıkları
dengelemeye yeterli değildir.
Belirtilen tespit ve
değerlendirmeler çerçevesinde Genel Mahkeme, markalar arasındaki kavramsal
düzeydeki açık ve belirgin farklılıkları da dikkate alarak çekişme konusu
markaların bir bütün olarak kavramsal düzeyde de benzer olmadığı kanaatine
varmıştır.
Sonuç itibarıyla, EUIPO Temyiz
Kurulu’nun markalar arasında görsel ve kavramsal açısından düşük düzeyde
benzerlik bulunduğuna dair değerlendirmesi ve buna bağlı olarak m. 8(5)
kapsamında tescil engelinin uygulanabilir olduğuna yönelik kararı hatalı
bulunmuştur. Markalar arasındaki benzerlik, tanınmış markalara ilişkin m. 8(5)
bendinin uygulanabilir olması için gerekli koşullardan birisi olduğundan ve
Mahkemece markalar arasında benzerlik bulunmadığı sonucuna ulaşılmış
olduğundan, madde hükmünde yer alan diğer koşulların varlığına yönelik bir
inceleme yapılmasına gerek kalmaksızın Temyiz Kurulu kararının iptaline
hükmedilmiştir.
Genel Mahkemenin bu kararına
karşı EUIPO tarafından temyiz yolu açık olduğundan ve dava açma süresi bu yazının
yayımlandığı tarihte henüz sona ermemiş olduğundan karar henüz kesinleşmiş
değildir. Son tahlilde, kararın temyiz edilmesi ve en üst karar organı
sıfatıyla Adalet Divanı tarafından Genel Mahkeme’nin aksi yönde bir karar
çıkması halinde, bu kararı da IPR Gezgininde paylaşmak istediğimizi ifade
edelim.
Genel Mahkeme tarafından verilen
karar, markaların benzerliğinin bu derece detaylı olarak analiz edilmesi ve
markaların benzerliği (dikkat: karıştırılma ihtimali değil) incelenirken önceki
markanın tanınmışlığının dikkate alınan bir faktör olmadığını teyit etmesi
bakımından önemli ve kayda değer bir karar olmakla birlikte, kararın sonucunu
kendi adıma biraz beklenmedik bulduğumu belirtmeliyim. Mahkeme somut olayda
markalar arasında görsel veya kavramsal yönden düşük düzeyde bir benzerliğin
varlığını dahi kabul etmiş olsaydı, m. 8(5) de yer alan diğer koşulların da
incelenmesi gerekecek ve belki de Temyiz Kurulu’nun kararı onanacaktı. Ancak, markalar arasında benzerlik bulunmadığı
(dissimilar) sonucuna ulaşılmasıyla somut olayda 8(5) maddesinin uygulama alanı
da ortadan kalkmış oldu. Başvuru konusu markada yer alan armut şeklinin tertip
tarzının Apple’a ait markadan belirgin farklılıklar içermesi, bu kararda ulaşılan
sonuca oldukça tesir etmiş gibi görünüyor. Başka bir tertip tarzında, örneğin
ısırılmış bir armut görselinde, ulaşılan sonuç muhtemelen farklı olacaktı. Ancak,
neticeten, Adalet Divanı Genel Mahkemesi, “elmalarla
armutları birbirine karıştırmamış” diyerek yazıyı noktalayalım.
“Siz Ne Düşünürsünüz?” serimizin yeni sorusunu, Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin Kasım 2017 tarihli bir kararı oluşturuyor. Sorumuza yapacağınız yorumların bizi memnun edeceğini öncelikle belirtelim.
Aşağıda görseline yer verilen marka tescil başvurusu kabaca, “Sınıf 1: Sınai kimyasallar (özellikle plastik, metal, seramikten mamul veya yarı mamul ürünlerin yüzeylerinin veya ambalajlarının işlenmesi için). Sınıf 2: renklendiriciler, boyalar, metallerin korunması için ürünler. Sınıf 17: Koruyucu bir tabakayla hazırlanan yarı mamul plastik ürünler. Sınıf 40: Yarı mamul ürünlerin kaplanması hizmetleri; metal kaplamalarla metal yüzeylerin kaplanması hizmetleri.”ni kapsamaktadır.
Başvurunun Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne yapılmasının ardından, EUIPO inceleme birimi başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle tümüyle reddediyor. Başvuru sahibi ret kararına karşı yaptığı itirazda, ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık tespitlerini kabul etmiyor ve başvurudaki şekil unsurunun varlığı nedeniyle de başvurunun reddedilmemesi gerektiğini belirtiyor.
EUIPO Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin itirazını reddediyor ve başvuru hakkındaki ret kararını yerinde buluyor. Başvuru sahibi bu karara karşı dava açıyor ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin önüne geliyor.
Başvuru sahibinin iddiaları özet olarak; başvurunun şekil unsuruyla birlikte ayırt edici olduğu ve tanımlayıcı olmadığı, “metals” kelime unsurunun da ayırt edici olduğu ve tanımlayıcı olmadığı, başvurudaki şekil unsurunun tek başına aynı mal ve hizmetler EUIPO’da marka olarak tescilli olması, aynı markanın aynı mal ve hizmetler için Almanya, A.B.D. gibi ülkelerde tescilli olması ve bu kararının EUIPO’nun genel karar sistematiği ile uyuşmaması argümanlarından oluşuyor.
Sizce Genel Mahkeme bu iddiaları değerlendirdikten sonra nasıl bir karara varmıştır?
Yorumlarınızı merakla bekliyoruz, Genel Mahkeme’nin kararını birkaç gün sonra yazacağız.
“Limp Bizkit” grubunun 2003 yılında yeniden yorumlayarak listebaşı yaptığı “Behind Blue Eyes (Mavi Gözlerin Arkasında)” şarkısının asıl sahibi İngiliz “The Who” grubudur. Şarkının Limp Bizkit yorumunu daha çok sevdiğimi belirterek, bir mavi gözlü kadın fotoğrafını konu alan yeni “Siz Ne Düşünürsünüz?” sorumuza geçiyorum.
Aşağıda görseline yer verilen kadın fotoğrafından oluşan bir marka tescil başvurusu 14 Ekim 2015 tarihinde Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne yapılır.
Başvurunun kapsamında 3., 9., 14., 16., 18., 25. sınıflara dahil mallar ve 35., 41.,42. ve 44. sınıflara dahil hizmetler yer almaktadır. Oldukça uzun mal ve hizmet listesinin tercümesine burada yer vermeyeceğiz, ancak başvurunun kapsamında sayılan sınıflardaki mal ve hizmetlerinin neredeyse tamamının bulunduğunu belirtmek, okuyucularımıza başvurunun kapsamı hakkında fikir verecektir.
EUIPO Marka Birimi, başvuruyu tüm mal ve hizmetler bakımından ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle reddeder. Uzmanın ret kararında esasen, başvurunun sadece bir kadının portre fotoğrafından oluşması, başvurunun gösteriminin diğer kadınların yüzlerinden esasen farklılaşmaması, bu haliyle başvurunun gösteriminin tüketicilerin bir işletmenin mallarını ve hizmetlerini, diğer işletmelerin mallarından ve hizmetlerinden ayırt etmesi sağlama amacına hizmet etmemesi gerekçe gösterilmiştir. EUIPO uzmanı tanımlayıcılık gerekçeli ret kararını ise, mallar bakımından malların kullanım alanının belirtilmesi (kadınlara yönelik mallar), hizmetler bakımından ise hizmetin ilgili olduğu veya hizmeti sağlayan model veya moda tasarımcısının belirtilmesi gerekçesine dayandırmıştır.
Başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder ve başvurunun ayırt edici niteliğe sahip olduğunu ve tanımlayıcı olmadığını belirterek ret kararının kaldırılmasını talep eder.
EUIPO Temyiz Kurulu itiraz hakkındaki kararını 16 kasım 2017 tarihinde verir.
Bu noktada sorumuzu yöneltiyoruz. Sizce EUIPO Temyiz Kurulu itiraz hakkında ne yönde karar vermiştir? Karar sizce; itirazın reddi mi, kabulü mü, yoksa kısmen kabulü mü yönündedir?
Yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz, EUIPO Temyiz Kurulu kararına birkaç gün sonra yer vereceğiz.
Bonus olarak ise aşağıda “Behind Blue Eyes” şarkısına yer veriyoruz, yoksa “Mavi mavi masmavi, gözleri boncuk mavi” daha mı uygun olurdu? Bilemedim!
Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 31 Ocak 2018 tarihli T-35/17 sayılı “iGrill” kararı tanımlayıcı markaların değerlendirilmesi konusunda ilgi çekici tespitler içermektedir. Bu kararı fazla zaman kaybetmeden IPR Gezgini okuyucuları ile paylaşmak istedik.
A.B.D. menşeili “Idevices LLC” firması 23 Şubat 2015 tarihinde “iGrill” kelime markasını tescil ettirmek için Madrid Protokolü yoluyla Avrupa birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne başvuruda bulunur. Başvuru sahibi sonradan devir yoluyla “Weber-Stephen Products LLC” firması olmuştur.
iGrill
Başvurunun kapsamında 9. sınıfa dahil “Izgara yapma ve pişirme işlemlerinde bireylere yardımcı olmak için mobil cihazlarda kullanım amaçlı bilgisayar yazılımları, bilgisayar donanımları ve elektronik gıda termometreleri” malları bulunmaktadır.
EUIPO uzmanı başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle reddeder. Bu karara karşı başvuru sahibince yapılan itiraz, EUIPO Temyiz Kurulu’nun 4 Kasım 2016 tarihli kararıyla reddedilir. Temiz Kurulu kararında; başvurunun “i” ve “Grill” kelimelerinin yanyana yazılımı suretiyle oluşturulduğu, “G” harfinin büyük harfle yazımından dolayı “i” harfinin bir ön ek olarak algılandığı, “i” harfinin bir ön ek olarak “interaktif” ve “enformasyon teknolojileri” kavramlarına referansta bulunduğu, “ızgara” anlamına gelen “grill” kelimesinin bir pişirme cihazı olduğu, bu haliyle bütün olarak bir neoloji olan “iGrill” ibaresinin kamunun ilgili kesimince “interaktif bir ızgara veya enformasyon teknolojisi yoluyla çalışan bir ızgara” olarak anlaşılacağı tespitlerine yer verilmiş ve bu nedenle de başvurunun tanımlayıcı olduğu sonucuna varılmıştır.
(ii) EUIPO’nun önceki karar pratiklerinden farklı yönde karar vermesi.
Davacı, birinci argümanında “iGrill” ibaresinde yer alan “i” harfinin bağımsız bir anlamı bulunmadığını, dolayısıyla “iGrill” ibaresinin kamunun ilgili kesimi bakımından anlamsız bir kelime olarak değerlendirileceğini, buna ilaveten başvuru kapsamında bulunan malların ızgaralar olmaması nedeniyle, ibareye yüklenen anlam ne olursa olsun, başvurunun tanımlayıcı olarak değerlendirilemeyeceğini, son olarak www.ideviceinc.com internet sitesinden alınan ve kararda dayanılan bilgilerin kamunun ilgili kesiminin algısı olarak değerlendirilemeyeceğini, çünkü bu sitenin AB.D.’ndeki tüketicilere yönelik olduğunu ve sitede yer alan bilgilerin markanın satılan malların ticari kaynağını işaret eder biçimde kullanıldığını gösterdiğini öne sürmektedir.
Genel Mahkeme değerlendirmesine tanımlayıcı markalara ilişkin bilindik içtihadı tekrarlayarak başlamıştır. Bu hususlardan önemli olanların bir kez daha altını çizmek gerekirse:
“Tanımlayıcı işaretlerin tek bir kişi adına marka olarak tescil edilmemesinin nedeni, bu tip işaretlerin herkes tarafından özgür biçimde kullanımının sağlanması yoluyla kamu yararının korunmasıdır. Buna ilaveten, tanımlayıcı işaretler, markanın, malların ve hizmetlerin ticari kaynağını gösterme şeklindeki asli işlevini yerine getirmemektedir. Bir işaretin tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilebilmesi için işaret ile mallar ve hizmetler arasında doğrudan ve özel bir bağlantı bulunmalı ve bu bağlantının, kamunun ilgili kesimi tarafından mallara ve hizmetlere ilişkin bir tanım veya onların bir özelliği olarak derhal ve başka bir düşünceye mahal verilmeksizin anlaşılması gerekmektedir. Bir işaretin tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilebilmesi için, işaretin başvurunun yapıldığı tarihte, başvuru kapsamındaki mallara veya hizmetlere ilişkin olarak fiilen tanımlayıcı biçimde kullanılması gerekli değildir. İlgili maddenin lafzından anlaşıldığı üzere, işaretin bu şekilde kullanılabilmesi yeterlidir. Bir kelime işaretinin tescili talebi, bu nedenle işaretin olası anlamlarından birisinin ilgili malların veya hizmetlerin özelliği olması halinde reddedilmelidir. Son olarak, bir işaretin tanımlayıcı olup olmadığı kamunun ilgili kesiminin işareti anlayış biçimi ve ilgili mal ve hizmetler dikkate alınarak değerlendirilmelidir.”
İncelenen vakada, başvuru kapsamındaki mallar bakımından kamunun ilgili kesimi, Avrupa Birliği’nde İngilizce konuşan genel anlamda halktan ve aynı zamanda uzmanlaşmış kişilerden oluşmaktadır.
Buna ilaveten, Temyiz Kurulu kamunun ilgili kesiminin “i” ve “grill” ibarelerini birbirlerinden ayrı biçimde değerlendireceği yorumunda haklıdır. Şöyle ki, içtihatta da belirtildiği üzere, kamunun ilgili kesimi bir kelime işaretini değerlendirirken, işareti somut bir anlamı bulunan veya kendileri için bilinir olan parçalara bölecektir (13 Şubat 2007, Mundipharma v OHIM — Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, paragraph 57.).
İncelenen başvuruda, “grill” kelimesi İngilizce’de yaygın olarak kullanılan bir pişirme cihazının ismidir ve “i” ibaresinin “akıllı” anlamında veya “enformasyon teknolojilerine atıfta bulunur şekilde” kullanıldığını iyi bilinen bir faktördür. Bu çerçevede, “iGrill” ibaresi tek bir kelimeden oluşan hiçbir somut anlamı bulunmayan bir neoloji değildir, “i” ve “grill” kelimelerinin sadece yanyana getirilmiş halidir.
Davacı tarafından öne sürülen argümanlar ise, bu tespitlerin yerindeliğini ortadan kaldırmamaktadır. Şöyle ki, başvuru kapsamında yer alan “bireylere ızgara yaparken ve yemek pişirirken bilgisayar yazımları, bilgisayar donanımları ve elektronik termometreler” malları, teknoloji sektörüne ait mallardır ve davacı bunun tersini ispatlayamamış haldedir.
Başvuru sahibi, EUIPO’nun “i” harfini yüklediği “interkatif”, “enformasyon teknolojisi” anlamlarının sözlüklerde yer almadığını iddia etse de; Genel Mahkeme’ye göre EUIPO, bir kelime markasının anlamının sözlüklerde yer aldığını ispatlamakla mükellef değildir. EUIPO, bir markayı AB marka mevzuatını, AB yargısı tarafından yorumlandığı şekliyle incelemekle yükümlüdür ve dolayısıyla bu ilkeler doğrultusunda yapılan incelemede, kararlarını kanıtlarla meşru hale getirmek zorunda değildir. Buna ilaveten, “i” harfinin EUIPO kararında belirtilen anlamının sözlüklerde yer almaması, kamunun ilgili kesiminin işareti belirtilen anlamda algılamasını engellemeyecektir.
Davacının bir diğer iddiası; “iGrill” ibaresinde, “G” harfinin büyük harflerle yazılması nedeniyle, ibarenin İngilizce yazım kurallarına uymaması ve bu nedenle de bağımsız anlamı bulunan bir kelime olarak değerlendirilemeyeceğidir.
Mahkeme’ye göre, başvuru bir kelime markasıdır ve kelime markaları, sadece harflerden ve kelimelerden veya bunların birlikteliğinden oluşan, normal fontlarda yazılı ve özel grafik unsurlar içermeyen işaretlerdir. Dolayısıyla, bunların tescilinin sağlayacağı koruma, başvuruda yer alan kelime unsurunu içerir, hiçbir grafik vey stilize unsur bu korumanın kapsamında değildir. Bu tip işaretlerin tanımlayıcı niteliği değerlendirilirken, işaretin büyük veya küçük harfte yazılmış olmasının hiçbir önemi yoktur.
Davacının bir diğer iddiası, “i” ibaresinin anlamı ne olursa olsun, başvuru kapsamındaki malların “ızgaralar” olmaması nedeniyle, başvurunun tanımlayıcı olarak kabul edilemeyeceğidir. Davacıya göre, başvuru kapsamındaki mallarla, ızgaraların bağlantısı bulunmamaktadır, ızgaraların IT arayüzü yoktur ve bu nedenle bir bilgisayar ve yazılım aracılığı ile uzaktan kontrol edilemezler. Buna ek olarak, bir termometrenin de akıllı olarak sınıflandırılması mümkün değildir.
Mahkeme’ye göre, yukarıda da belirtildiği üzere, bir işaret olası anlamlarından birisinin malların ve hizmetlerin özelliğini belirtmesi halinde tanımlayıcı olarak kabul edilir ve başvuru konusu işaretin, teknolojinin mevcut durumunda var olmayan bir özelliği tanımlaması, kamunun ilgili kesimini bu işareti tanımlayıcı olarak algılamasını dışlamaz.
İncelenen vakada, başvuru bütün olarak değerlendirildiğinde, “iGrill” ibaresinin, akıllı olma özelliğine sahip ve enformasyon teknolojisi kullanan bir ızgara anlamına geldiği görülmektedir. Başvurunun mal listesinin yazım biçimi de bu tespiti desteklemektedir. Bunun sonucunda, başvuru kapsamındaki malların, kullanıcılarına enformasyon teknolojisi kullanarak yardım eden ve bu yolla ızgaraları akıllı hale getiren özelliğe sahip olduğu görülmektedir ve bu hususun ilgili ürünlerin şu anda piyasada olup olmamasıyla bağlantısı bulunmamaktadır.
Belirtilen tüm nedenler ışığında Genel Mahkeme, başvurunun olası anlamlarından birisinin tanımlayıcı olması nedeniyle, başvurunun tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi kararını yerinde bulmuştur.
Davacının ikinci ana argümanı, EUIPO’nun “iGrill” başvurusunu reddederek, daha önce verdiği kararlardan farklı yönde hareket etmesidir.
Davacının bu argümanı, Genel Mahkeme tarafından aşağıda yer verilen ve sıklıkla kullanılan gerekçeyle reddedilmiştir.
Başvuru sahibi, dava gerekçelerinden birisi olarak EUIPO tarafından önceden verilen kararları göstermektedir. Genel Mahkeme bu iddiayı aşağıdaki şekilde değerlendirir:
EUIPO, eşit muamele ve düzgün yönetim ilkeleri çerçevesinde benzer markalar hakkında önceden verilmiş kararları dikkate almalı ve aynı yönde karar verip vermeyeceğini dikkatle belirlemelidir. Bununla birlikte, bu ilkelerin ne şekilde uygulanacağı hukukilik ilkesiyle uyumlu olmalıdır. Bunun ötesinde, hukuki belirlilik ve iyi yönetim esasları çerçevesinde, markaların uygun olmayan biçimde tescil edilmesini engellemek amacıyla, her markanın incelenmesi düzgün ve kapsamlı biçimde yapılmalıdır. Buna uygun olarak, inceleme her vaka bazında ayrı olarak gerçekleştirilmelidir. Bir markanın tescil edilmesi, ilgili vakanın kendi şartları kapsamında değerlendirilebilecek ve amacı, inceleme konusu markanın herhangi bir ret gerekçesi kapsamına girip girmediğini belirlemek olan özel kriterlere bağlıdır (Avrupa Birliği Adalet Divanı, Agencja Wydawnicza Technopol v OHIM kararı, C‑51/10, 10 Mart 2011, paragraf 73-77).
İncelenen vakada, Temyiz Kurulu’nun, itirazı reddederken kapsayıcı ve detaylı bir inceleme yaptığı açıktır. Kararın önceki bölümlerinde belirtildiği üzere, Temyiz Kurulu, “iGrill” ibaresinin tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi gerektiğini tespit etmiştir ve Mahkeme’ye göre bu tespitler yerindedir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin bu sonucu ortadan kaldırmak için EUIPO’nun önceki kararlarına dayanması mümkün değildir.
Belirtilen gerekçeyle başvuru sahibinin ikinci iddiası da reddedilmiştir.
Yukarıda sayılan nedenlerle Adalet Divanı Genel Mahkemesi, inceleme konusu başvurunun EUIPO Temyiz Kurulu tarafından tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi kararını yerinde bulmuş ve davayı reddetmiştir. Genel Mahkeme, tanımlayıcılık gerekçeli ret kararı yerinde bulduğundan, ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret kararının değerlendirilmesine ihtiyaç duymamıştır.
Türkiye’de de son yıllarda “i” veya “e” ön ekleriyle birlikte “ürün adına” yer verilerek çok sayıda marka tescil başvurusu yapıldığı bilinmektedir. Kamunun ilgili kesiminde, ürünlerin “akıllı”, “elektronik” veya “internet teknolojileri kullanılarak” işlediği algısını doğurduğu kanaatimizce açık olan bu tip başvurular hakkında, “iGrill” kararı yol gösterici içerikte bir karar olarak kabul edilebilir.
Daha önce sitemizde şampanya ile ilgili bir davaya ilişkin (Champagner sorbet) Hukuk Sözcüsü görüşü ve ABAD kararına yer vermiştik, şimdi ise İspanyolların meşhur köpüklü şarabı CAVA’ya dair bir EUIPO Temyiz Kurulu kararıyla huzurdayız. (EUIPO Fourth Board of Appeal R 54/2017-4)
İHTİLAFIN ÖZETİ
Ocak 2016’da, Hollanda menşeili NowNew Next şirketi EUIPO nezdinde CAVARIANE kelime markasını “gıda için zeytinyağları, sirke, şaraplar” için tescil ettiriyor.
Şubat 2016 ‘da ise CAVA coğrafi işaretinin ve CAVA üreticilerinin haklarının korunması için kurulmuş Consejo Regulador del Cava (CRC) EUIPO’ya yaptığı başvuruyla konu markanın “ şaraplar” emtiası için hükümsüzlüğünü talep ediyor.
CRC hükümsüzlük talebini, CAVA’nın 1986 yılından beri köpüklü şarap için tescilli bir coğrafi işaret olmasına, CAVA’nın tanınmışlığına ve konu markanın birebir CAVA ibaresini içinde barındırmasından dolayı hiç tescil edilmemesi gerektiğine dayandırıyor.
Kasım 2016’da EUIPO İptal Bölümü CRC’nin talebini reddediyor ve kısaca diyor ki; 1308/2013 sayılı Tüzüğün 103. Maddesi koruma altındaki bir coğrafi işaretin suistimal edilmesi, taklit edilmesi, kullanımın tescilli coğrafi işareti çağrıştırması hallerinde uygulanır, oysa olayda bunlardan hiçbiri yoktur. EUIPO ayrıca CAVA’nın her zaman “CAVA JUVE y CAMPS”, “CAVA GRAN CODORNIU BRUT” vs gibi diğer kelimelerden ayrı kullanıldığını, ancak hiçbir zaman başka bir kelime içinde birleşik yer almadığına dikkat çekiyor ve tüketicinin CAVARIANE markasını gördüğünde kelimenin içindeki CAVA ibaresini görmek için özel çaba sarf etmesi gerektiğini, yani Tüzük maddesinde aranan “çağrışım “ kıstasının burada uygulanamayacağını belirtiyor. Ayrıca ret kararında CAVA kelimesinin “mağara, kav, şarap mahzeni” anlamına geldiğine de işaret ediliyor.
Bunun üzerine CRC, EUIPO nezdinde temyiz yoluna başvuruyor. Temyiz talebinde CRC’nin argümanları şöyle;
-a- Özellikle aynı olan “köpüklü şaraplar” emtiası açısından çağrışım ihtimali çok daha yüksektir.
-b- Konu marka içinde birebir CAVA kelimesini ihtiva etmektedir
-c- PORT CHARLOTTE ihtilafının aksine, olayda ki markada CAVA kelimesi ayrı yazılmamıştır. CAVARIANE kendi başına anlam ifade eden bir kelime değildir.
-d- Alkollü içecekler genelde kalabalık ve gürültülü ortamlarda sözlü olarak sipariş verilir ve bu sırada kelimenin bütün olarak veya “CAVA-ARIANE” biçiminde hecelenerek söylenmesinin bir önemi yoktur.
-e- Verilen ret kararı içindeki bazı ifadeler birbiri ile çelişir durumdadır,
-f- CAVA’nın İspanyolca’daki asıl anlamı tescilli olan coğrafi işarettir yoksa “şarap mahzeni” değildir. İspanyolca da “şarap mahzeni” kelimesi “bodega” dır.
-g- CAVA’nın satış miktarının yüksekliği düşünüldüğünde, konu marka şaraplar için de CAVA’nın ününden haksız yararlanacaktır.
(Açıkçası bu iddiaları okuduğumda PORT CHARLOTTE kararına neden dayanıldığını anlamakta zorlandığımı ifade edeyim. Bana göre o karar CRC’nin lehine bir emsal değildir. Nitekim yazının ilerleyen bölümlerinde göreceğiniz gibi EUIPO Temyiz Kurulu da benimle aynı görüşü paylaşmış.)
Buna göre CRC’nin talepleri;
1-Hükümsüzlük talebinin ilk talep edildiği şekilde kabul edilmesi
2- Hükümsüzlük talebinin reddine dair verilen kararın kaldırılması
3- Hükümsüzlük talebinin doğru şekilde yapıldığının kabulüne karar verilmesi
Önce bir meseleye dikkat çekmek lazım, Temyiz Kurulu kararına başlarken “Temyiz talebi (teknik olarak) kabul edilebilir durumda, ama düzgün formüle edilmemiş” diyerek dosyalamadan memnuniyetsizliğini gösteriyor. Kurul, öncelikle bazı taleplerin birbiriyle ve olaydaki argümanlarla çeliştiğini söylüyor ve incelenmesi kabul edilebilecek yegane talebin 2 numaralı talep olduğunu dolayısıyla dosyayı sadece bu talep açısından inceleyeceğini söylüyor.
Ayrıca Kurul, Tüzük maddesi 7 (1) (j) nin şu anki metnine dayanılmasının mümkün olmadığını, çünkü bu maddenin olaydan sonra ve dahi hükümsüzlük talebi dosyalandıktan sonra değişikliğe uğrayarak şimdiki haline geldiğine işaret ediyor.
Ezcümle, amiyane deyimle, Kurul diyor ki; taleplerin birbiriyle çelişiyor ve iddialarınla da uyuşmuyor, doğru dürüst dosyalama yapmamışsın, dayandığın maddeleri yanlış veya eksik yazmışsın, ama ben yine de hukuken uygun maddelere göre tek bir talebini inceleyeceğim.
(Bence biz TPMK’ya müteşekkir olmalıyız, görüyorsunuz ki EUIPO bizim Kurumumuz kadar anlayışlı değil, sözünü sakınmıyor!)
Temyiz Kurulu önce ilgili Tüzük maddesini (madde 7) açıklıyor, buna göre; “şaraplar” emtiasını içeren bir başvuruda marka eğer şaraplar için tescilli bir coğrafi işaretten oluşuyorsa ya da içinde böyle bir tescilli coğrafi işaret geçiyorsa ve başvuranın şarapları o coğrafi işaretli yerden gelmiyorsa, marka başvurusu reddedilir ya da tescil edilmişse hükümsüzlüğüne karar verilir.
Kurul daha sonra “çağrışım” (evocation) kavramına odaklanıyor ve tüketicide “çağrışması gerekenin” coğrafi kaynak olması gerektiğini söylüyor. Kayıtlara göre, CAVA coğrafi işareti tek bir kelime olarak yani “CAVA” biçiminde İspanya’da 10 değişik yeri kapsar şekilde köpüklü şaraplar için tescil edilmiş ve bu yerlerin büyük çoğunluğu Katalan bölgesinde. CRC vekili CAVA’nın piyasada başka şekillerde (başka kelimelerle birleşik biçimde)kullanıldığına dair bir delil de sunmuş değil.
Kurul’a göre, CAVA gerçekten de köpüklü şaraplar için tescilli bir coğrafi işaret olsa da son derece iyi bilinen bir başka durum daha var ki o da şu; CAVA aynı zamanda İspanyolca sözlüklerde yer alan bir kelime.İspanyolcası “cava” olan bu kelime, Fransızca’da “cave”, İngilizce’de ise “şarap mahzeni” olarak geçiyor.
Dolayısıyla Kurul’a göre; CAVA sadece İspanya’da belli yerlerde üretilen bir köpüklü şarap değil, aynı zamanda sözlüklerde geçen ve günlük kullanımı olan, özellikle şaraphanelerin (bodegas) şaraplarını sakladıkları/muhafaza ettikleri yerin de adı.
Hükümsüzlük talebi reddedilirken EUIPO, CRC’nin iddiasının aksine, CAVARIANE kelimesinin anlamlı bir biçimde bölünemeyeceğini belirtmiş. Bu konuda Temyiz Kurulu şöyle düşünüyor; CAVARIANE kelimesi AB dilleri içinde anlamı olan bir kelime değil, dolayısıyla ortalama tüketicinin bunu bölmeye çalışması için makul bir sebep yok, CRC’nin iddia etiği gibi “CAVA” ve “RIANE” diye bir bölünme yapılsa dahi yine ortaya anlamı olmayan RIANE diye bir kelime çıkıyor.
Kaldı ki meseleye böyle bakarsak zaten kelimenin çok daha değişik biçimlerde de ayrıştırılması mümkün diyor Kurul, mesela “CAV” ve “ARIANE” (ki ARIANE bir kadın ismidir) , ya da “CA” ve “VARIANE” , yada “CAVARI” ve “ANE” gibi. Kurul bu bölünmelerde ortaya çıkan kelimelerin de ikna edici bir anlamı olmadığını ve CRC’nin belirttiği şekilde bir bölünmeyi kabul etmeyen EUIPO kararının doğru olduğunu belirtiyor.
Kelime başka bir biçimde okunmaya çalışıldığında ise ortaya “CAVIAR” ve “ANE” diye bir durum çıkıyor, bu halde ise işaret tamamen apayrı başka bir mal ile bağlantı kuruyor ; Caviar (havyar).
Dolayısıyla, Kurul’a göre, kelimeyi bölmeye çalışmak işin esası yönünden bir anlam ifade etmiyor ve ortalama tüketicinin algısına uymuyor. Ayrıca durumun belirtildiği biçimde olmadığına yani tüketici algısının bu biçimde şekillenmeyeceğine dair CRC’nin dosyaya sunduğu hiçbir somut delil de mevcut değil. (Kurul, CRC’nin bu konuda delil sunma zorunluluğu altında olmadığını kabul ediyor, ama yine de EUIPO’nun görüşünü değiştirmeye neden olacak bir delil sunulmadığını not düşüyor)
CRC’nin sunduğu tüm deliller CAVA coğrafi işaretinin kullanımına dair ve sunulan delillerin tümünde CAVA kelimesinin ayrı yazıldığı/kullanıldığı ve hiçbir zaman bir bileşik kelimenin içinde yer almadığı, başka bir kelimenin içine entegre edilmediği görülüyor.
Bunun dışında Kurul Cava’nın sözlüklerde geçen ve gündelik dilde kullanılan anlamlarının da şarap üretimi ve saklanmasıyla alakalı olduğuna vurgu yaparak, bu durumun CAVARIANE kelimesiyle CAVA coğrafi işaretinin karıştırılma riskini düşürdüğünü söylüyor.
CRC incelemede İspanyol tüketicilerin göz önüne alınması gerektiğini ve CAVA coğrafi işaretinin İspanya’da çok yoğun biçimde kullanıldığını iddia ediyor. Kurul’a göre, bu argüman yerinde olmakla beraber sözlük anlamı bulunan cava kelimesinin de aynı şekilde yoğun kullanıldığını unutmamak lazım.Diğer üye AB ülkelerinde ise böyle bir durum mevcut değil ve CRC’nin bu argümanının diğer üye ülkeler için geçerliliği yok.
Kurul’a göre, PORT CHARLOTTE kararının huzurdaki olayda emsal olma vasfı yok. PORT CHARLOTTE kararında PORT ve CHARLOTTE kelimeleri ayrı yazıldığı halde ortada bir karıştırma ihtimali/tecavüz olmayacağına karar verilmişken, huzurdaki gibi tek kelimeden oluşan bir marka açısından karıştırma olacağını varsaymak mümkün değil.
Geriye kalan yegane argüman, tüketicinin CAVARIANE kelimesi içinde CAVA kelimesini fark edeceği/tanıyacağı; Temyiz Kurulu bunun nasıl gerçekleşeceğini anlayamadığını, konu markanın ne şekilde coğrafi işareti çağrıştıracağını da göremediğini belirtiyor. Çağrışımdan bahsedebilmek için markanın coğrafi işaretle belli seviyede bir benzerliği olması gerektiği gibi, aynı zamanda indirekt olsa dahi işaretle korunan coğrafi orijini akla getirmesi lazımdır. Huzurdaki olayda çağrışımın kabul edilebilmesi için tüketicinin zihninde bu kelimeyi İspanya’da CAVA coğrafi işareti altında üretilen köpüklü şaraplarla bağlantılı görmesi ya da en azından CAVARIANE markasıyla satılan şarapların İspanyol bir orijini olduğunu düşünmesi gerekir. Halbuki, Kurul’a göre, ortada böyle bir risk yoktur; en azından görülmektedir ki konu marka İspanya ile bağlantı kurmaya neden olabilecek herhangi bir unsur veya görünüm içermemektedir. Bu durumda ise Kurul İspanyol tüketicilerin CAVA coğrafi işareti altında satılan köpüklü şaraplara ne kadar aşina olduğu veya CAVA’nın ne kadar meşhur olduğunun bir önemi olmadığını söylüyor.
Neticeten Kurul, hükümsüzlük talebini reddeden EUIPO kararının yerinde olduğunu belirtiyor ve Temyiz talebini reddediyor.
Bakalım bu noktadan sonra CRC ihtilafı bir üst mercilere taşıyacak mı, takipteyiz!
Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 19 Ekim 2017 tarihinde kullanılmayan markaların ilana itiraz gerekçesi olarak gösterilmesi durumuna ilişkin önemli bir karar verdi. Bu karar, “Siz ne düşünürsünüz?” serimizin yeni konusunu oluşturuyor.
6769 sayılı Kanun’la hayatımıza giren “kullanımın ispatı müessesesi” bildiğiniz gibi köklerini AB marka mevzuatından almaktadır. Dolayısıyla, bu uygulamayı uzun yıllardır sürdüren “Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)”nin konu hakkında azımsanamayacak tecrübesi bulunmaktadır. Bu tecrübeyi, IPR Gezgini’nde önceden yazdığımız yazılarda, elimizden geldiğince aktarmaya çalışmıştık.
Kullanımın ispatında, en tartışmalı alanı “yineleme başvuruları” (repeat applications) oluşturmaktadır. Tartışmayı, kısaca aktaracak olursak, bir başvurunun ilanına karşı karıştırılma olasılığı gerekçesiyle itiraz edildiğinde, eğer itiraz gerekçesi markaların tescil tarihinden bu yana beş yıldan fazla süre geçmişse, başvuru sahibinin itiraz gerekçesi markaların, ilana itiraza konu başvurunun başvuru tarihinden önceki beş yıl içerisinde kullanımının ispatlanması talep etme hakkı bulunmaktadır. Bu şartlar altında, itiraz sahibi, itiraz gerekçesi markaların kullanımını ispatlayamazsa, karıştırılma olasılığı gerekçeli ilana itiraz reddedilmektedir; kullanımın ispatlanması halinse ise, karıştırılma olasılığı gerekçeli itiraz kullanımı ispatlanan mal ve hizmetler esas alınarak incelenmektedir.
Kullanımın ispatı mükellefiyetinden sıyrılmak isteyen marka sahiplerinin geliştirdikleri strateji ise, kullanmadıkları markaların başvurularını beş yılda bir yeniden yaparak, tescil tarihinden başlayan kullanım zorunluluğundan kurtulmaktadır. Bu tip başvurulara “yineleme başvuruları” denilmektedir ve kullanılmayan bu tip markaların, yeni başvurulara karşı itiraz gerekçesi olarak öne sürülmeleri halinde, inceleme otoritelerinin ne şekilde davranması gerektiği önemli bir tartışma alanı oluşturmaktadır. Şöyle ki, kullanılmayan mal ve hizmetler için geçmişte tescil edilmiş ve beş yıllık kullanım zorunluluğu süresi içerisinde kullanılmamış bu tip markaların, yineleme başvuruları suretiyle beş yıllık kullanım sürelerini yeniden başlatmaları, aynı veya benzer markayı gerçekten kullanım niyetinde olan veya kullanan, ancak yineleme markalarının sahiplerinin ilana itirazı üzerine tescil ettiremeyen başvuru sahiplerince kötü niyetli bir eylem olarak değerlendirilmektedir. Sonraki tarihli başvuru sahipleri beklentisi, eğer itiraz gerekçesi marka, yineleme başvurusuna dayalı bir tescil ise, kullanım zorunluluğu süresinin, yineleme başvurusuna dayalı markanın tescil tarihinden itibaren değil, kullanılmayan markanın ilk tescil tarihinden itibaren başlatılmasıdır.
EUIPO Temyiz Kurulu, konu hakkında oldukça çarpıcı tespitler içeren PATHFINDER ve KABELPLUS kararlarını vermiştir. KABELPLUS kararı hakkında IPR Gezgini’nde yazdığımız detaylı değerlendirmenin https://wp.me/p43tJx-Ej bağlantısından görülmesi mümkündür. EUIPO Temyiz Kurulu söz konusu kararda takip eden tespitlere yer vermiştir:
“Topluluk Marka Tüzüğü ve Marka Direktifi, önceden tescil edilmiş markaların başvurusunun yeniden yapılmasını engelleyen hükümler içermemektedir. Bununla birlikte, Tüzük ve Direktif’e göre gerek AB markalarının gerekse de AB üyesi ülkelerde tescil edilen ulusal markaların, tescil tarihinden başlayacak 5 yıllık süre içerisinde ilgili bölgede kullanılması gereklidir. Kullanılmama halinde Tüzük veya Direktif’te yer alan yaptırımlar uygulanacaktır. Bu yaptırımlardan birisi de, kullanılmayan markaların itiraz süreçlerinde yeni başvurulara karşı ileri sürülememesidir. Topluluk Marka Tüzüğü’nde de bu içerikte düzenleme yer almaktadır.
İncelenen vakada, itiraz gerekçesi markaların tescil tarihleriyle itiraza konu markanın bültende ilan edildiği tarih arasındaki süre 5 yıldan kısadır. Dolayısıyla, vakaya ilk bakışta başvuru sahibinin itiraz gerekçesi markaların kullanımına ilişkin kanıt istenmesi yönündeki talebinin kabul edilmesi mümkün değildir.
Bununla birlikte, Adalet Divanı’nın C-40/01 sayılı kararının 42. paragrafında Hukuk Sözcüsü Ruiz-Jarabo, yetkili makamları tek amaçları başkalarının benzer işaretleri ileride tescil ettirmesine engel olmak olan ve meşru hiçbir marka işlevini yerine getirmeyen “savunma” veya “stratejik” amaçlı tescillere karşı mücadeleye davet etmiştir (Aynı husus Temyiz Kurulu’nun PATHFINDER kararında da ifade edilmiştir.).
Bir marka tescil edildikten sonra aynı markayı bir kez daha tescil etmek, markayı kullanım yükümlülüğünü ve bundan kaynaklanan yaptırımları, kanuni süreleri belirsiz biçimde uzatarak uygun olmayan ve hileli biçimde engellemek sonucuna yol açabilir. Bu yolla da, Birlik hukukunun eşit ve tek tip uygulamasından beklenen etki ortadan kaldırılabilir. Bu tip yeniden başvurular hukuka karşı hile niyetiyle yapılmıştır ve kanuna karşı hilenin ve hakların kötüye kullanımının engellenmesinin genel ilke olarak kabul edildiği Birlik Hukuku çerçevesinde, bu tip başvurular yoluyla yaptırımlardan kaçınmak mümkün değildir.
Marka mevzuatında yer alan, tescil tarihinden başlayan 5 yıllık süre, marka sahibine markasını tescil kapsamında mallar ve hizmetler için kullanıma hazırlanma ve piyasaya sürme için makul bir süre verme amacıyla konulmuştur. Marka sahibi bu süre içerisinde kullanıma ilişkin zorunluluklar hakkında endişelenmeden hazırlıklarını yapabilecektir.
Bununla birlikte, kullanıma ilişkin kanuni süreyi, aynı markanın sicilde yeni bir tescil numarasıyla yer alması yoluyla uzatmak için hiçbir meşru gerekçe bulunmamaktadır. Bu noktada, Kurul birlik kanun koyucularının 5 yıllık kullanım süresini yenileyebilmek için bir düzenleme öngörmediklerini de hatırlatmalıdır. Tersine, Tüzük ve Direktif’te yer alan “önceki marka” terimi gerçek anlamıyla algılanmalıdır. “Önceki marka” şu ya da bu tescil numarasını taşıyan marka değil, aynı mallar veya hizmetler için, aynı bölgede tescil edilmiş, aynı marka olarak kabul edilmelidir.
…
Toparlamak gerekirse Temyiz Kurulu, yukarıda yer verilen tablonun son çiftini oluşturan markalar muhtemelen hariç olmak üzere, itiraz gerekçesi markaları, itiraz sahibine ait 5 yıllık kullanım zorunluluğu süresi dolmuş önceki tarihli itiraz sahibi markalarının yeniden başvuruları sonucu tescil edilmiş markalar olarak kabul etmektedir. Buna dayalı olarak, Temyiz Kurulu’na göre, itiraz sahibi bu markaların kullanımına ilişkin kanıt sunmak zorundadır.“
Uzunca girişi yapmamızın nedeni EUIPO Temyiz Kurulu’nun yineleme başvuruları hakkındaki 2014 yılındaki yaklaşımını ortaya koymaktır. Bu görüş, aşağıdaki başvuru vesilesiyle Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce değerlendirilmiştir. Bu aşamada sorumuzu yöneltmenin zamanı gelmiştir:
“ALDI GMBH & CO. KG”, 2013 yılında aşağıda görseline yer verilen markanın tescil edilmesi talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur:
Başvurunun kapsamında 9. ve 18. sınıflara dahil mallar yer almaktadır. Bu mallar en kaba haliyle, “Laptop çantaları, bavullar ve seyahat çantaları ve çeşitli amaçlara yönelik çantalardır.”
Başvurunun ilanına karşı, Birleşik Krallık menşeili “SKY PLC” firması itirazda bulunur. İtiraz “SKY” markalarına dayanmaktadır ve bu markaların bir kısmının kapsamında aynı sınıflara dahil benzer mallar bulunmaktadır.
Başvuru sahibi, ilana itiraza gerekçe olarak gösterilen ve benzer malları içeren 8 Ağustos 2012 tarihinde tescil edilmiş “SKY” markasının yineleme başvurusuna dayalı bir tescil olduğunu iddia eder ve ilk tescil edildiği tarihten itibaren kullanılmamış bu markanın kapsadığı 9. ve 18. sınıflara dahil mallar bakımından kullanımının ispatlanması gerektiğini öne sürerek, kullanımın ispatı talebinde bulunur.
EUIPO İtiraz Birimi, itiraza konu başvurunun yapıldığı tarihte, yukarıda bahsedilen “SKY” markasının tescil tarihinden bu yana beş yıllık sürenin dolmadığını belirterek, bu markanın kullanımın ispatı talebine konu olamayacağını belirtir. Devamında da, “SKYLITE” başvurusu ile “SKY” ibareli itiraz gerekçesi ve kapsadıkları malları benzer bularak karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazı kabul eder.
Başvuru sahibi, EUIPO’nun PATHFINDER ve KABELPLUS kararlarını da öne sürerek ret kararına karşı itiraz eder. Başvuru sahibi, ret kararının gerekçesi “SKY” markasının bir yineleme başvurusu olduğunu, kullanılmadığını ve kullanımının ilk tescil edildiği tarih esas alınarak ispatlanması gerektiğini belirtmektedir. Buna ilaveten de markaların benzer olmadığını iddia etmektedir.
Sorumuz bu noktada geliyor, sizce EUIPO Temyiz Kurulu ve sonrasında aleyhine karar verilen tarafça açılan dava üzerine Adalet Divanı Genel Mahkemesi bu itirazı ne şekilde değerlendirmiştir?
6769 sayılı SMK ile marka mevzuatımıza giren kullanımın ispatı müessesi ile ilgili bu önemli dava ve davada tartışılan konu hakkındaki görüşlerinizi duymak bize mutluluk verecek. Kararı birkaç gün içerisinde sizlerle paylaşacağız.
Geçtiğimiz hafta yayınladığımız “Ayı Etinizi Nasıl Alırdınız? Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Ayı” Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz (1)?” başlıklı yazıda okuyucularımıza Adalet Divanı Genel Mahkmesi’nce görülen “Ayı kararı” hakkında bilgi vermiş ve davanın olası sonucu hakkındaki yorumlarını talep etmiştik.
Karar ve dava hakkında yorumunu bizlerle paylaşan okuyucumuz Ceren Aytekin’e teşekkür ediyoruz.
Mahkemenin kararını paylaşmadan önce, dava verilerine aşağıda bir kez daha yer veriyoruz:
Aşağıda görseline yer verilen başvurunun 29.,30.,31. ve 33. sınıflardaki çok sayıda mal için tescil edilmesi talebi EUIPO’ya yapılıyor.
Rus dilindeki yukarıda kelimenin Türkçe karşılığının “Ayı” olduğunu belirtelim.
EUIPO uzmanı başvurunun anlamını dikkate alarak, başvuruyu 29.,30.,31. sınıflara dahil bazı mallar bakımından tanımlayıcılık ve ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeleriyle reddediyor. Reddedilen mallar arasında, “Sınıf 29: Etler, et bazlı hazır yemekler, sosisler, jambonlar, vb. Sınıf 30: Pateler (kolaya kaçıp börek diyelim), pate bazlı hazır yemekler. Sınıf 31: Canlı hayvanlar.” yer alıyor.
Başvuru sahibi kısmi ret kararına karşı itiraz ediyor, ancak EUIPO Temyiz Kurulu itirazı reddediyor.
Temyiz Kurulu’nun ret kararını onamasının gerekçeleri; başvuruya konu “Ayı” anlamına gelen işaretin, kısmi ret kararı kapsamındaki malların ayı etinden oluştuğu, ayı eti içerdiği veya ayı eti tadı benzeri bir tadı içerdikleri mesajını doğrudan vermesi ve bu nedenle de malların türüne açık ve doğrudan referans içermesidir. Buna ilaveten Kurul, incelemenin Avrupa Birliği’nin resmi dilleriyle sınırlı olmadığını ve Birlik içerisindeki Rusça konuşan tüketicilerin de incelemede dikkate alınması gerektiği görüşündedir.
Başvuru sahibi bu karara karşı dava açıyor, dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülüyor ve 19 Temmuz 2017 tarihinde karara bağlanıyor.
Bu noktada aşağıdaki verileri sizlere sunalım:
1- Rusça, Avrupa Birliği’nin resmi dillerinden birisi değildir.
2- Başvuru Latin karakterinden değil, Kıril karakterlerinden oluşmaktadır.
3- Başvuru sahibi bu markayla piyasaya “Ayı eti” sunmadığını belirtmektedir ve ayı eti satışının Avrupa Birliği’nde kanunen yasak olduğunu iddia etmektedir.
4- Başvuru sahibi “Ayı” kelimesini marka olarak seçmesinin nedenini, Ayıların gücüne, kudretine, büyüklüğüne atıf yapma isteği olarak ortaya koymaktadır.
Genel Mahkeme, davacının taleplerini ve davayı aşağıdaki gerekçelere dayanarak reddetmiştir:
İlgili tüketici kesimin bakımından mutlak ret nedenleri kapsamına girebilecek bir işaretin varlığından bahsedebilmek için incelemenin Avrupa Birliği’nin resmi dillerine indirgenmesi mümkün değildir ve incelenen vakada, mutlak ret nedenlerinin ortaya çıkıp çıkmadığının Birlik içindeki Rusça konuşan tüketiciler dikkate alınarak tespit edilmesi gerekmektedir. AB’de önemli sayıda vatandaş Rusça’yı anlamaktadır ve özellikle Baltık ülkelerinde yerleşik bazı tüketiciler bakımından Rusça anadil gibidir. Buna ilaveten, Rusça “Медведь (ayı)” sözcüğü, Rus dilini yabancı bir dil olarak öğrenen tüketicilerin bildiği (aşina olduğu) bir sözcüktür ve Rusça temel kelimeleri ve Rus folklörü, sanatı, edebiyatı ve sporunda kullanılmaktadır. Bu çerçevede, kısmi ret kararı kapsamında bulunan mallar bakımından “Медведь (ayı)” sözcüğünün, malların ayı etinden oluştuğu veya ayı eti tadına benzer bir tada sahip olduğu mesajını verdiği yönündeki EUIPO Temyiz Kurulu tespiti yerindedir. Başvuru sahibinin, ayı hayvanının gücüne, kudretine, büyüklüğüne atıf yapıldığı ve markanın bu şekilde algılanacağı yönündeki iddiasıysa, yukarıda açıklanan ana algıyı değiştirmeyecektir. Belirtilen nedenlerle Genel Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu’nun tanımlayıcılık ve ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret kararını yerinde bulmuş ve başvurunun reddedilmesi kararını onamıştır.
Genel Mahkeme kararını bu şekilde aktardıktan sonra, vakayı ve zihnimizdeki soruları Türkiye bakımından değerlendirmeyi yerinde buluyoruz:
1- Rusça Avrupa Birliği’nin resmi dillerinden birisi değildir.
4- Yukarıda karardan (hem EUIPO Temyiz Kurulu hem de Genel Mahkeme kararlarından) anlaşılacağı üzere, toplam AB nüfusuna oranla %1-6’lık yüzde önemli bir orandır, çünkü bu yüzdenin tekabül ettiği kişi sayısı milyonlarla ölçülmektedir. Dolayısıyla, bu ilkenin Rusça bakımından uygulamasına bakıldığında, Rusça’nın Avrupa Birliği’nde %1 veya % 6 oranında bilinmesinin yeterli bir düzey olarak kabul edildiği anlaşılmaktadır.
5- Bu noktada Türkiye’deki tartışmalara dönülecek olursa, ülkemizde halen İngilizce başta olmak üzere bazı yabancı dillerin yeterli düzeyde bilinip bilinmediği argümanları çerçevesinde, İngilizce tanımlayıcı kelimelerin tescil edilip edilemeyeceği içerikli tartışmalarla karşılaşmaktayız ki ülkemizde artık İngilizce’nin anaokulu düzeyinde öğretildiği ve bilinirlik oranının %1-6’dan çok daha yüksek olduğu ortadadır. Dolayısıyla, içinde bulunduğumuz dönem ve şartlarda, bu tartışmayı ve İngilizce’nin yeteri düzeyde bilinmediği argümanını yerinde bulmadığımızı önemle belirtmemiz gerekmektedir.
6- İngilizce, Fransızca, Almanca, vb. Batı dillerini bir tarafa bırakıp ülkemizde milyonlarca Suriyeli sığınmacının yaşadığı gerçekliğine dönülecek olursa, kanaatimizce Arapça’nın da önemli bir başlık olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Şöyle ki, milyonlarca Arapça bilen ve konuşan kişi, şu dönemde Türkiye’de yıllardır yaşamaktadır ve bu yerleşim süreklilik arz etmektedir. Türk vatandaşı olup Arapça bilen ve konuşanlar da dahil edildiğinde, ülkemizce Arapça’yı anlayanların ve konuşanların oranı muhtemelen %5-6’dan yüksek olacaktır. Benzer bir yorumun Kürtçe bakımından yapılması da pek tabi mümkün olacaktır. Dolayısıyla, ortaya çıkan soru mutlak ret nedenleri incelemesinin, Türkiye’de bilinen ve konuşulan bu gibi diller bakımından da yapılmasının gerekli olup olmadığıdır ki, kanaatimizce bu sorunun yanıtı Evet olmalıdır.
7- Bir diğer tartışmalı alan ise, ülkemize her yıl gelen milyonlarca turistin varlığı göz önüne alınacak olursa, bu turistlerin anadilleri, özellikle de toplam içindeki en büyük sayıyı oluşturan Rusların dili bakımından bir değerlendirme yapılmasının gerekip gerekmediğidir. Rus turistlerin en sık gittiği Antalya kasabalarından birisinde bir deri dükkanı sahibi, Rusça deri kelimesini Kıril alfabesinde Türkiye’de marka olarak tescil ettirip, sonra yüzbinlerce Rus turistin alışveriş yaptığı aynı ilçenin aynı çarşısında diğer deri mağazalarının bu kelimeyi kullanmasını engellemek için hukuki yollara başvurduğunda, diğer iyi niyetli kullanıcıların hakları bakımından sanırız ki dillerin bilinirlik düzeyine ilişkin tartışmalar pek de önem arz etmeyecektir.
8- Bu noktada kendi pozisyonumuzu, dillerin bilinirlik düzeyinin yüksekliği gibi bir dayanaktan ziyade, iyi niyetli tacirlere yönelik olası haksızlıklara yol açmamak nihai amacı çerçevesinde konumlandırdığımızı belirtmek yerinde olacaktır. Elbette ki, bu konumlandırma ve dayandığı argümanlar tartışmaya açıktır.
Yukarıdaki argümanlara ilişkin değerlendirmeleriniz olursa, bunları yazının altına yorum olarak yazarsanız seviniriz.
Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) tarafından tanımlayıcılık ve ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeleriyle verilen bir ret kararına karşı açılan dava ve dava sonucunda Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından verilen karar, “Siz Ne Düşünürsünüz?” serimizin dördüncü sorusunu oluşturuyor.
Aşağıda görseline yer verilen başvurunun 29.,30.,31. ve 33. sınıflardaki çok sayıda mal için tescil edilmesi talebi EUIPO’ya yapılıyor.
Rus dilindeki yukarıda kelimenin Türkçe karşılığının “Ayı” olduğunu belirtelim.
EUIPO uzmanı başvurunun anlamını dikkate alarak, başvuruyu 29.,30.,31. sınıflara dahil bazı mallar bakımından tanımlayıcılık ve ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeleriyle reddediyor. Reddedilen mallar arasında, “Sınıf 29: Etler, et bazlı hazır yemekler, sosisler, jambonlar, vb. Sınıf 30: Pateler (kolaya kaçıp börek diyelim), pate bazlı hazır yemekler. Sınıf 31: Canlı hayvanlar.” yer alıyor.
Başvuru sahibi kısmi ret kararına karşı itiraz ediyor, ancak EUIPO Temyiz Kurulu itirazı reddediyor.
Temyiz Kurulu’nun ret kararını onamasının gerekçeleri; başvuruya konu “Ayı” anlamına gelen işaretin, kısmi ret kararı kapsamındaki malların ayı etinden oluştuğu, ayı eti içerdiği veya ayı eti tadı benzeri bir tadı içerdikleri mesajını doğrudan vermesi ve bu nedenle de malların türüne açık ve doğrudan referans içermesidir. Buna ilaveten Kurul, incelemenin Avrupa Birliği’nin resmi dilleriyle sınırlı olmadığını ve Birlik içerisindeki Rusça konuşan tüketicilerin de incelemede dikkate alınması gerektiği görüşündedir.
Başvuru sahibi bu karara karşı dava açıyor, dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülüyor ve 19 Temmuz 2017 tarihinde karara bağlanıyor.
Bu noktada aşağıdaki verileri sizlere sunalım:
1- Rusça, Avrupa Birliği’nin resmi dillerinden birisi değildir.
2- Başvuru Latin karakterinden değil, Kıril karakterlerinden oluşmaktadır.
3- Başvuru sahibi bu markayla piyasaya “Ayı eti” sunmadığını belirtmektedir ve ayı eti satışının Avrupa Birliği’nde kanunen yasak olduğunu iddia etmektedir.
4- Başvuru sahibi “Ayı” kelimesini marka olarak seçmesinin nedenini, Ayıların gücüne, kudretine, büyüklüğüne atıf yapma isteği olarak ortaya koymaktadır.
Sizce Genel Mahkeme’nin tanımlayıcılık ve ayırt edici nitelikten yoksunluk konusundaki değerlendirmesi ne yönde olmuştur? Veya siz karar verici pozisyonunda olsaydınız EUIPO ile aynı değerlendirmeyi yapar mıydınız?
Yorum ve değerlendirmeleriniz için şimdiden teşekkürler. Genel Mahkeme kararını takip eden yazıda iki gün içinde paylaşacağım.
Geçtiğimiz gün yayınladığımız “BADTORO v. TORO (Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararı) – Siz Ne Düşünürsünüz (1)?” başlıklı yazıda (https://wp.me/p43tJx-IL), EUIPO Temyiz Kurulu ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından BADTORO v. TORO markalarına ilişkin olarak incelenen ihtilaftan bahsetmiş ve okuyucularımıza ihtilaf hakkında siz ne düşünürsünüz sorusunu yöneltmiştik.
Sorumuza sitede yorumlarıyla yanıt veren Yıldız SEKBAN ve Filiz ÖZDİLER’e öncelikle teşekkür ediyoruz.
İlk yazıda da bahsettiğimiz üzere, EUIPO Temyiz Kurulu ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi ihtilafta farklı sonuçlara varmıştır.
İhtilafı kısaca hatırlatacak olursak:
Aşağıda görseline yer verilen “BADTORO” marka tescil başvurusu Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne yapılıyor. Başvurunun kapsamında 25. ve 34. sınıflara dahil mallar (giysiler, ayak giysileri, baş giysileri, sigaralar, tütün içenler için malzemeler, kibritler)ve 35. sınıfa dahil bazı hizmetler bulunuyor.
Başvurunun ilanına karşı aynı – benzer malları ve hizmetleri içeren aşağıdaki TORO kelime ve TORO kelime + şekil markaları gerekçe gösterilerek itiraz ediliyor.
TORO
İnceleme konusu markalara ilişkin tanınmışlık gibi bir iddianın bulunmadığını ve İspanyolca “TORO” kelimesinin Türkçe karşılığının da “boğa” olduğunu bu noktada belirtelim (her ne kadar inceleme konusu mallara – hizmetlere ilişkin bir özellik olmasa da).
İtiraz sahibinin itirazı ilk olarak EUIPO İlana İtiraz Birimi tarafından incelenmiş ve markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu tespitiyle başvuru reddedilmiştir. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz etmiş ve itiraz EUIPO Temyiz Kurul tarafından değerlendirilmiştir. Temyiz Kurulu incelemesi sonucunda, başvuru hakkındaki ret kararını, yani markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu yönündeki kararı yerinde bulmuş ve başvuru sahibinin itirazını reddetmiştir.
Davacının tek iddiası, karıştırılma olasılığı değerlendirilmesinin, yani Topluluk Marka Tüzüğü madde 8/1-(b) değerlendirilmesinin hatalı biçimde yapılmasıdır.
Genel Mahkeme, davacının bu iddiasını yerinde bulmuş ve aşağıda açıklanacak nedenlerle markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığı sonucuna ulaşmıştır.
Mahkemeye göre, Temyiz Kurulu’nun değerlendirmesinin tersine başvuruda yer alan şekil unsuru orijinaldir ve kamunun ilgili kesiminin dikkatini kelime unsurundan başka yöne çevirebilecektir. İşaretin oluşturduğu bütünsel izlenim göz önüne alındığında kelime unsuru ikinci plandadır. Başvuru ve ret gerekçesi markalar “TORO” kelimesini ortak olarak içerse de, bu husus markaların görsel benzerliğinin derecesini önemli ölçüde etkilememektedir. Dolayısıyla, işaretler arasında görsel benzerlik derecesi düşüktür. Buna ilaveten, işaretlerin işitsel benzerliğinin normal düzeyde olduğu kabul edilmelidir. İşaretlerin kavramsal benzerliğine gelince, başvurudaki kelime ve şekil unsurları birlikte değerlendirildiğinde ortaya çıkan ve tüketicilere iletilen mesaj, boğa (toro) hayvanının klasik konseptinden uzaktır. Bu çerçevede, Temyiz Kurulu değerlendirmesinin aksine, işaretler arasındaki kavramsal benzerlik yüksek düzeyde değil, ortalama düzeydedir. Bu çerçevede, Temyiz Kurulu’nun işaretler arasındaki bütünsel benzerlik bulunduğu yönündeki değerlendirmesi hatalıdır ve işaretler arasında ancak düşük derecede benzerlikten bahsedilebilir. Bütün bu değerlendirmelerin sonucunda da, mallar ve hizmetler arasında yüksek düzeyde benzerlik bulunsa da, kamunun ilgili kesimi malların ve hizmetlerin ticari kaynağı konusunda yanılgıya düşmeyecektir. Bu değerlendirmeler ışığında Genel Mahkeme, markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığına hükmetmiş ve aksi yöndeki EUIPO Temyiz Kurulu kararını iptal etmiştir.
Siz ne düşünürsünüz serisinin bir sonraki yazısında buluşmak üzere, karar hakkındaki görüşlerinizi beklediğimizi tekrar ediyor ve yorumlarını paylaşan okuyucularımıza şimdiden teşekkür ediyoruz.
Yabancı Ofis veya Mahkemelerin marka başvuruları hakkında verdikleri kararları, öncelikle sizin yorumunuza sunarak aktardığımız “Siz Ne Düşünürsünüz?” serimizin ikinci sorusunu yöneltiyoruz.
Aşağıda görseline yer verilen “BADTORO” marka tescil başvurusu Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne yapılıyor. Başvurunun kapsamında 25. ve 34. sınıflara dahil mallar(giysiler, ayak giysileri, baş giysileri, sigaralar, tütün içenler için malzemeler, kibritler) ve 35. sınıfa dahil bazı hizmetler bulunuyor.
Başvurunun ilanına karşı aynı – benzer malları ve hizmetleri içeren aşağıdaki TORO kelime ve TORO kelime + şekil markaları gerekçe gösterilerek itiraz ediliyor.
TORO
İnceleme konusu markalara ilişkin tanınmışlık gibi bir iddianın bulunmadığını ve İspanyolca “TORO” kelimesinin Türkçe karşılığının da “boğa” olduğunu bu noktada belirtelim (her ne kadar inceleme konusu mallara – hizmetlere ilişkin bir özellik olmasa da).
Karıştırılma olasılığı gerekçeli bu itirazın sonucunda, EUIPO Temyiz Kurulu ve Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi farklı sonuçlara varıyor ve Genel Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu’nun kararını iptal ediyor.
Sizce, davanın sonucunda ne tip bir karar verilmiştir veya siz olsaydınız karıştırılma olasılığı incelemesi sonucunda hangi karara varırdınız?
Genel Mahkeme’nin kararı yarınki (muhtemelen) yazıda yer alacak, bu aşamada sizlerin yorum ve değerlendirmelerini almak bizi mutlu edecek.
Yorum ve değerlendirmeleriniz için şimdiden teşekkürler.
Ayırt edici gücü bulunmayan veya ayırt edici gücü zayıf olan bir kelime unsurunun aynı veya benzerinin başka bir markada bulunmasına dayandırılan karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazların incelenmesi, Türkiye’de olduğu kadar yurtdışındaki marka tescil ofislerinde de sorunlu bir alan oluşturmaktadır. Türkiye’de özellikle gıda, eğitim ve telekomünikasyon sektörlerinde ayırt edici son derece zayıf veya hatta bulunmayan önceki tarihli kelime markaları gerekçe gösterilerek çok sayıda ilana itiraz dosyalanmakta ve bu itirazlar reddedildiğinde agresif koruma politikası benimsemiş marka sahipleri mahkemelerde hükümsüzlük istemli davalar açmaktadır.
Bu tip itirazların-davaların değerlendirilmesi aşamasında akla gelen ilk soru, ayırt edici gücü olmayan veya zayıf olan markaların nasıl mutlak ret nedenleri incelemesini geçtikleridir. Bu noktada verilebilecek birden fazla yanıt bulunmaktadır:
Yanıtlardan ilki, tescil ofisinin hatalı değerlendirmesiyle tescil edilmiş markaların varlığı olacaktır. Mutlak ret nedenleri incelemesi yapan uzmanların hatalarıyla tescil edilmiş markaların sicildeki varlığı yadsınamayacak bir gerçektir. Bununla birlikte, hatalı değerlendirme sonucu tescil edilmiş markaların varlığı, onlara güçlü markalarmış gibi geniş koruma kapsamı sağlanacağı anlamına gelmemektedir. Bu tip markalar, itiraz halinde tescilli oldukları gerçeği kabul edilerek, ancak ayırt edici gücü zayıf markaların, koruma kapsamlarının görece sınırlı olduğu değerlendirmesiyle birlikte ele alınmalıdır.
Yanıtlardan ikincisi, bu tip markaların kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnası sonucunda tescil edilmiş olabilecekleridir. Ayırt edici nitelikten yoksunluk, tanımlayıcılık ve ticaret alanında ortak kullanıma açık olma içerikli mutlak ret nedenlerinin istisnasını teşkil eden ve başvuru sahibi tarafından sunulan belgeler ışığında incelenen, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik müessesi kapsamında, normal şartlarda mutlak ret nedenleri kapsamına giren bazı işaretlerin hukuka uygun biçimde tescil edilmesi mümkündür. Dolayısıyla, ayırt edici olmayan işaretler bu yolla tescil edilerek, sonradan ilana itiraz gerekçesi olarak öne sürülebilirler.
Son yanıt ise, ayırt edici gücü olmayan bir kelime unsurunun ayırt edici bir figüratif unsuruyla birlikte tescil edilmesinin mümkün olmasıdır. Ayırt edici bir şekil unsuruyla birlikte tescil edilmiş ayırt edici olmayan kelime unsurlarına dayandırılan itirazlar da, incelemede güçlük yaşanan sorunlu bir alan teşkil etmektedir. Şöyle ki, ilan ve karar aşamalarında bu husus belirtilmediği sürece, üçüncü kişilerin ve mahkemelerin korunan unsurun aslında ne olduğu yönünde bilgi sahibi olması mümkün değildir. Korunan unsurun ne olduğu ilan edilmediği sürece, marka sahiplerinin tescil ofisi tarafından aslında korunmaya değer bulunmamış kelime unsuruna dayanarak, haklarını üçüncü kişilere karşı haksız biçimde öne sürmesinin önü açık bırakılmaktadır.
Ayırt edici gücü zayıf olsa da, minimum tescil edilebilirlik şartını yerine getiren kelime unsurlarının tescil edilmesi ise olağandır. Buna karşın söz konusu durum, bu markaların koruma kapsamlarının geniş olduğu anlamına gelmemektedir ve bu tip markaların sınırlı koruma kapsamından yararlanması gerekmektedir.
Konu hakkında Avrupa Birliği (AB) içinde de yoğun tartışmalar yaşanmıştır. Bu tartışmaların sonucunda Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) eşgüdümünde bir araya gelen AB üyesi ülkelerin marka tescil ofisleri konu hakkında bir Uyumlaştırma Programı yürütmüşlerdir. Programın sonunda Ekim 2014 tarihinde “Ayırt Edici Olmayan veya Zayıf Bileşenlerin Karıştırılma Olasılığına Etkisi” başlıklı bir Ortak Bildirge yayımlanmıştır. IPR Gezgini’nde Kasım 2014’de bu bildirge hakkında detaylı bir yazı yayımlamıştık, söz konusu yazıyahttps://iprgezgini.org/2014/11/27/ayirt-edici-gucu-olmayan-veya-ayirt-edici-gucu-zayif-olan-unsurlarin-karistirilma-olasiligina-etkisi-avrupa-marka-ve-tasarim-agi-ortak-bildirgesi/bağlantısından erişim mümkündür.
Bildirgenin anahatlarını kısaca hatırlayacak olursak:
“…………
AB Adalet Divanı’nın C-342/97 sayılı “Lloyd Schuhfabrik Meyer” kararının 22. paragrafında belirtildiği üzere; “ulusal mahkeme, bir markanın ayırt edici karakterini ve bu ayırt ediciliğin yüksek olup olmadığı değerlendirirken, söz konusu markanın tescile konu malları veya hizmetleri belirli bir işletmeden gelen mallar veya hizmetler olarak gösterebilme ve bu yolla diğer işletmelerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlama yeterliliğini bütünsel olarak incelemelidir.”
Belirtilen ilke çerçevesinde, zayıf bir markanın, pazar içerisinde asli işlevini yerine getirebilme potansiyeli daha düşük olduğundan, ayırt edici niteliği bulunmayan veya ayırt edici gücü zayıf olan bileşenleri dikkate alınarak, zayıf markaların koruma kapsamı daha dar olmalıdır.
Nispi ret nedenleri kapsamında markaların ayırt edici niteliği değerlendirilirken kullanılacak kriterler mutlak ret nedenleri kapsamında ayırt edici nitelik değerlendirilirken kullanılan kriterlerle aynı olmalıdır. Bununla birlikte, nispi ret nedenlerinde bu kriterler sadece ayırt edici nitelik eşiğinin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde değil, aynı zamanda ayırt edici niteliğin değişen derecelerinin tespit edilmesini sağlamak için de kullanılmalıdır.
ORTAK UNSURUN AYIRT EDİCİ NİTELİĞİNİN DÜŞÜK OLMASI:
Ana esaslar bu şekilde belirlendikten sonra, ilk olarak markaların ortak olarak içerdikleri unsurun ayırt edici niteliğinin düşük olması haline ilişkin ilkeler sayılmıştır:
Eğer markalar ayırt edici niteliği düşük olan bir unsuru ortak olarak içeriyorsa, karıştırılma olasılığı değerlendirmesi, ortak olmayan unsurların markanın bütünsel olarak oluşturduğu izlenime etkisi hususuna odaklanacaktır. Değerlendirmede, ortak olmayan unsurların benzerlikleri – farklılıkları ve ayırt edici nitelikleri dikkate alınacaktır.
Ayırt edici niteliği düşük bir unsurun markalarda ortak olarak yer alması, olağan şartlarda karıştırılma ihtimaline yol açmayacaktır.
Bununla birlikte karıştırılma ihtimali takip eden durumlarda ortaya çıkabilir:
Markanın diğer bileşenleri de düşük ya da daha düşük derecede ayırt edici niteliğe sahiptir veya diğer bileşenler görsel izlenimde önemsizdir ve markaların bütün olarak ortaya çıkardıkları izlenim benzerdir.
VEYA
Markaların bütün olarak oluşturdukları izlenim aynıdır veya yüksek derecede benzerdir.
ORTAK UNSURUN AYIRT EDİCİ NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI:
Karşılaşılabilecek bir diğer durum markaların ortak olarak içerdikleri unsurun ayırt edici niteliğinin bulunmaması halidir:
Eğer markalar ayırt edici niteliği bulunmayan bir unsuru ortak olarak içeriyorsa, karıştırılma olasılığı değerlendirmesi, ortak olmayan unsurların markanın bütünsel olarak oluşturduğu izlenime etkisi hususuna odaklanacaktır. Değerlendirmede, ortak olmayan unsurların benzerlikleri – farklılıkları ve ayırt edici nitelikleri dikkate alınacaktır.
Ayırt edici niteliği bulunmayan bir unsurun markalarda ortak olarak yer alması, kural olarak karıştırılma ihtimaline yol açmayacaktır.
Bu durumun istisnası olarak, markalar birbirlerine benzer diğer şekil veya kelime unsurları içeriyorsa ve markaların bütün olarak ortaya çıkardıkları izlenim aynı veya yüksek düzeyde benzerse, karıştırılma ihtimali ortaya çıkacaktır.
……….”
Yukarıda belirtilen genel ilkeler, EUIPO başta olmak üzere AB üyesi ülkeler tarafından benimsenmiş ve uygulanmasına başlamıştır. Dolayısıyla, 2014 sonbaharından bu yana ayırt edici gücü olmayan veya ayırt edici gücü zayıf olan kelimeleri ortak olarak içeren markaların karıştırılma olasılığı değerlendirmesinde yaşanan sorunlar AB boyutunda görece azalmıştır. Genel ilkeler bu tip durumlarda karıştırılma olasılığının varlığı tespitine ulaşılmasını oldukça zorlaştığından, reddedilen ilana itiraz sayısında da artışla karşılaşılmıştır. Durumun, Adalet Divanı Genel Mahkemesi bakımından benzer olduğu Haziran 2016’da EUIPO’da katıldığımız bir toplantıda EUIPO Temyiz Kurulu üyeleri tarafından ifade edilmiştir. Bir diğer deyişle, Uyumlaştırma Projesi kapsamında ulaşılan sonuçların Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararlarına da yansıdığını belirtmek yanlış olmayacaktır.
Bu yazıda inceleyeceğimiz karar, EUIPO Temyiz Kurulu tarafından verilmiştir ve ayırt edici gücü olmayan veya ayırt edici gücü zayıf olan kelimeleri ortak olarak içeren markaların karıştırılma olasılığı değerlendirmesiyle ilgilidir. 2017 yılına ait kararda yer verilen açıklamalardan Uyumlaştırma Programı’nın ve Ortak Bildirge’nin EUIPO Temyiz Kurulu tarafından ne şekilde değerlendirdiğini görmek mümkün olacaktır.
İspanyol “VIDAL GOLOSINAS, S.A.” firması 27/11/2014 tarihinde aşağıda görseline yer verilen “Vidal Sweet Cakes” markasının tescil edilmesi talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında 29., 30. ve 35. sınıflara dahil mallar ve hizmetler yer almaktadır. Bu mal ve hizmetlerden, patates cipsleri, fındık, fıstık ve patates esaslı atıştırmalık yiyecekler; şekerlemeler, karameller, sakızlar, pralinler, çikolatalar, bisküviler, buz, patlamış mısır, patates unu, pirinç esaslı atıştırmalıklar, tahıl esaslı atıştırmalıklar, çikolatave kakao esaslı içecekler; sayılan malların dükkanlarda ve bilgisayar ağlarında perakendeciliği hizmetleri, Temyiz Kurulu’nca yapılan incelemenin konusunu teşkil ettiğinden, yazıda yalnızca bu mal ve hizmetler sayılmıştır.
Başvurunun ilanına karşı Almanya menşeili “Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG” (bundan sonra Kaufland olarak anılacaktır) firması itiraz eder. Kaufland’ın itirazı aşağıda görseline yer verilen “Sweet” markasına dayanmaktadır. EUIPO’da 2012 yılında tescil edilmiş itiraz gerekçesi “Sweet” markasının kapsamında 29. ve 30. sınıflara dahil çok sayıda mal bulunmaktadır ve bu mallar esas itibarıyla, başvurunun kapsamında bulunan yukarıda belirtilen mal ve hizmetlerle aynı ve benzer mallardır.
Bu noktada, başvuru ile itiraz gerekçesi markanın ortak kelime unsurunu teşkil eden İngilizce “sweet” kelimesinin Türkçe karşılığının “tatlı” sıfatı olduğu ve kelimenin gıda ürünlerine ait bir özelliği bildirdiği belirtilmelidir. Kaufland’a ait “sweet” markasının EUIPO’da nasıl tescil edilmiş olduğu hususunda Temyiz Kurulu kararında bir açıklama (uzman hatası, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik, şekil unsuru, stilize yazım tarzı, vb.) yer almamaktadır.
EUIPO’da İtiraz Birimi tarihli 23/06/2016 kararıyla itirazı kısmen kabul eder ve başvuruyu “patates cipsleri, fındık, fıstık ve patates esaslı atıştırmalık yiyecekler; şekerlemeler, karameller, sakızlar, pralinler, çikolatalar, bisküviler, buz, patlamış mısır, patates unu, pirinç esaslı atıştırmalıklar, tahıl esaslı atıştırmalıklar, çikolatave kakao esaslı içecekler; sayılan malların dükkanlarda ve bilgisayar ağlarında perakendeciliği hizmetleri” bakımından reddeder.
İtiraz Birimi kararında; Bulgar ve Macar tüketicilerin İngilizce seviyesini dikkate almış, bu grupların yeterli derecede İngilizce bilgisine sahip olmamaları nedeniyle “sweet” kelimesini sıradan bir işaret olarak algılayacaklarını belirtmiş ve başvuru ile itiraz gerekçesi markada “sweet” kelimesinin ön plandaki – baskın unsur olmasını göz önüne alarak, markalar arasında yukarıda belirtilen mallar ve hizmetler bakımından Bulgaristan ve Macaristan için karıştırılma olasılığının ortaya çıkabileceğine hükmederek, başvuruyu kısmen reddetmiştir.
Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından incelenir. Temyiz Kurulu’nun 29 Mart 2017 tarihli R 1511/2016-4 sayılı kararındaki ana tespitler ve sonuç aşağıda özetlenecektir:
Başvuru sahibinin başlıca iddiaları; “sweet” kelimesinin kısmi ret kararı kapsamındaki hizmetler bakımından ayırt ediciliğinin bulunmaması, bu kelimenin anlamının tüm AB’de anlaşılabileceği, markaların ayırt edici özelliği bulunmayan bir kelimeyi ortak olarak içermeleri nedeniyle karıştırılma olasılığının varlığı tespitine varılamayacağı, markaların bütün olarak oluşturdukları izlenimin birbirinden farklı olduğu, 2014 yılında yayımlanmış Ortak Bildirge’nin bu hususu ortaya koyduğu ve dolayısıyla kısmi ret kararının kaldırılması gerektiğidir.
İlana itiraz sahibi buna karşılık olarak, kısmi ret kararının yerinde olduğunu öne sürmektedir ve “sweet” kelimesinin anlamının sadece Bulgaristan ve Macaristan’da değil, diğer birçok AB ülkesinde de bilinmeyeceğini iddia etmektedir.
Temyiz Kurulu incelemesinde ilk olarak, kısmi ret konusu mal ve hizmetlerle aynı ve benzer malların ret gerekçesi markanın kapsamında bulunduğunu tespit etmiş ve ardından markaların benzerliği incelemesine geçmiştir.
Taraflar arasındaki asıl ihtilaf, “sweet” kelimesinin ayırt edici niteliği ve gücü olduğu için, bu husus karada detaylı olarak değerlendirilmiştir.
Temyiz Kurulu incelemesinde, halkın yabancı dillerdeki bilgisi hakkında bir ayırıma gitmiştir. Bu ayırım, bir yabancı dildeki temel kelimeleri anlama becerisi ile o dili konuşma ve o dilde iletişim kurma becerisi arasındaki farklılıktır.
Genel Mahkeme tarafından önceden belirtildiği üzere Temyiz Kurulu, Avrupalı tüketicilerin genel olarak temel İngilizce kelimeleri anlayabildiği görüşündedir. Buna ilaveten Kurul tarafından önceki bazı kararlarında da belirtildiği üzere, “sweet” kelimesi temel, günlük konuşma diline ait bir kelimedir ve İngilizce konuşmayan ülkelerde de reklamcılık gibi alanlarda uluslararası olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla, bu kelime AB’deki tüketicilerce, özellikle tat özelliği ön planda olan ürünler bakımından tadı tatlı (sweet) olan bir şey olarak anlaşılacaktır. İncelenen vakada kısmi ret kararına konu olan ürünlerin tamamında tat ön plandadır ve dolayısıyla “sweet” kelimesi tanımlayıcı, ayırt edici özelliği bulunmayan bir kelimedir. Buna ilaveten, kısmi ret gerekçesi markadaki şekil unsurunun banal ve ayırt edici özelliği olmayan bir şekil olduğu da belirtilmelidir.
Temyiz Kurulu yukarıdaki tespitin ardından, başvuru ile kısmi ret gerekçesi markayı görsel ,işitsel, kavramsal ve bütün olarak ortaya çıkan izlenim bakımından karşılaştırmış ve markaların benzerlik içermedikleri sonucuna ulaşmıştır. Kurul, bütüncül izlenim bakımından karşılaştırmayı yaparken Adalet Divanı’nın ünlü Canon kararındaki (C-39/97) ilkeyi tekrarlamıştır: “Önceki tarihli markanın ayırt ediciliği arttıkça karıştırılma riski daha da artar, ayırt edici gücü kendiliğinden veya piyasa sahip oldukları ün nedeniyle daha yüksek olan markalar, ayırt edici gücü zayıf markalara kıyasla daha geniş koruma kapsamından yararlanırlar.”
Temyiz Kurulu yukarıdaki ilkeye ilaveten aşağıdaki önemli tespitleri de kararında paylaşmıştır:
“Bir firmanın ayırt edici gücü olmayan, tanımlayıcı olan veya ayırt edici gücü düşük olan bir markayı seçerek, bu markayı piyasada kullanmakta serbest olduğu şüphesizdir. Bununla birlikte, söz konusu firmanın bunu yaparken, aynı veya benzer tanımlayıcı bileşenleri başka firmaların da kendisiyle eşit derecede kullanma hakkına sahip olduğunu kabul etmesi gerekir.
Karıştırılma olasılığı değerlendirmesinde ayırt edici olmayan unsurlara büyük önem vermek AB Marka Direktifi’nin gerekçesine (mantığına) aykırı olacaktır. Birbirlerinden bağımsız olarak veya bütün olarak ayırt edici olmayan kelime ve/veya figüratif unsurlarından oluşan bir markanın sahibinin, bu unsurlardan birisinin başka bir markada yer alması nedeniyle karıştırılma olasılığı iddiasını başarıyla öne sürebilmesi mümkün olmamalıdır. Bunun mümkün olması halinde, ayırt edici olmayan ve tanımlayıcı unsurların haksız biçimde geniş korumadan faydalanması hali ortaya çıkar ve bu durum, özellikle ilgili terimin üçüncü kişilerce kullanımının ticaretin olağan ve dürüst akışı içinde gerçekleştiği hallerde, diğer tacirlerin ayırt edici olmayan ve tanımlayıcı olan aynı işareti kullanımını engeller.”
Yukarıda yer verilen tespitler ışığında Temyiz Kurulu, markalar arasında aynı mallar bakımından dahi karıştırılma olasılığının ortaya çıkmayacağı sonucuna ulaşmıştır.
Temyiz Kurulu, kararının 38. paragrafında Ortak Bildirge’ye göndermede bulunmuş ve varılan sonucun Ortak Bildirge’de yer verilen amaç ve ilkelere uygun olduğunu belirtmiştir.
Sonuç olarak başvuru hakkındaki kısmi ret kararı haksız bulunmuş ve kaldırılmıştır.
Türk marka uygulamasında, ayırt edici gücü olmayan veya tanımlayıcı olan kelime unsurlarının aynılığına veya benzerliğine dayandırılan çok sayıda ilana itiraza, sonrasında YİDK kararı iptali ve hükümsüzlük davasına rastlanılmaktadır. Bu noktada sorumluluklardan ilki şüphesiz, ayırt edici gücü olmayan veya tanımlayıcı olan markaları hatalı biçimde tescil eden tescil ofisine aittir. Bununla birlikte, ayırt edici gücü olmayan veya zayıf olan unsurlara dayanarak yapılan itirazların reddedilmesi için, markalar tescilli olsa da kuvvetli hukuki argümanlar mevcuttur ve bu yazıda yer verdiğimiz üzere EUIPO ve AB ülkeleri marka ofislerinin kabul edip uyguladıkları Ortak Bildirge bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak hazırlanmıştır. Ülkemizde geçmişte, ayırt edici gücü olmayan veya zayıf olan unsurlara dayanarak öne sürülen karıştırılma olasılığı iddiaları mahkemelerce daha yüksek oranlarda kabul edilirken,
Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) nezdinde marka olarak tescil edilmiştir. Full Colour Black Limited (“Full Colour”) tarafından ise, söz konusu markanın ayırt edici olmadığı ve kullanılmadığı iddiası ile, markanın hükümsüzlüğü talep edilmiştir. Nitekim Full Colour tarafından dosya hakkında daha sonra yapılan açıklamalarda, markanın kullanım amacı olmaksızın tescil edildiğinin düşünüldüğü ve bu sebeple hükümsüzlük isteminde bulunulduğu belirtilmiştir.
markasına dayalı olarak Topluluk Marka Tüzüğü’nün 8/5 tanınmışlık ve 8/1 karıştırılma ihtimali maddelerine dayanarak markanın yayınına tüm ürünler bakımından itiraz etmiştir. Kiril alfabesiyle yazılı kelime unsurunun Latin harflerine göre harf çevirisi ‘KYIVSKYI TORT’ tur ve ‘Kiev Pastası’ (Cake from Kiev) anlamına gelmektedir.
kelime unsurunun Ukraynaca karşılığı ‘KYIVSKYI TORT’tur ve ‘Kiev Pastası’ veya ‘Kiev’den Pasta’ (Cake from Kiev) anlamına gelmektedir. Kiril alfabesi; (i) Ukrayna veya Rusya’dan Avrupa Birliği’ne göç etmiş halk tarafından, (ii) Baltık Üye Devletleri’nde Rusça’yı çok iyi bilen halk tarafından (Rusça ‘Київський’ ibaresi ile hemen hemen aynı olduğundan), (iii) Orta ve Doğu Avrupa’da okullarda Rusça’nın öğretildiği ve nüfusun bir kısmının hala bazı temel Rus dili bilgisine olduğu bölgelerde, (iv) Bulgarca konuşan halk tarafından okunabilir ve bu kesim ‘KYIVSKYI TORT’ ibaresinin ‘Kiev Pastası’ veya ‘Kiev’den Pasta’ (Cake from Kiev) anlamına geldiğini de anlayacaktır. Bu kapsamda Avrupa Birliği’ndeki tüketicilerin büyük çoğunluğu Kiril Alfabesini bilmese ve itiraza dayanak markanın anlamını anlamasa bile anlayacak bir kesim vardır.
ve 
markalarına dayanılarak 
görselli marka başvurusuna yapılan itiraza ilişkin 2018-M-311 sayılı kararında da “…Her ne kadar başvuru konusu marka tuğra biçiminde stilize olarak tertip edilmiş olsa da, Türkiye’deki Arapça bilen/Arap harflerini okuyabilen tüketiciler markayı “ayman mahrouseh” biçiminde okuyabilecektir. İtiraz gerekçesi markalarda Arap harfleriyle yazılmış “mahrouseh” ibaresi ana/asli ayırt edici unsur durumundadır.“ denilerek Türkiye’deki Arapça bilen/okuyabilen kesimin markayı benzer şekilde telaffuz edebileceğini ve bunun karıştırılma ihtimaline yol açabileceğini kabul etmiştir. Bu bilgiler ışığında ülkemizde gün geçtikte artan göç dalgası ile birlikte ilgili tüketici kesiminin sahip olduğu niteliklerin değişmesi muhtemel görünmektedir ve karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde pek çok farklı kriterin dikkate alınması gerekebilecektir.
ile COR markalarının yalnızca düşük derecede işitsel olarak benzediğine ve ilgili Almanya halkının kesinlikle işaretlerin başlarındaki farklılıkları fark edeceğine karar vermiştir.
şeklinde benzer bir gülümseme şekli kullandığı ve Birleşik Krallık’ta tescil ettirdiği,
(29/09/2009, T-139/08, half-smiley) şeklindeki işareti içeren marka başvurusunun dahi bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmediği gerekçesiyle reddine karar verildiğini ilave etmiştir.
işaretinin bir gülümseme olarak algılanacağı ya da bunun bir EUTM markası olarak ayırt edici ve tescil edilebilir nitelikte olduğu iddiasına emsal teşkil edecek nitelikte olmadığı eklenmiştir.
