Etiket: H. Tolga Karadenizli

Renk kombinasyonlarının sicilde gösterim şartı konusunda AB Adalet Divanı son sözü söyledi: Renkleri eşit oranda yan yana dizmek yeterince açık ve kesin bir gösterim değildir!

Görsel: https://insights.howardkennedy.com/post/102fpgu/red-bull-has-the-blues

AB Adalet Divanı renk kombinasyonundan oluşan işaretlerin marka olarak tescil edilebilirliği hakkında merakla beklenen kararını 29 Temmuz 2019 tarihinde verdi. Karar renk kombinasyonlarının ayırt edici niteliğinin tartışıldığı bir karar değil, odak noktasında sicilde gösterim koşulu var. Mahkemece ulaşılan sonuç önemli tartışmalara gebe olacak ve AB düzeyinde uygulamada değişikliğine de yol açabilecek gibi gözüküyor.

Yazının devamında detaylarını aktaracağımız vakayı AB Adalet Divanı’nın önüne getiren idari ve yargısal süreç kısaca şöyle gelişiyor: Red Bull firmasının EUIPO nezdinde tescil edilmiş iki ayrı mavi/gümüş renk kombinasyonu markasının hükümsüzlüğü talep ediliyor. EUIPO İptali Birimi talebi kabul ediyor ve markaların hükümsüzlüğüne karar veriyor. Red Bull’un bu karara karşı yaptığı itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından reddediliyor. Red Bull EUIPO Temyiz Kurulu kararına karşı dava açıyor ve davayı inceleyen AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi davanın reddine karar veriyor. Red Bull son kanun yoluna da başvurarak Genel Mahkeme’nin kararını temyiz ediyor ve bunun üzerine dava AB Adalet Divanı tarafından inceleniyor.

Kararı aktarmaya başlamadan önce, dava konusu Genel Mahkeme kararıyla ilgili “Red Bull’un mavi/gümüş renk markaları hakkında AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararı” başlıklı yazıyı Nisan 2018’de IPR Gezgininde yayımladığımızı hatırlatalım. Öncesinde ilgili yazıyı okumak / hatırlamak isteyen okurlar https://iprgezgini.org/2018/04/12/renk-kombinasyonlarinin-marka-olarak-tescili-daha-zor-hale-mi-geliyor-red-bullun-mavi-gumus-renk-markalari-hakkinda-ab-adalet-divani-genel-mahkemesi-karari/ bağlantısından yazıya erişebilirler. Ancak, önceki yazıyı okumadan devam etmek isteyenler için uyuşmazlığın özeti ile başlayalım:

15 Ocak 2002 tarihinde Red Bull firması EUIPO nezdinde bir AB markası başvurusunda bulunmuştur. Tescili istenen marka, aşağıda görüldüğü gibi iki rengin kombinasyonundan oluşmaktadır:

30 Haziran 2003 tarihinde Red Bull, söz konusu markanın kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığını kanıtlamak amacıyla ek belgeler sunmuştur. 11 Ocak 2004 tarihinde ise markaya ilişkin olarak, Koruma mavi (RAL 5002) ve gümüş (RAL 9006) renkler için talep edilmektedir. Renkleri oranı yaklaşık %50-%50’dir.” ifadelerinden oluşan tarifnameyi sunmuştur. Başvurunun mal listesi kapsamında 32. sınıftaki “enerji içecekleri” bulunmaktadır. Söz konusu marka, kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığı belirtilerek ve yukarıda yer verilen tarifnameyle birlikte 25 Temmuz 2005 tarihinde tescil edilmiştir.

20 Eylül 2013’te Polonya menşeli Optimum Mark sp. z.o.o. isimli firma (kısaca Optimum Mark) yukarıda belirtilen markanın hükümsüzlüğünü talep etmiştir.  Hükümsüzlük talebine gerekçe olarak, markanın grafik gösterim için aranan (açıklık, kesinlik, … ve renkleri önceden belirlenmiş ve yeknesak şekilde birleştiren bir sistematik düzen) gerekli koşulları sağlamadığını ve tescil başvurusuna eşlik eden tarifnamedeki ifadenin, iki rengin ‘yaklaşık’ %50 – %50 şeklinde çok sayıda farklı kombinasyonuna olanak sağladığını öne sürmüştür.

Red Bull’un bir diğer renk markası başvurusu da 1 Ekim 2010 tarihinde EUIPO’ya yapılmıştır. Bu markanın da görseli ve eşya listesi yukarıda belirtilen markanın aynısıdır. Başvuru 29 Kasım 2010 tarihli Bültende yayımlanmış, ancak başvuruyu inceleyen marka uzmanı 22 Aralık 2010 tarihinde renklerin marka örneği içindeki dağılımlarının belirtilmemiş olması nedeniyle eksiklik bildiriminde bulunarak bu eksikliğin giderilmesini talep etmiştir.  Red Bull firması tarafından gönderilen cevap dilekçesi üzerine, 8 Mart 2011 tarihinde söz konusu marka, mavi (Pantone 2747C) ve gümüş (Pantone 877C) renkler için aşağıdaki açıklamayla (tarifnameyle) birlikte kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğe dayalı olarak tescil edilmiştir:

“İki renk birbirine eşit oranda uygulanacaktır ve renkler birbirine bitişik (yan yana) halde dizilmiştir.” (The two colours will be applied in equal proportion and juxtaposed to each other)

27 Eylül 2011 tarihinde Optimum Mark, benzer gerekçelerle markanın hükümsüzlüğü talebinde bulunmuştur. Optimum Mark, tarifnamede yer alan “juxtaposed” ifadesinin “ortak bir sınırı olan”, “yan yana konulmuş” veya “kontrast etki için birbirine yakın duran” gibi biçimlerde algılanabileceğini, marka tarifnamesinin, iki rengin mallara ne şekilde uygulandığına ilişkin düzeni belirtmediğini, bu nedenle de gösterimin açık ve kesin olmadığını ileri sürmüştür.

EUIPO İptal Birimi, markaların gösteriminin yeterli kesinlikte olmaması nedeniyle iki markanın da hükümsüzlüğüne karar vermiştir. Kararda, markaların grafik gösteriminin çok sayıda farklı kombinasyona olanak sağladığı ve bu durumun, tüketicilerin satın alımlarını kesinlik içinde yapabilmeleri için sadece belirli bir kombinasyonu algılayıp anımsamalarına engel olduğu belirtilmiştir.

Red Bull, EUIPO İptal Biriminin kararlarına karşı EUIPO Temyiz Kurulu nezdinde itirazda bulunmuştur. Temyiz Kurulu 2 Aralık 2014 tarihli kararlarıyla her iki itirazın da reddine karar vermiştir. Kurul, Adalet Divanı’nın Heidelberger kararında ortaya koyduğu ilkelere atıf yaparak söz konusu markaların, eşlik eden tarifnamelerle birlikte değerlendirildiklerinde, yeterince kesin ve yeknesak (uniform) olmadığı tespitinde bulunmuştur. Kurul’a göre söz konusu markalar, iki rengin birbirinden farklı genel izlenime sahip çok sayıda farklı kombinasyonla tertip edilebilmelerine imkân tanımaktadır.

Red Bull tarafından EUIPO Temyiz Kurulu’nun bu kararlarına karşı açılan dava AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 30 Kasım 2017 tarihli kararıyla reddedilmiş ve bu kararın da temyiz edilmesi üzerine dava son karar mercii olan AB Adalet Divanı tarafından görülmüştür.

Başvuru sahibi Red Bull tarafından davada beş gerekçe ileri sürülmüştür:

  • eşit muamele ilkesinin ihlali,
  • AB Marka Tüzüğünün m. 4 (marka olabilecek işaretleri düzenleyen ve sicilde gösterim koşuluna yer veren madde) hükmü ile m. 7(1)(a) (4. maddede belirtilen şartları taşımayan işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceğini düzenleyen mutlak tescil engeli) hükümlerinin ihlal edilmesi,
  • yasal beklentilerin korunması ilkesinin ihlali
  • ölçülülük ilkesinin ihlali
  • Genel Mahkemenin usul kurallarına ilişkin bazı hükümlerin ihlali

Burada, özellikle ikinci sırada yer verilen dava gerekçesi bağlamındaki tespit ve değerlendirmeler üzerinde durulacaktır. Nitekim Adalet Divanı da kararında ilk olarak ikinci dava gerekçesini ele almıştır.

Bu kapsamda Divan tarafından, öncelikle bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için o işarete sağlanacak korumanın konusunun ve kapsamının açık ve kesin bir şekilde belirlenebilmesine imkân tanıyan bir gösteriminin sunulmasının gerekli olduğu hatırlatılmıştır. Eğer başvuruya yazılı bir tarifname eşlik ediyorsa, bu tarifname tescille elde edilmek istenen korumanın konusunu ve kapsamını netleştirmeye yardım etmeli; sunulan gösterim ile uyumsuz olmamalı ve sunulan gösterimin konusu ve kapsamı hakkında şüphelere yol açmamalıdır. (27/03/2019, Hartwall, C-578/17, EU:C:2019:261, para. 39-40)

Dış hat sınırları olmaksızın, münhasıran ve soyut olarak iki veya daha fazla rengin kombinasyonundan oluşan işaretlerin gösteriminin, renkleri önceden belirlenmiş ve yeknesak şekilde birleştiren bir sistematik düzen içermesi gerekmektedir. İki veya daha fazla rengin, belli bir şekil ve dış hat çizgileri olmaksızın sadece bir araya getirilmesi, ya da iki veya daha fazla renge ‘akla gelebilen her biçimde’ gönderme yapılması; gerekli kesinlik ve yeknesaklığı (uniformity) sağlamayacaktır. Bu şekildeki gösterimler birbirinden farklı çok sayıda kombinasyon yaratılmasına olanak sağlamaktadır. Bu da, tüketicilerin -ilerideki satın alımlarını kesinlik içinde yapabilmeleri bakımından- sadece belirli bir kombinasyonu algılayıp anımsamalarına engel olmaktadır. Ayrıca böylesi gösterimler, yetkili otoriteler ve ticari aktörlerin korumanın kapsamını bilmelerine de imkân vermemektedir.

Somut olayda Red Bull’a ait tescil başvurularının münhasıran mavi ve gümüş renklerin kombinasyonundan oluştuğu konusunda bir tartışma bulunmamaktadır.

Her iki işaretin de gösterimi, birbirine paralel ve yan yana dizilmiş, eşit yüzeye sahip biri mavi, diğeri gümüş renkte iki dikey blok biçiminde yapılmıştır. Bu gösterimlere birer tarifname de eşlik etmektedir. Bunlardan birincisi her bir rengin oranının “yaklaşık %50-%50” olduğunu, ikincisi ise iki rengin yan yana konulduğunu ve eşit oranda uygulanacağını belirtmektedir.

Dava konusu kararında Genel Mahkeme, ilk tescille ilgili olarak tarifnamede yer alan “yaklaşık” kelimesinin, gösterimdeki kesinlik eksikliğini destekler mahiyette olduğunu, bu durumun da ilgili renklerin farklı biçimlerde tertip edilebilmesine imkân sağladığını belirtmektedir.

Diğer tescille ilgili olarak ise Genel Mahkeme, yana yana dizilimin (juxtaposition) farklı biçimler alabileceğini, renkler eşit oranda dağılım gösterseler dahi bunların yana yana diziliminin farklı görünümlere ve yerleşimlere sebebiyet vereceğini ifade etmektedir.

Adalet Divanı, Genel Mahkeme’nin dava konusu kararındaki bu tespitlerine katılmaktadır. Söz konusu markaların tescili, önceden belirlenmiş olmayan çoklu gösterimlere yol açmakta olup yeknesak değildir. Dolayısıyla markalar, sicilde gösterim şartına ilişkin mevzuat hükmüne ve Mahkemenin “Heidelberger Bauchemie” kararında[1] ortaya koyduğu ilkelere aykırı olarak tescil edilmişlerdir.

Hatırlatmak gerekirse, Adalet Divanı, renk kombinasyonlarından oluşan markaların açık ve kesin şekilde sicilde gösterimi konusunda ilkesel nitelikteki Heidelberger kararında, dış hat sınırları olmaksızın, münhasıran ve soyut olarak iki veya daha fazla rengin kombinasyonundan oluşan markalar bakımından, grafik gösterimin “renkleri önceden belirlenmiş ve yeknesak şekilde birleştiren bir sistematik düzen” içermesi gerektiğini ortaya koymuştur. Yine aynı kararda, iki veya daha fazla rengin, belli bir şekil ve dış hat çizgileri olmaksızın sadece bir araya getirilmesinin, ya da iki veya daha fazla renge ‘akla gelebilen her biçimde’ gönderme yapılmasının; gerekli kesinlik ve yeknesaklığı (uniformity) sağlamayacağına hükmedilmiştir.

Diğer taraftan Adalet Divanı’na göre, somut olayda davacı Reb Bull’un iddiasının aksine, renklerin kombinasyonundan oluşan markaların, söz konusu renkleri önceden belirlenmiş ve yeknesak şekilde birleştiren bir sistematik düzen içermesi koşulu, bu tür markaları bir figüratif markaya dönüştürmeyecektir. Zira bu koşul, renklerin gösteriminin dış hatlarla belirlenmesinin şart olduğu anlamına gelmemektedir.

Markalar kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğe dayalı olarak tescil edilmiş olduğundan, EUIPO’nun ve Genel Mahkeme’nin, sicilde gösterim koşuluna ilişkin madde hükmü kapsamındaki değerlendirmede, markaların çeşitli tezahürlerdeki kullanımını, özellikle de söz konusu markaların fiili kullanımlarını göz önünde tutmasında bir engel bulunmamaktadır.

Belirtilen tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde Adalet Divanı, Genel Mahkeme tarafından verilen kararı yerinde bulmuştur. Davacı Red Bull tarafından ileri sürülen eşitlik, ölçülülük ve yasal beklentilerin korunması ilkelerinin ihlali gibi diğer gerekçeler de haklı görülmemiş ve sonuç olarak davanın reddine karar verilmiştir.

Adalet Divanı’nın aktardığımız kararı bu uyuşmazlık hakkındaki nihai ve kesin karardır.  Karar kanaatimizce bir takım soruları ve tartışmaları da beraberinde getirecektir.

Aktardığımız karar ekseninde tarafımızca yapılan bazı tespitler ve ilk akla gelen meseleler şunlardır:

  • Hükümsüzlük talebine konu her iki markada da marka örneğiyle (markanın reprodüksüyonu) birlikte birer yazılı tarifname sunulmuş ve ilgili renklerin kodları da bu tarifnamede verilmiştir. Ancak marka örneği (renkler marka örneğinde görünüm olarak eşit oranda yer kaplasa dahi) ve renk kodlarının verilmesi, renk kombinasyonundan oluşan markalarda gerekli kesinlik şartını yerine getirmeyecektir. Heidelberger kararında da ortaya konulduğu üzere, bu renklerin önceden belirlenmiş ve yeknesak bir sistematik düzen içermesi de gereklidir. Kanaatimizce bu da ancak bir tarifnameyle mümkün olabilecektir.
  • Dava konusu olayda marka örneğine eşlik eden ve renklerin dağılımını “yaklaşık %50-%50” şeklinde ifade eden tarifname yeterli kesinlikte bulunmamıştır. “Yaklaşık” kelimesinin anlamı itibarıyla zaten bir kesinlik içermemesi nedeniyle bu tarifnameyle tescil edilmiş marka bakımından ulaşılan sonuç çok da şaşırtıcı değildir. Ancak, dava konusu diğer markada, marka örneğine (ve ilgili renklerin kodlarına) eşlik eden “İki renk birbirine eşit oranda uygulanacaktır ve renkler birbirine bitişik (yan yana) halde dizilmiştir.” şeklindeki tarifname de EUIPO ve AB Adalet Divanınca, sicilde gösterim koşulu bağlamında yeterli kesinliği sağlar nitelikte görülmemiştir.
  • Şu halde, renk kombinasyonlarından oluşan başvurularda; marka örneğine ve renk kodlarına eşlik eden “renklerin dağılımı eşit orandadır”, “renklerin oranı %50-%50’dir”, “renkler eşit oranda yan yana getirilmiştir” vb. yazılı açıklamaların, sicilde gösterim şartının sağlanması bakımından yeterli olmayacağı anlaşılmakla birlikte, Mahkeme kararında bu koşulların nasıl bir tarifname (veya ilave bir açıklama ya da belge) ile sağlanabileceği konusunda bir ipucu da bulunmamaktadır.
  • Dava konusu olaydaki markalarda olduğu gibi, yeterli kesinlik taşımayan tarifnamelerle (veya tarifnamesiz) olarak tescil edilmiş renk kombinasyonu markaları, Adalet Divanı’nın bu kararı neticesinde, olası hükümsüzlük taleplerine/davalarına konu edilebilecektir. Dolayısıyla sicilde gösterimi yeterli kesinliği taşımayan renk kombinasyonu markaları, bu gerekçeye dayalı olarak hükümsüzlük tehdidi altında olacaktır.
  • Renk kombinasyonunun, marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin şekilde anlaşılmasını sağlayacak şekilde sicilde gösterimi, markanın kullanımının devreye girdiği durumlar (örn. kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik, tescilli bir renk kombinasyonu markasına dayanılarak yapılan itirazda markanın kullanım ispatı talebine konu olması, vb.) bakımından da büyük önem arz edecektir.  Örneğin dava konusu markayı ele alacak olursak, renk kombinasyonunun aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi bir fiili kullanımı, tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştiren bir kullanım olarak mı, yoksa ayırt edici karakterini değiştirmeyen bir kullanım olarak mı değerlendirilmelidir?
  • İşte, tescil talebine konu işaret için marka sahibine sağlanacak korumanın konusu açık ve kesin şekilde belirlenebilir olmadığında,  diğer bir ifadeyle markanın sicilde gösterimi aranan bu koşulları sağlar nitelikte olmadığında, yukarıdaki soruya verilecek yanıt da güçleşecektir. Şüphesiz korumanın konusunun kesin ve net olarak belirli olması, bu işarete başka işaretler karşısında sağlanacak korumanın kapsamının ve sınırlarının belirlenmesi açısından da etkili olabilecektir.
  • Dava konusu markalar “grafik gösterim” (graphic representation) şartının bulunduğu dönemde (önceki AB Marka Tüzüğü’nün yürürlükte bulunduğu) tescil edilmiş ve markaların hükümsüzlüğü bu mevzuat döneminde talep edilmiştir. Ancak şu an yürürlükte bulunan 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğünde, “grafik gösterim” şartı yerine “marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin şekilde anlaşılmasını sağlayacak şekilde sicilde gösterimi” şartı bulunmaktadır. Ancak kanaatimizce bu durum, kararın yürürlükteki mevzuata etkisini ve uygulanabilirliğini ortadan kaldırmayacaktır. Zira dava konusu Genel Mahkeme kararında da belirtildiği üzere, ilgili maddenin yeni lafzı, hukuki belirliliği güçlendirme amacını taşımakta olup madde hükümde yer alan ifadeler, hükmün bir önceki lafzından daha da kısıtlayıcı niteliktedir. Şöyle ki, AB kanun koyucusu, ilgili hükmün gövdesine açıkça, Adalet Divanı’nın Sieckmann (C-273/00) ve Heidelberger (C-49/02) kararlarında belirlenen ilkeleri dâhil etmiş ve böylelikle, söz konusu maddenin yeni lafzını içtihatlarla tam uyumlu hale getirmiştir. Dolayısıyla, verilen kararın yürürlükteki AB mevzuatı açısından da doğrudan etkileri olacağı ve kararın uygulama alanı bulacağı düşünülmektedir.
  • Adalet Divanı kararları, EUIPO ve AB üye ülkeleri açısından bağlayıcı niteliktedir. Dolayısıyla, başta EUIPO olmak üzere AB üye ülkelerinin fikri mülkiyet ofisleri/kurumlarının, renk kombinasyonlarından oluşan başvurulara ilişkin olarak sicilde gösterim koşulunun ne şekilde sağlanabileceğini tekrar tartışmaya açması ve uygulama kriterlerini revize etmeleri muhtemeldir.
  • Bundan böyle renk kombinasyonlarının, bilhassa AB’de ve AB üye ülkelerinde marka olarak tescilinin, sicilde gösterim şartının eksiksiz yerine getirilmesi bakımından biraz daha meşakkatli olacağı, zira inceleyici ofislerin bu tür markaları bahsi geçen husus açısından daha titiz bir incelemeye tabi tutacakları öngörülmektedir.
  • Ülkemiz açısından, 6769 sayılı SMK’nın marka hukukuna ilişkin pek çok maddesi gibi “marka olabilecek işaretler” başlığı bağlamında markanın sicilde gösterim şartını da içeren 4’üncü maddesi, AB Marka Tüzüğü’nün ilgili maddesinden alınmıştır. AB Adalet Divanı’nın bu kararı ve buna bağlı olarak AB düzeyinde olası bir uygulama değişikliğinin, mevzuatında çok benzer içerikte bir hüküm bulunan Türkiye açısından da etki ve yansımaları olacak mıdır?

Konuyla ilgili tespitleri, değerlendirmeleri ve bağlantılı olabilecek soruları çoğaltmak mümkündür.  Bu meselelerin ne şekilde çözüme kavuşacağını, ofis kararları ve mahkeme kararları ekseninde gelişip şekillenecek uygulamalar zaman içinde gösterecektir.

H. Tolga Karadenizli

Ekim 2019, Ankara

karadenizlit@gmail.com


[1] C-49/02, EU:C:2004:384

Dünya Kupası Öncesi Bir Tanımlayıcılık Tartışması: WEMBLEY ibaresi marka olarak tescil edilebilir mi?

 

2018 FIFA Dünya Kupası’na sadece 2 gün kaldı! Dört yılda bir düzenlenen ve dünyanın en çok seyirci çeken, en önemli spor organizasyonlarından biri olan turnuva, 14 Haziran Perşembe günü ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki açılış maçının saat 18:00’deki başlama vuruşu ile start alacak ve 15 Temmuz Pazar günü oynanacak final maçıyla sona erecek.   Dolayısıyla, önümüzdeki bir ay boyunca futbol, gerek dünyada gerekse ülkemizde yoğun olarak konuşulan konuların başında gelecek. Maalesef Türkiye A Milli Futbol Takımı elemeleri geçemediği için bu dünya kupasında yer almayacak. Kupada milli takımımızı izleyemeyecek ve heyecanı daha üst düzeyde yaşayamayacak olmak üzücü olsa da, kendi adıma İtalya 1990’dan itibaren ilgiyle izlediğim Dünya Kupası’nı bu yıl da ekran başından büyük bir ilgi ve keyifle takip etmeye çalışacağım.

Yaklaşan gündem futbol ve dünya kupası olunca yazımızın da konusu tahmin ettiğiniz gibi futbolla bağlantılı olacak. Futbolla biraz ilgisi olup da WEMBLEY ismini duymayan yoktur sanırım. WEMBLEY, İngiltere’nin en büyük ve milli stadyumunun adı olup 90.000 kişilik kapasitesiyle Avrupa’nın Nou Camp’tan sonraki en büyük stadıdır. Pek çok ünlü konsere de ev sahipliği yapan çok amaçlı bir stadyum olan WEMBLEY, başkent Londra’nın Brent ilçesindeki Wembley isimli muhitte bulunmaktadır. Dolayısıyla, Wembley sadece ünlü stadyumun adı değil, aynı zamanda bu stadyumun bulunduğu Londra’daki bir muhitin/coğrafi alanın da adıdır.

Bu ön bilgilerin ardından konumuza gelelim. Yazıda aktaracağımız karar EUIPO Temyiz Kurulu’nun 16/01/2018 tarihli ve R 1415/2017-2 sayılı kararı. Kararda,  WEMBLEY ibaresinin tanımlayıcı nitelikte olup olmadığı hususu değerlendiriliyor. Temyiz Kurulu kararına konu olan vakanın özeti şöyle:

10 Ekim 2016 tarihinde Wembley National Stadium Limited (başvuru sahibi) WEMBLEY kelime markasının tescili için EUIPO’ya başvuruda bulunur. Başvurunun eşya listesinde 9, 16, 18, 25, 28, 35, 39, 41 ve 43. sınıflarda yer alan oldukça çeşitli mal/hizmetler bulunmaktadır. Başvuruyu inceleyen uzman, başvurunun 41. sınıfa dâhil bazı hizmetler bakımından (özetle: eğitim hizmetleri, eğlence hizmetleri, spor ve kültür aktiviteleri, sporla ilgili etkinlikler, konferanslar, seminerler hakkında bilgi sağlama hizmetleri, spor, eğlence, kültür ve müzik etkinliklerinin düzenlenmesi, futbol akademisi hizmetleri, televizyon programları yapım hizmetleri, yarışma ve spor etkinliklerinin düzenlenmesi ve organizasyonu, antrenörlük, oyuncu gelişimi, vb. konularda kurslar düzenleme, ödül seremonileri, bahis hizmetleri, yayıncılık hizmetleri, vb.) tanımlayıcı nitelikte ve ayırt edicilikten yoksun olduğunu bildirir yazıyı başvuru sahibine gönderir. Başvuru sahibi, aksi yöndeki karşı görüş ve cevabını EUIPO’ya sunar. Ancak uzman görüşünü değiştirmez ve bahsi geçen hizmetler bakımından kısmi ret kararı verir. Kısmi ret kararında, ilgili tüketicilerin önemli bir bölümünün, en azından Londra’daki vatandaşların, kısmi redde konu hizmetlerin sadece bir futbol stadyumu değil, aynı zamanda Londra’da bir coğrafi yerin adına işaret eden Wembley’de sağlanacağını derhal düşünecekleri; dolayısıyla WEMBLEY ibaresinin ilgili hizmetlerin coğrafi kaynağı konusunda kesin ve direkt bilgi taşıdığı; ibarenin İngilizce konuşan halk tarafından anlaşılacağı, markanın hayal ürünü, metaforik veya sıra dışı olmadığı; markanın ayırt edicilik katacak başka herhangi bir unsur içermediği; ilgili tüketicilerin marka ve redde konu hizmetler arasında doğrudan ve spesifik bir ilişki kuracağı; başvuru sahibinin halkın büyük bölümünün WEMBLEY’i coğrafi bir lokasyon olarak değil, dünyaca ünlü WEMBLEY STADYUMU’na işaret edecek şekilde algılayacağı yönündeki argümanının ikna edici olmadığı, zira başvuru sahibinin bu hususu delillerle ispatlayamadığı; Ofis’in geçmiş kararlarının somut olay yönünden bağlayıcı olmadığı ve emsal teşkil etmeyeceği; başvuru sahibinin kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğe yönelik talebinin ise koşula bağlı olması nedeniyle kabul edilebilir olmadığı gerekçelerine yer verilmiş ve başvuru 41. sınıfa dahil çeşitli hizmetler bakımından tanımlayıcılık ve ayırt edicilikten yoksunluk gerekçeleriyle kısmen reddedilmiştir.

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz etmiştir.

Başvuru sahibinin itiraz gerekçeleri, iddia ve argümanları:

Başvuru sahibi İngiliz ulusal futbol stadyumu WEMBLEY’in sahibi ve işletmecisidir. Başvuru sahibi WEMBLEY’in kısmi ret kararına konu hizmetler bakımından ünlü veya bilinir olduğuna yönelik herhangi bir delil veya açıklama sunmamaktadır. Çünkü, (başvuru sahibine göre) WEMBLEY, kısmi ret kararına konu hizmetlerle ünlü değildir ve bu nedenle ret kararı yerinde değildir. Dolayısıyla, WEMBLEY ibaresi, redde konu hizmetlerin coğrafi kaynağını göstermemektedir. Bu bağlamda başvuru sahibi Wembley bölgesinin ekonomisinin ne ile ünlü olduğuna işaret eden Wikipedia çıktısını delil olarak sunmuştur. Bu bilgiye göre, Wembley bölgesinin, redde konu hizmetlerle ünlü olmadığı veya bu hizmetlerle ilişkilendirilebilir olmadığı açıktır.  WEMBLEY markası başvuru sahibi tarafından, tüketicilere hizmetlerin WEMBLEY Natiaonal Stadium tarafından sağlandığına işaret edecek şekilde kullanılmakta olup tüketiciler de markayı bu şekilde, Wembley National Stadium Limited’den kaynaklanan, tanımlayıcı olmayan bir marka şeklinde algılayacaklardır. Marka ilgili hizmetler için tanımlayıcı olarak görülemez. Örneğin bir tüketici, antrenörlük hizmetleri sunan bir müesseseye giderek bir “WEMBLEY” istediğinde, marka, söz konusu hizmetleri doğrudan tanımladığından, hizmeti sunan ne istendiğini anlamayacaktır. Sadece bu hizmetlerin Brent ilçesinden kaynaklanabilecek olması, markanın tanımlayıcı olduğu anlamına gelmemektedir. İlaveten, tüketiciler ünlü kent simgelerinden oluşan markaları tanımak ve bunları belirli bir etkinlik, spor takımı veya organizasyon sahibi kuruluş ile ilişkilendirmek konusunda fazlasıyla tecrübelidir. “Wimbledon” veya “Le Mans” gibi tanınan markalar bu hususa birer örnektir. Son olarak, ünlü spor mekanlarının isimleri, her zaman ülke/bölge adıyla belirtilirler.  İlaveten, bu mekânla ilişkili mal ve hizmetler, ancak o ülke/bölgeyi temsil eden tek bir kaynak tarafından sağlanır. Örneğin, sadece bir WIMBLEDON, OLD TRAFFORD ve WEMBLEY vardır ve WIMBLEDON ile OLD TRAFFORD isimleri AB Markası olarak tescil edilmiş durumdadır. Dolayısıyla, WEMBLEY ibaresi, söz konusu hizmetlerle ilgili olarak kullanıldığında, tüketiciler tarafından tanımlayıcı olarak değil, ayırt edici bir ibare olarak görülecektir, çünkü bu ibare sadece devlete ait / devlet kontrolündeki tek bir hizmet sağlayıcıya, yani Wembley National Stadium Limited’e işaret etmektedir. Yaygın kullanımı göz önüne alındığında, WEMBLEY ibaresinin, söz konusu mal ve hizmetlerle ilgili olarak kullanıldığında, gerekli minimum ayırt edicilik seviyesine erişmiş olduğu açıktır. Başvuru sahibi markayı kullanmakta o kadar başarılıdır ki, uzman hatalı olarak, ilgili hizmetler yönünden başvuru sahibi yerine ilgili coğrafi alanın ünlü olduğuna inanmıştır. Bu haliyle, marka açık şekilde ayırt edicidir ve ilgili tüketiciler tarafından sadece başvuru sahibine işaret eder şekilde görülecektir. Başvuru sahibinin kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğe ilişkin delil sunmaya yönelik açık talebine rağmen, kendisine böyle bir fırsat verilmemiştir. Dolayısıyla, bu fırsatın da sağlanması talep edilmektedir.

Temyiz Kurulu’nun tespit, değerlendirme ve gerekçeleri:

Temyiz Kurulu öncelikle, AB Marka Tüzüğünün 7(1)(c) maddesi hükmünün içeriğine, hükmün altında yatan kamu yararına ve söz konusu maddenin kapsamına giren işaretlere yönelik genel ilkelere (yerleşik yargı içtihatlarına atıfla) yer vermiştir.

Malların coğrafi kaynağını veya destinasyonunu ya da hizmetlerin icra edildiği/sunulduğu yeri göstermeye yarayan işaretlerin, özellikle coğrafi adların herkese açık kalmasında kamu yararı vardır. Şöyle ki, bu işaretler, ilgili mal veya hizmetlerin kalitesini veya diğer özelliklerini belirtebilir; ayrıca, çeşitli yollarla tüketici tercihlerini etkileyebilirler.  Örneğin, mal veya hizmetleri bir yerle ilişkilendirmek olumlu bir tepkiye yol açabilir. (15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 47)

Daha belirgin olarak, sadece halihazırda ünlü olan coğrafi lokasyonları işaret eden, veya mal ve hizmetler bakımından ünlü olan ve bu nedenle ilgili tüketiciler tarafından bu mal ve hizmetlerle ilişkilendirilen coğrafi adların marka olarak tescili mümkün değildir. İkinci olarak, mal ve hizmetlerin coğrafi kaynağını belirtmek amacıyla söz konusu ibareler herkesin kullanımına açık kalmalıdır. (15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 48)

Ancak, ilke olarak AB Marka Tüzüğü’nin 7(1)(c) maddesi, halk tarafından bilinmeyen veya en azından coğrafi lokasyon olarak bilinmeyen, ya da işaret ettikleri yerin türü nedeniyle, ilgili tüketicilerin mal ve hizmetlerin o yerden kaynaklandığına inanmalarının muhtemel olmadığı coğrafi adların tesciline engel olmamaktadır.  (15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 49)

İlaveten, diğer tüm tanımlayıcı terimlerde olduğu gibi, uygulanması gereken test, coğrafi terimin mal ve hizmetlerin objektif özelliklerini tanımlayıp tanımlamadığıdır. Bir markanın tanımlayıcılığı, sadece ilgili mal veya hizmetler yönünden değil, aynı zamanda ilgili tüketici açısından da değerlendirilmelidir. (02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86,  § 38 ve 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23)

Kurul, redde konu 41. sınıfa dahil hizmetlerin hem ortalama tüketicilere hem de uzman tüketicilere hitap ettiğini ve uzman tüketicilerin dikkat düzeyinin ortalama tüketicilerin dikkat düzeyinden daha yüksek olduğunu belirtmiştir.

Başvuru konusu marka, “WEMBLEY” kelimesinden oluşmakta olup, bu ibare Londra’nın Brent ilçesinin bir parçasıdır. WEMBLEY ibaresi aynı zamanda İngiliz milli futbol stadyumunun adıdır. Söz konusu stadyum, daha büyük kapasiteyle ve çok amaçlı kullanıma uygun şekilde 2007 yılında yeniden inşa edilmiştir. WEMBLEY dünyanın en ünlü statlarından birisidir ve AB’deki pek çok tüketici tarafından Londra’daki stadyumun adı olarak bilineceği varsayılmaktadır.

Ancak, WEMBLEY’in sadece stadyuma işaret edecek şekilde anlaşılmayıp, aynı zamanda redde konu hizmetler yönünden Londra’nın Brent ilçesinde yer alan daha geniş bir coğrafi alanı işaret edecek şekilde anlaşılacağını gösterir bir delile veya Kurul tarafından tespit edilen bir göstergeye rastlanmamıştır. Statlar coğrafi lokasyonlar olmasına rağmen, bunların temelde herhangi bir mal veya hizmetin özelliklerini belirtebilmesi oldukça zordur. Bir coğrafi yer adının soyut olarak herhangi bir mal veya hizmetin coğrafi kaynağına işaret eder şekilde anlaşılıp anlaşılmayacağı aynı zamanda ilgili yerin özelliklerine bağlıdır. Yerin büyüklüğü arttıkça (örneğin bir bölge veya ülke), halkın ilgili yer adı ile mal veya hizmetler arasında bağlantı kurması daha kolay olacaktır. Bir cadde veya münferit bir bina/yapı genellikle bu şartı sağlamamaktadır. (kıyasen bkz. 22/01/2015, R 28/2014-5, NEUSCHWANSTEIN,  § 18.; Genel Mahkemenin 05/07/2016 tarih, T-167/15, NEUSCHWANSTEIN, EU:T:2016:391 kararıyla onanmıştır) Kurul’un görüşüne göre, aynı durum bir ilçenin bir bölümü bakımından da geçerlidir.

Ayrıca, bir stadyumun ilgili tüketicilerce mal ve hizmetlerin coğrafi kaynağına işaret edecek şekilde algılanacağını farz etmek de güçtür. WEMBLEY’in ticari olarak tek bir hizmet sağlayıcı tarafından işletilen, belirli, tekil bir tesis olması hususu, coğrafi kaynak varsayımının önüne geçmektedir. Dolayısıyla, WEMBLEY ibaresi, hizmetlerin bu stadyumda sunulması halinde, bu hizmetlerin kaçınılmaz olarak ancak tek bir sağlayıcıdan gelmesinden ötürü herhangi bir hizmetin coğrafi kaynağını göstermeyecektir. (kıyasen bkz. 04/07/2012, R 60/2012-4, NÜRBURGRING DRIVING ACADEMY, § 16-17) Bu çerçevede, somut vakada Tüzüğün 7(1)(c) bendi uygulanabilir değildir.

Temyiz Kurulu, ayrıca Ofis’in önceki kararlarıyla bağlı olmamakla birlikte, başvuru sahibi tarafından Ofis’in verdiği önceki kararlara, örneğin TOTTENHAM ve WIMBLEDON markalarının 41. Sınıftaki hizmetler için tescile uygun bulunduğuna dair kararlara yapılan atfın, incelemeye konu vakayla ilgili olduğunu da belirtmiştir.

Karar uzmanı, markanın ayırt edicilikten yoksun olduğu sonucuna, esas olarak markanın tanımlayıcı niteliğinden ötürü ulaşmış olduğundan ve yukarıda ifade edildiği üzere marka, Tüzüğün 7(1)(c) bendinin uygulama alanına girmediğinden 7(1)(b) bendi kapsamındaki ret kararının da kaldırılması gerekmiştir.

Açıklanan gerekçelerle Temyiz Kurulu itirazın kabulüne ve kısmi ret kararının iptaline karar vermiştir.

Temyiz Kurulu’nun bu kararı almasında WEMBLEY’in ünlü stadyumun adı olarak bilinirliğinin, Londra’nın Brent ilçesindeki bir muhit olarak bilinirliğinin çok ötesinde olması ve tüketicilerin, kısmi redde konu hizmetlerle ilgili olarak bu ibareyi gördüklerinde, söz konusu hizmetlerin söz konusu coğrafi alandan kaynaklandığını düşünmelerinin olası olmaması yönündeki değerlendirmenin etkili olduğu söylenebilir. Ayrıca, karar içeriğinde daha önce IPR Gezgininde paylaşılmış ve tartışılmış olan NEUSCHWANSTEIN kararına da atıf yapıldığına dikkat çekelim.

WEMBLEY marka olarak tescile giderken, futbolseverlere de yaklaşan Dünya Kupası’nın keyfini çıkarmak düşsün diyerek yazımıza burada noktayı koyalım. (not: Messi’li Arjantinspor 🙂 )

 

H. Tolga Karadenizli

Haziran 2018, Ankara

karadenizlit@gmail.com

 

 

EUIPO Büyük Temyiz Kurulu kararı: “Brexit” marka olarak tescil edilebilir mi?

Kaynak:
https://news.sky.com/story/what-different-types-of-brexit-will-mps-vote-on-today-11676574

Toplumsal ya da siyasi gelişmeler bağlamında yeni ortaya çıkan veya yeni ortaya çıkmamış olmamakla birlikte salt sözlük anlamından farklı bir bağlamda kullanılmaya başlanması nedeniyle yeni anlamlar kazanan bazı kavram, isim, simge veya adlandırmalar zaman zaman marka tescil başvurularına konu olabilmektedir. Türkiye’de de örneklerine pek çok kez rastladığımız bu tarz başvuruların yapılmasının başlıca amacı kamuoyunun, medyanın sıcak gündeminde olan böylesi kavramların yakaladığı popülarite rüzgarının, ticari bir avantaja dönüştürülmesidir. Zira, fazlasıyla gündemde olan böylesi adlandırmalar için fazladan reklam yapılmasına ihtiyaç kalmayacak, ticari ürün ve hizmetlerde bu adlandırmalar tüketicinin dikkatini kolaylıkla çekecektir.

Bu duruma güncel örneklerden birisi de “Brexit” kelimesidir. Son dönemde dünya siyasi gündeminin önemli başlıklarından birisi durumunda olan Brexit süreci herkesin malumudur. Hemen hergün yazılı ve görsel medyada kendine yer bulan, önemli politik, ekonomik sonuçlar doğuracak bu süreci ifade eden “brexit” kelimesi de çeşitli ülkelerde marka tescil başvurularına konu edilmiştir. Bu yazımızın konusunu oluşturan vaka ise AB Fikri Mülkiyet Ofisine (EUIPO) yapılan bir marka tescil başvurusuyla ilgilidir.

6 Eylül 2016 tarihinde Birleşik Krallık merkezli Brexit Drinks Ltd şirketi (başvuru sahibi) aşağıdaki figüratif markanın AB ülkelerinde tescili amacıyla EUIPO’ya başvuruda bulunmuştur:

Başvurunun tescil edilmek istendiği mallar şunlardır:

Sınıf 32: Kafein içeren enerji içecekleri; bira.

Başvuruyu inceleyen uzman, başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk ve kamu düzenine / genel ahlaka aykırılık gerekçeleriyle reddetmiştir. Kararda kamu düzenine aykırılık gerekçeli tescil engelinin varlığı için başvurunun mutlaka yasadışı veya saldırgan olmasının şart olmadığı; başvuru konusu işaret üzerinde “tekel hakkı” elde edilmesinin yasadışı veya saldırgan olarak algılanmasının da yeterli olduğundan bahisle başvuru konusu ifadenin, orijinal kullanım amacı yerine AB markası olarak bira ve enerji içeceği gibi malların ticari kaynağını belirtmek için tescil edilmesi halinde, AB vatandaşlarının derinden rencide olacağı, “brexit” kelimesinin tescilinin, AB tarihinde son derece önemli bir süreci işaret eden bu terimin ağırlığını, önemini baltalayabileceği gerekçesine yer verilmiştir. Diğer yandan, ayırt edicilikten yoksunluk gerekçeli tescil engeliyle ilgili olarak; “brexit” kelimesinin küresel medyada ve sosyal ağ sitelerinde sıklıkla kullanılması nedeniyle, başvuru konusu işaretin sadece ifade ettiği kavrama karşılık gelecek şekilde, yani Birleşik Krallık’ın AB’den çekilmesini ifade eden bir söz olarak algılanacağı, ticari kaynak belirten bir işaret olarak algılanamayacağı; “brexit” kelimesinin bazı İngilizce sözlüklerde dahi bu anlama karşılık gelecek şekilde yer aldığı; markadaki figüratif unsurların da Birleşik Krallık bayrağına gönderme yaptığı ve işaretin bütününe herhangi bir ayırt edicilik katmadığı gerekçelerine yer verilmiştir.

Başvuru sahibi bu karara itiraz etmiştir. EUIPO Temyiz Kurulunca verilen 8 Kasım 2017 tarihli ara kararda, dosyanın Büyük Temyiz Kuruluna (Grand Board) havale edilmesine karar verilmiştir. Dosyanın Büyük Temyiz Kuruluna taşınmasının gerekçesi ise; benzer bir olayda daha önce EUIPO 2. Temyiz Kurulu’nun “brexit” kelime markasının ayırt edicilikten yoksunluk ve kamu düzenine aykırılık gerekçeleriyle reddinin yerinde olmadığı yönünde kararının bulunması (28/06/2017, R 2244/2016, BREXIT) ve farklı ulusal tescil makamlarının aynı kelimenin tescil edilebilirliği konusunda birbirinden farklı sonuçlara ulaşmış olmasıdır.

İlgili mevzuat hükümleri uyarınca ara karar EUIPO Resmi Bülteninde ilan edilmiş ve iki aylık yasal süre içinde EUIPO’ya herhangi bir görüş gelmemiştir.

Dosyanın kendisine havale edilmesi üzerine itirazı inceleyen EUIPO Büyük Temyiz Kurulu 30 Ocak 2019 tarihinde vermiş olduğu kararında (R 958/2017-G) özetle, aşağıdaki tespit ve değerlendirmelerde bulunmuştur:

  • Brexit, “Britain” ve “exit” kelimelerinden oluşturulmuş bir kısa ad / kısaltma olup, Birleşik Krallığın AB’den çekilmesini ifade etmektedir. 23 Haziran 2016 tarihli referandumla Birleşik Krallık seçmeni AB’den ayrılma yönünde oy kullanmıştır. 6 Eylül 2016 tarihinde ise inceleme konusu marka başvurusu yapılmıştır.
  • Referandumun ardından önemli siyasi gelişmeler yaşanmıştır: Birleşik Krallık tarafında, hükümeti AB Anlaşması’nın 50. maddesini çalıştırmış; AB’den ayrılma süreci için yeni bir hükümet birimi / bakanlık kurmuş, bu bakanlığın başına David Davis’i getirmiştir. Birleşik Krallık ile AB arasındaki resmi müzakereler Haziran 2017’de başlamıştır. Bay Davis’den basında “Brexit Bakanı” olarak bahsedildiği herkesçe bilinmektedir. Avrupa Birliği tarafında ise, 27 Temmuz 2016’da, Michel Barnier Avrupa Komisyonu Başmüzakerecisi olarak görevlendirilmiştir. Bu görevin ardından Bay Barnier ise popüler olarak “Brexit Komiseri” olarak anılmaktadır. Süreç içinde Brexit kelimesi etrafında diğer bazı tabirler de ortaya çıkmıştır. (örn. Soft Brexit, Hard Brexit, Brexiteers)
  • Oxford, Collins ve Cambridge sözlüklerinde “brexit” kelimesi “isim” (noun) olarak yer almakta ve sözlüklerde kelimenin anlamı “Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden çekilmesi” olarak belirtilmektedir. Oxford Sözlüğü, kelimenin muhtemel kökeni olarak, Yunanistan’ın 2012 de Eurozone bölgesinden muhtemel çıkışını ifade eden “Grexit” terimini göstermektedir. Gelinen noktada Birleşik Krallık Hükümeti ve AB otoriteleri arasında devam eden zorlu müzakere sürecinde, ilgili terim, başvuruyla ilgili ilk ret bildiriminin yapıldığı tarihtekinden daha da yaygın olarak kullanılmaktadır. Brexit kelimesinin Oxford Sözlüğüne girdiği tarihten bağımsız olarak, ilgili terim, başvuru tarihinden önce halihazırda varolmuş durumdadır.
  • Belirtilen sözlük anlamları ve terimin bu anlam dâhilinde kullanımının yaygınlaşması karşısında, başvuru sahibinin “brexit” kelimesinin “brex” ve “it” şeklinde iki kısım olarak ve “brex”, “break” kelimesinden türetilmiş bir yeni sözcük şeklinde, “birşeyi kırmak”, örneğin bir içeceği içtikten sonra kutusunu parçalamak biçiminde algılanacağı yönündeki iddiası yerinde görülmemiştir.
  • İngilizcede var olan “Brexit” tabiri AB genelinde tüm dillerde kullanıldığından, ilgili tüketici kesiminin, AB’deki tüm tüketicileri içerdiği ve somut olayda içeceklerin günlük kullanıma yönelik, ortalama tüketicilere hitap eden mallar olmasından ötürü, tüketicilerin dikkat düzeyinin ortalama ila ortalamanın altında olacağı belirtilmiştir.
  • Somut olayda karar uzmanı, 32. sınıftaki mallarda kullanılacak “brexit” markasının, ortalama AB tüketicilerinin, bilhassa referanduma katılmış ve Birleşik Krallık’ın AB’de kalması yönünde oy kullanmış (%48,1 ile oyların önemli bir kısmını teşkil etmektedir) tüketicilerin hassasiyetlerini yaralayacağını belirtmiş ve bu nedenle “Brexit” kelimesinin tescilinin, AB tarihindeki son derece önemli bir süreci işaret eden bu terimin ağırlığını baltalama girişimi olduğu görüşünü benimsemiştir. Bu tespitler şu üç soruyu ortaya çıkarmaktadır: (1) Brexit yasadışı mıdır? (2) Brexit’i desteklemek yasadışı veya ağır şekilde kırıcı mıdır? (3) Brexit kelimesi, izole olarak, böyle bir fikri ifade etmekte midir? Bu üç sorunun tümünün yanıtı olumsuzdur.
  • Brexit terimi, tümüyle Lizbon Anlaşması ve Birleşik Krallık anayasal çerçevesine uygun olarak alınmış, egemen bir politik kararı ifade etmektedir. Herhangi bir manevi çağrışımı yoktur. Halk arasında “brexit” olarak ifade edilen karar tümüyle yasaldır. Birleşik Krallık’taki halkın bir bölümünün referandum sonucundan ve siyasi sürecin istenmeyen sonuçlarından dolayı üzgün olması, demokratik şekilde alınmış böylesi tartışmalı kararların doğal bir sonucudur. Bir siyasi gelişmeden dolayı üzgün olunması “hakaret” (offence) teşkil etmemektedir. Sadece halkın bir bölümünün bu fikri sevmemesinden ötürü, “brexit” kelimesinin manevi açıdan aykırı, rahatsız edici olduğu söylenemez. Brexit yasal olarak alınmış, egemen siyasi bir kararı belirtmekte olup, kelimenin olumsuz bir ahlaki / manevi çağrışımı bulunmamaktadır. Kelime provokasyon veya suça teşvik ya da karışıklık oluşturmamaktadır. Diğer yandan bu kelime bir terör, baskı ya da herhangi bir ayrımcılık sembolü değildir. Toplumsal huzursuzlukla eş anlamlı değildir. Brexit bir nefret, cinsiyet ayrımcılığı, ırkçılık ya da benzeri türden bir simge, deyiş değildir. İbare müstehcenlik de içermemektedir. Brexit kelimesi tek başına bir fikri ifade etmemektedir. Sadece halen devam eden bir siyasi süreci işaret etmektedir. İnceleme konusu olay bakımından Brexit’in bu haliyle pozitif veya negatif bir fikir teşkil ettiğini söylemek salt bir varsayımdan ibaret olacaktır. Bu çerçevede, “brexit” kelimesi, başlı başına veya başvuru konusu mallar için bir ticari marka olarak kullanılması halinde, genel ahlaka aykırı olmayacaktır. Bu nedenle kamu düzeni ve genel ahlaka aykırılık gerekçesi yönünden verilen ret kararı yerinde görülmemiştir.

Devamında Büyük Temyiz Kurulu, ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verilen ret kararı yönünden itiraz incelemesine devam etmiştir. Bu kapsamda ayırt edicilik değerlendirmesine ilişkin yerleşik içtihatlara atıf yapıldıktan sonra, kararda yer verilen başlıca tespit ve değerlendirmeler şöyledir:

  • Başvuru sahibi, başvurunun yapıldığı tarihte “brexit” kelimesinin yeni bir kelime (neologism) olduğunu, tüketicilerin bu kelimeden uzun süredir haber olmadığını ileri sürmekteyse de, Kurul tüketicilerin ilgili tarihte “Brexit” kelimesini, tarihsel ve siyasi bir süreçle ilgili bir olayı işaret eden anlamı dâhilinde bildikleri görüşündedir. Bu kelimeyle birlikte Birleşik Krallık bayrağını andıran figüratif unsurun bileşiminden oluşan marka, içecek kutuları ve şişeleri üzerinde görüldüğünde, tüketiciler tarafından sadece ilgili olaya işaret eder biçimde algılanacak olup, malların belirli bir sınai veya ticari kaynaktan geldiği yönünde algılanması mümkün olmayacaktır.
  • Ticari olmayan bağlamda (örneğin politik, tarihi, vb.) çok yoğun şekilde kullanılmakta olan bir işaret, ister istemez halk tarafından o bağlamla ilişkilendirilecek olup, ancak tüketicilerin o işarete ticari bağlamda yeterince maruz kalmaları halinde markasal ayırt edicilik kazanabilecektir.
  • Başvuru konusu marka, bazı figüratif unsurlar içermesine rağmen, malların ticari kaynağını gösteren bir işaret olarak görülmeyecektir. Kelime ve şekil unsurlarını birlikte içeren markalarda, kelime unsurunun kural olarak şekil unsurundan daha belirleyici olduğu; zira ortalama tüketicilerin şekil unsurunu tarif etmektense kelimeyi zikretmek suretiyle mallara veya hizmetlere kolaylıkla işaret edeceği kabul edilmektedir. Başvuru konusu işarette yer alan renk, yazım biçimi (büyük harf-küçük harf kullanımı), stilizasyon (Birleşik Krallık bayrağını akla getiren arka zemin) gibi figüratif unsurlar markayı ayırt edici hale getirmek için yeterince dikkat çekici değildir.
  • Başvuru sahibinin iddialarının aksine, işaretteki figüratif unsurlar ilgili tüketicilerin dikkatini, kelime unsuru ile verilen ayırt edici olmayan mesajdan uzaklaştırmamaktadır.

Bu tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, Büyük Temyiz Kurulu işaretin ayırt edici nitelikte olmadığı sonucuna ulaşmış ve bu gerekçeye dayalı ret kararını yerinde bulmuştur.

Başvuru sahibinin diğer ülkelerde verilen kararlara yönelik argümanlarına yönelik olarak ise Büyük Temyiz Kurulu; Alman Marka Ofisinin “brexit” ibaresini 36. sınıfta yer alan hizmetler için ayırt edici nitelikte yoksun ve tanımlayıcı bulduğunu; Estonya Marka Ofisi’nin 16, 35 ve 41. sınıfları içeren; Japon Marka Ofisi’nin ise 9, 16, 28, 35, 41, 42, 45. sınıfları içeren “brexit” ibareli başvurular hakkında benzer kararlar verdiğini belirtmiştir. Ayrıca, iki önemli İngilizce konuşulan hukuk sisteminde de aynı yönde karar verildiğine dikkat çekmiştir. Bu kapsamda Büyük Temyiz Kurulu, “brexit” ibareli, 25 ve 33. sınıflardaki malları içeren iki başvurunun ABD Patent ve Marka Ofisi (USPTO) tarafından reddedilmiş olduğunu; Birleşik Krallık ’ta ise “brexit” ibareli başvurunun 32. sınıftaki mallar için reddine ilişkin karara yapılan itirazın reddedildiğini ve ret kararının onandığını ifade etmiştir. Bu bağlamda, diğer ülkelerde verilen kararların, başvuru sahibinin iddiasının aksine, mevcut başvurunun reddine yönelik kararı destekler mahiyette olduğu belirtilmiştir.

Sonuç olarak, EUIPO Büyük Temyiz Kurulu, başvurunun kamu düzeni veya genel ahlaka aykırılık gerekçesiyle reddini yerinde bulmamakla birlikte, ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verilen ret kararını yerinde bulmuş ve başvuru sahibinin itirazının reddine karar vermiştir.

Birleşik Krallık Avrupa Birliğinden resmi olarak çıktıktan sonra, sınai ve fikri hakların ne şekilde etkileneceği “Brexit” süreci kapsamında halen tartışılırken, görünen o ki ulusal / bölgesel tescil otoriteleri de zaman zaman “brexit” ibareli marka tescil başvurularıyla muhatap olarak süreçten payına düşeni almakta ve kendi hukuk sistemleri kapsamında değerlendirmelerini yapmaktadır.

H. Tolga Karadenizli

Mart 2019, Ankara

karadenizlit@gmail.com

Elma ile armudun karşılaştırılması: Apple’ın ısırılmış elması, armuda karşı!

Görsel: https://pixabay.com/tr/natürmort-elma-armut-meyve-gıda-876296

İnsan beslenmesi ve gıda sektörü açısından sıklıkla yan yana gelebilen ve birlikte anılan elma ve armut meyveleri, diğer konularda ise tam tersine, zıtlıkları ifade etmek için kullanılan kavramlar haline gelir. Hatta bu durum günlük konuşma dilindeki söz ve deyişlere de yansımıştır. Örneğin, birbiriyle gerçekte farklı olan ve mukayese edilebilir olmayan konular, sanki benzer konularmış gibi düşünülüp aynı kefeye konulmak istendiği zaman “elmayla armudu birbirine karıştırma” sözünü çoğumuz işitmişizdir. Ya da okulda bir matematik problemi çözerken aynı nitelikte olmayan iki kavramı toplamaya kalkan bir öğrencinin öğretmeninden “elmalarla armutlar birbiriyle toplanmaz” uyarısını aldığına şahit olmuşuzdur. Ancak söz konusu olan marka hukuku olduğunda elma ve armut, kelimenin tam anlamıyla karşılaştırma konusu edilebilir. Bu karşılaştırmanın sonucu ne olur derseniz, diğer faktör ve koşullara göre değişebilir. Kimi zaman ise ulaşılan sonuç şaşırtıcı olabilir.  

Kısa bir süre önce, Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi (GCEU) bu tarz bir karşılaştırmayı gerektiren bir davayı inceledi ve 31.01.2019 tarih ve T-215/17 sayı ile görülen davada kararını verdi.

Öncelikle dava konusu olayın geçmişini aktarmakla başlayalım.

25 Temmuz 2014 tarihinde Çin merkezli Pear Technologies Ltd. şiketi (başvuru sahibi) AB Fikri Mülkiyet Ofisine (EUIPO) aşağıdaki markanın tescili için başvuruda bulunur:

Başvurunun eşya listesinde 9, 35 ve 42. Sınıflarda yer alan çeşitli mal ve hizmetler bulunmaktadır. Bu mal hizmetler arasında kişisel bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, tablet mobil dijital elektronik araçlar, ses ve görüntünün kaydı, nakli, reprodüksiyonu için cihazlar, bilgisayar programları, yazılım ve donanımları; dijital pazarlama alanında danışmanlık sağlanması hizmetleri, yazılım güncelleme, ağ hizmetleri, web sitesi tasarımı, teknik danışmanlık, alan adı yönetimi gibi mal ve hizmetler mevcuttur.

Başvurun ilan edilmesi üzerine Apple Inc. (kısaca Apple olarak anılacaktır) şirketi tarafından itirazda bulunulur. İtirazda diğerlerinin yanı sıra, aşağıda görseline yer verilen AB markası gerekçe olarak gösterilir:

Bu markanın kapsamında da 9, 35 ve 42. Sınıflarda yer alan çeşitli mal ve hizmetler bulunmaktadır. Apple, itirazında AB Marka Tüzüğü’nün (EUTMR) karıştırılma ihtimali [m. 8(1)(b)] ve itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlanmasına ilişkin [m. 8(5)] mevzuat maddelerini ileri sürer.

EUIPO İtirazlar Birimi, m. 8(5) kapsamındaki itirazı haklı bulur ve başvurunun tüm mal hizmetler yönünden reddine karar verir. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ancak bu itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından reddedilir. Temyiz Kurulu kararında, markaların görsel olarak düşük düzeyde de olsa benzer olduğu, zira her iki markanın da pürüzsüz ve yuvarlak meyve siluetlerini içerdiği, kavramsal olarak ise elma ve armudun iki ayrı meyve olmasına rağmen, bunların biyolojik açıdan (köken, büyüklük, renkler, doku) birbiriyle yakından ilişkili olduğu; önceki markanın özgün niteliği ve yüksek bilinirlik düzeyi ile başvuruya konu markadaki armut görselinin imalı ve bir nebze alaycı bir şekilde resmedilmiş olması nedeniyle tüketicilerin markalar arasında düşünsel bir bağlantı kuracakları yönünde tespit ve değerlendirmelerde bulunur. Sonuç olarak Temyiz Kurulu, Apple şekil markasının sahip olduğu yüksek bilinirlik düzeyi, tüketicilerin zihninde markalar arasında bağlantı kuracak olması, ilgili sektörde bir meyve şeklinin kullanımının alışılmadık ve ayırt ediciliğinin çok yüksek olması, mal ve hizmetlerin aynılığı/benzerliği ile başvuru konusu markanın, önceki markayı taklit eder ve aynı zamanda alaya alır tarzda olduğu düşüncesi gibi hususları göz önüne alarak, Apple’a ait şekil markasına ilişkin özelliklerin başvuru konusu markaya transfer edilebileceği ve bu suretle markanın tanınmışlığından haksız bir yarar sağlanması riski bulunduğu sonucuna ulaşır.

Başvuru sahibi EUIPO Temyiz Kurulunun kararının iptali talebiyle dava açar ve davada EUTMR’nin 8(5) maddesi hükmünün hukuka aykırı şekilde değerlendirilmiş olduğunu ileri sürer ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin önüne gelir.

Olayın arka planını bu şekilde özetledikten sonra, dileyen okurların Genel Mahkeme tarafından 31/01/2019 tarihinde verilen kararın İngilizce ve Fransızca dillerindeki tam metinlerine http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-215/17&td=ALL bağlantısından erişim sağlayabileceklerini belirterek, yazının geri kalan kısmında Mahkeme kararında değinilen hususları ve mahkemenin yapmış olduğu tespit ve değerlendirmeleri özetlemeye çalışalım.

Mahkeme ilk olarak tanınmış markalara daha geniş bir koruma sağlayan EUTMR 8(5) maddesi kapsamındaki tescil engelinin varlığı için sağlanması gereken koşulları, yerleşik hale gelmiş içtihatları doğrultusunda sıralamıştır. Bu koşullar;

  1. Tanınmışlığı talep edilen önceki tarihli markanın tescil edilmiş olması
  2. Başvurusu yapılan marka ile önceki tarihli (itiraz gerekçesi) markanın aynı veya benzer olması
  3. Önceki tarihli markanın AB markası olması durumunda markanın Avrupa Birliğinde; bir AB üye devletinde tescilli ulusal bir marka olması halinde ise ilgili üye devlette bilinirliğe / tanınmışlığa sahip olması
  4. Başvuru konusu markanın herhangi bir haklı sebep bulunmaksızın kullanımının, önceki markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlayabilecek veya markanın itibarına zarar verebilecek veya markanın ayırt edici karakterini zedeleyebilecek olması

Belirtilen koşullar kümülatif olduğundan, bunlardan bir tanesinin sağlanmaması, söz konusu hükmü uygulanamaz hale getirecektir. (22/03/2007, Sigla v. OHIM – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, paragraf 34).

Genel Mahkeme, yukarıda 4. koşulda sayılan üç tür olumsuz durumdan herhangi birisi şayet mevcutsa, bunun markalar arasındaki belirli düzeydeki bir benzerliğin sonucu olarak ortaya çıkacağı ve bu bağlamda ilgili tüketici kesiminin markaları birbiriyle karıştırmasa dahi, markalar arasında bağlantı kurmasının, ilgili madde hükmünün uygulanabilirliği için üstü örtülü gerekli ön koşul olduğu yönündeki içtihadını da hatırlatmıştır. (02/10/2015, The Tea Board v. OHIM- Delta Lingerie (DARJEELING collection de lingerie), T-626/13, EU:T:2015:741, paragraf 68) İlaveten, gerek m. 8(5) gerekse m. 8(1)(b) bendinin uygulanabilir olması için markalar arasında belli bir düzeyde benzerlik bulunması şart olmakla birlikte, m. 8(5) kapsamındaki koruma için ayrıca karıştırılma ihtimalinin de varlığının muhakkak gerekli bir koşul olmadığı, zira m. 8(5)’de sayılan koşulların, markalar arasındaki daha düşük düzeydeki bir benzerlikten de kaynaklanabileceği; gerek m. 8(1)(b) gerekse m. 8(5) hükümleri bağlamında markalar arasındaki benzerlik aynı yöntemle incelenecek olmakla birlikte söz konusu hükümlerde sayılan tescil engellerinin varlığı için aranan benzerlik derecesinin birbirinden farklı olabileceği belirtilmiştir. (24/03/2011, Ferrero v. OHIM, C-552/09, EU:C:2011:177, paragraf 52-54)

İlgili içtihatlara dair bu bilgilerin ardından Genel Mahkeme m. 8(5) kapsamındaki analizine ilk olarak çekişme konusu markaların görsel olarak karşılaştırılmasıyla başlamıştır. Genel Mahkeme kararının 24 ila 54. paragrafları arası sadece görsel karşılaştırmaya ilişkin olup, kararın bu bölümlerinde markalar arasındaki görsel benzerlik, dava konusu Temyiz Kurulu kararındaki tespit ve değerlendirmeler ile tarafların iddia ve argümanları da dikkate alınmak suretiyle oldukça detaylı şekilde ele alınmıştır. Ancak, okuma kolaylığı açısından burada çok fazla detaya girmeden, Mahkemenin tespit ve değerlendirmelerine ana hatlarıyla ve özet olarak aşağıda maddeler halinde yer vermekle yetinelim:

  • Mahkemeye göre başvuru konusu markanın kelime unsuru, markanın halkın zihninde tutacağı imajın belirlenmesine önemli ölçüde katı yapmakta olup, bu unsur markaların görsel düzeyde karşılaştırılmasında göz ardı edilebilir nitelikte değildir.
  • Önceki marka ilgili tüketicilerce, bir bütün olarak, tepe kısmında bir yaprak bulunan, bir ısırık alınmış elmayı temsil eder biçiminde algılanacaktır.
  •  Başvuru konusu marka katı siluete sahip bir armudu resmetmektedir. Ancak, söz konusu marka, farklı ebatlarda çok sayıda kareden oluşmakta olup, bu kareler bir araya geldiğinde bir armut şekli ve dış hatları dolaylı olarak ortaya çıkmaktadır.
  • Çekişme konusu markaların resmettiği meyvelerin şekli birbirinden farklı olduğu gibi, önceki marka içe doğru oyuk, bir kısmı ısırılmış bir meyveyi resmederken, başvuru konusu marka tüm bir meyveyi resmetmekte olup bu markada, başvuru konusu markadaki gibi oyuk ve ısırık izi bulunmamaktadır.
  • Temyiz Kurulu’nun markaları görsel olarak karşılaştırırken önceki markanın bilinirliğini dikkate aldığı ve halkın iki marka arasında bağlantı kuracağı düşüncesinden esinlendiği görülmektedir. Eğer durum bu şekildeyse, önceki markanın tanınmışlığının, markaların benzerliğine ilişkin değerlendirmeyle değil, halkın zihninde markalar arasında kurulacak bağlantının varlığına ilişkin değerlendirmeyle ilgili bir faktör olduğu dikkate alınmalıdır. İlaveten, halkın zihninde markalar arasında bağlantı bulunup bulunmadığını belirlemek için yapılan genel değerlendirme, ancak markalar arasında belli düzeyde benzerlik bulunması durumunda gerekli olacaktır.
  • Markalar derhâl farklı meyveleri resmeder biçimde algılanacaktır. Bir bütün olarak figüratif unsurların şekilleri ve resmettikleri meyveler birbirine benzer değildir. Başvuru konusu markadaki armut, dış sınırı bulunmaksızın farklı ebatlardaki çeşitli sayıda karelerle çizilmiştir. Buna karşılık, önceki markadaki elma katı (solid) bir görünümdedir. Başvuru konusu markada, önceki markadaki gibi bir ısırık izi mevcut değildir. Son olarak başvuru konusu markada yer alan “pear” kelime unsurunun, önceki markada bir karşılığı, eşdeğeri mevcut değildir.
  • Belirtilen farklılıklar karşısında, çekişme konusu markaların her biri bir bütün olarak düşünüldüğünde, görsel düzeyde birbiriyle benzer olmayan bir genel görünüme yol açmaktadır. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu’nun markalar arasında düşük düzeyde görsel benzerlik bulunduğu yönündeki değerlendirmesi hatalıdır.

Genel Mahkeme, görsel düzeydeki karşılaştırmanın ardından, kararın 55-79 numaralı paragrafları arasında, kavramsal düzeydeki karşılaştırmayı da detaylı şekilde ele almıştır.[1] Bu hususla ilgili olarak Mahkemece yapılan başlıca tespit ve değerlendirmeler de özetle şunlardır:

  • Öncelikle çekişme konusu markaların ilettiği kavramlar arasında açık farklılıkların altı çizilmelidir. İlk olarak, markalar aynı nesneyi değil, iki ayrı nesneyi, yani bir elma ve armudu resmeden görüntüler içermektedir. İkinci olarak, markalar “bir ısırık alınmış meyve” konseptini ortak olarak paylaşmamaktadır, çünkü soyut stilizasyonuna rağmen başvuru konusu marka bütün bir armut fikrini uyandırmaktadır. Üçüncü olarak, elma ve armut görsellerinin üst bölümünde konumlandırılmış figüratif unsurlar (elmada yaprak, armutta sap) nedeniyle de markalar birbirinden farklı şekilde algılanmaktadır.
  • Devamında markaların kavramsal düzeyde ortak noktaları bulunup bulunmadığı incelenmelidir. Başvuru sahibinin iddiasının aksine, markaların farklı nesnelere ait görseller kullanmış olması, tek başına, bu markaların, diğer faktörlere bağlı olarak en azından kısmen, benzer semantik içeriğe sahip olmasa engel teşkil etmemektedir. Bu hususta Temyiz Kurulu kararında, markaların sadece birer meyve görseli içermeleri bakımında değil,  aynı zamanda gerçek hayatta çeşitli faktörler nedeniyle oldukça benzer iki meyvenin görselini içermeleri nedeniyle ortak noktaları bulunduğuna dayanılmıştır. Ancak sadece çekişme konusu markaların anlamsal içeriğini tanımlarken kullanılan terimleri içeren bir jenerik terimin bulunuyor olması, kavramsal karşılaştırmada ilgili bir faktör değildir.
  • Markaların benzerliğinde çekişme konusu markalar başvuruya veya tescile konu edildikleri haliyle dikkate alınmalıdır. Somut olayda markalar “meyve” kavramını sadece dolaylı bir şekilde akla getirmektedir. Markalar, tanımlanamayan iki meyve olarak değil, aksine (i) bir ısırık alınmış, yaprağa sahip bir elma ve (ii) sapıyla birlikte bir armut şeklinde algılanmaktadır. Dolayısıyla, çekişme konusu malların hitap ettiği yüksek dikkat düzeyine sahip ilgili tüketicilerin, çekişme konusu markalardan “armut” veya “elma” yerine, “meyve” terimini kullanarak bahsetmesi akla yatkın değildir. Bu iki meyvenin gerçek hayattaki özellikleri, biyolojik özellikleri gibi hususlar, çekişme konusu markaların kendisinde yer alan hususlar olmayıp, bunlar tüketici açısından soyut bir analiz ve ön bilgi gerektirmektedir. Her halükarda elma ve armudun gerçek hayattaki bazı özelliklerinin benzeşmesi, çekişme konusu markalar arasındaki kavramsal açıdan açık farklılıkları dengelemeye yeterli değildir.

Belirtilen tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde Genel Mahkeme, markalar arasındaki kavramsal düzeydeki açık ve belirgin farklılıkları da dikkate alarak çekişme konusu markaların bir bütün olarak kavramsal düzeyde de benzer olmadığı kanaatine varmıştır.

Sonuç itibarıyla, EUIPO Temyiz Kurulu’nun markalar arasında görsel ve kavramsal açısından düşük düzeyde benzerlik bulunduğuna dair değerlendirmesi ve buna bağlı olarak m. 8(5) kapsamında tescil engelinin uygulanabilir olduğuna yönelik kararı hatalı bulunmuştur. Markalar arasındaki benzerlik, tanınmış markalara ilişkin m. 8(5) bendinin uygulanabilir olması için gerekli koşullardan birisi olduğundan ve Mahkemece markalar arasında benzerlik bulunmadığı sonucuna ulaşılmış olduğundan, madde hükmünde yer alan diğer koşulların varlığına yönelik bir inceleme yapılmasına gerek kalmaksızın Temyiz Kurulu kararının iptaline hükmedilmiştir.

Genel Mahkemenin bu kararına karşı EUIPO tarafından temyiz yolu açık olduğundan ve dava açma süresi bu yazının yayımlandığı tarihte henüz sona ermemiş olduğundan karar henüz kesinleşmiş değildir. Son tahlilde, kararın temyiz edilmesi ve en üst karar organı sıfatıyla Adalet Divanı tarafından Genel Mahkeme’nin aksi yönde bir karar çıkması halinde, bu kararı da IPR Gezgininde paylaşmak istediğimizi ifade edelim.

Genel Mahkeme tarafından verilen karar, markaların benzerliğinin bu derece detaylı olarak analiz edilmesi ve markaların benzerliği (dikkat: karıştırılma ihtimali değil) incelenirken önceki markanın tanınmışlığının dikkate alınan bir faktör olmadığını teyit etmesi bakımından önemli ve kayda değer bir karar olmakla birlikte, kararın sonucunu kendi adıma biraz beklenmedik bulduğumu belirtmeliyim. Mahkeme somut olayda markalar arasında görsel veya kavramsal yönden düşük düzeyde bir benzerliğin varlığını dahi kabul etmiş olsaydı, m. 8(5) de yer alan diğer koşulların da incelenmesi gerekecek ve belki de Temyiz Kurulu’nun kararı onanacaktı.  Ancak, markalar arasında benzerlik bulunmadığı (dissimilar) sonucuna ulaşılmasıyla somut olayda 8(5) maddesinin uygulama alanı da ortadan kalkmış oldu. Başvuru konusu markada yer alan armut şeklinin tertip tarzının Apple’a ait markadan belirgin farklılıklar içermesi, bu kararda ulaşılan sonuca oldukça tesir etmiş gibi görünüyor. Başka bir tertip tarzında, örneğin ısırılmış bir armut görselinde, ulaşılan sonuç muhtemelen farklı olacaktı. Ancak, neticeten, Adalet Divanı Genel Mahkemesi, “elmalarla armutları birbirine karıştırmamış” diyerek yazıyı noktalayalım.

H. Tolga Karadenizli

Şubat 2019, Ankara

karadenizlit@gmail.com


[1] Yazarın notu:  önceki tarihli markada herhangi bir kelime unsuru bulunmadığından markaların işitsel düzeyde karşılaştırılması mümkün olmamaktadır.

Tanınmış markadan haksız yarar sağlanabilecek olması koşulunun ispatına ilişkin deliller: Coca-Cola, Master markasına karşı

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (SMK) 6(5) maddesi, tanınmış markaların belirli koşullar dâhilinde, markanın tanınmışlığa sahip olduğu mallardan farklı türdeki mal veya hizmetler için de korunmasına imkân tanıyan bir yasal düzenlemedir ve bu düzenleme içerik itibarıyla AB Marka Tüzüğü (EUTMR)’nün 8(5) maddesiyle çok büyük benzerlik göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, ilgili kanun maddesi, aynı konuya ilişkin AB düzenlemesi mehaz alınarak hazırlanmış desek herhalde yanlış olmaz.    

Bugünkü yazımızın konusu tanınmış markalara diğer markalardan daha geniş çaplı bir koruma sağlanmasına imkân tanıyan bu yasal düzenlemenin uygulamasına ilişkin olacak. Süreç içinde AB Adalet Divanı’na iki kere giden, dolayısıyla iki Adalet Divanı kararı ve toplamda üç ayrı EUIPO Temyiz Kurulu kararıyla neticelenen bu uyuşmazlık, konunun bilhassa ispata yönelik deliller bakımından olmak üzere farklı yönleriyle ele alınması bakımından kanaatimce önemli bir karar.

Yazının başlığını görünce, Coca-Cola ve Master markasının ne gibi bir benzerliği olabilir diyebilirsiniz. Ancak, yazıyı okuyunca bu soru yanıt bulacaktır diye tahmin ediyorum.

Olay şu şekilde cereyan ediyor;

10 Mayıs 2010 tarihinde Suriye’de yerleşik Modern Industrial & Trading Invesment firması (MITICO), AB Fikri Mülkiyet Ofisi EUIPO’ya aşağıdaki markanın tescili için başvuruda bulunur:

Başvuru kapsamında 29, 30 ve 32. sınıflarda yer alan çeşitli gıda ürünleri, su, maden suyu, meyve suları ve diğer alkolsüz içecekler gibi çeşitli mallar bulunmaktadır.

Başvurunun ilan edilmesi üzerine, Coca-Cola firması, karıştırılma ihtimali ve tanınmışlık gerekçelerine dayalı olarak itirazda bulunur. İtirazına dayanak olarak aşağıda görsellerine yer verilen AB nezdinde tescilli markalarını gösterir:

Coca-Cola, itiraz sürecinde, markasından haksız yarar sağlanabileceğini göstermek maksadıyla, MITICO’nun, Master markasını ticari olarak ve www.mastercola.com internet sitesinde, Coca-Cola markasını andıracak biçimde kullandığını öne sürer ve buna ilişkin bazı delilleri dosyaya sunar:

EUIPO İtirazlar Birimi ve devamında EUIPO Temyiz Kurulu itirazı reddeder. Temyiz Kurulu kararında, markaların benzer olmadığı ve bu nedenle markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmadığı gerekçesine yer verir. Temyiz Kurulu, Coca-Cola markasının tanınmışlığını kabul etmekle birlikte, markaların benzer olmaması nedeniyle, tüketicilerin markalar arasında bağlantı kurmayacağı sonucuna ulaşır. Ayrıca, haksız yarar sağlamaya ilişkin olarak, Coca-Cola tarafından sunulan kanıtların başvuru konusu markaya ilişkin olmaması nedeniyle bunları olayla alakalı görmez ve bu delillere itibar etmez.

Coca-Cola, Temyiz Kurulu kararına karşı dava açar. Davada Coca-Cola, Temyiz Kurulu’nun 8(5) maddesine ilişkin değerlendirmesinin hukuka aykırı olduğu gerekçesine dayanır. Bu hususla ilgili olarak, başvuru sahibinin Coca-Cola markasının tanınmışlığından haksız yarar sağlamaya yönelik niyetini göstermek amacıyla, Master markasının ticari kullanıma ilişkin olarak sundukları delillere EUIPO tarafından itibar edilmediğini öne sürer. Kararın karıştırılma ihtimaline yönelik kısmını ise dava konusu yapmaz.

Davayı gören AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 11 Aralık 2014 tarih ve T-480/12 sayılı kararında özetle aşağıdaki tespit ve değerlendirmelerde bulunur:

  • Markalar arasında görsel benzerlik unsurları mevcuttur. Bu, sadece markaların ilk harfleri olan C ve M harflerinin, bir imza tarzında, kuyruklu olarak yazılmış olmasından değil, ayrıca ticari hayatta yaygın olarak kullanılmayan bir yazım fontunun (Spenserian script) da ortak olarak kullanılmış olmasından kaynaklanmaktadır.
  • Benzerlik düzeyi düşük olmasına rağmen bu benzerlik, tüketicilerin markalar arasında bağlantı kurması için yeterlidir. Bu nedenle, EUIPO’nun 8(5) maddesinde sayılan diğer koşullar bakımından bir inceleme yapması gerekirdi.
  • EUIPO, 8(5) maddesi kapsamındaki itirazla ilgili olarak, Coca-Cola tarafından sunulan belgeleri dikkate almayarak hata yapmıştır.

Bu hususlar çerçevesinde Adalet Divanı, EUIPO Temyiz Kurulu kararının iptaline karar verir ve mahkeme kararı ekseninde Temyiz Kurulu itirazı tekrar inceler ve yeni bir karar verir. Ancak, karar yine itirazın reddi yönündedir. Temyiz Kurulu kararında bu defa aşağıdaki gerekçelere dayanır:

  • Coca-Cola tarafından sunulan delillerin hiçbirisi AB’ye ilişkin değildir. Şöyle ki, Master Cola markalı ürünler Suriye ve Orta Doğu ülkelerinde satılmaktadır. Başvuru sahibi firmanın web sitesinde AB pazarına yönelik herhangi bir bilgi mevcut değildir. Ürünlerin, web sitesi üzerinden sipariş edilerek AB’ye gönderilebileceğine dair bir emare de yoktur.
  • Sadece AB markası başvurusu yapılmış olması, başvuru sahibinin markayı Avrupa’da da aynı şekilde kullanacağına işaret etmez.
  • Sunulan deliller, 29, 30 ve 32. sınıflara dâhil mallarda Coca-Cola markasından haksız yarar sağlanması riskinin bulunduğunu göstermemektedir.

Coca-Cola firması, Temyiz Kurulu’nun bu kararına karşı da dava açar. Coca-Cola davada, EUIPO’nun, sunulan delillerin olayla bağıntısını dikkate almamakla hatalı bir değerlendirme yapmış olduğunu ve EUIPO’nun mahkeme kararına uymadığını veya kararı doğru şekilde uygulamadığını ileri sürer.

Davayı gören AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 7 Aralık 2017 tarih ve T-61/16 sayılı kararında özetle aşağıdaki tespit ve değerlendirmelerde bulunur:

  • Mahkeme kararına uyulmadığı iddiası haklı değildir.
  • EUIPO’nun, Master markasının AB dışındaki ticari kullanımını, işaretin gelecekte AB’deki kullanımının Coca-Cola markasından haksız yarar sağlama riski bulunup bulunmadığını belirlemek açısından dikkate alması gerekir.
  • İlke olarak, bir AB marka tescil başvurusundan hareketle, başvuru sahibinin mallarını AB pazarına sürme niyetinde olduğu, mantıksal olarak çıkarılabilir.
  • Markanın AB dışındaki kullanım biçimi, Coca-Cola markasından AB’de haksız yarar sağlanabileceği riskine işaret edebilir. Zira MITICO, AB’deki muhtemel ticari niyetlerinin Suriye ve Orta Doğu’dakinden farklı olacağına dair bir delil sunmamıştır.
  • EUIPO, Master markasının, AB dışındaki ticari kullanımına dair delillere yönelik değerlendirmesinde, Coca-Cola markasının AB’de haksız yarar sağlanması riski bulunduğu sonucuna ulaştırabilecek mantıksal çıkarımları ve ihtimal analizlerini göz ardı etmekle hata yapmıştır.

Sonuç olarak, AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, Temyiz Kurulu’nun ikinci kararının da iptaline karar verir ve dosya üçüncü defa Temyiz Kurulu’nun önüne gelir.

Buraya kadar aktarılanlardan, AB Adalet Divanı’nın EUIPO Temyiz Kurulu kararlarının hukuka uygunluğunu incelediği, ancak Temyiz Kurulu’nun tam bir inceleme ve değerlendirme yapmadığı bir konuda kendisi esastan inceleme yaparak ve uyuşmazlığı kendisi sonlandıracak şekilde nihai bir karar vermediği anlaşılmaktadır. Bu yönüyle, EUIPO Temyiz Kurulu kararlarının iptali istemiyle açılan davalarda AB yargı süreci ve işleyişinin, ülkemizde TÜRKPATENT YİDK kararlarının iptali talebiyle açılan davalardan bazı farklılıklar gösterdiği söylenebilir. Ancak, yazımızın konusu bu olmadığından, belirtilen hususlara sadece bir parantez açmak maksadıyla değinmekle yetinelim.

Olaya dönecek olursak, AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin bozma kararı doğrultusunda, EUIPO Temyiz Kurulu, yakın bir zaman önce, 4 Ekim 2018 tarihinde uyuşmazlık hakkında üçüncü kez karar vermiştir. (R/ 693/2018-5 sayılı karar)

Kararda, ilk olarak olayın safahatı özetlendikten sonra, markalar arasında bağlantı bulunduğunun Mahkemece hâlihazırda teyit edilmiş olması ve itiraz gerekçesi markaların tanınmışlığı konusunda da bir çekişme bulunmaması nedeniyle, Temyiz Kurulu tarafından değerlendirilecek tek koşulun, başvuru konusu markanın, önceki markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlama veya ayırt edici karakterine ya da ününe zarar verme riski bulunduğu hususunun itiraz sahibince ispatlanıp ispatlanamadığı olduğu belirtilmiştir.

Yerleşik içtihatlara göre, önceki markanın sahibi fiili ve mevcut zararı göstermek zorunda olmasa da, gelecekte böyle bir zararın meydana gelebileceğine dair ciddi risk bulunduğunu kanıtlamak zorundadır. Tanınmış markadan haksız yarar sağlanması riski bulunduğuna, sadece farazi (tahmine, varsayıma dayalı) olmamak koşuluyla, olasılık analizinden doğan mantıksal çıkarımlara dayalı olarak, ilgili ticari sektörün yaygın pratikleri ve olayın diğer özellikleri göz önüne alınmak suretiyle karar verilebilir.

Genel Mahkeme kararında da ortaya konduğu üzere, marka hukukundaki ülkesellik prensibi, AB başvurusuna konu markanın AB dışındaki ticari kullanımına dair delil sunulması; gelecekte AB’de gerçekleşebilecek muhtemelen kullanımın önceki markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlama riski bulunduğunu ortaya koymak için yapılacak mantıksal çıkarıma dayanak teşkil etmesine herhangi bir biçimde engel olmamaktadır. Aslında, dünyanın herhangi bir yerindeki fiili kullanıma dair deliller, aynı markanın AB’de gerçekleşmesi muhtemel kullanıma yönelik bir gösterge olabilir ve haksız yarar sağlanması riski bulunduğuna karar vermede yardımcı olabilir. (07/12/2017, T-61/16, EU:T:2017:877, § 94)

Bu bağlamda, www.mastercola.com internet sitesinin statik olmadığına ve örneğin, bir veya daha fazla AB resmi dilinin site içeriğine eklenmesi suretiyle sitenin AB tüketicilerini de hedefleyecek şekilde değiştirilebileceği belirtilmelidir.  

İspat yükü açısından, başvuru sahibinin AB’deki ticari niyetinin farklı olacağını kanıtlaması, itiraz sahibinin AB’deki muhtemel ticari niyetinin, AB dışındaki fiili ticari pratiğiyle benzer olacağını kanıtlamasından daha kolay olacaktır. Ancak, başvuru sahibi, AB’deki muhtemel ticari niyetlerinin, üçüncü ülkelerdekinden farklı olacağına dair herhangi bir özel bilgi sunmamıştır.  Dolayısıyla, Kurul, Genel Mahkeme tarafından belirtildiği üzere, gelecekte AB’de haksız yararlanmasına dair “farazi olmayan” risk bulunduğu sonucuna ulaşabilmek için “Master” markasının mevcut kullanım biçiminin dikkate alınmasının uygun olduğu kanaatine varmıştır. Bu, somut olayda olduğu gibi, fiili kullanım delillerine konu markanın, başvurusu yapılan markanın kabul edilebilir bir varyasyonu olması halinde de geçerlidir.

Markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlanması koşulunda, tanınmış markadan bir imaj transferi söz konusu olduğundan, öncelik tanınmış markanın sahip olduğu imajın ortaya konulması gerekmektedir.  Bu hususlarla ilgili olarak Temyiz Kurulu, Coca-Cola tarafından dosya kapsamında sunulmuş olan deliller arasında, markanın imajını ortaya koyan bilgi ve belgelere de kararında atıf yapmıştır.

Bu çerçevede, yukarıda belirtilen hususlar, sunulan deliller ve Genel Mahkeme’nin uyuşmazlığa ilişkin yol gösterici tespit ve değerlendirmeleri ışığında Temyiz Kurulu, başvuru konusu markanın, Coca-Cola markasının alkolsüz içecekler sektöründeki öne çıkan konumu, ciddi yatırımlar, pazarlama çabaları ve dünya çapında pazardaki uzun süreli varlığı sonucu elde ettiği bilinirlikten haksız yarar sağlama riski bulunduğu sonucuna ulaşmıştır. Dolayısıyla, AB Marka Tüzüğü 8(5) maddesi kapsamındaki itiraz haklı bulunmuş ve başvuru konusu markanın reddine karar verilmiştir.

Suriyeli firmanın Suriye’deki iç savaş patlak vermeden önce AB’de yaptığı marka başvurusuna yapılan itirazla başlayan hukuki süreç, aradan geçen 8 yıldan uzun sürenin ardından ancak neticelenmiş görünüyor.

Kanaatimce, uyuşmazlıkta Genel Mahkemenin tanınmış markadan haksız yarar sağlanması riski bulunduğu hususunun ispatına ilişkin deliller hakkındaki değerlendirmeleri oldukça önemli ve dikkate değer nitelikte. Muhtemeldir ki, Mahkeme kararındaki önemli yorum ve değerlendirmeler, EUIPO’nun tanınmış markalara ilişkin uygulama kılavuzlarının güncel versiyonlarında kendine yer bulacaktır ve bundan sonra, EUIPO nezdindeki benzer uyuşmazlıklarda da Genel Mahkeme’nin Master / Coca-Cola kararına sıklıkla atıflar yapılacaktır.

H. Tolga Karadenizli

Ocak 2019, Ankara

karadenizlit@gmail.com