Etiket: Board of Appeal

Tanınmış markadan haksız yarar sağlanabilecek olması koşulunun ispatına ilişkin deliller: Coca-Cola, Master markasına karşı

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (SMK) 6(5) maddesi, tanınmış markaların belirli koşullar dâhilinde, markanın tanınmışlığa sahip olduğu mallardan farklı türdeki mal veya hizmetler için de korunmasına imkân tanıyan bir yasal düzenlemedir ve bu düzenleme içerik itibarıyla AB Marka Tüzüğü (EUTMR)’nün 8(5) maddesiyle çok büyük benzerlik göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, ilgili kanun maddesi, aynı konuya ilişkin AB düzenlemesi mehaz alınarak hazırlanmış desek herhalde yanlış olmaz.    

Bugünkü yazımızın konusu tanınmış markalara diğer markalardan daha geniş çaplı bir koruma sağlanmasına imkân tanıyan bu yasal düzenlemenin uygulamasına ilişkin olacak. Süreç içinde AB Adalet Divanı’na iki kere giden, dolayısıyla iki Adalet Divanı kararı ve toplamda üç ayrı EUIPO Temyiz Kurulu kararıyla neticelenen bu uyuşmazlık, konunun bilhassa ispata yönelik deliller bakımından olmak üzere farklı yönleriyle ele alınması bakımından kanaatimce önemli bir karar.

Yazının başlığını görünce, Coca-Cola ve Master markasının ne gibi bir benzerliği olabilir diyebilirsiniz. Ancak, yazıyı okuyunca bu soru yanıt bulacaktır diye tahmin ediyorum.

Olay şu şekilde cereyan ediyor;

10 Mayıs 2010 tarihinde Suriye’de yerleşik Modern Industrial & Trading Invesment firması (MITICO), AB Fikri Mülkiyet Ofisi EUIPO’ya aşağıdaki markanın tescili için başvuruda bulunur:

Başvuru kapsamında 29, 30 ve 32. sınıflarda yer alan çeşitli gıda ürünleri, su, maden suyu, meyve suları ve diğer alkolsüz içecekler gibi çeşitli mallar bulunmaktadır.

Başvurunun ilan edilmesi üzerine, Coca-Cola firması, karıştırılma ihtimali ve tanınmışlık gerekçelerine dayalı olarak itirazda bulunur. İtirazına dayanak olarak aşağıda görsellerine yer verilen AB nezdinde tescilli markalarını gösterir:

Coca-Cola, itiraz sürecinde, markasından haksız yarar sağlanabileceğini göstermek maksadıyla, MITICO’nun, Master markasını ticari olarak ve www.mastercola.com internet sitesinde, Coca-Cola markasını andıracak biçimde kullandığını öne sürer ve buna ilişkin bazı delilleri dosyaya sunar:

EUIPO İtirazlar Birimi ve devamında EUIPO Temyiz Kurulu itirazı reddeder. Temyiz Kurulu kararında, markaların benzer olmadığı ve bu nedenle markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmadığı gerekçesine yer verir. Temyiz Kurulu, Coca-Cola markasının tanınmışlığını kabul etmekle birlikte, markaların benzer olmaması nedeniyle, tüketicilerin markalar arasında bağlantı kurmayacağı sonucuna ulaşır. Ayrıca, haksız yarar sağlamaya ilişkin olarak, Coca-Cola tarafından sunulan kanıtların başvuru konusu markaya ilişkin olmaması nedeniyle bunları olayla alakalı görmez ve bu delillere itibar etmez.

Coca-Cola, Temyiz Kurulu kararına karşı dava açar. Davada Coca-Cola, Temyiz Kurulu’nun 8(5) maddesine ilişkin değerlendirmesinin hukuka aykırı olduğu gerekçesine dayanır. Bu hususla ilgili olarak, başvuru sahibinin Coca-Cola markasının tanınmışlığından haksız yarar sağlamaya yönelik niyetini göstermek amacıyla, Master markasının ticari kullanıma ilişkin olarak sundukları delillere EUIPO tarafından itibar edilmediğini öne sürer. Kararın karıştırılma ihtimaline yönelik kısmını ise dava konusu yapmaz.

Davayı gören AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 11 Aralık 2014 tarih ve T-480/12 sayılı kararında özetle aşağıdaki tespit ve değerlendirmelerde bulunur:

  • Markalar arasında görsel benzerlik unsurları mevcuttur. Bu, sadece markaların ilk harfleri olan C ve M harflerinin, bir imza tarzında, kuyruklu olarak yazılmış olmasından değil, ayrıca ticari hayatta yaygın olarak kullanılmayan bir yazım fontunun (Spenserian script) da ortak olarak kullanılmış olmasından kaynaklanmaktadır.
  • Benzerlik düzeyi düşük olmasına rağmen bu benzerlik, tüketicilerin markalar arasında bağlantı kurması için yeterlidir. Bu nedenle, EUIPO’nun 8(5) maddesinde sayılan diğer koşullar bakımından bir inceleme yapması gerekirdi.
  • EUIPO, 8(5) maddesi kapsamındaki itirazla ilgili olarak, Coca-Cola tarafından sunulan belgeleri dikkate almayarak hata yapmıştır.

Bu hususlar çerçevesinde Adalet Divanı, EUIPO Temyiz Kurulu kararının iptaline karar verir ve mahkeme kararı ekseninde Temyiz Kurulu itirazı tekrar inceler ve yeni bir karar verir. Ancak, karar yine itirazın reddi yönündedir. Temyiz Kurulu kararında bu defa aşağıdaki gerekçelere dayanır:

  • Coca-Cola tarafından sunulan delillerin hiçbirisi AB’ye ilişkin değildir. Şöyle ki, Master Cola markalı ürünler Suriye ve Orta Doğu ülkelerinde satılmaktadır. Başvuru sahibi firmanın web sitesinde AB pazarına yönelik herhangi bir bilgi mevcut değildir. Ürünlerin, web sitesi üzerinden sipariş edilerek AB’ye gönderilebileceğine dair bir emare de yoktur.
  • Sadece AB markası başvurusu yapılmış olması, başvuru sahibinin markayı Avrupa’da da aynı şekilde kullanacağına işaret etmez.
  • Sunulan deliller, 29, 30 ve 32. sınıflara dâhil mallarda Coca-Cola markasından haksız yarar sağlanması riskinin bulunduğunu göstermemektedir.

Coca-Cola firması, Temyiz Kurulu’nun bu kararına karşı da dava açar. Coca-Cola davada, EUIPO’nun, sunulan delillerin olayla bağıntısını dikkate almamakla hatalı bir değerlendirme yapmış olduğunu ve EUIPO’nun mahkeme kararına uymadığını veya kararı doğru şekilde uygulamadığını ileri sürer.

Davayı gören AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 7 Aralık 2017 tarih ve T-61/16 sayılı kararında özetle aşağıdaki tespit ve değerlendirmelerde bulunur:

  • Mahkeme kararına uyulmadığı iddiası haklı değildir.
  • EUIPO’nun, Master markasının AB dışındaki ticari kullanımını, işaretin gelecekte AB’deki kullanımının Coca-Cola markasından haksız yarar sağlama riski bulunup bulunmadığını belirlemek açısından dikkate alması gerekir.
  • İlke olarak, bir AB marka tescil başvurusundan hareketle, başvuru sahibinin mallarını AB pazarına sürme niyetinde olduğu, mantıksal olarak çıkarılabilir.
  • Markanın AB dışındaki kullanım biçimi, Coca-Cola markasından AB’de haksız yarar sağlanabileceği riskine işaret edebilir. Zira MITICO, AB’deki muhtemel ticari niyetlerinin Suriye ve Orta Doğu’dakinden farklı olacağına dair bir delil sunmamıştır.
  • EUIPO, Master markasının, AB dışındaki ticari kullanımına dair delillere yönelik değerlendirmesinde, Coca-Cola markasının AB’de haksız yarar sağlanması riski bulunduğu sonucuna ulaştırabilecek mantıksal çıkarımları ve ihtimal analizlerini göz ardı etmekle hata yapmıştır.

Sonuç olarak, AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, Temyiz Kurulu’nun ikinci kararının da iptaline karar verir ve dosya üçüncü defa Temyiz Kurulu’nun önüne gelir.

Buraya kadar aktarılanlardan, AB Adalet Divanı’nın EUIPO Temyiz Kurulu kararlarının hukuka uygunluğunu incelediği, ancak Temyiz Kurulu’nun tam bir inceleme ve değerlendirme yapmadığı bir konuda kendisi esastan inceleme yaparak ve uyuşmazlığı kendisi sonlandıracak şekilde nihai bir karar vermediği anlaşılmaktadır. Bu yönüyle, EUIPO Temyiz Kurulu kararlarının iptali istemiyle açılan davalarda AB yargı süreci ve işleyişinin, ülkemizde TÜRKPATENT YİDK kararlarının iptali talebiyle açılan davalardan bazı farklılıklar gösterdiği söylenebilir. Ancak, yazımızın konusu bu olmadığından, belirtilen hususlara sadece bir parantez açmak maksadıyla değinmekle yetinelim.

Olaya dönecek olursak, AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin bozma kararı doğrultusunda, EUIPO Temyiz Kurulu, yakın bir zaman önce, 4 Ekim 2018 tarihinde uyuşmazlık hakkında üçüncü kez karar vermiştir. (R/ 693/2018-5 sayılı karar)

Kararda, ilk olarak olayın safahatı özetlendikten sonra, markalar arasında bağlantı bulunduğunun Mahkemece hâlihazırda teyit edilmiş olması ve itiraz gerekçesi markaların tanınmışlığı konusunda da bir çekişme bulunmaması nedeniyle, Temyiz Kurulu tarafından değerlendirilecek tek koşulun, başvuru konusu markanın, önceki markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlama veya ayırt edici karakterine ya da ününe zarar verme riski bulunduğu hususunun itiraz sahibince ispatlanıp ispatlanamadığı olduğu belirtilmiştir.

Yerleşik içtihatlara göre, önceki markanın sahibi fiili ve mevcut zararı göstermek zorunda olmasa da, gelecekte böyle bir zararın meydana gelebileceğine dair ciddi risk bulunduğunu kanıtlamak zorundadır. Tanınmış markadan haksız yarar sağlanması riski bulunduğuna, sadece farazi (tahmine, varsayıma dayalı) olmamak koşuluyla, olasılık analizinden doğan mantıksal çıkarımlara dayalı olarak, ilgili ticari sektörün yaygın pratikleri ve olayın diğer özellikleri göz önüne alınmak suretiyle karar verilebilir.

Genel Mahkeme kararında da ortaya konduğu üzere, marka hukukundaki ülkesellik prensibi, AB başvurusuna konu markanın AB dışındaki ticari kullanımına dair delil sunulması; gelecekte AB’de gerçekleşebilecek muhtemelen kullanımın önceki markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlama riski bulunduğunu ortaya koymak için yapılacak mantıksal çıkarıma dayanak teşkil etmesine herhangi bir biçimde engel olmamaktadır. Aslında, dünyanın herhangi bir yerindeki fiili kullanıma dair deliller, aynı markanın AB’de gerçekleşmesi muhtemel kullanıma yönelik bir gösterge olabilir ve haksız yarar sağlanması riski bulunduğuna karar vermede yardımcı olabilir. (07/12/2017, T-61/16, EU:T:2017:877, § 94)

Bu bağlamda, www.mastercola.com internet sitesinin statik olmadığına ve örneğin, bir veya daha fazla AB resmi dilinin site içeriğine eklenmesi suretiyle sitenin AB tüketicilerini de hedefleyecek şekilde değiştirilebileceği belirtilmelidir.  

İspat yükü açısından, başvuru sahibinin AB’deki ticari niyetinin farklı olacağını kanıtlaması, itiraz sahibinin AB’deki muhtemel ticari niyetinin, AB dışındaki fiili ticari pratiğiyle benzer olacağını kanıtlamasından daha kolay olacaktır. Ancak, başvuru sahibi, AB’deki muhtemel ticari niyetlerinin, üçüncü ülkelerdekinden farklı olacağına dair herhangi bir özel bilgi sunmamıştır.  Dolayısıyla, Kurul, Genel Mahkeme tarafından belirtildiği üzere, gelecekte AB’de haksız yararlanmasına dair “farazi olmayan” risk bulunduğu sonucuna ulaşabilmek için “Master” markasının mevcut kullanım biçiminin dikkate alınmasının uygun olduğu kanaatine varmıştır. Bu, somut olayda olduğu gibi, fiili kullanım delillerine konu markanın, başvurusu yapılan markanın kabul edilebilir bir varyasyonu olması halinde de geçerlidir.

Markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlanması koşulunda, tanınmış markadan bir imaj transferi söz konusu olduğundan, öncelik tanınmış markanın sahip olduğu imajın ortaya konulması gerekmektedir.  Bu hususlarla ilgili olarak Temyiz Kurulu, Coca-Cola tarafından dosya kapsamında sunulmuş olan deliller arasında, markanın imajını ortaya koyan bilgi ve belgelere de kararında atıf yapmıştır.

Bu çerçevede, yukarıda belirtilen hususlar, sunulan deliller ve Genel Mahkeme’nin uyuşmazlığa ilişkin yol gösterici tespit ve değerlendirmeleri ışığında Temyiz Kurulu, başvuru konusu markanın, Coca-Cola markasının alkolsüz içecekler sektöründeki öne çıkan konumu, ciddi yatırımlar, pazarlama çabaları ve dünya çapında pazardaki uzun süreli varlığı sonucu elde ettiği bilinirlikten haksız yarar sağlama riski bulunduğu sonucuna ulaşmıştır. Dolayısıyla, AB Marka Tüzüğü 8(5) maddesi kapsamındaki itiraz haklı bulunmuş ve başvuru konusu markanın reddine karar verilmiştir.

Suriyeli firmanın Suriye’deki iç savaş patlak vermeden önce AB’de yaptığı marka başvurusuna yapılan itirazla başlayan hukuki süreç, aradan geçen 8 yıldan uzun sürenin ardından ancak neticelenmiş görünüyor.

Kanaatimce, uyuşmazlıkta Genel Mahkemenin tanınmış markadan haksız yarar sağlanması riski bulunduğu hususunun ispatına ilişkin deliller hakkındaki değerlendirmeleri oldukça önemli ve dikkate değer nitelikte. Muhtemeldir ki, Mahkeme kararındaki önemli yorum ve değerlendirmeler, EUIPO’nun tanınmış markalara ilişkin uygulama kılavuzlarının güncel versiyonlarında kendine yer bulacaktır ve bundan sonra, EUIPO nezdindeki benzer uyuşmazlıklarda da Genel Mahkeme’nin Master / Coca-Cola kararına sıklıkla atıflar yapılacaktır.

H. Tolga Karadenizli

Ocak 2019, Ankara

karadenizlit@gmail.com

OHIM Temyiz Kurulu (Board of Appeal) hakkında

imagesCAN9ZNP4

Türk marka camiasının en sevdiği karşılaştırma biçimi Türk Patent Enstitüsü (Enstitü) ile Topluluk Marka Ofisi (OHIM)’ni kıyaslamaktır. Ofislerden birisinin Avrupa Birliği genelinde geçerli olacak bölgesel tescil işlemi yapan, 27 ülkenin bir anlamda ortak ofisi olması, diğerinin ise ulusal bir ofis olmasından hareket ederek, Enstitüyü kendisinin dengi ulusal bir ofisle kıyaslamanın daha tercih edilir bir yaklaşım olması gerekirken, Türkiye’de karşılaştırma ısrarla Enstitü ile OHIM arasında yapılmakta ve Enstitünün başarısı – başarısızlığı, performansı veya yetkileri gibi tartışmalar sürekli OHIM örneği öne sürülerek gerçekleştirilmektedir. Bu durumun temel nedenini OHIM’e ilişkin verilere erişimin kolaylığı olarak açıklamak mümkündür, ancak kanaatimizce mutlaka bir karşılaştırma yapılmak isteniyorsa, Enstitüyü resen benzerlik incelemesi yapmayan, dolayısıyla oldukça farklı bir inceleme sistemi uygulayan OHIM’le karşılaştırmaktansa, benzer inceleme sistemine (resen benzerlik incelemesi, ardından ilana itiraz incelemesi) sahip olan Avrupa Birliği üyesi ülkelerden birinin ulusal ofisi ile karşılaştırmak daha anlamlı sonuçlar verecektir.

 

Yazılı metin üretmek veya reel veri paylaşmak yerine, rivayet düzeyindeki bilgileri esas almayı ve rivayetler temelinde eleştiri yapmayı tercih eden Türk marka entelijansiyası için OHIM ve Topluluk Marka Mevzuatı neredeyse kutsal nitelik arz etmekte ve tartışmasız doğrular olarak kabul edilmektedir. Oysa ki,  OHIM uygulamaları ile çoğu Avrupa Birliği üyesi ülke ulusal ofisi uygulamaları ciddi farklılıklar göstermekte, taraflar birbirlerinin uygulamalarını eleştirmekte ve uygulamalarda bir ölçüde uyum sağlanması amaçlı Liaision toplantıları düzenlenmektedir. Kısaca, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ulusal ofisleri için OHIM uygulamaları ulaşılması gereken hedefler olarak kabul edilmemekte, ulusal ofisler uygulamalarını OHIM uygulaması ile paralel hale getirmek için özel çaba sarf etmemektedir. Bununla birlikte, Adalet Divanının kararları, özellikle preliminary ruling (ön yorum kararı) niteliğindeki kararlar OHIM için olduğu kadar, ulusal ofisler için de yol gösterici ve bağlayıcı nitelik göstermektedir. Dolayısıyla, Avrupa Birliği üyesi ülkeler için ulaşılması gereken standart OHIM inceleme standartları ile paralellik değil, Adalet Divanı kararları ile yakınlıktır ve OHIM’de çoğu zaman uygulamalarında değişiklik yaparak Adalet Divanı kararları çerçevesinde uygulamalarını değiştirebilmektedir.

 

OHIM Temyiz Kurulu (Board of Appeal – BOA) ile bu Kurulun Türk marka inceleme sistemindeki dengi Enstitü Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK)’nun karşılaştırması da sıklıkla karşılaşılan kıyas alanlarından birisini oluşturmaktadır. Bu karşılaştırma genellikle her iki Kurulun işyükü ve yapısı dikkate alınmadan yapıldığından gerçekçi çıkarsamalar yapılmasını engellemektedir. Bu yazıda OHIM Temyiz Kurulunun yapısı ve karar istatistikleri hakkında bilgi verilerek karşılaştırmaların daha doğru bir düzlemde yapılmasına katkıda bulunulmaya çalışılacaktır.

 

OHIM Temyiz Kurulu 216/96 sayılı Topluluk Tüzüğü çerçevesinde yapılandırılmıştır ve faaliyetlerini OHIM bünyesinde Alicante şehrinde sürdürmektedir. Kurul, OHIM bünyesindeki uzmanlarca ilk inceleme aşamasında mutlak ret nedenleri çerçevesinde verilen kararlara, itiraz inceleme birimince ve iptal birimince verilen kararlara karşı yapılan itirazların (appeal) incelenmesiyle görevlidir. Yazı boyunca kullanılacak itiraz (appeal) teriminin, ilana itiraz (opposition) anlamında kullanılmadığı, ilana itirazların incelenmesinden OHIM itiraz biriminin sorumlu olduğu, bu birimce verilecek kararlara karşı yapılan itirazların ise Temyiz Kurulu tarafından incelendiği belirtilmelidir.

 

Temyiz Kurulu, 2011 yılı itibarıyla 5 ayrı kuruldan müteşekkildir ve kurullardan bir tanesi endüstriyel tasarımlara ilişkin itirazların incelenmesinden sorumludur. Kalan dört kurul ise marka itirazlarının (mutlak ret nedenleri, ilana itiraz, iptal birimi kararlarına karşı yapılan itirazlar ve ilaveten marka idaresinin ve hukuk biriminin kararlarına karşı yapılan itirazlar) incelenmesinden sorumludur.

 

Temyiz Kurulları kararlarını asgari üç üyeden oluşan kurullar halinde verir, üyelerden birisi ilgili kurulun başkanıdır. Kurul üyelerinden birisi hakkında karar verilen itirazı raportörü olarak itirazın ön incelemesini ve gerekli ön yazışmaları yapmaktan sorumludur. Kurul başkanı da raportör olarak görev yapabilir.

 

2011 yılı itibarıyla Temyiz Kurulunda toplam 16 üye görevlidir. Bunlardan birisi Temyiz Kurulunun da başkanıdır. Temyiz Kurulunun başkanı ve her kurulun ayrı başkanı, OHIM Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bir liste içerisinden Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi tarafından seçilir. Kurulların üyeleri ise OHIM Yönetim Kurulu tarafından atanır.

 

Temyiz Kurulu, ayrı kurullar halinde yaptığı incelemenin yanı sıra Büyük Kurul (Grand Board) olarak da toplanabilmektedir. Büyük Kurul büyük önem arz eden kararların veya farklı kurullarca farklı şekilde karara bağlanmış benzer konuların değerlendirilmesi için toplanabilmektedir. Büyük Kurul, Kurul Başkanı, kurulların başkanları ve diğer üyelerden oluşan 9 kişiden müteşekkildir. Bununla birlikte, bazı özel durumlarda (tarafların anlaşmış olması, itirazı kabul edilebilirliği, vb.) tek üyenin de Temyiz Kurulu kararı alması mümkündür.

 

Temyiz Kurulu OHIM’in bir parçasıdır, ancak Kurul karar verirken Ofis talimatları veya inceleme rehberleri ile bağlı değildir.

 

OHIM Temyiz Kurulunun 1997-2011 yııları arasında verdiği karar sayıları ise aşağıdadır. Tabloda yer verilen tek taraflı (ex parte) ifadesi mutlak ret nedenleri çerçevesinde verilen OHIM kararına karşı başvuru sahibi tarafından yapılan dolayısıyla ikinci bir tarafı içermeyen itirazları, taraflar arası (inter partes) ifadesi ise ilana itiraz gibi birden fazla tarafı içeren itirazları belirtmek için kullanılmıştır.

 

2011 (kasım ayı itibarıyla) 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002-1997
Ex parte (tek taraflı 385 389 542 578 656 657 304 347 332 1391
Inter partes (taraflar arası) 1832 1398 1306 1288 1120 1000 650 689 782 1244
Toplam 2217 1787 1848 1866 1776 1657 954 1036 1114 2635

 

Yukarıda verilen istatistiklerde görülen rakamlar bile, 16 üyeyle yılda maksimum 2200 – 2300 civarı karar veren OHIM Temyiz Kurulu ile toplam 5-6 üyeyle yılda 5000-6000 civarı karar veren Enstitü YİDK’nu kararların içeriği veya kapsamı bakımından karşılaştırmanın anlamsızlığını ortaya koymaktadır.

 

Önder Erol Ünsal

Aralık 2011