Etiket: tanınmış markadan haksız yarar sağlanması

Tanınmış markadan haksız yarar sağlanabilecek olması koşulunun ispatına ilişkin deliller: Coca-Cola, Master markasına karşı

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (SMK) 6(5) maddesi, tanınmış markaların belirli koşullar dâhilinde, markanın tanınmışlığa sahip olduğu mallardan farklı türdeki mal veya hizmetler için de korunmasına imkân tanıyan bir yasal düzenlemedir ve bu düzenleme içerik itibarıyla AB Marka Tüzüğü (EUTMR)’nün 8(5) maddesiyle çok büyük benzerlik göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, ilgili kanun maddesi, aynı konuya ilişkin AB düzenlemesi mehaz alınarak hazırlanmış desek herhalde yanlış olmaz.    

Bugünkü yazımızın konusu tanınmış markalara diğer markalardan daha geniş çaplı bir koruma sağlanmasına imkân tanıyan bu yasal düzenlemenin uygulamasına ilişkin olacak. Süreç içinde AB Adalet Divanı’na iki kere giden, dolayısıyla iki Adalet Divanı kararı ve toplamda üç ayrı EUIPO Temyiz Kurulu kararıyla neticelenen bu uyuşmazlık, konunun bilhassa ispata yönelik deliller bakımından olmak üzere farklı yönleriyle ele alınması bakımından kanaatimce önemli bir karar.

Yazının başlığını görünce, Coca-Cola ve Master markasının ne gibi bir benzerliği olabilir diyebilirsiniz. Ancak, yazıyı okuyunca bu soru yanıt bulacaktır diye tahmin ediyorum.

Olay şu şekilde cereyan ediyor;

10 Mayıs 2010 tarihinde Suriye’de yerleşik Modern Industrial & Trading Invesment firması (MITICO), AB Fikri Mülkiyet Ofisi EUIPO’ya aşağıdaki markanın tescili için başvuruda bulunur:

Başvuru kapsamında 29, 30 ve 32. sınıflarda yer alan çeşitli gıda ürünleri, su, maden suyu, meyve suları ve diğer alkolsüz içecekler gibi çeşitli mallar bulunmaktadır.

Başvurunun ilan edilmesi üzerine, Coca-Cola firması, karıştırılma ihtimali ve tanınmışlık gerekçelerine dayalı olarak itirazda bulunur. İtirazına dayanak olarak aşağıda görsellerine yer verilen AB nezdinde tescilli markalarını gösterir:

Coca-Cola, itiraz sürecinde, markasından haksız yarar sağlanabileceğini göstermek maksadıyla, MITICO’nun, Master markasını ticari olarak ve www.mastercola.com internet sitesinde, Coca-Cola markasını andıracak biçimde kullandığını öne sürer ve buna ilişkin bazı delilleri dosyaya sunar:

EUIPO İtirazlar Birimi ve devamında EUIPO Temyiz Kurulu itirazı reddeder. Temyiz Kurulu kararında, markaların benzer olmadığı ve bu nedenle markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmadığı gerekçesine yer verir. Temyiz Kurulu, Coca-Cola markasının tanınmışlığını kabul etmekle birlikte, markaların benzer olmaması nedeniyle, tüketicilerin markalar arasında bağlantı kurmayacağı sonucuna ulaşır. Ayrıca, haksız yarar sağlamaya ilişkin olarak, Coca-Cola tarafından sunulan kanıtların başvuru konusu markaya ilişkin olmaması nedeniyle bunları olayla alakalı görmez ve bu delillere itibar etmez.

Coca-Cola, Temyiz Kurulu kararına karşı dava açar. Davada Coca-Cola, Temyiz Kurulu’nun 8(5) maddesine ilişkin değerlendirmesinin hukuka aykırı olduğu gerekçesine dayanır. Bu hususla ilgili olarak, başvuru sahibinin Coca-Cola markasının tanınmışlığından haksız yarar sağlamaya yönelik niyetini göstermek amacıyla, Master markasının ticari kullanıma ilişkin olarak sundukları delillere EUIPO tarafından itibar edilmediğini öne sürer. Kararın karıştırılma ihtimaline yönelik kısmını ise dava konusu yapmaz.

Davayı gören AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 11 Aralık 2014 tarih ve T-480/12 sayılı kararında özetle aşağıdaki tespit ve değerlendirmelerde bulunur:

  • Markalar arasında görsel benzerlik unsurları mevcuttur. Bu, sadece markaların ilk harfleri olan C ve M harflerinin, bir imza tarzında, kuyruklu olarak yazılmış olmasından değil, ayrıca ticari hayatta yaygın olarak kullanılmayan bir yazım fontunun (Spenserian script) da ortak olarak kullanılmış olmasından kaynaklanmaktadır.
  • Benzerlik düzeyi düşük olmasına rağmen bu benzerlik, tüketicilerin markalar arasında bağlantı kurması için yeterlidir. Bu nedenle, EUIPO’nun 8(5) maddesinde sayılan diğer koşullar bakımından bir inceleme yapması gerekirdi.
  • EUIPO, 8(5) maddesi kapsamındaki itirazla ilgili olarak, Coca-Cola tarafından sunulan belgeleri dikkate almayarak hata yapmıştır.

Bu hususlar çerçevesinde Adalet Divanı, EUIPO Temyiz Kurulu kararının iptaline karar verir ve mahkeme kararı ekseninde Temyiz Kurulu itirazı tekrar inceler ve yeni bir karar verir. Ancak, karar yine itirazın reddi yönündedir. Temyiz Kurulu kararında bu defa aşağıdaki gerekçelere dayanır:

  • Coca-Cola tarafından sunulan delillerin hiçbirisi AB’ye ilişkin değildir. Şöyle ki, Master Cola markalı ürünler Suriye ve Orta Doğu ülkelerinde satılmaktadır. Başvuru sahibi firmanın web sitesinde AB pazarına yönelik herhangi bir bilgi mevcut değildir. Ürünlerin, web sitesi üzerinden sipariş edilerek AB’ye gönderilebileceğine dair bir emare de yoktur.
  • Sadece AB markası başvurusu yapılmış olması, başvuru sahibinin markayı Avrupa’da da aynı şekilde kullanacağına işaret etmez.
  • Sunulan deliller, 29, 30 ve 32. sınıflara dâhil mallarda Coca-Cola markasından haksız yarar sağlanması riskinin bulunduğunu göstermemektedir.

Coca-Cola firması, Temyiz Kurulu’nun bu kararına karşı da dava açar. Coca-Cola davada, EUIPO’nun, sunulan delillerin olayla bağıntısını dikkate almamakla hatalı bir değerlendirme yapmış olduğunu ve EUIPO’nun mahkeme kararına uymadığını veya kararı doğru şekilde uygulamadığını ileri sürer.

Davayı gören AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 7 Aralık 2017 tarih ve T-61/16 sayılı kararında özetle aşağıdaki tespit ve değerlendirmelerde bulunur:

  • Mahkeme kararına uyulmadığı iddiası haklı değildir.
  • EUIPO’nun, Master markasının AB dışındaki ticari kullanımını, işaretin gelecekte AB’deki kullanımının Coca-Cola markasından haksız yarar sağlama riski bulunup bulunmadığını belirlemek açısından dikkate alması gerekir.
  • İlke olarak, bir AB marka tescil başvurusundan hareketle, başvuru sahibinin mallarını AB pazarına sürme niyetinde olduğu, mantıksal olarak çıkarılabilir.
  • Markanın AB dışındaki kullanım biçimi, Coca-Cola markasından AB’de haksız yarar sağlanabileceği riskine işaret edebilir. Zira MITICO, AB’deki muhtemel ticari niyetlerinin Suriye ve Orta Doğu’dakinden farklı olacağına dair bir delil sunmamıştır.
  • EUIPO, Master markasının, AB dışındaki ticari kullanımına dair delillere yönelik değerlendirmesinde, Coca-Cola markasının AB’de haksız yarar sağlanması riski bulunduğu sonucuna ulaştırabilecek mantıksal çıkarımları ve ihtimal analizlerini göz ardı etmekle hata yapmıştır.

Sonuç olarak, AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, Temyiz Kurulu’nun ikinci kararının da iptaline karar verir ve dosya üçüncü defa Temyiz Kurulu’nun önüne gelir.

Buraya kadar aktarılanlardan, AB Adalet Divanı’nın EUIPO Temyiz Kurulu kararlarının hukuka uygunluğunu incelediği, ancak Temyiz Kurulu’nun tam bir inceleme ve değerlendirme yapmadığı bir konuda kendisi esastan inceleme yaparak ve uyuşmazlığı kendisi sonlandıracak şekilde nihai bir karar vermediği anlaşılmaktadır. Bu yönüyle, EUIPO Temyiz Kurulu kararlarının iptali istemiyle açılan davalarda AB yargı süreci ve işleyişinin, ülkemizde TÜRKPATENT YİDK kararlarının iptali talebiyle açılan davalardan bazı farklılıklar gösterdiği söylenebilir. Ancak, yazımızın konusu bu olmadığından, belirtilen hususlara sadece bir parantez açmak maksadıyla değinmekle yetinelim.

Olaya dönecek olursak, AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin bozma kararı doğrultusunda, EUIPO Temyiz Kurulu, yakın bir zaman önce, 4 Ekim 2018 tarihinde uyuşmazlık hakkında üçüncü kez karar vermiştir. (R/ 693/2018-5 sayılı karar)

Kararda, ilk olarak olayın safahatı özetlendikten sonra, markalar arasında bağlantı bulunduğunun Mahkemece hâlihazırda teyit edilmiş olması ve itiraz gerekçesi markaların tanınmışlığı konusunda da bir çekişme bulunmaması nedeniyle, Temyiz Kurulu tarafından değerlendirilecek tek koşulun, başvuru konusu markanın, önceki markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlama veya ayırt edici karakterine ya da ününe zarar verme riski bulunduğu hususunun itiraz sahibince ispatlanıp ispatlanamadığı olduğu belirtilmiştir.

Yerleşik içtihatlara göre, önceki markanın sahibi fiili ve mevcut zararı göstermek zorunda olmasa da, gelecekte böyle bir zararın meydana gelebileceğine dair ciddi risk bulunduğunu kanıtlamak zorundadır. Tanınmış markadan haksız yarar sağlanması riski bulunduğuna, sadece farazi (tahmine, varsayıma dayalı) olmamak koşuluyla, olasılık analizinden doğan mantıksal çıkarımlara dayalı olarak, ilgili ticari sektörün yaygın pratikleri ve olayın diğer özellikleri göz önüne alınmak suretiyle karar verilebilir.

Genel Mahkeme kararında da ortaya konduğu üzere, marka hukukundaki ülkesellik prensibi, AB başvurusuna konu markanın AB dışındaki ticari kullanımına dair delil sunulması; gelecekte AB’de gerçekleşebilecek muhtemelen kullanımın önceki markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlama riski bulunduğunu ortaya koymak için yapılacak mantıksal çıkarıma dayanak teşkil etmesine herhangi bir biçimde engel olmamaktadır. Aslında, dünyanın herhangi bir yerindeki fiili kullanıma dair deliller, aynı markanın AB’de gerçekleşmesi muhtemel kullanıma yönelik bir gösterge olabilir ve haksız yarar sağlanması riski bulunduğuna karar vermede yardımcı olabilir. (07/12/2017, T-61/16, EU:T:2017:877, § 94)

Bu bağlamda, www.mastercola.com internet sitesinin statik olmadığına ve örneğin, bir veya daha fazla AB resmi dilinin site içeriğine eklenmesi suretiyle sitenin AB tüketicilerini de hedefleyecek şekilde değiştirilebileceği belirtilmelidir.  

İspat yükü açısından, başvuru sahibinin AB’deki ticari niyetinin farklı olacağını kanıtlaması, itiraz sahibinin AB’deki muhtemel ticari niyetinin, AB dışındaki fiili ticari pratiğiyle benzer olacağını kanıtlamasından daha kolay olacaktır. Ancak, başvuru sahibi, AB’deki muhtemel ticari niyetlerinin, üçüncü ülkelerdekinden farklı olacağına dair herhangi bir özel bilgi sunmamıştır.  Dolayısıyla, Kurul, Genel Mahkeme tarafından belirtildiği üzere, gelecekte AB’de haksız yararlanmasına dair “farazi olmayan” risk bulunduğu sonucuna ulaşabilmek için “Master” markasının mevcut kullanım biçiminin dikkate alınmasının uygun olduğu kanaatine varmıştır. Bu, somut olayda olduğu gibi, fiili kullanım delillerine konu markanın, başvurusu yapılan markanın kabul edilebilir bir varyasyonu olması halinde de geçerlidir.

Markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlanması koşulunda, tanınmış markadan bir imaj transferi söz konusu olduğundan, öncelik tanınmış markanın sahip olduğu imajın ortaya konulması gerekmektedir.  Bu hususlarla ilgili olarak Temyiz Kurulu, Coca-Cola tarafından dosya kapsamında sunulmuş olan deliller arasında, markanın imajını ortaya koyan bilgi ve belgelere de kararında atıf yapmıştır.

Bu çerçevede, yukarıda belirtilen hususlar, sunulan deliller ve Genel Mahkeme’nin uyuşmazlığa ilişkin yol gösterici tespit ve değerlendirmeleri ışığında Temyiz Kurulu, başvuru konusu markanın, Coca-Cola markasının alkolsüz içecekler sektöründeki öne çıkan konumu, ciddi yatırımlar, pazarlama çabaları ve dünya çapında pazardaki uzun süreli varlığı sonucu elde ettiği bilinirlikten haksız yarar sağlama riski bulunduğu sonucuna ulaşmıştır. Dolayısıyla, AB Marka Tüzüğü 8(5) maddesi kapsamındaki itiraz haklı bulunmuş ve başvuru konusu markanın reddine karar verilmiştir.

Suriyeli firmanın Suriye’deki iç savaş patlak vermeden önce AB’de yaptığı marka başvurusuna yapılan itirazla başlayan hukuki süreç, aradan geçen 8 yıldan uzun sürenin ardından ancak neticelenmiş görünüyor.

Kanaatimce, uyuşmazlıkta Genel Mahkemenin tanınmış markadan haksız yarar sağlanması riski bulunduğu hususunun ispatına ilişkin deliller hakkındaki değerlendirmeleri oldukça önemli ve dikkate değer nitelikte. Muhtemeldir ki, Mahkeme kararındaki önemli yorum ve değerlendirmeler, EUIPO’nun tanınmış markalara ilişkin uygulama kılavuzlarının güncel versiyonlarında kendine yer bulacaktır ve bundan sonra, EUIPO nezdindeki benzer uyuşmazlıklarda da Genel Mahkeme’nin Master / Coca-Cola kararına sıklıkla atıflar yapılacaktır.

H. Tolga Karadenizli

Ocak 2019, Ankara

karadenizlit@gmail.com

PRADA Tanınmışlık İddiasıyla RICH PRADA Markasına Karşı – Adalet Divanı Genel Mahkemesi, EUIPO Temyiz Kurulu Kararını Onadı (T-111/16)

 

5 Haziran 2018’de Avrupa Adalet Divanı Genel Mahkemesi, tanınmış marka ve tanınmış marka ile ilişkilendirilme hususlarına yeni bir bakış açısı getirerek oldukça ilgi çekici bir karara imza atmıştır.

Öncelikle belirtmek isteriz ki; bu yazıda kullanılan TANINMIŞ MARKA terimi, aslında AB Tüzüğü 8(2)(c)  maddesi çerçevesinde yer verilen Tanınmış Markalara değil, Tüzüğün 8(5) maddesinde yerini bulan, AB sınırlarında tescilli ÜNE SAHİP MARKALARA işaret etmektedir. Ne var ki, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde 6(4) ve 6(5) maddeleri altında iki farklı biçimde düzenlenmiş olmakla birlikte, Tüzük’te yer aldığı şekilde bir ayırım yapılmadan, her iki madde altında da TANINMIŞ MARKA terimi kullanılması nedeniyle bu yazımızda biz de TANINMIŞ MARKA terimini kullanmayı tercih ettik. Söz konusu maddelerde yer alan ayrıma ve kavramsal farklılıklara ilişkin ayrıntılı yazıyı https://iprgezgini.org/2018/06/25/paris-sozlesmesi-birinci-mukerrer-6nci-madde-baglaminda-taninmis-markalar-adalet-divani-genel-mahkemesi-massi-karari-t-2-17/ adresinde bulabilirsiniz.

Karara konu uyuşmazlık, Endonezya menşeili “RICH PRADA INTERNATIONAL PY” firmasının “RICH PRADA” ibareli markanın 30., 32., 35., 36. 37. 41. ve 43. Nice Sınıfları kapsamındaki mal ve hizmetlerin tescili için 30 Ağustos 2011 tarihinde AB Fikri Mülkiyet Ofisi (o tarihte “OHIM”)’ne başvurması ile başlar. Elbette ki, moda sektörünün ünlü firması PRADA SA, bu başvuruya Almanya, Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık’ta 18 ve 25. sınıflarda, Birleşik Krallık’ta ayrıca 35. sınıfta tescilli ve ciddi kullanımda olan PRADA markalarını gerekçe göstererek itiraz eder. İtiraz gerekçeleri Birlik Marka Tüzüğünün 8(1) ve 8(5) maddelerine dayandırılır.

OHIM (EUIPO) İtirazlar Birimi, 16 Ekim 2014’te verdiği karar ile, itirazın kısmen kabulüne ve başvurunun aşağıdaki hizmetler yönünden reddine karar verir:

35. sınıf: Perakende alan yönetimi; şampuan, sabun kolonya, diş macunu gibi bakım ürünleri, kozmetik malzemeleri, parfümler, mücevherat, gözlere takılan ürünler, giysiler, ayak giysileri, baş giysileri, çantalar, bavullar, deri ürünler, anahtarlıklar, kırtasiye, rozetler, kupalar, posterler, şemsiyeler, tekstil ürünleri, oyuncak ve oyunlar, yiyecek ve içecek, tütün içenlere mahsus malzemeler, basılı yayınlara ilişkin perakendecilik hizmetleri; Ticari amaçlı gösterilerin ve fuarların ayarlanması, düzenlenmesi ve organize edilmesi hizmetleri; Ticari sergilerin organizasyonu, düzenlenmesi ve organize edilmesi hizmetleri; bu hizmetlere ilişkin bilgi sağlanması, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri; Açık arttırma hizmetleri.

41. sınıf: Eğitim ve öğretim hizmetleri; eğlence hizmetleri; sportif ve kültürel etkinlikler hizmeti; konferans, seminer, sempozyum, sergi, kurs ve kongre ayarlanması, düzenlemesi ve organize edilmesi hizmetleri; organizasyonların ayarlanması, düzenlemesi ve organize edilmesi hizmetleri; gece kulübü hizmetleri; bu hizmetlere ilişkin bilgi sağlanması, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri. 

43. sınıf: Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri; Geçici konaklama hizmetleri; Otel rezervasyon hizmetleri; Otel konaklamalarının düzenlenmesi hizmetleri; Otel yerlerinin sağlanması hizmetleri; Otel tesislerinin sağlanması hizmetleri; Konuk ağırlama hizmetleri; Otel hizmetleri; Restoran hizmetleri, Bar hizmetleri; Bekleme salonu hizmetleri; Catering hizmetleri; Yiyecek ve içecek sunan bar hizmetleri (şarap barı hizmetleri); bu hizmetlere ilişkin bilgi sağlanması, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri.       

44. sınıf: İnsanlar ve hayvanlar için hijyen ve güzellik bakımı hizmetleri; güzellik ve spa hizmetleri; Güzellik salonu ve kuaför hizmetleri; Spa hizmetleri; Güzellik tedavisi hizmetleri; Masaj hizmetleri; bu hizmetlere ilişkin bilgi sağlanması, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri.

Karara karşı hem başvuru sahibi, hem de PRADA itiraz eder. Her iki itiraz dosyasını birleştiren EUIPO Temyiz Kurulu, 14 Mart 2017 tarihinde:

  • İtiraz Birimi’nin kararını başvuru sahibi lehine bozarak Tüzüğün 8(5) maddesi uyarınca başvurunun 35. sınıfta yer alan “Perakende alan yönetimi; oyuncak ve oyunlar, kupa bardaklar, kırtasiye malzemelerinin perakende satışı; açık arttırma hizmetleri” ile 41. sınıf kapsamında yer alan “Eğitim ve öğretim hizmetleri; eğlence hizmetleri; sportif ve kültürel etkinlikler hizmeti; konferans, seminer, sempozyum, sergi, kurs ve kongre ayarlanması, düzenlemesi ve organize edilmesi hizmetleri” yönünden ret kararının kaldırılmasına,
  • Yine Tüzüğün 8(1) maddesi uyarınca başvuru sahibinin itirazlarının 35. sınıfta yer alan “yiyecek ve içeceklerin perakende satışı” yönünden kabulü ile marka başvurusunun bu hizmetler yönünden ret kararının kaldırılmasına,
  • Başvuru sahibinin itirazlarının kalan mal ve hizmetler açısından, PRADA’nın itirazlarının ise tümüyle reddedilmesine

karar verir.

Sonuç olarak Temyiz Kurulu’nun kararına göre, başvuru yalnızca aşağıda yer alan hizmetler açısından reddedilir:

35. sınıf: Şampuan, sabun kolonya, diş macunu gibi bakım ürünleri, kozmetik malzemeleri, parfümler, mücevherat, gözlere takılan ürünler, giysiler, ayak giysileri, baş giysileri, çantalar, bavullar, deri ürünler, anahtarlıklar, rozetler, posterler, şemsiyeler, tekstil ürünleri, tütün içenlere mahsus malzemeler, basılı yayınlara ilişkin perakendecilik hizmetleri; Ticari amaçlı gösterilerin ve fuarların ayarlanması, düzenlenmesi ve organize edilmesi hizmetleri; Ticari sergilerin organizasyonu, düzenlenmesi ve organize edilmesi hizmetleri; bu hizmetlere ilişkin bilgi sağlanması, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri; Açık arttırma hizmetleri.

41. sınıf: Eğlence hizmetleri; kültürel aktiviteler; sergi ayarlanması, düzenlemesi ve organize edilmesi hizmetleri; etkinliklerin ayarlanması, düzenlemesi ve organize edilmesi hizmetleri; gece kulübü hizmetleri; bu hizmetlere ilişkin bilgi sağlanması, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri.  

43. sınıf: Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri; Geçici konaklama hizmetleri; Otel rezervasyon hizmetleri; Otel konaklamalarının düzenlenmesi hizmetleri; Otel yerlerinin sağlanması hizmetleri; Otel tesislerinin sağlanması hizmetleri; Konuk ağırlama hizmetleri; Otel hizmetleri; Restoran hizmetleri, Bar hizmetleri; Bekleme salonu hizmetleri; Katering hizmetleri; Yiyecek ve içecek sunan bar hizmetleri (şarap barı hizmetleri); bu hizmetlere ilişkin bilgi sağlanması, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri.       

44. sınıf: İnsanlar ve hayvanlar için hijyen ve güzellik bakımı hizmetleri; güzellik ve spa hizmetleri; Güzellik salonu ve kuaför hizmetleri; Spa hizmetleri; Güzellik tedavisi hizmetleri; Masaj hizmetleri; bu hizmetlere ilişkin bilgi sağlanması, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri.

Temyiz Kurulu, kararını aşağıdaki gerekçelere dayandırmıştır:

8(5) YÖNÜNDEN:

  • Markalar benzerdir. “PRADA” ibaresi tamamen ayırt edicidir ve ilgili toplum nezdinde bir anlam taşımamaktadır. Söz konusu ibare, başvurulan markanın içinde bütünüyle yer almaktadır ve toplumun ilgili kesimi nezdinde önceki markalardan türetildiği izlenimi yaratmaktadır. Bununla birlikte başvuruya konu markada yer alan diğer ibare “THE RICH (ZENGİN)”, İngilizce konuşan toplum nezdinde markayı över bir biçimde değiştirmekte, ancak PRADA ibaresinin gücünü ve ayırt edici karakterini zayıflatmamaktadır.
  • Önceki markalar 18. ve 25. sınıflarda yer alan mallar açısından ilgili bölgede çarpıcı bir üne sahiptir.
  • Marka başvurusunun önceki markanın itibarına zarar verme riski konusunda yapılan incelemenin sonucuna göre, öncelikle önceki markaların kapsamındaki mallar ile başvuruya konu markanın kapsamında yer alan mal ve hizmetler (örneğin 37. snıfta yer alan araba yıkama ya da madencilik hizmetleri gibi) arasındaki bariz farklılık, tüketicinin markalar arasında olumlu ya da olumsuz önemli bir bağlantı kurmasına neden olmayacaktır. Bağlantının kurulabilmesi için markaların yüksek derecede benzer, hatta belki birebir aynı olması gerekecektir. Böyle bir durumda 36. sınıfta yer alan finansal hizmetler ya da 44. sınıfta yer alan tıbbi hizmetler açısından önceki markaların itibarına zarar verebilecektir. Ancak her durumda, eğer inceleme konusu markalar arasında bir bağlantı kurulmuş olsaydı bile, bu bağlantı zararın varlığının kabulü açısından yeterli değildir.
  • Marka başvurusunun önceki markaların ayırt ediciliğinden veya tanınmışlığından haksız yararlanması riski açısından Temyiz Kurulu, inceleme konusu markalarda ortak “prada” kelimesinin çağrıştırdığı cazibe,  kalite ve prestij gibi pozitif değerlerin, önceki markaları bilen ilgili tüketici nezdinde başvurulan markanın kapsamındaki mal ve hizmetlere geçtiğini kabul etmektedir. Ancak, imaj transferi sadece moda sektörü ve prestij ve lüks tüketim gibi ortak imajlar barındıran, moda sektörü ile çok güçlü bir şekilde ilişkilendirilebilecek ikram ve konaklama hizmetleri sektörü gibi mal ve hizmetler açısından mümkündür.
  • Toplumun moda sektörü ile ilgisi olmayan ürün ve hizmetler açısından markaları karıştırması için, çok yüksek, hatta neredeyse aynılık derecesinde benzerlik gerekmektedir.
  • Bu nedenle lüks ve moda sektörü ile ilişki kurulamayacak, 35. sınıftaki perakende alanların yönetimi, açık arttırma hizmetleri; 41. sınıftaki eğitim ve spor aktiviteleri, 43. sınıftaki toplantı odalarının temini, 44. sınıftaki tıbbi hizmetler ve çiçek aranjmanı, 45. sınıftaki bebek bakıcılığı hizmetleri gibi, 35., 36., 37., 41., 43., 44. ve 45. sınıflarda yer alan bazı hizmetlerin ilgili toplum nezdinde ilişkilendirilmeyeceğine karar verilmiştir.
  • Sonuç olarak Temyiz Kurulu, normal şartlarda “göz kamaştırıcı/cazibeli” olarak tabir edilemeyecek hizmetler açısından başvurunun kullanımının, muterizin ticari faaliyetlerinden haksız yararlanacağına ilişkin ikna edici bir sebep ya da delil olmadığına hükmetmiştir.

8(1) YÖNÜNDEN:

  • Temyiz Kurulu, mal ve hizmetlerin farklı olduğu markalar açısından 8(1) anlamında karıştırılma ihtimali olmadığına karar vermiştir. Bununla birlikte İtiraz Birimi’nin 35. sınıfta yer alan “yiyecek ve içeceklerin perakende satışı” hizmetleri yönünden karıştırılma ihtimali oluşturduğuna karar vermiş olmasını “belirgin bir hata” şeklinde tanımlayarak, Prada S.A.’nın itirazını bu hizmetler yönünden de reddetmiştir.

Prada S.A., her ne kadar söz konusu kararı Genel Mahkeme nezdine taşımışsa da, Genel Mahkeme 5 Haziran 2018 tarihinde verdiği T-111/16 sayılı kararı ile davacı Prada’nın argümanlarının yalnızca markalar ve söz konusu mal ve hizmetler açısından bağlantının varlığına dayandığını, ancak bu bağlantıyı kanıtlamak için ortalama tüketici nezdinde bir davranış değişikliği oluşacağını gösteren bir argüman ya da delil sunamadığını belirterek, Temyiz Kurulu’nun kararını 8/5 ve 8/1 yönünden onamıştır.

Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu kararını onadığı için Mahkeme değerlendirmesi yerine Temyiz Kurulu kararındaki argümanları aktarmayı yerinde bulduk, ancak Genel Mahkeme’nin gerekçelerini detaylı incelemek için kararın tümüne http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202541&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=302645 adresinden ulaşabilirsiniz.

Ahu GÜNEYLİ

ahuguneyli@gmail.com

Kasım 2018

 

AVRUPA ADALET DİVANI GENEL MAHKEMESİ TANINMIŞLIK DEĞERLENDİRMESİ YAPIYOR/SPA KARARI, T 131/12

spa resim

Son yazımızın konusu olan “Swatch” kararında, benzerlik konusunun yanı sıra tanınmışlık konusuna da değinmiştik. Tanınmışlık konusunun okuyucularımızdan gördüğü ilgi üzerine, Divan’ın tanınmışlığın içeriği ile ilgili güncel bir diğer somut değerlendirmesini de paylaşmak istedik. Bu nedenle, bu yazıya konu olarak 5 Mayıs 2015 tarihli yeni bir kararı seçtik. Bu kararda Divan, ülkemizde 556 sayılı KHK’nın 8/4 maddesinde düzenlenen tanınmışlık nedeniyle itirazdan yola çıkarak önüne gelen dosyada; tanınmışlığın tespiti, sirayeti, “free riding” (bir başvurunun önceki tescilli markanın tanımışlığından ve ayırt ediciliğinden haksız yarar sağlaması durumu) gibi konulara ilişkin değerlendirmeler yapmıştır.

Kararın orijinal metni için http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012TJ0131&qid=1433419098374&from=EN bağlantısını kullanabilirsiniz.

Dosya, Divan’ın önüne gelene kadar  şu aşamalardan geçmiştir.

  • 11 Şubat 2004 tarihinde Kaliforniya ABD merkezli şirket Orly International, Inc., topluluk markası olarak tescil edilmesi için

SPARITUAL

markasının tescili için başvuruda bulunmuştur. Başvuru Nice Sınıflandırması’nın 3. sınıfında yer alan ‘tırnak bakım ürünleri ve vücut bakım losyonları” için yapılmıştır.

  • Başvuru 29 Kasım 2004 tarihinde Topluluk Marka Bülteni’nde ilan edilmiştir.
  • 25 Şubat 2005 tarihinde Belçika’da kurulmuş şirket Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, başvuruya karşı itiraz dosyalamıştır. İtiraza dayanak olarak:

Benelüks ülkelerinde 3. sınıfta yer alan “ağartma ve temizlik amaçlı ürünler, sabunlar, parfümler, kozmetik ürünleri” ve 32. sınıfta yer alan “maden suları, gazlı içecekler, alkolsüz içecekler ve şuruplar” için tescilli kelime markaları olarak

SPA

Almanya’da 3. sınıfta yer alan “parfüm, vücut ve güzellik bakım ürünleri” için tescilli kelime markası

SPA     

Benelüks ülkelerinde 32. sınıfta yer alan” biralar, maden sunları, gazlı içevekler, meyce suları ve şuruplar” için tescilli figüratif marka

spa 2

Benelüks ülkelerinde 42. sınıfta yer alan “kaplıca hizmetleri” için tescilli kelime markası

LES THERMES DE SPA

gösterilmiştir.

  • İtiraza gerekçe olarak o tarihte yürürlükte olan 40/94 sayılı Tüzüğün 8/1 (b) ve 5. maddeleri (daha sonra yürürlüğe 207/2009 Tüzüğün yine aynı maddelerine tekabül etmektedir) gösterilmiştir.
  • OHIM İtiraz Bölümü, Spa Monopole firmasının itirazını, marka olarak kullanıldığı tespit edilmeyen Alman SPA markası ile başvuru arasında bir karıştırılma ihtimali olmadığı gerekçesiyle reddetmiştir.
  • 21 Ocak 2009 tarihinde OHIM Temyiz Kurulu, İtiraz Bölümü’nün kararını iptal etmiştir. Temyiz Kurulu’na göre İtiraz Bölümünün değerlendirmesine dayanak yaptığı Alman kelime markası SPA, söz konusu karardan sonra ile ayırt edici karakteri olmadığından iptal edilmiştir. Kurul’a göre bu markanın dayanak olacağı bir itiraz geçerli olamaz. Dosya, İtiraz Bölümü’ne itiraz dayanağı olarak gösterilen Alman kelime markası SPA dışındaki diğer markalara göre tekrar değerlendirilmek üzere iade edilmiştir.
  • OHIM İtiraz Bölümü tekrar yaptığı inceleme üzerine 8 Ekim 2010 tarihinde Spa Monopole firmasının itirazını kabul etmiştir. Karara göre başvurusu yapılan marka, 207/2009 sayılı Tüzüğün 8/5. maddesine göre 32. sınıf için daha önce tescilli kelime markası SPA markasının tanınmışlığından haksız bir yarar sağlayacaktır.
  • Bu sefer başvuru sahibi firma, Orly İnternational Inc, 2 Aralık 2010 tarihinde OHIM Temyiz Kurulu’nda karara karşı itiraz etmiştir.
  • OHIM Temyiz Kurulu 9 Ocak 2012 tarihinde İtiraz Bölümü’nün son tarihli kararını yine iptal etmiştir.  Kurul’a göre (i) Spa Monopol firması, Tüzüğün 42/2[1] maddesine göre 3. sınıf için SPA kelime markasının markasal kullanımını ispat edememiştir; (ii) sınıfta tescilli SPA kelime markasına dayanarak Tüzüğün 8/5 maddesine göre düzenlenen itiraz kabul şartları mevcut değildir. Zira Spa Monopole markasının tanınmış olduğunu ve başvurusu yapılan markanın bu tanınmışlıktan haksız yarar sağlayacağını veya önceki markanın ayırt ediciliğine ve tanınmışlığına zarar vereceğini kanıtlayamamıştır; (iii) dayanak olarak gösterilen 42. sınıfta tescilli LES THERMES DE SPA kelime markası açısından ise, markanın 8/5 maddesine göre tanınmışlığı ispatlanamadığı gibi Tüzüğün 42/2. maddesine göre de markasal kullanımı da inandırıcı değildir. Spa Monopole firmasının sunduğu belgelerden anlaşıldığı üzere dayanak marka, içerdiği hizmetler için bir marka olarak kullanılmaktan ziyade Belçika’da spa hizmetleri için bir “jenerik işaret” olarak kullanılmıştır.

Spa Monople firması, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nde dava açmıştır. Zira Spa Monopole firmasına göre, OHIM Temyiz Kurulu dava konusu kararında SPA markasının 32. sınıftaki tanınmışlığı ve başvurusu yapılan markanın benzerlikten dolayı önceki markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlayacağı hususlarının tespitinde hataya düşmüştür.

Mahkeme’nin ilk tespitine göre bir Benelüks markasının tanınmışlığının tespiti değerlendirmesinde tüm Benelüks bölgesinin dikkate alınması gerekmez. Üye ülkelerin herhangi birinde tanınmışlığın yeterli olduğu şeklindeki Birlik kuralından hareketle, dava konusu markanın Benelüks bölgesinin bir ülkesinde tanınmış olması yeterlidir.

207/2009 sayılı Tüzüğün 8/5. maddesine göre bir markanın tanımışlık dolayısıyla daha geniş bir korumadan yararlanması için birçok koşulun bir arada olması gerekmektedir. Öncelikle tanınmışlığı iddia edilen önceki marka tescilli olmalıdır. İkinci olarak; tanınmış marka ve başvurusu yapılan aynı veya benzer olmalıdır. Üçüncü olarak; topluluk markası ise Avrupa Birliğinde, ulusal marka ise ilgili üye devlette tanınmış olmalıdır. Dördüncü olarak; başvurusu yapılan markanın kullanılması halinde, önceki tanınmış markanın tanınmışlığından veya ayırt ediciliğinden haksız yarar sağlanması veya önceki markanın ayırt ediciliğine ve tanınmışlığına zarar verilmesi riski bulunmalıdır. Tüm bu koşullar kümülatif olup, bir bütün olarak değerlendirilmelidir ve birinin eksikliği halinde ilgili madde uygulanmayacaktır.[2]

Yukarıda belirtilen koşullar altında bulunan son koşulun somutlaştırılması için üç belirgin ve alternatif riskin değerlendirilmesi gereklidir: 1) Başvurusu yapılan markanın kullanılması önceki markanın ayırt edici karakterini olumsuz etkilemeli; 2) Önceki markanın tanınmışlığına zarar vermeli; 3) Önceki markanın tanınmışlığından ve ayırt ediciliğinden haksız yarar sağlanmalı.  İlk risk türünde, önceki markanın tescil edildiği veya kullanıldığı mallar için uyandırdığı ani çağrışım tehlike altındadır. Bu durumda önceki markanın kimliğinin ve halkın zihnindeki yerinin dağılması suretiyle “sulandırılması/dilution” durumu mevcuttur. İkinci risk türünde ise, başvurusu yapılan markanın içerdiği mallar ve hizmetlerde kullanılması halinde halk nezdinde önceki markanın “çekim gücünün” azaldığı yönünde bir algılama mevcuttur. Üçüncü risk türünde önceki markanın tanınmışlık ve ayırt edicilik nedeniyle sahip olduğu imajın, başvurusu yapılan markanın içerdiği mallara transfer olması sonucunda, bu mallar önceki markanın tanınmışlığını yarattığı çağrışımdan dolayı daha kolay satılacaktır. Mahkeme bu son risk için “free riding” terimini kullanmaktadır.  Tüm bu risk koşulları açısından mahkemenin önceki kararlarına göre önemle altını çizmek gerekir ki, markalar arasında bir benzerlik olması şart olmayıp, ilgili tüketiciler nezdinde bir karıştırılma ihtimali dahi aranmaksızın sadece bir bağlantı/ilinti kurulması yeterlidir.

Tüzüğün 8/5. maddesindeki risklerin daha iyi tanımlanması için markanın ana fonksiyonu bir kez daha hatırlatılmıştır. Bir markanın ana fonksiyonunun menşei gösterme olduğu her türlü tereddütten uzaktır. Bunun yanı sıra bir marka, içerdiği malların ve hizmetlerin kalitesini, belli özelliklerini belirtir veya içinde lükse, yaşam tarzına, ayrıcalığa, maceraya, gençliğe vb. ilişkin mesajlar/algılar taşır. Bu nedenle bir marka kendi içinde, içerdiği mallar ve hizmetlerin niteliğinden bağımsız ve ayrı olarak bir ekonomik değer barındırır. Markanın içerdiği tanınmış mesaj veya çağrışım nedeniyle kazandığı bu önemli değer, korunması gereken bir değerdir. Zira bu korumanın konusunu teşkil eden tanınmışlık, marka sahibi tarafından yapılan büyük ölçüde yatırım ve çabanın bir sonucudur. Sonuç olarak, Tüzüğün 8/5. maddesi, aynı ve benzer mallar ve hizmetler içermese dahi aynı veya benzer şekilde tescil edilmek istenen bir başvuru karşısında tescilli tanınmış markanın sahip olduğu bu değerleri korumayı temin etme amacıyla uygulanmaktadır.

Somut olayda, OHIM Temyiz Kurulu’na göre SPA kelime markasının 32. sınıftaki mallar için tanınmış olduğunun ispatlanamadığını tespit etmiştir. Davacı, Spa Monopole, sunduğu belgeler ile sadece palyaçolu figüratif SPA markasının tanınmış olduğunu göstermektedir. Kurul daha önceki kararları işaret ederek figuratif SPA markasının tanınmışlığının 31. sınıftaki SPA kelime markasına sirayet etmeyeceğini belirtmiştir.[3], Temyiz Kurulu dava konusu kararında, İtiraz Bölümü’nün aksine, sunulan belgelerde spa kelimesinin palyaço figüratifi ile birlikte kullanıldığını ve bu figüratif elementin markanın ayırt ediciliği ve dolayısıyla tanınmışlığı üzerinde önemli bir etkisi olduğunu tespit etmiştir. Yine Temyiz Kurulu’na göre Davacı Spa Monoole, başvurusu yapılan markanın tescili halinde, 32. sınıfta önceki tescilli SPA kelime markasının ayırt ediciliğine ve tanınmışlığına zarar vereceğini veya bu tanınmışlıktan haksız yarar sağlayacağı olgusunu da ispat edememiştir.

Mahkeme’ye göre ise, Temyiz Kurulu’nun aksine bazı durumlarda bir markanın bir başka markanın parçası olarak kullanılması halinde, o markanın kazandığı ayırt edicilik kullanıldığı diğer markada da görülebilmektedir.[4] Bu durumlarda, yani ilk markanın diğer markanın bir parçası olması nedeniyle sahip olduğu ayırt ediciliği diğer markaya da taşıması halinde, tüketiciler nezdinde bu markaların içerdiği malların aynı işletme tarafından sunulduğu algısı oluşmaktadır.[5]

Bu nedenle Mahkeme, farklı yöndeki daha önceki içtihatlarına dayanarak Temyiz Kurulu’nun figüratif SPA markasının tanınmışlığının kelime SPA markasına sirayet etmeyeceği yönündeki tespitini hatalı bulmuştur. Zira mevcut olayda,  32. sınıftaki SPA kelime markasının, tanınmışlığı tespit edilen SPA figüratif markasının görsel olarak hemen fark edilen ana parçalarından biri olması nedeniyle aynı derecede ayırt edicilikten ve tanınmışlıktan faydalanacağına karar verilmiştir.

Mahkeme daha sonra figüratif SPA markasının bir parçası olarak yer alan SPA kelime markasının, tek başına kullanılması halinde tüketiciler nezdinde bu markanın aynı işletme tarafından sunulduğu algısının oluşup oluşmayacağı tespitine geçmiştir. Mahkeme bu noktada, Davacının, daha önce adına açılan DENTAL SPA davasına referansını da göz önüne almıştır O davadaki, Temyiz Kurulu’nun palyaço figürünün dava konusu markanın bir tamamlayıcı, yardımcı unsuru olduğu şeklindeki tespitine değinilmiştir.

Mahkeme’ye göre ise, figüratif SPA markasındaki spa kelimesi markanın belirgin ana unsurudur. Zira palyaço figürü açık mavi transparan spa kelimesinin arka planında yer almaktayken, spa kelimesi beyaz zemin üzerinde tam ortada, bitişik, koyu mavi ve belirgin karakterlerle yazılarak ana pozisyona sahiptir. Bununla birlikte sunulan belgelerden görüldüğü kadarıyla markanın figüratif unsuru şişeler üzerindeki etiketlerde Mahkeme tarafından tespit edilememiştir.  Sunulan belgelerdeki şişe resimlerinde, etiketlerde spa kelimesi tek başına görülmüştür. Bun göre palyaço figürünün esasen mevcut markanın sadece reklamına hizmet amaçlı olarak tamamlayıcı şekilde kullanıldığı tespit edilmiştir.  Dolayısıyla palyaço figürü ile birlikte kullanılıp kullanılmasının, tüketiciler nezdinde  Spa markası altındaki ürünlerin ilgili işletme tarafından sunulduğu algısına etki etmediği sonucuna varılmıştır.

Ayrıca sunulan belgelerden Davacı’nın, spa kelimesini 32. sınıftaki diğer markaları ile birlikte kullandığı da açıkça tespit edilmiştir. Örneğin;

–       7 Mart 2003 tarihli De Financieel-Economische Tijd  Belçika gazetesinde “Spa ülkemizin en tanınan kaynak suyudur” şeklinde ifadeler yer almıştır.

–        22 Mart 2000 tarihli La Libre Belgique  Belçika gazetesinde çıkan, etiketinde spa kelimesinin yer aldığı şişe resimleri ve “tüm rakiplere rağmen Belçikalı maden suyu Spa halen Belçika’nın en popüler madensuyu” ifadelerinin yer aldığı örnek sunulmuştur.

–        Belçikalı yazar Jacques Mercier’a ait  Le grand livre de l’EAU, Histoire Traditions Environnement kitabındaki “Belçika maden suyu sektöründeki %23.6 ile spa en büyük paya sahiptir” ifadelerinin yer aldığı örnek sunulmuştur.

–        Belçikalı gazete La dernière Heure’da yer alan 13 Mart 2003 tarihli makalede 27 Ocak-7 Şubat 2003 tarihleri arasında 17800 tane Belçikalı tüketici arasında 33 farklı kategoride yapılan ankette, SPA markasının maden suyu markası olarak seçildiği belirtilmiştir.

Tüm sunulan bu belgelere göre Mahkeme, OHIM Temyiz Kurulu’nun dava konusu kararında yer alan (i) 32 sınıf için SPA kelime markasının tanınmışlığının ispat edilemediğine ve (ii) bu belgelerin sadece spa kelimesinin yer aldığı figüratif diğer markanın tanınmışlığını ispata yaradığına ilişkin tespitlerini yerinde bulmamıştır. Mahkeme’ye göre Davacı 32.sınıf için SPA kelime markasının Benelüks ülkelerindeki tanınmışlığını ispat etmiştir.

Kaldı ki Mahkeme’nin 19 Temmuz 2008 tarihli Mülhens OHIM — Spa Monopole (MINERAL SPA), T‑93/06 sayılı daha önceki kararında, 32. sınıf için SPA kelime markasının tanınmışlığı zaten tespit edilmiştir.  Bu kararda; SPA markasının uzun yıllardır Benelüks ülkelerinde kullanıldığı, maden suyu sektöründe % 23,6 ile lider paya sahip olduğu, yaygın dağıtım ağına sahip olduğu, önemli ölçüde reklam harcamalarının yapıldığı, birçok spor organizasyonlarına sponsorluk yapıldığı tespitlerine dayanılarak Benelüks ülkelerinde bu markanın tanımış olduğuna karar verilmiştir. OHIM tespitinin aksine, 1924 yılından beri markanın palyaço figürü ile birlikte satılması hususu, tek başına SPA kelime markasının 32 sınıf için tanınmışlığına engel teşkil etmemektedir.

Mahkeme bir sonraki aşamada başvurusu yapılan markanın, önceki tecilli tanınmış markanın tanınmış ve ayırt ediciliğinden haksız yarar sağlayacağı veya önceki markanın tanınmışlık ve ayırt ediciliğine zarar verildiği konusuna ilişkin değerlendirmelere geçmiştir.  Tüzüğün 8/5. maddesindeki bu risk yukarıda da belirtildiği gibi, sadece markaların birbirine benzer olması durumunda değil, karıştırılma ihtimali olmasa dahi tüketiciler nezdinde aralarında bir bağlantı kurulması halinde de söz konusu olabilmektedir.  Bu bağlantının varlığının tespitinde ise, olaya ilişkin tüm faktörler yani benzerliğin derecesi, mallar ve hizmetlerin niteliği, markaların sunuluş itibari ile birbirine yakınlığı veya uzaklığı, tüketici kitlesinin niteliği, önceki markanın tanınmışlık düzeyi, tüketiciler nezdinde karıştırılma ihtimali gibi tüm unsurlar bir arada değerlendirilmelidir.[6]

OHIM İtiraz Bölümü dava konusu itirazı incelerken yaptığı tespite göre, 32. sınıftaki maden suları için tanınmışlığı ispat edilen SPA markası “saflık, sağlık,güzellik” imajı taşımaktadır. İtiraz Bölümü’ne göre itiraz konusu markalar birbirine benzemektedir; zira başvurusu yapılan kelime markası ‘SPARITUAL’, önceki tescilli “SPA” kelime markasını içermektedir. Bu nedenle Benelüks ülkelerindeki tüketicilerin iki marka arasında bağlantı kurması ihtimali mevcuttur. Ayrıca İtiraz Bölümü şu tespitte bulunmuştur: başvurusu yapılan markanın içerdiği kozmetik ürünleri ile önceki tescilli markanın içerdiği maden suları arasında da -ki kozmetik ürünleri maden suları içermektedir ve maden suları ile birlikte kullanılabilmektedir- bir bağlantı söz konusu olup, bu noktada “saflık, sağlık ve güzellik” imajının bir markadan diğerine transfer olması ihtimali mümkündür. OHIM Temyiz Kurulu ise, İtiraz Bölümü’nün bu tespitlerinin aksi yönde tespitlerde bulunmuştur.

Mahkeme ise somut olaya ilişkin yaptığı incelemede, SPA kelime markasının 32. sınıftaki tanınmışlığı göz önüne alındığında başvurusu yapılan markanın önceki tescilli markanın tanınmışlık ve ayırt ediciliğinden haksız bir yarar sağlayacağı “free riding” kolaylıkla göz ardı edilebilecek bir konu değildir. Mahkeme’ye göre Davacı markasının yüksek derecedeki tanınmışlığını da ispat ettiğinden OHIM Temyiz Kurulu’nun kararını yerinde bulmamıştır. Mahkeme’ye göre OHIM Temyiz Kurulu, başvurusu yapılan markanın haksız yarar sağlayacağı riskinin analizinde hataya düşmüştür.

Sonuç olarak Mahkeme, önceki tescilli markanın tanınmışlık koşullarını taşımadığına ve başvurusu yapılan markanın Davacı’nın markasının tanınmışlığından ve ayırt ediciliğinden haksız yarar sağlayacağı riskinin olmadığına ilişkin tespitlerde hataya düşüldüğünden OHIM Temyiz Kurulu’nun kararını iptal etmiştir.

Ülkemizde ister TPE aşamasındaki itirazlarda, ister mahkemelerdeki dava aşamalarında tanınmışlık iddialarının, bu konuda inandırıcı ve yeterli bilgi ve belge sunulmadan yapıldığı görülmektedir. 207/2009 sayılı Tüzük ile paralel şekilde 556 sayılı KHK kapsamında tanınmış markaya sağlanan korumanın özel ve geniş bir koruma olduğu unutulmamalıdır. Bu korumanın altında yatan mantık, markanın büyük ölçüde yapılan reklam yatırımları nedeniyle kazandığı imajın, ayırt ediciliğin, başka mal ve hizmet sınıflar söz konusu olsa dahi korunmasıdır. Yukarıdaki karardan da açıkça anlaşılacağı üzere, tanınmışlığı yaratan işte bu zahmetli, uzun ve masraflı sürecin iyi belgelenmesi gerekmektedir ki bu özel korumadan yararlanma imkânı doğabilsin. Sadece satış cirolarının yüksekliğini gösteren birkaç fatura veya üzerinde tarih dahi gözükmeyen birkaç katalog ile yapılacak tanınmışlık iddiası, ilgili düzenlemenin amacının kapsamından çok uzaktır. Bu nedenle, tescilli bir marka sahibi olan bir işletmenin markasına yaptığı tüm reklam yatırımlarını, bu yatırımların kapsamını, tarihini, reklamın tüketiciler nezdinde oluşturduğu etkileri ve bunun çeşitli mecralardaki yankılarını belgelemesi, yani markasıyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi kapsayan bir arşiv tutması, gelecekte olası bir tanınmışlık iddiasının temelini oluşturacaktır.

Gülcan Tutkun Berk

Haziran 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

Dipnotlar:

[1] Tüzüğün 42/2. maddesi şu şekildedir: “If the applicant so requests, the proprietor of an earlier Community trade mark who has given notice of opposition shall furnish proof that, during the period of five years preceding the date of publication of the Community trade mark application, the earlier Community trade mark has been put to genuine use in the Community in connection with the goods or services in respect of which it is registered and which he cites as justification for his opposition, or that there are proper reasons for non-use, provided the earlier Community trade mark has at that date been registered for not less than five years. In the absence of proof to this effect, the opposition shall be rejected. If the earlier Community trade mark has been used in relation to part only of the goods or services for which it is registered it shall, for the purposes of the examination of the opposition, be deemed to be registered in respect only of that part of the goods or services.”

[2] 22 Mart 2007 tarihli Sigla OHIM — Elleni Holding (VIPS) kararı, T‑215/03, 11 Temmuz 2007 tarihli Mülhens OHIM — Minoronzoni (TOSCA BLU) kararı, T‑150/04

[3] 13 Eylül 2007 tarihli Il Ponte Finanziaria v OHIM kararı, C‑234/06 P

[4] 17 Temmuz 2008 tarihli L & D OHIM kararı, C‑488/06 P

[5] 7 Temmuz 2005 tarihli Nestlé kararı C‑353/039

[6] 27 Ekim 2008 tarihli Intel Corporation kararı, C‑252/07