Etiket: Tanınmış Markalar

Red Bull’un Boğaları, Dağ Keçilerine Karşı: Tanınmışlık Koruması İçin Karıştırılma İhtimali Şart mıdır?

İngiltere Galler Adalet Yüksek Mahkemesi’nin [2020] EWHC 124 (Ch) sayılı kararına konu bu uyuşmazlık kapsamında RED BULL GMBH firmasının, enerji içeceği ürünlerinde çokça tanınmış “RED BULL” markalarındaki boğa figürleri ve yine markalarında kullanılan renk kombinasyonu ile oldukça benzer olduğunu iddia ettiği “BIG HORN” ibaresini ve dağ keçisi figürlerini taşıyan markanın, enerji içecekleri ve su emtialarındaki kullanımlarının, RED BULL tanınmış markalarından doğan hakları ihlal ettiği iddiasıyla  hem Bighorn isimli Birleşik Krallık firmasına, hem bu firma ile bağlantılı Voltino isimli Bulgar firmasına hem de anılan ürünlerin reklamını yapan internet siteleri ve sosyal medya hesaplarının sahibi olan Bighorn şirket yetkilisi gerçek kişiye karşı dava ikame etmiştir.

Redbull bu iddialarını ortaya koyarken aşağıdaki gibi bir tabloyu mahkemeye sunmuştur.

Davacı taraf iddiaları özetinde 1987 yılında Avusturya’da faaliyetine başlayan RED BULL markasının, o tarihten itibaren oldukça yoğun bir şekilde kullanıldığı ve tanıtımının yapılmakta olduğunu, tüketici nezdinde, tüm dünyada ciddi bir itibar ve bilinirlik kazanmış global bir marka olduğunu vurgulamaktadır. Davacı, RED BULL markasının, özellikle gençler ve sporcular nezdinde ciddi anlamda bilinirliğinin bulunduğunu belirterek bu iddiasını deliller ile de desteklemiş, bu delillere karşı ise davalı yanca bir itirazda bulunulmamıştır. Yine sunulan deliller ile davacı, RED BULL markasının Ocak 2019 yılında Birleşik Krallıkta enerji içeceği pazarının %30’una hakim olduğunu, çokça reklam ve tanıtımını gerçekleştirdiğini iddia etmiş olup RED BULL markasının dünyanın en değerli ve tanınan markalarından biri olduğunun kabul edildiğini belirtmiştir.

Yine davacı iddialarında, 2016 yılında davalılar arasındaki Voltino firmasının, yukarıdaki tablodaki gibi ikili koç şekli ve güneş figürünü içeren bir marka başvurusu gerçekleştirdiği, bu başvuruya karşı itiraz ettiklerini belirtmiştir.  Taraflar arasında o tarihte başlayan bu sürece rağmen, her üç davalının da hem Birleşik Krallık hem de Bulgaristanda, söz konusu marka ile aktif ticari faaliyetlerine başladığını belirtmiştir. Davacıya göre, piyasaya sürülen ürünler kutulu olarak satılmakta olup bu kutuların yapısı ve formu RED BULL markasını taşıyan klasik kutu yapısı ile birebir aynıdır. Ayrıca RED BULL, kendisinin de test amaçlı olarak bu ürünlerden satın aldığını ve satın aldığı  ürünlerin yukarıdaki görseller arasında örneklenen haliyle çift koç ve güneş figürünün yanı sıra ayrıca mavi/ gümüş renk dizaynını da taşıdığını tespit etmiştir.

RED BULL, davalıların bu şekildeki faaliyetlerinin yasanın 9(2)(b) düzenlemesine dayanarak tescilli markalarından doğan haklarını ihlal eder nitelikte olduğunu ileri sürmüştür. Davacıya göre BIG HORN markalı ürünler, ilgili tüketici kitlesini yanıltabileceği ve karıştırılma ihtimaline neden olabileceği gibi aynı zamanda müvekkili markasının tanınmışlığından haksız yarar sağlayacak ve müvekkili markasının şöhretinden yararlanabilecektir. Bununla birlikte davacı, dava konusu markanın, RED BULL tanınmış markasının ayırt edici karakterin zayıflatacağı veya itibarını zedeleyebileceği gerekçelerine dayalı bir iddia ise ileri sürmemiştir.

Mahkeme, davacı yanın ileri sürdüğü bu iddialar ile ilgili değerlendirmelere geçmeden önce uyuşmazlık temelinde genel tespitlerde bulunmuş, öncelikle karıştırılma ihtimali iddialarının makul düzeyde bilgili, dikkatli ve tedbirli tüketici nezdinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade ettikten sonra ayrıca ABAD’ın “C-252/12 Specsavers v Asda EU:C:2013:497” dosyasına da atıfta bulunarak,  bir  markanın siyah – beyaz  şekildeki tesciline rağmen, daha sonra fiili kullanımında renk kombinasyonunun değiştirilmesinin, tüketici algısını değiştiren/yönelten sonuçlar doğurabileceğini ve öneki marka ile kullanılan işaret arasında karışıklık veya ilişki olasılığının ortaya çıkarabileceği vurguladıktan sonra iki ayrı nokta üzerinde durmuştur.

  • Buna göre BIG HORN markası ile RED BULL markası arasında asgari bir benzerlik bulunmakta mıdır ve bu benzerlik, benzer emtialarda, mevzuatın 9(2)(b) maddesi uyarınca karıştırılma ihtimaline neden olacak mıdır?
  • Ayrıca işaretler arasında en azından bir benzerlik var ise bu benzerlik, BIG HORN markasının davacı markalarından haksız bir menfaat sağlaması veya markasının şöhretinden yararlanması sonucu 9(2)(c) kapsamında doğuracak mıdır?

Mahkemeye göre BIG HORN markası çok açık bir şekilde RED BULL markası ile aynı değildir. Yukarıda görsellerine yer verilen her üç kullanım biçimi de davacı markaları ile – her ne kadar davalılar bu durumu kabul etmese de – benzerdir.

Bu durum, davalılardan Voltino firması tarafından gerçekleştilen başvuru ile ilgili görülen süreçte, EUIPO Temyiz Kurulu nezdinde de tespit edilmiş ve işaretler arasındaki benzerlik düşük düzeyli ise de bu düşük düzeyli benzerlik, tüketici kitlesinin dikkatinden kaçacak düzeyde asla değildir. Temyiz Kurulu her iki taraf markasının da toynaklı, boynuzlu ve saldırgan pozisyondaki iki hayvan siluetini taşıdığı, bu hayvanların birbirine dönük, kavga pozisyonunda bulunduğu, hayvanların pozisyonları ve ayak yapılarının aynı şekilde konumlandırıldığı ve her iki markada da hayvan görsellerinin tam çarpışma yaşanması hali öncesindeki pozisyona sahip olduğu tespitlerinde bulunmuştur.

Ayrıca yine her iki taraf markasında da hayvan figürleri, yuvarlak bir daire önünde duracak şekilde tasvirlenmişlerdir. Bu daire formu BIG HORN markalarında güneş silueti gibi algılanabilecekken, iki adet boğa figürünü taşıyan şekildeki RED BULL markalarının tanıtım ve reklamlarında da bu daire sarı renkli olarak kullanılmakta olup bu kullanımın da tüketici tarafından güneş şekli olarak algılanması mümkündür.

Mahkemeye göre tüm bu benzerlikler hem görsel hem de kavramsal olarak taraf markalarını benzer kılmaktadır.

Ayrıca BIG HORN un, ürünleri üzerinde mavi/gümüş renkli desen dizaynının kullanımının da RED BULL markalarındaki paralelkenar şeklindeki kullanımı ile de benzerlik taşımaktadır. Her iki taraf kullanımında da hemen hemen aynı renk tonları, hemen hemen benzer dağıtım oranları ile ve köşeli geometrik figürler taşımakta ve merkezlerinde sarı renkli bir daire yer almaktadır.

Yine mahkeme markaların bütünsel görünümlerinin yanı sıra hayvan figürlerinin tekil biçimlerinin dahi birbiri ile benzer olduğunu, her iki markanın da büyük boynuzlu ve toynaklı bir silueti taşıdığı, her iki figürün de kafalarının saldırı/atak pozisyonunda olduğu, ayrıca ön ayaklarının duruşunun da neredeyse aynı olduğunu belirtmiştir.

Mahkeme işaretlerin benzerliği noktasında, birden fazla inceleme kriterini gözetmek suretiyle gerçekleştirdiği bu tespitlerden sonra davalının haksız avantaj elde edip etmeyeceğini tartışmıştır.

Buna göre önceki markanın şöhreti, ayırt edici karakterinin gücü, işaretler arasındaki benzerlik düzeyi ve tartışılan mal ve hizmetlerin ilişkileri göz önüne alınarak bir değerlendirme yapılması zorunludur. Mahkemeye göre işaretler arasındaki benzerlik düzeyi ne kadar yüksekse, haksız yarar sağlama, avantaj elde etme ihtimali de o derece yüksek olacaktır.

Mahkemenin atıfta bulunduğu bir ABAD kararına (C-487/07 L’Oréal v Bellure) göre, tanınmış bir markaya benzer bir işareti kullanarak o markanın şöhretinden, itibarından ve prestijinden yararlanma teşebbüsünde bulunan bir kimse, bu sayede hiçbir mali külfet altına girmeden veya hiçbir çaba sarf etmeden, tanınmış marka sahibinin bu imajı yaratmak ve devam ettirmek için harcadığı çabadan haksız bir şekilde ve kolaylıkla yarar sağladığının kabulü gerekecektir.

Mahkemeye göre, RED BULL markasının global bir tanınmışlığı bulunduğu noktasında bir tartışma yoktur. Ayrıca markanın yüksek ayırt ediciliğinin bulunduğu da yine tartışma konusu değildir. Yukarıda da belirtildiği gibi BIG HORN markasının görsel ve kavramsal olarak RED BULL markaları ile benzerliği ve BIG HORN markasının kullanım sahasının da RED BULL markasının ürünleri ile aynı olduğu da tartışma konusu değildir. Ayrıca BIG HORN un ürünleri aynı kanallarla satılacağı gibi taraf ürünleri bu satış noktalarında da yan yana konumlandırılabilecektir.

Dolayısıyla tüm bu koşullar bir bütün olarak yorumlandığında, davalının kullanımları, 9(2)(c) düzenlemesi kapsamında, RED BULL markasının ayırt ediciliği ve şöhretinden haksız yarar sağlanması sonucunu doğurmaktadır. BIG HORN markasının genel dizaynı da göz önüne alındığında, markanın, çok açık bir şekilde RED BULL’un sahip olduğu bu şöhretten yararlanmayı amaçladığı, RED BULL’un ilgili pazardaki konumu için harcadığı hatırı sayılı çabadan yararlanmayı hedeflediği de açıktır.

Bununla birlikte mahkeme 9(2)(b) maddesi kapsamında değerlendirilen karıştırılma ihtimali çerçevesinde ise taraf markaları arasında, ilgili tüketiciyi yanılgıya düşürebilecek düzeyde  bir benzerlik bulunmadığına kanaat getirmiştir.

Mahkemeye göre her ne kadar ilgili ürünlerin tüketici kitlesinin dikkat düzeyi düşük  ve yine markaların kullanılacağı ürünlerin fiyatları düşük olsalar da ortalama tüketici, işaretler arasındaki mevcut farklılıkları algılayabilecek nitelikte olup BIG HORN ürünlerini,  satın almadan önce(Initial Interest Confusion) de satın aldıktan sonra da (post-sale confusion) RED BULL ürünleri olarak algılamayacak veya ekonomik olarak markalar arasında bir bağlantı bulunduğu yanılgısı oluşmayacaktır.

Bu anlamda mahkemenin vermiş olduğu bu karar doğrultusunda, tanınmışlık temelinde bir koruma elde edilebilmesi için, karşılaştırılan işaretlerin iltibas ihtimaline neden olabilecek mahiyette bir benzerlik taşıması zaruretinin bulunmadığı anlaşılabilmektedir. Nitekim özellikle tanınmış markalardan esinlenilerek yaratılan taklit markalarda, çoğu zaman tüketici, işaretler arasındaki benzerlikleri tespit etse de bu iki markanın aynı iktisadi kaynağa ait markalar oldukları yanılgısına kolay kolay düşmeyecek ve sonraki markayı, tanınmış markanın daha düşük fiyatlı bir taklidi olduğunu düşünebilecektir.

Ülkemizde de Yüksek Mahkemenin verdiği kimi kararlarda tescilli marka ile kullanılan işaret arasında görsel ve sesçil (fonetik) yönden benzerlik bulunmasa, hatta genel görünüş (umumi intiba) açısından ayniyet veya benzerlik bulunmasa dahi, halk bunlar arasında herhangi bir şekilde bir bağlantı kuruyorsa karıştırılma ihtimalinin var olabileceği yönündeki kararların varlığı gözetildiğinde İngiltere Galler Adalet Yüksek Mahkemesi’nin vermiş olduğu karardaki gibi karıştırılma ihtimali ve tanınmışlık korumasının koşulları oluşup oluşmadığının tespiti açısından, bu iki kavramın birbirinden bağımsız olduğunu vurgular mahiyette ayrı ayrı yapılan değerlendirmenin daha isabetli olduğunu düşünmekteyim.

Poyraz DENİZ

Ağustos 2020

poyrazdeniz@hotmail.com

TÜRKPATENT TANINMIŞ MARKA SİCİLİ TUTAMAZ (MI?)!

Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 5 Şubat 2020 tarihinde verdiği bir karar, yıllardır tartışma konusu olan “Tanınmış Marka Sicili” hakkındaki tartışmaları alevlendirecektir. Bu yazıda önce mevcut uygulamanın dayanakları ilgili yargı kararları çerçevesinde açıklanacak, devamında ise bir kırılma olarak görülebilecek Şubat 2020 tarihli karar okuyuculara aktarılacaktır.

Bilindiği gibi Türk Patent ve Marka Kurumu (Kurum) nezdinde tanınmış marka başvuruları incelenmekte ve tanınmışlığına karar verilen markalar ayrı bir sicile kaydedilmektedir. Ancak bu sicillerde güncelleme yapılmadığından bir kez tanınmışlık kaydı alan marka, bu vasfı daha sonra yitirse dahi,teorik olarak sonsuza dek bu kayda sahip olmaktadır. Avrupa’da uygulamasına rastlamadığımız bu kayıt sistemi, açıklanacağı üzere ülkemizde yargı kararları ile benimsenmiş özel bir uygulamanın ürünüdür. Bu yazıda, Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 05/02/2020 tarih ve 2019/2980 E. – 2020/991 K. sayılı konuya ilişkin son kararı inceleme konusu yapılmıştır.Henüz kesinleşmemiş olan bu içtihat, kesinleşmesi durumunda yargı ve Kurum uygulamasını değiştirebilecek nitelikte görülmektedir.

15/07/2018 tarih ve 4 sayılı “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile Kurumun teşkilat yapısı ve görevleri yeniden düzenlenmiştir. Kurumun görevleri arasında “Patentler, faydalı modeller, markalar, coğrafi işaretler, geleneksel ürün adları, tasarımlar ile entegre devre topoğrafyalarının ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tescilini ve bu hakların korunması ile ilgili işlemleri yapar” (m. 360/1-a) ve bununla ilişkili olarak Markalar Dairesinin görevleri arasında “İlgili mevzuat hükümlerine göre, belirli nitelikleri haiz işaret ve ibarelerin koruma altına alınması, markaların tanınmışlık düzeyleri ile ilgili esasların belirlenmesi ve uygulamaya konulması işlemlerini” (m. 370/1-ç) yapmak yer almaktadır. Benzer yönde düzenlemeye 5000 sayılı Kanunun mülga 3/1-a ve 13/1-d maddelerinde de yer verilmiştir.

Görüleceği üzere, markaların tescili ve korunması ile ilgili işlemleri yapmak ve bunların korunma altına alınması Kurumun görevleri arasındadır. Bu noktada, markaların tanınmış marka olup olmadığı ayrımı yapılmadığı görülmektedir. Öte yandan markaların tanınmışlık esaslarının belirlenmesi de Kurumun/Dairenin görevleri arasında sayılmıştır.

Mevzuattaki bu düzenlemelerden hareket eden Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, markanın tanınmışlığının tespiti talebi ile ilgili olarak açılan davada, “Bir markanın tanınmışlığının tespitine hangi kurumun karara vereceği uluslararası sözleşmelerde de net bir şekilde ifade edilmemiştir.Ancak, WIPO’nun 34 ncü Yönetim Birliği toplantısında kabul edilen, “ortak kararın” 1 nci maddesindeki tanımlarda tanınmış markalara karar vermeye yetkili otoritelerin, markaların korunmasını sağlayan yetkili kurumlar ve mahkemeler olduğu açıklanmıştır.Ülkemiz açısından da, 554 sayılı KHK.nin 1 ve 10/3, 556 sayılı KHK.nin 7/1-ı ve 8/4 ncü maddeleri ile taraf olduğumuz uluslar arası sözleşme hükümleri dikkate alınarak davalı TPE ile mahkemelerimizin tanınmış marka tespitinde yetkili olduğunun kabulü gerekir.

Öte yandan, tanınmışlık talebi yönünden TPE’ye başvurmadan doğrudan tescil davası yolu ile bu sonuca ulaşılmak istenilmesi markaların tescil sistemine de uygun düşmemektedir. Markanın tanınmışlığı yönünde TPE’ne başvurulup, tescil prosedürü tamamlanmadan, bu yönde nihai bir karar oluşmadan doğrudan açılan tespit davasında hukuki yarar yoktur.”(Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 24/06/2004 tarih ve 2003/12431 E. – 2004/7020 K. sayılı kararı[1]) gerekçesiyle, tanınmış marka tescilinde Kurumun öncelikle görevli olduğuna karar vermiştir.[2] Aynı yönde başka bir davada da Yargıtay tarafından, “Davadan önce davacı tarafça ” … ” markasının tanınmışlığının tespitine karar verilmesi yönünde TPE Başkanlığı’na yapılmış bir başvuru bulunmamaktadır. 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un Markalar Dairesi Başkanlığı’nın görev ve yetkilerine ilişkin 13. maddesinin d bendi, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirli nitelikleri haiz işaret ve ibarelerin koruma altına alınması, markaların tanınmışlık düzeyleri ile ilgili esasların belirlenmesi ve uygulamaya konulması işlemlerini düzenlemektedir. Buna göre, bir markanın tanınmış olduğunun tespiti yönündeki istemin, öncelikle kanunen bu konuda yetkili kılınan TPE Başkanlığı’na yapılması gerekmektedir. TPE Başkanlığı’na başvuru koşulu yerine getirilmeden, doğrudan anılan Kurum davalı olarak gösterilmek suretiyle markanın tanınmış olduğunun tespiti davası açılabilmesinin kabul edilmesi, 5000 sayılı Kanun’un Kuruma tanıdığı inceleme yapma ve karar verme hakkının ortadan kaldırılması sonucunu doğuracağından, bu şekilde açılan bir davanın mahkemece dinlenebilmesi mümkün değildir.(Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 17.04.2008 tarih ve 2007/3468 E. – 2008/5173 K. sayılı kararı[3])gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Bu kapsamda görüleceği üzere, tanınmışlık tespit davasının açılabilmesinin ön şartı olarak Kuruma başvuru yapılması gerektiği, tescil yapılabileceği ve tescile ilişkin yetkinin Kurumda olduğu kabul edilmiştir. Nitekim aynı yönde başka bir davada Yargıtay tarafından, “Oysa, doğrudan doğruya dava açmak suretiyle markanın tanınmışlığının tespitinin sağlanması mümkün değildir.Bir markanın tanınmışlığının tesciline ilişkin yetki TPE’ne aittir. Bunun için de usulüne uygun şekilde anılan kuruma başvurulması ve gerekli prosedürün tamamlanması gerekmektedir.”(Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 22.07.2011 tarih ve 2009/15033 E. – 2011/9297 K. sayılı kararı[4]) gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir[5]. Bu kapsamda, tanınmış marka ile ilgili tescil işlemlerinde görevli ve yetkili merciin Kurum olduğu, öncelikle Kuruma başvuru yapılması gerektiği ve YİDK tarafından nihai olarak başvuru reddedildikten sonra ancak dava açılabileceği kabul edilmiştir.

Tanınmışlığın sabit bir durum olmadığı, bir markanın zaman içerisinde tanınmışlık kazanabileceği gibi yine zaman içerisinde tanınmışlığını kaybedebileceği de yargı kararlarında ifade edilmekte, bu nedenle her somut olayda bu hususun incelenmesi gerektiği ilkesi kabul edilmektedir. Ancak bu kabule karşın, ilgililerin tanınmış marka tescili yaptırmalarında hukuki yararlarının bulunduğu, Yargıtay tarafından, “Bir markanın tanınmışlığının tespit ve tescili ileride yapılacak muhtemel tecavüzleri önleme, karışıklığa, markanın itibarı ve şöhretinden yararlanmaya yönelik tescillere engel olma gibi sonuçlar doğuracağından bu yönde yapılan bir tespitte hak sahibinin hukuki yararı bulunduğunun kabulü gerekmektedir. Bu itibarla marka sahibi markasının tanınmış marka olduğunun tespiti ile tanınmış marka olarak Kurum nezdinde tutulan sicile kaydını isteyebilirse de somut olayda davalı nezdinde yapılmış bir tanınmış marka tescil başvurusu bulunmadan markanın tanınmış olduğunun tespiti doğrudan dava yolu ile istenmektedir. Oysaki Türkiye’de marka tescili konusunda tek yetkili Kurum olan TPE’ye başvuruda bulunmadan doğrudan tescil davası yolu ile bu sonuca ulaşılmak istenilmesi markaların tescili sistemine de uygun düşmemektedir. (Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 25/01/2007 tarih ve 2005/13979 E. – 2007/827K. sayılı kararı) şeklinde ifade edilmiştir[6]. Markanın tanınmışlığının tescilinde hukuki yarar bulunmakla beraber, Kuruma başvuru yapılmadan doğrudan tespit davası açılmasında hukuki yarar olmadığı da kararlarda ifade edilmiştir.

Görüleceği üzere, yargı uygulamalarında, tanınmış marka tespit ve sicil kaydının Kurum tarafından yapılması, bu nedenle de dava açılmadan önce Kuruma başvuruda bulunulması ve tarafların bu tescilde hukuki yararının olduğu kabul edilmektedir. Söz konusu içtihatlardan hareketle uygulama da bu şekilde gelişmiş ve Kurum nezdinde tanınmış markalara ilişkin özel sicil oluşturulmuştur.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 05/02/2020 tarih ve 2019/2980 E. – 2020/991 K. sayılı kararında ise bu yerleşik içtihattan dönüldüğü görülmektedir. İlgili davada, marka sahibi tarafından, markasının tanınmışlığının tespiti için Kuruma başvuru yapılmış, başvuru Kurumun Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK) tarafından nihai olarak reddedilmiştir. Bu ret kararına karşı da süresi içerisinde dava açılmıştır. Mahkeme tarafından yapılan incelemede davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, karara karşı istinaf talebinde bulunulmuş, ancak talep esastan reddedilmiştir. Bunun üzerine temyiz kanun yoluna gidilmiştir. Bu aşamada Yargıtay tarafından yapılan incelemede, “Dava şartları bir davada yargılamanın her aşamasında mahkemelerce re’sen dikkate alınması zorunlu ön şartlardır. Maddi hukuka ilişkin dava şartları birçok kanun maddesine ayrı ayrı düzenleme konusu olmakla birlikte, usule ilişkin dava şartları 6100 sayılı HMK’nın 114. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre HMK’nın 114/-h maddesinde, “Dava açmakta hukuk yararın bulunması” dava şartlarından sayılmıştır. Hukuki yarara ilişkin dava şartının sonradan tamamlanması da mümkün değildir. Her ne kadar davalı Kurum tarafından Tanınmış Marka Sicili oluşturularak kendisine başvuru halinde başvuru konusu markanın tanınmışlık niteliğine haiz olup olmadığı konusunda inceleme yaparak bu nitelikte gördükleri markalar için sicil oluşturulmuş ise de; davalı Kurumun kanunen böyle bir sicil oluşturma yetkisi olmadığı gibi, tanınmışlık özelliği sabit bir olgu olmadığından, Dairemizin yerleşik kabullerine göre de, herhangi bir davada dayanılan markanın tanınmış olduğunun ileri sürülmesi halinde, her bir somut olayda o markanın tanınmış olup olmadığı ve tanınmışlığını sürdürüp sürdürmediğinin münferiden ispatlanması gerektiği kabul edilmektedir. O halde İlk Derece Mahkemesince, yukarıda yapılan açıklamalar göz önüne alınarak, davacının eldeki somut davayı açmakta hukuki yararının bulunmaması nedeniyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken hatalı değerlendirme ile davanın kısmen de olsa kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş kararın bu sebeple re’sen bozulmasına karar vermek gerekmiştir.” (Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 05/02/2020 tarih ve 2019/2980 E. – 2020/991 K. sayılı kararı) gerekçesi ile kararın bozulmasına, dava dosyasının ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

Görüleceği üzere söz konusu kararda, önceki içtihatlarından ayrılan Yargıtay, Kurumun tanınmış marka sicili oluşturma gibi bir yetkisinin olmadığını, tanınmışlığın durağan bir kavramı ifade etmediğini bu nedenle de her somut olay için ayrı ayrı incelenmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bu kapsamda da aslında, tanınmışlığa dayanan tarafın her davada bunu ispata ilişkin delilleri sunması gerektiği, önceden yapılmış olan tescilin ve tespitin tanınmışlık kabulünde tek başına yeterli olmayacağı kabul edilmiştir. Henüz kesinleşmemiş de olsa, Yargıtay’ın söz konusu kararı ile önceki içtihatlarından tamamen ayrıldığı, Kurumun böyle bir tescil yapma ve özel sicil tutma yetkisinin olmadığına karar verdiği görülmektedir. Yine kararda sadece doğrudan dava açılması durumunda değil, bu konuda Kuruma başvuru yapılmasında ve başvuru yapıldıktan sonra dava açılması durumunda da marka sahibinin hukuki yararının olmadığı kabul edilerek, önceki içtihatlardan farklı yönde bir karar verildiği görülmektedir. Bu noktadan hareketle de aslında Kuruma tanınmışlık tespiti için başvuruda bulunulmasında ve böyle bir tespit yaptırılmasında kişilerin hukuki yararının olmadığı kabul edilmiştir.

Öte yandan tanınmışlığın tespiti için doğrudan dava açılmasında hukuki yarar olup olmadığı kararda irdelenmemiştir. Ancak geneline bakıldığında, her somut olay için ispat arandığından, önceden tespit kararı alınmasında diğer bir ifadeyle doğrudan tespit davası açılmasında da hukuki yarar olmadığının kabul edildiği söylenebilir. Bu içtihadın etkilerinin neler olacağı, kesinleşmesi durumunda hem Kurum hem de yargı uygulamasının nasıl şekilleneceği önümüzdeki dönemde görülecektir.

Av. Gökhan ERGÜL

Nisan 2020

gokhan.ergul60@gmail.com


[1]https://www.lexpera.com.tr/ictihat/yargitay/11-hukuk-dairesi-e-2003-12431-k-2004-7020-t-24-06-2004

[2] Aynı yönde Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 09/10/2006 tarih ve 2005/8700  E. – 2006/9899 K. sayılı kararı (erişim: http://www.kazanci.com.tr)

[3]http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=11hd-2007-3468.htm&kw=`2007/3468`#fm

[4]http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=11hd-2009-15033.htm&kw=`2009/15033`#fm

[5] Aynı yönde kararlar için bkz. Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 24/06/2004 tarih ve 2003/12431E. -2004/7020 K. sayılı kararı; Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 28/12/2004 tarih ve 2004/12794 E. – 2004/12995 K. sayılı kararı; Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 25/01/2007 tarih ve 2005/13979 E. – 2007/827K. sayılı kararı (erişim: http://www.kazanci.com.tr)

[6]Aynı yönde yukarıda bahsi geçen Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 24/06/2004 tarih ve 2003/12431 E. – 2004/7020 K. sayılı karar

“Kanun Bu Kadar Şizofrenik Değildir” – A.B.D. Federal Temyiz Mahkemesi Karıştırılma Olasılığı Değerlendirmesinde Tanınmış Markanın Rolünü Açıklığa Kavuşturuyor (Play Doh – Fundough Kararı)

 

Şizofreni en basit ve oldukça eksik tanımıyla, kişinin gerçeği değerlendirme yetisini bozan ağır bir psikolojik hastalıktır.

Peki, bir kanunun uygulaması bir mahkeme tarafından nasıl şizofrenik olarak değerlendirebilir? Bu yazıda bu hususu sizlere bir A.B.D. Federal Temyiz Mahkemesi kararı özelinde aktarmaya gayret edeceğim.

Tanınmış bir marka, kimilerine göre, diğer markalardan çok daha kolaylıkla ayırt edilebilir ve dolayısıyla tanınmışlık, karıştırılma olasılığı incelemesinde tanınmış markanın sahibine avantaj değil dezavantaj sağlar.

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) içtihat ve kılavuzunda, yorum tam tersi yöndedir. Tanınmışlık, karıştırılma olasılığı incelemesinde, tanınmış markayla karıştırılma olasılığını artıran bir faktördür ve tanınmış marka sahibinin lehine yorumlanması gerekir.

Atlantik’in karşı tarafında belirtilen hususun nasıl değerlendirildiğini aktarmak, bu yazının konusunu oluşturmaktadır.

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi’nin (USPTO) bu konuda referansta bulunduğu başlıca karar, A.B.D. Federal Temyiz Mahkemesi’nin 1992 tarihli Kenner Parker Toys Inc. v. Rose Art Indus. Inc. kararıdır [963 F.2d 350, 22 USPQ2d 1453, 1456 (Fed. Cir. 1992)].

Yazı boyunca 1992 yılına ait bu ilke kararını özetleyerek sizlere aktarmaya gayret edeceğiz:

Davacı Kenner Parker Toys Inc. firması hepimizin bildiği “Play-Doh” markalarının sahibidir ve bu markaların kapsamında Türkiye’de “oyun hamuru” olarak tabir ettiğimiz mallar bulunmaktadır.

Davalı Rose Art Indus Inc. aynı nitelikteki mallar için “Fundough” markasının tescil edilmesi için USPTO’ya başvuruda bulunur.

Kenner Parker bu başvuruya karşı itiraz eder, ancak itirazı USPTO Temyiz Kurulu tarafından reddedilir. Kenner Parker bu karara karşı dava açar ve dava A.B.D. Federal Temyiz Mahkemesi tarafından 15 Nisan 1992 tarihinde karara bağlanır. Temel bir karar niteliğindeki Temyiz Mahkemesi değerlendirmesinin https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/963/350/243488/ bağlantısından görülebilir.

Temyiz Mahkemesi kararına önceki tarihli itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığı hususunun değerlendirilmesine ilişkin detaylı bir analizle başlar:

Önceki tarihli markanın ünü, güçlü veya ünlü bir markanın dahil olduğu vakalarda baskın bir role sahiptir. Ünlü veya güçlü markalar daha geniş bir hukuki korumadan yararlanır. İçtihada göre, bir taraf kendiliğinden zayıf bir markayı seçerse, güçlü markaların sahiplerine sağlanan geniş korumadan yararlanamaz. Kamu tarafından yoğun bilinirliğe ve üne sahip markalar, bilinmeyen veya zayıf markalara kıyasla daha geniş hukuki korumayı hak ederler.

Sayısız işaretin kamunun dikkatini çekmek için karmaşa içerisinde bulunduğu piyasada bir markanın ün kazanması, genellikle çok ayırt edici bir marka, büyük reklam harcamaları ve istikrarlı değere sahip bir ürün gerektirir. Bir marka ün kazandıktan sonra sadece sahibine kazanç sağlamaz, aynı zamanda tercih edilen ürünü tanımak için işarete güvenen tüketicilere de kazanç sağlar. Bununla birlikte markanın ünü ve tüketicilerin bu işarete güveni, bedavacıların (free riders) sömürüsüne konu olmaktadır.

Ticari rakipler, yerleşik bir piyasada reklam gideri olmaksızın benzer bir ürünü satmanın ekonomik avantajlarını kısa sürede hesaplayabilir. Bu güdüler, rakipleri ünlü bir markaya mümkün olduğunca sokulma konusunda cesaretlendirir. Bedavacıların ünlü markalara karşı oluşturduğu tehdidin farkında olan mahkeme, ticari rakiplerin zayıf markalara yaklaşmasına izin vermiştir. Buna karşın, güçlü bir marka ticari rakiplerin uzak durması gereken uzun bir gölgeye sahiptir.

Bu çerçevede, Marka Kanununun (Lanham Act) yarışan markalar arasındaki benzerlik hakkındaki toleransı, önceki tarihli markanın ününe bağlı olarak ters yönde değişmektedir. Markanın ünü arttıkça, kanunun yarışan markalar arasındaki benzerlik hakkındaki toleransı azalmaktadır. Bu çerçevede; itiraz sahibinin markasının güçlü, ünlü bir marka olması halinde, bu durum her zaman önem arz eder. Bir markanın ünü, tüketicilerin ünlü bir isme sahip bir ürünü satın alırken daha az dikkat gösterecek olmaları nedeniyle, tüketicilerin karıştırma olasılığına düşmeleri durumunu tetikleyebilir. Bu ilkeler ışığında Mahkemeye göre; ticari bir rakibin tanınmış markasına yaklaşmanın hiçbir bahanesi olamaz ve karıştırmanın, alımda hata veya yanılgının olası olup olmadığına ilişkin her kuşku, özellikle önceki markanın üne sahip olması halinde, yeni tarihli markanın aleyhine değerlendirilecektir.  

İncelenen vakada Temyiz Kurulu Kenner Parker’ın önceki tarihli markasının oyun hamurlarına ilişkin ününü kabul etmiştir ve Rose Art da bu ünü kabul etmektedir. Buna karşın, tüketicilerin ünlü bir markayla farklılıkları daha kolaylıkla algılayacağı yaklaşımından hareket eden Kurul; Kenner’ın ünlü markasının benzer markalar için daha az değil, daha fazla yasal tolerans sağlayacağı sonucuna varmıştır.

Akademisyenler, ünün markalar arasındaki farklılıkların algılanması hususunda kamunun algısını yükselttiği veya azalttığı hakkında önermeler sunarak konuyu tartışıyor olsalar da, yasal önerme tartışma götürmeyecek derecede açıktır. Marka Kanununun gerekçe ve kökenleri, Mahkemeler tarafından da istikrarlı biçimde uygulanan “ünlü markaların karıştırılmaya karşı daha fazla korunmasını” hususunu gerektirmektedir.

En eski içtihatlarda dahi, markaların fonksiyonu, hem markalarına itibarlarını ve sermayelerini yatıran üreticileri, hem de bu işaretlere güvenen tüketicileri korumaktır. Tüketicilerin ürünlerin kaynağını tanımasını sağlayacak markalar, tüketicileri ürünleri güvenilir bir üreticiden satın almaya geri götürecek ve bu yolla mükemmeliyet için ekonomik bir ödül yaratacaklardır. Dolayısıyla, markalar kaliteli ürünleri teşvik edecek ve tüketicilerin piyasa araştırması için maliyetlerini azaltacaktır. Buna ilaveten markalar, hak sahiplerinin yatırımlarını koruyacak ve emek ve sermaye sağlayanların hak ettikleri uygun getirilerini garanti altına alacaktır.

Marka Kanununun yukarıda bahsedilen çeşitli amaç ve faydaları; güçlü ve ayırt edilebilen bir markaya yapılan yatırımlar için, mutlak bir yasal koruma sağlanması ödülünün getirilmesi halinde işlerlik kazanacaktır.

Yatırımcıların yararlandığı yasal korumanın derecesi, markanın ününün artmasıyla düşerse, kanun markalara yapılan yatırımları engelleyici bir hali teşvik edecektir. Kanun bu kadar şizofrenik değildir. Marka korumasının amaçları ve kaynakları ile uyumlu olarak, Marka Kanunu markanın ünü arttıkça daha geniş kapsamlı bir koruma sağlar.

Mahkeme bu tespitlerin ardından, incelenen vakada markaların karşılaştırmasına geçer. Bu yazıda detaylarına girmeyecek olsak da, en basit haliyle, “PLAY” ve “FUN” kelimelerinin kavramsal yakınlığı ve “DOH” ve “DOUGH” ibarelerinin işitsel benzerliğini dikkate alarak markalar arasında belirli düzeyde benzerlik bulunduğu kanaatine ulaşır. Buna ilaveten, itiraz gerekçesi “PLAY-DOH” markasının ününün belirtilen benzerliğin önemini arttırması gerekirken, Kurul’un bu hususu yanlış değerlendirdiğini belirtir. Malların aynı olması, satış kanallarının aynı olması ve malların tüketici grubunun genel anlamda halk olması hususlarını da dikkate alarak Mahkeme, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunduğu kanaatine ulaşır ve aksi yöndeki USPTO Temyiz Kurulu kararını iptal eder.

Kararda yer verilen “Kanun bu kadar şizofrenik değildir.” ifadesi, Temyiz Mahkemesi’nin “tanınmış markalar diğer markalardan daha kolay ayırt edilir ve karıştırılmaz” biçiminde özetlenebilecek temelsiz argümandan artık sıkıldığını ortaya koymaktadır.

Önceki tarihli markanın tanınmışlığı halinde karıştırılma ihtimalinin güçleneceği Türkiye’de mahkemeler ve Kurum nezdinde de kabul görmüş bir ilkedir. Bununla birlikte aksi yöndeki yorumlarla, yani “Tanınmış marka çok daha kolay ayırt edilir ve benzerleriyle piyasada karıştırılmaz.” argümanıyla da halen sıklıkla karşılaşılmaktadır. Hukuki dayanağı bulunmayan ve neye göre ölçümlenip – iddia edildiği belli olmayan bu argümanın bu denli kolaylıkla dile getirilmesi şahsımca da ilginç bulunmakla birlikte, A.B.D. değerlendirmesinin de Türkiye’de genel kabule konu olan şekilde gerçekleştirildiği bu yazıda Kenner Parker kararı özelinde ortaya konulmuştur.

Okuyucularımızın faydalanacağını umuyoruz.

Önder Erol ÜNSAL

unsalonderol@gmail.com

Kasım 2018

 

 

PRADA Tanınmışlık İddiasıyla RICH PRADA Markasına Karşı – Adalet Divanı Genel Mahkemesi, EUIPO Temyiz Kurulu Kararını Onadı (T-111/16)

 

5 Haziran 2018’de Avrupa Adalet Divanı Genel Mahkemesi, tanınmış marka ve tanınmış marka ile ilişkilendirilme hususlarına yeni bir bakış açısı getirerek oldukça ilgi çekici bir karara imza atmıştır.

Öncelikle belirtmek isteriz ki; bu yazıda kullanılan TANINMIŞ MARKA terimi, aslında AB Tüzüğü 8(2)(c)  maddesi çerçevesinde yer verilen Tanınmış Markalara değil, Tüzüğün 8(5) maddesinde yerini bulan, AB sınırlarında tescilli ÜNE SAHİP MARKALARA işaret etmektedir. Ne var ki, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde 6(4) ve 6(5) maddeleri altında iki farklı biçimde düzenlenmiş olmakla birlikte, Tüzük’te yer aldığı şekilde bir ayırım yapılmadan, her iki madde altında da TANINMIŞ MARKA terimi kullanılması nedeniyle bu yazımızda biz de TANINMIŞ MARKA terimini kullanmayı tercih ettik. Söz konusu maddelerde yer alan ayrıma ve kavramsal farklılıklara ilişkin ayrıntılı yazıyı https://iprgezgini.org/2018/06/25/paris-sozlesmesi-birinci-mukerrer-6nci-madde-baglaminda-taninmis-markalar-adalet-divani-genel-mahkemesi-massi-karari-t-2-17/ adresinde bulabilirsiniz.

Karara konu uyuşmazlık, Endonezya menşeili “RICH PRADA INTERNATIONAL PY” firmasının “RICH PRADA” ibareli markanın 30., 32., 35., 36. 37. 41. ve 43. Nice Sınıfları kapsamındaki mal ve hizmetlerin tescili için 30 Ağustos 2011 tarihinde AB Fikri Mülkiyet Ofisi (o tarihte “OHIM”)’ne başvurması ile başlar. Elbette ki, moda sektörünün ünlü firması PRADA SA, bu başvuruya Almanya, Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık’ta 18 ve 25. sınıflarda, Birleşik Krallık’ta ayrıca 35. sınıfta tescilli ve ciddi kullanımda olan PRADA markalarını gerekçe göstererek itiraz eder. İtiraz gerekçeleri Birlik Marka Tüzüğünün 8(1) ve 8(5) maddelerine dayandırılır.

OHIM (EUIPO) İtirazlar Birimi, 16 Ekim 2014’te verdiği karar ile, itirazın kısmen kabulüne ve başvurunun aşağıdaki hizmetler yönünden reddine karar verir:

35. sınıf: Perakende alan yönetimi; şampuan, sabun kolonya, diş macunu gibi bakım ürünleri, kozmetik malzemeleri, parfümler, mücevherat, gözlere takılan ürünler, giysiler, ayak giysileri, baş giysileri, çantalar, bavullar, deri ürünler, anahtarlıklar, kırtasiye, rozetler, kupalar, posterler, şemsiyeler, tekstil ürünleri, oyuncak ve oyunlar, yiyecek ve içecek, tütün içenlere mahsus malzemeler, basılı yayınlara ilişkin perakendecilik hizmetleri; Ticari amaçlı gösterilerin ve fuarların ayarlanması, düzenlenmesi ve organize edilmesi hizmetleri; Ticari sergilerin organizasyonu, düzenlenmesi ve organize edilmesi hizmetleri; bu hizmetlere ilişkin bilgi sağlanması, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri; Açık arttırma hizmetleri.

41. sınıf: Eğitim ve öğretim hizmetleri; eğlence hizmetleri; sportif ve kültürel etkinlikler hizmeti; konferans, seminer, sempozyum, sergi, kurs ve kongre ayarlanması, düzenlemesi ve organize edilmesi hizmetleri; organizasyonların ayarlanması, düzenlemesi ve organize edilmesi hizmetleri; gece kulübü hizmetleri; bu hizmetlere ilişkin bilgi sağlanması, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri. 

43. sınıf: Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri; Geçici konaklama hizmetleri; Otel rezervasyon hizmetleri; Otel konaklamalarının düzenlenmesi hizmetleri; Otel yerlerinin sağlanması hizmetleri; Otel tesislerinin sağlanması hizmetleri; Konuk ağırlama hizmetleri; Otel hizmetleri; Restoran hizmetleri, Bar hizmetleri; Bekleme salonu hizmetleri; Catering hizmetleri; Yiyecek ve içecek sunan bar hizmetleri (şarap barı hizmetleri); bu hizmetlere ilişkin bilgi sağlanması, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri.       

44. sınıf: İnsanlar ve hayvanlar için hijyen ve güzellik bakımı hizmetleri; güzellik ve spa hizmetleri; Güzellik salonu ve kuaför hizmetleri; Spa hizmetleri; Güzellik tedavisi hizmetleri; Masaj hizmetleri; bu hizmetlere ilişkin bilgi sağlanması, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri.

Karara karşı hem başvuru sahibi, hem de PRADA itiraz eder. Her iki itiraz dosyasını birleştiren EUIPO Temyiz Kurulu, 14 Mart 2017 tarihinde:

  • İtiraz Birimi’nin kararını başvuru sahibi lehine bozarak Tüzüğün 8(5) maddesi uyarınca başvurunun 35. sınıfta yer alan “Perakende alan yönetimi; oyuncak ve oyunlar, kupa bardaklar, kırtasiye malzemelerinin perakende satışı; açık arttırma hizmetleri” ile 41. sınıf kapsamında yer alan “Eğitim ve öğretim hizmetleri; eğlence hizmetleri; sportif ve kültürel etkinlikler hizmeti; konferans, seminer, sempozyum, sergi, kurs ve kongre ayarlanması, düzenlemesi ve organize edilmesi hizmetleri” yönünden ret kararının kaldırılmasına,
  • Yine Tüzüğün 8(1) maddesi uyarınca başvuru sahibinin itirazlarının 35. sınıfta yer alan “yiyecek ve içeceklerin perakende satışı” yönünden kabulü ile marka başvurusunun bu hizmetler yönünden ret kararının kaldırılmasına,
  • Başvuru sahibinin itirazlarının kalan mal ve hizmetler açısından, PRADA’nın itirazlarının ise tümüyle reddedilmesine

karar verir.

Sonuç olarak Temyiz Kurulu’nun kararına göre, başvuru yalnızca aşağıda yer alan hizmetler açısından reddedilir:

35. sınıf: Şampuan, sabun kolonya, diş macunu gibi bakım ürünleri, kozmetik malzemeleri, parfümler, mücevherat, gözlere takılan ürünler, giysiler, ayak giysileri, baş giysileri, çantalar, bavullar, deri ürünler, anahtarlıklar, rozetler, posterler, şemsiyeler, tekstil ürünleri, tütün içenlere mahsus malzemeler, basılı yayınlara ilişkin perakendecilik hizmetleri; Ticari amaçlı gösterilerin ve fuarların ayarlanması, düzenlenmesi ve organize edilmesi hizmetleri; Ticari sergilerin organizasyonu, düzenlenmesi ve organize edilmesi hizmetleri; bu hizmetlere ilişkin bilgi sağlanması, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri; Açık arttırma hizmetleri.

41. sınıf: Eğlence hizmetleri; kültürel aktiviteler; sergi ayarlanması, düzenlemesi ve organize edilmesi hizmetleri; etkinliklerin ayarlanması, düzenlemesi ve organize edilmesi hizmetleri; gece kulübü hizmetleri; bu hizmetlere ilişkin bilgi sağlanması, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri.  

43. sınıf: Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri; Geçici konaklama hizmetleri; Otel rezervasyon hizmetleri; Otel konaklamalarının düzenlenmesi hizmetleri; Otel yerlerinin sağlanması hizmetleri; Otel tesislerinin sağlanması hizmetleri; Konuk ağırlama hizmetleri; Otel hizmetleri; Restoran hizmetleri, Bar hizmetleri; Bekleme salonu hizmetleri; Katering hizmetleri; Yiyecek ve içecek sunan bar hizmetleri (şarap barı hizmetleri); bu hizmetlere ilişkin bilgi sağlanması, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri.       

44. sınıf: İnsanlar ve hayvanlar için hijyen ve güzellik bakımı hizmetleri; güzellik ve spa hizmetleri; Güzellik salonu ve kuaför hizmetleri; Spa hizmetleri; Güzellik tedavisi hizmetleri; Masaj hizmetleri; bu hizmetlere ilişkin bilgi sağlanması, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri.

Temyiz Kurulu, kararını aşağıdaki gerekçelere dayandırmıştır:

8(5) YÖNÜNDEN:

  • Markalar benzerdir. “PRADA” ibaresi tamamen ayırt edicidir ve ilgili toplum nezdinde bir anlam taşımamaktadır. Söz konusu ibare, başvurulan markanın içinde bütünüyle yer almaktadır ve toplumun ilgili kesimi nezdinde önceki markalardan türetildiği izlenimi yaratmaktadır. Bununla birlikte başvuruya konu markada yer alan diğer ibare “THE RICH (ZENGİN)”, İngilizce konuşan toplum nezdinde markayı över bir biçimde değiştirmekte, ancak PRADA ibaresinin gücünü ve ayırt edici karakterini zayıflatmamaktadır.
  • Önceki markalar 18. ve 25. sınıflarda yer alan mallar açısından ilgili bölgede çarpıcı bir üne sahiptir.
  • Marka başvurusunun önceki markanın itibarına zarar verme riski konusunda yapılan incelemenin sonucuna göre, öncelikle önceki markaların kapsamındaki mallar ile başvuruya konu markanın kapsamında yer alan mal ve hizmetler (örneğin 37. snıfta yer alan araba yıkama ya da madencilik hizmetleri gibi) arasındaki bariz farklılık, tüketicinin markalar arasında olumlu ya da olumsuz önemli bir bağlantı kurmasına neden olmayacaktır. Bağlantının kurulabilmesi için markaların yüksek derecede benzer, hatta belki birebir aynı olması gerekecektir. Böyle bir durumda 36. sınıfta yer alan finansal hizmetler ya da 44. sınıfta yer alan tıbbi hizmetler açısından önceki markaların itibarına zarar verebilecektir. Ancak her durumda, eğer inceleme konusu markalar arasında bir bağlantı kurulmuş olsaydı bile, bu bağlantı zararın varlığının kabulü açısından yeterli değildir.
  • Marka başvurusunun önceki markaların ayırt ediciliğinden veya tanınmışlığından haksız yararlanması riski açısından Temyiz Kurulu, inceleme konusu markalarda ortak “prada” kelimesinin çağrıştırdığı cazibe,  kalite ve prestij gibi pozitif değerlerin, önceki markaları bilen ilgili tüketici nezdinde başvurulan markanın kapsamındaki mal ve hizmetlere geçtiğini kabul etmektedir. Ancak, imaj transferi sadece moda sektörü ve prestij ve lüks tüketim gibi ortak imajlar barındıran, moda sektörü ile çok güçlü bir şekilde ilişkilendirilebilecek ikram ve konaklama hizmetleri sektörü gibi mal ve hizmetler açısından mümkündür.
  • Toplumun moda sektörü ile ilgisi olmayan ürün ve hizmetler açısından markaları karıştırması için, çok yüksek, hatta neredeyse aynılık derecesinde benzerlik gerekmektedir.
  • Bu nedenle lüks ve moda sektörü ile ilişki kurulamayacak, 35. sınıftaki perakende alanların yönetimi, açık arttırma hizmetleri; 41. sınıftaki eğitim ve spor aktiviteleri, 43. sınıftaki toplantı odalarının temini, 44. sınıftaki tıbbi hizmetler ve çiçek aranjmanı, 45. sınıftaki bebek bakıcılığı hizmetleri gibi, 35., 36., 37., 41., 43., 44. ve 45. sınıflarda yer alan bazı hizmetlerin ilgili toplum nezdinde ilişkilendirilmeyeceğine karar verilmiştir.
  • Sonuç olarak Temyiz Kurulu, normal şartlarda “göz kamaştırıcı/cazibeli” olarak tabir edilemeyecek hizmetler açısından başvurunun kullanımının, muterizin ticari faaliyetlerinden haksız yararlanacağına ilişkin ikna edici bir sebep ya da delil olmadığına hükmetmiştir.

8(1) YÖNÜNDEN:

  • Temyiz Kurulu, mal ve hizmetlerin farklı olduğu markalar açısından 8(1) anlamında karıştırılma ihtimali olmadığına karar vermiştir. Bununla birlikte İtiraz Birimi’nin 35. sınıfta yer alan “yiyecek ve içeceklerin perakende satışı” hizmetleri yönünden karıştırılma ihtimali oluşturduğuna karar vermiş olmasını “belirgin bir hata” şeklinde tanımlayarak, Prada S.A.’nın itirazını bu hizmetler yönünden de reddetmiştir.

Prada S.A., her ne kadar söz konusu kararı Genel Mahkeme nezdine taşımışsa da, Genel Mahkeme 5 Haziran 2018 tarihinde verdiği T-111/16 sayılı kararı ile davacı Prada’nın argümanlarının yalnızca markalar ve söz konusu mal ve hizmetler açısından bağlantının varlığına dayandığını, ancak bu bağlantıyı kanıtlamak için ortalama tüketici nezdinde bir davranış değişikliği oluşacağını gösteren bir argüman ya da delil sunamadığını belirterek, Temyiz Kurulu’nun kararını 8/5 ve 8/1 yönünden onamıştır.

Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu kararını onadığı için Mahkeme değerlendirmesi yerine Temyiz Kurulu kararındaki argümanları aktarmayı yerinde bulduk, ancak Genel Mahkeme’nin gerekçelerini detaylı incelemek için kararın tümüne http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202541&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=302645 adresinden ulaşabilirsiniz.

Ahu GÜNEYLİ

ahuguneyli@gmail.com

Kasım 2018

 

Adalet Divanı “Puma” Kararında Tanınmışlığın İspatı ve Önceki Tarihli Ofis Kararlarının Bağlayıcılığı Konusunu Değerlendiriyor (C-564/16)

 

Marka yayıma itiraz süreçlerinde en sık dayanılan itiraz gerekçelerinden birisi, önceki tarihli tescilli itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığı veya bilinirliğidir. İtiraz gerekçesi markanın tanınmışlığı veya bilinirliği öne sürülmüşse, bu hususu yeterli ve objektif kanıtlarla ispatlama yükümlülüğü itiraz sahibine aittir. İnceleme otoritesinin itiraz sahibinin yerine geçerek veya onun sunmadığı kanıtlara dayanarak, itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığına veya bilinirliğine kanaat getirmesi ve bu tespite dayanarak karar tesis etmesi mümkün değildir.

Yayıma itiraz sahiplerinin, tanınmışlık iddialarına dayanak gösterdiği önemli kanıtlardan birisi de inceleme otoritesinin önceki tarihli kararlarıdır. Ofisin geçmişte aynı marka gerekçe gösterilerek yapılan itirazlarda, itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığına kanaat getirmiş olması halinde verdiği kararlar, itiraz sahiplerince sonraki itirazlarında referans gösterilmekte ve bu tip kararlardaki tespitlerin esas alınması talep edilmektedir.

İnceleme ofisi bakımından problem bu noktada çıkmaktadır:

1- Tanınmışlık iddiasının başarıyla sonuçlandığı önceki tarihli Ofis kararında, itiraz sahibince sunulmuş kanıtlar veya yeni itirazın başarıyla sonuçlanmasını sağlayacak yeterli derecede kanıt, inceleme konusu itiraz için sunulmamış olabilir.

2- Önceki tarihli başarılı itiraz, itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığı tespitine dayanmış olsa da, önceki tarihli karar nispeten eski tarihlidir veya tanınmışlık aradan geçen süre içerisinde kaybedilmiş olabilir; dolayısıyla yeni tarihli kanıtların sunulması beklenir.

3- Önceki tarihli itirazın konusu marka ve inceleme konusu markanın, itiraz gerekçesi marka ile benzerlik derecesi farklı olabilir.

4- Önceki tarihli itirazın konusu markanın kapsadığı mal veya hizmetlerin, itiraz gerekçesi markanın tanınmış olduğu sektörle benzerlik derecesi, inceleme konusu markanın kapsadığı mal veya hizmetlerin, itiraz gerekçesi markanın tanınmış olduğu sektörle benzerlik derecesinden daha yüksek olabilir.

5- Tanınmışlık tespitine varılmasını sağlayan delillerin geçerliliği ortadan kalkmış veya önem derecesi Ofis’in yeni uygulamasında azalmış olabilir.

Yukarıda sayılan nedenlerle inceleme otoriteleri, tanınmışlığın ispatı noktasında kendilerine ait önceki tarihli kararları bağlayıcı kanıtlar olarak kabul etmeme eğilimindedir ve bunun en net yansıması EUIPO karar kılavuzunda görülmektedir (https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_2_2017/Part-C/05-part_c_opposition_section_5_trade_marks_with_reputation_article_8_5_eutmr/part_c_opposition_section_5_trade_marks_with_reputation_article_8_5_eutmr_en.pdf ; EUIPO İtiraz Kılavuzu, Bölüm C, sayfa 31, erişim: 29/07/2018):

 

 

Yukarıdaki metinde özet olarak, EUIPO’nun tanınmışlığın ispatlanmış sayıldığı önceki tarihli kararlarıyla bağlı olmadığı, her vakanın kendi özel şartlarıyla inceleneceği ve önceki tarihli kararda tanınmışlık iddiası kabul edilmiş olsa da, bu tespitin farklı taraflar arasındaki, hukuki ve olgusal hususları farklı başka bir vakaya uygulanamayacağı belirtilmektedir. Kılavuza göre, EUIPO’nun bu konudaki önceki tarihli kararları göreceli ispat gücüne sahiptir ve diğer kanıtlarla birlikte değerlendirilmelidir. Bununla birlikte tarafların aynı olduğu hallerde durum farklı olacaktır.

EUIPO’nun yukarıda yer verilen yaklaşımı, inceleme otoritesi perspektifinden yerinde ve objektif gözükse de, tanınmış marka sahipleri bakımından durum aynı değildir. Şöyle ki, aynı ofisin tanınmışlığın ispatı konusunda verdiği önceki bir kararla kendisini bağlı saymaması ve önceki kararını ikincil derecede önemli bir kanıt olarak kabul etmesi, tanınmışlığın ispatını her vaka bazında ayrıca gerçekleştirilmesi gereken, külfetli bir prosedür haline getirmektedir.

Aşağıda yer vereceğimiz 28 Haziran 2018 tarihli C-564/16 sayılı Avrupa Birliği Adalet Divanı kararı, yukarıda özetlediğimiz tabloyu değerlendirmekte ve konu hakkında Adalet Divanı’nın yaklaşımı ortaya koymaktadır.

GEMMA GROUP aşağıda görseline yer verdiğimiz şekil markasının tescili için EUIPO’ya başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında 7. sınıfa dahil “Ağaç, alüminyum ve PVC işleme makineleri.” yer almaktadır.

 

 

“Puma” spor giyim markasının sahibi “PUMA SE”, diğerlerinin yanısıra aşağıdaki görsele sahip markasını gerekçe göstererek başvurunun ilanına karşı itiraz eder. İtiraz gerekçesi markaların kapsamında esasen giyim eşyaları, çantalar, spor malzemeleri gibi mallar bulunmaktadır ve yukarıda yer verdiğimiz 7. sınıfa dahil mallarla aynı veya benzer mal ve hizmetler, itiraz gerekçesi markaların kapsamında bulunmamaktadır.

 

 

EUIPO itiraz birimi ve Temyiz Kurulu, işaretler arasında belirli derecede benzerlik bulunsa da, markaların kapsadıkları malların aynı veya benzer olmaması gerekçesiyle karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazı reddeder. Tanınmışlık gerekçeli itiraz ise, işaretler arasında belirli derecede benzerlik bulunsa da, sunulan kanıtlar bağlamında tanınmışlığın ispatlanamaması gerekçesiyle reddedilir ve tanınmışlık ispatlanmış olsaydı dahi madde 8/5’te sayılan şartların (tanınmış markanın itibarından haksız avantaj sağlama, ayırt edici karakterini zedeleme, itibarını zedeleme) ispatlanamadığı belirtilir.

“PUMA SE” bu karara karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülerek T-159/15 sayıyla karara bağlanır. Genel Mahkeme kararında, “PUMA SE”yi haklı bularak ve EUIPO Temyiz Kurulu kararını iptal eder. Mahkeme kararında esasen aşağıda sayılan argümanlara dayanmaktadır:

Davacı tarafın temel argümanı, EUIPO’nun itiraz gerekçesi markaların tanınmışlığına yönelik olarak sunulan kanıtları kabul etmemesi ve tanınmışlığın ispatlanmadığına karar vermesidir. Davacı, EUIPO’nun aynı markaların tanınmışlığına yönelik olarak verdiği 20 Ağustos 2010, 30 Ağustos 2010 ve 30 Mayıs 2011 sayılı üç kararı kanıt olarak sunmuş ve EUIPO’nun yasal belirlilik ve iyi yönetim ilkelerinden saptığını öne sürmüştür. Bu kararlar davacı tarafından EUIPO’ya sunulmuş olsa da, Temyiz Kurulu kararında bu kararlar incelenmemiş ve onlardan bahsedilmemiştir. Temyiz Kurulu kararında sadece EUIPO’nun önceki kararlarıyla bağlı olmadığı belirtilmiştir. EUIPO savunmasında ise bu kararların itiraz gerekçesi markaların tanınmışlığına ilişkin kanıtlarla desteklenmediği ve bu nedenle de söz konusu kararların dikkate alınmadığına yer verilmiştir.

Genel Mahkeme kararında ilk olarak, EUIPO’nun benzer başvurular hakkında önceden verdiği kararları özel dikkatle incelemesi ve aynı yönde karar verip vermeyeceğine özenle karar vermesi gerektiğini belirtmiştir. İncelenen vakada, EUIPO önceki kararlarının aksi yönde karar vermiş olsa da, önceki kararlarında ulaştığı tanınmışlık tespitinden hangi olgusal nedenlerle vazgeçtiğine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmamıştır. Genel Mahkeme, dava konusu kararın belirtilen nedenle, iyi yönetim ilkesine aykırılık teşkil ettiği tespitiyle Temyiz Kurulu kararını iptal etmiştir.

EUIPO bu kararı Adalet Divanı nezdinde temyiz etmiş ve Adalet Divanı 28 Haziran 2018 tarihli C-564/16 sayılı kararıyla davayı neticelendirmiştir.

EUIPO’ya göre, tanınmışlık bir kez tespit edildikten sonra herkese karşı öne sürülebilir haklar yaratan bir olgu değildir, tersine inceleme konusu vakanın tarafları ve o vakanın kendisiyle sınırlı bir husustur. Bunun sonucu olarak da bir vakada ulaşılan tanınmışlık tespitinin sonraki vakalar için delil teşkil etmesi mümkün değildir. EUIPO buna ilaveten, önceki kararların çok taraflı işlemlerde EUIPO tarafından dikkate alınmasının silahların eşitliği ilkesine aykırı olduğunu öne sürmektedir.

Adalet Divanı, EUIPO’nun argümanları ve PUMA SE’nin karşı argümanları çerçevesinde vakayı detaylı olarak değerlendirmiştir. Bu değerlendirmeye detaylarıyla yer vermek yazının amacını aşacağından, Adalet Divanı’nın kararına temel gerekçeleriyle yer vermek daha isabetli olacaktır.

Adalet Divanı, EUIPO’nun argüman ve taleplerini aşağıdaki gerekçelerle reddederek, Genel Mahkeme’nin kararını onamıştır:

1- EUIPO’nun benzer başvurular hakkında önceden verdiği kararları özel dikkatle incelemesi ve aynı yönde karar verip vermeyeceğine özenle karar vermesi hususu tek taraflı işlemlerle sınırlı değildir, çok taraflı işlemlerde, yani nispi ret nedenleri incelemesinde de aynı ilke geçerlidir.

2- İyi yönetim ilkesi, idarenin kararlarında gerekçeye yer vermesi zorunluluğunu kapsar, bu husus da Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’ndan kaynaklanmaktadır.

3- Bu bağlamda, bir Birlik markasının yayımına itiraz eden itiraz sahibinin, EUIPO’nun itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığını tespit ettiği önceki tarihli kararları kanıt olarak sunması halinde, EUIPO birimlerinin bu kararları dikkate alması ve aynı yönde karar verip vermeyeceklerine özenle karar vermesi bir zorunluluktur. EUIPO birimleri, önceki kararlarından farklı yönde karar vermeleri gerektiği görüşüne ulaşırsa, önceki karardan hangi nedenle farklı sonuca vardıklarına yönelik olarak kararda açık bir beyanda bulunmalıdır.

4- Belirtilen ilkeler incelenen vakaya uyarlandığında, “PUMA SE”nin itirazında, itiraz gerekçesi markaların tanınmışlığının tespit edildiği önceki tarihli 3 EUIPO kararına dayandığı görülmektedir. Temyiz Kurulu’nun bu iddiaya karşılık olarak, sadece EUIPO’nun önceki kararlarıyla bağlı olmadığını belirtmesi iyi yönetim ve eşit muamele ilkelerinin ihlalidir.

5- EUIPO birimleri, önceki kararlarıyla otomatikman bağlı değildir; bunun nedeni de, uygun olmayan tescillerin önüne geçilmesi maksadıyla, her markanın incelemesinin tam ve sıkı biçimde yapılmasıdır. Dolayısıyla, tanınmışlığın varlığına yönelik inceleme de her vakanın kendi olgusal faktörleri dikkate alınarak yapılmalıdır. Bununla birlikte belirtilen husus, EUIPO organlarının iyi yönetim ve eşit muamele ilkelerinden doğan yükümlülüklerini, gerekçe belirtme zorunluluğu da dahil olmak üzere ortadan kaldırmaz. EUIPO’nun önceki kararlarıyla değil, Birlik marka mevzuatıyla bağlı olduğunu belirtmek, kararda gerekçeye yer verme zorunluluğunu ortadan kaldıran bir husus değildir.

6- İncelenen vakada, EUIPO Temyiz Kurulu, önceki tarihli 3 EUIPO kararını itiraz gerekçesi markaların olası tanınmışlığı konusunda içerikleri veya ispatlayıcı değerleri bakımından değerlendirmemiştir.

7- Belirtilen nedenlerle, EUIPO Temyiz Kurulu kararı iyi yönetim ilkesi çerçevesine uygun değildir, kararlarda gerekçe belirtme zorunluluğu göz ardı edilmiştir ve dolayısıyla da Temyiz Kurulu kararı hukuka uygun değildir. Sonuç olarak EUIPO’nun Genel Mahkeme kararına karşı yaptığı itiraz, Adalet Divanı tarafından reddedilmiştir.

Yazı boyunca ana hatlarına yer verdiğimiz Adalet Divanı kararı; idarenin marka incelemesinde tutarlı karar vermesi gerektiğini, önceki kararlarının tersi yönde karar vermesi halinde ise mevzuata genel bir atıf yapmak yerine, meselenin esasına girerek kararını hangi somut nedenle önceki kararlarından farklılaştırdığını açıklamak zorunda olduğunu belirtmesi bakımından oldukça önemlidir.

Karar kılavuzunu Adalet Divanı kararlarına yaptığı atıflarla sürekli güncelleyen EUIPO’nun, karar kılavuzunun yeni versiyonunda bu karara da atıf yaparak, kılavuz ve uygulamasını değiştireceği kanaatimizce açıktır.

Önder Erol ÜNSAL

Temmuz 2018

unsalonderol@gmail.com 

 

 

 

 

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 6(5) maddesi anlamında markaların benzerliği konusunun mehaz AB Tüzüğü’nün ilgili maddesine dair AB Adalet Divanı içtihatları ve EUIPO uygulaması kapsamında değerlendirilmesi: “markalar arasındaki bağlantı”

10.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun “Marka tescilinde nispi ret nedenleri” başlıklı 6’ncı maddesinin 5’inci fıkrası, tanınmış markaların farklı mal/hizmetler için yapılmış sonraki tarihli benzer marka başvurularına karşı korunmasına imkân tanıyan bir düzenleme olup, bu düzenleme esas itibariyle 556 s. KHK’nın 8(4) maddesinin yeni kanuna aktarılmış halidir.

Mülga 556 s. KHK’nın 8(4) bendi ile 6769 sayılı Kanunun 6(5) bendi arasındaki belirgin tek farklılığı, sonraki tarihli başvurunun haklı bir sebebe dayanması istinası oluşturmaktadır. Haklı sebebe dayanma hususunun yeni Kanunun ilgili maddesi hükmüne eklenmesiyle, söz konusu hüküm mehaz EUTMR 8(5) maddesiyle tam uyumlu hale getirilmiştir. Ancak, yeni Kanun ile birlikte gelen “haklı sebebe dayanma” kavramı farklı bir yazıda ele alınacak olup, bu yazıda ilgili madde hükmü bağlamında markaların benzerliği hususu, mehaz AB Tüzüğü’nün (EUTMR) ilgili maddesi hakkındaki AB Adalet Divanı içtihatları ve EUIPO uygulamaları çerçevesinde ele alınacaktır.

IPR Gezgininde daha önce, “556 s. KHK m. 8/1-(b)’ye göre benzerlik kavramı ile m. 8/4’e göre benzerlik kavramının mukayesesi” konusunu ele almıştık. Bu yazıyı okumamış olanlar veya hatırlamak isteyenler https://iprgezgini.org/2016/07/27/556-sayili-khk-m-81-bye-gore-benzerlik-kavrami-ile-m-84e-gore-benzerlik-kavraminin-mukayesesi/ bağlantısından yazıya erişebilirler.

Söz konusu yazıda da ifade edildiği üzere, markaların benzerliği hem karıştırılma ihtimali [mülga 556 s. KHK m. 8/1-(b), EUTMR m. 8(1)(b)], hem de tanınmışlık [mülga 556 s. KHK m. 8/4, EUTMR m. 8(5)] gerekçeli itirazların kabulü için varlığı zorunlu bir ön koşuldur.

AB Adalet Divanı içtihatlarına göre, markaların benzerliği değerlendirmesi, her iki madde açısından da görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik unsurlarını ve tüketicilerin işaretleri bir bütün olarak algılaması, nadiren farklı markalar arasında direkt bir karşılaştırma yapma şansı olması, çoğunlukla markalar hakkında zihninde kalan net olmayan resme itimat etmek zorunda olması  gibi genel ilkeler göz önüne alarak yapılmaktadır. Ancak, EUTMR 8(1)(b) ve 8(5) maddesi hükümleri, aranan benzerliğin düzeyi bakımından farklılaşmaktadır. Şöyle ki, çekişme konusu markalar arasında benzerlik bulunması durumunda, EUTMR 8(1)(b) maddesi kapsamındaki koruma, halkın ilgili kesimi açısından bu markalar arasında bir karıştırılma ihtimali bulunması koşuluna bağlı iken; EUTMR 8(5) maddesi kapsamında sağlanacak koruma için böyle bir ihtimalin varlığı gerekli değildir. Dolayısıyla, EUTMR 8(5) maddesinde sayılan zarar çeşitleri, halkın ilgili kesiminin söz konusu markalar arasında bir bağlantı kurmasının (to establish a link between them) yeterli olması koşuluyla, çekişme konusu markalar arasında daha düşük düzeydeki bir benzerlikten kaynaklanabilmektedir. (AB Adalet Divanı, 23.10.2003, C-408/01, ‘Adidas-Salomon and Adidas Benelux’, para 27, 29, 31; 27.11.2008, C-252/07, ‘Intel Corporation’, para. 57, 58, 66).

Adalet Divanı, itiraz konusu markanın, önceki markadan haksız yarar sağlama, ayırt edici karakterine veya ününe zarar verme ihtimali bulunup bulunmadığını değerlendirirken, -şayet markalar benzer bulunmuşsa-, ilgili tüketicilerin zihninde, markalar arasında bir bağlantı (link) kurulup kurulmayacağı hususunun incelenmesi gerektiğini açıklığa kavuşturmuştur. Adalet Divanı içtihadına göre, bu analiz, tanınmış markaya zarar verilmesi riskinin varlığına dair nihai değerlendirmeden önce yapılmalıdır.

Markalar arasındaki bağlantı kavramına ilk olarak, Adalet Divanı’nın 27/11/2008 tarih ve C-252/07 sayılı ‘Intel’ kararında (para. 30) aşağıdaki şekilde değinilmiştir:

Direktifin ilgili maddesinde sayılan zarar türleri, eğer mevcutsa, halkın ilgili kesiminin iki marka arasında bağlantı kurması, bir başka deyişle, markaları karıştırmamasına rağmen onlar arasında bir bağlantı kurması vasıtasıyla, çekişme konusu markalar arasında belli düzeyde benzerliğin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

Bağlantı (link) tabiri EUIPO uygulamasında ve dava hukukunda sıklıkla “ilişki” (association) olarak da anılmakta olup bu iki terim zaman zaman birbirinin yerine geçecek şekilde kullanılmaktadır.

Adalet Divanı, sadece çekişme konusu markaların benzer olması hususunun, onlar arasında bağlantı bulunduğu sonucuna ulaşmak için yeterli olmadığını belirtmektedir. Bilakis, markalar arasında bağlantı bulunup bulunmadığı, somut olaya özgü tüm ilgili faktörlerin dikkate alınması suretiyle genel olarak değerlendirilmelidir.

Intel kararı uyarınca (para. 42), böyle bir bağlantının bulunup bulunmadığının değerlendirilmesinde, aşağıdakiler ilgili faktörler olabilir:

  • Markalar arasındaki benzerliğin düzeyi. Markalar ne kadar benzerse, sonraki markanın, tüketicilerin zihnine önceki tarihli tanınmış markayı getirmesi o kadar olasıdır. (AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 06/07/2012, T-60/10, ‘Royal Shakespeare’, para. 26 ve kıyas yoluyla AB Adalet Divanı, 27/11/2008, C-252/07, ‘Intel’ ön yorum kararı, para. 44)
  • Önceki markanın bilinir olduğu mal veya hizmetler ile sonraki tarihli markanın başvuru kapsamındaki mal veya hizmetlerin niteliği ve halkın ilgili kesimi. Mal veya hizmetler o kadar farklı olabilir ki, sonraki markanın halkın zihnine önceki markayı getirmesi o kadar olasılık dışı olur. (Intel, para. 49)
  • Önceki markanın tanınmışlığının gücü
  • Önceki markanın, kendiliğinden veya kullanım yoluyla elde edilmiş ayırt edici niteliğinin düzeyi. Önceki marka kendiliğinden ne kadar ayırt edici nitelikteyse, tüketicilerin sonraki tarihli aynı veya benzer bir markaya rastlamaları halinde, önceki markayı akıllarına getirmesi o kadar olası olacaktır.
  • Halkın ilgili kesiminde karıştırılma ihtimalinin varlığı

Bu liste sınırlayıcı değildir. Çekişme konusu markalar arasında bağlantı, bu kriterlerin sadece bazılarına bağlı olarak kurulabilir veya kurulmayabilir.

Halkın ilgili kesiminin, markalar arasında bağlantı kurup kurmayacağı konusu bir maddi mesele (question of fact) olup, bu soru her bir olayın kendi vakıa ve koşulları bağlamında yanıtlanmalıdır.

Bağlantı bulunup bulunmadığı, daha sonra dengelenmesi gereken tüm ilgili faktörleri göz önüne alarak değerlendirilmelidir. Dolayısıyla, (belki de markalar arasında EUTMR m. 8(1)(b)’ye göre karıştırılma ihtimali bulunduğu sonucuna ulaşabilmek için yeterli olmayacak ölçüde) zayıf veya uzak bir benzerlik düzeyi dahi, tüm ilgili faktörleri değerlendirmek suretiyle, halkın ilgili kesiminin markalar arasında bağlantı kurma ihtimali bulunduğu sonucunu haklı çıkarabilir. Bu bağlamda, Adalet Divanı, 24/03/2011 tarih, C-552/09 P sayılı ‘Timi Kinderjoghurt’ kararının 65 ve 66. Paragraflarında aşağıdaki hususları ifade etmiştir:

Genel değerlendirme, ilgili faktörlerin karşılıklı bağımlılığına ve markalar arasındaki düşük düzeydeki benzerliğin, önceki markanın güçlü ayırt edici niteliğiyle telafi edilebileceğine işaret etmesine rağmen… şayet çekişme konusu markalar arasında hiç benzerlik yoksa, önceki markanın ünü veya tanınırlığı ve çekişme konusu mal / hizmetlerin aynı veya benzer olması, halkın markalar arasında bağlantı kurması bakımından yeterli değildir…

… Ancak ve ancak çekişme konusu markalar arasında, zayıf da olsa bir benzerlik mevcutsa,  Genel Mahkeme, düşük düzeyde benzerliğe karşın önceki markanın tanınmışlığı gibi diğer ilgili faktörleri dikkate almak suretiyle, halkın ilgili kesimi açısından markalar arasında karıştırılma ihtimali veya markalar arasında bağlantı bulunup bulunmadığı hususunda bir genel değerlendirme yapmak zorundadır.

Mahkeme içtihatları, markalar arasındaki bağlantının, tek başına, EUTMR m. 8(5)’de sayılan zarar çeşitlerinden (mülga 556 s. KHK m. 8/4 ve 6769 sayılı Kanun m. 6(5)’de sayılan koşullar) birinin bulunduğu sonucuna ulaşmak açısından yeterli olmadığına da açıklık getirmiştir. (26/09/2012, T-301/09, ‘Citigate’, para. 96) Ancak, önceki markaya zarar verilmesi veya haksız yarar sağlanmasının olası olup olmadığını belirlemeden önce, markalar arasında bağlantının (veya ilişkinin) varlığı zorunludur.

Markalar arasında bağlantı bulunduğu yönünde karar verilen örnekler:

Aşağıdaki örneklerde, markalar arasındaki benzerlik düzeyi (diğer ilave faktörlerle beraber), tüketicilerin markalar arasında bağlantı kuracağı sonucuna ulaşmak için yeterli bulunmuştur.

Önceki tarihli tanınmış marka Sonraki tarihli başvuru Vaka/dava numarası

BOTOX

BOTOLYST / BOTOCYL

T-345/08 ve T-357/08 (birleşmiş davalar) (C-100/11P sayılı kararla onanmıştır)

BOTOX markası, kırışıklık tedavisi için farmasötik preparatlar açısından, 3. sınıfa dahil çeşitli malları kapsayan sonraki tarihli markanın başvuru tarihi itibariyle Birleşik Krallık’ta tanınmışlığa sahiptir. Önceki markanın kapsamındaki kırışıklık tedavisi için farmasötik preparatlar ile sonraki tarihli markanın kapsamındaki kozmetik kremler arasında düşük düzeyde benzerlik bulunmuştur. Ancak, parfümler, güneşlenme sütleri, şampuanlar, banyo tuzları, vb. mallar ile önceki markanın kapsamındaki malların benzer olmadığı kanaatine varılmıştır. Buna rağmen, çekişme konusu mallar bağlantılı sektörlere ilişkindir. İlgili tüketiciler (hem uzmanlaşmış tüketiciler hem de halkın geneli) sonraki tarihli markaların, BOTO- ibaresi ile başladığını farkedecektir ki, bu ibare halk nezdinde tanınmışlığa sahip BOTOX markasının neredeyse bütününü teşkil etmektedir. Ayrıca, BOTO- hem eczacılık hem de kozmetik alanında tanımlayıcı bir anlamı bulunmayan ve yaygın olmayan bir ön ektir. BOTOX ibaresi, “botulinum” için “bo” ve “toxin” için “tox” şeklinde bölünebilse dahi, bu ibarenin en azından Birleşik Krallık’ta, kendiliğinden veya kullanıma bağlı arttırılmış ayırt edici niteliği bulunmaktadır. Tüm ilgili faktörlerin ışığında, tüketiciler BOTOLYST ve BOTOCYL markaları ile tanınmış BOTOX markası arasında bağlantı kuracaklardır. (para. 65-79)

 

 

Önceki tarihli tanınmış marka Sonraki tarihli başvuru Vaka/dava numarası
 

RED BULL

 red-dog

R 70/2009-1

 

Temyiz Kurulu; (i) markaların bazı ortak unsurları içermesi, (ii) çekişme konusu malların (32-33. sınıflara dahil) aynı olması, (iii) RED BULL markasının tanınmış olması, (iv) RED BULL markasının kullanım sonucu güçlü bir ayırt edici nitelik kazanmış olması, (v) karıştırılma ihtimali bulunması nedenleriyle markalar arasında bağlantı bulunduğu kanaatine ulaşmıştır. (para. 19) Tanınmış RED BULL markasını bilen ortalama içecek tüketicisinin, aynı tür içecekler üzerinde RED DOG markasını görmesi halinde derhal önceki markayı anımsayacağını varsaymak makul olacaktır. Intel kararına göre, bu markalar arasında bağlantı bulunduğu anlamına gelmektedir. (para. 24)

 

 

Önceki tarihli tanınmış marka Sonraki tarihli başvuru Vaka/dava numarası

VIAGRA

VIAGUARA

T-332/10

 

Markalar bir bütün olarak yüksek düzeyde benzerdir. Görsel olarak, önceki markada bulunan tüm harfler, sonraki tarihli markada mevcut olup, ilk 4 harf ve son 2 harf aynı dizilimdedir. Halkın, kelimelerin başlangıç kısmına daha çok dikkat etmesi nedeniyle markalar arasında görsel benzerlik bulunmaktadır. İlk ve son hecelerin aynılığı, orta hecelerde ortak ses bulunmasıyla birlikte, yüksek düzeyde işitsel benzerlik bulunduğu sonucunu doğurmaktadır. Her iki ibarenin de bir anlamı yoktur, bu nedenle halk kavramsal olarak iki markayı birbirinden ayıramayacaktır.

 

Önceki marka, 5. sınıfta yer alan, ereksiyon bozukluğu tedavisi için ilaçları; sonraki marka ise 32 ve 33. sınıflarda yer alan, alkolsüz ve alkollü içecekleri kapsamaktadır. Önceki tarihli markanın belirtilen mallar için tanınmışlığı konusunda ihtilaf bulunmamaktadır. Genel Mahkeme, çekişme konusu markaların kapsamındaki malların farklı olması nedeniyle bu mallar arasında doğrudan bir bağlantı bulunmamasına rağmen, markalar arasındaki yüksek benzerlik düzeyini ve önceki markanın güçlü tanınmışlık düzeyini dikkate alarak önceki markalarla ilişki / bağlantı kurulabileceği sonucuna ulaşmıştır. (para. 52)

 

 

Markalar arasında bağlantı bulunmadığı yönünde karar verilen örnekler:

Aşağıdaki örneklerde, tüm ilgili faktörlerin değerlendirilmesi neticesinde, markalar arasında bağlantı kurulması ihtimali bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Önceki tarihli tanınmış marka Sonraki tarihli başvuru Vaka/dava numarası

repsol

resol R 724/2009-4
 

Markalar arasında sadece belli düzeyde görsel ve işitsel benzerlik bulunmaktadır. Temyiz Kurulu, önceki markanın sadece enerji dağıtımı hizmetleri bakımından tanınmışlığının kanıtlandığı sonucuna ulaşmıştır. Bu hizmetler, başvuru konusu markanın kapsamındaki 18, 20, 24 ve 27. sınıflardaki mallardan tamamen farklıdır. Gerek önceki markanın tanınmışlığın kanıtlandığı enerji dağıtımı hizmetleri, gerekse başvuru kapsamındaki mallar, makul düzeyde gözlemci ve dikkatli olduğu kabul edilen ortalama tüketicilere hitap etmektedir. Çekişme konusu markaların kapsamındaki mal ve hizmetlerin hitap ettiği halkın ilgili kesimi ortak olsa dahi, bu mal ve hizmetler o kadar farklıdır ki, sonraki markanın, halkın zihnine önceki markayı getirmesi olası gözükmemektedir. Söz konusu mal ve hizmetlerin kullanımındaki büyük farklılıklar, EUTMR 8(5) hükmünün uygulanabilmesi ve önceki markanın ününden veya ayırt edici karakterinden haksız yarar sağlanabilmesi için gerekli olan, halkın çekişme konusu markalar arasında bağlantı kurması koşulunu oldukça olasılık dışı hale getirmektedir.

Bir çanta veya mobilya ürünü satın alma niyetindeyken, tüketicilerin, bu malları, enerji sektöründeki hizmetler bakımından çok tanınmış bir markayla ilişkilendirmesi de olası gözükmemektedir. (para. 69-79)

 

Önceki tarihli tanınmış marka Sonraki tarihli başvuru Vaka/dava numarası

ONLY

only-givenchy

R 1556/2009-2

(T-586/10 sayılı kararla           onanmıştır)

3. sınıftaki mallar aynıdır ve aynı tüketiciye hitap etmektedir. Çekişme konusu markalar arasında hafif düzeyde görsel ve kavramsal benzerlik ile orta düzeyde işitsel benzerlik bulunmaktadır. Önceki marka tanınmışlığa sahip olmasına rağmen, markalar arasında, özellikle “only” ve ayırt edici baskın unsur olan “givenchy” ibarelerinin birleşimiyle oluşan kavramsal bütün nedeniyle oluşan farklılıklar halkın markalar arasında bağlantı kurmaması için yeterli olacaktır. Dolayısıyla Temyiz Kurulu’nun, EUTMR 8(5) hükmünün uygulanması için gerekli koşullardan birisi olan, markaların halkın aralarında bağlantı kurmasına yetecek düzeyde benzer olması koşulunun sağlanmadığı yönündeki tespiti yerindedir. (para. 65, 66)

 

Özetle, somut bir olayda markalar arasındaki benzerlik düzeyi, diğer ilgili faktörlerle birlikte değerlendirildiğinde, markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu sonucuna ulaşmak için yeterli olmayabilecek iken aynı benzerlik düzeyi, yine olaya özgü tüm faktörlerle birlikte, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 6(5) maddesi (mülga 556 s. KHK m. 8/4) bakımından, halkın markalar arasında bağlantı kurmasına yeterli olabilir. Ancak, markalar arasındaki bağlantının varlığı, ilgili maddede sayılan diğer koşulların da varlığı açısından bir karine teşkil etmemektedir. Dolayısıyla, tüketicilerin, markalar arasında bağlantı kuracağı tespit edilmişse, ilgili maddede sayılan koşullardan herhangi birisinin (tanınmış markanın ününden haksız yarar sağlanması, markanın itibarının zarar görmesi, ayırt edici karakterin zedelenmesi) somut olayda gerçekleşme ihtimali bulunup bulunmadığı hususu da ayrıca değerlendirmelidir.

 

H. Tolga Karadenizli

Ocak 2017, Ankara

karadenizlit@gmail.com

Kaynak: EUIPO, Current Trademark Practice, Part C: Opposition, Section 5: Trade marks with reputation, (Article 8(5) EUTMR, p. 37-42, Version 1.0, 01/08/2016)

556 sayılı KHK m. 8/1-(b)’ye göre “benzerlik” kavramı ile m. 8/4’e göre “benzerlik” kavramının mukayesesi

556 s. KHK’daki nispi ret nedenlerinden birisi olan karıştırılma ihtimaline ilişkin 8/1-(b) bendi ile tanınmış markalara daha geniş bir koruma sağlayan KHK’nın 8/4 bendinin uygulanabilmesi için gerekli öncelikli şartlardan birisi önceki tarihli, yani itiraza dayanak olan marka ile itiraz edilen başvuruya konu marka arasında benzerlik bulunmasıdır.

Söz konusu madde hükümlerine aşağıda yer verilmektedir.

556 s. KHK m. 8/1:

Tescil edilmiş veya tescil için başvuru yapılmış bir markanın sahibi tarafından itiraz yapılması durumunda, aşağıdaki hallerde marka tescil edilemez:

b. Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer ise, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa.”

556 s. KHK m. 8/4 :

Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir. Ancak, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu red edilir”.

Her iki madde hükmünde de markaların benzer olması koşuluna açıkça yer verilmekle birlikte, uygulamada zaman zaman söz konusu benzerliğin ne şekilde yorumlanması gerektiği konusunda belirsizlik oluşabilmektedir. Örneğin, 8/4 kapsamında aranan benzerlik, 8/1-(b) kapsamında aranan benzerliğe göre daha düşük bir benzerlik midir, ya da 8/1-(b) ye göre benzer olmayan iki markanın, 8/4’e göre benzer bulunması söz konusu olabilir mi?

Ülkemizde bu tartışmanın derinlemesine yapıldığı bir Mahkeme kararına ulaşamamış olmakla birlikte, AB hukukunda bu konulara açıklık getiren AB Adalet Divanı tarafından verilmiş çeşitli yargı kararları bulunmakta olup, tüm Avrupa Birliği üye ülkelerinde geçerli bölgesel bir hak doğuran AB markalarının tescil makamı olan EUIPO (eski adıyla OHIM) da söz konusu yargı kararları ekseninde şekillenmiş uygulama kılavuzlarında bu konuya da değinmiştir.

Bu yazıda, söz konusu mesele AB Adalet Divanı kararları ve EUIPO uygulaması referans alınarak açıklanmaya çalışılacaktır. Zira, 556 s. KHK’da yer verilen söz konusu hükümler, Avrupa Birliği Marka Tüzüğü’nün (EUTMR) ilgili maddelerinden (m. 8(1)(b) ve 8(5)) büyük ölçüde yararlanılmak suretiyle mevzuatımıza aktarılmıştır.

(556 s. KHK’daki 8/4 bendinin,  AB Marka Tüzüğündeki karşılığı olan) EUTMR 8(5) maddesi kapsamında yapılmış bir itirazın başarılı olabilmesi için işaretler arasında belli düzeyde benzerlik bulunması zorunludur.  (AB Adalet Divanı, 24.03.2011, C-552/09 P, ‘TiMi Kinderjoghurt’, para. 53). Eğer markalar tümden farklı bulunmuşsa, itiraz başarılı olamayacağından, EUTMR (5) maddesi kapsamındaki diğer koşulların varlığına ilişkin inceleme yapılmamalıdır.

EUTMR’nin 8(5) maddesi anlamındaki “benzerlik” terimi ile 8(1)(b) maddesinde yer alan aynı ifadenin anlamı arasındaki ilişki bazı belirsizliklere konu olmaktadır. Her iki hükmün lafzından açıkça anlaşılacağı üzere, işaretler/markalar  arasındaki benzerlik (veya aynılık), hem 8(1)(b) maddesinin, hem de 8(5) maddesinin uygulanması için bir ön şarttır. Her iki hükümde de aynı terimin kullanılması, bu terimin aynı şekilde yorumlanması ihtiyacını destekleyen bir argüman olup, dava hukuku da bunu teyit etmektedir.

Bu bağlamda, EUTMR 8(5) maddesine göre benzerlik değerlendirmesi, EUTMR 8(1)(b) maddesi bağlamında uygulanan kriterler ile aynı şekilde, yani görsel,  işitsel ve kavramsal benzerlik unsurlarını göz önüne alarak yapılmalıdır. (AB Adalet Divanı, 23.10.2003, C-408/01, ‘Adidas’, para. 28; 24.03.2011, C-552/09 P, ‘TiMi Kinderjoghurt’, para. 52)

EUTMR 8(1)(b) maddesi bağlamında markaları değerlendirirken uygulanan;
örneğin tüketicilerin işareti bir bütün olarak algılaması ve oldukça nadiren farklı markalar arasında direkt bir karşılaştırma yapma şansı olması ve markalar hakkında zihninde kalan net olmayan resme itimat etmek zorunda olması gibi genel kurallar,  8(5) maddesi bağlamında da geçerlidir.

EUTMR’nin 8(1)(b) ve 8(5) maddeleri bağlamında işaretlerin benzerliği için aynı kriterler uygulanmakla birlikte, söz konusu maddelerin temeldeki amacı farklıdır: EUTMR 8(1)(b) maddesinin amacı, kullanılması halinde, ilgili tüketicileri mal veya hizmetlerin ticari kaynağı konusunda karıştırabilecek sonraki tarihli markanın tescilini engellemek olup; EUTMR 8(5) maddesinin amacı ise, kullanılması halinde, önceki tarihli tanınmış markadan haksız yarar sağlayabilecek veya markanın ününe veya ayırt edici karakterine zarar verebilecek sonraki tarihli bir markanın tescilini engellemektir.

İlgili iki madde hükmü bağlamında “benzerlik” kavramı arasındaki ilişki, Adalet Divanı tarafından Timi Kinderjoghurt kararında ele alınmıştır: “Öncelikle ifade edilmelidir ki … önceki tarihli marka ile itiraz edilen marka arasındaki benzerliğin varlığı, hem EUTMR 8(1)(b) hem de 8(5) maddesinin uygulanması için bir ön koşuldur.” (para. 51)

Gerek EUTMR 8(1)(b) gerekse 8(5) maddesi bağlamında, çekişme konusu markalar arasında benzerlik bulunduğuna dair tespit, özellikle, görsel, işitsel veya kavramsal benzerlik unsurlarının varlığını gerektirmektedir.  (AB Adalet Divanı, 23.10.2003, C-408/01, ‘Adidas-Salomon and Adidas Benelux’, para. 28).

Ancak, söz konusu hükümler, aranan benzerliğin düzeyi bakımından farklılaşmaktadır. Çekişme konusu markalar arasında benzerlik bulunması durumunda, EUTMR 8(1)(b) maddesi kapsamındaki koruma, halkın ilgili kesimi açısından bu markalar arasında bir karıştırılma ihtimali bulunması koşuluna bağlı iken; EUTMR 8(5) maddesi kapsamında sağlanacak koruma için böyle bir ihtimalin varlığı gerekli değildir. Dolayısıyla, EUTMR 8(5) maddesinde sayılan zarar çeşitleri[1] halkın ilgili kesiminin söz konusu markalar arasında bir bağlantı kurmasının (to establish a link between them) yeterli olması koşuluyla, çekişme konusu markalar arasında daha düşük düzeydeki bir benzerlikten kaynaklanabilir. (AB Adalet Divanı, 23.10.2003, C-408/01, ‘Adidas-Salomon and Adidas Benelux’, para 27, 29, 31; 27.11.2008, C-252/07, ‘Intel Corporation’, para. 57, 58, 66).

Bununla birlikte,  gerek ilgili madde hükümlerinin lafzı gerekse de dava hukuku, çekişme konusu markalar arasındaki benzerliğin EUTMR’nin 8(1)(b) veya 8(5) maddelerine göre farklı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği yönünde bir sonuca ulaşmak açısından belirgin değildir.

Özetlemek gerekirse, EUTMR’nin hem 8(1)(b) hem de 8(5) maddelerinin uygulanması, işaretler arasında benzerlik bulunmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla, 8(1)(b) maddesi kapsamındaki incelemede işaretler farklı (dissimilar) bulunmuşsa, 8(5) maddesine dayalı itiraz da muhakkak başarısız olacaktır.

Ancak, eğer işaretler benzer bulunmuşsa, 8(1)(b) veya 8(5) maddelerinden hangisi ile ilgili olduğuna bağlı olarak, uzman, ilgili hükmün uygulanması için var olan benzerlik düzeyinin yeterli olup olmadığını bağımsız olarak (ve ilgili diğer faktörlerle karşılıklı ilişki içinde) değerlendirecektir.

Dolayısıyla, ilgili tüm faktörlerin genel değerlendirilmesi neticesinde, markalar arasında EUTMR 8(1)(b) maddesine göre karıştırılma ihtimali bulunduğu sonucuna götürecek bir benzerlik düzeyi, 8(5) maddesi bağlamında, örneğin ilgili sektörlerin tamamen farklı olması nedeniyle, işaretler arasında bir bağlantı kurulmasına yol açmayabilir.  Her durumda tam bir analiz yapılmalıdır. Şöyle ki, işaretler arasındaki benzerlik, böyle bir bağlantının bulunup bulunmadığını değerlendirirken göz önüne alınacak faktörlerden yalnızca bir tanesidir.

Vakaya göre, aşağıdaki senaryolar olasıdır:

  • Markalar farklı (dissimilar) olduğu için EUTMR 8(1)(b) maddesine dayalı itiraz başarısız olur — aynı sonucun geçerli olması nedeniyle 8(5) maddesi de aynı şekilde başarısız olur.
  • EUTMR 8(1)(b) maddesine göre karıştırılma ihtimali yoktur (örneğin mal ve hizmetlerin farklı veya çok düşük düzeyde benzer olması nedeniyle), ancak markalar benzerdir — EUTMR 8(5) maddesine göre inceleme yapılmalıdır. (bkz. AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, T-143/11, ‘Chianti Classico’, para. 66-71).
  • Diğer ilgili faktörlerle birlikte markalar arasındaki benzerlik, 8(1)(b) maddesine göre karıştırılma ihtimali bulunmadığı sonucuna götürebilir, ancak markalar arasındaki benzerlik, diğer ilgili faktörler de göz önüne alındığında, 8(5) maddesine göre markalar arasında bağlantı (link) kurulmasına yeterli olabilir.[2]

556 s. KHK’nın 8/1-(b) ve 8/4 maddelerinin, markalarının benzerliği koşuluna ilişkin lafzı, AB Marka Tüzüğünden aynen alındığından kanaatimizce, aynı yaklaşım 556 s. KHK’nın 8/1-(b) ve 8/4 bentleri bakımından da geçerli olmalıdır. Bu nedenle, özellikle her iki nispi ret nedenine dayalı olarak yapılan itirazlarda markalar arasındaki benzerlik değerlendirmesinin görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik faktörlerinin tümünü göz önüne alınarak dikkatli bir şekilde yapılması önem arz etmektedir. Bu noktada, markaların benzer olmaması (farklı olması) ile markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmaması kavramları arasındaki ilişkiye dikkat edilmesi gerekir. Şöyle ki, markaların benzer olmaması, markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmaması tespitine bağlı olarak ortaya çıkan bir sonuç kesinlikle değildir. Diğer bir ifade ile, 8/1-(b) bendine dayalı inceleme yapılırken, sondan başa doğru, yani önce markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunup bulunmadığına karar verip, bu sonuca göre markaların benzer olmadığına karar vermek hatalı bir yaklaşım olacaktır. Böyle bir durumda, 8/4 bendine dayalı itirazın da başarılı olma şansı peşinen ortadan kalkmış hale gelecektir.

Şu halde, 8/1-(b) bendine dayalı bir itirazda öncelikle markaların benzerliği değerlendirilmeli, eğer benzerlik mevcutsa, 8/1-(b) bendine göre markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunup bulunmadığına, diğer ilgili faktörler (mal/hizmetlerin benzerliği, önceki markanın ayırt edici niteliği, ilgili tüketici kesiminin dikkat düzeyi, vb. ) göz önüne alınarak yapılacak genel bir değerlendirme sonucunda karar verilmelidir.

Toparlamak gerekirse, markaların belli düzeyde benzer olması, markalar arasında mutlak surette karıştırılma ihtimali de bulunduğu anlamına gelmemektedir. Ancak, markaların farklı olması hem karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmakta, hem de 8/4’e dayalı bir itirazın da başarısız olması sonucuna götürmekte olduğundan, “markaların benzerliği” ve “karıştırılma ihtimali” kavramlarının her somut olayda ayrıca değerlendirilmesi, şayet markalar benzer ise (bu benzerliğin karıştırılma ihtimaline yol açıp açmadığından bağımsız olarak), 8/4 bendine dayalı incelemenin, ilgili maddenin kendi koşul ve dinamiklerine göre ayrıca irdelenmesi yerinde bir yaklaşım olacaktır.

 

Tolga Karadenizli

Temmuz 2016, Ankara

karadenizlit@gmail.com

 

[1] Yazarın notu: tanınmış markadan haksız yarar sağlama, tanınmış markanın itibarına veya ayırt edici karakterine zarar verme

[2] EUTMR 8(5) maddesine göre markalar (işaretler) arasındaki bağlantı (link) konusu ayrı bir yazıda ele alınacaktır.

Kaynak:

European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Guidelines for Examination of European Union Trade Marks, Part C, Opposition, Section5, Trade Marks with Reputation- Article 8(5) EUTMR, version 1.0, 01/08/2016, s. 36-37