Etiket: markaların benzerliği

Elma ile armudun karşılaştırılması: Apple’ın ısırılmış elması, armuda karşı!

Görsel: https://pixabay.com/tr/natürmort-elma-armut-meyve-gıda-876296

İnsan beslenmesi ve gıda sektörü açısından sıklıkla yan yana gelebilen ve birlikte anılan elma ve armut meyveleri, diğer konularda ise tam tersine, zıtlıkları ifade etmek için kullanılan kavramlar haline gelir. Hatta bu durum günlük konuşma dilindeki söz ve deyişlere de yansımıştır. Örneğin, birbiriyle gerçekte farklı olan ve mukayese edilebilir olmayan konular, sanki benzer konularmış gibi düşünülüp aynı kefeye konulmak istendiği zaman “elmayla armudu birbirine karıştırma” sözünü çoğumuz işitmişizdir. Ya da okulda bir matematik problemi çözerken aynı nitelikte olmayan iki kavramı toplamaya kalkan bir öğrencinin öğretmeninden “elmalarla armutlar birbiriyle toplanmaz” uyarısını aldığına şahit olmuşuzdur. Ancak söz konusu olan marka hukuku olduğunda elma ve armut, kelimenin tam anlamıyla karşılaştırma konusu edilebilir. Bu karşılaştırmanın sonucu ne olur derseniz, diğer faktör ve koşullara göre değişebilir. Kimi zaman ise ulaşılan sonuç şaşırtıcı olabilir.  

Kısa bir süre önce, Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi (GCEU) bu tarz bir karşılaştırmayı gerektiren bir davayı inceledi ve 31.01.2019 tarih ve T-215/17 sayı ile görülen davada kararını verdi.

Öncelikle dava konusu olayın geçmişini aktarmakla başlayalım.

25 Temmuz 2014 tarihinde Çin merkezli Pear Technologies Ltd. şiketi (başvuru sahibi) AB Fikri Mülkiyet Ofisine (EUIPO) aşağıdaki markanın tescili için başvuruda bulunur:

Başvurunun eşya listesinde 9, 35 ve 42. Sınıflarda yer alan çeşitli mal ve hizmetler bulunmaktadır. Bu mal hizmetler arasında kişisel bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, tablet mobil dijital elektronik araçlar, ses ve görüntünün kaydı, nakli, reprodüksiyonu için cihazlar, bilgisayar programları, yazılım ve donanımları; dijital pazarlama alanında danışmanlık sağlanması hizmetleri, yazılım güncelleme, ağ hizmetleri, web sitesi tasarımı, teknik danışmanlık, alan adı yönetimi gibi mal ve hizmetler mevcuttur.

Başvurun ilan edilmesi üzerine Apple Inc. (kısaca Apple olarak anılacaktır) şirketi tarafından itirazda bulunulur. İtirazda diğerlerinin yanı sıra, aşağıda görseline yer verilen AB markası gerekçe olarak gösterilir:

Bu markanın kapsamında da 9, 35 ve 42. Sınıflarda yer alan çeşitli mal ve hizmetler bulunmaktadır. Apple, itirazında AB Marka Tüzüğü’nün (EUTMR) karıştırılma ihtimali [m. 8(1)(b)] ve itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlanmasına ilişkin [m. 8(5)] mevzuat maddelerini ileri sürer.

EUIPO İtirazlar Birimi, m. 8(5) kapsamındaki itirazı haklı bulur ve başvurunun tüm mal hizmetler yönünden reddine karar verir. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ancak bu itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından reddedilir. Temyiz Kurulu kararında, markaların görsel olarak düşük düzeyde de olsa benzer olduğu, zira her iki markanın da pürüzsüz ve yuvarlak meyve siluetlerini içerdiği, kavramsal olarak ise elma ve armudun iki ayrı meyve olmasına rağmen, bunların biyolojik açıdan (köken, büyüklük, renkler, doku) birbiriyle yakından ilişkili olduğu; önceki markanın özgün niteliği ve yüksek bilinirlik düzeyi ile başvuruya konu markadaki armut görselinin imalı ve bir nebze alaycı bir şekilde resmedilmiş olması nedeniyle tüketicilerin markalar arasında düşünsel bir bağlantı kuracakları yönünde tespit ve değerlendirmelerde bulunur. Sonuç olarak Temyiz Kurulu, Apple şekil markasının sahip olduğu yüksek bilinirlik düzeyi, tüketicilerin zihninde markalar arasında bağlantı kuracak olması, ilgili sektörde bir meyve şeklinin kullanımının alışılmadık ve ayırt ediciliğinin çok yüksek olması, mal ve hizmetlerin aynılığı/benzerliği ile başvuru konusu markanın, önceki markayı taklit eder ve aynı zamanda alaya alır tarzda olduğu düşüncesi gibi hususları göz önüne alarak, Apple’a ait şekil markasına ilişkin özelliklerin başvuru konusu markaya transfer edilebileceği ve bu suretle markanın tanınmışlığından haksız bir yarar sağlanması riski bulunduğu sonucuna ulaşır.

Başvuru sahibi EUIPO Temyiz Kurulunun kararının iptali talebiyle dava açar ve davada EUTMR’nin 8(5) maddesi hükmünün hukuka aykırı şekilde değerlendirilmiş olduğunu ileri sürer ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin önüne gelir.

Olayın arka planını bu şekilde özetledikten sonra, dileyen okurların Genel Mahkeme tarafından 31/01/2019 tarihinde verilen kararın İngilizce ve Fransızca dillerindeki tam metinlerine http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-215/17&td=ALL bağlantısından erişim sağlayabileceklerini belirterek, yazının geri kalan kısmında Mahkeme kararında değinilen hususları ve mahkemenin yapmış olduğu tespit ve değerlendirmeleri özetlemeye çalışalım.

Mahkeme ilk olarak tanınmış markalara daha geniş bir koruma sağlayan EUTMR 8(5) maddesi kapsamındaki tescil engelinin varlığı için sağlanması gereken koşulları, yerleşik hale gelmiş içtihatları doğrultusunda sıralamıştır. Bu koşullar;

  1. Tanınmışlığı talep edilen önceki tarihli markanın tescil edilmiş olması
  2. Başvurusu yapılan marka ile önceki tarihli (itiraz gerekçesi) markanın aynı veya benzer olması
  3. Önceki tarihli markanın AB markası olması durumunda markanın Avrupa Birliğinde; bir AB üye devletinde tescilli ulusal bir marka olması halinde ise ilgili üye devlette bilinirliğe / tanınmışlığa sahip olması
  4. Başvuru konusu markanın herhangi bir haklı sebep bulunmaksızın kullanımının, önceki markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlayabilecek veya markanın itibarına zarar verebilecek veya markanın ayırt edici karakterini zedeleyebilecek olması

Belirtilen koşullar kümülatif olduğundan, bunlardan bir tanesinin sağlanmaması, söz konusu hükmü uygulanamaz hale getirecektir. (22/03/2007, Sigla v. OHIM – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, paragraf 34).

Genel Mahkeme, yukarıda 4. koşulda sayılan üç tür olumsuz durumdan herhangi birisi şayet mevcutsa, bunun markalar arasındaki belirli düzeydeki bir benzerliğin sonucu olarak ortaya çıkacağı ve bu bağlamda ilgili tüketici kesiminin markaları birbiriyle karıştırmasa dahi, markalar arasında bağlantı kurmasının, ilgili madde hükmünün uygulanabilirliği için üstü örtülü gerekli ön koşul olduğu yönündeki içtihadını da hatırlatmıştır. (02/10/2015, The Tea Board v. OHIM- Delta Lingerie (DARJEELING collection de lingerie), T-626/13, EU:T:2015:741, paragraf 68) İlaveten, gerek m. 8(5) gerekse m. 8(1)(b) bendinin uygulanabilir olması için markalar arasında belli bir düzeyde benzerlik bulunması şart olmakla birlikte, m. 8(5) kapsamındaki koruma için ayrıca karıştırılma ihtimalinin de varlığının muhakkak gerekli bir koşul olmadığı, zira m. 8(5)’de sayılan koşulların, markalar arasındaki daha düşük düzeydeki bir benzerlikten de kaynaklanabileceği; gerek m. 8(1)(b) gerekse m. 8(5) hükümleri bağlamında markalar arasındaki benzerlik aynı yöntemle incelenecek olmakla birlikte söz konusu hükümlerde sayılan tescil engellerinin varlığı için aranan benzerlik derecesinin birbirinden farklı olabileceği belirtilmiştir. (24/03/2011, Ferrero v. OHIM, C-552/09, EU:C:2011:177, paragraf 52-54)

İlgili içtihatlara dair bu bilgilerin ardından Genel Mahkeme m. 8(5) kapsamındaki analizine ilk olarak çekişme konusu markaların görsel olarak karşılaştırılmasıyla başlamıştır. Genel Mahkeme kararının 24 ila 54. paragrafları arası sadece görsel karşılaştırmaya ilişkin olup, kararın bu bölümlerinde markalar arasındaki görsel benzerlik, dava konusu Temyiz Kurulu kararındaki tespit ve değerlendirmeler ile tarafların iddia ve argümanları da dikkate alınmak suretiyle oldukça detaylı şekilde ele alınmıştır. Ancak, okuma kolaylığı açısından burada çok fazla detaya girmeden, Mahkemenin tespit ve değerlendirmelerine ana hatlarıyla ve özet olarak aşağıda maddeler halinde yer vermekle yetinelim:

  • Mahkemeye göre başvuru konusu markanın kelime unsuru, markanın halkın zihninde tutacağı imajın belirlenmesine önemli ölçüde katı yapmakta olup, bu unsur markaların görsel düzeyde karşılaştırılmasında göz ardı edilebilir nitelikte değildir.
  • Önceki marka ilgili tüketicilerce, bir bütün olarak, tepe kısmında bir yaprak bulunan, bir ısırık alınmış elmayı temsil eder biçiminde algılanacaktır.
  •  Başvuru konusu marka katı siluete sahip bir armudu resmetmektedir. Ancak, söz konusu marka, farklı ebatlarda çok sayıda kareden oluşmakta olup, bu kareler bir araya geldiğinde bir armut şekli ve dış hatları dolaylı olarak ortaya çıkmaktadır.
  • Çekişme konusu markaların resmettiği meyvelerin şekli birbirinden farklı olduğu gibi, önceki marka içe doğru oyuk, bir kısmı ısırılmış bir meyveyi resmederken, başvuru konusu marka tüm bir meyveyi resmetmekte olup bu markada, başvuru konusu markadaki gibi oyuk ve ısırık izi bulunmamaktadır.
  • Temyiz Kurulu’nun markaları görsel olarak karşılaştırırken önceki markanın bilinirliğini dikkate aldığı ve halkın iki marka arasında bağlantı kuracağı düşüncesinden esinlendiği görülmektedir. Eğer durum bu şekildeyse, önceki markanın tanınmışlığının, markaların benzerliğine ilişkin değerlendirmeyle değil, halkın zihninde markalar arasında kurulacak bağlantının varlığına ilişkin değerlendirmeyle ilgili bir faktör olduğu dikkate alınmalıdır. İlaveten, halkın zihninde markalar arasında bağlantı bulunup bulunmadığını belirlemek için yapılan genel değerlendirme, ancak markalar arasında belli düzeyde benzerlik bulunması durumunda gerekli olacaktır.
  • Markalar derhâl farklı meyveleri resmeder biçimde algılanacaktır. Bir bütün olarak figüratif unsurların şekilleri ve resmettikleri meyveler birbirine benzer değildir. Başvuru konusu markadaki armut, dış sınırı bulunmaksızın farklı ebatlardaki çeşitli sayıda karelerle çizilmiştir. Buna karşılık, önceki markadaki elma katı (solid) bir görünümdedir. Başvuru konusu markada, önceki markadaki gibi bir ısırık izi mevcut değildir. Son olarak başvuru konusu markada yer alan “pear” kelime unsurunun, önceki markada bir karşılığı, eşdeğeri mevcut değildir.
  • Belirtilen farklılıklar karşısında, çekişme konusu markaların her biri bir bütün olarak düşünüldüğünde, görsel düzeyde birbiriyle benzer olmayan bir genel görünüme yol açmaktadır. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu’nun markalar arasında düşük düzeyde görsel benzerlik bulunduğu yönündeki değerlendirmesi hatalıdır.

Genel Mahkeme, görsel düzeydeki karşılaştırmanın ardından, kararın 55-79 numaralı paragrafları arasında, kavramsal düzeydeki karşılaştırmayı da detaylı şekilde ele almıştır.[1] Bu hususla ilgili olarak Mahkemece yapılan başlıca tespit ve değerlendirmeler de özetle şunlardır:

  • Öncelikle çekişme konusu markaların ilettiği kavramlar arasında açık farklılıkların altı çizilmelidir. İlk olarak, markalar aynı nesneyi değil, iki ayrı nesneyi, yani bir elma ve armudu resmeden görüntüler içermektedir. İkinci olarak, markalar “bir ısırık alınmış meyve” konseptini ortak olarak paylaşmamaktadır, çünkü soyut stilizasyonuna rağmen başvuru konusu marka bütün bir armut fikrini uyandırmaktadır. Üçüncü olarak, elma ve armut görsellerinin üst bölümünde konumlandırılmış figüratif unsurlar (elmada yaprak, armutta sap) nedeniyle de markalar birbirinden farklı şekilde algılanmaktadır.
  • Devamında markaların kavramsal düzeyde ortak noktaları bulunup bulunmadığı incelenmelidir. Başvuru sahibinin iddiasının aksine, markaların farklı nesnelere ait görseller kullanmış olması, tek başına, bu markaların, diğer faktörlere bağlı olarak en azından kısmen, benzer semantik içeriğe sahip olmasa engel teşkil etmemektedir. Bu hususta Temyiz Kurulu kararında, markaların sadece birer meyve görseli içermeleri bakımında değil,  aynı zamanda gerçek hayatta çeşitli faktörler nedeniyle oldukça benzer iki meyvenin görselini içermeleri nedeniyle ortak noktaları bulunduğuna dayanılmıştır. Ancak sadece çekişme konusu markaların anlamsal içeriğini tanımlarken kullanılan terimleri içeren bir jenerik terimin bulunuyor olması, kavramsal karşılaştırmada ilgili bir faktör değildir.
  • Markaların benzerliğinde çekişme konusu markalar başvuruya veya tescile konu edildikleri haliyle dikkate alınmalıdır. Somut olayda markalar “meyve” kavramını sadece dolaylı bir şekilde akla getirmektedir. Markalar, tanımlanamayan iki meyve olarak değil, aksine (i) bir ısırık alınmış, yaprağa sahip bir elma ve (ii) sapıyla birlikte bir armut şeklinde algılanmaktadır. Dolayısıyla, çekişme konusu malların hitap ettiği yüksek dikkat düzeyine sahip ilgili tüketicilerin, çekişme konusu markalardan “armut” veya “elma” yerine, “meyve” terimini kullanarak bahsetmesi akla yatkın değildir. Bu iki meyvenin gerçek hayattaki özellikleri, biyolojik özellikleri gibi hususlar, çekişme konusu markaların kendisinde yer alan hususlar olmayıp, bunlar tüketici açısından soyut bir analiz ve ön bilgi gerektirmektedir. Her halükarda elma ve armudun gerçek hayattaki bazı özelliklerinin benzeşmesi, çekişme konusu markalar arasındaki kavramsal açıdan açık farklılıkları dengelemeye yeterli değildir.

Belirtilen tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde Genel Mahkeme, markalar arasındaki kavramsal düzeydeki açık ve belirgin farklılıkları da dikkate alarak çekişme konusu markaların bir bütün olarak kavramsal düzeyde de benzer olmadığı kanaatine varmıştır.

Sonuç itibarıyla, EUIPO Temyiz Kurulu’nun markalar arasında görsel ve kavramsal açısından düşük düzeyde benzerlik bulunduğuna dair değerlendirmesi ve buna bağlı olarak m. 8(5) kapsamında tescil engelinin uygulanabilir olduğuna yönelik kararı hatalı bulunmuştur. Markalar arasındaki benzerlik, tanınmış markalara ilişkin m. 8(5) bendinin uygulanabilir olması için gerekli koşullardan birisi olduğundan ve Mahkemece markalar arasında benzerlik bulunmadığı sonucuna ulaşılmış olduğundan, madde hükmünde yer alan diğer koşulların varlığına yönelik bir inceleme yapılmasına gerek kalmaksızın Temyiz Kurulu kararının iptaline hükmedilmiştir.

Genel Mahkemenin bu kararına karşı EUIPO tarafından temyiz yolu açık olduğundan ve dava açma süresi bu yazının yayımlandığı tarihte henüz sona ermemiş olduğundan karar henüz kesinleşmiş değildir. Son tahlilde, kararın temyiz edilmesi ve en üst karar organı sıfatıyla Adalet Divanı tarafından Genel Mahkeme’nin aksi yönde bir karar çıkması halinde, bu kararı da IPR Gezgininde paylaşmak istediğimizi ifade edelim.

Genel Mahkeme tarafından verilen karar, markaların benzerliğinin bu derece detaylı olarak analiz edilmesi ve markaların benzerliği (dikkat: karıştırılma ihtimali değil) incelenirken önceki markanın tanınmışlığının dikkate alınan bir faktör olmadığını teyit etmesi bakımından önemli ve kayda değer bir karar olmakla birlikte, kararın sonucunu kendi adıma biraz beklenmedik bulduğumu belirtmeliyim. Mahkeme somut olayda markalar arasında görsel veya kavramsal yönden düşük düzeyde bir benzerliğin varlığını dahi kabul etmiş olsaydı, m. 8(5) de yer alan diğer koşulların da incelenmesi gerekecek ve belki de Temyiz Kurulu’nun kararı onanacaktı.  Ancak, markalar arasında benzerlik bulunmadığı (dissimilar) sonucuna ulaşılmasıyla somut olayda 8(5) maddesinin uygulama alanı da ortadan kalkmış oldu. Başvuru konusu markada yer alan armut şeklinin tertip tarzının Apple’a ait markadan belirgin farklılıklar içermesi, bu kararda ulaşılan sonuca oldukça tesir etmiş gibi görünüyor. Başka bir tertip tarzında, örneğin ısırılmış bir armut görselinde, ulaşılan sonuç muhtemelen farklı olacaktı. Ancak, neticeten, Adalet Divanı Genel Mahkemesi, “elmalarla armutları birbirine karıştırmamış” diyerek yazıyı noktalayalım.

H. Tolga Karadenizli

Şubat 2019, Ankara

karadenizlit@gmail.com


[1] Yazarın notu:  önceki tarihli markada herhangi bir kelime unsuru bulunmadığından markaların işitsel düzeyde karşılaştırılması mümkün olmamaktadır.

556 sayılı KHK m. 8/1-(b)’ye göre “benzerlik” kavramı ile m. 8/4’e göre “benzerlik” kavramının mukayesesi

556 s. KHK’daki nispi ret nedenlerinden birisi olan karıştırılma ihtimaline ilişkin 8/1-(b) bendi ile tanınmış markalara daha geniş bir koruma sağlayan KHK’nın 8/4 bendinin uygulanabilmesi için gerekli öncelikli şartlardan birisi önceki tarihli, yani itiraza dayanak olan marka ile itiraz edilen başvuruya konu marka arasında benzerlik bulunmasıdır.

Söz konusu madde hükümlerine aşağıda yer verilmektedir.

556 s. KHK m. 8/1:

Tescil edilmiş veya tescil için başvuru yapılmış bir markanın sahibi tarafından itiraz yapılması durumunda, aşağıdaki hallerde marka tescil edilemez:

b. Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer ise, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa.”

556 s. KHK m. 8/4 :

Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir. Ancak, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu red edilir”.

Her iki madde hükmünde de markaların benzer olması koşuluna açıkça yer verilmekle birlikte, uygulamada zaman zaman söz konusu benzerliğin ne şekilde yorumlanması gerektiği konusunda belirsizlik oluşabilmektedir. Örneğin, 8/4 kapsamında aranan benzerlik, 8/1-(b) kapsamında aranan benzerliğe göre daha düşük bir benzerlik midir, ya da 8/1-(b) ye göre benzer olmayan iki markanın, 8/4’e göre benzer bulunması söz konusu olabilir mi?

Ülkemizde bu tartışmanın derinlemesine yapıldığı bir Mahkeme kararına ulaşamamış olmakla birlikte, AB hukukunda bu konulara açıklık getiren AB Adalet Divanı tarafından verilmiş çeşitli yargı kararları bulunmakta olup, tüm Avrupa Birliği üye ülkelerinde geçerli bölgesel bir hak doğuran AB markalarının tescil makamı olan EUIPO (eski adıyla OHIM) da söz konusu yargı kararları ekseninde şekillenmiş uygulama kılavuzlarında bu konuya da değinmiştir.

Bu yazıda, söz konusu mesele AB Adalet Divanı kararları ve EUIPO uygulaması referans alınarak açıklanmaya çalışılacaktır. Zira, 556 s. KHK’da yer verilen söz konusu hükümler, Avrupa Birliği Marka Tüzüğü’nün (EUTMR) ilgili maddelerinden (m. 8(1)(b) ve 8(5)) büyük ölçüde yararlanılmak suretiyle mevzuatımıza aktarılmıştır.

(556 s. KHK’daki 8/4 bendinin,  AB Marka Tüzüğündeki karşılığı olan) EUTMR 8(5) maddesi kapsamında yapılmış bir itirazın başarılı olabilmesi için işaretler arasında belli düzeyde benzerlik bulunması zorunludur.  (AB Adalet Divanı, 24.03.2011, C-552/09 P, ‘TiMi Kinderjoghurt’, para. 53). Eğer markalar tümden farklı bulunmuşsa, itiraz başarılı olamayacağından, EUTMR (5) maddesi kapsamındaki diğer koşulların varlığına ilişkin inceleme yapılmamalıdır.

EUTMR’nin 8(5) maddesi anlamındaki “benzerlik” terimi ile 8(1)(b) maddesinde yer alan aynı ifadenin anlamı arasındaki ilişki bazı belirsizliklere konu olmaktadır. Her iki hükmün lafzından açıkça anlaşılacağı üzere, işaretler/markalar  arasındaki benzerlik (veya aynılık), hem 8(1)(b) maddesinin, hem de 8(5) maddesinin uygulanması için bir ön şarttır. Her iki hükümde de aynı terimin kullanılması, bu terimin aynı şekilde yorumlanması ihtiyacını destekleyen bir argüman olup, dava hukuku da bunu teyit etmektedir.

Bu bağlamda, EUTMR 8(5) maddesine göre benzerlik değerlendirmesi, EUTMR 8(1)(b) maddesi bağlamında uygulanan kriterler ile aynı şekilde, yani görsel,  işitsel ve kavramsal benzerlik unsurlarını göz önüne alarak yapılmalıdır. (AB Adalet Divanı, 23.10.2003, C-408/01, ‘Adidas’, para. 28; 24.03.2011, C-552/09 P, ‘TiMi Kinderjoghurt’, para. 52)

EUTMR 8(1)(b) maddesi bağlamında markaları değerlendirirken uygulanan;
örneğin tüketicilerin işareti bir bütün olarak algılaması ve oldukça nadiren farklı markalar arasında direkt bir karşılaştırma yapma şansı olması ve markalar hakkında zihninde kalan net olmayan resme itimat etmek zorunda olması gibi genel kurallar,  8(5) maddesi bağlamında da geçerlidir.

EUTMR’nin 8(1)(b) ve 8(5) maddeleri bağlamında işaretlerin benzerliği için aynı kriterler uygulanmakla birlikte, söz konusu maddelerin temeldeki amacı farklıdır: EUTMR 8(1)(b) maddesinin amacı, kullanılması halinde, ilgili tüketicileri mal veya hizmetlerin ticari kaynağı konusunda karıştırabilecek sonraki tarihli markanın tescilini engellemek olup; EUTMR 8(5) maddesinin amacı ise, kullanılması halinde, önceki tarihli tanınmış markadan haksız yarar sağlayabilecek veya markanın ününe veya ayırt edici karakterine zarar verebilecek sonraki tarihli bir markanın tescilini engellemektir.

İlgili iki madde hükmü bağlamında “benzerlik” kavramı arasındaki ilişki, Adalet Divanı tarafından Timi Kinderjoghurt kararında ele alınmıştır: “Öncelikle ifade edilmelidir ki … önceki tarihli marka ile itiraz edilen marka arasındaki benzerliğin varlığı, hem EUTMR 8(1)(b) hem de 8(5) maddesinin uygulanması için bir ön koşuldur.” (para. 51)

Gerek EUTMR 8(1)(b) gerekse 8(5) maddesi bağlamında, çekişme konusu markalar arasında benzerlik bulunduğuna dair tespit, özellikle, görsel, işitsel veya kavramsal benzerlik unsurlarının varlığını gerektirmektedir.  (AB Adalet Divanı, 23.10.2003, C-408/01, ‘Adidas-Salomon and Adidas Benelux’, para. 28).

Ancak, söz konusu hükümler, aranan benzerliğin düzeyi bakımından farklılaşmaktadır. Çekişme konusu markalar arasında benzerlik bulunması durumunda, EUTMR 8(1)(b) maddesi kapsamındaki koruma, halkın ilgili kesimi açısından bu markalar arasında bir karıştırılma ihtimali bulunması koşuluna bağlı iken; EUTMR 8(5) maddesi kapsamında sağlanacak koruma için böyle bir ihtimalin varlığı gerekli değildir. Dolayısıyla, EUTMR 8(5) maddesinde sayılan zarar çeşitleri[1] halkın ilgili kesiminin söz konusu markalar arasında bir bağlantı kurmasının (to establish a link between them) yeterli olması koşuluyla, çekişme konusu markalar arasında daha düşük düzeydeki bir benzerlikten kaynaklanabilir. (AB Adalet Divanı, 23.10.2003, C-408/01, ‘Adidas-Salomon and Adidas Benelux’, para 27, 29, 31; 27.11.2008, C-252/07, ‘Intel Corporation’, para. 57, 58, 66).

Bununla birlikte,  gerek ilgili madde hükümlerinin lafzı gerekse de dava hukuku, çekişme konusu markalar arasındaki benzerliğin EUTMR’nin 8(1)(b) veya 8(5) maddelerine göre farklı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği yönünde bir sonuca ulaşmak açısından belirgin değildir.

Özetlemek gerekirse, EUTMR’nin hem 8(1)(b) hem de 8(5) maddelerinin uygulanması, işaretler arasında benzerlik bulunmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla, 8(1)(b) maddesi kapsamındaki incelemede işaretler farklı (dissimilar) bulunmuşsa, 8(5) maddesine dayalı itiraz da muhakkak başarısız olacaktır.

Ancak, eğer işaretler benzer bulunmuşsa, 8(1)(b) veya 8(5) maddelerinden hangisi ile ilgili olduğuna bağlı olarak, uzman, ilgili hükmün uygulanması için var olan benzerlik düzeyinin yeterli olup olmadığını bağımsız olarak (ve ilgili diğer faktörlerle karşılıklı ilişki içinde) değerlendirecektir.

Dolayısıyla, ilgili tüm faktörlerin genel değerlendirilmesi neticesinde, markalar arasında EUTMR 8(1)(b) maddesine göre karıştırılma ihtimali bulunduğu sonucuna götürecek bir benzerlik düzeyi, 8(5) maddesi bağlamında, örneğin ilgili sektörlerin tamamen farklı olması nedeniyle, işaretler arasında bir bağlantı kurulmasına yol açmayabilir.  Her durumda tam bir analiz yapılmalıdır. Şöyle ki, işaretler arasındaki benzerlik, böyle bir bağlantının bulunup bulunmadığını değerlendirirken göz önüne alınacak faktörlerden yalnızca bir tanesidir.

Vakaya göre, aşağıdaki senaryolar olasıdır:

  • Markalar farklı (dissimilar) olduğu için EUTMR 8(1)(b) maddesine dayalı itiraz başarısız olur — aynı sonucun geçerli olması nedeniyle 8(5) maddesi de aynı şekilde başarısız olur.
  • EUTMR 8(1)(b) maddesine göre karıştırılma ihtimali yoktur (örneğin mal ve hizmetlerin farklı veya çok düşük düzeyde benzer olması nedeniyle), ancak markalar benzerdir — EUTMR 8(5) maddesine göre inceleme yapılmalıdır. (bkz. AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, T-143/11, ‘Chianti Classico’, para. 66-71).
  • Diğer ilgili faktörlerle birlikte markalar arasındaki benzerlik, 8(1)(b) maddesine göre karıştırılma ihtimali bulunmadığı sonucuna götürebilir, ancak markalar arasındaki benzerlik, diğer ilgili faktörler de göz önüne alındığında, 8(5) maddesine göre markalar arasında bağlantı (link) kurulmasına yeterli olabilir.[2]

556 s. KHK’nın 8/1-(b) ve 8/4 maddelerinin, markalarının benzerliği koşuluna ilişkin lafzı, AB Marka Tüzüğünden aynen alındığından kanaatimizce, aynı yaklaşım 556 s. KHK’nın 8/1-(b) ve 8/4 bentleri bakımından da geçerli olmalıdır. Bu nedenle, özellikle her iki nispi ret nedenine dayalı olarak yapılan itirazlarda markalar arasındaki benzerlik değerlendirmesinin görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik faktörlerinin tümünü göz önüne alınarak dikkatli bir şekilde yapılması önem arz etmektedir. Bu noktada, markaların benzer olmaması (farklı olması) ile markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmaması kavramları arasındaki ilişkiye dikkat edilmesi gerekir. Şöyle ki, markaların benzer olmaması, markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmaması tespitine bağlı olarak ortaya çıkan bir sonuç kesinlikle değildir. Diğer bir ifade ile, 8/1-(b) bendine dayalı inceleme yapılırken, sondan başa doğru, yani önce markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunup bulunmadığına karar verip, bu sonuca göre markaların benzer olmadığına karar vermek hatalı bir yaklaşım olacaktır. Böyle bir durumda, 8/4 bendine dayalı itirazın da başarılı olma şansı peşinen ortadan kalkmış hale gelecektir.

Şu halde, 8/1-(b) bendine dayalı bir itirazda öncelikle markaların benzerliği değerlendirilmeli, eğer benzerlik mevcutsa, 8/1-(b) bendine göre markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunup bulunmadığına, diğer ilgili faktörler (mal/hizmetlerin benzerliği, önceki markanın ayırt edici niteliği, ilgili tüketici kesiminin dikkat düzeyi, vb. ) göz önüne alınarak yapılacak genel bir değerlendirme sonucunda karar verilmelidir.

Toparlamak gerekirse, markaların belli düzeyde benzer olması, markalar arasında mutlak surette karıştırılma ihtimali de bulunduğu anlamına gelmemektedir. Ancak, markaların farklı olması hem karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmakta, hem de 8/4’e dayalı bir itirazın da başarısız olması sonucuna götürmekte olduğundan, “markaların benzerliği” ve “karıştırılma ihtimali” kavramlarının her somut olayda ayrıca değerlendirilmesi, şayet markalar benzer ise (bu benzerliğin karıştırılma ihtimaline yol açıp açmadığından bağımsız olarak), 8/4 bendine dayalı incelemenin, ilgili maddenin kendi koşul ve dinamiklerine göre ayrıca irdelenmesi yerinde bir yaklaşım olacaktır.

 

Tolga Karadenizli

Temmuz 2016, Ankara

karadenizlit@gmail.com

 

[1] Yazarın notu: tanınmış markadan haksız yarar sağlama, tanınmış markanın itibarına veya ayırt edici karakterine zarar verme

[2] EUTMR 8(5) maddesine göre markalar (işaretler) arasındaki bağlantı (link) konusu ayrı bir yazıda ele alınacaktır.

Kaynak:

European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Guidelines for Examination of European Union Trade Marks, Part C, Opposition, Section5, Trade Marks with Reputation- Article 8(5) EUTMR, version 1.0, 01/08/2016, s. 36-37