Etiket: 8/4

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 6(5) maddesi anlamında markaların benzerliği konusunun mehaz AB Tüzüğü’nün ilgili maddesine dair AB Adalet Divanı içtihatları ve EUIPO uygulaması kapsamında değerlendirilmesi: “markalar arasındaki bağlantı”

10.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun “Marka tescilinde nispi ret nedenleri” başlıklı 6’ncı maddesinin 5’inci fıkrası, tanınmış markaların farklı mal/hizmetler için yapılmış sonraki tarihli benzer marka başvurularına karşı korunmasına imkân tanıyan bir düzenleme olup, bu düzenleme esas itibariyle 556 s. KHK’nın 8(4) maddesinin yeni kanuna aktarılmış halidir.

Mülga 556 s. KHK’nın 8(4) bendi ile 6769 sayılı Kanunun 6(5) bendi arasındaki belirgin tek farklılığı, sonraki tarihli başvurunun haklı bir sebebe dayanması istinası oluşturmaktadır. Haklı sebebe dayanma hususunun yeni Kanunun ilgili maddesi hükmüne eklenmesiyle, söz konusu hüküm mehaz EUTMR 8(5) maddesiyle tam uyumlu hale getirilmiştir. Ancak, yeni Kanun ile birlikte gelen “haklı sebebe dayanma” kavramı farklı bir yazıda ele alınacak olup, bu yazıda ilgili madde hükmü bağlamında markaların benzerliği hususu, mehaz AB Tüzüğü’nün (EUTMR) ilgili maddesi hakkındaki AB Adalet Divanı içtihatları ve EUIPO uygulamaları çerçevesinde ele alınacaktır.

IPR Gezgininde daha önce, “556 s. KHK m. 8/1-(b)’ye göre benzerlik kavramı ile m. 8/4’e göre benzerlik kavramının mukayesesi” konusunu ele almıştık. Bu yazıyı okumamış olanlar veya hatırlamak isteyenler https://iprgezgini.org/2016/07/27/556-sayili-khk-m-81-bye-gore-benzerlik-kavrami-ile-m-84e-gore-benzerlik-kavraminin-mukayesesi/ bağlantısından yazıya erişebilirler.

Söz konusu yazıda da ifade edildiği üzere, markaların benzerliği hem karıştırılma ihtimali [mülga 556 s. KHK m. 8/1-(b), EUTMR m. 8(1)(b)], hem de tanınmışlık [mülga 556 s. KHK m. 8/4, EUTMR m. 8(5)] gerekçeli itirazların kabulü için varlığı zorunlu bir ön koşuldur.

AB Adalet Divanı içtihatlarına göre, markaların benzerliği değerlendirmesi, her iki madde açısından da görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik unsurlarını ve tüketicilerin işaretleri bir bütün olarak algılaması, nadiren farklı markalar arasında direkt bir karşılaştırma yapma şansı olması, çoğunlukla markalar hakkında zihninde kalan net olmayan resme itimat etmek zorunda olması  gibi genel ilkeler göz önüne alarak yapılmaktadır. Ancak, EUTMR 8(1)(b) ve 8(5) maddesi hükümleri, aranan benzerliğin düzeyi bakımından farklılaşmaktadır. Şöyle ki, çekişme konusu markalar arasında benzerlik bulunması durumunda, EUTMR 8(1)(b) maddesi kapsamındaki koruma, halkın ilgili kesimi açısından bu markalar arasında bir karıştırılma ihtimali bulunması koşuluna bağlı iken; EUTMR 8(5) maddesi kapsamında sağlanacak koruma için böyle bir ihtimalin varlığı gerekli değildir. Dolayısıyla, EUTMR 8(5) maddesinde sayılan zarar çeşitleri, halkın ilgili kesiminin söz konusu markalar arasında bir bağlantı kurmasının (to establish a link between them) yeterli olması koşuluyla, çekişme konusu markalar arasında daha düşük düzeydeki bir benzerlikten kaynaklanabilmektedir. (AB Adalet Divanı, 23.10.2003, C-408/01, ‘Adidas-Salomon and Adidas Benelux’, para 27, 29, 31; 27.11.2008, C-252/07, ‘Intel Corporation’, para. 57, 58, 66).

Adalet Divanı, itiraz konusu markanın, önceki markadan haksız yarar sağlama, ayırt edici karakterine veya ününe zarar verme ihtimali bulunup bulunmadığını değerlendirirken, -şayet markalar benzer bulunmuşsa-, ilgili tüketicilerin zihninde, markalar arasında bir bağlantı (link) kurulup kurulmayacağı hususunun incelenmesi gerektiğini açıklığa kavuşturmuştur. Adalet Divanı içtihadına göre, bu analiz, tanınmış markaya zarar verilmesi riskinin varlığına dair nihai değerlendirmeden önce yapılmalıdır.

Markalar arasındaki bağlantı kavramına ilk olarak, Adalet Divanı’nın 27/11/2008 tarih ve C-252/07 sayılı ‘Intel’ kararında (para. 30) aşağıdaki şekilde değinilmiştir:

Direktifin ilgili maddesinde sayılan zarar türleri, eğer mevcutsa, halkın ilgili kesiminin iki marka arasında bağlantı kurması, bir başka deyişle, markaları karıştırmamasına rağmen onlar arasında bir bağlantı kurması vasıtasıyla, çekişme konusu markalar arasında belli düzeyde benzerliğin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

Bağlantı (link) tabiri EUIPO uygulamasında ve dava hukukunda sıklıkla “ilişki” (association) olarak da anılmakta olup bu iki terim zaman zaman birbirinin yerine geçecek şekilde kullanılmaktadır.

Adalet Divanı, sadece çekişme konusu markaların benzer olması hususunun, onlar arasında bağlantı bulunduğu sonucuna ulaşmak için yeterli olmadığını belirtmektedir. Bilakis, markalar arasında bağlantı bulunup bulunmadığı, somut olaya özgü tüm ilgili faktörlerin dikkate alınması suretiyle genel olarak değerlendirilmelidir.

Intel kararı uyarınca (para. 42), böyle bir bağlantının bulunup bulunmadığının değerlendirilmesinde, aşağıdakiler ilgili faktörler olabilir:

  • Markalar arasındaki benzerliğin düzeyi. Markalar ne kadar benzerse, sonraki markanın, tüketicilerin zihnine önceki tarihli tanınmış markayı getirmesi o kadar olasıdır. (AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 06/07/2012, T-60/10, ‘Royal Shakespeare’, para. 26 ve kıyas yoluyla AB Adalet Divanı, 27/11/2008, C-252/07, ‘Intel’ ön yorum kararı, para. 44)
  • Önceki markanın bilinir olduğu mal veya hizmetler ile sonraki tarihli markanın başvuru kapsamındaki mal veya hizmetlerin niteliği ve halkın ilgili kesimi. Mal veya hizmetler o kadar farklı olabilir ki, sonraki markanın halkın zihnine önceki markayı getirmesi o kadar olasılık dışı olur. (Intel, para. 49)
  • Önceki markanın tanınmışlığının gücü
  • Önceki markanın, kendiliğinden veya kullanım yoluyla elde edilmiş ayırt edici niteliğinin düzeyi. Önceki marka kendiliğinden ne kadar ayırt edici nitelikteyse, tüketicilerin sonraki tarihli aynı veya benzer bir markaya rastlamaları halinde, önceki markayı akıllarına getirmesi o kadar olası olacaktır.
  • Halkın ilgili kesiminde karıştırılma ihtimalinin varlığı

Bu liste sınırlayıcı değildir. Çekişme konusu markalar arasında bağlantı, bu kriterlerin sadece bazılarına bağlı olarak kurulabilir veya kurulmayabilir.

Halkın ilgili kesiminin, markalar arasında bağlantı kurup kurmayacağı konusu bir maddi mesele (question of fact) olup, bu soru her bir olayın kendi vakıa ve koşulları bağlamında yanıtlanmalıdır.

Bağlantı bulunup bulunmadığı, daha sonra dengelenmesi gereken tüm ilgili faktörleri göz önüne alarak değerlendirilmelidir. Dolayısıyla, (belki de markalar arasında EUTMR m. 8(1)(b)’ye göre karıştırılma ihtimali bulunduğu sonucuna ulaşabilmek için yeterli olmayacak ölçüde) zayıf veya uzak bir benzerlik düzeyi dahi, tüm ilgili faktörleri değerlendirmek suretiyle, halkın ilgili kesiminin markalar arasında bağlantı kurma ihtimali bulunduğu sonucunu haklı çıkarabilir. Bu bağlamda, Adalet Divanı, 24/03/2011 tarih, C-552/09 P sayılı ‘Timi Kinderjoghurt’ kararının 65 ve 66. Paragraflarında aşağıdaki hususları ifade etmiştir:

Genel değerlendirme, ilgili faktörlerin karşılıklı bağımlılığına ve markalar arasındaki düşük düzeydeki benzerliğin, önceki markanın güçlü ayırt edici niteliğiyle telafi edilebileceğine işaret etmesine rağmen… şayet çekişme konusu markalar arasında hiç benzerlik yoksa, önceki markanın ünü veya tanınırlığı ve çekişme konusu mal / hizmetlerin aynı veya benzer olması, halkın markalar arasında bağlantı kurması bakımından yeterli değildir…

… Ancak ve ancak çekişme konusu markalar arasında, zayıf da olsa bir benzerlik mevcutsa,  Genel Mahkeme, düşük düzeyde benzerliğe karşın önceki markanın tanınmışlığı gibi diğer ilgili faktörleri dikkate almak suretiyle, halkın ilgili kesimi açısından markalar arasında karıştırılma ihtimali veya markalar arasında bağlantı bulunup bulunmadığı hususunda bir genel değerlendirme yapmak zorundadır.

Mahkeme içtihatları, markalar arasındaki bağlantının, tek başına, EUTMR m. 8(5)’de sayılan zarar çeşitlerinden (mülga 556 s. KHK m. 8/4 ve 6769 sayılı Kanun m. 6(5)’de sayılan koşullar) birinin bulunduğu sonucuna ulaşmak açısından yeterli olmadığına da açıklık getirmiştir. (26/09/2012, T-301/09, ‘Citigate’, para. 96) Ancak, önceki markaya zarar verilmesi veya haksız yarar sağlanmasının olası olup olmadığını belirlemeden önce, markalar arasında bağlantının (veya ilişkinin) varlığı zorunludur.

Markalar arasında bağlantı bulunduğu yönünde karar verilen örnekler:

Aşağıdaki örneklerde, markalar arasındaki benzerlik düzeyi (diğer ilave faktörlerle beraber), tüketicilerin markalar arasında bağlantı kuracağı sonucuna ulaşmak için yeterli bulunmuştur.

Önceki tarihli tanınmış marka Sonraki tarihli başvuru Vaka/dava numarası

BOTOX

BOTOLYST / BOTOCYL

T-345/08 ve T-357/08 (birleşmiş davalar) (C-100/11P sayılı kararla onanmıştır)

BOTOX markası, kırışıklık tedavisi için farmasötik preparatlar açısından, 3. sınıfa dahil çeşitli malları kapsayan sonraki tarihli markanın başvuru tarihi itibariyle Birleşik Krallık’ta tanınmışlığa sahiptir. Önceki markanın kapsamındaki kırışıklık tedavisi için farmasötik preparatlar ile sonraki tarihli markanın kapsamındaki kozmetik kremler arasında düşük düzeyde benzerlik bulunmuştur. Ancak, parfümler, güneşlenme sütleri, şampuanlar, banyo tuzları, vb. mallar ile önceki markanın kapsamındaki malların benzer olmadığı kanaatine varılmıştır. Buna rağmen, çekişme konusu mallar bağlantılı sektörlere ilişkindir. İlgili tüketiciler (hem uzmanlaşmış tüketiciler hem de halkın geneli) sonraki tarihli markaların, BOTO- ibaresi ile başladığını farkedecektir ki, bu ibare halk nezdinde tanınmışlığa sahip BOTOX markasının neredeyse bütününü teşkil etmektedir. Ayrıca, BOTO- hem eczacılık hem de kozmetik alanında tanımlayıcı bir anlamı bulunmayan ve yaygın olmayan bir ön ektir. BOTOX ibaresi, “botulinum” için “bo” ve “toxin” için “tox” şeklinde bölünebilse dahi, bu ibarenin en azından Birleşik Krallık’ta, kendiliğinden veya kullanıma bağlı arttırılmış ayırt edici niteliği bulunmaktadır. Tüm ilgili faktörlerin ışığında, tüketiciler BOTOLYST ve BOTOCYL markaları ile tanınmış BOTOX markası arasında bağlantı kuracaklardır. (para. 65-79)

 

 

Önceki tarihli tanınmış marka Sonraki tarihli başvuru Vaka/dava numarası
 

RED BULL

 red-dog

R 70/2009-1

 

Temyiz Kurulu; (i) markaların bazı ortak unsurları içermesi, (ii) çekişme konusu malların (32-33. sınıflara dahil) aynı olması, (iii) RED BULL markasının tanınmış olması, (iv) RED BULL markasının kullanım sonucu güçlü bir ayırt edici nitelik kazanmış olması, (v) karıştırılma ihtimali bulunması nedenleriyle markalar arasında bağlantı bulunduğu kanaatine ulaşmıştır. (para. 19) Tanınmış RED BULL markasını bilen ortalama içecek tüketicisinin, aynı tür içecekler üzerinde RED DOG markasını görmesi halinde derhal önceki markayı anımsayacağını varsaymak makul olacaktır. Intel kararına göre, bu markalar arasında bağlantı bulunduğu anlamına gelmektedir. (para. 24)

 

 

Önceki tarihli tanınmış marka Sonraki tarihli başvuru Vaka/dava numarası

VIAGRA

VIAGUARA

T-332/10

 

Markalar bir bütün olarak yüksek düzeyde benzerdir. Görsel olarak, önceki markada bulunan tüm harfler, sonraki tarihli markada mevcut olup, ilk 4 harf ve son 2 harf aynı dizilimdedir. Halkın, kelimelerin başlangıç kısmına daha çok dikkat etmesi nedeniyle markalar arasında görsel benzerlik bulunmaktadır. İlk ve son hecelerin aynılığı, orta hecelerde ortak ses bulunmasıyla birlikte, yüksek düzeyde işitsel benzerlik bulunduğu sonucunu doğurmaktadır. Her iki ibarenin de bir anlamı yoktur, bu nedenle halk kavramsal olarak iki markayı birbirinden ayıramayacaktır.

 

Önceki marka, 5. sınıfta yer alan, ereksiyon bozukluğu tedavisi için ilaçları; sonraki marka ise 32 ve 33. sınıflarda yer alan, alkolsüz ve alkollü içecekleri kapsamaktadır. Önceki tarihli markanın belirtilen mallar için tanınmışlığı konusunda ihtilaf bulunmamaktadır. Genel Mahkeme, çekişme konusu markaların kapsamındaki malların farklı olması nedeniyle bu mallar arasında doğrudan bir bağlantı bulunmamasına rağmen, markalar arasındaki yüksek benzerlik düzeyini ve önceki markanın güçlü tanınmışlık düzeyini dikkate alarak önceki markalarla ilişki / bağlantı kurulabileceği sonucuna ulaşmıştır. (para. 52)

 

 

Markalar arasında bağlantı bulunmadığı yönünde karar verilen örnekler:

Aşağıdaki örneklerde, tüm ilgili faktörlerin değerlendirilmesi neticesinde, markalar arasında bağlantı kurulması ihtimali bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Önceki tarihli tanınmış marka Sonraki tarihli başvuru Vaka/dava numarası

repsol

resol R 724/2009-4
 

Markalar arasında sadece belli düzeyde görsel ve işitsel benzerlik bulunmaktadır. Temyiz Kurulu, önceki markanın sadece enerji dağıtımı hizmetleri bakımından tanınmışlığının kanıtlandığı sonucuna ulaşmıştır. Bu hizmetler, başvuru konusu markanın kapsamındaki 18, 20, 24 ve 27. sınıflardaki mallardan tamamen farklıdır. Gerek önceki markanın tanınmışlığın kanıtlandığı enerji dağıtımı hizmetleri, gerekse başvuru kapsamındaki mallar, makul düzeyde gözlemci ve dikkatli olduğu kabul edilen ortalama tüketicilere hitap etmektedir. Çekişme konusu markaların kapsamındaki mal ve hizmetlerin hitap ettiği halkın ilgili kesimi ortak olsa dahi, bu mal ve hizmetler o kadar farklıdır ki, sonraki markanın, halkın zihnine önceki markayı getirmesi olası gözükmemektedir. Söz konusu mal ve hizmetlerin kullanımındaki büyük farklılıklar, EUTMR 8(5) hükmünün uygulanabilmesi ve önceki markanın ününden veya ayırt edici karakterinden haksız yarar sağlanabilmesi için gerekli olan, halkın çekişme konusu markalar arasında bağlantı kurması koşulunu oldukça olasılık dışı hale getirmektedir.

Bir çanta veya mobilya ürünü satın alma niyetindeyken, tüketicilerin, bu malları, enerji sektöründeki hizmetler bakımından çok tanınmış bir markayla ilişkilendirmesi de olası gözükmemektedir. (para. 69-79)

 

Önceki tarihli tanınmış marka Sonraki tarihli başvuru Vaka/dava numarası

ONLY

only-givenchy

R 1556/2009-2

(T-586/10 sayılı kararla           onanmıştır)

3. sınıftaki mallar aynıdır ve aynı tüketiciye hitap etmektedir. Çekişme konusu markalar arasında hafif düzeyde görsel ve kavramsal benzerlik ile orta düzeyde işitsel benzerlik bulunmaktadır. Önceki marka tanınmışlığa sahip olmasına rağmen, markalar arasında, özellikle “only” ve ayırt edici baskın unsur olan “givenchy” ibarelerinin birleşimiyle oluşan kavramsal bütün nedeniyle oluşan farklılıklar halkın markalar arasında bağlantı kurmaması için yeterli olacaktır. Dolayısıyla Temyiz Kurulu’nun, EUTMR 8(5) hükmünün uygulanması için gerekli koşullardan birisi olan, markaların halkın aralarında bağlantı kurmasına yetecek düzeyde benzer olması koşulunun sağlanmadığı yönündeki tespiti yerindedir. (para. 65, 66)

 

Özetle, somut bir olayda markalar arasındaki benzerlik düzeyi, diğer ilgili faktörlerle birlikte değerlendirildiğinde, markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu sonucuna ulaşmak için yeterli olmayabilecek iken aynı benzerlik düzeyi, yine olaya özgü tüm faktörlerle birlikte, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 6(5) maddesi (mülga 556 s. KHK m. 8/4) bakımından, halkın markalar arasında bağlantı kurmasına yeterli olabilir. Ancak, markalar arasındaki bağlantının varlığı, ilgili maddede sayılan diğer koşulların da varlığı açısından bir karine teşkil etmemektedir. Dolayısıyla, tüketicilerin, markalar arasında bağlantı kuracağı tespit edilmişse, ilgili maddede sayılan koşullardan herhangi birisinin (tanınmış markanın ününden haksız yarar sağlanması, markanın itibarının zarar görmesi, ayırt edici karakterin zedelenmesi) somut olayda gerçekleşme ihtimali bulunup bulunmadığı hususu da ayrıca değerlendirmelidir.

 

H. Tolga Karadenizli

Ocak 2017, Ankara

karadenizlit@gmail.com

Kaynak: EUIPO, Current Trademark Practice, Part C: Opposition, Section 5: Trade marks with reputation, (Article 8(5) EUTMR, p. 37-42, Version 1.0, 01/08/2016)

556 sayılı KHK m. 8/1-(b)’ye göre “benzerlik” kavramı ile m. 8/4’e göre “benzerlik” kavramının mukayesesi

556 s. KHK’daki nispi ret nedenlerinden birisi olan karıştırılma ihtimaline ilişkin 8/1-(b) bendi ile tanınmış markalara daha geniş bir koruma sağlayan KHK’nın 8/4 bendinin uygulanabilmesi için gerekli öncelikli şartlardan birisi önceki tarihli, yani itiraza dayanak olan marka ile itiraz edilen başvuruya konu marka arasında benzerlik bulunmasıdır.

Söz konusu madde hükümlerine aşağıda yer verilmektedir.

556 s. KHK m. 8/1:

Tescil edilmiş veya tescil için başvuru yapılmış bir markanın sahibi tarafından itiraz yapılması durumunda, aşağıdaki hallerde marka tescil edilemez:

b. Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer ise, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa.”

556 s. KHK m. 8/4 :

Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir. Ancak, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu red edilir”.

Her iki madde hükmünde de markaların benzer olması koşuluna açıkça yer verilmekle birlikte, uygulamada zaman zaman söz konusu benzerliğin ne şekilde yorumlanması gerektiği konusunda belirsizlik oluşabilmektedir. Örneğin, 8/4 kapsamında aranan benzerlik, 8/1-(b) kapsamında aranan benzerliğe göre daha düşük bir benzerlik midir, ya da 8/1-(b) ye göre benzer olmayan iki markanın, 8/4’e göre benzer bulunması söz konusu olabilir mi?

Ülkemizde bu tartışmanın derinlemesine yapıldığı bir Mahkeme kararına ulaşamamış olmakla birlikte, AB hukukunda bu konulara açıklık getiren AB Adalet Divanı tarafından verilmiş çeşitli yargı kararları bulunmakta olup, tüm Avrupa Birliği üye ülkelerinde geçerli bölgesel bir hak doğuran AB markalarının tescil makamı olan EUIPO (eski adıyla OHIM) da söz konusu yargı kararları ekseninde şekillenmiş uygulama kılavuzlarında bu konuya da değinmiştir.

Bu yazıda, söz konusu mesele AB Adalet Divanı kararları ve EUIPO uygulaması referans alınarak açıklanmaya çalışılacaktır. Zira, 556 s. KHK’da yer verilen söz konusu hükümler, Avrupa Birliği Marka Tüzüğü’nün (EUTMR) ilgili maddelerinden (m. 8(1)(b) ve 8(5)) büyük ölçüde yararlanılmak suretiyle mevzuatımıza aktarılmıştır.

(556 s. KHK’daki 8/4 bendinin,  AB Marka Tüzüğündeki karşılığı olan) EUTMR 8(5) maddesi kapsamında yapılmış bir itirazın başarılı olabilmesi için işaretler arasında belli düzeyde benzerlik bulunması zorunludur.  (AB Adalet Divanı, 24.03.2011, C-552/09 P, ‘TiMi Kinderjoghurt’, para. 53). Eğer markalar tümden farklı bulunmuşsa, itiraz başarılı olamayacağından, EUTMR (5) maddesi kapsamındaki diğer koşulların varlığına ilişkin inceleme yapılmamalıdır.

EUTMR’nin 8(5) maddesi anlamındaki “benzerlik” terimi ile 8(1)(b) maddesinde yer alan aynı ifadenin anlamı arasındaki ilişki bazı belirsizliklere konu olmaktadır. Her iki hükmün lafzından açıkça anlaşılacağı üzere, işaretler/markalar  arasındaki benzerlik (veya aynılık), hem 8(1)(b) maddesinin, hem de 8(5) maddesinin uygulanması için bir ön şarttır. Her iki hükümde de aynı terimin kullanılması, bu terimin aynı şekilde yorumlanması ihtiyacını destekleyen bir argüman olup, dava hukuku da bunu teyit etmektedir.

Bu bağlamda, EUTMR 8(5) maddesine göre benzerlik değerlendirmesi, EUTMR 8(1)(b) maddesi bağlamında uygulanan kriterler ile aynı şekilde, yani görsel,  işitsel ve kavramsal benzerlik unsurlarını göz önüne alarak yapılmalıdır. (AB Adalet Divanı, 23.10.2003, C-408/01, ‘Adidas’, para. 28; 24.03.2011, C-552/09 P, ‘TiMi Kinderjoghurt’, para. 52)

EUTMR 8(1)(b) maddesi bağlamında markaları değerlendirirken uygulanan;
örneğin tüketicilerin işareti bir bütün olarak algılaması ve oldukça nadiren farklı markalar arasında direkt bir karşılaştırma yapma şansı olması ve markalar hakkında zihninde kalan net olmayan resme itimat etmek zorunda olması gibi genel kurallar,  8(5) maddesi bağlamında da geçerlidir.

EUTMR’nin 8(1)(b) ve 8(5) maddeleri bağlamında işaretlerin benzerliği için aynı kriterler uygulanmakla birlikte, söz konusu maddelerin temeldeki amacı farklıdır: EUTMR 8(1)(b) maddesinin amacı, kullanılması halinde, ilgili tüketicileri mal veya hizmetlerin ticari kaynağı konusunda karıştırabilecek sonraki tarihli markanın tescilini engellemek olup; EUTMR 8(5) maddesinin amacı ise, kullanılması halinde, önceki tarihli tanınmış markadan haksız yarar sağlayabilecek veya markanın ününe veya ayırt edici karakterine zarar verebilecek sonraki tarihli bir markanın tescilini engellemektir.

İlgili iki madde hükmü bağlamında “benzerlik” kavramı arasındaki ilişki, Adalet Divanı tarafından Timi Kinderjoghurt kararında ele alınmıştır: “Öncelikle ifade edilmelidir ki … önceki tarihli marka ile itiraz edilen marka arasındaki benzerliğin varlığı, hem EUTMR 8(1)(b) hem de 8(5) maddesinin uygulanması için bir ön koşuldur.” (para. 51)

Gerek EUTMR 8(1)(b) gerekse 8(5) maddesi bağlamında, çekişme konusu markalar arasında benzerlik bulunduğuna dair tespit, özellikle, görsel, işitsel veya kavramsal benzerlik unsurlarının varlığını gerektirmektedir.  (AB Adalet Divanı, 23.10.2003, C-408/01, ‘Adidas-Salomon and Adidas Benelux’, para. 28).

Ancak, söz konusu hükümler, aranan benzerliğin düzeyi bakımından farklılaşmaktadır. Çekişme konusu markalar arasında benzerlik bulunması durumunda, EUTMR 8(1)(b) maddesi kapsamındaki koruma, halkın ilgili kesimi açısından bu markalar arasında bir karıştırılma ihtimali bulunması koşuluna bağlı iken; EUTMR 8(5) maddesi kapsamında sağlanacak koruma için böyle bir ihtimalin varlığı gerekli değildir. Dolayısıyla, EUTMR 8(5) maddesinde sayılan zarar çeşitleri[1] halkın ilgili kesiminin söz konusu markalar arasında bir bağlantı kurmasının (to establish a link between them) yeterli olması koşuluyla, çekişme konusu markalar arasında daha düşük düzeydeki bir benzerlikten kaynaklanabilir. (AB Adalet Divanı, 23.10.2003, C-408/01, ‘Adidas-Salomon and Adidas Benelux’, para 27, 29, 31; 27.11.2008, C-252/07, ‘Intel Corporation’, para. 57, 58, 66).

Bununla birlikte,  gerek ilgili madde hükümlerinin lafzı gerekse de dava hukuku, çekişme konusu markalar arasındaki benzerliğin EUTMR’nin 8(1)(b) veya 8(5) maddelerine göre farklı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği yönünde bir sonuca ulaşmak açısından belirgin değildir.

Özetlemek gerekirse, EUTMR’nin hem 8(1)(b) hem de 8(5) maddelerinin uygulanması, işaretler arasında benzerlik bulunmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla, 8(1)(b) maddesi kapsamındaki incelemede işaretler farklı (dissimilar) bulunmuşsa, 8(5) maddesine dayalı itiraz da muhakkak başarısız olacaktır.

Ancak, eğer işaretler benzer bulunmuşsa, 8(1)(b) veya 8(5) maddelerinden hangisi ile ilgili olduğuna bağlı olarak, uzman, ilgili hükmün uygulanması için var olan benzerlik düzeyinin yeterli olup olmadığını bağımsız olarak (ve ilgili diğer faktörlerle karşılıklı ilişki içinde) değerlendirecektir.

Dolayısıyla, ilgili tüm faktörlerin genel değerlendirilmesi neticesinde, markalar arasında EUTMR 8(1)(b) maddesine göre karıştırılma ihtimali bulunduğu sonucuna götürecek bir benzerlik düzeyi, 8(5) maddesi bağlamında, örneğin ilgili sektörlerin tamamen farklı olması nedeniyle, işaretler arasında bir bağlantı kurulmasına yol açmayabilir.  Her durumda tam bir analiz yapılmalıdır. Şöyle ki, işaretler arasındaki benzerlik, böyle bir bağlantının bulunup bulunmadığını değerlendirirken göz önüne alınacak faktörlerden yalnızca bir tanesidir.

Vakaya göre, aşağıdaki senaryolar olasıdır:

  • Markalar farklı (dissimilar) olduğu için EUTMR 8(1)(b) maddesine dayalı itiraz başarısız olur — aynı sonucun geçerli olması nedeniyle 8(5) maddesi de aynı şekilde başarısız olur.
  • EUTMR 8(1)(b) maddesine göre karıştırılma ihtimali yoktur (örneğin mal ve hizmetlerin farklı veya çok düşük düzeyde benzer olması nedeniyle), ancak markalar benzerdir — EUTMR 8(5) maddesine göre inceleme yapılmalıdır. (bkz. AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, T-143/11, ‘Chianti Classico’, para. 66-71).
  • Diğer ilgili faktörlerle birlikte markalar arasındaki benzerlik, 8(1)(b) maddesine göre karıştırılma ihtimali bulunmadığı sonucuna götürebilir, ancak markalar arasındaki benzerlik, diğer ilgili faktörler de göz önüne alındığında, 8(5) maddesine göre markalar arasında bağlantı (link) kurulmasına yeterli olabilir.[2]

556 s. KHK’nın 8/1-(b) ve 8/4 maddelerinin, markalarının benzerliği koşuluna ilişkin lafzı, AB Marka Tüzüğünden aynen alındığından kanaatimizce, aynı yaklaşım 556 s. KHK’nın 8/1-(b) ve 8/4 bentleri bakımından da geçerli olmalıdır. Bu nedenle, özellikle her iki nispi ret nedenine dayalı olarak yapılan itirazlarda markalar arasındaki benzerlik değerlendirmesinin görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik faktörlerinin tümünü göz önüne alınarak dikkatli bir şekilde yapılması önem arz etmektedir. Bu noktada, markaların benzer olmaması (farklı olması) ile markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmaması kavramları arasındaki ilişkiye dikkat edilmesi gerekir. Şöyle ki, markaların benzer olmaması, markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmaması tespitine bağlı olarak ortaya çıkan bir sonuç kesinlikle değildir. Diğer bir ifade ile, 8/1-(b) bendine dayalı inceleme yapılırken, sondan başa doğru, yani önce markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunup bulunmadığına karar verip, bu sonuca göre markaların benzer olmadığına karar vermek hatalı bir yaklaşım olacaktır. Böyle bir durumda, 8/4 bendine dayalı itirazın da başarılı olma şansı peşinen ortadan kalkmış hale gelecektir.

Şu halde, 8/1-(b) bendine dayalı bir itirazda öncelikle markaların benzerliği değerlendirilmeli, eğer benzerlik mevcutsa, 8/1-(b) bendine göre markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunup bulunmadığına, diğer ilgili faktörler (mal/hizmetlerin benzerliği, önceki markanın ayırt edici niteliği, ilgili tüketici kesiminin dikkat düzeyi, vb. ) göz önüne alınarak yapılacak genel bir değerlendirme sonucunda karar verilmelidir.

Toparlamak gerekirse, markaların belli düzeyde benzer olması, markalar arasında mutlak surette karıştırılma ihtimali de bulunduğu anlamına gelmemektedir. Ancak, markaların farklı olması hem karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmakta, hem de 8/4’e dayalı bir itirazın da başarısız olması sonucuna götürmekte olduğundan, “markaların benzerliği” ve “karıştırılma ihtimali” kavramlarının her somut olayda ayrıca değerlendirilmesi, şayet markalar benzer ise (bu benzerliğin karıştırılma ihtimaline yol açıp açmadığından bağımsız olarak), 8/4 bendine dayalı incelemenin, ilgili maddenin kendi koşul ve dinamiklerine göre ayrıca irdelenmesi yerinde bir yaklaşım olacaktır.

 

Tolga Karadenizli

Temmuz 2016, Ankara

karadenizlit@gmail.com

 

[1] Yazarın notu: tanınmış markadan haksız yarar sağlama, tanınmış markanın itibarına veya ayırt edici karakterine zarar verme

[2] EUTMR 8(5) maddesine göre markalar (işaretler) arasındaki bağlantı (link) konusu ayrı bir yazıda ele alınacaktır.

Kaynak:

European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Guidelines for Examination of European Union Trade Marks, Part C, Opposition, Section5, Trade Marks with Reputation- Article 8(5) EUTMR, version 1.0, 01/08/2016, s. 36-37