Etiket: cansu çatma bilen

BATMAN KARAKTERİNİN YARASA SEMBOLÜ KOSTÜMLER İÇİN AYIRT EDİCİ MİDİR?

EUIPO TEMYİZ KURULU HÜKÜMSÜZLÜK TALEBİNİ REDDETTİ



En ünlü kurgusal süper kahramanlardan biri olan Batman, zengin iş insanı Bruce Wayne’in gizli kimliğidir. Anne-babasının trajik ölümüne tanık olduktan sonra kendisini suçla savaşmaya adayan Bruce Wayne, gizli kimliğinin ilhamını penceresine çarpan bir yarasadan almıştır.

İlk defa 1939 yılında ortaya çıkan süper kahraman, o zamandan bu yana çizgi roman serisi devam ettiği gibi, onlarca film, televizyon dizisi ve video oyununda yer almıştır. Batman figürleri ve meşhur yarasa amblemi de zamanla ticarileşmiş, Batman evreninden birçok unsur tasarım ve marka tesciline konu olmuştur. Batman’e ilişkin markalar, oyuncaklardan, oyun konsollarına, kırtasiye eşyalarından kostümlere kadar geniş bir şemsiyedeki birçok mal üzerinde kullanılmıştır.

Batman’in kostümü Batsuit’ün yarasadan aldığı ilhamı, kostümün başlık, pelerin ve kol kısımlarında görmek mümkündür. Bunlara ek olarak kostümün göğsünde de elips içine alınmış kolları açık bir yarasa figürü yer almaktadır.

Bahsi geçen figür, bilinen adıyla, “Bat-insignia” elips içine alınmış kolları açık bir yarasa temsilinden oluşmaktadır:

Söz konusu yarasa amblemi, en çok tanınan popüler kültür sembollerinden biridir.

Bu yazıda sizlere, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) Temyiz Kurulu’nun, yarasa ambleminin Batman kostümleri açısından tanımlayıcı olduğu iddiasına dayanılarak yapılan hükümsüzlük talebine ilişkin kararından (R 1447/2020-2 sayılı karar) bahsedeceğiz.

“Detective Comics”, veya bilinen kısaltılmış adıyla “DC Comics” (marka sahibi), aşağıdaki görselden müteşekkil tescilli birlik markasının sahibidir.

Marka 2 Şubat 1998’de EUIPO nezdinde tescil edilmiş ve süreleri içinde yenilenmiştir. Tescil kapsamında 9, 14, 16, 21, 24, 25, 28, 30, 32 and 41. sınıflardaki mal ve hizmetler bulunmaktadır.

2019 yılında ise tasfiye halindeki “Commerciale Italiana S.R.L.” (hükümsüzlük talebi sahibi), EUIPO İptal Birimi nezdinde markanın ayırt edicilikten yoksun ve tanımlayıcı olduğundan bahisle kısmen hükümsüzlüğünü talep etmiştir.

İptal Birimi öncelikle tarafların iddia ve savunmalarına değinmiş ve sonrasında tanımlayıcılığa ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur.

Uyuşmazlığın bu aşamasını aşağıdaki gibi özetlememiz mümkündür:

  • İki tarafa göre de ihtilaf konusu markanın, tüketici tarafından Batman karakteriyle ilişkilendirildiği hususunda tartışma bulunmamaktadır. İptal Birimi bu noktada Batman’in 1939’da yaratılışından beri yayımcısı DC Comics ile yakından ilişkili olduğunu belirtmiştir. Karakter’in uzun ömrü, kitap, çizgi roman, TV dizisi ve sinema filmi uyarlamaları göz önünde bulundurularak ilgili kamunun markadaki “yarasa sembolünü” tanıyacağı görüşü yerinde kabul edilmiştir. Batman kelimesi ve ona ait “yarasa sembolü”, kamu tarafından Bill Finger ve Bob Kane tarafından yaratılan çizgi karaktere yapılan gönderme şeklinde anlaşılmaktadır.
  • Hükümsüzlük talebi sahibine göre işaret, kamu tarafından bir ticaret markası olarak değil Batman karakterine ilişkin bir süsleme olarak algılanacaktır. Bu itibarla işaret, bir Batman kostümü giymeye, yani malın kullanım amacına gönderme yapmaktadır.
  • Fakat, marka sahibi, markayı, kendi franchise’ına ait mallar ile diğer firmalara ait malları ayırmak için kullandığını belirtmiştir. Birlik markası başka bir çizgi roman karakteriyle değil, Batman’le ilişkilendirilecektir ve bu sebeple doğal olarak ayırt edicidir. İptal Birimi, bu konuda marka sahibiyle aynı fikirde olmuş ve ihtilaf konusu markanın bir yarasanın doğal tasviri olmaktan öte yüksek derecede stilize edilmiş bir işaret olduğunu belirtmiştir.
  • Marka sahibi ayrıca, DC Comics’in, seksen yıla dayanan geçmişi düşünüldüğünde, dünyaca ünlü bir çizgi roman yayımcısı olmasından ve Batman dahil birçok ünlü süper kahraman karakterini içeren materyaller üretmesinden bahisle, bu yayınlar ve içerdikleri karakterler bakımından, Avrupa Birliği’nin geneli de dahil olmak üzere dünya çapında bilinir olduklarını iddia etmiştir. Batman ve sembolleri  DC Comics tarafından birçok eşya ve lisanslı tüketici ürünleri üzerinde ticari olarak kullanılmaktadır. Marka sahibine göre, 25. ve 28. sınıflardaki ilgili malların tüketicileri, yarasa ambleminin herhangi bir kullanımını, DC Comics’ten kaynaklanan bir kullanım ve/veya DC Comics ile olan bir ilişkiden kaynaklanan kalite göstergesi olarak algılamaktadır.
  • Her iki tarafça sunulan deliller de Batman karakterinin ortaya çıkışı ve tarihini açıklamakta ve onu yayımcısı DC Comics ile illişkilendirmektedir. Deliller, yarasa ambleminin mallar için tanımlayıcı olabileceğine işaret etmemektedir. Kaldı ki tüm atıflar Batman karakterinin Birlik dahil dünya genelindeki itibarını gösteren oldukça önemli ve bilinir kaynaklardan oluşmaktadır. Sonuç olarak İptal Birimi ihtilaf konusu Birlik markasının, marka sahibinin yoğun kullanımı nedeniyle ilgili kamu tarafından yalnızca DC Comics’in Batman karakteri ile ilişkilendirileceği ve başka herhangi bir çizgi roman veya süper kahraman hikayesi veya franchise ile ilişkilendirilmeyeceği sonucuna ulaşmıştır.
  • Bu durumda yarasa ambleminin kamu nezdinde bilinir olması ihtilafa konu markanın da ayırt edicilikten yoksunluk iddiası için bir temel oluşturmayacağı ortadadır. Hükümsüzlük talebi sahibinin bu iddiaları esas olarak Temyiz Kurulu’nun Pinokyo kararına dayanmaktadır. Ancak İptal Birimi’ne göre, marka sahibince de belirtildiği üzere “Pinokyo” kararı uyuşmazlığa uygulanabilir değildir. “Pinokyo”, çocuklara yönelik bir öykünün başlığı olup sadece bu öyküye referans eden bir ibare olarak “dile girmiştir”. Böylece marka özellikle bu öyküye atıfta bulunabilecek mallar bakımından hükümsüz kılınmıştır. Mevcut uyuşmazlıkta, marka yalnızca DC Comics’in Batman karakteriyle ilişkilendirilecektir. Zira hem görünüşte hem de davranışta onu halk tarafından tanınabilir kılan belirli özellikler taşıması, herhangi bir kurgusal karakterin özüdür. Mevcut uyuşmazlıkta tüketiciler ilgili malların marka sahibinin izniyle satışa çıkarıldığını varsayacaktır.
  • Kurgusal karakterin ‘yarasa amblemi’ taşıyan bir kostümle ilişkilendirilmesi, uyuşmazlık konusu markanın ihtilaflı malların özellikleri hakkında bilgi aktardığı anlamına gelmemelidir. Bir amblemin ticari marka olarak gerçek kullanımı, onun mallara veya ambalajlarına iliştirildiği anlamına gelir. Amblem ayırt edici olduğundan, tescil edilmemesi için yasal bir gerekçe yoktur. Markanın gerçek kullanımının değerlendirilmesi, bir geçersizlik gerekçesi değil, iptal gerekçesidir ve bu nedenle mevcut yargılamayla ilgisi yoktur.
  • Hükümsüzlük talebi sahibi ayrıca, markanın ürünlere eklendiğinde yalnızca dekoratif bir işlev göreceğini ve bu nedenle malların menşeinin bir göstergesi olarak algılanamayacağını ileri sürmüştür. İptal Birimi, markanın dekoratif bir işlevi yerine getirebilmesinin, herhangi bir ayırt edici özelliği reddetmek için tek başına yeterli olmadığını belirtmiştir. Tipik dekoratif öğeler, şeritler, noktalar ve/veya herhangi bir desen türü gibi tüketicilerin ortak kullanımları nedeniyle ayırt edemediği öğelerdir. Hükümsüzlük talebine konu markanın belirli özellikleri göz önüne alındığında, tüketicilerin markayı giyim eşyaları veya diğer herhangi bir tür mal üzerine basıldığında tamamen dekoratif olarak algılayacaklarını varsaymak için hiçbir neden yoktur. Dekoratif amaçlar için kullanılsalar bile, öğeler halk tarafından ayırt edici olarak kabul edilebilir ve bu nedenle ticari bir kökene işaret edebilir.
  • Hükümsüzlük talebi sahibi uyuşmazlık konusu markanın tanımlayıcı niteliğine ilişkin argümanları ayırt edicilik iddialarının tekrarından ibarettir ve itiraz edilen işaretin ayırt edici olmadığı varsayımına dayanmaktadır. Ancak, yukarıda görüldüğü gibi, marka İptal Birimi tarafından ilgili mallar için ayırt edici görülmüştür; bu nedenle, hükümsüzlük talebi sahibinin markanın tanımlayıcılığına ilişkin argümanı temelsiz bulunmuştur.

İptal Birimi’nin, 21 Mayıs 2020 tarihli kararında hükümsüzlük talebini reddetmesi üzerine hükümsüzlük talebi sahibi bu kararı temyiz etmiştir. Dosya, EUIPO 2. Temyiz Kurulu’nun önüne gelmiştir.

Hükümsüzlük talebi sahibi temyiz aşamasında önceki argümanlarını tekrar etmekle birlikte aşağıdaki iddialarda bulunmuştur:

  • Yarasa ambleminin, Batman kostümünün bir parçası olduğu, karakterin çıkışından beri açıkça ortadadır. Sembol ilgili kamu kesimince derhal, malların bir süsleme unsuru ve ürünlerin amacını veya özelliklerini belirten tanımlayıcı bir işaret olarak algılanacaktır.
  • Bir kostümün göğüs kısmındaki  markası kaynak gösterir şekilde değil, çizgi filmlerdeki orijinal Batman kostümünün bir kopyasının parçası olarak anlaşılacaktır.
  • Marka başvurusu hükümsüzlük talebinin yöneltildiği mallar bakımından kullanım sonucu ayırt edicilik (ikinci bir anlam) kazanmamıştır.
  • Marka sahibi, markasının doğrudan bir karakterle ilişkilendirmesini önlemek için hiçbir faaliyette bulunmamaktadır. Zira belirli durumlarda -markanın ticari kaynak olarak algılanmama ihtimali bulunduğunda- bu sembolleri kullanma zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak marka sahibinin, bu zorunluluğa rağmen markasını TM ve ® sembolleri olmadan kullandığı görülmektedir.
  • Bu gibi durumlarda ürünler üzerinde kullanılanacak bazı ibarelerin/şekillerin marka hakkı gibi münhasır haklardan arındırılmış olması, kamu yararı gereğidir. Batman’in ünlü karakterinin telif haklarının sona ermesinden sonra herkes onun ünlü kostümüne gönderme yapan kostümler üzerinde uyuşmazlık konusu markayı kullanmakta özgür olmalıdır.

Marka sahibinin bu iddialara karşı yanıtları ise aşağıdaki şekilde olmuştur:

  • Yarasa ambleminde bulunan son derece stilize yarasa tasviri, doğası gereği ayırt edicidir ve marka sahibi tarafından mallarını diğer teşebbüslerin mallarından ayırmak için yaygın olarak kullanılmaktadır.
  • Tüketiciler yarasa amblemini marka sahibinin mallarını diğer eğlence franchise’larından ayıran bir özellik olarak görmektedir ve tüketicilere belirli mal ve hizmetlerin marka sahibi tarafından lisanslandığı bilgisi verilmektedir. Üçüncü kişiler yarasa amblemini giysiler üzerinde kullanmakta serbest olsaydı, bu durum marka sahibinin yarasa ambleminin kaynak gösterme işlevini (ve muhtemelen yatırım, reklam ve iletişim işlevlerini de) etkilerdi. Batman’in bir karakter olarak popülerliği, markayı geçersiz kılmamakta aksine kaynak gösterme işlevini güçlendirmektedir. Bu nedenle tüketiciler yarasa sembolünün kaynağını tanımakta ve DC Comics’in markası olarak güvenmektedir.
  • Markanın ayırt edicilikten yoksun olduğu düşünülse bile kullanım yoluyla ayırt edicilik kazandığı sunulan delillerden anlaşılacaktır.

Temyiz Kurulu yukarıda özetlenen bilgi, iddia, delil ve dokümanların ışığında temyiz talebini incelemiş ve aşağıda belirtilen gerekçelerle talebi reddetmiştir:

  • Markanın Batman’in göğsündeki sembolle ilişkilendirileceği hususu tartışmasızdır. Ancak Batman karakteri her zaman yayımcısı DC Comics ile ilişkilendirilmiştir. Hükümsüzlük talebi sahibi, uyuşmazlık konusu markanın başvuru tarihinde piyasada marka sahibinden izin alınmadan kullanıldığına dair kanıt sunmamıştır.
  • Hükümsüzlük talebi sahibi, yarasa ambleminin bir kostüm üzerinde kullanılması durumunda kaynak gösterme işlevi sağlamayacak ve orijinal Batman kostümünün süslemesi olarak anlaşılacak kadar ünlü olduğuna dair iddialarını, Adalet Divanı’nın C-48/05 sayılı Opel kararına dayandırmaktadır. Bu iddia da yine, yarasa ambleminin diğer firmalar tarafından belirtilen mallar üzerinde kullanıldığı kanıtlanmadığı için Kurul tarafından dayanaksız görülmüştür.
  • Temyiz Kurulu’na göre Batman karakterinin popülerliği markayı geçersiz kılmamaktadır, aksine yarasa ambleminin kaynak gösterme işlevini güçlendirmektedir. Tüketiciler yarasa ambleminin kaynak gösterme işlevini tanımakta ve onun DC Comics’in markası olduğuna güvenmektedir.
  • Markanın ® sembolü ile birlikte ya da sembol olmadan kullanılmasının bir önemi yoktur. Zira bu sembolün kullanımı, müşterilere işaretin marka olarak kullanıldığına ilişkin bilgi verme amaçlıdır ve isteğe bağlıdır.

Yukarıda yer verilen tüm açıklamalar ve gerekçeler doğrultusunda EUIPO Temyiz Kurulu, tescilli markanın ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle hükümsüz kılınması yönündeki talebi reddetmiştir.

Kurul tarafından incelenen bir diğer husus da hükümsüzlük talebinin kapsamına yönelik sınırlandırmanın İptal Birimi tarafından kabul edilmemesi kararına karşı yapılan itirazdır.

Hükümsüzlük talebi başlangıçta 25. sınıftaki “şapkalar ve başlıklar; ceketler; gömlekler; sweatshirtler; tişörtler; kısa bluzler; eldivenler ve tek parmaklı eldivenler; pantolonlar; kostümler; terlikler; terlik çorapları; çoraplar; tangalar; sandaletler; ayakkabı ve botlar; kumaş kemerler.” ve28. sınıftaki “maskeler (spor için olanlar hariç); tuhafiye düğmeleri; tuhafiye eşyaları ve parti şapkaları” mallarına yöneliktir.

Hükümsüzlük talebi sahibi, talep tarihinden sonraki görüşlerinde incelemenin kapsamını aşağıdaki şekilde daraltmak istemiştir:

25. sınıf: Batman karakteriyle ilgili ve/veya Batman karakterini temsil edecek şekilde giyilmesi amaçlanan kostümler, tiyatro kostümleri, maskeli balo kostümleri, dans kostümleri, Cadılar Bayramı kostümleri, karnaval kostümleri, maskeli balo kostümleri, maskeler ve/veya tam elbiseler, başlıklar, korseler, pantolonlar, tulumlar, külotlu çoraplar, kemerler, ayakkabılar, galoşlar ve pelerinler.

28. sınıf: Batman karakteriyle ilgili ve/veya Batman karakterini temsil edecek şekilde giyilmesi amaçlanan maskeler, süs düğmeleri, kotilyonlar için eşyalar ve parti şapkaları.

Hükümsüzlük talebi sahibi her ne kadar talebin kapsamını daraltma hakkına sahip olsa da güncel uyuşmazlıkta sınırlanmak istenen terimler, İptal Birimine göre tescilli markanın kapsamı ile tam olarak örtüşmemektedir. Bu çerçevedeki İptal Biriminin kapsamdaraltmayı gerekli görmediği yönündeki değerlendirmesi Kurul tarafından yerinde bulunmuştur.

Kurul’a göre “baş giysileri” terimi, “şapkalar ve başlıklar”a kıyasla daha geniş bir kategoridir. Ayrıca marka 25. sınıftaki “korseler, pantolonlar, tulumlar, külotlu çoraplar, kemerler, galoşlar ve pelerinler”  ile 28. sınıftaki “kotilyonlar için eşyalar” için tescilli değildir. Bu sebeple bu mallar üzerinde hükümsüzlük talebinde bulunulamaz.

İkinci olarak, markanın yalnızca belirlenen mallar bakımından hükümsüz kılınması durumunda, daraltmada kullanılan ifadeler hukuki belirsizliğe yol açacaktır. Bir ürünün Batman karakteriyle ilgili olup olmadığının ve/veya Batman karakterini temsil edecek şekilde giyilmesinin amaçlanıp tasarlanmadığının tanımlanması özneldir ve malların açık ve kesin bir özelliği değildir. Bir bütün olarak “kostümler”in hükümsüz kılınması, Batman karakteriyle ilgilli ve/veya Batman karakterini temsil edecek şekilde giyilmesi amaçlanan belirli kostüm türlerinin hükümsüz kılınması ile kyaslandığında, hükümsüzlük talebi sahibinin lehinedir.

Bu sebeplerle İptal Birimi’nin incelemeyi talep formunda belirtilen mallar üzerinden devam ettirmesi de, Temyiz Kurulu’nca haklı bulunmuştur.


En nihayetinde, Temyiz Kurulu hükümsüzlük talebi sahibinin itirazlarını yerinde bulmamış, itirazı reddetmiş ve İptal Biriminin kararını onamıştır. Karar çıkartılan birincil sonuç, EUIPO’ya göre,  bir işaretin popüler kültürün ünlü figürlerinden olmasının tek başına bu işaretin ayırt edicilikten yoksun bulunması için yeterli bir sebep teşkil etmeyeceğidir.

Cansu ÇATMA BİLEN

cansucatma1@gmail.com

Melike Gülşah YARDIMCI

mgulsahyardimci@gmail.com

Aralık 2021

COĞRAFİ YER ADLARININ TANIMLAYICILIĞI – EUIPO TEMYİZ KURULU BÜYÜK KURULU “INMOBILIARIA PORTIXOL” KARARI

Portixol | Neighborhood Guide


Bu yazı ilk olarak Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği (AIPPI Türkiye)’nin Fikri Gündem dergisinin Kasım 2021 tarihli 21. sayısında yayımlanmıştır. (Bkz.: https://www.aippiturkey.org/fikri-gundem/)



A- GİRİŞ

Münhasıran coğrafi yer adlarından oluşan veya coğrafi yer adlarını asli ayırt edici unsur olarak marka tescil başvurularının hangi hallerde tanımlayıcı markalar olarak kabul edileceği, marka incelemesinin tartışmalı alanlarından birisini oluşturmaktadır.

Bu yazıda incelenecek olan Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Temyiz Kurulu Büyük Kurulu “INMOBILIARIA PORTIXOL” kararında; konu, tescili talep edilen coğrafi yer adının kamunun ilgili kesimince bilinirlik düzeyinin ne olması gerektiği sorusu ekseninde incelenmiş ve EUIPO Temyiz Kurulu uygulamasını birleştirme yönünde bir adım atılmıştır. Yazıda belirtilen karar, arka planı ve gerekçeleri çerçevesinde detaylarıyla aktarılmaya çalışılacaktır. 

B- HÜKÜMSÜZLÜĞÜ TALEP EDİLEN MARKA ve EUIPO İPTAL BİRİMİ İNCELEMESİ

26 Kasım 2013 tarihinde Concominvest SLU tarafından “INMOBILIARIA PORTIXOL” kelime markasının 36. sınıftaki “gayrimenkul (emlakçılık) hizmetleri” bakımından tescili için başvuru yapılmıştır. 11 Nisan 2014 tarihinde bu başvuru tescil edilmiştir.

12 Haziran 2015 tarihine gelindiğinde, Mallorca Mietboerse S.L. tarafından söz konusu markanın tescilli olduğu tüm hizmetler bakımından hükümsüzlüğü talep edilmiştir. Hükümsüzlük talebinin dayandırıldığı sebeplerin başında; “PORTIXOL” ibaresinin İspanya’nın Palma de Mallorca şehrinde bulunan eski bir yerleşim yerinin adı olması ve bu yerin, bu bölgeden taşınmaz satın almak isteyen yabancılar tarafından da oldukça iyi bilinen bir yer olmasından dolayı “gayrimenkul (emlakçılık) hizmetleri” bakımından tanımlayıcı olması ve ayırt ediciliğe sahip olmaması iddiaları gelmektedir.

Hükümsüzlük talebinde söz konusu markanın sadece hizmetin verildiği coğrafi yere atıfta bulunduğu ve kullanılan grafik unsurların da markaya ayırt edicilik kazandırmadığı belirtilmiştir. “Emlakçı” anlamına gelen “INMOBILIARIA” kelimesi ile bir coğrafi yer adı olan “PORTIXOL” kelimesinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan “INMOBILIARIA PORTIXOL” ibaresi; hükümsüzlük talebi sahibine göre, aynı hizmetle iştigal eden üçüncü kişilerin kendi işleri kapsamında genel bir ifadeyi kullanmasını engelleyeceğinden, tek bir kişinin tekeline verilemeyecek niteliktedir ve tescil edilmesi hukuka aykırıdır. Ayrıca Mallorca Mietboerse S.L, 15 yılı aşkın süredir bu ibareyi kullanarak hizmet verdiğini ve marka sahibinin bundan haberdar olarak aynı sektörde aynı ibarenin tescilini talep ettiğini bu sebeple, kötü niyetli olduğunu da vurgulamıştır. Talep sahibi, belirtmiş olduğumuz iddiaları kanıtlamak adına birçok delil sunulmuştur.

İptal Birimi tüm iddiaları, sunulan delilleri ve bunlara karşı verilmiş olan cevapları incelemiş ve 17 Aralık 2015 tarihinde bir karar vermiştir. Bu karar sonucunda;

Tanımlayıcılık ve ayırt edicilik bakımından

  • Sunulan deliller ile markayı oluşturan ibarelerden coğrafi yer adı olan “PORTIXOL”’un, halk arasında yaygın olarak bilindiğine dair bir kanı oluşmadığına ve bu yaygın bilinirlik ve kullanımın kanıtlanamadığına karar verilmiştir.
  • Ayrıca tescil kapsamındaki “gayrimenkul (emlakçılık) hizmetleri” ile markanın arasındaki ilişkiyi kanıtlamak amacıyla sunulan delillerin, hizmetler ile marka arasındaki ilintiyi ve ileride tüketiciler bakımından ortaya çıkabilecek olan ilişkilendirmeye dair öngörülebilir bir tehlikenin söz konusu olduğunu ispat edecek yeterlilikte olmadığı belirtilmiştir. “PORTIXOL” ibaresinin de “gayrimenkul (emlakçılık) hizmetleri” ile doğrudan bağlantılı olmadığı ve bu ibareyi gören tüketicilerin aklında “gayrimenkul (emlakçılık) hizmetleri”nin canlanmadığı kanısına varılmıştır.

Her ne kadar “INMOBILIARIA” ibaresi taşıdığı anlam gereği “gayrimenkul (emlakçılık) hizmetleri” bakımından tanımlayıcı olsa da incelemeye konu markanın bütünsel olarak incelenmesi gerektiğinden markanın tanımlayıcı olmadığına ve ayırt edici olduğunun kabulüne karar verilmiştir.

Kötü niyet iddiaları bakımından

Kötü niyetin kabul edilmesi için aranan koşulların oluşmadığı ve Mallorca Mietboerse S.L. tarafından kötü niyetin yeterli deliller ile kanıtlanmadığı görüldüğünden bu iddianın da reddine karar verilmiştir.

Tescilsiz kullanıma dayalı hak sahipliği iddiaları bakımından

Mallorca Mietboerse S.L., tescilsiz kullanımına ve korunmasına ilişkin koşullar hakkında hiçbir bilgi vermediğinden, dayanmış olduğu iddialarını kanıtlayamamıştır. Bu nedenle söz konusu iddia reddedilmiştir.

C- TEMYİZ KURULU BÜYÜK KURULU İNCELEMESİ

16 Şubat 2016 tarihinde Mallorca Mietboerse S.L. aleyhine verilmiş olan karara karşı itiraz etmiştir. Bu aşamada İptal Birimine sunulan deliller tekrar sunulmuş ve markanın tanımlayıcı olduğuna, ayırt edici olmadığına ilişkin iddialar ile kötü niyet iddiası yinelenmiştir. Sunulan tüm bilgi ve belgeler ışığında Temyiz Kurulu inceleme aşamasına geçmiştir.

İtirazın havale edildiği EUIPO 1. Temyiz Kurulu, münhasıran coğrafi yer adlarından oluşan veya bir coğrafi yer adını ayırt edici unsur olarak içeren markaların tanımlayıcılığı hakkında önceden verilmiş birbirleriyle çelişen kararların varlığını tespit ettiğinden ve bu konuda bir uygulama birliğinin bulunmadığını tespit ettiğinden, itiraz hakkında bir karar vermeden itilafı EUIPO Temyiz Kurulu Büyük Kurulu’na iletmiştir.

Bu noktada, Grand Board olarak da anılan EUIPO Temyiz Kurulu Büyük Kurulu’nun, dokuz üyeden oluşan ve Temyiz Kurullarının çözümlemekte güçlük çektiği, önemli bulduğu veya çelişki tespit ettiği meseleleri taşıdığı bir nevi üst kurul olduğu belirtilmelidir. Belirtilen Kurul, bu yazının devamında kısaca “Büyük Kurul” olarak anılacaktır.

Büyük Kurul’un itiraz hakkında, 10 Haziran 2021 tarihinde verdiği, https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/0368%2F2016 bağlantısından görülebilecek karar, aşağıda ana hatlarıyla özetlenecektir:

İptal Birimi tarafından, “INMOBILIARIA” ibaresinin ayırt edici olmadığı, birçok farklı dilde benzer şekilde kullanımların söz konusu olduğu ve her birinin “gayrimenkul hizmetleri (emlakçılık) ofisi” anlamı taşıdıkları, bu sebeple tanımlayıcı olup, ayırt edici olmadığı yönünde yapılmış olan değerlendirme Büyük Kurulca da onaylanmıştır.

“PORTIXOL” ibaresi ile ilgili olarak yapacağı incelemede ise; bir ibarenin ayırt edici olup olmadığının değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken kriterler olduğunu vurgulayan Büyük Kurul, Mallorca Mietboerse S.L. tarafından “PORTIXOL” ibaresi bakımından tüketici kitlesinin ‘Portixol’ bölgesinde bir mülk satın almak veya kiralamak isteyen ortalama tüketici olduğuna dikkat çekilmiş olmasına rağmen; hükümsüzlüğü talep edilen markanın bir Avrupa Birliği Markası olması nedeniyle, Avrupa Bölgesindeki ilgili tüm tüketicilerin ortalama tüketici kabul edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu nedenle, hükümsüzlük talebinde bulunanın iddialarının aksine, mevcut değerlendirmenin, Avrupa Birliği kapsamındaki ilgili tüketici kitlesinin yalnızca küçük bir bölümünü oluşturan “Portixol” bölgesinde yer alan mülklerle ilgilenen tüketicilerle sınırlı tutulamayacağını kabul etmiştir. Ayrıca gayrimenkul sektöründen hizmet alacak olan tüketicilerin tamamının oldukça yüksek düzeyde dikkatli bir tüketici kitlesi olduğunun kabul edilmiş bir gerçek olduğu da vurgulamıştır.

Coğrafi yer adlarının tescil edilebilirliği ile ilgili olarak da iki kriterin altı çizilmiştir:

  1. İlk olarak, coğrafi yer adlarının tescili, ilgili mal veya hizmet kategorisi için halihazırda ünlü veya bilinir olan ve bu nedenle ilgili tüketicilerin zihninde o kategoriyle ilişkilendirilmiş olan coğrafi yer adları bakımından mümkün değildir.
  2. İkinci olarak, ilgili mal veya hizmet kategorisinin coğrafi menşeinin göstergesi olarak herkes tarafından kullanılması olası olan ve bu nedenle herkesin kullanımına açık kalması gereken coğrafi yer adlarının tescili mümkün değildir.

Fakat bu kriterler kapsamına girmeyen, ilgili tüketici kesimi tarafından malların veya hizmetlerin coğrafi kaynağı olarak bilinmeyen ya da ilgili tüketici kesimince hiç bilinmeyen coğrafi yer adlarının tescil edilmesinde bir engel bulunmamaktadır.

Dolayısıyla, hükümsüzlüğü talep edilen “INMOBILIARIA PORTIXOL” markasının tanımlayıcılığına ve ayırt ediciliğine ilişkin değerlendirmede bu ana ilkeler çerçevesinde yapılmalıdır.

Hükümsüzlük talebi sahibi “PORTIXOL” isimli bölgenin bilinir bir turistik lokasyonun adı olduğunu iddia etse de Büyük Kurul, tıpkı İptal Birimi, bu görüşü paylaşmamaktadır. Büyük Kurul’a da göre de incelemede görüşü esas alınması gereken kesim Avrupa Birliği’ndeki genel kamudur ve bu kamunun bu kesimi Palma de Mallorca şehrinin bir bölgesi (köyü) olan “PORTIXOL” ibaresini bilinen bir coğrafi yer adı olarak tanımamaktadır. Palma de Mallorca şehrinin genel tüketici kesimi tarafından bilinmesi veya yerel halkın “PORTIXOL” ibaresini bir coğrafi yer adı olarak bilmesi faktörleri de bu yöndeki tespiti değiştirmeyecektir, çünkü “PORTIXOL” ibaresinin tek başına coğrafi bir yer adı olarak Avrupa Birliği’nin genel tüketicilerince bilindiğini ispatlar kanıtlar sunulmamıştır.

Sunulan deliller ışığında yapılan değerlendirmede; “PORTIXOL” ibaresi ile sunulacak olan hizmetin ilişkinin ve coğrafi yerin tüketiciler arasında bilinirliğinin somut deliller ile kanıtlanmadığı göz önünde bulundurulduğunda tanımlayıcılığa ve ayırt edicilikten yoksunluğa dair iddiaların reddedilmesi gerekmiştir. Kaldı ki, Mallorca Mietboerse S.L. tarafından bir bütün olarak itiraz edilen “INMOBILIARIA PORTIXOL” ibaresi ile “gayrimenkul (emlakçılık) hizmetlerinin” gelecekte de ilişkilendirilme ihtimallerinin olacağına dair yeterli delil sunulmamış, sunulan deliller de başvuru tarihinde “gayrimenkul (emlakçılık) hizmetleri” ile ilgili olarak marka ile hizmetlerin ilişkilendirildiğini kanıtlayamamıştır.

Kötü niyetin somut şartlarının olmadığı görüldüğünden İptal Birimi tarafından verilmiş olan, kötü niyetli iddiasının reddedilmesi yönündeki karar da yerinde bulunmuştur.

Ayrıca eskiye dayalı hak sahipliği iddiasıyla ilgili olarak, hükümsüzlük talebi sahibi yeni bir delil sunmamış ve itirazında ayırt edicilik ve tanımlayıcılık kavramları üzerinde durmuştur. Bu sebeple Büyük Kurul İptal Biriminin bu konuda verdiği kararı da onamıştır.

Büyük Kurul, itirazı reddederken marka sahiplerinin, üçüncü kişilerin dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde markayı kullanımının engellenemeyeceği hususu üzerinde özellikle durmuştur. Bu hususun incelenen vakadaki yansıması üçüncü bir kişinin ticarette “Portixol” kelimesini tanımlayıcı bir şekilde kullanması halidir ve bu kullanımın da dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Büyük Kurul, üçüncü kişilerin belirtilen şekildeki kullanımının marka tescilli olsa da marka sahibince engellenemeyeceğini kararında özellikle belirtmiştir.

Sonuç olarak, Büyük Kurul tescilli markanın hükümsüz kılınmasına dair tüm iddiaları haksız bularak, itirazı reddetmiş ve İptal Birimi’nin kararını onamıştır.

D- SONUÇ

EUIPO Temyiz Kurulu Büyük Kurulu’nun “INMOBILIARIA PORTIXOL” kararı, coğrafi yer adlarından oluşan veya bunları asli ayırt edici unsur olarak içeren markaların değerlendirilmesinde ele alınması gereken faktörlerden birisinin, inceleme konusu coğrafi yer adının, kamunun ilgili kesimince bilinirlik düzeyi olduğunu belirgin biçimde ortaya koymuştur. Bu bağlamda, kamunun ilgili kesimi bir coğrafi yer adını yeteri derecede bilmediği sürece, bu yer adının mal ve hizmetlerle bağlantısı bulunsa dahi, başvurunun tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi (veya tescil edilmişse hükümsüz kılınması) mümkün olmayacaktır.

Cansu ÇATMA BİLEN

cansucatma1@gmail.com

Önder Erol ÜNSAL

unsalonderol@gmail.com

Kasım 2021

EMEK İLE SOSYAL MEDYA AYNI DÜZLEMDE ÇARPIŞINCA: “KARİKATÜR ONLARIN HAYATI”

2020 yılı Aralık ayının son haftalarına girerken herkesin bildiği ve takip ettiği Türkiye’nin önemli karikatüristlerinden Erdil Yaşaroğlu, Selçuk Erdem ve Serkan Altuniğne, telif hakları ve bunların korunması ile ilgili gündeme geldiler. Oldukça popüler olmaları ve çizmiş oldukları karikatürlerin birçok anonim hesapta ve uygulamada aktif bir şekilde kullanılarak yayılıyor olması sebebiyle konuyla ilgili birçok haber yazılıp çizildi. Magazinsel boyutta birçok iddia ortaya atıldı. Sosyal medya konuyla ilgili yorum yapan insanlarla doldu taştı.

Konunun hukuki boyutunu incelemeden önce sizler için konunun başlangıcını, nasıl geliştiğini ve son durumunu paylaşmak istedik.

Tüm olay bir sosyal medya kullanıcısının anonim hesabında paylaştığı karikatürlerden dolayı, bir hukuk bürosundan paylaşımları sebebiyle ceza alabileceği, ancak belirtilen daha makul miktardaki parayı ödemesi durumunda şikayetlerini geri çekebilecekleri bilgisini alması ile başlıyor. Daha sonrasında kullanıcı belirtilen parayı ödemeyi reddediyor ve neden “uyar-kaldır” sistemini uygulamadıklarını sorguluyor. Ancak karşı taraf ile ortak bir paydada buluşamadıklarından aralarındaki konuşma sonlanıyor. Akabinde kullanıcı şikâyete konu karikatürleri sayfasından kaldırıyor ve şikâyet ile ilgili ifade vermeye gittiğinde benzer birçok telif davası olduğu bilgisine ulaşıyor. Başından geçenleri sosyal medyada anlatması ile bizler gibi birçok kişi olaydan haberdar oluyor. Aşağıda sosyal medya kullanıcısının attığı tweetleri görmeniz mümkün. Maalesef bu şahıs daha sonrasında Twitter hesabını kapattığından bizler bu görsellere farklı bir linkten ulaştık.

Görsel – 2

Daha sonrasında Erdil Yaşaroğlu, Selçuk Erdem ve Serkan Altuniğne sosyal medyada “Karikatür Bizim Hayatımız” başlığı altında bir açıklama paylaştı.

Bu açıklamanın akabinde olaylar daha fazla büyüyor ve birçok kişi söz konusu açıklamalarla çelişen olaylar anlatmaya başlıyor. Hukuk bürolarından taleplerin kanuna uygun olarak gelmediği ve yüksek meblağlarda paraların talep edildiği dile getiriliyor.

Görsel – 3

Arada gerçekleşen ve iddiayı ilk olarak ortaya atan kişi Twitter hesabını kapatmış olsa da konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarına internetten kolayca ulaşmanız mümkün. Şubat 2021’de ilk duruşmasının gerçekleşeceğini belirtmiş bu sebeple dava ile ilgili önümüzdeki aylarda sizleri güncellemeye devam edeceğiz.

Hukuki açıdan konuyu irdeleyecek olursak; tüm dünyada sosyal medyanın öneminin ve kullanımının artması ile bu mecralarda telif haklarının korunması, ihlalleri durumunda izlenecek yollar ve doğacak tazminatın ne şekilde belirleneceği somut olayda da karşılaştığımız gibi en tartışmalı konulardan biri haline gelmiştir. Ancak özellikle sosyal medya aracılığı ile internet ortamlarında ortaya çıkan ihlalleri engellemek ve hak sahiplerinin haklarını korumak için diğer ülkeler tarafından da kabul gören “Uyar-Kaldır Sistemi” Türk hukukunda da benimsenmiştir. Aslında somut olayda da birçok kullanıcı “Uyar-Kaldır Sisteminin” uygulanmamış olmasından dem vurmaktadır. Bu sistem 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında Ek 4. maddede düzenleme alanı bulmuştur.

Ek madde 4:…Bunun için hakları haleldar olan gerçek veya tüzel kişi öncelikle bilgi içerik sağlayıcısına başvurarak üç gün içinde ihlâlin durdurulmasını ister. İhlâlin devamı halinde bu defa, Cumhuriyet savcısına yapılan başvuru üzerine, üç gün içinde servis sağlayıcıdan ihlâle devam eden bilgi içerik sağlayıcısına verilen hizmetin durdurulması istenir…

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Ek 4. madde uyarınca, eser sahibinin öncelikle çevrimiçi ortamlarda kullanılan içeriğin paylaşımlarını yapan kişiye/kuruluşa başvurması ve ihlâle konu içeriği 3 gün içerisinde kaldırmasını talep edebilmesi düzenlenmiştir. Bu uyarı sonucu içerik paylaşımında bulunan gerekeni yapmaz ve ihlale konu fiillerine devam ederse, telif hakkı sahibinin Cumhuriyet Savcılığı’na şikâyette bulunabilmesi düzenlenmiştir. Ancak bu sistem kullanılarak ihlale konu fiilin durdurulması telif hakkı sahibinin maddi ve manevi tazminat haklarını kullanmasını engellememektedir.

Fakat FSEK’te Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 5 Mayıs 2017 tarihinde yayınlanmış ve bu versiyonda Ek 4. madde yeniden düzenlenmiş ve bir şikâyette bulunmadan önce uyar-kaldır sistemine başvurulması zorunluluk olmaktan çıkarılmıştır.

Madde 77/B:Bu Kanunda tanınmış hakları internet ortamında ihlal edilen hak sahipleri, hak sahipliğini ve ihlali gösterir bilgi veya belgelerle birlikte içerik sağlayıcısına veya yer sağlayıcısına internet sayfalarındaki elektronik posta veya diğer iletişim araçlarına göndereceği uyarıyla, ihlale konu içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan Cumhuriyet savcısına başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilir…

Bu değişiklikle hak ihlaline uğrayan kişilerin daha hızlı sonuç almasının hedeflendiği düşünülmektedir. Somut olayda doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyette bulunulabileceği düzenlenmektedir. Ancak bu tasarının ne zaman yürürlüğe gireceği henüz bilinmemektedir.

Tüm bu bildiklerimiz doğrultusunda, hukuken başlatılan süreçlerin kanuna uygun olarak yürütülüp yürütülmediği hususunda verilecek olan kararın beklenmesi ve mahkemenin ne yönde karara vereceğinin görülmesi daha doğru olacaktır. Konuyla ilgili çok fazla karara erişilememesine rağmen, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E. 2019/1433K. 2019/8234 T. 17.12.2019 kararına baktığımızda, Yargıtay tarafından “5846 Sayılı FSEK’nin Ek 4/son maddesi gereği davacı meslek birlikleri tarafından davalı yayın kuruluşuna usule uygun ihtarname keşide edilmediği sonuç olarak hukuki statüsü itibariyle önceden hangi eserlerin  ihlal oluşturduğunu bilmesi, bilebilmesi ve içerikten çıkarılmasını sağlaması mümkün bulunmayan davalı yönünden sübut bulmayan davanın reddine karar verilmesi” yönündeki kararın onandığını da belirtmek isteriz. Açıklamalarımız doğrultusunda, bizlerin bilmediği ve ileride ortaya çıkabilecek hususlar, şikâyet ile karşılaşan kişilerin durumları ve tazminat konuları hakkında davalar sonuçlandığında konuşmak daha yerinde olacaktır.

Cansu ÇATMA BİLEN

Ocak 2021

cansucatma1@gmail.com

AYIRT EDİCİLİĞİN ZAYIFLAMASI: “SMART” KELİMESİ AÇISINDAN BİR İNCELEME

AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI GENEL MAHKEMESİ “SMART:) THINGS” KARARI

Akıllı ürünlerin günlük hayatımıza hızlı bir şekilde adapte olmasıyla, marka başvurularında sıklıkla “akıllı” anlamına gelen “SMART” kelimesinin kullanıldığı görülmektedir. Türkiye açısından, Türk Patent ve Marka Kurumu marka araştırma sisteminden bakıldığında SMART ibaresini içeren 3377 tane marka başvurusu yapıldığı görülebilecektir.

SMART ibaresinin kullanım alanı günlük hayatımıza bu derece etki ederken, kelimenin ayırt ediciliği ve tescil edilmek istendiği mal ve hizmetler bakımından tanımlayıcılığı tartışma konusu olmaya başlamıştır. Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından verilmiş olan 15 Ekim 2020 tarihli T‑48/19 sayılı “SMART:) THINGS” kararı da mahkemenin SMART ibaresi üzerinde yaptığı değerlendirme bakımından önemlidir ve ileride yapılacak incelemelere ışık tutabilecektir.

İhtilafın geçmişine odaklanıldığında, 6 Mart 2013 tarihinde, başvuru sahibi “SMART THINGS SOLUTIONS GmbH” tarafından Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne “SMART:) THINGS” marka başvurusunun 9. 20. ve 35. sınıflar bakımından yapıldığı ve markanın tescil edildiği görülmektedir.

29 Şubat 2016 tarihinde “Samsung Electronics GmbH” tarafından, söz konusu markanın tüm mal ve hizmetler bakımından hükümsüz kılınması için EUIPO İptal Birimi’ne başvuru yapılmıştır fakat bu talep 8 Mart 2018 tarihinde reddedilmiştir. Aleyhe gelen bu karar Samsung Electronics GmbH tarafından temyiz edilmiştir. 20 Kasım 2018 tarihinde ise EUIPO Temyiz Kurulu, ilk kararı iptal etmiş ve markanın tüm mal ve hizmetler bakımından hükümsüzlüğü yönünde karar vermiştir.

Kararda ilk olarak, “SMART:) THINGS” ibaresinin hem ortalama tüketiciler hem daha bilinçli tüketiciler tarafından İngilizce bilinen ülkelerde anlaşılabilir kelimelerden oluşmasına, görsel ögenin ise ayırt ediciliği yüksek olmayan elektronik ortamlarda sıklıkla kullanılan bir şekil olduğuna; ikinci olarak, “SMART:) THINGS” markasının ayırt edicilikten yoksun nitelikte olduğuna işaret edilmiştir. Bu sebeple; Temyiz Kurulu, hem tescilin kapsadığı mal ve hizmetler bakımından, ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaretlerden oluştuğu gerekçesiyle markayı tanımlayıcı bulmuş, hem de markanın herhangi bir ayırt ediciliğe sahip olmadığına sonucuna ulaşmıştır. Belirtilen nedenlerle, marka kapsadığı tüm mal ve hizmetler bakımından hükümsüz kılınmıştır.

Bunun sonucunda ihtilaf, başvuru sahibi tarafından Avrupa Adalet Divanı Genel Mahkemesine taşınmıştır.

Genel Mahkeme öncelikle tanımlayıcılık bakımından” SMART:) THINGS” markasını incelemiştir:

Başvuru sahibi, SMART ibaresi ile “:)” şeklinin tescilin kapsadığı mal ve hizmetler bakımından doğrudan tanımlayıcı olmadığını iddia etmiştir. Ortalama tüketicilerin, başvurunun yapıldığı dönemde SMART ibaresiyle yapay zeka arasında doğrudan bağlantı kuramayacağını, bu ibarenin insanlar veya canlılarla ilişkilendirildiğini ve bu durumun olumlu duyguları ifade eden “:)” şekli bakımından da geçerli olduğunu belirtmiştir. Ek olarak “:)” şeklinin, tüketicilerin algısında hiçbir şekilde mal ve hizmetin değeri veyahut kalitesi ile ilgili çağrışım yaratmayacağı, markanın içerdiği kelime kombinasyonuyla birlikte çağrışım ihtimalinin daha da düşürüldüğü savunulmuştur.

1. Genel Mahkeme ilk olarak ilgili tüketici kitlesi bakımından incelemeye başlamıştır:

  • “SMART:) THINGS” markası kapsamındaki mal ve hizmetlerin, hem ortalama tüketicileri hem de bilgi teknolojisi ve ticaret alanında uzman bir tüketici kitlesini hedeflediği; kullanılan ibarenin, bilgi teknolojisi ve televizyon veya uluslararası ticari işlemler alanlarında yaygın olarak kullanılan temel İngilizce kelime dağarcığına ait terimlerden oluştuğu için, hükümsüzlük gerekçesinin, sadece İngilizce’nin resmi dil olduğu Üye Devletlerle sınırlı olmadığı yönünde karar verilmiştir.

2. Sonrasında Genel Mahkeme SMART ve THINGS ibareleri bakımından incelemeye geçmiştir:

  • Yapılan bu incelemede özellikle “ŞEYLER” anlamına gelen “THINGS” kelimesi ve kullanımının kapsamı düşünüldüğünde, 35. sınıftaki hizmetler açısından bu ibarenin kesinlikle tanımlayıcı olduğu kanısına varılmıştır. Çünkü, THINGS ibaresinin somut olan birçok şeye atıfta bulunacağı doğal olarak tanımlayıcılık sınırını genişlettiği düşünülmüştür.
  • “SMART” kelimesi bakımından ise; başvuru sahibi tarafından iddia edilen gerekçelerin kabul edilemeyeceği, çünkü SMART kelimesinin markanın kapsadığı mal ve hizmetleri tanımladığı kabul edilmiştir. Her şeyden önce, 9. sınıftaki mallarla ilgili olarak, bu malların, akıllı işlevlere sahip olabilen elektronik veya teknolojik açıdan karmaşık mallar olduğuna atıfta bulunulmuştur.
  • 20. sınıftaki mallar bakımından da “SMART” kelimesinin tanımlayıcı bir anlamının olduğu kabul edilmiştir. Bu da belirli koşullara, elektronik olarak adapte olabilen, uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen veya akıllı yazılım uygulamaları aracılığıyla otomatik olarak kontrol edilebilen mobilya veya aynalara atıfta bulunarak yapılmıştır. Aynı zamanda SMART ibaresinin “şık, modaya uygun” anlamında kullanılsa dahi 20. sınıfta belirtilen mantar, fildişi, kehribar veya lületaşı gibi herhangi bir teknolojik özelliğe sahip olmayan mallar bakımından da cins, vasıf, özellik belirtmesi sebebiyle tanımlayıcı olacağı yönünde karar verilmiştir.
  • Başvuru sahibinin iddia ettiği gibi SMART ibaresinin yalnızca insanlara veya canlılara atfedilen bir özellik olduğu iddiası kanıtlanamamıştır ve aynı zamanda sunulan belgeler, bu iddianın aksine, o dönemde birçok teknolojik alet için SMART ibaresinin kullanıldığını göstermiştir.

Yapılan bu değerlendirmeler sonucunda Genel Mahkeme, SMART ibaresinin, markanın kapsadığı tüm mal ve hizmetleri cins, vasıf olarak nitelendirdiğine yönelik tespitin herhangi bir değerlendirme hatası içermediğini kabul etmiştir. Kaldı ki marka sahibi tarafından iddia edilen, ibarelerin kombinasyonu sonucu ayırt edici bir markanın oluşmuş olması iddiası da yerinde görülmemiştir.

3. Son olarak Genel Mahkeme markada yer alan “:)” şekli ve görsel ögeler bakımından inceleme yapmıştır:

  • Genel Mahkeme ilk olarak, markanın yazı karakterinin yaygın yazı tiplerinden biraz farklılaştığı, ancak bu farklılığın ortalama tüketiciler tarafından fark edilemeyecek kadar küçük bir ayrıntı olduğu tespitinin yerinde olduğuna karar vermiştir.
  • Başvuru sahibinin dile getirdiğinin aksine, Temyiz Kurulu “:)” ibaresini tanımlayıcı bulmamıştır, aksine ayırt edicilikten yoksun bulmuştur.
  • Başvuru sahibinin “:)” ibaresinin insanlarla ilişkilendirilen olumlu bir duyguyu temsil ettiği iddiasına gelindiğinde, bu iddianın dayanaksız olduğuna işaret edilmiştir. Temyiz Kurulu’nun da belirttiği gibi, ‘:’ ve ‘)’ karakterlerinden oluşan ifade bir gülümsemeyi temsil etmektedir ve e-posta dahil olmak üzere birçok elektronik ortamda, reklamcılıkta kullanımı yaygındır.
  • Ayrıca, “:)” şeklinin SMART kelimesi ile ilişkili olarak akıllı olan şeylerin olumlu tarafına dikkat çekerek, ilgili malların olumlu özelliklere sahip olduğunu pekiştirme amacı taşıdığı yönündeki tespit Genel Mahkeme tarafından da doğru bulunmuştur.
  • “:)” şekli, markada dikkatleri “SMART THINGS” ibarelerinin verdiği mesajdan başka bir yöne çevirememiştir.
  • Yeşil renk unsuru ile ilgili olarak, rengin kelimeleri birbirinden ayırmak için kullanıldığı yönündeki Temyiz Kurulu tespitinin de yerinde olduğuna karar verilmiştir.

Sonuç olarak tanımlayıcılık incelemesi bakımından başvuru sahibinin iddiaları reddedilmiştir.

Genel Mahkeme, ikinci olarak “ayırt edicilik” bakımından “SMART:) THINGS” markasını incelemiştir:

Başvuru sahibi iddialarında, Temyiz Kurulu tarafından ayırt ediciliğin ayrıca incelenmediğini dile getirmiştir.

Genel Mahkeme, tanımlayıcılık ve ayırt edicilik gerekçelerinin birbirleriyle oldukça örtüşen iki gerekçe olduğunu ve özellikle, malların veya hizmetlerin özelliklerini tanımlayan bir kelimenin, söz konusu mal veya hizmetlerle ilgili olarak herhangi bir ayırt edici karaktere sahip olmadığının da kabul edilebileceği görüşündedir. Kaldı ki Genel Mahkeme, başvuru sahibinin aksine Temyiz Kurulu tarafından markanın ayırt ediciliğine ilişkin incelemenin yapıldığı kanaatindedir.

Temyiz Kurulu, markayı oluşturan unsurların, malları nitelendiren anlamlarının ötesinde, akılda kalıcılık bakımından da ilgili tüketicilerin işareti kolayca ve anında ezberlemesine olanak tanıyan hiçbir özelliğe sahip olmadığı görüşündedir. Tanımlayıcılık incelemesi yapılırken belirtilen gerekçeler de göz önünde bulundurulduğunda, başvuruyu oluşturan unsurların ayırt edicilikten de yoksun olduğu ve bir araya geliş biçimlerinin de markayı ayırt edici kılmaya yetmediği Genel Mahkeme tarafından da kabul edilmiştir.

Sonuç olarak, “SMART:) THINGS” markasının hem tanımlayıcı olması hem de ayırt edicilikten yoksun olması nedenleriyle başvuru sahibinin talepleri reddedilmiştir.

Belirtilen tüm hususlar göz önünde bulundurulduğunda, günümüzde SMART ibaresini ayırt edici başka bir unsur olmaksızın marka olarak tescil ettirmenin kolay olmayacağı anlaşılmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ile birçok malın ve hizmetin giderek “akıllanması”, SMART ibaresini bu tip mal ve hizmetler için tanımlayıcı hale getirmiştir.

Cansu ÇATMA BİLEN

Kasım 2020

cansucatma1@gmail.com

“Güçte Bir Dalgalanma Hissediyorum” – STAR WARS Evreni Marka Hukuku ile Karşılaşınca: MILLENNIAL FALCON v MILLENNIUM FALCON İhtilafı

Prenses Leia, “Star Wars: Yeni Bir Umut (1977)” filminde Millennium Falcon’a bakar ve Han Solo’ya: “Bu şeyle mi geldiniz? Düşündüğümden daha cesursunuz![1] der.

Millennium Falcon gemisinin, filmin devamında bu küçümsemeyi boşa çıkartacak üstünlüklerini sergilemesi çok zaman almayacaktır.

Star Wars serisini bilmeyen sanırız yoktur. Serinin kurgusu, karakterleri, müziği ve hikayesine ilaveten, serideki bazı nesneler de (X-Wing Avcı Gemileri, Işın Kılıcı, İmparatorluk TIE Avcı Gemileri, Death Star gibi) ikonik hale gelmiştir. Bu ikonlardan bir diğeri ise “Millennium Falcon” uzay gemisidir.

Han Solo ve Chewbacca tarafından kullanılan Millennium Falcon, Cumhuriyet Donanmasının en hızlı gemisidir, ışık hızının ötesine geçmektedir ve seri boyunca sayısız savaş ve kovalamacadan başarıyla çıkacaktır.

Han Solo, “Star Wars: Yeni Bir Umut (1977)” filminde Millennium Falcon hakkında şunları söyler: “Hızlı gemi? Siz Millennium Falcon’u hiç duymadınız mı? … İmparatorluk gemilerini geride bıraktım. Aklınıza gelen yerel kargo gemilerinden değil, büyük Corellian gemilerinden bahsediyorum… Çok öyle gözükmez, ama yeri geldiğinde ihtiyacın olan her şeye sahiptir. Onda kendim birçok özel değişiklik yaptım.[2]

Star Wars serisinin sadece isminin veya hikayesinin değil; karakterlerinin, yaratılan ırkların, kullanılan kıyafet ve aksesuarların, film müziklerinin ve serideki nesnelerin de ikonik hale geldiğini söylemiştik. Serinin dünya genelindeki hayranları, seriye ait her türü ürüne büyük ilgi göstermektedir ve film serisinin hak sahipleri de elbette ki, neredeyse her karakter ve nesneyi kullanarak farklı sektörlerde lisanslı ürünler üretilmesini ve ticarileşmeyi sağlamaktadır. Eğlence devi Disney’in serinin prodüksiyon, pazarlama, dağıtım ve satış haklarını 2012 yılında satın almasından sonra ticarileşme çok daha yoğun biçimde yaşanmıştır.

Seriyle ilgili markaların benzerlerine karşı korunması ise seriye ilişkin hukuki mücadelenin bir boyutunu oluşturmaktadır. Bu yazıda inceleyeceğimiz ihtilaf belirtilen boyuta ilişkindir.



“Kaptan Acil Durum” takma adıyla da anılan “Ilan Moskowitz” (başvuru sahibi), “MILLENNIAL FALCON” kelime markasını tescil ettirmek için A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’ne başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında 41. sınıfa dahil “Müzik gruplarının canlı performansları anlamında eğlence hizmetleri, ses ve müzik kayıtlarının prodüksiyonu hizmetleri” olarak özetlenebilecek hizmetler yer almaktadır.

Başvuruya karşı “Lucasfilm Entertainment Company Ltd. LLC” (itiraz sahibi), 28. sınıfa dahil “Oyuncak araçlar” malları için tescilli “MILLENNIUM FALCON” markasını ve eskiye dayalı kullanımı gerekçe göstererek karıştırılma olasılığı ve tanınmış markanın ününü bulandırarak sulandırma nedenleriyle itiraz eder.

İtiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenir ve 16 Ekim 2020 tarihinde karara bağlanır. Temyiz Kurulu kararının bu bağlantıdan görülmesi mümkündür.

Başvuru ve itiraz sahipleri, itiraza ilişkin olarak çeşitli kanıt ve dokümanlar sunar. İtiraz sahibinin sunduğu kanıtlar arasında başlıcaları; MILLENNIUM FALCON markasının kendisince veya lisans alanlarca kullanımını gösteren dokümanlar, web sitesi çıktıları, haberler, ürün görselleri ve beyanlardır. Başvuru sahibi ise MILLENNIAL FALCON markasını kullanımına ilişkin olarak broşürler, reklamlar, web sitesi çıktıları ve beyanlar sunmuştur.

Tarafların birbirlerinin delillerine itirazları bulunmakla birlikte, yazıda bu tartışmadan bahsedilmeyecektir.

Temyiz Kurulu kararının devamında, başvuru sahibi ve itiraz sahibine ilişkin kısa bilgi verilmiştir.

Buna göre başvuru sahibi, “MILLENNIAL FALCON” markasını kendi sergilediği müzik performansları için Mayıs 2016 tarihinde marka olarak kullanmaya karar veren bir icracıdır. Başvuru sahibinin belirtilen markayla gerçekleştirdiği müzikal performansları; kurumsal kültüre ve özellikle kendi tabiriyle “geçmiş yıllarda bütün Star Wars ayrıcalıklarını yutan” eğlence canavarı Disney’in kültürüne karşı bir parodi ve satirik bir yorumdur. Başvuru sahibi; müzik grubunu bir çeşit korsan gemisi olarak tasarlamıştır, gemide kendisi kaptandır (Kaptan Acil Durum) ve kendisiyle aynı zihniyette müzisyenler tayfaları oluşturmaktadır. Kaptan ve tayfalar, Millennial Kuşak temsilcileridir ve grubun isminin Disney ve Star Wars kurumsal kültürüne karşı millennial kuşağın beyanı olması istenmiştir. Başvuru sahibi, MILLENNIAL FALCON markasını müzik performanslarına ilişkin olarak, başvuruyu yaptıktan sonra 5 Ağustos 2016 tarihinde kullanmaya başlamıştır.  

İtiraz sahibi “Lucasfilm Entertainment Company Ltd. LLC”, 1971 yılında kurulmuştur ve Star Wars filmlerinin sahibidir. İlki 1977 yılında çekilen Star Wars serisi günümüze dek 10 sinema filmiyle devam etmiştir. Kurgusal bir evrende geçen Star Wars serisi Luke Skywalker, Darth Vader, Yoda, Obi-Wan Kenobi, Princess Leia, Han Solo, Chewbacca, R2-D2, Rey, Lando Calrissian gibi ana karakterler ve Millennium Falcon, Death Star, Işın Kılıcı, Güç, Jedi, Sith gibi nesne veya kavramlar üzerine kuruludur.

Film serisi yüz milyonlarca dolar gelir elde etmiş ve Akademi ödülleri dahil olmak üzere birçok ödülün sahibi olmuştur. Film serisinin müzikleri de büyük başarı elde etmiş, filmin soundtrack albümü tarihi, kültürel ve estetik öneminden dolayı 2005 yılında Kongre Kütüphanesine kaydedilmiştir. Millennium Falcon dahil filmin çeşitli unsurlarıyla tanıtımı yapılan Star Wars konserleri de düzenlenmiştir.

İtiraz sahibinin kendisi veya lisans verdikleri, Millennium Falcon gemisinin oyuncaklarını, modellerini, bu geminin ismini veya görünümünü içeren onlarca türde farklı ürün veya hizmeti piyasaya sürmüştür. Bu ürün ve hizmetler arasında; eğlence hizmetleri, tiyatro yapımları, televizyon programları, sinema filmleri, çizgiromanlar, kitaplar, oyuncaklar, oyuncak bebekler, spor malzemeleri, çantalar, kişisel bakım ürünleri, çarşaflar, havlular, giysiler, gıdalar, online oyunlar, bilgisayar oyunları, video oyunları, müzik ve mobil uygulamalar da yer almaktadır.

Bu hususlara ilaveten Millennium Falcon terimi, film serisinin sountrack albümlerinde iki şarkının isminde kullanılmıştır: “The Millennium Falcon / Imperial Cruiser Pursuit” (1997, Star Wars: A New Hope soundtrack albümü; “L3 & Millennium Falcon” (2018, Solo: A Star Wars Story soundtrack albümü).

İtiraz sahibi, kendisinin veya lisans verdiklerinin kullanım biçimlerini gösteren görsellere itirazında yer vermiştir ve bunların bir kısmı Temyiz Kurulu kararında da yer almaktadır.

Temyiz Kurulu yukarıda özetlenen bilgi, iddia, delil ve dokümanların ışığında itirazı incelemiştir.


Markalar arasında karıştırılma ihtimalinin varlığının kabul edilebilmesi için Ofis tarafından göz önünde bulundurulan ve somut olay bakımından sırasıyla inceleyeceğimiz DuPont faktörleri karıştırılma ihtimalinin tespitinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu inceleme taraflarca sunulan deliller dikkate alınarak yapılmaktadır. Ofis ilk olarak itiraz sahibinin öncelik hakkını incelemiş ve her ne kadar eski tarihli marka “oyuncak arabalar” için tescilli olsa da sunulan deliller doğrultusunda birçok farklı ürün üzerinde “MILLENNIUM FALCON” ibaresinin kullanımını, itiraz sahibinin eski tarihli markasının tescil tarihinden itibaren yoğun bir şekilde olması sebebiyle, kullanım olarak kabul etmiştir.  

Bunun sonucu olarak sırasıyla DuPont faktörleri bakımından incelemeye geçilmiştir.

1- Markalar Arasındaki Benzerlik

İlk DuPont faktörü; markalar arasındaki görsel, işitsel, kavramsal ve ticari izlenim olarak ortaya çıkan benzerlikler ve farklılıklar bakımından yapılacak olan değerlendirmedir. Somut olayda bu değerlendirme eski tarihli MILLENNIUM FALCON ile yeni marka başvurusu MILLENNIAL FALCON arasında yapılmıştır. Her iki markanın da görsel, işitsel, çağrıştırdığı anlam ve ticari izlenim bakımından aynı olduğu kanısına varılmıştır. Çünkü;

  • İki ibare arasındaki tek farklılığın sondaki 2 harf bakımından ortaya çıktığı belirtilmiştir.
  • MILLENNIUM isminin “1000 yıllık bir zaman periyodu” anlamında kullanılmaktayken, MILLENNIAL ibaresinin MILLENNIUM ibaresinin sıfat hali olduğu ve “MILLENNIUM ile ilişkili” anlamına geldiği ve bu sebeple birbirlerini kavramsal olarak çağrıştırdıkları ve ticari izlenim olarak aynı oldukları belirtilmiştir.

Bu çıkarımlar göz önünde bulundurularak Ofis tarafından, başvuru sahibinin parodi iddialarına karşı “önemli olanın başvuru sahibi tarafından amaçlanandan ziyade olası tüketici kitlesinin bakış açısı” olduğu belirtilmiştir. Markaların olası tüketici kitlesi gözünde herhangi bir farklılığa sahip olmamaları ve parodi iddiasının geçerli olması için gereken durumu taşımamaları sebebiyle parodi savunmasının reddedilmesine karar verilmiştir. Sonuç olarak ilk DuPont faktörü bakımından markalar arasındaki benzerliğin karıştırılma ihtimaline sebep olacağı kanısına varılmıştır.

2- Mal ve Hizmetlerin Benzerliği

İkinci DuPont faktörü incelemesi ise başvurularda belirtilen mal ve hizmetlerin benzerliği ya da farklılığı üzerine yapılmıştır.

Bu noktada Ofis özellikle mal ve hizmetler arasında bir karışıklık olasılığı için mal ve hizmetlerin aynı hatta ilişkili olması gerekmediğini belirtmektedir.

Yapılan inceleme sonucunda;

  • Her ne kadar mal ve hizmetler birbiriyle aynı olmasalar d eski tescil sahibinin markasını, filmlerini ve müziklerini tanıtmak amacıyla tescilli olduğu ürünlerden farklı olarak başka ürünler üzerinde lisans yoluyla kullandırdığı görülmüştür.
  • Söz konusu kullanımların, MILLENNIUM FALCON ibaresi dahil olmak üzere, Star Wars evrenine ait birçok karakter ve ögeye eğlence hizmetleri, tiyatro prodüksiyonları, giyim, yiyecek, çevrimiçi oyunlar, bilgisayar oyunları gibi çok geniş bir ürün yelpazesine uzandığı deliller ile kanıtlanmıştır.
  • MILLENNIUM FALCON ibaresi müzik kayıtları ve konserler için doğrudan kullanılmasa da sunulan kanıtlardan yola çıkılarak oldukça ünlü olan Star Wars’ın bir unsuru olan MILLENNIUM FALCON’un kolaylıkla başvuruyla “aynı kaynaktan gelmiş izlenimi yaratarak” ilişkilendirilebilir olduğu kanısına varılmıştır.

Böylece ikinci DuPont faktörü de karıştırılma ihtimali olasılığını desteklemiştir.

3- Ticari Kanalların Benzerliği ve Alıcı Sınıfları

Üçüncü faktöre ilişkin incelemede, benzer ibareleri taşıyan ürünlerin aynı ya da benzer alıcı sınıflarına hitap edip etmediği ve ticaret kanallarının benzer olup olmadığı üzerinde durulmaktadır.

Başvuru sahibi ticaret kanallarının birbirinden son derece farklılaştığını, çünkü MILLENNIAL FALCON’un sıklıkla gece kulüpleri, barlar gibi yetişkinlere hitap eden yerlerde tüketicilere ulaşacağını, itiraz sahibinin MILLENNIUM FALCON ibareli ürünlerinin aksine oyuncak dükkânı gibi Disney tarafından sunulan ürünlerin olduğu yerlerde tüketicilere ulaşmayacağını iddia etmiştir. Ancak yapılan incelemelerde;

  • MILLENNIUM FALCON markasının sadece kapsamındaki oyuncaklar bakımından değerlendirilmemesi gerektiği, çünkü delillerde de görüleceği üzere Star Wars evreninin bir parçası olarak çok geniş bir yelpazede lisanslı ürünler üzerinde kullanıldığı görülmüştür. Kaldı ki başvuru sahibinin yaptığı sınırlamanın kabul edilemeyeceği ve markanın uygun olan tüm ticaret kanallarından olası tüketicilere ulaşabileceğinin kabul edilmesi gerektiği belirtilmiştir.
  • Aynı zamanda başvuru sahibi tarafından belirtilen müzikal hizmetlerin sağlandığı mekanlar, itiraz sahibinin Star Wars müzikallerini gerçekleştirdiği mekanlar ile benzerlik içermektedir ve aynı kanallar aracılığıyla olası tüketicilerine ulaştığı tespit edilmiştir.

Bu tespitler sonucunda üçüncü DuPont faktörü de itiraz sahibinin lehine sonuçlanmıştır.

4- Satın Alma Koşulları ve Müşterilerin Kitlesi

Bu incelemede tüketicilerin satın alma koşulları ile ürünün/hizmetin sunulacağı müşteri kitlelerinin özellikleri bakımından karıştırılma ihtimalinin varlığı incelenmektedir.

Dördüncü faktör bakımından başvuru sahibi MILLENNIAL FALCON grubunun dinleyici kitlesini sofistike bir dinleyici kitlesi olarak tanımlamış ve bu kişilerin MILLENNIUM FALCON ile MILLENNIAL FALCON ibarelerini karıştırmayacak kadar farkındalık sahibi olduklarını ve parodiyi anlayabileceklerini belirtmiştir. Ancak bu iddiasını kanıtlayacak deliller sunmamıştır.

  • Bunun sonucuna Temyiz Kurulu, müşteri kitlesinin bilgili ya da kavram karmaşasından muaf olduğunun bilinemeyeceğini, söz konusu hizmetin kaynağını karıştırabileceklerini belirtmiştir. Kaldı ki bazı durumlarda sofistike müşteri kitlelerinin dahi, markaların benzerliği sonucu karıştırma eğilimi gösterebilecekleri ifade edilmiştir. Bu sebeple yapılacak incelemede “sofistikelik bakımından en az gelişmiş olan müşterilerin” dikkate alınması gerektiği vurgulanmıştır.
  • Üçüncü faktörde tartışıldığı gibi, itiraz sahibinin markasının mal ve hizmetlerinin sadece oyuncak arabalarla sınırlandırılarak, bu ürünlerin hitap ettiği müşterilerle, başvuru sahibinin sunduğu hizmetlerin hitap ettiği yetişkin müşteriler arasındaki farklılık bulunduğunun öne sürülmesi yönündeki iddia bir kez daha reddedilmiştir. Çünkü MILLENNIAL FALCON markasının yetişkin tüketicilere hitap etmesi, onların MILLENNIUM FALCON’un tanınmışlığının farkında olmadığı anlamına gelmeyecektir.  MILLENNIUM FALCON uzay gemisi Star Wars’ın bilinen bir ögesidir ve başvuru sahibinin hizmetinden yararlanan yetişkin tüketiciler de söz konusu terimin farkında olacaktır.

Bunun sonucu olarak satın alma koşulları ve müşteri kitlesi bakımından da karıştırılma ihtimalinin varlığı kabul edilmiştir.

5- İtiraz Sahibinin Markasının Gücü

Beşinci DuPont faktörüne göre, bir markanın tanınmışlığı, ayırt ediciliğine (ilişkin satış/pazarlama, reklam ve kullanım süresi vb.) ilişkin deliller o markanın gücünü ortaya çıkarır ve markanın sağladığı korumanın genişlemesine yardımcı olur. Ancak bu iddiayı kanıtlamak açıkça itiraz sahibinin görevidir.  Bir markanın ticari gücünü ölçebilmek için ise satış hacmine, satılan ürünler ile bağlantılı olan reklam harcamalarına ve markanın kullanım süresi gibi kanıtlara ihtiyaç duyulmaktadır.

  • Ofis ilk olarak MILLENNIUM FALCON ibaresinin hayali bir terim olarak itiraz sahibi tarafından yaratıldığını, bu sebeple de doğası gereği ayırt edici ve güçlü bir ibare olduğunu tespit etmiştir.
  • Star Wars filmlerinin başarısı söz konusu ibarenin bilinirliği için önemli bir delildir. MILLENNIUM FALCON ibaresinin de 1977 yılından bu yana Star Wars evreninde kullanılan ve tanınmış hale gelen bir ibare olduğunun tartışmaya yer bırakmadığı ifade edilmiştir. Aynı zamanda sunulan satış rakamları, gazete haberleri, sayısal veriler ile desteklenerek bu iddiaların kanıtlanmaktadır.

Sonuç olarak beşinci DuPont faktörü de itiraz sahibinin lehine sonuçlanmıştır.

6- Fiili Karıştırılma

Altıncı faktörde markalar arasındaki fiili karıştırılma incelenmektedir. Fiili karışıklığı, “olasılık” kavramından daha ciddi bir karıştırılma durumu olarak yorumlamamız mümkündür. Fiili karışıklık “karıştırılma olasılığı” bakımından ciddi bir kanıt oluşturmaktadır. Söz konusu fiili karışıklık durumunda, karıştırılma durumu tartışmaya gerek duymaksızın ortadadır.

Temyiz Kurulu bu faktöre ilişkin değerlendirmesini yaparken, söz konusu durumun ölçülebilmesi için başvuru sahibinin MILLENNIAL FALCON ibaresini önemli bir süre boyunca, ciddi kullanım sayılacak şekilde, itiraz sahibinin MILLENNIUM FALCON markasıyla aynı pazarda kullanmış olması gerektiğini belirtmiştir.

  • Başvuru sahibinin oldukça az sayıda performans sergilemesi, tek bir şehre bağlı kalması ve katılım sayıları, gişe fişleri, satış rakamları verilerinden hareketle, bu verilerin fiili karıştırmanın varlığının ölçülmesine imkân sağlayabilecek düzeyde olmadığı kararına varılmıştır.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda Temyiz Kurulu altıncı DuPont faktörü bakımından nötr kalmıştır.

7- Kötü Niyet

On üçüncü DuPont faktörü altında ise kötü niyet iddiaları incelenmektedir. Kötü niyet durumu karışıklığın varlığına ilişkin güçlü bir kanıttır ve taklitçinin kafa karışıklığı beklentisi sebebiyle böyle bir yorum yapılmaktadır.

İtiraz sahibi, başvuru sahibinin kötü niyetli olduğunu iddia etmektedir, çünkü başvurunun tarihinin manidar olduğu düşüncesindedir. Başvuru tarihi ile yakın tarihlerde gösterime giren Star Wars’ın yeni filmi Force Awakens’da MILLENNIUM FALCON’un oldukça önemli bir yere sahip olduğu belirtilmiştir.

  • Aynı zamanda başvuru sahibinin Facebook sayfasında Star Wars evrenine ait bir diğer uzay gemisi olan X-WING’in sahne şovu sırasında da kullanıldığı görülmüştür. Başvuru sahibi bu iddialara, dekorun mekân sahibi tarafından konumlandırıldığı ve kendisiyle ilgili olmadığı şeklinde cevap vermiştir.
  • İtiraz sahibi kötü niyete kanıt olarak yine başvuru sahibinin Facebook sayfasında yayınlanan konser afişini sunmuştur. Bu afişte yine Star Wars evreniyle bütünleşmiş iki karakterin resmi ve MILLENNIAL FALCON ibaresinin bir arada kullanıldığı görülmüştür. Başvuru sahibi, buna cevap olarak söz konusu ibarenin parodi nedeniyle bu şekilde kullanıldığını belirtmiştir.

Ancak Temyiz Kurulu, söz konusu delilleri sadece başvuru sahibinin parodi girişiminde başarısız olduğunun bir kanıtı olarak görmüştür.

Bu sebeple de kötü niyet iddiası bakımından nötr kalınmıştır.


Temyiz Kurulu, yazı boyunca sıralanan gerekçeler çerçevesinde, itiraz sahibinin karıştırılma olasılığının varlığı yönündeki iddialarının yerinde olduğu kanaatine ulaşmış ve başvuru sahibinin karıştırılmaya neden olmayacak bir marka seçme yönündeki yükümlülüğünü yerine getirmediği sonucuna varmıştır. Temyiz Kurulu, karıştırılma olasılığı iddiasını kabul ettiğinden, tanınmış markanın sulandırılması yönündeki iddiayı ayrıca incelememiştir.

Star Wars evreninin önemli parçalarından birisi olan MILLENNIUM FALCON, karardan anlaşılacağı üzere zaferlerine yeni birisini daha eklemiştir. Başvuru ile itiraz gerekçesi markanın kapsadığı mallar arasında açık bir benzerlik bulunmadığı halde, MILLENNIUM FALCON’un çok sayıda farklı mal ve hizmet için marka sahibince veya lisanslı kullanımı, bilinirliği, itiraz sahibi ile özdeşleşmesi, başvuru ile itiraz gerekçesi marka arasındaki yüksek derecedeki benzerlik gibi hususlar kazanılan zaferin ana gerekçeleri olmuştur.  

Son bir alıntıyla bitirelim: “Sinema tarihinde uzay gemisi içeren filmlerdeki gemiler arasında MILLENNIUM FALCON hepsinin üstünde yer alır.[3]

Biz yazarlar da aynı fikirdeyiz!

Cansu ÇATMA BİLEN

cansucatma1@gmail.com

Önder Erol ÜNSAL

unsalonderol@gmail.com

Ekim 2020


[1] You came in that thing? You’re braver than I thought.”

[2] “Fast ship? You’ve never heard of the Millennium Falcon?…I’ve outrun Imperial starships. Not the local bulk cruisers mind you, I’m talking about the big Corellian ships now…She may not look like much, but she’s got it where it counts, kid. I’ve made a lot of special modifications myself.”

[3] https://www.inafarawaygalaxy.com/2015/12/quotes-about-millennium-falcom-from.html#:~:text=These%20ships%20might%20come%20marginally,to%20Rey%2C%20it%20will%20do!

Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı Adalet Divanı Genel Mahkemesi Tarafından Değerlendirildi: FLÜGEL Kararı (T-150/17)

4 Ekim 2018 tarihinde Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından verilmiş T-150/17 sayılı “FLÜGEL” kararı, bu yazının konusunu teşkil etmektedir. İnceleme konusu karar; sessiz kalma yoluyla hak kaybından söz edilebilmesi için aranan kriterler, bu kriterlerin somut davada sunulan deliller bakımından ayrıntılı bir şekilde incelenmesi, “bilme/farkında olma veya farkında olma için ciddi emareler” kavramları ile nelerin kastedildiğinin ve bunların somut olaya ne şekilde uygulandığının açıklanması bakımından önemlidir.

Kanaatimizce inceleyeceğimiz karar; sunulan delillerin ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi suretiyle, sessiz kalma sebebiyle hak kaybının doğması için nasıl bir inceleme yapıldığı konusunda, bizlere hem fikir verecek hem de ileride karşılaşabileceğimiz olaylara farklı açılarından bakmamızı sağlayabilecektir.

Tüm olayların başlangıcına gittiğimizde, 1997 yılında INTERNATIONAL LICENSING SERVICE tarafından FLÜGEL kelimesinin Avrupa Birliği markası olarak tescil edilmesi için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”)‘ne başvurusunun yapıldığını görüyoruz. Bu ibare 32. sınıfta “Bira; maden ve gazlı sular ve diğer alkolsüz içecekler; meyve içecekleri ve meyve suları, içeceklerin hazırlanması için şuruplar ve diğer müstahzarlar.” ile 33. sınıfta “Biralar hariç alkollü içecekler.” bakımından tescil edilmek isteniyor ve 1999 yılında da başvuru tescil ediliyor. 2006 yılında ise FLÜGEL markası ASOLA LTD. (“ASOLA”) şirketine devroluyor.

2011 yılına gelindiğinde ise Avusturya’da tescilli olan ve 32. sınıfa dahil “Enerji içecekleri.” mallarını kapsayan VERLEIHT FLÜGEL ve RED BULL VERLEIHT FLÜÜÜGEL markaları gerekçe gösterilerek, RED BULL GmbH (“RED BULL”) tarafından, ASOLA’ya ait FLÜGEL markasının hükümsüzlüğü talep ediliyor.

EUIPO İptal Birimi, önceki markanın yani VERLEIHT FLÜGEL markasının tanınmışlığını göz önünde bulundurarak, önceki işaret ile itiraz edilen işaret arasında halkın zihninde oluşabilecek olan bağlantı ve başvuru sahibinin önceki tarihli markanın itibarından haksız avantaj sağlanacağı tespitleri doğrultusunda FLÜGEL markasının tüm mal ve hizmetler bakımından hükümsüzlüğüne karar veriyor. Bu noktada, başvuru sahibinin en önemli iddiası olan sessiz kalma yoluyla hak kaybı iddiasıyla ilgili olarak, sunulmuş olan deliller doğrultusunda ASOLA’nın bu iddiasını ispat edemediği kanaatine varılıyor ve bu yöndeki iddia kabul edilmiyor.

ASOLA hükümsüzlük kararına karşı itiraz ediyor ve ihtilafı EUIPO Temyiz Kurulu’na taşıyor. İtiraz, 5. Temyiz Kurulu’nun önüne geliyor.

Temyiz Kurulu ise ilk olarak sessiz kalma yoluyla hak kaybı iddiası ile ilgili olarak sunulan delillerin ispat gücünü yeterli bulmuyor. İtiraz sahibinin ilk kez Temyiz Kurulu’na sunduğu delilleri ise ek ya da destekleyici delil olarak nitelendirmiyor ve dikkate almıyor, bununla birlikte dikkate alınmış olsalardı dahi bu delillerin dahi kararı değiştirmeyeceğini de belirtiyor. Taraflar arasında Almanya’daki mevcut davaların, hükümsüz kılınan markanın Avusturya’da hükümsüzlük talebi sahibi tarafından bilindiğini göstermeyeceği tespitine de kararda yer veriliyor. Sessiz kalma sebebiyle hak kaybı iddiasını ret etmesinin akabinde, mal ve hizmetler ile ibareler arasındaki benzerlik incelemesini yaparak her iki hususu da benzer buluyor. Sonuç olarak, Temyiz Kurulu hükümsüzlük talebini onayarak, itirazı reddediyor.

Kararda, markaların benzer bulunması ve ilişkili mal ve hizmetleri kapsamaları dışında, sessiz kalma yoluyla hak kaybının ispatı ile ilgili sunulan deliller üzerinden Temyiz Kurulu tarafından yapılmış olan açıklamalar oldukça dikkat çekici. Çünkü, ASOLA’nın söz konusu davadaki en önemli kozu, karşı tarafın FLÜGEL ibaresini bilmesine rağmen yukarıda saymış olduğumuz şartları sağlayarak 5 yıl boyunca sessiz kalmış olması. Ancak sunulan deliller bu iddialarını kanıtlamaya yeterli görülmüyor.

Davanın Adalet Divanı Genel Mahkemesi’ne taşınmasının ardından, sunulan deliller Genel Mahkeme tarafından farklı şekilde ele alınarak incelense de verilmiş olan kararı değiştirmiyor. Temyiz Kurulu kararını kabul etmeyen ASOLA, Kurula sunulan delillerin, EUIPO İptal Birimindeki değerlendirmede sunulmuş olan delilleri desteklemek için sunulduğunun açık olduğunu ve içtihatta geç sunulan deliller bakımından herhangi bir açıklama veya sebep belirtmenin zorunlu olmadığını dile getiriyor. Bunun üzerine deliller Genel Mahkeme tarafından sırasıyla değerlendiriliyor.

Öncelikle sessiz kalma sebebiyle hak kaybı iddiası inceleniyor ve iddianın kabulü için gerekli olan şartlar belirtiliyor. Bu şartlar ise Adalet Divanı tarafından verilmiş olan 20 Nisan 2016 tarihli Tranios Group International v. EUIPO – SKY (SkyTec), T-77/15, EU:T:2016:226 sayılı kararda belirtilen;

  • Sonraki tarihli bir marka başvurusunun tescil edilmesi,
  • Sonraki tarihli markanın başvurusunun iyi niyetle yapılmış olması,
  • Markanın kullanılıyor olması,
  • Önceki tarihli markanın sahibinin bu markadan ve kullanımından haberdar olmasıdır.

Bu durumda önceki tarihli marka sahibinin, sonraki tarihli markadan veya kullanımından haberdar olduğu tarihten itibaren 5 yıl boyunca sessiz kalması halinde, yeni markanın hükümsüzlüğünü talep edemeyeceği ise bilinen bir düzenleme.

Sayılan koşullar bakımından inceleme yapan Genel Mahkeme, ASOLA tarafından sunulan delilleri ve iddiaları sırasıyla inceliyor:

  1. İlk olarak Temyiz Kuruluna sunulmuş olan 2005-2006 tarihleri arasındaki faturalar değerlendiriliyor. Temyiz Kurulu tarafından verilmiş olan karar doğru bulunuyor, çünkü düşük seviyedeki satışlar markanın belirli bir oranda kullanımını kanıtlasa da RED BULL’un markadan ve kullanımından haberdar olabileceği ile ilgili güçlü bir kanı oluşturmadığı düşünülüyor.
  2. Avusturyalı bir şarkıcının ifadeleri, ASOLA’nın iddialarını kanıtlayacak ciddi deliller ile desteklenmediğinden, verilmiş olan kararı da etkilemiyor.
  3. Avusturya’daki Westendorf festivalinde, organizatör tarafından FLÜGEL içeceği hakkında yapılan bir konuşma ise ispat gücü bakımından güçlü görülmüyor. Söz konusu konuşmanın, organizasyonun oldukça küçük bir parçasını oluşturması ve oldukça az ilgi çekmesi nedenleriyle, güçlü bir delil olamayacağına vurgu yapılıyor.
  4. Sunulan delillerden belki de en önemlisi, taraflar arasında Almanya’da görülmekte olan davalar dolayısıyla, davacının FRÜGEL ibaresinden haberdar olmamasının imkansız olması yönündeki iddia. Ancak, Genel Mahkeme söz konusu davaların tarihlerine bakıldığında, en eski davanın 2010 yılında olduğunu ve RED BULL’un 2011 yılında FLÜGEL markasının iptali için EUIPO’ya başvurduğunu belirtiyor. Bu bağlamda, 5 yıllık sessiz kalma sebebiyle hak kaybının söz konusu olabilmesi için başlangıç tarihi 2010 yılı olarak belirtiliyor, ancak söz konusu süre geçmeden RED BULL, FRÜGEL markasının iptali için harekete geçmiş durumda. Bakıldığında Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin, Temyiz Kurulu’ndan farklı bir değerlendirme yaparak, Almanya’daki davalar ile ilgili delilleri, Avusturya’daki kullanımın bilinmesi iddiasını ispat etmeyeceğinden dolayı değil, 5 yıldır sessiz kalma şartını sağlamayacağından dolayı ret ettiğini görüyoruz.

Tüm bu değerlendirmelerin ışığında; sessiz kalma sebebiyle hak kaybı iddialarının reddi ile ilgili verilmiş olan Temyiz Kurulu kararının yerinde olduğu Genel Mahkeme tarafından tespit ediliyor, Kurul kararı onanıyor ve dava reddediliyor.

Somut olaydaki gerekçeler ve Genel Mahkeme tarafından delillerin incelenme şekli dikkate alındığında, sessiz kalma iddiasının ve bunu kanıtlamak için sunulmuş olan delillerin içeriğinin oldukça önemli olduğunu ve iddialarının ciddiyetinin kanıtlanması için sunulan delillerin incelenmesi açısından Genel Mahkeme’nin bakış açısının, karşılaşılabilecek olan sessiz kalma sebebiyle hak kaybı iddialarının incelemelerine de ışık tutacağını düşünmekteyiz.

Cansu ÇATMA BİLEN

Haziran 2020

cansucatma1@gmail.com