Etiket: şekil markalarının ayırt edici niteliği

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

BATMAN KARAKTERİNİN YARASA SEMBOLÜ KOSTÜMLER İÇİN AYIRT EDİCİ MİDİR?

EUIPO TEMYİZ KURULU HÜKÜMSÜZLÜK TALEBİNİ REDDETTİ

(Görsel: https://batman.fandom.com/wiki/Batsuit )

En ünlü kurgusal süper kahramanlardan biri olan Batman, zengin iş insanı Bruce Wayne’in gizli kimliğidir. Anne-babasının trajik ölümüne tanık olduktan sonra kendisini suçla savaşmaya adayan Bruce Wayne, gizli kimliğinin ilhamını penceresine çarpan bir yarasadan almıştır.

İlk defa 1939 yılında ortaya çıkan süper kahraman, o zamandan bu yana çizgi roman serisi devam ettiği gibi, onlarca film, televizyon dizisi ve video oyununda yer almıştır. Batman figürleri ve meşhur yarasa amblemi de zamanla ticarileşmiş, Batman evreninden birçok unsur tasarım ve marka tesciline konu olmuştur. Batman’e ilişkin markalar, oyuncaklardan, oyun konsollarına, kırtasiye eşyalarından kostümlere kadar geniş bir şemsiyedeki birçok mal üzerinde kullanılmıştır.

Batman’in kostümü Batsuit’ün yarasadan aldığı ilhamı, kostümün başlık, pelerin ve kol kısımlarında görmek mümkündür. Bunlara ek olarak kostümün göğsünde de elips içine alınmış kolları açık bir yarasa figürü yer almaktadır.

Bahsi geçen figür, bilinen adıyla, “Bat-insignia” elips içine alınmış kolları açık bir yarasa temsilinden oluşmaktadır:

Söz konusu yarasa amblemi, en çok tanınan popüler kültür sembollerinden biridir.

Bu yazıda sizlere, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) Temyiz Kurulu’nun, yarasa ambleminin Batman kostümleri açısından tanımlayıcı olduğu iddiasına dayanılarak yapılan hükümsüzlük talebine ilişkin kararından (R 1447/2020-2 sayılı karar) bahsedeceğiz.

“Detective Comics”, veya bilinen kısaltılmış adıyla “DC Comics” (marka sahibi), aşağıdaki görselden müteşekkil tescilli birlik markasının sahibidir.

Marka 2 Şubat 1998’de EUIPO nezdinde tescil edilmiş ve süreleri içinde yenilenmiştir. Tescil kapsamında 9, 14, 16, 21, 24, 25, 28, 30, 32 and 41. sınıflardaki mal ve hizmetler bulunmaktadır.

2019 yılında ise tasfiye halindeki “Commerciale Italiana S.R.L.” (hükümsüzlük talebi sahibi), EUIPO İptal Birimi nezdinde markanın ayırt edicilikten yoksun ve tanımlayıcı olduğundan bahisle kısmen hükümsüzlüğünü talep etmiştir.

İptal Birimi öncelikle tarafların iddia ve savunmalarına değinmiş ve sonrasında tanımlayıcılığa ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur.

Uyuşmazlığın bu aşamasını aşağıdaki gibi özetlememiz mümkündür:

  • İki tarafa göre de ihtilaf konusu markanın, tüketici tarafından Batman karakteriyle ilişkilendirildiği hususunda tartışma bulunmamaktadır. İptal Birimi bu noktada Batman’in 1939’da yaratılışından beri yayımcısı DC Comics ile yakından ilişkili olduğunu belirtmiştir. Karakter’in uzun ömrü, kitap, çizgi roman, TV dizisi ve sinema filmi uyarlamaları göz önünde bulundurularak ilgili kamunun markadaki “yarasa sembolünü” tanıyacağı görüşü yerinde kabul edilmiştir. Batman kelimesi ve ona ait “yarasa sembolü”, kamu tarafından Bill Finger ve Bob Kane tarafından yaratılan çizgi karaktere yapılan gönderme şeklinde anlaşılmaktadır.
  • Hükümsüzlük talebi sahibine göre işaret, kamu tarafından bir ticaret markası olarak değil Batman karakterine ilişkin bir süsleme olarak algılanacaktır. Bu itibarla işaret, bir Batman kostümü giymeye, yani malın kullanım amacına gönderme yapmaktadır.
  • Fakat, marka sahibi, markayı, kendi franchise’ına ait mallar ile diğer firmalara ait malları ayırmak için kullandığını belirtmiştir. Birlik markası başka bir çizgi roman karakteriyle değil, Batman’le ilişkilendirilecektir ve bu sebeple doğal olarak ayırt edicidir. İptal Birimi, bu konuda marka sahibiyle aynı fikirde olmuş ve ihtilaf konusu markanın bir yarasanın doğal tasviri olmaktan öte yüksek derecede stilize edilmiş bir işaret olduğunu belirtmiştir.
  • Marka sahibi ayrıca, DC Comics’in, seksen yıla dayanan geçmişi düşünüldüğünde, dünyaca ünlü bir çizgi roman yayımcısı olmasından ve Batman dahil birçok ünlü süper kahraman karakterini içeren materyaller üretmesinden bahisle, bu yayınlar ve içerdikleri karakterler bakımından, Avrupa Birliği’nin geneli de dahil olmak üzere dünya çapında bilinir olduklarını iddia etmiştir. Batman ve sembolleri  DC Comics tarafından birçok eşya ve lisanslı tüketici ürünleri üzerinde ticari olarak kullanılmaktadır. Marka sahibine göre, 25. ve 28. sınıflardaki ilgili malların tüketicileri, yarasa ambleminin herhangi bir kullanımını, DC Comics’ten kaynaklanan bir kullanım ve/veya DC Comics ile olan bir ilişkiden kaynaklanan kalite göstergesi olarak algılamaktadır.
  • Her iki tarafça sunulan deliller de Batman karakterinin ortaya çıkışı ve tarihini açıklamakta ve onu yayımcısı DC Comics ile illişkilendirmektedir. Deliller, yarasa ambleminin mallar için tanımlayıcı olabileceğine işaret etmemektedir. Kaldı ki tüm atıflar Batman karakterinin Birlik dahil dünya genelindeki itibarını gösteren oldukça önemli ve bilinir kaynaklardan oluşmaktadır. Sonuç olarak İptal Birimi ihtilaf konusu Birlik markasının, marka sahibinin yoğun kullanımı nedeniyle ilgili kamu tarafından yalnızca DC Comics’in Batman karakteri ile ilişkilendirileceği ve başka herhangi bir çizgi roman veya süper kahraman hikayesi veya franchise ile ilişkilendirilmeyeceği sonucuna ulaşmıştır.
  • Bu durumda yarasa ambleminin kamu nezdinde bilinir olması ihtilafa konu markanın da ayırt edicilikten yoksunluk iddiası için bir temel oluşturmayacağı ortadadır. Hükümsüzlük talebi sahibinin bu iddiaları esas olarak Temyiz Kurulu’nun Pinokyo kararına dayanmaktadır. Ancak İptal Birimi’ne göre, marka sahibince de belirtildiği üzere “Pinokyo” kararı uyuşmazlığa uygulanabilir değildir. “Pinokyo”, çocuklara yönelik bir öykünün başlığı olup sadece bu öyküye referans eden bir ibare olarak “dile girmiştir”. Böylece marka özellikle bu öyküye atıfta bulunabilecek mallar bakımından hükümsüz kılınmıştır. Mevcut uyuşmazlıkta, marka yalnızca DC Comics’in Batman karakteriyle ilişkilendirilecektir. Zira hem görünüşte hem de davranışta onu halk tarafından tanınabilir kılan belirli özellikler taşıması, herhangi bir kurgusal karakterin özüdür. Mevcut uyuşmazlıkta tüketiciler ilgili malların marka sahibinin izniyle satışa çıkarıldığını varsayacaktır.
  • Kurgusal karakterin ‘yarasa amblemi’ taşıyan bir kostümle ilişkilendirilmesi, uyuşmazlık konusu markanın ihtilaflı malların özellikleri hakkında bilgi aktardığı anlamına gelmemelidir. Bir amblemin ticari marka olarak gerçek kullanımı, onun mallara veya ambalajlarına iliştirildiği anlamına gelir. Amblem ayırt edici olduğundan, tescil edilmemesi için yasal bir gerekçe yoktur. Markanın gerçek kullanımının değerlendirilmesi, bir geçersizlik gerekçesi değil, iptal gerekçesidir ve bu nedenle mevcut yargılamayla ilgisi yoktur.
  • Hükümsüzlük talebi sahibi ayrıca, markanın ürünlere eklendiğinde yalnızca dekoratif bir işlev göreceğini ve bu nedenle malların menşeinin bir göstergesi olarak algılanamayacağını ileri sürmüştür. İptal Birimi, markanın dekoratif bir işlevi yerine getirebilmesinin, herhangi bir ayırt edici özelliği reddetmek için tek başına yeterli olmadığını belirtmiştir. Tipik dekoratif öğeler, şeritler, noktalar ve/veya herhangi bir desen türü gibi tüketicilerin ortak kullanımları nedeniyle ayırt edemediği öğelerdir. Hükümsüzlük talebine konu markanın belirli özellikleri göz önüne alındığında, tüketicilerin markayı giyim eşyaları veya diğer herhangi bir tür mal üzerine basıldığında tamamen dekoratif olarak algılayacaklarını varsaymak için hiçbir neden yoktur. Dekoratif amaçlar için kullanılsalar bile, öğeler halk tarafından ayırt edici olarak kabul edilebilir ve bu nedenle ticari bir kökene işaret edebilir.
  • Hükümsüzlük talebi sahibi uyuşmazlık konusu markanın tanımlayıcı niteliğine ilişkin argümanları ayırt edicilik iddialarının tekrarından ibarettir ve itiraz edilen işaretin ayırt edici olmadığı varsayımına dayanmaktadır. Ancak, yukarıda görüldüğü gibi, marka İptal Birimi tarafından ilgili mallar için ayırt edici görülmüştür; bu nedenle, hükümsüzlük talebi sahibinin markanın tanımlayıcılığına ilişkin argümanı temelsiz bulunmuştur.

İptal Birimi’nin, 21 Mayıs 2020 tarihli kararında hükümsüzlük talebini reddetmesi üzerine hükümsüzlük talebi sahibi bu kararı temyiz etmiştir. Dosya, EUIPO 2. Temyiz Kurulu’nun önüne gelmiştir.

Hükümsüzlük talebi sahibi temyiz aşamasında önceki argümanlarını tekrar etmekle birlikte aşağıdaki iddialarda bulunmuştur:

  • Yarasa ambleminin, Batman kostümünün bir parçası olduğu, karakterin çıkışından beri açıkça ortadadır. Sembol ilgili kamu kesimince derhal, malların bir süsleme unsuru ve ürünlerin amacını veya özelliklerini belirten tanımlayıcı bir işaret olarak algılanacaktır.
  • Bir kostümün göğüs kısmındaki  markası kaynak gösterir şekilde değil, çizgi filmlerdeki orijinal Batman kostümünün bir kopyasının parçası olarak anlaşılacaktır.
  • Marka başvurusu hükümsüzlük talebinin yöneltildiği mallar bakımından kullanım sonucu ayırt edicilik (ikinci bir anlam) kazanmamıştır.
  • Marka sahibi, markasının doğrudan bir karakterle ilişkilendirmesini önlemek için hiçbir faaliyette bulunmamaktadır. Zira belirli durumlarda -markanın ticari kaynak olarak algılanmama ihtimali bulunduğunda- bu sembolleri kullanma zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak marka sahibinin, bu zorunluluğa rağmen markasını TM ve ® sembolleri olmadan kullandığı görülmektedir.
  • Bu gibi durumlarda ürünler üzerinde kullanılanacak bazı ibarelerin/şekillerin marka hakkı gibi münhasır haklardan arındırılmış olması, kamu yararı gereğidir. Batman’in ünlü karakterinin telif haklarının sona ermesinden sonra herkes onun ünlü kostümüne gönderme yapan kostümler üzerinde uyuşmazlık konusu markayı kullanmakta özgür olmalıdır.

Marka sahibinin bu iddialara karşı yanıtları ise aşağıdaki şekilde olmuştur:

  • Yarasa ambleminde bulunan son derece stilize yarasa tasviri, doğası gereği ayırt edicidir ve marka sahibi tarafından mallarını diğer teşebbüslerin mallarından ayırmak için yaygın olarak kullanılmaktadır.
  • Tüketiciler yarasa amblemini marka sahibinin mallarını diğer eğlence franchise’larından ayıran bir özellik olarak görmektedir ve tüketicilere belirli mal ve hizmetlerin marka sahibi tarafından lisanslandığı bilgisi verilmektedir. Üçüncü kişiler yarasa amblemini giysiler üzerinde kullanmakta serbest olsaydı, bu durum marka sahibinin yarasa ambleminin kaynak gösterme işlevini (ve muhtemelen yatırım, reklam ve iletişim işlevlerini de) etkilerdi. Batman’in bir karakter olarak popülerliği, markayı geçersiz kılmamakta aksine kaynak gösterme işlevini güçlendirmektedir. Bu nedenle tüketiciler yarasa sembolünün kaynağını tanımakta ve DC Comics’in markası olarak güvenmektedir.
  • Markanın ayırt edicilikten yoksun olduğu düşünülse bile kullanım yoluyla ayırt edicilik kazandığı sunulan delillerden anlaşılacaktır.

Temyiz Kurulu yukarıda özetlenen bilgi, iddia, delil ve dokümanların ışığında temyiz talebini incelemiş ve aşağıda belirtilen gerekçelerle talebi reddetmiştir:

  • Markanın Batman’in göğsündeki sembolle ilişkilendirileceği hususu tartışmasızdır. Ancak Batman karakteri her zaman yayımcısı DC Comics ile ilişkilendirilmiştir. Hükümsüzlük talebi sahibi, uyuşmazlık konusu markanın başvuru tarihinde piyasada marka sahibinden izin alınmadan kullanıldığına dair kanıt sunmamıştır.
  • Hükümsüzlük talebi sahibi, yarasa ambleminin bir kostüm üzerinde kullanılması durumunda kaynak gösterme işlevi sağlamayacak ve orijinal Batman kostümünün süslemesi olarak anlaşılacak kadar ünlü olduğuna dair iddialarını, Adalet Divanı’nın C-48/05 sayılı Opel kararına dayandırmaktadır. Bu iddia da yine, yarasa ambleminin diğer firmalar tarafından belirtilen mallar üzerinde kullanıldığı kanıtlanmadığı için Kurul tarafından dayanaksız görülmüştür.
  • Temyiz Kurulu’na göre Batman karakterinin popülerliği markayı geçersiz kılmamaktadır, aksine yarasa ambleminin kaynak gösterme işlevini güçlendirmektedir. Tüketiciler yarasa ambleminin kaynak gösterme işlevini tanımakta ve onun DC Comics’in markası olduğuna güvenmektedir.
  • Markanın ® sembolü ile birlikte ya da sembol olmadan kullanılmasının bir önemi yoktur. Zira bu sembolün kullanımı, müşterilere işaretin marka olarak kullanıldığına ilişkin bilgi verme amaçlıdır ve isteğe bağlıdır.

Yukarıda yer verilen tüm açıklamalar ve gerekçeler doğrultusunda EUIPO Temyiz Kurulu, tescilli markanın ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle hükümsüz kılınması yönündeki talebi reddetmiştir.

Kurul tarafından incelenen bir diğer husus da hükümsüzlük talebinin kapsamına yönelik sınırlandırmanın İptal Birimi tarafından kabul edilmemesi kararına karşı yapılan itirazdır.

Hükümsüzlük talebi başlangıçta 25. sınıftaki “şapkalar ve başlıklar; ceketler; gömlekler; sweatshirtler; tişörtler; kısa bluzler; eldivenler ve tek parmaklı eldivenler; pantolonlar; kostümler; terlikler; terlik çorapları; çoraplar; tangalar; sandaletler; ayakkabı ve botlar; kumaş kemerler.” ve28. sınıftaki “maskeler (spor için olanlar hariç); tuhafiye düğmeleri; tuhafiye eşyaları ve parti şapkaları” mallarına yöneliktir.

Hükümsüzlük talebi sahibi, talep tarihinden sonraki görüşlerinde incelemenin kapsamını aşağıdaki şekilde daraltmak istemiştir:

25. sınıf: Batman karakteriyle ilgili ve/veya Batman karakterini temsil edecek şekilde giyilmesi amaçlanan kostümler, tiyatro kostümleri, maskeli balo kostümleri, dans kostümleri, Cadılar Bayramı kostümleri, karnaval kostümleri, maskeli balo kostümleri, maskeler ve/veya tam elbiseler, başlıklar, korseler, pantolonlar, tulumlar, külotlu çoraplar, kemerler, ayakkabılar, galoşlar ve pelerinler.

28. sınıf: Batman karakteriyle ilgili ve/veya Batman karakterini temsil edecek şekilde giyilmesi amaçlanan maskeler, süs düğmeleri, kotilyonlar için eşyalar ve parti şapkaları.

Hükümsüzlük talebi sahibi her ne kadar talebin kapsamını daraltma hakkına sahip olsa da güncel uyuşmazlıkta sınırlanmak istenen terimler, İptal Birimine göre tescilli markanın kapsamı ile tam olarak örtüşmemektedir. Bu çerçevedeki İptal Biriminin kapsamdaraltmayı gerekli görmediği yönündeki değerlendirmesi Kurul tarafından yerinde bulunmuştur.

Kurul’a göre “baş giysileri” terimi, “şapkalar ve başlıklar”a kıyasla daha geniş bir kategoridir. Ayrıca marka 25. sınıftaki “korseler, pantolonlar, tulumlar, külotlu çoraplar, kemerler, galoşlar ve pelerinler”  ile 28. sınıftaki “kotilyonlar için eşyalar” için tescilli değildir. Bu sebeple bu mallar üzerinde hükümsüzlük talebinde bulunulamaz.

İkinci olarak, markanın yalnızca belirlenen mallar bakımından hükümsüz kılınması durumunda, daraltmada kullanılan ifadeler hukuki belirsizliğe yol açacaktır. Bir ürünün Batman karakteriyle ilgili olup olmadığının ve/veya Batman karakterini temsil edecek şekilde giyilmesinin amaçlanıp tasarlanmadığının tanımlanması özneldir ve malların açık ve kesin bir özelliği değildir. Bir bütün olarak “kostümler”in hükümsüz kılınması, Batman karakteriyle ilgilli ve/veya Batman karakterini temsil edecek şekilde giyilmesi amaçlanan belirli kostüm türlerinin hükümsüz kılınması ile kyaslandığında, hükümsüzlük talebi sahibinin lehinedir.

Bu sebeplerle İptal Birimi’nin incelemeyi talep formunda belirtilen mallar üzerinden devam ettirmesi de, Temyiz Kurulu’nca haklı bulunmuştur.

En nihayetinde, Temyiz Kurulu hükümsüzlük talebi sahibinin itirazlarını yerinde bulmamış, itirazı reddetmiş ve İptal Biriminin kararını onamıştır. Karar çıkartılan birincil sonuç, EUIPO’ya göre,  bir işaretin popüler kültürün ünlü figürlerinden olmasının tek başına bu işaretin ayırt edicilikten yoksun bulunması için yeterli bir sebep teşkil etmeyeceğidir.

Cansu ÇATMA BİLEN

cansucatma1@gmail.com

Melike Gülşah YARDIMCI

mgulsahyardimci@gmail.com

Aralık 2021

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

Çizgi Karakterlerin Çizimleri, Oyuncaklar için Ayırt Edici Niteliğe Sahip midir? (EUIPO Temyiz Kurulu R 1471/2016-4 sayılı Karar)

gijoe

 

Çizgidizi karakterlerinin ve aksiyon figürlerinin (action figures) görünümlerinden oluşan oyuncaklar, çocukların en favori oyuncakları arasındadır ve bu oyuncakların ticareti önemli bir pazar oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu karakterlerin sadece isimlerini değil, görünümlerini de marka olarak tescil ettirmek, hak sahiplerinin öncelikleri arasında yer almaktadır.

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) pratiğinde çok sayıda çizgidizi-aksiyon figürü karakterinin görünümü “oyuncaklar” malı için tescilli olmakla birlikte, bu kavramlar kapsamına alınabilecek çizimlerin tescil edilebilirliği konusunda kimi zaman ret kararlarıyla da karşılaşılabilmektedir. EUIPO Temyiz Kurulu’nun 9 Aralık 2016 tarihli R 1471/2016-4 sayılı kararı bu konudaki bulutları büyük ölçüde dağıtacak içeriktedir. İlgilenen okuyucularımızın kararın tüm metnini https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/1471%2F2016 bağlantısından görmesi mümkündür.

Bu yazı kapsamında yer vereceğimiz EUIPO Temyiz Kurulu kararını ilginç kılan hususlardan birisi de, kararda kullanılan nispeten öfkeli ve ağır dildir. Nihayetinde, ret kararından dönen Temyiz Kurulu, ret kararını veren uzmanın değerlendirmelerini ağır bir dille eleştirmektedir ki, bu pek de alışkın olduğumuz bir dil ve tavır değildir.

Kararın özetine geçecek olursak:

“Marvel Characters, Inc.” firması 18 Mart 2016 tarihinde aşağıdaki görselden oluşan siyah-beyaz markanın 9., 16., 25., 28. sınıflara dahil mallar ve 41. sınıflara dahil hizmetler için marka olarak tescil edilmesi talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur.

action

İnceleme sonrasında EUIPO uzmanı başvuruyu, 28. sınıfa dahil bazı mallar (Oyunlar ve oyuncaklar, aksiyon beceri oyunları, aksiyon figürleri ve bunların aksesuarları, oyuncak bebekler, oyuncak figürler, vb. oyuncaklar) bakımından ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddeder.

Uzmana göre, başvuru oluşturan şekil tek eli havada kaslı bir aksiyon figüründen oluşmaktadır ve şekilde yer alan özellikler bu tip mallarda karşılaşılan tipik özelliklerdir. Bu haliyle, başvuruyu oluşturan aksiyon figürü şekli, ticarette genel olarak kullanılan aksiyon figürü şekillerinin özelliklerinden farklılaşmamaktadır, tersine bunların basit bir varyasyonu niteliğindedir. Bu haliyle tüketicilerin bu sıradan gösterim biçimini belirli bir firmayla özdeşleştirmeleri mümkün değildir. Ayrıca, marka çarpıcı veya sıradışı nitelikte de değildir.

Başvuru sahibi, EUIPO ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz incelenmek üzere EUIPO Temyiz Kurulu’nun önüne gelir. Temyiz Kurulu itirazı 9 Aralık 2016 tarihli kararıyla sonuçlandırır.

Başvuru sahibi itirazında, markanın ayırt edici nitelikte olduğunu, başvuruyu oluşturan şeklin bir gerçek yaşam karakteri şeklinde bir insan figürü olmadığını, tersine fantezi bir çizim karakter olduğunu, EUIPO’nun benzer nitelikte çok sayıda markayı tescil ettiğini, çizgidizi karakterleri ile aksiyon figürleri arasında bir ayırım yapmanın yerinde olmadığını belirterek ret kararına karşı itiraz etmektedir.

Temyiz Kurulu’na göre, bir markanın Tüzük madde 7/1-(b) bendi anlamında ayırt edici niteliğe sahip olabilmesi için malların veya hizmetlerin bir işletmeden kaynaklandığını gösterebilmesi ve bu yolla bir işletmenin mallarının veya hizmetlerinin diğer işletmelerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilebilmesini sağlaması gerekmektedir. Markanın gösteriminin sadece şekilden oluşması bu değerlendirmeyi değiştirmez. Bununla birlikte, malların kendilerinin grafik gösteriminden oluşan markalarda, kamunun ilgili kesiminin algısı, kelime veya diğer şekil markalarındaki algıyla aynı olmayacaktır. Şöyle ki, kelime markalarında veya malların şekillerinden oluşmayan şekil markalarında, kamunun ilgili kesimi söz konusu işaretleri derhal ayırt edici işaretler olarak algılama eğilimindeyken, malın veya ambalajının şeklinden oluşan markalarda durum aynı şekilde değildir. Bu tip şekillerin kaynak gösterme işlevine sahip olabilmesi için sektörün norm veya geleneklerinden belirgin biçimde farklılaşmış olması gereklidir.

Bununla birlikte incelenen başvuruda bu kriterin uygulanıp uygulanamayacağı tartışılmalıdır. Şöyle ki başvuruda, başvurunun üç boyutlu bir marka olduğuna dair açık bir beyan bulunmamaktadır. İtiraz konusu kararda, başvuru konusu mallara bakılmış, bunların arasında oyuncaklar ve aksiyon figürlerinin bulunduğu tespit edilmiş ve buna bakılarak gösterimin oyuncak veya aksiyon figürünün gösterimi olduğu çıkarsamasına varılmıştır. Ancak, sadece ret konusu malların grafik gösterimin biçimini alabileceği düşünülerek böyle bir varsayıma dayanılabilmesi mümkün değildir. Malları gösteren bir şekil markasının, aynı gösterime sahip 3 boyutlu bir markayla aynı düzlemde değerlendirilmesi gerektiği yönündeki gerekçe, söz konusu şekil markasının ürünlerde sadece reklam veya (kapalı) ambalaj amaçlı olarak kullanılabileceği düşüncesine dayanmaktadır.

Böyle bir kabulün incelenen başvuru için uygulanması mümkün değildir. İncelenen başvuru dar anlamda şekil markası kapsamında değerlendirilebilecek niteliktedir. Yukarıdaki paragraftaki kabulün ortaya çıkabilmesi için malların şeklinin kamu tarafından bilinmesi gereklidir. Bir şeklin üç boyutlu bir biçim alabileceğini basitçe kabul etmek, bu sonuca varılmasına yol açamaz.

Daha net şekilde ifade etmek gerekirse, uzman malların oyuncak figürler olduğunu ve grafik gösterimin ise bir oyuncak figürü olduğunu belirtmektedir. Bu tamamen yanlıştır. Oyuncak figürler ayırt edici olan ya da olmayan her biçimi alabilirler. Uzmanın gerekçesine dayanılırsa hiçbir oyuncak figür gösterimi 28. sınıfta tescil edilemeyecektir. Bu kabul edilirse ayırt edici nitelikten yoksunluğun mallara bakılarak tespit edilmesi gerekecektir, oysa olması gereken ayırt edici nitelikten yoksunluğun markanın grafik gösteriminde yer alan özelliklerden ve bileşenlerinden tespit edilmesidir.

Oyuncak oynanacak herhangi bir şeydir. Herhangi bir nesne bu amaca hizmet edebilir. Oyuncaklar için ayırt edici nitelikten yoksunluğu tespit edecek uzmanın, markanın gösterimini tipik, halihazırda bilinen bir oyuncak tipi olduğunu göstermesi gerekmektedir. Ancak bu yapılmamıştır.

İnceleme konusu başvuru, tek eli havada ve silah tutan doğaüstü bir kahramanın siyah-beyaz çiziminden oluşmaktadır, fakat bu çizim bir insanın gerçek yaşam tasviri değildir.

Bu tip bir karakter, Sınıf 16’da yer alan çizgidizi kitapları için veya onların üzerinde kullanılacak olsa, aynı çizgidizide yer alan diğer karakterlerden veya tamamen farklı çizgidizilerdeki karakterlerden kolaylıkla ayırt edilebilecektir. Aynı karakter üç boyutlu bir nesne olarak ortaya çıktığında da aynı ayırt edici karakterini koruyacak ve söz konusu iki boyutlu gösterimin üç boyutlu cisimleşmesi olarak algılanacaktır. Söz konusu üç boyutlu obje piyasaya çıktığında ise, onunla oynanabilecek, koleksiyonu yapılabilecek veya şömine üzerinde dekorasyon objesi olarak kullanılabilecektir.

İncelenen vakada, uzman benzer figürlerin veya oyuncakların piyasada halihazırda bulunduğunu gösterememiş, hatta göstermeye teşebbüs dahi etmemiştir. Dolayısıyla, başvuru konusu markanın sıradan, klasik veya olağan olduğu söylenemez.

Tersine, Temyiz Kurulu’na göre başvuru konusu şekil markası, oyuncak figürler ve aksiyon figürleri için yeteri derecede ayırt edici bir gösterimden oluşmaktadır. Sonuç olarak 7/1-(b) paragrafı kapsamında ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verilen ret kararı yerinde bulunmamış ve ret kararının kaldırılması gerekmiştir.

EUIPO Temyiz Kurulu kararı, iki veya üç boyutlu oyuncak şekillerinin ayırt edici niteliğinin ne şekilde değerlendirilmesi gerektiğine dair önemli tespitler içermektedir. Bunun ötesinde, ret kararını veren uzman Temyiz Kurulu tarafından deyim yerindeyse yerin dibine sokulmuştur. Bir Temyiz Kurulu kararında ilk kez bu tip sert ifadelerle karşılaşmış olduğumdan ve hatta bu ifadeler kurumun kendi uzmanına yönelik olduğundan, karar bana bu yönüyle de hayli ilginç geldi.

Önder Erol Ünsal

Şubat 2017

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

Otomobil Şekillerinin Ayırt Edici Niteliği Hakkında Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararı (T-629/14)

rangerover.evoque.1

 

Otomobillerin kendilerine özgü görünümlerinin marka olarak tescil edilebilecek derecede ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığı sorusu, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T-629/14 sayılı kararında tartışılmıştır. Bu dikkate değer karar, umuyoruz ki okuyucularımızın da ilgisini çekecektir.

Otomobillere olan merakı çocukluk döneminde sahip olduğu “Matchbox” ve “Majorette” markalı oyuncak arabalarla sınırlı olan ve uzun yol dışında araba kullanmaktan hiç hoşlanmayan bu satırların yazarı, çoğu hemcinsinin tersine otomobil modellerini gördüğünde, bunları otomobil markaları ile eşleştirmeyi çoğunlukla başaramamaktadır. Hele ki, motor özelliği, yakıt –yol performansı, araç içi donanım kıyaslaması, vb. konular yanında konuşulduğunda, kendisini mide sancısından beter bir acıya maruz kalıyormuş gibi hissetmektedir.

Bununla birlikte, otomobil modellerinin görünümlerinin tescil edilebilirliğinin tartışıldığı T-629/14 sayılı Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararı, yazara oldukça ilgi çekici gelmiş ve tartışmaya gebe konu hakkındaki Adalet Divanı yaklaşımını öğrenmek son derece yararlı olmuştur. İlgilenen okuyucularımız karar metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=172022&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=639448 bağlantısı aracılığıyla erişebilirler.

Birleşik Krallık menşeili “JAGUAR LAND ROVER LTD” firması 30 Kasım 2011 tarihinde aşağıdaki üç boyutlu şekil markasının tescil edilmesi talebiyle İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi’ne (OHIM) başvuruda bulunur:

 

rangerover.evoque

 

Başvuru kapsamında 12., 14. ve 28. sınıflara dahil mallar yer almaktadır.

OHIM uzmanı başvuruyu 12. sınıfa dahil “Taşıtlar; kara, hava ve su yoluyla ulaşım için cihazlar; ambülanslar, arabalar, golf arabaları, elektrikli taşıtlar, askeri ulaşım taşıtları, motorlu evler, soğutuculu taşıtlar, oyuncaklar dışında kalan uzaktan kumandalı taşıtlar, spor arabalar, vanlar (taşıtlar), kara, hava, su ve raylar yoluyla ulaşım için taşıtlar, otomobil gövdeleri, otomobil şasileri, otomobil kaportaları, taşıtlar için gövdeler, taşıtlar için kaportalar, taşıt şasileri, biçimlendirilmiş taşıt kılıfları.” malları ve 28. sınıfa dahil “Oyunlar ve oyuncaklar, oyunlar, radyo kontrollü oyuncak taşıtlar, ölçekle küçültülmüş model oyuncaklar, ölçekle küçültülmüş model taşıtlar, oyuncak taşıtlar, oyuncaklar.” malları bakımından Topluluk Marka Tüzüğü’nün 7/1-(b) bendi gereğince ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddeder.

Başvuru sahibi bu karara karşı OHIM Temyiz Kurulu nezdinde itiraz eder. OHIM Temyiz Kurulu başvuru sahibinin itirazını “hava ve su yoluyla ulaşım için cihazlar” malları bakımından haklı bulur ve ret kararını belirtilen mallar bakımından kaldırır, ancak ret kararı kapsamında bulunan diğer mallar bakımından ret kararı onanır. Başvuru sahibi bunun üzerine, OHIM Temyiz Kurul kararına karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından 25 Kasım 2015 tarihli T-629/14 sayılı kararla sonuçlandırılır.

Davacının temel argümanı, başvuruyu oluşturan şeklin ayırt edici niteliğe sahip olduğu, dolayısıyla başvuru hakkında verilen ret kararının yerinde olmadığıdır. Başvuru sahibi iddiasını dört sütuna oturtmuştur: “(i) Temyiz Kurulu başvurunun tarifnamesini dikkate almamıştır; (ii) Temyiz Kurulu, “Range Rover Evoque” ve “Evoque” ibarelerinin başvuruda yer almaması nedeniyle başvuru sahibinin birçok kanıtını dikkate almamıştır, bu yaklaşım yerinde değildir; (iii) Temyiz Kurulu taşıt şekli hakkında sunulan üçüncü taraf görüşlerini yeteri derecede dikkate almamıştır; (iv) Temyiz Kurulu, üzüğün 7/1-(e) bendine atıfta bulunarak hata yapmıştır.”

Mahkeme değerlendirmesine ilk olarak genel tespitlerle başlamıştır.

Buna göre; 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün 7/1-(b) bendine göre ayırt edici niteliğe sahip olmayan markaların tescil edilmesi mümkün değildir. Bu hüküm kapsamında bir markanın ayırt edici niteliği, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin belirli bir işletmeden gelen mallar ve hizmetler olduğunun anlaşılmasını sağlaması ve bu yolla, başka teşebbüslerin aynı nitelikteki mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması anlamına gelmektedir.

Ayırt edici nitelik, ilk olarak tescili talep edilen mallar veya hizmetler bakımından, ikinci olarak ise kamunun ilgili kesiminin algısı bakımından değerlendirilecektir. Kamunun ilgili kesimi, ilgili malların veya hizmetlerin, yeteri derecede bilgili, gözlemci ve ihtiyatlı ortalama tüketicilerinden oluşmaktadır.

Ürünlerin görünümünden oluşan üç boyutlu markaların ayırt edici niteliğini değerlendirmek için kullanılacak kriterler, diğer marka kategorileri için kullanılacak kriterlerden farklı değildir.

Bununla birlikte, ortalama tüketicilerin ürünlerin görünümden oluşan üç boyutlu markalara yönelik algısı, aynı tüketicilerin markanın kapsadığı malların görünümüne ilişkin herhangi bir bağlantı içermeyen kelime veya şekillerden oluşan markalara yönelik algısıyla her durumda aynı olmayacaktır. Ortalama tüketiciler, şekil veya kelime unsurları olmadığı sürece, ürünlerin veya ürünlerin ambalajlarının şekillerine bakarak malların kaynağı hakkında tahminde bulunma alışkanlığına sahip değillerdir ve bu nedenle, üç boyutlu bir markanın ayırt edici niteliğini ortaya koymak, bir kelime veya şekil markasının ayırt edici niteliğini ortaya koymaktan daha güç olabilir.

Yerleşik içtihada göre, başvurusu yapılan şekil, inceleme konusu ürünlerin olası şekline ne derece yakınlaşırsa, şeklin ayırt edici nitelikten yoksun bulunması ihtimali o derecede artacaktır. Bu tip durumlarda sadece, ilgili sektörün kurallarından ve geleneklerinden belirgin biçimde farklılaşan ve dolayısıyla, kaynak belirtme işlevi olarak tanımlanan asli işlevi yerine getirebilen markaların, madde 7/1-(b) anlamında ayırt edici niteliğe sahip olduğu söylenebilecektir.

Bu çerçevede, bir ürünün şeklinden oluşan üç boyutlu bir markanın, ilgili ürün şeklinin başka bir biçimi olması, tek başına markanın ayırt edici nitelikten yoksun olduğu sonucuna varmak için yeterli değildir. Bu tip durumlarda, inceleme konusu şeklin, ilgili ürünün yeteri derecede gözlemci, bilgilenmiş ve bilinçli ortalama tüketicilerince -analitik bir inceleme yapılmaksızın ve özel dikkat sarf edilmeksizin-, bir işletmenin mallarını diğer işletmelerin mallarından ayırt edilmesini sağlayabilecek bir işaret olarak değerlendirip değerlendirilmeyeceği dikkate alınmalıdır.

Mahkeme yukarıda yer verilen genel tespitler ışığında davayı değerlendirmiştir.

Mahkemeye göre, Temyiz Kurulu, başvurunun 12. sınıfında yer alan malların hem kamunun geneline hem de profesyonellere, 28. sınıfında yer alan mallarınsa kamunun geneline hitap eden mallar olduğu yönündeki tespiti yerindedir.

Başvuru, bir otomobil gövdesinin değişik perspektiflerden altı adet çiziminden müteşekkil üç boyutlu grafik gösterime sahiptir. Başvuruda, başkaca bir kelime veya figüratif unsur bulunmamaktadır.

İncelenen vakada, Temyiz Kurulu başvuru hakkındaki ret kararını “hava ve deniz yoluyla ulaşım için cihazlar” malları bakımından kaldırarak yerinde bir karar vermiş olmakla birlikte, ret kararını “hava ve deniz yoluyla ulaşım için taşıtlar” malları bakımından kaldırmamakla hata yapmıştır. Dolayısıyla, Genel Mahkeme ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret kararını “hava ve deniz yoluyla ulaşım için taşıtlar” malları bakımından kaldırmıştır, şöyle ki başvuruyu oluşturan şekil, belirtilen mallar bakımından ilgili sektörün norm ve geleneklerinden belirgin biçimde uzaklaşmıştır.

Takiben Temyiz Kurulu kararı, ret kararı kapsamında bulunan diğer mallar, yani “Sınıf 12: Taşıtlar; kara yoluyla ulaşım için cihazlar; ambülanslar, arabalar, golf arabaları, elektrikli taşıtlar, askeri ulaşım taşıtları, motorlu evler, soğutuculu taşıtlar, oyuncaklar dışında kalan uzaktan kumandalı taşıtlar, spor arabalar, vanlar (taşıtlar), kara, hava, su ve raylar yoluyla ulaşım için taşıtlar, otomobil gövdeleri, otomobil şasileri, otomobil kaportaları, taşıtlar için gövdeler, taşıtlar için kaportalar, taşıt şasileri, biçimlendirilmiş taşıt kılıfları. Sınıf 28: Oyunlar ve oyuncaklar, oyunlar, radyo kontrollü oyuncak taşıtlar, ölçekle küçültülmüş model oyuncaklar, ölçekle küçültülmüş model taşıtlar, oyuncak taşıtlar, oyuncaklar.” malları bakımından değerlendirilmiştir.

Temyiz Kurulu kararında, başvuruyu oluşturan şeklin, dört tekerlekli ve her iki yanında ikişer kapı olan bir araba gövdesinin altı farklı perspektiften kabataslak çiziminden oluştuğu belirtilmektedir. Temyiz Kurulu’na göre bu araba gövdesini, piyasada rastgele seçilecek diğer araba gövdelerinden belirgin bir farklılaştıran özellikler bulunmamaktadır. Başvuruda göze çarpan başlıca özellikler; yassı bir ön cam, kavisli bir ön cephe, eğimli kupe bir çatı hattı, yükselen bir bel hattı, gövdeye entegre ön – arka lambalar ve çamurluk, arka kısmın tepesinde aerodinamik bir kanat gibi modern arabalarda tipik olarak bulunan özelliklerdir. Buna ilaveten arabanın ızgara kısmında belirgin bir unsur bulunmamaktadır ve bu kısmın çizimi son derece kaba durumdadır. Temyiz Kurulu, sayılan ve buna benzer diğer gerekçelerle, başvuruyu oluşturan çizimlerin, piyasadaki diğer alışıldık arabaların görünümlerinden belirgin biçimde farklılaşmadığı ve başvuruya konu şeklin tipik araba biçimlerinden farklılık içermediği görüşlerine ulaşmıştır.

Başvuru sahibi bu tespitlere karşı çıkmakta ve tecrübeli oto tasarımcıları tarafından tasarlanan başvuru konusu şeklin yeteri derecede anlaşılır, net ve objektif olduğunu belirtmektedir.

Mahkemeye göre, başvuru sahibinin iddiaları, başvuru konusu şeklin ilgili sektörün norm ve geleneklerinden belirgin biçimde farklılaştığını göstermemektedir ve dolayısıyla, başvuru hakkında ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verilen ret kararı, inceleme konusu mallar bakımından yerindedir.

Başvuru sahibi OHIM tarafından tescil edilen araba şekillerini emsal karar olarak sunmuş olsa da, ilgili markalardaki şekillerin, OHIM tarafından ilgili sektörün norm ve geleneklerinden belirgin biçimde farklılaşmış olarak değerlendirildiği öne sürülebilir. Bunun ötesinde, Temyiz Kurulu kararlarının hukuka uygunluğu, OHIM’in önceki karar verme pratikleri bağlamında değil, Avrupa Birliği mahkemelerince yorumlandığı haliyle Birlik marka mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmelidir. Bu bağlamda, OHIM’in önceki kararlarının Birlik mahkemeleri açısından bağlayıcı olması mümkün değildir. Hukuki belirlilik ve iyi yönetim esasları çerçevesinde, markaların uygun olmayan biçimde tescil edilmesini engellemek amacıyla, her markanın incelenmesi düzgün ve kapsamlı biçimde yapılmalıdır. Buna uygun olarak, inceleme her vaka bazında ayrı olarak gerçekleştirilmelidir. Bir markanın tescil edilmesi, ilgili vakanın kendi şartları kapsamında değerlendirilebilecek ve amacı, inceleme konusu markanın herhangi bir ret gerekçesi kapsamına girip girmediğini belirlemek olan özel kriterlere bağlıdır. Bu çerçevede, 12. sınıf için tescilli başka üç boyutlu araba şekli markalarının olması, inceleme konusu şekli kendiliğinden ilgili sektörün norm ve geleneklerinden belirgin biçimde farklı ve ayırt edici niteliğe sahip hale getirmez.

Başvuru sahibinin bir diğer iddiası, OHIM Temyiz Kurulu’nun, “Range Rover” veya “Evoque” terimlerinin inceleme konusu başvuruyla herhangi bir bağlantısının bulunmadığı yönündeki tespitinin yerinde olmadığıdır.

Mahkemeye göre, OHIM başvuruları kendisine sunulan marka örneğini esas alarak incelemek zorundadır ve inceleme konusu başvuruda “Range Rover” veya “Evoque” kelime unsurları yer almamaktadır. Buna ilaveten, başvurunun bir araba modelinin fotoğraflarından değil, çizimlerden oluştuğu da belirtilmelidir. Bu çerçevede, OHIM Temyiz Kurulu’nun kararını yalnızca başvuruya konu çizimleri esas alarak vermesi ve “Range Rover” veya “Evoque” kelime unsurlarını veya bu isimdeki arabanın fotoğraflarını dikkate almaması yerindedir.

Başvuru sahibi, OHIM Temyiz Kurulu’nun inceleme konusu araba şekline ait üçüncü kişi yorumlarını dikkate almadığını, oysa bu yorumların başvuruya konu şeklin ayırt edici niteliğe sahip olduğunu gösterdiğini iddia etmektedir.

Genel Mahkeme bu iddiayı da kabul etmemiştir. Şöyle ki, Mahkemeye göre, OHIM tarafından incelenen başvuru bir araba şeklinin 6 farklı perspektiften çiziminden oluşmaktadır ve başvuruda araba şeklinin veya oyuncak arabaların fotoğrafları bulunmamaktadır. Buna karşın başvuru sahibi, başvuru konusu çizime ilişkin üçüncü kişi yorumları sunmamıştır. Başvuru sahibi tarafından sunulan fotoğraflarda, araba ızgarası ve diğer bazı unsurlar görülebilir durumdayken, başvuruya konu çizimde bu tip unsurlar görülmemektedir. Dolayısıyla, sunulan fotoğraflarla başvuruya konu çizimin aynı olduğunun kabul edilmesi mümkün değildir. Bu bağlamda, OHIM Temyiz Kurulu’nun araba fotoğraflarına dayalı üçüncü kişi yorumlarını incelemede dikkate almamasının bir hukuki hata olarak kabul edilmesi mümkün değildir.

Başvuru sahibi, OHIM Temyiz Kurulu’nun Topluluk Marka Tüzüğü madde 7/1-(e)’yi referans göstermesinin yerinde olmadığını belirtmekle birlikte, başvuru belirtilen bent kapsamında reddedilmemiş olduğundan bu hususun sonucu etkilemesi, Genel Mahkeme tarafından mümkün görülmemiştir.

Belirtilen nedenlerle, Genel Mahkeme, OHIM Temyiz Kurulu tarafından ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verilen ret kararını “hava ve deniz yoluyla ulaşım için taşıtlar” dışındaki mallar bakımından yerinde bulmuştur. Bu çerçevede, ret kararı “Sınıf 12: Taşıtlar; kara yoluyla ulaşım için cihazlar; ambülanslar, arabalar, golf arabaları, elektrikli taşıtlar, askeri ulaşım taşıtları, motorlu evler, soğutuculu taşıtlar, oyuncaklar dışında kalan uzaktan kumandalı taşıtlar, spor arabalar, vanlar (taşıtlar), kara ve raylar yoluyla ulaşım için taşıtlar, otomobil gövdeleri, otomobil şasileri, otomobil kaportaları, taşıtlar için gövdeler, taşıtlar için kaportalar, taşıt şasileri, biçimlendirilmiş taşıt kılıfları. Sınıf 28: Oyunlar ve oyuncaklar, oyunlar, radyo kontrollü oyuncak taşıtlar, ölçekle küçültülmüş model oyuncaklar, ölçekle küçültülmüş model taşıtlar, oyuncak taşıtlar, oyuncaklar.” malları bakımından Genel Mahkeme tarafından onanmıştır.

Otomobil modellerinin şekilleri özellikle bu sektörün meraklılarına çok tanıdık gelmekte ve kaba bir çizime bakılarak otomobil markası veya modeli tahmin edilebilmektedir. Bununla birlikte, ilgili sektörün birçok kullanıcısı bakımından bu tip bir tahminde bulunmak çoğunlukla mümkün değildir. OHIM Temyiz Kurulu ve Genel Mahkeme incelenen vakada, bir otomobil modelinin kabataslak çiziminin ilgili sektörün norm ve geleneklerinden belirgin biçimde farklılaşmadığı, dolayısıyla ayırt edici nitelikte olmadığı yönünde karar vererek, kanaatimizce ayırt edici özellikleri göstermekten aciz otomobil şekli çizimlerine tescil yolunu kapatmıştır.

Kararın okuyucularımızın dikkatini çekeceğini umuyoruz.

Önder Erol Ünsal

Aralık 2015

unsalonderol@gmail.com