Etiket: kullanmama nedeniyle iptal

MARKAYI KULLANMAMAK İÇİN RESMİ İZİN PROSEDÜRLERİ HAKLI NEDEN OLABİLİR Mİ? EUIPO TEMYİZ KURULU “MONTEVERDI” ARABA KARARI

Photo by Ralph Hutter on Unsplash

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) Birinci Temyiz Kurulu 7 Mayıs 2021 tarihinde, markanın iptal edilmemesi için kullanmamaya dair haklı nedenlere ilişkin R 557/2020-1 numaralı bir karar vermiştir. Kararda; marka sahibi tarafından sunulan deliller incelenerek markanın tescil edildiği 2011 yılından iptal talebinin yapıldığı 2019 yılına kadar kullanılmaması için haklı neden oluşturabilecek bir durum söz konusu olup olmadığı  hususları değerlendirilmiştir. 

Uyuşmazlığı mümkün olduğunca kısa tutmaya çalışarak aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

18 Mayıs 2011 tarihinde Sören Claus Katz (“Marka Sahibi”), “Monteverdi” ibareli 18 Kasım 2010 tarihli rüçhan hakkına dayanarak markanın Avrupa Birliği’nde (“AB”) tescili için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (“EUIPO”) Nice sınıflandırmasına göre 12. sınıftaki “Taşıtlar; kara, hava ve deniz lokomotif aparatları”, 18. sınıftaki “Deri ve yapay deriler, ve bunlardan mamul başka sınıflarda yer almayan eşyalar; hayvan derileri ve postları; bavullar ve seyahat çantaları; şemsiyeler, güneş şemsiyeleri ve bastonlar; eyerler.” ve 25. sınıfta “giysiler, ayak giysileri ve baş giysileri.”  mallarını kapsayacak şekilde başvurmuş ve EUIPO tarafından bu marka 29 Eylül 2011 tarihinde tescil edilmiştir.

24 Temmuz 2019 tarihinde, Sports Classics London Limited (UK) (“Sports Classics”) şirketi, söz konusu markanın tüm mallar bakımından AB Marka Tüzüğü m. 58/1(a) kapsamında kullanılmama nedeniyle iptalini talep etmiştir. EUIPO İptal Birimi, iptal talebini kabul ederek 23 Ocak 2020 tarihinde aşağıdaki sebeplerle markayı tümden iptal etmiştir: 

– İptal başvurusu, Marka Sahibine bildirilmiş ve markanın kapsamındaki tüm mallar bakımından kullanıma ilişkin delil sunması için 2 aylık süre verilmiştir. Fakat, Marka Sahibi iptal talebine cevaben bu süre içinde hiçbir dilekçe veya delil sunmamıştır.

– AB Marka Direktifi m.19/1 uyarınca, eğer AB markası sahibi markasının ciddi kullanımına dair verilen sürede delil sunmazsa uyuşmazlık konusu AB markası iptal edilir. 

– Somut olayda da, Marka Sahibi herhangi bir cevap vermemiş olduğundan ortada ne markanın tescilli olduğu mallar bakımından ciddi kullanımına ilişkin herhangi bir delil ne de kullanmamaya ilişkin haklı bir sebep vardır. Bu nedenle, AB Marka Tüzüğü m. 62/1 uyarınca, AB markasının iptal başvurusu olan 24 Temmuz 2019 tarihinden itibaren tümüyle iptal edildiği ve AB Marka Tüzüğünde yer alan etkilere sahip olmadığı kabul edilmelidir. 

Marka Sahibi, 17 Mart 2020 tarihinde Temyiz Kuruluna başvurmuştur. Temyiz başvurusunda yer alan sebepler aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

Marka Sahibi, markasının kullanmamasının haklı nedenleri olduğunu ileri sürmüştür. Buna göre Marka Sahibi, 9 977 489 numaralı “Monteverdi” ibareli AB marka başvurusunu özellikle spor arabalar üzerinde kullanmak amacıyla yapmış olup hali hazırda elektrikli bir “Monteverdi” arabası geliştirmektedir. Marka Sahibi, arabanın esasen 2016 yılında piyasaya çıkacağını öne sürmüş ancak yetkililerce aranan emisyon testi, araç ruhsatı ve araç onay gereklilikleri gibi bazı resmi gerekliliklerin engel olduğunu belirtmiştir. Marka Sahibine göre, söz konusu Marka Sahibinden kaynaklanmayan hususlar markanın kullanılmasını imkansız kılmış ve kullanım sürecinde gecikmelere yol açmıştır. 

Marka Sahibi, 2009 yılında MONTEVERDI ismiyle yeni bir araba tasarlayıp üretip piyasaya sürmeye karar vermiştir (Ek 1). Ek 2’de ise araç geliştirme programının 2015/2016’da tamamlandığı ve yüksek hız tutumu, sesi ve emisyon testi gibi tüm gerekli resmi izin prosedürlerinin başlatıldığı görülmektedir. 10 Ağustos 2019 tarihinde ise Marka Sahibi emisyon testini nihayet geçebilmiştir. Aralık 2019’da ise Lüksemburg’daki ATEEL tarafından ECE R95 isimli yandan çarpışma testini geçmesi gerektiği kendisine bildirilmiştir. 2020 yılında da bu yandan çarpışma testlerinden ikisini yapmış ve son testin Avrupa tipi izni vereceğini beklemiştir. Tüm bunlar Marka Sahibine göre MONTEVERDI markalı yeni arabasını çok daha önce piyasaya sürebileceğini fakat değişen hukuki düzenlemeler yüzünden daha da fazla testi geçmesi gerektiğinden gecikme yaşadığını göstermektedir. Bunların hiçbiri onun elinde değildir. Son izni 2021 yılında alıp en kısa sürede ilk MONTEVERDI markalı arabasını çıkarmak istemektedir. Bu aracın geliştirilmesi ve gövdesi için yaklaşık olarak 10 milyon Euro harcadığını belirtmiştir. Testlere, bunlardan alınan belgelere ve izinlere ilişkin deliller ek 3-5 arasında sunulmuştur. 

Ek 6’da, 16 Temmuz 2015 tarihli emisyon raporu yer almaktadır. Volkswagen’in emisyon hilelerinin sonucu olarak Marka Sahibinin emisyon sistemini, yeni katalizör dönüştürücü geliştirme ve yeni motor yönetim yazılımı dahil olmak üzere, yeniden yapılandırması gerekmiştir. Ek 7’de görülebileceği üzere 10 Ağustos 2018 tarihinde testten geçebilmiştir. 

Son yandan çarpışma testi Haziran/Temmuz 2020 tarihi olarak öngörülmüş olup başka gereklilikleri de takiben normalde Kasım/Aralık 2020 tarihinde ek 10’dan görülebileceği gibi tüm sürecin bitmesi beklenmektedir. Bu arada, üretim de çoktan planlanmış olup platformlar için tüm aletler hazırlanmıştır. Sırada Monteverdi arabalarının gövde kalıplarının alınması vardır ve bu da Marka Sahibine göre yaklaşık 8-16 hafta alabilecektir. Buna göre, ilk test aracı 2021’deki Cenevre Motor Show’a hazır olabilecektir. Ardından, düzenli üretimin ayda 2-8 arabayla mümkün olabileceği ve Avrupa Birliği, İsviçre, Orta Doğu ve Asya’da araçların dağıtılacağı söylenmektedir. Beş yıl içerisinde araç satış hacminin yılda 60-120 arasına çıkması beklenmektedir. 

Marka Sahibinin vekili, EUIPO’nun gönderdiği resmi yazışmadan haberleri olmadığını, böyle bir yazı tebliğ almadıklarını, bu sebeple de delil sunmak için zaman sınırları olduğunu bilmediklerini iddia etmiştir. AB Marka Tüzüğünün 98. maddesine göre belgenin bildirildiğini ispat yükü Ofis’in üzerindedir. 

Marka Sahibinin sunduğu delilleri de aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

• Ek 1: AC Automotive GmbH fabrikasının fotoğrafı;

• Ek 2: Mr Georg F. Simonis tarafından düzenlenen 18 Mayıs 2020 tarihli bir onay;

• Ek 3: İzin için gerekli şartların bir listesi;

• Ek 4a: Görüş sahasına ait bir denetim raporu;

• Ek 4b: Konteyner ve tanklara ilişkin bir denetim raporu;

• Ek 4c: Çekme aygıtı için bir denetim raporu;

• Ek 5: Alman Araç Otoritesi tarafından düzenlenen 9 Şubat 2016 tarihli onay;

• Ek 6: 16 Temmuz 2015 tarihli emisyon raporu;

• Ek 7a: 10 Ağustos 2019 tarihli emisyonlar için denetim raporu (1);

• Ek 7b: 10 Ağustos 2019 tarihli emisyonlar için denetim raporu (2);

• Ek 8: AC Cobra Mk VI görüntüleri;

• Ek 9: Monteverdi gövde 7 görüntüsü;

• Ek 10: AB Marka Sahibinin açıklaması (ekleri dahil);

• Ek 11: AB Marka Direktifi m. 19 ve AB Marka Tüzüğü m. 64/1 çıktıları (İngilizce ve Almanca);

• Ek 12: AB Marka Direktifi m. 61 ve AB Marka Tüzüğü m. 98/1 çıktıları (İngilizce ve Almanca);

• Ek 13: Beck Online-Marka Kanunu Yorumu Kur/Bomhard/Albrecht, UMV, 20. Baskı, m. 98, No. 41-45 çıktısı ve İngilizce çevirisi.

İptal başvurusu sahibinin temyizdeki argümanları ise aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

– 9 977 489 sayılı uyuşmazlık konusu marka ciddi şekilde Avrupa Birliği içerisinde kullanılmamıştır ve kullanmama için öne sürülen sebepler araba imalat endüstrisinde yaygın olup haklı sebep olarak kabul edilemez.

– Yeni bir araba için Avrupa tipi izin alma süreci yaklaşık olarak 36 ay sürmektedir. Bu süre, beş sene içerisinde markanın kullanılmaya başlanılması için gayet yeterli bir süredir. Markanın tescili 29 Eylül 2011 tarihinde olup 24 Temmuz 2019 tarihli iptal talebine kadar markayı ciddi şekilde kullanmaya başlamak için yeterli zaman mevcuttur. 

– Emisyon testi programlarındaki ve test süreçlerine ilişkin değişiklikler ile Avrupa tipi izin alma süreci araba imalat endüstrisi için oldukça sıradandır ve bu sebeple de marka başvurusu yapılırken bunlar hesaba katılmalıdır. Dolayısıyla, test programlarına ilişkin değişiklikler markayı kullanmamaya ilişkin haklı sebep olarak düşünülemez. 

– Deliller bakımından ise;

Ek 1 markaya dair hiçbir şey içermediğinden ilgisizdir,

Ek 2’de ise MONTEVERDI 375 ismi sadece referans olarak kullanılmıştır, marka kullanımı sayılamaz,

Ek 3’te tarih yoktur ve arabaya da atıf bulunmamaktadır,

Ekler 4a- 4c (6, 7, 7a ve 7b için de aynısı geçerlidir) kapsamında hiçbir test ikili kullanım veya ikincil bir araba atfı içermemektedir,

Ek 5’te de yine ne araba ne de marka atfı mevcuttur,

Ek 8, “AC Cobra Mk V1”i göstermekte ve önceki ekler bu araç ile ilgili görünmektedir,

Ek 9 sadece bir araç gövdesidir ve her türlü araba ve markaya ilişkin olabilir, bu sebeple de delil açık olmayıp belirsiz olduğundan dikkate alınmamalıdır,

Son olarak ek 10 ise Marka Sahibi adına bir açıklamadır, ne var ki, imzalı olmadığından dikkate alınmamalıdır. 

– Bunlara ek olarak, Marka Sahibi Sören Claus Katz ve AC Automative GmbH arasındaki bağlantı kanıtlanamamıştır. Hatta, Marka Sahibinin Wikipedia sayfası AC Automative GmbH’nın sahibi olarak Jürgen Mohr’u göstermektedir. 

Sonuç olarak, iptal başvurusu sahibine göre kullanmamaya ilişkin ortada haklı bir sebep yoktur ve markanın kullanılmaya başlama niyetine dair de hiçbir belge söz konusu değildir. Bu sebeple de temyiz başvurusu reddedilmeli ve uyuşmazlık konusu marka kapsadığı tüm mallar bakımından reddedilmelidir. 

Photo by Markus Spiske on Unsplash

EUIPO Temyiz Kurulu kararının gerekçeleri ise aşağıdaki şekildedir:

Öncelikle, yazışmanın Marka Sahibine ulaşmadığına ilişkin iddialar incelenmiştir. İç soruşturma sonucu Kurul, faksın olması gerektiği gibi doğru şekilde gönderildiğini doğrulamıştır. Bunu çürütecek aksi bir delil (örneğin o güne ait faks raporları) Marka Sahibi tarafından Kurul’a sunulmamıştır.

Yerleşik içtihada göre, İptal Biriminin verdiği karardaki gerekçeleri sorgulatacak deliller her zaman Temyiz Kuruluna (ilk defa da olsa) sunulabilir. Söz konusu deliller, ya İptal Birimi önündeki süreçte sunulan delilleri tamamlayıcı niteliktedir ya da o süreçte öne sürülemeyecek durumda olan yeni delillerdir. Marka Sahibi de İptal Birimi önündeki süreçte herhangi bir delil sunmuş olmadığından bunları destekleyici bir delil sunduğu (doğal olarak) kabul edilemez. Kurul’un Marka Sahibinin iddiaları ile ilgili makul şüpheleri varsa delilleri inceleyebilir, bu konuda takdir Kurul’dadır. Somut olayda Kurul, oluşabilecek herhangi bir şüpheyi ortadan kaldırmak ve sürecin bütünlüğü ile adilliği açısından temyiz aşamasında ilk defa sunulan delilleri incelemeye karar vermiştir.

AB Marka Tüzüğü m. 58/1(a) uyarınca Marka Sahibinin hakları, markanın 5 yıl boyunca tescil edildiği mal ve hizmetler kapsamında ciddi olarak kullanılmaması halinde, kullanmama için haklı sebepler de yoksa, EUIPO’ya başvuru üzerine iptal edilir. Ne var ki, eğer o 5 yıl içerisinde herhangi bir zaman markanın ciddi kullanımı başlamış veya devam etmiş ise o zaman iptali söz konusu olmaz. Kullanmaya başlamanın veya devam etmenin sadece 5 yıllık kullanmama süresi sona ermeden önceki 3 ay içerisinde olması durumunda ise iptal riski için kullanıma başlandığı kabul edildiğinden söz konusu kullanım dikkate alınmaz.

Markanın kullanılmama nedeniyle iptali için en az tescil tarihinden itibaren 5 sene geçmesi gerekir. Somut olayda tescil tarihi 29 Eylül 2011 ve iptal başvurusu tarihi 24 Temmuz 2019 olduğundan başvuru geçerlidir. Kullanım ispatı için delil sunulması gereken zaman dilimi ise, iptal başvurusu tarihinden önceki 5 sene olup somut olayda ispat zaman dilimi bu sebeple 24 Temmuz 2014 – 23 Temmuz 2019 (dahil) olarak hesaplanmıştır. 

Markanın kullanımının da gerçek ticari yararlanmayı ve marka kapsamında korunan mal ve hizmetler bakımından piyasa payı yaratma ve sürdürme amacını göstermesi gerekir. Ciddi kullanım, markanın mal ve hizmetlerin ticari kaynağını belirtmesi yönündeki temel fonksiyonunu gerçekleştirebilmesini ve bu anlamda tüketicilerin daha önceki deneyimlerine dayanarak tekrar bu mal ve hizmetlerden yararlanmak isteyip istemediklerine karar vermeleri açısından mal ve hizmetlerin bu markayla gerçekten piyasada bulunmasını gerektirir. Elbette, somut olayın koşullarına göre ve mal ve hizmetlerin doğası gereği kullanım sıklığı, piyasa özellikleri gibi faktörler de değerlendirilir. Kullanımın sadece markanın varlığını korumak için veya göstermelik olmaması gerekir. İlgili piyasadaki kullanımlar dikkate alınır ve fakat yalnızca şirket içinde gerçekleştirilen kullanımlar önem taşımaz. Dolayısıyla, kullanımın markasal olması ve tüketici tarafından marka olarak algılanabilmesi gerekir. Tabi ki kullanıma yönelik sunulan delillerin de ilgili piyasaya dair objektif, yeterli, kesin ve sağlam olması gerekir. Bunlar da her somut olayın koşullarına göre değerlendirilir. Kullanımın yeri, zamanı, kapsamı, özelliği mutlaka delillerden anlaşılmalıdır; bu dört gösterge kriterinin bulunması kümülatif bir şarttır.

Markanın kullanılmamasını meşrulaştırabilmek yani buna yönelik haklı nedenlerin varlığı için kümülatif üç şartın gerçekleşmesi aranmaktadır. Birincisi, kullanmama engelinin marka sahibinin niyetinden/isteğinden/kontrolünden bağımsız olması gerekir. İkincisi, bu engelin markayla doğrudan bağlantılı olması ve üçüncüsü, bu kullanım engelinin markanın kullanımını imkansız veya anlamsız hale getiriyor olması gerekir. Aynı şekilde, yerleşik içtihada göre haklı sebepler marka sahibiyle bağlantısı olmayan sebepler olup ticari zorluklar bu kapsamda sayılmamaktadır. Bu haklı nedenlerin varlığı da marka sahibi tarafından kanıtlanmalıdır. 

ABAD’a göre ise, kullanımın anlamsız hale gelmesi kavramından anlaşılması gereken, kullanım engelinin markanın uygun kullanımını tehlikeye atması ve marka sahibinin makul olarak markayı kullanmasının beklenememesi durumudur. Bu hususu yine marka sahibi kanıtlayacaktır. 

Marka Sahibinin savunmalarına göre, yukarıda bahsedilen resmi test ve izin şartları kendisinin dışında gelişen ve markanın kullanımını imkansız hale getiren sebeplerdir. 

Bu anlamda, TRIPS m. 19/1 kapsamında kullanmamaya dair kabul gören haklı sebepler arasında örneğin söz konusu mal ve hizmetlerle ilgili hükümetin öngördüğü gereklilikler de yer almaktadır. Bu nedenle de Kurul, bu gerekliliklerin içinde yeni üretilen motorlu araçlara uygulanan güvenlik ve çevresel (emisyon) standartların da yer aldığı görüşündedir. Yine de, Kurul, Marka Sahibinin esasen teknik inceleme ve testlerden geçmesi gereken ürünün olası üretim ve tanıtım tarihi belirsiz olmasına rağmen 2011 gibi erken bir tarihte marka başvurusunda bulunmasının hukuki bir zorunluluk olmadığı, kendi isteğiyle olduğu kanaatindedir. Marka Sahibi, gerekli resmi izin ve testler için işlemleri uyuşmazlık konusu markanın tescilinden en az dört sene sonra başlatmıştır. Ayrıca, üreticinin belli standartlara uygun olarak araba üretim kapasitesini onaylayan izin de tescilden neredeyse beş yıl sonra alınmıştır.

Marka başvurusu ile prototipin teknik inceleme için hazır olduğu tarih, izinler ve piyasaya sunum arasında geçen zamanı hesap etmek elbette marka sahibinin sorumluluğundadır. Marka Sahibinin söz konusu testlerde başarılı olması, kurallara uyması ve başvuruyu eksiksiz yapması ile de ilgilidir ve bu nedenle de bu testler Marka Sahibinin kontrolü dışında ortaya çıkan bağımsız birer engel olarak değerlendirilemez. Zira, AB’nin emisyon testi kurallarını sıkılaştırması da 2017’den sonra gerçekleşmiştir. Zaten kurallar da değişmemiş, sadece denetim bakımından gerçeğe uygun test süreçlerinin yapılabilmesi amaçlanmıştır. Hatta, yeni mevzuatın Marka Sahibi gibi küçük hacimli üreticiler bakımından belli istisnalar öngördüğü kararda da belirtilmiştir.

Kurul sonuç itibariyle, sunulan tüm delilleri ve beyanları incelemiş ve kullanmamanın haklı nedene bağlı olmadığına karar vermiştir. Marka Sahibinin hiçbir şekilde araçları tanıtmasının hukuken engellendiğini gösterir bir delil sunulmadığını, örneğin aracın piyasaya sürüleceğine ilişkin tanıtımın, basın açıklamalarının, ön satış sözleşmelerinin, marka farkındalık çalışmalarının veya olası müşterilerle iletişim kurulması gibi operasyonlarla markanın kullanımının mümkün olabileceğini ama somut olayda Marka Sahibinin ilgili zaman aralığında markayı kullanmaya başlama niyetine dair hiçbir emare olmadığını belirtmiştir. 

Ek olarak, Marka Sahibinin gerçek kişi olduğu fakat sunulan delillerdeki resmi izinler için başvuranın şirket olduğu, marka sahibinin bu şirketin %50 hissedarı olduğu, yine de kullanmamaya ilişkin sözde engellerin nasıl gerçek kişi marka sahibiyle ilgili olduğunun açıklanamadığı belirtilmiştir. Zaten, sunulan deliller de “Monteverdi” ibareli bir markanın kullanılmamasına haklı sebep teşkil edecek herhangi bir engel ortaya koymamaktadır. Dolayısıyla, sunulan deliller markayı kullanmamanın haklı sebebe dayandığını ortaya koymakta yeterli olmamakla birlikte Marka Sahibiyle ve markanın kendisiyle doğrudan bağlantı da içermemektedir.

Özetle, bir araba üreticisi için, küçük bir girişim için de olsa yeni bir araba üretimi için gerekli teknik standartlar ve testlerin gayet normal olduğu ve bunlardan çıkan sorunları çözmenin zor olmaması gerektiği, sektörde yer alan bir profesyonel olarak da Marka Sahibinin bu zorluklardan haberdar olmamasının mümkün olmayacağı belirtilmiştir. Marka korumasının, malların teknik özellikleriyle ilgili kuralların değişmesine bağlı olamayacağı vurgulanmıştır.

EUIPO Marka İnceleme Kılavuzu’na göre de, markayı kullanmama için haklı sebepler dar yorumlanmalıdır. “Bürokratik engeller”, markayla doğrudan bağlantılı olup markanın kullanımı idari prosedürlerin başarılı bir şekilde tamamlanmasına bağlı olmadığı sürece marka sahibinin isteği dışında gelişen yeterli engel niteliğinde görülmemektedir. Yine de, doğrudan bağlantı kriteri, markanın kullanımının mutlaka imkansız hale gelmesini gerektirmez. Kullanımın makul olmaması yeterli görülebilmektedir. Her somut olayın kendi şartları çerçevesinde, ortaya çıkan engelin aşılma için oluşturulan stratejinin marka kullanımını anlamsız hale getirip getirmediği değerlendirilir. Örneğin, marka sahibinin şirket stratejisini değiştirip ürünlerini rakiplerinin satış kanallarında satması makul olarak ondan beklenemeyecek ya da zorunlu tutulamayacaktır. 

İnceleme konusu kararın; markanın kullanmama nedeniyle iptalini önleyen haklı nedenler gibi yazılı hukukta çok detaylı ve açık düzenlenmeyen ve genelde uygulama ile şekillenen bir kavramın değerlendirilmesi bakımından önemli bir karar olduğu kanaatindeyiz. Temyiz Kurulu belli kriterleri ortaya koyup tekrar etse de, her somut olay elbette yine kendi koşulları çerçevesinde değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.

Alara NAÇAR

nacar.alara@gmail.com

Temmuz 2021

2024 Kışı ve Beklenen Fırtına Yaklaşıyor: Marka İdari İptal Süreci Hakkında Sorular ve Sorunlar

Ivan Aivazovsky (1817-1900) – Stormy Sea At Night

Tescilli markaların idari yollarla iptali yönündeki hüküm 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 26. maddesiyle Türk marka mevzuatına girmiştir. 26. maddeye göre; markanın tescil tarihinden itibaren beş yıl süreyle ciddi kullanımının bulunmaması, tescil kapsamındaki mal veya hizmetler bakımından jenerik hale gelmesi, kullanımı neticesinde yanıltıcı hale gelmesi gibi hallerde, marka talep üzerine Kurum tarafından iptal edilecektir.

Bununla birlikte, ilgili hükmün yürürlüğe girişi için SMK madde 192/a’da Kanunun yayım tarihinden başlayan yedi yıllık süre öngörülmüştür. SMK Geçici madde 4 uyarınca, yedi yıllık süre dolana dek iptal yetkisi mahkemeler tarafından kullanılacaktır.

Bütün bu düzenlemeler dahilinde, SMK’nın yayımlanma tarihi olan 10 Ocak 2017 tarihinden başlayan yedi yıllık süre 10 Ocak 2024 tarihinde dolunca, tescilli markaların iptali yetkisi Türk Patent ve Marka Kurumu’na geçecektir.



SMK’nın yürürlüğe girmesinden içinde bulunduğumuz 2021 yılında dek dört yıl gayet hızlı şekilde geçmiştir ve idari iptal yetkisinin Kurum tarafından kullanılmaya başlanmasının önünde üç yıldan kısa bir süre kalmıştır.

Tescil tarihinden bu yana geçen beş yıllık süre içerisinde ciddi kullanımı bulunmayan markaların iptal edilmesi yetkisinin 2024 yılı başında Kurum’a geçmesi; Kurum açısından yeni bir uygulama olması, muhtemelen büyük bir iş yükü ortaya çıkartacak olması ve tescilli bir hakkın iptal edilmesi niteliği çerçevesinde önemli bir yetki olması bağlamlarında, uygulamanın başlamasından önce ciddi ve detaylı tartışmaları hak eden bir konudur.

Gelinen günde, SMK’nun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana konu hakkında somutlaşmış bir altyapı hazırlığı, incelemenin yapılacağı yapının biçimi – katmanları ve takip edilecek yola ilişkin canlı tartışmalar veya en azından bunlara ilişkin bir yol haritası görülmemektedir. Zamanın ne derecede hızlı geçtiğinin ve konunun öneminin farkında olarak, bu konudaki hazırlık ve tartışmaların bir an önce başlamasını temenni ediyor ve kendi görüşlerimi yazarak farkındalık yaratmayı umuyorum.

İdari İptal Müessesesi Nasıl ve Neden Ortaya Çıktı?

İdari iptal müessesesi, SMK kapsamına öylesine veya bunu da bir deneyelim denilerek konulmuş bir hüküm değildir.

Bilindiği üzere, Türk marka mevzuatı hazırlanırken temel alınan ana metin, Avrupa Birliği (AB) marka mevzuatının temel çerçevesini çizen 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi‘dir.

2015/2436 sayılı Direktif’in giriş bölümünün 38. paragrafında tüm AB üyesi ülkelerin tescilli markaların iptali ve hükümsüzlüğü için bir idari prosedür oluşturmaları gerektiği belirtilmiş ve üye ülkelere bu prosedürlerin hazırlanması için Direktif’in yürürlüğe girişinden başlayacak yedi yıllık geçiş süresi verilmiştir. (38. Furthermore, in order to offer efficient means of revoking trademarks or declaring them invalid, Member States should provide for an administrative procedure for revocation or declaration of invalidity within the longer transposition period of seven years, after the entry into force of this Directive.)

Direktif’in 45. maddesi, idari iptal ve hükümsüzlük süreçleri hakkında detaylı hükümleri içermektedir.

45. maddesinin birinci paragrafına göre; üye ülkeler, tarafların kararları mahkemeye götürme hakları saklı kalmak şartıyla, marka tescil ofislerinde tescilli markaların iptal edilebileceği veya hükümsüz kılınabileceği etkin ve süratli idari süreçleri oluşturacaktır. (1. Without prejudice to the right of the parties to appeal to the courts, Member States shall provide for an efficient and expeditious administrative procedure before their offices for the revocation or declaration of invalidity of a trademark.)

45. maddenin ikinci paragrafı, üye ülkelerin getireceği idari iptal süreçlerinin ciddi kullanımın yokluğu ve markanın yanıltıcı hale gelmesi konularını kapsamasının; idari hükümsüzlük süreçlerinin ise mutlak ret nedenlerine göre hükümsüzlük hallerini ve eskiye dayalı kullanımdan kaynaklı hükümsüzlük halini kapsamasının zorunlu olduğunu belirtmektedir. Bir diğer deyişle, yukarıda sayılan haller için AB üyesi ülkeler, marka tescil ofislerinde idari iptal ve hükümsüzlük süreçlerini oluşturmak zorundadır. Diğer iptal ve hükümsüzlük şartları için idari süreçleri oluşturup oluşturmamak ise üye devletlerin tercihine bırakılmıştır.

Direktif madde 54/1 çerçevesinde, üye ülkelere, ulusal mevzuatlarında gerekli düzenlemeleri yapmak ve idari iptal ve hükümsüzlük süreçlerini oluşturmak için verilen süre ise Direktif’in yayımlandığı tarihten itibaren yedi yıl sonunda dolacaktır. (…Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions to comply with Article 45 by 14 January 2023…)

Bu halde, 14 Ocak 2023 tarihi itibarıyla tüm AB üyesi ülkeler, yukarıda açıkladığımız kapsamda ulusal ofislerinde inceleme ve karar organı olarak idari iptal ve hükümsüzlük incelemesiyle yetkili süreç ve birimleri oluşturmak zorundadır.

Üye ülkelerin hiçbirisine bu konuya ilişkin bir istisna tanınmamıştır. Bir diğer deyişle en köklü ve gelişmiş AB ofislerinden olan Almanya, Fransa, İsveç gibi ofisler nasıl idari iptal ve hükümsüzlük sistemi ve inceleme biçimini oluşturacaksa, görece küçük ve belki de kapasiteleri nispeten sınırlı AB üyesi ülkelerin ofisleri de aynı incelemeyi yapmakla yükümlü olacaktır.

Son olarak Direktif madde 45, idari iptal ve hükümsüzlük prosedürlerinin “Ofis (Office)” nezdinde yapılmasını şart olarak koşmuştur. Direktif madde 2’de yapılan tanımlar çerçevesinde “Ofis”in üye ülkenin sınai mülkiyet ofisi olduğu açıktır. (‘office’ means the central industrial property office of the Member State or the Benelux Office for Intellectual Property, entrusted with the registration of trade marks.) Bu bağlamda, AB mevzuatı çerçevesinde, idari iptal müessesesi için sınai mülkiyet ofisi dışında, başkaca bir idari yöntem (başka bir Kurum, özel bir yarı yargısal organ vb.) öngörüldüğü de söylenemez.

Açık olarak anlaşılır ve ortadadır ki, 6769 sayılı SMK madde 26 çerçevesinde getirilen idari iptal mekanizması, AB uyum hedef ve çabalarıyla aynı paraleldedir. Türk sınai mülkiyet sistem ve uygulamalarının ulaştığı hacim ve Ofis kapasitesinin geldiği nokta da dikkate alındığında, idari iptal sistemini Türkiye’nin kuramayacağını ve/veya yürütemeyeceğini iddia etmek ve bundan kaçınmak;

(i) AB’nin en ufak üye ülkesinin yapmak zorunda olduğu bir sistemden kaçınmak, bu bağlamda da, kanaatimizce, Türkiye’nin potansiyelinin üzerini örtmek,

(ii) Uzun zaman alan ve yüksek maliyetli yargı süreçlerinin üstesinden gelmek için Avrupa’da da bir zorunluluk olarak öngörülmüş etkin ve süratli idari yolları tercih etmeyerek, talep sahiplerini maliyet, zaman ve emek bakımından zorda bırakmak,

anlamlarına gelecektir.

2024 Gelmek Üzereyken İdari İptal Hakkında Sorular ve Bilinmezler

İdari iptal müessesesinin SMK’da neden öngörüldüğünü ve kanaatimizce kaçınılmazlığını bu şekilde ortaya koyduktan sonra, 2021 yılında içinde bulunduğumuz günlerde, uygulamanın yaklaştığı varsayımıyla günün fotoğrafını çekmek ve bu fotoğraf bağlamında kafamızdaki temel soruları ortaya koymak gerekmektedir.

Öncelikle günün fotoğrafını çekelim.

Bildiğimiz kadarıyla, gelinen günde Türkiye’de konu hakkında görüşlere açılmış veya gündeme gelmiş ilerleme veya tartışma bulunmamaktadır. Dolayısıyla, mevcut durumun fotoğrafı, bir an için John Locke’u anımsarsak, Tabula Rasa (Boş Kağıt (Levha)) halidir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı 1024px-Wachstafel.jpg

O halde kendi görüşlerimiz çerçevesinde, ilk aşamada yanıtlanması gereken soruları ortaya koyalım:

İnceleme Aşamaları

İdari iptal süreçleri; iptal taleplerinin Kurum nezdindeki incelemesi Markalar Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak İptal Birimi kararları ve sonrasında buna karşı yapılacak itirazların inceleneceği Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararları çerçevesinde mi oluşturulacaktır? Yani, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) benzeri iki aşamalı bir sistem mi öngörülecektir, yoksa taleplerin doğrudan Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi kararlarıyla inceleneceği bir sistem mi öngörülecektir?

Kendi görüşümüz elbette ki iki aşamalı bir sistemin daha yerinde ve Kurum pratiklerine uygun olacağı yönündedir.

İncelemenin Niteliği

Kullanmama nedeniyle iptal kararlarının incelenmesi içerik bakımından Kurum açısından yeni ve zorlu bir süreç mi olacaktır?

Kanaatimizce, incelemenin içeriği bakımından bu sorunun yanıtı “Hayır” yönündedir.

Kurum halihazırda, kullanımın ispatı taleplerini incelemekte ve markaların ciddi kullanımının bulunup bulunmadığı yönünde kararlar vermektedir. Dolayısıyla, markaların ciddi kullanımının bulunup bulunmadığı incelemesi Kurum’un yaklaşık dört yıldır pratiğini yaptığı bir süreçtir ve kullanmama nedeniyle iptal süreçlerinde, bu gerekçe bakımından yapılacak incelemenin, kullanımın ispatına yönelik incelemeden içerik itibarıyla herhangi bir farkı yoktur.

Bununla birlikte, kullanımın ispatı değerlendirmesinde varılan sonuç, yayıma itirazın incelenip incelenmemesi ile ilgiliyken, idari iptal sürecinin sonucu tescilli bir markanın iptal edilmesine yönelik olacağından, sonuçlar bakımından büyük fark ortaya çıkacaktır. Kısaca, tescil edilmiş bir marka hakkı 2024 yılından itibaren Kurum tarafından iptal edilebilecektir ve bu anlamda Kurum’dan beklenti ve üstlenilen yükümlülükler çok daha ağır olacaktır.

Buna ilaveten, Türkiye özelinde, birçok marka ilgili sınıfta yer alan kullanılan – kullanılmayan neredeyse her mal ve hizmet için tescil edildiğinden, iptal taleplerinin çoğunluğunun markaların tamamen veya kısmen iptali ile sonuçlanacağını öngörmek için de deha olmaya gerek bulunmamaktadır.

İncelemenin Kapsamı

Detaylandırmadan basit bir soruyla geçiyorum, çünkü detaylar sorunun özünü unutmamıza yol açabilir.

Bir marka giysiler için tescilli ve sadece gömlekler için kullanılırken iptal talebi ile karşılaşırsa; ciddi kullanımın varlığı gömlekler için kabul edildiğinde, kısmi iptal talebi verilerek marka gömlekler dışındaki mallar için iptal mi edilecektir, yoksa gömleklerin kullanımı nedeniyle giysiler için kullanımın gerçekleştiği varsayımıyla iptal talebi ret mi edilecektir?

Talep Yoğunluğuna Yönelik Beklenti

Mal ve hizmetlerin listelerinin genişliği de dikkate alındığında, Türkiye’de tescilli olduğu halde hiç veya kısmen kullanılmayan ve dolayısıyla da iptal tehdidine açık tescilli marka sayısı çok fazla, muhtemelen yüzbinlercedir. Bu konuda kimsenin şüphesinin olduğunu sanmıyorum.

Kullanılmayan bu tip markalar, ya resen ret ya da yayıma itiraz süreçlerinde, gerçek kullanım niyeti bulunan kişilerin marka başvurularının önüne engel olarak da çıkmaktadır.

Hal böyleyken, idari iptal yoluyla, talep sahipleri kendi markaları için ret tehdidi oluşturan ve kimi zaman tehdit aracı olarak da kullanılan markaların iptalini yoğunlukla isteyecektir. Bundan hiç şüphe duymuyoruz.

Dolayısıyla, 10 Ocak 2024 tarihinden başlayarak, Kurum kayıtlarında çok kısa sürede binlerce iptal talebiyle karşılaşmak, bence büyük sürpriz olmayacaktır.

Bu nedenle, iptal taleplerinin incelenmesi için istenecek Kurum ücretinin dikkatlice belirlenmesi de kanaatimizce özel önem taşımaktadır. (Çok düşük tutulacak idari iptal inceleme ücreti, bir anda binlerce iptal talebinin alınmasına yol açabilecektir.)

Yineleme Başvuruları ve Kötü Niyet Meselesi

Kullanmama nedeniyle iptal sonucundan ve/veya kullanımın ispatı yükümlülüğünden kaçınmak için çok sayıda yineleme tescili gerçekleştirildiği bilinmektedir. İdari iptal müessesesinin yaklaşması ve yürürlüğe girmesiyle birlikte, bu tip başvuru ve tescillerin sayısının artması da kaçınılmazdır. Bu bağlamda, yineleme markalarının hangi hallerde kötü niyetli kabul edileceğine ilişkin yerleşik bir uygulama ve içtihadın gelecek yıllarda netleşmesi zorunluluk haline gelmiştir.



İdari iptal müessesesi ile ilgili kafalarda çok daha fazla soru işareti olduğundan eminim ve daha da emin olduğum husus, uygulamanın yürürlüğe giriş zamanı yaklaşmışken, artık bir yol haritasının ortaya çıkmasının ve tartışmaların başlamasının kaçınılmaz hale geldiğidir.

Bu amaçla; 2024 kışı gelmeden ve beklenen fırtına henüz kopmadan, ancak dalgalar büyümeye başlamışken, kendi kayığımdan bir işaret fişeği fırlatıyorum. Bakalım fırtınaya ne derecede hazırlıklı yakalanacağız ve dahası fırtınayı açık denizde mi yoksa güvenli bir koyda mı karşılayacağız?

Önder Erol ÜNSAL

Mart 2021

unsalonderol@gmail.com

Markanın Ciddi Kullanımının Kanıtlanmasında Geniş Tabirler Yerine Alt Kategoriler mi Değerlendirilmelidir?

Adalet Divanı Genel Mahkemesi Syrena Kararı (T-677/19)

Yazımın konusu olan davaya geçmeden önce sizinle kısa bir beyin jimnastiği yapmak isterim. Kendinizi 1957 yılında araba üreten bir firmanın yöneticisi olarak hayal edin. Ülkenizde tamamen yerli araba üreten ilk firmasınız. 521,311 adet arabanın üretimini yalnızca 30 yıl içerisinde yapmışsınız. Şimdi kulağa küçük bir sayı gibi gelebilir, ancak 1950’lerin teknolojisi düşünüldüğünde gayet etkileyici bir miktar olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Yıllar üzerinden bir karşılaştırma yapacak olursak; 1950-1980 yılları arasında Dünya’da ortalama 20 milyon civarı araba varken, günümüzde bu sayı 2 milyara yaklaşmaktadır. Yani aslında şu anda kulağa çok fazla gibi gelmeyen 521 bin adet araba, o zamanlar için ciddi bir sayıydı.

Güzel bir başarı hikayesi değil mi? Ancak, yine geçmişten günümüze gelecek olursak, firmanızın ülkenizde yaşadığı bu kadar başarıya rağmen, sizin ve ülkenizin simge arabaları 2020 yılında hukuki anlamda adeta yok olmuş sayılabilir.

Bahsettiğim şirket, Polonya’nın tamamen yerli ilk arabası olan ve dilimizde “deniz kızı” anlamına gelen “Syrena“yı üreten “Fabryka Samochodów Osobowych”dir. İlk olarak 1955 yılında Polonya’nın en büyük endüstri fuarı olan The Poznań International Fair’de tanıtımı yapılan bu araba günümüz için bile çok zarif olan tasarımı ile göz kamaştırmaktadır.

Yeniden hayata döndürülmek istenen Syrena için 2010 tarihinde bir marka başvurusu yapılmış ve marka 9., 12., 28. sınıflardaki mallar için tescil edilmiştir.

İhtilaf esasen, 12. sınıfa dahil mallara ilişkin olduğu için, tescilli markanın anılan sınıfa ilişkin olarak “Kara yoluyla hareket için motorlu taşıtlar ve bu sınıfta yer alan parçaları.” mallarını kapsadığını belirtmek yerinde olacaktır.

22 Nisan 2016 tarihinde Polfarmex isimli şirket bu markanın iptali için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne başvuruda bulunmuştur. Marka iptali isteminin temel argümanı markanın ciddi biçimde kullanımının bulunmamasıdır.

2018 yılında EUIPO, iddiaları kısmen haklı bularak “arabalar” haricinde markanın ciddi bir şekilde kullanılmadığına karar vermiştir. Bu noktada, markanın mal listesi 12. sınıfta “Kara yoluyla hareket için motorlu taşıtlar ve bu sınıfta yer alan parçaları.” iken, ciddi kullanımın yalnızca bu listede ismen yer almayan “arabalar” bakımından kabul edilmiş olması hususuna özellikle dikkat edilmelidir. Bir diğer deyişle “Kara yoluyla hareket için motorlu taşıtlar ve bu sınıfta yer alan parçaları.” genel ifadesi içinde kategorizasyon yapılmış ve “spor arabalar, yarış arabaları ve elektrikli arabalar” için ciddi kullanımın gerçekleştiği tespitinden hareketle, ciddi kullanımın listede ismen yer almayan “arabalar” kategorisi için gerçekleştiği kabul edilmiştir.

İki tarafın da kararı temyiz etmesi üzerine uyuşmazlık EUIPO Temyiz Kurulu’nun önüne gelmiştir. Yapılan itirazları haksız bulan Kurul, incelenen kanıtlar ışığında marka sahibinin Syrena markalı arabaların üretimine tekrar başlamak için hazırlık yaptığını söyleyerek kararı onamıştır. Bunun üzerine, itirazı reddedilen Polfarmex firması uyuşmazlığı mahkemeye götürme kararı almıştır.

Dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından görülmüş ve T-677/19 sayılı kararla 23 Eylül 2020 tarihinde karara bağlanmıştır. Karar metninin  bu bağlantıdan görülmesi mümkündür.

Davada Polfarmex şirketi beş ana iddia üzerinde durmuştur. Genel olarak açıklamak gerekirse birinci ve ikinci iddiaya göre Kurul, sunulan delilleri doğru analiz edememiştir. Deliller, Syrena markalı herhangi bir arabanın piyasaya çıktığını kanıtlamamasına rağmen, dava konusu markanın ciddi kullanımının bulunduğuna karar verilmesinin yanlış olduğu iddia edilmiştir. Yine bağlantılı olan üçüncü ve dördüncü argümanda ise Kurul’un 12. sınıfta yer alan malları doğru kategorize edemeyerek hatalı bir değerlendirme yaptığı ifade edilmiştir. Beşinci ve son olarak, sunulan delillerin bir kısmının dikkate alınmaması gerektiği halde Kurul’un bunları incelemeye alarak kararı haksız yönde etkilediği iddiasına yer ver verilmiştir.  

Bu iddiaları tek tek değerlendiren Genel Mahkeme yorumlamaya beşinci iddiaya cevap vererek başlamıştır:

Öncelikle söylenmesi gerekir ki, marka sahibi yaklaşık 20 adet delili Kurul’a gerektiğinden geç bir tarihte sunmuştur. Davacıya göre, söz konusu deliller 2017/1001 sayılı Tüzüğün 94/1 maddesi gereğince dikkate alınmamalıdır, nitekim incelemeye alınsa bile davacı Polfarmex firması bu delilleri görmemiş ve üzerinde yorum şansı bulamamıştır. Bu sebeplerden dolayı haksız bir karar verildiği iddia edilmiştir.

Bu iddiaya karşılık olarak; söz konusu delillerin ek delil olarak nitelendirildiği ve halihazırda geç gelen bu belgelerin mahkemenin kararını etkileyecek düzeyde de olmadığı ifade edilmiştir. Buna ek olarak, her ne kadar Kurul davacının karşı görüşünün alınması konusunda hata yapmış olsa da, itiraz  aşamasında davacı tarafın bu şansı elde ettiğine, ancak yine de bu deliller hakkında herhangi bir görüş bildirmediğine dikkat çekilerek, bu iddiaların yersiz olduğuna karar verilmiştir. 

Mahkeme, ikinci olarak davacı şirketin ciddi kullanımın gerçekleşmediği iddialarını değerlendirilmiştir. Davacı, marka kullanımının henüz hazırlık aşamasında olduğunu, hiçbir somut ürünün piyasaya sürülmediğini ve davalı tarafın aldığı bu aksiyonların markanın ciddi kullanımı olarak kabul edilemeyeceğini belirtmiş, buna rağmen Kurul’un hataya düşerek bu hazırlık aşamalarını markanın ciddi kullanımı olarak değerlendirerek hatalı bir değerlendirme yaptığını ifade etmiştir.

Mahkeme; Temyiz Kurulu’nun aksine 12. sınıfta yer alan mallar arasında bir ayrıma gitmeden önce, geçmiş tarihli bir kararı dayanak göstererek arabanın tanımını yapmıştır. Buna göre, araba, sürücü ve sınırlı sayıda yolcu taşıyan özel bir ulaşım aracıdır.

Bu kararın ışığında ciddi kullanımı değerlendirmeye başlayan mahkeme ilk olarak yarış arabaları alt kategorisini incelemiş;

  1. Davalının 2013 ve 2015 tarihleri arasında Syrena marka arabaların üretimi için üçüncü kişiler ile sözleşmeler yaptığını,
  2. Yine 2015 tarihinde Warsaw Barborka rallisinde arabanın tanıtımının yapıldığını,
  3. Syrena model arabaların hem görsellerinin hem de fiyatının yer aldığı My Rally Challenge isimli bir broşürün basıldığını,
  4. Sarl Alpmediterranee isimli bir şirketin 5 adet Syrena marka araba için sipariş verdiğini gösteren belgeler bulunduğunu,

ve tüm bunların yanında medyada da söz konusu arabalar hakkında birçok haber yapıldığını tespit etmiştir. Bu tespitler ışığında mahkeme, Syrena markasının yarış arabaları için ciddi kullanımının bulunduğuna karar vermiştir. Nitekim, mahkeme arabaların henüz üretim aşamasında dahi olmamasına karşın, arabaların sipariş edilebilme ve ileride satışa sunulabilme imkânının bulunmasının ciddi kullanım olarak sayılması gerektiğini, içtihat niteliğinde olan birçok kararı da örnek göstererek vurgulamıştır.

Ancak Syrena markasının yarış arabaları için ciddi kullanımının bulunduğu kanaatine varan mahkeme, tam aksi bir yaklaşımla dava konusu markanın yine 12. sınıfta yer alan spor arabaları için ciddi kullanımının bulunmadığı kararına varmıştır. Mahkemeye göre, Temyiz Kurulu’nun karara esas aldığı deliller, sadece çok spesifik bir pazar olan yarış arabalarını kapsamaktadır ve markanın yarış arabaları için ciddi kullanımının bulunması, markanın aynı sınıf içinde yer alan spor arabaları için de kullanımının bulunduğu anlamına gelmemektedir. Bu yaklaşımın gerekçesi, yarış arabaları ile spor arabalarının kullanım amaçlarının tamamen farklı olması, spor arabaların herkese açık yollarda kullanılmasına karşın, yarış arabalarının sadece özel tasarlanmış ve toplumun geri kalanına kapalı olan özel yollarda kullanılmasıdır.  Bu bağlamda mahkeme, yarış arabaları için ciddi kullanımın varlığı değerlendirmesinin, geniş yorumlanmaması gerektiğini ve spor arabalara genişletilmesinin doğru olmadığını karara bağlamıştır.

Buna ek olarak, yine 12. sınıfta yer alan başka bir araba klasmanı olan elektrikli arabalar için mahkeme ayrı bir yorum daha yapmış ve sunulan deliller ışığında ilgili tarihler aralığında başvuru sahibinin Polonya Kalkınma Bakanlığı’yla Syrena marka arabalar için görüştüğünü, ancak bu toplantıda elektrikli araçlar bakımından davalının herhangi bir plan yahut çizim göstermediğinin altını çizmiştir.

Nihayetinde Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun kararını kısmen bozarak markanın sadece “yarış arabaları” açısından ciddi kullanımının bulunduğuna kanaat getirerek 12. sınıfta yer alan diğer “arabalar” açısından markanın iptal edilmesine karar vermiştir.

Sonuç olarak;

EUIPO Marka İptal Birimi ve Temyiz Kurulu’nun görüşünün aksine, Genel Mahkeme kendine tebliğ edilen delillerin spesifik şekilde incelenmesi gerektiğinin altını çizerek, 12. sınıfta yer alan arabaların çok geniş bir alan olduğunu ve bu sebeple kullanım delillerinin alt kategoriler çerçevesinde incelenmesinin marka hukukunun ruhu açısından mühim olduğunu vurgulamıştır.

Buna göre; her ne kadar “yarış arabaları” bir çeşit “araba” olsa da, markanın ciddi kullanımı açısından geniş kategori çerçevesinde yorum yapılmaması gerektiği, hatta tam tersine olabildiğince alt kategoriler halinde incelemenin bir gereklilik olduğu bu karara yansımıştır.

Anlaşılacağı üzere, markanın ciddi kullanımının kanıtlanması noktasında, mal ve hizmet listelerindeki kapsamı geniş tabirlerin dar biçimde ifade edilmesi ihtiyacı günden güne artmaktadır. İnsanların her geçen gün değişen ihtiyaçlarını karşılamak için farklı mal ve hizmetler ortaya çıkmakta iken, marka tescilinde kullanılan geniş tabirlerin ömrü kanaatimizce geçen yıllar içerisinde kısalmaktadır.

Kim bilir, belki 10 yıl içinde araba kavramı yerde ve havada giden arabalar olarak da ayrılabilir…

Onurcan TUTAR

Ekim 2020

tutaronurcan@gmail.com

Üç Boyutlu Şekil Markalarının Ciddi Kullanımının Kanıtlanmasındaki Zorluklar

Ferrari Örneği C 30 743 sayılı EUIPO İptal Birimi Kararı

“Arkanda neyin kaldığının bir önemi yoktur.”

(What’s behind you doesn’t matter.)

Enzo FERRARI

Bu yazının konusu olan uyuşmazlık için belki de en uygun söz manidar şekilde Enzo Ferrari tarafından söylenmiştir. Dünya tarihine soyadı ile damga vuran nadir insanlardan biri olan Enzo Ferrari, Nicolaus August Otto’nun 1867 tarihinde dört zamanlı çalışan motoru icat etmesinden bu yana gelmiş geçmiş en pahalı araç olan 250 GTO’nun üreticisidir. Bahsettiğim 1963 model 250 GTO Ferrari, bir klasik otomobil için ödenen en yüksek bedel olan 70 milyon dolarlık fiyatla kendine alıcı bulmuştur. Bunun yanı sıra, bir açık arttırmada satılan en pahalı araba unvanı ise 48 milyon dolarla 1962 tarihinde üretilen 250 GTO Ferrari’ye aittir. Fiyatlardan da anlaşılacağı üzere, 250 GTO model Ferrariler zamanımızın en değerli ve sembolik arabalarındandır.

Ferrari firmasının 1962-1964 yılları arasında ürettiği bu model arabalardan sadece 39 adet bulunmaktadır. Öte yandan bu arabalar ilk defa piyasaya sürüldüğünde sadece 18 bin dolara alıcı bulurken, yaşadığım şehir olan Ankara’da o zamanlar denemesi yapılan ve Devrim adı verilen Türkiye’nin ilk yerli otomobilinden söz ediliyordu.

Enzo Ferrari’nin “Tüm Zamanların En Büyük Ferrarileri” listesinde ilk sırada yer alan 250 GTO modeli ile ilgili kötü bir talihinin olduğunu söylemek gerekir. Bunun sebeplerinden birincisi; arabalar üretildikten hemen sonra İtalya’da işçi ayaklanmalarının başlamasıdır. Bu ayaklanma, bir krizin başlamasına ve Ferrari firmasının neredeyse batmasına yol açmıştır. İşçilerin fabrikalarda çalışmayı reddetmesi sonucu Ferrari ekonomik açıdan büyük bir sıkıntıya girmiş ve 1969 yılında %90 hissesini bir başka İtalyan otomobil firması olan Fiat’a satmak zorunda kalmıştır. O tarihten sonra Enzo kendi kurduğu şirkette bir çalışan olarak hayatına devam etmek zorunda kalmış ve hatta arabaların laneti o kadar büyük olmuş ki Enzo Ferrari’nin ölümünden neredeyse 30 yıl sonra bile şirketinin peşini bırakmamıştır.

250 GTO model arabaların görünümü Ferrari şirketi adına 29/09/2008 yılında Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nde tescil ettirilmiştir. Üç boyutlu şekil markası olarak tescil edilen bu marka 12., 25. ve 28. sınıflarda yer alan malları kapsamaktadır.

Ares Performance AG isimli bir İsviçre şirketi, bu markanın ciddi bir biçimde kullanılmadığını öne sürerek 12/12/2018 tarihinde EUIPO’ya markanın iptali için başvuruda bulunmuştur.

İddialardan birincisi 12. sınıfta yer alan otomobil ve yedek parçaları açısından bu markanın gerçek bir kullanımının bulunmadığı yönündedir. İsviçreli şirket söz konusu araçların 1964’den bu yana üretilmediğini, buna bağlı olarak yedek ve ilgili parçaların da üretiminin yapılmadığını iddia ederek, 2007 tarihinde yapılan marka başvurusunun kullanma amacı olmadan ve kötü niyetle yapıldığını ileri sürmüştür.

İkinci olarak 25. ve 28. sınıflar açısından, markanın çocuk tişörtleri, oyuncak ve model arabalar dışında herhangi bir kullanımının bulunmadığı, dolayısıyla markanın tescilli bulunduğu neredeyse tüm mallar bakımından iptali istenmiştir.

Buna karşılık Ferrari şirketi, arabaların fiyatları göz önüne alındığında alım-satımının yalnızca çok zengin ve kısıtlı bir kesime hitap etmesinden dolayı çok nadir yapılabildiğini, bununla orantılı olarak araçların otomobilden çok bir koleksiyon parçası olarak sergilenmesi sebebiyle yedek ve benzeri parçaların da satışının normale oranla daha az gerçekleştiğini, ancak buna rağmen boya ve benzeri bakım servislerinin de Ferrari tarafından halen yapıldığını ifade ederek kendini savunmuştur.

Buna ek olarak, arabaların satışının iptal talebi yapılmadan önce yakın tarihlerde gerçekleştiği ve bu tarz ikinci el alım-satımların da Direktifin 7(1) maddesi uyarınca markanın kullanımına girdiği belirtilerek, bu tarz klasiklerin otomobil marketinde niş bir alan kaplamasına rağmen hala önemli bir yere sahip olduklarına da dikkat çekilmiştir.

Yine şirket 25., 28. sınıf malları açısından kullanımı kanıtlamak üzere belirli delil ve belgeler sunmuştur. İşin trajik olan kısmı ise Ferrari şirketinin 25. sınıf malları bakımından delil olarak yalnızca bir adet çocuk tişörtü sunabilmesidir.

Tüm açıklamalar nezdinde EUIPO İptal Birimine sunulan deliller şu şekildedir:

  1. 1962-1964 yılları arasında üretilen 250 GTO Ferrari arabaların alım satımlarının sadece Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Avrupa ülkelerinde yapıldığını gösteren evraklar,
  2. Araçlara yapılan servis hizmetlerinin ve ilgili yedek parçaların   ve  ibareli markalar üzerinden yapıldığını kanıtlar belgeler,
  3. 25. sınıf emtiaları açısından sunulan deliller olan bir t-shirt  , 25. sınıfta yer alan mallar olmasalar da bir kravat iğnesi  ve bir kol düğmesi
  4. 16/06/2015 ve 22/12/2015 tarihleri arasında Ferrari’nin internet sitesinde yer alan 250 GTO modelinin 6 tane küçük araba minyatürlerinin tanıtıldığı katalog,
  5. Keith Bluemel isimli ünlü otomotiv uzmanının görüşü,
  6. 18/10/2018 ve 20/12/2018 tarihleri arasında Bburago oyuncak şirketi tarafından üretilen toplam 128 adet 250 GTO model ve oyuncaklardır.  

Bu delil ve savunmaların ardından İptal Birimi, kararında kullanım kanıtlarını ayrı ayrı incelemiş ve bir değerlendirmede bulunmuştur. İptal Birimi incelemesini yaparken markanın hangi yer ve zaman aralığında kullanıldığına, markanın kullanım amacına ve tescilli bulunduğu sınıftaki mallar ile bağlantısına bakmıştır.

Buna göre, İptal Birimi, 28. sınıfta yer alan mallar bakımından İtalya, Hollanda, İspanya ve Polonya yani Avrupa bölgesinde 2017 ve 2018 tarihleri arasında oyuncak araba ve model araba satışlarının yapıldığını kabul etmiştir.

25. sınıf açısından delillerin incelenmesi sonucunda çocuk tişörtünün ciddi kullanımı kanıtlamadığına kanaat getirmiştir.

Son olarak uyuşmazlık içinde Ferrari adına en önemli noktada olan 12. sınıf mallar (otomobil ve ilgili parçaları) bakımından ilgili uyuşmazlık zaman aralığı olan 2008-2018 tarihleri arasında iptali talep edilen markanın gerçekçi biçimde ciddi kullanım kanıtları sunulmadığı, sunulan yedek parça ve boyama hizmetlerinin ise  ve  markaları adı altında tüketici ile buluştuğuna kanaat getirmiştir.

Sonuç olarak, EUIPO İptal Birimi 250 GTO model aracın görünümünden oluşan 3 boyutlu şekil markasının sadece oyuncak araba ve araba modelleri üzerinde ciddi kullanımının bulunduğuna karar vererek, diğer bütün mallar açısından söz konusu markayı iptal etmiştir. Fakat bu karar nihai olmayıp, Ferrari tarafından itiraz yolu açıktır ve de karara karşı itiraz edilmiştir. Bu bağlamda itiraz gelecek günlerde EUIPO Temyiz Birimi tarafından incelenecektir.

İptal Biriminin verdiği karardan kanaatimizce çıkan sonuç şudur:

Dünyanın en meşhur ve tanınmış araba marka ve modellerinden biri bile olsa, markanın korunması aşamasında, ciddi kullanımın gerçekçi bir şekilde kanıtlanamadığı durumlarda marka iptal edilecektir. Bu kararda üç boyutlu bir şekil markasının kullanımının kanıtlanmasının da ne kadar zor olduğu da görülmektedir; özellikle dünyaya damga vurmuş nitelikte bir açık arttırma satışının bile markanın ciddi kullanımını ispatlama bakımından yeterli bulunmaması, bu konudaki ispat külfetinin ne denli ağır olduğunu açıkça göstermektedir.

Onurcan TUTAR

Eylül 2020

tutaronurcan@gmail.com

Kullanılmama Nedeniyle İptal Edilen Markanın İptal Edilmesinden Önce Gerçekleşen İhlal Nedeniyle Tazminat Talep Edilebilir mi?

AB Adalet Divanı’nın C-622/18 Sayılı Yorum Kararı

İnceleme konusu Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) kararında (26 Mart 2020, C-622/18); ihlale konu tescilli bir markanın ihlal tarihinden sonra kullanılmama nedeniyle iptal edilmesi halinde, ihlalden kaynaklı tazminatın hala mevcut olup olmadığı değerlendirilmiştir.

Temyiz eden AR, alkol ve alkollü içecekler pazarlamaktadır. AR, 5 Aralık 2005 tarihinde, “SAINT GERMAIN” markasının Fransız Ulusal Sınai Mülkiyet Enstitüsünde tescili için başvuruda bulunmuştur. Söz konusu marka, 12 Mayıs 2006 tarihinde “alkollü içecekler (biralar hariç), elma şarabı, sindirim maddeleri, şaraplar ve alkollü içeceklerin yanı sıra alkollü özler ve esanslar” bakımından tescil edilmiştir.

AR, 8 Haziran 2012 tarihinde, Cooper International Spirits, St Dalfour ve Établissements Gabriel Boudier tarafından üretilen bir likörün “St-Germain” markasıyla dağıtıldığını öğrenip, bu üç şirket aleyhinde tazminat talepli ihlal davası açmıştır.

Buna paralel olarak, 13 Mayıs 2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere AR’nin SAINT GERMAIN ibareli markası kullanılmama nedeniyle iptal edilmiş ve bu karar kesinleşmiştir.

AR, ihlal davası için Bölge Mahkemesi’ne başvurarak, iptalden önceki sürede, yani 8 Haziran 2009 – 13 Mayıs 2011 tarihleri arasında ihlalin gerçekleştiği iddiasını ileri sürmüştür. 

Bu iddia, söz konusu markanın başvurusunun yapıldığı tarihten bu yana kullanılmadığı gerekçesiyle 16 Ocak 2015 tarihli Bölge Mahkemesi kararıyla tamamen reddedilmiştir.

Paris Temyiz Mahkemesi, Bölge Mahkemesinin kararını 13 Eylül 2016 tarihinde onamıştır. AR, Paris Temyiz Mahkemesi kararının marka mevzuatını ihlal ettiği gerekçesiyle bu karara karşı temyiz başvurusunda bulunmuştur. Bu koşullarda, üst mahkeme yargılamayı durdurmaya ve aşağıdaki soruyu ABAD’a sormaya karar vermiştir:

“Bir markayı hiç kullanmayan ve kullanılmadığı andan itibaren iptal edilen bir markanın sahibi, markanın tescilli olduğu dönem boyunca meydana gelen tecavüz fiilleri için tazminat talep edebilir mi?”

(Not: Somut olaydaki markanın tescilli olduğu tarihler 12 Mayıs 2006 – 12 Mayıs 2011 arasıdır.)

ABAD’ın uyuşmazlık hakkındaki değerlendirmesi şu şekildedir:

2008/95 Direktifi uyarınca, AB üye ülkeleri bir markanın iptalinin yürürlüğe gireceği tarihi belirlemekte özgürdür. Buna ek olarak, üye devletler, markanın iptal edilebileceğini tespit ederlerse, markanın ihlal davasında kullanılamayacağını belirtmek isteyip istemediklerine karar verebilirler (Madde 11 (3) Direktif 2008/95).

Fransız yasalarına göre, bir markanın kullanılmaması nedeniyle iptali hali, markanın tescilini izleyen beş yıllık sürenin sona ermesiyle ortaya çıkabilir. ABAD’a göre, Fransız yasama meclisinin 2008/95 sayılı Direktifin 11 (3) maddesinde belirtilen seçeneği kullandığını gösteren hiçbir şey yoktur.  Yani başka bir deyişle, Fransız mevzuatı, markadaki haklar sonradan iptal edilmiş olsa bile, bu süre içinde meydana gelen ihlallerle ilgili olarak işlem yaparken, sürenin bitiminden sonra, bir ticari marka sahibinin tescile güvenmesi için kapıyı açık bırakmaktadır.

Buna ek olarak, ABAD bir ticari markanın kullanılmamış olmasının kendi başına ihlal edici fiillerle ilgili olarak tazminatı engellemediğine, ancak maruz kalınan zararın varlığı ve zararın miktarının belirlenmesinde dikkate alınması gereken önemli bir faktör olduğuna karar vermiştir.

Sonuç olarak, Mahkeme, 2008/95 sayılı Direktifin 10 (1) maddesinin ilk alt paragrafı olan 5 (1) (b) maddesinin ve 12 (1) maddesinin ilk alt paragrafının, Direktif başlangıç kısmının altıncı maddesi ile bağlantılı olarak okunduklarında; tescilli bir markanın tescil tarihini takip eden beş yıl içerisinde tescil kapsamındaki mal veya hizmetler bakımından ciddi kullanımının gerçekleşmemesi nedeniyle iptal edilmesi halinde, üye devletlere, tescilli markanın sahibinin iptal tarihinden önce kendi markasıyla karıştırılabilecek bir işaretin aynı veya benzer mal veya hizmetler için üçüncü kişilerce kullanımından kaynaklanacak zarar nedeniyle tazminat talep edebilme hakkına izin verme ya da vermeme imkanını sağladığı şeklinde yorumlanması gerektiğini belirtmiştir.  

Söz konusu karardan da anlaşılacağı üzere Fransa’da kullanılmayan bir markanın sahibi, markası kullanılmama nedeniyle iptal edilmiş olsa bile haklarına tecavüz eden kullanıma ilişkin dava açabilecektir.

ABAD’ın kararı ilk bakışta alışagelmişin dışında bir karar gibi gelse de Türk mevzuatında da 6769 sayılı kanunun 26 ncı maddesinde markanın iptaline karar verilmesi hâlinde; bu kararın, iptal talebinin Kuruma sunulduğu tarihten itibaren etkili olması ana kural olup, talep üzerine, iptal hâllerinin daha önceki bir tarihte doğmuş olması hâlinde iptal kararının bu tarihten itibaren etkili olacağına karar verileceği düzenlenmiştir. İptal kararının etkileri hukukumuzda markanın hükümsüzlüğü gibi başvuru tarihinden itibaren sonuç doğurmadığı düşünüldüğünde ABAD’ın kararının Türkiye bakımından yerinde olduğu düşünülmektedir.   

Aysu TAŞ

Eylül 2020

aaaysutas@gmail.com

Kullan Ya Da Kaybet! – McDonald’s’a ait “BIG MAC” markasının tescili ciddi kullanımı ispatlanamadığı için iptal edildi

09-19-06 Sun-Times studio, Chicago – for Eric White, Big Mac illustration – -John J. Kim/Sun-Times

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) 11.01.2019 tarihli kararında McDonald’s’ın “BIG MAC” markası ile ilgili olarak 14 788 C sayılı kararını (https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///name/big%20mac [GDA1] veya https://www.docdroid.net/A5QdVFE/big-mac-tm-revocation.pdf#page=8) verdi.

İrlandalı hamburger zinciri Supermac Ltd. 2017 yılında, McDonalds’a ait olan “BIG MAC” isimli markanın ciddi bir biçimde kullanılmaması sebebiyle 29, 30 ve 42. sınıflardaki tescilinin iptalini talep etmiştir. 11.01.2019 tarihli karar; ciddi ve kesintisiz kullanımın nasıl ispatlanması gerektiğini, McDonald’s tarafından sunulan delillerin nasıl değerlendirildiğini ve “BIG MAC” gibi tanınmış bir markanın tescilinin yetersiz delil sebebiyle tüm Avrupa’da nasıl iptal edilebildiğini göstermektedir.

Supermac Ltd., 2017/1001 sayılı Yönetmelik’in 58/1(a) maddesine dayanarak “BIG MAC” markasının tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde tescil edildiği mal ve hizmetler bakımından Birlik’te ciddi ve kesintisiz şekilde kullanılmadığını, dolayısıyla markanın tescilinin iptal edilmesi gerektiğini iddia etmiştir. İptal talebine cevaben McDonald’s markasının ciddi kullanımını göstermek için EUIPO’ya kullanım ispatı delilleri sunmuştur.

Talep sahibi Supermac Ltd., McDonald’s tarafından sunulan kullanım ispatı delillerinin markanın sadece sandviçler üzerinde kullanıldığını ispatladığını bu nedenle sunulan delillerin yetersiz olduğunu belirtmiş, McDonald’s ise buna cevaben AB’nin ekonomik açıdan en önemli üye ülkelerinden olan Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık’ta markasının kullanıldığını ispatlar nitelikte deliller sunduğunu ve bu delillerin markanın Avrupa Birliği’nde kullanıldığını ispatlamaya yeter olduğunu iddia etmiştir.

Uyuşmazlık konusu “BIG MAC” markası 22.12.1998 tarihinde tescil edilmiş, 11.04.2017 tarihinde de markanın iptali talep edilmiştir, bir diğer deyişle marka iptal talebinin yapıldığı tarihte beş yıldan fazla süredir tescillidir. Dolayısıyla McDonald’s iptal talebinden geriye dönük olarak beş yıl içerisinde (11.04.2012-11.04.2017) markanın ilgili mal ve hizmetler üzerinde ciddi kullanımını ispat etmek durumunda kalmıştır.

McDonald’s ilgili zaman aralığında markasını kullandığını ispatlamak adına EUIPO’ya Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık’taki McDonald’s şirketlerinin yetkililerince imzalanan 3 adet yeminli ifade; Big Mac et sandviçlerini gösteren Almanca, Fransızca ve İngilizce broşürler ve reklam posterlerinin bilgisayar çıktısı ve sandviçlerin ambalajları (kutuları); farklı ülkelerin McDonald’s web sitelerinden alınmış ekran görüntüleri ve Big Mac hamburgerinin tarihini, içeriğini ve besinsel değerini içeren bilgilerin yer aldığı en.wikipedia.org sitesinden alınmış çıktılar sunmuştur.

EUIPO sunulan delillerin tamamını incelemiş ve her birine dair kullanım ispatı delilleri açısından marka sahiplerini oldukça ilgilendirebilecek belirli değerlendirmelerde bulunmuştur:

  • EUIPO, marka sahibinin temsilcileri/çalışanları tarafından imzalanan ve 2011-2016 yılları arasında “Big Mac” sandviçlerinin Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık’taki satış miktarının 1.4 milyardan fazla olduğunu iddia eden yeminli ifadelerin, markanın kullanımı ispatlamak için geçerli delil olduğunu ancak bu ifadeleri verenlerin tarafsız olmaması sebebiyle ispat gücünün az olduğunu belirtmiştir. Bu türdeki delillerin ancak diğer delillerle (etiketler, ambalajlar, vb.) desteklenmesi veya bağımsız kaynaklardan elde edilmesi halinde ispat gücünün artacağını vurgulamıştır.
  • McDonald’s’ın kendi web sitelerinden almış olduğu ekran görüntüleri ile ilgili olarak ise; markanın web sitesindeki varlığı bu markayı taşıyan ürünlerin veya hizmetlerin halka arz edildiğini gösterebilir ancak bu web sitesi yeri, zamanı ve kullanımın kapsamını göstermediği sürece tek başına markanın web sitesinde kullanılıyor olması markanın ciddi bir biçimde kullanıldığını ispatlamaya yetmemektedir sonucuna ulaşmıştır.
  • Web sitesi çıktılarının ispat gücünü arttırmak adına web sitesi aracılığıyla uyuşmazlık konusu mal ve hizmetlerin siparişinin verildiğini gösteren delillerin sunulabileceğini ifade eden EUIPO, destekleyici delillere – örnek olarak internet trafiğini veya hangi ülkelerden bu web sitelerine erişildiğini gösteren kayıtlar – ihtiyaç olduğunu belirtmiştir. Böylesi destekleyici delillerin McDonald’s tarafından sunulmadığını dolayısıyla web siteleri ile satışa sunulan (satılan) ürünlerin nihai sayısı arasında ilişki kurulamadığını belirtmiştir.
  • Sunulan ambalaj ve broşürlerin “BIG MAC” markasını taşıdığını ancak bu broşürlerin dolaşımının nasıl olduğunu, kimlere sunulduğunu ve muhtemel veya gerçek satışlara yol açıp açmadığını gösteren herhangi bir bilgi sunulmadığını belirten Kurum, sunulan materyallerin ilgili mal ve hizmetler üzerinde markanın gerçek bir ticari varlığı olduğunu gösteren herhangi bir veri içermediği sonucuna varmıştır.
  • Son olarak, en.wikipedia.org sitesinden alınan çıktıların güvenilir bir delil olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığını zira Wikipedia’da yer alan yazıların her an kullanıcılar tarafından değiştirilebileceği kararda vurgulanmıştır.

Kullanım ispatı delillerini bu şekilde değerlendiren EUIPO, sonuç olarak markayı taşıyan ürünlerin gerçekten satışa sunulduğunu gösteren inandırıcı bilgilerin sağlanmadığına karar vermiştir.

Kurum, ürünler satışa sunulmuş olsa dahi, bu ürünlerin sunulan web sitesinde veya başka bir yerde ne kadar süre boyunca satışa sunulduğuna, gerçekten bir satışın yapılıp yapılmadığına veya herhangi bir müşteriyle iletişime geçilip geçilmediğine dair herhangi bir veri sunulmamıştır diyerek kararını gerekçelendirmiştir. Ayrıca karardan, markanın tescili kapsamında olan ilgili hizmetlerin “BIG MAC” markasıyla sunulduğuna dair McDonald’s tarafından tek bir delilin bile ibraz edilmediği anlaşılmaktadır.

Kurum vermiş olduğu kararda “zaman, yer, kapsam ve kullanımın niteliği unsurlarının kümülatif” olduğunu belirtip, sunulan bütün delillerin bu unsurları içermesi gerektiğinin altını çizmiştir. Bu unsurlardan birisini bile taşımayan kullanım ispatı delillerinin yetersiz olarak değerlendirilip reddedileceği kararda açıkça belirtilmiştir.

Sonuç olarak, McDonald’s markasının tescilli olduğu hiçbir mal ve hizmet için markasının ciddi bir biçimde kullanıldığını gösteremediği için “BIG MAC” markasının tescilinin iptaline karar verilmiş, kararın kesinleşmesini takiben, karar iptal başvurusunun EUIPO’ya sunulduğu tarihten yani 11.04.2017’den itibaren etkili olacaktır.

2017 yılında 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) yürürlüğe girmesi ile birlikte gelen “kullanım ispatı” kurumunun uygulanması sırasında delillerin değerlendirilmesine ilişkin kriterlerin detaylıca irdelendiği bu karardan da anlaşılabileceği üzere, kullanım ispatı için sunulan delillerin önemi azımsanmamalıdır. Marka sahiplerince markanın kullanıldığına dair kapsamlı kayıtlar tutulmalı ve sunulan deliller objektif veriler içermelidir.

Zira “BIG MAC” markasının tanınmışlığı ve marka sahibi tarafından sürekli kullanılıyor olması her ne kadar herkesçe biliniyor olsa da, McDonald’s gibi marka sahipleri bu kullanımlarının yerini, zamanını ve miktarını içeren deliller sun(a)madıkları takdirde, markalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalacaktır.

EUIPO İptal Birimine ait kararın McDonald’s tarafından itiraza konu edilip, Temyiz Kurulu önüne gitmesi muhtemeldir. Dolayısıyla bu defterin henüz kapanmadığını ve iki şirket arasındaki kozların bir de Temyiz Kurulu önünde paylaşılacağını söylemek mümkündür…

Güldeniz Doğan ALKAN

guldenizdogan@hotmail.com

Ocak 2019

“Marka Hukukunda Kullanmama Nedeniyle İptal Müessesesinde Yaşanan Güncel Gelişmeler ve Sorunlar Paneli”nden İzlenimler

 

AIPPI Turkey tarafından düzenlenen “Marka Hukukunda Kullanmama Nedeniyle İptal Müessesesinde Yaşanan Güncel Gelişmeler ve Sorunlar Paneli” 9 Mart 2018 tarihinde İstanbul’da The Marmara Taksim Otel’de gerçekleştirildi.

Oldukça yoğun ilgiyle karşılanan panele 200 kişinin üzerinde katılım vardı ve sanıyoruz ki katılan herkes panelden memnuniyetle ayrıldı.

 

AIPPI Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Ferhan Çağırgan tarafından yapılan açılış konuşması, esasen Ocak 2018’de beklenmedik bir anda hayatını kaybeden AIPPI Turkey Başkanı Sertaç Köksaldı’yı anmaya adanmıştı. Bu vesileyle Köksaldı fikri mülkiyet camiası tarafından bir kez daha hatırlandı.

Panelin diğer açılış konuşması, hazırlık komitesi üyelerinden Deniz Merve Ersoy Pınar tarafından yapıldı. Pınar konuşmasında sorunu kısaca tanımladı, süreç boyunca ortaya çıkan görüşleri kısaca hatırlattı ve mahkeme kararlarından birkaç örneği ortaya koydu.

 

Panel bölümü, oturum yöneticisi Özlem Fütman tarafından başlatıldı ve konuşmacılar Prof. Dr. Hamdi Yasaman, Prof. Dr. Tekin Memiş, Doç. Dr. Hayrettin Çağlar, Yrd. Doç. Dr. Tamer Pekdinçer, Yrd. Doç. Dr. Rabia Eda Giray, Fethi Merdivan (Hakim), Önder Erol Ünsal (MAPADER YK Başkanı) ve Türkay Alıca (Emekli Hakim – Avukat), oturum yöneticisi tarafından yöneltilen soruları yanıtlayarak, konu hakkındaki görüş ve birikimlerini dinleyicilerle paylaştılar.

 

 

Saat 13.00’de başlayıp 18.00’de sona eren panel, konunun derinlemesine tartışılması bakımından faydalıydı.

Anayasa Mahkemesi’nin 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 14. Maddesini iptal etmesinin ardından, 556 sayılı KHK döneminde ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu döneminde açılan kullanılmama nedeniyle iptal davalarının akıbetinin ne olması gerektiği elbette dinleyicilerin merakını en çok çeken gündemdi.

Doğrusunu söylemek gerekirse, panelde Doç. Dr. Hayrettin Çağlar dışındaki konuşmacıların tamamı 6769 sayılı SMK döneminde açılan davalar bakımından bir sorunun bulunmadığı ve davaların SMK hükümleri uyarınca görülmesi gerektiği görüşündeydi.  Doç. Dr. Hayrettin Çağlar ise, SMK’na ek bir madde konulmadığı sürece 6769 sayılı SMK döneminde açılan davaların da reddedilmesi gerektiğini, dolayısıyla 2022 yılından önce kullanılmama nedeniyle iptal davalarının görülemeyeceği yönündeki görüşünü tekrarladı. İtiraf etmeliyiz ki Çağlar, “ben tek siz hepiniz” performansını hiç terlemeden başarıyla yürüttü.

556 sayılı KHK döneminde açılan davalar bakımından panelin bir bölümü bu tip davaların da reddedilmemesi gerektiği görüşündeyken, panelin kalan kısmı (belki de çoğunluğu), bu davaların hukuki boşluk nedeniyle reddedilmesinin yerinde olduğunu ve dolayısıyla mahkemelerin bu yönde şu ana dek verdikleri kararlarda hukuken haklı olduğunu öne sürdü.

Toplantı sonucunda oluşan genel manzara, bu tartışmanın artık sonlanması gerektiği, yargının vereceği kararlarla bu belirsizliği ortadan kaldırmasının zamanının geldiği yönündeydi. Özellikle, 6769 sayılı SMK döneminde açılan davaların bir kısmının reddedilmeden görülmeye devam ettiğini öğrenmek, dinleyicilerin yüreğine bir nebze su serpti.

Toplantıda öne sürülen görüşlerin ve konuşmaların detayına bu yazıda girmeyeceğiz. Bununla birlikte, toplantıda yapılan bir duyuru çerçevesinde, AIPPI Turkey’in panelin çözümlemesini yaptıktan sonra, paneli kitap olarak yayınlayacağı haberini okuyucularımıza verebiliriz.

Fikri mülkiyet camiasının tüm enerjisini çeken ve 6769 sayılı SMK hakkında başka bir konunun tartışılmasına imkan vermeksizin, tüm gündemi domine eden bu önemli konu hakkında düzenlenen panel için AIPPI Turkey’e ve panel organizasyon ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

IPR Gezgini

iprgezgini@gmail.com

Mart 2018

 

 

556 Sayılı KHK’nin 14. Maddesinin İptali Kararı Sonrası Markaların Kullanılması Yükümlülüğü Hakkındaki Tartışmalara Katkı – 1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı Çözüm Olabilir mi?

Anayasa Mahkemesi’nin 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 14. maddesini 6 Ocak 2017 tarihinde, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmesinden hemen önce iptal etmesinin, dört günlük bir yasal boşluğa yol açarak tescilli markaların kullanılması yükümlülüğünü ortadan kaldırıp kaldırmadığı sorusu önemli tartışmalara yol açmıştır.

Tartışmalara ilişkin görüşler bu yazıda belirtilmeyecektir. Amacımız, şu ana dek kişisel olarak duymamış olduğumuz farklı bir bakış açısının, bu önemli soruna çözüm teşkil edip etmeyeceğinin tartışılmasını sağlamaktır.

Marka konusunda Türkiye’nin taraf olduğu veya imzaladığı uluslararası anlaşmalar (TRIPS, Paris Sözleşmesi, Madrid Protokolü, Marka Kanunu Anlaşması, Nice Anlaşması, Viyana Anlaşması, yürürlüğe girmemiş olsa da imzaladığımız Singapur Anlaşması), bu önemli tartışmaya çözüm sağlayabilecek doğrudan uygulanabilir bir hüküm içermemektedir. Bununla birlikte, TRIPS’in 19. maddesinin soruna çözüm teşkil edip etmeyeceği ayrı bir tartışma konusudur.

Bizim öne süreceğimiz görüş, şu ana dek tartışmalarda ismini rast gelmediğimiz 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (bundan sonra Gümrük Birliği Kararı olarak anılacaktır)’nın mevcut tartışmalara bir çözüm sağlayıp sağlamayacağının bir argüman olarak ortaya konulmasıdır.

Gümrük Birliği Kararı, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasındaki Ortaklık Konseyi’nin 6 Mart 1995’te imzaladığı bir karardır. Bu kararın uluslararası bir anlaşma statüsünde veya benzeri bir statüde olup olmadığı konusunda farklı görüşler öne sürülmektedir.

Ortaklık Konseyi, 1963 tarihli Ankara Anlaşması hükümleri çerçevesinde oluşturulmuştur. Uluslararası bir anlaşma olan Ankara Anlaşması’nda, konsey kararlarına ilişkin olarak aşağıdaki hüküm yer almaktadır:

KISIM: III
Genel ve son hükümler

Madde – 22.  

  1. Anlaşma ile belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için, Anlaşma’nın öngördüğü hallerde Ortaklık Konseyi’nin karar yetkisi vardır. İki taraftan her biri, verilmiş kararların yerine getirilmesinin gerektirdiği tedbirleri almakla yükümlüdür. Ortaklık Konseyi yararlı tavsiyelerde de bulunabilir.

Ankara Anlaşması çerçevesinde oluşturulan Ortaklık Konseyi’nin 1/95 sayılı Gümrük Birliği kararının tam metninin http://www.mfa.gov.tr/1-95-sayili-ortaklik-konseyi-karari-gumruk-birligi-karari.tr.mfa  bağlantısından görülmesi mümkündür.

Kararın fikri ve sınai hakların korunmasıyla ilgili 31. maddesi aşağıdaki şekildedir:

KISIM IV (YASALARIN YAKINLAŞTIRILMASI)

BÖLÜM I (FİKRİ, SINAİ VE TİCARİ MÜLKİYETİN KORUNMASI)

Madde 31

1.Taraflar fikri, sınai ve ticari mülkiyet haklarının yeterli ve etkili biçimde korunması ve uygulanmasını sağlamaya verdikleri önemi teyid ederler.

2.Taraflar, ancak fikri mülkiyet haklarına Gümrük Birliği’ni oluşturan iki tarafta da eş düzeyde etkili koruma sağlanması halinde Gümrük Birliği’nin gereğince işleyebileceğini kabul ederler. Dolayısıyla 8. Ekte öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyi taahhüt ederler.

Maddenin atıfta bulunduğu 8. Ek’in ilgili maddesi ise aşağıdaki biçimdedir:

FİKRİ, SINAİ VE TİCARİ MÜLKİYETİN KORUNMASI (EK 8)

Madde 1

  1. Taraflar, Uruguay Konferansı Çok Taraflı Ticaret Görüşmeleri’nde akdedilen Fikri Mülkiyet Haklarının Ticaretle İlgili Yönleri Hakkında Anlaşma’dan (TRIPS) doğan yükümlülüklere atfettikleri önemi teyid ederler.

Bu çerçevede, Türkiye, bu Kararın yürürlüğe girmesinden itibaren en geç üç yıl içinde TRIPS Anlaşmasını uygulamaya koymayı taahhüt eder.

  1. Bu Kararda hüküm bulunmayan hallerde, iki Taraf arasında fikri, sınai ve ticari mülkiyet haklarının kapsamı, koruma düzeyi ve uygulanması ile ilgili olarak TRIPS Anlaşması hükümleri, her iki Taraf bakımından yürürlüğe girdikleri tarihten itibaren uygulanır.

Madde 2

Türkiye, Avrupa Topluluğunda yürürlükte bulunan koruma düzeylerine eşit koruma düzeylerini sağlamak üzere fıkri, sınai ve ticari mülkiyet haklarının etkin bir şekilde korunmasını geliştirmeye devam eder ve bu haklara saygı gösterilmesini sağlayacak uygun tedbirleri alır.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin marka mevzuatlarının Birlik Marka Direktifi’ne uyumlu olması zorunludur. AB adayı bir ülke olan Türkiye’nin marka mevzuatını teşkil eden, gerek 556 sayılı KHK gerekse de 6769 sayılı SMK Marka Kitabı, AB Marka Direktifi hükümlerine uyum amacı gözetilerek hazırlanmıştır.

16 Aralık 2015 tarihli şu an yürürlükte bulunan 2015/2436 sayılı Birlik Marka Direktifi’nin giriş bölümünde aşağıdaki ifadeler yer almaktadır:

 

(31) Trade marks fulfil their purpose of distinguishing goods or services and allowing consumers to make informed choices only when they are actually used on the market. A requirement of use is also necessary in order to reduce the total number of trade marks registered and protected in the Union and, consequently, the number of conflicts which arise between them. It is therefore essential to require that registered trade marks actually be used in connection with the goods or services for which they are registered, or, if not used in that connection within five years of the date of the completion of the registration procedure, be liable to be revoked.

Markalar, malların ve hizmetlerin ayırt edilmesini sağlama ve tüketicilerin bilgilenmiş şekilde seçimler yapmasına imkan verme amaçlarını, ancak piyasada fiilen kullanılırlarsa yerine getirirler. Kullanım şartı buna ilaveten, Birlikte tescilli olan ve korunan toplam tescilli marka sayısını düşürmek ve bunun sonucunda bunlar arasındaki ihtilaflarının sayısını azaltmak için de gereklidir. Dolayısıyla, tescilli markaların, tescil edildikleri mallar ve hizmetler için fiilen kullanılmalarını ve kullanılmamaları halinde de tescil prosedürünün tamamlandığı tarihten itibaren 5 yıl içinde iptal edilmelerine imkan sağlamayı şart koşmak gereklidir.

 

(32) Consequently, a registered trade mark should only be protected in so far as it is actually used and a registered earlier trade mark should not enable its proprietor to oppose or invalidate a later trade mark if that proprietor has not put his trade mark to genuine use. Furthermore, Member States should provide that a trade mark may not be successfully invoked in infringement proceedings if it is established, as a result of a plea, that the trade mark could be revoked or, when the action is brought against a later right, could have been revoked at the time when the later right was acquired.

Bunun sonucu olarak, tescilli bir marka yalnızca fiilen kullanılması korunmalıdır ve önceki tarihli tescilli bir marka sahibine, sonraki tarihli bir markaya karşı itiraz etme veya onu hükümsüz kılma hakkını, sahibi bu markayı gerçek kullanıma konu etmemişse sağlamayacaktır…

Yukarıda yer alan giriş hükümleri karşılığını Direktif’in 19. maddesinde bulmuştur:

SECTION 4

Revocation of trade mark rights

Article 19

Absence of genuine use as ground for revocation

  1. A trade mark shall be liable to revocation if, within a continuous five-year period, it has not been put to genuine use in the Member State in connection with the goods or services in respect of which it is registered, and there are no proper reasons for non-use.

 

BÖLÜM 4

Marka Hakkının İptali

Madde 19

İptal nedeni olarak gerçek kullanımın yokluğu

Eğer bir marka tescilli olduğu mal ve hizmetler için üye bir ülkede kesintisiz beş yıllık süre içinde gerçek kullanıma konu olmamışsa ve kullanmama için geçerli nedenler yoksa, marka iptale tabi olacaktır.

 

Yukarıda yer verdiğimiz AB Direktifi, markayı kullanım yükümlülüğünü ve bu yükümlülüğünün markanın işlevleri ile olan bağlantısı açık şekilde belirtmiştir. Buna göre, markalar kendilerinden beklenen işlevleri ancak gerçek kullanıma konu olmaları halinde sağlayacaktır, AB üyesi ülkeler markaların kullanımı ve kullanılmamaları halinde iptali hükümlerine mevzuatlarında yer vermek zorundadır.

Bu noktada 556 sayılı KHK hükümlerine dönecek olursak;

556 sayılı SMK madde 4:

Milletlerarası anlaşmaların öncelikle uygulanması              

Madde 4 – Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası anlaşma hükümlerinin bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinden daha elverişli olması halinde, 3 üncü maddede belirtilen kişiler, elverişli hükümlerin uygulanmasını talep etme hakkına sahiptir.

hükmüyle karşılaşmaktayız.

Fikri Mülkiyet Camiasına soru:

Eğer, 1/95 sayılı Gümrük Birliği Kararı, uluslararası bir anlaşma olan Ankara Anlaşması çerçevesinde oluşturulan Ortaklık Konseyi’nce verilen ve gene Ankara Anlaşması uyarınca taraflar için yükümlülük doğuran bir karar olarak kabul edilirse;

 “Türkiye, Avrupa Topluluğunda yürürlükte bulunan koruma düzeylerine eşit koruma düzeylerini sağlamak üzere fikri, sınai ve ticari mülkiyet haklarının etkin bir şekilde korunmasını geliştirmeye devam eder ve bu haklara saygı gösterilmesini sağlayacak uygun tedbirleri alır.”

Türkiye bu kararın yukarıda yer verilen 8. Ek madde 2 hükmü uyarınca, sınai mülkiyet haklarına Avrupa Birliği ile eşit koruma düzeyi sağlamak için uygun tedbirleri almak yükümlülüğündedir.

Avrupa Birliği Marka Direktifi, markanın kullanımı ile ilgili zorunlulukları ve kullanımın gerçekleşmemesi halinde iptal yaptırımını içermektedir. Buna ilaveten, Direktif’in giriş bölümünde markanın işlevlerini ancak fiilen kullanılması halinde gerçekleştirebileceği de belirtilmektedir. Dolayısıyla, AB Marka Direktifi hükümleri uyarınca markanın kullanımı ve kullanılmaması halinde de iptali için yöntemlerin tanımlanması bir zorunluluktur.

Türkiye’de marka kullanımı zorunluluğun, Anayasa Mahkemesi’nin 6 Ocak 2017 tarihli iptal kararı sonrasında ortadan kalktığını, 6-10 Ocak tarihleri arasındaki dört günlük yasal boşluk nedeniyle de 6769 sayılı SMK bakımından da kullanmama nedeniyle iptal davalarının ancak 2022 yılında açılabileceğini kabul etmek, açık şekilde Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde yürürlükte bulunan koruma düzeylerine eşit koruma düzeylerini sağlamak üzere fikri, sınai ve ticari mülkiyet haklarının etkin bir şekilde korunmasını sağlama yükümlülüğüne aykırı bir yaklaşım teşkil edecektir.

556 sayılı KHK’ye göre, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası anlaşma hükümlerinin bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinden daha elverişli olması halinde, 3 üncü maddede belirtilen kişiler, elverişli hükümlerin uygulanmasını talep etme hakkına sahiptir.

Tüm bunların sonucunda; 1/95 sayılı Gümrük Birliği Kararı hükümlerinden hareketle Türkiye’de marka kullanımı yükümlülüğünün, 6 Ocak 2017 öncesi, 6-10 Ocak 2017 arası ve 10 Ocak 2017 sonrası hiçbir yasal boşluk olmaksızın devam edebileceği öne sürülebilir mi?

Tartışması tüm camiaya ait olmak üzere bu görüşü bilgilerinize sunuyorum.

Önder Erol Ünsalunsalonderol@gmail.com9 Mart 2018