Aylar: Temmuz 2015

Adalet Divanı Genel Mahkemesi 15 Temmuz 2015 Tarihli Kararı İle Ayırt Ediciliği Çok Düşük “HAPPY HOURS/HAPPY TIME” Markaları Arasında Karıştırılma İhtimali Değerlendirmesinde Bulunuyor. (T‑352/14)

Resim_happy

Adalet Divanı Genel Mahkemesi, Swatch şirketinin ayırt ediciliği çok düşük “Happy Hours” tescilli markası ile yine ayırt ediciliği çok düşük, zayıf bir marka olan “Happy Time” başvurusunun konu olduğu yargılamasında, kavramsal açıdan aynılık noktasından hareket ederek markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu sonucuna varmaktadır. Kararın ayrıntılarını aşağıda bulabilirsiniz.

Kararın orijinal metnine okuyucularımız  http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=207%252F2009&docid=165848&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=23114#ctx1 bağlantısından ulaşabilirler.

Dava öncesi olayın tarihçesi şu şekildedir:

  • 7 Temmuz 2011 tarihinde Belçika merkezli The Smiley Company SPRL (“Smiley”) şirketi

HAPPY TIME

kelime markasının topluluk markası olarak tescili için başvuruda bulunmuştur. Başvuru Nice Sınıflandırması’nın 14.sınıfında yer alan “değerli taşlar, madenler, mücevherat, saatler” ve 35. sınıfında yer alan “reklamcılık, iş idaresi ve yönetimi, ofis işleri”  malları ve hizmetleri için yapılmıştır.

  • 20 Eylül 2011 tarihinde İsviçre merkezli The Swatch Group Management Services AG söz konusu başvuruya, kendi adına daha önceden Nice Sınıflandırması’nın 35. sınıfında yer alan “mücevherat ve saat ve saat parçaları satış hizmeti, internet üzerinden mücevherat satışı” ve 37. sınıfta yer alan “saat parçaları ve mücevherat tamiri ve temini” hizmetlerinde tescilli

HAPPY HOURS

markasını dayanak göstererek itiraz etmiştir. İtiraza gerekçe olarak 207/2009 sayılı Tüzüğün 8/1 (b) maddesi gösterilmiştir. Bu madde 556 sayılı KHK’nın aynı numaralı maddesine tekabül eden düzenlemeyi içermektedir.

  • 31 Mayıs 2013 tarihinde OHIM İtiraz Bölümü itirazı kısmen kabul etmiştir.
  • Smiley şirketi İtiraz Bölümü’nün kararına karşı itiraz etmiştir.
  • 6 Şubat 2014 tarihinde OHIM Temyiz Kurulu, Smiley şirketinin bu itirazını reddetmiştir. Temyiz Kurulu’na göre markalara arasında karıştırılma ihtimali mevcuttur, zira markaların içerdikleri mallar ve hizmetler aynı ve benzer olup satışa sunuluş mekânları aynıdır. Diğer yandan da markalar arasında görsel ve işitsel açıdan düşük derecede benzerlik, kavramsal açıdan ise aynılık mevcuttur.

Smiley şirketi, OHIM sürecinde Tüzüğün 8/1 (b) maddesinde düzenlenen karıştırılma ihtimali değerlendirmesinin hatalı yapıldığı iddiası ile Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nde dava açmıştır.

Tüzüğün 8/1 (b) maddesi anlamında karıştırılma ihtimali, aynı ve benzer mallar ve hizmetler için aynı ve benzer markaların tescili halinde söz konusu olmaktadır ve markalar arasında bağlantı ihtimali de bu kapsama girmektedir.

Yerleşmiş içtihatlara göre hitap edilen tüketici kitlesinin, malların ve hizmetlerin aynı işletmeden veya ekonomik olarak bağlantı halindeki işletmelerden kaynaklandığını düşünmeleri halinde karıştırılma ihtimali gündeme gelir. Aynı doğrultuda, karıştırılma ihtimali değerlendirilmesinde somut olayın tüm unsurlarının özellikle markaların benzerliklerinin ve içerdikleri mallar ve hizmetlerin birbiri ile bağlantısının bir bütün olarak ele alınması gereklidir.[1]

Davacı Smiley şirketine göre yukarıda prensipler doğrultusunda somut olay tekrar ele alınmalıdır.

Bütünsel karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde ilgili mallar ve hizmetler için iyi bilgilendirilmiş, makul seviyede dikkatli ortalama tüketici kitlesinin algısı dikkate alınmalıdır. Ortalama tüketici kitlesinin dikkat seviyesi ilgili malların ve hizmetlerin türüne göre farklılıklar gösterebilmektedir.[2] Somut olayda, hitap edilen tüketici kitlesinin iyi bilgilendirilmiş, makul seviyede dikkatli AB üyesi ülkelerde yaşayan ortalama düzeyde tüketiciler olduğu ihtilaf dışıdır.

Yargı kararlarına göre dava konusu markaların içerdikleri mallar ve hizmetlerin benzerliği değerlendirilmesi yapılırken özellikle; malların ve hizmetlerin doğası, amaçları, kullanım şekilleri, birbiri ile rekabet halinde veya birbirlerini tamamlayıcı olup olmadıkları hususları dikkate alınmalıdır. Malların dağıtım kanalları hususu da bu listeye dâhildir.[3] Şayet mallar ve hizmetler arasında çok yakın bir bağlantı varsa, biri bir diğerinin kullanımı için zorunlu veya önemli ise, bunlar tamamlayıcı olarak addedilmektedir. Bu halde tüketiciler, bu malın üretilmesi veya hizmetin sağlanması sorumluluğunun aynı işletmeye ait olduğu şeklinde bir inanca sahip olabilirler.[4]

Somut olayda da karşılaştırma konusu, bir tarafta 35. sınıfta yer alan mücevherat, saat ve saat parçaları satışı hizmeti, diğer tarafta ise 14. sınıfta yer alan değerli taşlar, mücevherat ve saatlerdir. OHIM’in önceki markanın içerdiği satış hizmetleri ile başvurusu yapılan markanın içerdiği malların aynı olduğu yönündeki tespitini, Mahkeme yerinde bulmuştur. OHIM’e göre bu hizmetlerin sunulduğu yerler ile söz konusu malların satıldığı yerler aynıdır.  Mahkeme’ye göre Davacı aksi yöndeki iddiasını ispatlayamamıştır.

Bir sonraki aşamada Mahkeme, markalar arasındaki ortak ayırt edici, baskın unsurların belirlenen ortalama tüketiciler nezdindeki bütünsel algısı açısından ele alınacak görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik konusuna geçmiştir.  Bu noktada Mahkeme ortalama tüketicinin markaları bir bütün olarak algıladığı ve markayı oluşturan unsurları tek tek analiz etmediği olgusunu hatırlatmıştır.[5]

Dava konusu markalar iki kelimeden oluşmaktadır. Markaların ilk “happy” kelimesi aynı, ikinci kelimeleri ise farklıdır. Bunun yanı sıra markaların uzunlukları çok benzerdir ki, içerdikleri hece sayısı aynı, harf sayısı ise neredeyse aynıdır.

Mahkeme’ye göre tüketiciler genellikle markaların ilk kısımlarına son kısımlarına nazaran daha büyük dikkat göstermektedir ve bu nedenle de markaların ilk ibarelerinin etkisi diğer kısımlara göre daha fazladır.[6] Buna göre OHIM’in bütünsel algı değerlendirmesi sonucunda, dava konusu markalar arasında belirgin düzeyde görsel benzerlik ve düşük düzeyde işitsel benzerlik mevcut olduğu tespiti, Mahkeme’ce yerinde bulunmuştur.

Kavramsal açıdan ise OHIM’e göre; (i) iki marka da belirsiz bir zaman diliminde mutlu olma anlamını içermektedir. (ii) Önceki tescilli “happy hours” markasının, içerdiği mallar dikkate alındığında tüketiciler nezdinde bir teşvik, ödül anlamı taşıdığı iddiası kabul edilemez. (iii) “Happy”, “hours” ve “time” kelimeleri temel İngilizce düzeyindedir ve açık anlamları itibari ile ilgili tüketicilerin bilgisi dâhilindedir.[7] Kaldı ki Tüzüğün 8/1 (b) maddesine göre bir markanın reddedilmesi için karıştırılma ihtimalinin tüm üye devletlerde ve bu bölgede konuşulan tüm dillerde aranması gerekmemektedir, Birliğin sadece bir bölgesindeki tüketicilerin algısı açısından dahi bu ihtimal dikkate alınır.[8] Mahkeme, OHIM’in bu tespitler ışığında markaların kavramsal olarak aynı olduğu tespitini de yerinde bulmuştur.

Bu kapsamda Mahkeme, Davacı şirketin “happy” kelimesinin görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik değerlendirmesinde dikkate alınmaması ya da çok az dikkate alınması yönündeki iddiasını, “hours” ve “time” kelimelerinin markaların ayırt edici, baskın unsurları olarak kabul edilemeyeceğinden dolayı reddetmiştir.

Benzerlik değerlendirmesinden sonra ele alınan karıştırılma ihtimali değerlendirilmesinde Mahkeme çok bilindik bir olguyu yine hatırlatmıştır: Mallar ve hizmetler arasındaki düşük düzeyde benzerlik olsa bile, bütünsel değerlendirmede markalar arasında bazen yüksek düzeyde benzerlik bulunabilir ya da tersi durumlar da söz konusu olabilir.[9]

Somut olayda, markaların içerdikleri mallar ve hizmetler arasındaki benzerlikten ve bütünsel algı değerlendirmesinde kavramsal açıdan aynı, işitsel ve görsel açıdan da belirgin düzeyde benzer olmalarından dolayı OHIM’in vardığı “markalar arasında karıştırılma ihtimali mevcuttur” sonucu Mahkeme’ce yerinde bulunmuştur. Mahkeme’ye göre Davacı şirketin önceki markanın ayırt ediciliğinin çok düşük, zayıf marka olduğu iddiası bu sonuca etki etmez. Önceki markanın ayırt edicilik düzeyi, tek başına değil diğer faktörlerle beraber dikkate alınması gereken bir unsurdur. Bazı durumlarda önceki markanın ayırt ediciliği düşük, zayıf marka olsa bile, markalar arasındaki veya markaların içerdikleri mallar ve hizmetler arasındaki benzerlikten dolayı karıştırılma ihtimali söz konusu olabilir.[10] Somut olayda da, önceki markanın ayırt ediciliği çok düşük, zayıf marka olmasına rağmen, diğer tüm unsurlar dikkat alındığında markalar arasında karıştırılma ihtimali mevcuttur.

Sonuç olarak Mahkeme, OHIM’ın kararını yerinde bularak davayı reddetmiştir.

Uygulamada kural olarak, markalar arasında ayırt ediciliği düşük, zayıf ibarelerin ortak olması halinde karıştırılma ihtimalinden söz edilemeyeceği kabul edilmektedir. Bu durumda ortak olmayan ibarelerin bir bütün olarak bıraktığı izlenim, algı inceleme konusu yapılacaktır. Bu noktada yeri gelmişken ayırt ediciliği düşük, zayıf markaların değerlendirmesine ilişkin olarak  “Ayırt Edici Olmayan veya Zayıf Bileşenlerin Karıştırılma Olasılığına Etkisi” başlıklı 2 Ekim 2014 tarihli Ortak Bildirge’yi (Bildirge’nin Türkçe metni TPE’nin http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/resources/temp/537BD8E1-A440-4621-85E5-B887F6AE2654.pdf adresinde yer almaktadır) ve bloğumuzun kurucu yazarı Önder Erol Ünsal’ın Bildirge hakkında kaleme aldığı http://iprgezgini.org/2014/11/27/ayirt-edici-gucu-olmayan-veya-ayirt-edici-gucu-zayif-olan-unsurlarin-karistirilma-olasiligina-etkisi-avrupa-marka-ve-tasarim-agi-ortak-bildirgesi/ yazısını okuyucularımıza hatırlatmak isterim.

Bu yazı konusu dava, ayırt ediciliği düşük, zayıf markaların karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde 2 Ekim 2014 tarihli Bildirge’deki genel kuraldan ayrık bir durum olarak ortaya çıkmıştır. Her ne kadar gerek markalar arasındaki gerek ortak kelime (“happy”), gerek diğer kelimeler (“hours”, “time”) ayırt ediciliği çok düşük, zayıf ibareler olsa da, karıştırılma ihtimali değerlendirilmesinde markaların içerdikleri “time” ve “hours” kelimelerinin kavramsal açıdan aynılığı, bütünsel değerlendirmede karıştırılma ihtimali olduğu sonucuna götürmüştür. Eğer “happy” kelimesi yanında markalara, anlamları birbirinden farklı kelimeler eşlik etseydi, büyük ihtimalle aynı sonuca varılamayacağı, ortak “happy” kelimesinin karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde Bildirge’deki genel kural gereği dikkate alınmayabileceği ya da çok az dikkate alınabileceği kanaatindeyim.

Gülcan Tutkun Berk

Temmuz, 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

Dipnotlar:

[1] 12 Kasım 2008 tarihli ecoblue OHIM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Ecoblue) kararı, T‑281/07

[2] 18 Eylül 2008 tarihli Armacell OHIM kararı, C‑514/06 P

[3] 29 Eylül 1998 tarihli Canon kararı, C‑39/97 ve 14 Aralık 2006 tarihli Mast-Jägermeister v OHIM — Licorera Zacapaneca (VENADO with frame and Others) kararı, T‑81/03

[4] 13 Aralık 2007 tarihli Xentral v OHIM — Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM) kararı, T‑134/06

[5] 9 Temmuz 2003 tarihli Laboratorios RTB v OHIM — Giorgio Beverley Hills kararı, T‑162/01

[6] 13 Şubat 2007 tarihli Mundipharma v OHIM — Altana Pharma (RESPICUR) kararı, T‑256/04

[7] 11 Temmuz 2007 tarihli El Corte Inglés v OHIM — Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños) kararı, T‑443/05

[8] 22 Ocak 2009 tarihli Commercy v OHIM — easyGroup IP Licensing (easyHotel) kararı, T‑316/07

[9] 11 Kasım 1997 tarihli SABEL kararı, C‑251/95 ve 17 Ekim 2013 tarihli Isdin v Bial-Portela kararı, C‑597/12 P

[10] 11 Mayıs 2010 tarihli Wessang v OHIM — Greinwald (star foods) kararı, T‑492/08

101 ve 501 Markaları Benzer Mi? Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 3 Haziran 2015 Tarihli Levi’s 501 Kararı, (T-604/13)

Levis_resim_2

Levi Strauss & Co. (“Levi’s”) firmasının “501” markasının tanınmışlığı ve çekiciliği herkesçe malum. Bu üç rakamdan oluşan sayı markası, sanırım dünya üzerinde en çok taklit edilen markalar arasındadır. Bu yazı konusu olan 3 Haziran 2015 tarihli Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin kararında Mahkeme, 501 markasının 101 markası ile “benzemediğine” yönelik OHIM kararını iptal etmektedir. Karar, kısa ve sayı markalarının benzerlik karşılaştırmasına yönelik ilginç tespitler içermektedir.  Kararın Almanca orijinal metnine okuyucularımız http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164703&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=52140 bağlantısından ulaşabilirler.

Olayın tarihçesi:

  • 14 Ekim 2010 tarihinde Almanya merkezli L&O Hunting Group GmbH (“L&O”) şirketi

   101

markasının, topluluk markası tescili için başvurmuştur. Başvuru Nice Sınıflandırması’nın 18, 25 ve 35 sınıfları için yapılmıştır.

  • Başvuru 10 Aralık 2010 tarihli Bülten’de yayınlanmıştır.
  • 10 Mart 2011 tarihinde ABD, Kaliforniya merkezli Levi Strauss & Co. (“Levi’s”) başvuruya itiraz etmiştir. İtiraza dayanak olarak daha önce aynı sınıflarda topluluk markası olarak tescilli

501

markası gösterilmiştir. İtiraz gerekçesi olarak 207/2009 sayılı Tüzüğün 8/1 (b) ve 8/5 maddeleri gösterilmiştir. Söz konusu maddeler, 556 sayılı KHK’nın aynı numaralı maddelerine tekabül etmektedir.

  • 18 Haziran 2012 tarihinde OHIM itiraz Bölümü, önceki tescilli markanın yüksek ayırt edicilik gücü ve tanınmışlığı nedeniyle iki marka arasında karıştırılma ihtimalinin mevcut olmadığına, iki marka arasındaki düşük benzerlik düzeyinin ortalama tüketiciler nezdinde önceki tescilli markayı çağrıştırmayacağından önceki markanın tanınmışlık düzeyinden haksız yararlanma durumunun söz konusu olamayacağına karar vermiştir.
  • 17 Ağustos 2012 tarihinde Levi’s, OHIM Temyiz Kurulu’na başvurmuştur.
  • OHIM Temyiz Kurulu 6 Eylül 2013 tarihinde İtiraz Bölümü’nün kararını yerinde bularak itirazı reddetmiştir. Temyiz Kurulu, hitap edilen tüketici kitlesini orta düzeyde bilgilendirilmiş ve dikkat seviyesine sahip, Birlik bölgesinde yaşayan tüketiciler olarak belirlemiştir. İki markanın içerdikleri mallar aynıdır. Sonraki markanın ilk sayısının farklı olması ve 101 markasının “simetrik” görüntüsü itibariyle bir bütün olarak değerlendirildiğinde, iki marka arasındaki benzerliklerin daha arka planda kaldığını ve markaların görsel olarak farklı olduğunu tespit etmiştir. İşitsel ve kavramsal olarak da markaları, aynı nedenlerle bütünsel değerlendirmede farklı bulmuştur. Markalar arasındaki açık farklılık nedeniyle, Tüzüğün 8/5 maddesi değerlendirilmesinde göz önüne alınan 3 kümülatif koşulun mevcut olayda söz konusu olmadığını belirtmiştir.

OHIM sürecinin tamamlanmasının ardından Levi’s, OHIM kararının iptali için dava açmıştır. Davacı Levi’s’a göre OHIM Tüzüğün 8/1 (b) ve 8/5 maddeleri değerlendirmesinde hataya düşmüştür.

Öncelikle Tüzüğün 8/1 (b) maddesi uyarınca somut olayın incelemesine geçilmiştir. Buna göre tüketicilerin dava konusu markaların aynı işletmeden veya birbiri ile bağlantılı işletmelerden kaynaklandığı düşünmeleri halinde karıştırılma olasılığı mevcuttur.[1] Karıştırılma ihtimali değerlendirilmesi somut olayın tüm özellikleri dikkate alınarak karar verilmelidir.[2] Bazı olaylarda markalar arasındaki yüksek derecedeki benzerlik, içerdikleri mallar veya hizmetler arasındaki düşük benzerliği bertaraf edebilirken, tersi durumlar da söz konusu olabilir.[3] Bu ihtimaller değerlendirilirken hitap edilen tüketici kitlesinin bilgilenme ve dikkat seviyesi belirlenmelidir.[4] Davacı, OHIM’in birlik üyesi ülkelerde yaşayan ortalama düzeyde bilgilenmiş ve dikkat seviyesine sahip tüketici kitlesi tespitine itiraz etmemiştir.   Mahkeme de OHIM’in tüketici kitlesi konusunda tespitini yerinde bulmuştur.

Dava konusu markaların aynı sınıfta yer alan malları içerdikleri konusu da ihtilaf dışıdır.

Davacı, OHIM’in benzerlik değerlendirmesinde markaların ilk sayısının farklı olması konusuna abartılı şekilde odaklandığını, diğer iki sayının aynı olmasını görmezden geldiğini iddia etmiştir. Davacıya göre sonraki markanın tek sayısının farklı olması, markalar arasındaki görsel ve işitsel farklılığı bertaraf etmez. OHIM kısa markaların benzerlik değerlendirmesinde markaların ilk unsurlarının farklı olmasına ağırlık vererek değerlendirme yapmasının, her olayda markaların benzemediği sonucuna götürmeyeceğini iddia etmiştir. Davacıya göre dava konusu olayda bütünsel değerlendirme ve önceki markanın tanınmışlık düzeyi dikkate alınmamıştır.

OHIM’e göre ise; markaların sektördeki sunum şekilleri dikkate alındığında her zaman görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik değerlendirmesi eşit ağırlıkta olmayabilir. Tüketiciler giysileri görsel olarak algılamaktadır.  Bu nedenle bu alandaki markaların bütünsel görsel değerlendirmesi, işitsel değerlendirmeye göre daha fazla önem kazanacaktır.  Kısa markalarda en ufak bir farklılık bile bütünsel benzerlik değerlendirmesinde büyük etki yaratabilmektedir. Buna göre başvurusu yapılan markanın ilk sayısının farklı olması ve simetrik yapısı, markalar arasındaki bütünsel karşılaştırmada farklılık yaratmaktadır.  Bu nedenle markalar görsel olarak birbirinden farklıdır. Keza tüketicilere göre, marka ne kadar kısa ise bu tür farklılıklar bütünsel olarak o derece büyük etki yaratmaktadır.[5] Bunun yanı sıra tüketiciler markayı bir bütün olarak algılar ve marka içinde tek tek unsurlara dikkat etmez. Bu durum bir markanın kısa olması veya az unsurdan oluşması halinde daha da geçerli olmaktadır. Dava konusu olayda da markalar üç rakamdan oluşmaktadır ve sadece ilk rakamları değişiktir. Markalar kısa olduğundan, bu küçük farklılık bütünsel değerlendirmede markaları birbirinden farklı kılmaktadır. Keza bütünsel değerlendirmede 101 markası simetrik bir etki yaratırken, 501 markası asimetrik etkiye sahiptir. Dolayısıyla hitap edilen tüketiciler nezdinde farklı algı oluşturmaktadır. Malların tüketicilere sunuluş şekli ve tüketicilerin kıyafet alışverişinde bütünsel görsel algı ile karar vermeleri nedeniyle markaların iltibas tehlikesi de bulunmamaktadır.

Mahkeme’ye göre, markaların simetrik/asimetrik konusunda yaptığı değerlendirme noktasında OHIM’in verdiği karar yerinde değildir. Zira Mahkeme’ye göre bu noktanın tüketicilerin algısı açısından bir etkisi yoktur. Mahkeme açısından markalar arasında görsel açıdan belirgin bir benzerlik mevcuttur. Zira markaları oluşturan diğer iki rakam birbiri ile aynıdır. Kararda tüketiciler nezdindeki bütünsel değerlendirmede konusunda bu nokta dikkate alınmamıştır.

OHIM’in tespitine göre markalar işitsel olarak da benzememektedir. Malların doğası gereği ve tüketicilere görsel sunuluş tarzı itibari ile markalar arasındaki işitsel benzerliğe anlam atfedilemeyeceğinden, somut olayda işitsel benzerlik olduğu ileri sürülemez.

Mahkeme’ye göre OHIM işitsel olarak markaların benzemediği tespitinde hataya düşmüştür. Zira markalar arasında düşük de olsa işitsel benzerlik mevcuttur. Zira markaların aynı olan bölümü daha uzundur ve bu kısım her dilde aynı şekilde telaffuz edilir. Karar işitsel benzerliğe bu açıdan bakmamıştır.

Mahkeme, OHIM’in dava konusu markaların üç rakamdan ibaret sayıdan oluştuğundan ve bu tür sayıların anlam taşımadığı gerekçesi ile kavramsal benzerlik bulunmadığı yönündeki tespitini yerinde bulmuştur. Markaların son iki rakamlarının aynı olmasından dolayı görsel benzerlik, kavramsal benzerlik anlamına gelmemektedir. Çünkü sayılar anlamdan ziyade değer ifade etmek için kullanılmaktadır.

Tüm bu tespitler ışında Mahkeme’ye göre OHIM’in markalar arasında görsel ve işitsel benzerlik olmadığı tespiti yerinde değildir. Zira markalar arasında belirgin düzeyde bir benzerlik bulunmaktadır. Dolayısıyla OHIM’in, tespit edilen bu benzerliği göz ardı ederek, şimdiye kadar oluşan kararlar ışığında önceki markanın tanınmışlık düzeyi ve yüksek ayırt edicilik düzeyini de dikkate almadan markaların içerdikleri mallar için karıştırılma ihtimali olmadığı yönünde kararı yerinde değildir. Bu nedenle OHIM kararının iptaline karar verilmiştir.

Kararda özellikle kısa ve sayı markalarının benzerlik değerlendirmesi ile farklılıklarının bütünsel değerlendirmede tüketiciler nezdindeki algısı konularındaki değerlendirmelerin dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. İlginç olan, bu değerlendirme sonucunda OHIM dava konusu markalarda benzerlik yok derken, Mahkeme belirgin düzeyde işitsel ve görsel benzerlik olduğuna karar vermiştir. Dava aleyhine sonuçlanan L&O firmasının, kararı temyiz konusu yapıp yapmadığını henüz bilmiyoruz. Şayet karar temyiz edilirse, 101 ve 501 markalarının benzerliği ve karıştırılma ihtimali olup olmadığı konusunda son kararı Temyiz Mahkemesi verecektir. Kararın temyiz aşamasının da takipçisi olacağız ve sonucundan okuyucularımızı haberdar edeceğiz.

Gülcan Tutkun Berk

Temmuz, 2015   

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

Dipnotlar:

[1] 29 Eylül 1998 tarihli Canon, C‑39/97, 22 Haziran 1999 tarihli Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97 kararları.

[2] 9 Temmuz 2003 tarihli Laboratorios RTB/HABM – Giorgio Beverly Hills [GIORGIO BEVERLY HILLS], T‑162/01 kararı.

[3] 13 Eylül 2007 tarihli Il Ponte Finanziaria/HABM, C‑234/06 P kararı.

[4] 13 Şubat 2007 tarihli Mundipharma/HABM – Altana Pharma [RESPICUR], T‑256/04 kararı.

[5] 6 Temmuz 2004 tarihli Grupo El Prado Cervera/HABM – Héritiers Debuschewitz [CHUFAFIT], T‑117/02, 20 Nisan 2005 tarihli Krüger/HABM – Calpis [CALPICO], T‑273/02, 13 Şubat 2007 tarihli Ontex/HABM – Curon Medical [CURON], T‑353/04 ve 21 Şubat 2013 tarihli Esge/HABM – De’Longhi Benelux [KMIX], T‑444/10 kararları

Bir Ortağın, Şirketten Habersiz Kendi Adına Marka Tescili Başvurusu Yapması “Kötü Niyet” Olarak Değerlendirilmiştir. Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin, “Bol Aktörlü” Bir Hükümsüzlük Davasına İlişkin 16 Haziran 2015 Tarihli Kararı, (T-306/13)

Sınai haklar alanında çalışan meslektaşlarımın da çok iyi bildiği üzere, şirket ortakları arasında ticari başarı elde etmiş marka konusunda ihtilaf sıklıkla yaşanmaktadır. Ortaklardan biri markayı ilk kullananın kendisi olduğunu iddia ederken, diğer ortak da markanın kendi adına tescilinden dolayı hak sahibi olduğunu iddia eder. Bu yazı konusu kararda, Mahkeme dava konusu markayı şirketten “habersiz” şekilde kendi adına tescil eden ve aynı zamanda şirket müdürü olan ortağın hareketini “hileli” olarak nitelendirmiştir. Bu ortağın başvurunun yapıldığı sırada kötü niyetli olduğunun kabulü ile markanın hükümsüzlüğüne karar vermiştir. Bu yargılamadaki kötü niyet tespiti yapılırken birçok unsur bir arada değerlendirilerek sonuca varılmıştır.

Kararın orijinal metnine okuyucularımız http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165052&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=52140 linkinden ulaşabilirler.

Olayın tarihçesi ve aktörleri aşağıdaki gibidir:

  • İrlanda merkezli LLR-G5 Ltd, 24 Eylül 1999 tarihinde organik G5 silikon üretmek üzere kurulmuştur. Şirket hisselerinin yarısı Bay R’ye diğer yarısı Bay V’ye aittir.
  • 2 Eylül 2003 tarihinde Bay I

resim_llrg5

kelime markasının topluluk markası olarak tescili için OHIM’e başvurmuştur.

  • Başvurunun içerdiği mallar ve hizmetler Nice Sınıflandırması’nın 5. sınıfında yer alan “insan ve hayvan sağlığı için ilaçlar; diyabetik ilaçlar, ürünler, alerji ürünleri, vitaminler”; 32. sınıfında yer alan “alkolsüz içecekler”; 44. sınıfında yer alan “sağlık ve veterinerlik hizmetleri”dir.
  • 24 Şubat 2004 tarihinde Bay R şirket içindeki müdürlük görevinden istifa etmiş ancak Ekim 2006 tarihine kadar LLR-G5 şirketinde ortak olarak kalmaya devam etmiştir.
  • 7 Nisan 2004 tarihinde Bay I başvurunun Bay R’ye devri için başvurmuştur. Başvuru sahibi değişikliği 10 Mayıs 2004 tarihinde sicile kaydedilmiştir.
  • Başvuru, 4 Ekim 2004 tarihinde ilan edilmiştir.
  • 21 Aralık 2004 tarihinde Bay R ve LLR-G5 şirketi bir anlaşma imzalamıştır. Bu anlaşmaya göre Bay R, LLR-G5 şirketine G5 ürününü üretmesi, satması ve LLRG5 markasını kullanması için inhisari lisans vermiştir.
  • Başvuruya itiraz olmadığından 27 Nisan 2005 tarihinde tescil edilmiştir.
  • 28 Eylül 2005 tarihinde LLR-G5 şirketi, İspanya merkezi Silicium España (“Silicium”) şirketine bir ihtarname göndererek, Bay R ve LLR-G5 şirketi arasında 21 Aralık 2004 tarihli LLR-G5 şirketi lehine tesis edilen inhisari lisans hatırlatılmıştır.
  • Bay R 7 Haziran 2007 tarihinde ölmüştür.
  • 11 Mart 2008 tarihinde LLR-G5, OHIM’e Bay R ile arasında imzalanan anlaşmayı göndererek LLRG5 topluluk markasının adına devrini talep etmiştir. OHIM 16 Ocak 2009 tarihli kararı ile söz konusu anlaşmada, Bay R’nin markayı LLR-G5 şirketine devri kararlaştırılmadığından bu talebi reddetmiştir. Karar temyiz edilmediğinden kesinleşmiştir.
  • 9 Şubat 2010 tarihinde LLR-G5 şirketi, LLRG5 topluluk markasının hükümsüzlüğü için OHIM’e başvurmuştur. Gerekçe olarak Tüzüğün 52/1 (b) maddesi gösterilmiş ve tescilin kötü niyetli yapıldığı iddia edilmiştir.
  • 2 Temmuz 2010 tarihinde Bay R’nin mirasçısı Bay C markanın kendi adına devri için talepte bulunmuştur. Talep kabul edilmiş ve marka Bay C adına 14 Temmuz 2010 tarihinde tescil edilmiştir.
  • 21 Şubat 2011 tarihinde Bay C markayı Silicum’a devretmiştir. Devir 25 Şubat 2011 tarihinde sicile kaydedilmiştir.
  • 20 Aralık 2011 tarihinde OHIM İtiraz Bölümü, LLR-G5 şirketinin Bay R’nin LLRG5 markasının tescili konusunda Bay I’yı yanlış bilgilendirdiğinden dolayı kötüniyetli olduğu gerekçesi ile yaptığı hükümsüzlük başvurusunu, iddia ispatlanamadığından reddetmiştir.
  • 17 Şubat 2012 tarihinde LLR-G5 şirketi red kararı üzerine OHIM Temyiz Kurulu’na başvurmuştur.
  • OHIM Temyiz Kurulu 7 Mart 2013 tarihli kararı ile İtiraz Bölümü’nün kararını iptal ederek, LLRG5 markasının hükümsüzlüğüne karar vermiştir. Temyiz Kurulu Bay R’nin başvuruyu dosyalarken kötü niyetli olduğunu tespit etmiştir.
  • Silicum bu karar üzerine 5 Haziran 2013 tarihinde Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nde dava açmıştır.

Davacı Silicum’un Bay R’nin kötü niyetli davrandığı şeklindeki OHIM tespitinin yerinde olmadığı iddiası karşılığında Mahkeme öncelikle şu tespitte bulunmuştur: Bilindiği üzere topluluk marka sistemi, Tüzüğün 8/2. maddesine göre “önceki tarihli başvuru” prensibi üzerindedir. Buna göre bir marka ancak önceki tarihli başka bir başvuru/marka mevcut olmadığı sürece tescil edilebilir. Ancak bu prensip, Tüzüğün 52/1 (b) maddesi düzenlemesi ile kısıtlanmıştır. Yani bir başvuru kötü niyetle yapılmışsa, o tescilin hükümsüzlüğüne karar verilebilmektedir. Bu nedenle hükümsüzlük talebinde bulunan kişinin, başvuru sırasında kötü niyetli davranıldığı iddiasını ispatlaması gerekmektedir. AB mevzuatında Tüzüğün 52/1 (b) maddesinde yer alan kötü niyet iddiasının ne şekilde ve hangi içerikte ispatlanacağı açıklanmamıştır, düzenlenmemiştir.[1]  Buna rağmen Mahkeme bu konuda hangi hususların dikkate alınacağını birçok kararında göstermiştir.

Mahkeme’ye göre kötü niyetinde tespitinde başvurunun yapıldığı sıradaki somut olaya ilişkin tüm faktörler dikkate alınarak; 1) Başvurucunun başvurunun yapıldığı sırada markanın aynı veya benzerinin en az bir üye devlette bir başkası tarafından kullanıldığını bilmesi veya bilmesi gerektiği, 2) Başvurucunun, önceki markanın kullanmasını engellemeye yönelik niyeti, 3) Başvurusu yapılan ve diğer kişi tarafından önceden kullanılan markanın tanınmışlık ve ayırt edicilik düzeyi konularında yapılacak araştırmaya göre değerlendirme yapılmalıdır. (Not: Bu hususların ve referans olarak gösterilen Lindt Goldhase kararı, sitemizde daha önce yazı konusu yapılmıştır. Bu yazıya http://iprgezgini.org/2015/05/25/meshur-paskalya-tavsani-karari-adalet-divani-lindt-goldhase-tescilindeki-kotu-niyet-iddiasini-tartisiyor-c-52907/ linkinden ulaşabilirsiniz.)

Daha önceki verilen kararlara göre Mahkeme’nin kötü niyetin tespiti konusundaki değerlendirmesi, sadece yukarıda belirtilen unsurlarla sınırlı değildir. Bu unsurlara ek olarak, somut olayın bir bütün olarak ele alınması gerekmektedir. Buna göre Tüzüğün 52/1 (b) maddesine göre yapılacak bütünsel değerlendirmede, markanın kökeni, kullanımı, başvurunun altında yatan ticari niyet/mantık ve olayların tarihsel akışının da aynı zamanda dikkate alınması gerekmektedir.[2]

Somut olayda OHIM, Bay R’nin başvuruyu yaparken kötü niyetli davrandığı tespitini, LLR-G5 şirketinin sunduğu belgelere dayandırmıştır. Bu belgelerden anlaşıldığına göre Bay R şirket müdürü olmasına rağmen şirketi bilgilendirmeden ve şirkete danışmadan, şirketin ticaret unvanının çekirdek unsurunu kendi adına tescil ettirmiştir. Bay R bilerek şahsi menfaatini şirket menfaatinin üzerinde tutmuştur ve şirketin bu markayı kullanarak ticaret yapmasını engelleyerek şirkete ciddi suretle zarar verebileceğini bilmektedir.

Diğer yandan OHIM’e göre sunulan belgeler, LLRG5 markasının Fransa ya da başka bir yerde Bay R’ye ait olduğunu göstermemekte, Bay R tarafından kullanılan tek markanın LLRG5 değil G5 olduğunu göstermektedir. Ek olarak, OHIM’e göre ne taraflar arasında anlaşma ne de ihtarname LLGR5 markasının Bay R’ye ait olduğu ispatlayabilmektedir. Son olarak Bay R’nin neden markayı kendi adına Eylül 2003’de tescil ettiği konusunda açıklama yapılamamaktadır.

Davacı Silicum şirketine göre ise Bay R’nin LLRG5 markasını tescil ettirmesinin altında yasal bir menfaat yatmaktadır. Yine Davacı’ya göre OHIM kötü niyet tespitinde yeterli ve inandırıcı delile dayanmamaktadır.

Mahkeme Davacı’nın yetersiz delil iddiasını kabul etmemiştir. Zira sunulan belgelerin usulüne uygun alınmış resmi belgeler ve bilgiler olduğunun altını çizmiştir. Bu belgelerin içeriğinden ve yeminli tanık ifadelerinden tereddütsüz olarak, LLRG5 markasının başvurusunun yapıldığı sıradaki olaylar, kişiler ve tarihler anlaşılmaktadır. Ek olarak Bay R’nin LLR-G5 şirketinin 1999 yılından beri LLR-G5 ibaresini ticaret unvanı olarak kullandığını bilmesine rağmen başvuruyu şirketi haberdar etmeksizin kendi adına tescil etmesinin altındaki şahsi menfaatin, dürüstlük kuralına aykırı ve ticari hayatın olağan ticari akışına aykırı olduğunun anlaşıldığı belirtilmiştir. Buna göre sunulan belgelerin bir iddiayı ispatlamak için aranan nitelikleri haiz, somut ve güvenilir olduğuna karar verilmiştir.[3]

Her ne kadar, başvurunun yapıldığı sıradaki “niyet” değerlendirmesi subjektif bir kavram olsa da olayın objektif koşullarının değerlendirilmesi neticesinde bir sonuca ulaşmak mümkündür. Buna göre niyet değerlendirmesi yapılırken başvurucunun, (i)pozisyonu gereği yaptığı somut hareketleri, (ii)söz konusu markanın önceki kullanımına dair bilinç düzeyi, (iii)hükümsüzlük talep edenle sözleşmesel, sözleşme öncesi ve sonrası ilişkisi, (iv)karşılıklı hak ve yükümlülükler, (v)şirket içindeki mevcut veya önceki görevi gereği sadakat ve dürüstlük yükümlülüğü ve (vi)marka konusunda çatışan menfaat tablosu gibi tüm somut koşullar dikkate alınır.

Mahkeme her ne kadar Bay R’nin şirket müdürlüğü görevinden istifa etmesi ve başvuruyu neden kendi adına tescil ettirmesi konusunda detayların eksik olduğunu belirtse de, tüm belgelerden şirketin 20 Eylül 1999 tarihinde Bay R ve Bay V tarafından kurulduğu ve şirketin kuruluşunda bu iki ortak müdürün ticaret unvanında, o tarihten bu yana LLR-G5 ibaresini kullandıklarını açıkça tespit etmiştir. Yine her ne kadar taraflar arasında o tarihteki ortak niyetin ne olduğunu kesin şekilde ortaya koymak mümkün değilse de, dosyadan Bay R’nin LLRG5 ibaresi üzerinde hakkını saklı tuttuğuna dair sonuç çıkarmak da mümkün değildir. Davacı, Bay R’nin marka üzerinde münhasır hak sahibi olduğu konusundaki iddiasının temeline dair dayanak bir belge sunamamıştır. OHIM de bu iddiaya karşılık, Bay R’nin başvurunun yapıldığı sırada LLRG5 markasını ne kullandığını ne de kullanmaya niyeti olduğunu ispatlayabildiğini; bu nedenle de başvuru yapıldığı sırada Bay R’nin münhasır hak sahibi olduğu sonucuna varılamayacağını belirtmiştir.

Bu nedenle Mahkeme başvuru yapıldığı sırada Bay R’nin marka üzerinde münhasır hak sahibi olduğu iddiasının ispatlanamadığına karar vermiştir. Bu konuda sunulan belgelerin en fazla Bay R’nin Fransa’da “G5” veya “Silanol” markası üzerinde hak sahipliğini gösterdiğini belirtmiştir.

Kaldı ki Bay R, LLR-G5 şirketi içindeki rolü gereği “şirketin işlerinde” 1999-2003 tarihleri arasında dava konusu markayı kullanmıştır. Bu nedenle Bay R’nin, şirket ticaret unvanı ve ürünlerin markası olarak dava konusu markayı kullandığı kabul edilmelidir. Bu nedenlerle tüm süreç boyunca Bay R’nin dava konusu marka üzerinde şahsi olarak münhasır hak sahibi olduğu iddia edilemez. Bu sonucun aksi, dosyaya sunulan ve Davacı tarafından Bay R’nin hak sahibi olduğuna ve LLR-G5 şirketine inhisari lisans tanıdığı iddiasına dayanak olarak gösterilen anlaşma ve ihtarnamelerden de çıkarılamaz. Keza, dosyaya sunulan diğer tüm deliller ve olayların kronolojisi ışığında, Davacının iddia ettiği sonuca varılamaz. Bahse konu anlaşma Bay R’nin şirketten ayrılması sırasında iki ortağın bölünen ticari menfaatlerini, rekabet yasağını ve ilişkilerini düzenlemek üzere akdedilmiştir.

Sonuç olarak Mahkeme, tüm bu tespitlere dayanarak Bay R’nin ayrıldığı şirket içindeki pozisyonu gereği şirket menfaatlerini korumakla yükümlülüğü, kendisi adına yapılacak bir tescilin şirkete zarar vereceğini bilmesi, tescil konusunda şirketi bilgilendirmemesini “hileli davranış” olarak nitelemiş ve OHIM kararındaki gibi Bay R’nin markanın başvurusunun yapıldığı sırada kötü niyetli olduğuna karar vermiştir. Dolayısıyla davayı red ederek, OHIM’in kötü niyetli yapıldığından markanın hükümsüzlüğüne ilişkin kararını yerinde bulmuştur.

Yazının girişinde de belirtildiği üzere ülkemizde de ortaklar arası marka ihtilafı sıklıkla görülmekte ve bu konuda yargılama kapsamında tarafların sundukları deliller ışığında kötü niyet tespitine varılabilmekte ve akabinde de hükümsüzlük/iptal kararı verilebilmektedir. Ancak kötü niyetin tespitine rağmen, markanın tescilli olduğu dönemde kötü niyetli tescil sahibinin marka hakkına dayanarak yaptığı girişimler haksız olarak nitelendirilmemekte, tazminat konusu olmamaktır. Bu durum gerçek hak sahibi açısından ciddi sıkıntılar yaratmaktadır. Oysaki kötü niyetin hiçbir hukuk düzeninde himaye göremeyeceğine ilişkin evrensel hukuk kuralı karşısında, kötü niyetle yapılmış haksız tescil kullanılarak verilen zararlardan kötü niyetli tescil sahibinin muaf tutulması, kanımca bu kural ile tezat bir fikri ve sınai haklar uygulaması olarak ortaya çıkarmaktadır.

Gülcan Tutkun Berk

Temmuz, 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

Dipnotlar:

[1] 26 Şubat 2015 tarihli Pangyrus OHIM — RSVP Design (COLOURBLIND) kararı, T‑257/11

[2] 14 Şubat 2012 tarihli Peeters Landbouwmachines OHIM — Fors MW (BIGAB) kararı, T‑33/11)

[3] 16 Kasım 2011 tarihli Buffalo Milke Automotive Polishing Products v OHIM — Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products) kararı,T‑308/06

Karıştırılma İhtimali: AB Adalet Divanı İçtihatları ve Dava Hukuku Kaynaklı Genel İlkeler

ab-adalet-divani

Bir önceki yazımızda, AB marka hukuku ve OHIM uygulaması bağlamında karıştırılma ihtimali kavramını, karıştırılma ihtimaline ilişkin genel ilkeler ve OHIM metodolojisi özelinde ele almıştık. (bkz. http://wp.me/p43tJx-lU) Söz konusu yazıda, AB Adalet Divanı içtihatları çerçevesinde oluşan genel ilkelerin bir bölümüne değinilmiş olmakla birlikte, bu yazıda karıştırılma ihtimali incelemesine yön veren genel ilkeleri oluşturan, ilkesel nitelikteki Adalet Divanı kararlarının (Sabel, Canon, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Marca Mode ve Medion kararları) ilgili bölümlerine maddeler halinde yer verilecektir.[1]

Artık AB marka hukukunda yerleşik hale gelmiş olan bu ilkelerin ülkemizde de marka hukuku alanında çalışan kişiler ve uygulayıcılar tarafından büyük ölçüde bilindiği varsayılmakla birlikte, bu kararlarda yer verilen temel ilkelerin toplu halde ve tek bir içerik altında verilmesinin okuyuculara kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir.

 ‘Sabel’ kararı (11/11/1997, C-251/95)

  • Karıştırılma ihtimali, somut olayın koşullarıyla alakalı tüm faktörlerin göz önüne alınması suretiyle, geniş çaplı olarak değerlendirilmelidir. (para. 22)
  • Karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesi bilhassa, markanın piyasadaki tanınırlığı, halkın iki marka arasında ilişkilendirme yapabilmesi ve işaretler ile mallar arasındaki benzerlik düzeyi olmak üzere pek çok unsura bağlıdır. (para. 22)
  • Çekişme konusu markaların görsel, işitsel veya kavramsal benzerliğine ilişkin genel değerlendirme, markaların ayırt edici ve baskın unsurlarını göz önünde bulundurarak, markaların bütünüyle bıraktıkları izlenime dayalı olarak yapılmalıdır. (para. 23)
  • Ortama tüketici genellikle markayı bir bütün olarak algılar ve çeşitli detaylarını analiz etmeye girişmez. (para. 23)
  • Önceki markanın ayırt ediciliği ne kadar yüksekse, karıştırılma ihtimali o kadar fazla olacaktır. (para. 24)
  • Önceki markanın kendiliğinden veya halk nezdinde sahip olduğu ünden kaynaklı olarak yüksek ayırt ediciliğe sahip olması durumunda, iki markada benzer anlamsal içeriğe sahip şekiller kullanılmış olmasından kaynaklı kavramsal benzerliğin karıştırılma ihtimaline yol açabilmesi olanaksız değildir. (para. 24)
  • Bununla birlikte, eğer önceki marka halk nezdinde özellikle tanınmış değilse ve yaratıcı içeriği çok az bir şekilden oluşuyorsa, sadece markaların kavramsal olarak benzer olması karıştırılma ihtimaline yol açmak için yeterli değildir. (para. 25)
  • İlişkilendirilme ihtimali kavramı, karıştırılma ihtimaline bir alternatif değildir, sadece onun kapsamını belirlemeye hizmet etmektedir. (para. 18)
  • Kavramsal içeriklerinin benzer olmasının sonucu olarak halkın iki marka arasında ilişki kurabilecek olması, tek başına, karıştırılma ihtimali sonucuna ulaşmak için yeterli bir neden değildir. (para. 26)

‘Canon’ kararı (29/09/1998, C-39/97)

  • Halkın, ihtilaf konusu mal ve hizmetlerin aynı teşebbüsten, ya da duruma göre iktisaden birbirine bağlı teşebbüslerden geldiğine inanabilmesi riski, karıştırılma ihtimali teşkil eder. (para. 29)
  • Buna karşın, halkın, malların aynı teşebbüsten (ya da iktisaden birbirine bağlı teşebbüslerden) geldiğini düşünmemesi durumunda böyle bir ihtimal söz konusu değildir. (para. 30)
  • Mal ve hizmetlerin benzerliği değerlendirilirken, bu mal veya hizmetlerin kendisine ilişkin tüm ilgili faktörler dikkate alınmalıdır. (para. 23)
  • Bu faktörler, diğerlerinin yanı sıra, mal veya hizmetlerin tabiatını, kullanım amaçlarını ve kullanım şekillerini ve birbirleriyle rekabet halinde veya birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olup olmadıklarını içermektedir. (para. 23)
  • Karıştırılma ihtimaline ilişkin genel değerlendirme, özellikle markalar arasındaki benzerlik ve mal veya hizmetler arasındaki benzerlik olmak üzere ilgili faktörlerin birbirine karşılıklı bağımlılığını beraberinde getirir. Mallar arasındaki düşük benzerlik düzeyi, markalar arasındaki daha yüksek benzerlik ile (veya tam tersi) dengelenebilir. (para. 17)
  • Kendiliğinden veya pazarda sahip olduğu ünden kaynaklı olarak yüksek ayırt ediciliğe sahip markalar, düşük ayırt ediciliğe sahip markalara kıyasla daha geniş korumadanyararlanırlar. (para. 18)
  • Markalar çok benzer ve önceki markanın özellikle ünü nedeniyle ayırt ediciliği yüksekse, mal veya hizmetler arasında görece daha düşük düzeyde benzerlik bulunmasına rağmen, marka tescil talebinin reddi gerekebilir. (para. 19)
  • Mal ve hizmetler arasındaki benzerliğin karıştırılma ihtimaline yol açıp açmayacağının belirlenmesinde, önceki markanın ayırt edici karakteri ve özellikle sahip olduğu ün/itibar dikkate alınmalıdır. (para. 24)
  • Halk bu malların farklı üretim yerlerine sahip olduğunu düşünse dahi karıştırılma ihtimali bulunabilir. (para. 30)

‘Lloyd Schuhfabrik Meyer’ kararı (22/06/1999, C-342/97)

  • Makul düzeyde bilgili, gözlemci ve dikkatli olduğu varsayılan ortalama tüketicinin dikkat düzeyi, çekişme konusu mal ve hizmetlerin türüne (category) göre değişkenlik göstermektedir. (para. 26)
  • Bununla birlikte, ortalama tüketicinin oldukça nadiren farklı markalar arasında direkt bir karşılaştırma yapma şansı olduğu ve markalar hakkında zihninde kalan net olmayan resme itimat etmek zorunda olduğu hususu göz önüne alınmalıdır. (para. 26)
  • Görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik düzeyi tayin edilirken, malların türüne göre bu benzerliklere verilen önemin ve malların pazarlanma yöntemlerinin değerlendirilmesi uygun olabilir. (para. 27)
  • Sadece işitsel benzerliğin karıştırılma ihtimaline yol açabilmesi olasıdır. (para. 28)
  • Markanın ayırt edici niteliğini, dolayısıyla, markanın yüksek ayırt ediciliğe sahip olup olmadığını değerlendirirken, markanın, tescil edildiği mal ve hizmetleri belirli bir teşebbüsten gelen mal ve hizmetler olarak teşhis edebilme kabiliyetinin yüksekliği veya düşüklüğüne dair genel bir değerlendirme yapılmalıdır. (para. 22)
  • Bu değerlendirme yapılırken, özellikle, markanın tescil kapsamındaki mal veya hizmetler için tanımlayıcı bir unsur ihtiva edip etmediği hususu da dâhil olmak üzere, markanın kendinde var olan (içsel) özellikleri; markanın sahip olduğu pazar payı; markanın kullanımının ne ölçüde yoğun, coğrafi olarak geniş alana yayılmış ve uzun süreli olduğu; teşebbüsün markanın tanıtımı için yaptığı yatırımın miktarı; halkın, marka nedeniyle mal ve hizmetlerin belli bir teşebbüsten kaynaklandığını teşhis eden ilgili kesiminin oranı; ticaret ve sanayi odaları ya da diğer profesyonel birliklerin beyanları dikkate alınmalıdır. (para. 23)
  • Bir markanın ne zaman güçlü ayırt edici karaktere sahip olduğunu genel itibariyle, örneğin markanın halkın ilgili kesiminde eriştiği tanınmışlığa ilişkin belirli yüzdeler vererek belirtmek mümkün değildir. (para. 24)

‘Marca Mode’ kararı (22/06/2000, C-425/98)

  • Bir markanın tanınmışlığı, tam manasıyla sadece ilişkilendirilme ihtimalinin varlığı nedeniyle karıştırılma ihtimalinin bulunduğunu varsaymaya neden olmaz. (para. 41)
  • Direktif’in 5(1)(b) maddesi[2],
    • bir marka, kendiliğinden veya halk nezdinde sahip olduğu tanınmışlık nedeniyle özellikle ayırt edici karaktere sahipse, ve
    • üçüncü bir tarafın marka ile ilişkilendirilme ihtimaline yol açabilecek kadar benzer bir işareti, marka sahibinin izni olmaksızın, markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetler için ticaret alanında kullanması durumunda, marka sahibinin sahip olduğu münhasır hakkın, eğer markanın ayırt edici karakteri, söz konusu ilişkilendirilme ihtimalinin karıştırılma ihtimaline yol açmasını bertaraf edemeyecek ölçüdeyse, işaretin o üçüncü tarafça kullanımını engelleme hakkı vereceği

anlamına gelecek şekilde yorumlanmamalıdır. (para. 42)

‘Medion’ kararı[3] (06/10/2005, C-120/04)

  • İhtilafa (itiraza/tecavüz iddiasına) konu işaretin, bir diğer tarafın işletme adı ile normal düzeyde ayırt ediciliğe sahip olan tescilli – ve bileşke markanın ilettiği bütünsel izlenimi tek başına oluşturmamakla birlikte, bileşke markada bağımsız bir ayırt edici niteliğe sahip- bir markanın bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş olması halinde, mal veya hizmetler aynıysa, halk tarafından karıştırılma ihtimali ortaya çıkabilir. (para. 37)

H. Tolga KARADENİZLİ

Temmuz, 2015

karadenizlit@gmail.com

Kaynak: OHIM Guidelines, Part C: Opposition, Section 2: Identity and Likelihood of Confusion, Chapter 1: General principles and methodology, Annex I

Dipnotlar:

[1] Belirtilen kararlar, bir önceki yazının da temel kaynağını oluşturan OHIM Kılavuzu, Bölüm C: Yayına İtiraz, Kısım 2: Aynılık ve Karıştırılma İhtimali, Konu 1: Genel İlkeler ve Metodoloji başlıklı OHIM kılavuzunun ekinde de yer almaktadır.

[2] Article 5 (Rights conferred by a trade mark)

  1. The registered trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade

(b) any sign where, because of its identity with, or similarity to, the trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade mark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public; the likelihood of confusion includes the likelihood of association between the sign and the trade mark.

[3] ‘Life/Thomson life’ kararı olarak da anılmaktadır. Bu kararla ilgili detaylı yazı için bkz. “Bileşke Kelime Markalarında Kelime Unsurlarından Birisinin Önceden Tescilli Olması Durumunda Karıştırılma İhtimalinin Varlığı – Adalet Divanı “Medion v. Thomson” Kararı”, Önder Erol Ünsal, http://wp.me/p43tJx-9S

Karakterize Edilmiş Harf Markalarında Görsel Benzerlik Değerlendirmesi Her Zaman Kolay Olmuyor. Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 25 Haziran 2015 Tarihli “dm/M” Kararı (T‑662/13)

556 sayılı KHK’nın aynı maddesine tekabül eden 207/2009 sayılı Tüzüğün 8/1 (b) maddesi anlamında markaların görsel benzerlik değerlendirmesinde her zaman çok kolay bir sonuca ulaşmak mümkün olmamaktadır. Özellikle kelime markaları dışında, karakterize edilmiş şekil markalarının görsel benzerlik karşılaştırmasına temel teşkil eden “algı” değerlendirmesi zaman zaman karışıklık yaratabilmektedir. Bu yazı konusu kararda Genel Mahkeme, önüne gelen davadaki benzerlik değerlendirmesinde, başvurusu yapılan yüksek düzeyde karakterize edilmiş şekil markasının “DM” mi yoksa “M” mi olarak algılanacağı konusuna odaklanmıştır.

Kararın orijinal metnine, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165225&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=52140 linkinden ulaşılabilir.

Olayın tarihçesi şu şekilde gelişmiştir:

  • 15 Şubat 2011 tarihinde Barselona/İspanya merkezli Diseños Mireia şirketi figüratif,

DM_1

markasının, topluluk markası olarak tescili için başvuruda bulunmuştur. Başvuru, Nice Sınıflandırması’nın 14.sınıfında yer alan “değerli metaller ve alaşımlar, değerli madenlerden ve kaplamalardan yapılmış eşyalar, mücevherat, değerli taşlar, zaman gösteren aletler” için yapılmıştır.

  • Başvuru, 1 Mart 2011 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiştir.
  • 17 Mayıs 2011 tarihinde Karlsruhe/Almanya merkezli dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (“DM”),başvuruya itiraz dosyalamıştır. İtiraz dayanağı olarak daha önceden kelime markası olarak 14. sınıfta yer alan ‘mücevherat, zaman gösteren aletler”  için tescilli

“dm”

markası, gerekçesi olarak da 207/2009 sayılı Tüzüğün 8/1 (b) maddesi gösterilmiştir.

  • 23 Nisan 2012 tarihinde İtiraz Bölümü, itirazı reddetmiştir.
  • 9 Mayıs 2012 tarihinde “DM”, OHIM Temyiz Kurulu’na başvurmuştur.
  • 11 Eylül 2013 tarihinde OHIM Temyiz Kurulu, itirazı tekrar reddetmiştir. Temyiz Kurulu’na göre itiraz konusu markaların içerdikleri mallar, kısmen aynı, kısmen benzer, kısmen farklı olmakla beraber başvurusu yapılan marka karakterize edilmiş “M” harfiyle, önceki tescilli marka ise sadece “d” ve “m” harfleriyle algılanmaktadır ve markalar bu halleriyle görsel, işitsel ve kavramsal olarak birbirine benzememektedir. Sonuç olarak, markalar arası bir benzerlik olmadığından, Tüzüğün 8/1 (b) maddesi anlamında bir karıştırılma ihtimalinden söz edilemez. Temyiz Kurulu, bu tespit nedeniyle önceki tescilli markanın yüksek ayırt ediciliği konusunda karar vermeye gerek görmemiştir.

DM konuyu Adalet Divanı Genel Mahkemesi önüne taşımıştır. Davacı DM’ye göre dava konusu her iki marka da “d” ve “m” harflerinden oluşmaktadır ve bu nedenle de görsel ve işitsel olarak benzerdir. Diğer yandan, markaların içerdikleri mallar da aynı ve benzer olup, “dm” markasının yüksek ayırt ediciliği de dikkate alındığında OHIM’in verdiği karar hatalıdır.

İlgili mallar veya hizmetlerin hitap ettikleri tüketici kitlesi nezdinde, aynı işletmeden veya ekonomik olarak birbiri ile bağlantılı işletmelerden kaynaklandığının algılanması ile oluşacak karıştırılma ihtimaline ilişkin değerlendirmede, tüm unsurlar bir bütün olarak dikkate alınacaktır.[1] Tüzüğün 8/1 (b) maddesinin uygulanmasının ön şartı, hem mallar ve hizmetlerin aynı ve benzer olması, hem de markaların aynı ve benzer olmasıdır. Bu ön şartı oluşturan unsurlar kümülatiftir ve aynı anda iddia edilerek, ispatlanmalıdır.[2]

Karıştırılma ihtimali olgusunun değerlendirmesinde dikkate alınacak ilgili tüketici kitlesinin, bilindiği üzere iyi düzeyde bilgilenmiş, gözlemci ve dikkatli olması gerekir. Tüketici kitlesinin dikkat seviyesi her somut olayın özeliklerine ve özellikle mallar ve hizmetlerin çeşidine göre farklılık gösterir.[3]

OHIM Temyiz Kurulu’nun kararından anlaşılacağı üzere OHIM ilgili tüketici kitlesini, AB bölgesinde yaşayan, kuyumculuk, mücevher satıcılığı, giysi tasarımcılığı ve satıcılığı yapan profesyoneller olarak belirlemiştir. Bu tespit, taraflar arasında ihtilaf dışıdır. Yine tarafların itiraz etmediği bir diğer OHIM tespiti, dava konusu markaların içerdikleri mallar ve hizmetlerin pahalıya satışa sunulması özelliği dikkate alındığında, ilgili tüketici kitlesinin dikkat seviyesi oldukça yüksektir. OHIM tespitine göre markaların içerdikleri mallar da yukarıda belirtildiği üzere kısmen aynı, kısmen benzer, kısmen de farklıdır.

Yine bilindiği üzere karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde, ihtilaf konusu markaların ayırt edici ve esas unsurlarının görsel, işitsel ve kavramsal karşılaştırmaları yapılmalı, ortalama tüketici üzerinde bir bütün olarak bıraktıkları izlenim dikkate alınmalıdır. Önceki tescilli marka iki sessiz harften oluşan “dm” markasıdır. OHIM’e göre başvurusu yapılan şekil markası ise, yüksek derece karakterize edilmiş “M” harfi olarak algılanmaktadır. Dolayısıyla OHIM’e göre; iki markanın kısa, önceki markanın sadece “d” ve “m” harflerinden oluşmasından, başvurusu yapılan markanın ise yüksek derecede karakterize edilmiş “M” harfi olarak algılanmasından dolayı görsel, işitsel ve kavramsal farklılıklar dikkate alınarak, markalar bir bütün olarak farklı izlenim bırakmaktadır.

Mahkeme’ye göre somut olayda sorulması gereken ana soru; gerçekten de ilgili tüketici kitlesinin başvurusu yapılan markada, karakterize edilmiş “M” harfi ile birlikte “D” harfini de algılayıp algılamadıkları noktasıdır.  Mahkeme sorunun cevabını “olumsuz” vermiştir. Mahkeme, OHIM’in tespitine paralel olarak, başvurusu yapılan markanın karakterize ediliş tarzı itibari ile D harfinin yuvarlak kısmının tamamlanmadığını, boşluk olduğunu, dolayısıyla tüketiciler tarafından “D” harfi olarak algılanmayacağını belirtmiştir. Şekilden “D” harfi olarak iddia edilen kısım “M” harfinin diğer yarısı olarak algılanmaktadır.

Diğer yandan Mahkeme’ye göre, başvurusu yapılan markanın ‘Diseños Mireia’ şirketinin ticaret unvanını oluşturan kelimelerin ilk harflerini oluşturduğu iddiası kabul edilemez. Zira bu iddia, başvuru yapılan markanın bu ticaret unvanı ile birlikte kullanıldığı ve tüketiciler tarafından bu şekilde algılanacağı olgusuna dayanmıştır, ancak bu olgu ispatlanamamıştır. Kaldı ki, davacı bu iddiaya da dayanamaz çünkü içtihatlar ışığında karşılaştırma, markaların tek başına yahut başka unsurlarla birlikte kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın tescil edildiği veya başvurusunun yapıldığı halleri dikkate alınarak yapılır.[4]

Görsel açıdan yapılan karşılaştırmada, şimdiye kadarki içtihatlar ışığında kelime markası ile şekil markası arasında bir benzerlik olamayacağı şeklinde kesin bir tespit yapılamaz.[5] Somut olayda da önceki tescilli marka, şekil içermeyen normal fontlarda “d” ve “m” harflerinden oluşan bir kelime markası iken, başvurusu yapılan marka yüksek düzeyde karakterize edilmiş şekilsel “M” harfinden oluşmaktadır.  Bu nedenle Mahkeme, OHIM tespitine paralel olarak dava konusu markaları görsel olarak bir bütün açıdan farklı bulmuştur.

Mahkeme’ye göre işitsel açıdan her ne kadar başvurusu yapılan marka, büyük “M” harfinden oluşsa da ilgili tüketici kitlesi bu markayı algıladıkları şekilde yani M harfi olarak telaffuz etmek yerine, markanın çok özel karakterize edilmiş şekli nedeniyle onu tasvir etmeyi tercih edeceklerdir.[6] Dolayısıyla Mahkeme’ye göre dava konusu markalar işitsel olarak da farklıdır.

Dava konusu markaların anlamları olmadığından kavramsal karşılaştırması Mahkeme’ye göre yapılmayacaktır.

Sonuç olarak, Mahkeme OHIM’in dava konusu markaların bir bütün olarak farklı olduğu tespitini yerinde bulmuştur.

Bilindiği üzere, bir marka ne kadar ayırt edici ise, karıştırılma ihtimali o derece fazladır. Bu nedenle, ister doğası itibariyle ister sektördeki tanınmışlığı itibariyle yüksek derecede ayırt ediciliğe sahip bir marka, düşük düzeydeki ayırt ediciliğe sahip markaya göre daha geniş korumadan yararlanmaktadır. Karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde, önceki markanın ayırt edicilik düzeyi, dikkate alınması gereken bir noktadır. [7]

Ancak somut olayda OHIM, dava konusu markalar Tüzüğün 8/1 (b) maddesi anlamında benzer olmadığından, önceki markanın iddia edilen yüksek tanınmışlık düzeyine ilişkin bir inceleme yapmaya gerek duymamıştır. Davacı ise önceki markanın özellikle Almanya’da çok tanınmış olmasına rağmen OHIM’in usul ekonomisini bahane ederek, bu hususu karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde dikkate almadığını iddia etmiştir. OHIM ise davacının iddiasını yani 14. sınıf için önceki tescilli markanın çok yüksek derecede tanınmış olduğunu ispatlayamadığını iddia etmektedir.

Mahkeme bu konuda OHIM’ın yukarıdaki tespitine hak vererek, dava konusu markalar arasında benzerlik yoksa önceki markanın tanınmışlık düzeyi hakkında inceleme yapılmasına gerek olmadığına karar vermiştir.[8]  Keza Mahkeme’ye göre davacı tarafından tanınmışlığa dair sunulan belgelerin, “dm” markasının “mücevherat” için tanınmış olduğunu ispatlayamamıştır. Sunulan belgeler, bu markanın Almanya’da niteliği itibari ile çeşitliliği ve sayısı fazla eczane ürünlerinin satışındaki tanınmışlığına ilişkin olup, bu belgelerden hareketle önceki markanın “otomatik” olarak 14 sınıf için tanınmış olduğu sonucunun çıkarıldığı iddiası dinlenemez.

Somut olayda karıştırılma ihtimalinin bir bütün olarak değerlendirmesinde OHIM, markaların birbirinden farklı olduğundan dolayı karıştırılma ihtimalinin de otomatik olarak kapsam dışı kaldığını belirtmiştir. Mahkemeye göre de yukarıda belirtildiği üzere dava konusu markalar birbiri ile benzer olmadıklarından Tüzüğün 8/1 (b) maddesini uygulanmasının ön koşulu gerçekleşmemiştir.

Sonuç olarak somut olayda önceki markanın ayırt edicilik düzeyinden ve içerdikleri malların aynı ve benzerliğine yönelik tespitten bağımsız olarak, karıştırılma ihtimali söz konusu değildir. Bu nedenlerle Mahkeme OHIM kararını yerinde bularak davayı reddetmiştir.

 

Şayet bu dava konusu markaDM_2

olarak, yani ticaret unvanı ile birlikte başvurusu yapılsaydı, Genel Mahkeme yine markanın “M” harfi şeklinde algılanacağına hükmedermiydi bilinmez. Ancak Genel Mahkeme yukarıdaki kararda görsel benzerlik esasını oluşturan algı değerlendirmesinde önemli bir sınırı hatırlatmıştır: “Görsel benzerlik karşılaştırması, markaların tek başına yahut başka unsurlarla birlikte kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın tescil edildiği veya başvurusunun yapıldığı halleri dikkate alınarak yapılır.”

Gülcan Tutkun Berk

Temmuz, 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

Dipnotlar:

[1] 9 Temmuz 2003 tarihli Laboratorios RTB v OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01 karar.

[2] 11 Temmuz 2007 tarihli Mülhens v OHIM — Minoronzoni (TOSCA BLU), T‑150/04 ve 9 Mart 2007 tarihli Alecansan OHIM, C‑196/06 P kararlar.

[3] 13 Şubat 2007 tarihli Mundipharma v OHIM — Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04 karar.

[4] 8 Aralık 2005 tarihli Castellblanch OHIM — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04 karar.

[5] 15 Aralık 2007 tarihli Sunplus Technology v OHIM — Sun Microsystems (SUNPLUS), T‑38/04 karar.

[6] 22 Eylül 2011 tarihli ara v OHIM — Allrounder (A with two triangular motifs), T‑174/10, kararı.

[7] 17 Nisan 2008 tarihli Ferrero Deutschland v OHIM, C‑108/07 P ve 28 EkimOctober 2010 in Farmeco OHIM — Allergan (BOTUMAX), T‑131/09 kararları

[8] 25 Haziran 2008 tarihli Otto v OHIM — L’Altra Moda (l’Altra Moda), T‑224/06 kararı.