Sloganların marka olarak tescil edilebilecek derecede ayırt edici niteliğe sahip olup olmadıkları sorusunun tek bir yanıtı yoktur. Belirtilen soruya verilen yanıt inceleme konusu slogana göre değişmekte ve bunun ötesinde aynı soruya farklı ofislerin veya aynı ofis içerisinde bulunan farklı uzmanların verdikleri yanıtlar birbirinden tamamen farklı olabilmektedir. Konu hakkında Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın getirdiği değerlendirme kriterleri, IPR Gezgini’nde önceden yayınladığım “Sloganlardan Oluşan Markaların Ayırt Edici Niteliği – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Innovation for the Real World” kararı (T-515/11)” (http://iprgezgini.org/2013/10/29/sloganlardan-olusan-markalarin-ayirt-edici-niteligi-adalet-divani-genel-mahkemesi-innovation-for-the-real-world-karari-t-51511/) başlıklı yazıda detaylı olarak incelenmiştir.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 22/01/2015 tarihinde verdiği T-133/13 sayılı “Wet Dust Can’t Fly” kararıyla konu hakkında güncel değerlendirmelerde bulunmuştur. “Wet Dust Can’t Fly” kararına ilişkin açıklamalar bu yazının konusunu oluşturmaktadır.

“REXAIR LLC”, 2008 yılında yaptığı başvurunun sonucunda İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM)’nde 2009 yılında “Wet Dust Can’t Fly” markasını tescil ettirir. Markanın kapsamında 3. ve 7. sınıflara dahil çeşitli mallar (temizlik malzemeleri, halı, yer, dokuma ve cam temizlik malzemeleri, cilalar, sabunlar, parfümeri, kozmetikler, makineler, motorlar, makine parçaları, zirai makineler, elektrikli süpürgeler, elektrikli fırçalar, elektrikli halı ve dokuma temizlik makineleri, elektrikli su ekstratörleri başta olmak üzere) ve 37. sınıfa dahil çeşitli hizmetler (inşaat hizmetleri, elektrikli süpürgelerin, elektrikli fırçaların, elektrikli halı ve dokuma temizlik makinelerinin, elektrikli su ekstratörlerinin tamiratı ve bakımı hizmetleri başta olmak üzere) yer almaktadır.

“Pro-Aqua International GmbH” firması 2011 yılında OHIM’e başvuruda bulunarak, yukarıda belirtilen “Wet Dust Can’t Fly” markasının kısmen hükümsüzlüğünü talep eder. Kısmi hükümsüzlük talebinin kapsamında “Sınıf 3: Çamaşır yıkamada kullanım için maddeler, temizlik, parlatma, ovma ve aşındırma maddeleri, sabunlar, halı, yer, dokuma ve cam temizlik malzemeleri. Sınıf 7: Makineler ve takım tezgahları, motorlar, makine bağlantı ve transmisyon parçaları, elektrikli süpürgeler, elektrikli fırçalar, elektrikli halı ve dokuma temizlik makineleri, elektrikli su ekstratörleri ve bunlar için parçalar. Sınıf 37: Tamirat, bakım hizmetleri, elektrikli süpürgelerin, elektrikli fırçaların, elektrikli halı ve dokuma temizlik makinelerinin, elektrikli su ekstratörlerinin tamiratı ve bakımı hizmetleri, bu hizmetlere ilişkin danışmanlık hizmetleri.” yer almaktadır. “Pro-Aqua International GmbH” firması kısmi hükümsüzlük talebini 207/2009 sayılı topluluk Marka Tüzüğü’nün 7/1-(b) ve (c) bentlerine dayandırmakta ve yukarıda belirtilen mallar ve hizmetler bakımından “Wet Dust Can’t Fly” markasının ayırt edici niteliğe sahip olmadığını ve doğrudan tanımlayıcı nitelikte olduğunu iddia etmektedir.

Karar hakkında açıklamalara geçmeden önce “Wet Dust Can’t Fly” ibaresinin Türkçe karşılığının “Islak Toz Uçamaz” ifadesi olduğu belirtilmelidir.

OHIM İptal Birimi, hükümsüzlük talebini inceler ve 30/11/2011 tarihinde verdiği kararla talebi reddeder. OHIM İptal Birimi’ne göre, “ıslak toz (wet dust)” şeklinde bir şey olamayacağından, “Wet Dust Can’t Fly” ibaresi hayali ve ayırt edici niteliktedir ve ibare hükümsüzlüğü talep edilen mallar ve hizmetler bakımından tanımlayıcı nitelikte değildir. Ayrıca, “Wet Dust Can’t Fly” sloganı orijinal nitelikte olduğundan ve ilgili tüketicilerin zihninde kavramsal bir arayış – çözümleme süreci gerektireceğinden ayırt edici niteliğe sahip olduğu kabul edilmelidir.

“Pro-Aqua International GmbH” firması bu karara karşı itiraz eder ve itiraz OHIM Temyiz Kurulu’nca değerlendirilir. OHIM Temyiz Kurulu 25/01/2012 tarihinde verdiği kararla, OHIM İptal Birimi’nin kararını onar. Hükümsüzlük talebi sahibi bu karara karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülür. Yazının takip eden kısmında Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin dava hakkında verdiği 22/01/2015 tarihinde verdiği T-133/13 sayılı kararın içeriği yer almaktadır.

Mahkeme ilk olarak, hükümsüzlük talebi sahibinin markanın tanımlayıcı olduğu yönündeki iddialarını değerlendirmiştir.

207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün 7(1)(c) paragrafı kapsamına giren tanımlayıcı işaretler, normal kullanımları itibarıyla kamunun ilgili kesimi nezdinde, tescili talep edilen malların veya hizmetlerin asli özelliklerini doğrudan belirten veya bu asli özelliklere atıfta bulunan işaretlerdir. Bir işaretin bu hükümde belirtilen ret yasağı kapsamında değerlendirilebilmesi için, işaret ve mallar veya hizmetler arasında, işaretin anlamı açısından, değerlendirme konusu mallara veya hizmetlere veya bunların özelliklerine ilişkin olarak, kamunun ilgili kesimince derhal algılanacak yeteri derecede doğrudan ve spesifik bir ilişki bulunmalıdır.

207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün 7(1)(c) paragrafının altyapısını kamu yararı ilkesi oluşturmaktadır. Buna göre, mallara veya hizmetlere ilişkin olarak özellik bildiren işaretler herkes tarafından kullanıma açık olmalıdır. 7(1)(c) paragrafı bu nitelikteki işaretlerin marka olarak tek bir kişi adına tescil edilmesine engel teşkil eder ve tanımlayıcı terimler üzerinde tekel kurulması, bu yolla rakip firmaların bu terimleri kullanımının engellenmesi ihtimalini ortadan kaldırır.

İncelenen vakada, hükümsüzlüğü talep edilen malların ve hizmetlerin tüketicileri temizlik ve tamir sektöründe yer alan ortalama tüketiciler ve profesyonellerdir. Dolayısıyla, kamunun ilgili kesiminin dikkat düzeyinin ortalama olduğu kabul edilmelidir.

“Pro-Aqua International GmbH” firması, “Wet Dust Can’t Fly” ibaresinin İngilizce’nin gramer yapısına uygun ve yaygın kullanımını bulunan sözcüklerden oluşan bir ifade olduğu görüşündedir. Bu ifadenin açık anlamı “ıslak tozun uçamayacağı” şeklinde fiziki bir durumu belirtmektedir. Başvuru kapsamında bulunan mallar ve hizmetler dikkate alındığında, ibare bu malların veya hizmetlerin işleyiş biçimini ve kullanımları halinde ortaya çıkacak fiziksel etkiyi tarif etmektedir. Hükümsüzlük talebi sahibine göre, ana dili İngilizce olmayan ortalama tüketiciler, “wet (ıslak)” ve “dust (toz)” kelimelerinin anlamını yaygın kullanılan kelimeler olduğundan anlayacak, fakat “ıslanmış tozun artık toz olmadığı” şeklinde bir değerlendirme yapmayacaktır.

Buna ilaveten, hükümsüzlük talebi sahibine göre, tanımlayıcı işaretlerin tescili tüzüğe aykırı nitelikte olduğundan, aynı sektörde faaliyet gösteren firmalar temizlik makinelerinin veya diğer temizlik gereçlerinin fonksiyonlarını ifade etme şansından mahrum kalacaktır.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’ne göre, “Wet Dust Can’t Fly” ibaresinin anlamı esas alındığında, bu anlamın malların ve hizmetlerin işleyiş biçimini ifade etmediği ortadadır. Hükümsüzlük talebinin kapsamında bulunan “elektrikli su ekstratörleri” dışındaki malların veya hizmetlerin hiçbirisi doğrudan veya dolaylı olarak “wet (ıslak)” terimi kapsamında değerlendirilebilecek sıvı bir bileşeni işaret etmemektedir. Hükümsüzlük talebi sahibi, “wet (ıslak)” teriminden dolayı “elektrikli süpürgelerle ve bunların tamiri ve bakımı hizmetleri”yle bağlantı kurulacağını iddia etse de, “wet” terimi mal veya hizmet listesinde yer almamaktadır.

Bazı elektrikli süpürgelerin veya elektrikli aletlerin sıvı bileşenler kullandığı bilinse de, bu tip cihazların tozu sıvılar aracılığıyla filtrelediği ifade edilmeli, ancak bu cihazların tozun uçmasını engellemek için tozu ıslatmak amacıyla tasarlanmadığı belirtilmelidir. OHIM tarafından da belirtildiği üzere, “Wet Dust Can’t Fly (Islak Toz Uçamaz)” sloganı, “toz nemlendirici” veya “toz ıslatıcı” gibi malların fonksiyonu bakımından tanımlayıcı olarak değerlendirilebilecek ifadeleri içermemektedir. Bu çerçevede, “Wet Dust Can’t Fly” ibaresi hükümsüzlük talebine konu malları veya hizmetleri tanımlamamaktadır ve ortalama tüketiciler ilgili malları veya hizmetleri, tozun uçmasını ıslatarak engelleyen mallar veya hizmetler oldukları gerekçesiyle satın almayacaktır.

Hükümsüzlük talebi sahibinin, ana dili İngilizce olmayan ortalama tüketicilerin, “wet (ıslak)” ve “dust (toz)” kelimelerinin anlamını yaygın kullanılan kelimeler olduklarından anlayacağı, fakat “ıslanmış tozun artık toz olmadığı” şeklinde bir değerlendirme yapmayacağı yönündeki değerlendirmesi mahkemeye göre yerinde değildir. Şöyle ki, bu iddia makul gerekçelerle açıklanamamıştır ve başvuruyu oluşturan kelimelerin bir kısmının anlaşılacağı, ancak bütünsel anlamın farklı değerlendirileceği şeklindeki değerlendirme yerinde değildir. Aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların temizlik makinelerinin veya diğer temizlik gereçlerinin fonksiyonlarını ifade etme şansından mahrum kalacağı yönündeki iddia da haklı görülmemiştir. Mahkemeye göre, “Wet Dust Can’t Fly” ibaresi tanımlayıcı nitelikte olmadığından, bu ibarenin temizlik alet ve cihazlarının amacını belirtir nitelikte değerlendirilmesi mümkün değildir, dolayısıyla ibarenin diğer üreticilerin kullanımına açık tutulması gerektiğinin kabul edilmesi yerinde olmayacaktır.

Dolayısıyla, hükümsüzlük talebi sahibinin tanımlayıcılık gerekçeli talebi kabul edilmemiştir. Takip eden aşamada, ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli hükümsüzlük talebi değerlendirilmiştir.

207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün 7(1)(a) paragrafın göre, ayırt edici nitelikten yoksun işaretler tescil edilmeyecektir.

Yerleşik içtihada göre, bir markanın ayırt edici niteliğe sahip olduğundan bahsedebilmek için, bu markanın tescili talep edilen malların belirli bir işletmeden kaynaklandığını göstermesi ve bu şekilde malların diğer işletmelerin mallarından ayırt edilmesini sağlaması gerekmektedir. Bir markanın ayırt edici niteliği, öncelikle tescil talebine konu mallar veya hizmetler, ikinci olarak, kamunun ilgili kesiminin belirtilen mallara veya hizmetlere yönelik algısı esas alınarak değerlendirilmelidir. Tescili talep edilen mallara veya hizmetlere yönelik olarak, aynı zamanda reklam sloganı veya bu malların satın alınmasını sağlamak amacıyla kalite veya teşvik emaresi olarak kullanılan işaretlerden müteşekkil markalar, bu kullanımları nedeniyle tescilden muaf tutulamazlar. Adalet Divanı, bu tip markaların ayırt edici karakteri değerlendirilirken, sloganlara diğer işaretlere uygulananlardan daha katı kriterler uygulanmaması gerektiği kararını önceden vermiştir.

Ayırt edici niteliğin değerlendirilmesine ilişkin kriterler farklı marka türleri bakımından aynı olsa da, bu kriterler uygulanırken, kamunun ilgili kesiminin algısının her marka türünde aynı olacağından bahsedilmesi mümkün değildir ve bu nedenle, bazı marka türlerinde ayırt edici niteliğin ortaya konulması diğer marka türlerine kıyasla daha zor olabilir. Belirtilen zorluklar, reklam sloganlarının ayırt edici karakterinin tespiti için, kelime markalarının ayırt edici karakterinin tespitinde kullanılanlardan daha farklı ilave veya eksik kriterler kabul edilmesini meşru hale getirmez. Özellikle, reklam sloganlarının ayırt edici niteliğinin varlığının kabul edilebilmesi için, sloganın hayalgücü içermesi veya sürpriz veya sarsıcı etki oluşturacak kavramsal algı yaratması şartları getirilemez. Bunun ötesinde, kamunun ilgili kesiminin markayı bir promosyon ifadesi olarak algılayacağı ve bu tip ifadelerin övücü nitelikleri nedeniyle diğer işletmelerce de kullanılabileceği iddiası, tek başına markanın ayırt edici nitelikten yoksun olduğu sonucuna varılabilmesi için yeterli değildir.

Kelime markalarının övücü çağrışım yapması, bu tip markaların kapsadıkları mallar veya hizmetler bakımından ticari kaynak gösteremeyeceği anlamına gelmez. Bu çerçevede, bu tip markaların tüketiciler tarafından hem bir promosyon ifadesi hem de malların veya hizmetlerin ticari kaynağını gösterir bir işaret olarak algılanması mümkündür. Dolayısıyla, kamunun ilgili kesiminin, markayı kaynak gösterir şekilde algılaması durumunda, bu marka aynı zamanda -hatta öncelikle- bir promosyon ifadesi olarak değerlendirilse de, bu değerlendirme ayırt edici karakterin varlığının tespitinde etkili olmayacaktır.

Mahkeme ayırt edici niteliğe yönelik değerlendirmeyi yukarıda belirtilen genel ilkeler çerçevesinde yapmıştır.

İncelenen vakada, hükümsüzlük talebi sahibi, “Wet Dust Can’t Fly” sloganının ilgili tüketicilerin zihninde kavramsal bir arayış – çözümleme süreci gerektirmediği, “dust” ve “wet” terimlerinin kombinasyonunun filtreler – temizlik sistemleri bakımından yaygın kullanımı ve “Wet Dust Can’t Fly” sloganının, sıvıların kullanımı yoluyla tozun uçmasını engelleyerek temizlik cihazlarının performansının sıvı kullanılmayan diğer ürünlerden iyi olduğu mesajını veren bir reklam sloganı olması hususlarını öne sürmektedir.

Bu iddialara yönelik olarak öncelikle, talep sahibinin “dust” ve “wet” terimlerinin kombinasyonunun filtreler – temizlik sistemleri alanında yaygın kullanımını gösterir içerikte hiçbir kanıt sunmadığı belirtilmelidir. Bunun ötesinde “wet dust (ıslak toz)” ibaresi, kavramsal olarak doğru bir tabir değildir, şöyle ki toz ıslandığı zaman toz olma niteliğini kaybeder. Bunun sonucunda, bu iki kelimenin bir arada kullanılması bu kavramı hayali ve ayırt edici hale getirmektedir ve aynı sonucu içeren OHIM Temyiz Kurulu kararı yerindedir.

Genel Mahkeme’ye göre, “Wet Dust Can’t Fly” sloganı tüketicilerin zihninde yorumlamaya yönelik bir gayrete yol açacak ve tüketicilerin bu sloganı hükümsüzlüğü talep edilen mallarla ve hizmetlerle bağdaştırması mümkün olmayacaktır. Şöyle ki, hükümsüzlüğü talep edilen malların ve hizmetlerin amacı, tozun uçmasının engellemek amacıyla tozu ıslatmak değildir.

“Wet Dust Can’t Fly” ibaresinin, temizlik cihazlarının performansının, sıvı kullanılmayan diğer ürünlerden iyi olduğu mesajını veren bir reklam sloganı olduğuna yönelik iddia da mahkemece değerlendirilmiştir. Temyiz Kurulu kararında belirtildiği üzere, inceleme konusu slogan düşük düzeyde çağrıştırıcı olsa da, sloganın malların veya hizmetlerin, diğer mallardan veya hizmetlerden üstün olduğu yönünde mesaj verdiği varsayımını destekleyecek herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Bunun ötesinde, bir kelime markasının övücü çağrışım yapması, markanın kapsadığı mallara veya hizmetlere yönelik olarak ticari kaynak gösteremeyeceği anlamına gelmemektedir.

Yukarıda belirtilen tüm açıklamalar ışığında, Temyiz Kurulu’nun “Wet Dust Can’t Fly” sloganının ayırt edici niteliğe sahip olduğu yönündeki değerlendirmesi, Genel Mahkeme tarafından yerinde bulunmuş ve hükümsüzlük talebi sahibinin ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli iddiaları da kabul edilmemiştir.

Sonuç olarak, Adalet Divanı Genel Mahkemesi, OHIM Temyiz Kurulu’nun kararını yerinde bularak onamış ve “Wet Dust Can’t Fly” markasının ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle kısmen hükümsüz kılınması yönündeki talebi reddetmiştir.

Sloganlardan oluşan markaların değerlendirme kriterlerinin bir kez daha irdelendiği bu güncel kararın, konuyla ilgilenen okuyuculara yol gösterici nitelikte olduğunu umuyorum.

 

Önder Erol Ünsal

Mart 2015

unsalonderol@gmail.com