Etiket: yabancı dillerdeki tanımlayıcı kelimeler

Yabancı Dillerdeki Terimlerin Tanımlayıcı Niteliği – İtalyan Yüksek Mahkemesi “SLIMMER” Kararı

slimmingtablets

İnceleme ofisinin ana dilinde herhangi bir anlamı bulunmayan, ancak yabancı bir dilde tanımlayıcı anlama gelen kelimelerden oluşan markaların tescil edilebilir nitelikte olup olmadığı hususu, dünya genelinde inceleme ofislerinin gündemini meşgul eden önemli konulardan birisidir.

Okumakta olduğunuz kısa yazının kapsamında, İngilizce dilinde tanımlayıcı nitelikte olan bir sözcüğün, İtalya’da ne şekilde değerlendirildiği bir İtalyan Yüksek Mahkemesi kararı çerçevesinde açıklamaya çalışılacaktır.

Yazının içeriği her zaman merakla takip ettiğim https://www.marques.org/Class46/ sitesinde 20/02/2015 tarihinde Edith Van den Eede tarafından yayınlanan “SLIM SLIMMER SLIMIX” başlıklı yazıdan alınmıştır.

Davacı “Baif International Product New York di Aurelio Iurilli e C.” firması (bundan sonra BAIF olarak anılacaktır) İtalya’da tescilli “SLIMMER” kelime markasının sahibidir. Markanın kapsamında 5. sınıfa dahil “Kilo verme amaçlı diyet takviyeleri” malları yer almaktadır. Marka piyasaya “Mec sas Medicinali e Cosmetici di Maurizio Maestri” firması (bundan sonra MEC olarak anılacaktır) tarafından sürülmektedir.

Geçen zaman içerisinde “MEC” piyasaya benzer amaçlı bir diyet takviye ürünü sürer ve ürünü üzerinde “SLIMIX” markasını kullanmaya başlar. Ürünün piyasaya sürülmesinin ardından “BAIF”, “SLIMIX” markasının kendi marka haklarına tecavüz ettiği gerekçesiyle Milan mahkemelerinde tecavüz davası açar ve “MEC”in “SLIMIX” markasının kullanımının durdurulmasını talep eder.

“MEC” bu davaya karşı, “BAIF”in “SLIMMER” markasının hükümsüzlüğü talebiyle bir karşı dava açar. “MEC”e göre, “SLIMMER” ibaresi tanımlayıcı niteliği ve İtalya dahil olmak üzere yaygın kullanılan bir tabir olması nedeniyle hükümsüz kılınmalıdır.

Milan mahkemesi, 05/09/2005 tarihinde verdiği kararla “BAIF”in talebini haklı bulur ve davalının kullanımının durdurulmasına karar verir. Buna karşılık, Milan mahkemesi “MEC”in karşı davasını reddeder.

Mahkemeye göre, “SLIM” köküne “_MER” son ekinin eklenmesiyle oluşturulan “SLIMMER” ibaresi İtalya’da yalnızca çağrıştırıcı nitelikte kabul edilebilir, ancak tanımlayıcı nitelikte değildir. Dolayısıyla, mahkeme “SLIMMER” ibaresinin İtalya’da ayırt edici niteliğe sahip bir ibare olduğuna karar verir. Milan Temyiz Mahkemesi, 07/05/2007 tarihinde ilk derece mahkemesinin kararını onar ve “MEC” bu karara karşı İtalya Yüksek Mahkemesi nezdinde temyiz yolunu kullanır.

İtalya Yüksek Mahkemesi 09/02/2015 tarihinde verdiği kararla (karar no: 2045), Milan Temyiz Mahkemesi’nin kararını bozar.

Yüksek Mahkeme’ye göre, Temyiz Mahkemesi kararının gerekçesini, “_MER” son ekinin eklenmesinin, İtalyan tüketiciler nezdinde ibarenin anlamını değiştirmek ve inceleme konusu mallar için ibareyi hayali bir terime dönüştürmek için yeterli olacağı hususu üzerine kurarak hata yapmıştır.

Yüksek Mahkeme’nin kararında takip eden değerlendirmelere yer verilmiştir:

Yabancı terimlerden oluşan kelime markalarının ayırt edici niteliği incelenirken, bu terimlerin İtalya topraklarındaki yaygınlığı ve algılanış biçimi (bu değerlendirme ürünün türü veya niteliği ile sınırlı değildir, ürünlerin amacı ve özellikleri de dikkate alınmalıdır) birlikte değerlendirilmelidir. Bunun sonucu olarak Yüksek Mahkeme, ürünle gerektiği ölçüde somut ve doğrudan bağlantı içeren, yaygın kullanılan dilin parçası haline gelen ve buna bağlı olarak, yeteri derecede bilgili ve gözlemci ortalama İtalyan tüketiciler nezdinde, yukarıda belirtilen bağlantıyı doğrudan ve derhal ortaya çıkaran terimlerin tanımlayıcı kabul edilmesi gerektiğini tekrarlamıştır.

Yüksek Mahkeme’ye göre, Milan Temyiz Mahkemesi “SLIMMER” ibaresini yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde incelememiş ve “SLIM” köküne “_MER” ibaresinin eklenmesinin, İtalyan tüketiciler nezdinde ibarenin anlamını değiştirmek ve inceleme konusu mallar için ibareyi hayali bir terime dönüştürmek için yeterli olacağını kabul ederek, hatalı bir gerekçelendirme yapmıştır. Bu çerçevede, Yüksek Mahkeme davayı Temyiz Mahkemesi’ne iade etmiş ve davanın bir önceki paragrafta belirtilen ilkeler çerçevesinde yeniden incelenmesine ve bu ilkeler doğrultusunda, “SLIMMER” ibaresinin tescil kapsamında bulunan mallar için İtalya’da ayırt edici nitelikte olup olmadığının yeniden değerlendirilmesine karar vermiştir.

Karardan açıkça görüldüğü üzere, İtalyan Yüksek Mahkemesi, Milan Temyiz Mahkemesi’nin kabaca “ortalama İtalyan tüketiciler İngilizce SLIMMER teriminin anlamını bilmez, dolayısıyla terim ayırt edici niteliğe sahiptir” anlamına gelen ve bunun ötesinde somut gerekçelendirme içermeyen kararını yerinde bulmamıştır. Bu tip kaba çözümlemelere kimi zaman ülkemizde de rastlanılmakta ve çeşitli kararlarda ilgili sektörü ve alışkanlıklarını dışlayan, ortalama tüketiciyi yeteri derecede bilgili ve gözlemci tanımlamasının ötesinde, bilgisiz ve cahil tüketici pozisyonuna indirgeyen veya yabancı dildeki kelimelerin piyasadaki ortak kullanım biçimini önemsemeyen yaklaşımlar gözlemlenebilmektedir. Bununla birlikte, konunun sadece Türkiye’de değil, birçok yabancı ülkede de tartışmalı bir alan olduğunun altı çizilmelidir.

Yabancı dillerdeki terimlerin ayırt edici ve tanımlayıcı niteliklerine yönelik inceleme ilkeleri bu satırların yazarının yakından takip ettiği ve önemsediği bir konudur. Konu hakkında yabancı ofis değerlendirmeleri, Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları ve OHIM yaklaşımı daha detaylı yeni yazıların içeriğini teşkil edecektir.

Önder Erol Ünsal

Mart 2015

unsalonderol@gmail.com

Yabancı Dillerdeki Tanımlayıcı Markalar Hakkında USPTO Uygulaması – Yabancı Eşitler Doktrini

right-wrong-decision-3D-Exhibits

(Görsel http://www.3dexhibits.com/Posts/2010/11/key-deciding-factor-determining-trade-show-attendance/ adresinden alınmıştır.)

Amerika Birleşik Patent ve Marka Ofisi (USPTO), yabancı dillerdeki tanımlayıcı kelimelerin tescil edilebilirliğine ilişkin değerlendirmeyi, “yabancı eşitler doktrini (foreign equivalents doctrine)” kapsamında yapmaktadır.

Yabancı dillerdeki tanımlayıcı kelimelerin tescil edilebilirliğine dair değerlendirme konusunda marka inceleme otoritelerinin birbirlerinden farklı yorumlarına sıklıkla rastlanmaktadır. Konu hakkında, USPTO değerlendirmesi, ABD mahkemeleri tarafından oluşturulmuş bir doktrine dayanmakta olduğundan özellikle dikkat çekicidir. Bu yazı kapsamında, “yabancı eşitler doktrini”, USPTO internet sitesindeki marka inceleme kılavuzunda yer verilen ifadelerin ve örneklerin aktarılması yoluyla açıklanmaya çalışılacaktır. Açıklamaların İngilizce aslına http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/1200.htm#_T120903g (bölüm 1209.03(g) adresinde ulaşılması mümkündür.  

“Yabancı eşitler doktrini”, kısaca, münhasıran tanımlayıcı nitelikte olan bir İngilizce kelimenin yabancı bir dildeki karşılığının tescil edilebilirliği, söz konusu İngilizce kelimenin tescil edilebilirliğinden daha fazla değildir, ifadesiyle özetlenebilir. Bir diğer deyişle, doktrine göre, İngilizcedeki tanımlayıcı bir kelime ile bu kelimenin yabancı bir dildeki karşılığının tescil edilebilirliği hakkında (aynı mallar ve hizmetler için), aynı kararın verilmesi gerekmektedir.

Doktrin çerçevesinde verilen bazı dikkat çekici mahkeme kararları ve tespitleri örneklendirilecek olursa:

N. Paper Mills, 64, F 2d 998, 1002, 17 USPQ 492, 493 (C.C.P.A. 1933) davası: “İyi bilinen modern bir yabancı dilden alınan ve bir ürün bakımından tanımlayıcı olan bir kelimenin ABD’nde aynı ürün için tescili talep edilirse, bu marka tanımlayıcı bir marka olarak değerlendirilecektir.”

Tokutake Indus. Co., 87 USPQ2d 1697 (TTAB 2008) davası: Bu davada “ayumi” kelimesi ve bu kelimenin Japon karakterlerindeki yazımı, kelimenin Japonca anlamının “yürümek” olması nedeniyle “ayak giysileri” için tanımlayıcı bulunmuştur.

Oriental Daily News, Inc., 230 USPQ 637 (TTAB 1986) davası: Çince karakterle yazılı bir kelime, kelimenin karşılığının “Doğuya ilişkin (Oryantal) Günlük Haberler” olması nedeniyle “gazeteler” bakımından tanımlayıcı bulunmuştur.

Geo. A. Hormel & Co., 227 USPQ 813 (TTAB 1985) davası: Bu davada İtalyancada lezzetli anlamına gelen “saporito” kelimesi, başvuru kapsamında yer alan kurutulmuş sosisler bakımından karakteristik özellik belirttiği için tanımlayıcı bulunmuştur.

“Yabancı eşitler doktrini” mutlak surette uygulanması gerekli bir kural olmamakla birlikte, kılavuz bir ilke olarak kabul edilmektedir.

Doktrin sıradan bir ABD’li tüketicinin markayla karşılaştığında durup, yabancı kelimeyi İngilizce karşılığına çevireceğinin düşünüldüğü durumlarda uygulanacaktır (bkz. Palm Bay Imps., Inc. v. Veuve Clicquot Ponsardin Maison Fondee en 1772, 396 F.3d 1369, 1377, 73 USPQ2d 1689, 1696 (Fed. Cir. 2005). Sıradan ABD’li tüketici, ilgili yabancı dil hakkında bilgisi olan ABD’li kişi anlamında kullanılmaktadır (Thomas, 79 USPQ2d 1021, 1024 (TTAB 2006). Bir diğer karara göre, sıradan ABD’li tüketici, İngilizce dışındaki bir dilde bilgili olanlar, yani normal koşullarda ilgili sözcükleri İngilizceye çevirmesi beklenebilecek kişiler dahil olmak üzere, tüm ABD’li tüketicileri kapsamaktadır (Spirits Int’l, N.V., 563 F.3d 1347, 1352, 90 USPQ2d 1489, 1492 (Fed. Cir. 2009)).

N. Paper Mills, 64, F 2d 998, 1002, 17 USPQ 492, 493 (C.C.P.A. 1933) davasında yer verilen “iyi bilinen (yaygın) – modern bir yabancı dil” tanımlaması kapsamına giren, yani doktrinin uygulamasına esas olabilecek dillerin tespiti ve değerlendirilmesine yönelik olarak USPTO marka inceleme kılavuzunda (bölüm 1207.01(b)(vi)(B)) takip eden açıklamalara yer vermiştir (bu açıklamalar kılavuzun karıştırılma olasılığı ile ilgili bölümünde yer almaktadır, şöyle ki yabancı eşitler doktrini, iki marka arasında karıştırılma olasılığının tespitinde de kullanılmaktadır (yani, yabancı dildeki bir kelime ile İngilizce eşanlamlısı arasındaki karıştırılma olasılığı)):

İnceleme uzmanı, ilgili yabancı dilin yaygın – modern bir dil olduğu konusunda delil sunmalıdır. Sunulacak delillerin cinsi, ilgili vakanın özel koşullarına göre farklılık gösterebilir, ancak, mümkünse, inceleme uzmanı ABD’li tüketicilerin yüzde kaçının veya kaç tanesinin ilgili dili konuştuğuna dair kanıt sunmalıdır (bu tip delillere ABD bakımından http://www.census.gov/hhes/socdemo/language/ adresinde ulaşılması mümkündür). Örneğin, başvuru sahibi tarafından sunulan ve ABD nüfusunun yalnızca %0.6’sının Fransızcayı çok iyi veya iyi konuştuğunu gösteren nüfus sayımı sonucu içeriğindeki kanıt, mahkeme tarafından, Fransızcanın ABD’nde yaygın konuşulan ve İspanyolcanın ardından ABD’nde en çok bilinen ikinci yabancı dil olduğu tespitlerine varılmasını sağlayarak, başvuru sahibinin aleyhine kullanılmıştır (bkz. Thomas, 79 USPQ2d at 1024). Benzer şekilde, ABD’nde 706,000 adet Rusça konuşan kişinin yaşadığı yönündeki kanıt, Rus dilindeki bir markanın İngilizce anlamının tüketicilerin önemli bir bölümü tarafından anlaşılacağını gösteren inandırıcı bir kanıt olarak kabul edilmiştir. (bkz. Joint Stock Co. “Baik,” 80 USPQ2d 1305, 1310 (TTAB 2006)

Bu tip kanıtlara ulaşılamaması veya kanıtların yeterli olmaması halinde, inceleme uzmanı, ilgili dilin konuşulduğu ülkenin ABD’nin önemli ticari ortaklarından birisi olduğunu veya dünya genelinde büyükçe bir nüfusun bu dili konuştuğuna dair deliller sunabilir.

Ulaşılan kanıtlar, inceleme konusu kelimenin ait olduğu dilin yüksek oranda tanınmayan veya ölü bir olduğunu gösterirse, yabancı eşitler doktrini uygulanmayacak ve yabancı dildeki kelime tanımlayıcılığın tespit edilmesi amacıyla İngilizceye çevrilmeyecektir (bkz. Palm Bay Imps., 396 F.3d at 1377, 73 USPQ2d 1689, 1696; cf. In re Spirits Int’l, N.V., 563 F.3d 1347, 1351, 90 USPQ2d 1489, 1491 (Fed. Cir. 2009); Enrique Bernat F. S.A. v. Guadalajara Inc., 210 F.3d 439, 443, 54 USPQ2d 1497, 1499 (5th Cir. 2000), reh’g denied 218 F.3d 745 (2000); cf. Gen. Cigar Co. v. G.D.M. Inc., 988 F. Supp. 647, 45 USPQ2d 1481 (S.D.N.Y. 1997). Bir dilin “ölü” bir dil olup olmadığına yönelik değerlendirme, inceleme konusu terimin ilgili tüketici kesimince algılanacağı anlam esas alınarak, vaka bazında yapılmalıdır. (Örneğin; Latince ölü bir dil olarak kabul edilmekle birlikte, ilgili tüketici kesimi halen Latince terimleri kullanıyorsa, bu durumda Latince ölü bir dil olmaktan çıkacaktır.)

Yabancı dildeki bir kelimenin İngilizce bir kelimeyle birlikte kullanılmasından oluşturulan kombinasyonlar, eğer bu kombinasyonun yarattığı ticari algı, iki İngilizce kelimenin birlikte yaratacağı algıdan farklılaşmış ise tescil edilebilir nitelikte değerlendirilebilecektir. (Örn.: Johanna Farms Inc., 8 USPQ2d 1408 (TTAB 1988) davasında “LA YOGURT” kelime kombinasyonu, “yogurt” kelimesi için mutlak bir sağlanmayacağı yönündeki şerh ile birlikte yoğurtlar için tescil edilmiştir; Sweet Victory, Inc., 228 USPQ 959 (TTAB 1986) davasında “GLACE LITE” kelime kombinasyonu dondurmalar, meyveli dondurmalar, dondurulmuş yoğurtlar ve sütlü olmayan dondurulmuş tatlılar bakımından tanımlayıcı nitelikte bulunmamıştır; Universal Package Corp., 222 USPQ 344 (TTAB 1984) davasında “LE CASE”  kelime kombinasyonu, case kelimesi için mutlak bir sağlanmayacağı yönündeki şerh ile birlikte mücevher ve hediye kutuları bakımından tescil edilmiştir.)

“Yabancı eşitler doktrini” esas alındığında, İngilizce dışındaki dillerde olsalar da tanımlayıcı anlama sahip olan kelimelerin ABD’nde tescil edilmesinin oldukça güç olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, ait olduğu dildeki anlamı itibarıyla tanımlayıcı olan kelimelerin, ABD’nde tescil ettirilmesi olasılığının düşüklüğünün, başvuru öncesi dikkate alınması gerekmektedir. Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere, ilgili kelimenin İngilizcede anlamlı olmadığı yönündeki savunmaların, USPTO açısından kabul edilme olasılığı düşük olacaktır. Son söz olarak, doktrine ve uygulamasına yönelik ABD’nde eleştiriler getirildiğinin ve doktrinin uygulamasının orantılılık ilkesine uygun olmadığının altının çizildiğinin belirtilmesi yerinde olacaktır.

Önder Erol Ünsal

Eylül 2012

 

 

OHIM Temyiz Kurulu “Sharbati” Kararı – Yabancı Dillerdeki Kelimelerin Tanımlayıcı Niteliğine İlişkin Değerlendirme

imagesCA9TX1AK(Görsel http://bigthink.com/ideafeed/turn-rejection-into-success adresinden alınmıştır.)

OHIM 5. Temyiz Kurulu 1 Mart 2012 tarihinde verdiği R 1095/2011-5 sayılı “Sharbati” kararında yabancı dillerdeki tanımlayıcı markaların Avrupa Birliğinde tescil edilebilirliğine ilişkin önemli saptamalar yapmıştır. Kararın tamamının http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2011/en/R1095_2011-5.pdf adresinde incelenmesi mümkündür. Bu yazı kapsamında kararın ana hatlarının ve Temyiz Kurulu saptamalarının kısaca açıklanmasına gayret edilecektir.

 

OHIM’e 29. ve 30. sınıflara dahil bazı malların tescil edilmesi talebiyle yapılan “sharbati” kelime markası başvurusu OHIM tarafından “pirinç; un ve tahıllardan yapılmış ürünler, ekmek, hamur işleri ve şekerlemeler” malları bakımından ayırt edici nitelikten yoksunluk, tanımlayıcılık ve ticaret alanında herkes tarafından kullanılır terimler arasında bulunma (Topluluk Marka tüzüğü madde 7/1(b),(c),(d)) gerekçeleriyle kısmen reddedilmiştir. OHIM’in ret kararının nedeni “sharbati” kelimesinin “sharbati” kelimesinin Hinsitan’a özgü bir pirinç ve buğday türünün ismi olmasıdır.

 

Başvuru sahibi Hindistan menşeili “Amira Foods (India) Limited” karara karşı OHIM Temyiz Kurulu nezdinde itiraz etmiştir. Başvuru sahibi itirazında temel olarak takip eden argümanları öne sürmüştür:

  • Avrupa Birliğinde yerleşik ortalama tüketicilerin “sharbati” kelimesinin pirinç, un ve kısmi ret kararı kapsamında yer alan diğer mallara ilişkin tanımlayıcı bir marka olduğunu bilmesi veya anlaması mümkün değildir. “Sharbati” kelimesi Avrupa Birliğinde konuşulan dillerde anlama veya tanımlayıcı içeriğe sahip bir kelime değildir.

 

  • İnternet aracılığıyla elde edilen deliller Hindistan menşeili kaynaklardan derlenmiştir. Avrupa Birliğinde yerleşik ortalama tüketiciler asla bu kaynaklara danışmayacaktır.

 

  • “Sharbati” kelimesi ortalama tüketicilerce marka olarak algılanabilecek nitelikte bir kelimedir.

 

  • “Sharbati” markası halihazırda 22 ülkede tescil edilmiş bir markadır ve tesciller kapsamında kısmi ret kararına konu mallar yer almaktadır.

 

  • OHIM Temyiz Kurulu başvuru sahibinin itiraz gerekçelerini detaylı biçimde değerlendirmiş ve aşağıda sayılan tespitleri yapmıştır:

 

  • Tanımlayıcılık başvuruya konu mallar ve halkın ilgili kısmı dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Bir markanın kapsadığı mallara veya hizmetlere ilişkin tanımlayıcı veya ayırt edici niteliği değerlendirilirken, kamunun ilgili kesiminin algısı dikkate alınmalıdır. Kamunun ilgili kesimi ise, tescil talebinin gerçekleştiği yerde bulunan, ilgili malların veya hizmetlerin tacirleri ve ortalama tüketicilerinden oluşmaktadır. Bu kişilerin yeteri derece bilgili, gözlemci ve tedbirli olduğu kabul edilmektedir. Bir markanın tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilebilmesi hususunda ticaret çevrelerinin bu terim hakkındaki bilgisi öncelikli olarak belirleyici olacaktır. Tacirler bir ürünü veya onun özelliklerini isimlendiren terimlerin kullanımı konusunda serbest olmalıdır.

 

  • Başvuru sahibinin “sharbati” kelimesinin Avrupa Birliğinde bilinmediği veya kullanılmadığı dolayısıyla markanın tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilemeyeceği yönündeki argümanı, tanımlayıcılık gerekçeli ret gerekçesinin yanlış yorumlanmasından kaynaklanmaktadır. Şöyle ki bir markanın tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilebilmesi için o markanın Avrupa Birliğinde genel kullanımda bulunması gerekli değildir. Bu husus maddenin yazımında kullanılmış “may serve” ifadesinden anlaşılmaktadır.

 

  • Bir ürünün Avrupa Birliği sınırları dışında bilinmesi, o ürünün Avrupa Birliğinde de bilinebileceğinin güçlü bir işaretidir. Hindistan’da yetiştirilen bir pirinç veya buğday türünün, Avrupa Birliğinde bilinmemesi veya gelecekte bilinmeyecek olması, Hint pirinç ve buğdayının yüksek sayıdaki taciri ve müşterisi dikkate alındığında, olası değildir.

 

  • “Sharbati” kelimesinin ret kararı kapsamındaki mallar için tescil edilmesine izin vermek, başvuru sahibinin bir cins ismi üzerinde tekel hakkı oluşturmasına ve bu cins pirinç veya unu Avrupa Birliği sınırları dahilinde satmak isteyen diğer tacirlerin ürünlerini tanımlamak için bu cins ismini kullanmasını engelleyecek bir durumun oluşmasına imkan sağlayabilecektir.

 

  • Başvuru sahibinin “sharbati” kelimesinin pirinç ürününü tanımlamak için yaygın olarak kullanılan bir kelime olmadığı yönündeki iddiası ise ilgili piyasalardaki durum incelendikten sonra yerinde görülmemiştir. “Sharbati” tipi pirinç Basmati pirincinin kız kardeşi olarak anılmakta ve kalitesi ve daha ekonomik fiyatına bağlı olarak Hindistan’da orta sınıf aileler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. “Sharbati” pirincini veya buğdayını, Avrupa Birliği dahil, ülke dışına ihraç edecek çok sayıda firmanın bulunması da mümkündür. Başvuruyu inceleyen uzman ve Temyiz Kurulunun ulaşmış olduğu deliller de bu bağlamda değerlendirilmelidir. Ulaşılan delillerin çoğunluğu ticari ürünleri pazarlayan ihracat firmalarının dokümanlarından elde edilmiştir. Daha önce de belirtildiği üzere, bir kelimenin Hindistan’da bir pirinç türünün ismi olması o ürünün Avrupa Birliğinde de ticari dolaşıma gireceğinin güçlü bir göstergesidir.

 

  • Başvuru sahibinin Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde ret kararı kapsamındaki mallar için marka tescili elde etmiş olması, yerleşik içtihat doğrultusunda OHIM incelemesini etkiler bir husus değildir. Değerlendirme esnasında bu tescillerin varlığı dikkate alınmış ancak yukarıda yer verilen açıklamalar doğrultusunda markanın tescilini engeller hususlar belirlenmiştir.

 

  • Sayılan tüm gerekçeler doğrultusunda OHIM Temyiz Kurulu başvurunun tanımlayıcılık gerekçesiyle Topluluk Marka Tüzüğü 7(1)(c) bendi kapsamında kısmen reddedilmesi kararını yerinde bulmuş ve kelimenin reddedilen mallar bakımından ilgili sektördeki tacirlerin ortak kullanımına açık bir kelime olarak kalması gerektiğini tespit etmiştir.

 

  • Temyiz Kurulu değerlendirilen delillerin, Avrupa Birliğinde yerleşik pirinç tüketicilerinin, tacirlerinin ve uzmanlarının önemli kısmının “sharbati” kelimesini bildiğini göstermek için yeterli olduğu sonucuna ulaşmıştır. Kurula göre, deliller pirinç ithalatçıları ve Hint mutfağı meraklıları “sharbati” pirinci veya buğdayı türünü bildiğini göstermektedir. Sayılan nedenlerle, “sharbati” kelimesi kamunun önemli bölümü tarafından marka olarak hatırlanmayacak içeriktedir ve dolayısıyla başvurunun ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle Topluluk Marka Tüzüğü 7(1)(b) bendi çerçevesinde reddedilmesi kararı da yerindedir. Bununla birlikte, Kurul başvurunun Topluluk Marka Tüzüğü 7(1)(d) bendi kapsamında reddedilmesi kararını yerinde bulmamıştır.

 

Sonuç olarak, OHIM Temyiz Kurulu, “sharbati” kelimesinin “pirinç; un ve tahıllardan yapılmış ürünler, ekmek, hamur işleri ve şekerlemeler” malları bakımından tanımlayıcılık gerekçesiyle ve ilaveten ayırt edici nitelikten yoksunluk nedeniyle reddedilmesi yönündeki kararı haklı bulmuş ve ret kararını onamıştır.

 

Kanaatimizce, kararın önemli noktası, tanımlayıcılık hususunun değerlendirilirken, dikkate alınacak kamu kesiminin yalnızca ürünlerin nihai tüketicilerinden oluşmadığının, ilgili malların veya hizmetlerin tacirlerinin ve ilgili ticaret gruplarının da değerlendirilme de dikkate alınması gerektiğinin bir kez daha altının çizilmesidir. Bunun yanısıra, tanımlayıcılık değerlendirmesinin piyasadaki fiili – güncel duruma ilişkin bir değerlendirme olmasının yanında, madde yazılırken kullanılan “may serve” kalıbından da anlaşılacağı üzere, gelecekte piyasada kullanılma ihtimali bulunan  terimlere ilişkin değerlendirmeyi de içerdiğinin tekrardan belirtilmesi önemlidir.   

 

Özellikle, genel kullanıma açık mallar veya hizmetler bakımından, bu malların veya hizmetlerin nihai tüketicilerinin teknik veya farklı yabancı dillere ait kelimeleri yüksek oranda bilmesini veya algılamasıni beklemek gerçekçi olmayacaktır. Bununla birlikte, tanımlayıcılık gerekçeli ret gerekçesinin varlık nedeni, nihai tüketicilerin bilgi düzeyinin, genel kültürünün veya yabancı dil bilgisinin test edilmesi değil, ilgili sektördeki tacirlerin ortak kullanımına açık kalması gereken nitelikteki kelimelerin veya şekillerin, bir kişi adına marka olarak tescil edilmesinin engellenmesi yoluyla kamu yararının korunmasıdır. Dolayısıyla, kanaatimizce, tanımlayıcılık hususu değerlendirilirken, öncelikle maddenin varlık nedeni göz önünde bulundurulmalı ve inceleme – değerlendirme yalnızca malın veya hizmetin nihai tüketici kitlesi bakımından değil, ilgili malın veya hizmetin ticaretinin parçası olan tüm tacirler ve ticari aktörler açısından yapılmalıdır.    

 

Önder Erol Ünsal

Ağustos 2012