İnceleme ofisinin ana dilinde herhangi bir anlamı bulunmayan, ancak yabancı bir dilde tanımlayıcı anlama gelen kelimelerden oluşan markaların tescil edilebilir nitelikte olup olmadığı hususu, dünya genelinde inceleme ofislerinin gündemini meşgul eden önemli konulardan birisidir.
Okumakta olduğunuz kısa yazının kapsamında, İngilizce dilinde tanımlayıcı nitelikte olan bir sözcüğün, İtalya’da ne şekilde değerlendirildiği bir İtalyan Yüksek Mahkemesi kararı çerçevesinde açıklamaya çalışılacaktır.
Yazının içeriği her zaman merakla takip ettiğim https://www.marques.org/Class46/ sitesinde 20/02/2015 tarihinde Edith Van den Eede tarafından yayınlanan “SLIM SLIMMER SLIMIX” başlıklı yazıdan alınmıştır.
Davacı “Baif International Product New York di Aurelio Iurilli e C.” firması (bundan sonra BAIF olarak anılacaktır) İtalya’da tescilli “SLIMMER” kelime markasının sahibidir. Markanın kapsamında 5. sınıfa dahil “Kilo verme amaçlı diyet takviyeleri” malları yer almaktadır. Marka piyasaya “Mec sas Medicinali e Cosmetici di Maurizio Maestri” firması (bundan sonra MEC olarak anılacaktır) tarafından sürülmektedir.
Geçen zaman içerisinde “MEC” piyasaya benzer amaçlı bir diyet takviye ürünü sürer ve ürünü üzerinde “SLIMIX” markasını kullanmaya başlar. Ürünün piyasaya sürülmesinin ardından “BAIF”, “SLIMIX” markasının kendi marka haklarına tecavüz ettiği gerekçesiyle Milan mahkemelerinde tecavüz davası açar ve “MEC”in “SLIMIX” markasının kullanımının durdurulmasını talep eder.
“MEC” bu davaya karşı, “BAIF”in “SLIMMER” markasının hükümsüzlüğü talebiyle bir karşı dava açar. “MEC”e göre, “SLIMMER” ibaresi tanımlayıcı niteliği ve İtalya dahil olmak üzere yaygın kullanılan bir tabir olması nedeniyle hükümsüz kılınmalıdır.
Milan mahkemesi, 05/09/2005 tarihinde verdiği kararla “BAIF”in talebini haklı bulur ve davalının kullanımının durdurulmasına karar verir. Buna karşılık, Milan mahkemesi “MEC”in karşı davasını reddeder.
Mahkemeye göre, “SLIM” köküne “_MER” son ekinin eklenmesiyle oluşturulan “SLIMMER” ibaresi İtalya’da yalnızca çağrıştırıcı nitelikte kabul edilebilir, ancak tanımlayıcı nitelikte değildir. Dolayısıyla, mahkeme “SLIMMER” ibaresinin İtalya’da ayırt edici niteliğe sahip bir ibare olduğuna karar verir. Milan Temyiz Mahkemesi, 07/05/2007 tarihinde ilk derece mahkemesinin kararını onar ve “MEC” bu karara karşı İtalya Yüksek Mahkemesi nezdinde temyiz yolunu kullanır.
İtalya Yüksek Mahkemesi 09/02/2015 tarihinde verdiği kararla (karar no: 2045), Milan Temyiz Mahkemesi’nin kararını bozar.
Yüksek Mahkeme’ye göre, Temyiz Mahkemesi kararının gerekçesini, “_MER” son ekinin eklenmesinin, İtalyan tüketiciler nezdinde ibarenin anlamını değiştirmek ve inceleme konusu mallar için ibareyi hayali bir terime dönüştürmek için yeterli olacağı hususu üzerine kurarak hata yapmıştır.
Yüksek Mahkeme’nin kararında takip eden değerlendirmelere yer verilmiştir:
Yabancı terimlerden oluşan kelime markalarının ayırt edici niteliği incelenirken, bu terimlerin İtalya topraklarındaki yaygınlığı ve algılanış biçimi (bu değerlendirme ürünün türü veya niteliği ile sınırlı değildir, ürünlerin amacı ve özellikleri de dikkate alınmalıdır) birlikte değerlendirilmelidir. Bunun sonucu olarak Yüksek Mahkeme, ürünle gerektiği ölçüde somut ve doğrudan bağlantı içeren, yaygın kullanılan dilin parçası haline gelen ve buna bağlı olarak, yeteri derecede bilgili ve gözlemci ortalama İtalyan tüketiciler nezdinde, yukarıda belirtilen bağlantıyı doğrudan ve derhal ortaya çıkaran terimlerin tanımlayıcı kabul edilmesi gerektiğini tekrarlamıştır.
Yüksek Mahkeme’ye göre, Milan Temyiz Mahkemesi “SLIMMER” ibaresini yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde incelememiş ve “SLIM” köküne “_MER” ibaresinin eklenmesinin, İtalyan tüketiciler nezdinde ibarenin anlamını değiştirmek ve inceleme konusu mallar için ibareyi hayali bir terime dönüştürmek için yeterli olacağını kabul ederek, hatalı bir gerekçelendirme yapmıştır. Bu çerçevede, Yüksek Mahkeme davayı Temyiz Mahkemesi’ne iade etmiş ve davanın bir önceki paragrafta belirtilen ilkeler çerçevesinde yeniden incelenmesine ve bu ilkeler doğrultusunda, “SLIMMER” ibaresinin tescil kapsamında bulunan mallar için İtalya’da ayırt edici nitelikte olup olmadığının yeniden değerlendirilmesine karar vermiştir.
Karardan açıkça görüldüğü üzere, İtalyan Yüksek Mahkemesi, Milan Temyiz Mahkemesi’nin kabaca “ortalama İtalyan tüketiciler İngilizce SLIMMER teriminin anlamını bilmez, dolayısıyla terim ayırt edici niteliğe sahiptir” anlamına gelen ve bunun ötesinde somut gerekçelendirme içermeyen kararını yerinde bulmamıştır. Bu tip kaba çözümlemelere kimi zaman ülkemizde de rastlanılmakta ve çeşitli kararlarda ilgili sektörü ve alışkanlıklarını dışlayan, ortalama tüketiciyi yeteri derecede bilgili ve gözlemci tanımlamasının ötesinde, bilgisiz ve cahil tüketici pozisyonuna indirgeyen veya yabancı dildeki kelimelerin piyasadaki ortak kullanım biçimini önemsemeyen yaklaşımlar gözlemlenebilmektedir. Bununla birlikte, konunun sadece Türkiye’de değil, birçok yabancı ülkede de tartışmalı bir alan olduğunun altı çizilmelidir.
Yabancı dillerdeki terimlerin ayırt edici ve tanımlayıcı niteliklerine yönelik inceleme ilkeleri bu satırların yazarının yakından takip ettiği ve önemsediği bir konudur. Konu hakkında yabancı ofis değerlendirmeleri, Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları ve OHIM yaklaşımı daha detaylı yeni yazıların içeriğini teşkil edecektir.
Önder Erol Ünsal
Mart 2015