Aylar: Ocak 2017

Üniversite Sanayi İşbirliği Projelerinde Buluşun Hak Sahipliğinin Belirlenmesi Sorunu

ipr_resimSınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) yürürlüğe girmesi ile birlikte üniversite buluşları açısından yeni bir dönem başlamış oldu. SMK’da yer alan maddelerin uygulanmasına dair çeşitli usul ve esasları içeren yönetmelik taslakları da hâlihazırda ilgililerin görüşlerine açıldı. Bu taslak yönetmeliklerinden biri de “Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik Taslağı”dır (“Taslak”) ve halen görüşlere açıktır.

Söz konusu Taslak’ın 34/3. maddesinde yer alan;

2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde[1] tanımlanan öğretim elemanları ile stajyerlerin ve öğrencilerin diğer kamu kurumları veya özel kuruluşlarla belirli bir sözleşme kapsamında yapmış oldukları çalışmalar sonucunda ortaya çıkan buluşlar üzerindeki hak sahipliğinin belirlenmesinde, diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla sözleşme hükümleri esas alınır

hükmünün, konuyla ilgili uygulamada üniversite Teknoloji Transfer Ofislerinin (“TTO”) yaşadığı sorunlara  arzuladığı çözümü maalesef getirmediği kanaatindeyim. Bu nedenle bu yazıyı okuyucularımızla paylaşmak istedim.

Üniversite sanayi işbirlikleri kapsamında yapılacak sözleşme görüşmelerinde, üniversiteyi temsilen TTO yetkilileri ile sözleşmenin diğer tarafı şirket yetkilileri arasında en hararetli tartışmalar sözleşmenin fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin maddesi üzerinde yaşanmaktadır.   Sözleşmenin ilgili maddesinde şirketlerin, üniversite öğretim elemanından talep ettiği danışmanlık katkısı ile yapılan proje sonucunda ortaya çıkan buluş üzerinde genellikle “tek başına” hak sahipliğini talep ettiğini görmekteyiz. Şirketler şayet tescile konu olabilecek buluş ortaya çıkarsa, buluşa ait tescil başvurularında danışmanlık katkısı veren öğretim elemanının zaten “buluşçu” olarak belirtileceğini iddia ederek üniversitenin, sözleşme konusu proje sonucu ortaya çıkacak buluş üzerinde “müşterek” hak sahipliği talebini reddetmektedirler[2]. Diğer yandan, genellikle sözleşme konusu proje için öğretim elemanından alınan danışmanlık hizmetinin bedelinin zaten ödendiğini, dolayısıyla ortaya çıkacak buluş üzerindeki hak sahipliğinin tek başına şirkete ait olması gerektiğini iddia etmektedirler.

Oysa danışmanlık konusu hizmet ile proje sonucu ortaya çıkacak buluş, hukuki anlamda birbirinden farklı iki konudur. Danışmanlık hizmeti karşılığı ödenen ücretin, henüz daha vücuda gelmemiş buluş üzerindeki hak sahipliğinin devir[3] bedeli olarak algılanması hukuken doğru bir yaklaşım değildir. Şirketler danışmanlık ücreti ödemeleri karşılığında, hem ihtiyaç duydukları projenin gerçekleşmesini sağlayacak danışmanlık hizmeti alma, hem de proje sonucunda ortaya çıkan buluşun hak sahipliğine tek başına sahip olma beklentisi içine girmektedir. Bu şekildeki “bir koyun iki post” mantığının kabul edilmesi halinde, üniversiteler ve öğretim üyeleri için adil olmayan sonuçlar doğmaktadır.

Elbette hangi alanda olursa olsun sağlıklı bir müzakerenin temel şartı, bazen zor da olsa empati yapabilmektir. Şirketlerin proje sonucu ortaya çıkan buluş üzerinde tek başına hak sahibi olma talebinin altında yatan ve “bunu böyle kabul edemiyoruz maalesef” şeklindeki gerekçe dışındaki gerçek nedeni anlamak önemli.  İşbirliği projesi sonucu ortaya çıkan buluşu ticarileştirirken, şirketlerin buluş üzerinde tasarruf hakkına münhasıran sahip olmayı istemeleri veya bir yandan tek başına proje giderlerine katlanırken diğer yandan buluştan elde edilecek geliri 3.kişilerle paylaşmanın ticari olarak çok tercih edilen bir sonuç olmaması anlaşılabilir kaygılardır.

Ancak bu kaygılar karşısında, üniversitelerin buluş üzerinde müşterek hak sahipliği talebinin altında, ilk etapta ticari nedenler yatmadığının altını önemle çizmek gerekir. Hâlihazırda ülkemizde teknolojinin sanayiye aktarılması misyonunu üstlenen üniversite TTO’larının ana amacı; buluşlardan yüksek meblağlarda gelir etmekten ziyade, buluşların ticarileştirilmesi deneyimlerini yaşayarak bu anlamda başarı hikâyeleri yaratmaktır. Arzu edilen bu başarı hikâyesine başlamak için de mantıken öncelikle (i) ortada bir buluş olması ve (ii) bu buluş üzerinde üniversitenin ticarileştirme işlemlerini yapacak bir tasarruf hakkına sahip olması gerekmektedir. Şirketler üniversitelerle yaptıkları işbirlikleri kapsamında proje sonucu buluş üzerinde tek başına hak sahipliğinde ısrar ederse, üniversite hangi buluş üzerinde hak sahibi olacak ve ileride yapılacak ticarileştirme işlemlerinin bir parçası olduğunu kanıtlayabilecektir?

Buluşların çoğunlukla bir ihtiyaca binaen ortaya çıktıkları ve ticarileştirme açısından değerli olan buluşların ise özellikle sanayinin ihtiyacına cevap verenler olduğu açıktır. Üniversitenin, şirketin ihtiyacı üzerine oluşan bir işbirliği sırasında ortaya çıkan buluş üzerinde hak sahibi ol(a)maması, üniversitelerin buluşların ticarileşmesi sürecinde arzuladığı işlevi yerine getiremeyeceği sonucunu doğuracaktır.

Üniversitelerin buluş üzerinde hak sahipliği için şirketlere karşı verdiği mücadelenin altında yatan diğer bir önemli neden; yukarıda açıklamaya çalıştığım gibi buluş üzerinde en azından müşterek hak sahibi olarak kayıtlarda gözükerek, üniversite adına yapılan tescil sayısını arttırmaktır. Bu sayede üniversiteler arasındaki rekabette üst sıralarda yer almak ve hak sahibi (müşterek de olsa) olduğu bir buluşun ticarileştirilmesi senaryolarında yasal olarak yer alarak deneyim kazanmaktır.

Bu amacı şirketlere doğru anlatabildikten ve proje çıktısı buluş üzerinde müşterek hak sahipliği konusunda şirketleri ikna edebildikten sonra, şirketin ticari kaygılarını azaltacak ve ortak mutabakatla geliştirilen çeşitli alternatiflerin işbirliği sözleşmesinde düzenlenebileceği kanaatindeyim. Şirketler, müşterek hak sahibi üniversitenin buluş üzerinde tasarruf hakkını kısıtlayan, şirketin buluşun ticarileştirilmesine yönelik tasarruflarını genişleten, öğretim elemanının projeye katkı payına göre ticarileştirme sonucu elde edilecek gelirden üniversiteye pay verilmesi gibi konulardaki alternatif düzenlemelerle, üniversitenin müşterek hak sahipliğini ticari kaygılarını azaltacak şekilde uygulamada şekillendirebilirler. Ancak bir sanayi-üniversite işbirliği sözleşmesinin bu şekildeki bir ortak mutabakat noktasına gelmesi çoğu zaman mümkün olamamaktadır. Ya işbirliği sözleşmesi görüşmeleri, fikri ve sınai mülkiyet hak sahipliği maddesi üzerinde anlaşılamadığından daha baştan sona ermekte ya da üniversite, en azından işbirliği sözleşmesi sayım azalmasın diye, buluş üzerindeki müşterek hak sahipliği ısrarından vazgeçmektedir.  Bu durum TTO’ların günlük yaşadığı sorunlardan biri olarak halen karşımızda durmaktadır.

İşbirliği projeleri kapsamında ortaya çıkan buluşların üniversitelerin de rol aldığı modellerle ticarileştirilmesi yolunu açabilmek için, öncelikle buluş üzerinde üniversitenin de müşterek hak sahipliğine işaret eden bir yasal dayanağa ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu sayede üniversitelerin buluşların ticarileştirilmesindeki rolü sağlamlaşacak ve hak sahipliğine ilişkin sözleşme müzakerelerinde şirketlere karşı eli güçlenecektir.  Taslak’ın 34/3.maddesi, bu tarz işbirlikleri sonucunda ortaya çıkan buluş üzerindeki hak sahipliğinin belirlenmesini “sözleşme hükümlerine” bağladığı ve konu netleşmediği için TTO’ların yaşadığı güçlük halen devam edecektir.

Sonuç olarak, üniversitelerin sanayi işbirlikleri kapsamındaki proje çıktısı buluş üzerinde müşterek hak sahipliği talebini düzenleyen bir yasal dayanak beklentisi, TTO’lar tarafından halen devam etmektedir. Umarım söz konusu Taslak’a bu ihtiyaç doğrultusunda bir değişiklik/düzenlenme eklenmesi için geç kalınmış değildir.

Bu beklentiyi dile getirmekle beraber, konuyla bağlantılı olduğunu düşündüğüm bir noktaya daha değinmeden geçemeyeceğim. Diyelim ki üniversitelerin bu ihtiyacı yasa koyucular tarafından hemen dikkate alındı ve işbirliği projeleri çıktısı buluş üzerinde üniversite ve şirketin (3.kişiler)müşterek hak sahipliği yasal düzenlemeye bağlandı, bu durumda işbirliği sözleşmelerinde birkaç hususa daha kafa yormak ve müzakere etmek gerekeceği kanaatindeyim. Zira buluş üzerindeki ortak hak sahipliği, KHK döneminde olduğu gibi SMK’nın 112/1[4] maddesine göre 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’ndaki (“TMK”)  “paylı mülkiyete” ilişkin hükümlerine bağlanmıştır.  İşbirliği projesi çıktısı buluş üzerinde müşterek hak sahibi bir üniversitenin, buluş için yapılan patent başvurusuna herhangi bir nedenle devam etmek istememesi ihtimalinde, üniversite Taslak’ın 40. maddesine[5] göre “önce” hakkını devralması için öğretim üyesine teklif yapmak ve teklif kabul edilirse buluş üzerindeki hakkını öğretim elemanına “bedelsiz” devretmekle yükümlü olmaktadır.  Dolayısıyla belirttiğim ihtimali dikkate alarak; işbirliği projesi çıktısı buluş üzerindeki müşterek hak sahipliğinin üniversite ve şirket tarafından kabul edildiği hallerde, ileride üniversite, şirket ve öğretim elemanı arasında ortaya çıkması muhtemel bir ihtilafı önleyebilmek için, sözleşmeyi düzenlerken, TMK’nın SMK tarafından işaret edilen paylı mülkiyete ilişkin hükümlerinin de dikkate alınması gerektiği düşüncesindeyim.

Gülcan Tutkun Berk

Ocak 2017

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

[1] 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 3/(l): “Öğretim Elemanları: Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarıdır.

[2] İlgili düzenlemeler ve sözleşmeler gereğince öğretim üyesinin buluşu üzerinde hak sahipliğine sahip olan üniversite kastedilmektedir.

[3] Şirketlerin işbirlikleri sözleşmelerinde genellikle,  üniversitenin ve öğretim elemanının buluşa dair her türlü tasarruf hakkını şirkete “devrettiklerine” ilişkin bir düzenleme yaptıkları görülmektedir. Oysa işbirliği sözleşmesindeki bu tarz hak sahipliğinin devredildiğine ilişkin bir düzenleme FSEK 48/3 hükmüne göre batıldır. İşbirliği sözleşmesi imzalanırken henüz ortada vücuda gelmiş bir buluş (“eser” tanımı içinde yer aldığı farz edildiğinde) olmadığından, bu buluşun doğrudan şirkete devri, işbirliği sözleşmesinin imzalanması aşamasında söz konusu olamayacaktır. Devir için sonradan yani buluş ortaya çıktıktan sonra ayrıca bir devir sözleşmesi yapmak gerekecektir. İşbirliği sözleşmesinde bu devir işleminin ancak sonradan yapılacağı “taahhüt” edilebilir.

[4] SMK madde 112/1 “Patent başvurusu veya patent birden çok kişiye aitse hak üzerindeki ortaklık taraflar arasındaki anlaşmaya göre, böyle bir anlaşma yoksa 4721 sayılı Kanundaki paylı mülkiyete ilişkin hükümlere göre belirlenir….”

[5] Taslak Madde 40- (1) “Yükseköğretim kurumu, başvurudan veya patent hakkından vazgeçmek isterse, Kurum nezdinde vazgeçme talebinde bulunmadan önce, başvuru veya patent hakkını devralmasına ilişkin teklifini buluşu yapana bildirir. Buluşu yapan, bu konuda kendisine yapılan bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde cevap vermezse veya teklifi kabul etmezse, patent başvurusu veya patent üzerindeki tasarruf yetkisi yükseköğretim kurumuna ait olur ve yükseköğretim kurumu patent başvurusu veya patent hakkından vazgeçebilir. Buluşu yapanın teklifi kabul etmesi durumunda haklar buluşu yapana bedelsiz olarak devredilir.”

Sünger Bob Dünyasından Marka Tecavüzü İddiası: “Krusty Krab” Restoranı Kurgu Dünyasından Gerçekliğe Taşındı

krab2

Sünger Bob’u ve yaşadığı sualtı dünyasını bilmeyen okuyucumuz yoktur muhtemelen. Bilmeyenler için Sünger Bob’un, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de oldukça ünlü bir çizgidizi olduğunu ve hikayenin sualtı dünyasında geçtiğini hatırlatmakla yetinelim.

Sualtı dünyasında sıradan yaşamlarını sürdürmeye çalışan Sünger Bob ve arkadaşlarının hikayelerini konu alan çizgidizinin çocuklardan çok yetişkinleri ekran karşısına çivilemeyi başardığını söylemek sanırım yerinde olacaktır. Sünger Bob ülkemizde o denli ünlüdür ki, aslına uygunluğu tartışma konusu edilen bir kale restorasyon çalışması sonucu ortaya çıkan kütleye, sosyal medyada “Sünger Bob Kalesi” ismi dahi verilmiştir.

krab3Sünger Bob’un sualtı dünyasında yaşamının büyük kısmı çalıştığı “Krusty Krab” restoranında geçmektedir. “Krusty Krab” restoranının sahibi ise oldukça paragöz Mr. Krabs’tir.

krab4

Sünger Bob’un çalıştığı kurgusal “Krusty Krab” restoranı geçtiğimiz günlerde A.B.D.’nde oldukça ilginç bir marka hakkı ihtilafının konusu olmuştur. Bu yazı söz konusu ihtilafı okuyucularımıza aktarmak amacıyla yazılmıştır ve aktarılan bilgiler temel olarak http://www.jdsupra.com/legalnews/fictional-restaurant-wins-trademark-75737/ bağlantısındaki yazıdan alınmıştır.

“IJR Capital Investments” isimli bir A.B.D. firması Aralık 2014’te “The Krusty Krab” markasının “Restoran hizmetleri.” için tescil edilmesi talebiyle A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’ne başvuruda bulunur. Bunun üzerine, Sünger Bob’un yayıncısı olan Nickelodeon firmasının distribütörü ve bağlantılı ortağı olan “Viacom” şirketi harekete geçer. Viacom,  IJR Capital Investments firmasından başvuruyu geri çekmesini ve restoran ismini değiştirmesini talep eder. Viacom, bunun ardından da marka hakkına tecavüz ve tanınmış markanın sulandırılması iddialarıyla Teksas Güney Bölge Mahkemesi’nde IJR Capital Investments aleyhine dava açar.

Davacı Viacom, “Krusty Krab” ibaresi için tescilli marka hakkına sahip değildir ve yukarıda da belirttiğimiz gibi “Krusty Krab” bir çizgidizide geçen kurgusal bir restorandır. Tüm bunlara ilaveten, IJR Capital Investments henüz restoranı hizmete açmamıştır ve başvurusu kullanım niyetiyle yapılan bir başvurudur.

Peki, bu ilginç dava mahkeme tarafından nasıl değerlendirilir?

Teksas Güney Bölge Mahkemesi, Viacom’un marka hakkına tecavüz iddiasını kabul eder, ancak tanınmış markanın sulandırılması iddiasını reddeder.

Mahkemeye göre, davacı “Krusty Crab” ibaresini tescil ettirmemiş olsa da, Viacom kazanılmış ayırt edicilik hususunda yeterli delil sunmuştur ve bu nedenle davacı işareti içtihat hukuku (common-law karşılığı olarak kullanılmıştır) bağlamında korunabilecek niteliktedir. Buna ilaveten mahkemeye göre marka koruması, popüler televizyon şovlarında yer alan ve halkın davacı ve ürünleriyle doğrudan bağlantı kurabileceği içeriklere de yansıtılabilir. Bu noktada mahkeme önceki içtihatlardan örnekler de vermiştir: Superman çizgiromanında yer alan Kryptonite (Superman’i güçsüz kılan tek maddenin ismi) ve Daily Planet (Clark Kent’in çalıştığı gazetenin ismi) ibareleri içtihat hukuku kapsamında korunmuştur, çünkü bu isimler Superman karakterinin ve hikayesinin bileşenleridir ve düzenli biçimde lisanslı Superman ürünlerinin üzerinde kullanılmaktadır. (bkz. DC Comics v. Kryptonite Corp., 336 F. Supp. 2d 324 (S.D.N.Y. 2004); DC Comics v. Powers, 465 F. Supp. 843 (S.D.N.Y. 1978))

Mahkeme karıştırılma olasılığını incelerken, Viacom’un markasının ayırt edici gücü, markaların her ikisinin de aynı yanlış yazımı biçimini (Krusty Crab) içermeleri ve restoran hizmetleriyle ilgili olmaları hususlarına da vurgu yapmıştır. Buna ilaveten, mahkemeye sunulan ve tüketicilerin %30’nun bu isimdeki bir restoranın, Viacom’un olduğuna veya onun tarafından veya izniyle işletildiğine inanacaklarını gösteren bir tüketici anketi de mahkeme kararına davacı lehine etkide bulunmuştur. Tüm bu hususlara ilaveten, dava dosyasında IJR Capital Investments’in marka başvurusunu yapmadan önce Viacom’un işaretinden haberdar olduğunu gösteren yeterli derecede kanıt da bulunmaktadır.

Mahkeme tüm bu kanıtlara ve davacı argümanlarına dayanarak, davayı kısmen kabul etmiş ve IJR Capital Investments firmasının Viacom’un marka hakkına tecavüz ettiği sonucuna ulaşmıştır.

IJR Capital Investments firması yetkilileri kararı temyiz edeceklerini açıklamıştır, dolayısıyla temyiz sonunda kararın ne yönde olacağı tarafımızca da merak edilmektedir.

USPTO’daki marka başvurusu inceleme sonucunun henüz sonuçlanmadığı ve dava sonucunun beklenilmekte olduğu bilgisinin USPTO kayıtlarında bulunduğu da bu noktada belirtilmelidir:

krab5

Ünlü TV dizilerinin, sinema filmlerinin, çizgidizilerin ve çizgiromanların kahramanlarının kurgu niteliğindeki isimlerinden veya bu eserlerde geçen kurgusal mekan, coğrafi yer adlarından oluşan markalar günlük yaşamda sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Özellikle yeme-içme mekanlarında karşılaşılan bu tip isimlerin, mekan sahiplerinin ilgili eserlere hayranlığı veya en azından bu eserleri seven tüketicileri mekana çekme gayreti ile açıklanması mümkün olsa da, eserlerindeki kurgusal isimlerden de lisans yoluyla ticari gelir elde etme niyetinde olan hak sahiplerinin, bu tip isimlendirmelerden pek de memnun olmadıklarını söylemek yerinde olacaktır. Bu noktada, ilgili eserlerin ve hatta bu eserlerdeki kurgusal isimlerin tecavüz iddiasının ortaya atıldığı coğrafyadaki bilinirliğinin ispatlanması önemli bir dayanak noktası olarak ortaya çıkmaktadır. “The Krusty Krab” davasında mahkemeye sunulan tüketici anketi, davacı argümanını şiddetli biçimde desteklemiştir, ancak benzer iddialar tüm kurgusal isimler için desteklenebilir mi sorusu ayrı bir problem olarak karşımızda durmaktadır.

Oldukça ilginç bulduğum “The Krusty Krab” davasının okuyucularımızın da ilgisini çektiğini umuyorum. Yazıyı da “Krusty Krab” remixiyle bitirmek haftasonu öncesi yerinde olacak sanırım.

Önder Erol Ünsal

Ocak 2017

 unsalonderol@gmail.com

 

CAKEGATE: Trump Döneminin İlk Skandalı Fikri Mülkiyete mi İlişkin?

barackpasta5

Donald Trump’ın A.B.D. Başkanı seçilmesi, dünya genelinde sürpriz ve şok etkisi yaratmış ve yeni başkanın iç ve dış politikada izleyeceği yolların neler olacağı merakla beklenmeye başlamıştır. Beklentilerin çoğunun demokrasi ve barış perspektiflerinden olumsuz yönde olduğu ortadadır, buna karşın içinde yaşadığımız ortadoğu siyasi ikliminin daha kötüsü nasıl olur pek kestiremediğimiz için Türkiye bakımından beklentiler, kanaatimizce “Bir de bunu görelim.” şeklinde özetlenebilir.

Trump’ın ilk hamlelerinin etkisinin politik veya ekonomik yönlerden olacağı beklenirken, Başkanlık kutlaması sırasında kesilen pastanın şeklinden kaynaklı bir fikri mülkiyet meselesi, yeni dönemin ilk –Amerikanvari dille- “Gate”i olarak ortaya çıktı.

A.B.D. basınında esprili bir dille “Cakegate” olarak adlandırılan, dilimize “Pasta Skandalı” olarak aktarabileceğimiz mesele, aslında oldukça komik, Twitter üzerinden yürüyen ve tarafların pek de uzatmaya niyetli olmadıkları bir magazin haberi niteliğindedir. Uzun süredir, yeni kanun bağlamında, biraz da monoton konulardan bahsettiğimiz için kısa bir magazin haberini yazmak doğrusu bana daha kolay ve eğlenceli geldi. Yazıya dayanak içeriği https://qz.com/892775/do-cake-designs-count-as-intellectual-property/ bağlantısından elde ettiğimi de bu noktada belirteyim.

Barack Obama 2013 yılında A.B.D. Başkanı seçildiğinde, kutlama için Duff Goldman tarafından aşağıda gördüğünüz kutlama pastası hazırlanmıştı:

barackpasta1

Donald Trump’ın 20 Ocak 2017 tarihindeki başkanlık kutlaması için Terry MacIsaac’in pastanesi tarafından hazırlanan kutlama pastası ise aşağıdaki şekildedir:

barackpasta2

Her iki pasta arasındaki benzerliği anında fark eden Duff Goldman 21 Ocak 2017 günü aşağıdaki tweeti göndermiş ve şaşkınlığını ortaya koymuştur:

barackpasta3

Terry MacIsaac ertesi gün Washington Post gazetesine açıklama yapmış (bkz. https://www.washingtonpost.com/news/food/wp/2017/01/21/trump-had-a-huge-luxurious-inauguration-cake-was-it-plagiarized/?utm_term=.402cbb0d2bac) ve ismini vermeyecekleri bir müşterilerinin törenden birkaç hafta önce kendilerine geldiğini, yanında Obama kutlamasında kesilen pastanın bir fotoğrafını getirdiğini ve aynı pastanın hazırlanmasını kendilerinden talep ettiğini ifade etmiştir. MacIsaac’e göre, müşterilerini fotoğraftan esinlenerek başka bir pasta tasarlamaya ikna etmeye çalışmışlar, ancak müşterileri pastanın aynısının hazırlanmasında ısrarcı olmuştur. Bunun sonucunda ise farklı pasta ustalarının ellerinden çıkan Obama ve Trump pastalarının birbirlerinin neredeyse aynısı olmasından kaynaklanan “Cakegate” ortaya çıkmıştır.

Terry MacIsaac’in yetkilisi olduğu firma 22 Ocak 2017’de Twitter’da aşağıdaki paylaşımı yapmış ve pasta tasarımının aslında Duff Goldman’a ait olduğunu belirtmiştir. Buna ilaveten pastadan elde edilen tüm karın insan hakları kampanyasına bağışlandığını da ifade etmiştir. Bu noktada, bağış yapılan insan hakları kampanyasının LGBT bireylere eşit muamele için faaliyet gösteren bir hayır kuruluşu olduğu da belirtilmelidir (Trump acaba bundan mutlu olmuş mudur?).

barackpasta4

Cakegate tarafları birbirleriyle hukuki ihtilaf içine girmeden meseleyi ortadan kaldırmayı başarmış gibi görünmekle birlikte, eğer çatışmayı seçselerdi ne olurdu sizce?

Pasta tasarımları telif hakkıyla korunabilir mi, yoksa tasarım hakkının varlığından bahsedilebilir mi acaba? Son yıllarda ülkemizde butik pastacılığın, özel pasta, kurabiye, kek tasarımlarının oldukça yaygınlaştığı da bilinirken, son derece sıradışı pastasının görünümünü korumak isteyen şefler sizce hangi yolu seçmeli?

Önder Erol Ünsal

Ocak 2017

unsalonderol@gmail.com

 

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 6(5) maddesi anlamında markaların benzerliği konusunun mehaz AB Tüzüğü’nün ilgili maddesine dair AB Adalet Divanı içtihatları ve EUIPO uygulaması kapsamında değerlendirilmesi: “markalar arasındaki bağlantı”

10.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun “Marka tescilinde nispi ret nedenleri” başlıklı 6’ncı maddesinin 5’inci fıkrası, tanınmış markaların farklı mal/hizmetler için yapılmış sonraki tarihli benzer marka başvurularına karşı korunmasına imkân tanıyan bir düzenleme olup, bu düzenleme esas itibariyle 556 s. KHK’nın 8(4) maddesinin yeni kanuna aktarılmış halidir.

Mülga 556 s. KHK’nın 8(4) bendi ile 6769 sayılı Kanunun 6(5) bendi arasındaki belirgin tek farklılığı, sonraki tarihli başvurunun haklı bir sebebe dayanması istinası oluşturmaktadır. Haklı sebebe dayanma hususunun yeni Kanunun ilgili maddesi hükmüne eklenmesiyle, söz konusu hüküm mehaz EUTMR 8(5) maddesiyle tam uyumlu hale getirilmiştir. Ancak, yeni Kanun ile birlikte gelen “haklı sebebe dayanma” kavramı farklı bir yazıda ele alınacak olup, bu yazıda ilgili madde hükmü bağlamında markaların benzerliği hususu, mehaz AB Tüzüğü’nün (EUTMR) ilgili maddesi hakkındaki AB Adalet Divanı içtihatları ve EUIPO uygulamaları çerçevesinde ele alınacaktır.

IPR Gezgininde daha önce, “556 s. KHK m. 8/1-(b)’ye göre benzerlik kavramı ile m. 8/4’e göre benzerlik kavramının mukayesesi” konusunu ele almıştık. Bu yazıyı okumamış olanlar veya hatırlamak isteyenler https://iprgezgini.org/2016/07/27/556-sayili-khk-m-81-bye-gore-benzerlik-kavrami-ile-m-84e-gore-benzerlik-kavraminin-mukayesesi/ bağlantısından yazıya erişebilirler.

Söz konusu yazıda da ifade edildiği üzere, markaların benzerliği hem karıştırılma ihtimali [mülga 556 s. KHK m. 8/1-(b), EUTMR m. 8(1)(b)], hem de tanınmışlık [mülga 556 s. KHK m. 8/4, EUTMR m. 8(5)] gerekçeli itirazların kabulü için varlığı zorunlu bir ön koşuldur.

AB Adalet Divanı içtihatlarına göre, markaların benzerliği değerlendirmesi, her iki madde açısından da görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik unsurlarını ve tüketicilerin işaretleri bir bütün olarak algılaması, nadiren farklı markalar arasında direkt bir karşılaştırma yapma şansı olması, çoğunlukla markalar hakkında zihninde kalan net olmayan resme itimat etmek zorunda olması  gibi genel ilkeler göz önüne alarak yapılmaktadır. Ancak, EUTMR 8(1)(b) ve 8(5) maddesi hükümleri, aranan benzerliğin düzeyi bakımından farklılaşmaktadır. Şöyle ki, çekişme konusu markalar arasında benzerlik bulunması durumunda, EUTMR 8(1)(b) maddesi kapsamındaki koruma, halkın ilgili kesimi açısından bu markalar arasında bir karıştırılma ihtimali bulunması koşuluna bağlı iken; EUTMR 8(5) maddesi kapsamında sağlanacak koruma için böyle bir ihtimalin varlığı gerekli değildir. Dolayısıyla, EUTMR 8(5) maddesinde sayılan zarar çeşitleri, halkın ilgili kesiminin söz konusu markalar arasında bir bağlantı kurmasının (to establish a link between them) yeterli olması koşuluyla, çekişme konusu markalar arasında daha düşük düzeydeki bir benzerlikten kaynaklanabilmektedir. (AB Adalet Divanı, 23.10.2003, C-408/01, ‘Adidas-Salomon and Adidas Benelux’, para 27, 29, 31; 27.11.2008, C-252/07, ‘Intel Corporation’, para. 57, 58, 66).

Adalet Divanı, itiraz konusu markanın, önceki markadan haksız yarar sağlama, ayırt edici karakterine veya ününe zarar verme ihtimali bulunup bulunmadığını değerlendirirken, -şayet markalar benzer bulunmuşsa-, ilgili tüketicilerin zihninde, markalar arasında bir bağlantı (link) kurulup kurulmayacağı hususunun incelenmesi gerektiğini açıklığa kavuşturmuştur. Adalet Divanı içtihadına göre, bu analiz, tanınmış markaya zarar verilmesi riskinin varlığına dair nihai değerlendirmeden önce yapılmalıdır.

Markalar arasındaki bağlantı kavramına ilk olarak, Adalet Divanı’nın 27/11/2008 tarih ve C-252/07 sayılı ‘Intel’ kararında (para. 30) aşağıdaki şekilde değinilmiştir:

Direktifin ilgili maddesinde sayılan zarar türleri, eğer mevcutsa, halkın ilgili kesiminin iki marka arasında bağlantı kurması, bir başka deyişle, markaları karıştırmamasına rağmen onlar arasında bir bağlantı kurması vasıtasıyla, çekişme konusu markalar arasında belli düzeyde benzerliğin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

Bağlantı (link) tabiri EUIPO uygulamasında ve dava hukukunda sıklıkla “ilişki” (association) olarak da anılmakta olup bu iki terim zaman zaman birbirinin yerine geçecek şekilde kullanılmaktadır.

Adalet Divanı, sadece çekişme konusu markaların benzer olması hususunun, onlar arasında bağlantı bulunduğu sonucuna ulaşmak için yeterli olmadığını belirtmektedir. Bilakis, markalar arasında bağlantı bulunup bulunmadığı, somut olaya özgü tüm ilgili faktörlerin dikkate alınması suretiyle genel olarak değerlendirilmelidir.

Intel kararı uyarınca (para. 42), böyle bir bağlantının bulunup bulunmadığının değerlendirilmesinde, aşağıdakiler ilgili faktörler olabilir:

  • Markalar arasındaki benzerliğin düzeyi. Markalar ne kadar benzerse, sonraki markanın, tüketicilerin zihnine önceki tarihli tanınmış markayı getirmesi o kadar olasıdır. (AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 06/07/2012, T-60/10, ‘Royal Shakespeare’, para. 26 ve kıyas yoluyla AB Adalet Divanı, 27/11/2008, C-252/07, ‘Intel’ ön yorum kararı, para. 44)
  • Önceki markanın bilinir olduğu mal veya hizmetler ile sonraki tarihli markanın başvuru kapsamındaki mal veya hizmetlerin niteliği ve halkın ilgili kesimi. Mal veya hizmetler o kadar farklı olabilir ki, sonraki markanın halkın zihnine önceki markayı getirmesi o kadar olasılık dışı olur. (Intel, para. 49)
  • Önceki markanın tanınmışlığının gücü
  • Önceki markanın, kendiliğinden veya kullanım yoluyla elde edilmiş ayırt edici niteliğinin düzeyi. Önceki marka kendiliğinden ne kadar ayırt edici nitelikteyse, tüketicilerin sonraki tarihli aynı veya benzer bir markaya rastlamaları halinde, önceki markayı akıllarına getirmesi o kadar olası olacaktır.
  • Halkın ilgili kesiminde karıştırılma ihtimalinin varlığı

Bu liste sınırlayıcı değildir. Çekişme konusu markalar arasında bağlantı, bu kriterlerin sadece bazılarına bağlı olarak kurulabilir veya kurulmayabilir.

Halkın ilgili kesiminin, markalar arasında bağlantı kurup kurmayacağı konusu bir maddi mesele (question of fact) olup, bu soru her bir olayın kendi vakıa ve koşulları bağlamında yanıtlanmalıdır.

Bağlantı bulunup bulunmadığı, daha sonra dengelenmesi gereken tüm ilgili faktörleri göz önüne alarak değerlendirilmelidir. Dolayısıyla, (belki de markalar arasında EUTMR m. 8(1)(b)’ye göre karıştırılma ihtimali bulunduğu sonucuna ulaşabilmek için yeterli olmayacak ölçüde) zayıf veya uzak bir benzerlik düzeyi dahi, tüm ilgili faktörleri değerlendirmek suretiyle, halkın ilgili kesiminin markalar arasında bağlantı kurma ihtimali bulunduğu sonucunu haklı çıkarabilir. Bu bağlamda, Adalet Divanı, 24/03/2011 tarih, C-552/09 P sayılı ‘Timi Kinderjoghurt’ kararının 65 ve 66. Paragraflarında aşağıdaki hususları ifade etmiştir:

Genel değerlendirme, ilgili faktörlerin karşılıklı bağımlılığına ve markalar arasındaki düşük düzeydeki benzerliğin, önceki markanın güçlü ayırt edici niteliğiyle telafi edilebileceğine işaret etmesine rağmen… şayet çekişme konusu markalar arasında hiç benzerlik yoksa, önceki markanın ünü veya tanınırlığı ve çekişme konusu mal / hizmetlerin aynı veya benzer olması, halkın markalar arasında bağlantı kurması bakımından yeterli değildir…

… Ancak ve ancak çekişme konusu markalar arasında, zayıf da olsa bir benzerlik mevcutsa,  Genel Mahkeme, düşük düzeyde benzerliğe karşın önceki markanın tanınmışlığı gibi diğer ilgili faktörleri dikkate almak suretiyle, halkın ilgili kesimi açısından markalar arasında karıştırılma ihtimali veya markalar arasında bağlantı bulunup bulunmadığı hususunda bir genel değerlendirme yapmak zorundadır.

Mahkeme içtihatları, markalar arasındaki bağlantının, tek başına, EUTMR m. 8(5)’de sayılan zarar çeşitlerinden (mülga 556 s. KHK m. 8/4 ve 6769 sayılı Kanun m. 6(5)’de sayılan koşullar) birinin bulunduğu sonucuna ulaşmak açısından yeterli olmadığına da açıklık getirmiştir. (26/09/2012, T-301/09, ‘Citigate’, para. 96) Ancak, önceki markaya zarar verilmesi veya haksız yarar sağlanmasının olası olup olmadığını belirlemeden önce, markalar arasında bağlantının (veya ilişkinin) varlığı zorunludur.

Markalar arasında bağlantı bulunduğu yönünde karar verilen örnekler:

Aşağıdaki örneklerde, markalar arasındaki benzerlik düzeyi (diğer ilave faktörlerle beraber), tüketicilerin markalar arasında bağlantı kuracağı sonucuna ulaşmak için yeterli bulunmuştur.

Önceki tarihli tanınmış marka Sonraki tarihli başvuru Vaka/dava numarası

BOTOX

BOTOLYST / BOTOCYL

T-345/08 ve T-357/08 (birleşmiş davalar) (C-100/11P sayılı kararla onanmıştır)

BOTOX markası, kırışıklık tedavisi için farmasötik preparatlar açısından, 3. sınıfa dahil çeşitli malları kapsayan sonraki tarihli markanın başvuru tarihi itibariyle Birleşik Krallık’ta tanınmışlığa sahiptir. Önceki markanın kapsamındaki kırışıklık tedavisi için farmasötik preparatlar ile sonraki tarihli markanın kapsamındaki kozmetik kremler arasında düşük düzeyde benzerlik bulunmuştur. Ancak, parfümler, güneşlenme sütleri, şampuanlar, banyo tuzları, vb. mallar ile önceki markanın kapsamındaki malların benzer olmadığı kanaatine varılmıştır. Buna rağmen, çekişme konusu mallar bağlantılı sektörlere ilişkindir. İlgili tüketiciler (hem uzmanlaşmış tüketiciler hem de halkın geneli) sonraki tarihli markaların, BOTO- ibaresi ile başladığını farkedecektir ki, bu ibare halk nezdinde tanınmışlığa sahip BOTOX markasının neredeyse bütününü teşkil etmektedir. Ayrıca, BOTO- hem eczacılık hem de kozmetik alanında tanımlayıcı bir anlamı bulunmayan ve yaygın olmayan bir ön ektir. BOTOX ibaresi, “botulinum” için “bo” ve “toxin” için “tox” şeklinde bölünebilse dahi, bu ibarenin en azından Birleşik Krallık’ta, kendiliğinden veya kullanıma bağlı arttırılmış ayırt edici niteliği bulunmaktadır. Tüm ilgili faktörlerin ışığında, tüketiciler BOTOLYST ve BOTOCYL markaları ile tanınmış BOTOX markası arasında bağlantı kuracaklardır. (para. 65-79)

 

 

Önceki tarihli tanınmış marka Sonraki tarihli başvuru Vaka/dava numarası
 

RED BULL

 red-dog

R 70/2009-1

 

Temyiz Kurulu; (i) markaların bazı ortak unsurları içermesi, (ii) çekişme konusu malların (32-33. sınıflara dahil) aynı olması, (iii) RED BULL markasının tanınmış olması, (iv) RED BULL markasının kullanım sonucu güçlü bir ayırt edici nitelik kazanmış olması, (v) karıştırılma ihtimali bulunması nedenleriyle markalar arasında bağlantı bulunduğu kanaatine ulaşmıştır. (para. 19) Tanınmış RED BULL markasını bilen ortalama içecek tüketicisinin, aynı tür içecekler üzerinde RED DOG markasını görmesi halinde derhal önceki markayı anımsayacağını varsaymak makul olacaktır. Intel kararına göre, bu markalar arasında bağlantı bulunduğu anlamına gelmektedir. (para. 24)

 

 

Önceki tarihli tanınmış marka Sonraki tarihli başvuru Vaka/dava numarası

VIAGRA

VIAGUARA

T-332/10

 

Markalar bir bütün olarak yüksek düzeyde benzerdir. Görsel olarak, önceki markada bulunan tüm harfler, sonraki tarihli markada mevcut olup, ilk 4 harf ve son 2 harf aynı dizilimdedir. Halkın, kelimelerin başlangıç kısmına daha çok dikkat etmesi nedeniyle markalar arasında görsel benzerlik bulunmaktadır. İlk ve son hecelerin aynılığı, orta hecelerde ortak ses bulunmasıyla birlikte, yüksek düzeyde işitsel benzerlik bulunduğu sonucunu doğurmaktadır. Her iki ibarenin de bir anlamı yoktur, bu nedenle halk kavramsal olarak iki markayı birbirinden ayıramayacaktır.

 

Önceki marka, 5. sınıfta yer alan, ereksiyon bozukluğu tedavisi için ilaçları; sonraki marka ise 32 ve 33. sınıflarda yer alan, alkolsüz ve alkollü içecekleri kapsamaktadır. Önceki tarihli markanın belirtilen mallar için tanınmışlığı konusunda ihtilaf bulunmamaktadır. Genel Mahkeme, çekişme konusu markaların kapsamındaki malların farklı olması nedeniyle bu mallar arasında doğrudan bir bağlantı bulunmamasına rağmen, markalar arasındaki yüksek benzerlik düzeyini ve önceki markanın güçlü tanınmışlık düzeyini dikkate alarak önceki markalarla ilişki / bağlantı kurulabileceği sonucuna ulaşmıştır. (para. 52)

 

 

Markalar arasında bağlantı bulunmadığı yönünde karar verilen örnekler:

Aşağıdaki örneklerde, tüm ilgili faktörlerin değerlendirilmesi neticesinde, markalar arasında bağlantı kurulması ihtimali bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Önceki tarihli tanınmış marka Sonraki tarihli başvuru Vaka/dava numarası

repsol

resol R 724/2009-4
 

Markalar arasında sadece belli düzeyde görsel ve işitsel benzerlik bulunmaktadır. Temyiz Kurulu, önceki markanın sadece enerji dağıtımı hizmetleri bakımından tanınmışlığının kanıtlandığı sonucuna ulaşmıştır. Bu hizmetler, başvuru konusu markanın kapsamındaki 18, 20, 24 ve 27. sınıflardaki mallardan tamamen farklıdır. Gerek önceki markanın tanınmışlığın kanıtlandığı enerji dağıtımı hizmetleri, gerekse başvuru kapsamındaki mallar, makul düzeyde gözlemci ve dikkatli olduğu kabul edilen ortalama tüketicilere hitap etmektedir. Çekişme konusu markaların kapsamındaki mal ve hizmetlerin hitap ettiği halkın ilgili kesimi ortak olsa dahi, bu mal ve hizmetler o kadar farklıdır ki, sonraki markanın, halkın zihnine önceki markayı getirmesi olası gözükmemektedir. Söz konusu mal ve hizmetlerin kullanımındaki büyük farklılıklar, EUTMR 8(5) hükmünün uygulanabilmesi ve önceki markanın ününden veya ayırt edici karakterinden haksız yarar sağlanabilmesi için gerekli olan, halkın çekişme konusu markalar arasında bağlantı kurması koşulunu oldukça olasılık dışı hale getirmektedir.

Bir çanta veya mobilya ürünü satın alma niyetindeyken, tüketicilerin, bu malları, enerji sektöründeki hizmetler bakımından çok tanınmış bir markayla ilişkilendirmesi de olası gözükmemektedir. (para. 69-79)

 

Önceki tarihli tanınmış marka Sonraki tarihli başvuru Vaka/dava numarası

ONLY

only-givenchy

R 1556/2009-2

(T-586/10 sayılı kararla           onanmıştır)

3. sınıftaki mallar aynıdır ve aynı tüketiciye hitap etmektedir. Çekişme konusu markalar arasında hafif düzeyde görsel ve kavramsal benzerlik ile orta düzeyde işitsel benzerlik bulunmaktadır. Önceki marka tanınmışlığa sahip olmasına rağmen, markalar arasında, özellikle “only” ve ayırt edici baskın unsur olan “givenchy” ibarelerinin birleşimiyle oluşan kavramsal bütün nedeniyle oluşan farklılıklar halkın markalar arasında bağlantı kurmaması için yeterli olacaktır. Dolayısıyla Temyiz Kurulu’nun, EUTMR 8(5) hükmünün uygulanması için gerekli koşullardan birisi olan, markaların halkın aralarında bağlantı kurmasına yetecek düzeyde benzer olması koşulunun sağlanmadığı yönündeki tespiti yerindedir. (para. 65, 66)

 

Özetle, somut bir olayda markalar arasındaki benzerlik düzeyi, diğer ilgili faktörlerle birlikte değerlendirildiğinde, markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu sonucuna ulaşmak için yeterli olmayabilecek iken aynı benzerlik düzeyi, yine olaya özgü tüm faktörlerle birlikte, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 6(5) maddesi (mülga 556 s. KHK m. 8/4) bakımından, halkın markalar arasında bağlantı kurmasına yeterli olabilir. Ancak, markalar arasındaki bağlantının varlığı, ilgili maddede sayılan diğer koşulların da varlığı açısından bir karine teşkil etmemektedir. Dolayısıyla, tüketicilerin, markalar arasında bağlantı kuracağı tespit edilmişse, ilgili maddede sayılan koşullardan herhangi birisinin (tanınmış markanın ününden haksız yarar sağlanması, markanın itibarının zarar görmesi, ayırt edici karakterin zedelenmesi) somut olayda gerçekleşme ihtimali bulunup bulunmadığı hususu da ayrıca değerlendirmelidir.

 

H. Tolga Karadenizli

Ocak 2017, Ankara

karadenizlit@gmail.com

Kaynak: EUIPO, Current Trademark Practice, Part C: Opposition, Section 5: Trade marks with reputation, (Article 8(5) EUTMR, p. 37-42, Version 1.0, 01/08/2016)

Yeni Sınai Mülkiyet Kanununda Tescile Dayalı Kullanım Savunması ve İhlal Davaları

poyraz-law

 

6769 s. Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 10.01.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesinin ardından sınai mülkiyet haklarına ilişkin mevzuat nihayet bir çatı altına toplanmış oldu.

Kanunun, “Ortak ve Diğer Hükümler” başlıklı 5. Kitap,  Birinci Kısım’da sınai mülkiyet haklarına ilişkin “Ortak Hükümler” düzenlenmiş olup yeni düzenleme ile birlikte yürürlüğe giren maddelerden birisi de “önceki tarihli hakların etkisi” başlığı altında düzenlenmiş olan 155. Maddedir.

“MADDE 155- (1) Marka, patent veya tasarım hakkı sahibi, kendi hakkından daha önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip hak sahiplerinin açmış olduğu tecavüz davasında, sahip olduğu sınai mülkiyet hakkını savunma gerekçesi olarak ileri süremez.”

Madde gerekçesine bakıldığında, maddeyle “başkasının sınai mülkiyet hakkına tecavüz ettikleri tespit edilen kişilerin, o sınai mülkiyet hakkından daha sonraki bir tarihte kendi adlarına yapılan tescile dayanmalarının önü kapatılmıştır. Sonraki tarihli tescil, bir hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilmemiştir.  Böylece aradaki kullanımların şartları gerçekleşmişse hakka tecavüz oluşturacağı ve her ne kadar davalı taraf adına tescil mevcut olsa da bu dönemdeki kullanım için de şartları varsa tazminat sorumluluğunun doğacağı kabul edilmiştir.” şeklindeki gerekçelere dayanıldığı görülmektedir.

Söz konusu madde metni incelendiğinde, önceki hak sahibinin tescilli bir hakka dayalı olarak açtığı ihlal davalarında, ihlal suçunu işleyen ve fakat marka, patent veya tasarım başvurusu/tesciline sahip sonraki hak sahibinin, salt söz konusu başvuruya/tescile dayalı olarak kullanımını gerçekleştirdiği ve bu kullanımlarının hukuka uygun olduğu şeklindeki savunmanın bir defi olarak ileri sürülemeyeceği düzenlemiştir. İşbu düzenleme kanunda yeni bir madde olarak yer almakla birlikte aslında uzunca bir süredir doktrin ve yargı makamları nezdinde de tartışma konusu olan ve nihayetinde bu tartışmalar neticesinde şekillenmiş bir düzenlemedir.

Hızlıca geçmiş uygulamaya bir göz atarsak yukarıda bahsi geçen madde aslında 551 s. KHK’da zaten var olan bir düzenlemeydi. Zira 551 Sayılı KHK’nın 78. Maddesinde düzenlenen “önceki tarihli patentlerin etkisi” başlıklı maddede “Patent sahibi patentini kendi patentinden daha önceki rüçhan tarihine sahip olan patent sahiplerinin açmış olduğu patente tecavüz davasında bir savunma gerekçesi olarak ileri süremez.” Hükmünü amirken aynı KHK’nın 79. maddesi “Patent konusu buluşun kullanılması, önceki tarihli bir patentle korunan buluşun kullanılması ile mümkün olması halinde bu husus patentin geçerliğine hiç bir engel teşkil etmez. Böyle bir durumda, ne önceki tarihli patent sahibi, sonraki tarihli patenti onun geçerli olduğu süre içinde sahibinin izni olmaksızın kullanabilir, ne de sonraki tarihli patent sahibi önceki tarihli patentin geçerliliği süresince, sahibinin izni olmaksızın patent konusunu kullanabilir. Ancak, sonraki tarihli patent sahibi, önceki tarihli patent sahibinin iznini almış veya o patent üzerinde zorunlu lisans elde etmişse, önceki tarihli patenti de kullanabilir” hükmünü amirdi. Dolayısıyla 551 sayılı KHK açıkça tescilli bir patent/faydalı model hakkının kendinden önce tescil edilmiş bir patent/faydalı modelden doğan hakka tecavüz edebileceğini ifade etmektedir.

Bununla birlikte 551 sayılı KHK’nın 78. Maddesinde yer alanla benzer bir düzenlemeye ne 556 s. KHK’da ne de 554 s. KHK’da yer verilmemişti. Hatta öyle ki Yüksek Mahkeme uygulamalarına bakıldığında, Yargıtay, tescilli bir hakkın kullanımının hukuka uygun bir kullanım olduğu ilkesini uzunca bir süre herhangi bir istisna dahi tanımaksızın mutlak bir şekilde uygulamış ve tescile dayalı hak hukuken ortadan kalkmadığı sürece, bu süreçteki kullanım nedeniyle tecavüzün varlığını asla kabul etmemiştir. (HGK, 16,7,2008 tarih, E. 2008/11-501, K. 2008/507, Yargıtay 11 HD 09.06.2008 T. 2007/5812E, 2008/7630 K sayılı kararları)

Bununla birlikte öncelikle endüstriyel tasarımlar yönünden daha sonralar ise markalar yönünden de önceki KHK’lar döneminde, yargı makamları önünde sonraki tescilli hakka rağmen, önceki tescilli bir hakkın ihlali halinde somut uyuşmazlığın koşulları çerçevesinde ihlal ve tazminat yükümlülüğünü doğabileceği tartışmalara neden olmuştur.

Örneğin 554 sayılı KHK’nın 17. Maddesinde açıkça belirtildiği üzere, “Tescil edilmiş bir tasarımın kullanılması hak ve yetkileri münhasıran tasarım hakkı sahibinindir.” Bu itibarla “Üçüncü kişiler, tasarım hakkı sahibinin izni olmadan koruma kapsamındaki tasarlanan veya tasarımın uygulandığı bir ürünü üretemez, piyasaya sunamaz, satamaz, sözleşme yapmak için icapta bulunamaz.” hükmü yer almakta idi.

Buradaki üçüncü kişiler kavramının içerisine, önceki tasarıma tecavüz teşkil eder nitelikteki sonraki tescilli tasarım sahiplerinin de girip girmeyeceği mahkemeler nezdinde de tartışılmıştır. Nitekim Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 2012/42E ve 2012/120 K sayılı ilamında, 554 s. KHK’nın mehazını oluşturan AB Topluluk Tasarım Tüzüğüne ve Adalet Divanı’nın benzer bir uyuşmazlık ile ilgili verdiği 16.06.2012 tarih, C-488/10 sayılı bir kararına da atıfta bulunarak;

…bunun aksinin açıkça yasal düzenlemede yer almadığı, esasen bu sonucun incelemesiz ve hızlı tescil sisteminin geçerli olduğu Topluluk Tasarımları bakımından hukuki bir gereklilik olduğu, hatta ilk tescil sahibinin ikinci tasarımın hükümsüzlüğünü istemeden tecavüz davası açabileceği, bunun sisteme aykırı düşmediği gibi sonraki tasarım sahibinin tescil sırasında kötüniyetli olup olmamasının dahi bu sonucu değiştirmeyeceğini karar altına aldığı”

gerekçesiyle 554 s. KHK’nın mehazını oluşturan AB Tasarım Tüzüğü’nün yorumuna dair verilen bu kararın aynı sistemi benimseyen 554 s. KHK’nın yorumu için de geçerli olacağından bahisle sonraki tarihte tescil edilmiş olan bir tasarımın, tescilin varlığına rağmen önceki tarihli tescilli tasarımdan doğan hakları ihlal etmesi halinde tecavüz edebileceğini hüküm altına almıştır.

554 s. KHK’da bu düzenlemeye paralel olarak ise 556 s. KHK’da “Marka tescilinden doğan hakların kapsamı” kenar başlığını taşıyan Madde 9 hükmünün 1.fıkrası ise aynen şöyleydi: “Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir. Marka sahibi aşağıda belirtilen fiillerin önlenmesini talep edebilir.” düzenlemesi yer almaktaydı.

Bu hususta da yine Ankara 2. FSHHM’nin 29.09.2011 gün ve E.2010/218, K.2011/183 sayılı hükmünde yine önceki sınai hakka dayalı olarak açılan bir ihlal davasında, ihlal eylemi gerçekleştiren tarafın tescil başvurusu bulunduğuna ilişkin savunması ile ilgili olarak aynen aşağıdaki gibi hüküm kurulmuş idi;

“Davalı vekili müvekkilinin yargılama konusu kullanımı içeren iki adet marka tescil başvurusu bulunduğunu bildirmiştir. Bir marka tescil başvurusunda bulunmak, başvuru sahibine markasal anlamda işareti kullanma ve koruma hakkı sağlamaz. Şayet, bu süre içerisinde işaret kullanılır ve bu da bir başkasının tescilli markası ile iltibasa sebebiyet verirse hak sahibinin talebi üzerine ihlâlin önlenmesi kararı verilebilir. Bu sebeple eylem, başvuruların varlığına rağmen hukuka aykırı kabul edilmiştir. Kaldı ki hâlen bir tescil yoktur. Bir an için tescilin gerçekleştiği kabul edilse de sonuç değişmeyecektir. Çünkü davalının kullandığı işaretin davacının tescilli sınai haklarına tecavüz ettiği bir mahkeme kararı ile tespit edilmiştir. Yargısal yetkisi bulunmayan TPE’deki marka uzmanı ve benzeri sıfatlı görevlilerin -tescile yönelik- tasarrufu mahkeme kararının hukuka uygunluğunu ortadan kaldıramayacak ve yargılamanın uyuşmazlığı sona erdiren kararının akıbetini değiştiremeyecektir. Aksi hâlde yargılama makamlarının kararlarının mukadderatı, idarî kurumların şu veya bu saikle verdiği kararların sonucuna bağlanmış olur ki bu kabul edilemez. Bu nedenle, davalının başvurularının, kendi eylemlerine bir hukuka uygunluk kazandırması olanaksızdır.”

Ve fakat söz konusu hüküm Yüksek Mahkeme incelemesi neticesinde bozulmuş, bu defa yerel mahkemece önceki kararda aşağıdaki gerekçeler ile 2013/106 E, 2013/164K sayılı dosya kapsamında direnilmiş idi;

“Gerçek hak sahibinin önceki tarihli tescili ile sonraki tescilin birlikte mevcut olduğu ve önceki hak sahibinin sonraki tescil sahibinin kullanımının durdurulmasını istediği hallerde, hangi tescile öncelik verileceği; bu durumda marka hakkına tecavüzün önlenmesine karar verilip verilemeyeceği konusu, 556 sayılı KHK’nın mehazı olan düzenlemelere sahip Avrupa Birliği ülkelerinde de tartışılmıştır.

Orijinal metni ve Türkçe tercümesi dosyaya eklenen Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) 21.02.2013 gün ve C-561-11 sayılı kararıyla böyle bir durumda, önceki tescil sahibinin marka tescilinden doğan haklarını, sonraki marka sahibine karşı ileri sürebileceğini, bunun için sonraki markanın tescilinin hükümsüz kılınmasının gerekmediğini ve hatta sonraki tescil sahibinin kötüniyetli olmasının da icap etmediğini içtihat etmiştir. ABAD aynı ilkeye ilk olarak, tasarımlarla ilgili olarak tesis ettiği kararında işaret etmiştir. (ABAD’ın 16.02.2012 gün ve C-488-10 sayılı kararı). Zaten ABAD son kararında ilk kararına referans vermiştir.” (C-561/11 sayılı ABAD kararı hakkında IPR Gezgini’nde -Avrupa Birliği Adalet Divanı “FCI” Ön Yorum Kararı- başlıklı yazı Şubat 2013 yayımlanmıştır. bkz. http://wp.me/p43tJx-7D)

Görüleceği üzere Ankara 2 FSHHM’nin Adalet Divanı kararına da atıfta bulunmak suretiyle önceki tescil sahibinin, sonraki markayı hükümsüz dahi kıldırmadan, ihlal talebinde bulunmasının mümkün olduğu yönünde direnme kararında bulunduğu görülmüştür.

Yüksek Mahkemenin 2013/17104 E.  ve 2014/14018 K. sayılı başka bir içtihadında ise sonraki markanın kötü niyetli tescil nedeniyle hükümsüzlüğü halinde, tescilinin mevcut olduğu süre boyunca ki kullanımlarının dahi hukuka uygun bir kullanım olarak kabul edilmemesi gerektiği kabul edilmiş idi;

“Somut uyuşmazlıkta da taraflar arasında uzun yıllardır devam eden ticari ilişkinin bozulması sonrasında davalının davacının ticari faaliyetlerinde kullandığı ve ticaret unvanının da esaslı unsurunu oluşturan ANTEO ibaresini adına marka olarak tescil ettirdiği, bu tescilin davacının açtığı dava sonucu mahkeme kararıyla markanın hükümsüz kılındığı ve söz konusu hükümsüzlük kararında davalının tescilde kötü niyetli olduğunun da tespit edilmiştir. Bu durumda, davalının kötü niyetli marka tescili nedeniyle davacının uğradığı maddi zararın tazmine ilişkin olarak açılan işbu davada davacı isteminin, gerek hükümsüzlük kararında dayanılan gerekçeler ve gerekse yukarıda anılan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararında belirtilen ve bu davaya konu uyuşmazlık için de geçerli bulunan esaslar ile taraflar arasındaki hukuki ilişkininde de göz önüne alınarak değerlendirilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi doğru olmamış, kararın bu nedenle davacı yararına bozulması gerekmiştir.”

Sonuç olarak özellikle ABAD’ın Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) tarafından verilen 16.06.2012 gün ve C-488/10 sayılı karar sonrasında ülkemizde de gerek yerel mahkemelerce verilen kararlar ve gerekse de nihayetinde Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun tasarımlarla ilgili olarak 27.03.2013 gün ve E.2013/11-209, K.2013/399 sayılı kararları neticesinde kanaatimce 6769 sayılı kanunun 155. maddesinin de ortaya çıkışına yol açan içtihatlar oluşmuştur.

Her ne kadar kanun maddesinde “kötü niyet” kavramı ile ilgili hiçbir açıklama yer almamakta ise de uygulamada, özellikle markalar yönünden, yargı makamlarının 155. maddeyi nasıl yorumlayacağını ve içtihatların ne şekilde oluşacağını hep birlikte göreceğiz.

Av. Poyraz DENİZ

Ocak 2017