Etiket: Marka Mutlak Ret Nedenleri

Numerik markalarda ayırt edici nitelik ve tanımlayıcılığa ilişkin bir değerlendirme: EUIPO Temyiz Kurulu’nun “1742” kararı

Sözcükler, şekiller gibi işaretlerin yanı sıra numerik, yani sayısal işaretlerin de gerekli koşulları sağlamak kaydıyla marka korumasına konu olabileceği bilinmektedir. Ticaret alanında da sayıların marka işlevine uygun şekilde kullanıldığı bazı örnekler mevcuttur: Örneğin, 501 (kot pantolon), 508 (otomobil) gibi. Nitekim 6769 sayılı SMK’nın 4’üncü maddesinde “marka olabilecek işaretler” arasında “sayılar” da açıkça sayılmaktadır. Ancak, sayıların marka olarak tescil edilebilmesi için, diğer marka türlerinde olduğu gibi mal ve hizmetleri birbirinden ayırt etme vasfını taşıması, tanımlayıcı nitelikte olmaması ve Kanunda sayılan diğer ret nedenlerini taşımaması gerekmektedir. Kuşkusuz, numerik bir işaretin ayırt edici veya tanımlayıcı nitelikte olup olmadığına ilişkin değerlendirme, o işaretin tescil talebine konu mal ve hizmetlerle ilişkisi gözetilmek suretiyle, her somut olayın kendi özellikleri çerçevesinde yapılmalıdır.

Bu yazıda, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nin (EUIPO) bu konuyla ilgili güncel sayılabilecek bir kararını (EUIPO 5. Temyiz Kurulu, 8 Temmuz 2019 tarih ve R 889/2019-5 sayılı kararı) aktararak söz konusu değerlendirmeyi bir örnek üzerinden açıklamaya çalışacağız. Karara konu olan vaka şu şekilde gelişiyor:

11 Ekim 2018 tarihinde İsveç’te yerleşik Orrefors Kosta Boda AB isimli şirket (başvuru sahibi) aşağıdaki işaretin bir Avrupa Birliği Markası olarak tescili için EUIPO’ya başvuruda bulunmuştur:

1742

Başvurunun eşya listesinde 21, 32, 33 ve 43. sınıflara dâhil çeşitli mal ve hizmetler bulunmaktadır. İnceleme uzmanı, başvurunun 21. sınıftaki bazı mallar (heykeller, camdan veya porselenden mamul sanatsal objeler, camdan, seramikten veya porselenden mamul ev ve mutfak eşyaları, sandıklar, kutular, vb.) ile 43. sınıfta yer alan bazı hizmetler (otel hizmetleri, restoran, catering hizmetleri, vb.) bakımından ayırt edicilikten yoksun ve tanımlayıcı olduğu gerekçesiyle başvuruyu kısmen reddetmiştir. Karar gerekçesinde, 1742 sayısının 1742 senesi olarak algılanacağını ve tüketicilerin redde konu malların antika olduğunu ve 1742’de üretildiğini; hizmetlerin ise 1742’de yapılmış tarihi bir binada verildiğini ve/veya şirketin kuruluş yılının 1742 olduğunu düşünebilecekleri belirtilmiştir. Kararda 18. yüzyılda inşa edilmiş otellerin, Avrupa’da 1700’lü yıllardan beri faaliyette olan restoranların bulunduğuna dair bazı internet içeriklerine de yer verilmiştir.

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz etmiştir. İtirazda özetle şunlar ileri sürülmüştür:

Ofis’in, Avrupa Birliği’ndeki (AB) ortalama tüketicilerin cam, karaf, fıçı, kupa gibi malların 1742 yılına ait olduğunu düşüneceği yönündeki gerekçesi makul olmayan bir varsayımdır. Zira 1742 markası altında satılacak mallar yeni üretilen mallardır ve makul düzeyde bilgili bir tüketicinin, satın aldığı malların neredeyse 300 yıllık olduğuna inanacağını düşündürecek herhangi bir sebep bulunmamaktadır. Hizmetlerin 1742 yılından kalma binalarda verileceği varsayımı da makul değildir. Başvuru sahibi modern binalarda ticari faaliyetlerini yürütmektedir. Normal düzeyde bilgili tüketicilerin başvuru sahibi tarafından sunulan hizmetleri satın alırken, 1742 sayısını, bu hizmetlerin verildiği binaların tarihi olarak görmeyecekleri açıktır.

İtirazı inceleyen Temyiz Kurulu öncelikle tanımlayıcı işaretlerin tescil edilemeyeceğine ilişkin AB Marka Tüzüğü maddesine ve bu madde hükmünün uygulanmasına ilişkin genel ilke ve içtihatlara değinmiştir. Devamında, ret kararına konu mal ve hizmetlerin ilgili tüketicilerinin AB’de bulunan halkın genelinden, ayrıca bu malları ve hizmetleri AB’de piyasaya sunan tüm tacirlerden oluştuğunu tespit ederek ilgili tüketici kesiminin ortalama dikkat düzeyine sahip olduğunu belirtmiştir. Kurul, 1742 ibaresinin halkın bir bölümü tarafından 1742 tarihi olarak algılanabileceği konusunda uzmanla hemfikirdir. Ancak, Kurul’a göre bu tarihin neredeyse üç asır önceki bir tarih olması değerlendirmede yeteri ölçüde dikkate alınmamıştır. Bu husus, işaretin tüketiciler tarafından derhal malların üretim tarihini belirten bir işaret olarak algılanmasına engel olmaktadır. Ayrıca, başvuru konusu 1742 ibaresinin, halk tarafından derhal malların özelliğine işaret edecek şekilde algılanmasına yol açabilecek düzeyde tarihsel bir olaya ait kayıt da bulunmadığı[1] ifade edilmiştir. İlaveten, Kurul’a göre, 1742 ibaresinin halk tarafından malların miktar, büyüklük ya da fiyat gibi diğer özelliklerini belirten bir tanımlama olarak algılanacağı konusunda da bir kesinlik bulunmamaktadır. Hizmetlerin 18. yüzyıldan kalma binalarda verilebileceği göz ardı edilmemekle birlikte, buna işaret edecek “yılından”, “-den beri” veya “-den itibaren” gibi açıklayıcı ek unsurların yokluğunda, işaretin, hizmetlerin verildiği binaların tarihini gösterecek şekilde anlaşılması için belli düzeyde yorumlayıcı bir çaba gerekmektedir.

Bu nedenle Kurul, “1742” ibaresinin redde konu mal ve hizmetler yönünden tanımlayıcı nitelikte olmadığı sonucuna ulaşmıştır.

Kurul, 1742 ibaresi ile mal/hizmetler arasında açık ve direkt bir bağlantı bulunmaması, 1742 ibaresinin mal ve hizmetleri sunan işletmenin kuruluş yılını gösteren bir işaret olarak algılanmasının belli bir zihni ve yorumsal çaba gerektirmesi gibi hususları göz önüne alarak ayırt edicilikten yoksunluk gerekçesiyle verilen kısmi ret kararını da yerinde bulmamıştır.

Her ne kadar ilk kararda başka bir ret nedeni bulunmasa da Temyiz Kurulu, kararın son kısmında diğer mutlak ret nedenleri yönünden, özellikle yanıltıcılık gerekçesi bakımından da kısa bir değerlendirmede bulunmuştur.  Bu kapsamda Kurul, AB’deki ilgili tüketicilerin, malların 1742 yılında üretildiğine veya hizmetlerin yaklaşık üç asırlık binalarda verildiğine inanmayacak olması nedeniyle, markanın yanıltıcı olmadığını, tüketiciler açısından gerçek veya ciddi bir yanılma riski bulunmadığını belirtmiştir. Sonuç olarak Kurul itiraz haklı bulmuş ve kısmi ret kararının iptaline karar vermiştir.

Somut olayın kendine özgü koşulları her zaman önemlidir. Şayet başvuru konusu sayı, daha yakın bir tarihe veya tarihte bilinen bir olayın senesine işaret eden bir sayı olsaydı, Temyiz Kurulu’ndan farklı bir karar çıkar mıydı? Bunun yorumunu ise okuyuculara bırakalım…

H. Tolga Karadenizli

Mart 2020, Ankara

karadenizlit@gmail.com


[1] Yazarın notu: örneğin 1789- Fransız İhtilali gibi

Ambalaj Kağıdı Desenlerinin Ayırt Ediciliği – EUIPO Temyiz Kurulu Kararı (II)

Birkaç gün önce, aşağıda hatırlatacağımız başvuru hakkında EUIPO tarafından ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verilen ret kararına karşı yapılan itiraz hakkındaki görüşlerinizi merak ettiğimizi belirtmiştik. Görüşünü bizimle paylaşan Büşra Altındağ Akın‘a teşekkür ediyoruz.

İlk olarak vakayı hatırlatıyor ve sonrasında ret kararına karşı yapılan itiraz hakkındaki EUIPO Temyiz Kurulu kararının ana hatlarını sizlerle paylaşıyoruz.

Aşağıda görseline yer verdiğimiz marka tescil başvurusu EUIPO’ya yapılır. Başvurunun kapsamında 16. sınıfa dahil kitaplar, boyama kitapları, hediye ambalajları, dekoratif ambalaj kağıtları, kırtasiye ürünleri, kağıtlar, paket kağıtları ve 28. sınıfa dahil küçük oyuncaklar, Noel ağacı süsleri gibi mallar bulunmaktadır.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı fao.png

EUIPO ilk derece kararı, başvurunun ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık nedenleriyle reddedilmesi yönündedir. Uzman ret kararında, başvurunun bir “desenden” oluştuğunu, başvuruya konu mallar özelinde desenlerle sıklıkla karşılaşıldığını, başvuruya konu şeklin sektördeki benzer ürünlerden önemli ölçüde farklılaşmadığını, tüketicilerin bu tip desenleri ayırt edici işaretler olarak değil, dekoratif unsurlar olarak algılama eğiliminde olduğunu belirtmektedir. (As regards the distinctiveness of the mark applied for, even if the pattern consists of a variety of geometric shapes, designs and colours, it is not considered sufficiently complex and distinctive. On the contrary, it is perceived as a typical pattern that can be found on a variety of products for decorative purposes. It is common for patterns on a number of goods, in particular on goods as such as decorative paper, bags and boxes, to include a number of colours and designs in order to make them appealing to the consumer and to the recipient of gifts. In the case at hand, it is not considered that the pattern differs significantly from the customs of the sector in order to allow consumers to identify the pattern as originating from a particular company and therefore distinguish it from patterns originating from other companies)

Başvuru sahibi, yukarıda gerekçeleri özetlenen ret kararına karşı itiraz eder. İtiraz, EUIPO Temyiz Kurulu’nun 3 Ekim 2019 tarihli kararıyla sonuçlandırılır.

Başvuru sahibinin itiraz gerekçeleri temel olarak; başvuruya konu desenin sıradışı, hayal ürünü, sektörün normlarından uzaklaşmış, tüketicilerin aklında kalabilir ve dolayısıyla ayırt edici olması, markanın birçok bileşeninin bulunması ve bu bileşenlerin kombinasyonunun basit ve temel düzeyde değil, tersine karmaşık ve hayali olması, 16. sınıfa ilişkin olarak başvuruya konu desenin tüketiciler bakımından malların kaynağını gösterebilecek bir işaret olması, başvuruda yer alan düzenli biçimde tekrar F-A-O harf dizisinin kolaylıkla algılanır ve desenin ayırt ediciliğini artırır mahiyette olması, EUIPO’nun benzer desen şekillerini önceden tescil etmiş olması ve bu pratikten neden farklılaştığını açıklaması gerektiğidir.

Temyiz Kurulu, ret kararının ve itirazın gerekçelerini birlikte değerlendirerek aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde başvuru hakkındaki ret kararını iptal eder.

Yerleşik içtihada göre; bir markanın ayırt edici niteliğe sahip olması için özel bir düzeyde dilsel veya artistik yaratıcılık veya hayal gücü içermesi gerekli değildir. Ayırt edici nitelikten bahsedebilmek için işaretin, tüketiciler bakımından talebe konu malların veya hizmetlerin kaynağını işaret edebilmesi ve diğer işletmelerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilebilmesini sağlaması yeterlidir.

EUIPO uzmanı ret kararında başvuruya konu işaretin ayırt edici sayılabilmek için yeterince karmaşık olmadığını belirtmiştir. Bir diğer deyişle uzman, başvuruya konu işaretin ticari kaynak gösterebilme işlevi bağlamında hatırlanabilmek için çok basit olduğu görüşündedir.

Buna karşın Kurul, basit işaretler nosyonunun düz veya tek tip biçimde renklendirilmiş geometrik şekillere ilişkin olduğu, incelenen başvurunun karmaşıklığındaki işaretler için kullanılamayacağı kanaatindedir. Dolayısıyla, işaretin yeterince karmaşık olmaması, incelenen başvuru için kullanılabilecek bir ret gerekçesi değildir.

Uzmanın bir diğer ret gerekçesi, başvuruya konu işaretin kısmi ret kararı kapsamındaki mallar bakımından dekoratif bir unsur olarak algılanacağı yönündeki tespittir.

Temyiz Kurulu’na göre, dekoratif işlevin bulunması ayırt edicilik fonksiyonunu kendiliğinden dışlamamaktadır. Bir markanın dekoratif işlevi bulunsa da, aynı marka tüketicilerin malları veya hizmetleri, diğer işletmelerin mallarından veya hizmetlerin ayırt etmesini sağlayabiliyorsa, yani aynı zamanda ayırt edicilik işlevine sahipse, bu markanın ayırt edici nitelikten yoksun olduğu söylenemez. Bir diğer deyişle, dekoratif işlevin varlığı tek başına ayırt edici nitelikten yoksunluk sonucuna ulaşabilmek için yeterli değildir.

Uzman ret kararında, Ofisin dekoratif desenleri reddettiği kararları emsal göstermiş olsa da, başvuru sahibi de Ofisçe kabul edilen örnekleri itiraz dilekçesinde sunmuştur.

Temyiz Kurulu’na göre, bu tip markaların tescil edilebilirliği açısından açıkça tanımlanabilir bir pratik bulunmamaktadır. “Desen markası” olarak ifade edilen, yani belirli bir desenin ürün üzerinde tekrar edilmesinden oluşan markaların, kendiliğinden ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığının değerlendirilmesi net bir alan değildir ve her vaka kendi şartları çerçevesinde değerlendirilmelidir.

İncelene vakada Kurulun ulaştığı sonuç; başvurunun özel bir düzeyde artistik yaratıcılığı veya hayal gücünü barındırmadığı, ancak bu markayı kısmi ret kararı kapsamındaki mallar bakımından ayırt edici nitelikten yoksun olarak kabul etmenin amacı aşar (ölçüsüz, haddinden fazla) bir yorum olacağıdır.

Belirtilen nedenlerle Temyiz Kurulu, başvurunun ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddedilmesi yönündeki kararı iptal etmiştir.

Temyiz Kurulu kararının işaret ettiği en önemli nokta kanaatimizce, desen markası (pattern marks) olarak tanımlanan marka tipinin ayırt ediciliğinin değerlendirilmesi hususundaki sınırların henüz tam anlamıyla çizil(e)mediği ve dolayısıyla her vakanın (vakalar birbirlerine benzese de) kendi dinamikleri çerçevesinde farklı sonuçlara ulaşmanın mümkün olduğudur. Bu durumun başvuru sahipleri açısından pek de tercih edilir olduğunu düşünmüyoruz.

Önder Erol ÜNSAL

Aralık 2019

unsalonderol@gmail.com

Şekil + Tanımlayıcı Kelime Unsuru Kombinasyonunda Şeklin Ayırt Edici Niteliği Değerlendirmesi – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Metals” Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz (1)?

 

“Siz Ne Düşünürsünüz?” serimizin yeni sorusunu, Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin Kasım 2017 tarihli bir kararı oluşturuyor. Sorumuza yapacağınız yorumların bizi memnun edeceğini öncelikle belirtelim.

Aşağıda görseline yer verilen marka tescil başvurusu kabaca, “Sınıf 1: Sınai kimyasallar (özellikle plastik, metal, seramikten mamul veya yarı mamul ürünlerin yüzeylerinin veya ambalajlarının işlenmesi için). Sınıf 2: renklendiriciler, boyalar, metallerin korunması için ürünler. Sınıf 17: Koruyucu bir tabakayla hazırlanan yarı mamul plastik ürünler. Sınıf 40: Yarı mamul ürünlerin kaplanması hizmetleri; metal kaplamalarla metal yüzeylerin kaplanması hizmetleri.”ni kapsamaktadır.

 

 

Başvurunun Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne yapılmasının ardından, EUIPO inceleme birimi başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle tümüyle reddediyor. Başvuru sahibi ret kararına karşı yaptığı itirazda, ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık tespitlerini kabul etmiyor ve başvurudaki şekil unsurunun varlığı nedeniyle de başvurunun reddedilmemesi gerektiğini belirtiyor.

EUIPO Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin itirazını reddediyor ve başvuru hakkındaki ret kararını yerinde buluyor. Başvuru sahibi bu karara karşı dava açıyor ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin önüne geliyor.

Başvuru sahibinin iddiaları özet olarak; başvurunun şekil unsuruyla birlikte ayırt edici olduğu ve tanımlayıcı olmadığı, “metals” kelime unsurunun da ayırt edici olduğu ve tanımlayıcı olmadığı, başvurudaki şekil unsurunun tek başına aynı mal ve hizmetler EUIPO’da marka olarak tescilli olması, aynı markanın aynı mal ve hizmetler için Almanya, A.B.D. gibi ülkelerde tescilli olması ve bu kararının EUIPO’nun genel karar sistematiği ile uyuşmaması argümanlarından oluşuyor.

Sizce Genel Mahkeme bu iddiaları değerlendirdikten sonra nasıl bir karara varmıştır?

Yorumlarınızı merakla bekliyoruz, Genel Mahkeme’nin kararını birkaç gün sonra yazacağız.

Önder Erol ÜNSAL

Şubat 2018

unsalonderol@gmail.com 

Maartje Verhoef’in Vesikalık Fotoğrafı Hakkında EUIPO Temyiz Kurulu Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz? (2)

 

“Siz Ne Düşünürsünüz?” serimizde son olarak, “Mavi Gözlü Kadın Fotoğrafı”ndan oluşan bir başvuru hakkında Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Temyiz Kurulu kararının sizce ne yönde olduğu sorusunu okuyucularımıza yöneltmiştim. Soru hakkında yorumlarını bizlerle paylaşan okuyucularımız “birgariphezarfen, Murat Dönertaş ve Muazzez Kılıç”a çok teşekkür ediyorum. Bu ilginç soru hakkında işyerinde ve çeşitli sosyal ortamlarda da çok sayıda geri dönüş aldım, ancak yazılı yorum olmadıkları için onları ayrıca paylaşamıyorum.

Vakayı ve sorumuzu kısaca hatırlatacak olursak:

“Aşağıda görseline yer verilen kadın fotoğrafından oluşan bir marka tescil başvurusu 14 Ekim 2015 tarihinde Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne yapılır.

 

Başvurunun kapsamında 3., 9., 14., 16., 18., 25. sınıflara dahil mallar ve 35., 41.,42. ve 44. sınıflara dahil hizmetler yer almaktadır. Oldukça uzun mal ve hizmet listesinin tercümesine burada yer vermeyeceğiz, ancak başvurunun kapsamında sayılan sınıflardaki mal ve hizmetlerinin neredeyse tamamının bulunduğunu belirtmek, okuyucularımıza başvurunun kapsamı hakkında fikir verecektir.

EUIPO Marka Birimi, başvuruyu tüm mal ve hizmetler bakımından ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle reddeder. Uzmanın ret kararında esasen, başvurunun sadece bir kadının portre fotoğrafından oluşması, başvurunun gösteriminin diğer kadınların yüzlerinden esasen farklılaşmaması, bu haliyle başvurunun gösteriminin tüketicilerin bir işletmenin mallarını ve hizmetlerini, diğer işletmelerin mallarından ve hizmetlerinden ayırt etmesi sağlama amacına hizmet etmemesi gerekçe gösterilmiştir. EUIPO uzmanı tanımlayıcılık gerekçeli ret kararını ise, mallar bakımından malların kullanım alanının belirtilmesi (kadınlara yönelik mallar), hizmetler bakımından ise hizmetin ilgili olduğu veya hizmeti sağlayan model veya moda tasarımcısının belirtilmesi gerekçesine dayandırmıştır.

Başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder ve başvurunun ayırt edici niteliğe sahip olduğunu ve tanımlayıcı olmadığını belirterek ret kararının kaldırılmasını talep eder.

EUIPO Temyiz Kurulu itiraz hakkındaki kararını 16 Kasım 2017 tarihinde verir.

Bu noktada sorumuzu yöneltiyoruz. Sizce EUIPO Temyiz Kurulu itiraz hakkında ne yönde karar vermiştir? Karar sizce; itirazın reddi mi, kabulü mü, yoksa kısmen kabulü mü yönündedir?”

 

EUIPO Temyiz Kurulu, itirazı 16 Kasım 2017 tarihli kararı ile sonuçlandırır ve başvuru hakkındaki ret kararını tümüyle kaldırır.

Karar metninin https://oami.europa.eu/copla/trademark/data/014679351/download/CLW/APL/2017/EN/20171116_R2063_2016-4.pdf?app=caselaw&casenum=R2063/2016-4&trTypeDoc=Human&sourceLang=nl bağlantısından görülmesi mümkündür.

Kanaatimizce, karar tartışmaya açık tespitler içermektedir ve bu aşamada, kararı kendi adıma pek de yerinde bulmadığımı belirtmem yerinde olacaktır.

Temyiz Kurulu kararını, ayırt edici nitelikten yoksunluk değerlendirmesine ilişkin tespitleriyle birlikte aktarmaya başlıyorum:

Temyiz Kurulu, öncelikle ayırt edici niteliğin değerlendirilmesine ilişkin içtihadı ortaya koymuş ve sonrasında bu içtihadı bir kadının vesikalık fotoğrafı bakımından irdelemiştir.

Kurula göre, kişi veya kişilerin fotoğraflarından oluşan işaretlerde ayırt edici niteliğe ilişkin tespit yapmak zor olsa da, bu durum bu tip fotoğrafların ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddedilmesi zorunluluğunu yanında getirmemektedir. Yanıtlanması gereken soru, incelemeye konu fotoğrafın, kamunun ilgili kesimince derhal ticari kaynak gösteren bir işaret olarak algılanıp algılanmayacağı, yani başvuru sahibinin mal ve hizmetlerinin diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt etmesini sağlayıp sağlamayacağıdır. Ayırt edici nitelik değerlendirilirken orijinallik ve bireysellik karşılanması gerekli kriterler olmamakla birlikte, inceleme konusu işaretin bir işletmenin mallarını ve hizmetlerini, diğer işletmelerin mallarından ve hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması gerekmektedir. İşaretin, malların üreticisi veya hizmetlerin sağlayıcısı hakkında tam bilgi vermesi beklenmez, aranılan şart mal ve hizmetlerin, farklı ticari kaynaklardan gelen mal ve hizmetlerden ayırt edilmesinin sağlanmasıdır.

Temyiz Kurulu’na göre, inceleme konusu işaret bu şartları yerine getirmektedir. İnceleme konusu işaret, bir kadının başının normal renklerdeki ve sıradan bir zemin üzerindeki gerçek gösteriminden oluşsa da, bu görünüm başvuru kapsamındaki mal ve hizmetlerin görünümü veya şekli değildir, dolayısıyla inceleme konusu işaret, mal ve hizmetlerin görümüne bağlı bir şekilden oluşmamaktadır.

Bir kişinin vesikalık fotoğrafı, o kişinin fiziksel özelliklerini ortaya koyan benzersiz görünümüdür. Kişinin ismi ve soyadının yanısıra, vesikalık fotoğrafı da o kişiyi tanıtmaya yarayan ve başkalarından ayırt edilmesini sağlayan bir unsurdur. Bu nedenle de Kurula göre, inceleme konusu işaret, markanın asli işlevi olan mal ve hizmetlerin, başka işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlama asli işlevini yerine getirebilecektir.

Temyiz Kurulu belirtilen açıklamalar çerçevesinde ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret kararını kaldırmıştır.

Temyiz Kurulu’nun tanımlayıcılık konusunda değerlendirmesi ise anahatlarıyla aşağıdaki şekildedir:

Başvuru bir kadının başının fotoğrafından oluşmaktadır.

Bir işaretin tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilebilmesi için, kamunun ilgili kesiminin işaret ile tescili talep edilen mal ve hizmetler arasında yeteri derecede doğrudan ve özel bir ilişki kurması gereklidir.

Kararı veren uzmana göre; 3.,14.,18. ve 25. sınıflara dahil mallar bakımından bu ilişki mevcuttur, şöyle ki bir kadının yüzünün fotoğrafından oluşan başvuru, malların kimin kullanımına yönelik olduğunu göstermektedir. 16. sınıfa dahil bazı mallar bakımından da malın konusuna ilişkin bilgi verilmektedir. 35., 41., 42. sınıflara dahil hizmetler bakımından ilgili model veya moda tasarımcısı işaret edilmektedir ve 44. sınıftaki bazı hizmetler bakımından hizmetleri veren kişi gösterilmektedir.

Temyiz Kurulu’na göre; bireylerin fotoğraflarının veya şekillerinin yaygın biçimde kullanıldığı ve özellikle de kişisel bakım, giyim, moda sektörleriyle bağlantılı malların ambalajları üzerinde veya hizmetlerin sunum biçiminde yer aldığı bir gerçektir. Bu tip şekiller, özel kişileri gösterse de, çoğunlukla insanların sıradan gösteriminden başka bir şey değildir ve bunun sonucunda bu şekillerin malların veya hizmetlerin genel hedef kitlesini gösterir referanslar olarak değerlendirilmesi olasıdır.

Bununla birlikte incelenen vakadaki şekil, bir bireyin eşsiz yüz hatlarını gösteren vesikalık fotoğraf biçimindeki bir gösterimdir. Bu nedenle Kurula göre, kamunun ilgili kesiminin işaret ile mallar ve hizmetler arasında doğrudan ve özel bir ilişki kurması beklenemez. Bu kadın fotoğrafını görecek kişiler, mal ve hizmetlerin hedef kitlesi ile doğrudan bağlantı kurmayacaktır. Tüm malların veya hizmetlerin erkeklere veya kadınlara yönelik olduğu gerçektir, dolayısıyla bu fotoğraf görüldüğünde 3.,14.,18. ve 25. sınıflara dahil malların kadınlara yönelik olduğu sonucu kesin biçimde ortaya çıkmayacaktır. Kaldı ki, kadın ismiyle ürün sunan markaların (Carolina Herrera) erkek koleksiyonu olduğu gibi, tersi durum da (Giorgio Armani, Ralph Lauren) mevcuttur. 16. sınıfa dahil mallar bakımından verilen ret kararı ise, bu tip ürünlere kullanıcının fotoğrafının sonradan eklemesi nedeniyle yerinde değildir. Ayrıca, hizmetler bakımından verilen ret kararına gerekçe olarak gösterilen “şeklin hizmeti sağlayanı göstereceği” argümanı, şeklin ticari kaynak gösterir biçimde algılanabileceği sonucuna varılmasına yol açmaktadır.

Belirtilen nedenler kapsamında Temyiz Kurulu tanımlayıcılık gerekçeli ret kararını yerinde bulmamıştır.

Bu tespitlerin sonucunda, Temyiz Kurulu başvuru hakkında verilen ret kararını kaldırmıştır.

Kanaatimizce, başvuru hakkında verilen karar tartışmaya oldukça açıktır. Özellikle, 3. sınıfa dahil mallar, devamında 14.,18. ve 25. sınıflara dahil mallar için başvuruya konu fotoğraf bizce de ürünlerin kadınlara yönelik olduğu mesajını açık olarak vermektedir. Hele ki, saç bakım ürünleri, kozmetik malzemeler, şampuanlar gibi ürünler bakımından, kamunun ilgili kesiminin söz konusu doğrudan ve özel bağlantıyı kurması bizce hiç de güç olmayacaktır. Ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verilebilecek başvurunun tümüyle reddedilmesi kararı ise, kişilerin vesikalık fotoğrafları hakkında genel bir bakışı içerecektir, anlaşılan o ki, EUIPO Temyiz Kurulu, bu tip fotoğrafları ticari kaynak gösterir şekiller olarak görmektedir. Bu husus daha genel bir kabulü onaylamak veya tümden dışlamak anlamındadır ve tartışmalı bir husustur.

Okurlarımızın ne düşündüğünü doğrusu çok merak ediyoruz. Temyiz Kurulu kararı da ortadayken, yorumlarınızı paylaşmanızdan memnuniyet duyacağız.

Bu yazıda bonus olarak ise başvuruyu oluşturan fotoğrafın Hollandalı model Maartje Verhoef‘e ait olduğu bilgisini veriyoruz. Yazıyla çok ilgilenen bazı okurlarımız (onlar kendilerini bilir) fotoğrafın kime ait olduğunu sormuştu, ne mutlu onlara ki, meraklarını da giderdik.

https://www.google.com.tr/search?q=maartje+verhoef&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwizm4O99afZAhUFJVAKHc8tDWAQsAQIMQ&biw=1920&bih=1109

Önder Erol ÜNSAL

unsalonderol@gmail.com

Şubat 2018

 

 

 

MERMERİN ŞARKISI; YER ADLARININ MARKA OLMASI HAKKINDA İNGİLTERE’DEN BİR KARAR

Diocletianus’un sarayı

 

İngiltere’de Mermeren Kombinat AD v Fox Marble Holdings PLC [2017] EWHC 1408 ihtilafında Yargıç Hacon’un verdiği karar yer adlarını içeren markalara ilişkin geçmişte AB’de verilmiş önemli kararları bir kez daha anımsamamıza sebep olurken, bir yandan da kaleme alınışındaki sistematik ve akıcı dil ile karar yazımının ne kadar önemli bir mesele olduğunu düşündürüyor bize.

İHTİLAFIN ÖZETİ;

Davacı Mermeren, Makedonya’nın güneyindeki Prilep şehrinin bulunduğu  bölgede 1950 yılından beri mermer çıkarıp satan bir şirket. 1950 yılında devletçe alınan bir karar ile Prilep bölgesinde yer alan Chaska, Debreshite, Skrka ve Sivec’de mermer çıkarma izni davacıya verilmiş.

Sivec 1970 tarihli haritalarda bölgede bir dağ geçidinin adı olarak geçerken, aynı zamanda jeoloji haritalarında  mermer yataklarının bulunduğu bir yer olarak işaretlenmiş.

Esasen, Roma İmparatorluğu zamanından beri Prilep şehrinin bulunduğu coğrafyadan mermer çıkarılıyor; bu mermerler beyaz rengi ve homojen görünümüyle özellikle heykel yapmaya son derece uygun olduğundan çok tanınıyor. Sadece heykellerde değil örneğin Roma İmparatoru  Diocletianus’un sarayında da Prilep’den gelen mermerler kullanılmış. Günümüzde ise bölgenin mermerleri Abu Dabi’de ki meşhur Şeyh Zeyd camisinde kullanıldığı gibi, üst gelir grubu tüketicilerin evlerinde de kendine yer buluyor.

Mermeren  EUIPO nezdinde 19 sınıfta , diğer mallar yanında, “her türlü mermerler” emtiasını kapsayan, 012057915 numaralı SIVEC kelime markasının sahibi. Markanın başvuru tarihi 09/08/2013.

Davalı Fox ise; 2011 yılında İngiltere’de kurulmuş ve yine mermer sektöründe çalışan bir şirket. Fox’un da Makedonya’da Prilep bölgesinde mermer ocakları var.

Taraflar arasındaki ihtilaf Fox’un “SIVEC” ismi altında mermer satmasıyla başlıyor.

Taraf İddialarının Hukuki Temelleri  

Mermeren davada Birlik marka tesciline tecavüz edildiğini iddia ediyor.

Fox buna karşı; SIVEC adı altında mermer sattığını kabul ediyor,  ancak ortada bir marka tecavüzü bulunmadığını iddia ediyor ve Mermeren’in marka tescilinin hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ediyor. Hükümsüzlük talebini ise şuna dayandırıyor; SIVEC ayırt edicilik vasfı taşımamaktadır, tescil edildiği (mermer) emtiasının coğrafi kaynağını gösteren bir ibaredir çünkü SIVEC mermer çıkarılan coğrafi yerin adıdır, SIVEC ticarette herkesin kullanımına açık bir kelimedir ve Mermeren vaki tescili kötü niyetle yaptırmıştır.

Mermeren;  Fox’un hiçbir iddiasını kabul etmiyor ve kendisinin (önceki) kullanımla SIVEC kelimesine ayırt edicilik kazandırdığını, ayrıca coğrafi kaynak gösteren bir ibare tescil edilmişse bile tescilden sonraki kullanımla buna ayırt edicilik kazandırıldığında zaten hükümsüzlüğüne karar verilemeyeceğini öne sürüyor.

Taraflar dosyada pek çok karara atıfla iddialarını temellendirmeye çalışıyorlar. Fox, özellikle “eski dostumuz “ Windsurfing Chiemsee Productions- und Vertriebs GmbH v Boots- und Segelzubehör Walter Huber, Birleştirilmiş davalar C-108/97 ve C-109/97, EU:C:1999:230, kararına atıf yapıyor. Hatırlanacağı gibi, Windsurfing Chiemsee dosyasında ABAD, yer adlarının marka olarak tesciline dair  ana kriterleri netleştirmişti. Fox ayrıca OLDENBURGER, T-295/01, EU:T:2003:267 gibi başka kararlara da değiniyor.

Buna karşın Mermeren ana referans olarak Peek & Cloppenburg KG v OHIM, T-379/03, EU:T:2005:373; [2006] ETMR 33. Kararını alırken , Spear v Zynga, Doublemint gibi kararlara da atıf yapıyor.

Yargıç Hacon, tarafların dayandıkları kararlar yanında, bir yandan da üç boyutlu şekil markaları/ürünlerin şeklinin marka olarak tescil edilebilmesine dair kararlardan alıntılar yapıyor. Bu kararlarda her ne kadar yer adlarının marka olarak tescili tartışılmıyorsa da kullanımla ayırt edicilik konusunda yapılacak inceleme ve uygulanacak kriterler açısından dikkate alınmalarının uygun olacağını belirtiyor.

İhtilafın çözümünde Yargıç Hacon’un incelemeye esas aldığı kriterler şu şekilde özetlenebilir;

—(önceki)kullanımla ayırt edicilik kazanma için ihtilafa konu markanın başvurusunun yapıldığı tarihteki duruma bakılmalıdır. Olayımızda bu tarih 09/08/2013’dür.

—- Kıstas alınacak “ilgili kişiler” Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayanlardır. Makedonya bir AB ülkesi olmadığı için bu değerlendirmede Makedonların, Prilep bölgesinde yaşayanların ya da SIVEC dağ geçidine yakın oturanların algısı göz önüne alınamaz ve bunlar “ortalama tüketici olarak düşünülemez. (Hakim  kararda SIVEC’in gerçekten mevcut bir yer olduğunu kabul ediyor ancak, SIVEC dağ geçidi bölgesi için “obscure” yani “kuytu, ücra” tanımlamasını kullanıyor) . Prilep ve civarında yaşayanlar hem küçük bir nüfus hem de zaten onların SIVEC’in bir dağ geçidi ve/veya mermer yatakları bölgesi olduğunu biliyor olduğu açık; ancak önemli olan yerel halkın görüşü değil AB ülkelerinde yaşayanların görüşü/algısıdır.

—Önemli bir diğer kriter de şudur; kelime/işaret görüldüğünde  markanın konu olduğu mal/hizmetlerin tek bir kaynaktan/kişiden/işletmeden geldiğini işaret ediyor mu? Bir başka deyişle kullanım yoluyla, ilgili kişiler yada en azından onların önemli bir bölümü markanın kullanıldığı mal/hizmetin tek bir kaynaktan geldiğini düşünüyor mu yoksa malın/hizmetin orjininin “o yer” olduğunu mu düşünüyor? Dolayısıyla konu, işaretin marka olarak kullanılmasından  öte  bu kullanım neticesinde ürün/hizmetlerin tek bir kaynağı işaret eder bir algı yaratıp yaratmadığı noktasına bakmak gerekiyor. Esasen oluşan algının realite ile uyuşması da önemli değil yani gerçekte öyle bir yer mevcut olabilir veya olmayabilir, mühim olan ilgililerin bunu nasıl “algıladığıdır”

—– Bir “yer adı” ne kadar yüksek bilinilirliğe sahipse, kullanımla ayırt ediciliğin kabulü için o denli uzun ve yoğun bir markasal kullanımın ispatı şarttır. SIVEC “kuytu, ücra” bir yer olduğundan, olaydaki inceleme eşiğinin bu denli yüksek olması gerekmez.

—– Kimin “ilgili kişi” olduğu ya da bunların ne kadarının incelemede temel alınacağı tanımlanmamıştır, ancak burada kastedilen de minimis den fazla bir orandır ancak bunun illa ki ilgililerin yarısından fazlası  olması gerekmez.İlgili kişi için yine “konu edilen mal/hizmetlerin ortalama tüketicisi” kriterine dayanılacaktır; SIVEC dosyasında ki “ortalama tüketici”, Avrupa Birliği’nde mermer işinde  uzmanlaşmış olanlar veya binalar için malzeme seçmeye çalışan müşterilere yol gösteren mimar-içmimar gibi kişilerdir.

—-Markanın ayırt edicilik kazanıp kazanmadığı incelemesinde şu noktalara bakılabilir ; markanın piyasa payı, markanın ne kadar süredir ve hangi yoğunlukla ne kadar yaygın kullanıldığı, markanın promosyonu için ne kadar yatırım yapıldığı, markayı taşıyan malların tek bir işletmeden geldiğini düşünen ilgili kişilerin  oranı, ticaret odalarından/endüstriden veya ilgili alandaki derneklerden alınan görüşler. Tüm bu kriterlere rağmen Mahkeme değerlendirme yaparken şüpheye düşerse, ulusal hukuklara bağlı olarak, kamuoyu araştırmalarından da yaralanabilir.

Kriterler Olaya Uygulandığında;

Yargıç dosyada iki noktaya ve tarihe bakacağını söylüyor;

1-Coğrafi yer adı içeren işaret başvuru tarihinde (09/08/2013) kullanımla ayırt edicilik kazanmış mıydı?

2-Herhalükarda tescilden sonraki kullanım neticesinde marka hükümsüz kılınamayacak hale gelmiş miydi? (bu incelemenin sebebi Mermeren’in buna ilişkin maddeye de dayanmasıdır). Bu noktada incelemede göz önüne alınacak tarih davalının hükümsüzlük iddiasını ileri sürdüğü tarihtir ki olayımızda bu 07 Mart 2016’dır.

Fox davada 1950-2011 arasının göz önüne alınması gerektiğini, çünkü 2011 yılına kadar Mermeren’in SIVEC’in sadece kendisinden gelen mallara ilişkin bir işaret olarak kullanıldığını belirtecek herhangi bir çaba içinde olmadığını, ancak 2011 yılında şirketin COO’su olarak atanan kişinin SIVEC’in Mermeren’e bağlı bir işaret olması gerektiğini düşündüğünü ve aynı yıl oluşturduğu şirket el kitapçığında SIVEC’e şirkete ait bir marka olarak yer verdiğini iddia ediyor. Fox’un iddiasına göre SIVEC 2011 yılına kadar İtalya’nın Toskana bölgesinden çıkan CARRERA mermeri gibi jenerik/bir mermer türü/mermerin çıktığı yer olarak kullanılıyordu. 2011 ile EUIPO’ya başvurunun yapıldığı 2013 Ağustos ayına kadar-bu kadar kısa sürede-kullanımla ayırt edicilik kazanılması mümkün değildir. Ayrıca Mermeren tarafından düzenlenmiş bazı faturalar sunan Fox, bunlarda SIVEC veya BLANCO SIVEC şeklindeki kullanımın mermerin cinsini belirttiğini iddia ediyor.

Her iki tarafta, yazılı deliller dışında,  üçer tanık gösteriyorlar yargılamada. Ancak Fox’un tanıklarından biri (bir Fox çalışanı) verdiği beyan ile davalıyı son derece zor bir duruma düşürüyor zira beyanında  “mermer satın alanların SIVEC’in bir yer olduğunu bilemeyeceğini” söylediği “talihsiz ” bir cümle sarfediyor!

Yargıç, şahit beyanlarını dinlediğini fakat sunulan yazılı delillere daha fazla önem atfettiğini belirtiyor.

1950-2011 Arası Dönem

1-Bu döneme ilişkin yegane delil Mermeren tarafından AB’de yaşayan müşterilere kesilmiş faturalar.

Faturalarda SIVEC, BIANCO SIVEC gibi ifadeler geçiyor ve bunların bazılarında BIANCO SIVEC ® işaretiyle beraber kullanılmış.Ancak kesilen faturalarda hiçbir zaman SIVEC kelimesinin yanında  ® işareti kullanılmamış. Mermeren’in COO’su çarpraz sorguda müşterilerin burada SIVEC’i marka olarak algıladığını çünkü  BIANCO’nun İtalyanca’da beyaz demek olduğunu ve yaygın kullanımı bulunduğunu beyan ediyor. Yargıç her ne kadar bunu makul bir açıklama olarak kabul etse de diğer  yandan BIANCO SIVEC’in 1998 yılında birçok ülkede marka olarak tescil edildiğini, fakat SIVEC’in Makedonya’da ancak 2011 yılında tescil edilmiş olduğunu ve uluslararası başvurunun da 2012 de yapıldığını not düşüyor.

Yargıç 2011 yılından evvel SIVEC’in AB’de marka olarak kullanılmamış olduğunu, dolayısıyla o tarihe kadar kullanımla bir ayırt edicilik kazandığından söz edilemeyeceğine kanaat getiriyor. Muhtemelen bazı tüketicilerin o tarihe kadar SIVEC’i Makedonya’da bulunan ve belli tipte mermerin çıkarıldığı bir yer olarak algıladığını, diğer tüketicilerin ise (SIVEC diye bir yer olduğunu bilmeyenlerin) de bunu bir mermer türü olarak algıladığını belirtiyor.

2011-Ağustos 2013 Arası Dönem

1-Davacı 2010 yılı itibariyle Mermeren’in SIVEC markasının reklam ve tanıtımına özel önem verdiğini gösteren deliller sunuyor dosyaya. 2011 yılında şirket kimliğine ilişkin bir el kitapçığı hazırlanıyor ve bunun içinde Mermeren’in markalarına bir bölüm ayrılıyor. El kitapçığında SIVEC,  ® işaretiyle birlikte kullanılıyor.

2-Mermeren 2011,2012,2013 yıllarında katıldığı fuarlara ilişkin deliller sunuyor. Her ne kadar bunların çoğu  AB ülkelerinde yapılmış fuarlar değilse de özellikle Xiamen (Çin) de yapılan mermer fuarına Avrupa’dan çok sayıda kişi iştirak ediyor ve bu  fuar alanında dünyanın en büyük iki fuarından bir tanesi.  Sunulan delillerde fuarlarda SIVEC’in yoğun biçimde görünür olduğu, hatta bazen MERMEREN’den bile büyük yazıldığı ve Dubai ile Çin’deki fuarlarda ® işareti ile kullanıldığı görülüyor fotoğraflarda.

3- Mermeren’in Verona/İtalya’daki mermer fuarına katılımına ilişkin deliller çok önemli. Çünkü bu fuar AB’de gerçekleşiyor, hem mermer konusunda dünyanın en önemli fuarı hem de 2012,2013,2014,2015 yıllarındaki katılımlarda SIVEC ve BIANCO SIVEC ® işareti ile birlikte kullanılmış.

Hakim bu delilleri inceledikten sonra 2013 Ağustos’a kadar ki dönemde ilgili kişilerin SIVEC’i Mermeren’e ait bir marka olarak algıladığına inandığını belirtiyor ve (markanın başvuru tarihinde) kullanımla ayırt edicilik kazandığı kanaatine varıyor.

Ağustos 2013 – Mart 2016 Arası Dönem

Sunulan deliller bu süreçte SIVEC’in Mermeren’e aidiyetine dair algının daha da yükseldiğini ve bunun için Mermeren’in ve distribütörlerinin kesintisiz bir çaba gösterdiğini  işaret ediyor. Yargıç bu noktada Fox’un satışlarının bu algıda ciddi bir değişiklik yapmadığı kanaatine varıyor.

SONUÇ;  

1-09/08/2013 tarihinde SIVEC markasının Mermeren adına tescili Tüzüğe aykırı değildir.

2- 2010 yılına kadar SIVEC bir coğrafi orijini gösterse de bu tarihten sonra (2011-2013) kullanım sonucunda durum tersine dönmüştür. Başvuru tarihinde marka ayırt edicilik kazanmış haldedir. Marka bu özelliğini 07 Mart 2016’ya kadar da korumuştur.

3-Markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi talebi reddedilmiştir.

Bu karar bana TPMK nezdinde mermer türleri, mermer çıkarılan yerlerin adını içeren tescilleri hatırlatmıyor değil. Ancak tabi ki her başvuruya 3. kişi görüşü sunmak mümkün olmuyor maalesef!

Özlem FÜTMAN

ofutman@gmail.com

Aralık 2017