Etiket: Marka Mutlak Ret Nedenleri

Numerik markalarda ayırt edici nitelik ve tanımlayıcılığa ilişkin bir değerlendirme: EUIPO Temyiz Kurulu’nun “1742” kararı

Sözcükler, şekiller gibi işaretlerin yanı sıra numerik, yani sayısal işaretlerin de gerekli koşulları sağlamak kaydıyla marka korumasına konu olabileceği bilinmektedir. Ticaret alanında da sayıların marka işlevine uygun şekilde kullanıldığı bazı örnekler mevcuttur: Örneğin, 501 (kot pantolon), 508 (otomobil) gibi. Nitekim 6769 sayılı SMK’nın 4’üncü maddesinde “marka olabilecek işaretler” arasında “sayılar” da açıkça sayılmaktadır. Ancak, sayıların marka olarak tescil edilebilmesi için, diğer marka türlerinde olduğu gibi mal ve hizmetleri birbirinden ayırt etme vasfını taşıması, tanımlayıcı nitelikte olmaması ve Kanunda sayılan diğer ret nedenlerini taşımaması gerekmektedir. Kuşkusuz, numerik bir işaretin ayırt edici veya tanımlayıcı nitelikte olup olmadığına ilişkin değerlendirme, o işaretin tescil talebine konu mal ve hizmetlerle ilişkisi gözetilmek suretiyle, her somut olayın kendi özellikleri çerçevesinde yapılmalıdır.

Bu yazıda, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nin (EUIPO) bu konuyla ilgili güncel sayılabilecek bir kararını (EUIPO 5. Temyiz Kurulu, 8 Temmuz 2019 tarih ve R 889/2019-5 sayılı kararı) aktararak söz konusu değerlendirmeyi bir örnek üzerinden açıklamaya çalışacağız. Karara konu olan vaka şu şekilde gelişiyor:

11 Ekim 2018 tarihinde İsveç’te yerleşik Orrefors Kosta Boda AB isimli şirket (başvuru sahibi) aşağıdaki işaretin bir Avrupa Birliği Markası olarak tescili için EUIPO’ya başvuruda bulunmuştur:

1742

Başvurunun eşya listesinde 21, 32, 33 ve 43. sınıflara dâhil çeşitli mal ve hizmetler bulunmaktadır. İnceleme uzmanı, başvurunun 21. sınıftaki bazı mallar (heykeller, camdan veya porselenden mamul sanatsal objeler, camdan, seramikten veya porselenden mamul ev ve mutfak eşyaları, sandıklar, kutular, vb.) ile 43. sınıfta yer alan bazı hizmetler (otel hizmetleri, restoran, catering hizmetleri, vb.) bakımından ayırt edicilikten yoksun ve tanımlayıcı olduğu gerekçesiyle başvuruyu kısmen reddetmiştir. Karar gerekçesinde, 1742 sayısının 1742 senesi olarak algılanacağını ve tüketicilerin redde konu malların antika olduğunu ve 1742’de üretildiğini; hizmetlerin ise 1742’de yapılmış tarihi bir binada verildiğini ve/veya şirketin kuruluş yılının 1742 olduğunu düşünebilecekleri belirtilmiştir. Kararda 18. yüzyılda inşa edilmiş otellerin, Avrupa’da 1700’lü yıllardan beri faaliyette olan restoranların bulunduğuna dair bazı internet içeriklerine de yer verilmiştir.

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz etmiştir. İtirazda özetle şunlar ileri sürülmüştür:

Ofis’in, Avrupa Birliği’ndeki (AB) ortalama tüketicilerin cam, karaf, fıçı, kupa gibi malların 1742 yılına ait olduğunu düşüneceği yönündeki gerekçesi makul olmayan bir varsayımdır. Zira 1742 markası altında satılacak mallar yeni üretilen mallardır ve makul düzeyde bilgili bir tüketicinin, satın aldığı malların neredeyse 300 yıllık olduğuna inanacağını düşündürecek herhangi bir sebep bulunmamaktadır. Hizmetlerin 1742 yılından kalma binalarda verileceği varsayımı da makul değildir. Başvuru sahibi modern binalarda ticari faaliyetlerini yürütmektedir. Normal düzeyde bilgili tüketicilerin başvuru sahibi tarafından sunulan hizmetleri satın alırken, 1742 sayısını, bu hizmetlerin verildiği binaların tarihi olarak görmeyecekleri açıktır.

İtirazı inceleyen Temyiz Kurulu öncelikle tanımlayıcı işaretlerin tescil edilemeyeceğine ilişkin AB Marka Tüzüğü maddesine ve bu madde hükmünün uygulanmasına ilişkin genel ilke ve içtihatlara değinmiştir. Devamında, ret kararına konu mal ve hizmetlerin ilgili tüketicilerinin AB’de bulunan halkın genelinden, ayrıca bu malları ve hizmetleri AB’de piyasaya sunan tüm tacirlerden oluştuğunu tespit ederek ilgili tüketici kesiminin ortalama dikkat düzeyine sahip olduğunu belirtmiştir. Kurul, 1742 ibaresinin halkın bir bölümü tarafından 1742 tarihi olarak algılanabileceği konusunda uzmanla hemfikirdir. Ancak, Kurul’a göre bu tarihin neredeyse üç asır önceki bir tarih olması değerlendirmede yeteri ölçüde dikkate alınmamıştır. Bu husus, işaretin tüketiciler tarafından derhal malların üretim tarihini belirten bir işaret olarak algılanmasına engel olmaktadır. Ayrıca, başvuru konusu 1742 ibaresinin, halk tarafından derhal malların özelliğine işaret edecek şekilde algılanmasına yol açabilecek düzeyde tarihsel bir olaya ait kayıt da bulunmadığı[1] ifade edilmiştir. İlaveten, Kurul’a göre, 1742 ibaresinin halk tarafından malların miktar, büyüklük ya da fiyat gibi diğer özelliklerini belirten bir tanımlama olarak algılanacağı konusunda da bir kesinlik bulunmamaktadır. Hizmetlerin 18. yüzyıldan kalma binalarda verilebileceği göz ardı edilmemekle birlikte, buna işaret edecek “yılından”, “-den beri” veya “-den itibaren” gibi açıklayıcı ek unsurların yokluğunda, işaretin, hizmetlerin verildiği binaların tarihini gösterecek şekilde anlaşılması için belli düzeyde yorumlayıcı bir çaba gerekmektedir.

Bu nedenle Kurul, “1742” ibaresinin redde konu mal ve hizmetler yönünden tanımlayıcı nitelikte olmadığı sonucuna ulaşmıştır.

Kurul, 1742 ibaresi ile mal/hizmetler arasında açık ve direkt bir bağlantı bulunmaması, 1742 ibaresinin mal ve hizmetleri sunan işletmenin kuruluş yılını gösteren bir işaret olarak algılanmasının belli bir zihni ve yorumsal çaba gerektirmesi gibi hususları göz önüne alarak ayırt edicilikten yoksunluk gerekçesiyle verilen kısmi ret kararını da yerinde bulmamıştır.

Her ne kadar ilk kararda başka bir ret nedeni bulunmasa da Temyiz Kurulu, kararın son kısmında diğer mutlak ret nedenleri yönünden, özellikle yanıltıcılık gerekçesi bakımından da kısa bir değerlendirmede bulunmuştur.  Bu kapsamda Kurul, AB’deki ilgili tüketicilerin, malların 1742 yılında üretildiğine veya hizmetlerin yaklaşık üç asırlık binalarda verildiğine inanmayacak olması nedeniyle, markanın yanıltıcı olmadığını, tüketiciler açısından gerçek veya ciddi bir yanılma riski bulunmadığını belirtmiştir. Sonuç olarak Kurul itiraz haklı bulmuş ve kısmi ret kararının iptaline karar vermiştir.

Somut olayın kendine özgü koşulları her zaman önemlidir. Şayet başvuru konusu sayı, daha yakın bir tarihe veya tarihte bilinen bir olayın senesine işaret eden bir sayı olsaydı, Temyiz Kurulu’ndan farklı bir karar çıkar mıydı? Bunun yorumunu ise okuyuculara bırakalım…

H. Tolga Karadenizli

Mart 2020, Ankara

karadenizlit@gmail.com


[1] Yazarın notu: örneğin 1789- Fransız İhtilali gibi

Ambalaj Kağıdı Desenlerinin Ayırt Ediciliği – EUIPO Temyiz Kurulu Kararı (II)

Birkaç gün önce, aşağıda hatırlatacağımız başvuru hakkında EUIPO tarafından ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verilen ret kararına karşı yapılan itiraz hakkındaki görüşlerinizi merak ettiğimizi belirtmiştik. Görüşünü bizimle paylaşan Büşra Altındağ Akın‘a teşekkür ediyoruz.

İlk olarak vakayı hatırlatıyor ve sonrasında ret kararına karşı yapılan itiraz hakkındaki EUIPO Temyiz Kurulu kararının ana hatlarını sizlerle paylaşıyoruz.

Aşağıda görseline yer verdiğimiz marka tescil başvurusu EUIPO’ya yapılır. Başvurunun kapsamında 16. sınıfa dahil kitaplar, boyama kitapları, hediye ambalajları, dekoratif ambalaj kağıtları, kırtasiye ürünleri, kağıtlar, paket kağıtları ve 28. sınıfa dahil küçük oyuncaklar, Noel ağacı süsleri gibi mallar bulunmaktadır.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı fao.png

EUIPO ilk derece kararı, başvurunun ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık nedenleriyle reddedilmesi yönündedir. Uzman ret kararında, başvurunun bir “desenden” oluştuğunu, başvuruya konu mallar özelinde desenlerle sıklıkla karşılaşıldığını, başvuruya konu şeklin sektördeki benzer ürünlerden önemli ölçüde farklılaşmadığını, tüketicilerin bu tip desenleri ayırt edici işaretler olarak değil, dekoratif unsurlar olarak algılama eğiliminde olduğunu belirtmektedir. (As regards the distinctiveness of the mark applied for, even if the pattern consists of a variety of geometric shapes, designs and colours, it is not considered sufficiently complex and distinctive. On the contrary, it is perceived as a typical pattern that can be found on a variety of products for decorative purposes. It is common for patterns on a number of goods, in particular on goods as such as decorative paper, bags and boxes, to include a number of colours and designs in order to make them appealing to the consumer and to the recipient of gifts. In the case at hand, it is not considered that the pattern differs significantly from the customs of the sector in order to allow consumers to identify the pattern as originating from a particular company and therefore distinguish it from patterns originating from other companies)

Başvuru sahibi, yukarıda gerekçeleri özetlenen ret kararına karşı itiraz eder. İtiraz, EUIPO Temyiz Kurulu’nun 3 Ekim 2019 tarihli kararıyla sonuçlandırılır.

Başvuru sahibinin itiraz gerekçeleri temel olarak; başvuruya konu desenin sıradışı, hayal ürünü, sektörün normlarından uzaklaşmış, tüketicilerin aklında kalabilir ve dolayısıyla ayırt edici olması, markanın birçok bileşeninin bulunması ve bu bileşenlerin kombinasyonunun basit ve temel düzeyde değil, tersine karmaşık ve hayali olması, 16. sınıfa ilişkin olarak başvuruya konu desenin tüketiciler bakımından malların kaynağını gösterebilecek bir işaret olması, başvuruda yer alan düzenli biçimde tekrar F-A-O harf dizisinin kolaylıkla algılanır ve desenin ayırt ediciliğini artırır mahiyette olması, EUIPO’nun benzer desen şekillerini önceden tescil etmiş olması ve bu pratikten neden farklılaştığını açıklaması gerektiğidir.

Temyiz Kurulu, ret kararının ve itirazın gerekçelerini birlikte değerlendirerek aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde başvuru hakkındaki ret kararını iptal eder.

Yerleşik içtihada göre; bir markanın ayırt edici niteliğe sahip olması için özel bir düzeyde dilsel veya artistik yaratıcılık veya hayal gücü içermesi gerekli değildir. Ayırt edici nitelikten bahsedebilmek için işaretin, tüketiciler bakımından talebe konu malların veya hizmetlerin kaynağını işaret edebilmesi ve diğer işletmelerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilebilmesini sağlaması yeterlidir.

EUIPO uzmanı ret kararında başvuruya konu işaretin ayırt edici sayılabilmek için yeterince karmaşık olmadığını belirtmiştir. Bir diğer deyişle uzman, başvuruya konu işaretin ticari kaynak gösterebilme işlevi bağlamında hatırlanabilmek için çok basit olduğu görüşündedir.

Buna karşın Kurul, basit işaretler nosyonunun düz veya tek tip biçimde renklendirilmiş geometrik şekillere ilişkin olduğu, incelenen başvurunun karmaşıklığındaki işaretler için kullanılamayacağı kanaatindedir. Dolayısıyla, işaretin yeterince karmaşık olmaması, incelenen başvuru için kullanılabilecek bir ret gerekçesi değildir.

Uzmanın bir diğer ret gerekçesi, başvuruya konu işaretin kısmi ret kararı kapsamındaki mallar bakımından dekoratif bir unsur olarak algılanacağı yönündeki tespittir.

Temyiz Kurulu’na göre, dekoratif işlevin bulunması ayırt edicilik fonksiyonunu kendiliğinden dışlamamaktadır. Bir markanın dekoratif işlevi bulunsa da, aynı marka tüketicilerin malları veya hizmetleri, diğer işletmelerin mallarından veya hizmetlerin ayırt etmesini sağlayabiliyorsa, yani aynı zamanda ayırt edicilik işlevine sahipse, bu markanın ayırt edici nitelikten yoksun olduğu söylenemez. Bir diğer deyişle, dekoratif işlevin varlığı tek başına ayırt edici nitelikten yoksunluk sonucuna ulaşabilmek için yeterli değildir.

Uzman ret kararında, Ofisin dekoratif desenleri reddettiği kararları emsal göstermiş olsa da, başvuru sahibi de Ofisçe kabul edilen örnekleri itiraz dilekçesinde sunmuştur.

Temyiz Kurulu’na göre, bu tip markaların tescil edilebilirliği açısından açıkça tanımlanabilir bir pratik bulunmamaktadır. “Desen markası” olarak ifade edilen, yani belirli bir desenin ürün üzerinde tekrar edilmesinden oluşan markaların, kendiliğinden ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığının değerlendirilmesi net bir alan değildir ve her vaka kendi şartları çerçevesinde değerlendirilmelidir.

İncelene vakada Kurulun ulaştığı sonuç; başvurunun özel bir düzeyde artistik yaratıcılığı veya hayal gücünü barındırmadığı, ancak bu markayı kısmi ret kararı kapsamındaki mallar bakımından ayırt edici nitelikten yoksun olarak kabul etmenin amacı aşar (ölçüsüz, haddinden fazla) bir yorum olacağıdır.

Belirtilen nedenlerle Temyiz Kurulu, başvurunun ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddedilmesi yönündeki kararı iptal etmiştir.

Temyiz Kurulu kararının işaret ettiği en önemli nokta kanaatimizce, desen markası (pattern marks) olarak tanımlanan marka tipinin ayırt ediciliğinin değerlendirilmesi hususundaki sınırların henüz tam anlamıyla çizil(e)mediği ve dolayısıyla her vakanın (vakalar birbirlerine benzese de) kendi dinamikleri çerçevesinde farklı sonuçlara ulaşmanın mümkün olduğudur. Bu durumun başvuru sahipleri açısından pek de tercih edilir olduğunu düşünmüyoruz.

Önder Erol ÜNSAL

Aralık 2019

unsalonderol@gmail.com

Şekil + Tanımlayıcı Kelime Unsuru Kombinasyonunda Şeklin Ayırt Edici Niteliği Değerlendirmesi – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Metals” Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz (1)?

 

“Siz Ne Düşünürsünüz?” serimizin yeni sorusunu, Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin Kasım 2017 tarihli bir kararı oluşturuyor. Sorumuza yapacağınız yorumların bizi memnun edeceğini öncelikle belirtelim.

Aşağıda görseline yer verilen marka tescil başvurusu kabaca, “Sınıf 1: Sınai kimyasallar (özellikle plastik, metal, seramikten mamul veya yarı mamul ürünlerin yüzeylerinin veya ambalajlarının işlenmesi için). Sınıf 2: renklendiriciler, boyalar, metallerin korunması için ürünler. Sınıf 17: Koruyucu bir tabakayla hazırlanan yarı mamul plastik ürünler. Sınıf 40: Yarı mamul ürünlerin kaplanması hizmetleri; metal kaplamalarla metal yüzeylerin kaplanması hizmetleri.”ni kapsamaktadır.

 

 

Başvurunun Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne yapılmasının ardından, EUIPO inceleme birimi başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle tümüyle reddediyor. Başvuru sahibi ret kararına karşı yaptığı itirazda, ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık tespitlerini kabul etmiyor ve başvurudaki şekil unsurunun varlığı nedeniyle de başvurunun reddedilmemesi gerektiğini belirtiyor.

EUIPO Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin itirazını reddediyor ve başvuru hakkındaki ret kararını yerinde buluyor. Başvuru sahibi bu karara karşı dava açıyor ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin önüne geliyor.

Başvuru sahibinin iddiaları özet olarak; başvurunun şekil unsuruyla birlikte ayırt edici olduğu ve tanımlayıcı olmadığı, “metals” kelime unsurunun da ayırt edici olduğu ve tanımlayıcı olmadığı, başvurudaki şekil unsurunun tek başına aynı mal ve hizmetler EUIPO’da marka olarak tescilli olması, aynı markanın aynı mal ve hizmetler için Almanya, A.B.D. gibi ülkelerde tescilli olması ve bu kararının EUIPO’nun genel karar sistematiği ile uyuşmaması argümanlarından oluşuyor.

Sizce Genel Mahkeme bu iddiaları değerlendirdikten sonra nasıl bir karara varmıştır?

Yorumlarınızı merakla bekliyoruz, Genel Mahkeme’nin kararını birkaç gün sonra yazacağız.

Önder Erol ÜNSAL

Şubat 2018

unsalonderol@gmail.com 

Maartje Verhoef’in Vesikalık Fotoğrafı Hakkında EUIPO Temyiz Kurulu Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz? (2)

 

“Siz Ne Düşünürsünüz?” serimizde son olarak, “Mavi Gözlü Kadın Fotoğrafı”ndan oluşan bir başvuru hakkında Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Temyiz Kurulu kararının sizce ne yönde olduğu sorusunu okuyucularımıza yöneltmiştim. Soru hakkında yorumlarını bizlerle paylaşan okuyucularımız “birgariphezarfen, Murat Dönertaş ve Muazzez Kılıç”a çok teşekkür ediyorum. Bu ilginç soru hakkında işyerinde ve çeşitli sosyal ortamlarda da çok sayıda geri dönüş aldım, ancak yazılı yorum olmadıkları için onları ayrıca paylaşamıyorum.

Vakayı ve sorumuzu kısaca hatırlatacak olursak:

“Aşağıda görseline yer verilen kadın fotoğrafından oluşan bir marka tescil başvurusu 14 Ekim 2015 tarihinde Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne yapılır.

 

Başvurunun kapsamında 3., 9., 14., 16., 18., 25. sınıflara dahil mallar ve 35., 41.,42. ve 44. sınıflara dahil hizmetler yer almaktadır. Oldukça uzun mal ve hizmet listesinin tercümesine burada yer vermeyeceğiz, ancak başvurunun kapsamında sayılan sınıflardaki mal ve hizmetlerinin neredeyse tamamının bulunduğunu belirtmek, okuyucularımıza başvurunun kapsamı hakkında fikir verecektir.

EUIPO Marka Birimi, başvuruyu tüm mal ve hizmetler bakımından ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle reddeder. Uzmanın ret kararında esasen, başvurunun sadece bir kadının portre fotoğrafından oluşması, başvurunun gösteriminin diğer kadınların yüzlerinden esasen farklılaşmaması, bu haliyle başvurunun gösteriminin tüketicilerin bir işletmenin mallarını ve hizmetlerini, diğer işletmelerin mallarından ve hizmetlerinden ayırt etmesi sağlama amacına hizmet etmemesi gerekçe gösterilmiştir. EUIPO uzmanı tanımlayıcılık gerekçeli ret kararını ise, mallar bakımından malların kullanım alanının belirtilmesi (kadınlara yönelik mallar), hizmetler bakımından ise hizmetin ilgili olduğu veya hizmeti sağlayan model veya moda tasarımcısının belirtilmesi gerekçesine dayandırmıştır.

Başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder ve başvurunun ayırt edici niteliğe sahip olduğunu ve tanımlayıcı olmadığını belirterek ret kararının kaldırılmasını talep eder.

EUIPO Temyiz Kurulu itiraz hakkındaki kararını 16 Kasım 2017 tarihinde verir.

Bu noktada sorumuzu yöneltiyoruz. Sizce EUIPO Temyiz Kurulu itiraz hakkında ne yönde karar vermiştir? Karar sizce; itirazın reddi mi, kabulü mü, yoksa kısmen kabulü mü yönündedir?”

 

EUIPO Temyiz Kurulu, itirazı 16 Kasım 2017 tarihli kararı ile sonuçlandırır ve başvuru hakkındaki ret kararını tümüyle kaldırır.

Karar metninin https://oami.europa.eu/copla/trademark/data/014679351/download/CLW/APL/2017/EN/20171116_R2063_2016-4.pdf?app=caselaw&casenum=R2063/2016-4&trTypeDoc=Human&sourceLang=nl bağlantısından görülmesi mümkündür.

Kanaatimizce, karar tartışmaya açık tespitler içermektedir ve bu aşamada, kararı kendi adıma pek de yerinde bulmadığımı belirtmem yerinde olacaktır.

Temyiz Kurulu kararını, ayırt edici nitelikten yoksunluk değerlendirmesine ilişkin tespitleriyle birlikte aktarmaya başlıyorum:

Temyiz Kurulu, öncelikle ayırt edici niteliğin değerlendirilmesine ilişkin içtihadı ortaya koymuş ve sonrasında bu içtihadı bir kadının vesikalık fotoğrafı bakımından irdelemiştir.

Kurula göre, kişi veya kişilerin fotoğraflarından oluşan işaretlerde ayırt edici niteliğe ilişkin tespit yapmak zor olsa da, bu durum bu tip fotoğrafların ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddedilmesi zorunluluğunu yanında getirmemektedir. Yanıtlanması gereken soru, incelemeye konu fotoğrafın, kamunun ilgili kesimince derhal ticari kaynak gösteren bir işaret olarak algılanıp algılanmayacağı, yani başvuru sahibinin mal ve hizmetlerinin diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt etmesini sağlayıp sağlamayacağıdır. Ayırt edici nitelik değerlendirilirken orijinallik ve bireysellik karşılanması gerekli kriterler olmamakla birlikte, inceleme konusu işaretin bir işletmenin mallarını ve hizmetlerini, diğer işletmelerin mallarından ve hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması gerekmektedir. İşaretin, malların üreticisi veya hizmetlerin sağlayıcısı hakkında tam bilgi vermesi beklenmez, aranılan şart mal ve hizmetlerin, farklı ticari kaynaklardan gelen mal ve hizmetlerden ayırt edilmesinin sağlanmasıdır.

Temyiz Kurulu’na göre, inceleme konusu işaret bu şartları yerine getirmektedir. İnceleme konusu işaret, bir kadının başının normal renklerdeki ve sıradan bir zemin üzerindeki gerçek gösteriminden oluşsa da, bu görünüm başvuru kapsamındaki mal ve hizmetlerin görünümü veya şekli değildir, dolayısıyla inceleme konusu işaret, mal ve hizmetlerin görümüne bağlı bir şekilden oluşmamaktadır.

Bir kişinin vesikalık fotoğrafı, o kişinin fiziksel özelliklerini ortaya koyan benzersiz görünümüdür. Kişinin ismi ve soyadının yanısıra, vesikalık fotoğrafı da o kişiyi tanıtmaya yarayan ve başkalarından ayırt edilmesini sağlayan bir unsurdur. Bu nedenle de Kurula göre, inceleme konusu işaret, markanın asli işlevi olan mal ve hizmetlerin, başka işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlama asli işlevini yerine getirebilecektir.

Temyiz Kurulu belirtilen açıklamalar çerçevesinde ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret kararını kaldırmıştır.

Temyiz Kurulu’nun tanımlayıcılık konusunda değerlendirmesi ise anahatlarıyla aşağıdaki şekildedir:

Başvuru bir kadının başının fotoğrafından oluşmaktadır.

Bir işaretin tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilebilmesi için, kamunun ilgili kesiminin işaret ile tescili talep edilen mal ve hizmetler arasında yeteri derecede doğrudan ve özel bir ilişki kurması gereklidir.

Kararı veren uzmana göre; 3.,14.,18. ve 25. sınıflara dahil mallar bakımından bu ilişki mevcuttur, şöyle ki bir kadının yüzünün fotoğrafından oluşan başvuru, malların kimin kullanımına yönelik olduğunu göstermektedir. 16. sınıfa dahil bazı mallar bakımından da malın konusuna ilişkin bilgi verilmektedir. 35., 41., 42. sınıflara dahil hizmetler bakımından ilgili model veya moda tasarımcısı işaret edilmektedir ve 44. sınıftaki bazı hizmetler bakımından hizmetleri veren kişi gösterilmektedir.

Temyiz Kurulu’na göre; bireylerin fotoğraflarının veya şekillerinin yaygın biçimde kullanıldığı ve özellikle de kişisel bakım, giyim, moda sektörleriyle bağlantılı malların ambalajları üzerinde veya hizmetlerin sunum biçiminde yer aldığı bir gerçektir. Bu tip şekiller, özel kişileri gösterse de, çoğunlukla insanların sıradan gösteriminden başka bir şey değildir ve bunun sonucunda bu şekillerin malların veya hizmetlerin genel hedef kitlesini gösterir referanslar olarak değerlendirilmesi olasıdır.

Bununla birlikte incelenen vakadaki şekil, bir bireyin eşsiz yüz hatlarını gösteren vesikalık fotoğraf biçimindeki bir gösterimdir. Bu nedenle Kurula göre, kamunun ilgili kesiminin işaret ile mallar ve hizmetler arasında doğrudan ve özel bir ilişki kurması beklenemez. Bu kadın fotoğrafını görecek kişiler, mal ve hizmetlerin hedef kitlesi ile doğrudan bağlantı kurmayacaktır. Tüm malların veya hizmetlerin erkeklere veya kadınlara yönelik olduğu gerçektir, dolayısıyla bu fotoğraf görüldüğünde 3.,14.,18. ve 25. sınıflara dahil malların kadınlara yönelik olduğu sonucu kesin biçimde ortaya çıkmayacaktır. Kaldı ki, kadın ismiyle ürün sunan markaların (Carolina Herrera) erkek koleksiyonu olduğu gibi, tersi durum da (Giorgio Armani, Ralph Lauren) mevcuttur. 16. sınıfa dahil mallar bakımından verilen ret kararı ise, bu tip ürünlere kullanıcının fotoğrafının sonradan eklemesi nedeniyle yerinde değildir. Ayrıca, hizmetler bakımından verilen ret kararına gerekçe olarak gösterilen “şeklin hizmeti sağlayanı göstereceği” argümanı, şeklin ticari kaynak gösterir biçimde algılanabileceği sonucuna varılmasına yol açmaktadır.

Belirtilen nedenler kapsamında Temyiz Kurulu tanımlayıcılık gerekçeli ret kararını yerinde bulmamıştır.

Bu tespitlerin sonucunda, Temyiz Kurulu başvuru hakkında verilen ret kararını kaldırmıştır.

Kanaatimizce, başvuru hakkında verilen karar tartışmaya oldukça açıktır. Özellikle, 3. sınıfa dahil mallar, devamında 14.,18. ve 25. sınıflara dahil mallar için başvuruya konu fotoğraf bizce de ürünlerin kadınlara yönelik olduğu mesajını açık olarak vermektedir. Hele ki, saç bakım ürünleri, kozmetik malzemeler, şampuanlar gibi ürünler bakımından, kamunun ilgili kesiminin söz konusu doğrudan ve özel bağlantıyı kurması bizce hiç de güç olmayacaktır. Ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verilebilecek başvurunun tümüyle reddedilmesi kararı ise, kişilerin vesikalık fotoğrafları hakkında genel bir bakışı içerecektir, anlaşılan o ki, EUIPO Temyiz Kurulu, bu tip fotoğrafları ticari kaynak gösterir şekiller olarak görmektedir. Bu husus daha genel bir kabulü onaylamak veya tümden dışlamak anlamındadır ve tartışmalı bir husustur.

Okurlarımızın ne düşündüğünü doğrusu çok merak ediyoruz. Temyiz Kurulu kararı da ortadayken, yorumlarınızı paylaşmanızdan memnuniyet duyacağız.

Bu yazıda bonus olarak ise başvuruyu oluşturan fotoğrafın Hollandalı model Maartje Verhoef‘e ait olduğu bilgisini veriyoruz. Yazıyla çok ilgilenen bazı okurlarımız (onlar kendilerini bilir) fotoğrafın kime ait olduğunu sormuştu, ne mutlu onlara ki, meraklarını da giderdik.

https://www.google.com.tr/search?q=maartje+verhoef&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwizm4O99afZAhUFJVAKHc8tDWAQsAQIMQ&biw=1920&bih=1109

Önder Erol ÜNSAL

unsalonderol@gmail.com

Şubat 2018

 

 

 

MERMERİN ŞARKISI; YER ADLARININ MARKA OLMASI HAKKINDA İNGİLTERE’DEN BİR KARAR

Diocletianus’un sarayı

 

İngiltere’de Mermeren Kombinat AD v Fox Marble Holdings PLC [2017] EWHC 1408 ihtilafında Yargıç Hacon’un verdiği karar yer adlarını içeren markalara ilişkin geçmişte AB’de verilmiş önemli kararları bir kez daha anımsamamıza sebep olurken, bir yandan da kaleme alınışındaki sistematik ve akıcı dil ile karar yazımının ne kadar önemli bir mesele olduğunu düşündürüyor bize.

İHTİLAFIN ÖZETİ;

Davacı Mermeren, Makedonya’nın güneyindeki Prilep şehrinin bulunduğu  bölgede 1950 yılından beri mermer çıkarıp satan bir şirket. 1950 yılında devletçe alınan bir karar ile Prilep bölgesinde yer alan Chaska, Debreshite, Skrka ve Sivec’de mermer çıkarma izni davacıya verilmiş.

Sivec 1970 tarihli haritalarda bölgede bir dağ geçidinin adı olarak geçerken, aynı zamanda jeoloji haritalarında  mermer yataklarının bulunduğu bir yer olarak işaretlenmiş.

Esasen, Roma İmparatorluğu zamanından beri Prilep şehrinin bulunduğu coğrafyadan mermer çıkarılıyor; bu mermerler beyaz rengi ve homojen görünümüyle özellikle heykel yapmaya son derece uygun olduğundan çok tanınıyor. Sadece heykellerde değil örneğin Roma İmparatoru  Diocletianus’un sarayında da Prilep’den gelen mermerler kullanılmış. Günümüzde ise bölgenin mermerleri Abu Dabi’de ki meşhur Şeyh Zeyd camisinde kullanıldığı gibi, üst gelir grubu tüketicilerin evlerinde de kendine yer buluyor.

Mermeren  EUIPO nezdinde 19 sınıfta , diğer mallar yanında, “her türlü mermerler” emtiasını kapsayan, 012057915 numaralı SIVEC kelime markasının sahibi. Markanın başvuru tarihi 09/08/2013.

Davalı Fox ise; 2011 yılında İngiltere’de kurulmuş ve yine mermer sektöründe çalışan bir şirket. Fox’un da Makedonya’da Prilep bölgesinde mermer ocakları var.

Taraflar arasındaki ihtilaf Fox’un “SIVEC” ismi altında mermer satmasıyla başlıyor.

Taraf İddialarının Hukuki Temelleri  

Mermeren davada Birlik marka tesciline tecavüz edildiğini iddia ediyor.

Fox buna karşı; SIVEC adı altında mermer sattığını kabul ediyor,  ancak ortada bir marka tecavüzü bulunmadığını iddia ediyor ve Mermeren’in marka tescilinin hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ediyor. Hükümsüzlük talebini ise şuna dayandırıyor; SIVEC ayırt edicilik vasfı taşımamaktadır, tescil edildiği (mermer) emtiasının coğrafi kaynağını gösteren bir ibaredir çünkü SIVEC mermer çıkarılan coğrafi yerin adıdır, SIVEC ticarette herkesin kullanımına açık bir kelimedir ve Mermeren vaki tescili kötü niyetle yaptırmıştır.

Mermeren;  Fox’un hiçbir iddiasını kabul etmiyor ve kendisinin (önceki) kullanımla SIVEC kelimesine ayırt edicilik kazandırdığını, ayrıca coğrafi kaynak gösteren bir ibare tescil edilmişse bile tescilden sonraki kullanımla buna ayırt edicilik kazandırıldığında zaten hükümsüzlüğüne karar verilemeyeceğini öne sürüyor.

Taraflar dosyada pek çok karara atıfla iddialarını temellendirmeye çalışıyorlar. Fox, özellikle “eski dostumuz “ Windsurfing Chiemsee Productions- und Vertriebs GmbH v Boots- und Segelzubehör Walter Huber, Birleştirilmiş davalar C-108/97 ve C-109/97, EU:C:1999:230, kararına atıf yapıyor. Hatırlanacağı gibi, Windsurfing Chiemsee dosyasında ABAD, yer adlarının marka olarak tesciline dair  ana kriterleri netleştirmişti. Fox ayrıca OLDENBURGER, T-295/01, EU:T:2003:267 gibi başka kararlara da değiniyor.

Buna karşın Mermeren ana referans olarak Peek & Cloppenburg KG v OHIM, T-379/03, EU:T:2005:373; [2006] ETMR 33. Kararını alırken , Spear v Zynga, Doublemint gibi kararlara da atıf yapıyor.

Yargıç Hacon, tarafların dayandıkları kararlar yanında, bir yandan da üç boyutlu şekil markaları/ürünlerin şeklinin marka olarak tescil edilebilmesine dair kararlardan alıntılar yapıyor. Bu kararlarda her ne kadar yer adlarının marka olarak tescili tartışılmıyorsa da kullanımla ayırt edicilik konusunda yapılacak inceleme ve uygulanacak kriterler açısından dikkate alınmalarının uygun olacağını belirtiyor.

İhtilafın çözümünde Yargıç Hacon’un incelemeye esas aldığı kriterler şu şekilde özetlenebilir;

—(önceki)kullanımla ayırt edicilik kazanma için ihtilafa konu markanın başvurusunun yapıldığı tarihteki duruma bakılmalıdır. Olayımızda bu tarih 09/08/2013’dür.

—- Kıstas alınacak “ilgili kişiler” Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayanlardır. Makedonya bir AB ülkesi olmadığı için bu değerlendirmede Makedonların, Prilep bölgesinde yaşayanların ya da SIVEC dağ geçidine yakın oturanların algısı göz önüne alınamaz ve bunlar “ortalama tüketici olarak düşünülemez. (Hakim  kararda SIVEC’in gerçekten mevcut bir yer olduğunu kabul ediyor ancak, SIVEC dağ geçidi bölgesi için “obscure” yani “kuytu, ücra” tanımlamasını kullanıyor) . Prilep ve civarında yaşayanlar hem küçük bir nüfus hem de zaten onların SIVEC’in bir dağ geçidi ve/veya mermer yatakları bölgesi olduğunu biliyor olduğu açık; ancak önemli olan yerel halkın görüşü değil AB ülkelerinde yaşayanların görüşü/algısıdır.

—Önemli bir diğer kriter de şudur; kelime/işaret görüldüğünde  markanın konu olduğu mal/hizmetlerin tek bir kaynaktan/kişiden/işletmeden geldiğini işaret ediyor mu? Bir başka deyişle kullanım yoluyla, ilgili kişiler yada en azından onların önemli bir bölümü markanın kullanıldığı mal/hizmetin tek bir kaynaktan geldiğini düşünüyor mu yoksa malın/hizmetin orjininin “o yer” olduğunu mu düşünüyor? Dolayısıyla konu, işaretin marka olarak kullanılmasından  öte  bu kullanım neticesinde ürün/hizmetlerin tek bir kaynağı işaret eder bir algı yaratıp yaratmadığı noktasına bakmak gerekiyor. Esasen oluşan algının realite ile uyuşması da önemli değil yani gerçekte öyle bir yer mevcut olabilir veya olmayabilir, mühim olan ilgililerin bunu nasıl “algıladığıdır”

—– Bir “yer adı” ne kadar yüksek bilinilirliğe sahipse, kullanımla ayırt ediciliğin kabulü için o denli uzun ve yoğun bir markasal kullanımın ispatı şarttır. SIVEC “kuytu, ücra” bir yer olduğundan, olaydaki inceleme eşiğinin bu denli yüksek olması gerekmez.

—– Kimin “ilgili kişi” olduğu ya da bunların ne kadarının incelemede temel alınacağı tanımlanmamıştır, ancak burada kastedilen de minimis den fazla bir orandır ancak bunun illa ki ilgililerin yarısından fazlası  olması gerekmez.İlgili kişi için yine “konu edilen mal/hizmetlerin ortalama tüketicisi” kriterine dayanılacaktır; SIVEC dosyasında ki “ortalama tüketici”, Avrupa Birliği’nde mermer işinde  uzmanlaşmış olanlar veya binalar için malzeme seçmeye çalışan müşterilere yol gösteren mimar-içmimar gibi kişilerdir.

—-Markanın ayırt edicilik kazanıp kazanmadığı incelemesinde şu noktalara bakılabilir ; markanın piyasa payı, markanın ne kadar süredir ve hangi yoğunlukla ne kadar yaygın kullanıldığı, markanın promosyonu için ne kadar yatırım yapıldığı, markayı taşıyan malların tek bir işletmeden geldiğini düşünen ilgili kişilerin  oranı, ticaret odalarından/endüstriden veya ilgili alandaki derneklerden alınan görüşler. Tüm bu kriterlere rağmen Mahkeme değerlendirme yaparken şüpheye düşerse, ulusal hukuklara bağlı olarak, kamuoyu araştırmalarından da yaralanabilir.

Kriterler Olaya Uygulandığında;

Yargıç dosyada iki noktaya ve tarihe bakacağını söylüyor;

1-Coğrafi yer adı içeren işaret başvuru tarihinde (09/08/2013) kullanımla ayırt edicilik kazanmış mıydı?

2-Herhalükarda tescilden sonraki kullanım neticesinde marka hükümsüz kılınamayacak hale gelmiş miydi? (bu incelemenin sebebi Mermeren’in buna ilişkin maddeye de dayanmasıdır). Bu noktada incelemede göz önüne alınacak tarih davalının hükümsüzlük iddiasını ileri sürdüğü tarihtir ki olayımızda bu 07 Mart 2016’dır.

Fox davada 1950-2011 arasının göz önüne alınması gerektiğini, çünkü 2011 yılına kadar Mermeren’in SIVEC’in sadece kendisinden gelen mallara ilişkin bir işaret olarak kullanıldığını belirtecek herhangi bir çaba içinde olmadığını, ancak 2011 yılında şirketin COO’su olarak atanan kişinin SIVEC’in Mermeren’e bağlı bir işaret olması gerektiğini düşündüğünü ve aynı yıl oluşturduğu şirket el kitapçığında SIVEC’e şirkete ait bir marka olarak yer verdiğini iddia ediyor. Fox’un iddiasına göre SIVEC 2011 yılına kadar İtalya’nın Toskana bölgesinden çıkan CARRERA mermeri gibi jenerik/bir mermer türü/mermerin çıktığı yer olarak kullanılıyordu. 2011 ile EUIPO’ya başvurunun yapıldığı 2013 Ağustos ayına kadar-bu kadar kısa sürede-kullanımla ayırt edicilik kazanılması mümkün değildir. Ayrıca Mermeren tarafından düzenlenmiş bazı faturalar sunan Fox, bunlarda SIVEC veya BLANCO SIVEC şeklindeki kullanımın mermerin cinsini belirttiğini iddia ediyor.

Her iki tarafta, yazılı deliller dışında,  üçer tanık gösteriyorlar yargılamada. Ancak Fox’un tanıklarından biri (bir Fox çalışanı) verdiği beyan ile davalıyı son derece zor bir duruma düşürüyor zira beyanında  “mermer satın alanların SIVEC’in bir yer olduğunu bilemeyeceğini” söylediği “talihsiz ” bir cümle sarfediyor!

Yargıç, şahit beyanlarını dinlediğini fakat sunulan yazılı delillere daha fazla önem atfettiğini belirtiyor.

1950-2011 Arası Dönem

1-Bu döneme ilişkin yegane delil Mermeren tarafından AB’de yaşayan müşterilere kesilmiş faturalar.

Faturalarda SIVEC, BIANCO SIVEC gibi ifadeler geçiyor ve bunların bazılarında BIANCO SIVEC ® işaretiyle beraber kullanılmış.Ancak kesilen faturalarda hiçbir zaman SIVEC kelimesinin yanında  ® işareti kullanılmamış. Mermeren’in COO’su çarpraz sorguda müşterilerin burada SIVEC’i marka olarak algıladığını çünkü  BIANCO’nun İtalyanca’da beyaz demek olduğunu ve yaygın kullanımı bulunduğunu beyan ediyor. Yargıç her ne kadar bunu makul bir açıklama olarak kabul etse de diğer  yandan BIANCO SIVEC’in 1998 yılında birçok ülkede marka olarak tescil edildiğini, fakat SIVEC’in Makedonya’da ancak 2011 yılında tescil edilmiş olduğunu ve uluslararası başvurunun da 2012 de yapıldığını not düşüyor.

Yargıç 2011 yılından evvel SIVEC’in AB’de marka olarak kullanılmamış olduğunu, dolayısıyla o tarihe kadar kullanımla bir ayırt edicilik kazandığından söz edilemeyeceğine kanaat getiriyor. Muhtemelen bazı tüketicilerin o tarihe kadar SIVEC’i Makedonya’da bulunan ve belli tipte mermerin çıkarıldığı bir yer olarak algıladığını, diğer tüketicilerin ise (SIVEC diye bir yer olduğunu bilmeyenlerin) de bunu bir mermer türü olarak algıladığını belirtiyor.

2011-Ağustos 2013 Arası Dönem

1-Davacı 2010 yılı itibariyle Mermeren’in SIVEC markasının reklam ve tanıtımına özel önem verdiğini gösteren deliller sunuyor dosyaya. 2011 yılında şirket kimliğine ilişkin bir el kitapçığı hazırlanıyor ve bunun içinde Mermeren’in markalarına bir bölüm ayrılıyor. El kitapçığında SIVEC,  ® işaretiyle birlikte kullanılıyor.

2-Mermeren 2011,2012,2013 yıllarında katıldığı fuarlara ilişkin deliller sunuyor. Her ne kadar bunların çoğu  AB ülkelerinde yapılmış fuarlar değilse de özellikle Xiamen (Çin) de yapılan mermer fuarına Avrupa’dan çok sayıda kişi iştirak ediyor ve bu  fuar alanında dünyanın en büyük iki fuarından bir tanesi.  Sunulan delillerde fuarlarda SIVEC’in yoğun biçimde görünür olduğu, hatta bazen MERMEREN’den bile büyük yazıldığı ve Dubai ile Çin’deki fuarlarda ® işareti ile kullanıldığı görülüyor fotoğraflarda.

3- Mermeren’in Verona/İtalya’daki mermer fuarına katılımına ilişkin deliller çok önemli. Çünkü bu fuar AB’de gerçekleşiyor, hem mermer konusunda dünyanın en önemli fuarı hem de 2012,2013,2014,2015 yıllarındaki katılımlarda SIVEC ve BIANCO SIVEC ® işareti ile birlikte kullanılmış.

Hakim bu delilleri inceledikten sonra 2013 Ağustos’a kadar ki dönemde ilgili kişilerin SIVEC’i Mermeren’e ait bir marka olarak algıladığına inandığını belirtiyor ve (markanın başvuru tarihinde) kullanımla ayırt edicilik kazandığı kanaatine varıyor.

Ağustos 2013 – Mart 2016 Arası Dönem

Sunulan deliller bu süreçte SIVEC’in Mermeren’e aidiyetine dair algının daha da yükseldiğini ve bunun için Mermeren’in ve distribütörlerinin kesintisiz bir çaba gösterdiğini  işaret ediyor. Yargıç bu noktada Fox’un satışlarının bu algıda ciddi bir değişiklik yapmadığı kanaatine varıyor.

SONUÇ;  

1-09/08/2013 tarihinde SIVEC markasının Mermeren adına tescili Tüzüğe aykırı değildir.

2- 2010 yılına kadar SIVEC bir coğrafi orijini gösterse de bu tarihten sonra (2011-2013) kullanım sonucunda durum tersine dönmüştür. Başvuru tarihinde marka ayırt edicilik kazanmış haldedir. Marka bu özelliğini 07 Mart 2016’ya kadar da korumuştur.

3-Markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi talebi reddedilmiştir.

Bu karar bana TPMK nezdinde mermer türleri, mermer çıkarılan yerlerin adını içeren tescilleri hatırlatmıyor değil. Ancak tabi ki her başvuruya 3. kişi görüşü sunmak mümkün olmuyor maalesef!

Özlem FÜTMAN

ofutman@gmail.com

Aralık 2017

Ayı Etinizi Nasıl Alırdınız? Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Ayı” Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz (2)?

 

Geçtiğimiz hafta yayınladığımız “Ayı Etinizi Nasıl Alırdınız? Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Ayı” Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz (1)?” başlıklı yazıda okuyucularımıza Adalet Divanı Genel Mahkmesi’nce görülen “Ayı kararı” hakkında bilgi vermiş ve davanın olası sonucu hakkındaki yorumlarını talep etmiştik.

Karar ve dava hakkında yorumunu bizlerle paylaşan okuyucumuz Ceren Aytekin’e teşekkür ediyoruz.

Mahkemenin kararını paylaşmadan önce, dava verilerine aşağıda bir kez daha yer veriyoruz:

Aşağıda görseline yer verilen başvurunun 29.,30.,31. ve 33. sınıflardaki çok sayıda mal için tescil edilmesi talebi EUIPO’ya yapılıyor.

 

 

Rus dilindeki yukarıda kelimenin Türkçe karşılığının “Ayı” olduğunu belirtelim.

EUIPO uzmanı başvurunun anlamını dikkate alarak, başvuruyu 29.,30.,31. sınıflara dahil bazı mallar bakımından tanımlayıcılık ve ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeleriyle reddediyor. Reddedilen mallar arasında, “Sınıf 29: Etler, et bazlı hazır yemekler, sosisler, jambonlar, vb. Sınıf 30: Pateler (kolaya kaçıp börek diyelim), pate bazlı hazır yemekler. Sınıf 31: Canlı hayvanlar.” yer alıyor.

Başvuru sahibi kısmi ret kararına karşı itiraz ediyor, ancak EUIPO Temyiz Kurulu itirazı reddediyor.

Temyiz Kurulu’nun ret kararını onamasının gerekçeleri; başvuruya konu “Ayı” anlamına gelen işaretin, kısmi ret kararı kapsamındaki malların ayı etinden oluştuğu, ayı eti içerdiği veya ayı eti tadı benzeri bir tadı içerdikleri mesajını doğrudan vermesi ve bu nedenle de malların türüne açık ve doğrudan referans içermesidir. Buna ilaveten Kurul, incelemenin Avrupa Birliği’nin resmi dilleriyle sınırlı olmadığını ve Birlik içerisindeki Rusça konuşan tüketicilerin de incelemede dikkate alınması gerektiği görüşündedir.

Başvuru sahibi bu karara karşı dava açıyor, dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülüyor ve 19 Temmuz 2017 tarihinde karara bağlanıyor.

Bu noktada aşağıdaki verileri sizlere sunalım:

1- Rusça, Avrupa Birliği’nin resmi dillerinden birisi değildir.

2- Başvuru Latin karakterinden değil, Kıril karakterlerinden oluşmaktadır.

3-  Başvuru sahibi bu markayla piyasaya “Ayı eti” sunmadığını belirtmektedir ve ayı eti satışının Avrupa Birliği’nde kanunen yasak olduğunu iddia etmektedir.

4- Başvuru sahibi “Ayı” kelimesini marka olarak seçmesinin nedenini, Ayıların gücüne, kudretine, büyüklüğüne atıf yapma isteği olarak ortaya koymaktadır.

 

Adalet Divanı Genel Mahkemesi davayı 19 Temmuz 2017 tarihinde T-432/16 sayılı kararı ile sonuca bağlamıştır. Karar metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6a75543ee0d654c7e9193ed76e90b2636.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMchn0?text=&docid=192985&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=527504 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Genel Mahkeme, davacının taleplerini ve davayı aşağıdaki gerekçelere dayanarak reddetmiştir:

İlgili tüketici kesimin bakımından mutlak ret nedenleri kapsamına girebilecek bir işaretin varlığından bahsedebilmek için  incelemenin Avrupa Birliği’nin resmi dillerine indirgenmesi mümkün değildir ve incelenen vakada, mutlak ret nedenlerinin ortaya çıkıp çıkmadığının Birlik içindeki Rusça konuşan tüketiciler dikkate alınarak tespit edilmesi gerekmektedir. AB’de önemli sayıda vatandaş Rusça’yı anlamaktadır ve özellikle Baltık ülkelerinde yerleşik bazı tüketiciler bakımından Rusça anadil gibidir. Buna ilaveten,  Rusça “Медведь (ayı)” sözcüğü, Rus dilini  yabancı bir dil olarak öğrenen tüketicilerin bildiği (aşina olduğu) bir sözcüktür ve Rusça temel kelimeleri ve Rus folklörü, sanatı, edebiyatı ve sporunda kullanılmaktadır. Bu çerçevede, kısmi ret kararı kapsamında bulunan mallar bakımından “Медведь (ayı)” sözcüğünün, malların ayı etinden oluştuğu veya ayı eti tadına benzer bir tada sahip olduğu mesajını verdiği yönündeki EUIPO Temyiz Kurulu tespiti yerindedir. Başvuru sahibinin, ayı hayvanının gücüne, kudretine, büyüklüğüne atıf yapıldığı ve markanın bu şekilde algılanacağı yönündeki iddiasıysa, yukarıda açıklanan ana algıyı değiştirmeyecektir. Belirtilen nedenlerle Genel Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu’nun tanımlayıcılık ve ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret kararını yerinde bulmuş ve başvurunun reddedilmesi kararını onamıştır.

Genel Mahkeme kararını bu şekilde aktardıktan sonra, vakayı ve zihnimizdeki soruları Türkiye bakımından değerlendirmeyi yerinde buluyoruz:

1- Rusça Avrupa Birliği’nin resmi dillerinden birisi değildir.

2- Avrupa Birliği’nde yaklaşık 6,2 milyon Rusça konuşan kişi yaşamaktadır (http://culturas.fi/en/conference2016) ve bu sayı Avrupa Birliği’nin toplam nüfusuna (511 milyon 805 bin 100 kişi – https://www.ntv.com.tr/dunya/avrupa-birliginin-nufusu-aciklandi,L0DikR3ldkqqNMdNkbNhxw) oranlandığında, karşımıza %1,2 oranı çıkmaktadır. Başka bir kaynağa göre ise bu oran %6’dır (http://www.wikizero.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvTGFuZ3VhZ2VzX29mX3RoZV9FdXJvcGVhbl9Vbmlvbg).

3- EUIPO güncel marka kılavuzunda da başvurusu yapılan kelimenin tanımlayıcılık (veya diğer mutlak ret nedenleri) gerekçesiyle reddedilebilmesi için bu kelimenin mutlak surette AB resmi dillerinden birisinde olmaması gerektiği açık olarak belirtilmektedir. (https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_2_2017/Part-B/04-part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal/part_B_examination_section_4_chapter_4/TC/part_B_examination_section_4_chapter_4_Descriptive_tm_7-1-c_tc_en.pdf s. 4 – Should there be convincing evidence that a given term has a meaning in a language other than the official languages of the Union and is understood by
a significant section of the relevant public in at least a part of the European Union, this term must also be refused pursuant to Article 7(2) EUTMR (judgment of 13/09/2012, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 35–36). )

4- Yukarıda karardan (hem EUIPO Temyiz Kurulu hem de Genel Mahkeme kararlarından) anlaşılacağı üzere, toplam AB nüfusuna oranla %1-6’lık yüzde önemli bir orandır, çünkü bu yüzdenin tekabül ettiği kişi sayısı milyonlarla ölçülmektedir. Dolayısıyla, bu ilkenin Rusça bakımından uygulamasına bakıldığında, Rusça’nın Avrupa Birliği’nde %1 veya % 6 oranında bilinmesinin yeterli bir düzey olarak kabul edildiği anlaşılmaktadır.

5- Bu noktada Türkiye’deki tartışmalara dönülecek olursa, ülkemizde halen İngilizce başta olmak üzere bazı yabancı dillerin yeterli düzeyde bilinip bilinmediği argümanları çerçevesinde, İngilizce tanımlayıcı kelimelerin tescil edilip edilemeyeceği içerikli tartışmalarla karşılaşmaktayız ki ülkemizde artık İngilizce’nin anaokulu düzeyinde öğretildiği ve bilinirlik oranının %1-6’dan çok daha yüksek olduğu ortadadır. Dolayısıyla, içinde bulunduğumuz dönem ve şartlarda, bu tartışmayı ve İngilizce’nin yeteri düzeyde bilinmediği argümanını yerinde bulmadığımızı önemle belirtmemiz gerekmektedir.

6- İngilizce, Fransızca, Almanca, vb. Batı dillerini bir tarafa bırakıp ülkemizde milyonlarca Suriyeli sığınmacının yaşadığı gerçekliğine dönülecek olursa, kanaatimizce Arapça’nın da önemli bir başlık olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Şöyle ki, milyonlarca Arapça bilen ve konuşan kişi, şu dönemde Türkiye’de yıllardır yaşamaktadır ve bu yerleşim süreklilik arz etmektedir. Türk vatandaşı olup Arapça bilen ve konuşanlar da dahil edildiğinde, ülkemizce Arapça’yı anlayanların ve konuşanların oranı muhtemelen %5-6’dan yüksek olacaktır. Benzer bir yorumun Kürtçe bakımından yapılması da pek tabi mümkün olacaktır. Dolayısıyla, ortaya çıkan soru mutlak ret nedenleri incelemesinin, Türkiye’de bilinen ve konuşulan bu gibi diller bakımından da yapılmasının gerekli olup olmadığıdır ki, kanaatimizce bu sorunun yanıtı Evet olmalıdır.

7- Bir diğer tartışmalı alan ise, ülkemize her yıl gelen milyonlarca turistin varlığı göz önüne alınacak olursa, bu turistlerin anadilleri, özellikle de toplam içindeki en büyük sayıyı oluşturan Rusların dili bakımından bir değerlendirme yapılmasının gerekip gerekmediğidir. Rus turistlerin en sık gittiği Antalya kasabalarından birisinde bir deri dükkanı sahibi, Rusça deri kelimesini Kıril alfabesinde Türkiye’de marka olarak tescil ettirip, sonra yüzbinlerce Rus turistin alışveriş yaptığı aynı ilçenin aynı çarşısında diğer deri mağazalarının bu kelimeyi kullanmasını engellemek için hukuki yollara başvurduğunda, diğer iyi niyetli kullanıcıların hakları bakımından sanırız ki dillerin bilinirlik düzeyine ilişkin tartışmalar pek de önem arz etmeyecektir.

8- Bu noktada kendi pozisyonumuzu, dillerin bilinirlik düzeyinin yüksekliği gibi bir dayanaktan ziyade, iyi niyetli tacirlere yönelik olası haksızlıklara yol açmamak nihai amacı çerçevesinde konumlandırdığımızı belirtmek yerinde olacaktır. Elbette ki, bu konumlandırma ve dayandığı argümanlar tartışmaya açıktır.

Yukarıdaki argümanlara ilişkin değerlendirmeleriniz olursa, bunları yazının altına yorum olarak yazarsanız seviniriz.

Önder Erol ÜNSAL

Aralık 2017

unsalonderol@gmail.com 

 

 

Ayı Etinizi Nasıl Alırdınız? Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Ayı” Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz (1)?

 

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) tarafından tanımlayıcılık ve ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeleriyle verilen bir ret kararına karşı açılan dava ve dava sonucunda Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından verilen karar, “Siz Ne Düşünürsünüz?” serimizin dördüncü sorusunu oluşturuyor.

Aşağıda görseline yer verilen başvurunun 29.,30.,31. ve 33. sınıflardaki çok sayıda mal için tescil edilmesi talebi EUIPO’ya yapılıyor.

 

 

Rus dilindeki yukarıda kelimenin Türkçe karşılığının “Ayı” olduğunu belirtelim.

EUIPO uzmanı başvurunun anlamını dikkate alarak, başvuruyu 29.,30.,31. sınıflara dahil bazı mallar bakımından tanımlayıcılık ve ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeleriyle reddediyor. Reddedilen mallar arasında, “Sınıf 29: Etler, et bazlı hazır yemekler, sosisler, jambonlar, vb. Sınıf 30: Pateler (kolaya kaçıp börek diyelim), pate bazlı hazır yemekler. Sınıf 31: Canlı hayvanlar.” yer alıyor.

Başvuru sahibi kısmi ret kararına karşı itiraz ediyor, ancak EUIPO Temyiz Kurulu itirazı reddediyor.

Temyiz Kurulu’nun ret kararını onamasının gerekçeleri; başvuruya konu “Ayı” anlamına gelen işaretin, kısmi ret kararı kapsamındaki malların ayı etinden oluştuğu, ayı eti içerdiği veya ayı eti tadı benzeri bir tadı içerdikleri mesajını doğrudan vermesi ve bu nedenle de malların türüne açık ve doğrudan referans içermesidir. Buna ilaveten Kurul, incelemenin Avrupa Birliği’nin resmi dilleriyle sınırlı olmadığını ve Birlik içerisindeki Rusça konuşan tüketicilerin de incelemede dikkate alınması gerektiği görüşündedir.

Başvuru sahibi bu karara karşı dava açıyor, dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülüyor ve 19 Temmuz 2017 tarihinde karara bağlanıyor.

Bu noktada aşağıdaki verileri sizlere sunalım:

1- Rusça, Avrupa Birliği’nin resmi dillerinden birisi değildir.

2- Başvuru Latin karakterinden değil, Kıril karakterlerinden oluşmaktadır.

3-  Başvuru sahibi bu markayla piyasaya “Ayı eti” sunmadığını belirtmektedir ve ayı eti satışının Avrupa Birliği’nde kanunen yasak olduğunu iddia etmektedir.

4- Başvuru sahibi “Ayı” kelimesini marka olarak seçmesinin nedenini, Ayıların gücüne, kudretine, büyüklüğüne atıf yapma isteği olarak ortaya koymaktadır.

Sizce Genel Mahkeme’nin tanımlayıcılık ve ayırt edici nitelikten yoksunluk konusundaki değerlendirmesi ne yönde olmuştur? Veya siz karar verici pozisyonunda olsaydınız EUIPO ile aynı değerlendirmeyi yapar mıydınız?

Yorum ve değerlendirmeleriniz için şimdiden teşekkürler. Genel Mahkeme kararını takip eden yazıda iki gün içinde paylaşacağım.

Önder Erol ÜNSAL

Kasım 2017 

unsalonderol@gmail.com 

Üç Boyutlu Meyve Suyu Ambalajı Şekli Markası Alman Federal Patent Mahkemesi Önünde – Siz Ne Düşünürsünüz? (1)

 

IPR Gezgini’nde ben ve diğer site yazarları şu ana dek yüzlerce yabancı ofis ve mahkeme kararını yabancı dillerden çevirerek ve yorumlayarak okuyucularımıza aktardık. Bu tip yazılar, genellikle uzun bilgi aktarımı temeline dayandığından, şu ana dek sitede okuyucularımızın katkı veya yorumlarını sıklıkla al(a)madık. Bu eksikliği gidermek için bugünden başlayarak yeni bir yazı modelini denemenin yerinde olacağını düşündüm.

En kısa şekilde özetleyecek olursam, fikri mülkiyet hakları alanında, yabancı ve ulusal bir ofis veya mahkeme kararının konusu başvurunun veya tescilin görselini paylaşacağım, ardından ihtilaf konusu meseleyi kısaca aktaracağım ve paylaşımın sonunda sizce bu ihtilaf ne şekilde sonuçlanmıştır sorusunu yönelteceğim. Elbette, beklenti okurlarımızın yorum ve görüşlerini, her yazının altında yer alan “yorum” bölümünde site okuyucuları ile paylaşması olacak. Bir veya iki günlük beklemenin ardından, ilgili ofis veya mahkeme kararını ve ihtilafın sonucunu yazacağım ve bu yolla yapılan yorumların ilgili mahkeme veya ofisin yaklaşımı ile ne derecede örtüştüğünü görebileceğiz. Site takipçilerinin kendilerine ilginç gelen ve paylaşmak istedikleri ofis veya mahkeme kararlarını iprgezgini@gmail.com adresine göndermeleri, sizlerden gelecek karar ve soruları da paylaşmamızın yolunu açacak. Böylelikle, siteyi daha paylaşımcı ve interaktif hale de getirebiliriz diye düşünüyorum. Aslında bu modeli, IPR Gezgini’nin Facebook hesabında (https://www.facebook.com/IPRGezgini – bu hesapta sitede paylaşmadığım bazı haber, duyuru ve içeriğiğe yer veriyorum, dileyenler bu hesabı da takip edebilir) birkaç kez denemiştim ve sonuç oldukça iyiydi. Bakalım sitede sonuç nasıl olacak?

İlk vaka bu açıklamanın ardından gelsin!

Alman Federal Patent Mahkemesi, aşağıda görseline yer verilen üç boyutlu meyve suyu ambalajı şeklinin hükümsüzlüğü talebini inceleyip karara bağladı. Konu hükümsüzlük davası olduğu için markanın Almanya’da tescilli olduğu ve hükümsüzlük iddiasının tescilli markaya yöneltilmiş olduğu zaten anlaşılmıştır.

Markanın kapsamında korunan mallar takip eden şekilde: “Sınıf 32: Alkolsüz içecekler, meyve suları, meyveli içecekler, meyve nektarları.”

Şekil, 3 boyutlu marka olarak tescil edilmiş ve ambalaj çoğumuzun yakından tanıdığı Capri Sun meyve sularına ait. Hükümsüzlük iddiasına bulunan tarafın iddiası, markanın teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan şekilden oluşması. Dolayısıyla, mahkeme de esasen bu iddiayı tartışarak karar veriyor.

 

 

Sizce Alman Federal Patent Mahkemesi’nin kararı ne yönde olmuştur ve Mahkeme kararını verirken hangi argümanlara dayanmış olabilir? Daha da önemlisi, sizin konu hakkındaki değerlendirmeniz ne yönde olurdu?

Yorum ve değerlendirmelerinize merakla beklemekteyim. Mahkeme kararının ne yönde olduğunu ve mahkemenin temel argümanlarını yarın paylaşacağım.

Yorumlarınızı yazının altına yazmayı unutmayın lütfen, değerlendirmeleriniz için şimdiden teşekkürler.

Önder Erol Ünsal

Kasım 2017

unsalonderol@gmail.com

 

 

 

“World of Bingo” Tanımlayıcı mıdır? “Ürün adı + Dünyası” Markalarının Avrupa’daki Yansımasına Bakış

Ülkemizde bazı kalıpları veya özel yazım biçimlerini kullanarak marka oluşturmak kimi zaman moda haline gelmektedir. Bunun en çok karşılaşılan örnekleri, kelimelerdeki sesli harfleri çıkartarak sadece sessiz harflerden oluşan yazım biçimlerini kullanmak ve “ürün / hizmet adı + dünyası” kalıbını kullanarak (simit dünyası, kahve dünyası, ayakkabı dünyası, telefon dünyası, gözlük dünyası, vs.) markalaşma stratejisidir.

“Ürün / hizmet adı + dünyası” kalıbını kullanarak yapılan ilk marka tescil başvurularının tarihçesi muhtemelen bundan 18 yıl kadar öncesine dek gidecektir. Hafızam beni yanıltmıyorsa o dönemlerde bu tip başvuruların kabul edilebilirliği tartışma konusu olmuş, tartışmalar sonucunda kurum bu tip başvuruların tanımlayıcı olmadığı ve ayırt edicilik koşullarını yerine getirdiği neticesine ulaşmıştır.

Mevcut inceleme kılavuzunda (http://www.turkpatent.gov.tr/TurkPatent/resources/temp/F9E4CFAF-A7AE-4FEA-8BCC-DA8B5C7DAB00.pdf , s.78); “Belirli bir ürün ya da hizmet adının sonuna “dünyası”, “sarayı”, “diyarı”, “konağı”, “evi”, “bahçesi”, “durağı”, “world”, “land” gibi ibareler eklenerek oluşturulan başvuruların, ayırt edicilik  gücü  zayıf  olmakla  birlikte,  kural  olarak  asgari  ayırt  edicilik  niteliğine  sahip  olduğu kabul edilir. Bununla birlikte, bu kelimelerin eklendiği ibare ile birlikte ticari alanda yaygın bir kullanımı  mevcutsa  başvuru  tanımlayıcı  nitelikte  kabul  edilir.  Örneğin,  “Aile  Çay  Bahçesi” ibaresi “yiyecek içecek hizmetleri” için bu kapsamda değerlendirilir.

Belirli bir hizmeti tanımlamak için gerekli olan ve ticaret alanında yaygın kullanımı bulunan “marketi”, “pazarı”, “satış merkezi”, “merkezi”, “outlet”, “mall”, “center” gibi ibarelerin, kural olarak eklendikleri ibarelere halde ayırt edici nitelik katmadıkları ve ilgili mal ve hizmetler için tanımlayıcı nitelikte oldukları kabul edilir. Örneğin, “Et Market” ibaresi “et ürünleri” için bu kapsamda değerlendirilir. Bununla birlikte, belirtilen tamlama bir bütün olarak hayali ve fantezi bir kombinasyon oluşturuyorsa başvuru 7/1(c) maddesi kapsamında değerlendirilmeyebilir.” saptamasına yer verilerek “ürün / hizmet adı + dünyası” şeklinde oluşturulan başvuruların tanımlayıcı kabul edilmeyeceği net şekilde belirtilmiş ve bu tip başvurular hakkında verilecek kararların standartları açık biçimde ifade edilmiştir.

Geçtiğimiz günlerde karşılaştığım bir Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararı, bu değerlendirmenin EUIPO ve AB yargısı tarafından her zaman aynı şekilde kabul edilmediğini ortaya koymaktadır.

Bu yazıda, “ürün / hizmet adı + dünyası” tipi markaların İngilizce karşılığı olarak kabul edilebilecek “world of + ürün / hizmet adı” şeklinde oluşturulmuş bir başvuru hakkında EUIPO tarafından verilen ret kararını ve bu karara karşı açılan dava sonucunda Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından verilen kararı okuyucularımıza aktaracağız.

6 Mart 2014 tarihinde “Zitro IP Sàrl” firması aşağıda stilize yazım biçimine de yer verilen “World of Bingo” markasının tescil edilmesi talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur:

 

 

Başvurunun kapsamında 9., 28. ve 41. sınıflara dahil mallar ve hizmetler bulunmaktadır. Mal ve hizmet listesini esasen, oyunlarla doğrudan bağlantılı olarak kullanılabilecek yazılımlar, ses, görüntü iletme ve telekomünikasyon cihazları, oyunlar, oyuncaklar, oyun makineleri, eğlence hizmetleri, oyun hizmetleri, gazino hizmetleri, online oyun hizmetleri, vb. mal ve hizmetler oluşturmaktadır. Bu noktada “Bingo” kelimesinin, Türkiye’deki tombala oyununa benzeyen ve yurtdışında oldukça popüler olan bir şans oyununun adı olduğu belirtilmelidir.

EUIPO uzmanı 26 Haziran 2014 tarihinde, başvuruyu tüm mal ve hizmetler bakımından ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle reddeder. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz der ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu’nca incelenir. Temyiz Kurulu 23 Şubat 2015 tarihinde verdiği kararla, başvuru hakkındaki ret kararını yerinde bulur ve itirazı reddeder. Başvuru sahibi bunun üzerine karara karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülür.

Yazının kalan bölümünde, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin dava hakkında verdiği 20 Kasım 2016 tarihli T-202/15 sayılı kararı okuyucularımıza aktaracağız. Kararın tüm metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6c8152e2f402d4da8be7999915606e052.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyLchn0?text=&docid=172542&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=81632 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Başvuru sahibinin iddiası, başvurunun tanımlayıcı olmadığı ve ayırt edici niteliğe sahip olduğu, dolayısıyla tersi yöndeki EUIPO Temyiz Kurulu kararının yerinde olmadığıdır.

Genel Mahkeme ilk olarak, başvurunun tanımlayıcı olup olmadığını değerlendirir.

Mahkeme öncelikle, tanımlayıcılık hakkındaki genel içtihattan kısaca bahseder. Buna göre, bir markanın tanımlayıcı olup olmadığı mal ve hizmetlerin hedef tüketici kitlesi dikkate alınarak değerlendirilmelidir ve markanın tescili talep edilen malların ve hizmetlerini özelliklerini belirtip belirtmediği incelenmelidir. Bir işaretin bu hüküm kapsamında reddedilebilmesi için, kamunun ilgili kesiminin mal ve hizmetlerle işaret arasında derhal ve yeteri derecede doğrudan bir ilişki kurması ve başka bir şey düşünmeksizin işareti mal ve hizmetlerin bir özelliği, tasviri olarak algılaması gerekmektedir.

İncelenen vakada, Temyiz Kurulu başvuru kapsamında bulunan mal ve hizmetlerin tümünün “Bingo” oyunuyla ilgili olarak kullanılabileceğini ve kamunun ilgili kesiminin ortalama tüketiciler ve profesyoneller olabileceğini belirtmiştir. Başvuru sahibi, Temyiz Kurulu’nun bu tespitlerine itiraz etmemektedir.

EUIPO Temyiz Kurulu, “world of bingo” ibaresinde yer alan “world (dünya)” kelimesinin, “ortak özellikler nedeniyle bir araya gelmiş veya tek bir birim olarak düşünülen nesnelerin veya kişilerin ait olduğu grup veya sistem” olarak kabul edilebileceğini, “bingo” kelimesinin “bingo oyununu” ifade ettiğini ve başvuruyu oluşturan “world of bingo” ibaresinin İngilizce gramer kurallarına uygun “bingo dünyası” anlamına gelen bir kelime kombinasyonu olduğunu belirtmiştir.

Bu haliyle, “bingo oyunuyla ilgili olan şeyler” anlamına gelen “world of bingo” ibaresi, kamunun ilgili kesimi bakımından açıkça ve derhal malların ve hizmetlerin bingo oyunuyla ilgili olduğunu belirtir anlamda algılanacaktır. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu’nun başvuruyu oluşturan ibareyi kamunun ilgili kesimi açısından malların ve hizmetlerin niteliği ve amacı hakkında açıkça bilgi veren bir adlandırma olarak değerlendirmesi yerindedir.

Başvurunun grafik gösterimine bakıldığında, kelime unsurlarının sarı renkte yazıldığı, gösterimde sarı, kırmızı ve siyah renklerin kullanıldığı görülmektedir. Kullanılan renkler klasik renklerdir. Buna ilaveten, “world” ve “bingo” kelimelerinin iki ayrı satır halinde altlı üstlü yazılması ve “of” kelimesinin “o” harfinin içerisinde yazılmış olması çok çarpıcı değildir. Dolayısıyla Temyiz Kurulu’nun, başvuruya konu markanın grafik gösterim biçiminin, başvurunun tescili için gerekli minimum ayırt edici niteliği sağlayamadığı yönündeki tespiti de yerindedir.

Sayılan tüm tespitlerin ışığında Genel Mahkeme, başvurunun bütün olarak değerlendirildiğinde kapsadığı mallar ve hizmetler bakımından tanımlayıcı olduğu yönündeki  EUIPO Temyiz Kurulu kararını yerinde bulmuştur.

Başvuru sahibinin öne sürdüğü tek argüman, “world of bingo” ibaresinin grafik unsurlarıyla birlikte kamunun ilgili kesimi tarafından malların ve hizmetlerin bir özelliği olarak algılanmayacağıdır. Bu argüman yukarıda yer verilen gerekçeler çerçevesinde Genel Mahkeme tarafından yerinde görülmemiştir.

“World of bingo” ibaresi başvuru kapsamındaki mallar ve hizmetler bakımından tanımlayıcı bulunduğundan ve başvurunun grafik unsurları kamunun ilgili kesiminin tanımlayıcı mesaja ilişkin algısını değiştirebilecek nitelikte görülmediğinden, başvuru grafik unsurlarıyla birlikte bütün olarak da tanımlayıcı bulunmuştur.

Başvurunun diğer ret gerekçesi ayırt edici nitelikten yoksunluktur ve başvuru sahibi bu değerlendirmeyi de yerinde bulmamaktadır. Buna karşın Genel Mahkeme, başvurunun tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi kararını yerinde bulduğundan, başvurunun ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddedilmesi kararını ayrıca incelemeye lüzum görmemiştir.

Sayılan nedenlerle başvuru hakkında verilen ret kararı yerinde bulunmuş ve dava reddedilmiştir.

Türkçe’ye “Bingo Dünyası” olarak çevrilebilecek “World of Bingo” ibaresinin EUIPO tarafından reddedilmesi ve sonrasında Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin ret kararını yerinde bulması, IPR Gezgini’nde daha önce örneklerine sıklıkla yer verdiğimiz üzere, kelime markalarının tanımlayıcılık değerlendirmesinin Avrupa’da Türkiye’ye kıyasla daha “katı” biçimde yapıldığını göstermektedir. Mallara ve hizmetlere ilişkin özellik tespiti, EUIPO tarafından daha geniş kapsamlı olarak düşünülmekte ve bu yazıda incelediğimiz örnekte olduğu gibi, kamunun ilgili kesiminin kelime unsurunu herhangi bir nedenle mal ve hizmetlerin özelliği olarak algılayabilmesi ret kararının verilebilmesi için yeter neden teşkil etmektedir. Buna ilaveten bu karar ve davadan anlaşılacağı üzere, markada stilize yazım biçiminin, renklerin veya stilize tertip tarzının yer alması her durumda tanımlayıcılık halini ortadan kaldırmamaktadır. Belirtilen halin ortadan kaldırılabilmesi için yeter şart “başvurunun grafik unsurlarının, kamunun ilgili kesiminin tanımlayıcı mesaja ilişkin algısını değiştirmesidir” ve bu şartın sağlanması sanıldığı kadar kolay değildir.

Ülkemizde tanımlayıcı olarak görülmeyen ve ayırt edici bulunan “ürün / hizmet adı + dünyası” markalarına ilişkin Avrupa yargısından farklı bir perspektifi sunduğumuz yazının, okurlarımızın ilgisini çekeceğini düşünüyoruz.

Önder Erol Ünsal

Haziran 2017

unsalonderol@gmail.com

 

Coğrafi Yer Adlarının Marka Olarak Kullanılabilirliği –AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin SUEDTIROL kararı (T-11/15 – 20 Temmuz 2016)

sudtirol

Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın T‑11/15 sayılı kararı coğrafi yer adlarının marka olarak tescil edilebilirliğinin hangi koşullar altında mümkün olduğuna ilişkindir.

INTERNET CONSULTING GmBH adlı  İtalya’da mukim bir şirketin EUIPO nezdinde yaptığı marka başvurusu üzerine, SUEDTIROL ibareli marka 35, 39 ve 42. sınıflarda 16 Aralık 2011 tarihinde tescil edilmiştir.

SUEDTIROL ibaresi (Almanca’da Südtirol, İtalyanca’da Südritolo, Türkçe’de Güney Tirol) Kuzey İtalya’daki özerk bir bölgenin adı olup, bölgede hem Almanca hem de İtalyanca konuşulmaktadır.  Oldukça zengin olan bu bölge aynı zamanda Alto Adige yani Yukarı Adige olarak da bilinmektedir.

Anılan tescili takiben, 3 Ocak 2012 tarihinde, LA PROVINCIAL AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE bölgesi, 207/2009 sayılı regülasyonun 52/1-a ve 7/1-c maddeleri içeriğindeki itiraza konu markanın kuzey İtalya’da bulunan, özerk Trentin-Haut-Adige/Tyrol du Sud (bundan sonra Güney Tirol bölgesi olarak anılacaktır.) bölgesine ait coğrafi isim belirttiği gerekçeleriyle marka başvurusunun tümden iptalini talep etmiştir.

15 Şubat 2013 tarihli kararla İtiraz Birimi, itiraz talebini reddetmiş; bunun üzerine 207/2009 sayılı regülasyonun 58 ve devamındaki maddeler uyarınca red kararı temyiz edilmiştir. 10 Ekim 2014 tarihli karar ile Daire, red kararının 207/2009 sayılı regülasyonun 52/1-a ve 7/1-c maddelerine aykırı olarak verildiği gerekçesi ile anılan markanın iptaline karar vermiştir. Bu karara karşı yapılan itiraz da reddedilerek markanın 207/2009 sayılı regülasyonun 7/1-c maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle hükümsüz kılındığı kararı kesinleşmiştir.

Usuli incelemede konu LA PROVINCIAL AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE bölgesinin yani gerçek kişi olmayan bir “bölge”nin itiraz etme hakkına sahip olup olmadığıdır. İlgili madde (207/2009 sayılı regülasyonun 56/1-a maddesi) tüm gerçek ve tüzel kişilerin itiraz hakkına sahip olduğu şeklinde düzenlendiğinden, bu hususta Daire’nin aksi bir kararı bulunmamaktadır.

Esastan incelemeye bakıldığında ise, SUEDTİROL ibaresinin marka olarak red sebepleri aşağıdaki şekilde özetlenmiştir:

  • SÜDRİTOL ibaresinin Almanca bir kullanım olduğunu, İtalya’nın en kuzey ve en zengin vilayetlerinden olduğu, özerkliğinin de İtalyan Anayasası tarafından tanındığını,
  • İlgili halk tarafından bu bölgenin tanınır olduğu, Avrupa Birliği’nin İtalyan ve Alman tüketicileri tarafından Güney Tirol bölgesinin bilinir olduğu, dolayısı ile itiraza konu markanın bu halk açısından kapsadığı sınıflar üzerinde hizmetlerinin sunulduğu yeri belirttiği şeklinde algılanabileceği,
  • Bu sebeple SUEDTIROL ibaresinin kamu menfaati açısından korunması gerektiği,
  • Markanın kapsadığı hizmetlere bakıldığında, markanın bu hizmetlerin cinsine ve niteliğine yakın bir bağ oluşturmayacak şekilde bir özellik ihtiva etmediği,
  • Özellikle 35 ve 42. Sınıflarda yer alan hizmetlerin Güney Tirol’de sunulduğunun anlaşılacağı,
  • Güney Tirol’deki önemli sayıda şirketin ticaret unvanında SÜDRİTOL veya SUEDTIROL ibaresinin bulunması da bu ibarenin bir coğrafi yer adı olduğunu doğrulamaktadır.

Bunlara göre gerekçelere bakıldığında, ilk gerekçe 207/2009 sayılı regülasyonun 5 ve 56. Maddelerinin ihlali ve yanlış kullanımına ilişkindir.  Anılan maddelere göre ilk iddia LA PROVINCIAL AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE bölgesinin marka hükümsüzlüğü talebinde bulunma yetkisinin olmadığı yönündedir. Anılan maddelere göre iddia haklı bir sebep sunan “tüm gerçek ve tüzel kişiler” in itiraz hakkının olduğu, ancak “kamu tüzel kişileri”nin bunun dışında kaldığıdır. Kamu tüzel kişilerinin itiraz hakkı olanlar kapsamının dışında kaldığına ilişkin açık bir hüküm bulunmadığından, kamu tüzel kişilerini kapsam dışı bırakacak şekilde yorumlanamayacağı, aksine mutlak red sebeplerinin herkes tarafından ileri sürülebileceği gerekçeleriyle İtiraz  Birimi anılan ilk gerekçeyi reddetmiş ve LA PROVINCIAL AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE bölgesinin mutlak red talebinde bulunma yetkisi olduğuna kanaat getirmiştir.

İkinci gerekçe olan 207/2009 sayılı regülasyonun 7/1-c, 12 ve 52. maddelerinin ihlali ve yanlış kullanımına ilişkindir. 7. madde markanın şu anda veya gelecekte kapsadığı emtia ve hizmetlerle bağlantı yaratan, bunların cins ve niteliğine yakın olan bir coğrafi yer adının marka olarak tescilinin mümkün olmadığını içermektedir. Buna ek olarak, emtialardan farklı olarak hizmetler, şirketin faaliyet gösterdiği yerin özelliklerini taşımazlar. Hizmetler, bazı bölgelere has tipik hizmetler dışında, coğrafi kökenleri ile değil, hizmeti verme ve sunma şekilleriyle tanımlanırlar. Şirket merkezi veyahut hizmetin verildiği yerler değişkendir. Bu sebeple, yer ve hizmet arasındaki bağ kolayca ayrışır. Bu bağ ne denli zayıfsa, marka o denli güçlüdür. Önemli olan, bu olası bağlantının marka tescili sırasında var olmasıdır. Somut durumda buna ilişkin hiçbir delil sunulamamıştır.

Bir diğer gerekçe madde olan 12. maddeye bakıldığında, b bendinde üçüncü bir kişinin adında veya ticari adında, marka tescilinden bağımsız olarak “SUEDTİROL” ibaresini kullanabileceği belirtilmektedir. Yani bu kullanım sayesinde anılan ibare iş hayatında yeterli şekilde korunabilmektedir. Ancak somut durumda bu madde İtiraz Dairesi tarafından hiç gündeme alınmamıştır.

  1. maddeye yani mutlak red nedenine bakıldığında “ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten (…) işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar” tescil edilemez şeklindedir. Somut durumda da SUEDTİROL ibaresinin münhasıran marka olarak tescil talep edildiğinden, anılan mutlak red nedeninin var olduğu açıktır. Böyle bir red halinin varlığı karşısında Daire’nin diğer gerekçeleri detaylıca incelememesi de son derece olağandır.

Son gerekçeye bakıldığında da, 52/1-a maddesinde kamu menfaati kavramı[1] karşımıza çıkmaktadır. Markalardaki tanımlayıcı işaret veya betimlemelerin herkes tarafından özgürce kullanılabilmesi gerekmektedir. Marka tescili sahibine aynı işaretin başkaları tarafından kullanılmasını yasaklama hakkını verdiğine göre, bir işaretin marka olarak seçilmesi ve tescil edilmesinde, kamunun menfaatinin de gözetilmesi gerekmektedir. Somut durumdaki gibi bölge isimlerinin münhasır sözcük olarak sadece bir kişi/firma lehine tesciline olanak tanımak demek, birer coğrafi yer adı yani genel anlamda kamu işareti olan bu ibarelerin artık başkaları tarafından markaları içinde kullanılamaması sonucunu doğuracaktır. Yani bu madde ile coğrafi yer adlarının bir şirket tekelinde marka olarak kullanılması engellenmektedir.[2]

Kamu menfaatinin korunmasının önemi sadece markanın kapsadığı mal veya hizmetlerin kalitesini belli etmesi değil, markanın tüketicinin tercihlerini de etkilemesidir. Mesela, bir bölge adının olumlu bir düşünce yaratması tüketici üzerinde malı satın alırken de aynı olumlu hissi yaratacaktır.[3] Bu görüşler davacının belirttiğinin aksine sadece mallar üzerinde değil, hizmetler için de geçerlidir.

Buna ek olarak bir yandan, daha önceden bir marka olarak tescil edilmiş, kapsadığı mal veya hizmetler açısından bilinir hale gelen ve dolayısı ile bu mal ve hizmetler ile arasında bir bağ oluşan bölge adlarının marka olarak tescil edilemeyeceği, diğer bir yandan da coğrafi köken belirten ibareler, bu köken ile ilişkili hizmet sunan şirketlerin kullanımına bırakılmalıdır.

Birlik hukukçuları, 7. Madde ile ilişkili olarak coğrafi adların marka olarak tescilinin ancak 2081/92 sayılı Zirai Ve Gıda Ürünlerine İlişkin Coğrafi İşaretlerin Ve Menşe Belirten İbarelerin Korunmasına İlişkin regülasyonda belirlenen koşullar sağlandığında mümkün olduğunu belirmektedirler.

Yine de, 7. maddenin ilgili kesim tarafından coğrafi yer olarak tanınmayan veya ilgili kesimin coğrafi yerin nitelikleri ile tescilin talep edilediği mal ve hizmetlerin cinsi arasındaki bağı kuramayacağı hallerde coğrafi adların tescilinin engellediği söylenememektedir. Ancak bu hususların ispatı son derece zordur.

Coğrafi yer ve hizmet bağının yanı sıra, tescili talep edilen ibarenin tanımlayıcı olup olmadığı  incelemesi bir yandan ilgili mal ve hizmet ile, diğer bir yandan da ilgili halkın algısı ile ölçülmektedir.

İlk olarak “ilgili halk” kavramını somut olaya göre değerlendirdiğimizde, davaya konu SUEDTİROL ibaresinin, yukarıda açıkladığımız üzere Birliğe ait hem İtalyan hem de Alman halkı tarafından anlaşılır bir ibare olduğu görülmektedir. Almanca’da yazım farklılığından kaynaklı SÜDTİROL şeklinde kullanılmaktadır. Markanın kapsadığı sınıflara bakıldığında, özellikle 35 ve 42. sınıflarda yani ticari iş yönetimi, büro hizmetleri, bilimsel ve sınai inceleme, araştırma, bilgisayar hizmetlerinden faydalananların özel tüketici oluşturduğunu söylemek gerekir. Her ne kadar bu hizmetler serbest çalışanlara da hitap etmekteyse de, bu kişiler de profesyonel çalışan sayıldığında “özel/uzman halk” arasında görülmektedir. Somut durumda bu hizmetlerin dışında kalan ambalajlama, depolama ve hukuki hizmetler ise hem ilgili hem de ortalama tüketiciye hitap etmektedir. Dolayısı ile somut durumda hedef kitlenin çoğunluğu “özel/uzman halk” yani daha dikkatli tüketicilerden oluşmaktadır.

Bu anlamda Mahkeme daha önce aldığı bir kararda, marka başvurusu yapılan işaretin 7. Madde bakımından hedeflenen halk için bir red sebebi oluşturmasını markanın reddi için yeterli görmüş, ortalama tüketici açısından ayrı bir değerlendirme yapmamıştır.[4]

Aynı şekilde somut durumda da Mahkeme ilgili halkın İtalyan ve Almanlardan oluştuğu gerekçesi ile tüketicinin dikkat seviyesini “yüksek” görmüştür.

İkinci olarak, somut ibarenin 7. madde anlamında tanımlayıcı olması için hem markanın anılan halk tarafından bilinir olması, hem de kapsadığı hizmetler anlamında yine anılan halkın gözünde şu an veya gelecekte itiraza konu ibare ile bir bağlantı yaratması gerekmektedir.  Anılan bağlantı ne denli yüksek ise marka o denli tanımlayıcı yani zayıftır.

Somut durumda SUEDTİROL ibaresi ilgili halk tarafından Güney Tirol’u hatırlatan bir ibaredir. Bu ibare, tarihi, coğrafi konumu, özerkliği, özel dil rejimi ve ekonomisi sayesinde marka başvurusundan çok daha önce ilgili halk tarafından bilinmektedir. Dolayısı ile hiç bir ayırt ediciliği bulunmamaktadır.

Güney Tirol bölgesi refah oranı çok yüksek ve canlı ekonomisi olan bir bölge olarak bilinmektedir. Her ne kadar davacı tarafından sunulmamış olsa da, somut durumdaki hizmetler önemli bir ekonomiye sahip olan her bölgede bulunabilen hizmetlerdir.

İlgili halkın markayı belli ve özel bir kalitede düşünmesi olağandır. Dolayısı ile bölgenin yukarıda belirtilen özellikleri göz önüne alındığında, bu kalite olumlu yönde olacaktır. Yani ibare, kullanıcıları için pozitif bir imaj sergilemektedir. Bu durumda SUEDTİROL ibaresinin marka olarak tescili hem coğrafi yer adı olarak, hem de kapsadığı hizmetlerin bu yerden geldiği varsayımı yaratacaktır.

Yukarıda açıkladığımız üzere 7. madde bir coğrafi yer adının sadece bir şirket için tescil edilmesi, yani o şirket için tekelleştirilmesinin de engellenmesini amaçlamaktadır. Aksi halde aynı bölgede bulunan diğer şirketlerle rekabeti yaralar bir durum söz konusu olacaktır.  Somut bölge dahilinde değerlendirme yapıldığında, SUEDTİROL bölgesinin çok geniş bir ürün ve hizmet ağı olduğundan yola çıkarak 7. maddenin bu açıdan da uygulanabilir olduğu görülmektedir. Ancak zaten coğrafi ibarenin marka olarak münhasıran kullanıldığı bu halde, EUIPO’nın köken ve hizmetler arasındaki bağ üzerinde çok detaylı bir araştırma yapmasına gerek görülmemektedir. Mutlak red nedeni zaten oluşmuştur.

Yukarıda açıkladığımız üzere somut durumda, markanın kapsadığı sınıflar, SUEDTİROL ibaresi ile bu sınıflar arasında bir bağ kurulmamasını sağlayacak ölçüde özellikli değildir. Dolayısı ile anılan tüketici, coğrafi yer ve marka altında sunulacak hizmetler arasında direk bir bağlantı kurabileceğinden anılan markanın 7. madde açısından reddi gereklidir.

Yani somut durumdaki marka tescili 7. maddeye tümden aykırı olarak yapılmıştır.

Sonuncu gerekçe ise bu yer adlarının markasal anlamda bir ayırt ediciliğinin olmadığı ve bu sebeple herkes tarafından kullanılabilir olmaları gerektiğidir. Burada karşımıza çıkan kavram dürüstlük kavramıdır.  Eğer ki coğrafi yer ismi bir ibare olarak dürüst bir şekilde kullanılırsa, marka olarak tescili mümkündür. Bu kullanım kelime markalarındaki birleşik ve çoklu kelimelerle sağlanabilir bu şekilde coğrafi yer adı içeren tescilli bir marka sahibi hem başkalarının da aynı markayı benzer şekilde kullanımı engelleyememiş hem de ayırt edici bir marka yaratmış olmaktadır.

Bu sebeple ikinci gerekçe de reddedilerek, redde itiraz reddedilmiş ve markanın hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.

Gizem KARPUZOĞLU

Avukat

gizem_erkarakas@hotmail.com

[2] Nordmilch/OHMI –OLDENBURGER- , T-295/01, EU:T:2003:26, 15 Ekim 2003

[3] Windsurfing Chiemsee, C-108-97 ve C-109/97, eu:c:1999:230, 4 Mayıs 1999

[4] BREYTOB-DESIGN/OHMI, T-520/14, EU:T:2015:884, 25 Kasım 2015