Etiket: coğrafi yer adından oluşan markalar

COĞRAFİ İŞARETLER, COĞRAFİ YER ADI İÇERİR MARKALAR VE “BOLU ÇİKOLATASI” KARARI

6769 s. Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) m. 33 kapsamında yer alan düzenleme uyarınca  “doğal ve beşerî unsurların bir araya gelmesi sonucu gıda, tarım, maden, el sanatları ürünleri ve sanayi ürünlerinden bu kitapta yer alan şartlara uygun olanlar, tescil edilmesi şartıyla, coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı korumasından” yararlanabilir.

Coğrafi işaretler, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun yayınlamış olduğu başvuru kılavuzunda[1] da ifade edildiği üzere temel olarak benzerlerinden farklılaşmış ve bu farkı kaynaklandığı yöreye borçlu olan yöresel ürün adlarını ifade eder. Bu anlamda coğrafi işaret, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işarettir.

Coğrafi işaret tescili ile amaçlanan, tek bir üreticiyi değil, belirli şartlar altında üretim yapan kişi ya da firmaların tümünü korumak ve özünde de coğrafi işarete konu ürünün niteliğinin bozulmayarak tüketiciye ulaştırılmasıdır. Bu anlamda tescil ile işaret üzerinde tekel yaratılma amacı güdülmemekte olup tam tersi ürünün özüne uygun olmadığı halde coğrafi işaretin ünü ve değerinden yarar sağlamak isteyenlerin önüne geçilmek istenilmektedir. Bu sayede ürüne niteliğini veren unsurların değiştirilmesinin, denetim mekanizmaları aracılığıyla engellenmesi sağlanmakta ve tek bir kimsenin değil, belli bir grubun, bölgenin, ülkenin ve genel tanımıyla kamunun kolektif menfaati korunmaktadır.

Bu nedenledir ki coğrafi işaretli ürünlerin üreticileri, ürünlerin üretimi sırasında, ürünün karakteristik özelliklerinin korunması amacıyla çoğu zaman üretim miktarını sınırlı tutarak faaliyetlerini yürütmektedirler. Bunun karşılığı olarak ise coğrafi işaretli ürünler, alternatiflerine göre genel olarak daha yüksek fiyata alıcı bulabilmektedirler. Örneğin bu konuda yazılmış bir makalede[2] sadece coğrafi işarete konu ürünlerde 2012 yılı verilerine göre, Fransa’nın 19 milyar avro gelir elde ettiği, coğrafi işaretli ürünlerin ihracatından 6 milyar avro gelir sağladığı ve bu rakamın gıda endüstrisinin yıllık toplam ihracatının %30’unu oluşturduğu belirtilmiş ve devamında coğrafi işaretli Fransız peynirlerinin, diğer peynirlere göre %30 oranında, şaraplar ise %230 oranında daha yüksek fiyata alıcı bulduklarına değinilmiştir.

Nitekim ülkemizdeki durum da farklı olmayıp yapılan araştırmalarda coğrafi işaretli bir ürün olan “Ayvalık Zeytinyağı” na olan tüketici talebinin,  coğrafi işaret niteliği göstermeyen rakiplerine kıyasla  %58  daha  fazla olduğu,  yine  aynı  ürün için tüketicilerin  %82’sinin daha  fazla ücret ödemeyi  kabul  ettikleri tespit edilmiştir. [3] 

Dolayısıyla coğrafi işaretler tüketicinin satın alım tercihlerini doğrudan etkileyen, tüketicinin piyasa koşullarına nazaran daha yüksek fiyatlar ödemeye isteyerek razı olduğu ürünlerdir. Bu ürünlerin üretimleri, karakteristik özelliklerinin hiçbir surette bozulmaması suretiyle gerçekleştirilmesi gerektiğinden, üretim maliyetlerinin artması ve bunun ürün fiyatına yansıması toplum nezdinde kabul görmüş bir durum olup bu ürünlerin herkes tarafından üretilmesi mümkün ise de üretimin belli kriterlerin korunarak yapılması da bir zorunluluktur.

Bu açıklamaların temelinde coğrafi işaret koruması ile hedeflenenin tek başına bir sınai hak tescili elde etmek olmadığı, coğrafi işaretlerin arkasında kültürel, sosyolojik, ekonomik daha birçok sebebin gözlendiği ve var olduğunun gösterilmesi yatmaktadır. Coğrafi işaretlerin SMK m. 148 uyarınca lisans, devir, intikal, haciz ve benzeri hukuki işlemlere konu olamaması ve teminat olarak gösterilememesinin nedenlerinden biri de yine bu niteliğidir.

Coğrafi işaretler ile ilgili süregelen en temel tartışma konusu da bu işaretlerin çoğu zaman coğrafi kaynak gösteren ibareler içerir markalar ile karıştırılmasıdır. Terminolojik olarak coğrafî marka kavramı kapsamına temel olarak bir coğrafî yerin adını içeren kelime markaları girmektedir.[4] Örneğin yazının da temel örneklemi olan “Bolu Çikolatası” markası, coğrafi bir yer adı olan “bolu” ve “çikolata” ürün adının kullanılması ile oluşturulmuş bir markadır. Bolu ili, çikolata ürünleri ile meşhur veya yaygın bilinirliği olan bir yer değildir. Çikolata ürünü bölgeyle özdeş hale gelmiş bir ürün çeşidi ise hiç değildir. Bu ibarenin coğrafi işaret tescili amacıyla gerçekleştirilmiş olunan C2010/047 sayılı coğrafi işaret başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde reddedilmişken[5], aynı ibarenin tüzel bir kişi adına 2012/24176 sayısı ile marka tescil korumasına layık görüldüğü anlaşılmaktadır.

Markalar ve coğrafi işaretlerin her ikisi de, belli mal ve hizmetler için talep edilirler. Yukarıda da belirtildiği üzere aralarındaki temel farklardan biri, markaların üzerinde kullanılacağı mal ve hizmetlerin, sahibinin inisiyatifine bağlı olarak seçilmesine karşın coğrafi işaretlerde korumanın talep edildiği malların keyfi olarak seçilememesidir.[6] Bununla birlikte markaların, esas unsurlarını korumak suretiyle tescil kapsamına uygun şekilde kullanılmaları gerekirken, coğrafi işaretlerde, işarete konu ürünün coğrafi işaret kriterlerine uygun üretilmesi/kullanılması gerekmektedir.

Bu anlamda coğrafi işaretlerin, marka olarak tescilin önüne geçilmesinde toplum menfaati yer almakta olup ulusal marka mevzuatlarının çoğunda, coğrafi işaret içerir marka başvuruları mutlak ret nedenleri gözetilerek reddedilmektedir.[7] Nitekim SMK m. 5/1-i hükmünde tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceği bir mutlak ret nedeni olarak düzenlenmiştir. Madde gerekçesine göre, söz konusu düzenleme ile müstakil bir sınai mülkiyet hakkı olan coğrafi işaretlerin hususiyetle korunması amaçlanmıştır. Hatta bu korumada tescilli coğrafi işaretin marka örneğinde yalnızca esas unsur olarak değil, tali unsur olarak kullanımı halinde dahi marka başvurusu reddedilecektir. Söz gelimi, Çorum Leblebisi veya Antep Fıstığı gibi ibareleri esas unsur veya tali unsur olarak içeren işaretlerin bu düzenleme ile tescili yasaklanmıştır.[8] Her ne kadar tüketici algı ve tercihlerinde, markanın esas unsuru önem taşımakta ise de markada coğrafi işaret korumasına alınmış bir ibareye yer verilmiş olunması da yine tüketici açısından bir tercih nedeni olacağından, kanun koyucu işaretin esas veya tali unsur olarak kullanımı arasında bir ayrıma gitmemiştir.

Keza SMK m.48’de de coğrafi işaretler ve markalar arasındaki ilişki özel olarak düzenlenmiş olup maddenin birinci fıkrasında “coğrafi işaretin tescilinden sonra 44 üncü maddede belirtilen biçimlerde veya tescile konu coğrafi işaretle ilgili mal veya hizmetler için kullanılmak üzere yapılan marka başvurusu reddedilir, tescil edilmiş ise dava yoluyla hükümsüz kılınabilir” düzenlenmesine yer verildiği görülmektedir.

Madde metni ve gerekçesi son derece açık olup tescil edilmiş bir coğrafi işaretin, coğrafi işaret ile ilgili mal veya hizmetleri kapsayacak herhangi bir şekilde marka tescil başvurusuna konu edilmesi bir ret; tescil edilmiş ise hükümsüzlük gerekçesi olacaktır. Coğrafi işaret tescillerinin korunması hakkındaki uluslararası düzenlemelerden biri de Paris Sözleşmesi’nin 1. mükerrer 10. maddesi olup, üye devletlerin coğrafi işaretleri haksız rekabete karşı etkili biçimde korumaları yükümlülüğünü içermekte ve haksız rekabet koruması ülkeden ülkeye farklılık göstermekte ise de ürünlerin coğrafi kökenleri bakımından halkı yanıltıcı nitelikteki kullanımların haksız rekabet oluşturduğu genel kabul görmektedir.[9]

Dolayısıyla tescilli bir coğrafi işaretin, daha sonradan herhangi bir şekilde marka korumasına konu edilememesinin temelinde de coğrafi işarete, marka başvurularında yer veren hak sahipleri lehine, tüketici algısında haksız bir menfaat temin edilmesinin önüne geçilmek istenilmesi yer almaktadır. Nasıl ki coğrafi işaret tesciline sahip bir ürün, tüketici nezdinde doğrudan kalite algısı yaratmakta ve tüketici açısından öncelikli tercih sebebi olmakta ise bu ibareyi içerir bir markanın da rakiplerine göre tercih edilme önceliği bakımından haksız bir avantaj sağlaması bu sayede önlenmeye çalışılmaktadır.

Tescilli bir coğrafi işaretin, daha sonradan marka başvurusuna konu edilememesi durumu net ve herhangi bir tartışmaya tabi olmaksızın engellenmiştir. Ancak SMK m. 48/2’de “coğrafi işaretle aynı veya benzer bir marka, coğrafi işaretin korunmasından önce iyiniyetle tescil edilmiş veya bu markanın kullanım hakkı iyiniyetle kazanılmışsa, coğrafi işaretin hak sahibine verdiği yetkiler, marka başvurusunun tesciline ve iyiniyetli kullanımına zarar vermez” şeklinde farklı bir düzenleme daha yer almaktadır.

Bu düzenlemeye göre coğrafi işaret ile aynı veya benzer nitelikte olan bir markanın, coğrafi işaret tescilinden önce iyi niyetle tescil edilmiş veya fiili kullanıma dayalı olarak işaret üzerinde bir hak elde edilmiş olması halinde coğrafi işaretten doğan hakların, önceki tescile zarar veremeyeceği ifade olunmuştur. Kanun koyucu bu düzenleme ile henüz coğrafi işaret tesciline konu edilmemiş ve coğrafi kaynak gösterme (SMK m. 5/1-c) ve tüketiciyi yanıltma (SMK m. 5/1-f) mutlak ret nedenlerine de takılmamış coğrafi yer adı içerir bir işareti, önceden tescil ettirmiş veya önceden beri kullanan hak sahiplerini korumaktadır. Söz gelimi Yargıtay  11. Hukuk Dairesi 12.03.2018T., 2016/7743E., 2018/1879K. sayılı ilamında “bolu çikolatası” markası ile ilgili olarak; “Bolu Çikolatası’ ibareli markanın 30. sınıfta yer alan “Şekerlemeler, çikolatalar, bisküviler, krakerler, gofretler.“ yönünden tescil başvurusunda bulunulduğu, davacı başvurusunun KHK m. 7/1-a hükmüne göre marka olma niteliğine sahip olduğu, dava konusu  başvurunun “Bolu” sözcüğünün coğrafi yer adı olması ve “Çikolata” kelimesinin de tescil ettirilmek istenen ürünün adı olması sebebiyle 556 sayılı KHK m. 7/1-c hükmü anlamında “Çikolata” emtiasının tescilinin mümkün olmadığı, diğer emtialar açısından bir tescil engeli bulunmadığı, ancak davacının dava konusu markayı 2001 yılından itibaren çikolata emtiası için kullandığının 2 ayrı mahkeme kararı ile sabit olduğundan 7/1-c hükmündeki tescil engelinin 7/2 hükmü sebebiyle aşılabileceği, bu nedenle kesinleşmiş mahkeme kararlarına rağmen farklı bir değerlendirme yapılmayacağı…” şeklindeki gerekçelere haiz yerel mahkeme kararını onamış ve  “BOLU ÇİKOLATASI” ibaresinin tescili mümkün bir marka olduğuna ve yine bu işaret üzerinde 2001 yılından itibaren işareti kullanan marka sahibinin hak sahibi olduğuna dikkat çekmiştir. Bu bağlamda her ne kadar “BOLU ÇİKOLATASI” markası için gerçekleştirildiği belirtilen coğrafi işaret başvurusu reddedilmiş ise de bu başvuru kabul edilmiş olunsaydı dahi, mezkur düzenlemeler uyarınca, SMK m. 48/2 uyarınca coğrafi işaret tescilinden doğan hakların, evvelden beri marka hakkını elinde bulunduran hak sahibine karşı kullanılması zaten mümkün olamayacaktı. Bu düzenleme ile kanun koyucu, coğrafi işaret tescilinden önce markasına yatırım yapmış, markasını korumuş, markasına belli bir değer kazandırmayı başarmış hak sahibini korumayı amaçlamıştır.

SMK m. 48’in son fıkrasında ise tescilli bir markanın sahip olduğu itibar, ün ve kullanım süresi de göz önünde bulundurularak bu marka ile aynı veya benzer olması sebebiyle markanın varlığına zarar verici veya gerçek kaynağı konusunda yanıltıcı olacak nitelikteki adların coğrafi işaret tesciline, önceki tarihli hak sahibinin itirazı üzerine izin verilmeyeceği düzenlenmiştir. SMK m.48/2’deki düzenlemenin farklı bir yorumu olan bu düzenleme ile tescilli marka ile aynı veya benzer nitelikteki coğrafi işaret başvurusunun, önceki markanın uzunca süredir kullanımı neticesinde elde ettiği itibar ve ün gözetilerek, marka sahibi tarafından, bu durumu ispatlaması kaydıyla, engellenebileceği düzenlenmiştir. Yine “Bolu Çikolatası” örneği çerçevesinde düzenleme ele alındığında, yukarı yer verilen Yargıtay ilamında da belirtildiği üzere evvelden beri hak sahibi tarafından kullanımı bulunan ve tescil edilmiş bu işaretin, günümüz itibariyle coğrafi işaret korumasına haiz olup olamayacağının takdiri marka sahibine bırakılmıştır. Bu anlamda marka sahibinin, “Bolu Çikolatası” ibaresi ile gerçekleştirilecek olası bir coğrafi işaret başvurusuna itiraz etmesi halinde, sahip olduğu işbu kesinleşmiş mahkeme kararları ile coğrafi işaretin tescilini engelleme olasılığı bulunduğu değerlendirilebilir. Görüleceği üzere kanun koyucu burada, herhangi bir tescilli markadan bahsetmemiş ve “itibar, ün ve kullanım süresi” kavramları ile aslında kullanım sonucu ayırt edicilik kazanma kavramına atıfta bulunarak marka sahibi için önemli bir ticari değer ve gayri maddi bir mülkiyet hakkı olan marka hakkını korumadaki menfaati, coğrafi işaret koruması ile elde edilecek menfaatten daha yüksek görmüştür.

Sonuç olarak coğrafi işaret ve coğrafi yer adı içerir markalar kimi durumlarda birbiri ile iç içe geçebilir ise de kanun koyucu getirdiği yasal düzenlemeler ile hangi durumlarda hangi hak ve menfaatin ne şekilde korunacağını açıkça düzenlemiş olup bu düzenleme kapsamında kamu menfaatinin yanı sıra coğrafi yer adı içerir şekilde tescilli bireysel marka sahiplerinin de mülkiyet hakkının varlığı da korunarak toplum/birey menfaat dengesi çerçevesinde bir denge oluşturulmuştur.

Poyraz DENİZ

Eylül 2020

poyrazdeniz@hotmail.com


[1] https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/6B3F914C-E72C-437C-8A30-F50C51DE0A23.pdf

[2] https://statik.tse.org.tr/upload/tr/dosya/icerikyonetimi/8920/16012018110046-2.pdf

[3] Zuluğ, A. 2010. Coğrafi İşaretli Gıdalara İlişkin Tüketici Tercihleri Üzerine Bir Araştırma: İstanbul Örneği, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir. 186s

[4] Yıldız, B.  Yargıtay Kararları Işığında Coğrafi Markalar, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:9, Sayı: 2, 2018

[5] Türk Patent ve Marka Kurumu sicil kayıtları araştırılmıştır.

[6] Coşkun, A. Coğrafi Işaretler, s. 78, Ankara – Ocak 2001

[7] Coşkun, s. 85

[8] Abacıoğlu Viskuşenko, M.Markalar Ile Ilgili Sinai Mülkiyet Kanunu’nda Yer Alan Değişiklikler, FMR 2018/1, Ankara

[9] Güneş, İ. 2012. Marka Hukuku’nda Önceye Dayali Haklar.

SOPHIENWALD; AVUSTURYA’DAN YER ADLARINA İLİŞKİN BİR KARAR

Avusturya belki şarap konusunda Fransa veya İtalya liginde değil, fakat kendine özgü üzüm türleri ve ülkeye yayılmış sabırlı ve iyi üreticileri ile yine de hatırı sayılır bir şarap endüstrisi var, öyle ki Viyana’nın hemen dışına çıktığınızda bile üzüm bağlarıyla karşılaşıyorsunuz. Bundan öte Avusturya’nın herkesçe pek de fark edilmeyen bir başka yönü var aslında; şarap kadehleri üreten ünlü markaları! Tabi bu aslında bir tesadüf değil, tarihsel olarak Bohemya’nın bir dönem Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun parçası olduğunu ve burasının kristal ile cam ürünlerindeki ününü biliyoruz. Bohemya artık Avusturya sınırları içinde olmasa da cam geleneği Avusturya’da da devam ediyor. Avusturya’nın dünyaca meşhur kadeh markaları arasında galiba Türkiye’de en bilineni üzüm türlerine göre tasarladığı kadehleriyle piyasada ilginç bir segment yaratan Riedel. Bir başka çok ünlü marka ise Zalto; ucuz kabul edilemeyecek fiyat skalasıyla genelde tüketicileri biraz ürküten Zalto, ürünleri elinize aldığınızda kuş tüyü gibi hafif ve inanılmaz zarif kadehleriyle insanı kendine hayran bırakıyor. Bugün odaklanacağımız davanın konusu da bir başka kadeh üreticisiyle ilgili; SOFIENWALD. 

SOFIENWALD aslında bugün Çekya sınırları içinde kalmış ve adı da Nová Ves nad Lužnicí olarak değişmiş, özellikle 19. yüzyılda cam ürünleriyle/cam üretimiyle bilinen ufak bir yerleşim.

2014 yılında kurulmuş ve Avusturya’da mukim Sofienwald AG şirketi Avusturya Marka ve Patent Ofisi nezdinde 14-21 ve 33. sınıflarda 2015 yılında aşağıdaki marka için tescil alıyor.

Bahsi geçen markanın mal listesinde “işlenmiş veya kısmen işlenmiş camlar (inşat için olanlar hariç); kadehler, cam eşyalar, porselen ve topraktan mamül ürünler” emtiaları da var.

Akabinde Avusturya Marka ve Patent Ofisi nezdinde bu marka tescilinin coğrafi kaynak belirten işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceği ve işaretin ürünlerin kaynağı konusunda tüketicileri yanıltacağı gerekçeleriyle iptali talep ediliyor; talep reddediliyor. Konu Mahkeme’ye taşınınca Mahkeme markanın iptaline karar veriyor. Mesele burada kapanmıyor ama, dosya Avusturya Yüksek Mahkemesi Oberster Gerichtshof’un (OHG) önüne geliyor nihayetinde. OHG 26.11.2019 tarihinde verdiği 4 Ob 152/19k numaralı kararıyla Viyana Bölge Yüksek Mahkemesi’nin markanın iptaline dair verdiği kararı onuyor.

OHG’nin kararında temel olarak belirttiği hususlar şunlar;

  • Chiemsee dosyasında ABAD’ın işaret ettiği gibi (birleştirilmiş dosyalar C-108/97 and C-109/97) eğer ilgili tüketiciler malları bir yer ile ilişkilendiriyorsa ya da ilişkilendirebilecekse o yer adı marka olarak tescil edilemez. Burada tüketicilerin konu markayı gördüğünde bunu tescile konu mallarla ilişkilendirip ilişkilendirmeyeceğine ve özellikle tüketicilerin bahsi geçen coğrafi ismi ve oradaki ürünlerin karakteristiğinin farkında olup olmadığına bakmak lazım. Eğer tüketici tüm bunların farkındaysa, mallarla coğrafi yeri zihninde bağıntılayabiliyorsa, diğer bir anlatımla yerin adını gördüğünde bunu o ürünler için bir coğrafi kaynak olarak algılıyorsa, yani mallarla o coğrafi yer arasında bir bağlantı olduğu izlenimindeyse-malların orada üretildiğini düşünüyorsa- o vakit  tescile izin verilmemelidir.
  • Eski-tarihi yerlerin isimlerinde, eğer ilgili toplum kesimi halen o yer ile ilgili bir ilişkilendirme yapmıyorsa, o yer adı ile ilgili olarak bu kriter uygulanmaz. Diğer yandan yer adı çoğunlukla hayali-gerçekte mevcut olmayan bir yer olarak algılanıyorsa, o zaman bu durum coğrafi anlamının dışına çıkar. Mesela küçük ve az bilinen, tarihi-kültürel-ekonomik bir önemi olmayan ya da doğal bir karakteristik özelliği bulunmadığı için sadece küçük bir bilgili kişi grubu içerisinde bilinen bir yer adının marka olarak tescilinde sorun yoktur. Diğer yandan ilgili toplum kesimi uzmanlaşmış  bir grup ise bu durumda ilgili toplum kesiminin küçük bir bölümünün algısı dahi bir markanın tesciline engel olmaya yetebilir.
  • SOPHIENWALD’in cam sanatıyla olan tarihsel bağı düşünüldüğünde, en azından Avusturya’da cam alanında uzmanlaşmış kişilerin konu markayı bahsedilen coğrafi yerle veya oradaki işlenmemiş cam malzemesiyle ilişkilendireceği ve ona bir referans olarak algılayacağı açıktır. Ayrıca tescil sahibi de zaten web sayfasında son derece açık biçimde SOPHIENWALD’deki cam yapım geleneğine atıf yapıyor; web sayfasında SOPHIENWALD ibaresinden sonra tescil alındığına ilişkin  “®” işaretinin kullanılması yapılan referansın niteliğini değiştirmiyor.

Diğer yandan 21.sınıfa giren mallar ve özellikle “kadehler” emtiası için coğrafi yerle olan ilişkilendirme son derece açık. İşarette yer alan şekil unsurları markadaki  SOPHIENWALD kelimesinin baskın unsur  olduğu gerçeğini değiştirmiyor. 

Görüldüğü üzere ABAD’ın Chimsee görüşü aradan 20 yıldan fazla zaman geçtikten sonra bile coğrafi yer adlarının marka olması konusundaki ihtilaflarda yolu aydınlatmaya devam ediyor. 

Özlem FÜTMAN

Haziran 2020

ofutman@gmail.com

MERMERİN ŞARKISI; YER ADLARININ MARKA OLMASI HAKKINDA İNGİLTERE’DEN BİR KARAR

Diocletianus’un sarayı

 

İngiltere’de Mermeren Kombinat AD v Fox Marble Holdings PLC [2017] EWHC 1408 ihtilafında Yargıç Hacon’un verdiği karar yer adlarını içeren markalara ilişkin geçmişte AB’de verilmiş önemli kararları bir kez daha anımsamamıza sebep olurken, bir yandan da kaleme alınışındaki sistematik ve akıcı dil ile karar yazımının ne kadar önemli bir mesele olduğunu düşündürüyor bize.

İHTİLAFIN ÖZETİ;

Davacı Mermeren, Makedonya’nın güneyindeki Prilep şehrinin bulunduğu  bölgede 1950 yılından beri mermer çıkarıp satan bir şirket. 1950 yılında devletçe alınan bir karar ile Prilep bölgesinde yer alan Chaska, Debreshite, Skrka ve Sivec’de mermer çıkarma izni davacıya verilmiş.

Sivec 1970 tarihli haritalarda bölgede bir dağ geçidinin adı olarak geçerken, aynı zamanda jeoloji haritalarında  mermer yataklarının bulunduğu bir yer olarak işaretlenmiş.

Esasen, Roma İmparatorluğu zamanından beri Prilep şehrinin bulunduğu coğrafyadan mermer çıkarılıyor; bu mermerler beyaz rengi ve homojen görünümüyle özellikle heykel yapmaya son derece uygun olduğundan çok tanınıyor. Sadece heykellerde değil örneğin Roma İmparatoru  Diocletianus’un sarayında da Prilep’den gelen mermerler kullanılmış. Günümüzde ise bölgenin mermerleri Abu Dabi’de ki meşhur Şeyh Zeyd camisinde kullanıldığı gibi, üst gelir grubu tüketicilerin evlerinde de kendine yer buluyor.

Mermeren  EUIPO nezdinde 19 sınıfta , diğer mallar yanında, “her türlü mermerler” emtiasını kapsayan, 012057915 numaralı SIVEC kelime markasının sahibi. Markanın başvuru tarihi 09/08/2013.

Davalı Fox ise; 2011 yılında İngiltere’de kurulmuş ve yine mermer sektöründe çalışan bir şirket. Fox’un da Makedonya’da Prilep bölgesinde mermer ocakları var.

Taraflar arasındaki ihtilaf Fox’un “SIVEC” ismi altında mermer satmasıyla başlıyor.

Taraf İddialarının Hukuki Temelleri  

Mermeren davada Birlik marka tesciline tecavüz edildiğini iddia ediyor.

Fox buna karşı; SIVEC adı altında mermer sattığını kabul ediyor,  ancak ortada bir marka tecavüzü bulunmadığını iddia ediyor ve Mermeren’in marka tescilinin hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ediyor. Hükümsüzlük talebini ise şuna dayandırıyor; SIVEC ayırt edicilik vasfı taşımamaktadır, tescil edildiği (mermer) emtiasının coğrafi kaynağını gösteren bir ibaredir çünkü SIVEC mermer çıkarılan coğrafi yerin adıdır, SIVEC ticarette herkesin kullanımına açık bir kelimedir ve Mermeren vaki tescili kötü niyetle yaptırmıştır.

Mermeren;  Fox’un hiçbir iddiasını kabul etmiyor ve kendisinin (önceki) kullanımla SIVEC kelimesine ayırt edicilik kazandırdığını, ayrıca coğrafi kaynak gösteren bir ibare tescil edilmişse bile tescilden sonraki kullanımla buna ayırt edicilik kazandırıldığında zaten hükümsüzlüğüne karar verilemeyeceğini öne sürüyor.

Taraflar dosyada pek çok karara atıfla iddialarını temellendirmeye çalışıyorlar. Fox, özellikle “eski dostumuz “ Windsurfing Chiemsee Productions- und Vertriebs GmbH v Boots- und Segelzubehör Walter Huber, Birleştirilmiş davalar C-108/97 ve C-109/97, EU:C:1999:230, kararına atıf yapıyor. Hatırlanacağı gibi, Windsurfing Chiemsee dosyasında ABAD, yer adlarının marka olarak tesciline dair  ana kriterleri netleştirmişti. Fox ayrıca OLDENBURGER, T-295/01, EU:T:2003:267 gibi başka kararlara da değiniyor.

Buna karşın Mermeren ana referans olarak Peek & Cloppenburg KG v OHIM, T-379/03, EU:T:2005:373; [2006] ETMR 33. Kararını alırken , Spear v Zynga, Doublemint gibi kararlara da atıf yapıyor.

Yargıç Hacon, tarafların dayandıkları kararlar yanında, bir yandan da üç boyutlu şekil markaları/ürünlerin şeklinin marka olarak tescil edilebilmesine dair kararlardan alıntılar yapıyor. Bu kararlarda her ne kadar yer adlarının marka olarak tescili tartışılmıyorsa da kullanımla ayırt edicilik konusunda yapılacak inceleme ve uygulanacak kriterler açısından dikkate alınmalarının uygun olacağını belirtiyor.

İhtilafın çözümünde Yargıç Hacon’un incelemeye esas aldığı kriterler şu şekilde özetlenebilir;

—(önceki)kullanımla ayırt edicilik kazanma için ihtilafa konu markanın başvurusunun yapıldığı tarihteki duruma bakılmalıdır. Olayımızda bu tarih 09/08/2013’dür.

—- Kıstas alınacak “ilgili kişiler” Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayanlardır. Makedonya bir AB ülkesi olmadığı için bu değerlendirmede Makedonların, Prilep bölgesinde yaşayanların ya da SIVEC dağ geçidine yakın oturanların algısı göz önüne alınamaz ve bunlar “ortalama tüketici olarak düşünülemez. (Hakim  kararda SIVEC’in gerçekten mevcut bir yer olduğunu kabul ediyor ancak, SIVEC dağ geçidi bölgesi için “obscure” yani “kuytu, ücra” tanımlamasını kullanıyor) . Prilep ve civarında yaşayanlar hem küçük bir nüfus hem de zaten onların SIVEC’in bir dağ geçidi ve/veya mermer yatakları bölgesi olduğunu biliyor olduğu açık; ancak önemli olan yerel halkın görüşü değil AB ülkelerinde yaşayanların görüşü/algısıdır.

—Önemli bir diğer kriter de şudur; kelime/işaret görüldüğünde  markanın konu olduğu mal/hizmetlerin tek bir kaynaktan/kişiden/işletmeden geldiğini işaret ediyor mu? Bir başka deyişle kullanım yoluyla, ilgili kişiler yada en azından onların önemli bir bölümü markanın kullanıldığı mal/hizmetin tek bir kaynaktan geldiğini düşünüyor mu yoksa malın/hizmetin orjininin “o yer” olduğunu mu düşünüyor? Dolayısıyla konu, işaretin marka olarak kullanılmasından  öte  bu kullanım neticesinde ürün/hizmetlerin tek bir kaynağı işaret eder bir algı yaratıp yaratmadığı noktasına bakmak gerekiyor. Esasen oluşan algının realite ile uyuşması da önemli değil yani gerçekte öyle bir yer mevcut olabilir veya olmayabilir, mühim olan ilgililerin bunu nasıl “algıladığıdır”

—– Bir “yer adı” ne kadar yüksek bilinilirliğe sahipse, kullanımla ayırt ediciliğin kabulü için o denli uzun ve yoğun bir markasal kullanımın ispatı şarttır. SIVEC “kuytu, ücra” bir yer olduğundan, olaydaki inceleme eşiğinin bu denli yüksek olması gerekmez.

—– Kimin “ilgili kişi” olduğu ya da bunların ne kadarının incelemede temel alınacağı tanımlanmamıştır, ancak burada kastedilen de minimis den fazla bir orandır ancak bunun illa ki ilgililerin yarısından fazlası  olması gerekmez.İlgili kişi için yine “konu edilen mal/hizmetlerin ortalama tüketicisi” kriterine dayanılacaktır; SIVEC dosyasında ki “ortalama tüketici”, Avrupa Birliği’nde mermer işinde  uzmanlaşmış olanlar veya binalar için malzeme seçmeye çalışan müşterilere yol gösteren mimar-içmimar gibi kişilerdir.

—-Markanın ayırt edicilik kazanıp kazanmadığı incelemesinde şu noktalara bakılabilir ; markanın piyasa payı, markanın ne kadar süredir ve hangi yoğunlukla ne kadar yaygın kullanıldığı, markanın promosyonu için ne kadar yatırım yapıldığı, markayı taşıyan malların tek bir işletmeden geldiğini düşünen ilgili kişilerin  oranı, ticaret odalarından/endüstriden veya ilgili alandaki derneklerden alınan görüşler. Tüm bu kriterlere rağmen Mahkeme değerlendirme yaparken şüpheye düşerse, ulusal hukuklara bağlı olarak, kamuoyu araştırmalarından da yaralanabilir.

Kriterler Olaya Uygulandığında;

Yargıç dosyada iki noktaya ve tarihe bakacağını söylüyor;

1-Coğrafi yer adı içeren işaret başvuru tarihinde (09/08/2013) kullanımla ayırt edicilik kazanmış mıydı?

2-Herhalükarda tescilden sonraki kullanım neticesinde marka hükümsüz kılınamayacak hale gelmiş miydi? (bu incelemenin sebebi Mermeren’in buna ilişkin maddeye de dayanmasıdır). Bu noktada incelemede göz önüne alınacak tarih davalının hükümsüzlük iddiasını ileri sürdüğü tarihtir ki olayımızda bu 07 Mart 2016’dır.

Fox davada 1950-2011 arasının göz önüne alınması gerektiğini, çünkü 2011 yılına kadar Mermeren’in SIVEC’in sadece kendisinden gelen mallara ilişkin bir işaret olarak kullanıldığını belirtecek herhangi bir çaba içinde olmadığını, ancak 2011 yılında şirketin COO’su olarak atanan kişinin SIVEC’in Mermeren’e bağlı bir işaret olması gerektiğini düşündüğünü ve aynı yıl oluşturduğu şirket el kitapçığında SIVEC’e şirkete ait bir marka olarak yer verdiğini iddia ediyor. Fox’un iddiasına göre SIVEC 2011 yılına kadar İtalya’nın Toskana bölgesinden çıkan CARRERA mermeri gibi jenerik/bir mermer türü/mermerin çıktığı yer olarak kullanılıyordu. 2011 ile EUIPO’ya başvurunun yapıldığı 2013 Ağustos ayına kadar-bu kadar kısa sürede-kullanımla ayırt edicilik kazanılması mümkün değildir. Ayrıca Mermeren tarafından düzenlenmiş bazı faturalar sunan Fox, bunlarda SIVEC veya BLANCO SIVEC şeklindeki kullanımın mermerin cinsini belirttiğini iddia ediyor.

Her iki tarafta, yazılı deliller dışında,  üçer tanık gösteriyorlar yargılamada. Ancak Fox’un tanıklarından biri (bir Fox çalışanı) verdiği beyan ile davalıyı son derece zor bir duruma düşürüyor zira beyanında  “mermer satın alanların SIVEC’in bir yer olduğunu bilemeyeceğini” söylediği “talihsiz ” bir cümle sarfediyor!

Yargıç, şahit beyanlarını dinlediğini fakat sunulan yazılı delillere daha fazla önem atfettiğini belirtiyor.

1950-2011 Arası Dönem

1-Bu döneme ilişkin yegane delil Mermeren tarafından AB’de yaşayan müşterilere kesilmiş faturalar.

Faturalarda SIVEC, BIANCO SIVEC gibi ifadeler geçiyor ve bunların bazılarında BIANCO SIVEC ® işaretiyle beraber kullanılmış.Ancak kesilen faturalarda hiçbir zaman SIVEC kelimesinin yanında  ® işareti kullanılmamış. Mermeren’in COO’su çarpraz sorguda müşterilerin burada SIVEC’i marka olarak algıladığını çünkü  BIANCO’nun İtalyanca’da beyaz demek olduğunu ve yaygın kullanımı bulunduğunu beyan ediyor. Yargıç her ne kadar bunu makul bir açıklama olarak kabul etse de diğer  yandan BIANCO SIVEC’in 1998 yılında birçok ülkede marka olarak tescil edildiğini, fakat SIVEC’in Makedonya’da ancak 2011 yılında tescil edilmiş olduğunu ve uluslararası başvurunun da 2012 de yapıldığını not düşüyor.

Yargıç 2011 yılından evvel SIVEC’in AB’de marka olarak kullanılmamış olduğunu, dolayısıyla o tarihe kadar kullanımla bir ayırt edicilik kazandığından söz edilemeyeceğine kanaat getiriyor. Muhtemelen bazı tüketicilerin o tarihe kadar SIVEC’i Makedonya’da bulunan ve belli tipte mermerin çıkarıldığı bir yer olarak algıladığını, diğer tüketicilerin ise (SIVEC diye bir yer olduğunu bilmeyenlerin) de bunu bir mermer türü olarak algıladığını belirtiyor.

2011-Ağustos 2013 Arası Dönem

1-Davacı 2010 yılı itibariyle Mermeren’in SIVEC markasının reklam ve tanıtımına özel önem verdiğini gösteren deliller sunuyor dosyaya. 2011 yılında şirket kimliğine ilişkin bir el kitapçığı hazırlanıyor ve bunun içinde Mermeren’in markalarına bir bölüm ayrılıyor. El kitapçığında SIVEC,  ® işaretiyle birlikte kullanılıyor.

2-Mermeren 2011,2012,2013 yıllarında katıldığı fuarlara ilişkin deliller sunuyor. Her ne kadar bunların çoğu  AB ülkelerinde yapılmış fuarlar değilse de özellikle Xiamen (Çin) de yapılan mermer fuarına Avrupa’dan çok sayıda kişi iştirak ediyor ve bu  fuar alanında dünyanın en büyük iki fuarından bir tanesi.  Sunulan delillerde fuarlarda SIVEC’in yoğun biçimde görünür olduğu, hatta bazen MERMEREN’den bile büyük yazıldığı ve Dubai ile Çin’deki fuarlarda ® işareti ile kullanıldığı görülüyor fotoğraflarda.

3- Mermeren’in Verona/İtalya’daki mermer fuarına katılımına ilişkin deliller çok önemli. Çünkü bu fuar AB’de gerçekleşiyor, hem mermer konusunda dünyanın en önemli fuarı hem de 2012,2013,2014,2015 yıllarındaki katılımlarda SIVEC ve BIANCO SIVEC ® işareti ile birlikte kullanılmış.

Hakim bu delilleri inceledikten sonra 2013 Ağustos’a kadar ki dönemde ilgili kişilerin SIVEC’i Mermeren’e ait bir marka olarak algıladığına inandığını belirtiyor ve (markanın başvuru tarihinde) kullanımla ayırt edicilik kazandığı kanaatine varıyor.

Ağustos 2013 – Mart 2016 Arası Dönem

Sunulan deliller bu süreçte SIVEC’in Mermeren’e aidiyetine dair algının daha da yükseldiğini ve bunun için Mermeren’in ve distribütörlerinin kesintisiz bir çaba gösterdiğini  işaret ediyor. Yargıç bu noktada Fox’un satışlarının bu algıda ciddi bir değişiklik yapmadığı kanaatine varıyor.

SONUÇ;  

1-09/08/2013 tarihinde SIVEC markasının Mermeren adına tescili Tüzüğe aykırı değildir.

2- 2010 yılına kadar SIVEC bir coğrafi orijini gösterse de bu tarihten sonra (2011-2013) kullanım sonucunda durum tersine dönmüştür. Başvuru tarihinde marka ayırt edicilik kazanmış haldedir. Marka bu özelliğini 07 Mart 2016’ya kadar da korumuştur.

3-Markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi talebi reddedilmiştir.

Bu karar bana TPMK nezdinde mermer türleri, mermer çıkarılan yerlerin adını içeren tescilleri hatırlatmıyor değil. Ancak tabi ki her başvuruya 3. kişi görüşü sunmak mümkün olmuyor maalesef!

Özlem FÜTMAN

ofutman@gmail.com

Aralık 2017