Kategori: Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları

Telif Hakları Alanında Parodi İstisnasının Çerçevesi – Deckmyn v Vandersteen (ABAD C-201/13)

Avrupa Birliği’nde telif hakkı alanında parodi istisnasının çerçevesi, AB Adalet Divanı’nın 3 Eylül 2014 tarihli C-201/13 sayılı yorum kararı ile çizilmiştir.

Karar metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=3ECE038F56897739377DA101E3AE2998?text=&docid=157281&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1308141 bağlantısından erişilmesi mümkündür.

2001/29 sayılı AB Direktifi’nin (Bilgi Toplumunda Telif Hakları ve Bağlantılı Hakların Belirli Yönlerinin Uyumlaştırılması Hakkında Direktif), “İstisnalar ve Sınırlamalar” başlıklı 5. maddesinin üçüncü paragrafında birlik üyesi ülkelerin çoğaltma hakkına ve eserlerin kamuya iletimi hakkına belirli istisnalar ve sınırlamalar getirebileceği belirtilmiş ve (k) bendinde karikatür, parodi veya pastiş amaçlı kullanım konusunda üye ülkelerce istisna tanınabileceği belirtilmiştir.

Yazıda sizlere aktaracağımız Adalet Divanı görüşü, bu istisnalardan parodinin çerçevesini çizmektedir.

Yorum kararına konu davanın arka planı özetleyecek olursak:

1990 yılında hayatını kaybeden Willy Vandersteen, “Suske en Wiske” isimli bir çizgi romanın yaratıcısıdır. Çizgi roman, “Spike and Suzy”, “Bob and Bobette” gibi farklı isimlerle farklı ülkelerde de popüler olmuştur. Willy Van der Steen’in mirasçıları Brüksel Temyiz Mahkemesi’ne yansıyan davada, davacı taraf pozisyonundadır.

Davalı taraflar Johan Deckmyn isimli gerçek kişi ve Vrijheidsfonds VZW unvanlı bir dernektir. Johan Deckmyn, “Vlaams Belang” isimli bir siyasal partinin üyesidir ve davalı dernek, bu partiyi finansal açıdan desteklemek amacıyla kurulan kar amacı gütmeyen bir dernektir.

9 Ocak 2011 tarihinde yeni yılı kutlamak amacıyla Belçika’nın Gent şehrinde düzenlenen bir resepsiyonda Bay Deckmyn, editör olarak kendi isminin yer aldığı aşağıdaki kapağa sahip takvimleri dağıtır.

Takvim kapağı “Suske en Wiste” çizgi romanın 1961 yılında yayımlanmış bir sayısının kapağından esinlenilerek hazırlanmıştır. Çizgi romanın kapak görseli aşağıdaki biçimdedir:

Her iki görselde yer alan “De Wilde Weldoener” ibaresi Türkçe’ye “Zorunlu Yardımsever” olarak çevrilebilir.

İlk görselde temsil edilen kişi Gent şehrinin belediye başkanıdır, beyaz bir örtü giymiş bu kişi pervaneli bir mekanizmayla uçarken aşağıya attığı bozuk paralar baş örtülü ve/veya siyahi kişiler tarafından toplanmaktadır (Bu noktada çizimin yabancı düşmanı bir yaklaşım sergilediği de belirtilmelidir.).

Vandersteen’in çiziminde de pervaneli bir mekanizmayla uçan, beyaz bir örtü giyen ve aşağıya demir para atarak bunları toplamaya çalışan insanlar arasında kaosa yol açan bir kişi vardır.

Çizimler ana tema, kullanılan arka plan, izleyici konumundaki bir erkek ve kadın figürü anlamında birbirleriyle çok benzerdir.

Deckmyn takviminin kamuya sunulmasının telif hakkı ihlali oluşturduğu görüşünde olan Vandersteen mirasçıları, kamuya sunumu gerçekleştiren Deckmyn ve dernek aleyhine dava açarlar.

Davalıların savunması, davaya konu çizimin politik bir parodi mahiyetinde olduğu ve telif hakkı korumasının istisnasını teşkil ettiği yönündedir.

Davacılar bu savunmayı kabul etmemektedir; davacılara göre, parodiden bahsedebilmek için bazı şartların yerine getirilmiş olması gereklidir ve bu davada söz konusu şartlar mevcut değildir. Anılan şartlar; belirli bir amacın gerçekleştirilmesi, orijinallik içerme, mizahi karakter taşıma, orijinal eseri saçmalaştırma amacının bulunması ve parodiyi gerçekleştirmek için alınması şart olanlardan fazla sayıda şekli unsurun orijinal eserden alınmamış olmasıdır. Buna ilaveten davaya konu çizimin politik açıdan ayırımcı mesajlar ilettiği de davacılarca belirtilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi davayı kabul eder, davalılar kararı temyiz eder ve dava Brüksel Temyiz Mahkemesi’nin önüne gelir. Temyiz Mahkemesi davayı görürken, işlemleri durdurma kararı alır ve aşağıdaki soruların ABAD tarafından yanıtlanmasını talep eder:

1- Parodi kavramı AB mevzuatına göre otonom bir kavram mıdır?

2- Eğer ilk soruya olumlu yönde yanıt verilirse, parodinin aşağıda sayılan şartları karşılaması veya onlara uygun olması gerekir mi?

  • Parodinin kendisinin orijinal bir karakterinin olması (orijinallik),
  • Bu karakterin, orijinal eserin yaratıcısına makul nedenlerle atfedilmeyecek şekilde ortaya konulması,
  • Orijinal esere veya herhangi bir şeye veya kimseye eleştiri yapılmasına bakılmaksızın, mizah veya alaya alma arayışının bulunması,
  • Parodisi yapılan eserin kaynağının belirtilmesi.

3- Bir eserin parodi olarak kabul edilebilmesi için başka herhangi bir şartı karşılaması veya başka özelliklere sahip olması gerekli midir?

Adalet Divanı bu soruları C-201/13 sayılı yorum kararı ile yanıtlamıştır.

Adalet Divanı ilk soruya verdiği yanıtta, parodi kavramının AB hukukun otonom bir kavramı olduğunu belirtmiş ve tek tip biçimde uygulanması gerektiğinin altını çizmiştir. Parodi istisnasının üye ülkelerce uygulanabilecek seçimlik bir istisna olması, kavramın otonom niteliğini etkilememektedir. Bu seçimlik hakkı kullanan üye ülkeler açısından parodi kavramı tek tip biçimde uygulanmalıdır.

Divan kararın devamında ikinci ve üçüncü soruları birlikte değerlendirmiştir:

2001/29 sayılı Direktif parodi kavramının bir tanımını vermemektedir. Dolayısıyla, Divanın bu konudaki standart uygulaması, kavramın anlamını ve kapsamını; kelimenin günlük dildeki anlamı ile vakanın şartlarını ve ilgili hükümlerin amacını birlikte dikkate alarak belirlemek yönündedir.

Parodi kelimesinin bilinen günlük anlamı çerçevesinde, parodinin esas özellikleri; var olan bir eserden belirgin biçimde farklı olmakla birlikte, o eseri çağrıştırmak ve mizahi veya alaycı bir ifade biçimi oluşturmaktır.

Parodinin günlük anlamından veya 2001/29 sayılı Direktif madde 5(3)(k)’dan hareket edilirse parodinin, Belçika Temyiz Mahkemesi’nin sorularında belirlediği koşullar çerçevesinde ortaya çıkacağının kabul edilmesi anlaşılır bir durum olmayacaktır.

Parodi, 2001/29 sayılı Direktif madde 5(3)(k) çerçevesinde bir istisna olarak tanımlanmıştır ve dolayısıyla, parodi kavramı, bu istisnanın korunması, amacının anlaşılması ve istisnanın etkili olmasının sağlanması amaçlarıyla yorumlanmalıdır. 2001/29 sayılı Direktif madde 5(3)(k) çerçevesinde parodinin bir istisna olması, parodi kavramına günlük dildeki anlamından kaynaklanmayan şartlar iliştirilerek, hükmün kapsamının bu şartlara bağlanmasına kadar gitmemelidir.

2001/29 sayılı Direktif’in ana amaçları arasında, ifade özgürlüğünün ve kamu yararının korunması da bulunmaktadır. Parodinin bir fikri uygun biçimde ifade etme yolu olduğu açıktır.

Dahası, 2001/29 sayılı Direktif’in giriş bölümünde, direktifte sayılan istisnaların amacının, eser yaratıcılarının haklarıyla, korunan eserin kullanıcıların hakları arasında adil bir denge sağlamak olduğu da belirtilmiştir. Uygulama aşamasında da Direktif madde 5(3)(k) adil denge ilkesi bağlamında değerlendirilmelidir. Bu ilke vaka bazında değerlendirilirken vakaya ilişkin tüm faktörler dikkate alınmalıdır.

İnceleme konusu vakada, yerden bozuk paraları toplayan insanlar, baş örtüsü takan ve/veya renkli (siyahi) insanlar olarak tasvir edilmiştir; bu çizim ayırımcı bir mesaj vermektedir ve koruma konusu eseri bu mesajla bağdaştırma etkisi taşımaktadır. Durum bu iken; ırk, renk ve etnik köken ayrıştırılmaması ilkesine dikkat çekilmesi ulusal mahkemenin yetkisindedir.

Bu şartlar dahilinde, davacıların telif hakkıyla korunan eserlerinin ayırımcı bir mesajla bağdaştırılmamasını istememeleri yönünde meşru bir beklentileri mevcuttur.

Sonuç olarak ikinci ve üçüncü sorulara verilecek yanıt: 2001/29 sayılı Direktif madde 5(3)(k) hükmü yorumlanırken, parodinin asli özelliklerinin, ilk olarak var olan bir eserden belirgin biçimde farklı olmakla birlikte, o eseri çağrıştırmak ve ikinci olarak ise, mizahi veya alaycı bir ifade biçimi oluşturmak olduğu kabul edilmelidir. Buna karşılık; parodinin kendisinin orijinal bir karakterinin olması, bu karakterin, orijinal eserin yaratıcısına makul nedenlerle atfedilmeyecek şekilde ortaya konulması, parodisi yapılan eserin kaynağının belirtilmesi gibi şartlar anılan hüküm çerçevesinde parodi kavramının oluşmasının koşulları değildir. Buna ilaveten, 2001/29 sayılı Direktif madde 5(3)(k) hükmü bir vakaya uygulanırken, direktifin ikinci ve üçüncü maddelerinde anılan kişilerin hak ve çıkarlarıyla, korunan bir eserin kullanıcısının parodi istisnasına dayandırdığı ifade özgürlüğü arasındaki adil bir denge gözetilmelidir. Yorum kararının konusu davada, çizimin parodi şartlarını yerine getirip getirmediğini, adil denge ilkesi kapsamında korunup korunmayacağını belirlemek ulusal mahkemenin yetkisindedir.

Parodi istisnasının ana hatlarını çizmekle yetinen ABAD yorum kararının öncesinde, Adalet Divanı Hukuk Sözcüsünün verdiği çok daha kapsamlı bir görüş bulunmaktadır. Konuyla ilgilenen okuyucularımıza hukuk sözcüsünün görüşünü incelemelerini öneriyoruz.

Önder Erol ÜNSAL

Kasım 2019

unsalonderol@gmail.com

Kelime mi Yoksa Şekil mi Karşılaştırılacak? Yoksa Her İkisi de mi? (Adalet Divanı Genel Mahkemesi T-454/18)

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 10 Ekim 2019 tarihinde kelime unsuru olarak da algılanabilecek şekillerin benzerliğinin değerlendirilmesi hakkında yol gösterici bir karar vermiştir. (T-454/18; http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218930&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=413598)

Alessandro Biasotto, aşağıdaki işaretin “giysiler ve baş giysileri” olarak özetlenebilecek bir grup mal için tescil edilmesi talebiyle Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi‘ne (EUIPO) başvuruda bulunur.

OOFOS LLC, başvurunun ilanına karşı “ayak giysileri” olarak özetlenebilecek mallar için tescilli aşağıdaki markasıyla karıştırılma ihtimali gerekçesiyle itiraz eder.

EUIPO itiraz birimi, işaretler arasındaki belirgin görsel farklılık ve işaretlerin sesçil ve kavramsal bakımlardan karşılaştırılmalarının mümkün olmamaları gerekçesiyle yayıma itirazı reddeder. Bu karara karşı itiraz edilir.

EUIPO Temyiz Kurulu, farklı bir yaklaşım benimser ve her ikisi de “OO” harflerini içeren markalar arasındaki işitsel aynılık, ortalama düzeydeki görsel benzerlik ve malların yüksek düzeydeki benzerliği nedenleriyle markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğuna hükmederek itirazı kabul eder.

Bu karara karşı dava açılır ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 10 Ekim 2019 tarihli T-454/18 sayılı kararı ile sonuçlandırılır.

Davacı; markaların görsel olarak farklı olmalarının yanısıra, şekillerden oluşan markaların telaffuzunun mümkün olmaması nedeniyle, markalar arasında seçil bakımdan karşılaştırmanın da yapılamayacağını öne sürmektedir. Bu bağlamda davacıya göre, işaretler arasında benzerlik bulunmadığından, karıştırılma olasılığından bahsetmek de mümkün değildir.

Mahkemeye göre, “OO” harfleri her iki markada da görünür ve tanınır haldedir. Davacı, dava dilekçesinde markasının şekil unsurlarından oluştuğunu öne sürse de, başvuru aşamasında markasını “kelime unsurları (OO) içeren bir şekil markası” olarak tanımlamıştır. Aynı şekilde, ret gerekçesi markanın tarifnamesinde marka “ikinci O harfinin ortasında yatay bir çizgi bulunan OO harfleri olarak” açıklanmıştır. Bunların ötesinde Mahkeme’ye göre kamunun ilgili kesimi markaları iki daire şekli biçiminde değil, “OO” harfleri olarak algılayacaktır. Markalardaki diğer şekil unsurları ise dekoratif unsurlar görünümdedir.

Mahkeme, bu tespitlerden hareketle, “OO” harflerinin her iki markada da baskın unsur konumunda bulunduğu ulaşmıştır. Buna ilaveten, “OO” kelime unsuları kısa harf dizileri olsa da, aralarındaki görsel farklılığın derecesi, markaların görsel olarak benzer olmaları halini değiştirecek düzeyde değildir. Mahkeme belirtilen nedenlerle, başvuru ile ret gerekçesi markayı görsel açıdan ortalama düzeyde benzer markalar olarak değerlendirmiştir.

Sesçil benzerlik hususunda, Mahkeme her iki markanın telaffuz edilecek kelime unsurlarının “OO” harfleri olmasından hareketle markaları işitsel açıdan aynı markalar olarak görmüştür.

Markaların kelime unsurlarının (OO) anlamı bulunmadığından, markalar arasında kavramsal benzerlikten bahsedilmesi ise mümkün değildir.

Devamında, markaların kapsadığı “ayak giysileri” ile “giysiler ve baş giysileri” mallarının benzerliği incelenmiştir. Mahkeme bu konuda da, Temyiz Kurulu’nun tespitlerine katılarak anılan malları benzer mallar olarak değerlendirmiştir.

Markaların görsel açıdan ortalama düzeydeki benzerliği, işitsel açıdan aynılığı ve malların benzerliği hususları bir arada dikkate alındığında, markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu kanaatine ulaşan Mahkeme, aynı doğrultuda verilen Temyiz Kurulu kararını onamıştır. Dolayısıyla, dava reddedilmiştir.

Malların / hizmetlerin aynı veya benzer olduğu hallerde; aynı zamanda kelime olarak algılanması şekillerden oluşan (veya tam tersi) işaretler arasında, sesçil açıdan aynı karşılığın varlığı ve bu durumun görsel düzeyde ortalama düzeyde benzerlikle desteklenmesi halinde karıştırılma olasılığının varlığından bahsedilmesi kanaatimizce, kararın kritik noktasını oluşturmaktadır. İncelemede sıklıkla karşılaşılan bu tip benzerlik durumlarında, Genel Mahkeme’nin yaklaşımının uygulamacılara yol göstereceği görüşündeyiz.

Önder Erol ÜNSAL

Kasım 2019

unsalonderol@gmail.com

Tıbbi Bant Tasarımı Çerçevesinde Tasarımcının Özgürlüğü Ne Kadardır ve Bilgilenmiş Kullanıcı Kimdir?

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi (“Genel Mahkeme”), tıbbi plaster (bant) tasarımının hukuki korumasına ilişkin uyuşmazlık hakkında T-560/18 sayılı kararını 24 Ekim 2019’da verdi. Söz konusu karar, tasarımcının tasarımı geliştirmedeki seçenek özgürlüğünün derecesi, ayırt edici nitelik ve bilgilenmiş kullanıcının kim olduğu hakkında önemli noktalar içermektedir. Davanın arka planı şu şekildedir:

  • 13 Ağustos 2012 tarihinde Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH (“Müdahil”) 24-04 Locarno sınıfında tıbbi plaster (bant) ürünü için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) nezdinde topluluk tasarımı başvurusu yapmıştır.
  • Bunun üzerine Atos Medical GmbH (“Temyiz Başvurusu Sahibi”) söz konusu topluluk tasarımının hükümsüzlüğü için Nisan 2016’da 6/2002 sayılı düzenlemenin 5 ve 6. maddeleri uyarınca bu tasarımın yenilik ve ayırt edici nitelik unsurlarını taşımadığını öne sürerek 4(1)(b) maddeye aykırılık gerekçesiyle EUIPO’ya başvurmuştur.
  • EUIPO İptal Birimi, bu talebi kabul ederek söz konusu topluluk tasarımının yenilik ihtiva ettiği fakat ayırt edici niteliğinin olmadığı gerekçesiyle hükümsüzlüğüne karar vermiştir.
  • Ardından Müdahil, temyiz yoluna başvurmuştur. EUIPO Temyiz Kurulu (“Kurul”), 29 Haziran 2018 tarihinde verdiği kararla aşağıdaki gerekçelerle EUIPO İptal Birimi’nin hükümsüzlük kararını doğru bulmamış, kararın iptaline ve hükümsüzlük talebinin reddine karar vermiştir:
  • Önceki tasarım tescilleri, uyuşmazlık konusu tasarımın ayırt edici niteliğe sahip olmasını önleyememiştir.
  • Ayırt edici niteliğin varlığı incelenirken tasarımcının tasarımı geliştirmedeki seçenek özgürlüğünün derecesi dikkat alınmalıdır.
  • Tasarımcının tasarımı geliştirmedeki seçenek özgürlüğünün derecesi, ürünün teknik fonksiyonlarının dayattığı sınırlamalar veya ürüne uygulanacak kanuni gereklilikler tarafından belirlenir. Söz konusu sınırlamalar bazı özelliklerin standardizasyonu sonucunu doğurup bu özellikler de ilgili ürüne uygulanan tasarımlar bakımından yaygın hale gelir.
  • Somut olayda tasarımcının özgürlük derecesi trakeostomi sargısı/bandı bakımından sınırlıdır. Açıklığın ve montaj yerinin dairesel şekli, ısı ve nem dönüştürücü veya konuşma kapakçığının boyut ve şekli tarafından belirlenmiştir. Sargının/bandın boyut ve şekli, ilgili yerin kaplanmasını sağlamalıdır ve ilgili cihazın sağlam bir şekilde sabitlenmesi ile makul biçimde rahat kullanımını sağlamalıdır. Bu nedenle söz konusu yuvarlak veya oval şekil, lüzumsuz yapışkan yüzeylerden kaçınmak için aşikardır. Tasarımcının özgürlük derecesi bu nedenlerle sargıdaki dairesel açıklığın yerleştirilmesi ve sargının spesifik şekli ile sınırlıdır.
  • Bilgilenmiş kullanıcı, içtihat uyarınca, tasarımcı veya teknik uzman olmayan fakat ilgili sektördeki çeşitli tasarımları bilen, normalde sektörde var olan söz konusu tasarımların özellikleri hakkında belli bir bilgisi olan ve bu ürünlere olan ilgisi sonucu bunları kullandığında yüksek dikkat gösteren kişidir.
  • Somut olayda bilgilenmiş kullanıcı, trakeostomi sargılarının/bantlarının özelliklerine aşina olan kişidir. Bu nedenle bu alandaki farklı tasarımların dikkate alınması gerekir. Bu bilgilenmiş kullanıcı, bu sargıların ağırlıklı olarak tıbbi amaçlara, özellikle de trakeostomanın kaplanarak tedavi cihazının bağlanmasına, hizmet ettiğini bilir. Bu anlamda tasarımcının özgürlük derecesi kısıtlıdır.
  • Tasarımın ayırt ediciliğine, farkların genel izlenimi sonucu veya bilgilenmiş kullanıcının gözünden bir ‘déjavu’ eksikliği halinde ulaşılır. Karşılaştırma yapılırken genel izlenimi etkileyen farklılıklar hesaba katılır, etkilemeyenler değerlendirme dışı bırakılır. Ayrıca, ürünlerin kullanım şekli de dikkate alınır.
  • Somut olayda Kurul, detaylı biçimde tasarımların özelliklerini açıklamış, tek tek tasarımların ve unsurlarının ne kadar yuvarlak/oval/yan vs. durduğunu tanımlamıştır. Bu değerlendirmenin ardından tasarımlardaki genel izlenimin farklı olduğu sonucuna varmıştır. Kurul’a göre bilgilenmiş kullanıcı, özellikle de tasarımcının sınırlı özgürlük derecesini bildiğinden, şekillerdeki açık farklılıkları hemen ayırt edecektir. Yalnızca tasarımların genel olarak oval birer şekli göstermesi aynı genel izlenime yol açamaz. Bilgilenmiş kullanıcı, örneğin söz konusu sargıdaki dairesel açıklığın tayin edildiğini bildiğinden bu ortak özelliğe özel bir dikkat göstermeyecektir. Sonuç olarak, tasarımların tasarımcının özgürlüğü bulunan tüm özellikleri bakımından farklı olduğuna ve bunların da farklı bir genel izlenime yol açtığına karar verilmiştir. Dolayısıyla hükümsüzlük talebini reddetmiş ve topluluk tasarımının geçerliliğine hükmetmiştir.

Tüm bu aşamalardan sonra Temyiz Başvurusu Sahibi bu kararı beğenmeyerek söz konusu uyuşmazlığı Genel Mahkeme önüne taşımıştır. Genel Mahkeme uyuşmazlık konusu kararı gözden geçirmiş, Kurul’un yaptığı gibi tasarımları dikkatle incelemiş, sonunda da Kurul’un değerlendirmelerinin ve kararının yerinde olduğu sonucuna vararak bu kararı onamıştır. Söz konusu kararın en önemli çıktısı, mahkemenin tasarımcının tasarımı geliştirmekteki seçenek özgürlüğünün derecesi ile tasarımın ayırt edici niteliğinin yanı sıra bilgilenmiş kullanıcının kim olduğuna dair yapmış olduğu değerlendirmelerdir. Temyiz Başvurusu Sahibinin uyuşmazlığı son karar mercii olan Adalet Divanı’na taşıması halinde Divanın vereceği kararı bekliyor olacağız.

Alara NAÇAR

Kasım 2019

nacar.alara@gmail.com

Renk kombinasyonlarının sicilde gösterim şartı konusunda AB Adalet Divanı son sözü söyledi: Renkleri eşit oranda yan yana dizmek yeterince açık ve kesin bir gösterim değildir!

Görsel: https://insights.howardkennedy.com/post/102fpgu/red-bull-has-the-blues

AB Adalet Divanı renk kombinasyonundan oluşan işaretlerin marka olarak tescil edilebilirliği hakkında merakla beklenen kararını 29 Temmuz 2019 tarihinde verdi. Karar renk kombinasyonlarının ayırt edici niteliğinin tartışıldığı bir karar değil, odak noktasında sicilde gösterim koşulu var. Mahkemece ulaşılan sonuç önemli tartışmalara gebe olacak ve AB düzeyinde uygulamada değişikliğine de yol açabilecek gibi gözüküyor.

Yazının devamında detaylarını aktaracağımız vakayı AB Adalet Divanı’nın önüne getiren idari ve yargısal süreç kısaca şöyle gelişiyor: Red Bull firmasının EUIPO nezdinde tescil edilmiş iki ayrı mavi/gümüş renk kombinasyonu markasının hükümsüzlüğü talep ediliyor. EUIPO İptali Birimi talebi kabul ediyor ve markaların hükümsüzlüğüne karar veriyor. Red Bull’un bu karara karşı yaptığı itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından reddediliyor. Red Bull EUIPO Temyiz Kurulu kararına karşı dava açıyor ve davayı inceleyen AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi davanın reddine karar veriyor. Red Bull son kanun yoluna da başvurarak Genel Mahkeme’nin kararını temyiz ediyor ve bunun üzerine dava AB Adalet Divanı tarafından inceleniyor.

Kararı aktarmaya başlamadan önce, dava konusu Genel Mahkeme kararıyla ilgili “Red Bull’un mavi/gümüş renk markaları hakkında AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararı” başlıklı yazıyı Nisan 2018’de IPR Gezgininde yayımladığımızı hatırlatalım. Öncesinde ilgili yazıyı okumak / hatırlamak isteyen okurlar https://iprgezgini.org/2018/04/12/renk-kombinasyonlarinin-marka-olarak-tescili-daha-zor-hale-mi-geliyor-red-bullun-mavi-gumus-renk-markalari-hakkinda-ab-adalet-divani-genel-mahkemesi-karari/ bağlantısından yazıya erişebilirler. Ancak, önceki yazıyı okumadan devam etmek isteyenler için uyuşmazlığın özeti ile başlayalım:

15 Ocak 2002 tarihinde Red Bull firması EUIPO nezdinde bir AB markası başvurusunda bulunmuştur. Tescili istenen marka, aşağıda görüldüğü gibi iki rengin kombinasyonundan oluşmaktadır:

30 Haziran 2003 tarihinde Red Bull, söz konusu markanın kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığını kanıtlamak amacıyla ek belgeler sunmuştur. 11 Ocak 2004 tarihinde ise markaya ilişkin olarak, Koruma mavi (RAL 5002) ve gümüş (RAL 9006) renkler için talep edilmektedir. Renkleri oranı yaklaşık %50-%50’dir.” ifadelerinden oluşan tarifnameyi sunmuştur. Başvurunun mal listesi kapsamında 32. sınıftaki “enerji içecekleri” bulunmaktadır. Söz konusu marka, kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığı belirtilerek ve yukarıda yer verilen tarifnameyle birlikte 25 Temmuz 2005 tarihinde tescil edilmiştir.

20 Eylül 2013’te Polonya menşeli Optimum Mark sp. z.o.o. isimli firma (kısaca Optimum Mark) yukarıda belirtilen markanın hükümsüzlüğünü talep etmiştir.  Hükümsüzlük talebine gerekçe olarak, markanın grafik gösterim için aranan (açıklık, kesinlik, … ve renkleri önceden belirlenmiş ve yeknesak şekilde birleştiren bir sistematik düzen) gerekli koşulları sağlamadığını ve tescil başvurusuna eşlik eden tarifnamedeki ifadenin, iki rengin ‘yaklaşık’ %50 – %50 şeklinde çok sayıda farklı kombinasyonuna olanak sağladığını öne sürmüştür.

Red Bull’un bir diğer renk markası başvurusu da 1 Ekim 2010 tarihinde EUIPO’ya yapılmıştır. Bu markanın da görseli ve eşya listesi yukarıda belirtilen markanın aynısıdır. Başvuru 29 Kasım 2010 tarihli Bültende yayımlanmış, ancak başvuruyu inceleyen marka uzmanı 22 Aralık 2010 tarihinde renklerin marka örneği içindeki dağılımlarının belirtilmemiş olması nedeniyle eksiklik bildiriminde bulunarak bu eksikliğin giderilmesini talep etmiştir.  Red Bull firması tarafından gönderilen cevap dilekçesi üzerine, 8 Mart 2011 tarihinde söz konusu marka, mavi (Pantone 2747C) ve gümüş (Pantone 877C) renkler için aşağıdaki açıklamayla (tarifnameyle) birlikte kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğe dayalı olarak tescil edilmiştir:

“İki renk birbirine eşit oranda uygulanacaktır ve renkler birbirine bitişik (yan yana) halde dizilmiştir.” (The two colours will be applied in equal proportion and juxtaposed to each other)

27 Eylül 2011 tarihinde Optimum Mark, benzer gerekçelerle markanın hükümsüzlüğü talebinde bulunmuştur. Optimum Mark, tarifnamede yer alan “juxtaposed” ifadesinin “ortak bir sınırı olan”, “yan yana konulmuş” veya “kontrast etki için birbirine yakın duran” gibi biçimlerde algılanabileceğini, marka tarifnamesinin, iki rengin mallara ne şekilde uygulandığına ilişkin düzeni belirtmediğini, bu nedenle de gösterimin açık ve kesin olmadığını ileri sürmüştür.

EUIPO İptal Birimi, markaların gösteriminin yeterli kesinlikte olmaması nedeniyle iki markanın da hükümsüzlüğüne karar vermiştir. Kararda, markaların grafik gösteriminin çok sayıda farklı kombinasyona olanak sağladığı ve bu durumun, tüketicilerin satın alımlarını kesinlik içinde yapabilmeleri için sadece belirli bir kombinasyonu algılayıp anımsamalarına engel olduğu belirtilmiştir.

Red Bull, EUIPO İptal Biriminin kararlarına karşı EUIPO Temyiz Kurulu nezdinde itirazda bulunmuştur. Temyiz Kurulu 2 Aralık 2014 tarihli kararlarıyla her iki itirazın da reddine karar vermiştir. Kurul, Adalet Divanı’nın Heidelberger kararında ortaya koyduğu ilkelere atıf yaparak söz konusu markaların, eşlik eden tarifnamelerle birlikte değerlendirildiklerinde, yeterince kesin ve yeknesak (uniform) olmadığı tespitinde bulunmuştur. Kurul’a göre söz konusu markalar, iki rengin birbirinden farklı genel izlenime sahip çok sayıda farklı kombinasyonla tertip edilebilmelerine imkân tanımaktadır.

Red Bull tarafından EUIPO Temyiz Kurulu’nun bu kararlarına karşı açılan dava AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 30 Kasım 2017 tarihli kararıyla reddedilmiş ve bu kararın da temyiz edilmesi üzerine dava son karar mercii olan AB Adalet Divanı tarafından görülmüştür.

Başvuru sahibi Red Bull tarafından davada beş gerekçe ileri sürülmüştür:

  • eşit muamele ilkesinin ihlali,
  • AB Marka Tüzüğünün m. 4 (marka olabilecek işaretleri düzenleyen ve sicilde gösterim koşuluna yer veren madde) hükmü ile m. 7(1)(a) (4. maddede belirtilen şartları taşımayan işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceğini düzenleyen mutlak tescil engeli) hükümlerinin ihlal edilmesi,
  • yasal beklentilerin korunması ilkesinin ihlali
  • ölçülülük ilkesinin ihlali
  • Genel Mahkemenin usul kurallarına ilişkin bazı hükümlerin ihlali

Burada, özellikle ikinci sırada yer verilen dava gerekçesi bağlamındaki tespit ve değerlendirmeler üzerinde durulacaktır. Nitekim Adalet Divanı da kararında ilk olarak ikinci dava gerekçesini ele almıştır.

Bu kapsamda Divan tarafından, öncelikle bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için o işarete sağlanacak korumanın konusunun ve kapsamının açık ve kesin bir şekilde belirlenebilmesine imkân tanıyan bir gösteriminin sunulmasının gerekli olduğu hatırlatılmıştır. Eğer başvuruya yazılı bir tarifname eşlik ediyorsa, bu tarifname tescille elde edilmek istenen korumanın konusunu ve kapsamını netleştirmeye yardım etmeli; sunulan gösterim ile uyumsuz olmamalı ve sunulan gösterimin konusu ve kapsamı hakkında şüphelere yol açmamalıdır. (27/03/2019, Hartwall, C-578/17, EU:C:2019:261, para. 39-40)

Dış hat sınırları olmaksızın, münhasıran ve soyut olarak iki veya daha fazla rengin kombinasyonundan oluşan işaretlerin gösteriminin, renkleri önceden belirlenmiş ve yeknesak şekilde birleştiren bir sistematik düzen içermesi gerekmektedir. İki veya daha fazla rengin, belli bir şekil ve dış hat çizgileri olmaksızın sadece bir araya getirilmesi, ya da iki veya daha fazla renge ‘akla gelebilen her biçimde’ gönderme yapılması; gerekli kesinlik ve yeknesaklığı (uniformity) sağlamayacaktır. Bu şekildeki gösterimler birbirinden farklı çok sayıda kombinasyon yaratılmasına olanak sağlamaktadır. Bu da, tüketicilerin -ilerideki satın alımlarını kesinlik içinde yapabilmeleri bakımından- sadece belirli bir kombinasyonu algılayıp anımsamalarına engel olmaktadır. Ayrıca böylesi gösterimler, yetkili otoriteler ve ticari aktörlerin korumanın kapsamını bilmelerine de imkân vermemektedir.

Somut olayda Red Bull’a ait tescil başvurularının münhasıran mavi ve gümüş renklerin kombinasyonundan oluştuğu konusunda bir tartışma bulunmamaktadır.

Her iki işaretin de gösterimi, birbirine paralel ve yan yana dizilmiş, eşit yüzeye sahip biri mavi, diğeri gümüş renkte iki dikey blok biçiminde yapılmıştır. Bu gösterimlere birer tarifname de eşlik etmektedir. Bunlardan birincisi her bir rengin oranının “yaklaşık %50-%50” olduğunu, ikincisi ise iki rengin yan yana konulduğunu ve eşit oranda uygulanacağını belirtmektedir.

Dava konusu kararında Genel Mahkeme, ilk tescille ilgili olarak tarifnamede yer alan “yaklaşık” kelimesinin, gösterimdeki kesinlik eksikliğini destekler mahiyette olduğunu, bu durumun da ilgili renklerin farklı biçimlerde tertip edilebilmesine imkân sağladığını belirtmektedir.

Diğer tescille ilgili olarak ise Genel Mahkeme, yana yana dizilimin (juxtaposition) farklı biçimler alabileceğini, renkler eşit oranda dağılım gösterseler dahi bunların yana yana diziliminin farklı görünümlere ve yerleşimlere sebebiyet vereceğini ifade etmektedir.

Adalet Divanı, Genel Mahkeme’nin dava konusu kararındaki bu tespitlerine katılmaktadır. Söz konusu markaların tescili, önceden belirlenmiş olmayan çoklu gösterimlere yol açmakta olup yeknesak değildir. Dolayısıyla markalar, sicilde gösterim şartına ilişkin mevzuat hükmüne ve Mahkemenin “Heidelberger Bauchemie” kararında[1] ortaya koyduğu ilkelere aykırı olarak tescil edilmişlerdir.

Hatırlatmak gerekirse, Adalet Divanı, renk kombinasyonlarından oluşan markaların açık ve kesin şekilde sicilde gösterimi konusunda ilkesel nitelikteki Heidelberger kararında, dış hat sınırları olmaksızın, münhasıran ve soyut olarak iki veya daha fazla rengin kombinasyonundan oluşan markalar bakımından, grafik gösterimin “renkleri önceden belirlenmiş ve yeknesak şekilde birleştiren bir sistematik düzen” içermesi gerektiğini ortaya koymuştur. Yine aynı kararda, iki veya daha fazla rengin, belli bir şekil ve dış hat çizgileri olmaksızın sadece bir araya getirilmesinin, ya da iki veya daha fazla renge ‘akla gelebilen her biçimde’ gönderme yapılmasının; gerekli kesinlik ve yeknesaklığı (uniformity) sağlamayacağına hükmedilmiştir.

Diğer taraftan Adalet Divanı’na göre, somut olayda davacı Reb Bull’un iddiasının aksine, renklerin kombinasyonundan oluşan markaların, söz konusu renkleri önceden belirlenmiş ve yeknesak şekilde birleştiren bir sistematik düzen içermesi koşulu, bu tür markaları bir figüratif markaya dönüştürmeyecektir. Zira bu koşul, renklerin gösteriminin dış hatlarla belirlenmesinin şart olduğu anlamına gelmemektedir.

Markalar kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğe dayalı olarak tescil edilmiş olduğundan, EUIPO’nun ve Genel Mahkeme’nin, sicilde gösterim koşuluna ilişkin madde hükmü kapsamındaki değerlendirmede, markaların çeşitli tezahürlerdeki kullanımını, özellikle de söz konusu markaların fiili kullanımlarını göz önünde tutmasında bir engel bulunmamaktadır.

Belirtilen tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde Adalet Divanı, Genel Mahkeme tarafından verilen kararı yerinde bulmuştur. Davacı Red Bull tarafından ileri sürülen eşitlik, ölçülülük ve yasal beklentilerin korunması ilkelerinin ihlali gibi diğer gerekçeler de haklı görülmemiş ve sonuç olarak davanın reddine karar verilmiştir.

Adalet Divanı’nın aktardığımız kararı bu uyuşmazlık hakkındaki nihai ve kesin karardır.  Karar kanaatimizce bir takım soruları ve tartışmaları da beraberinde getirecektir.

Aktardığımız karar ekseninde tarafımızca yapılan bazı tespitler ve ilk akla gelen meseleler şunlardır:

  • Hükümsüzlük talebine konu her iki markada da marka örneğiyle (markanın reprodüksüyonu) birlikte birer yazılı tarifname sunulmuş ve ilgili renklerin kodları da bu tarifnamede verilmiştir. Ancak marka örneği (renkler marka örneğinde görünüm olarak eşit oranda yer kaplasa dahi) ve renk kodlarının verilmesi, renk kombinasyonundan oluşan markalarda gerekli kesinlik şartını yerine getirmeyecektir. Heidelberger kararında da ortaya konulduğu üzere, bu renklerin önceden belirlenmiş ve yeknesak bir sistematik düzen içermesi de gereklidir. Kanaatimizce bu da ancak bir tarifnameyle mümkün olabilecektir.
  • Dava konusu olayda marka örneğine eşlik eden ve renklerin dağılımını “yaklaşık %50-%50” şeklinde ifade eden tarifname yeterli kesinlikte bulunmamıştır. “Yaklaşık” kelimesinin anlamı itibarıyla zaten bir kesinlik içermemesi nedeniyle bu tarifnameyle tescil edilmiş marka bakımından ulaşılan sonuç çok da şaşırtıcı değildir. Ancak, dava konusu diğer markada, marka örneğine (ve ilgili renklerin kodlarına) eşlik eden “İki renk birbirine eşit oranda uygulanacaktır ve renkler birbirine bitişik (yan yana) halde dizilmiştir.” şeklindeki tarifname de EUIPO ve AB Adalet Divanınca, sicilde gösterim koşulu bağlamında yeterli kesinliği sağlar nitelikte görülmemiştir.
  • Şu halde, renk kombinasyonlarından oluşan başvurularda; marka örneğine ve renk kodlarına eşlik eden “renklerin dağılımı eşit orandadır”, “renklerin oranı %50-%50’dir”, “renkler eşit oranda yan yana getirilmiştir” vb. yazılı açıklamaların, sicilde gösterim şartının sağlanması bakımından yeterli olmayacağı anlaşılmakla birlikte, Mahkeme kararında bu koşulların nasıl bir tarifname (veya ilave bir açıklama ya da belge) ile sağlanabileceği konusunda bir ipucu da bulunmamaktadır.
  • Dava konusu olaydaki markalarda olduğu gibi, yeterli kesinlik taşımayan tarifnamelerle (veya tarifnamesiz) olarak tescil edilmiş renk kombinasyonu markaları, Adalet Divanı’nın bu kararı neticesinde, olası hükümsüzlük taleplerine/davalarına konu edilebilecektir. Dolayısıyla sicilde gösterimi yeterli kesinliği taşımayan renk kombinasyonu markaları, bu gerekçeye dayalı olarak hükümsüzlük tehdidi altında olacaktır.
  • Renk kombinasyonunun, marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin şekilde anlaşılmasını sağlayacak şekilde sicilde gösterimi, markanın kullanımının devreye girdiği durumlar (örn. kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik, tescilli bir renk kombinasyonu markasına dayanılarak yapılan itirazda markanın kullanım ispatı talebine konu olması, vb.) bakımından da büyük önem arz edecektir.  Örneğin dava konusu markayı ele alacak olursak, renk kombinasyonunun aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi bir fiili kullanımı, tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştiren bir kullanım olarak mı, yoksa ayırt edici karakterini değiştirmeyen bir kullanım olarak mı değerlendirilmelidir?
  • İşte, tescil talebine konu işaret için marka sahibine sağlanacak korumanın konusu açık ve kesin şekilde belirlenebilir olmadığında,  diğer bir ifadeyle markanın sicilde gösterimi aranan bu koşulları sağlar nitelikte olmadığında, yukarıdaki soruya verilecek yanıt da güçleşecektir. Şüphesiz korumanın konusunun kesin ve net olarak belirli olması, bu işarete başka işaretler karşısında sağlanacak korumanın kapsamının ve sınırlarının belirlenmesi açısından da etkili olabilecektir.
  • Dava konusu markalar “grafik gösterim” (graphic representation) şartının bulunduğu dönemde (önceki AB Marka Tüzüğü’nün yürürlükte bulunduğu) tescil edilmiş ve markaların hükümsüzlüğü bu mevzuat döneminde talep edilmiştir. Ancak şu an yürürlükte bulunan 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğünde, “grafik gösterim” şartı yerine “marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin şekilde anlaşılmasını sağlayacak şekilde sicilde gösterimi” şartı bulunmaktadır. Ancak kanaatimizce bu durum, kararın yürürlükteki mevzuata etkisini ve uygulanabilirliğini ortadan kaldırmayacaktır. Zira dava konusu Genel Mahkeme kararında da belirtildiği üzere, ilgili maddenin yeni lafzı, hukuki belirliliği güçlendirme amacını taşımakta olup madde hükümde yer alan ifadeler, hükmün bir önceki lafzından daha da kısıtlayıcı niteliktedir. Şöyle ki, AB kanun koyucusu, ilgili hükmün gövdesine açıkça, Adalet Divanı’nın Sieckmann (C-273/00) ve Heidelberger (C-49/02) kararlarında belirlenen ilkeleri dâhil etmiş ve böylelikle, söz konusu maddenin yeni lafzını içtihatlarla tam uyumlu hale getirmiştir. Dolayısıyla, verilen kararın yürürlükteki AB mevzuatı açısından da doğrudan etkileri olacağı ve kararın uygulama alanı bulacağı düşünülmektedir.
  • Adalet Divanı kararları, EUIPO ve AB üye ülkeleri açısından bağlayıcı niteliktedir. Dolayısıyla, başta EUIPO olmak üzere AB üye ülkelerinin fikri mülkiyet ofisleri/kurumlarının, renk kombinasyonlarından oluşan başvurulara ilişkin olarak sicilde gösterim koşulunun ne şekilde sağlanabileceğini tekrar tartışmaya açması ve uygulama kriterlerini revize etmeleri muhtemeldir.
  • Bundan böyle renk kombinasyonlarının, bilhassa AB’de ve AB üye ülkelerinde marka olarak tescilinin, sicilde gösterim şartının eksiksiz yerine getirilmesi bakımından biraz daha meşakkatli olacağı, zira inceleyici ofislerin bu tür markaları bahsi geçen husus açısından daha titiz bir incelemeye tabi tutacakları öngörülmektedir.
  • Ülkemiz açısından, 6769 sayılı SMK’nın marka hukukuna ilişkin pek çok maddesi gibi “marka olabilecek işaretler” başlığı bağlamında markanın sicilde gösterim şartını da içeren 4’üncü maddesi, AB Marka Tüzüğü’nün ilgili maddesinden alınmıştır. AB Adalet Divanı’nın bu kararı ve buna bağlı olarak AB düzeyinde olası bir uygulama değişikliğinin, mevzuatında çok benzer içerikte bir hüküm bulunan Türkiye açısından da etki ve yansımaları olacak mıdır?

Konuyla ilgili tespitleri, değerlendirmeleri ve bağlantılı olabilecek soruları çoğaltmak mümkündür.  Bu meselelerin ne şekilde çözüme kavuşacağını, ofis kararları ve mahkeme kararları ekseninde gelişip şekillenecek uygulamalar zaman içinde gösterecektir.

H. Tolga Karadenizli

Ekim 2019, Ankara

karadenizlit@gmail.com


[1] C-49/02, EU:C:2004:384

Kötüniyetli Marka Başvurusu Hakkında Güncel Bir ABAD Kararı: KOTON/EUIPO – NADAL ESTEBAN

ABAD, 12.09.2019 tarih C‑104/18 P sayılı kararında “hangi şartların varlığı halinde kötüniyetli marka başvurusundan bahsedilebileceğini” hükme bağlamıştır.

ABAD kararına konu olan olaydaki taraflar:

– Temyiz eden: “KOTON Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ” (Bu yazı kapsamında “KOTON” olarak geçecektir).

– İlk derecede davalı: Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)

– İlk derecede müdahil: Joaquín Nadal Esteban (Bu yazı kapsamında “Nadal Esteban” olarak geçecektir).

Nadal Esteban, 25.04.2011 tarihinde aşağıdaki markanın tescili için EUIPO’ya başvuruda bulunmuştur.

Başvuru, “Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nis Anlaşması”nın 25., 35. ve 39. sınıfları için yapılmıştır. Söz konusu bu sınıflara ait mal ve hizmetlerin içerikleri kısaca şu şekilde özetlenebilir:

– 25. Sınıf: İç-dış giysiler, ayak giysileri, baş giysileri.

– 35. Sınıf: Reklamcılık, iş yönetimi, iş idaresi, büro hizmetleri.

– 39. Sınıf: Taşımacılık ve malların paketlenmesi ve depolanması hizmetleri; tur düzenleme, seyahat için yer ayarlama hizmetleri.

KOTON ise elbise, ayakkabı ve aksesuarlar üretip satmaktadır. KOTON’a ait aşağıdaki marka Nis Anlaşması’nın 25. ve 35. sınıfları kapsamında tecil edilmiştir:

KOTON’a ait bir başka marka ise Nis Anlaşması’nın 18., 25. ve 35. sınıfları kapsamında tescil edilmiştir:

KOTON, marka tescilinde nispi ret nedenlerini düzenleyen 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün 8/I. maddesine dayanarak itirazda bulunmuştur.

EUIPO, KOTON’nun yaptığı itirazı 25. ve 35. sınıflar bakımından kabul etmiş; 39. sınıf bakımından ise itirazı reddetmiştir. Bu karar, EUIPO’nun Dördüncü Temyiz Kurulu tarafından da onaylanmıştır. Bunun üzerine Nadal Esteban tarafından tescil başvurusunda bulunulan marka, Nis Anlaşması’nın 39. sınıfı kapsamında tescil edilmiştir.

KOTON, tescili yapılan bu markanın Topluluk Marka Tüzüğü’nün mutlak hükümsüzlük nedenlerinden kötüniyetli marka tescilini düzenleyen 52. maddenin 1. fıkrasının b) bendine göre hükümsüz sayılmasını talep etmiştir.

EUIPO İptal Birimi, Nadal Esteban’nın kötüniyetinin ispatlanamaması sebebi ile KOTON’un yaptığı bu itirazı reddetmiştir.

KOTON, verilen bu karara karşı EUIPO’nun İkinci Temyiz Kurulu nezdinde itiraz etmiştir. Ancak KOTON’nun itirazını değerlendiren EUIPO’nun İkinci Temyiz Kurulu da KOTON’nun itirazını reddetmiştir. İkinci Temyiz Kurulu’na göre, uyuşmazlığın konusu olan markaların birbirleri ile olan benzerlikleri ve Nadal Esteban’ın KOTON’a ait tescilli markadan haber olup olmadığı, somut olayda kötüniyetin tespiti bakımından karar verici role sahip değildir. Zira uyuşmazlık konusu KOTON’a ait 18., 25. ve 35. sınıfları kapsamında tescil edilmiş markalar ile Nadal Esteban adına Nis Anlaşması’nın 39. sınıfı kapsamında tescil edilmiş markanın kapsadığı mal veya hizmetler, aynılık ya da benzerlik arz etmemektedir. Bu sebeple Topluluk Marka Tüzük’ünün 52/I-b maddesi kapsamında kötüniyetten bahsedilemez.

KOTON, 23.09.2016 tarihinde EUIPO’nun İkinci Temyiz Kurulu’nun bu kararına karşı Avrupa Birliği Genel Mahkemesi nezdinde itirazda bulunmuştur. KOTON, yaptığı itirazda Topluluk Marka Tüzük’ünün 52/I-b maddesi kapsamında kötüniyetin varlığının kabulü için uyuşmazlık konusu markaların aynı mal ve hizmetleri kapsamasının gerekli olmadığını; bunun aksinin ne Topluluk Marka Tüzük’ünden ne de ABAD kararlarından çıkarılabileceğini ileri sürmüştür. Ancak Avrupa Birliği Genel Mahkemesi de 30.11.2017 tarihli kararında Nadal Esteban adına tescil edilmiş markanın KOTON’a ait markalarla aynı mal ve hizmet sınıfına dahil olmadığına ve bu sebeple kötüniyetin var olmadığına hükmetmiştir. Zira kötüniyetli marka tescilinden bahsedilebilmesi için sonraki tarihli markanın önceki tarihli marka ile aynılık veya benzerlik arz etmesi ve aynı veya karıştırılabilecek derecede benzeri bir mal veya hizmet kapsamında tescil edilmesi gereklidir. Nadal Esteban’nın KOTON’a ait markadan sadece haberdar olması, onun kötüniyetli olduğuna ilişkin yeterli bir sebep değildir. Ayrıca Nadal Esteban’nın daha önce tescil edilmiş olan KOTON markalarının kullanımını engelleme amacı ve kötüniyeti de KOTON tarafından ispat edilememiştir.

KOTON, Avrupa Birliği Genel Mahkemesi’nin vermiş olduğu bu kararı ABAD’da taşımıştır. ABAD, uyuşmazlık hakkında özetle şu kararı vermiştir:

Topluluk Marka Tüzük’ünde “kötüniyet” kavramı tanımlanmamıştır. Kötüniyet kavramının anlamı, hangi kapsam içinde kullanıldığına ve bu Tüzük’ün amacına bakılarak tespit edilmelidir. Marka hukuku kapsamında kötüniyet, ticari hayatta doğruluğa ve dürüstlüğe aykırı olan anlayışın ve amacın varlığını ifade etmektedir. Topluluk markasına ilişkin kuralların amacı, özellikle Avrupa Birlik’i içinde dürüst ve bozulmamış rekabeti sağlamaktır. Bu rekabet teşebbüslerin mal ve hizmetlerinin kalitesi ile müşterilerini kendilerine bağlayabilmeleri ile gerçekleşebilecektir. Söz konusu bu amaç teşebbüslerin mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden karıştırma tehlikesi olmaksızın ayırt edilmesini sağlayacak markaları tescil edebilme imkanına sahip olmakla mümkün olacaktır.

Topluluk Marka Tüzük’ünün 52/I-b maddesi kapsamında mutlak hükümsüzlükten bahsedilebilmesi için topluluk markası sahibinin marka başvurusu yapmaktaki amacı,

– Dürüst bir şekilde rekabet etmek olmamalı;

– Ticari teamüllerle ters düşecek şekilde üçüncü kişilerin menfaatlerine zarar vermek veya markanın sağladığı faydaları haksız bir şekilde elde etmek olmalı ve bu durum inandırıcı ve birbiri ile uyumlu delillerle ispat edilebilmelidir.

Marka başvurusunda bulunan kişinin sübjektif nitelik taşıyan bu amacı, yetkili makamlar tarafından objektif kriterler kullanılarak tespit edilmelidir. Bu tespit, her somut olaydaki tüm veriler dikkate alınarak yapılmalıdır.

ABAD, Topluluk Marka Tüzük’ünün 52/I-b’deki “kötüniyetli marka başvurusu” ile Topluluk Marka Tüzük’ünün 53/I-a’daki nispi hükümsüzlük nedenlerinden “karıştırma tehlikesi”, birbirinden farklı müesseseler olduğunu belirtmiştir. Topluluk Marka Tüzük’ü 52/I-b maddesi, 53/I-a’dan farklı olarak, hükümsüzlük talebinde bulunan kişinin kullandığı markanın hükümsüzlüğü talep edilen marka ile aynı veya benzer ürünler için tescil edilmiş olmasını şart koşmamakta ve karıştırma tehlikesinin varlığını da aramamaktadır.

ABAD’a göre kötüniyetli marka başvurusundan bahsedilebilmesi için uyuşmazlık konusu sonraki tarihli marka ile üçüncü bir kişi tarafından kullanılan önceki tarihli marka arasında karıştırma tehlikesinin bulunması veya söz konusu markaların aynı veya benzer olmaları şart olmayıp; diğer inandırıcı ve birbiri ile uyumlu delillerin varlığı halinde de marka tescil başvurusunda bulunan kişinin kötüniyetinden bahsedilebilecektir.

ABAD’a göre kötüniyet, sadece aynı veya benzer işaretin aynı veya benzer ürünler için kullanılması durumunda söz konusu değildir. Zira kötüniyetin varlığının sadece aynı veya benzeri işaretlerin aynı mal ve hizmetler için kullanılması durumu ile sınırlandırılması, Topluluk Marka Tüzük’ünün 52/I-b maddesinin kapsamını daraltacaktır.  

ABAD, başvuru sahibinin kötüniyeti tespit edilirken dikkate alınacak etkenlerin özellikle tescil başvurusunun yapıldığı zamanki etkenler olduğunu hükme bağlamıştır. Ancak AB Genel Mahkemesi, tescil için başvurusunun yapıldığı zamanki tüm etkenleri, somut olay bakımından önem arz etmesine rağmen dikkate almamıştır. Bu etkenler özellikle şunlardır:

– Nadal Esteban, şekillendirilmiş bir şekilde yazılan “KOTON” kelimesini sadece Nis Anlaşması’nın 39. sınıfındaki hizmetler için değil ayrıca Nis Anlaşması’nın 25. ve 35. sınıflarına ait olan mal ve hizmetler için de tescil ettirmiştir. AB Genel Mahkemesi’nin karar verirken tartışmasız olan ve KOTON tarafından da ileri sürülen bu durumu, dikkate alması gereklidir.

– Topluluk Marka Tüzük’ünün 52/III. maddesine göre “hükümsüzlük sebepleri”, tescil edilen ürün veya hizmet sınıflarının tümü için ileri sürülebileceği gibi, sadece bir kısmı için de ileri sürülebilir. Somut olayda KOTON, kısmi hükümsüzlük talebinde bulunmayıp; tüm ürün ve hizmet sınıfları için marka tescilinin hükümsüzlüğünü talep etmiştir. KOTON, tekstil ürünleri için kullandığı markanın Nadal Esteban tarafından tekstil ürünleri de dahil olmak üzere birden çok mal ve hizmetler için tescil ettirilmek istendiğini ileri sürmüştür. KOTON, bu kapsamda Nadal Esteban’ın tescil başvurusu yaptığı sıradaki amacının ve dolayısıyla kötüniyetin varlığının incelenmesini talep etmiştir.

– KOTON ve Nadal Esteban, önceden ticari bir ilişki içerisinde bulunmuşlar ve bu ticari ilişki KOTON tarafından sona erdirilmiştir. AB Genel Mahkemesi, vermiş olduğu kararda taraflar arasındaki KOTON tarafından sona erdirilmiş olan bu ticari ilişkiyi ikinci derecede ele almıştır. AB Genel Mahkemesi, şekillendirilmiş bir şekilde yazılan “KOTON” kelimesini içeren ve Nis Anlaşması’nın 25., 35. ve 39. sınıflarına ait olan mal ve hizmetler için yapılan marka başvurusunun Nadal Esteban’ın ekonomik faaliyetleri dikkate alındığında ticari mantığa ne kadar uygun olduğunu incelememiştir.

– AB Genel Mahkemesi, verdiği kararda “marka başvurusundaki ticari mantığın” veya “marka başvurusundaki aşamalardaki kronolojinin” uyuşmazlığın çözümünde önemli bir yere sahip olduğundan bahsetse de bu unsurları, verdiği kararda tartışmamıştır.

ABAD, söz konusu sebeplerle AB Genel Mahkemesi’nin verdiği kararı bozmuştur.

Dr. Öğr. Üyesi Salih POLATER

Ekim 2019

salihpolater@gmail.com