Kategori: Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları

İsviçre İçin Hayal Kırıklığı: “EMMENTALER” Ortak Markası Hakkındaki Ret Kararı ABAD Genel Mahkemesi Tarafından Onandı

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi (“Genel Mahkeme”), 24 Mayıs 2023 tarihinde T-2/21 sayılı kararıyla. “EMMENTALER” isminin tanımlayıcı olması nedeniyle Avrupa Birliği (“AB”) Markası olarak tescil edilemeyeceğine karar vermiştir. Ayrıca kararda ortak markalarla ilgili hükmün dar yorumlanması gerektiğine dair önemli değerlendirmelerde de bulunulmuştur. Aşağıda Genel Mahkeme’nin ilgili uyuşmazlıkta yaptığı değerlendirmeler incelenmiştir. Kararın orijinal metnine bu bağlantıdan ulaşılabilir. 

EUIPO başvuru süreci ve uyuşmazlığın arka planı

4 Ekim 2017 tarihinde Emmentaler Switzerland, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (“WIPO”) nezdinde başvurduğu “EMMENTALER” kelime markasının ortak marka olarak tescili için 1378524 uluslararası marka numarasını almış ve bu uluslararası marka başvurusu 7 Aralık 2017’de Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (“EUIPO”) bildirilmiştir. 

Tescili istenen mallar ise 29. sınıftaki ““emmentaler” coğrafi işareti ile korunan peynirler” mallarıdır. 

9 Eylül 2019 tarihinde mutlak ret nedenleri yönünden inceleme yapan uzman, marka başvurusunu 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğünün (“Tüzük”) 7(1)(b) ve (c) maddeleri uyarınca ve 7(2) maddesiyle birlikte değerlendirerek reddetmiştir. Bunlar sırasıyla, herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretlerin ve ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceğini belirten 7/(1)(b) ve (c) maddeleri ile söz konusu 7. maddenin 1. fıkrasının tescil edilemezlik gerekçelerinin Avrupa Birliğinin sadece bir kısmında geçerli olmasına bakılmaksızın uygulanacağını belirten 7(2) maddesidir. Başvuru sahibi bu karara itiraz etmiştir. 

İtiraz üzerine verilen kararla 28 Ekim 2020 tarihinde İkinci Temyiz Kurulu, Tüzüğün 7(1)(c) maddesine dayanarak, marka başvurusunun tanımlayıcı olduğu gerekçesiyle itirazı reddetmiştir.

Genel Mahkeme Süreci

Marka sahibi, uyuşmazlık konusu kararın iptali için Genel Mahkeme’ye başvurmuştur. Buradaki argümanlarından biri, ticaret hayatında söz konusu mal veya hizmetlerin coğrafi menşeini belirlemeye yarayabilecek işaretlerin Tüzüğün 74(2) maddesi çerçevesinde 7(1)(c) maddesinin istisnası olarak AB ortak markası olabileceği üzerinedir. Ne var ki Genel Mahkeme, Tüzüğün madde 7(1)(c)’de belirtilen mutlak ret gerekçesine istisna getiren bu hükmün kapsamının söz konusu malların türü, kalitesi, miktarı, kullanım amacı, değeri, üretim zamanı veya diğer özelliklerine ilişkin bir gösterge olarak kabul edilecek işaretleri değil, yalnızca bu malların coğrafi kökenine ilişkin bir gösterge olarak kabul edilecek işaretleri kapsayacak şekilde katı bir şekilde yorumlanması gerektiğine dikkat çekmiştir. Mevcut davada, Temyiz Kurulu, ’emmentaler’ teriminin ilgili Alman halkı için bir peynir türünü tanımlayıcı nitelikte olduğu ve bu peynirin coğrafi kökeninin bir göstergesi olarak algılanmadığı sonucuna varmakta tamamen haklı görülmüştür. Başvuru sahibinin Mahkeme’ye, halkın söz konusu işareti coğrafi anlamda anladığını göstermeye yönelik herhangi bir kanıt sunmadığı belirtilmiştir. Bu koşullar altında, başvuru sahibinin, başvurulan markanın Tüzüğün 74(2) maddesi kapsamında ortak marka olarak korunması gerektiğini iddia edemeyeceği sonucuna varılmıştır.

Image by Nicole Dralle from Pixabay

Diğer yandan, yerleşik içtihada göre, Tüzüğün 7(1)(c) maddesindeki işaretlerin, bir markanın temel işlevi olan mal veya hizmetlerin ticari kaynağını belirleme işlevini yerine getiremediği kabul edilmektedir. Bir işaretin bu kapsama girmesi için, söz konusu mal veya hizmetlerle yeterince doğrudan ve somut bir bağlantı kurarak, ilgili kamuoyunun söz konusu mal ve hizmet kategorisinin bir tanımını veya özelliklerinden birini hemen ve daha fazla düşünmeden algılamasını sağlaması gerekmektedir. Bir işaretin tanımlayıcı niteliği yalnızca ilgili mal veya hizmetlere ve ilgili kamuoyu tarafından anlaşılma şekline atıfta bulunularak değerlendirilebilir. Ayrıca, yukarıda da belirtildiği üzere, Tüzüğün 7(2) maddesi uyarınca söz konusu Tüzüğün 7(1)(c) maddesi, tescil edilemezlik gerekçelerinin Avrupa Birliği’nin sadece bir kısmında geçerli olmasına bakılmaksızın uygulanacaktır ve söz konusu kısım tek bir Üye Devletten de oluşabilir.

Temyiz Kurulu, ilgili halkın Avrupa Birliği’ndeki genel halktan oluştuğu ve ortalama dikkat seviyesine sahip olduğu kanaatindedir. Uyuşmazlığa konu kararda Temyiz Kurulu esasen, EMMENTALER işaretinin Bulgarca, Danca, Almanca, Estonca, İrlandaca, Fransızca, Hırvatça, Macarca, Felemenkçe, Lehçe, Romence, Slovakça, Fince, İsveççe veya İngilizce konuşan ilgili halkın bir kısmı tarafından delikler içeren bir sert peynir türünü belirttiği şeklinde hemen anlaşılacağını tespit etmiştir. Özellikle Alman kamuoyu nezdinde anlaşılacağına ilişkin çeşitli faktörlere dayanılmıştır. Bunlardan biri de Duden sözlüğünde bu kelime aratıldığında şu tanımın çıkması olarak gösterilmiştir: Kiraz büyüklüğünde delikleri ve ceviz tanelerinin tadı olan tam yağlı İsviçre peyniri; emmental peyniri.

Temyiz Kurulu ayrıca, EMMENTALER işaretinin bir peynir türünü belirttiğini tespit ederken marka başvurusunun yapıldığı tarihte “emmentaler”in Almanya da dahil olmak üzere birçok Üye Devlette üretilen bir peynir olduğu gerçeğini dikkate almıştır. Söz konusu peynirlerin üzerinde üretim ülkesi veya yeri özellikle belirtilmemektedir. Almanya’da emmentaler peyniri üretiminin ilgili kamuoyunun EMMENTALER işaretinin tanımlayıcılığna ilişkin algısı üzerindeki etkisiyle alakalı olarak yerleşik içtihada göre, bir ürünün belirli bir isim altında üretilmesi ve pazarlanmasında bu ismin ürünün menşeine atıfta bulunacak şekilde kullanılmamasının söz konusu ismin jenerik hale gelip gelmediğine ilişkin önemli bir gösterge teşkil edebileceği belirtilmiştir. Söz konusu yerleşik içtihatta belirtilen hususlar, her ne kadar bir ismin jenerik niteliğiyle ilgili olsa da işaretlerin tanımlayıcı karakterinin incelenmesiyle de ilgili görülmüştür. Zira mahkemeye göre, bir işaretin jenerik veya tanımlayıcı olarak nitelendirilmesi birbiriyle yakından bağlantılıdır, çünkü bir işaret her iki durumda da ayırt edici karakterden yoksundur. Bu nedenle, özellikle, birden fazla müteşebbisin bir Üye Devlette söz konusu malların ticari veya coğrafi menşeine atıfta bulunmaksızın belirli bir işareti taşıyan mallar üretmesi ve pazarlaması, ilgili kamuoyunun bahsedilen işaretin bu malların bir özelliğini belirtiyor olarak algılamasına ve dolayısıyla tanımlayıcı olarak değerlendirilmesine yol açabilir.

Temyiz Kurulu, EMMENTALER işaretinin bir peynir türünü tanımladığını göstermek amacıyla, emmentaler peynirinin standart bir peynir türü olarak sınıflandırıldığı Alman peynir yönetmeliğine de dayanmıştır. Bu sınıflandırmanın, ilgili kamuoyunun söz konusu işaretin tanımlayıcı niteliğine ilişkin algısını yansıtması mahkemece de muhtemel bulunmuştur. 

Başvuru sahibi, Temyiz Kurulu’nun başvurulan markanın tanımlayıcı karakterinin, Avrupa Birliği’nin İsviçre ile arasındaki tarım ürünleri ve gıda maddeleri için menşe adları ve coğrafi işaretlerin korunmasına ilişkin 17 Mayıs 2011 tarihli Anlaşma ile korunan menşe adları ve coğrafi işaretler listesine ‘Emmentaler’ adının dahil edilmesine karşı çıkmış olmasından da çıkarılabileceği yönündeki tespitine itiraz etmiştir. Temyiz Kurulu’nun itiraz edilen kararın 24. paragrafında atıfta bulunduğu, İsviçre Federal Tarım Ofisi’nin 17 Aralık 2009 tarihli basın açıklamasında bu dışarda bırakılmanın nedenleri açıklanmıştır. Söz konusu basın açıklamasında Federal Tarım Ofisi, İsviçre ile Avrupa Birliği arasındaki müzakerelerin, Emmentaler adının bu anlaşma bağlamında menşe adları ve coğrafi işaretler listesine dahil edilmesine ilişkin farklı tutumları nedeniyle uzun süre aksadığını, çünkü “[Avrupa Birliği’nin] “Emmentaler” adını jenerik bir ad olarak kabul ettiğini” ve “[Avrupa Birliği’nin] bu adın tüm Üye Devletlerde kullanılmasını [kullanılabilmesini] şart koştuğunu” belirtmiştir. Söz konusu basın açıklamasına göre, bu farklılıklar nedeniyle İsviçre ve Avrupa Birliği Emmentaler ismini bu listeye dahil etmemeye karar vermiştir. Buradan da “emmentaler” isminin jenerik ve tanımlayıcı olduğunun kabulü sonucu çıkarılabilmektedir.

Ek olarak, yerleşik içtihattan, bir ismin Codex Alimentarius’ta jenerik olarak tanımlanmış olmasının, başvurulan markanın bir peynir türünü tanımlayıcı olup olmadığını değerlendirmek konusunda ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Öncelikle belirtmek gerekir ki Codex Alimentarius veya “Gıda Kodu”, Codex Alimentarius Komisyonu tarafından kabul edilen gıda standartları, kılavuzlar ve uygulama kurallarından oluşan bir koleksiyon olup kısaca uluslararası gıda standartları olarak belirtilebilir. CAC olarak da bilinen Komisyon, Ortak FAO/WHO Gıda Standartları Programının merkezi bir parçasıdır ve tüketici sağlığını korumak ve gıda ticaretinde adil uygulamaları teşvik etmek amacıyla FAO ve WHO tarafından kurulmuştur. Codex Alimentarius Komisyonu tarafından hazırlanan emmental genel standardına (CXS 269-1967) göre, ’emmental’ terimi, bu standartta listelenen gerekliliklere uyan olgunlaşmış bir sert peyniri tanımlamaktadır. Bu standardın 7.1 maddesi uyarınca, EMMENTALER işareti, ürünün emmental standardına uygun olması koşuluyla, önceden paketlenmiş gıda maddelerinin etiketlenmesine ilişkin genel standarda uygun olarak kullanılabilir. Buradan mahkeme, EMMENTALER işaretinin Codex Alimentarius bağlamında, söz konusu standartta belirtilen özelliklere sahip bir peynir türünün adı olarak algılandığı sonucunu çıkarmaktadır. Dolayısıyla mahkeme, Temyiz Kurulu’nun söz konusu uluslararası gıda standartlarını/kodlarını tanımlayıcılık değerlendirmesinde dikkate alabileceğine kanaat getirmiştir.

Ayrıca, son olarak, 5 Aralık 2000 tarihli Guimont (C-448/98, EU:C:2000:663) kararının 32. paragrafında, Adalet Divanı’nın, emmental peynirin Fransa dışındaki Üye Devletlerde yasal olarak üretildiğini ve pazarlandığını teyit ettiği belirtilmiştir. Bu husus da ilgili ibarenin söz konusu peynir için tanımlayıcı olduğu hususunu destekler nitelikte bulunmuştur.

Image by PDPhotos from Pixabay

Sonuç olarak, yerleşik içtihat ışığında Temyiz Kurulu, Genel Mahkeme tarafından, söz konusu ret gerekçesinin duruma göre tek bir Üye Devletten oluşabilecek Avrupa Birliği’nin bir kısmında mevcut olmasının yeterli olduğunu göz önünde bulundurarak uyuşmazlık konusu işaretin 2017/1001 sayılı Tüzüğün 7(1)(c) ve 7(2) Maddelerinin amaçları bakımından tanımlayıcı olduğu sonucuna varmakta haklı görülmüştür. 

Kararın kanaatimizce en önemli kısımları, ortak markaların tanımlayıcı olarak değerlendirilmesinde birçok kriterin ele alınması ve ortak markanın reddi hükmünün istisnasının yalnızca malların coğrafi kökenine ilişkin bir gösterge olarak kabul edilecek işaretleri kapsayacak şekilde katı bir şekilde yorumlanması gerektiğidir. 

Alara NAÇAR SEÇKİN

nacar.alara@gmail.com

Haziran 2023

SEVİİİİM KOŞ KAVGA VAR;  AB İÇİNDE ENTERESAN BİR FETA MEVZUSU  ve GENEL MAHKEME KARARI

Bazı kararlar vardır ki okumaya başladığınızda kendi kendinize sonunu daha baştan  görürsünüz, mevzuat ile uygulamayı ve rüzgarın nereden estiğini  biliyorsanız. İşte bu yazının konusu olan 14/07/2022 tarihli AB Genel Mahkemesi 5. Dairesi’nin C 159/20 nolu dosyada verdiği karar da  benim için öyle oldu. Bakalım siz ne düşüneceksiniz okurken.

Olaylar şöyle başlıyor; Yunan otoriteleri Danimarka’da bazı işletmelerin ürettikleri peynirlerin üzerine “Feta” “Danimarka Fetası” veya “Danimarka Feta Peyniri”  yazarak başka ülkelere sattığını tespit ediyor. Hemen Danimarka resmi mercileri ile irtibata geçerek Feta coğrafi işaretli peynirlerin özelliklerine  uymayan bu peynirlerle ilgili eylemlerin durdurulmasını talep ediyorlar.  Fakat Danimarka eylemlere son vermiyor ve diyor ki bizim bu yaptığımız AB mevzuatına aykırı değil, 1151/2012  numaralı Tüzük ancak Avrupa Birliği sınırları içinde satılan ürünlerle ilgili uygulanabilir,halbuki bizim üreticiler o peynirleri Birlik dışı ülkelere satıyor ve malların satıldığı ülkelerde FETA koruma altında bir coğrafi işaret değil, yani biz üstünde Feta yazan o peynirleri ürettirip  sattırmaya devam edeceğiz.

Yunanlılar bakıyorki bu iş böyle olmayacak, AB Komisyonu’nun kapısını çalıp olanları anlatıyor ve Komisyon’un işe müdahale etmesini istiyorlar. Haklılar mı? Bence haklılar.

26 Ocak 2018 tarihinde Komisyon Danimarka Krallığı’na resmi bir uyarı mektubu  yazarak diyor ki;  bu tecavüz teşkil eden eylemleri engellemeyerek   veya durdurmayarak ,  bir AB üyesi olarak,  özellikle 1151/2012 numaralı Tüzüğün  13. Maddesi ile  Avrupa Birliği Antlaşması  TEU’nun  4(3) maddesi olmak üzere AB Hukukunu ihlal ediyorsunuz, bu işe bir son verin.

Danimarka Krallığı Komisyon’a “biz hiç öyle düşünmüyoruz, yaptığımızda bir hukuka aykırılık yok” diye cevap verince  bu sefer Komisyon  25 Ocak 2019’da gerekçeli bir görüş yazarak Danimarka’ya gönderiyor ve amiyane deyimle kısaca  “yeter artık durdurun şu işi” diyor.

22 Mart 2019’da Danimarka verdiği resmi cevap ile  “bizim fikrimiz aynı, pozisyonumuzu değiştirmiyoruz” diyor. İşte ben  bu noktada Seviiim koş kavga çıktı diye bağırıyorum pencereden!. (bu referansı sadece Bizimkiler dizisini seyretmiş olanlar anlayacak ama olsun!)   

Mesele suhuletle  çözülmeyince Komisyon konuyu  Genel Mahkeme’ye taşıyor. Tahmin edeceğiniz gibi Yunan Devleti ve Güney Kıbrıs da Komisyon lehine müdahil oluyorlar sürece.  

Komisyon Genel Mahkemeden şu iki  konuda Danimarka Krallığı aleyhine deklarasyon vermesini talep ediyor; Danimarka bu eylemleriyle   1151/2012 numaralı Tüzüğün  13. Maddesi uyarınca üstüne düşen  yükümlülükleri yerine getirmemiştir + Danimarkalı üreticilerin bu taklit FETA peynirlerini üretip satmasına izin vererek Danimarka TEU’nun 4(3) maddesini ihlal etmiştir.

        KOMİSYON’UN ARGÜMANLARI-İDDİALARI

AB Komisyonu’nun argümanlarını kısaca şu şekilde özetleyebilirim;

1-1151/2012 numaralı Tüzük  tescilli coğrafi işaretlere geniş bir koruma sağlar. Bu korumayla, adil rekabet içerisinde ve fikri mülkiyet haklarına saygı çerçevesinde piyasadaki üreticilere pozitif bir hak sağlanarak özelliklere uyan ürünler üzerinde tescilli ismi kullanmalarına izin verilir. Tüzüğün  13(1) maddesi nelerin hukuka aykırı kullanım olacağını sayar ve bunlar arasında özellikle tescilli coğrafi işarete özgü özelliklere  uymayan ürünler üzerinde coğrafi işaretin kullanılmasının bir ihlal anlamına geldiği belirtilmiştir. Bu hükmün amacı üreticileri korumaktır.  

2-Danimarkalı üreticiler üstüne FETA yazdıkları bu peynirleri inek sütünden ve coğrafi işaret tescilinde belirlenmiş olan coğrafi alanın dışında üretiyorlar, sonrada Birlik üyesi olmayan ülkelere satıyorlar.  

3- Tüzük  tescil edilmiş isimlerle ilgili fikri mülkiyet haklarını açık biçimde  korur. Tüzüğün  3-5 ve 18 numaralı gerekçelerinde vurgu yapıldığı üzere, tescilli isimler üreticiler arasında adil rekabet ortamının  sağlanması için  esaslı bir role sahip, bu isimler ürünün karakteristiğini niteliyor, üreticilerin mallarını üretim maliyetini karşılayacak bir fiyata satmalarını sağlıyor, haksız rekabeti önlüyor, ve ayrıca bu isimlerin ününün zarar görmesine de engel oluyor.

Bu durumda hukuka aykırı şekilde üretilen Danimarka’da ki peynirlerin Birlik içinde mi  yoksa Birlik dışına mı satıldığının hiçbir önemi yok.

Danimarkalı üreticilerin bu yaptığı orijinal FETA üreticilerinin ve çiftçilerin harcadığı emekten haksız fayda sağlamaktan başka bir şey değil. Yapılan eylem açıkça bir ticari kullanım ve FETA coğrafi işaretinin ününü sömürmedir.

4-Danimarka apaçık biçimde AB fikri mülkiyet hukukunu ihlal ediyor. Tecavüz eylemi Birlik sınırları içerisinde gerçekleşiyor çünkü hukuka aykırı olarak FETA diye etiketlenen peynirler Birlik sınırları içinde  mukim üreticilerce üretiliyor, eylemin bütün negatif sonuçları Birlik içinde doğuyor.

Danimarka bu davranışıyla Birlik içerisinde fikri mülkyet haklarına koruma sağlanması konusunda üye bir ülke olarak verdiği taahhüdü yerine getirmiyor. Bu davranış Birlik iç piyasasının düzgün biçimde işlemesine ciddi bir ket vurduğu gibi mevzuat ile belirlenen hedeflere ulaşılmasını da engelliyor.  

YUNANİSTAN’IN ARGÜMANLARI-İDDİALARI

Yunanistan’ın dosyaya Komisyon lehine müdahil olarak katıldığını belirtmiştim. Onlarda diyor ki;

  1. 1151/2012 numaralı Tüzük açıkca taklit coğrafi işaretli ürünleri yasaklıyor. Burada taklit olan ürünün hangi amaçla üretildiği/üreticinin iradesinin-kastının hiçbir  önemi yok  çünkü mevzuatta ihracat amacıyla üretim yapılmasıyla malların Birlik içinde tüketilmesi için üretim yapılması şeklinde  bir ayrım yok.
  2. Önceki mevzuatta 13(3) maddesinin bir muadili yoktu. Şimdiki mevzuata böyle bir madde koyarak Kanun koyucu coğrafi işaretlerle ilgili sistemi kolaylaştırıp güçlendirmek amacıyla üye ülkelere sorumluluk yükledi ve kendi sınırları içinde bu tarz hukuka aykırı eylemleri engelleme ve durdurma insiyatifi verdi.  Her üye ülkenin bu konuda sorumluluğu var. Yine mevzuat gereği üye ülkeler  bir ürün piyasaya sunulmadan evvel bunun hukuka uygun olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü altında; burada Kanun koyucunun AB’de üretilip dış pazara satılacak ürünleri kapsam dışı bırakma iradesi yok, aksi bir yorumda zaten herhangi bir kontrol yapılması imkansız hale gelir.     

GÜNEY KIBRIS’IN ARGÜMANLARI-İDDİALARI

Onlar da , doğal olarak, Komisyon yanında saf tutarak  diyor ki;

1-Tüzük  bir fikri mülkiyet hakkı olarak coğrafi işaretlere kapsamlı bir koruma sağlıyor. Bu koruma iç piyasanın fiziki sınırlarının bittiği noktaya kadar değil, mevzuattan bu anlaşılıyor zaten. Tüzüğün 36.maddesinden ve hatta 608/2013 numaralı Tüzük’den bu görülüyor. Danimarka kendi ülke sınırları içerisinde gerekli kontrolleri yapmak zorundaydı, yoksa kalkıp da bu hukuka aykırı üretimleri desteklememeliydi.

2-Ürünlerin paketlerine FETA yazılması doğrudan ticari kullanımdır. Üye ülkelerin sadece piyasaya sunma konusunda değil aynı zamanda üretim konusunda da sorumluluğu var. Danimarka’nın bu yaptığı mevzuatın ruhuna da aykırı.

PEKİ DANİMARKA NE DİYOR?

Komisyon’un, Yunanistan’ın ve Güney Kıbrıs’ın argümanlarını daha en baştan kestirmek mümkündü aslında. Ben okurken asıl Danimarka’nın karşı argümanlarını merak etmiştim. Danimarka’ya göre durum şöyle;

  1. Komisyon’un talepleri reddedilmeli çünkü bir kere herşeyden önce 1151/2012 sayılı Tüzük Avrupa Birliği dışındaki üçüncü ülkelere ihraç edilecek ürünleri kapsamıyor.  Tüzük okunduğunda Üye ülkelerin sorumluluğunun sadece Birlik iç pazarında “satılacak” ürünlere mi ilişkin olduğu yoksa bu sorumluluğun ihraç için üretilmiş ürünlere de şamil olup olmadığı anlaşılmıyor, çünkü bu konuda açık hüküm yok.

Halbuki 1151/2012 sayılı Tüzük ile  yakından bağlantılı  diğer Tüzüklere bakıldığında,mesela aromatize şaraplara veya distile içkilere ilişkin coğrafi işaret Tüzükleri gibi, bunlarda üye ülkelerin sorumluluğunun ihraç edilmek üzere AB’de üretilmiş ürünleri de kapsadığı açıkça yazıyor. Eğer 1151/2012 sayılı Tüzük  kapsamında da böyle bir sorumluluk yüklenmek  istenseydi Tüzüğe aynı şekilde açık hüküm koyulurdu; koyulmadığına göre demek ki bu yönde bir sorumluluk yüklenmek istenmemiş üye ülkelere.  

2-Tüzük okunduğunda amacının iç pazarda satılacak ürünlere dair bir sistem kurmak olduğu anlaşılıyor, çünkü hükümler hep AB içindeki alıcı ve tüketicilerle ilgili. Tüzük’ de bahsedilen tüketici her zaman Avrupa Birliği tüketicisi ve piyasadan kastedilen de AB iç pazarı. Bu Tüzük Birlik seviyesinde bir koruma ile ilgili, Tüzüğün 20 numaralı gerekçesinden anlaşılacağı gibi aynı tip  bir korumanın  AB dışı ülkelerde var olabilmesi için AB’nin ya bu dış ülkelerle ikili-çoklu anlaşmalar yapması lazım yada Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kapsamında başka mekanizmalar oluşturması gerek. Tüzüğün amaçlarının Birlik dışı ülkelere yayılacak biçimde bir koruma sağlanacağı şeklinde yorumlanması mümkün değil.

3-Bu Tüzük yapılırken hazırlık çalışmaları sırasında Bölgeler Komitesi, etiketleri AB tarım ürünlerinin etiketlerine dair standartlara uymayan ürünlerin AB içinde VEYA AB üyesi olmayan ülkelere satılması halinde alınacak özel tedbirleri düzenleyen bir hükmün Tüzüğe koyulmasını önerdi.

Ayrıca Avrupa Parlamentosu Tüzüğün 13.maddesine bir ekleme yapılarak Birlik içinde satılacak veya ihraç edilecek (coğrafi işaretli) ürünlerin etiketlerinin Tüzüğe  aykırı olmasını engellemek  için üye ülkelerce uygulanacak kuralların tanımlanması  konusunda  AB Komisyonu’na yetki verilmesini önerdi.

Ama Tüzük sadece AB iç pazarına sunulan ürünlere ilişkin olarak çıktı, bununla sınırlandı. Bu da bize gösteriyor ki Kanun koyucu AB’de üretilip ihraç edilecek mallara ilişkin durumu düzenlemeyerek bu konuya izin verdi yani bu tip malların Tüzük kapsamında olmayacağını işaret etti.

4-Zaten Tüzük yürürlüğe girmeden  önceki durum da  ihraç edilen malların Tüzüğe dahil olmadığını gösteriyor.  ABAD’ın kararlarında da belirtildiği üzere tarım ve gıda ürünlerine dair  coğrafi işaretlerin korunmasına ilişkin sistem önceki mevzuatlara  dayanıyor ve Tüzüğün 13. Maddesi bunlarda  önemli bir değişiklik yapılmadan oluşturuldu.

5-Hukuki netlik prensibi gereği bir madde geniş yorumlanamaz. Maddede ihraç ürünleri açıkça yazmıyorsa, bu ürünler madde kapsamında değerlendirilemez.

Evet Komisyon’a şu konuda katılıyoruz, maddede geçen “üretilmiş” sözcüğü Danimarka otoritelerine FETA kelimesinin üretim aşamasında kullanılmasını engelleme yükümlülüğü getiriyor. Fakat bu yükümlülük ancak üretilen mal Birlik iç pazarında satılacaksa geçerli, halbu ki bizim üreticilerimizin peynirleri Birlik dışı ülkelere satılıyor ve bu amaçla üretiliyor.  Sadece ihraç için üretilen malların kapsam dışı olduğu Tüzüğün hedeflerinden de belli, çünkü Tüzüğün hedefi bir fikri mülkiyet hakkı olarak (coğrafi işaretlerin) isimlerin “Birlik sınırları içinde” yeknesak şekilde korunmasının sağlanması olarak ifade edilmiş.

6-Tüketicinin korunması Tüzüğün, hepsi eşit derecede önemli, hedeflerinden sadece birisi ama her halükarda fikri mülkiyet koruması ana hedef değil. Fikri mülkiyet koruması hedeflerden biri olarak belirtildi diye bu korumayı iç pazarın dışına taşıramayız

GENEL MAHKEME NE DEDİ?

Komisyon’un Birinci Talebi Hakkında;

1-Bir kere Danimarka Krallığı Komisyon’un öne sürdüğü ve Danimarka’nın yaptığını iddia ettiği eylemlerin hiçbirini inkar etmiyor, taraflar arasında bu konuda tartışma yok; Danimarka’da üreticiler inek sütünden ürettikleri peynirlerin paketlerine FETA yazmışlar ve bunları Birlik  dışına ihraç etmişler. Danimarka’nın temel iddiası Tüzüğün ihraç için üretilen ve Birlik iç pazarına satılmayan ürünlere uygulanamayacağı yönünde, çünkü  Danimarka’ya göre Tüzük  bu duruma da uygulanmak istenseydi içine  açık hüküm koyulurdu + böyle bir koruma ancak AB’nin yapacağı ikili-çoklu anlaşmalarla sağlanabilir , yani ancak Birlik dışı ülkelerle anlaşma yapılırsa orada da aynı yönde bir koruma olabilir.

2-ABAD’ın kararlarında müteaddit kereler belirtildiği gibi bir AB hukuku maddesi sadece lafzına bakılarak yorumlanamaz, yorum yapılırken aynı zamanda bunun ortaya çıkışındaki bağlama-durum ve şartlara , ve hedeflerine de bakılır.   

3-Önce 13. maddenin lafzına bakalım. Burada tecavüz için “tescilli bir ismin (coğrafi işaretin) herhangi bir (şekilde) doğrudan veya dolaylı ticari kullanımı” diyor.  Danimarka’da ki kullanımın doğrudan ticari kullanım olduğu konusunda taraflar arasında bir tartışma yok zaten.  

Maddedeki “herhangi bir şekilde” ifadesi tescilli coğrafi işaretin özelliklerine  uymadan Birlik içinde ihraç amacıyla üretilmiş ürünleri de kapsar, bunu dışarıda bırakmaz.

Ayrıca Tüzüğün 13(3) maddesi üye ülkelerden  kendi sınırları içinde üretilen veya satılan ürünlerde coğrafi işaretlerin hukuka aykırı kullanımlarının engellenmesi veya durdurulması için uygun idari ve yargısal tedbirleri almasını istiyor. Maddedeki “veya” bağlacı bu yükümlülüğün sadece üye ülkede satılan mallar için değil aynı zamanda üretilen mallar için de geçerli olduğunu gösteriyor.

Lafzi yorumun da gösterdiği gibi, sadece ihraç amacıyla üretilmiş ürünler de Tüzük kapsamı içinde.  

4-Maddenin bağlamına bakarsak; Komisyon’un da dediği gibi bu Tüzük, diğerleri yanında,  TFEU’nun 118. Maddesi ilk paragrafına  dayalı olarak çıkarıldı; bu paragraf, iç pazarın kurulması ve işlemesi bağlamında,   Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyine Birlik içinde yeknesak bir fikri mülkiyet hakları koruması sağlanması amacıyla  gerekli tedbirlerin alınması konusunda yetki veriyordu.  O sebeple coğrafi işaretler 1151/2012 numaralı Tüzük ile, özellikle bunun 13. Maddesiyle,   bir fikri mülkyet hakkı olarak korundu.  Kaldı ki Güney Kıbrıs’ın da söylediği gibi 608/2013 sayılı Tüzük ile de coğrafi işaretler bir fikri mülkyet hakkı olarak korundu.  

 Coğrafi işaret tescilinde belirlenmiş özelliklere  uygun olarak üretilmeyen bir ürün sadece 3. Ülkelere ihracat amacıyla üretilse dahi Birlik içindeki fikri mülkiyet haklarına zarar verir ve bunları zayıflatır. 13.madde bağlamsal olarak  36 ve 37.maddelerle birlikte değerlendirildiğinde,Tüzük Üye Ülkelerden bir mal piyasaya sunulmadan evvel bunun belirlenmş özelliklere uygun olarak üretilip üretilmediğini incelemesini-denetlemesini istiyor. Maddelerde ihraç amacıyla üretilmiş ürünlerin bu inceleme-denetlemeden ari olduğuna ilişkin  bir ifade yok, dolayısıyla bunlar da kapsam içerisinde.

5-Tüzüğün hedefleri 1 ve 4 maddelerde yazıyor.İlk maddede belirtilen hedefler  tarım ve gıda ürünleri üretenlere destek olmak,bu şekilde bunların ürünlerinin karakteristik özellikleri konusunda gerekli uygun iletişim imkanını sağlamak, çiftçi ve üreticiler için adil rekabet ortamı sağlamak, tüketicilerin ürünlerle ilgili güvenilir şekilde bilgi almasını sağlamak , fikri mülkiyet haklarına saygı ve güveni sağlamak ve iç pazarın entegrasyonunu sağlamaktır.

İkinci maddede coğrafi işaretlerle ilgili olarak o coğrafi yerdeki üreticilerin ürettikleri ürünün kalitesiyle örtüşen adil bir gelir elde etmesinin sağlanması hedef olarak gösterilmiş, ve bununda AB sınırları  içerisinde yeknesak bir   fikri mülkiyet hakları koruması sağlanmasıyla gerçekleşeceği belirtilmiştir.

ABAD ‘ın yerleşik kararları da coğrafi işaret korumasının amaçlarının altını çizmiştir. Kararlara göre tüketicinin bilgilenmesi ile üreticilerin adil bir gelir elde etmesi hedefleri bağlantılıdır. Üreticinin korunması da bir hedeftir, ve bu minvalde fikri mülkyet haklarının korunması Tüzüğün diğer hedefleri arasında sayılmıştır.

6-Danimarka Tüzük’de bahsi geçen tüketicinin Avrupalı tüketici olduğunu söylüyor, evet bu doğrudur. Tüzük TFEU’nun 118.maddesine dayalı olarak çıkarılmıştır ve 118.maddenin amacı iç pazarın işlemesi, iç pazarın entegre olması ve Avrupalı tüketicinin bilgilenmesinin sağlanmasıdır.

Birlik dışı ülkelere ihraç amacıyla üretilse bile Danimarka’da FETA ismi altında yapılan üretimler Tüzüğün bu iki hedefine aykırıdır. Durumun böyle olduğu hem 13.maddenin lafzından, hem bağlamından hem de Tüzüğün hedeflerinden anlaşılıyor, ve Komisyon’un işaret ettiği gibi, eylemler Tüzüğün 13(1)(a) maddesine aykırılık içeriyor.  Danimarka’nın ileri sürdüğü sair argümanların hiçbiri başka türlü bir yoruma gidilmesini sağlayacak nitelikte değil.

7-Tüzük başkaca tescilli coğrafi isimlere ve işaretlere dair Tüzüklerde olduğu gibi  Birlik dışı üçüncü ülkelere ihraç edilen malları açıkca düzenlemiyorsa da hatırlamak gerekir ki AB Hukukunun coğrafi işaretlere dair mevzuatı bir bütünlük içinde yorumlanmalıdır.  (20/12/2017, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, C‑393/16, EU:C:2017:991, paragraf 32). Danimarka’nın iddia ettiği gibi bir yoruma gidilmesi  bu bütüncül yorum ilkesine aykırı olur.

8-Danimarka’nın Tüzüğün 20 ve 27. Gerekçelerine dayalı itirazlarına gelince (Birlik dışında koruma isteniyorsa bunun için ya 3.kişilerle AB arasında ikili/çoklu anlaşmalar yapılmalıdır yada DTÖ nezdinde mekanizmalar oluşturulmalıdır). Böyle anlaşmaların yapılmasının amacı anlaşma imzalanan 3.ülkede de aynı tipte bir korumanın sağlanmasıdır, oysa 1151/2012 numaralı Tüzük AB sınırları içerisinde yeknesak bir sistem kurmaktadır.(yani konunun bununla bir ilgisi yok diyor Genel Mahkeme)

9-Tüzüğün yürürlüğe girmesinden önceki hazırlık aşamalarına dair Danimarka’nın ileri sürdüğü argümanlara gelince;

Bir kere, Birlik dışına ihraç edilecek ürünlerin de düzenlemeye dahil edilmesine dair Bölgeler Komitesi önerisi ile AB Parlamentosu’nun önerdiği teklifin Tüzüğe açıkça dahil edilmemiş olması AB kanun yapıcısının Birlik sınırları içerisinde üretilip yurtdışına ihraç edilen ürünleri Tüzük kapsamına dahil etmek istemediği şeklinde yorumlanamaz.   

Diğer yandan 1151/2012 sayılı Tüzüğe gelinceye kadar var olmuş ve sonunda bahsi geçen Tüzüğe evrilmiş mevzuata bakıldığında bunların hiçbirinde AB kanun koyucusunun  ihraç için üretilmiş malları kapsam dışında bırakma iradesinin olduğunu  gösterecek bir hüküm yok.

Danimarka hukuki kesinlik-belirlilik prensibinden bahsediyor; doğrudur, 1151/2012 sayılı Tüzük bu Tüzüğün  AB içinde üretilip 3.ülkelere ihraç edilen mallarla ilgili de uygulanacağını açık biçimde belirtmiyor. Ancak özellikle Tüzüğün 13,36 ve 37 maddelerinde bunların ari tutulduğuna ilişkin bir ifade yok + Tüzüğün hedeflerine dair maddelerle ve Tüzüğün üye devletlere yüklediği yükümlülükler ile birlikte düşünüldüğünde kapsamın içine ihraç amacıyla üretilen ürünler de dahildir.

10-Bu durumda, ülkesinin  sınırları içerisinde bahsi geçen eylemleri engellememekle veya durdurmamakla Danimarka Krallığı Tüzüğün  13(3) maddesiyle belirlenen yükümlülüğünü yerine getirmemiştir ve  Komisyonun birinci talebi kabul edilmiştir.

 Komisyon’un İkinci Talebi Hakkında;

Komisyon ikinci talebiyle sınırları içerisinde  gerçekleşen üretimi ve 3.ülkelere satışı engellemeyerek veya durdurmayarak Danimarka’nın TEU’nun 4 (3) maddesini de ihlal ettiğini ileri sürüyordu bildiğiniz gibi. Komisyon’a göre;

— Bu davranışlarıyla Danimarka Tüzük ile ulaşılmak istenen amaçları tehlikeye atıyor,

–Danimarka’nın tavrı coğrafi işaretlerle ilgili olarak uluslararası görüşmelerde AB’nin elini zayıflatıyor ve bu eylemler aslında 1151/2012 sayılı Tüzüğü fazlasıyla aşan etkilere sahip.

Yunan Devleti de Danimarka’nın davranışının FETA üreticileri açısından hem ulusal hem de uluslararsı arenada ciddi sonuçları olduğunu,bu eylemlerin AB açısından yapılacak uluslararası anlaşma görüşmelerinde sıkıntı yaratacağını  iddia ediyor. Danimarka bu kadar zamandır sistematik biçimde “biz bu malları ihraç amacıyla ürettik ve herhangi bir hukuka aykırı davranışımız yok” diyerek alması gereken önlemleri almadı, üreticilere hiçbir yaptırım uygulamadı diyor. Güney Kıbrıs da Danimarka yüzünden Komisyon’un müzakerelerde pazarlık gücünün  azaldığı  iddiasını tekrar ediyor.

Amiyane deyimle diyorlar ki; kendi üyemiz olan Danimarka böyle davranırken Komisyon başka ülkelerle görüşmelerinde coğrafi işaret koruması konusunda nasıl ısrar etsin, bu davranışlar Komisyon’un pazarlık gücünü azaltıyor ve  sistemde gedik açıyor.

Danimarka’nın bu konudaki savunmasıysa şöyle; sırf AB mevzuatının birkaç maddesinin yorumu konusunda aynı fikirde olunmadı diye hemen bizi samimi biçimde işbirliği yapma prensibine aykırı davranmakla itham edemezsiniz + zaten ileri sürdüğünüz iki talep de aynı davranışlarla ilgili.

Mahkeme bu konudaki Komisyon talebini reddediyor ve bunu da şu şekilde gerekçelendiriyor;

–TEU 4(3) maddesinde vücut bulan “samimi işbirliği/dayanışma ” yükümlülüğü ancak olayda spesifik olarak belirtilmiş bir yükümlülüğü ihlal anlamına gelen eylemden  farklı bir eylem varsa sözkonusu olur. Halbu ki bu dosyada Komisyon’un şikayetine dayanak olan eylemler aynı.

—Tamam Danimarka bu eylemleri engellememiş veya durdurmamış,  ama Komisyon bunun dışında  hukuka aykırı eylemlerin desteklendiği anlamına gelecek bir davranışını  gösteremiyor Danimarka’nın,

–Doğru, hukuka aykırı biçimde, tescilli bir coğrafi işaret altında Birlik dışı 3. Ülkelere ürün  satışı muhtemelen yaptığı anlaşma görüşmelerinde Komisyon’un elini zayıflatabilir. Ama Danimarka böyle neticelerin doğması için herhangi bir aktif davranış göstermiş  veya buna sebep olacak bir beyanda bulunmuş değil; eğer böyle bir davranış yada beyanı olsaydı o zaman bu, şikayette belirtilenden, farklı bir eylem olurdu.

SONUÇ;

  1. Danimarkalı süt ürünleri üreticilerinin tescilli FETA coğrafi işaretinde belirtilen özelliklere uymayan peynirleri FETA adı altında üretmesini  engellemeyerek yada bunları durdurmayarak Danimarka Krallığı Avrupa Birliği’nin tarım ve gıda ürünlerine ilişkin coğrafi işaretlerle ilgili 1151/2012 numaralı Tüzüğü’nün 13(3) maddesinde yer alan yükümlülüğünü yerine getirmemiştir,   
  2. Sair talebin reddine karar verilmiştir.  

Mahkemenin Tüzük açısından farklı bir neticeye varması sürpriz olurdu doğrusu. Beni asıl şaşırtan Danimarka’nın işi bu noktaya kadar getirmiş olması.

Özlem Fütman

Aralık 2022

ofutman@gmail.com   

MARKANIN FONKSİYONLARI DOĞRULTUSUNDA KULLANMAMA SEBEBİYLE İPTAL İNCELEMESİ

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 08/06/2022 tarihli “THINK DIFFERENT” kararları



Bu yazıda bahsedeceğimiz Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi (“Genel Mahkeme”) kararında, Apple Inc’e (“Apple”) ait tescilli “Think Different” markalarının kullanmama sebebiyle iptaline ilişkin olarak verilmiş olan 2011/2018-4, R 2012/2018-4 ve R 2013/2018-4 sayılı EUIPO kararlarının iptali talebi incelenmiştir.

Olayların geçmişi

Genel Mahkeme vakayı değerlendirmeye geçmeden önce Apple adına tescilli olan üç markanın geçmişinden bahsetmiştir. Kullanmama sebebiyle iptale konu markaların tamamının “Think Different” ibaresinden oluştuğu ve 9. sınıfta tescilli olduğu görülmektedir.

Ayrıntılı olarak inceleyeceğimiz davanın taraflarından olan SWATCH AG (“Swatch”), 14 Ekim 2016 tarihinde, Apple’e ait Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nde (“EUIPO”) tescilli “Think Different” ibareli markaların9. sınıfta bulunan mallar bakımından son beş yıldır kesintisiz bir şekilde ciddi kullanıma sahip olmaması sebebiyle iptalini talep etmiştir.  24 Mart 2017 tarihinde Apple ciddi kullanımlarını gösteren belgeleri sunmuştur ve bu belgeler kapsamında değerlendirmeler gerçekleşmiştir.

EUIPO İptal Birimi ve Temyiz Kurulu tarafından yapılan incelemeler sonucunda, Apple tarafından sunulan kullanım kanıtlarının son beş yıla ait kesintisiz ciddi kullanımı kanıtlayamadığı gerekçesiyle markaların iptaline karar verilmiştir. Çünkü sunulan delillerin 14 Ekim 2011-13 Ekim 2016 tarihleri arasında ciddi kullanımı göstermesi gerekirken, Apple tarafından sunulan delillerin iki ayrı dönemi kapsayan delillerden oluştuğu görülmüştür. Bu dönemlerin 1997-2000 yılları arasındaki bilgisayar kampanyasını kapsadığı ve 2009 yılında bilgisayar kutularının üzerinde söz konusu ibarenin kullanılmasını ele aldığı görülmüştür. İlk dönem için sunulan delillerin on yıldan eski olduğu göz önünde bulundurulduğunda dikkate alınamayacağı vurgulanmıştır. Yine kullanımı kanıtlamak için sunulan bazı görsellerden, söz konusu kullanımların süreklilik arz etmediği görülmüştür. İkinci döneme ilişkin dava konusu ibarenin kullanıldığını gösteren bilgisayar kutuları bakımından bir değerlendirme yapıldığında ise; söz konusu bilgisayarların satış miktarları gösterilmediğinden, bu delillerin de “Think Different” ibaresinin markasal kullanımını kanıtlamadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Görülebileceği üzere, kullanılan “Think Different” ibareleri bilgisayar kutuları üzerinde oldukça küçük, tüketicilerin dikkatini çekmeyecek bir şekilde yer almıştır.

EUIPO tarafından verilmiş olan birbiri ile paralel bu üç kararın iptali için Apple tarafından Genel Mahkemeye başvurulmuştur.

Genel Mahkeme tarafından gerçekleştirilen ilk inceleme

Mahkeme, görevinin EUIPO tarafından verilmiş olan kararların uygunluğunu denetlemek olduğunu, sunulan yeni delilleri incelemek olmadığını vurgulayarak, Apple tarafından ilk kez dosyaya sunulan yeni delillerin değerlendirilmeyeceği yönünde karar vermiş ve tüm değerlendirmeyi dosyaya önceden sunulan deliller kapsamından gerçekleştireceğini bildirmiştir.

Usule ilişkin itirazların incelenmesi

Apple, usulen itirazlarını iki ana grup altında toplamıştır. Gerekçelerden ilki, dinlenme hakkının ihlali; ikincisi ise gerekçe gösterme hakkının ihlalidir.

Dinlenme hakkının ihlaline ilişkin iddiaların incelenmesi

İlk olarak, Apple, Temyiz Kurulu’nun vermiş olduğu üç kararda da yorum yapma fırsatının olmadığını öne sürdüğü argümanlara ve kanıtlara dayanıldığını ve dolayısıyla dinlenme hakkının ihlal edildiğini vurgulamıştır. Fakat, EUIPO ve Swatch, Apple tarafından ileri sürülen bu iddiaların gerçekçi olmadığını, dinlenme hakkının en temel haklardan biri olduğunu ve Apple’ın temyiz süreci boyunca iddialarını sunabileceği ve savunabileceği birçok fırsatının olduğunu belirtmiştir.

Genel Mahkeme yapmış olduğu inceleme sonucunda, temyiz sürecinde sunulan kullanım delillerine, karşı tarafın cevaplarından sonra Apple tarafından tekrar görüş sunma talebinde bulunabilecekken, bu hakkın kullanılmadığını belirtmiştir. Dolayısıyla, Temyiz Kurulunca dinlenme hakkının ihlal edilmemesi sebebiyle, Apple tarafından öne sürülen bu argümanın reddedilmesine karar verilmiştir.

Gerekçe gösterme hakkının ihlaline ilişkin iddiaların incelenmesi

Apple, gerekçe gösterme hakkının 3 farklı açıdan ihlal edildiğini iddia etmiştir:

  1. Bunlardan ilki, Temyiz Kurulu’nun, ““Think Different” ibaresinin kullanıldığı bilgisayar kutularının, tüketiciler nezdinde ayrıntılı incelemeye tabi tutulmayacağı dolayısıyla, bu ibarenin dikkat çekmeyeceği” gerekçesini mantıklı sebeplere dayandırmaması ve ayrıntılı olarak açıklamaması.
  2. İkincisi, Temyiz Kurulu’nun İngilizce bilmeyen halkın algısının dikkate alınmayacağına ilişkin gerekçelerini ayrıntılı olarak açıklamaması,
  3. Üçüncü olarak, “Think Different” ibaresinin tanınmışlığının göz ardı edilmesi ve bu ibarenin tanıtım materyalinden daha fazlası olmadığı argümanının gerekçelendirilmemesi.

EUIPO ve Swatch bu iddialara itiraz etmiştir. Yapmış oldukları açıklamalarda, sunulan deliller kapsamında ciddi kullanımın belirlenmiş yasalar ve kabul gören içtihatlar doğrultusunda değerlendirildiğini ve eksik bir inceleme yapılmadığını vurgulamışlardır.

Esasa ilişkin itirazların incelenmesi

Genel Mahkeme tarafından yapılan inceleme sonucunda,  iptal edilen ilk markanın 6 Eylül 1999 tarihinde, iptal edilen ikinci markanın 18 Kasım 1999 tarihinde ve iptal edilen üçüncü markanın ise 8 Mayıs 2006 tarihinde tescil edildiği ve bu markaların kullanılmıyor olmaları sebebiyle iptal edilmeleri talepli başvuruların ise 14 Ekim 2016 tarihinde yapıldığı belirtilmiştir. İptali istenilen markalar beş yıldan daha uzun bir süredir tescilli olduklarından, 13 Ekim 2011-13 Ekim 2016 tarihleri arasındaki ciddi kullanımlarının ispatlanması beklenmiştir. Akabinde, kullanmama sebebiyle iptal durumlarında, dikkate alınması gereken kriterler ayrıntılı bir şekilde açıklanmış ve bu kriterler ışığında aşağıdaki değerlendirmeler yapılmıştır:

1- İlk olarak iptal talebine konu “bilgisayarlar, bilgisayar terminalleri, klavyeler, ekran birimleri, terminaller; modemler; disk sürücüleri; bilgisayar çevre birimleri; İletişim ekipmanları; adaptörler, adaptör kartları, konektörler ve sürücüler; boş bilgisayar depolama ortamı, bilgisayar programları, işletim sistemleri, bilgisayar donanımı, yazılımı ve bellenimi; bilgisayar bellek aygıtları; veri kayıtları; kameralar; bilgisayar programlarını ve yazılımlarını taşıyan veya bunları kaydetmek için kullanılan çipler, diskler ve bantlar; rastgele erişimli bellek, salt okunur bellek; katı hal bellek aygıtı; elektronik haberleşme teçhizatı ve aletleri; yukarıda belirtilen ürünlerden herhangi birini içeren veya bunlarla birlikte kullanım için etkileşimli ürünler; bahsi geçen tüm mallar için parçalar ve donanımlar’ ve ikinci ve üçüncü itiraz edilen markalar için ‘bilgisayarlar, bilgisayar terminalleri, klavyeler, ekran birimleri, terminaller; modemler; disk sürücüleri; bilgisayar çevre birimleri; İletişim ekipmanları; adaptörler, adaptör kartları, konektörler ve sürücüler; boş bilgisayar depolama ortamı, bilgisayar programları, işletim sistemleri, bilgisayar donanımı, yazılımı ve bellenimi; bilgisayar bellek aygıtları; veri kayıtları; kameralar; bilgisayar programlarını ve yazılımlarını taşıyan veya bunları kaydetmek için kullanılan çipler, diskler ve bantlar; rastgele erişimli bellek, salt okunur bellek; katı hal bellek aygıtı; elektronik haberleşme teçhizatı ve aletleri; yukarıda belirtilen ürünlerden herhangi birini içeren veya bunlarla birlikte kullanım için etkileşimli ürünler; yukarıda belirtilen tüm mallar için parçalar ve bağlantı parçaları” mallarının ortalama tüketici kitlesi ve buna bağlı olarak ilgili ürünlerin satın alınma süreçleri ile teknik özelliklerin önemi değerlendirilmiştir. Çünkü Apple, Temyiz Kurulu tarafından yapılan değerlendirmelerde, ortalama tüketici kitlesinin ve ilgili kesimin dikkat düzeyinin dikkate alınmadığından şikayetçi olmuştur. Apple’a göre, tüketiciler dayanıklı ve teknik özellikleri yüksek malları satın alırken yüksek düzeyde dikkat göstermektedir ve bu tür ürünlerin teknik özelliklerini daha fazla irdelemektedir. Özellikle, Temyiz Kurulu tarafından yapılan değerlendirme esnasında, bu durumla ilgili içtihatların göz ardı edildiği iddia edilmiştir.

Fakat, Mahkeme, Temyiz Kurulu tarafından da ortalama tüketicilerin ve ilgili kesimin dikkat düzeyinin benzer şekilde belirlendiğini kabul etmiştir. Kaldı ki bahsi geçen ürünlerin teknik ürünler olduğu ve tüketicilerin satın alma aşamasında yüksek düzeyde dikkat göstereceğinin tartışmalı olmadığı vurgulanmıştır. Yine de ciddi kullanıma konu olan ibarenin, bilgisayar kutusunun çok küçük bir kısmında dikkat çekmeyecek şekilde kullanılması halinin tüketiciler nezdinde markasal bir etki oluşturmadığına karar verilmiştir. Dolayısıyla, tüketicinin dikkat düzeyinin yapılan incelemeye bir etkisinin olmadığı, bahsi geçen ibarenin markasal kullanım kabul edilmeyecek derecede küçük bir şekilde olduğu ifade edilmiştir.

Aynı zamanda, bilgisayar ve benzeri ürünlerin satışlarının sergi şeklinde açık ürünler üzerinden gerçekleştiği ve kutu gibi ambalajlamaya ilişkin unsurların tüketicilerin ulaşamayacağı bir depoda tutulduğunun unutulmaması gerektiği belirtilmiştir. Dikkat düzeyi yüksek bir tüketici, direkt olarak ulaşamayacağı bir ambalajdan ziyade, açık bir şekilde teşhir edilen ürünün kendisini ayrıntılı olarak inceleme fırsatına sahiptir. Doğal olarak, Apple tarafından ileri sürülen, “tüketicilerin iptali talep edilen markanın üzerinde kullanıldığı ambalajları her zaman inceleyecek durumda oldukları” iddiasının kabul edilmesi mümkün değildir. İnternet sitesinden yapılan çevrimiçi alışverişlerde ise, ürün ambalajları ancak satın alma işlemi akabinde ürün tüketiciye ulaştığında görülebilmektedir.

2- İkinci olarak, Apple tarafından sunulan bilgisayar ürünlerinin satışına ilişkin sayıların değerlendirmesi yapılmıştır. Apple, Temyiz Kurulu tarafından bu satış sayıları incelenirken “tüm Avrupa Birliği ülkeleri yerine belirli üye devletler bakımından bir inceleme yapılmasının ve hukuk departmanlarının müdürü tarafından beyan edilen sayıların dikkate alınmamasının” yanlış bir yargıya varılmasına sebep olduğunu vurgulamıştır. Fakat Mahkeme yapılan incelemede, söz konusu verilerin, şirketin hukuk departman müdürü tarafından sunulmasının, bu sayıların güvenilirliğinin zedelenmesine sebep olduğunun kabul edilmesi gerektiğine karar vermiştir. Müdür tarafından sözlü olarak belirtilen “Think Different” ibareli ürünlerin “Avrupa’da dört milyon adetten fazla satışının gerçekleştiği” iddiası ise sunulan deliller ile kanıtlanamamıştır. Avrupa genelinde sunulan satış rakamlarının ise iMac bilgisayarlarının satışını gösterdiği ancak “Think Different” markasının kullanıldığını kanıtlayamadığı anlaşılmıştır. Tüm bu veriler ışığında, satış sayılarının dikkate alınmaması gibi bir durumun söz konusu olmadığı, ancak sunulan belgelerin Temyiz Kurulu tarafından yeterli düzeyde kullanım olarak kabul edilmemesi yönünde karar verildiğinin kabulü gerekecektir.

3- Üçüncü olarak, “Think Different” ibaresinin kullanımı değerlendirilirken kriterlerin yanlış ve eksik olarak uygulandığı öne sürülmüştür. Kullanılan ibarenin, tek başına bir markasal kullanım kabul edilmesi gerekirken, Temyiz Kurulu tarafından yapılan yanlış değerlendirme nedeniyle markasal kullanım olarak kabul edilmediği vurgulanmıştır. Oysa, bilgisayarların ambalajlarında birden fazla markanın ortak kullanımının yaygın olduğu ve bu durumun iptali istenen markanın işlevini zayıflatamayacağı iddia edilmiştir. Bu bağlamda da EUIPO’nun yerleşik içtihatların dışına çıkarak doğru bir sonuca ulaşmadığı belirtilmiştir. Yine Apple’a göre, iptal konusu markanın ilgili ürünün ambalajı üzerinde dikkat çeken bir yere yapıştırılması ve büyük harflerle yazılması gerektiğini işaret eden bir EUIPO içtihadı da bulunmamaktadır. Dolayısıyla, EUIPO tarafından bu husus gerekçe gösterilerek karar verilmesi yerinde değildir. Son olarak, “Think Different” ibaresinin bir tanıtım materyalinden daha fazlası olmadığına ilişkin verilmiş olan kararın yerinde olmadığı vurgulanmıştır. Bu husus hakkında kullanmama sebebiyle iptal incelemesi yapılırken bir markanın ayırt ediciliği konusunda değerlendirme yapılmaması gerektiği noktasının da altı çizilmiştir.

Genel Mahkeme yapmış olduğu değerlendirmelerde, iki veya daha fazla ticari markanın birlikte ve birbirlerinden bağımsız olarak, üreticinin şirketinin adı olsun veya olmasın, kullanıldığı durumların ortaya çıkabileceğini kabul etmiştir. Fakat bu kullanımların markasal olarak kabul edilebilmesi için her bağımsız ibarenin, markanın işlevlerini tam olarak yerine getirmesi beklenecektir. Somut olayda, Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun “Think Different” ibaresinin markasal bir kullanım olmadığı yönündeki kararını, “Think Different” ibaresinin iMac veya Macintosh markaları ile aynı ambalajda yer alıyor olmasına dayandırmadığının altını çizmiştir. Aksine, Temyiz Kurulu’nun vardığı sonuca dayandırdığı temel dayanaklarının;

  • Kullanımı kanıtlamak amacıyla sunulan delillerin bir kısmının ilgili sürenin dışında kalması,
  • Apple tarafından sunulan görsellerin iptali talep edilen markaları kutu ambalajı üzerinde tek bir yerde göstermesi ve bu kullanımın, özellikle boyutu ve konumu başta olmak üzere tek başına markasal bir kullanım teşkil etmeyeceği gerekçelerine dayandırdığı vurgulanmıştır. Ek olarak, bir markanın kaynak gösterme işlevinin oldukça önemli olduğu ve ciddi kullanımın bundan bağımsız düşünülemeyeceği belirtilmiştir.

Somut olayda, bilgisayar kutusunun fotoğraflarından da anlaşılacağı gibi, kutu ambalajına yapıştırılan etiketlerde “Think Different” ibaresi, tüketicinin dikkatini çekecek şekilde konumlandırılmamıştır. Aksine, bu ibare satışa sunulan bilgisayarların teknik özelliklerinin altına ve nispeten küçük karakter boyutunda barkodun hemen üstüne yerleştirilmiştir. Bu kullanımın, iptali istenilen markaların temel işlevini -ilgili malların kaynağını gösterme- oldukça zayıf olarak yerine getirdiği belirtilmiştir. İddia edildiği gibi, Temyiz Kurulu’nun kullanmama sebebiyle iptal incelemesi yaptığı esnada, spesifik olarak ayırt edicilik değerlendirmesi yapmadığı, markanın işlevleri gereği bir değerlendirme yaparken iptali istenen ibarenin ayırt ediciliğinin zayıf olduğuna değindiğinin kabul edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca, Apple’ın iddia ettiğinin aksine, Temyiz Kurulu’nun itiraz edilen markaların ayırt ediciliğine ilişkin vardığı sonucun, bunların gerçek anlamda kullanıldıklarını kanıtlamayı amaçlayan bir deliller bütünü ile çelişmediğini, kullanmama sebebiyle iptal kararını aksi yönde etkilemediği belirtilmiştir. Çünkü, EUIPO’ya sunulan ciddi kullanım kanıtları arasında, 1997 tarihli lansman sırasında “Think Different” başlıklı reklam kampanyasının başarısını belirten çok sayıda basın makalesinin bulunduğu görülmüş olmasına rağmen bahsi geçen basın makalelerinin 10 yıldan daha eski olduğunun da kabul edilmesi gerekmektedir.

Tüm bu açıklamalar doğrultusunda Genel Mahkeme davayı reddetmiştir.

Sonuç

Genel Mahkeme daha önce verdiği birçok kararda, ihtilaf konusu işaretlerin, ticari kaynak gösterir biçimde markasal kullanıma konu olmadığı, ilgili işaretlerin kullanımına yönelik sunulan kanıtların yalnızca tanımlayıcı biçimde kullanımı gösterdiği gerekçesiyle ilgili markaların ciddi kullanımının bulunmadığı ve markaların iptalinin gerektiği yönünde karar vermiştir. İncelenen davanın diğerlerinden farkı, Genel Mahkeme’nin ilk kez bir işaretin ikincil (veya tali) biçimde kullanımı gerekçesiyle ciddi kullanımın bulunmadığı tespitine varması ve markanın iptali yönündeki kararın onamasıdır. Bu bağlamda, yazıda aktardığımız karar kanaatimizce önemli ve yeni bir içtihat teşkil etmektedir.

Cansu ÇATMA BİLEN

Kasım 2022

cansucatma1@gmail.com

Eski Bir Markayı Canlandırmak: Saygı Gösterme Şekli Mi, Yoksa Kötüniyet Belirtisi Mi?


Tek bir cümle: “Kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir.”. Eminiz ki, bu cümle marka hukuku alanında çalışan herkesin yoluna çıkmıştır. Hatta varlığını kanıtlatmak için ne makaleler ne kararlar inceletmiştir!

Kötüniyet kimi zaman siyahla beyaz kadar net, kimi zaman ise marka hukukunun en gri alanlarından biri. Bu yazımız ile ele aldığımız 6 Temmuz 2022 tarihli Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T-250/21, EU:T:2022:430, Ladislav Zdút / EUIPO – Isabel Nehera, Jean-Henri Nehera et Natacha Sehnal (NEHERA) kararı da kötüniyetin gri derinliklerine dalarak konuyu ilginç bir açıdan mercek altına alıyor.

Olayın Geçmişi

Her şey 2013 yılında Ladislav Zdút’un “Nehera” markasının Avrupa Birliği Markası olarak tescili için 18, 24 ve 25. sınıflarda başvuru yapmasıyla ve markanın 2014 yılında tescil edilmesiyle başlamıştır.



2019 yılında, Jan Nehera’nın torunları tarafından markanın kapsamındaki tüm mallar bakımından hükümsüzlüğü talep edilmiştir. Hükümsüzlük talebi başvurunun kötüniyetli olarak yapılmasına dayandırılarak, Jan Nehera’nın “Nehera” markasını Çekoslovakya’da 1930’lu yıllarda kullanmaya başladığı, Çekoslovakya’da tescil ettirdiği ve markayı giyim/moda sektöründe tanınmış hale getirdiği iddia edilmiştir.

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) İptal Birimi hükümsüzlük talebini reddederken, EUIPO Temyiz Kurulu (“Kurul”), Jan Nehera tarafından Çekoslovakya’da tescil edilen “Nehera” markasının tanınmış olduğunu ve 1930’larda ciddi olarak kullanıldığını tespit etmiştir. Ayrıca Kurul, başvurucu Ladislav Zdút’un hem Jan Nehera’dan hem de belli bir tanınmışlığa ulaşan markasından haber olduğuna dikkat çekerek, Ladislav Zdút’un Jan Nehera ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği “Nehera” markası arasında bir bağlantı kurmaya çalıştığına ve hem Jan Nehera’nın hem de markasının tanınmışlığından haksız bir yarar sağlama amacı (“free-riding”) güttüğüne kanaat getirerek, başvurunun kötüniyetli olması sebebiyle hükümsüzlük talebini kabul etmiştir. 

Bu karar üzerine Ladislav Zdút, başvuruyu yaptığı tarihte Jan Nehera’nın Çekoslovakya’daki markasının hala tescilli ve kullanımda olduğunun ispat edilmediğini, Jan Nehera’nın ve markasının hala tanınmış olduğunun ispat edilmediğini belirterek başvurusunun kötüniyetli kabul edilemeyeceğini iddia etmiştir ve konuyu Genel Mahkeme’nin (“Mahkeme”) önüne getirmiştir.

Genel Mahkeme’nin İncelemesi

Mahkeme, somut olaya özgü koşullara geçmeden önce, yerleşmiş içtihatlara dayanarak kötüniyetin varlığını değerlendirmek için dört maddeden oluşan bir listeye yer vermiştir:

  • Kötü niyet, dürüst olmayan düşünce veya niyetin varlığını gerektirir.
  • Her ne kadar kötüniyet başvurucunun subjektif niyetine atıfta bulunsa da somut olayın tüm koşulları dikkate alınarak objektif bir değerlendirme yapılmalıdır.
  • Başvurucunun kötüniyetinin önceki bir markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlama amacına dayandırıldığı durumlarda, önceki markanın tanınmışlığı ve sağlanan haksız yararı değerlendirmek için, markanın hitap ettiği tüketici kesimi dikkate alınmalıdır.
  • Kötüniyetin varlığının kabulü için şartların oluştuğunu ispatlama yükümlülüğü, iddia eden tarafa aittir.

Mahkeme, yukarıda kısaca özetlediğimiz kriterlerden sonra Kurul kararının gerekçesini hatırlatmış ve tartışılması gereken konunun özünü ortaya koymuştur:

Ladislav Zdút, marka başvurusunu yaparken, Jan Nehera ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği Nehera markasının tanınmışlığından haksız fayda sağlama amacı (“free-riding”) gütmüş müdür?

Mahkeme, bu soruya cevap vermek için somut olaya özgü vakıaların; olayın tarihsel boyutunun; Jan Nehera’nın ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği Nehera markasının hukuki koruma, tanınmışlık ve gerçek kullanım derecesinin ve başvuru sahibinin tüm bu faktörler hususundaki bilgi seviyesinin dikkate alınması gerektiğini belirtmiştir. Bu faktörleri tek tek değerlendirmeden önce ise ilgili tüketici kesiminin Avrupa Birliği (“AB”) genel kamuoyu olduğunu belirtmiştir.

Gelelim Genel Mahkeme’nin bu faktörler için yaptığı değerlendirmelere:

Vakıalar ve Tarihsel Boyut

Jan Nehera’nın moda sektöründe faaliyet gösteren bir iş adamı olup, 1930’ların başında soyadına atfen Nehera markasını kurmuştur. Nehera markası, Çekoslovakya ve dışında başarılı olmuştur.  Ancak 2. Dünya Savaşı sırasında Alman işgalinden sonra “Nehera” markası altında sürdürülen faaliyetler Çekoslovak Hükümeti’ne devredilince, markaya ilişkin faaliyetler durdurulmuştur.

Jan Nehera, Çekoslovakya nezdinde, 1936 yılında “Nehera” markasını tescil ettirmiştir. Jan Nehera bu markayı 1930-40’larda Çekoslovakya ve dışında ve ayrıca göç ettiği Fas’ta sürdürdüğü faaliyetlerinde 1950’lere kadar kullanmıştır.

2006 yılında, reklam ve pazarlama alanında faaliyet gösteren ve Nehera ailesiyle hiçbir bağı bulunmayan Slovak iş adamı Ladislav Zdút, öncelikle Çek Cumhuriyeti’nde “Nehera” markasını tescil ettirdikten sonra, 2013 yılında AB marka başvurusunda bulunmuştur ve markayı tescil ettirmiştir.

  • Jan Nehera’nın adı ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği markasının hukuki koruma kapsamı

Ladislav Zdút AB marka başvurusunu yaptığı sırada, Jan Nehera’nın Çekoslovakya nezdinde tescil ettirdiği markasının hala tescilli olduğu bilgisine yer verilmemiştir. Aksine, EUIPO Jan Nehera’nın markasının 1946 yılında korumasının düştüğünü kabul etmiştir. Jan Nehera’nın adının başvuru yapıldığı sırada özel bir hukuki korumaya sahip olduğuna yönelik de bir bilgi ve iddia bulunmamaktadır.

  • Jan Nehera’nın adı ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği markasının kullanımı

Jan Nehera’nın Çekoslovakya nezdinde tescil ettirdiği markasının ve adının, Ladislav Zdút AB marka başvurusunu yaptığı sırada (2013) kullanılmaya devam ettiğine yönelik bir bilgi ve iddia bulunmamaktadır.

  • Jan Nehera’nın adı ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği markasının tanınmışlığı

Kurul, Jan Nehera’nın “ünlü biri” olduğunu ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği markasının hala belli bir tanınmışlığa sahip olduğunu, tarihsel bir değeri bulunduğunu kabul etmiştir. Taraflar, Jan Nehera’nın adı ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği markasının 1930-40’lı yıllarda en azından belli bir derecede tanınmış olduğu konusunda hemfikirdir. Ancak, önemli olan bu tanınmışlığın Ladislav Zdút’un başvuru yaptığı zamanda da devam edip etmediğidir. Jan Nehera’nın adı ve markasının tanınmışlığının 2013 yılında sürüyor olduğu ispatlanamamıştır. Dolayısıyla Kurul’un değerlendirmesi hatalıdır.

  • Ladislav Zdút’un Jan Nehera’nın adı ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği markasının varlığı ve tanınmışlığı hakkındaki bilgi seviyesi

Ladislav Zdút’un kadın giyim sektöründe kullanmak üzere eski, kullanılmayan ve unutulmuş bir marka arayışında olduğu, nihayetinde Çekoslovak tekstil sektörünün 1930’lardaki başarılı günlerine ve özellikle bu başarılı günlerin bir sembolü olarak Jan Nehera’ya saygılarını sunmak adına “Nehera” adında karar kıldığı anlaşılmaktadır.

Genel değerlendirme

Önceki markanın tanınmışlığından haksız yararlanma (“free-riding”) durumunun ortaya çıkması için, önceki markanın tanınmışlığının devam ediyor olması gerekir. Ladislav Zdút başvuru yaptığı sırada Jan Nehera’nın adı ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği markasının tanınmışlığının devam etmediği açık olduğundan, Zdút’un başvurusu haksız yararlanma faaliyeti kapsamında değerlendirilemez. Zdút’, Jan Nehera’nın geçmişte aynı sektörde faaliyet gösterdiğini ve “Nehera” markasını kullandığının bilincinde olsa da, bu durum tek başına Zdút’un kötüniyetini ortaya koymak için yeterli değildir.

Her ne kadar Zdút, pazarlama stratejisi kapsamında Jan Nehera’ya ve markasına yer verse de, bu markanın “yeniden canlandırıldığı”, “diriltildiği” açıkça belirtilmiştir. Kaldı ki, başvurunun yapıldığı 2013 yılında Jan Nehera ve markası ilgili tüketici kesimi tarafından tamamen unutulmuştur. Zdút, Nehera markasını canlandırmak için göz ardı edilemeyecek efor, zaman ve para harcamıştır. Zdút’un bu faaliyetleri dürüstlük kuralına aykırı değildir.

Zdút, Jan Nehera ile aile bağı bulunduğunu ve onun halefi konumunda bulunduğunu hiçbir zaman iddia etmemiştir. Aksine, 1930’lardan sonra kaybolan markayı canlandırdığını belirterek, Jan Nehera ve kendi faaliyetleri arasında bir devamlılık olmadığını ortaya koymuştur.

Kaldı ki, Jan Nehera adı ve markası Zdút başvuruyu yaptığı esnada hiçbir hukuki korumaya sahip değildir. Bu nedenle Jan Nehera’nın haleflerine ait hakların gasp edilmesi gibi bir sonuç da ortaya çıkamayacaktır.

Tüm bu hususlar dikkate alındığında, Zdút’un başvuruyu yaparken dürüst olmayan saikle hareket ettiği, Jan Nehera’nın ve markasının tanınmışlığından haksız fayda sağlamak amacı taşıdığı ispat edilemediğinden, Zdút’un başvurusunun kabulü ile Kurul kararının iptali gerekmektedir. 

Yorum

Yukarıda özetlediğimiz “Nehera” kararı ile “Free-riding” olarak adlandırılan haksız fayda sağlama ve geçmiş markalarının başarılarına referans gösterme kavramları arasında çok ince bir çizgi bulunduğunu görüyoruz. “Bağlantı kurma” halinin illaki kötüniyet göstergesi olmayacağını ve kötü niyet taşımadan da eskiden tanınmış markalara selam verip yeni bir marka kurmanın mümkün olduğunu anlıyoruz. Bu karar ayrıca kötüniyetin etraflıca değerlendirilmesi gereken bir kavram olduğunu ve geniş yorumlanmaması gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor.

Güldeniz DOĞAN ALKAN

guldenizdogan@hotmail.com

Ayşenur ÇITAK BOZDAĞ

aysenurcitak@gmail.com

Eylül 2022

3D ZORLUĞU: EOS DUDAK BALSAMLARININ YUMURTA ŞEKLİ, ÜÇ BOYUTLU MARKA OLARAK TESCİL EDİLEBİLİR Mİ?

Üç boyutlu markaların tescil süreçlerinde, hemen hemen her yargı merciinde çeşitli sorunlarla karşılaşmak şaşırtıcı değil. Bu sefer Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”), bu yazıda işleyeceğimiz 04 Şubat 2022 tarihli C-672/21 P[1] sayılı kararı ile 03, 05 ve 21. sınıflarda, üç boyutlu marka olarak tescil edilmek istenen EOS PRODUCTS SÀRL’e (“EOS”) ait yumurta şeklindeki dudak balsamı 3D şekil markasının tescil edilemeyeceğine hükmeden Avrupa Birliği Genel Mahkemesi (“Genel Mahkeme”) kararına[2] karşı temyiz istemlerini reddetmiş.

Netice itibariyle, EOS’un ünlü yumurta şeklindeki dudak balsamı tasarımı, AB’de tescil edilememiştir.

UYUŞMAZLIĞIN GEÇMİŞİ

EOS, 6 Ekim 2016 tarihinde, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) nezdinde tescil ettirilmek üzere, yukarıda görseli bulunan üç boyutlu “yumurta şeklindeki dudak balsamı paketi”[3] için marka başvurusunda bulunmuştur:

İlgili marka başvurusunun kapsamında aşağıdaki mallar yer almaktadır:

  • 03. sınıf: “Dudak balsamları (ilaç ihtiva edenler hariç); dudak kozmetikleri; dudak parlatıcısı; kozmetik amaçlı dudak kremleri; dudak balsamları (ilaç ihtiva edenler hariç); ilaçsız dudak bakım müstahzarları; dudak kozmetikleri; tıbbi kullanım için olmayan dudak ürünleri.”
  • 05. sınıf: “Dudakların bakımı için tıbbi müstahzarlar; tıbbi kullanım için dudak balsamı.”
  • 21. sınıf: “Kozmetikler için kutu ve şişeler; kozmetik dispanserleri; kozmetik uygulama aparatları.”

EUIPO nezdinde yapılan inceleme neticesinde 18 Temmuz 2019 tarihli kararla, marka başvurusunun, kapsamındaki mallar için alışılmış şekil ve renklerle sınırlı olduğu ve sektördeki alışılmış uygulamadan önemli ölçüde sapmadığı değerlendirilmiş ve başvurunun reddine karar verilmiştir. İncelemeyi yapan uzman, başvurunun yumurtayı andıran yuvarlak bir şekil olduğu kanaatine varmış; tasarım aracı olarak kullanılan ve ürün şekli üzerinde yer alan parmak izi görselinin ise dekoratif amacın yanı sıra, ilgili ambalajın açılması işlevini göreceğini, bu nedenle de ilgili üç boyutlu markaya ayırt edicilik kazandırmayacağını değerlendirmiştir. Yukarıdaki değerlendirmeler neticesinde, ilgili başvuru başka bir şekil/kelime unsurunu içermediğinden, bir bütün olarak EOS’un marka başvurusunun ayırt edicilikten yoksun olduğu kabul edilmiştir.

EOS ise bu kararın hukuka uygun olmadığını, yumurta şeklindeki dudak balsamı paketinin ayırt edici karaktere sahip olduğunu, nitekim EUIPO nezdinde benzer şekilde başkaca dudak balsamı ürün paketlemelerinin üç boyutlu marka olarak tescil edildiğini iddia ederek[4], karara itiraz etmiştir.  

Fakat Dördüncü Temyiz Kurulu da EOS’un markasının ayırt edici karakteri haiz olmadığını değerlendirmiş ve bizzat başvuru sahibince sunulan temyiz dilekçesindeki örneklerde dahi yuvarlak şekli haiz ambalaj ürünlerinin kozmetik sektöründe sıklıkla kullanıldığını belirtmiştir.

EOS ayrıca ürünlerinin yalnızca yuvarlak şekilleri nedeniyle değil, aynı zamanda ambalajlarının rengiyle de öne çıktığını savunmuşsa da Temyiz Kurulu, ambalajın renklendirilmesinin ürünün piyasadaki görünümü ile ilgili pazarlama stratejisine ilişkin bir unsur olduğunu ve bu renk elementlerinin, üç boyutlu marka olarak tescil edilmek istenen şeklin ayırt ediciliği değerlendirilmesi ile ilgili olmadığını belirtmiştir.

Ek olarak, EOS’un üç boyutlu markasının ayırt ediciliğini ispatlamak için sunduğu deliller incelenmiş ve bu delillerinin yalnızca 03. sınıftaki mallara ilişkin olduğu, başvurunun kapsamında yer alan 05 ve 21. sınıflardaki mallara yönelik herhangi bir delil sunulmadığını değerlendirmiştir. Üstelik delil olarak sunulan tüm görsellerde “EOS” kelime markalarının da yer alıyor olması nedeniyle EOS’a ait üç boyutlu şekil marka başvurusunun, ayırt ediciliğinin ispatlanamadığı kanaatine varılmıştır.  Ayrıca Temyiz Kurulu, başkaca markalara ait üç boyutlu marka tescillerinin olmasının somut olayla ilgili olmadığını belirtmiş ve EOS’un tüm temyiz taleplerini reddetmiştir.

EOS, bu kararı Genel Mahkeme önüne taşımış fakat Temyiz Kurulu’nun kullanım yoluyla ayırt edicilik kapsamındaki değerlendirmelerine ilişkin bir temyiz incelemesi isteminde bulunmamıştır. EOS’un temyiz istemi yalnızca üç boyutlu şeklin, doğası gereği ayırt edici niteliği haiz olup olmadığı sorusuna odaklanmıştır.

Genel Mahkeme T-489/20 sayılı kararı ile Temyiz Kurulu’nun kararının yerinde olduğuna kanaat getirmiştir. Değerlendirmeleri neticesinde, piyasadaki farklı üreticilerin dudak ürünlerinin yuvarlak ve oval ambalajlar ile kullanabildikleri, dolayısıyla da EOS’un üç boyutlu marka başvurusunun, ilgili sektörde sıkça kullanılan, sektördeki alışılagelmiş kullanımlardan farklı olmayan bir şekil unsurunu ihtiva ettiğini, bu nedenle de EOS’un iddialarının aksine ilgili şekil öğesinin doğası gereği ayırt ediciliği haiz olmadığını değerlendirmiştir. İlgili tüketici kesimi ile ilgili olarak Genel Mahkeme, ortalama tüketicilerin EOS’un üç boyutlu marka başvurusundaki şekil unsurunu ticari menşeinin göstergesi olarak algılamayacağını belirtmiş ve EOS’un temyiz itirazlarını reddetmiştir. Yumurta şeklindeki dudak balsamlarının ayırt ediciliği olmadığının bir kez daha değerlendirilmesi üzerine EOS, Genel Mahkeme kararını ABAD önüne taşımıştır.  

ADALET DİVANI’NIN DEĞERLENDİRMELERİ

ABAD 04.02.2022 tarihli kararında ilk olarak, EUIPO’nun bağımsız bir Temyiz Kurulu kararına ilişkin Genel Mahkeme kararına karşı yapılan itirazların kabul edilebilirliğini değerlendirmiştir. Genel Mahkeme’nin ayırt ediciliğin değerlendirilmesi ve ispat gereklilikleri bakımından hatalı standartlar uyguladığını iddia etmenin yeterli bir temyiz gerekçesi olmadığına karar vermiştir. Nitekim EOS, Genel Mahkeme kararının, üç boyutlu bir markanın ayırt edici karakterine ilişkin olarak, ispat yükü bakımından çok ağır şartlar aradığını ve objektif değerlendirme yapmadığını iddia etmiştir.

Bununla birlikte, ABAD, temyiz isteminde bulunan bir tarafın, AB hukukunun birliği, tutarlılığı veya gelişimi ile özellikle hangi yasal konuların ilgili olduğunu ve yasal konuların neden bu kriterlere uygun olduğunu açık ve kesin bir şekilde açıklaması gerektiğini belirtmiştir. Somut olayın incelenmesi üzerine ABAD, temyiz edilen kararın hukuki belirsizlik yarattığının genel bir şekilde iddia edildiğini fakat AB hukukunun birliği, tutarlılığı veya gelişimi için hangi hukuki meselelerin önemli olduğunun açık ve kesin bir şekilde açıklamadığını belirterek EOS’un temyiz başvurusunun kabul edebilir olmadığına hükmetmiştir.

Sonuç olarak, EOS, yumurta şeklindeki dudak balsamı için üç boyutlu marka başvurusunu EUIPO nezdinde tescil ettirememiştir.  

SONUÇ

Neticede, bu dava ile esasen kullanım yoluyla ayırt edicilik ve doğası gereği ayırt edicilik kavramlarının özellikle de üç boyutlu markalar için önem arz edebileceği görülmektedir. Her ne kadar EUIPO Temyiz Kurulu kararında, ilgili üç boyutlu şeklin kullanım yoluyla ayırt edicilik de kazanmadığını değerlendirse de eğer EOS, Temyiz Kurulu’nun kullanım yoluyla ayırt edicilik bakımından değerlendirmeleri için de temyiz isteminde bulunsaydı, Genel Mahkeme böyle bir inceleme neticesinde doğası gereği ayırt edici karakteri haiz olmadığını değerlendirdiği üç boyutlu dudak balsamı ambalaj şeklinin, belki de kullanım yoluyla ayırt edicilik kazandığına hükmedecekti.

Fakat daha da önemlisi, üç boyutlu marka tescillerinde yaşanan sorunlara tekrar dikkat çeken bu karar ile birlikte akıllara, daha önce “AY BOTU: GENEL MAHKEME, TECNICA’NIN “MOON BOOT” ŞEKLİNİ HAİZ 3 BOYUTLU MARKASINI, AYAKKABILAR İÇİN AYIRT EDİCİ BULMAYAN TEMYİZ KURULU KARARINI KORUDU…”[5] başlığı ile incelediğimiz yine Genel Mahkeme’nin T-483/20 sayılı kararı gelmektedir. Bu kararda da çok uzun yıllardır piyasada kullanılagelen ay botu olarak adlandırılan ayakkabı şeklinin tescili hükümsüz kılınmıştı ve bir markaya kullanım yoluyla ayırt edicilik kazandırıldığı iddiası ile bir markanın ayırt edicilik vasfını haiz olduğu iddiası arasındaki nüans irdelenmişti.

Her iki karar da bizlere, bir ürün şeklinin tanınmış olmasının özellikle üç boyutlu markalar bakımından başlı başına ayırt ediciliği kanıtlamaya yetmediğini göstermesi ve özellikle bir ürün şeklinin üç boyutlu marka olarak korunmak istendiği hallerde, ileri sürülen argümanların kararın neticesini değiştirebileceğini göstermesi bakımından önemli kararlardır.

Neticede bir dönem özellikle internet mecralarında ve sosyal medya içerik üreticileri aracılığıyla çokça reklamı yapılan ve sıkça görülen EOS’un ünlü yumurta şeklini andırır dudak balsamı ambalajını, bizler diğer markaların ürünlerinden ayırt edebiliyor olsak da, ABAD’a göre ikna edici argümanlar ve deliller ile ispatlayamadığı davası neticesinde EOS, bu ambalaj şeklini EUIPO nezdinde üç boyutlu marka olarak tescil ettirme şansını kaybetmiş oldu.

Güldeniz DOĞAN ALKAN

Ağustos 2022

guldenizdogan@hotmail.com


[1]https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=253781&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2664946.

[2]https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=245721&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=776903

[3] https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/015903081

[4] Labello markalarına ait yine dairesel bir şekil unsurunu haiz dudak balsamı ürün ambalajı, üç boyutlu marka olarak EUIPO nezdinde 016432288 sayı ile 03. sınıftaki mallarda tescillidir.  

[5] https://iprgezgini.org/2022/04/18/ay-botu-genel-mahkeme-tecnicanin-moon-boot-seklini-haiz-3-boyutlu-markasini-ayakkabilar-icin-ayirt-edici-bulmayan-temyiz-kurulu-kararini-korudu/

AY BOTU: GENEL MAHKEME, TECNICA’NIN “MOON BOOT” ŞEKLİNİ HAİZ 3 BOYUTLU MARKASINI, AYAKKABILAR İÇİN AYIRT EDİCİ BULMAYAN TEMYİZ KURULU KARARINI KORUDU…

Geçtiğimiz yıl, 4 Ocak’ta, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) Birinci Temyiz Kurulu’nun 18 Mayıs 2020 tarihinde verdiği kararında, Tecnica Group S.p.a.’ya (“Tecnica”) ait “MOON BOOT” üç boyutlu şekil markasının artık marka işlevini haiz olmadığını değerlendirdiği ve markanın 25. sınıfta yer alan “ayak giysileri” kategorisinde hükümsüzlüğüne hükmettiği kararını incelemiştik[1].

Temyiz Kurulu’nun kararı, Tecnica tarafından Avrupa Birliği Genel Mahkemesi önüne taşındı ve Genel Mahkeme 19 Ocak 2022 tarihli ve T-483/20 sayılı kararı[2] ile Tecnica’nın tüm temyiz itirazlarını reddetti. Neticede Genel Mahkeme’nin, “İtiraz edilen markanın şekli, genellikle yüksek bir şafttan oluşan, hafif sentetik bir malzemeden imal edilen, tabanları ve bağcıkları olan, kayak sonrası botların ortak şeklini haizdir.” değerlendirmesine yer vererek, EUIPO Birinci Temyiz Kurulu’nun kararını aynen korumuştur. Böylece Tecnica’nın “MOON BOOT” şekil markası, ayakkabılar ve ilişkili mallarda hükümsüz kılınmaya bir adım daha yaklaştı.

UYUŞMAZLIĞIN GEÇMİŞİ

Tecnica’ya ait olan ve “kayak sonrası botları” olarak piyasaya sürülen botlar, 2011 yılında 18, 20 ve 25. sınıflardaki mallar için EUIPO nezdinde tescil edilmişti. Zeitneu GmbH şirketi ise 2017 yılında ilgili markanın tescilli olduğu tüm sınıflar bakımından hükümsüzlüğü istemi ile EUIPO’ya başvuruda bulunmuştu.

Başvuru üzerine, ilgili üç boyutlu şekil markasının 25. sınıftaki ürünler bakımından ayırt edici özellik taşımadığı, 2011 yılı itibariyle benzer şekilde sentetik hafif materyallerden üretilen pek çok ürünün piyasaya sürüldüğü ve botun genel şeklinin “kayak sonrası botları” olarak tanımlanan diğer ayakkabılardan pek de bir farkının olmadığı gerekçeleri ile ilgili üç boyutlu şekil markasının hükümsüzlüğüne karar verilmişti.

Karar, Tecnica tarafından Temyiz Kurulu’na taşınmış ve EUIPO Birinci Temyiz Kurulu, başvuruya konu üç boyutlu şekil markası olan “MOON BOOT” ürünlerinin benzerlerinin geçmişten günümüze kadar pek çok tanınmış marka tarafından üretilmiş olmasını, bu bot şeklinin ayırt edici bulunmaması gerekçelerinden biri olarak göstermiştir. Bu sebeple de “moon boot” ürünlerinin, genel nitelikte “L” harfi şeklinde olduğu, ayakkabının diğer özelliklerinin ise herhangi başka bir kayak sonrası botundan ayırt edilmesine yarayacak nitelikte olmadığını değerlendirmiştir.

Ayrıca botların ilk tasarımının üzerinden 40 yıl geçtikten sonra tescil ettirilmiş olması da Temyiz Kurulu tarafından dikkate alınmıştır. , Temyiz Kurulu, bu süreçte pek çok farklı araçlarla çeşitli pazarlama faaliyetlerinin yapıldığı ve bu pazarlama faaliyetlerinin hiç birinin markanın yaratıcısı ile ilişkilendirilemediği hatta markanın sahibinden çok daha ünlü markaların ilgili tasarımın pazarlamasını yaptığı hususları hükümsüzlük isteminin değerlendirilmesinde dikkate almıştır.  

Neticede “MOON BOOT” şekil markasının ayakkabı emtiaları için ayırt edici niteliği haiz olmadığı değerlendirilerek kısmen hükümsüzlüğüne karar verilmişti.

GENEL MAHKEME’NİN DEĞERLENDİRMESİ

Yukarıda özetlediğimiz ve bir önceki yazımızın konusu olan Temyiz Kurulu kararı, Tecnica tarafından:

  • Uyuşmazlığa konu üç boyutlu şekil markasına kullanım yoluyla kazandırılan ayırt ediciliğin ve tanınmışlık statüsünün ilgili kararda irdelenmediği,
  • Venedik Mahkemeleri tarafından ilgili markanın ayırt edici karakteri ile ilgili yapılan değerlendirmelerin huzurdaki uyuşmazlıkta dikkate alınmadığı,
  • Temyiz Kurulu’nun kararının gerekçesinin net olmadığı,
  • Tecnica tarafından sunulan delillerin Temyiz Kurulunca incelenmediği, bu nedenle silahların eşitliği ilkesinin ihlal edildiği,
  • Nihayetinde uyuşmazlığa konu üç boyutlu markanın ayırt edici karakteri haiz bulunduğu,

gerekçeleri ile Genel Mahkeme önüne getirilmiştir. Genel Mahkeme, Tecnica’nın tüm itirazlarını reddettiği kararında, yaptığı incelemeler neticesinde aşağıdaki değerlendirmelere yer vermiştir.

Kullanım yoluyla ayırt edicilik ve tanınmışlık iddiaları bakımından

  • İlgili üç boyutlu şekil markasının tanınmış olup olmadığının incelenmesinin, huzurdaki uyuşmazlığın ana konusu olan markanın ayırt edici niteliği haiz bulunup bulunmadığı incelemesine bir etkisi bulunmamaktadır.
  • Öte yandan, Tecnica, EUIPO nezdindeki hükümsüzlük incelemesi sürecinde markasının kullanım yoluyla ayırt edicilik kazandığı iddiasına dayanmamış ve bu hususu kanıtlayan bir delil de sunmamıştır. Bu nedenlerle, Tecnica’nın uyuşmazlık konusu üç boyutlu markanın tanınmışlığı ve bu markaya kullanım yoluyla ayırt edicilik kazandırıldığı iddiaları reddedilmiştir.

Venedik Mahkemeleri’nce verilen kararların incelenmesi bakımından

  • Venedik Mahkemeleri kararlarında, itiraz edilen markanın geçerli olup olmadığı incelemesinde bulunulmadığı açıkça belirtilmektedir. Nitekim Venedik Mahkemeleri nezdindeki uyuşmazlık, Tecnica’nın markası ile diğer yanın ayakkabı tasarımı arasındaki karıştırılma ihtimaline ilişkindir. Bu incelemenin ise huzurdaki uyuşmazlıkla bir ilgisi bulunmamaktadır zira karıştırılma ihtimali incelemesi, markanın hükümsüzlüğü incelemesinden son derece farklı şartlarda yapılmaktadır.
  • Bu doğrultuda, Venedik Mahkemeleri’nce verilen kararlarda, Tecnica’ya ait markanın ayırt edici karakteri haiz bulunduğu ve tanınmış olduğu değerlendirmeleri, huzurdaki uyuşmazlık için kesin nitelikte bulunmadığı gibi uyuşmazlık konusu markanın 200/2009 sayılı Tüzük’ün 7(1)(b) maddesi uyarınca hükümsüz kılınamayacağı sonucunu da doğurmamaktadır. Nitekim, Temyiz Kurulu da yukarıdaki değerlendirmeler ile paralel şekilde Venedik Mahkemeleri’nce verilen kararların huzurdaki uyuşmazlıkta esas alınamayacağını kararında belirtmiştir.

Uyuşmazlık konusu üç boyutlu markanın ayırt ediciliği haiz olup olmaması bakımından

  • Bir üç boyutlu markanın ayırt edici karakteri haiz olduğu kararına, her olaya özgü niteliklere göre yapılacak inceleme neticesinde, ortalama tüketicinin ilgili şekli haiz ürünlerle sıklıkla karşılaştıklarının, ilgili şekli belirli bir ürünle ilişkilendirdiklerinin ispatı neticesinde varılabilecektir. Bu kapsamda bir üç boyutlu şeklin, marka olarak korunabilmesi için, sektördeki ilgili ürünlerin şeklinden ayırt edicilik kazanacak surette farklılaşması gerekmektedir.
  • Temyiz Kurulu’nun da haklı şekilde tespit ettiği gibi, uyuşmazlığa konu markada tanımlanan özellikler, ürünün dekoratif ve teknik ayrıntılarını açıklayan ve sadece kayak sonrası botların görünümünün varyantlarını nitelendiren özelliklerdir. Ürünün tabanının kalınlığı ise teknik bir özellik olup yalnızca ürünün kar üzerinde yapışma kapasitesini belirlemektedir.
  • Benzer şekilde, Temyiz Kurulu, bağcıkların ve botun gövdesi üzerindeki paralel şeritlerin konumunun ve ayrıca botun gövdesinin yüksekliğinin olağandışı olmadığı ve yalnızca ilgili ayakkabı şeklinin farklı bir çeşidini nitelendirdiğini de haklı surette tespit etmiştir.
  • Bu nedenlerle, Temyiz Kurulu’nun, hem uyuşmazlık konusu markayı oluşturan unsurların tek tek ve hem de bir bütün olarak ilgili ayakkabı şeklini incelemesi neticesinde, bu şeklin ortalama tüketici tarafından yaygın surette kışlık botların ve kayak sonrası botların bir çeşidi olarak algılanacağını tespit etmesi ve bu suretle uyuşmazlık konusu markanın “ayakkabı” emtiaları bakımından ayırt edici olmadığını değerlendirmesi Genel Mahkeme tarafından uygun bulunmuştur.

Son olarak Genel Mahkeme, Tecnica’nın silahların eşitliği ilkesinin ihlal edildiği hususundaki itirazlarını incelemiş ve somut olayda Temyiz Kurulu’nun hem Zeitneu GmbH hem de Tecnica tarafından sunulan delilleri incelemek suretiyle karar verdiğini, hatta Zeitneu GmbH tarafından sunulan bir takım delilleri de uyuşmazlıkla ilişkisi bulunmadığından incelemediğini kararında açıkça belirttiği ifade etmiş ve bu kapsamda da Tecnica’nın itirazlarını reddetmiştir.

Tüm bu değerlendirmeler ışığında Genel Mahkeme, Tecnica’nın üç boyutlu şekil markası için kısmen hükümsüzlük koşullarının oluştuğuna kanaat getirmiş ve Temyiz Kurulu’nun kararını yerinde bulmuştur.

SONUÇ

Neticede, Genel Mahkeme kararının, bir markanın ayırt ediciliği değerlendirilirken hangi faktörlerinin dikkate alınacağı ve bir markanın ayırt edici olduğunun nihai olarak kanıtlanmasında hangi delillerin yeterli olacağı ya da olmayacağı hususunda yol gösterici olduğunu değerlendirmekteyiz.

Yine bu karar, bir ürün şeklinin tanınmış olmasının özellikle üç boyutlu markalar bakımından başlı başına ayırt ediciliği kanıtlamaya yetmediği sonucuna ulaşması ve bir markaya kullanım yoluyla ayırt edicilik kazandırıldığı iddiası ile bir markanın ayırt edicilik vasfını haiz olduğu iddiası arasındaki nüansı da bizlere hatırlatması açısından oldukça önemlidir.

Son olarak, moda tasarımcılarının ürün şekillerini marka olarak koruma konusunda karşılaşabilecekleri zorlukları gösteren Genel Mahkeme kararı, Tecnica’nın “MOON BOOT” şeklini haiz ürünleri için İtalyan Mahkemeleri’nde görülen başkaca davalarda, bu bot şeklinin kendine has özellikleri bulunduğunu ve telif hukuku kapsamında korunması gerektiğini değerlendiren kararlar da olduğu dikkate alındığında[3], özellikle moda sektöründe ürün şekillerin somut olayın özelliğine göre tasarım veya telif hukuku normları ile korunmasının bazı durumlarda daha etkili sonuçlar verebileceğini bizlere hatırlatmaktadır.

Güldeniz DOĞAN ALKAN

Nisan 2022

guldenizdogan@hotmail.com


[1] https://iprgezgini.org/2021/01/04/ay-botu-savascisi-tecnicanin-moon-boot-tescili-hukumsuz-kilindi/

[2]https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=6C8E79307EEAA689831BD0F6C0F9FD63?text=&docid=252402&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1772324

[3] Tribunal Milano, 25.01.2021, No 493/2021, Tecnica Group S.p.A. v. Diana S.r.l.

MARKANIN CİDDİ KULLANIMINDA İSPAT YÜKÜNE İLİŞKİN ABAD YORUM KARARI: TO USE OR NOT TO USE!


Shakespeare: Laurence Olivier as Hamlet: original 1948 Telegraph review
Laurence Olivier, Hamlet rolünde

Dünyaca ünlü İngiliz şair ve oyun yazarı William Shakespeare’in “Hamlet” isimli oyununda, Prens Hamlet “To be, or not to be, that is the question” dizesiyle açılış yapar. Hamlet bu cümlesiyle yaşam ve ölüm hakkında düşünür, acı ve dert dolu olan insan yaşamı karşısında ölümün özellikle intiharın ne derece tercih edilebileceğini tartışır. İngiliz edebiyatının en çok alıntılanan bu dizesine biz de atıf yaparak marka hukukunda ciddi kullanımın (genuine use) ispat yükünü “To use or not to use, that is the question!” sözleriyle başlayarak inceliyoruz.

Bir şeyin varlığını mı, yoksa yokluğunu mu ispatlamak daha kolaydır? Markanın ciddi biçimde kullanımını ispatlamak, marka sahibinin markayı özellikle düzensiz kullanımının söz konusu olduğu olaylarda oldukça zordur. Buna karşın markanın ciddi anlamda kullanılmadığını, yani zaten yok olan bir hususu ispatlamak daha zor olsa gerek. İşte tam da bu noktada AB Adalet Divanı, 10 Mart 2022 tarihli C-183/21 sayılı yorum kararıyla[1] ulusal usul hukuku hükümleri karşısında markanın ciddi kullanımına[2] ilişkin ispat külfetinin hangi tarafın üzerinde olduğunu değerlendirir.

Uyuşmazlığın arka planı:

Alman şirketi olan Globus, “MAXUS” kelime markası ile yine aynı kelimeden oluşan figüratif marka olmak üzere iki adet markanın sahibidir. Söz konusu markalar 1996 yılında Nice Sınıflandırmasının 1 ila 9. ve 11 ila 34. sınıflarındaki mallarda Alman Patent ve Marka Ofisi (Deutsches Patent- und Markenamt) nezdinde tescil edilmiştir.

Yine Alman şirketi olan Maxxus, 28 Kasım 2019’da Globus’a ait söz konusu markaların kullanılmama sebebiyle iptalini Saarbrücken Bölge Mahkemesi (gönderen mahkeme) nezdinde talep eder. Diğer bir deyişle Maxxus, Globus tarafından son beş yılda bu markaların kullanılmadığını ileri sürer. Maxxus, Globus’un internet sitesi dahil olmak üzere online soruşturmalar yürüttüğünü ve kullanımı işaret eden hiçbir veriye ulaşılmadığını belirtir. Globus’a ait sitenin iç arama motorunda “Maxus” ifadesi arandığında, sadece iki adet sonucun görüntülendiğini; bu sonuçların ise Globus’a bağlı bir şirket tarafından işletilen, Almanya’daki bir içecek mağazasına ilişkin olduğunu söyler. Ayrıca internet üzerinden yapılan araştırmada, bu şirketin sattığı içeceklerin Maxus markasını değil, üçüncü kişi üreticilere ait markaları taşıdıkları görülür. Bu sonuç, Maxxus’un talimat verdiği bir dedektiflik ajansının söz konusu mağazalarda gerçekleştirdiği soruşturmalarla ayrıca doğrulanır.

Globus, bu iddialara itiraz eder ve söz konusu iki markayı, bunlar üzerindeki haklarını koruyacak şekilde kullandığını iddia eder.

Gönderen mahkemenin değerlendirmesi ve soruları:

Gönderen mahkeme önce, olguları ortaya koyma külfeti (Darlegungslast) ile ispat külfeti (Beweislast) arasında bir ayrım yapılmasını gerektiren Alman Federal Yüksek Mahkemesi (Bundesgerichtshof) içtihadına dikkat çeker. Olguları ortaya koyma külfeti, başvuru sahibinin (Maxxus), markanın kullanılmadığını gösteren hususları kanıtlarla temellendirerek ortaya koymakla yükümlü olduğunu ifade eder. Buna göre başvuru sahibi, kendi kaynaklarını kullanarak, marka sahibinin ilgili markayı üzerindeki haklarını devam ettirecek şekilde kullanıp kullanmadığını araştırmak zorundadır. Başvuru sahibinin, marka hakkı sahibinin iş süreçleri hakkında bilgi sahibi olması genellikle mümkün olmadığından, marka sahibi de olguların ortaya konulmasını üstlenebilir, ancak bu husus ikincil niteliktedir. Nihai olarak bu içtihada göre; kullanılmamayı ispat yükü, esas olarak başvuranın (davacının) üzerindedir.

Alman usul hukukuna göre, olguları ortaya koyma külfeti, başvurunun olabildiğince somut olmasını gerektirir ve bu yükümlülük yerine getirilmediğinde başvuran davayı kaybetme riski altındadır. Olguları ortaya koyma hususunda davalıya ise ikincil derecede bir sorumluluk yükler.

Gönderen mahkeme, bu belirlemeleri yaptıktan sonra Alman usul hukukunun AB hukuku ile nasıl uzlaşacağı hususunda kararsız kalır ve davayı bekletici sorun yaparak Divanın görüşünü almak üzere aşağıdaki soruları yöneltir:

AB hukukunun özellikle 2015/2436 sayılı Direktifin m. 16, 17 ve 19 hükümlerinin uygulanması, ulusal usul hukukunun aşağıdaki kurallarını bertaraf eder mi?

  1. Ulusal usul hukuku, tescilli bir markanın kullanmama nedeniyle iptaline ilişkin medeni yargılamada başvurana ispat külfetinden ayrı olarak olguları ortaya koyma külfeti de yükler.
  2. Olguları ortaya koyma yükümlülüğü kapsamında (i) bu tür yargılamalarda başvuran, mümkün olduğu ölçüde davalının markayı kullanmadığına ilişkin kanıtlar sunar ve (ii) başvuran bunun için, dava konusu markanın doğasına özgü ve iptal talebine uygun olarak pazarda kendi soruşturmasını yürütür.

Yorum Kararı:

AB Adalet Divanı öncelikle, AB Marka Direktifinin ciddi kullanım kavramına ilişkin 16. maddesi ile tecavüz davalarında kullanmama def’ine ilişkin 17. maddesinin gönderen mahkemenin sorusuyla ilgili olmadığını saptar. Asıl sorunun, kullanmama nedeniyle markanın iptali için başvuranın, bir tür pazar araştırması da dahil olmak üzere kanıtlarla temellendirilmiş bir başvuru yapmak zorunda olup olmadığı noktasında toplandığını ifade eder.

Divan daha sonra, Marka Direktifi m. 19/1 hükmü uyarınca, markanın ciddi biçimde kullanımına ilişkin ispat yükü meselesinin, kullanmama nedeniyle markanın iptaline ilişkin yargılamada üye devletlerin yetki alanlarına giren bir usul hükmü tesis edilmediğinin altını çizer.

Eğer sorun üye devletlerin ulusal hukuku meselesi olsaydı, marka sahipleri için sonuç, korumanın ilgili hukuk sistemine göre değişecek ve böylece Marka Direktifinin 10 numaralı resitalinde belirtilen “bütün üye devletler hukuk sistemlerinde aynı koruma” amacına ulaşılamayacaktı.

Buna ilaveten markanın ciddi kullanımının marka sahibi tarafından ispatlanması hususu, özellikle pratikliğin ve usuli etkinliğin bir gerekliliğidir. Nitekim, uyuşmazlık konusu markanın ciddi kullanıma konu edildiği iddiasını en iyi ispatlayabilecek konumda olan marka sahibidir. Dolayısıyla Marka Direktifi m. 19/1 hükmü, markanın ciddi biçimde kullanıldığına ilişkin ispat yükünün o markanın sahibi üzerinde olduğu şeklinde yorumlanmalıdır. Öte yandan başvuranın ispat yükünü taşımaması, onu iddiasına dayanak teşkil eden olguları tam olarak açıklama yükümlülüğünden kurtardığı anlamına gelmeyeceği de hemen eklenir.

Direktif m. 19/1 hükmün kapsamında yapılan başvuru, marka sahibi tarafından markanın ciddi biçimde kullanılmadığı iddiasına dayanmaktadır ve bu iddia doğası gereği çok ayrıntılı bir açıklamanın sunulmasına elverişli değildir.

Divan, Direktif hükümlerine ilişkin bu saptamaları yaptıktan sonra gönderen mahkemenin dile getirdiği ulusal usul hukukunu değerlendirir. İlk olarak, yukarıda arz ettiğimiz ulusal usul hukuku düzenlemesinin, olguları ortaya koyma külfetinin çok ötesinde olduğunu belirtir. Daha sonra 22 Ekim 2020 tarihli Ferrari kararına (C–720/18 ve C–721/18)[3] atıf yaparak, markanın ciddi biçimde kullanımını ispat yükünün münhasıran marka sahibine ait olduğunu, fakat markanın kullanılmadığına ilişkin ispat yükünün en azından kısmen de olsa başvuru sahibinin üzerinde olduğunu söyler. Üstelik gönderen mahkeme tarafından vurgulanan kullanmama nedeniyle iptal başvurusunun kötüye kullanılması ve sayısının artması riski, farklı bir yoruma varmayı gerektirmez ve ulusal hukuklar tarafından bu kötüye kullanmalar çeşitli şekillerde yaptırıma bağlanabilir.

Yine gönderen mahkeme tarafından dikkat çekilen diğer bir risk, kullanmama nedeniyle açılan markanın iptali davasının, sadece o marka sahibinin ticari sırlarının ifşasını sağlamak amacıyla açılmasına ilişkindir. Bu tereddüde ilişkin olarak Divan, Direktif m. 19/1 hükmü anlamında markanın ciddi biçimde kullanımının, markanın teşebbüs tarafından dahili kullanımını değil de, o marka ile korunan mal ve hizmetlerin pazardaki kullanımını teşkil ettiğini belirtir. Dolayısıyla, bir markanın ciddi kullanımını ispat, o markanın piyasadaki kullanımıyla ilgili olmasını gerektirir ve marka sahibinin ticari gizliliği kapsamında değerlendirilemez.

Divan, tüm bu değerlendirmelerin neticesinde, gönderen mahkemenin yönelttiği soruya olumlu cevap verir ve yorum kararında, bir markanın kullanmama nedeniyle iptali yargılamasında, 2015/2436 sayılı Direktifin 19. maddesinin, üye devletin ispat yüküne ilişkin -yukarıda belirtilen- usul hukuku kurallarını dışladığına hükmeder.

Değerlendirme:

AB Adalet Divanının kullanmama nedeniyle markanın iptali taleplerinde ispat yüküne ilişkin vermiş olduğu yorum kararı son derece yerindedir. Gerçekten de markanın kullanılmadığının, yani olumsuz bir hususun (menfi vakıanın) ispatlanması işin doğası gereği mümkün değildir ve dolayısıyla markanın pazarda kullanıldığını en iyi şekilde ispatlayacak konumda olan muhakkak ki marka sahibidir. Bir an için markanın ciddi biçimde kullanılmadığına ilişkin ispat yükünün davacıda olduğu kabul edilirse ve davacı bu durumu ispatlayamazsa, bu ihtimalde zaten mevcut olmayan delilin eksikliğinden başvurunun reddedilmesi gibi paradoksal bir sonuç doğacaktır. Öte yandan Divan tarafından, başvuranın da ispat yükünden tamamen kurtulmadığı, iddiasına dayanak teşkil edecek olguları mümkün olduğunca somutlaştırması gerektiğinin de altı çizilerek menfaat dengesinin gözetildiği görülmektedir. Son olarak kullanmama nedeniyle markanın iptali taleplerinin, marka sahibinin ticari sırlarının ifşası riski taşımadığı, yani ticari gizlilikle ilgili olmadığı teyit edilmiştir.

Sergül BALSEVER

Nisan 2022

sergulturkoglu@gmail.com


Dipnotlar

[1]https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=255426&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6836098

[2] Markanın ciddi kullanımından (genuine use) ne anlaşılması gerektiği ne AB Marka Direktifi ne de AB Marka Tüzüğü kapsamında tanımlanmıştır. Buna karşın ABAD tarafından, 11 Mart 2003 tarihli Minimax kararında (C-40/01) ciddi kullanımın kapsamını belirleyen temel ilkeler benimsenmiştir. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=48120&doclang=en

[3]https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=232724&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2088263

HELLİM SAVAŞLARI 2: HALLOUMI v. GRILLOUMI / GRILLOUMI BURGER

Geçtiğimiz yıllarda incelediğimiz “BBQLOUMI”[1] kararlarında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Geleneksel Peyniri Hellimi Koruma Derneği (“Dernek”) adına tescilli “HALLOUMI” markaları dayanak gösterilerek “BBQLOUMI” marka başvurusuna karşı yapılan itirazlar reddedilmiş ve Avrupa Birliği Genel Mahkemesi (“Genel Mahkeme”) önüne getirilen uyuşmazlığın sonucunda Derneğin tüm itirazları reddedilerek, taraf markalarının benzer olmadığı sonucuna ulaşılmıştı. Fakat Derneğin, “HALLOUMI” markası için verdiği savaş, bununla sınırla değildi.

Derneğe ait “HALLOUMI” markası dayanak gösterilerek “GRILLOUMI”[2] ve “GRILLOUMI BURGER”[3] markalarına karşı yapılan itirazların reddine karar veren Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) kararlarının, Dernek tarafından Genel Mahkeme önüne taşınması neticesinde, Genel Mahkeme tarafından 2021 sonunda iki farklı karar verilmiştir. Bu kararlarla Genel Mahkeme, özellikle karıştırılma ihtimali incelemesi kapsamındaki mal ve hizmetlerin benzerliği hususunda önemli tespitlere yer vermiştir. Mal ve hizmetlerin benzerliği ve tamamlayıcılığı arasındaki nüansın irdelendiği bu kararlarla, her ne kadar neticede taraf markaları benzer görülmese de mal ve hizmetlerin benzerliğinin incelenmesinde daha kapsamlı ve irdeleyici yorumlarda bulunulması gerektiği, Genel Mahkeme tarafından bir kez daha hatırlatılmıştır.


1. Uyuşmazlıkların Özeti

Her iki marka başvurusuna karşı Dernek tarafından itiraz edilmiştir. Derneğe ait itirazlara gerekçe marka ise 29. sınıfta “peynirler” malları üzerinde tescilli “HALLOUMI” markasıdır.

Dernek tarafından yapılan itirazlar, hem ilk derecede hem de Temyiz Kurulu’nda EUIPO tarafından reddedilmiştir.

Temyiz Kurulu, “GRILLOUMI” kararının gerekçesinde; taraf markalarının kapsamındaki mal ve hizmetlerin farklı olduğunu, özellikle başvurunun kapsamında yer alan 43. sınıftaki “yiyecek ve içecek sağlanması” hizmetleri ile gıda mallarının tamamlayıcı mal ve hizmetler olduğu ileri sürülebilirse de, itiraza gerekçe markanın kapsamında yer alan 29. sınıftaki “peynirler” ürünleri ile böyle bir tamamlayıcılıktan söz edilemeyeceğini değerlendirmiştir.

“GRILLOUMI BURGER” kararında ise Temyiz Kurulu, 43. sınıfta yer alan “yiyecek ve içecek sağlanması” hizmetleri ile itiraza gerekçe markanın kapsamında yer alan 29. sınıftaki “peynirler” mallarının farklı olduğunu ve başvurunun kapsamında yer alan 29 ve 30. sınıflardaki mallar bakımından ise yalnızca “süt ve süt ürünleri, yemeklik sıvı ve katı yağlar” bakımından bir derecede benzerlik bulunduğunu değerlendirilmiştir.

Netice itibariyle Temyiz Kurulu, her iki kararında da taraf markalarının benzer olmadığını zira Derneğin itiraza gerekçe markasının ayırt edici gücünün zayıf olduğunu değerlendirmiş ve itiraz sahibinin tanınmışlık iddialarının da kanıtlanamadığını belirterek, itirazları hem karıştırılma ihtimali hem de tanınmışlık bakımından reddetmiştir.

Anılan kararlar Dernek tarafından Genel Mahkeme önüne getirilmiştir.

2. Genel Mahkemenin “GRILLOUMI” ve “GRILLOUMI BURGER” Kararları

Genel Mahkeme, önüne gelen uyuşmazlıklar neticesinde ilk olarak 21 Nisan 2021 tarihinde “GRILLOUMI” başvurusuna ilişkin temyiz istemi bakımından karar vermiştir. Genel Mahkeme, “peynirler” ve “yiyecek ve içecek sağlama hizmetleri” arasında kullanım amaçları ve kullanım şekilleri bakımından bir özdeşlik ve benzerlik bulunmadığını değerlendirmiş fakat mal ve hizmetlerin tamamlayıcı olup olmadığı, diğer bir deyişle “birinin diğerini kullanmak için vazgeçilmez veya önemli olduğu mallar bakımından, tüketicilerin ilgili malların aynı şirket tarafından üretileceğini düşünebileceği” testini uygularken, Temyiz Kurulu’nun hataya düştüğünü belirtmiştir. Genel Mahkeme, “peynirler” ve “yiyecek ve içecek sağlama hizmetleri” arasında birbirini tamamlayıcı nitelikte bir ilişki olduğunu nitekim bir restoranın veya kafenin müşterilerine, tesiste servis edilen yemeklerin içerisinde veya paket servis olarak peynir sunulabileceğini ve ayrıca bazı restoranların peynir gibi ürünleri bir yemeğin parçası olarak değil, işlenmemiş şekilde ve başka yerlerde tüketilmek üzere de satışa sunduğunu belirtmiştir.

Ayrıca, Temyiz Kurulu’nca verilen kararda, Dernek tarafından daha önceki “BBQLOUMI” davasında, 43. sınıftaki “restoran hizmetleri” ve 29. sınıftaki “peynirler” mallarının benzer bulunmamasına ilişkin değerlendirmenin ayrıca Genel Mahkeme önüne götürülmemiş olması gerekçesiyle Derneğin huzurdaki uyuşmazlık bakımından mal ve hizmetlerin benzerliğine ilişkin temyiz hakkının bulunmadığının değerlendirilmesi, Genel Mahkeme tarafından eleştirilmiştir. Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun yanlış değerlendirmeleri ile bağlı olmadığını hatta ve hatta başka bir davada bizzat Genel Mahkeme tarafından Temyiz Kurulu’nun yanlış değerlendirmeleri onaylanmışsa bile, bu yanlış değerlendirmelerle bağlı kalınamayacağını belirtmiştir.

Netice itibariyle, Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu tarafından verilen kararda “peynir” ve “yiyecek ve içecek sağlama hizmetleri” arasında tamamlayıcılık ilişkisi bulunmadığının tespitinin hatalı olduğu ve bu nedenle karıştırılma ihtimali incelemesinde dikkat edilmesi gereken kümülatif koşullardan birinin yerine getirilmediği sonucuna varmış ve Temyiz Kurulu’nun kararını bozarak, yeni bir karar verilmek üzere dosyayı tekrar Temyiz Kurulu’na havale etmiştir.

Genel Mahkeme 8 Aralık 2021 tarihinde verdiği “GRILLOUMI BURGER” kararında ise, yukarıda irdelenen kararı ile paralel olarak Temyiz Kurulu’nun taraf markaları kapsamındaki mal ve hizmet benzerliği incelemesinde hataya düştüğünü belirtmiştir. Burada farklı olarak Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun itiraza gerekçe markanın kapsamındaki “peynirler” emtiası ile itiraza konu markanın kapsamındaki “süt ve süt ürünleri, yemeklik sıvı ve katı yağlar” mallarının benzer olduğuna katılmakla birlikte; ayrıca itiraza konu başvurunun kapsamındaki “et, jambon, soğuk etler, soğuk yemekler ve konserve et” mallarının da benzer dağıtım kanalları aracılığıyla tüketiciyle buluşturuldukları gerekçesiyle “peynirler” emtiası ile benzer kabul edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Diğer yandan bu benzerliğin “balık, kümes hayvanları, av eti” mallarını da kapsamasını gerektiğini zira hayvansal kaynaklı proteinlerden oluşan gıda maddelerinin çeşitli yemeklerin bileşenleri olarak birlikte hazırlanıp tüketilebileceğini ve sıklıkla aynı raflarda yan yana tüketicini dikkatine sunuldukları da kararda belirtilmiştir. Bu nedenle Temyiz Kurulu’nun “et ürünleri” malları ile “peynirler” mallarını benzer bulmayarak da hataya düştüğüne karar verilmiştir.

İlgili kararın devamında Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun markaların benzerliği hususunda da hatalı değerlendirmeleri bulunduğunu ifade etmiştir. Temyiz Kurulu’nun değerlendirmelerinin aksine tüketicilerin “GRILLOUMI” ibaresindeki “OUMI” ibaresini direkt olarak “HALLOUMI” ile ilişkilendirmeyeceğini belirten Genel Mahkeme, tüketicilerin daha ziyade “GRILL” kelimesine odaklanacağını fakat markaların son harflerindeki benzerlik sebebiyle taraf markaları arasında düşük de olsa bir derecede benzerlik bulunduğunu değerlendirmiştir.

Neticede Genel Mahkeme, “HALLOUMI” ibaresinin düşük ayırt edici karakteri sebebiyle markaya daha az derecede bir koruma sağlanması gerektiğini belirterek, her ne kadar Temyiz Kurulu’nca mal ve hizmetlerin ve işaretlerin benzerliğinde hataya düşülmüşse de bu hatanın sonucu etkilemeyeceği ve önceki marka ile itiraza konu başvuru arasında “peynirler” ve “süt ve süt ürünleri” malları bakımından dahi karıştırılma ihtimali bulunduğunun ispatlanamamış olduğu gerekçeleri ile Derneğin itirazlarının ve taleplerinin reddine karar vermiştir.

3. Sonuç

İlk olarak incelediğimiz “GRILLOUMI” kararı bakımından, Genel Mahkeme’nin bozma kararı sonrasında, Temyiz Kurulu, tekrar önüne gelen dosyayı incelemiş ve 3 Ocak 2022[4] tarihinde vermiş olduğu kararla “HALLOUMI” markasının ayırt ediciliği düşük bir ibare olması ve itiraza konu başvurunun zayıf olmasına karşın belirli bir özgünlük derecesine sahip olması sebepleriyle taraf markalarının benzer olmadığını değerlendirmiştir. Fakat Temyiz Kurulu yeni tarihli kararında, Genel Mahkeme’nin bozma kararı ile paralel olarak “yiyecek içecek sağlanması hizmetleri” ile “peynirler” emtiaları arasında zayıf da olsa bir benzerlik olduğunu değerlendirmiştir. 

Her ne kadar taraf markaları benzer bulunmadığından Derneğin itirazı EUIPO tarafından yine reddedilmişse de özellikle mal ve hizmetlerin benzerliği incelemesindeki vurguları bakımından Genel Mahkeme’nin bozma kararının önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Gerçekten de ilgili kararda, karıştırılma ihtimali incelemesinin kümülatif özelliği gereği, her bir şartın somut olay bakımından tüm detayları ile irdelenmesi gerektiği önemle vurgulanmakta, bu doğrultuda mal ve hizmetlerin benzerliğinin incelemesinde, benzer bulunan ya da bulunmayan mal ve hizmetlerin arasındaki ilişkinin ne olduğunun da net bir surette açıklanması gerektiği belirtilmektedir. Yine mal ve hizmetler arasında var olan ilişkinin yalnızca benzerlik kapsamında değil tamamlayıcılık kapsamında da incelenebileceğini değerlendiren Genel Mahkeme, zayıf düzeyde olsa dahi mal ve hizmetler arasında benzerlik ya da tamamlayıcılık bulunması durumunda, bunun karıştırılma ihtimalinin kümülatif doğası gereği ilgili kararda mutlaka belirtilmesi gerektiğini ifade etmektedir. EUIPO’nun Genel Mahkeme’nin bozma kararından sonra düzenlediği 03.01.2022 tarihli kararı, henüz Genel Mahkeme önüne getirilmemişse de, Derneğin bu karara karşı tutumunun ne olacağını takip edeceğiz.

İkinci olarak incelediğimiz “GRILLOUMI BURGER” kararı ise Dernek tarafından Adalet Divanı önüne taşınmış olup hâlihazırda C-121/22 P dosya numarası ile Adalet Divanı tarafından incelenmektedir. Adalet Divanı’nın bu kararı da takip edecek ve neticede bugüne kadar incelediğimiz “Hellim Savaşları” sonucunda bu ihtilafta Derneğin galip çıkıp çıkamayacağını hep birlikte göreceğiz.

Güldeniz DOĞAN ALKAN & Bengü ŞEN GÜRAKAN

Mart 2022

guldenizdogan@hotmail.com

benguseen@gmail.com


DİPNOTLAR

[1]https://iprgezgini.org/2020/04/01/ab-adalet-divani-halloumi-karari-karistirilma-ihtimali-degerlendirmesinde-itiraz-gerekcesi-marka-ortak-marka-oldugunda-inceleme-nasil-yapilmalidir/

https://iprgezgini.org/2021/04/05/halloumi-davasinda-genel-mahkeme-karari-bbqloumi-ve-halloumi-markalari-benzer-mi/

[2]https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=240166&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4603592

[3]https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=250830&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6924845

[4] EUIPO Beşinci Temyiz Kurulu, 03.01.2022 tarihli ve R 1612/2021-5 sayılı kararı

ABAD Genel Mahkemesine Göre Tasarım Mevzuatındaki Bilgilenmiş Kullanıcı Kimdir? (T-192/18 sayılı VW Caddy Kararı)




Bu yazı ilk olarak Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği (AIPPI Türkiye)’nin Fikri Gündem dergisinin Şubat 2022 tarihli 22. sayısında yayımlanmıştır. (Bkz.: https://www.aippiturkey.org/fikri-gundem/)



Tasarım mevzuatında yer alan “bilgilenmiş kullanıcı” kavramının aslında kimi işaret ettiği ve bu kavramın marka mevzuatı ve uygulamasında karşımıza çıkan “ortalama tüketici” kavramından hangi yönüyle ayrıldığı hususunda da açıklamalar içeren bir Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesi kararı bu yazıda okuyuculara aktarılacaktır. Yazar, konunun aslen ABAD ve Avrupa perspektifinden aktarılması amacıyla, konuya ilişkin öznel değerlendirmelerden kaçınarak, mahkeme kararını nesnel bir dille açıklama gayretini gösterecektir.

“Volkswagen AG” (bundan sonra “tasarım sahibi”) olarak anılacaktır aşağıdaki görünümden oluşan tasarımı Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nde (EUIPO) 2010 yılında tescil ettirir. Tescilli tasarımın uygulanacağı ürünler Locarno Sınıflandırmasının 12.08 sayılı sınıfında yer alan “motorlu taşıtlar”dır.



2015 yılında “Rietze GmbH & Co. KG” (bundan sonra “hükümsüzlük talebi sahibi” olarak anılacaktır) yukarıdaki tasarımın hükümsüz kılınması talebini EUIPO’ya sunar. Hükümsüzlük talebi sahibi, tescilli tasarımın yeni ve ayırt edici olmadığı iddialarına dayanmaktadır.

Hükümsüzlük talebi sahibinin temel argümanları; tescilli tasarımın ticari amaçlı bir taşıt olan VW Caddy’nin görünümü olması, bu aracın tescilli tasarımın sahibince 2011 yılında piyasaya sürülmesi, buna karşın tasarımın kamuya daha önceki tarihte gene tescilli tasarımın sahibince sunulmuş olmasıdır. Hükümsüzlük talebi sahibi bu yöndeki iddialarını kanıtlamak için VW Caddy’nin Life modelinin 2004 yılındaki tasarımının görsellerini, 2003 yılında EUIPO tarafından tescil edilmiş bir tasarımı (önceki tasarım) sunmuştur.

EUIPO İptal Birimi bu iddiaları kabul ederek, tescilli tasarımı ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle hükümsüz kılmış olsa da, tasarım sahibi bu karara karşı itiraz etmiş ve itirazı inceleyen EUIPO Temyiz Kurulu ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli hükümsüzlük kararını kaldırmıştır. Yazının ilerleyen bölümlerinde detaylarıyla aktarılacağı üzere, Temyiz Kuruluna göre hükümsüzlüğü talep edilen tasarım Topluluk Marka Tüzüğü anlamında hem yeni hem de ayırt edicidir.

Hükümsüzlük talebi sahibi Temyiz Kurulu kararının iptal edilmesi istemiyle uyuşmazlığı yargıya taşır. Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesince görülen dava 6 Haziran 2019 tarihinde T-192/18 sayılı karar ile sonuçlandırılır. Kararın tüm metni bu bağlantıdan görülebilir ve yazının devamında belirtilen karar anahatlarıyla okuyuculara aktarılacaktır.

Hükümsüzlük talebi sahibi, Temyiz Kurulu kararının iptalini ve tescilli tasarımın hükümsüzlüğünü dört ana argüman çerçevesinde talep etmektedir:

  1. Temyiz Kurulu, tasarımlar arasındaki farklılıkları sıralamakla yetinmiş, ancak bunların ağırlıklarını belirtmediği gibi, estetik ve teknik özellikler bakımından farklılıkları ayırt etmemiştir.
  2. Temyiz Kurulu, bilgilenmiş kullanıcının dikkat düzeyini gereğinden fazla yüksek tutarak inceleme yapmış ve tasarımlar arasındaki farklılıklara gereğinden fazla önem atfetmiştir.
  3. Temyiz Kurulu, tasarımcının seçenek özgürlüğünü hatalı biçimde değerlendirmiştir.
  4. Temyiz Kurulu, bazı delilleri dikkate almamıştır.

Genel Mahkeme incelemesine “bilgilenmiş kullanıcının dikkat düzeyinin” sorgulandığı ikinci argümandan başlamıştır.

Hükümsüzlük talebi sahibine göre; Temyiz Kurulu tasarımlar arasındaki farklılıkları incelerken, teknik ve estetik özellikler arasındaki niteliksel farklılığı göz önüne almamıştır. Şöyle ki; kararda dile getirilen farklılıklar, motorlu taşıtların normal özellikleri hakkında belirli düzeyde bilgi sahibi olan kişilerce anlaşılamayacaktır ve daha çok teknik özelliklerle ilgilidir. Bunlar da tampon, far, sinyal ve arka bagaj kapağındaki farklılıklardır. Buna ilaveten; hükümsüzlük talebi sahibine göre, bir üreticiye ait bir araba modelinin yıllar içerisinde yeni versiyonları geliştirildiğinde, bilgilenmiş kullanıcılar tasarımdan çok teknik özelliklerdeki gelişmelere (sürüş güvenliği, performans, konfor, vs) konsantre olacaktır. Daha da ötesinde, bir alıcının VW Caddy markalı bir aracı satın alması kararı, aynı aracın önceki yıllardaki serileriyle karşılaştırmaya değil, diğer üreticilerin araçlarıyla karşılaştırmaya dayanmaktadır.

Genel Mahkeme bu iddiaları incelerken ilk olarak “bilgilenmiş kullanıcı” terimini içtihat çerçevesinde açıklamıştır. İçtihada göre; “kullanıcı” statüsü, tasarımın uygulandığı ürünü, ürünün amacına uygun olarak kullanan kişilere karşılık gelmektedir. “Bilgilenmiş” terimi ise bu kişilerin; tasarımcı veya teknik uzman olmasa da, ilgili sektördeki farklı tasarımları bilen, bu tasarımların normalde içerdiği özellikler hakkında belirli düzeyde bilgi sahibi olan ve bu ürünlere ilişkin ilgisinin sonucu olarak, bunları kullanırken nispeten yüksek düzeyde dikkat düzeyi gösteren kişiler olduğunu işaret etmektedir.

“Bilgilenmiş kullanıcı” kavramı, marka hukukunda yer alan “ortalama tüketici” ile “sektör uzmanı” arasında bir yerde bulunur biçimde değerlendirilmelidir. “Ortalama tüketici” özel bir bilgisi olmayan ve ihtilaf konusu markalar arasında doğrudan karşılaştırma yapmayan bir kişiyken, “sektör uzmanı” detaylı teknik uzmanlığa sahip kişidir. Bu çerçevede, “bilgilenmiş kullanıcı” kavramı ortalama düzeyde dikkate sahip olan bir kişi olarak değil, ilgili sektör hakkındaki kişisel deneyimi veya yoğun bilgisi nedeniyle özel düzeyde gözlemci olan kişiler olarak anlaşılmalıdır.

Son olarak, içtihada göre, bilgilenmiş kullanıcının bir özelliği de önceki tarihli tasarım ile incelemeye konu tasarım arasında doğrudan karşılaştırma yapabilmesidir.

İncelenen vakada; EUIPO Temyiz Kurulu, motorlu taşıtların bilgilenmiş kullanıcısını, bu taşıtlara ilgisi olan, onları süren veya kullanan, ilgili dergileri okuyan, ilgili fuarlara, gösterilere, bayilere giden, piyasadaki modeller hakkında bilgi sahibi olan kişiler olarak değerlendirmiştir. Bu kişiler, üreticilerin piyasada bilinen modellerin teknik özelliklerini ve görünümlerini düzenli olarak yenilediklerini farkındadır. Bu kişilerin bildikleri bir diğer husus da, düzenli olarak yapılan bu “makyajın” amacı, araç modellerinin karakteristik tasarım özelliklerini değiştirmeksizin, belirli moda eğilimlerini bu modellere uygulamaktır. Temyiz Kuruluna göre incelenen vakada karşılaşılan farklılıkların hiçbirisi bu şekilde tanımlanmış bilgilenmiş kullanıcılarının dikkatinden kaçmayacaktır.

Genel Mahkeme, hükümsüzlük talebi sahibinin bilgilenmiş kullanıcıların kararda belirtilen tamponlar, farlar, sinyaller, arka bagaj kapağındaki farklılıkları algılamayacağı, bunların teknik detaylar olduğu yönündeki iddiasını haklı bulmamıştır. Her şeyden önce, Temyiz Kurulu sinyallerdeki farklılıklardan bahsetmemiştir ve esasa gelindiğinde tamponlar, farlar, arka bagaj kapağındaki farklılıklar teknik detaylarla değil, görsel özelliklerle ilgilidir. Bu nedenle bilgilenmiş kullanıcı bu farklılıkları algılayabilecektir.

Hükümsüzlük talebi sahibinin, bir üreticiye ait bir araba modelinin yıllar içerisinde yeni versiyonları geliştirildiğinde, bilgilenmiş kullanıcıların tasarımdan çok teknik özelliklerdeki gelişmelere (sürüş güvenliği, performans, konfor, vs) konsantre olacağı yönündeki iddiası da kabul edilmemiştir. Şöyle ki, bu argümanın tasarımların karşılaştırılmasında bilgilenmiş kullanıcının dikkat düzeyine ilişkin Temyiz Kurulu değerlendirmesini etkileyecek bir yönü bulunmamaktadır.

Belirtilen nedenlerle bilgilenmiş kullanıcının dikkat düzeyine ilişkin olarak öne sürülen iddialar haklı bulunmamış ve belirtilen argüman Genel Mahkeme tarafından reddedilmiştir.

Genel Mahkeme kararın devamında tasarımların karşılaştırılmasına ilişkin itirazları değerlendirmiştir.

Hükümsüzlük talebi sahibine göre, Temyiz Kurulu, öncelikle tasarımlar arasındaki benzerliklere konsantre olmalıyken ve bunları doğru analiz ederek, tasarımların neredeyse aynı oldukları sonucuna varmalıyken; tasarımlar arasındaki farklılıkları sıralamakla yetinmiş, ancak bunların ağırlıklarını belirtmediği gibi, estetik ve teknik özellikler bakımından farklılıkları ayırt etmemiştir. Bunun sonucunda vardığı karar da elbette ki hatalı olmuştur.

Temyiz Kurulu incelemesinde, inceleme konusu tasarımın ayırt edici niteliği değerlendirilirken, hükümsüzlüğü talep edilen tasarıma ve önceki tarihli tasarıma ilişkin olarak aşağıdaki görünümler esas alınmıştır:



Bu incelemenin sonucunda Temyiz Kurulu, tasarımlar arasında belirgin farklılıklar bulunduğu sonucuna ulaşmıştır.

Bu farklılıklar kararda uzunca biçimde aktarılmıştır: Kaputta, genel görünümde, farlarda, ön tamponda, arka bagaj kapağında, arka tamponda bulunan farklılıklar. Temyiz Kuruluna göre, bu farklılıkların hiçbirisi bilgilenmiş kullanıcının dikkatinden kaçmayacaktır ve hükümsüzlüğü talep edilen tasarımın genel görünümünün, önceki tarihli tasarımın genel görünümünden farklılaşması sonucuna yol açacaktır. Özellikle, farların farklı biçimi ve konumlandırılması taşıta farklı bir görünüm vermektedir ve bu da bütünsel izlenimi etkilemektedir.

Bu çerçevede ve kararda detaylıca açıklanan nedenlerle hükümsüzlük talebi sahibinin bu yöndeki argümanları da reddedilmiştir. 

Hükümsüzlük talebi sahibinin üçüncü argümanı, Temyiz Kurulunun tasarımcının seçenek özgürlüğünü hatalı biçimde değerlendirdiği yönündedir. Ancak, bu argümanı desteklemek için Temyiz Kurulunun bu konuya ilişkin tespitlerini sorgulayan bir iddia öne sürülmediğinden, hükümsüzlük talebi sahibinin bu yöndeki argümanı da kabul edilmemiştir.

Son olarak, hükümsüzlük talebi sahibi, Temyiz Kurulunun, bazı delilleri dikkate almadığını iddia etmektedir ki, bu yazıda ayrıca belirtilmeyecek nedenlerle, bu yöndeki argüman da reddedilmiştir.

Sonuç olarak Genel Mahkeme, hükümsüzlük talebi sahibinin tüm iddialarını reddederek, tasarımın ayırt edici nitelikte olduğuna hükmetmiş ve EUIPO Temyiz Kurulu kararını onamıştır.

ABAD Genel Mahkemesinin bu yazı boyunca aktardığımız kararı, Tasarım Hukukunda yer bulan bilgilenmiş kullanıcı kavramına ve bu kavramın motorlu taşıtlar ürünleri bakımından değerlendirilmesine yönelik saptamaları bakımından dikkat çekicidir. Tasarım Hukukunda yer alan bilgilenmiş kullanıcı kavramının, Marka Hukukunda yer alan ortalama tüketici kavramından farklarının da altını çizen kararın uygulayıcılar bakımından faydalı olacağını düşünüyoruz.

Önder Erol ÜNSAL

Şubat 2022

unsalonderol@gmail.com

İtalyan Futbol Takımı Milan’ın, Alman Ortalama Tüketicisi ile Sınavı…

10 Kasım 2021 tarihli, T-353/20 sayılı “EUIPO / InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co. KG – Associazione Calcio Milan SpA (AC Milan)” kararı[1] ile, Genel Mahkeme markalar arasındaki görsel benzerliğin, işitsel ve kavramsal açıdan olan benzerliklerle bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştır.   

Söz konusu karara konu olayda, AC Milan aşağıdaki tabloda yer alan marka için başvurusunda bulunmuştur; yayını takiben, InterES firması önceki tarihli markasına dayanarak bu başvuruya itiraz etmiştir. AC Milan tarafından kullanım ispatı savunması gelmiş, nihayetinde InterES’in itirazı tümden kabul edilmiştir.


Bunun üzerine ise AC Milan EUIPO Temyiz Kurulu’nda bu karara karşı temyiz yoluna başvurmuştur. EUIPO Temyiz Kurulu, kullanım ispatının gerçekleştiğini ve İlgili kamuoyunun dikkat seviyesi az ile orta seviye arasında olan Alman halkı olduğunu, söz konusu malların kısmen aynı kısmen yüksek derecede benzer olduğunu, markalar arasında görsel açıdan orta derecede olmak üzere işitsel ve kavramsal benzerlik olduğunu ve karıştırılma ihtimali doğacağını söyleyerek itiraz talebini reddetmiştir. Sonrasında AC Milan Genel Mahkeme’ye başvurarak kararın iptalini EUIPO ise davanın reddini talep etmiştir.

AC Milan önceki tarihli markaya ilişkin gösterilen delillerin somut ve kesin deliller teşkil etmediğini, önceki tarihli markanın piyasada ve tescilde yer alan versiyonlarının farklılaştığını ve bu nedenle ayırt edici unsurun piyasadaki versiyonunda yer alan şekil unsuruna kaydığını, markaların baskın ve ayırt edici unsurlarının yanlış değerlendirildiğini, şekil unsurunun kelime ögesine kıyasla ayırt edicilik yaratan kısım olduğunu ve karıştırılma ihtimalinin hatalı değerlendirildiğini söyleyerek itiraz etmiştir.

Mahkeme ise, daha önceki markanın, belirttiği kırtasiye ürünlerinin büyük bir kısmının ilgili dönemde bu kataloglarda sunduğunu, 2010’dan 2016’ya kadar önceki markanın kapsadığı mallar için satış rakamları, 2008’den 2014’e kadar kağıt ve karton için yıllık satış rakamları ve özellikle 2008-2015 yıllarına ait satış rakamları ile desteklenen toplam satış rakamları gibi somut ve kesin delil niteliğinde olan belgeler sunduğunu ve kullanım ispatını kanıtladığını değerlendirmiştir.

Genel Mahkemeye başvurarak AC Milan kararın iptalini talep ederken, EUIPO ise davanın reddini talep etmiştir. Mahkeme öncelikle kullanım ispatına ilişkin Temyiz Kurulu kararındaki tespitlerin yerinde olduğunu belirlemiştir.

Bunun yanı sıra, önceki markanın piyasada kullanılan versiyonuyla tescil edilmiş versiyonu arasında farklılar olduğu ve piyasada kullanılan versiyonuna bir şekil eklenerek yazı karakterinin de (yukarıda görseli yer alan pazarda kullanılan değişmiş markanın görseli) değiştiği için başvuru sahibi markadaki ayırt edicilik unsurunun da değiştiği, markada yer alan şekil unsurunun ayırt edici unsur olduğu iddiası da incelenmiştir. Aynı zamanda, kuş şeklinin markada yer alan “Milan” kelime unsurunu tanımlamadığı için de ayırt edicilik kattığı iddia edilmiş ve Temyiz Kurulu’nun verdiği karardaki çelişkiye dikkat çekilmiştir[2].

Mahkeme önceki markanın ayırt edici karakterinin değiştiği iddiasına ilişkin olarak verdiği kararda şunları söylemiştir: “Kural olarak bir şekil ve kelimenin yer aldığı markalarda, şekil kelimeden daha çok ayırt edicilik ortaya çıkarır çünkü ortalama tüketicinin dikkatini daha çok çeker. Ancak bir unsurun ihmal edilebilir olmamasının onun baskın unsur olduğu anlamına gelmediği gibi, bir unsurun baskın olmaması da onun ihmal edilebilir olduğu anlamına gelmez ve bu da içtihatlardan açıkça görülebilir”.

Mevcut davada, Mahkeme’ye göre piyasada kullanıldığı şekliyle önceki markanın ek şekil unsurunun, büyüklüğü ve konumu bakımından ihmal edilebilir olmadığı doğru olmakla birlikte, bu unsur, başvuranın iddialarının aksine, baskın olarak kabul edilemez. Şekil ögesinin boyutu, işaretin yarısından fazlasını kaplayan “Milan” kelime öğesinin boyutundan önemli ölçüde daha küçüktür. Önceki markanın şekil ögesinin, kelimenin ilk harfini biraz aşması, ilgili halkı bu kelime ögesinden uzaklaştıramaz. “Milan” kelimesi, kolayca okunabilen bir yazı tipinin kullanılması nedeniyle açıkça tanımlanabilir kalır. Ayrıca kararda herhangi bir çelişki bulunmadığı zira Temyiz Kurulu’nun bir paragrafta “Milan” kelimesinin potansiyel anlamlarından sadece birine atıfta bulunurken, diğer paragrafta o kelimenin ilgili kamuoyunun bir kısmı tarafından nasıl algılanacağının söylendiği Mahkemece ifade edilmiştir. Bu nedenle Mahkemeye göre Temyiz Kurulu, kelime ögesini oluşturan harflerin stilinin değişmesinin ve şekil unsurunun eklenmesinin önceki markanın ayırt edici karakterini etkilemediğini tespit etmekte haklıdır.

Mahkeme itiraza konu marka başvurusundaki ayırt edici unsur değerlendirmesini yaparken şekil unsurunun göz ardı edilemeyecek olsa da “AC” ve “Milan” kelime unsurlarının tüketicinin dikkatinin yoğunlaşacağı baskın unsurları olacağını söylemiştir. Şekil unsuru tescil aranan mallarla ilgili bir tanımlayıcılığa sahip olmadığı için ayırt edici olduğunu, “AC” kelime unsurunun hiçbir şey çağrıştırmayan kesim tarafından her halükarda ama bu unsuru ‘associazionecalcio’ (futbol federasyonu) kısaltması olarak algılayan kesim nezdinde de tescil aranan mallar bakımından tanımlayıcı olmadığı için ayırt edici olduğunu söylemiştir. “Milan” kelime unsurunun ise malların üretildiği Milan şehrini çağrıştırması mümkün olduğundan buradaki en zayıf ayırt ediciliğe sahip unsur olduğunu değerlendirmiştir. Ancak Mahkeme bileşke bir markanın bir unsurunun zayıf ayırt ediciliğinin, özellikle işaretteki konumu veya boyutu nedeniyle, markanın baskın bir unsurunu oluşturabileceğini söyleyerek bu noktada da Temyiz Kurulu’nu haklı bulmuş ve buradaki baskın unsurların “AC ve Milan” olduğu konusunda hemfikir olmuştur. Görsel, işitsel ve kavramsal benzerlikleri değerlendirirken de Temyiz Kurulu’nun gerekçelerini de benimseyerek, EUIPO’yu haklı bulmuştur.

Karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde ise başvuru sahibi bu değerlendirmede görselliğin ön planda olması gerektiğini çünkü söz konusu malların kırtasiye malları olduğunu söylemiştir. Mahkemeye göre her ne kadar Temyiz Kurulu söz konusu malların pazarlama koşullarını değerlendirmeden bir karar vermiş olsa da, markalar arasındaki görsel benzerlik de ortalama olduğu için ve bu işitsel ve kavramsal açıdan olan benzerliklerle bir bütün olarak değerlendirileceği için, Mahkeme Temyiz Kurulu’nun haklı olduğuna karar vermiştir.

Sonuç olarak, Mahkeme başvuru sahibinin dayandığı iki savunmayı da tümden reddederek davanın reddine karar vererek, her iki markada da “Milan” ibaresi geçtiğinden taraf markalarını benzer buluyor ve AC Milan’ın başvurusunu reddini teyit etmiştir.

Güldeniz DOĞAN ALKAN

Ocak 2022

guldenizdogan@hotmail.com


[1]https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=EABCBE35723D988AF1C685CFEB467304?text=&docid=249031&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=588253   

[2] İtiraz edilen kararın bir paragrafında Temyiz Kurulu’nun “Milan” ibaresinin ilgili kamuoyu tarafından bir kuş türü olarak algılanacağını söylerken bir başka paragrafta da bu kelimenin İtalya’nın bir şehri, bir İngiliz ismi ve bir kuş türü olarak algılanabileceğini söylediği iddia edilmiştir.

YER SAĞLAYICILARIN TELİF HAKKI İHLALİNDEN SORUMLULUĞU: ABAD’IN YOUTUBE VE CYANDO KARARI


How To Properly Upload Videos To YouTube in 2021 - YouTube

Yer sağlayıcı, 5651 sayılı İnternet Kanunu uyarınca, hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan ve işleten kişidir. Diğer bir ifadeyle, içeriklerin belirli bir sunucuda depolanması veya kaydedilmesi faaliyetleri yer sağlamadır [1]. Sosyal medya platformları ile video, görsel, ses ve benzeri içeriklere ev sahipliği yapan web siteleri yer sağlayıcıdır.

Pek çok yerel ve uluslararası mevzuatta, yer sağlayıcıların, dijital alan sağladıkları içeriklere ilişkin sorumluluğunun bulunmadığı veya sınırlı sorumluluğunun bulunduğu düzenlenmiştir. Bu kapsamda, içerik sağlayıcıların erişime sunduğu içeriklerin üçüncü kişilerin telif hakkını ihlal etmesi halinde, yer sağlayıcıların herhangi bir denetim yükümlülüğü bulunmadığı ve yalnızca içerik sağlayıcıya ulaşılamayan bildirimlerde, ilgili içeriklere yönelik aksiyon alabileceği sıklıkla görülmektedir.

Yer sağlayıcıların sağlanan içeriklere yönelik denetim yükümlülüğüne ilişkin farklı görüşler bulunmaktadır. Özellikle yer sağlayıcılar ve diğer İnternet aktörleri, sağlanan içeriklerin hem sayı hem de hacim bakımından çok fazla olması ve İnternet’in kişilerin özgürce paylaşım yapabileceği sanal bir alan olarak değerlendirilmesi sebebiyle; denetim yükümlülüğünün gerçekçi ve uygulanabilir olmadığını savunmaktadır. Gerçekten de, YouTube’a her dakika toplam 300 saatlik video içerik yüklendiği düşünüldüğünde, YouTube’un her bir içeriği eser sahipliği bakımından denetlemesi mümkün olmayacaktır [2].

Öte yandan; yer sağlayıcıların içeriklere ilişkin hiçbir denetim yükümlülüğü olmaması, eser sahipleri bakımından kaçınılmaz olarak hak kayıplarına neden olacaktır. Öyle ki, halihazırda yayınlanmış veya henüz umuma arz edilmemiş eserlerin içerik sağlayıcılar bakımından denetimsiz surette paylaşımı, eserlerden haksız yararlanılmasıyla sonuçlanacaktır. Bu durum da fikri hakların korunmasının temel mantığına tezat düşecektir.

22 Haziran 2021 tarihli ve C:2021:503 sayılı Avrupa Birliği Adalet Divanı (Adalet Divanı)  ön kararında (preliminary ruling), yer sağlayıcının telif hakkı ihlali teşkil eden eserlere ilişkin sorumluluğu değerlendirilmiştir. Ön kararda, C-682/18 ve C-683/18 sayılı davalar birlikte değerlendirilmiş; yer sağlayıcıların statüsü, içerik sağlayıcıların aktivitelerine katılımı ve ihlallere karşı mevcut durumda aldıkları önlemler incelenmiştir [3].

Adalet Divanı, 2001/29/EC sayılı Bilgi Toplumunda Telif Hakları ve Bağlantılı Hakların Belirli Yönlerinin Uyumlaştırılması Hakkında Direktif (“Telif Hakları Direktifi”) ile 2001/31/EC sayılı E-Ticaret Direktifi kapsamında iki farklı bakış açısı ile değerlendirme yapmıştır. Zira, iki direktifin arasındaki ilişkinin, kişilerin hak ve menfaatleri arasındaki dengeden kaynaklandığını ifade edilmiştir.

Telif Hakları Direktifi’nin 3.maddesi uyarınca, eser sahiplerinin menfaatini korumak adına, üye devletlerin aracılara (sağlayıcılara) karşı gerekli tedbir ve önlemleri belirlemesi zorunludur. E-Ticaret Direktifi uyarınca ise; yer sağlayıcılar, içerik sağlayıcılara teknik, otomatik ve edilgen biçimde aracılık hizmeti sağlamalı; içerik sağlayıcının faaliyetlerine etken biçimde katılmamalıdır. Ancak ihlalin açıkça bilinebilir (belirgin) olması veya yer sağlayıcının ihlal konusunda bilgisi olması halinde, sağlanan içeriklere ilişkin gerekli önlemleri bizzat alması gerektiği düzenlenmiştir.

C-682/18 sayılı davada, yayın hakları Frank Peterson’a ait Nemo Studios’da bulunan A Winter Symphony albümünün 2008 turnesindeki performansın ses kayıtlarının YouTube’da izinsiz yayımlanması, uyuşmazlığın konusunu oluşturmaktadır. YouTube ilgili uyuşmazlıkta yer sağlayıcı olduğunu ve buna rağmen fikri hakların korunması için yeni teknolojiler ve kurumsal politikalar ile gerekli önlemleri aldığını savunmuştur. Öyle ki, YouTube Topluluk Kuralları ve kullanım koşulları kapsamında fikri hakların önemine ilişkin kullanıcısını bilgilendirdiğini ve Content Verification Program sayesinde ihlal içerikli videoların eser sahibi tarafından tespit edilip raporlanabileceğini ifade etmiştir. Peterson ise YouTube’un Öne Çıkan Videolar gibi seçeneklerle ihlal teşkil eden içerikleri öne çıkararak paylaşımına dahil olduğunu belirtmiştir.

C-683/18 sayılı davada ise, Cyando adlı görsel içerik platformunda yayın hakları Elsevier’de olan eserlerin yayınlanması uyuşmazlık konusunu oluşturmaktadır. Cyando’ya anonim kullanıcılar video yükleyebilmekte ve platformda yer alan videoları genellikle ücretsiz olarak indirebilmektedir. Cyando’nun kullanıcı politikasında her ne kadar telif hakkına tâbi bir içeriğin platformda paylaşılması yasak olsa da, anonimlik ve videoları ücretsiz yükleme ve indirme seçenekleri dolayısıyla, ihlal teşkil eden içerikler platformda yer alabilmektedir. İki davada da yargılama aşaması, yer sağlayıcıların içeriklere ilişkin önbilgisinin olmaması ve paylaşımda aktif katılımının bulunmaması sebebiyle yer sağlayıcılar lehine sonuçlanmıştır.

Adalet Divanı, ön kararında içerik sağlayıcıların ve yer sağlayıcıların faaliyetlerinin kesişim noktalarını yorumlamıştır. Video paylaşım platformundaki içerik sağlayıcıların faaliyetini umuma iletim olarak değerlendirmiştir. Bu kapsamda yer sağlayıcının faaliyetinin, içeriklerin sağlanması bakımından teknik, otomatik ve edilgen (pasif) kalması gerektiği vurgulanmıştır. Dolayısıyla yer sağlayıcının içerikten sorumlu olmaması için ilk kriter, içerik sağlama faaliyetinde aktif rol almamasıdır.

İkinci kriter ise, yer sağlayıcının ihlale ilişkin spesifik bilgisi olmamasıdır. Başka bir deyişle, yer sağlayıcı; ilgili içeriğin telif hakkı ihlali teşkil ettiğini açıkça bilebilecek durumda olup, içeriğin kaldırılmasına yönelik herhangi bir aksiyon almadıysa, içeriğin barındırılmasında aktif rol almış olur. Zira, ihlal teşkil eden içerik bilinçli olarak web sitesinde sunulmaya ve bu nedenle eser sahibinin eserden kaynaklanan haklarını ihlal etmeye devam edilmekte ise, bilmeme durumu söz konusu olmayacaktır. Bu kapsamda alınması gereken aksiyona ilişkin E-Ticaret Direktifi’nin 14. maddesi uyarınca içerik kaldırma ve erişim engelleme biçimlerinin tayini üye devletlere bırakılmıştır.

Pek tabii, ihlal teşkil ettiği öne sürülen bir içeriğin ifade özgürlüğü sınırları içinde kalması da mümkündür. Bu nedenle ihlal hakkında bilgilendirilen yer sağlayıcının doğrudan aksiyon alması da bazı durumlarda içerik sağlayıcının haklarını ihlal edebilecektir.

Adalet Divanı, yukarıdaki hususları değerlendirerek, video paylaşım platformlarının videoların paylaşım ve dolaşımına açıkça katkıda bulunmaması halinde yer sağlayıcı sıfatını devam ettirmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bu nedenle, yer sağlayıcı, yalnızca ihlale ilişkin spesifik bir bilgisinin olması, bildiği halde ihlal teşkil eden içeriği kaldırmaktan veya teknolojik raporlama mekanizmaları sunmaktan imtina etmesi veya içeriği kontrol edecek biçimde sağlaması hallerinde sorumlu tutulabilecektir.

Sonuç olarak, her ne kadar yer sağlayıcıların bildirim sonrası içeriğe yönelik önlem alma veya önleyici çözüm mekanizmaları sunmaları beklense de; içeriğin paylaşımında aktif rolün bulunmaması halinde, telif hakkı ihlalinden sorumlu tutulmayacakları anlaşılmaktadır. Bu kapsamda, ön karar, yer sağlayıcıların içeriklere ilişkin sürekli denetim yükümlülükleri bulunmadığını göstermektedir.

Anlaşılacağı üzere bu yaklaşım, yer sağlayıcılarının dijital alan sağladığı içeriklerin hacmi ve e-ticaret hayatının gereklilikleri gözetilerek benimsenmiştir. Ancak gitgide yaygınlaşan video, müzik ve sosyal medya platformlarının sayıca artışı düşünüldüğünde, pek çok eser sahibinin bu kapsamda hak kaybına uğraması muhtemeldir. Zira, eser sahiplerinin sürekli içerik takibi yapması ve her seferinde yer sağlayıcılara karşı aksiyon alması da, eser sahiplerinin menfaatini olumsuz etkileyecektir.

Nur Sena SEVİNDİ

Aralık 2021

senasevn@gmail.com


DİPNOTLAR

[1] Harun Demirtaş, Hizmet Sağlayıcıları ve Aracı Hizmet Sağlayıcılarının Yükümlülükleri, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2015.

[2] https://fortunelords.com/youtube-statistics/ adresi üzerinden erişilmiştir.

[3] Judgment of the Court (Grand Chamber), C-682/18 – YouTube and Cyando, 22 June 2021, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-682/18 adresi üzerinden erişilmiştir.


“ROUGE G DE GUERLAIN” RUJUNUN ÜÇ BOYUTLU MARKA KORUMASI MÜCADELESİ: ABAD GENEL MAHKEMESİ GUERLAIN KARARI (T-488/20)



1828 yılından beri sektörün en eskileri arasında yer alan ve sektördeki varlığını korumaya devam eden Fransa menşeli lüks kozmetik ve parfümeri şirketi Guerlain SA (“Guerlain”), diğer pek çok ürününün yanı sıra ikonik hale gelen “Rouge G de Guerlain” rujlarının da sahibidir. Bu ürünü ikonikleştiren ise elbette Guerlain marka değeri ve ürün kalitesi olmasının yanı sıra, aynı zamanda bu ürün ambalajının tasarımı yani bir diğer değişle, üç boyutlu şekli demek yanlış olmayacaktır.

Şüphesiz ki, Guerlain da bu durumun farkındalığı içerisinde, 2018 yılında Rouge G de Guerlain rujlarının üç boyutlu marka olarak tescil edilmesi amacıyla 3. sınıfta “ruj” ürünleri kapsamında Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) nezdinde tescil başvurusunda bulundu. Başvuru konusu üç boyutlu şeklin ayırt ediciliği haiz olduğu yönünde iddiada bulunduysa da EUIPO İnceleme Birimi tarafından Avrupa Birliği Marka Tüzüğü (“EUTMR”) 7(1)(b) hükmü uyarınca, ayırt edici nitelik taşımadığı gerekçesiyle ilgili üç boyutlu marka başvurusu reddedildi.

Başvuru konusu üç boyutlu marka görseli

Marka başvurusunun reddi üzerine, Guerlain tarafından 14 Kasım 2019 tarihinde EUIPO Temyiz Kurulu’na başvuruldu. EUIPO Birinci Temyiz Kurulu (“Kurul”), İnceleme Birimi tarafından verilen ret kararı ile aynı doğrultuda ve başvuru konusu şeklin ayırt edici niteliği haiz olmadığı yönünde karar verdi.

Kurul kararında, söz konusu üç boyutlu şekil incelemesine ve ilgili ürün tüketici kitlesi tanımına yer verilerek, piyasadaki ücret skalasına göre ortalama seviyeden yüksek seviyeye kadar değişiklik gösteren dikkat düzeyine sahip oldukları belirtildi. Kurul, bu üç boyutlu şeklin piyasadaki aynı ürün şekilleri ile arasında önemli ölçüde bir farklılığının bulunmadığını, diğer ürün şekilleri gibi silindirik bir yapıda olduğunu ve ortalama tüketicinin de bu şekle aşina olduğunu belirtti. Netice itibarıyla da uyuşmazlığa konu üç boyutlu şeklin bütünsel değerlendirmesinde, sektörün norm ve geleneklerinden “önemli ölçüde” farklılaşmış bir şekil olmadığı kanaatine vardı.

Guerlain Tarafından Öne Sürülen İddialar

Kurul tarafından verilen kararın iptali ve söz konusu üç boyutlu marka başvurusunun tescili için Guerlain tarafından Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesine (“Genel Mahkeme”) başvuruldu. Guerlain başvurusunda, söz konusu şeklin piyasada bulunan diğer ruj şekillerinden neden önemli ölçüde farklı olduğu hususundaki açıklamalarını içerir aşağıda yer alan iddialarda bulundu:

  • Söz konusu üç boyutlu şekil, yapısı itibarıyla düz bir yüzeye sahip değildir ve bu nedenle dikey şekilde konumlandırılamamaktadır. Şeklin yapısından kaynaklanan bu özellik onun benzersizliğini pekiştirmekle birlikte ortalama tüketicinin algısını da etkileyeceği için önemlidir.
  • Başvuru konusu şekil bir tekne gövdesi, bebek arabası ya da ters biçimde ve kenarları yuvarlak hatlara sahip altın külçesini andıran alışılmadık bir yapıda ve ayırt edici niteliktedir.  
  • Üzerinde yer alan küçük ve oval kabartma biçimdeki yükselti, söz konusu ürünün şeklini sektörün norm ve geleneklerinden farklılaştırmaktadır.
  • Şekilde menteşeler bulunmaktadır ve bu kısım açıldığında çift taraflı bir ayna ortaya çıkmaktadır ki bu da şekli farklılaştıran bir başka özelliktir.
  • Şekilde yer alan özelliklerin her biri, şekli ilgili sektörün norm ve geleneklerinden farklılaştırmaktadır. Ayrıca şeklin yeni ve özgün olması da sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde uzaklaştığı hususunda bir emare niteliğindedir.
  • Son olarak, şeklin ortalama tüketici nezdinde akılda kalıcı mahiyette olması, ayırt edici niteliği haiz olduğunu göstermektedir.

Genel Mahkeme Kararı (T-488/20)

Genel Mahkeme, 14 Temmuz 2021 tarihli ve T-488/20 sayılı kararında, Guerlain tarafından öne sürülen iddiaları haklı bularak, aşağıda yer verilen gerekçelerle, söz konusu üç boyutlu şeklin ayırt edici niteliği haiz olduğunu belirterek sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde uzaklaştığı yönünde karar verdi:

  • Üç boyutlu bir markanın ayırt edici niteliğine dair yapılacak olan değerlendirme, markanın özgünlüğü veya ilgili mal ve hizmet alanı kapsamında kullanımının bulunmadığı yönündeki değerlendirmeler ile bağlı değildir.
  • Başvuru konusu şeklin sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşmış olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir. Ancak, şeklin sadece yenilik arz etmesi ayırt edici niteliği haiz olduğu anlamına gelmemekle birlikte, bu konudaki belirleyici kriter, ticari kaynağı belirtme işlevini yerine getirme yeterliliğine sahip olup olmadığıdır.
  • Ürünlerin yüksek kalitede bir tasarıma sahip olması, o üç boyutlu şekle sahip ürünleri sektördeki diğer ürünlerden ayırt etmek için şart değildir.
  • Üç boyutlu şeklin estetik yönü, ürünün göze güzel veya çekici görünmesi yönündeki bir değerlendirme anlamına gelmeyecek olup, söz konusu şeklin ilgili kitlenin algısında nesnel ve sıra dışı bir etki yaratma yeteneğine sahip olup olmadığına göre belirlenecektir.
  • Kurul kararında yer verilen ve sektörün norm ve geleneklerini oluşturduğu belirtilen ruj görselleri de dikkate alındığında, başvuru sahibinin belirttiği gibi ilgili uyuşmazlık konusu şekil, ruj ürünleri için alışılmışın dışındadır ve piyasada yer alan diğer ruj şekillerinden farklılık arz etmektedir.

     

Karar metninde yer verilen piyasadaki ruj görselleri
  • Üç boyutlu bir ürün şeklinin yalnızca piyasadaki diğer alışılmış şekillerin bir başka türü niteliğinde olması, onun ayırt ediciliği haiz olup olmadığının tespiti için yeterli değildir. Nitekim sektörün önemli bir şekil çeşitliliği ile nitelendirilmesi, yenilik içeren herhangi bir şeklin de mutlaka onlardan biri olarak algılanacağı anlamına gelmeyecektir.
  • Başvuru konusu şekil iç içe geçen iki parçadan oluşmakta olup, bunlardan biri küçük ve oval bir yükseltiye sahiptir. Şekil, herhangi düz bir hatta sahip değildir ve üst kısmının hafif kavisli olmasının yanı sıra sadece alt kısmında küçük bir yüzey alanı bulunmaktadır. Tek bir yanında ise dikdörtgen şeklinde bir yuva yer almaktadır.
  • Söz konusu şekil bir tekne gövdesini veya bebek arabasını andırmaktadır. Bu özelliği bir ruj şekli için sıra dışı ve alışılmadık olup, şekli sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaştırmaktadır. Şekilde yer alan küçük ve oval yükselti de alışılmışın dışındadır ve başvuru konusu üç boyutlu şeklin sıra dışı görünümüne katkıda bulunmaktadır.
  • Başvuru sahibi tarafından da iddia edildiği üzere, söz konusu ruj şekli piyasadaki diğer ruj şekillerinden farklı olarak dikey pozisyonda konumlandırılamamaktadır ve bu özellik, şeklin ortalama tüketicide yarattığı alışılmışın dışındaki görsel etkiyi pekiştirecektir.
  • Ayrıca ortalama seviyeden yüksek seviyeye kadar değişiklik gösteren dikkat düzeyine sahip ilgili tüketici kitlesi, söz konusu şekli gördüğünde şaşıracak olup, şekli sektördeki norm ve geleneklerden önemli ölçüde farklılaşmış olarak ve ticari kaynağı belirtebilecek nitelikte algılayacaktır.

Genel Mahkeme, ilgili Karar metninde geçen tüm bu açıklamalar doğrultusunda, Kurul’un EUTMR 7(1)(b) maddesi doğrultusunda uyuşmazlık konusu şeklin ayırt edicilik niteliğini haiz olmadığı yönünde verdiği kararın isabetsiz olduğu kanısına vardı ve Kurul kararının iptali yönünde hüküm kurdu.  

Genel Mahkeme Kararının önemi şu noktada ortaya çıkmaktadır ki, aslında bir üç boyutlu markanın ayırt ediciliğine dair yapılacak olan değerlendirme, diğer geleneksel markalara dair yapılacak olan değerlendirmeden farklı olmayacaktır. Ancak uygulamadaki genel algı, ortalama tüketicinin bir ürün veya ambalaj şeklinin üzerinde kelime ya da grafik unsur yer almadığı sürece o ürünün ticari kaynağı hakkında varsayımda bulunma alışkanlığının bulunmadığı ve bu nedenle de geleneksel markalara kıyasla üç boyutlu markalara ilişkin ayırt edicilik tespitinin çok daha güç olduğu yönündedir. Dolayısıyla, süregelen uygulamalar kapsamında konuyu ele alacak olursak, üç boyutlu markaların geleneksel markalara nazaran marka korumasından yararlanmasının daha zor olduğunu söylemek mümkündür. Genel Mahkeme tarafından verilen işbu kararın ise üç boyutlu marka tescili kapsamında sektördeki diğer firmalar için umut vadeder nitelikte olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Belce BARIŞ

Kasım 2021

belcebaris@gmail.com

PORTO v PORTWO İHTİLAFINDA GENEL MAHKEME KARARI

Portekiz vatandaşı Joaquim José Esteves Lopes Granja 31 Ocak 2017 tarihinde EUIPO nezdinde PORTWO GIN kelime markasının 33. Sınıfta “spirits(beverages)”  yani “distile alkollü içecekler(içecek)” emtiasında tescili için başvuruda bulunmuştur.  Yayına çıkan başvuruya Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP (IVDP) tarafından tescilli PORTO ve PORT coğrafi işaretlerine dayalı olarak itiraz edilmiştir. Tahmin edeceğiniz üzere IVDP PORTO/PORT coğrafi işaretinin tescili, korunması ve işareti taşıyan ürünlerin promosyonunun yapılması amacıyla kurulmuş yetkili kuruluştur.

IVDP temelde üç itiraz gerekçesi öne sürmüştür ;

1-Coğrafi işaretlere ilişkin Portekiz mevzuatı

2-Avrupa Birliği 1308/2013 sayılı Direktifin 103(2) maddesi

3-TRIPS Anlaşması’nın 22 ve 23. Maddeleri

İtiraz EUIPO İtiraz Bölümü tarafından reddedilmiştir. IVDP tarafından yapılan üst itiraz üzerine EUIPO İkinci Temyiz Kurulu ilk itiraz üzerine verilen kararı bozarak konu başvurunun reddine karar vermiştir. Temyiz Kurulu kararında sadece 1308/2013 sayılı Direktifin 103(2)(a)(ii) hükmüne aykırılık bulunduğu tespitinde bulunmuştur. Bunun üzerine başvuru sahibi ABAD Genel Mahkemesi’ne başvurarak EUIPO Temyiz Kurulu kararının kaldırılmasını talep etmiştir.

TEMYİZ KURULU KARARI

EUIPO Temyiz Kurulu’na göre konu başvuru 1308/2013 sayılı Direktifin 103(2)(a)(ii) maddesine aykırılık teşkil etmektedir zira;

1-PORTO dünyanın en prestijli ve güzel şaraplarındandır ve PORTO coğrafi işareti ünlüdür,

2-İlgili Direktif maddesi uyarınca “kullanımdan” bahsedilebilmesi için ya itiraza konu işaret tescilli coğrafi işareti aynen içermelidir  veya yazılış ve/veya fonetik olarak o denli benzeri olmalıdır ki coğrafi işaretten ayrıştırılamamalıdır,

3-PORTWO GIN markası PORTO coğrafi işaretiyle görünüm ve okunuş olarak çok benzerdir. PORTWO kelimesinin ilk dört harfi PORTO’nun ilk dört harfiyle birebir aynıdır, ki tüketicilerin kelimelerin başlangıç kısmına daha fazla odaklandığı bilinmektedir. İlgili tüketici kesiminin önemli bir bölümü PORTWO kelimesinde yer alan W harfinin PORTO’nun yazılışında yapılmış bir yazım hatası olduğunu düşünecektir. Fonetik olarak, en azından Fransızca’da, PORTWO ve PORTO aynı şekilde okunmakta ve duyulmaktadır.   

İlgili tüketici kesiminin PORTWO kelimesini PORT ve WO şeklinde yada POR ve TWO şeklinde okumayacağı değerlendirilmiştir.  

Markada yer alan GIN kelimesi ise, başvuruya konu mallar dikkate alındığında, tamamıyla tanımlayıcıdır.Bu sebepten dolayı büyük ihtimalle tüketiciler bu kelimeyi okumayacaktır bile.

Marka, PORTO coğrafi işaretinin doğrudan kullanımı niteliğindedir.

4- İlgili tüketicilerin konu markanın PORTO coğrafi işaretiyle bağlantılı olduğunu düşünmesi mümkündür.

5- Konu markanın kullanımı tüketicilerin tercihleri  üzerinde bir etki yaratabilecek ve başvuru sahibine ait malların ünlü PORTO coğrafi işaretli  mallarla aynı standartlarda ve kalitede olduğuna inanmalarına sebep olabilecektir. Böyle bir halde başvuru sahibi haksız bir avantaj sağlayacak ve PORTO coğrafi işaretinin ününü sömürmüş olacaktır. Tüm bu hususlar birlikte düşünüldüğünde itirazın 1308/2013 sayılı Direktifin 103(2)(a)(ii) maddesine aykırılık sebebiyle kabulüne karar verilmiştir.

GENEL MAHKEME’NİN 06/10/221 TARİH VE T-417/20 NOLU KARARI

Başvurunun yapıldığı tarih göz önüne alındığında  itiraz 207/2009 Sayılı Birlik Marka Tüzüğü’nün 8(4) maddesi uyarınca 1309/2009 sayılı Şarap Tüzüğü’nün 103(2) maddesine aykırılık bulunup bulunmadığına ilişkindir.

Kısaca özetlemek gerekirse 1308/2009 sayılı Şarap Tüzüğü’nün 103(2) maddesine göre bir coğrafi işaret ve dahi bu coğrafi işaret tescilindeki şartlara göre üretilmiş coğrafi işaretin kullanıldığı şaraplar aşağıdaki durumlara karşı korunacaktır;

(a)Korunan ismin (coğrafi işaretin) doğrudan veya dolaylı ticari kullanımına karşı

(i)korunan coğrafi işaretin şartlarına göre üretilmemiş karşılaştırılabilir ürünlere karşı

(ii) korunan coğrafi işaretin ününü sömüren kullanımlara karşı

(b)Ürünün veya hizmetin gerçek orijini belirtilmiş olsa bile veya korunan coğrafi işaret tercüme edilmiş, transkripti yapılmış, başka alfabeyle yazılmış (transliterated) veya yanında “stilinde” “tipinde” “metoduyla” “orada üretildiği biçimde” “benzeyen” “tadında” “gibi” biçiminde terimler içerse de bir coğrafi işaretin  herhangi bir şekilde istismarına, taklidine veya çağrıştırmasına karşı

Olayda Temyiz Kurulu vaki itirazı 103(2) (a)(ii) bendi uyarınca kabul ettiğinden ve Genel Mahkeme’nin görev tanımı Temyiz Kurulu kararlarının tetkiki olduğundan Mahkeme  sadece belirtilen bent uyarınca değerlendirme yapmıştır.

Başvuru sahibi olayda PORTO coğrafi işaretinin meşhur olduğu beyan ve görüşüne karşı bir iddiada bulunmamıştır. Buna karşın işaretler arasında ilişkilendirmeye sebep olacak  bir benzerlik bulunduğu ve konu markanın PORTO coğrafi işaretinin ününü sömüreceği yönündeki Temyiz Kurulu görüşüne karşı çıkmıştır Mahkeme nezdinde.

Başvuru sahibine göre PORTWO içerisinde PORTO işareti yer almamaktadır ve PORTWO hayali bir kelimedir. Ayrıca markada yer alan GIN kelimesi önemli/öne çıkan, ayırtedici, tüketicilerin derhal dikkatini çekecek bir ibaredir, ürünün adı olan GIN ise şarap emtiasından tamamen farklıdır. Diğer yandan tüketiciler ilk ve ikinci kelimeyi bir bütün olarak algılayacaktır. Bu iddiaların hiçbiri Genel Mahkeme tarafından kabul edilmemiş ve bu argümanlara karşı yukarıda belirttiğimiz Temyiz Kurulu’nun tüm analizleri Mahkeme tarafından uygun bulunmuştur.

Başvuru sahibinin temel iddialarından biri de Porto şarabı ile başvuruya konu distile alkollü içeceklerin ve bu bağlamda “cin” adı verilen içeceğin farklı olduğudur.  Bu konuda da Genel Mahkeme başvuru sahibine katılmamıştır, Mahkeme’ye göre 33. Sınıfta yer alan distile alkollü içecekler ile Porto şarabı arasında ciddi bir yakınlık mevcuttur çünkü her ikisi de alkollü içecektir, aynı tüketici kesimini hedeflemektedir, aynı okazyonlarda tüketilmektedir ve aynı dağıtım kanalları üzerinden satılmaktadır.

Diğer iddialarına bağlı olarak başvuru sahibi PORTO coğrafi işaretinin ününün sömürülmesi diye bir durumun söz konusu olmadığını, Portekiz’in ikinci büyük şehri olan PORTO’nun ismi üzerinde bir monopoli kurulamayacağını iddia etmiştir. Mahkeme buna karşın yine EUIPO ile aynı görüşü paylaşmış ve davaya konu markanın kullanımının tüketicilerin tercihleri  üzerinde bir etki yaratabileceğini, başvuru sahibine ait malların ünlü PORTO coğrafi işareti altında üretilen ürünlerle aynı kalite standartlarında ve aynı gerekliliklere uyularak üretildiğini  düşüneceğini altını çizmiştir. Mahkemeye göre konu markanın kullanımı ünlü PORTO coğrafi işaretinin imajını başvuru sahibine ait mallara transfer edecektir.  

Neticeten Genel Mahkeme başvuru sahibinin açtığı davayı tümden reddetmiştir.

Ekim 2021

Özlem Fütman

ofutman@gmail.com

MARKALARIN İLLÜZYONU; ABAD GENEL MAHKEMESİ “MUSEUM OF ILLUSIONS” KARARI (T-70/20)

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı tutar1.jpg


Metamorfoza d.o.o. isimli şirket, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO) 29 Eylül 2017 tarihinde kelime ve şekil kombinasyonundan oluşan aşağıdaki markayı tescil ettirmek için başvuruda bulunmuştur:

Söz konusu başvuru 41. sınıfta yer alan aşağıdaki hizmetleri kapsamaktadır:

  • Müze hizmetleri; optik ve holografi bilimini teşvik etmek ve geliştirmek için tasarlanmış müzeler aracılığıyla eğitim hizmetleri;
  • Optik ve holografi bilimi alanındaki eserlerin sergilerini, eserlerin temsillerini ve eserlerin reprodüksiyonlarını ve optik bilimini ve holografi tekniklerini ve ilkelerini kültürel veya eğitim amaçlı açıklayan materyaller tasarlamak, düzenlemek ve sergilemek;
  • Optik ve holografi bilimi üzerine eğitim konferansları düzenlemek ve yürütmek;
  • Optik ve holografi bilimi alanında sergiler, seminerler, konferanslar, turlar, film ve video sunumları düzenleme gibi eğitim hizmetleri;
  • Eğitim hizmetleri, yani optik ve holografi bilimi alanında kütüphaneler ve çalışma merkezleri sağlamak; optik ve holografi bilimi alanında metinler, kitaplar ve dergiler gibi eğitim materyallerinin yayınlanması; optik ve holografi bilimi üzerine sergilerin doğasında eğlence hizmetleri;
  • Bilim sergilerinde yer alacak eğlence hizmetleri;
  • Hologram sergilerinde yer alacak eğlence hizmetleri;
  • Eğlence hizmetleri, kültürel etkinliklerin organizasyonu;
  • Doğum günü partileri, özel etkinlikler gibi sosyal eğlence etkinliklerine ev sahipliği yapmak hizmetleri için tescil edilmek istenmiştir.

Başvuru 25 Ekim 2017 tarihinde yayımlanıp itirazlara açık hale gelmiştir. Bunun üzerine, 9 Kasım 2017 tarihinde Litvanya vatandaşı Tiesios Kreivės tarafından başvuruya itiraz edilmiştir.

İtiraza mesnet olarak 16 Ağustos 2017 tarihinde 41. sınıfta tescil edilmiş olan 16647307 numaralı aşağıdaki marka gösterilmiş ve itiraz dayanağı olarak 2017/1001 sayılı Tüzüğün 8(1)(a) bendi gösterilmiştir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-1.png

İtiraza dayanak marka aynı şekilde 41. sınıfta benzer birçok hizmeti kapsamakta olup, bu hizmetlerin içeriği https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/016647307 linkinden görülebilir.

Yapılan itiraz EUIPO İtiraz Bölümü tarafından 2017/1001 sayılı Direktif ’in 8(1)(b) maddesi uyarınca markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu gerekçesi ile haklı bulunmuş ve marka başvurusu tüm hizmetler bakımından reddedilmiştir.

Başvuru sahibi işbu kararı EUIPO Temyiz Kurulu’na taşımıştır.

EUIPO Temyiz Kurulu kararında benzerlik incelemesi yapılan iki markanın da Avrupa Birliği içerisinde kullanılacak olmasına rağmen, markaların asıl hedef kitlesinin Yunanistan’da yer alan tüketiciler olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca, bu kitlenin hem ortalama tüketiciden hem de işin profesyonellerinden oluşan bir topluluk olduğunun da altını çizmiştir. Temyiz Kurulu, markaların tescilli bulundukları sınıflar açısından aynılık/benzerlik olduğuna işaret ederken, markalar görsel açıdan karşılaştırılmasında ikisinin de ortak ve baskın unsurunun “MUSEUM OF ILLUSION” ibaresi olduğunu, markalardaki görsellerin ortalama derece benzerlik gösterdiğini, önceki tarihli markanın tescilli bulunduğu sınıfta Yunan tüketiciler için ayırt edici niteliği bulunduğunu belirtmiştir.  Neticeten temyiz başvurusu markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle reddedilmiştir.  

Bunun üzerine başvuru sahibi, Temyiz Kurulu kararının iptali talebiyle uyuşmazlığı Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesi’ne taşıyarak dava açmıştır.

Davacı, ilk olarak, dava konusu kararın 2017/1001 sayılı Direktif ‘in 95. maddesine aykırı olduğunu, zira itiraz talebinde itiraz eden 207/2009 sayılı Direktif ’in 8(1)(a) maddesine dayandığı halde Temyiz Kurulu’nun itirazı aynı Direktif ’in 8(1)(b) maddesine göre inceleyerek hatalı davrandığını iddia etmiştir.  Biraz daha açmak gerekirse, Temyiz Kurulu’nun itiraza dayanak olarak gösterilen fıkra kapsamında markalar arasında benzerlik olduğunu değil, birebir aynılık değerlendirmesi yapması gerekirken itiraz talebinin dışına çıkarak benzerlik incelemesi yaptığını belirtmiştir.  

Olayın kolay anlaşılması açısından bahsi geçen madde metninin tercümesine aşağıda yer verilmiştir;

Nispi red gerekçeleri

1. Daha önceki bir markanın sahibinin itirazı üzerine, başvurulan marka tescil edilmez:

(a) önceki marka ile aynı ise ve tescil başvurusu yapılan mal veya hizmetler, önceki markanın korunduğu mal veya hizmetlerle aynı ise;

(b) önceki marka ile özdeşliği veya benzerliği nedeniyle ve ticari markaların kapsadığı mal veya hizmetlerin kimliği veya benzerliği nedeniyle, ilgili ülkede halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa, önceki ticari marka korunur; karıştırılma olasılığı, önceki ticari markayla ilişkilendirilme olasılığını da içerir.”

Mahkeme ise bu iddia karşında 2017/1001 sayılı Direktif ’in 72(1) maddesine atıf yapmıştır. İşbu madde uyarınca Genel Mahkeme, İtiraz Birimi kararında yer alan değerlendirmeler değil, ancak Temyiz Kurulu kararında yer alan ifadeler hakkında bir karar vermeye yetkili kılınmıştır. Bu sebeple, Genel Mahkeme söz konusu iddianın İtiraz Birimi kararında yapılan bir değerlendirme olduğunu, kendi görev alanın yalnızca uyuşmazlık konusu olan Temyiz Kurulu kararının hukuka aykırılığının değerlendirmesi sınırlı olduğunu vurgulayarak işbu iddianın yerinde olmadığına hükmetmiştir. Davacı taraf ikinci iddiasında itiraz edilen markada  yer alan “MUSEUM OF ILLUSIONS ” ibaresinin hem ayırt edici hem de baskın bir ifade olmadığını, Temyiz Kurulu’nun Yunan halkının “OF” ve “ILLUSIONS” ibarelerini anlamlandıramayacağı yönündeki tespitinin de hatalı olduğunu, aksine Avrupa Birliği ülkelerinde en yaygın olarak konuşulan yabancı dilin İngilizce olduğunu, Avrupa Birliği içinde bulunan bir ülkede yaşayan tüketicilerin de “OF” ve “ILLUSIONS” gibi temel İngilizce kelimelere  aşina olduğunu ayrıca davacının Yunanistan’ının başkenti Atina’da bu ibareleri barındıran bir müze açtığından dolayı “MUSEUM OF ILLUSIONS” ve “ILLUSION” gibi kelimelerin Yunan halkı tarafından bir bilinirliğe sahip olduğunu iddia etmiştir. Diğer yandan davacı “ILLUSION” ibaresinin Yunan piyasasında pek çok alanda sıkça kullanılan bir ifade olmasından dolayı da bir bilinirliğinin olduğunun  altını çizmiştir. Davacı bu görüşünü 16 Ocak 2008 tarihli “Inter-Ikea v OHIM – Waibel” (T‑ 112/06, EU: T:2008:10) kararı ile desteklemiştir. Bahsi geçen kararda markaların içerisinde yer alan kelime ya da bir ifadenin tescil edilmek istenen mal ve hizmetler için tanımlayıcı ibare olarak kabul edilmesi için tüm AB üyesi ülkelerde kullanılan dilde bir karşılığının olmasının gerekli olmadığı hüküm altına alınmıştır.

Buna ek olarak, “MUSEUM OF ILLUSIONS” ibaresinin ilgili sınıfta yer alan hizmetler için tanımlayıcı ve bahsedilen dillerde alışılagelmiş bir ibare olmasından dolayı markaların benzerlik incelemesinde dikkate alınmaması gerektiği, itiraza mesnet gösterilen markada baskın olan figürün markanın arka planını oluşturan sarı renk ve bir çift göz olduğu iddia edilmiştir.

Buna karşılık, davalı EUIPO, “ILLUSIONS” ibaresinin davacının iddia ettiği gibi basit genel kullanımı olan İngilizce bir ibare olmadığını ve Yunanca’ya yerleşmiş bir kelime de olmadığını ifade ederek, davacının iddialarının aksine, Temyiz Kurulu’nun “illusions” ibaresine Yunan halkının en azından bir kısmı tarafından bir anlam yüklenmeyeceği ve bu sebeple de ortalama derecede ayırt edici olduğunun tespitinin doğru olduğunu savunmuştur.

Bu iddia ve savunmalardan sonra Genel Mahkeme somut olayla ilgili benzerlik incelemesini yapmaya başlamıştır. İlk olarak, Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun “of” ibaresinin alışılagelmiş, temel bir İngilizce ibare/ilgeç olduğu yorumuna katılmıştır.  

İkinci olarak, itiraza konu markada yer alan “ILLUSIONS” ibaresinin ise Yunanca dilinde bulunmayan bir kelime olduğunu ve Temyiz Kurulu’nun söz konusu bu ibarenin temel bir İngilizce kelime olmadığı yönündeki kararının yerinde olduğu vurgulanmıştır. Buna ek olarak, davacının bahsettiği üzere Atina kentinde içinde “illusions” ibaresi yer alan bir müzenin açılmış olması ve yine bu ibarenin birçok sektörde kullanılıyor olmasına rağmen Yunan halkının yabancı dil olarak İngilizceye eşit şekilde hâkim olmağı ve bu yabancı dile yeterince hâkim olmayan Yunan tüketicilerin “ILLUSIONS” ibaresine bir anlam yüklemeyeceği ifade edilmiştir.

Nitekim Mahkeme, markalarda yer alan ibarelerin tek tek ayırt edici olmasının gerekli olmadığını ifade etmiş ve Temyiz Kurulu’nun benzerlik incelemesi yaparken söz konusu markalarda yer alan kelimelerin oluşturduğu genel ifadeye dikkat etmesi gerekirken, aksine bu ibarelerden her birini ayrı ayrı inceleyerek ayırt edicilik değerlendirmesi yapmasının hatalı olduğunun altını çizmiştir.

Yukarıda yapılan yorumların ışığında Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu’nun söz konusu ibarelerin unsurlarının ilgili kamuoyu üzerinde mecazi unsurlarından daha güçlü bir izlenim bırakmasının muhtemel olduğunu tespitinin hatalı olduğunu, ayrıca itiraz edilen markada yer alan figüratif unsurların markada yer alan kelimelerden belirgin şekilde daha büyük ve dikkat çekici olduğunu ifade ederek  itiraza mesnet gösterilen markada yer alan unsurların ise parlak sarı karenin içinde yer alan bir çift iri açık gözün temsilinin de bu işaretin markanın tüketici nezdinde asıl dikkat çeken noktası olduğunu vurgulamıştır.

Görsel benzerlik incelemesi yapılan markalarda yer alan “MUSEUM OF ILLUSIONS” ibaresinin birebir aynı olmasına rağmen, bu ifadenin ilgili Yunan kamuoyunun dikkatini ancak sınırlı ölçüde çekeceğini ve söz konusu markalar arasındaki görsel benzerlik derecesinin, Temyiz Kurulu’nun kararında yer aldığı gibi ortalamanın üzerinde olmaktan ziyade düşük veya muhtemelen ortalama olarak sınıflandırılması gerektiğine karar verilmiştir.

Buna karşılık olarak, bahsi geçen markaların kavramsal ve işitsel açından ise tamamen aynı olduğunun ifade edilmesine rağmen Mahkeme, söz konusu markalar ile bunların işitsel ve kavramsal unsurları arasındaki görsel benzerliğin “MUSEUM OF ILLUSIONS” ibaresinin markaların kapsamları açısından betimleyici olması nedeniyle ilgili Yunan kamuoyunun dikkatini çekmeyeceğini vurgulayarak markaların karıştırılma ihtimalinin düşük olduğuna karar vermiştir.

Sonuç olarak, Genel Mahkeme bu kararda kanaatimizce, birebir aynı ibareleri içeren ve aynı/benzer sınıflarda tescil edilmek istenen markaların baskın unsurları hakkında önemli bir karara imza atmıştır. Söz konusu markalarda yer alan ibarelerin işitsel ve kavramsal olarak benzerliği kabul edilmesine rağmen anadili İngilizce olmayan bir Avrupa Birliği ülkesinde bu hususların markaların görsellerine oranla tüketiciler açısından daha az baskın unsurlar olabileceğini görmekteyiz bu karar ile.

Onurcan TUTAR

Ekim 2021

tutaronurcan@gmail.com

LASTİK DEVLERİNİN YILLARDIR SÜREN ŞEKİL MARKASI SAVAŞI PIRELLI’NİN ZAFERİYLE SONA ERDİ!

Bu yazımızda, lastik devleri Pirelli Tyre SpA (“Pirelli”) ve The Yokohama Rubber Co. Ltd (“Yokohama”) arasında 2012’den beri devam eden, şekil markasına ilişkin hükümsüzlük savaşının, Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”) tarafından 03 Haziran 2021 tarihinde verilen C-818/18 P and C-6/19 P, EU:C:2021:431 sayılı kararı[1] ile nasıl sona erdiğini inceleyeceğiz.

2012’den günümüze kadar gelen bu uyuşmazlık, Pirelli adına 12. sınıftaki “Lastikler, dolma, yarı pnömatik ve pnömatik lastikler, her türlü araç tekerlekleri için jant ve kapaklar, her türlü araç tekerlekleri, iç lastikler, tekerlek jantları, her türlü araç tekerlekleri için parçalar, aksesuarlar ve yedek parçalar” malları üzerinde aşağıdaki iki boyutlu şeklin Avrupa Birliği markası olarak 18 Ekim 2002 tarihinde tescil edilmesiyle başladı:

Her ne kadar şu ana kadar verdiğimiz bilgiler uyuşmazlığın lastiklerle ilgili olduğu ipucunu çoktan vermiş olsa da, markaya konu şekil ile lastikler arasında nasıl bir bağlantı olduğunu bu noktada kestirebildiyseniz, tebrikler! : ) Çünkü bizce bu alanda uzman değilseniz aradaki bağlantıyı anlayabilmek hiç de kolay değil. O nedenle uyuşmazlığın detaylarına girmeden önce şu bilgiyi paylaşmakta fayda görüyoruz: lastiklerde İngilizce’de “tyre groove” olarak adlandırılan oluklar bulunmaktadır. Bu oluklar lastik sırtında yer almakta olup, özellikle ıslak zeminlerde yol tutuşunu arttırmakta ve suyun daha kolay tahliye edilmesini sağlamaktadır[2]. ABAD kararına konu bu markanın da “tyre groove” olarak adlandırılan lastik yüzeyindeki oluklardan bir tanesini temsil edip etmediği önemli bir nokta olarak ilgili kararda karşımıza çıkacaktır.   

Yokohoma, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (“EUIPO”) yaptığı başvuru ile, markanın “her türlü araçlar için lastikler, dolma, pnömatik ve pnömatik lastikler” malları açısından hükümsüzlüğünü talep etmiştir. Yokohoma, bu talebini “markanın malın teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan şeklî özelliğini münhasıran içerdiği” iddiasına dayandırmıştır. Dolayısıyla, tartışma markanın hükümsüzlük talebi kapsamındaki malların teknik bir sonucunu elde etmek için zorunlu bir şekli özelliğini içerip içermediği konusunda yoğunlaşmaktadır.

Hükümsüzlük talebi, EUIPO tarafından öncelikle İptal Kurulu ve sonrasında da Temyiz Kurulu incelemelerinden geçerek, en nihayetinde talebe konu mallar bakımından kabul edilmiştir. EUIPO, markanın esas unsurunun L şeklindeki oluk olduğunu ve bu şeklin en azından teknik açıdan söz konusu malların belki de en önemli parçası olduğunu belirtmiştir. EUIPO, “tyre groove” olarak adlandırılan oluğun lastikten ayrılabilen bir parça olmadığını dolayısıyla tek başına bir ürün olmadığını ve lastikler açısından teknik bir fonksiyona sahip olduğunu belirtmiştir. EUIPO bu değerlendirmesini, oluğun yalnızca Pirelli’nin lastiklerinde bulunmadığını ortaya koyan deliller ile desteklemiştir.

Bu karar üzerine Pirelli, Temyiz Kurulu kararının iptali için 2016’da Genel Mahkeme’de dava açmıştır. Pirelli, oluk şeklinin malları -lastiği ve sırtını- temsil etmediğini, yalnızca bir araya geldiklerinde lastiği oluşturan yüzeyin dişli kısmında bulunan birçok oluktan yalnızca birini temsil ettiğini, teknik bir etkisinin bulunmadığını iddia etmiştir.

Genel Mahkeme, Pirelli lehine karar vererek, markanın lastik veya lastik sırtı şeklinde olmadığını, ayrıca şekil incelendiğinde lastik sırtında kullanılmasının amaçlandığının ve tek başına teknik bir fonksiyon içerdiğinin anlaşılmadığını belirtmiştir. Mahkeme’ye göre şekil unsuru lastik veya lastik sırtını temsil etmekten ziyade eğimli bir L harfini temsil etmektedir. Bu nedenle EUIPO’nun markanın lastik sırtını temsil ettiği yönündeki değerlendirmesinin yanlış olduğu belirtilmiştir.

Mahkeme ayrıca, lastiğin birçok elementten oluşan kompleks bir yapısı olduğuna da dikkat çekmiştir. Söz konusu marka tescilinin Pirelli’nin rakiplerini bu markanın temsil ettiği şeklin veya benzerini içeren lastikleri, lastik sırtını oluşturan diğer unsurlarla kombine edildiği takdirde, üretip pazarlamasını engellemeyeceğini de belirtmiştir. Kısacası, Mahkeme tarafından marka korumasının temsil ettiği şekil ile sınırlı olduğunun altı çizilmiştir.

EUIPO ve Yokohama’nın bu karar aleyhine temyiz başvurusunda bulunması sonucu uyuşmazlık nihayet ABAD tarafından incelenip, geçtiğimiz Haziran ayında sonuçlandırılmıştır. ABAD öncelikle incelemesinin hukukilik ile sınırlı olduğunu, Genel Mahkeme’nin vakıaları ve delilleri değerlendirmede münhasır yetkiye sahip olduğunu ve bu yöndeki değerlendirmesinin temyize taşınamayacağını belirtmiştir. Bu nedenle öncelikle Yokohama’nın Genel Mahkeme’nin delilleri doğru değerlendiremediği yönündeki temyiz talebini reddetmiştir.

Yokohama’nın, EUIPO’nun şeklin grafik temsilinde yer almayan ek bilgileri kullanarak özelliklerini değerlendirme yetkisi bulunduğu ve bu nedenle Genel Mahkeme kararının yerinde olmadığı yönündeki iddiaları ise, ABAD tarafından Genel Mahkeme’nin EUIPO’nun dikkate aldığı unsurların markanın lastik sırtını temsil ettiği değerlendirmesini yapmasına izin vermeyeceği yönündeki tutumu yerinde görülerek reddedilmiştir.

EUIPO ise markanın lastiklerin nicelik veya niteliksel olarak önemli bir parçasını oluşturduğu ve bu nedenle teknik bir fonksiyona sahip olduğunu belirtmiştir. ABAD, Genel Mahkeme’nin markanın temsil ettiği şeklin lastiklerin önemli bir parçasını dahi oluşturmadığını değerlendirdiğinin altını çizerek, bu değerlendirmenin de temyiz incelemesi dışında olduğunu belirtmiştir.

En nihayetinde ABAD, Genel Mahkeme kararının yerinde olduğunu belirterek Yokohama ve EUIPO’nun temyiz başvurularının reddine karar vermiştir. ABAD, uzun yıllardır süren bu marka savaşını Pirelli’nin zaferiyle nihayete erdirmiştir.

Kararın önceki Avrupa Birliği (“AB”) mevzuatına göre verildiğini hatırlatmak isteriz. Güncel AB mevzuatına göre bu uyuşmazlık görülseydi, markanın malın şeklinin yanı sıra başka bir özelliğini içerip içermediğinin de incelenmesi gerekecekti. Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) 5/1(e) maddesini incelediğimizde de “…teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şeklî ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler”in değerlendirme kapsamında olduğunu görebiliriz. Bu durumda akıllarımıza “Hükümsüzlük talebi bugünkü mevzuata göre değerlendirilse Genel Mahkeme’nin ve ABAD’ın değerlendirmesinde bir değişiklik olur muydu?” sorusu geliyor. Markayı oluşturan şeklin, lastiklerin bir parçasını oluşturan lastik sırtında bulunan oluklardan yalnızca biri olduğu değerlendirmesinden yola çıkarak, kararda bir değişiklik olmayacağı kanaatindeyiz. Zira, markaya konu şekil malın niteliksel ve niceliksel olarak önemli bir parçasını oluşturmadığı değerlendirildiğinden, karakteristik bir özelliğini de içermediği sonucuna varılacağını düşünüyoruz.

Bu kararın tıpkı lastiklerdeki gibi, kompleks bir yapıya sahip ürünlerin bir kısmını temsil eden şekiller açısından tescil edilmek istenen markalar ile ilgili önemli bir emsal oluşturduğu kanaatindeyiz. Ancak, her olayın kendi özelliklerine göre çözümlenmesi gerektiğini ve birçok faktörün değerlendirmede dikkate alındığını da unutmamak gerek.

Bu noktada, uyuşmazlığa konu markanın üç boyutlu bir şekil olmamasından da bahsetmeden geçemeyeceğiz. En nihayetinde tescil edilebilirlik ve hükümsüzlük kapsamında yapılan inceleme markayı oluşturan şekil ile sınırlıdır. Bu şekil incelendiğinde lastik sırtlarında bulunan oluklardan birini temsil ettiği anlaşılamamaktadır. Bu nedenle markanın kullanımını değil, bizzat sicildeki halinin incelemeye alınması gerektiğini unutmamak gerekmektedir. Gerçekten de bu markanın, iki boyutlu bir logo olarak kullanılması da mümkün olabilirdi.

Son olarak, ülkemizde de mutlak ret nedenleri ile kamu menfaatinin gözetildiği ve haksız tekel hakkı oluşmasının önüne geçilmesi amaçlandığı düşünüldüğünde, Pirelli’nin rakiplerinin markayı oluşturan şekli veya benzerini, malların bir parçası olarak kullanıp kullanamayacağının değerlendirmesinin üzerinde durmasının bahse değer olduğunu düşünüyoruz. Kendi mevzuatımızda da SMK’nın 5. maddesi kapsamında hangi gerekçe tartışılırsa tartışılsın, bu maddenin getirilme amacının her zaman göz önünde bulundurulmasının ve uyuşmazlıkların bir de bu bakımından değerlendirilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Mutlak ret nedenlerinin nispi ret nedenleri karşısında görece daha az karara konu edildiği gerçeği dikkate alındığına TÜRKPATENT ve Mahkeme kararlarında benzer değerlendirmelere daha sık yer verilmesini umuyoruz.

Güldeniz DOĞAN ALKAN

Eylül 2021

guldenizdogan@hotmail.com


[1]https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=242042&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2854457

[2] http://www.hugtheroads.com/tyre-treads/

ABAD GENEL MAHKEMESİ İÇECEK KUTUSU AÇILMA SESİNİ AYIRT EDİCİ BULMADI: Ardagh Metal Beverage Holdings Kararı (T-668/19)

Ardagh Group lists metal packaging unit in $8.5bn merger agreement -  FoodBev Media

Karara Konu Olay

Ardagh Metal Beverage Holdings GbmH & Co. KG (“Başvuru Sahibi“), bir ses dosyasının AB markası olarak tescil edilmesi istemiyle 6 Haziran 2018’de Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (“EUIPO“) başvuruda bulunmuştur. EUIPO’ya marka başvurusu olarak iletilen bu ses dosyası, metal bir içecek kutusunun açılırken çıkardığı sesi, bu sesten sonra gelen yaklaşık bir saniyelik sessizliği ve en sonda duyulan yaklaşık dokuz saniyelik köpürme sesini içermektedir. (Başvuruya konu ses dosyasına https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017912475 linkinden ulaşılabilir.) Markanın mal ve hizmet sınıfı kapsamında ise 2., 29., 30., 32. ve 33. sınıfların kapsamında yer alan depolama ya da nakliye amacıyla kullanılan metal kaplar ve farklı içecek türleri tescil istemine konu edilmiştir.

EUIPO 2 Temmuz 2018 tarihli kararında tescil talebine konu edilen sesin kaynak gösterme fonksiyonundan yoksun olduğu ve ayırt edici olmadığı gerekçesiyle talebin reddine karar vermiştir.

24 Temmuz 2019 tarihinde kurul olarak toplanan EUIPO 2. Temyiz Kurulu (“Kurul“), Başvuru Sahibi’nin EUIPO denetçisinin kararına karşı yaptığı itirazı, hedef tüketicinin herhangi bir sesle henüz ambalajı açılmamış bir içeceğin kaynağını eşleştirmeye alışık olmadığının ve söz konusu sesin kaynak gösterme fonksiyonundan yoksun olduğunun altını çizerek reddetmiştir. Son olarak Kurul, tescili istenen sesin ilgili ürünlerin kullanımının doğal olarak beraberinde getirdiği bir ses olduğunu, bundan dolayı da tüketicinin bu ses işaretini ilgili ürünlere dair fonksiyonel bir unsur ya da malların bir özelliği olarak algılayacağını ve fakat bu ürünlerin kökenini yansıtan bir işaret olarak algılamayacağını vurgulamıştır.

Başvuru Sahibi, Kurul Kararı’nın iptali için Avrupa Birliği Genel Mahkemesi’ne başvurmuştur (“Genel Mahkeme“).Başvuru Sahibi’nin itirazında, başvuruya konu sesin, 29., 30., 32. ve 33. sınıflarda yer alan ve karbondioksit içermeyen ürünler için sıra dışı nitelik taşımakta olduğunu; zira bu ürünlerin karbondioksit içermediklerinden dolayı bahsi geçen ses dosyası bu ürünlerin doğal olarak ayırt edici olduğunu ileri sürmüştür.  Başvuru Sahibi ayrıca, aynı sınıflarda yer alan ve karbondioksit içeren ürünler açısından da ses dosyasının ayırt edici olduğunu; zira isteme konu edilen sesin, metal kutudaki içeceklerin açılırken çıkarttığı alelade sese nazaran daha fazla ve farklı ses unsurları içerdiğini, bundan dolayı da ilgili tüketicinin bu sesi ürünlerin ticari kökenini yansıtan bir gösterge olarak algılayacağını savunmuştur.

Başvuru Sahibi, anılan kararın iptalini talep etmiş olsa da, Genel  Mahkeme kurduğu 7 Temmuz 2021 tarihli hükümle Başvuru Sahibi’nin redderken aynı zamanda bir ses markasının tescil edilebilirliğine ilişkin ilk kez ve önemli kriterler tesis eden bir hüküm kurmuş oldu. Bununla birlikte Genel Mahkeme, ses işaretlerinin ayırt ediciliğinin değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler ve tüketicilerin bu işaretlere yönelik algılarına dair önemli kriterler de açıklamış oldu.

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin Değerlendirmeleri

Öncelikle Genel Mahkeme, bir ses dosyasının ayırt ediciliğinin tespitinde kullanılacak olan kriterlerin, diğer marka çeşitlerine uygulanmakta olan kriterlerle örtüştüğünü vurgulayarak ilgili ses dosyasının hedef tüketici kitlesi nezdinde marka algısı uyandıracak nitelikteki bir tınıya sahip olması gerekliliğinin, yani bu sesin herhangi bir karakteristik özellik ihtiva etmeyen fonksiyonel bir belirteç olmaması gerektiğinin altını çizmiştir. Dolayısıyla Genel Mahkeme tüketicilerin, bu sesi duyduğunda onun temsil ettiği mal ve hizmetlerin kaynağını bağdaştırabilmesini aramıştır.

İşaretin ayırt edicilik vasfının değerlendirilmesi bir yandan işaretin tescilinin istendiği mal ve hizmetlerle birlikte öte yandan işaretin yaratacağı algının ele alınmasıyla yapılmalıdır. Somut olaydaki ses işareti açılan bir metal kutunun açılma sesini, ardından bir saniyelik sessizliği ve yaklaşık dokuz saniyelik köpürme sesini içermektedir. Başvuru Sahibi’nin marka başvurusundaki ses ise tescil kapsamındaki ürünlerin kullanımının doğal bir sonucu olarak duyulmaktadır. Bu sesin ayırt edici olarak nitelendirilebilmesi için kendi endüstrisinin standartlarından ya da alışılagelmiş uygulamalarından önemli ölçüde ayrışmış olması gerekmektedir.

Buna ek olarak yerleşik içtihada göre bir ses işaretinin tescil edilebilmesi için tüketicinin bu sesi marka olarak algılaması, doğal ya da fonksiyonel bir ses olarak algılamaması gerekir. Söz konusu mal veya hizmetlerin tüketici kitlesi, ses işareti ile bunların ticari kökeni arasındaki bağlantıyı, bu işaret herhangi başka bir işaretle birleştirilmeksizin kurabiliyor olmalıdır.

Metal içecek kutusunun açılması sırasında ortaya çıkan sesin, tüketici tarafından ilgili malların fonksiyonel bir unsuru olarak anlaşıldığından hareket eden diğer gerekçeye göre Genel Mahkeme, öncelikle bir metal kutunun açılmasıyla çıkan sesin malın türünün de nazara alınması sonucu tamamen teknik ve fonksiyonel bir unsur olarak kabul görülmesi gerektiğini belirtmiştir. Söz konusu ürünlerin nitelikleri nazara alındığında, bir metal kutunun açılma sesi, tamamen teknik ve fonksiyonel bir unsur olarak değerlendirilecektir; zira bir metal kutunun ya da şişenin açılırken çıkardığı ses, içeceklerin tüketim amacıyla ambalajlanmalarına özgü teknik bir sonucun doğal getirisi olup bu içeceklerin karbondioksit içerip içermemeleri bu durumda bir değişiklik yaratmamaktadır. Tescili istenen sesin, sessizliğin yaklaşık bir saniye, köpürme sesinin ise dokuz saniye civarında sürmesi olmak üzere iki karakteristik özelliği bulunmaktadır. Buna rağmen, bu tip ufak nüanslar içeceklerin açılırken çıkardığı tipik ses ile karşılaştırıldığında ayırt edici niteliğin bulunduğu itirazını haklı çıkaracak yeterlilikte değildir. Tüketici, söz konusu ses bütününü, içeceklerin açılırken çıkardığı tipik sesin bir varyasyonu olarak algılayacağından tescil istemine konu edilen işaret diğerlerinden ayırt edilebilir bir nitelikte olmayacaktır.  Köpürme sesi ise hedef müşteri kitlesi tarafından doğrudan içeceklerle eşleştirilecektir.

Genel Mahkeme’ye göre, bir metal kutunun ya da şişenin açılması, esasen içeceklerin tüketime hazır hale getirilmeleri amacıyla ambalajlanmalarına yönelik teknik bir çözümün doğasında bulunmaktadır; dolayısıyla bu tip bir ses, malların ticari kökenlerini temsil eden bir belirteç olarak algılanamaz. İkinci olarak ilgili kamuoyunun algısı, köpürme sesini doğrudan içeceklerle bağdaştırmaya eğilimlidir. Genel Mahkeme ayrıca, bu sesin hemen arkasından gelen ve yaklaşık bir saniye boyunca süren sessizlikle bütün olarak ele alınmasının da ilgili tüketici nezdinde, malların ticari kökenleriyle bağdaştırılmalarını mümkün kılacak bir karakteristik özellik ortaya çıkaramadığını vurgulamaktadır. Söz konusu ses ögeleri, kendilerini diğer içeceklerin sahip olduğu benzer seslerden farklı gösterecek bir tınıya sahip değildir. Bundan dolayı Genel Mahkeme, EUIPO’nun, tescil talebine konu edilen işaretin ayırt edici özelliğe sahip olmadığına ilişkin bulgusunu doğrulamaktadır.

EUIPO’nun Değerlendirme Hataları Hakkında Genel Mahkeme’nin Görüşü

Genel Mahkeme, EUIPO’nun itiraz aşamasındaki bazı hatalı değerlendirmelerini de vurgulamıştır ancak bu hatalı değerlendirmeler yine de kararın kaldırılmasına yeterli görülmemiştir. Yine de kanaatimizce ses markalarının ayırt ediciliğinin değerlendirilmesi aşamasında alışılagelmedik ve her gün karşımıza çıkmayan değerlendirmeler olduğundan bunlara da dikkat çekmekte fayda var.

Genel Mahkeme, EUIPO’nun içecek sektörü ve içeceklerin ambalajlanmasında ürünün ticari kökenini yansıtmak amacıyla sadece ses kullanımının alışılmadık bir durum olduğuna, zira bu ürünlerin satılana dek ses çıkarmalarının mümkün olmadığına ilişkin bulgusunu çürütmüştür. Genel Mahkeme’ye göre malların pek çoğu kendi başlarına ses çıkaramazlarken tüketim sonucunda bir ses çıkarabilmektedirler. Dolayısıyla salt sesin tüketim sonucu ortaya çıktığından bahisle bu sesin belli bir sektördeki ürünün ticari kökenini yansıtmak amacıyla kullanılmasını alışılagelmedik bir yöntem olarak nitelemek asılsızdır. Yine de Genel Mahkeme, EUIPO’nun bu yöndeki hatasının itiraza konu edilen kararın kaldırılması için yeterli olmadığını, zira bu hatanın hükmün icra edilebilir kısmında belirleyici bir etkiye sahip olmadığını vurgulamaktadır.

Sonuç olarak, hem EUIPO Temyiz Kurulu hem de Genel Mahkeme’nin kararındaki kriterlere bakıldığında, ufak nüanslarla birbirlerine katılmadıkları yerler olsa dahi, bir içecek kutusunun açılması esnasında çıkan sesin, her ne kadar kaç saniyesinde sessizlik, kaç saniyesinde ses ve ne zaman köpürme sesi çıkacağı belirtmiş olsa da fonksiyonel bir özellik olmaktan ileri gidemeyeceğine kanaat getirilmiştir. Kanaatimizce de ortalama tüketici, bir içecek kutusunu açarken, bu saniyeleri dikkate alarak, içecek açılırken çıkan sesin izlediği yolu takip edebilecek dikkat düzeyinde değildir. Bu esnada “susuzluk her şeydir” diye düşünecek olursak, kutular arasındaki açılma sesleri arasındaki saniyelik farklar, içecek markalarını birbirinden ayırt etmeyecek veya bir markanın kaynağını doğrudan anlamaya yeterli olmayabilecektir.

Mine GÜNER SUNAY

mine.guner@gmail.com

Ağustos 2021

CHAMPANILLO HUKUK SÖZCÜSÜ GÖRÜŞÜ

29 Nisan 2021 Tarihinde ABAD Hukuk Sözcüsü Pitruzzella CHAMPANILLO ihtilafında merakla beklenen görüşünü açıkladı.  Tabi bakalım ABAD  ne diyecek yorum kararında.    

C‑783/19 numaralı dosyada Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (bundan sonra  CIVC olarak anılacaktır) ile davalı GB karşı karşıya geldiler.

Yargılamayı durdurup dosyayı yorum kararı için ABAD’a gönderen Barselona Bölge Mahkemesi.

İHTİLAFIN ÖZETİ

CIVC, Barselona Ticaret Mahkemesi’nde davalı GB aleyhine açtığı davada GB’nin CHAMPANILLO ibaresini sosyal medyasında, ticaret evrakında-reklamlarda-internet ortamında dahil her tür kullanımının  önlenmesini ve ‘champanillo.es’ şeklindeki alan adının iptaline karar verilmesini talep etmiştir.  

GB davaya verdiği cevapta kendisinin Katalan özerk bölgesinde bir tapas barı işlettiğini, CHAMPANILLO’nun yiyecek sağlanması hizmetleri için kullanılan bir ticari ad/işletme adı olduğunu , CHAMPAGNE coğrafi işareti altında satılıp pazarlanan ürünler ile  hizmet sunan bir işletmenin adı arasında iltibas ihtimali bulunmadığını ve kendisinin CHAMPAGNE coğrafi işaretinin  ününden haksız faydalanma gibi bir kastı bulunmadığı savunmalarını  ileri sürmüştür.

Barselona Ticaret Mahkemesi davacı CIVC’nin tüm taleplerini reddederek davalı lehine kurduğu hükümde aşağıdaki temel noktalara değinmiştir;  

—CHAMPANILLO işaretinin kullanımı CHAMPAGNE coğrafi işaretini çağrıştırarak coğrafi işaret üzerindeki hakları ihlal edici nitelikte değildir çünkü CHAMPANILLO ibaresi bir alkollü içecek için değil catering (yiyecek-içecek sağlanması hizmetleri) için kullanılmaktadır ve davalının yiyecek-içecek hizmeti sağladığı yerde CHAMPAGNE (Şampanya) satılmamaktadır yani taraflar farklı piyasaları hedeflemektedir. 

Mahkeme kararını verirken İspanya Yüksek Mahkemesi’nin 2016 tarihli CHAMPIN kararına atıfta bulunmuştur. Atıfta bulunulan bu kararda CHAMPIN ile coğrafi işaret koruması altındaki CHAMPAGNE işareti  arasında fonetik benzerliğin mevcudiyeti kabul edilmekle beraber  CHAMPIN’in çocuklar için düzenlenen kutlamalarda tüketilen alkolsüz gazlı bir meyve suyu içeceği üzerinde kullanılıyor olmasından dolayı tarafların ürünlerinin farklı olduğu ve farklı piyasaları(müşterileri) hedeflediği gerekçesiyle CVIC’in açtığı davanın reddine karar verilmiştir.

—CIVC davanın reddine dair kararı Barselona Bölge Mahkemesi nezdinde temyiz etmiştir. Bölge Mahkemesi yargılamayı durdurarak dosyayı ABAD’a yorum kararı alınması amacıyla göndermiş, aşağıdaki hususları belirtmiş ve şu soruları sormuştur;  

1-) Dosya mündericatına göre davalı GB geçmişte iki kez İspanyol Patent ve  Marka Kurumu nezdinde CHAMPANILLO ibaresini tescil ettirmek amacıyla marka başvurusunda bulunmuştur.   Bahsi geçen başvurular CIVC tarafından yapılan itirazlar üzerine 2011 ve 2015 yıllarında verilen Kurum kararlarıyla reddedilmiştir.

2-) GB işletmesini tanıtırken reklamlarında içinde gazlı içecek olan iki şampanya kupu (kadehi) bulunan bir görsel kullanmaktadır,

3-) Davacı CIVC dosyaya sunduğu delillerle davalı GB’nin 2015 yılına kadar işletmesinde CHAMPANILLO adıyla köpüklü şarap sattığını ispat etmiştir. Bu satışlar ancak huzurdaki davanın açılmasıyla son bulmuştur.

4-) 510/2006 sayılı Tüzüğün  13. Maddesi ve 1308/2013 sayılı Tüzüğün  103.maddeleri coğrafi işaretleri mallar için korumaktadır, bunun tek istisnası 1308/2013 sayılı Tüzüğün 103(2)(b) fıkrasında hizmetlerden bahsedilmesidir. Bu noktada Bölge Temyiz Mahkemesi ihtilaf doğuran kullanımın hizmetlere ilişkin olması halinde bahsi geçen ilgili AB Tüzük  maddelerinin nasıl yorumlanması gerektiği konusunda tereddüt yaşamaktadır. Bu sebeple Mahkeme ABAD’a aşağıdaki soruların cevaplarını içeren bir Yorum Kararı talebinde bulunmaktadır;

a-Tescilli bir coğrafi işaretin koruma kapsamı sadece benzer mallara karşı mı koruma sağlamaktadır yoksa bu malların doğrudan veya dolaylı dağıtımı ile bağlantılı hizmetlere karşı da koruma sağlar mı?

b-Çağrıştırma yoluyla tecavüzden bahsedebilmek için ilk etapta (kullanımın) ortalama tüketici üzerindeki etkisine mi bakılmalıdır, yoksa öncelikli olarak bakılacak olan ihtilaftaki ürünlerin aynılığı/benzerliği midir?

c-  Çağrıştırma yoluyla tecavüz tespit edilirken isimlerin aynı veya yüksek oranda benzer olması gibi objektif bir kriterden mi hareket edilmelidir, yoksa bu ölçümleme ürün ve hizmetlerin birbirini çağrıştırıp çağrıştırmadığına bakılarak mı tespit edilmelidir?

d-Çağrıştırmadan bahsedebilmek için ortada haksız rekabet olması da gerekir mi?

Dosyaya Fransız ve İtalyan hükümetleri ile AB Komisyonu da görüş sunmuştur.

İNCELEME

Öncelikle Hukuk Sözcüsü olayda 510/2006 ve daha sonra bunun yerine geçen 1151/2012 nolu Tüzüklerin o uygulanamayacağını,zira 510/2006 Tüzüğün 1(1) maddesinde  asmadan gelen (üzüm) ürünlerinin vaki Tüzük kapsamında olmadığının açıkça ifade edildiğini  belirtmiştir.   

Diğer yandan Hukuk Sözcüsü şu hususu netleştirmektedir; GB’nin dava konusu edilen eylemlerinden bazıları 1308/2013 sayılı Tüzük yürürlüğe girdikten sonra, bazıları ise 1234/2007 sayılı Tüzük yürürlükteyken gerçekleşmiştir. Buna rağmen Hukuk Sözcüsü 1308/2013 sayılı Tüzüğün 103(2)(b) maddesine dair yapılacak inceleme ve verilecek görüşün 1234/2007 sayılı Tüzük için de geçerli olduğunu , zira her iki Tüzük’ deki ilgili madde metinlerinin  özünde  aynı olduğunu belirtmiştir.

BİRİNCİ SORU HAKKINDA

İlk sorusu ile Barselona Bölge Mahkemesi en kısa ifadesiyle şunu sormaktadır; bir (tescilli) coğrafi işaret sadece aynı-karşılaştırılabilir ürünlere karşı mı koruma sağlar, yoksa  aynı zamanda koruma kapsamındaki ürünün doğrudan veya dolaylı dağıtımıyla bağlantılı hizmetlere karşı da koruma sağlar mı?

Bölge Mahkemesi soruyu yöneltirken özel bir fıkraya işaret etmeden sadece 1308/2013 sayılı Tüzüğün 103. Maddesinden bahsetmiştir.Bu sebeple olayda 103. Madenin hangi fıkraları çerçevesinde konunun incelenmesi gerektiği ilk  tespit edilmesi gereken  husus  olarak ortaya çıkmıştır.  Davacı CVIC ve AB Komisyonu mübrez  dilekçelerinde vaki maddenin   (a) alt fıkrasının da uygulanması gerektiği yönünde görüş belirtirken, Fransız Hükümeti sunduğu görüşte konuyu 103. Maddenin tüm alt fıkraları yönünden incelemiştir.

Hukuk Sözcüsüne göre ise  dosya mündericatından ve dahi dosyayı gönderen İspanyol Bölge Mahkemesi’nin ikinci ve üçüncü sorularından da anlaşılan şey  birinci sorunun 103(2)(b) alt fıkrasına  yani “çağrıştırma”ya ilişkin olduğudur. 103(2)(b) alt fıkrasının orijinal metni aşağıdaki gibidir;

  (b)      any misuse, imitation or evocation, even if the true origin of the product or service is indicated or if the protected name is translated, transcripted or transliterated or accompanied by an expression such as “style”, “type”, “method”, “as produced in”, “imitation”, “flavour”, “like” or similar;

Tüzüğün başlangıç bölümünün 97. Paragrafında belirtildiği üzere 103.(2) Maddesi  tescilli coğrafi işaretin ününden faydalanma sağlayan her türlü kullanımın önüne geçilmesi gayesini gütmektedir ve coğrafi işaret sahibine geniş bir koruma alanı sağlamaktadır. Böyle bir durumda ihtilafa konu kullanım bir hizmete ilişkinse bunun coğrafi işaretin koruma kapsamı dışında kalan bir ihlal olduğunun ileri sürülmesi madde metnine ve Tüzüğün  ana hedefine aykırı olacaktır.  Bir (tescilli) coğrafi işaretin ünü sadece ürünlere karşı değil hizmetlere karşı da korunur.

Hukuk Sözcüsü her ne kadar yöneltilen sorunun cevabının 103(2)(b) alt fıkrası çerçevesinde aranması gerektiğini belirtip buna göre bir değerlendirme yapmışsa da , aynı yöndeki görüşünün 103(2)(a) maddesi için de geçerli olacağını not düşmüştür.  

İKİNCİ VE 3. SORULAR HAKKINDA

Hukuk Sözcüsü iki soruyu tek bir başlık altında değerlendirmiştir.

Öncelikle 103(2)(a) alt fıkrasının “karşılaştırılabilir/kıyaslanabilir ürünler”den bahsetmesine rağmen (b) fıkrasında böyle bir husustan bahis geçmediğine dikkat çekmektedir. Diğer yandan her ne kadar ulusal mahkeme tarafından marka hukukundaki “malların benzerliği” tanımlaması kullanılmışsa da Hukuk Sözcüsü bunun coğrafi işaretlerde uygun bir kullanım olmadığını belirtmektedir.

Daha önceki bir yazımıza da konu olan Manchego peyniri görüşünü de Hukuk Sözcüsü Pitruzzella kaleme almıştı ( Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego (C 614/17). O görüşe atıfla çağrıştırmanın sui generis bir koruma sağladığının, çağrıştırmadan bahsedebilmek için tüketicinin yanılması veya karıştırma ihtimalinin mevcudiyetinin aranmayacağının bir kez daha altını çizmektedir.

Daha sonra ABAD’ın  Çağrıştırma kavramı konusunu açıkladığı kararlarına  verilen referanslar ile nelerin şu ana kadar ABAD önüne gelen dosyalarla çağrıştırma kapsamı içerisinde değerlendirildiğini de özetlemektedir.

Hukuk Sözcüsü görüşünde temel olarak coğrafi işaret tescili kapsamında yer alan mallarla ihtilafa konu kullanımlara konu mal (veya hizmetlerin) karşılaştırılabilir olmaması halinde çağrıştırmanın a priori değerlendirme dışı bırakılamayacağının altını çizmektedir. Sözcü elbette ki her olayda mevcut tüm şartlara bakılacağını, mal-hizmetlerin karşılaştırılabilir olmasının da bu şartlardan biri olduğunu belirtmektedir.

Davalı GB dosyada ilgili toplum kesimi konusunda çağrıştırmaya konu malın üretildiği-hizmetin sağlandığı Üye Ülke tüketicilerinin algısının gözönüne alınması gerektiğini iddia etmişse de , Hukuk Sözcüsü ABAD’ın şu ana kadar hep vurguladığı hususu bir kez daha yinelemiştir; ilgili tüketici ortalama Avrupa Birliği tüketicisidir.

Mevcut olaya dönüldüğünde tescilli coğrafi işaret olan CHAMPAGNE ihtilafa konu CHAMPANILLO içerisinde yer almaktadır. Esasen CHAMPAGNE kelimesinin İspanyolca dilindeki karşılığı CHAMPAN’dır ki bu kelime CHAMPANILLO içinde bütünüyle görülmektedir. Ortada görünüş ve duyuluş açısından ciddi bir benzerlik olduğu açıktır. Diğer yandan CHAMPANILLO kelimesinin İspanyolca’da “Küçük Şampanya” manasına geliyor olması kavramsal yakınlık kriterini de karşılayacak düzeydedir.

İhtilafta davalının yiyecek-içecek sağlanması hizmetlerini sunduğunu belirtmiştik. Bu noktada Hukuk Sözcüsü dosyayı gönderen Ulusal Mahkeme’ye GB gibi yiyecek-içecek satan yerlerde Şampanya veya başkaca içeceklerin satılmasının yaygın olup olmadığı noktasından meseleyi incelemesi yönünde görüş bildirmekte ve bu bağlamda özellikle davalının reklamlarında kullandığı birbiri ile tokuşan iki kadehin de gözönüne alınmasının önemine dikkat çekmektedir. Reklamlarda yer alan kadehler tipik olarak şampanya servisinde kullanılan kadehlerin formunda olup, her ne kadar içlerindeki sıvı kırmızı olarak görünse de bu durum akla şampanya gelmesinin önüne geçmemektedir.

Diğer yandan Hukuk Sözcüsü çağrıştırmadan bahsedebilmek için ortada illa ki bir kasıt bulunmasının aranmayacağını ancak yine de davalı GB’nin geçmişte işletmesinde CHAMPANILLO markalı köpüklü şaraplar da sattığının ve burada CHAMPAGNE’ye yapılan bu referansın tesadüfi olarak açıklanamayacağının ulusal mahkeme tarafından gözönüne alınması gerektiğini belirtmektedir.

DÖRDÜNCÜ SORU

Dördüncü soruda ulusal mahkeme çağrıştırmadan söz edilebilmesi için ortada haksız rekabet olması gerekir mi diye sormaktadır. Burada Hukuk Sözcüsünün cevabı nettir; çağrıştırmada tarafların ürün ve hizmetlerinin birbiri ile rekabet ediyor olması veya karıştırma ihtimali bulunması  bir ön şart değildir, elbette ki eylem ulusal hukuka göre aynı zamanda haksız rekabet de teşkil ediyor olabilir o başka bir meseledir.

Özlem Fütman

Ağustos 2021

ofutman@gmail.com          

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN “SANSASYONEL!” TANITIM ÇALIŞMASI

Coğrafi işaretleri sınır ötelerinde koruma çabaları, son yıllarda büyük bir hız kazandı. Avrupa Birliği (AB), bu konudaki en aktif coğrafyaların başında geliyor.

AB, 1.600’den fazla yabancı coğrafi işarete ev sahipliği yapıyor. eAmbrosia veri tabanında yaptığımız araştırmaya göre; bu coğrafi işaretlerden yaklaşık 100 tanesi, doğrudan AB’ye yapılan başvurulardan oluşuyor. Bu sayının içindeki en fazla tescile, Brexit sonrası artık AB üyesi olmayan Birleşik Krallık sahip. AB nezdinde koruma elde eden diğer ülkeler ise Türkiye, Çin, Kolombiya, Tayland, Andorra, Hindistan, Vietnam, Norveç, Guatemala, Meksika, Peru, İrlanda, Kamboçya, Guyana, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Dominik, Endonezya ve Güney Afrika.

Koruduğu yabancı coğrafi işaretlerin büyük bir kısmı ise AB’nin; Arnavutluk, Çin, Ermenistan, Avusturalya, Bosna Hersek, Kanada, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Ekvator, El Salvador, Gürcistan, Guatemala, Honduras, Japonya, Lihtenştayn, Moldova, Karadağ, Panama, Peru, Sırbistan, Güney Afrika, Güney Kore, İsviçre, Meksika, Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri ve Vietnam ile yaptığı ikili anlaşmalara dayanıyor. Tespit edebildiğimiz kadarıyla en eski tarihli koruma, Avusturalya’nın coğrafi işaretlerine sağlanmış ve 1994 yılında başlamış. İkili anlaşmalar kapsamında korunan coğrafi işaretlerin çok büyük bir kısmını şaraplar ve distile alkollü içecekler oluşturuyor. Eski tarihli anlaşmalar konusunda ayrıntılı bilgiye sahip olmamakla birlikte, AB’nin uzun süredir yaptığı ikili anlaşmalara konu olan coğrafi işaretlerin de inceleme ve ilan-itiraz aşamalarına tabi tutulduğunu söyleyebiliriz.

Kaynaklarımıza göre, AB menşeli coğrafi işaretler için ikili anlaşmalar kapsamında dünya çapında elde edilen koruma sayısı ise 40.000 civarında.

AB’nin, tescilli 3.300’den fazla coğrafi işaretinin değeri 75 milyar € civarında. Toplam yiyecek içecek ihracatının % 15’inden fazlası, 17 milyar €’luk bir miktar ile coğrafi işaretli yiyecek içeceklere ait.

AB’nin coğrafi işaretlere verdiği önem, gerek yaptığı anlaşmalardan gerekse ekonomik göstergelerden kolayca anlaşılıyor. AB; coğrafyasının, tarihinin, kültürünün ve insanının özelliklerini taşıyan bu özel ürünlerin tanıtımı için “sansasyonel” bir çalışmaya imza attı.  

Hatırlayacak olursak AB nezdinde coğrafi işaret tesciline konu olabilecek ürünler, mevcut durumda; gıda ve tarım ürünleri; distile alkollü içecekler; şaraplar ve aromatize şaraplar. Gıda ürünleri içinde yemekler yer almıyor; yani AB, yemeklere coğrafi işaret koruması sağlamıyor.

Yemekler, girdisi çok fazla olabilen ve girdilerin oranları da dâhil olmak üzere şefin yaratıcılığından çok fazla etkilenen ürünlerdir. Girdilerin niteliklerine ve miktarlarına göre anlık değişimlere ve gelişimlere açıktır. Ayrıca girdileri aynı olsa bile, sunum şekillerinde herhangi bir farklılık bulunması, nihai ürünlerin farklı olduğu yönünde algı yaratma ihtimalini de barındırır.    

Yemeklerin bu özelliği, AB’nin tanıtım çalışmasının ilham kaynağı olur. Her bir AB üyesi ülkenin en tanınmış şefinden, kendi ülkesine ait bir coğrafi işaretli ürünü kullanarak yaratıcı yemekler yapması istenir. Şeflerin hazırladıkları yemek tabakları, “Sensational!” isimli yemek kitabında toplanarak 2020 yılı Kasım ayında yayımlanır ve bu tarihten itibaren AB’nin birçok medya aracında duyurulmaya devam eder.

Avrupalı şeflerin hazırladıkları yemeklerin içeriklerinde coğrafi işaretli ürün bulunması nedeniyle; coğrafi işaret korumasına konu olup olamayacağı ve coğrafi işaretli yemeğe verilecek adın, ticari ürün adı olarak kullanılıp kullanılamayacağı konularında bazı soru işaretleri belirebilir.

Öncelikle tekrarlamakta fayda var; AB’de yemekler coğrafi işaret olarak korunmadığı için, üretiminde coğrafi işaretli ürün kullanılsa bile, bu yemeklerin coğrafi işaret olarak addedilmesi mümkün değil.

Coğrafi işaretli bir ürünün, başka bir ürünün üretiminde bileşen olarak kullanılmasıyla ilgili Avrupa Birliği Adalet Divanının (ABAD’ın) önemli bir kararı mevcut. Davanın konusu özetle; 2012 yılında Alman indirim marketi Aldi’nin “Champagner Sorbet”, yani “Champagne sorbesi” adında bir ürün satmasının, menşe adı olarak tescili bulunan Champagne’den doğan hakların ihlal edildiği iddiasına dayanıyor. ABAD, 20.12.2017 tarihli kararında; tescilli bir coğrafi işaretin, bir başka ürünün üretiminde “bileşen” olarak kullanılması halinde etiket üzerinde belirtilmesine ilişkin 2010/C 341/03 sayılı AB Komisyonu Kılavuzuna atıfla: sorbenin (nihai ürünün) esas karakteristik özelliğini, üretimde bileşen olarak kullanılan Champagne’den (coğrafi işaretli üründen) alıp almadığının teknik açıdan değerlendirilmesinin önemli olduğunu ve ancak sorbenin karakteristik özelliğinin kaynağının Champagne olması durumda, ürünün ticari adında Champagne’nin (coğrafi işaretin) kullanılabileceğini belirtilmiş ve coğrafi işaretin kullanılması halinde, bileşen yüzdesinin coğrafi işaretin hemen yanında veya bileşen listesinde muhakkak yer alması gerektiğini ifade etmişti. Ayrıca nihai ürünün karakteristik özelliğini etkileyeceğinden, coğrafi işaretli ürünle aynı türdeki başka bir ürünün nihai üründe kullanılmaması gerektiği de bu noktada önemle belirtilmeli; yani sorbenin üretiminde, başka bir “köpüklü şarap” kullanılmamış olmalı.

Sensational! yemek kitabıyla ilişkilendirilebilecek bir başka soru ise; “Madem bu yemekler şeflerin eserleri, o halde yemeklerin tatları telif hakkı ile korunabilir mi?” olabilir. Bu konuda da ABAD’ın 13.11.2018 tarihli kararı örnek teşkil ediyor. 

İçeriğinde çeşitli bitkiler bulunan ve sürülebilir bir krem peynir olan “Heksenkaas” veya “Heks’nkaas”(“Heksenkaas”) tescilli markadır ve peynirin üretimi konusunda patent hakkı mevcuttur. Rakip bir firmanın ürettiği “Witte Wievenkaas” markalı peynirin tadının, “Heksenkaas” peynirine benzemesinin, “peynirin tadının taklit edildiği ve bu durumun da telif hakkı ihlali” olduğu iddia edilir. ABAD’ın davaya ilişkin kararında özetle; telif hakkına konu olabilecek unsurun “eser” olarak kabul edilebilir nitelikte olması; eserin, “sahibinin hususiyetini taşıması”, yani “orijinal” olması ve yeterli derecede kesinlik taşıması gerektiği belirtilerek bir yiyeceğin tadının, onu tadan kişilerin hepsi tarafından aynı şekilde tanımlanmasının mümkün olmadığı; diğer bir deyişle tadın, kesin ve objektif temellere dayandırılmasının mümkün olmaması nedeniyle eser olarak da kabul edilemeyeceği ve dolayısıyla da üzerine telif hakkı tesis edilemeyeceği ifade edilmişti. Bu karar ışığında Sensational! kitabında yer alan yemeklerin durumunu değerlendirdiğimizde; yemeklerin esas olarak coğrafi işaretli ürünleri tanıtmak amacıyla yaratılmış ürünler olduğu, bu kapsamda tatlarını da esasen söz konusu coğrafi işaretli ürünlerin özelliklerinden aldıkları ve sahiplerinin hususiyetlerini taşıdıklarının iddia edilmesinin de pek mümkün olamayacağı kanaatinde olduğumuzu söyleyelim.   

Yeniliklerden ve farklı tatlardan keyif alan okurlarımıza, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ddd809ae-2d3d-11eb-b27b-01aa75ed71a1 adresini ziyaret ederek Sensational! yemek kitabına göz atmalarını tavsiye ediyoruz.

Gonca ILICALI

Ağustos 2021

gilicali12@gmail.com


Kaynaklar:

BİR TEKRAR MARKASI OLARAK MONOPOLY ABAD GENEL MAHKEMESİ TARAFINDAN KÖTÜ NİYETLİ KABUL EDİLDİ



Marka sahipleri önceden tescil edilmiş markalarının aynısı için aynı mal ve hizmetleri kapsayan yeni bir marka başvurusu yaptığında, bu markalar “tekrar markası” olarak adlandırılmaktadır. Marka başvuru sahibinin önceki markasının aynısını yeniden tescil ettirmesinin önünde yasal bir engel bulunmamaktadır, ancak genellikle bu başvuruların, önceden tescilli markanın kullanmama nedeni ile iptali talebinin önünü kesme veya kullanım ispatı delili hazırlama yükünden kaçınma amaçlı olarak yapıldığını söylemek mümkün. Elbette somut olayın kendi şartları içinde değerlendirme yapılması gerekir, ancak Türkiye ve Avrupa’da tekrar markalarının hangi hallerde kötü niyetli olarak değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin genel koşullar tartışılmaktadır. Herkesin yakından bildiği meşhur masa oyunu MONOPOLY markası da 2021 yılında işte tam bu sebeple, Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesinin kötü niyetli tescil gerekçeli bir hükümsüzlük davasına konu olmasıyla gündemde.



Hasbro Inc., 1991 yılından beri MONOPOLY markasının sahibidir. Şirket 2010 tarihinde MONOPOLY kelime markası için 9, 16, 28 ve 41. sınıflardaki mal ve hizmetleri kapsayacak şekilde Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisine (EUIPO) bir başvuruda bulunmuş ve söz konusu marka başvurusu 25 Mart 2011 tarihinde tescil edilmiştir. Hasbro Inc. şirketinin ayrıca 1998, 2009 ve 2010’da tescil edilmiş ve halen geçerli olan MONOPOLY markalarının da mevcut olduğunu belirtmemiz gerekir. Bu markaların kapsadığı mal ve hizmetler 2010 tarihli marka başvurusunun kapsamında yer alan mal ve hizmetlerden bazıları ile aynıdır.

25 Ağustos 2015 tarihinde DRINKOPOLY markalı masa oyununun sahibi Hırvat Kreativni Događaji doo şirketi söz konusu marka başvurusunun önceki markaların “tekrar başvurusu” olduğunu ve Hasbro Inc. şirketinin “önceki markalarının kullanımını kanıtlama yükümlülüğünü ortadan kaldırmayı amaçladığını” ve bu nedenle 2011 yılında tescil edilen MONOPOLY markasının kötü niyetli tescile konu olduğunu öne sürerek hükümsüzlük talebinde bulunmuştur.

Bu noktada şunu belirtmek gerekir ki, Avrupa Birliği (AB) Marka Tüzüğü uyarınca, bir marka başvurusu yapıldığı sırada markanın kullanılıyor olması ya da kullanım niyetinin bulunması gerekliliği söz konusu değildir. Bir marka tescil edildikten sonra, ticari marka sahibinden markayı gerçek anlamda kullandığını (veya kullanmamanın meşru sebeplerini) kanıtlamasının istenebilmesi için beş yıllık bir sürenin geçmiş olması gereklidir.  Marka tescil tarihini izleyen beş yıllık süreden sonra söz konusu marka kullanılmadığı iddiasıyla bir iptal davasına konu olabilir. Böyle bir sistem, bir yanda marka sahibinin meşru çıkarlarını diğer yanda da rakiplerinin meşru çıkarlarını dengeler.

EUIPO İptal Dairesi 22 Haziran 2017 tarihinde hükümsüzlük talebini reddetmiş ve Hasbro’nun kötü niyetle hareket ettiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını ve aynı markayı 14 yıllık bir süre boyunca birden fazla başvuruyla korumanın tek başına kullanım yükümlülüğünden kaçınma niyetinin kanıtı olmadığını tespit etmiştir. Bu karara karşı Kreativni Događaji doo şirketi tarafından yapılan itiraz sonucu 22 Temmuz 2019 tarihli kararla EUIPO İkinci Temyiz Kurulu, İptal Dairesi’nin kararını kısmen iptal etmiştir. Esasen, Temyiz Kurulu, toplanan delillerin, itiraz edilen markanın ve önceki markaların kapsadığı aynı mal ve hizmetler açısından Hasbro Inc. şirketinin kötü niyetle hareket ettiğini gösterdiğini tespit etmiştir.

Bunun üzerine Hasbro Inc. şirketi AB Genel Mahkemesi’ne başvuruda bulunarak  esasen kötü niyetle hareket etmediğini aynı zamanda izlediği yöntemin diğer marka sahipleri tarafından da benimsenen stratejik bir yöntem olduğunu iddia etmiştir. Ancak bu iddiaların Genel Mahkeme’nin kötü niyete ilişkin görüşlerinin şekillenmesine hizmet ettiğini belirtmek gerekir.

Genel Mahkeme kötü niyet kavramını incelerken, kötü niyetin tespiti için marka tescilinin kötüye kullanılıp kullanılmadığının, dürüst ticari uygulamalara aykırı olup olmadığının, başvurunun yapılmasının altında yatan ticari mantık ve AB marka başvurusunun yapılması sırasında gerçekleşen tüm kronolojik faktörlerin dikkate alınması gerektiğinin altını çizmiştir.

21 Nisan 2021 tarihinde ABAD Genel Mahkemesi T‑663/19 sayılı kararı ile Hasbro Inc. şirketinin temyiz itirazlarını reddetmiş ve şirketin “kasıtlı olarak kullanım kanıtı kuralını atlatmaya çalıştığını” tespit ederek Temyiz Kurulu kararını onamıştır. Mahkeme, ticari markaların bu şekilde yeniden tescil edilmesine ilişkin bir yasak olmadığını, ancak somut uyuşmazlıkta Hasbro Inc. şirketinin MONOPOLY markası için  daha önceki markalarının kapsamında yer alan mal ve hizmetleri de içerecek şekilde tescil başvurusu yapmış olmasının bilinçli olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, başvuranın bu strateji sayesinde itiraz davalarında itiraz edilen markanın kullanımını kanıtlamak zorunda kalmayacağını ikrar ettiğini, başvuranın marka sistemini suistimal ettiği için kötü niyetli olduğunu ve böyle bir başvuru stratejisinin gerekçesi konusunda başka bir ticari mantık görmediğini de eklemiştir. Marka sahibinin markayı kötü niyetle tescil ettirdiği sonucuna varılırken, dava konusu (tekrar) marka(sı)nın EUIPO nezdinde itiraz gerekçesi olarak gösterilmesi ve bu itirazların başarıyla sonuçlanması gibi faktörler ve bu tip tekrar markalarının birçok firma tarafından kullanılan bir strateji olduğu, idari süreçlerdeki yükü azalttığı gibi beyanlar da EUIPO Temyiz Kurulu tarafından dikkate alınmış ve bu değerlendirmeler Genel Mahkeme tarafından da yerinde görülmüştür.

Monopoly kararı, Avrupa Birliği markası sahiplerinin “tekrar başvuruları sonucu tescil edilmiş markaların” kendiliğinden iptal edilmeyeceğine işaret eden bir karar olmakla birlikte “tekrar başvuruları sonucu tescil edilmiş markaların” başvuru anında kötü niyetle yapılıp yapılmadığı yönünde inceleneceğini de gösteren bir karardır.  Bu nedenle marka sahiplerinin aynı markanın tekrarı niteliğinde bir başvuru yaparken kötü niyet iddiası ile karşı karşıya kalabileceklerini düşünerek daha temkinli hareket etmeleri mantıklı olacaktır.

Nihan ÖZKOÇAK

Temmuz 2021    

avnihanozkocak@gmail.com

ORTALAMA TÜKETİCİ BİR ŞEKLİN İÇİNDE GİZLİ HARFLERİ OKUYABİLEN KESİM MİDİR? ABAD GENEL MAHKEMESİ BALIK ŞEKLİ KARARI (T-354/20)

The Blink Fish | Have you ever seen a Fish blinking?


The Blink Fish isimli yapım şirketi, 9 Ekim 2017 tarihinde aşağıdaki şekil markasını tescil ettirmek için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO) başvuruda bulunmuş ve marka 2018 yılının başında tescil edilmiştir.

Image not found

Marka;

  • 35. sınıfta bulunan “Reklamcılık; İş yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili danışmanlık; sekreterlik hizmeti”,
  • 38. sınıfta bulunan “Haberleşme hizmetleri”,
  • 41. sınıfta bulunan “Spor, kültür ve eğlence hizmetleri; Eğitim ve öğretim hizmetleri”

için tescil edilmiştir.

8 Mayıs 2018 tarihinde Wirtschaftsgesellschaft des Kfz-Gewerbes mbH isimli Alman şirketi (bundan sonra “hükümsüzlük talebi sahibi” olarak anılacaktır), Almanya’da tescil edilmiş “BLINKA” kelime markasıyla karıştırılma ihtimali gerekçesine dayanarak, The Blink Fish (bundan sonra “marka sahibi” olarak anılacaktır) adına tescil edilmiş markanın bütün hizmetler bakımından hükümsüz kılınmasını talep etmiştir.

Her iki markanın aynı hizmetleri kapsadığı ilk olarak belirtilmelidir.

Hükümsüzlük talebi, EUIPO İptal Birimi tarafından 22 Ağustos 2019 tarihinde markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmaması gerekçesiyle reddedilmiştir. Bu karara karşı EUIPO Temyiz Kurulu’na başvuran hükümsüzlük talebi sahibinin iddiaları Temyiz Kurulu tarafından da reddedilmiştir.

Hükümsüzlük talebi sahibinin Temyiz Kurulu’na sunduğu ana argümanlar aşağıdadır:

  • Her iki markanın etki yaratacağı yer benzer şekilde Almanya’dır ve markaların tescilli bulundukları hizmetler aynıdır.
  • Karşılaştırılan markaların hedef kitleleri aynı olmakla beraber bu kitle hem ortalama tüketici hem de işin profesyonellerinden oluşmaktadır.
  • Dava konusu marka yalnızca stilize edilmiş olan bir balık figürünü değil bunun yanı sıra “B”, “L”, “I”, “N” ve “K” harflerinden oluşan “blink” kelimesini de içermektedir ve kelime unsurları arasında benzerlik bulunmaktadır.
  • Önceki tarihli “blinka” markasının Almanca ve İngilizce ’de herhangi bilinen bir anlamı bulunmamasından dolayı benzerlik bir kat daha artacaktır.
  • Bütün bu iddialar sonucunda dava konusu marka ile eski tarihli “blinka” markası ile aralarında karıştırılma olasılığı ortaya çıkacaktır.

EUIPO Temyiz Kurulu’nun itirazın reddi yönündeki kararının gerekçelerine aşağıda yer verilmiştir:

  1. Markaların aynılık veya benzerlik incelemesinde, hükümsüzlük talebine gerekçe olarak gösterilen “blinka” markasının Almanya’da tescilli bulunmasından dolayı, dava konusu markanın tescilinin etkili olacağı coğrafi alanın Almanya ile sınırlı bulunması gerekmektedir.
  2. Tescil edilen markanın yöneltildiği hedef kitle hem bilinçli ve profesyonel kişilerden hem de ortalama tüketiciden oluşmaktadır ve bu kitle dava konusu markayı yalnızca stilize edilmiş bir balık şekli olarak algılayacaktır.
  3. Markalar arasında görsel benzerlik bulunmamaktadır ve hükümsüzlük talebinin konusu marka yalnızca stilize edilmiş bir balık şekli olarak algılanacağından, markaların işitsel ve kavramsal olarak karşılaştırılması mümkün değildir. Dolayısıyla, markalar aynı veya benzer değildir.

Bu kararı da yerinde bulmayan hükümsüzlük talebi sahibi, Temyiz Kurulu kararının iptali talebiyle uyuşmazlığı Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesi’ne taşımaya karar vererek dava açmıştır. ABAD Genel Mahkemesi tarafından 24 Mart 2021 tarihinde T‑354/20 sayılı kararla sonuçlandırılan davada, hükümsüzlük talebi sahibi iddialarını iki temel üstüne kurmuştur.

İlk olarak, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmasından dolayı EUIPO Temyiz Kurulu kararının haksız olduğu iddia edilmiştir. İkinci olarak, EUIPO Temyiz Kurulu tarafından verilen kararın 2017/1001 sayılı Direktif’in 94. maddesi uyarınca yeterli gerekçe ve sebeplere dayandırılması gerekirken, işbu kararın bir sebep sonuç ilişkisi kurmaktan uzak olduğu ve Temyiz Kurulu tarafından yapılan değerlendirmenin bu maddenin gerekliliklerini sağlamadığı iddia edilmiştir.

Mahkeme değerlendirmeye ikinci iddiayı ele alarak başlamıştır. Bahsi geçen maddenin ruhunu sorgulayan Mahkeme, 94. maddenin iki unsuru sağlama amacı olduğundan bahsetmiştir. Buna göre, kararların gerekçeli olması yoluyla, bir taraftan taraflar kararların dayandığı temelleri anlayabilecek, diğer yandan mahkemeler kararların hukuka uygunluğunu denetleyebilecektir.

Maddenin ruhunun ve amacının incelenmesinden sonra, iptali talep edilen karar bu madde kapsamında değerlendirilmiştir. Mahkeme, Temyiz Kurulu kararının çok ayrıntılı olmasa da gerekçe bakımından yeterli ve 94. maddenin gereklilik ve amaçlarına uygun olduğu görüşüne varmış ve iddiayı reddetmiştir.

İkinci iddianın bu şekilde değerlendirmesinden sonra Mahkeme, hükümsüzlük talebi sahibinin ilk iddiasını incelemeye geçmiştir.

İlk olarak, tescil edilen markanın coğrafi etki alanının Almanya olduğu konusunda fikir birliğine sahip olan tarafların görüşleri teyit edilmiştir.

İkinci olarak, ilgili tüketici kesiminin dikkat seviyesinin ölçülmesi konusunda değerleme yapan Mahkeme, dava konusu markanın hedef aldığı kitlenin özel veya profesyonel kişilerle birlikte genel tüketici kesimi de olduğunu belirtmiştir.

İlgili kitlenin dikkat seviyesinin her olay için farklılık göstermesi sebebiyle belirli bir hukuki kural olarak somutlaştırılması adaletli olmayacağı için bu değerlendirmenin, ancak markaların kapsadığı mal ve hizmetler dikkate alınarak yapılmasının daha doğru olacağının altı çizilmiştir.

Mahkeme, bu doğrultuda dava konusu markanın tescil edildiği hizmet sınıflarını iki ayrı kategoriye bölmüştür. Buna göre;

  1. 35. sınıfta bulunan reklamcılık ve iş yönetimi hizmetlerinin ortalama tüketiciden ziyade dikkat seviyesi yüksek olan özel ve profesyonel kişileri hedef aldığını,
  2. 41. sınıfta bulunan haberleşme hizmetleri, spor, kültür ve eğlence hizmetleri, eğitim ve öğretim hizmetlerinin ise hem ortalama tüketici hem de işin profesyonellerine hitap ettiğini ve söz konusu bu kesimin her ne kadar dikkatli kişilerden oluştuğu kabul edilse dahi özellikle spor, kültür ve eğlence hizmetlerine bütün tüketici kitlesi tarafından çok fazla dikkat edilmediği ifade edilmiştir.

Bu noktada Mahkeme, markaların karıştırılması olasılığı incelenirken ortalama tüketicilerden dikkat düzeyi en düşük grubun göz önünde tutulması gerektiğini belirtmiştir. (20 Mayıs 2014, Argo Group International Holdings v OHIM – Arisa Assurances)

Sonrasında markaları karşılaştıran Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun dava konusu markanın yalnızca stilize edilmiş olan balık şeklinden meydana geldiğini, davacı Alman şirketinin “blinka” ibareli kelime markasıyla hem görsel hem de işitsel olarak benzer olmadığı görüşünü destekler bir kararı emsal göstermiştir. Bu kararda; ortalama tüketicinin bir mal veya hizmeti satın alırken dikkatli bir şekilde analiz yapmaya vakit ayırmayacağı, herhangi bir markanın görseli okunması zor ya da uğraştıracak şekilde ise tüketicinin markaya yaklaşımının ortalama dikkat seviyesinden farklı olmayacağı ve marka içerisinde okunması zor biçimde yer alan kelime unsurlarını ayrıntılı şekilde incelemesinin beklenmesinin doğru olmayacağı ifade edilmiştir. (2 Temmuz 2008, Stradivarius España v OHIM–Ricci)

İkinci iddianın değerlendirilmesi sonucunda; dava konusu markanın yalnızca bir balık şekli tasarımı olmadığı düşünülse ve balık şeklinin içine yerleştirilmiş olan “B” “L” “I” “N” “K” harflerinin tüketici kesimi tarafından dikkatli bir şekilde incelendikten sonra anlaşılması imkânsız olmasa da, bu dikkat seviyesinin ilgili tüketiciden beklenmesinin doğru olmayacağı ifade edilmiştir. Genel Mahkeme tıpkı Temyiz Kurulu gibi, inceleme konusu markaların görsel açıdan hiçbir ortak unsur içermedikleri, birisi “blinka” kelime markası iken, diğerinin stilize bir balık şekli olduğu görüşündedir. Bu nedenle markalar görsel açıdan benzer bulunmamıştır. Hükümsüzlük talebine dayanak gösterilen “blinka” kelime markasının bir anlamının bulunmaması nedeniyle markaların kavramsal olarak karşılaştırılmasının yapılamayacağı, hükümsüzlüğü talep edilen markanın telaffuz edilmesinin mümkün olmaması nedeniyle de işitsel karşılaştırmanın yapılamayacağı belirtilerek, markalar işitsel ve kavramsal açılardan da benzer bulunmamıştır.  Sonuç itibarıyla, markaların görsel, işitsel ve kavramsal açılardan aynı veya benzer olmadığı yönündeki Temyiz Kurulu tespitleri Genel Mahkeme tarafından yerinde görülmüştür.

Tüm bunlara ek olarak, davacıyı temsil eden hukuk firmasının kendi çalışanları arasında yaptığını belirttiği piyasa araştırması, güvenilir ve objektif bulunmadığından dikkate alınmamıştır. Ayrıca, dava konusu markanın tasarımcısının markayı hem balık şekli hem de kelime markası olarak tasarladığı yönündeki beyanı da karara esas teşkil etmemiştir, çünkü karıştırılma olasılığı incelemesinde algısı dikkate alınması gereken kesim ilgili mal ve hizmetlerin ortalama tüketicisidir, bu anlamda markanın tasarımcısının niyetinin bir önemi bulunmamaktadır.

ABAD Genel Mahkemesi, belirtilen nedenlerle markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığı sonucuna ulaşmış, aynı yöndeki Temyiz Kurulu kararını onamış ve davayı reddetmiştir.

Onurcan TUTAR

Haziran 2021

tutaronurcan@gmail.com

SAATLER İÇİN ŞEKİL MARKALARININ BENZERLİĞİ ABAD GENEL MAHKEMESİ’NİN ÖNÜNDE: LONGINES v POINT TEC (T‑615/19)

Belki biraz iddialı olacak, ama kanaatimce, akıllı telefonların hayatımızın vazgeçilmezleri arasına girmesi, kol saatlerini işlevsel cihazlar olmaktan çok günlük aksesuarlar konumuna indirgemiştir. Geçmişte neredeyse herkesin çekmecesinde birkaç tane kol saati bulunsa da, artık kol saatlerini kullananların sayısı azımsanamayacak derecede azalmıştır ve kullananların çoğunluğu da ihtiyaçtan ziyade alışkanlık veya aksesuar olarak kullanımını sürdürmektedir. Kendi adıma da uzun yıllardır kol saati kullanmadığımı ve kolumun hafiflemesinden hiç şikayetçi olmadığımı belirtmeden geçemeyeceğim.

Kol saatlerinin çoğunluğu, özellikle de tanınmış markaları taşıyanları, kadranları üzerindeki şekil markaları veya stilize yazım tarzlı kelime markalarıyla, diğer saatlerden kolaylıkla ayırt edilmektedir.

Saat kadranları üzerinde nispeten küçük halleriyle yer alan bu yazım biçimlerinin veya şekil markalarının benzerleriyle karıştırılması olasılığı kanaatimizce daha yüksek olacaktır. Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesi’nin 28 Nisan 2021 tarihli T‑615/19 sayılı kararı da saatler ve zaman ölçme cihazları bakımından şekil markalarının benzerliği meselesini incelemiş ve yukarıda bahsettiğimiz konuya bir ölçüde ışık tutmuştur.

Alman menşeili “Point Tec Products Electronic GmbH(başvuru sahibi); “Sınıf 3: Parfümeri, vücut ve güzellik bakımı müstahzarları; sabunlar, saç losyonları. Sınıf 14: Saatler ve zaman ölçme cihazları. Sınıf 25: Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri.” mallarını kapsayan aşağıdaki başvurunun tescili talebiyle Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne başvuruda bulunmuştur:

Image not found

Başvurunun ilanına karşı, muhtemelen çoğumuzun bildiği ünlü saat markası Longines’in sahibi, İsviçre menşeili “Compagnie des montres Longines, Francillon S.A.” (Longines) tarafından itiraz edilmiştir. İtiraz 14. sınıfa dahil “Saatler ve kronometrik cihazlar.” mallarını da kapsayan aşağıdaki Birlik markasına dayanmaktadır:

Image not found

Longines’in itirazı karıştırılma olasılığı ve tanınmışlık gerekçelerine dayanmaktadır.

EUIPO itiraz birimi, işaretlerin benzer olmaması ve tanınmışlık iddiasının ispatlanmamış olması gerekçeleriyle itirazı reddeder. Bunun üzerine Longines, bir kez daha itiraz ederek ihtilafı EUIPO Temyiz Kurulu önüne taşır.

EUIPO Temyiz Kurulu kararında; itiraz gerekçesi markanın ortalama düzeyde ayırt edici güce sahip olduğunu, sunulan kanıtların markanın üne veya güçlendirilmiş ayırt edici karaktere sahip olduğunu göstermediğini, 14. sınıfa dahil mallar bakımından kamunun ilgili kesiminin dikkat düzeyinin “ortalamadan yüksek düzeye” dek çeşitlilik gösterdiğini, bu malların ucuz veya pahalı ürünler olabileceğini, bu bağlamda tüketicilerin genel anlamda halk veya daha profesyonel kesim olabileceğini, inceleme konusu markaların kapsadığı malların 14. sınıf bakımından aynı olduğunu, işaretlerin benzerliği bakımından markaların figüratif markalar olarak değerlendirilmeleri gerektiğini, dolayısıyla işitsel benzerliğin söz konusu olmadığını, buna karşın işaretlerin görsel açıdan düşük düzeyde benzer olduklarını, kavramsal açıdan ise her iki işaretin de stilize kuş kanatları veya hava kuvveti armaları olarak algılanmaları bağlamında ortama düzeyde benzer olduklarını tespit etmiştir. Temyiz Kurul, bu tespitlerin neticesinde karıştırılma olasılığını incelemiş ve markalar arasında 14. sınıfa dahil mallar bakımından karıştırılma olasılığının bulunduğuna hükmetmiştir. Karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazı kabul eden ve 14. sınıfa dahil mallar bakımından başvuruyu reddeden Temyiz Kurulu, tanınmışlık gerekçeli itirazı ayrıca değerlendirmeye gerek görmemiş, ancak bu iddiayı incelemiş olsaydı dahi, ilgili hükmün kabul edilmesi için gerekli koşulların oluşmadığını da kararına eklemiştir.

Başvuru sahibi Temyiz Kurulu’nun ret kararını ABAD Genel Mahkemesi’ne taşıyarak kısmi ret kararının iptal edilmesini talep etmiştir.

Başvuru sahibinin temel iddiaları; işaretlerin görsel ve kavramsal açılardan benzer olmadıkları, dolayısıyla markalar arasında karıştırılma ihtimalinin mümkün olmadığı, stilize kanat şeklinin saatler başta, çok sayıda mal veya hizmet için kullanılan yaygın bir şekil olması, aynı ihtilafın Alman Federal Patent Mahkemesi’nde markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı kararıyla sonuçlanmış olması, dava konusu kararın EUIPO Temyiz Kurulu’nun önceki kararıyla uyumlu olmamasıdır.

Genel Mahkeme ilk olarak, malların aynı olduğu ve 14. sınıfa dahil mallar bakımından kamunun ilgili kesiminin dikkat düzeyinin ortalamadan yüksek düzeye dek değişebileceği yönündeki tespitleri onamıştır.

İşaretlerin görsel bakımdan karşılaştırılması sonucunda; ortalama düzeyde dikkat düzeyine sahip kamu bakımından işaretlerin bütüncül olarak algılanacağı, parçalara ayrıştırılmayacağı ve tüketicilerin kafasında kalacak genel izlenimin çizgilerle bölünmüş ve stilize açık kanatların ortasına yerleştirilmiş geometrik bir şekil olacağını belirtmiştir. Mahkeme, işaretlerin görsel olarak karşılaştırılması neticesinde, işaretlerin yüksek düzeyde olmasa da benzer işaretler olarak kabul edilmeleri gerektiği kanaatindedir ve aynı doğrultudaki Temyiz Kurulu değerlendirmesi onanmıştır.

Genel Mahkeme sonraki aşamada, işaretlerin kavramsal benzerliği hususunu irdelemiştir. Mahkeme; kuş kanadı veya hava kuvvetleri arması olarak adlandırılabilecek stilize açık kanat şekillerinin her iki markada da ortak olarak yer aldığını tespit etmiş ve bu şekillerin ağırlıklı olarak düz çizgilerden, benzer bağlantı elemanlarından oluşması da göz önüne alındığında işaretlerin kavramsal açıdan ortalama düzeyde benzer oldukları kanaatine ulaşmıştır. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu’nun bu yöndeki tespiti de onanmıştır.

Belirtilen tüm hususları, karşılıklı etkileşim teorisi çerçevesinde birlikte değerlendiren Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun markalar arasında 14. sınıfa dahil mallar bakımından karıştırılma olasılığının ortaya çıkabileceği yönündeki kararını yerinde bularak onamış ve davayı reddetmiştir. Genel Mahkeme, bunu yaparken Alman Federal Patent Mahkemesi’nin aynı markalara dayalı ihtilafta vardığı, markalar arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkmayacağı yönündeki kararı kendisi açısından bağlayıcı bulmamış ve bunun nedenini; (i) Ulusal mahkemelerin kararlarının Birlik mahkemelerin kararları bakımından bağlayıcı olmaması, (ii) Alman Federal Patent Mahkemesi’nin kararının tüketicilerin profesyonel tüketiciler olduğu kabulüyle verildiği, oysa ki Temyiz Kurulu kararında tüketicilerin ortalama veya profesyonel düzeyde tüketiciler olduğu kabulüne dayandığı ve bu hususa başvuru sahibi tarafından itiraz edilmediği gerekçelerine dayandırmıştır. Genel Mahkeme, buna ilaveten EUIPO’nun ve kendisinin önceki kararlarının da incelene ihtilaf için emsal teşkil etmeyeceği görüşündedir.

Sonuç olarak; inceleme konusu şekil markaları arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu yönündeki karar onanmıştır.

Fazla yorum yapmaksızın, EUIPO Temyiz Kurulu ve Genel Mahkeme’nin kararının bu satırların yazarınca da yerinde bulunduğu ifade edilmelidir. Kol saatleri için kullanılabilecek yüzlerce ve hatta binlerce şekil – stilize tasarım mevcutken, dünyaca ünlü Longines saatlerinde yer alan kanatların benzerinin veya en azından onu kuvvetlice anımsatan bir kanat şeklinin marka olarak seçilmesinin pek de savunulabilir bir yönü yok gibi gözüküyor. Siz de aynı fikirde misiniz?

Önder Erol ÜNSAL

Mayıs 2021

unsalonderol@gmail.com

YÜKSEK İŞİTSEL BENZERLİK VE MALLAR ARASINDAKİ AYNİYET, MARKALAR ARASINDA KARIŞTIRILMA İHTİMALİ YARATMAZ MI?

Markalar arasındaki yüksek işitsel benzerlik ve markaların kapsadıkları mallar arasındaki ayniyet, karıştırılma ihtimali için yeterli değil midir? Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesi bu soruya, 10 Şubat 2021’de T-117/20 sayılı kararıyla[1] cevabını verdi.

MKR Design SRL, aşağıda görseline yer verilen işaretin AB markası olarak 25. sınıftaki “Giysiler; Baş giysileri” malları için tescili talebiyle EUIPO nezdinde başvuruda bulunmuştur.

Avrupa’nın en büyük mağaza zinciri olan El Corte Inglés, SA, aşağıdaki tescilli markalarını gerekçe göstererek, bu başvurunun ilanına 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün[2] 8/1(b) maddesi uyarınca itiraz etmiştir:

  • 25. sınıfta tescilli, İspanyol markası “PANTHER”,
  • 25. sınıfta tescilli, İspanyol markası
  • 25. sınıfta tescilli, AB markası

EUIPO İtiraz Birimi, markalar arasında karıştırılma ihtimali olmadığı gerekçesiyle itirazı reddetmiştir. İtiraz sahibi, bu kararı EUIPO Temyiz Kurulu’na taşımıştır. Kurul, markalar arasındaki işitsel benzerliğin yüksek olduğuna, ancak işaretlerin görsel ve kavramsal olarak benzer olmadığına karar vererek İtiraz Biriminin kararını onaylamıştır. İtiraz sahibi şirket, Temyiz Kurulu’nun kararına karşı ABAD Genel Mahkeme nezdinde itirazda bulunmuştur. Şirket, karşılıklı bağımlılık (interdependence) ilkesi gereğince, markaların kapsadıkları malların aynı olmasının ve markalar arasında işitsel benzerlik bulunmasının karıştırılma ihtimali için yeterli olduğunu iddia etmiştir. Temyiz Kurulu’nun görsel benzerlik incelemesine atfettiği önemi eleştiren itiraz sahibi, çoğu tüketicilerin markaları telaffuz etme eğiliminde olduğunu ve markaları sadece okumadıklarını iddia etmiştir. Ayrıca, markaların kavramsal olarak benzer olduğunu, tüketiciler tarafından “PANTHÉ”  kelimesinin “PANTHER” kelimesinin yanlış yazılmış bir hali olarak algılayacaklarını savunmuştur.

Genel Mahkeme ise uyuşmazlık hakkında özetle şu şekilde karar vermiştir:

  • Önceki tarihli itiraz gerekçesi markalarda, görsel olarak çok önemli bir yere sahip olan kedi görseli, başvuru konusu işarette yer almamaktadır.  Başvuruda yer alan “PANTHÉ”  ibaresi ile önceki tarihli markalarda yer alan “PANTHER” ibaresinin yazı tipleri ve sonları farklılık göstermektedir. Tüm bu nedenlerle başvuru konusu işaretin yarattığı genel görsel izlenim önceki tarihli markalardan farklıdır.
  • Temyiz Kurulu’nun markalar arasındaki işitsel benzerliğin yüksek olduğu yönündeki kararı yerindedir.
  • İtiraz sahibinin iddia ettiği şekilde, malların aynı ve benzer olduğu durumlarda, işaretler arasındaki işitsel benzerliğin tek başına karıştırılma ihtimali yaratabileceği olgusu doğrudur. Ancak, bu tür bir karıştırılma ihtimalinin varlığı, bu işaretler arasındaki kavramsal, görsel ve işitsel benzerliklerin bütüncül değerlendirmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmalıdır. Yani, karşılıklı bağımlılık ilkesi nedeniyle, iki işaret arasında işitsel benzerliğin olduğu her durumda mutlaka karıştırılma ihtimalinin doğacağı sonucuna varılamaz.
  • İşaretlerin görsel, işitsel veya kavramsal yönleri her zaman aynı öneme sahip değildir. İlgili tüketici kesimi, markanın kullanıldığı emtiaları görsel olarak algılıyorsa, iki marka arasındaki işitsel benzerliğin derecesi daha az önemlidir. Genellikle giyim mağazalarında, müşteriler satın almak istedikleri ürünleri kendileri seçerler ve bu seçim genelde görsel bir inceleme sonucunda yapılır. Bu nedenle somut olayda, karıştırılma ihtimalinin global incelemesinde görsel benzerlik daha büyük bir rol oynamaktadır.
  • Söz konusu işaretlerden birisinin ilgili kesimin hemen algılayabileceği net ve spesifik bir anlamı varsa kavramsal farklılıklar, görsel ve işitsel benzerlikleri ortadan kaldırabilir. Somut olayda, önceki şekil markaları açıkça siyah kedi kavramıyla ilişkilendirilirken, başvuru konusu işaretin belirli bir anlamı olduğu kanıtlanmamıştır. Sonuç olarak, söz konusu işaretler arasındaki kavramsal benzerlik eksikliğinin, işitsel benzerliği ortadan kaldırmaya yeterli olduğu kabul edilmelidir.

Genel Mahkeme markalar arasındaki yüksek işitsel benzerliğe ve malların aynı olmasına rağmen karıştırılma ihtimalinin olmadığına karar vererek davayı reddetmiştir. Karma nitelikteki, yani kelime ve şekil unsurundan oluşan markaların kıyaslanmasında, genel kabul,[3] kelime unsurunun genel izlenime etkisinin daha fazla olduğu iken Genel Mahkeme’nin bu kararı, itiraz sahibini şaşırtmış olabilir. Ancak EUIPO marka inceleme kılavuzunda, kelime unsurunun her koşulda markanın genel izleniminde daha güçlü bir etkiye sahip olduğunun söylenemeyeceği; bazı hallerde karma nitelikteki markalarda yer alan görsel unsurların da kelime unsurları kadar etkili olduğu ifade edilmiştir.

Somut olayda da, Genel Mahkeme’nin markalarda yer alan kelime unsurları arasındaki yüksek işitsel benzerliğe rağmen, önceki tarihli markalarda yer alan baskın görsel unsurların, markaların genel izlenimine olan katkısını dikkate alarak karar verdiğini söylemek mümkündür. Genel Mahkeme, tüketicinin uyuşmazlık konusu kıyafet ürünleri sözlü bir şekilde sipariş etmek yerine mağazada kendi seçtiği için markanın görsel unsurlarına daha çok dikkat edeceğini bu nedenle de işitsel benzerliğin önemini yitirdiğini belirtmiştir. Özellikle internet üzerinden alışverişlerin arttığı ve artık mağazalarda tüketicilerin ilgili ürünleri sözlü olarak sipariş etme durumunun git gide azaldığı bir dönemde, markalar arasındaki görsel benzerliğe daha çok önem verilen kararların artması muhtemel gözükmektedir.

Banu Eylül YALÇIN

Nisan 2021

eylulyalcin96@gmail.com


[1] ABAD Genel Mahkeme’nin, T-117/20, EU:T:2021:81 sayılı, 10 Şubat 2021 tarihli, El Corte Inglés, SA, v EUIPO, MKR Design Srl kararı, <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=237627&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4156260&gt;

[2] 26.02.2009 tarih ve 207/2009 sayılı Konsey Tüzüğü

[3] Bkz. EUIPO, Guidelines for Examination in the Office, Part C Opposition, Version 1.0, 01.03.2021, s. 983

FOREX TANIMLAYICI BİR TERİM MİDİR? ABAD GENEL MAHKEMESİ KARARINI VERDİ (T-26/20)

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi 2 Aralık 2020 tarihinde bir uluslararası döviz piyasası olan “Forex” hakkında önemli bir karara imza atmıştır. Bilindiği üzere; Forex yatırım, hedging, spekülasyon amacıyla yapılan hareketlerin gerçekleştiği bir döviz piyasasıdır. “Forex” bir ülkenin para birimi ile başka bir ülkenin para birimi arasındaki değişim oranından faydalanılarak, döviz ticaretinin yapıldığı uluslararası piyasaların tamamını ifade eder. Türkiye vatandaşlarının gereğinden fazla ilgilenmek zorunda kaldığı döviz piyasalarından birisi olan Forex, yatırımcılarına kaldıraçlı işlem yapma imkânı sunan dünyanın en büyük pazarları arasındadır.

Genel Mahkeme’nin kararını incelemeden önce Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) tarafından işbu uyuşmazlık için verilen karara değinmenin, Mahkeme hükmünün anlaşılması açısından önem arz ettiği kanaatindeyim.

İsveçli Forex Bankası 25 Ocak 2006 tarihinde Forex markasının tescili için EUIPO’ya başvuruda bulunmuş, marka 29 Kasım 2006 tarihli bültende yayımlanarak tescil edilmiştir.

FOREX

Marka Nice sınıflandırmasında;

  • 6. sınıfta bulunan “Para, değerli belgeler ve diğer değerli eşyaların güvenliğini sağlamak için aparat ve aletler şeklindeki güvenlik ekipmanları”,
  • 9. sınıfta bulunan “Banka ve debit kartları şeklinde kodlanmış ve kodlanmamış manyetik kartlar; para nakde çevirme aparatı ve para transferi hakkında bilgi (bankamatik); fon transferi ve fonlarla ilgili bilgiler için bilgisayarlar, bilgisayar çevresel cihazları ve kayıtlı yazılımlar; fonların ve değerli eşyaların transferi ve güvenli bir şekilde saklanması için alarm cihazları şeklinde güvenlik ekipmanı; para değişimi ve döviz bozdurma cihazları”,
  • 16. sınıfta bulunan “Basılı malzemeler, basılı bilgi materyali, basılı yayınlar, basılı formlar ve değerli belgeler; plastik ve / veya kâğıt kodlanmamış banka kartları”,
  • 36. sınıfta bulunan “Faktoring; gayrimenkul kiralama, emlak acenteleri; gayrimenkul yönetimi, gayrimenkul değerleme; nümismatik değerlendirme, kaza sigortası; rehin komisyonculuğu hizmetleri” kapsamında tescil edilmiştir.

17 Kasım 2016 tarihinde İngiltere menşeli Coino şirketi, tescilli Forex markasının kapsadığı tüm mal ve hizmetler bakımından hükümsüz kılınması istemiyle EUIPO’ya başvuruda bulunmuştur. Marka hükümsüzlüğü isteminin temel dayanağı olarak 2017/1001 sayılı Tüzüğün 7. maddesinin birinci fıkrasında yer alan (b),(c) ve (d) bentlerini göstermiştir.

Hükümsüzlük iddiasının temelinde Coino şirketinin Forex ibaresine yönelik olarak, bu ibarenin markanın kapsadığı mal ve hizmetler bakımından;

  1. Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmadığı,
  2. Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç̧, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirttiği,
  3. Mevcut dilde veya ticaretin yerleşik uygulamalarında alışılmış hale gelen işaretlerden oluştuğu,

iddiaları vardır.

Bu argümanları 2. maddede belirtilen tanımlayıcılık iddiası bakımından haklı bulan EUIPO, markanın 9. sınıfta bulunan “Banka ve debit kartları şeklinde kodlanmış ve kodlanmamış manyetik kartlar; para nakde çevirme aparatı ve para transferi hakkında bilgi (bankamatik); fon transferi ve fonlarla ilgili bilgiler için bilgisayarlar, bilgisayar çevresel cihazları ve kayıtlı yazılımlar; para değişimi ve döviz bozdurma cihazları” ve 16. sınıfta bulunan “Basılı malzemeler, basılı bilgi materyali, basılı yayınlar, basılı formlar” malları bakımından kısmen hükümsüz kılınması yönünde karar vermiştir.

Buna karşın, EUIPO kararında söz konusu ibarenin 36. sınıfta yer alan “Faktoring; gayrimenkul kiralama, emlak acenteleri; gayrimenkul yönetimi, gayrimenkul değerleme; nümismatik değerlendirme, kaza sigortası; rehin komisyonculuğu hizmetleri” açısından tanımlayıcı olmadığı, para birimindeki dalgalanmaların gayrimenkul üzerinde bir etkisi olabileceği gerçeği kabul edilmiş olsa dahi, bu durumun hizmetlerle “FOREX” ibaresi arasındaki bağlantının kurulması için yeterli olmadığının altını çizmiştir.

Kararın yerinde olmadığını düşünen Forex Bank şirketi kararı itiraz ederek EUIPO Temyiz Kurulu’na taşımış, ancak itiraz Temyiz Kurulu tarafından haklı bulunmamıştır. Bunun üzerine, uyuşmazlık Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’ne taşınmıştır.

Forex Bank davada, ilk olarak, dava konusu markanın tescilli bulunduğu sınıflar göz önüne alındığında genelde daha bilgili ve yüksek dikkat düzeyine sahip profesyonellerden oluşan tüketici kesimine hitap ettiğini öne sürerek, Temyiz Kurulu’nun değerlendirmesinin doğru olmadığını iddia etmiştir.

Buna karşılık olarak, EUIPO 16. sınıfta yer alan malların hem profesyonel hem de ortalama tüketici kesimine hitap ettiğini ifade etmiş ve “para, değerli belgeler ve diğer değerli eşyaların güvenliğini sağlamak için aparat ve aletler şeklindeki güvenlik ekipmanlarının” yalnızca yüksek dikkat düzeyine sahip profesyoneller tarafından tercih edilmediğini belirtmiştir.

Hükümsüzlük kararı kapsamında hizmetlerin bulunmamasını dikkate alan Mahkeme, davacı Forex Bank’ın finansal kararların dikkatli inceleme sonucu verilen günlük alışkanlıklar olarak değerlendirilemeyeceği iddiasının, somut olay değerlendirmesi açısından yersiz olduğu kanaatine varmış ve Temyiz Kurulu’nun değerlendirmesini haklı bulmuştur.

İkinci olarak, Forex kelimesinin ilgili tüketici kesimi tarafından nasıl algılandığı ele alınmıştır. Temyiz Kurulu bu değerlendirmesini yaparken ana dili İngilizce olan ortalama ve profesyonel tüketiciyi dayanak almıştır. Buna göre, Kurul kararında Forex ibaresinin Foreign-Exchange (yani yabancı para alış-verişi) kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşturulduğu ve bunun tüketiciler tarafından rahatça anlaşılabilir olduğu ifade edilmiştir.

Buna karşılık olarak, Forex Bank markayı oluşturan ibarenin birçok sözlükte karşılığı bulunması durumunda dahi, bunun kelimenin anlamının toplumun her kesimi tarafından bilindiği anlamına gelmeyeceğini, bunu anlayan kesimin ise yalnızca bu işi profesyonel şekilde yapan ticaret insanlarından oluştuğunu savunmuştur. Davacı iddialarını desteklemek adına bir araştırmayı delil olarak sunmuştur. Bu araştırmaya göre, 2019 tarihinde Danimarka ve Finlandiya’da dava konusu ibarenin Foreign-Exchange olarak anlaşılma oranının yalnızca %10-15 aralığında olduğu ortaya konulmuştur.

Mahkeme; davacının delil olarak sunduğu araştırmanın, EUIPO Temyiz Kurulu’na yapılan itirazda sunulmamış olduğundan değerlendirmede dikkate alınmaması gerektiğini, kaldı ki değerlendirilmiş olsaydı dahi araştırmanın yalnızca Danimarka ve Finlandiya vatandaşlarının 2019 yılındaki bilgi dağarcığını gösterdiğini, araştırmada söz konusu ibarenin bilinirliği açısından profesyonel kesim ve toplumun geri kalanı hakkında bir ayrıma gidilmediğini, bu yüzden de somut olayı aydınlatma noktasında yeterli görülemeyeceğini ifade etmiştir. Ayrıca Mahkeme, söz konusu araştırmanın ana dili İngilizce olan toplumların yaşadığı ülkelerde yapılmadığını, bu iki ülke vatandaşlarının en genel İngilizce kelime ve ibarelerine hâkim olabileceğini, dolaysıyla Forex ibaresi bilmemelerinin doğal olduğunu vurgulamıştır.

Tüm bu nedenlerle Mahkeme davacının bu görüşünün gerçekle bağdaşmadığı ve Forex ibaresinin bir kısaltma olduğunu bilenlerin toplumun yalnızca işin profesyonellerinden oluşan bir kesimi ile sınırlı kaldığını gösteren somut delillerin bulunmadığı kanaatine vararak, Temyiz Kurulu’nun yaptığı değerlendirmenin doğru olduğuna karar vermiştir.

Mahkemenin ikinci olarak ele aldığı konu 9. sınıfta yer alan malların “Foreign Exchange” yani yabancı para alışverişi kapsamına girip girmediğidir. Buna göre, “Banka ve debit kartları şeklinde kodlanmış ve kodlanmamış manyetik kartlar; para nakde çevirme aparatı ve para transferi hakkında bilgi (bankamatik); fon transferi ve fonlarla ilgili bilgiler için bilgisayarlar, bilgisayar çevresel cihazları ve kayıtlı yazılımlar; para değişimi ve döviz bozdurma cihazları” içeren ürünlerin yabancı para alışverişinin merkezinde yer aldığı ve esas işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayan araçların bu konu kapsamında değerlendirmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. Bu sebepledir ki, Forex’in açılımı olarak kabul edilen “foreign exchange” ibaresinin yukarıda sayılan mallar açısından tanımlayıcı olduğu görüşü Mahkeme tarafından benimsenmiştir.

Benzer şekilde bir değerlendirme 16. sınıfta yer alan mallar açısından da yapılmıştır. Yabancı para transferinin esas olarak “basılı malzemeler, basılı bilgi materyali, basılı yayınlar, basılı formlar” aracılığı ile yapıldığı vebu ticaretin daha hızlı ve efektif bir şekilde yapılmasında büyük katkısı olduğu görüşünde olan Temyiz Kurulu ile aynı fikirde olan Mahkeme söz konusu mallar bakımından da Forex ibaresini tanımlayıcı bulmuştur.

Özetlemek gerekirse; Forex ibareli markanın hem hükümsüzlük konusu mallar hem de toplumda bilinen anlamı üzerinden bir değerlendirme yapılarak, toplum tarafından markanın “Foreign Exchange” yani yabancı para transferi ibaresinin kısaltması olarak anlaşıldığı, inceleme konusu mallar bakımından yabancı para transferi ibaresinin tanımlayıcı olduğu kanaatine varılmıştır. Dolayısıyla da, Temyiz Kurulu kararı onanarak dava reddedilmiştir.

Onurcan TUTAR

Nisan 2021

tutaronurcan@gmail.com

MODÜLER ÜRÜNLERİN BAĞLANTI PARÇALARI VE TASARIM KORUMASI: ABAD GENEL MAHKEMESİ LEGO TUĞLALARI KARARI (T-515/19)

GİRİŞ

Danimarkalı oyuncak üreticisi Lego, dünya çapında milyonlarca çocuğun aşina olduğu renkli plastik yapı tuğlalarının tasarım haklarını güvence altına alma mücadelesinde, Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin desteğini kazandı.

24 Mart 2021 tarihinde Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesi, T-515/19 sayılı kararı ile Lego’nun tasarımının hükümsüzlüğünü talep eden  Alman oyuncak ve donanım üreticisi Delta Sport Handelskontor’un lehine karar veren Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nin (EUIPO) 2019 tarihli kararını “bir ara bağlantının yalnızca teknik fonksiyonun zorunlu kıldığı görünüme sahip olduğu için tasarım koruması dışında bırakılması gerekse bile, modüler ürünler için bir ara bağlantı olduğu iddiası kanıtlandığında, onun için koruma elde etmenin yine de mümkün olduğu” gerekçesiyle iptal etti.

İHTİLAFIN GEÇMİŞİ

Lego A / S, 2 Şubat 2010 tarihinde EUIPO’ya bir Birlik tasarımının tescili için başvuruda bulunmuştur.

Söz konusu tasarım aşağıdadır:

Locarno Sınıfı 21.01 ‘Oyuncak inşa setinden yapı taşları’ için tescil ettirilmek istenen tasarım, 2010 yılında tescil edilmiştir.

Delta Sport Handelskontor GmbH şirketi, 8 Aralık 2016 tarihinde, 6/2002 Sayılı Tüzüğün 52. maddesi uyarınca söz konusu tasarımın hükümsüzlüğünü talep etmiştir.

Delta Sport özellikle, tasarımın yalnızca teknik fonksiyonun zorunlu kıldığı görünüm özelliklerine sahip olduğunu ve bu nedenle Tüzüğün 8 (1) maddesi uyarınca koruma dışında bırakılması gerektiğini iddia etmiştir.

30 Ekim 2017’de EUIPO İptal Birimi, Delta Sport’un talebini reddetmiş ve itiraz edilen tasarımın geçerli olduğuna kanaat getirmiştir.

Delta Sport bu kararın iptali için EUIPO Temyiz Kurulu’na başvurmuş ve Kurul, İptal Birimi’nin kararını iptal ederek tasarımın geçersiz olduğu sonucuna varmıştır. Mevcut tasarım için Temyiz Kurulu tasarımdaki;

  • Tuğlanın üst yüzündeki dikmeler sırası,
  • Tuğlanın alt yüzündeki daha küçük daireler dizisi,
  • Tuğlanın alt yüzündeki iki sıra daha büyük daire,
  • Tuğlanın dikdörtgen şekli,
  • Tuğla duvarlarının kalınlığı,
  • Dikmelerin silindirik şekli,

olan 6 özellikten hepsinin yalnızca diğer tuğlaların montajına ve sökülmesine izin verme işlevi gördüğüne, esas itibarıyla hükümsüzlüğü talep edilen tasarımın yalnızca teknik fonksiyonun zorunlu kıldığı görünüm özelliklerine sahip olduğuna kanaat getirmiştir. 

Lego A/S bu kararı ABAD Genel Mahkemesi nezdinde temyiz etmiştir.

GENEL AÇIKLAMALAR

Lego A/S davadaki iddialarını 6/2002 sayılı Tüzüğün 8(3), 8(1) ve 62. maddelerine dayandırmıştır. 

Bilindiği üzere tasarım hukukunda temel kural ürünü değil, ürün ya da ürün parçasının tasarımını korumaktır. Bu nedenle fonksiyonel tasarımlar tasarım hukuku kapsamında korunamaz. Birlik Tüzüğü’nün 8(1) maddesi “Teknik fonksiyonun zorunlu kıldığı ürün görünümüne ilişkin özellik Topluluk tasarımının konusu olmaz” şeklinde başlar. Bu demek oluyor ki, bir ürün teknik fonksiyonu sebebiyle zorunlu olarak o biçimde üretiliyorsa bu ürünün tasarımı korumadan yararlanamayacaktır. Söz konusu madde ile vurgulanmak istenen şudur; tasarımcının tasarımını geliştirirken seçenek özgürlüğü olması gerekir. Şayet o tasarımı ortaya çıkardığında rekabet edebileceği başka bir seçenek yoksa, o tasarımın ayırt ediciliği sorgulanmalıdır.

Peki seçenek özgürlüğü bırakmayan ürünlerin tasarımı korumadan yararlanamazken, seçenek özgürlüğü bırakmayan bir modüler ürünlerin bağlantı parçaları tasarım korumasından faydalanabilir mi? Çünkü Tüzüğün 8(2) maddesi işlevsel zorunluluk arz eden parçaların tasarım korumasından yararlanamayacağını vurgulamaktadır. Öyleyse, modüler ürünlerin bağlantı parçaları da işlevsel zorunluluk arz etmesine rağmen tasarım korumasından yararlanmayı hak eder mi? İşte tüm somut uyuşmazlık bu tartışma üstünde toplanmaktadır ve Genel Mahkeme Lego’nun modüler ürünlerindeki bağlantı parçalarının tasarım korumasından yararlanıp yararlanamayacağına ilişkin kararını aşağıdaki gibi kurmuştur.

GENEL MAHKEME’NİN DEĞERLENDİRMESİ

6/2002 sayılı Tüzüğün 8(1) maddesinin ihlali ve 8(3) maddesinin çekişmeli tasarıma uygulanabilirliği:

Lego A/S, Temyiz Kurulu’nun Tüzüğün 8(1) maddesini ihlal ettiği ve itiraz konusu tasarımın 8(3) maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği iddialarını aşağıdaki argümanlara dayandırmaktadır:

Öncelikle Temyiz Kurulu hükümsüzlüğü talep edilen tasarımla ilgili ürünün özelliklerini yanlış yorumlamıştır. İkincisi, Temyiz Kurulu’nun tartışmalı tasarımın yaratıcı yönlerini, özellikle üst taraftaki dört dikme sırasının her iki tarafındaki pürüzsüz yüzeyini göz ardı ettiğini ileri sürmektedir. Üçüncüsü, başvuran, Temyiz Kurulu’nun “tuğlanın alt yüzündeki iki sıra daha büyük dairenin” işlevsel doğasına ilişkin bulgularının çelişkili ve yetersiz olduğunu iddia etmektedir. Dördüncüsü, başvuran nihayet, hükümsüzlük talebi sahibi böyle bir işlevin varlığını kanıtlayamamış olmasına rağmen, hükümsüzlük talebi konusu tasarımın tamamen teknik bir işlevinin olmadığına ilişkin ispat yükünü kendisine yüklediği için Temyiz Kurulu’nu eleştirmiştir.

Adalet Divanı, bir ürünün görünüm özelliklerinin yalnızca teknik fonksiyonun zorunlu kıldığı görünüm özelliklerine sahip olup olmadığını belirlemek için, bu özellikleri belirleyen tek faktörün teknik fonksiyon olduğunun tespit edilmesinin yanı sıra alternatif tasarımların varlığının da tespit edilmesi gerektiğini belirtmiştir. (8 Mart 2018 tarihli karar, DOCERAM, C ‑ 395/16, AB: C: 2018: 172, paragraf 32).

Kısacası, bir tasarımın özelliklerinin bu gerekliliğe aykırı düşmesi için, bu özelliklerin şeklini belirleyen tek faktörün teknik fonksiyon olduğu kanıtlanmalıdır. Yani, görsel yönlerle ilgili düşünceler tasarımcının seçiminde bir rol oynamamalıdır.

Mevcut tasarım için Temyiz Kurulu, tasarımdaki tüm özelliklerin yalnızca diğer tuğlaların montajına ve sökülmesine izin verme işlevi gördüğü, teknik fonksiyonun zorunlu kıldığı görünüm özelliklerine sahip olduğu sonucuna varmıştır ve dolayısıyla tasarımın geçersiz olduğuna karar vermiştir.

Mahkeme, Temyiz Kurulu tarafından değerlendirilen altı özelliğin, tasarımın tüm özelliklerinin kapsamlı bir listesi olmadığını vurgulamıştır. Özellikle, tuğlanın üst yüzeyindeki dikmelerin her iki tarafındaki pürüzsüz yüzey, Temyiz Kurulu tarafından değerlendirme yapılırken dikkate alınmamıştır. Bu nedenle, Kurul, tasarımın tamamının yalnızca işlevsel zorunluluk sebebiyle ortaya çıktığı sonucuna varmamalıdır. Karar bu yönüyle Genel Mahkeme tarafından iptal edilmiştir.

Temyiz Kurulu ayrıca, Tüzüğün 8(2) maddesi gereği “Bir Topluluk tasarımı, tasarlanan veya tasarımın uygulandığı ürünün, mekanik olarak bağlandığı veya içine, çevresine ya da karşısına yerleştirildiği diğer ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için aynı şekil ve boyutlarda yeniden üretilmeleri kesin zorunluluk arz eden ürünlerin görünüm özelliklerini korumaz” maddesinden yola çıkarak itiraza konu tasarımın bu tür özelliklerin bağlantı parçasının özelliklerini oluşturması ve ürünün montaj ve sökülme işlevini yerine getirmesi nedeniyle, yalnızca ürünün teknik fonksiyonun zorunlu kıldığı görünüm özelliklerinden olduğunu vurgulamış  8(1) maddesi yanında hem de madde 8(2) kapsamına gireceğini belirtmiştir.

Ancak bu maddenin de istisnası 8(3) maddesidir ve bu maddeye göre “2. fıkraya rağmen, 5 ve 6. maddelerde belirtilen koşullarda (yenilik ve ayırt edici nitelikte olmak koşuluyla), bir modüler sistem içinde çoklu montaja ve karşılıklı değiştirilebilir bağlantılara izin veren bir işlevi gerçekleştiren bir tasarım, Topluluk tasarımı olarak korunur.”

Hemen belirtelim ki modüler ürünlerdeki bağlantı parçalarına ait tasarımların hepsi söz konusu istisna hüküm kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bu hüküm ile sadece modüler sistemde çoklu montaja imkân veren tasarımlarla değiştirilebilir bağlantı parçalarının tasarımları korunmaktadır. Modüler ürünlerdeki diğer bağlantı parçaları, yani iç içe geçebilme ve değiştirilebilme özelliği olmayan bağlantı parça tasarımları 8(2) maddesi kapsamında değerlendirilmeli ve tasarım korumasından yaralanmamalıdır. Vurgu yapmak gerekirse, modüler ürünlerin sadece kendi içinde değiştirilebilirlik özelliğini yansıtan tasarımları korunur. (Av. Dr. Cahit SULUK, Avrupa Topluluğu Hukukunda Tasarımların Korunması Topluluk Tasarımı (Community Design), s.40)

Lego A/S, söz konusu istisnanın oyuncak tuğla için geçerli olduğunu savunmaktadır. Ancak bu savunma, Temyiz Kurulu tarafından dikkate alınmamıştır.

Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun bu savunmayı dikkate almamakla hata yaptığı sonucuna varırken, yalnızca teknik fonksiyonun zorunlu kıldığı görünüme sahip bir tasarımın bu savunma tarafından kurtarılıp kurtarılamayacağını değerlendirmiştir.

İlk olarak, teknik fonksiyonla bağlantı parçası arasında örtüşme olduğu kabul edilmiştir. Bir bağlantı parçasının görsel düşüncelerle tasarlanmış bir forma sahip olmasının da mümkün olduğuna işaret edilmiştir. Böyle bir bağlantı parçası için yalnızca teknik fonksiyonun zorunlu kıldığı görünüme sahip olduğu söylenemeyecektir.

Genel Mahkeme, modüler ürünlerdeki bağlantı parçalarının görünümleri teknik zorunluluktan kaynaklanıyor olsa dahi tasarım koruması elde etme olasılığı olduğunu göstermiştir. Bu, Tüzüğün 11 numaralı Modüler ürünlerin mekanik parçalarının, her şeye rağmen, modüler ürünlerin en önemli yenilik özelliklerinden olması ve büyük bir pazar değeri oluşturması nedeniyle korunmalıdır” gerekçesi ile uyumludur.

Bu nedenle, bir bağlantı parçasının yalnızca teknik fonksiyonun zorunlu kıldığı görünüme sahip olması sebebiyle tasarım koruması dışında bırakılması gerekse bile, modüler ürünler için bir bağlantı parçası olduğu iddiası kanıtlandığında, onun için koruma elde etmek yine de mümkün görünmektedir.

Mahkeme, başvuru sahibinin, hükümsüzlüğü talep edilen tasarımın Tüzüğün 8(3) maddesi kapsamına girdiği kanaatine varmıştır. Sonuç olarak, Temyiz Kurulu hükümsüzlüğü talep edilen tasarımın madde 8(3)’ün gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını değerlendiremediği için hata yapmıştır.

SONUÇ

Bu çerçevede Genel Mahkeme; 6/2002 sayılı Tüzüğün 8(1) maddesi uyarınca bir ürünün ancak tüm görünüm özelliklerinin yalnızca teknik zorunluluktan kaynaklanması halinde tasarım korumasından yararlanamayacağını, ancak somut olayda Temyiz Kurulu’nun itiraz konusu tasarım ürünün tüm özelliklerinin teknik zorunluluktan kaynaklandığını kanıtlayamadığını ve yine Temyiz Kurulu’nun 6/2002 sayılı Tüzüğün 8(3) maddesinin uygulama koşullarını incelemeyerek hataya düştüğünü belirterek kararın iptaline karar vermiştir.

Nihan ÖZKOÇAK

Nisan 2021    

avnihanozkocak@gmail.com                                                                                                                                                   

“HALLOUMI” DAVASINDA GENEL MAHKEME KARARI: “BBQLOUMI” VE “HALLOUMI” MARKALARI BENZER Mİ?


Geçtiğimiz yıl, 1 Nisan 2020 tarihinde, “AB Adalet Divanı “HALLOUMI” Kararı: Karıştırılma İhtimali Değerlendirmesinde İtiraz Gerekçesi Marka Ortak Marka Olduğunda İnceleme Nasıl Yapılmalıdır?”[1] başlıklı yazımızı kaleme almıştık. Yazıya konu olay, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Geleneksel Peyniri Hellimi Koruma Derneği (“Dernek”) ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) ile başvuru sahibi Bulgar şirket M. J. Dairies EOOD (“Bulgar şirket”) arasında görülmekteydi. En son Avrupa Birliği Adalet Divanı (“Divan”) önünde Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin (“Genel Mahkeme”) kararı temyiz edilmiş ve dosya Divan kararı ile Genel Mahkeme’ye dönmüştü ve yazımızı nihai kararı hep birlikte göreceğimizi söyleyerek bitirmiştik. İşte o uyuşmazlıkta nihai karar 20 Ocak 2021 tarihinde verildi. Kararın detaylarına geçmeden önce uyuşmazlığı ve bir önceki yazımıza konu kararı kısaca hatırlatmakta fayda görmekteyiz.

Uyuşmazlık konusu olayda bir Bulgar şirket, EUIPO nezdinde yukarıda görselini gördüğünüz ve Nice Sınıflandırmasına göre 29., 30. ve 43. sınıflarda yer alan mal ve hizmetler için tescil arayan “BBQLOUMI” marka başvurusunda bulunmuş, bunun neticesinde anılan başvuruya karşı AB ortak markası “HALLOUMI” dayanak gösterilerek Dernek tarafından itiraz edilmişti. EUIPO’nun itirazı reddetmesi üzerine Dernek, bu kararı EUIPO Temyiz Kurulu önüne getirmiş ve Temyiz Kurulu gerekçeli kararında “HALLOUMI” ve “BBQLOUMI” markalarının benzer olmadığına kanaat getirmişti.

Dernek, 26 Mayıs 2017 tarihinde EUIPO Temyiz Kurulu kararını, Genel Mahkeme önüne getirmiş ve Genel Mahkeme markaların karıştırılma ihtimali yaratmayacağına hükmetmişti. Dernek, Genel Mahkeme kararını Divan’ın önüne taşımış Divan kararında özetle,

  • Ortak markaların ayırt edici bir karakteri olup olmadığı incelenirken bireysel bir markadan farklı olmadığını fakat yine de karıştırılma ihtimali incelemesinde “karıştırılma ihtimali” kavramı ile anlaşılması gerekenin ilgili tüketici kesiminin malın veya hizmetin ticari kaynağının söz konusu ortak marka sahibi kuruluş olup olmadığı ile ilgili yanılgıya düşme olasılığı olarak algılanmasının gerektiğini,
  • Karıştırılma ihtimali incelemesinde bağlılık kuralı gereği bütüncül bir değerlendirme yapılmasının zorunlu olduğunu ve markaların benzerliği düşük olsa da mal ve hizmet benzerliği ya da aynılığının bu durumu dengeleyebileceğini,
  • Genel Mahkeme’nin bu bütüncül incelemeyi yapmayarak hukuki hataya düştüğünü,

değerlendirerek geri gönderdiği karar ile karıştırılma ihtimali incelemesinin yeniden yapılmasını karara bağlamıştı.

Bugünkü yazımıza konu 20 Ocak 2021 tarihli ve T‑328/17 sayılı Genel Mahkeme kararı ile[2] Divan’ın istediği şekilde genel bir değerlendirme yapılarak ve duruşma açılması suretiyle karar verilmiştir. Davacı Dernek, halkın, “BBQ” ibaresinin “BARBEKÜ” anlamına geldiğini bilmesi (özellikle İngiltere’de), hellim peynirinin de sıklıkla barbekü üzerinde yapılıyor olması göz önüne alındığında söz konusu ibarenin markanın esas unsuru “LOUMI” ye eklenmesinin itiraza dayanak markadan ayrışmasına yetmediğini iddia etmiştir. Ayrıca “BBQ” ibaresinin ayırt edici nitelikte olmadığını da savunmasına eklemiştir. Markaların esas unsurunun “LOUMI” olduğunu zira söz konusu ibarenin bir anlamı olmamakla birlikte tüketicilere direkt olarak “HELLİM” peyniri çağrıştırdığını ve bu bağlamda markaların karıştırılma ihtimali oluşturduğunu iddia etmiştir. Uyuşmazlığa konu markaların “portmanteau marks[3] olarak – diğer bir deyişle iki tane çok kolay tanınabilir kelime elementi içeren markalar olarak – değerlendirilmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Bununla birlikte başvurunun Akdeniz bölgesini çağrıştıran görsel öğeler içermesinin[4], markalar arasındaki benzerliği arttırdığını, üstelik mal ve hizmetlerin aynı/benzer olduğu göz önüne alındığında bu benzerliğin güçlendiğini belirtmiştir.

Genel Mahkeme, Divan’ın bir önceki kararını bozma gerekçesi ile paralel olarak, bu sefer markalar arasındaki karıştırılma ihtimalini incelerken bütüncül bir değerlendirme yapmıştır. Genel Mahkeme’nin değerlendirmeleri, kararda olduğu gibi başlıklar altında tek tek incelenmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz.

  • İlgili Tüketici Kesimi ve Dikkat Seviyeleri ile İlgili Bölgenin Değerlendirilmesi

Uyuşmazlığa konu markalar Avrupa Birliği markaları olduğundan ve günlük tüketim mallarını içerdiğinden, ilgili bölge Avrupa Birliği ve ilgili tüketici genel halk, dikkat düzeyleri ise ortalama dikkat seviyesidir.

  • Mal ve Hizmetlerin Karşılaştırılması

Başvurunun kapsadığı sınıflardan 29. sınıfta yer alan “et özütleri” hariç malların ve 30. sınıftaki malların önceki markanın da kapsamında olduğu, 43. sınıfta yer alan hizmetlerin ise itiraza dayanak markanın kapsamındaki “peynir” odaklı mallardan farklılaştığını ama bir düzeyde benzer olduğu değerlendirilmiştir. Tüm bu nedenlerle, özetle, markaların kapsamındaki mal ve hizmetlerin bir kısmının birebir aynı, bir kısmının ise bir düzeyde benzer olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

  • Markaların Karşılaştırılması

Markaların görsel elementlerinin benzerliğinin zayıf olduğu değerlendirilmiştir. Gerekçe ise her iki markanın da içeriğinde bulunan “LOUMI” ibaresinin ikisinde de ayrı bir konumda olmaması ve aynı zamanda başvurunun “BBQLOUMI” olmasının görsel benzerliği zayıflattığı belirtilmiştir.

Üstelik Genel Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu’nun ilk kararında markaları fonetik olarak benzer bularak hataya düştüğünü[5] ve yine Temyiz Kurulu’nun değerlendirmesinin aksine markaların kavramsal olarak da farklı olmadığını belirtmiş ve markaların fonetik ve kavramsal olarak düşük derecede benzer olduğuna kanaat getirmiştir.

  • Karıştırılma İhtimali Bütüncül Değerlendirmesi

Önceki tarihli marka Avrupa Birliği ortak markası olduğunda karıştırılma ihtimali kavramından anlaşılması gereken hususun halkın ilgili kesiminin ürünlerin kaynağının Dernek olduğu yanılgısına düşmesi olduğu bir kere daha vurgulanmıştır.

Yukarıda yer verilen tüm değerlendirmelerin birlikte incelenmesi ve özellikle başvurunun içeriğindeki kelime markası ile karşılaşan tüketicilerin markanın ilk unsurlarına, davaya konu olayda “BBQ” ibaresine, daha çok odaklanacağını ve başvurunun sonunda yer alan “LOUMI” ibaresinden ziyade “BBQ” ibaresini hatırlayacaklarının değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

Başvurunun kapsamında yer alan görsel öğelerin özellikle de barbekü üzerinde pişmiş hellim peyniri görselinin, kompozisyon olarak markanın kelime unsurunu desteklediğinin bir ölçüde kabulüne karar veren Genel Mahkeme, bu görsel öğenin daha çok barbeküyle ilişkilendirildiğini ve görselden direkt olarak barbekü ile pişirilen yiyeceğin hellim peyniri olduğunun anlaşılmasının mümkün olmadığını değerlendirmiştir. Ayrıca Genel Mahkeme’ye göre önceki markanın hiçbir görsel öğe içermemesi sebebiyle, başvurunun kapsamındaki görsel öğeler, başvuruya ayırt edicilik kazandırmaktadır.

Böylece Genel Mahkeme’nin bütüncül karıştırılma ihtimali değerlendirmesi neticesinde, her ne kadar markaların kapsamındaki mal ve hizmetler aynı/benzer olsa da başvurunun kapsamında yer alan “BBQ” ibaresinin markanın başında yer almasından dolayı ilgili tüketicinin dikkat seviyesi düşünüldüğünde ilk dikkat çeken ve akılda kalan unsur “BBQ” olacağından, “LOUMI” ibaresinin uyuşmazlığa konu marka başvurusunda düşük derecede ayırt edici niteliğe sahip olduğu kanaatine varılmıştır. Ayrıca önceki markanın düşük düzeyde ayırt edici karaktere sahip olduğu belirtilerek, markalar benzer bulunmamıştır.

Genel Mahkeme’nin kararının, tüketicilerin markaların başlangıcına daha çok dikkat ettiği yönündeki genel kanıya uygun olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca, ilk yazımıza konu Adalet Divanı kararının bozma gerekçesi olan markalar arasındaki benzerlik incelemesinin bütüncül olarak yapılması eksikliğinin de giderildiğini söyleyebiliriz. Netice itibariyle Genel Mahkeme, itiraza konu “BBQLoumi” başvurusunun bir bütün olarak değerlendirildiğinde, başvurunun, hellim peynirinden ziyade barbekü ile ilişkilendirileceği sonucuna ulaşmıştır…

Güldeniz DOĞAN ALKAN

Nisan 2021

guldenizdogan@hotmail.com


[1]https://iprgezgini.org/2020/04/01/ab-adalet-divani-halloumi-karari-karistirilma-ihtimali-degerlendirmesinde-itiraz-gerekcesi-marka-ortak-marka-oldugunda-inceleme-nasil-yapilmalidir/

[2]http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=EBDF16E86934A7432CA3FAD15AA8AEB3?text=&docid=236711&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1528650

[3] Kararın 42 nolu paragrafı “At the hearing, the applicant insisted that the term ‘bbqloumi’ should be analysed in the same way as the marks which it referred to as ‘portmanteau marks’, namely marks consistng of two very easily recognisable word elements.. […]”.

[4] Marka başvurusunun arka planında yer alan ev-masa sandalye ve tekne görselleri (kararın 61. paragrafı).

[5 Markaların başlangıçlarının farklı olması nedeniyle okunuşlarının genel olarak farklılaşacak olması sebebiyle fonetik olarak benzer olmadıkları değerlendirilmiştir (BBQloumi-Halloumi: BBQ harfleri ilgili tüketici kesimince “BARBEKÜ” olarak bilindiğinden, telaffuzunun da “BARBEKÜ” şeklinde olacağı değerlendirilmiştir).

HEARTFULNESS MARKA MIDIR YOKSA BİR MEDİTASYON TEKNİĞİNİN GENEL ADI MIDIR?

MARKANIN HANGİ AMAÇLA YARATILDIĞININ TESCİL EDİLEBİLİRLİĞE ETKİSİ ABAD GENEL MAHKEMESİ ÖNÜNDE (T‑48/20)

Günümüzde hayatımıza yeni giren kavramlar, sosyal medya platformlarının, internetin ve hızlı iletişimin etkisiyle, aslında marka olsalar dahi kısa sürede ilgili oldukları malın ya da hizmetin adı haline dönüşebilmektedir. Buna bağlı sorunlarla, marka tescil incelemesinde son dönemlerde yaygın biçimde karşılaşılmaktadır.   

Başvuru sahipleri, başvurularının belirtilen nedenle ayırt edici nitelikten yoksunluk veya tanımlayıcılık gerekçeleriyle reddedilmesi halinde, çoğunlukla başvuru konusu işareti ilk kez kendilerinin kullandığını, hatta bu ismi kendilerinin bulduğunu iddia etmektedir.

Bu yazı kapsamında anılan argümanın nasıl değerlendirildiğini, Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T‑48/20 sayılı kararı kapsamında inceleyeceğiz.



Günümüzde son derece popüler olan meditasyon tekniklerinden; “Mindfulness” pek çoğumuzun sıklıkla duyduğu ve hâkim olduğu bir kavram iken, yine esasen bir meditasyon tekniği olan “Heartfulness”, en azından şu an için, çok yaygın bir kullanıma sahip değildir.

Meditasyon çeşitlerinin amacı aynı olsa da yöntemleri birbirinden farklıdır. Mindfulness zihin odaklı, şimdiki zaman farkındalığına, anda yaşanan duygu ve durumlara odaklanmaya ilişkin bir yöntem iken, Heartfulness kalpten düzenlenen ve odak merkezi kalp olan bir meditasyon türüdür.

Bu açıklamaların ardından, bir meditasyon merkezi (Sahaj Marg Spirituality Foundation) tarafından Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (bundan sonra “EUIPO” olarak anılacaktır.) nezdinde 16., 41. ve 45. sınıflarda yer alan mal ve hizmetler için tescil başvurusu yapılan “Heartfulness” markasına yönelik olarak verilen karara göz atalım.

Marka başvurusu aşağıda yer alan mal ve hizmetleri kapsamaktadır:

16. sınıf: Basılı eğitim öğretim materyalleri.

41. sınıf: Eğitim öğretim ve kültürel faaliyetlerin sağlanması hizmetleri.

45. sınıf: Spiritüel danışmanlık hizmetleri.

Marka incelemesini yapan uzman, AB Marka Tüzüğü 7(1)(b) ve (c) maddelerinde düzenlenen mutlak ret nedenleri kapsamında, markanın kapsadığı mal ve hizmetler bakımından ayırt edici olmadığı ve tanımlayıcı olduğu gerekçeleriyle başvurunun reddine karar vermiştir.

Başvuru sahibi, söz konusu karara karşı EUIPO Temyiz Kurulu nezdinde itirazda bulunmuşsa da Temyiz Kurulu; HEARTFULNESS ibaresinin bir meditasyon tekniğini tanımladığı, tescili talep edilen mal ve hizmetler ile markanın ilişkili olduğu, tüketicilerin meditasyonun nasıl yapıldığına dair fikri olmasa dahi mal ve hizmetler ile marka arasında ilişki kurabileceği gerekçesiyle itirazın reddine karar vermiştir.

Başvuru sahibi, HEARTFULNESS ibaresinin kendisi tarafından yaratıldığı ve bu nedenle meditasyonun bu isimle anıldığı, Temyiz Kurulu’nun bu durumu dikkate almadan karar tesis ettiği gerekçeleriyle konuyu Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’ne taşıyarak EUIPO tarafından verilen kararın iptalini talep etmiştir.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 5/1-c düzenlemesi ile paralel olan Tüzük 7(1)(c) maddesi uyarınca; Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmalardan münhasıran oluşan işaretler tescil edilemezler.

Bu kapsama giren işaretler, bir ticari markanın temel işlevini, yani malların veya hizmetlerin ticari kökenini belirleme konusunda yetersiz kabul edilir. Söz konusu hüküm kamu yararını gözetmekte olup, bu tarz işaretler herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin tekeline verilemez. 

Bir işaretin Tüzük 7(1)(c) maddesi kapsamında değerlendirilmesi için aynı zamanda işaret ile tescili talep edilen mal ve hizmetler arasında da doğrudan bir ilişki bulunması gerekmektedir.

Genel Mahkeme dava konusu kararı yukarıda yer verilen kriterler doğrultusunda incelemiştir. Temyiz Kurulu’nun kararına göre; HEARTFULNESS bilinen bir meditasyon tekniğine verilen adıdır ve hatta bir HEARTFULNESS uygulayıcısı/eğitimcisi tarafından yazılmış “The Heartfulness Way” isimli bir kitap bulunmaktadır.

Temyiz Kurulu’na göre markanın ilgili tüketici kesimi, meditasyon ve rahatlama teknikleri ile ilgilenen genel halk ve spiritüel danışmanlık hizmeti verenler olarak değerlendirilmiştir. Genel Mahkeme, ilgili tüketici kesiminin belirlenmesi noktasında taraflar arasında uyuşmazlık bulunmadığından bu konuya ilişkin herhangi bir yorumda bulunmamıştır.

Tüm ihtilafta en önemli uyuşmazlık konusu ise başvuru sahibinin HEARTFULNESS ibaresini kendisinin yarattığını belirtmiş olması ve buna rağmen söz konusu iddiasının dinlenmemiş olmasıdır. Bu noktada Genel Mahkeme; başvuru konusu işaretin başvuru sahibi tarafından belirli bir meditasyon veya rahatlama tekniğini belirtmek için yaratılmış olmasının otomatik olarak AB markası olarak tescil edilme sonucunu yanında getirmeyeceğini belirtmektedir. Yani, markanın tescili talep edilen mal ve hizmetler bakımından tanımlayıcı olması durumunda ibarenin ilk tarafından kimin tarafından yaratıldığının bir öneminin bulunmadığı ifade edilmektedir. Genel Mahkeme, böyle durumlarda tescil korumasından yararlanabilmek için; aynı zamanda ilgili tüketici kesiminin markayı başvuru sahibi ile özdeşleştirmiş olmasını ve markanın derhal o markanın sahibi tarafından sunulan mal veya hizmetlerin göstergesi olarak algılanmasını aramaktadır.

Bu noktada, Genel Mahkeme başvuru sahibinin beyanlarında kendisi tarafından da belirtildiği üzere; markanın, başvuru sahibinin sunduğu mal ve hizmetlerin ayırt edilebilmesi için değil, belirli bir meditasyon tekniğinin adı olarak yaratıldığı gerekçesiyle Temyiz Kurulu’nun Tüzük 7(1)(c) maddesi kapsamında markayı reddetmesini hukuka uyguna bulmuş, tanımlayıcılık gerekçeli ret kararı yerinde bulunduğundan ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret kararına yönelik argümanları incelememiş ve davanın reddine karar vermiştir.

Gülçen ATASEVER BAŞCI

Nisan 2021

gulcenatasever@gmail.com

LİNK VERMEK TELİF HAKKI İHLALİ OLUŞTURUR MU?

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), 9 Mart 2021 tarihinde verdiği C-392/19 sayılı VG Bild-Kunst v Stiftung Preußischer Kulturbesitz kararında link (veya bağlantı) verme eylemini eserin umuma iletimi hakkı kapsamında değerlendirmiştir. Bu davada esas sorun, lisans verenin link verme konusunda lisans alanı teknolojik önlemler almaya mecbur tutup tutamayacağı noktasında toplanmaktadır. Bu bağlamda yazımızda önce link verme eylemi ile ilgili ABAD’ın önceki içtihadından biraz bahsedip ardından söz konusu kararı inceleyerek size aktaracağız. Kararın tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz (Görüldüğü üzere linkler o kadar hayatımızın içerisinde ki burada yazımızın konusu karara erişilebilmesi için de okuyucuyu ABAD veri tabanına yönlendiren bir link vermekteyiz.).

ABAD’ın Önceki İçtihadı

En önce belirtmek gerekir ki ABAD, 2014 yılında verdiği Svensson[1] kararında, hyperlink (köprü/aktif link) sağlamanın eseri kamuya erişilir kılma ve bu nedenle de 2001/29 sayılı Direktif m. 3(1) anlamında umuma iletim sayılacağını belirtmiştir. Fakat telif haklarıyla korunan eserlere herkesin serbestçe erişebildiği bir “tıklanabilir link” vermenin eser sahibinin umuma iletim hakkını ihlal eden bir eylem olmadığına karar vermiştir. Eğer ki link, “yeni bir kamuyu” hedef alıyorsa işte o zaman hak sahibinin izninin alınması gerektiği sonucuna varılmıştır. ABAD söz konusu kararında, linkin eserleri kısıtlı erişim sağlanan bir siteye üye olmayan kişilere erişilebilir hale getirerek alınan önlemleri dolanmayı veya bertaraf etmeyi sağlaması halinde telif haklarını ihlal ettiği sonucuna ulaşmıştır. Dolayısıyla da ABAD’ın bu kararıyla koyduğu kriterdeki “yeni kamu”, esasen en başta hak sahibi tarafından eserin umuma iletimine izin verilirken hesaba katılmamış veya düşünülüp hedeflenmemiş kullanıcılara karşılık gelmektedir.

Bir diğer kararı olan 2016’daki GS Media[2] dosyasında ABAD, yine zaten serbestçe erişilebilir olan bir linkin verilmesi halinde yani yeni bir kamu olmadığı ve hak sahibinin izninin tüm kamuyu kapsadığı durumda 2001/29 sayılı Direktif m. 3 anlamında umuma iletim eyleminin oluşmadığı kanaatindedir. Elbette yönlendirilen linkte yer alan eserler sahibinin izni dışında orada bulunuyorsa link verme eylemi de eserlerin bulunduğu sitede olduğu gibi telif haklarını ihlal edecektir. Link verme eylemini telif hukuku kapsamında değerlendirirken dikkate alınması gereken önemli bir nokta da aslında internetteki ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim hakkının gereğinden fazla kısıtlanmaması gerektiğidir. Bu anlamda eser sahibinin haklarının etkili korunması ile link verenin ifade özgürlüğü ve kamunun bilgiye erişim hakkı arasında bir denge kurulması gerekmektedir. Söz konusu kararında ABAD, bu hususta, linklerin ifade özgürlüğü için önemli olan internetin işleyişine katkıda bulunduğunu ve görüş ile bilgi alışverişinde rolü olduğuna vurgu yapmıştır. Burada ABAD’ın Svensson kararından farklı olarak getirdiği bir kriter de ihlalin varlığı için link sağlayanın linkle hedef alınan eserin o internet sitesinde izinsiz bir şekilde yer aldığını bilmesi veya makul olarak bilmesi gerekmesidir. Bunun için de ABAD, maddi kazanç veya kar elde etme amacı güdüldüğünde içeriğin hukuka aykırılığı hakkında bilgi sahibi olunduğunu varsaymaktadır. Dolayısıyla esasen ticari olarak link sunanlara belli bir araştırma ve kontrol yükümlülüğü de vermektedir. Yine buna ek olarak, kısıtlı erişime sahip bir içeriğe koruma önlemlerini aşacak şekilde erişim sağlamak da umuma iletim hakkını ihlal etmektedir, burada da aslında hukuka aykırılığın farkında olunduğu varsayılmaktadır.

C-392/19 Sayılı VG Bild-Kunst v Stiftung Preußischer Kulturbesitz Davası

Uyuşmazlığın Arka Planı

Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst (VG Bild-Kunst), Almanya’da görsel sanatların telif haklarına ilişkin bir meslek birliği olup Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) ise bir Alman kültür mirası vakfıdır. Uyuşmazlık, VG Bild-Kunst’un eserlerinin kullanımı için, SPK’nın lisans alan olarak koruma konusu eserleri ve sözleşme kapsamındaki unsurları kullanımı sırasında üçüncü kişiler tarafından bunların çerçevelemeye (framing) konu edilememesi için etkili teknolojik önlemler almasını zorunlu kılan bir madde içermemesi halinde, SPK ile bir lisans sözleşmesi yapmak istememesiyle başlamıştır.

Image by StockSnap from Pixabay 

Burada çerçevelemenin tanımını da yapmak gerektiğini düşünüyoruz. Kısaca framing ya da frame link, Türkçe’de çerçeveleme veya çerçeve bağlantı/link olarak adlandırılabilir, internet sayfasının çerçevelere bölünerek kullanıcının ekranında birden fazla internet içeriğinin veya sitesinin aynı anda gösterilmesini sağlamaktadır. Diğer linklerden farklı olarak çerçevelemede başka bir internet sitesinin tamamının, bulunulan internet sitesinden ayrılmadan görülebilmesidir. Buradaki önemli olabilecek husus, bağlantının veya linkin verilmiş olduğu hedef sitenin (oraya aslında gidilmediğinden) adresinin ekranda görünmeyebilmesi ve bu sebeple de kullanıcının bulunduğu siteden ayrıldığının ve başka bir sayfata gittiğinin farkına varmayabilmesidir. Bu sebeple de görüntülediği eserin bulunduğu sayfaya ait olduğu yanılgısına kapılabilecektir[3], [4].

Uyuşmazlık konusu olayda, SPK, Alman Dijital Kütüphanesi’nin yöneticisi olup bu dijital kütüphane Alman kültür ve bilim kurumlarını bir ağ (network) vasıtasıyla bağlamaktadır. Söz konusu dijital kütüphane, katılımcı kurumların internet ortamlarında saklanan dijital içeriklerine bağlantılar (linkler) içermektedir. Kütüphanenin kendisi, adeta bir ‘dijital vitrin’ gibi, eserlerin minik resimlerini (thumbnail) içermektedir. Bu minik resimlere tıklayan kullanıcılar, kütüphanenin internet sayfasında bulunan ilgili resmin büyük haline yönlendirilmektedir. Bunun yanında, minik resmin üzerine uzun tıklandığında oluşan bir büyüteç fonksiyonu da mevcuttur. Dahası, sitede ‘nesneyi orijinal sitesinde göster’ tuşu yer almakta olup bu da eseri sağlayan ilgili kurumun kendi internet sitesine, ana sayfası veya konuyla ilgili sayfasına, doğrudan bağlantı sağlamaktadır.

Image by Gerd Altmann from Pixabay 

VG Bild-Kunst da bu şekilde eserlerinin minik resimlerinin SPK’nın yönettiği söz konusu dijital kütüphanede yer almasına ilişkin lisans sözleşmesi yapabilmeleri için, bir maddenin sözleşmede mutlaka yer alması gerektiği şartını öne sürmektedir. Bu sözleşme maddesi, lisans alan SPK’nın dijital kütüphanesinde sergilenecek olan sözleşme konusu eserlerin minik resimlerinin üçüncü kişilerce çerçeveleme yapılamaması için etkili teknolojik önlemler alması yükümlülüğünü içermektedir. SPK ise sözleşmede böyle bir koşulun yer almasının telif hukuku mevzuatı ışığında makul olmadığından yola çıkarak bu koşulu içermeyecek şekilde VG Bild-Kunst’un kendisine lisans vermesini sağlamak için Berlin Eyalet Mahkemesi’nde dava açmıştır. Bu dava reddedilmiş, SPK ise kararı temyiz etmiştir. Berlin Yüksek Eyalet Mahkemesi, ilk derece kararını bozmuş olup ardından bu sefer de VG Bild-Kunst kanun yoluna başvurmuştur.

VG Bild-Kunst’un temyizini inceleyen Alman Federal Mahkemesi, ilk olarak, meslek birliklerinin talep eden herkese, yönettiği hakların kullanımı için makul şartlarla lisans vermekle yükümlü olduğuna dikkat çekmiştir. İkinci olarak, yerleşik içtihadına uygun şekilde, tekel gücünün kötüye kullanımını oluşturmayacak şekilde ve lisans başvurusunun ağır basan meşru bir menfaat gereği uygunsuz bulunması halinde meslek birliklerinin lisans vermekten kaçınabileceğini belirtmiştir. Bu anlamda, objektif olarak gerekçelendirilen bir istisnanın olup olmadığı belirlenirken tarafların menfaatlerinin tartılması, mevzuatın ve meslek birliklerine uygulanan yükümlülüğün altında yatan amacın dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir.

Kanun noktalarına ilişkin bu temyizin sonucu, bir önceki mahkeme kararının aksine, bir eserin çerçeveleme yoluyla üçüncü bir kişinin internet sitesine gömülmesinin (embedding), hak sahibi tarafından veya onun dayatmasıyla lisans alanın çerçevelemeye karşı benimsediği koruma önlemlerini dolanması veya bertaraf etmesi halinde 2001/29 sayılı Direktifin 3.maddesi anlamında eserin umuma iletimi olup olmadığı değerlendirmesine bağlıdır. Hal böyleyse, VG Bild-Kunst üyelerinin hakları etkilenebileceğinden ötürü VG Bild-Kunst’un SPK ile yapacağı lisans sözleşmesi için talep ettiği koruma önlemlerinin alınmasını şart koşabileceği kabul edilebilecektir.

Başvuran mahkeme, minik resimlerin hak sahibi tarafından veya onun dayatmasıyla lisans alanın benimsediği koruma önlemlerini bertaraf edecek şekilde çerçeveleme yoluyla üçüncü bir kişinin internet sitesine gömülmesinin eserin yeni bir kamuya iletimini oluşturduğu kanaatindedir. Durumun böyle değerlendirilmemesi halinde, eserin internet üzerinde umuma iletimi hakkının, eserin bir internet sitesinde hak sahibinin izniyle tüm internet kullanıcılarına açık olarak erişilebilir kılınması anında fiili olarak tükeneceği belirtilmiştir. Bu durumda, hak sahibi, eserinden ekonomik olarak yararlanma kontrolünü elinde tutamayacak ve eserinin ekonomik amaçlarla kullanımına uygun müdahalelerde bulunamayacaktır. Alman Federal Mahkemesi, kendisine gelen aşamada mahkemelerin farklı kararlar vermiş olduğu uyuşmazlıkla ilgili nasıl bir karar vereceğine dair ABAD’ın çerçeveleme uygulaması ve dijital bağlamda Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’nın 11.maddesinde güvence altına alınan ifade ve bilgi edinme özgürlüğü üzerine içtihadını dikkate almışsa da kesin bir cevaba ulaşamamıştır. Bu sebeple davayı bekletmeye karar vermiş ve ABAD’a ön karar için aşağıdaki soruyu iletmiştir:

Serbestçe erişilebilen bir internet sitesinde hak sahibinin izniyle yer alan bir eserin, üçüncü bir kişinin internet sitesine çerçeveleme yoluyla gömülmesi, hak sahibi tarafından veya onun dayatmasıyla çerçevelemeye karşı benimsenen koruma önlemlerini bertaraf etmesi halinde 2001/29 sayılı Direktif m.3(1) anlamında o eserin umuma iletimini oluşturur mu?

‘Court of Justice of the European Union’

Büyük Daire’nin Uyuşmazlığa İlişkin Değerlendirmesi ve Kararı

ABAD öncelikle, 2001/29 sayılı Direktif m.3(1) uyarınca, Üye Devletlerin eser sahiplerinin kablolu veya kablosuz her türlü araçla eserlerinin umuma iletimine izin verme ya da bunu engelleme yönündeki münhasır haklarını temin etmesi gerektiğini vurgulamıştır. Buna kullanıcıların kendi seçtikleri zamanda ve yerde eserlere erişim sağlaması suretiyle umuma iletime izin vermek veya yasaklamak hakkı da dâhildir. Bu madde kapsamında, eser sahiplerine eserinin umuma iletimi ile ilgili olarak önleyici bir hak tanınmaktadır.

Somut uyuşmazlıkta, koruma altındaki eserlerin minik resimler halinde dijital kopyalarının yaratılmasının söz konusu olduğu değerlendirilmiştir. VG Bil-Kunst’un telif kapsamında korunan eserlerinden kaynaklanan ve SPK tarafından tasarlanan yayında depolanan minik resimlerin 2001/29 sayılı Direktif m.3(1) anlamında bir umuma iletim fiili teşkil ettiği ve bu sebeple de eser sahiplerinin iznine tabi olduğu incelenmiştir. SPK, bu minik resimlerin üçüncü kişilerin internet sitelerinde çerçevelenmemesi için gerekli önlemleri almayı reddettiğinden söz konusu çerçevelemenin kendisinin de bu madde kapsamında umuma iletim olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğinin belirlenmesi gerekmiştir. Eğer değerlendirilebilirse, o zaman VG Bild-Kunst bir telif hakları meslek birliği olarak SPK’nın söz konusu önlemleri almasında ısrar edebilecektir.

ABAD’a göre, Direktifin 3(3).maddesinden bir umuma iletime izin verilmesinin başka umuma iletimlere izin vermek veya bunları yasaklamak konusunda söz konusu hakkı tüketmediği açıkça anlaşılmaktadır. Buna göre, koruma altındaki esere erişim sağlayan ve yaptıklarının sonuçlarının ne olacağını farkında olan kullanıcı umuma iletim eyleminden sorumludur. Umuma iletim olarak sınıflandırılabilmesi için ise eserin önceden kullanılandan başka özel teknik bir yolla iletilmesi veya bu olmuyorsa daha önceden hesaba katılmayan yeni bir kamuya iletilmesi gerekmektedir. Bu anlamda ABAD’ın önceki içtihatlarını izlediği anlaşılmaktadır. Yine de her somut olayın kendi koşullarıyla değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Sonuç olarak ABAD, eser sahibi önceden açıkça koşulsuz olarak ve erişimi kısıtlayacak hiçbir teknolojik önlem almadan eserinin internette yayınına izin vermişse, o zaman eserinin tüm internet kullanıcılarına iletimine izin verdiğinin değerlendirilmesi gerektiği kanaatindedir. Diğer taraftan, hak sahibi eserin yayımı ile bağlantılı olarak kısıtlayıcı önlemler almış veya başlangıçta bunların alınmasını karşı yana dayatmışsa bu değerlendirme geçerli olmayacaktır. Özellikle, tıklanabilir linkin yalnızca sitenin üyelerinin erişimine açık olabilmesi için konulan kısıtlamaları bertaraf edecek şekilde kullanıcıların bir internet sitesine erişimini sağlaması durumunda (başka türlü erişilemiyorsa) söz konusu kullanıcılar yeni kamu sayılmaktadır. Sonuçta bunlar söz konusu siteye üye olmadıklarından hak sahibi tarafından eseri hakkında izin verilirken dikkate alınmayan kişilerdir, bunlar için ayrıca izin verilmesi gerekmektedir.

Somut olayda hak sahibi, eserlerin umuma iletimi iznini vermek için lisans alanın esere erişimi kısıtlamak amacıyla teknolojik önlemler alması şartını koyduğundan orijinal sitede erişimin sağlanması olarak gerçekleşen ilk eylem ile çerçeveleme yoluyla erişimin sağlanması olarak gerçekleşen ikinci eylem ABAD’a göre farklı umuma iletimler olarak değerlendirilmiştir. Bu nedenle de her bir eylemin gerçekleştirilmesi için ilgili hak sahiplerinden ayrı ayrı izin alınmasını gerektiği sonucuna varılmıştır. ABAD, karar verirken linklerin çeşitlerine göre ayrım yapmamaktadır. Gerek basit link verme olsun gerek somut olaydaki gibi çerçeveleme olsun bunları hep aynı kapsamda değerlendirdiği görülmektedir.

Image by Gerd Altmann from Pixabay

ABAD’ın dikkat çektiği bir diğer önemli nokta ise hukuki güvenliği ve internetin aksamadan çalışabilmesini temin etmek için telif hakkı sahibinin vereceği iznin, etkili teknolojik önlemler dışında başka bir yolla sınırlandırılamaması gerekliliğidir. Bu önlemlerin eksikliğinde, özellikle bireysel kullanıcılar için, hak sahibinin eserlerin çerçevelenmesini engelleme niyeti olup olmadığını belirlemek zor olacaktır. Hatta özellikle eserler alt lisanslara konu olmuşsa hak sahibinin niyetinin farkına varmak daha da zorlaşacaktır. Bu sebeple de aslında eylemin hukuka aykırı olup olmadığının farkına varmak pek de mümkün olmayabilecektir.

Sonuç itibariyle, tüm açıklamaları çerçevesinde ABAD, kendisine yöneltilen soruya şu cevabı vermiştir: hak sahibinin izniyle kamuya açık olarak internette yer alan bir eserin üçüncü kişilerin sitesine hak sahibinin buna karşı aldığı veya dayattığı önlemleri bertaraf edecek şekilde çerçeveleme tekniğiyle gömülmesi, Direktifi m. 3(1) anlamında umuma iletim teşkil etmektedir.

Sonuç

Yukarıdaki tüm açıklamalarımız ışığında, her esere link verme eyleminin Avrupa Birliği kapsamında her koşulda telif haklarını ihlal etmeyeceği, ihlal olarak sayılması için ise ABAD tarafından belirlenen kriterlerin her somut olayda oluşup oluşmadığının değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Buna göre, zaten eser sahibi tarafından veya onun izniyle herkesin erişimine açık olarak internet ortamına koyulmuş bir eser söz konusuysa, buna link vermek eser sahibinin haklarına ihlal oluşturmayacaktır. Ne var ki, link verilen ortamda eser hak sahibinin izniyle yer almıyorsa veya link veren bu hukuka aykırılığı biliyor, link vermede kar amacı güdüyor veya erişimin kısıtlanması için alınan önlemleri bertaraf ederek eseri yeni bir kamunun erişimine açıyor ise, o zaman eser sahibinin haklarının ihlal edildiği ve izninin aranacağı söylenebilecektir. Türk hukuku bakımından da ulaşılacak sonuç bu doğrultuda olacaktır. Her ne kadar somut uyuşmazlıkta (ve aslında bahsedilen içtihadında) ABAD meseleyi esasen umuma iletim hakkı çerçevesinde ele alsa da, somut olayın koşullarına göre işleme hakkı, çoğaltma hakkı, adın belirtilmesi hakkı gibi başka hakların da etkilenmesi ve bu yolla ihlal edilebilmesi mümkündür[5].

Alara NAÇAR

Mart 2021

nacar.alara@gmail.com


[1] Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 13 February 2014, Nils Svensson and Others v Retriever Sverige AB, C-466/12, ECLI:EU:C:2014:76.

[2] Judgment of the Court (Second Chamber) of 8 September 2016, GS Media BV v Sanoma Media Netherlands BV and Others, C-160/15, ECLI:EU:C:2016:644.

[3] Ali Demirbaş, “Telif Hukukunda İnternet Linki ve Avrupa Adalet Mahkemesi’nin Svensson ve Bestwater Kararları”, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 5 (1), Bahar 2018, ss. 171-172

[4] Tekin Memiş , “Fikri Hukuk Bakımından Link ve Frame Kavramı”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, 22 (2), Haziran 2011, ss. 396-399.

[5] Daha detaylı bilgi için; Ali Demirbaş, “Telif Hukukunda İnternet Linki ve Avrupa Adalet Mahkemesi’nin Svensson ve Bestwater Kararları”, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 5 (1), Bahar 2018, ss. 169-186, Tekin Memiş , “Fikri Hukuk Bakımından Link ve Frame Kavramı”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, 22 (2), Haziran 2011, ss. 393-412,  .

MESSİ’NİN MARKA TESCİL MÜCADELESİ…

17 Eylül 2020 tarihli, C-474/18P, EU:C:2020:722 sayılı “EUIPO / Lionel Andrés Messi Cuccittini – J.M.-E.V. e hijos SRL” kararı[1] ile, temyiz mercii sıfatıyla davayı inceleyen Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”), markalar arasındaki karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde, kavramsal farklılık konseptinin etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş.

Karara konu olayda, “Messi & M logo” markası için 8 Ağustos 2011 tarihinde ünlü futbolcu Lionel Andrés Messi Cuccittini, EUIPO nezdinde Nice Sınıflandırması’nın 9. (koruyucu giysiler, koruma ve can kurtarma amaçlı donanımlar), 25. (giysiler, ayak giysileri ve baş giysileri) ve 28. sınıflarında (diğer sınıflara dahil olmayan jimnastik ve spor aletleri) tescil edilmek üzere bir marka başvurusunda bulunmuştur.

23 Kasım 2011 tarihinde M. Jaime Masferrer Coma aynı sınıflarda tescilli “Massi” markasını ileri sürerek başvurunun reddini talep etmiştir – sonrasında itiraza gerekçe “Massi” markası J.M.-E.V. E HIJOS, S.R.L. isimli şirkete devrediliyor ve süreçlere şirket adına devam ediliyor.

İtiraz öncelikle EUIPO’nun İtiraz Kurulu tarafından incelenmiş. 2013 yılında İtiraz Kurulu “Messi” ile “Massi” markaları arasında karıştırılma ihtimali bulunduğunu belirterek itirazın kabulüne ve “Messi” marka başvurusunun reddine karar vermiş.

Messi’nin bu karara itiraz etmesi üzerine konu, EUIPO’nun Temyiz Kurulu tarafından incelenmiş. Temyiz Kurulu da 2014 yılında yine markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğunu belirtmiş ve Lionel Messi’nin karara itirazının reddine karar vermiş.

EUIPO itirazı incelerken aslında her uyuşmazlıkta olduğu gibi markaların ve malların benzerliğine bakmış:

  • Messi’nin tescil ettirmek istediği marka Messi kelimesi ve figüratif bir M harfinden oluşan bir marka.
  • İtiraz sahibinin “Massi” markası da herhangi bir şekil unsuru barındırmayan bir kelime markası.

EUIPO bu markaların esas unsurlarının Messi ve Massi kelimeleri olduğunu, bu kelimelerin de görsel ve işitsel olarak neredeyse aynı olduğunu belirtmiş. EUIPO, kavramsal açıdan yaptığı incelemede “Messi” ve “Massi” markalarının birlik ülkelerinde yer alan tüm tüketiciler nezdinde ortak bir anlamı bulunmadığını ve farklı dillerde farklı çağrışımlar yaratabileceğini belirtmiş. Lionel Messi’nin ünlü bir futbolcu olmasından kaynaklanabilecek bir kavramsal farklılığın ise ilgili tüketici kesiminin yalnızca bir kısmı – sadece futbolla veya genel olarak sporla ilgilenen kısmı – tarafından algılanabileceğini belirtmiş. Bir bütün olarak yaptığı inceleme sonucunda da markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu sonucuna ulaşılmış.

Sürecin devamında Messi, Temyiz Kurulu’nun kararının iptali için Genel Mahkeme’de dava açmış. Genel Mahkeme öncelikle, EUIPO kararında olduğu gibi Messi’nin marka başvurusunun, “Massi” markasına görsel ve işitsel olarak benzer olduğunu belirtmiş. Ama kavramsal açısından EUIPO’nun tam tersi yönde karar vermiş. Mahkeme Messi’nin, herkesin televizyonda görebileceği, sürekli hakkında konuşulan, çok tanınmış, kamuya mal olmuş bir kişi olduğunu söylemiş. Dolayısıyla, ilgili tüketici kesiminin yalnızca bir kısmının değil, önemli bir kısmının “Messi” markasını, futbolcu Messi ile ilişkilendireceğini belirtmiş.


Bu ilişkilendirme nedeniyle de, kavramsal farklılığın oluşacağını, bu farklılığın da görsel ve işitsel benzerliği etkisizleştireceğini söylemiş. Dolayısıyla markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmadığı sonucuna varmış.

Tabi aslında Mahkeme futbolcu Messi’yi bilmeyen tüketicilerin de olabileceğini değerlendirmiş. Ama markaların kapsamında spor ekipmanlarının ve giysilerin de yer aldığını dikkate alarak, özellikle bu malların tüketicileri tarafından, futbolcu Messi’nin bilinmemesi gibi bir durumun çok da mümkün olmadığını söylemiş.

Genel Mahkeme 2018 yılında, dünyaca ünlü bir futbolcu olan Messi’nin sahip olduğu ünü dikkate alarak “Messi” ve “Massi” markaları arasında karıştırılma ihtimali bulunmadığını belirtmiş ve EUIPO’nun kararını iptal etmiş.

Bu arada aslında itiraz sürecinde Messi, sahip olduğu ünü ileri sürerek karıştırılma ihtimali olmaz demiş ama bu iddiasını destekleyecek bir delil sunmamış, buna rağmen Genel Mahkeme, bu yönde bir delil olmamasına rağmen Messi’nin dünyaca ünlü bir kişi olmasını kendiliğinden dikkate almış.

Hatta bu konuyla ilgili ABAD, karıştırılma ihtimali incelemesinde nasıl ki önceki tarihli markanın ünü dikkate alınıyorsa, kendi adını marka olarak tescil ettirmek isteyen kişilerin de olası ününün dikkate alınacağını söylemiş. Çünkü bu kişinin ünü, tüketicilerin o markayla ilgili algısına etki edecektir demiş.

Mahkeme’nin bu kararına karşı EUIPO ve “Massi” markasının sahibi olan şirket temyiz başvurusunda bulunmuş ve konu bu şekilde ABAD’ın önüne gelmiş. ABAD, 17 Eylül 2020 tarihli kararında Genel Mahkeme’nin kararının doğru olduğunu belirtmiş ve temyiz başvurularının reddine karar vermiş. Dolayısıyla, bir olayda önceki tarihli markanın tanınmışlığı kadar, adının marka olarak tescilini talep eden kimsenin ününün ilgili toplum kesiminde marka algısına yönelik yapacağı etki de dikkate alınmalıdır tespitine yer verilmiş.

Hatta kararında, Genel Mahkeme 12 Haziran 2006 tarihli Ruiz-Picasso kararını emsal karar olarak uygulamış. Ama “Massi” markasının sahibi şirket, temyiz başvurusunda bulunurken, Genel Mahkeme’nin Picasso kararını yanlış yorumladığını ileri sürmüş. Çünkü Picasso kararında ünlü bir kişiyi akla getiren marka, önceki tarihli marka ama Messi kararında sonraki tarihli marka ünlü bir kişiyi akla getiriyor. Ama ABAD bu konuda, markaların açık ve belirli bir anlama sahip olup olmadığına ilişkin inceleme, hem önceki markaya hem de sonraki markaya ilişkin olabilir demiş. Dolayısıyla Messi davasında Picasso kararının bir emsal olarak uygulanabileceğini belirtmiş.

Yani sonuç olarak; Messi kararı ile hangi durumlarda kavramsal farklılık oluşabilir, özellikle kişi isimleri bakımından bu durum karıştırılma ihtimaline nasıl etki eder, onu görebileceğimiz örnek bir karar ile karşı karşıyayız.

ABAD’ın kararına yönelik eleştirilere kısaca değinmek gerekirse:

  1. Messi’nin kişi olarak ününü destekleyen herhangi bir delil sunulmamış olması:

Genel Mahkeme kararında futbolcu Messi’nin tanınmışlığını buna yönelik bir delil olmamasına rağmen re’sen dikkate alınmış. ABAD da kararında, Messi’nin ününün bilinen bir durum olduğunu, yani herkes tarafından bilinebilecek, her kaynaktan ulaşılabilecek bir durum olduğunu, o yüzden EUIPO’nun da kavramsal bakımdan yaptığı incelemede bunu dikkate alması gerektiğini belirtmiş. Bu durum ciddi bir belirsizliğe yol açabilir ve “bir kişiden ne zaman ünü ile ilgili delil sunması istenecek?”, “ne zaman o kadar ünlüdür ki delil sunmasına gerek yok denecek?” gibi sorular gündeme gelmiştir. Fakat aslında ABAD’ın bu kararından ve önceki Picasso kararından da anladığımız kadarıyla, gerçekten her kaynaktan ulaşılabilecek derecede, dünyaca ünlü bir tanınmışlıktan bahsediliyorsa, bu durumda delil gerekmeyeceğini söylemek mümkün.

2. Tescil edilecek “Messi” markasının sonraki tarihli markalar karşısındaki gücü:

ABAD’ın konuyla ilgili yaklaşımı aslında isimlerini tescil ettirmek isteyen ünlü kişiler bakımından olumlu görünse de bu kişiler kendi markalarına dayanarak üçüncü kişilere ait sonraki tarihli markalara itiraz ettiklerinde, bu sefer bu durum onların aleyhine olabilecektir. Nitekim Picasso kararında da durum o yönde olmuş, Picasso markası ünlü ressam Picasso’yu akla getirdiği için, markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmadığına karar verilmiş ve Picasso, Picaro markasının tescilini önleyememiş.

3. ABAD’ın bu kararının EUIPO Guideline’ı ile çelişmesi:

Şöyle ki, EUIPO Guideline’ında karıştırılma ihtimali incelemesinde sonraki tarihli marka başvurusunun ününün dikkate alınmayacağı belirtiliyor. Ama bu kararda ABAD, sonraki markanın atıf yaptığı kişinin ününü – yani futbolcu Messi’nin ününü – dikkate alarak karar vermiş. Dolayısıyla karar bu yönüyle de biraz eleştiriliyor.

Sonuç olarak, Lionel Messi henüz çocukken ve kimse tarafından bilinmiyorken, “Massi” markası, tescilli bir marka olarak sicilde kayıtlıymış. Bu kararı ile ABAD, bir yönüyle markasını uzun yıllar önce tescil ettirmiş ve kullanmakta olan itiraz sahibi şirketin, “Massi” markasından doğan haklarını, üçüncü kişilere karşı ileri sürmesi hakkına sınırlama getirmiş. Oysa özellikle ünlü kişilere ait isim ve soy isimlerin marka olarak tescilinde diğer markalardan farklı kriterler uygulanmalı mı sorusu akla takılıyor.  

İhtilafın bir diğer raundunda ise, Lionel Messi’nin, “Massi” markasının kullanılmadığı gerekçesi ile iptali talebi için açmış olduğu davanın henüz kesinleşmemekle beraber, 2021’in Ocak ayında reddine karar verilmiş.

Böylece bu ihtilafın sonucunu da “They happily co-existed ever after…” olarak ifade etmek mümkün olacaktır.

Güldeniz DOĞAN ALKAN

Mart 2021

guldenizdogan@hotmail.com


[1]http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=231203&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2509487

COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ KAPSAMINDAKİ ÜRÜNÜN AYIRT EDİCİ GÖRÜNÜM ÖZELLİKLERİ TESCİL İLE SAĞLANAN KORUMANIN KAPSAMINDA MIDIR?

ABAD’IN C-490/19 SAYILI MORBİER KARARI

I. Genel Olarak

Coğrafi işaret, bir ürünün; özellikleri, kalitesi veya ünü itibarıyla coğrafi olarak belirli bir yerden kaynaklandığını gösteren işarettir. Diğer sınai haklarda olduğu gibi coğrafi işaretlerde de tescil ile sağlanan korumanın sınırları belirli olup bu sınırlar, üçüncü kişilerin coğrafi işarete yönelik olarak gerçekleştirecekleri eylemlerin ihlal niteliği taşıyıp taşımadığını da belirleyen sınırlardır.

Coğrafi işarete tecavüz denildiği zaman, belki de en aşina olduğumuz ihlal şekli, coğrafi işaret tescil belgesinde belirtilen özelliklere sahip olmayan ürünlerde coğrafi işaret ibaresinin kendisinin kullanımı ya da birebir coğrafi işaret ibaresi kullanılmasa da ürünlerin tescilli işareti hatırlatacak biçimde adlandırılmasıdır.

Bu yazımızda sizlerle paylaşacağımız C-490/19 sayı ve 17 Aralık 2020 tarihli Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) kararında ise, coğrafi işaret ibaresinin kendisi kullanılmasa bile tescil kapsamındaki ürünü karakterize eden bir şekil veya görünüm özelliklerinin, tescil belgesindeki şartları sağlamayan bir üründe kullanıldığı durumlarda coğrafi işarete tecavüzün söz konusu olup olmayacağı tartışılmıştır.

Uyuşmazlığa yol açan olaylar, ulusal mahkemeler önündeki süreç, tarafların iddiaları ve uyuşmazlıkla ilgili Hukuk Sözcüsü Görüşü, Sayın Özlem FÜTMAN tarafından 02.12.2020 tarihli yazıda detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Dolayısıyla biz yazımızda somut olayı kısaca hatırlatarak ABAD’ın tespitlerini size aktarmaya ardından ise Türk hukukundaki duruma yönelik kısa açıklamalarda bulunmaya çalışacağız.

İhlal edildiği iddia edilen coğrafi işarete konu ürünler, 2000 yılından beri Fransa’da tescilli “Morbier” menşe adı ile korunan peynirlerdir. Bu peynirlerin dış görünüş itibarıyla ayırt edici özellikleri ise siyah bir çizgi ile peynirin yatay bir şekilde ikiye ayrılmasıdır.

Davalı Société Fromagère du Livradois, anılan dış görünüş özelliklerine sahip peynirleri 1979 yılından beri üretmektedir. Davalı 2007 yılına kadar bu peynirleri “Morbier” ismi ile piyasaya sürmüş, 2007 yılından itibaren ise bu ismi “Montboissié du Haut Livradois” değiştirerek peynirleri bu şekilde satışa sunmuştur. Davacı Syndicat ise coğrafi işaret tescil belgesinde belirtilen coğrafi alanda üretilmediği  (tescilli coğrafi işaret kapsamındaki ürünlerin özelliklerini taşımadığı) halde tescil kapsamındaki ürünleri karakterize eden şeklin, bir başka deyişle peyniri ortadan ikiye ayıran siyah çizginin, davalının peynirlerinde kullanılmasının tüketicileri ürünün gerçek kaynağı konusunda yanıltacağını ve dolayısıyla 510/2006 sayılı Tüzük m. 13/1-d ile 1151/2012 sayılı Tüzük m. 13/1-d uyarınca coğrafi işarete tecavüzün gerçekleştiğini iddia etmektedir.

II. ABAD’ın Tespitleri

Önkarar prosedürü aracılığıyla uyuşmazlığı ABAD’ın önüne taşıyan Fransız Temyiz Mahkemesi (Court of Cassation)’nin Mahkeme tarafından cevaplanmasını istediği soru şu şekildedir: “Tescilli bir coğrafi işarete sağlanan korumanın kapsamının düzenlendiği 510/2006 sayılı Tüzük m. 13/1 ile 1151/2012 sayılı Tüzük m. 13/1, yalnızca tescilli coğrafi işaretin kendisinin kullanılmasını yasakladığı şeklinde mi yoksa tescilli coğrafi işaretin kendisi kullanılmasa bile, tüketicileri ürünün gerçek kaynağı konusunda yanıltacak şekilde, tescil kapsamındaki ürünü karakterize eden görünüm özellikleri ile aynı özelliklere sahip ürünlerin sunulmasını da yasakladığı şeklinde mi anlaşılmalıdır?”

Mahkeme, ilk olarak yukarıda anılan hukuki düzenlemelerin, üçüncü kişileri, yalnızca tescilli coğrafi işaretin kendisinin kullanılmasından menettiği şeklinde yorumlanıp yorumlanmaması gerektiği sorusunun cevabını aramıştır. Mahkemeye göre, söz konusu düzenlemelerin lafızlarından hareketle tescilli coğrafi işaretin çeşitli eylemlere karşı korunduğu açıktır. Buna göre, ilgili maddelerde ilk olarak tescilli ibarenin ticari amaçlı olarak doğrudan veya dolaylı kullanımı; kötüye kullanımı, taklidi veya çağrıştırma şeklinde kullanımlar; ürünün iç veya dış ambalajında, tanıtım materyallerinde ve ürünle ilgili belgelerde ürünün gerçek kaynağı konusunda yanlış bir etki uyandıracak şekilde ürünün menşei, mahiyeti ve temel nitelikleri hakkında yanlış veya yanıltıcı işaretlerin kullanımı ve tüketicileri ürünün gerçek kaynağı konusunda yanıltacak diğer her türlü uygulama yasaklanmıştır.

510/2006 sayılı Tüzük m. 13/1-a ve 1151/2012 sayılı Tüzük m. 13/1-a, coğrafi işaretin tescili kapsamında yer almayan ürünler için, coğrafi işaretin kendisinin, aynen veya işitsel ya da görsel açıdan oldukça benzer olacak bir şekilde, doğrudan veya dolaylı kullanımını yasaklarken; m. 13/1’de düzenlenen diğer durumlarda (m.13/1-b, m. 13/1-c, m. 13/1-d) tescilli işaretin kendisinin doğrudan veya dolaylı kullanımını içermeyen diğer eylemler yasaklanmıştır. Bu nedenle, m. 13/1-a’nın, madde kapsamında kalan ve tescilli coğrafi işaretin korunmasına yönelik diğer hallerden ayırt edilmesi gerekir. Özellikle, m. 13/1-b’de, m. 13/1-a’nın aksine, tescilli işaretin kendisinin doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmadığı, ancak tüketicilerin tescilli coğrafi işaret ile yakın bir bağlantı kurmalarına yol açacak eylemler yasaklanmıştır. Daha spesifik olarak, m. 13/1-b’de düzenlenen çağrıştırmanın var olup olmadığına, tüketicinin ihtilaflı ifade ile karşılaştığı zaman, bu ihtilaflı ifade ile zihninde doğrudan ilişkilendirdiği ürünün, coğrafi işaret kapsamındaki ürün olup olmadığına göre karar verilecektir. Bir başka deyişle, üründe kullanılan ifadenin, tüketicilere, coğrafi işaretin tescili kapsamındaki ürünleri hatırlatıp hatırlatmadığı değerlendirilecektir. Bu durum ise ihtilaflı ifadeye coğrafi işaretin kısmen dahil edilmesi, ihtilaflı ifade ile coğrafi işaret arasında işitsel veya görsel bir benzerlik ya da “kavramsal yakınlık” olması gibi hususlar da dikkate alınarak ulusal mahkemeler tarafından değerlendirilecektir.

Ayrıca, C-614/17 sayı ve 2 Mayıs 2019 tarihli kararında Mahkeme, ilgili düzenlemenin, yalnızca tescilli coğrafi işareti çağrıştırmaya elverişli kelimelerin değil, aynı zamanda tüketicilerin zihninde tescil kapsamındaki ürünleri çağrıştırmaya elverişli figüratif işaretlerin de bu madde kapsamına dahil olacak şekilde anlaşılması gerektiğine karar vermiştir. (Söz konusu karara ilişkin uyuşmazlıkta tescilli coğrafi işaret “queso manchego” şeklinde İspanya’nın La Mancha bölgesindeki koyunlardan elde edilen sütler ile hazırlanan peynirlere yönelik bir menşe adıdır. Davalının “Adarga de Oro” ismi ile piyasaya sürdüğü peynirlerin etiketinin üzerinde ise fiziksel özellikleri ve kıyafeti itibarıyla Don Kişot karakteri ile benzer bir karakterin resmedildiği görülmektedir. Bir roman karakteri olan Don Kişot’un hikayesinin La Mancha bölgesinde geçmesi sebebiyle, ABAD bu kararında diğer uyuşmazlık konularının yanı sıra, ihtilaflı ürün üzerinde Don Kişot karakterine benzer şekilde resmedilen figüratif işaretin, tüketicilerin zihninde tescilli coğrafi işaret kapsamındaki ürünleri anımsatıp anımsatmadığını da incelemiştir.) Bu nedenle, anılan kararın 22. paragrafında Mahkeme’nin belirttiği üzere, kural olarak, figüratif işaretlerin, tescilli coğrafi işaret ile “kavramsal yakınlığından” -bir başka deyişle, zihinde uyandırdığı kavramsal izlenimin yakınlığından- dolayı tüketicilerin zihninde tescil kapsamındaki ürünleri doğrudan anımsatabileceği göz ardı edilmemelidir.    

510/2006 sayılı Tüzük m. 13/1-c ve 1151/2012 sayılı Tüzük m. 13/1-c ise “başka herhangi yanlış veya yanıltıcı işaretler” (any other false or misleading indication) ifadelerine yer vermekle korumanın kapsamını daha da genişletmiştir. Bu açıdan, ürünün iç veya dış ambalajında, tanıtım materyallerinde ve ürünle ilgili belgelerde tüketicilere sunulan bilgiler, aslında tescilli coğrafi işareti çağrıştırmayacakken, ihtilaflı ürün ile tescilli coğrafi işaret arasında bir bağlantı kurması açısından yanlış veya yanıltıcı bilgiler olacaktır. Ürünün iç veya dış ambalajında, tanıtım materyallerinde ve ürünle ilgili belgelerde, ürünün menşei, kaynağı, doğası ve temel nitelikleri hakkında bilgi sağlamaya elverişli, özellikle metin veya resim olmak üzere, herhangi bir biçimde bulunulabilecek tüm bilgiler madde metninde yer alan “başka herhangi bir işaret” ifadesi kapsamında değerlendirilecektir.

Hukuk Sözcüsü Görüşü’nün 49 numaralı paragrafında da belirtildiği gibi, m. 13/1-d’de yer alan “diğer her türlü uygulama” (any other practice) ifadesinden açıkça anlaşıldığı üzere, diğer üç bentte belirtilen haller kapsamında değerlendirilemeyecek her türlü davranışın bu son bent kapsamında düzenlenmesi amaçlanmıştır. Dolayısıyla m. 13/1-d’de yer alan bu düzenleme tescilli coğrafi işarete sağlanan hukuki korumayı daha da pekiştirmiştir.

Yukarıda anılan sebeplerle, Mahkeme özetle, 510/2006 sayılı Tüzük ve 1151/2012 sayılı Tüzük m. 13/1’in yalnızca tescilli coğrafi işaretin kendisinin üçüncü kişilerce kullanımını yasaklamadığını ve dolayısıyla ilgili düzenlemeler ile tescilli coğrafi işarete daha geniş bir korumanın sağlandığını belirtmiştir.

Mahkeme bu tespitlerinin ardından Fransız Temyiz Mahkemesi’nin kendisine yönelttiği sorunun ikinci kısmına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur. Bir başka deyişle ABAD, 510/2006 sayılı Tüzük ve 1151/2012 sayılı Tüzük m. 13/1-d’nin, tüketicileri ürünün gerçek kaynağı konusunda yanıltacak şekilde, tescilli coğrafi işaret kapsamındaki ürünlerin şekil veya görünüm özelliklerinin, tescil kapsamında yer almayan bir üründe kullanımını yasaklayıp yasaklamadığı sorusunun cevabını aramıştır.

Mahkeme’ye göre madde metninde yer alan “tüketicileri ürünün gerçek kaynağı konusunda yanıltacak diğer her türlü uygulama” ifadesi, ihlal oluşturabilecek davranışa ilişkin bir belirleme yapmamaktadır. Bunun yerine, m. 13/1-d, ihlal oluşturabilecek ancak diğer üç bent kapsamına dahil edilemeyecek ve tüketicileri ürünün gerçek kaynağı konusunda yanıltabilecek diğer tüm davranışları yasaklamak üzere geniş kapsamlı bir şekilde kaleme alınmıştır.

Yine ABAD’a göre, 510/2006 sayılı Tüzük ve 1151/2012 sayılı Tüzük m. 13/1-d, coğrafi işaret koruması ile hedeflenen amaçları karşılamaktadır. Nitekim, 510/2006 sayılı Tüzük Gerekçesi’nin 18 ve 29 numaralı, 1151/2012 sayılı Tüzük Gerekçesi’nin ise 4 ve 6 numaralı paragraflarından anlaşıldığı üzere, coğrafi işaret koruması ile amaçlanan, tüketicilerin, satın alma tercihlerini daha bilinçli bir şekilde yapmalarını sağlamak ve onları yanıltabilecek uygulamaları önlemek amacıyla, tüketicilere ürünün gerçek kaynağı ve özellikleri hakkında net bilgi vermektir. Daha geniş bir anlatımla, Mahkeme’nin içtihatlarından da açıkça anlaşılacağı üzere, coğrafi işaret koruması ile amaçlanan, coğrafi işaret kapsamındaki ürünlerin belli bir coğrafi bölgeden kaynaklanması sebebiyle belli özelliklere sahip olduğu ve buna bağlı olarak belli bir kalite garantisi sunduğu hususunda tüketicileri temin etmektir. Buna ek olarak, coğrafi işaret koruması ile, ürünlerin kalitesinin artırılması için harcadıkları çabanın bir karşılığı olarak işletmelerin daha yüksek bir gelir elde etmesini sağlamak ve tescilli coğrafi işaretin; tescil kapsamındaki ürünlerin, kalitesi sebebiyle, tüketiciler nezdinde elde ettiği itibardan yararlanarak kâr elde etmeyi amaçlayan üçüncü kişilerce haksız kullanımını önlemek amaçlanmaktadır.

510/2006 sayılı Tüzük m. 13/1-d ve 1151/2012 sayılı Tüzük m. 13/1-d’nin, tescil kapsamındaki ürünleri karakterize eden şekil veya görünüm özelliklerine sahip bir ürünün üretilmesini yasaklayıp yasaklamadığı sorusuna gelince, gerçekten de davalı Société Fromagère du Livradois’nin de iddia ettiği üzere, düzenlemelerin lafızlarına göre, esasında ilgili düzenlemeler ile sağlanan koruma, tescil kapsamındaki ürünlerle değil, tescilli coğrafi işaretin kendisi ile ilgilidir. Yine, coğrafi işaret tescili ile sağlanan korumanın amacı, tescil kapsamında olmayan bir ürünün üretiminde, tescil kapsamındaki ürünlerin şartnamede belirtilen bir veya daha fazla özelliğinin ya da üretim tekniklerinin kullanımını yasaklamak değildir.

Bununla birlikte, Hukuk Sözcüsü’nün de görüşünde belirttiği üzere, menşe adının tanımlamasına yer veren 1151/2012 sayılı Tüzük m. 5/1-a ve b, 510/2006 sayılı Tüzük m. 2/1-a ve b uyarınca menşe adları, belirli niteliklere ve özelliklere sahip bir ürünü tanımlıyor olmaları sebebiyle korunurlar. Dolayısıyla menşe adı ve bu menşe adının kapsamındaki ürünler arasında sıkı bir bağlantı vardır.

Bu nedenle m. 13/1-d’de yer alan “diğer her türlü uygulama” şeklindeki ifadenin de ucu açık bir ifade olduğu dikkate alındığında, tescilli coğrafi işaretin kendisine ürünün ambalajında veya somut uyuşmazlıkta olduğu gibi ürünün üzerinde yer verilmese bile tescil kapsamındaki ürün ile aynı şekil veya görünüm özelliklerine sahip bir ürünün üretiminin bu bent kapsamında değerlendirilme ihtimali vardır. Bu durum ise ancak, böyle bir üretimin, tüketicileri ihtilaflı ürünün gerçek kaynağı konusunda yanıltıyor olması durumunda söz konusu olacaktır. Hukuk Sözcüsü görüşünde de belirtildiği üzere bu konuda karar verebilmek için ilk olarak, makul derecede bilgilendirilmiş, dikkatli ve ihtiyatlı ortalama bir AB tüketicisinin algısı; ikinci olarak ise ihtilaflı ürünün topluma sunuluş ve pazarlanma şekli de dahil olmak üzere somut olaydaki ilgili tüm faktörler dikkate alınmalıdır.

Özellikle, ABAD’ın önündeki somut olayda olduğu gibi, tescil kapsamındaki ürünün dış görünüşüne ilişkin bir unsurun tescil kapsamında olmayan bir ürün için kullanımı durumunda, bu unsurun tescil kapsamındaki ürünler için ayırt edici temel bir özellik olup olmadığını değerlendirmek gerekir. Böyle bir durumda söz konusu unsurun tescil kapsamında olmayan ürünler için kullanımı, diğer tüm ilgili faktörlerle de bağlantılı olarak, tüketicilerin ihtilaflı ürünün coğrafi işaret tescili kapsamındaki ürün olduğuna inanmalarına yol açabilir.

Sonuç olarak, yukarıda yer verilen tüm bu açıklamalar ışığında, ABAD’a göre, 510/2006 sayılı Tüzük m. 13/1-d ve 1151/2012 sayılı Tüzük m. 13/1-d; coğrafi işaret tescili kapsamındaki bir ürünü karakterize eden şekil veya görünüm özelliklerinin, tüketicilere, ihtilaflı ürünün, tescil kapsamındaki -coğrafi işaretli- ürün olduğunu düşündürecek şekilde, tescil kapsamında olmayan bir ürün üzerinde kullanımını yasakladığı şeklinde yorumlanmalıdır. Ayrıca bu durum değerlendirilirken, somut olayla ilgili tüm faktörler de dikkate alınarak, bu kullanımın makul derecede bilgilendirilmiş, dikkatli ve ihtiyatlı ortalama bir AB tüketicisini, ürünün gerçek kaynağı konusunda yanıltıp yanıltmayacağının incelenmesi gerekir.

III. Türk Hukukunda Durum

Türk hukukunda coğrafi işaret tescilinden doğan hakların kapsamı ve coğrafi işarete tecavüz halleri, sırasıyla 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) m. 44/2 ve SMK m. 53/1’de düzenlenmiştir. SMK 53/1-a, b ve c’nin, 510/2006 sayılı Tüzük ve 1151/2012 sayılı Tüzük m. 13/1-a, b ve c’ye büyük ölçüde paralel bir şekilde düzenlendiği görülmektedir. Bununla birlikte SMK’da m. 53/1-ç’de “coğrafi işarete ilişkin amblemin tüketiciyi yanıltıcı biçimde kullanımı”coğrafi işarete tecavüz olarak düzenlenilen son ve dördüncü durum olarak öngörülmüştür. Söz konusu hükmün, tüketiciyi yanıltıcı kullanımları yalnızca amblemin kullanımı ile sınırlandırması sebebiyle, tüketicileri yanıltacak diğer her türlü davranışın yasaklandığı 510/2006 sayılı Tüzük ve 1151/2012 sayılı Tüzük m. 13/1-d’nin aksine daha dar kapsamlı bir hüküm olduğu görülmektedir.

Tespit edebildiğimiz kadarıyla bizim hukukumuzda, Yargıtay tarafından, SMK’nın yürürlüğe girdiği tarihten sonra doğmuş, ABAD’ın incelediği uyuşmazlığa benzer bir uyuşmazlık hakkında karar verilmemiştir. Bununla birlikte, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin yürürlükte olduğu dönemde, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 11.03.2010 tarihli, 2008/10674 E. ve 2010/2689 K. sayılı kararında, coğrafi işaretin kendisi kullanılmasa bile tescil kapsamındaki ürünlerin görünüm özellikleri ile aynı özelliklere sahip bir ürünün ithal edilmesini coğrafi işarete tecavüz olarak değerlendiren ilk derece mahkemesi kararının onandığı görülmektedir.

İlgili karara konu coğrafi işaretler, “Bünyan El Halısı” ve “Hereke Yün El Halısı” şeklinde tescilli coğrafi işaretlerdir. Davalı, üzerinde ne Bünyan ne de Hereke ibarelerinin yer aldığı ancak (bilirkişi raporlarında da tespit edildiği üzere) motif, renk ve desen özellikleri yönünden tamamen, teknik özellikler yönünden ise kısmen tescil belgelerindeki unsurları içeren halıları ithal etmek istemektedir. İlk derece mahkemesi, “coğrafi işaret tescil belgeleri ile anılan ürünlerin gerek teknik gerekse biçim özelliklerinin koruma altına alınmış” olduğunu belirtmiş ve ithal edilmek istenen ürünlerin, tescil kapsamındaki ürünün tescil belgesinde belirtilen karakteristik özelliklerini taşıması sebebiyle coğrafi işarete tecavüzün gerçekleştiğine karar vermiştir. Yargıtay da “uyuşmazlık konusu halılara ait desen ve motiflerin tescil edilen coğrafi işaret konusu ürünlerin karakteristik özelliklerinden olduğunun bilirkişi raporlarında tespit” edilmesinden hareketle 555 sayılı KHK m. 15/d uyarınca coğrafi işarete tecavüzün gerçekleştiğini belirterek ilk derece mahkemesinin kararını onamıştır.

Yargıtay kararının dayanağı olan 555 sayılı KHK m. 15/d’ye göre, tescilli coğrafi işareti kullanım hakkına sahip kişiler ürünün, menşei konusunda halkı yanıltabilecek biçimde ambalajlanması veya yanılgı yaratabilecek diğer herhangi bir biçimde sunulmasınıönleme hakkına sahiptirler. Bu itibarla Mülga 555 sayılı KHK m. 15/d’nin, SMK m. 53/1-ç’den daha geniş kapsamlı olarak düzenlendiği ve AB düzenlemeleri ile daha uyumlu olduğu görülmektedir. Bu açıdan gerçekten de 555 sayılı KHK m. 15/d, ABAD’ın yukarıdaki değerlendirmeleri çerçevesinde, coğrafi işaretin kendisi üründe herhangi bir şekilde kullanılmasa bile tescil kapsamındaki ürünün ayırt edici bir görünüm özelliğinin tescil belgesindeki şartları sağlamayan bir üründe kullanılmasını yasakladığı şeklinde yorumlanmaya müsait bir hükümdür.

Görüldüğü üzere gerek ABAD gerekse Yargıtay benzer uyuşmazlıklara ilişkin kararlarını benzer düzenlemelere dayandırmıştır. SMK’da benzer bir düzenlemenin yer almaması sebebiyle, hukukumuzda, tescil kapsamındaki ürünlerin karakteristik görünüm özelliklerinin kullanılması, coğrafi işarete tecavüz olarak yorumlanılabilse bile bu yorumun SMK’da hangi hükme dayandırılacağı hususu tartışılabilir. Kanaatimizce, SMK’da, -coğrafi işaretlere sağlanan korumanın amacı göz önüne alındığında- tüketicileri yanıltabilecek uygulamalara ilişkin geniş kapsamlı bir maddenin yer almaması büyük bir eksikliktir. Şu an için m. 53/1-a, b, c ve ç kapsamında değerlendirilemeyecek ancak bu yazıya konu olduğu şekliyle, ihtilaflı ürün ile karşılaşan tüketicilere tescil kapsamındaki ürünleri ciddi şekilde anımsatabilecek diğer türlü davranışların, pozitif düzenlemelerin lafızları uyarınca önlenebilmesinin pek mümkün gözükmediği söylenebilir.

Ahunur AÇIKGÖZ

Mart 2021

acikgozahu@gmail.com

“SKYLIFE v. SKY” – AVRUPA İLE TÜRKİYE’DE FARKLI SONUÇLANAN BİR MARKA İHTİLAFI –

“Sen kazandın, ama ben haklıydım.”

B. Brecht

Türk Hava Yolları (THY)’nın müşterilerine uçuşlarda sunduğu SKYLIFE dergisini Türkiye’de bilmeyen yoktur. THY’nin yurtdışı uçuş hat ve sayılarının son yıllardaki artışına paralel olarak dergi Türk olmayan kişiler nezdinde de daha bilinir hale gelmiştir.

1983-1989 yılları arasında “Türk Hava Yolları Magazin” ismiyle yayımlanan dergi, Aralık 1989’da “SKYLIFE” adını almıştır ve o tarihten bu yana kesintisiz olarak yayın hayatını sürdürmektedir. Türkçe ve İngilizce iki dilli yayımlanan derginin tüm sayılarını içeren arşivinin İngilizce olarak https://www.skylife.com/en/archive; Türkçe olarak ise https://www.skylife.com/tr/arsiv bağlantısından görülmesi mümkündür.

skylife january ile ilgili görsel sonucu

İçerik olarak gurur ve mutluluk veren “SKYLIFE” dergisinin, THY bakımından bir prestij yayını olduğu da şüphe götürmez. Peki “Skylife” markasının Avrupa Birliği’nde mahkeme kararıyla 27 Ocak 2021 tarihinde kısmen hükümsüz kılındığını biliyor muydunuz?

Yanıtınızın “Hayır” olduğunu tahmin ediyoruz ve de ilgili davayı size aktarıyoruz.

EUIPO Süreci

THY, “Skylife” markasını Madrid Protokolü yoluyla Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’nde 2006 yılında tescil ettirir.

Markanın kapsadığı mal ve hizmetler arasında, diğerlerinin yanı sıra, 41. sınıfa dahil “Eğitim ve öğretim hizmetleri; sempozyum, konferans, kongre ve seminer organizasyonu hizmetleri; dergiler, kitaplar, bültenler ve diğer basılı yayınlar için yayıncılık hizmetleri; eğlence hizmetleri; film yapımcılığı, fotoğrafçılık, radyo ve TV programları yapımcılığı, çeviri hizmetleri.” yer almaktadır.

2011 yılında, marka tescil edildikten sonraki beş yıllık süre dolmadan, İngiliz “Sky Ltd” şirketi EUIPO’ya “Skylife” markasının hükümsüz kılınması talebiyle başvuruda bulunur. Hükümsüzlük talebi, özellikle yukarıda sayılan hizmetlere ilişkindir.

Hükümsüzlük talebinin gerekçesi, EUIPO’da 2003 yılından bu yana tescilli olan ve “Sınıf 16: Basılı yayınlar. Sınıf 41: Eğitim, öğretim ve eğlence hizmetleri.”ni kapsayan “Sky” kelime markasıyla karıştırılma ihtimalidir.

Talebi inceleyen EUIPO İptal Birimi, talebi haklı bulur ve “Skylife” markasının “Sınıf 41: Eğitim ve öğretim hizmetleri; sempozyum, konferans, kongre ve seminer organizasyonu hizmetleri; dergiler, kitaplar, bültenler ve diğer basılı yayınlar için yayıncılık hizmetleri; eğlence hizmetleri; film yapımcılığı, fotoğrafçılık, radyo ve TV programları yapımcılığı, çeviri hizmetleri.” bakımından hükümsüzlüğüne karar verir.

THY, bu karar üzerine EUIPO Temyiz Kurulu’na itiraz eder.

EUIPO Temyiz Kurulu Nisan 2018’de itirazı aşağıdaki gerekçelerle reddeder:

  • Önceki tarihli marka tüm Avrupa Birliği’ni kapsayan koruma sağlamaktadır ve karıştırılma ihtimali Birlik’teki İngilizce konuşan halk açısından incelenmiştir.
  • Hükümsüz kılınan eğitim, öğretim, eğlence hizmetleriyle aynı hizmetler hükümsüzlük gerekçesi markada yer almaktadır. Sempozyum, konferans, kongre ve seminer organizasyonu hizmetleriyle önceki tarihli markada yer alan eğitim hizmetleri; film yapımcılığı, fotoğrafçılık, radyo ve TV programları yapımcılığı hizmetleriyle önceki tarihli markada yer alan eğlence hizmetleri; dergiler, kitaplar, bültenler ve diğer basılı yayınlar için yayıncılık hizmetleri önceki tarihli markada yer alan basılı yayınlar malları benzerdir.
  • “Skylife” – “Sky” işaretleri görsel ve işitsel açılardan ortalama derecede benzerlik içermektedir ve “sky” kelimesini ortak olarak içermeleri anlamında kavramsal düzeyde de benzerlik göstermektedir.
  • Mallar ve hizmetler arasındaki kısmi aynılık ve benzerlik ile işaretler arasındaki benzerlik dikkate alındığında, genel anlamda halk ve profesyonellerden oluşan ve bu nedenle dikkat düzeyi ortalamadan yükseğe dek gidebilecek kamunun ilgili kesimi açısından hükümsüzlüğü talep edilen marka ile normal düzeyde ayırt edici güce sahip önceki tarihli marka arasında karıştırılma ihtimali ortaya çıkabilecektir.

Belirtilen hususları dikkate alan Temyiz Kurulu, karıştırılma olasılığının varlığı yönündeki kararı yerinde bulur ve buna ilaveten THY’nin barışçıl biçimde birlikte var olma, özel kullanım biçimleri ve “Skylife” markasının ünü / bilinirliği gerekçeli itirazlarını da reddeder.

Temyiz Kurulu’nun kararına karşı THY tarafından dava açılır ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından 27 Ocak 2021 tarihinde T-382/19 sayılı kararla sonuçlandırılır.

Yazının devamında Genel Mahkeme kararı okuyuculara ana hatlarıyla aktarılacaktır.   

Genel Mahkeme Süreci

THY, Temyiz Kurulu kararının iptali ile “Skylife” markasının EUIPO nezdinde tescil edilmesine karar verilmesini talep eder. THY taleplerini şu iddialara dayandırmaktadır:

1- 2017/1001 sayılı Avrupa Birliği Marka Tüzüğü madde 8(1)(b) çerçevesinde markalar arasında karıştırılma olasılığı bulunmamaktadır.

2- Aynı Tüzük madde 94’te yer alan “gerekçeleri belirtme yükümlülüğü” ihlal edilmiştir.

Genel Mahkeme, öncelikle gerekçeleri belirtme yükümlülüğünün ihlaline ilişkin itirazı değerlendirmiştir.

THY, Temyiz Kurulu’nun markalar arasında karıştırılma ihtimali olup olmadığı yönündeki değerlendirmelerini EUIPO İptal Birimi’nin değerlendirmelerine dayandırdığını, itiraz konusu markanın kullanımı ve söz konusu işaretler arasındaki görsel, işitsel ve kavramsal farklılıklar göz önünde bulundurulduğunda, Temyiz Kurulu’nun karıştırılma ihtimali bulunduğuna dair kanaatine ilişkin re’sen gerekçelendirme yapmadığını belirtmektedir.

Genel Mahkeme, bu itirazı 2017/1001 sayılı Tüzüğün 94 (1) maddesi yönünden incelemiş ve Temyiz Kurulu kararının 17 ila 37. paragraflarında, söz konusu markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğuna ilişkin tespitin altında yatan nedenlerin açıkça ortaya konduğunu ifade etmiştir. Özellikle Temyiz Kurulu’nun markaların hitap ettiği tüketici kesimini tanımladığını, daha sonra markaların kapsadığı mal ve hizmetlerin karşılaştırmasını yaptığını, bu işaretlerin görsel, işitsel ve kavramsal açıdan karşılaştırmasını gerçekleştirdiğini, son olarak önceki aşamalarda ortaya çıkan faktörler ışığında markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunup bulunmadığına karar verdiğini belirtmiştir. Bu bağlamda, Temyiz Kurulu’nun, EUIPO İptal Birimi’nin bazı değerlendirmelerini açıkça onaylamış olmasının, söz konusu kararın itirazlar ışığında Temyiz Kurulu’nun değerlendirmelerini yansıtmadığı şeklinde değerlendirilemeyeceğinin altı çizilmiştir.

Bu çerçevede itiraz edilen kararın gerekli yasal standardı karşıladığı ve bu iddianın reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Devamında Genel Mahkeme, THY’nin 2017/1001 sayılı Avrupa Birliği Marka Tüzüğü madde 8(1)(b) maddesinin ihlal edildiğine ilişkin iddiasını incelemiştir.

THY; “Skylife” markasının kapsadığı malların uçak yolcularına sunulduğunu ve bu tanım gereği özellikle yüksek düzeyde dikkat gösteren tüketicilere hitap edildiğini, aynı zamanda önceki markada 16. sınıfta yer alan “basılı yayınlar” ile itiraz konusu markada 41. sınıfta yer alan “yayın hizmetleri”nin farklı olduğu dikkate alındığında, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortadan kalktığını beyan etmiştir.

THY buna ilaveten, uçuşlarında yolcularına basılı yayınlarının diğer iki markası ve tanınmış logosu altında sağlanan ana hava taşımacılığı hizmetinin bir parçası olarak yalnızca ücretsiz sunulduğunu, bu yayınlarının satılmadığını belirtmiştir.

THY, itiraz edilen markayı 1989 yılından bu yana kullandığını eklemektedir; zira bu herhangi bir karışıklık olasılığını ortadan kaldıran barışçıl biçimde var olmanın kanıtıdır ve önceki marka sahibinin itirazlarının zaman aşımına uğradığının kabul edilmesi gerektiğini göstermektedir.

Ayrıca, THY, itiraz edilen markanın figüratif niteliği ve uzunluğu göz önüne alındığında, önceki marka ile yüksek düzeyde bir benzerliğe sahip olmadığını belirtmektedir. Dahası, markada “life” teriminin yer alması, söz konusu işaretleri işitsel ve kavramsal olarak farklı kılmaktadır. Başvuru sahibine göre, önceki tarihli “sky” markası, yalnızca İngilizce konuşan tüketicilerin değil, bir bütün olarak Avrupa Birliği halkının da farklılıkları algılama yeteneği ile birlikte düşünüldüğünde, iki işaret arasındaki karıştırılma ihtimalini ortadan kaldıran zayıf bir ayırt edici karaktere sahiptir.

Bu bağlamda Tüzüğün 8/1 (b) maddesi uyarınca somut olayın incelemesine geçilmiştir.

Tüzüğün 8/1 (b) maddesinin uygulanmasının ön şartı, hem mallar ve hizmetlerin aynı ve benzer olması, hem de markaların aynı ve benzer olmasıdır. (22 Ocak 2009 tarihli Commercy v OHIM – easyGroup IP Licensing (easyHotel) kararı, T ‑ 316/07, EU: T: 2009: 14, paragraf 42 ve belirtilen içtihat)

Karıştırılma ihtimali değerlendirilmesinde somut olayın tüm özellikleri dikkate alınarak karar verilmelidir. (9 Temmuz 2003 tarihli Laboratorios RTB/HABM – Giorgio Beverly Hills [GIORGIO BEVERLY HILLS], T‑162/01 kararı)

Ortalama tüketicilerin algısı dikkate alınarak, bu tüketicilerin markaları bir bütün olarak algıladığı ve markayı oluşturan unsurları teker teker analiz etmediği kabul edilmektedir. (12 Haziran 2007 tarihli OHIM v Shaker, C‑334 /05 P kararı)

Mahkeme, 40/94 sayılı Tüzüğün 8(1)(b) maddesine atıfta bulunarak karıştırılma ihtimalinin varlığında önceki markanın korunduğu yerin tüketicisinin dikkate alınması gerektiği belirtmiştir. Bu bağlamda somut olayda, önceki markanın bir Avrupa Birliği markası olduğu için tüm AB topraklarında korunduğunu, böyle bir durumda önceki tescilli marka açısından tüm AB devletlerinde karıştırılma ihtimalinin varlığının bulunmasına gerek olmadığını ifade etmiştir. AB markalarının üniter karakteri, önceki tarihli bir AB markasının korumasını olumsuz yönde etkileyebilecek bir diğer AB markasına karşı, Avrupa’nın yalnızca bir kısmındaki tüketicilerin algısı esas alınacak olsa bile, önceki tarihli AB markasına itiraz süreçlerinde dayanabileceği anlamına gelir. (16 Ocak 2018 tarihli karar, Sun Media v EUIPO – Meta4 İspanya (METABOX), T ‑ 204/16, EU: T: 2018: 5, paragraf 74)

Genel Mahkeme ilk olarak, önceki markada İngilizce “sky” kelimesinin yer alması faktörünü dikkate alarak, AB’nde İngilizce konuşan halk nezdinde bir karıştırılma ihtimali olup olmadığına odaklanan Temyiz Kurulu’nun incelemesinde bu yönüyle bir hata bulunmadığı kanaatine ulaşmıştır.

Ek olarak, başvuru sahibinin iddialarının aksine, Mahkeme’ye göre, karıştırılma ihtimali değerlendirmesi markanın fiili kullanımı ya da hangi mal ve hizmetlerde kullanılacağı niyetiyle ile ilgili değil, tescili talep edilen markanın kapsadığı mal ve hizmetlerin ifade ediliş biçimi ile ilgilidir, zira tescilin fiili kullanımı kısıtlayan bir etkisi bulunmamaktadır.

Başvuru sahibinin markasını belirli bir şekilde kullanması, ilgili halkın tanımı ve dikkat düzeyi veya bu mallar/hizmetler arasındaki benzerlik gibi bir karıştırılma ihtimalinin varlığının bulunmasının altında yatan değerlendirmelerin amaçları açısından dikkate alındığında, markanın kapsadığı mal ve hizmetleri değiştirecek şekilde bir etkiye sahip değildir. (30 Haziran 2010 tarihli karar, Royal Appliance International v OHIM, C ‑ 448/09 P,  AB: C: 2010: 384, paragraf 71 ve 72)

Bu nedenle Mahkeme başvuru sahibinin markanın hava yoluyla taşıma hizmetlerinde kullanılması nedeniyle karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı yönündeki iddialarını yerinde görmemiştir. Ayrıca Mahkeme’ye göre, başvuru sahibinin iddialarının aksine, Temyiz Kurulu’nun “dergiler, kitaplar, gazeteler ve diğer basılı materyallere ilişkin yayın hizmetleri” ile “basılı yayınlar”ın birbirlerini tamamlayıcı nitelikleri çerçevesinde benzer oldukları yönündeki tespiti yerindedir.

Mahkeme, hükümsüz kılınan marka kapsamındaki “Eğlence hizmetleri, film prodüksiyonu, fotoğrafçılık hizmetleri ve radyo ve televizyon programlarının prodüksiyonu” hizmetlerine gelince, bunların önceki marka kapsamındaki “eğlence hizmetleri”ne dahil olduklarına ve sonuç olarak aynı olduklarına karar vermiştir. (15 Eylül 2009 tarihli karar, Royal Appliance International v OHIM – BSH Bosch ve Siemens Hausgeräte (Centrixx), T ‑ 446/07, AB: T: 2009: 327, paragraf 35 ve anılan içtihat)

Markalar arasındaki benzerlik açısından ise hükümsüz kılınan marka EUIPO kayıtlarına göre bir kelime markasıdır. Temyiz Kurulu, bu markayı figüratif marka olarak tanımlasa da, Mahkeme bu farklılığın söz konusu markalar arasındaki benzerlik değerlendirmesini veya mevcut davada karıştırılma olasılığının bulunup bulunmadığını etkilemediği görüşündedir.

Dahası THY, her ne kadar markasında yer alan “life” kelimesi sebebiyle markalar arasında yüksek düzeyde görsel benzerlik bulunmadığını iddia etmişse de, Mahkeme, bu iddianın özünde, Temyiz Kurulu’nun markaların “en azından ortalama derecede” görsel benzerliğe sahip olduğu kanaati ile aynı olduğunun altını çizmiştir. Ayrıca hükümsüz kılınan markanın oldukça net okunması, markada yer alan çerçevenin sıradanlığı ve “i” harfinin üzerindeki noktanın minimal stili göz önüne alındığında söz konusu değerlendirmeden dönülmesini gerektirecek bir husus bulunmadığı ifade edilmiştir.

Temyiz Kurulu’nun söz konusu işaretlerin işitsel olarak ortalama derecede benzediğine ilişkin değerlendirmesini de doğru bulan Mahkeme, bu kanaatini işaretlerde “sky” ibaresinin ortak olarak bulunması ve hükümsüz kılınan markada “life” ibaresinin yer almasının tek başına işitsel benzerliği ortadan kaldırmak için yeterli olmaması nedenlerine dayandırmıştır.

Mahkeme kavramsal açıdan da durumun böyle olduğunu ifade etmiştir. Söz konusu işaretlerde ‘sky’ ibaresi ortakken, “life (yaşam)” kelimesi “sky (gökyüzü)” kelimesini “kuşlar ve hatta bir uçuşun yolcuları gibi canlı varlıkları barındırabilen bir alan” olarak tanımlayabilecek bir kavrama atıf yapmaktadır.

Mahkeme karıştırılma ihtimaline ilişkin genel değerlendirmeyle ilgili olarak; mal ve hizmetlerin aynılığı/benzerliği, işaretler arasındaki görsel, fonetik ve kavramsal benzerlik derecesiyle birleştirildiğinde ve önceki tarihli markanın ayırt ediciliğinin normal düzeyde olduğu göz önüne alındığında, Avrupa Birliği’nin İngilizce konuşan halk nezdinde karıştırma ihtimali oluşturması için yeterli olduğu kanaatine varmıştır.

Mahkeme ‘gökyüzü’ kelimesinin bir alana atıfta bulunmasının, kendi başına, önceki tarihli markanın yukarıda açıklanan mallar ve hizmetler için ayırt edici olmadığı anlamına gelmeyeceğini de belirtmiştir.

İkincisi, karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesi, markaların ne şekilde tescil edilmiş olduklarına bakılarak yapılmalıdır; bu bağlamda markaların ne şekilde kullanıldıkları (tek başlarına veya diğer markalarla birlikte kullanımları gibi) incelemede önem arz etmemektedir. (18 Ekim 2007 tarihli karar, AMS v OHIM – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), T‑425/03, EU:T:2007:311, paragraf 91). Dolayısıyla, THY’nin iddialarının aksine, önceki tarihli markanın, sahibine ait tanınmış olan veya olmayan başka markalarla birlikte olası kullanımının, somut olay açısından karıştırılma ihtimali değerlendirmesi ile ilgisi bulunmamaktadır.

Mahkeme, belirli bir pazarda iki markanın bir arada var olmasının ilgili kamuoyunda bu markalar arasındaki karıştırılma ihtimalini azaltmaya katkıda bulunabileceğine işaret etmiştir. Karıştırılma ihtimalinin bulunmaması, özellikle söz konusu markaların ilgili piyasada barışçıl biçimde var olması sebebiyle söz konusu olabilir. Böyle bir olasılık, EUIPO önündeki süreçler sırasında, itiraz edilen marka sahibinin, bir arada var olmanın ilgili kamuoyunda karıştırılma ihtimalinin bulunmadığını ve ilgili tüketicinin algısını etkileyebilecek kadar uzun süre markasının fiilen kullanıldığını ispatlayabildiği ölçüde dikkate alınmalıdır.

Mahkeme, THY’nin ne İptal Birimi ne de Temyiz Kurulu nezdindeki incelemeler sırasında birlikte var olma iddialarını destekler deliller sunmadığını belirterek, bu yöndeki iddiayı da haklı bulmamıştır.

Mahkeme tarafından başvuru sahibinin zaman aşımı iddiaları da kabul edilmemiştir. 207/2009 sayılı Tüzüğün 54(1) maddesi gereği marka sahibi, markasının başka bir kişi tarafından kullanılmasına kesintisiz olarak 5 yıl boyunca ses çıkarmazsa, artık hükümsüzlük davası açamaz ve bu kullanımı engelleyemez.

Bu maddeden hareketle, önceki marka ile aynı/benzer olan sonraki markanın kullanılması durumunda, rıza gösterme sonucunda ortaya çıkan zaman aşımı süresinin başlamasından önce dört koşulun yerine getirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. İlk olarak, sonraki marka tescilli olmalıdır. İkinci olarak, tescil başvurusu iyi niyetle yapılmış olmalıdır. Üçüncüsü, sonraki marka, önceki markanın korunduğu bölgede kullanılmalıdır. Dördüncüsü, önceki marka sahibi, tescilden sonra bu markanın kullanıldığından haberdar olmalıdır. (28 Haziran 2012 tarihli karar, I Marchi Italiani ve Basile v OHIM – Osra (B.Antonio Basile 1952) ), T ‑ 133/09, AB: T: 2012: 327, paragraf 31)

Buna karşılık, Temyiz Kurulu’na önünde yapılan itirazda, hükümsüzlük talebi sahibinin ses çıkarmamasına ilişkin olarak THY tarafından herhangi bir iddia öne sürülmediği açıktır. Somut olayda bu husus hakkında dikkate alınabilecek tek şey, THY’na ait Skylife dergisinin 1989’dan beri başvuran tarafından işletilen uçaklarda sunulduğu yönündeki referanstır. Ancak, yukarıda belirtilen dördüncü şarta ilişkin herhangi bir ek açıklama içermeyen bu referans, ses çıkarmama iddiasının EUIPO Temyiz Kurulu önüne getirildiği anlamında yorumlanamaz. Temyiz Kurulu önünde sunulmayan iddiaların, Genel Mahkeme incelemesinde esas alınması mümkün olmadığından, bu yöndeki iddianın Mahkeme tarafından incelenmesi de mümkün değildir.

Yukarıda detaylı olarak açıklanan nedenlerle, Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu kararını yerinde bularak davayı reddetmiştir.

Aynı İhtilaf Türkiye’de Nasıl Sonuçlanmıştı?

THY’nın ve dolayısıyla Türkiye’nin prestijli ürün ve hizmetlerinden birisi olan “Skylife” markasının kısmen hükümsüz kılınması yönündeki karar, özellikle de Temyiz Kurulu önünde sunulan THY iddialarının eksikliği ve devamında Mahkeme’ye sunulan iddiaların bazılarının, EUIPO önünde sunulmamış olma gerekçesiyle, Genel Mahkeme tarafından incelenmemesi bağlamında THY açısından üzücü ve düşündürücüdür. Çıkarılması gereken en önemli ders ise kanaatimizce, dava aşamasına daha ciddi hazırlanılmasının, ancak Temyiz Kurulu önünde eksiksiz bir itiraz yapmakla mümkün olduğu gerçeğinin bir kez daha karşımıza çıkmasıdır.

Aynı markanın (Skylife), 41. sınıfa dahil aynı hizmetleri kapsayan başvurusuna karşı, aynı markalar (Sky) gerekçe gösterilerek yapılan itiraz ise Türk Patent ve Marka Kurumu (Kurum) nezdinde, EUIPO ve Genel Mahkeme değerlendirmesinin tam tersi yönde sonuçlanmıştır.   

2005 yılında “Skylife” markasının Türkiye’de tescili amacıyla THY tarafından yapılan başvuruya karşı, aynı taraf “Sky” markalarını gerekçe göstererek itiraz etmiştir. Kurum’a yapılan itiraz karıştırılma olasılığı ve tanınmışlık gerekçelidir. Kurum, “Skylife” – “Sky” markaları arasında, “Skylife” markasının Türkiye’de THY ile özdeşleşmiş olması, eğer Türkiye’de tanınmışlıktan bahsedilecekse bunun “Sky” markalarından ziyade “Skylife” markasına ait olması gibi gerekçeleri de belirterek karıştırılma olasılığı ve tanınmışlık gerekçeli itirazı reddetmiştir. Sonrasında bu karara karşı dava açılmış olsa da, dava, muhtemelen takip edilmediği için, açılmamış sayılmıştır. Bir diğer deyişle Türkiye’deki süreç, karıştırılma olasılığının varlığı açısından, EUIPO ve Genel Mahkeme sürecinin tersi yönde sonuçlanmıştır.

Nihan ÖZKOÇAK

avnihanozkocak@gmail.com

Önder Erol ÜNSAL

unsalonderol@gmail.com

Şubat 2021

AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI GENEL MAHKEMESİ “IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS” SLOGANINI AYIRT EDİCİ BULDU

Sanat sanat için midir sanat toplum için midir sorusu uzun yıllardır tahtını koruyadursun, Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi (“Genel Mahkeme”) bu yazıda inceleyeceğimiz kararında, süt insan için midir, öyleyse ayırt edici midir sorusuna yoğunlaşıyor.

20 Ocak 2021 tarihli T-253/20 sayılı kararla Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi Temyiz Kurulu tarafından (“EUIPO Temyiz Kurulu“) “IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS” (SÜT GİBİ AMA İNSANLAR İÇİN YAPILMIŞTIR) sloganının ayırt edici karakterden yoksun bulunması sebebi ile reddine ilişkin kararı iptal etmiştir.  Karar, sloganlardan oluşan markaların tescil edilebilirlik şartları ile ilgili kriterler belirlemek açısından önemli değerlendirmeler içermektedir:

Genel Mahkeme Kararı Öncesi: Başvuru, Ret Kararı ve Temyiz Kurulu Değerlendirmesi

14 Mart 2019’da İsveçli bir yulaflı içecek üreticisi olan Oatly AB firması 18, 25, 29, 30 ve. 32. sınıflarda “IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS” sloganı için EUIPO nezdinde bir marka başvurusu  yapmıştır. Başvuru kapsamında ilgili sınıflarda süt ürünleri ve süt yerine geçen ürünler ve yulaf bazlı içecekler dahil olmak üzere bir dizi ürün bulunmaktadır.

5 Eylül 2019 tarihinde, incelemeyi yapan uzman, 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü’nün 7(1)(b) maddesi ve bunun 7(2) maddesi ile bağlantılı olarak, süt ürünleri, süt ve içecekler dahil 29. sınıftaki ürünler ile 30 ve 32. sınıftaki malların pek çoğu için markayı ayırt edici bulmayarak kısmen reddetmiştir.

Ret kararı, Temyiz Kurulu’na taşınmış ve Temyiz Kurulu tarafından da 7 Şubat 2020 tarihinde haklı bulunarak onanmıştır.

Temyiz Kurulu, ret kararını onarken ilgili toplum kesiminin toplumun geneli olduğunu ve bu noktada dikkate alınması gerekenin AB içinde İngilizce konuşan tüketicilerin algısı olduğunu belirtmiştir.  Kurul onama gerekçesinde, markanın “like milk” yani “süt gibi” kısmının pazarlanan malların süt ikameleri olduğunu işaret ettiğini; işaretin ikinci kısmı olan “but made for humans” (“ama insanlar için yapılmıştır”) kısmının ise insan tüketimine daha uygun olduklarını anlattığını; bu nedenle işaretin bir bütün olarak veya ama (but) kelimesiyle ayrılan bölümlerinin tek başlarına algılanabilir bir fark yaratmadığını dolayısıyla işaretin kaynak gösterme fonksiyonundan yoksun olduğuna karar vermiştir. Kurul’a göre işaret kendisine ayırt edicilik katacak herhangi bir başka unsur da içermemektedir ve uzunluğu sebebiyle marka algısı da yaratmamaktadır.  

Temyiz Kurulu, bu sloganın laktoz intoleransı veya süte alerjisi olan veya vegan olan tüketicilere, işaretin kapsadığı ürünlerin süte çok benzediğini ve inek, keçi ve koyun sütünün aksine, özellikle insan tüketimi için üretildiğini anlatmaya yaradığını, bu nedenle söz konusu markanın, tescil edilmek istendiği malların kaynağını göstermekten ziyade, ürünün özelliklerini yücelten bir tanıtım sloganı olarak görmüştür.  Dolayısıyla, bu sloganı marka olmaya yeterli düzeyde ayırt edicilikte bulunmamıştır.

Akabinde  Oatly AB, konuyu Genel Mahkeme’ye taşımıştır.

Genel Mahkeme Kararı

20 Ocak 2021 tarihli kararında Genel Mahkeme incelemesinde önce markanın ayırt edici kabul edilmesi için gerekli kriterleri AB Marka Tüzüğü düzenlemesi ve Avrupa Birliği Adalet Divanı içtihatları ışığında ortaya koymuştur. Buna göre bir markanın ayırt edici olarak kabul edilmesi için asgari düzeyde bir ayırt edicilik aranacaktır. Bir markanın ayırt edici karakteri, öncelikle tescil edilmek istendiği mal ve hizmetler ve ikinci olarak da hitap ettiği tüketici kitlesi yani toplumun ilgili kesiminin algı düzeyi dikkate alınarak değerlendirilir. (Audi v OHIM, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, para. 34 Smart Technologies v OHIM, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, para. 24)

Genel Mahkeme, bir işaretin ayırt edici olup olmadığının belirlenmesine ilişkin genel kriterleri ortaya koyduktan sonra, bir de slogan markaları ve reklam kampanyası mesajlarından oluşan markaların ayırt ediciliği konusunda verilmiş ABAD kararlarına atıfta bulunmuş ve bu konudaki kriterleri hatırlatmıştır. Genel Mahkeme slogan markaları konusunda şu kriterleri ortaya koymuştur.

  • Yaratılmış (uydurulmuş) işaretler veya aynı zamanda reklam sloganı olarak da kullanılan işaretler , kalite göstergesi veya markanın kapsamına giren mal ve hizmetleri satın almaya teşvik etme amaçlı işaretlerden oluşan başvurular da, bu tip kullanıma konu olmaları sebebi ile, tescilden muaf tutulamaz. (C‑64/02 P, OHIMv Erpo Möbelwerk, par. 41, and C‑398/08 P, Audi v OHIM 35)
  • Markaların ayırt edici karakteri incelenirken, slogan markalarına daha yüksek  kriterler uygulanmamalıdır. (C‑398/08 P, Audiv OHIM 35 and the case-law cited, and C‑311/11 P, Smart Technologies v OHIM, par. 25 )
  • Her ne kadar markaların ayırt ediciliğinin değerlendirilmesindeki kriterler farklı marka türleri için aynı olsa da, toplumun ilgili kesiminin dikkat düzeyi her zaman aynı değildir ve bazı marka türleri için ayırt edici karakteri ortaya koymak daha zordur. (C‑398/08 P, Audiv OHIM 37 -T‑104/16, Puma v EUIPO (FOREVER FASTER), par. 18)
  • Bir reklam sloganının asgari düzeyde ayırt edicilik içerdiğinin kabulü için hayal gücü göstermesi veya sonuçta çarpıcı bir izlenim yaratacak şaşkınlık doğuran kavramsal bir heyecan göstermesi beklenemez. (Audi v OHIM, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, para. 39, Volkswagen v OHIM (COMPETITION), T‑550/14, EU:T:2015:640, para. 16)

Genel Mahkeme’nin değerlendirmesine göre, bir reklam sloganı, toplumun ilgili kesimi tarafından yalnızca bir tanıtım yöntemi/formülü olarak algılanıyorsa, ayırt edici karaktere sahip değildir. Buna karşılık, bu tür bir işaret, tanıtım işlevinin yanı sıra, ilgili kamuoyu tarafından ilgili mal ve hizmetlerin kaynağı olarak hemen algılanabiliyorsa, ayırt edici  karaktere sahip olarak kabul edilmelidir.

Genel Mahkeme de toplumun ilgili kesimini belirlerken, Temyiz Kurulu gibi, İngilizce konuşan kesimin algısını da dikkate alarak, toplumun ilgili kesimini ve hedef tüketiciyi, ortalama düzeyde dikkat seviyesine sahip tüketici olarak belirlemiştir. Akabinde, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS markasının ayırt edici olup olmadığı hakkında ise gerekçeleri ile birlikte şu kararı vermiştir:

  • Sloganı “ama” bağlacı iki kısma ayırmaktadır. Ama bağlacının varlığı nedeniyle, tüketici, markanın ilk kısmı (it’s like milk/ ‘süt gibidir’) ile işaretin ikinci kısmı (“but made for humans”/ ‘insanlar için yapılmıştır’) arasında bir zıtlık algılayacaktır ki  bu da sloganı hatırlanır kıldığı gibi başvuru sahibinin mallarını piyasadaki diğerlerinden ayıracaktır. Sonuç olarak, reklam sloganı sadece söz konusu ürünlerin (gıda maddeleri) süte benzer olduğu ve insan tüketimine yönelik olduğu fikrini değil, aynı zamanda ürünün süt olmadığı mesajını da iletmektedir.
  • Söz konusu slogan, genel kabul gören ,sütün insan beslenmesinin temel bir unsuru olduğu fikrini sorgulamakta ve  böylece toplumun ilgili kesiminin zihninde bu ürünleri anımsamayı kolaylaştıran bilişsel bir süreç başlatmaktadır. Bu sebeple de slogan, marka sahibinin mallarını başka bir işletmeden ayırt etmeye yarayan bir mesaj iletmektedir.
  • Bu tespitler sütün insan tüketimine uygunluğunun tartışma konusu olmasıyla bağdaştırılmamalıdır. İlgili tüketicinin önemli bir kesiminin etik veya fizyolojik nedenlerle süt tüketmediği göz ardı edilemez. Ancak toplumun bu kısmı süt tüketimine karşı dahi olsa sütün bir insanın beslenmesi için gerekli olduğunu kabul eden genel kanının farkında olabilecek durumdadır. Marka, bu anlamda toplumun bu kesiminde de bilişsel bir süreç başlatabilecek niteliktedir.

Bu tespitlerden sonra, Genel Mahkeme “IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS” reklam sloganının asgari düzeyde ayırt edici karaktere sahip olduğu sonucuna varmıştır.

Sonuç

Genel Mahkeme’nin kararındaki kriterlere baktığımızda, sloganların ayırt edicilik konusunda diğer markalardan farklı ve hatta yüksek kriterlerle değerlendirilmemesi gerektiği, sloganların tüketiciyi şok etmesi veya hayranlık uyandırıcı bir yaratıcılık düzeyine sahip olmasının gerekmediği net bir biçimde ortaya konmuştur.  “It’s Like Milk But Made For Humans” sloganı ise, kanaatimizce, marka olarak hayatına devam etmesini bir “ama” bağlacına borçludur.  

Mine GÜNER SUNAY

Şubat 2021

mine.guner@gmail.com 

TİCARİ TEMSİLCİ TARAFINDAN YAPILAN BAŞVURUNUN REDDEDİLEBİLMESİ İÇİN MARKALARIN AYNI OLMASI ZORUNLU MUDUR?

ADALET DİVANI MINERAL MAGIC KARARI (C‑809/18 P)

Amazon.com : Jerome Alexander Magic Minerals (3pc) - Medium : Beauty

Müvekkillerimizden, özellikle distribütörlük ve benzeri şekillerde hizmet veren müvekkillerimizden zaman zaman satışını, dağıtımını üstlendikleri markalar için kendi adlarına marka tescil başvurusu yapılması yönünde talepler alıyoruz. Bu taleple karşılaştığımızda ilk sorumuz “Markanın asıl sahibinin izni var mı?” oluyor. Kimileri kimi zaman bu soruyu tepkiyle bile karşılayabiliyor. Çünkü özellikle markanın asıl sahibinin yurtdışında olması ve Türkiye’yi belki de henüz kendisi için geniş bir pazar gibi görmemesi nedeniyle, bu müvekkiller -kendilerine göre- tamamen iyi niyetle hareket ediyor ve dağıtımını üstlendikleri pazarda markanın korumasını sağlamayı hedefliyorlar. Ancak bu tür durumlarda da mutlaka yine de asıl marka sahibinden öncelikle markayı Türkiye’de de kendi adına korumasını talep etmelerini ve olumlu yanıt alamadıklarında yazılı izin talep etmelerini, bunu da alamadıklarında gerekli görüyorlarsa marka sahibiyle yapacakları bir mutabakat çerçevesinde harekete geçmelerini öneriyoruz. Neden mi?

Şimdi paylaşacağımız davadaki gibi süreçlerle karşılaşmamaları ve karşılaşırlarsa da “tümüyle kötü niyetli” görülmemeleri için.

İşte niyetini doğrudan öngöremeyeceğimiz John Mills Ltd de MINERAL MAGIC kelime markasının Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’nde tescil edilmesi için 18 Eylül 2013 tarihinde bir başvuru gerçekleştiriyor.

Başvuru kapsamında aşağıdaki mallar yer alıyor:

Sınıf 3: Saç losyonları; aşındırıcı müstahzarlar; sabunlar; parfümeri; uçucu yağlar; makyaj malzemeleri; cilt, saç derisi ve saç temizliği ve bakımı için müstahzarlar; kişisel kullanım için deodorantlar.

Başvurunun yayımı aşamasında ise Jerome Alexander Consulting tarafından itiraz ediliyor ve itiraza gerekçe gösterilen markalar, aşağıda görselleri yer alan sırasıyla A.B.D.’nde “mineral katkı içeren yüz pudrası” için tescilli marka ve “kozmetikler” için kullanılan tescilsiz marka:

İtiraza gerekçe gösterilen ve sonrasında birim, kurul ve mahkemeleri birbirinden farklı kararlar vermeye ve farklı yorumlamalara, dolayısıyla tartışmaya yol açan hüküm ise Birlik Marka Tüzüğünün 8 (3) numaralı maddesi:

Bir marka için, marka sahibinin izni olmadan ticari vekil veya temsilcisinin* kendi adına yaptığı başvuru, ilgili vekil veya temsilcisi eylemini haklı gösteremediği taktirde marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.”

 (*Metnin sonraki kısımlarında yalnızca ‘temsilci’ olarak anılacaktır.)

Türkiye için ise bu maddenin karşılığı ise şu şekilde;

SMK- 6 (2) Ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir sebebe dayanmaksızın markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi adına tescili için yaptığı başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

Bu bağlantıdan detaylarına erişebileceğiniz Adalet Divanı kararına ilişkin önceki süreci kısaca özetleyecek olursak:

–  İlk olarak EUIPO İtiraz Birimi yayıma itirazı reddeder.

–  İtiraz Birimi’nin bu kararı temyize taşınır ve Temyiz Kurulu ise kararı iptal ederek, başvuruyu reddeder.

–  Başvuru sahibi, Temyiz Kurulu’nun kararına karşı Genel Mahkeme nezdinde dava açar ve dava sonucunda bu kez de Temyiz Kurulu kararı iptal edilir.

–  EUIPO bu kararı temyize götürür ve Adalet Divanı tarafından Temyiz Kurulu haklı bulunarak sonuçlanacak inceleme konusu karar verilir.

Tüm bu süreçte, ilgili madde kapsamında dikkate alınan ve maddenin yorumlanması açısından farklı görüşlere yol açan hususları ana başlıkları ile şu şekilde ele almak isteriz:

1- Temsilci tarafından izinsiz olarak tesciline başvurulan markanın AYNI veya BENZER olması

Bu hususta tartışılan nokta; ilgili maddenin uygulanabilirliğinin yalnızca “aynı” marka kapsamında mı ele alınması gerektiği, yoksa hükmün kapsamının “benzer” markaları da içerip içermediğidir.

Öngörülebileceği üzere, başvuru sahibi “benzer” markalar için bu maddenin geçerli olamayacağını iddia etmektedir. Şu açıdan doğrudur ki, Tüzüğün 8(3) maddesine ve Tüzük üye ülkeler tarafından farklı yorumlandığında esas alınacağı taahhüt edilen Paris Sözleşmesi’nin 6. maddesindeki ilgili Fransızca hükme bakıldığında da “aynı” veya “benzer” gibi ifadelerin açıkça yer almadığı, yalnızca “cette marque” (bu marka) ifadesinin yer aldığı görülmektedir. Dolayısıyla da bu hüküm benzer markaları hariç tutuyor gibi anlaşılabilmektedir.

Temyiz Kurulu ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi ise burada önemli bir noktayı ele alıyor ve bu maddenin yanlış yorumlandığına, daha doğrusu “yalnızca aynı markalar için” kısıtlanacak şekilde yorumlanır ise yanlış olacağına kanaat getiriyor. Çünkü, bahsi geçen maddenin asıl amacının “markanın temsilcisi tarafından kötü niyetli girişimlerin engellenmesi” olduğu hususuna da odaklanmak gerektiğini savunuyorlar. Bu yönde bir değerlendirmenin yapılabilmesi için markaların esas unsurlarının çakışmasının da yeterli olacağı; üstelik bu durumun da diğer bileşenler ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğine kanaat getiriliyor. Çünkü EUIPO Temyiz Kurulu’na göre yine hükmün izlediği amaç göz önünde bulundurulduğunda, bu hükmün ekonomik veya ticari açıdan uygulanmasına yönelik kriter, analiz edilen markaların bütünlüğüyle eşdeğerliğidir.

Hatta burada önceki kararda Genel Mahkeme’nin ilgili maddenin esas amacını dikkate almamış olması da eleştiriliyor. Bu eleştiriye yol açan durum ise şöyle ki; Paris Sözleşmesi’nin de 6. maddesine karşılık gelen bu maddedeki lafzın belirsizliği Genel Mahkeme sürecinde detaylıca irdelenmiyor. Konunun mevcut davada netleştirilmesi için ise Sözleşme’nin revizyonu aşamasında yapılan taslak çalışmalar inceleniyor. Her ne kadar o dönemlerde söz konusu hükmün lafzına ‘benzer işaretler’ kelimelerinin eklenmesi ile ilgili birkaç önerinin Çalışma Grubu tarafından reddedildiği görülse de Genel Mahkeme’nin sadece bu gerçeğe dayanarak, AB yasalarının bu hükmün uygulanmasını yalnızca aynı markalarla sınırlandırma niyetinde olduğu sonucuna varması hatalı bulunuyor. Çünkü, ‘aynılık’ kavramı da bu hükmün ifadesinde yer almamaktadır ve asıl amaç doğrultusunda yukarıda da belirtildiği gibi yalnızca temsilcinin asıl markayı taklit edip etmediği veya kötüye kullanıp kullanmadığına odaklanmak mümkündür. Dolayısıyla da markalar için herhangi bir aynılık veya benzerlik gerekliliğini göz ardı etmenin de mümkün olduğuna kanaat getiriliyor. Konu Paris Sözleşmesi’ndeki ilgili hükmün lafzının irdelenmesi aşamasında Lizbon Konferansı Bildirileri’nin incelenmesine dek gidiyor ve bu bildirilerde de hükmün “markaların benzer olması halinde” de uygulanabilirliğine dair atıflar ortaya konuyor. Kaldı ki yerleşik içtihata göre, “AB hukukunun bir hükmünün yorumlanmasının, sadece lafzından değil, aynı zamanda bağlamından ve bir parçasını oluşturduğu eylemin izlediği amaç ve amacın da dikkate alınmasını gerektirdiği hatırlanmalıdır” deniyor ve ekleniyor; “AB hukukunun bir hükmünün yasama geçmişi, yorumlanmasıyla ilgili unsurları da ortaya çıkarabilir.”

Önceki kararda Genel Mahkeme’nin, kötüye kullanımın olması için işaretlerin aynı olması gerektiğini düşünerek marka mevzuatının temel taşlarından biriyle çelişmekte olduğu da vurgulanıyor. Buna göre, iki işaret arasında yalnızca aynılık durumu değil, davanın diğer tüm koşulları da dikkate alınarak, çeşitli derecelerde benzerlik ile bir bağlantı kurulabileceği yineleniyor.  

EUIPO, Genel Mahkeme’nin yaklaşımının bir marka sahibini, kendi markasını temsilcisinin farklı yollarla kötüye kullanma girişiminde bulunabileceği noktada durdurabilmesi için gerekli olan esnekliği sağlamayacağını öne sürüyor. Aksi düşünüldüğünde; önceki marka sahibini tarafından yetkilendirilmeden temsilcisi tarafından tescil başvurusu yapılması durumunda, marka sahibi başvuruyu iptal ettirebilmek için tescili beklemek zorunda bırakılacaktır ki mevzuat bağlamında esasen bu konuda mümkün olan en kısa sürede harekete geçilmesi gerektiği açıktır ve bu zemin başvuru aşamasında da sağlanmalıdır.  Aynı şekilde ilgili maddenin sadece aynı markalar için geçerli olması gerektiği şeklinde yorumlanması halinde de Tüzüğün genel şemasının sorgulanmasına neden olacaktır. Zira bu durumda, önceki marka sahibinin benzer bir markanın temsilcisi adına tescil edilmesine karşı çıkma hakkından mahrum bırakılmasına neden olacaktır. Yani bir de şöyle vurgulanıyor ki Avrupa Birliği TRIPS Anlaşmasına taraf olduğu için, marka mevzuatını mümkün olduğunca bu anlaşmanın lafzına ve amacına göre yorumlamakla yükümlüdür.”

Yine de benzerlik değerlendirmesine dönüldüğünde; açıkça görülüyor ki temsilci, önceki markadan yalnızca üreticinin adını çıkarıyor ve ‘MINERAL MAGIC’ kelimelerini ters çevirerek başvuruda bulunuyor. Bu durumda, zaten markanın Avrupa Birliği’ndeki ilgili tüketici tarafından iki bileşenden oluşan bir işaret olarak algılanmasının muhtemel olduğuna kanaat getiriliyor. Yani, “Jerome Alexander” bileşeni büyük olasılıkla “house-mark “olarak, diğer bir deyişle “üründen sorumlu kuruluşu” tanımlayan bileşen olarak görülecek ve “magic minerals” bileşeni ise ürünü veya ürün hattının bir kimliği gibi algılanacak. Böylelikle Temyiz Kurulu da ilk olarak başvuruya konu markanın kelime unsurları arasındaki çarpıcı benzerliğe dikkat çekiyor. Bunun üzerine başvuru sahibi konuyu her ne kadar Temyiz Kurulu’nun karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesine ilişkin kriterlere (ilgili ülkenin tüketicisinin algısına göre değerlendirilmesi vb) yöneltmeye çalışsa da mevcut davada markaların esas unsurlarının çakışması itibariyle benzerlik tespiti yeterli görülüyor. Nitekim, mevcut davada ilgili madde kapsamında bu husus karıştırılma ihtimalinin varlığı temelinde zaten başka bir madde kapsamında yer aldığından dolayı değerlendirilemeyecek ve değerlendirilse de çok etkilemeyecekti.

Nihayetinde, ilgili başvuru ve önceki Genel Mahkeme kararı özellikle en çok bu çerçevede detaylıca değerlendirilerek iptal ediliyor.

Diğer tartışılan konular ile devam edecek olursak;

2-  Temsilci tarafından izinsiz olarak tesciline başvurulan markanın kapsadığı mal/hizmetlerin AYNI veya BENZER olması

Yukarıdaki konu kadar detaylı olmasa da başvuruya konu malların da aynı olması gerekliliği veya benzer olmasının da dikkate alınması gerekliliği ayrıca tartışılıyor. Temyiz Kurulu bu noktada, ilgili maddenin yine mal veya hizmetlerin yalnızca “aynı” olduğu durumlarda değil, “benzer” olduğu durumlarla da ilişkili olduğuna işaret ediyor.

Zaten mevcut davada, söz konusu markaların kapsadığı malların aynı olduğu kaydediliyor. Önceki markanın kapsadığı “mineral katkı içeren yüz pudrası” ile başvuruya konu edilen markanın kapsadığı “kozmetikler” ile “cilt bakımı için müstahzarlar” açısından aynı görülüyor. Bilindiği üzere yerleşik içtihada göre, mal veya hizmetlerin benzerliği değerlendirilirken, bu mal veya hizmetlere ilişkin tüm ilgili faktörler dikkate alınmalıdır. Bu faktörler de özellikle malların veya hizmetlerin doğalarını, amaçlarını, kullanım yöntemlerini ve birbirleriyle rekabet halinde veya tamamlayıcı olup olmadıklarını kapsamaktadır.  Mevcut davada da bu faktörler dikkate alınarak değerlendiriliyor ve Temyiz Kurulu’nun da belirttiği gibi ilgili ürünlerin aynı içerikleri barındırabileceği gerçeğinden yola çıkılarak, genellikle aynı şirketler tarafından üretileceği ve aynı eczaneler veya aynı perakende mağaza reyonlarında birlikte sunulacağı hususu ekleniyor.  

Nihayetinde malların aynı olduğuna kanaat getiriliyor ve başvuru tümü için reddediliyor.

3-  “Temsilci” kavramının doğru yorumlanması ve tespiti

Başvuru sahibi, kendisini “temsilci” olarak tespit aşamasında Temyiz Kurulu’nun hatalı davrandığını ve dolayısıyla ilgili maddeye göre başvurusunun iptal edilemeyeceğini de öne sürüyor.

Oysa ki Temyiz Kurulu bu noktada “temsilci” kavramının geniş yorumlanması, doğru tespit edilmesi gerektiğini belirtmiştir ve detaylıca değerlendirme yapmıştır.

Temyiz Kurulu, taraflar arasındaki distribütörlük anlaşmasının, John Mills’in Avrupa Birliği içinde Jerome Alexander Consulting’in mallarının dağıtımından sorumlu olmasını şart koştuğunu tespit etmiştir. Ayrıca anlaşmada; anlaşmanın münhasırlığına, rekabet etmeme hükmüne ve Jerome Alexander Consulting’in fikri mülkiyet haklarına ilişkin konulara dair hükümlerin bulunduğunu da kaydetmiştir. Nihayetinde, Mahkeme Jerome Alexander Consulting tarafından sunulan ve itiraz edilen marka başvurusunun yapıldığı tarihten iki ay önceki bir tarihi taşıyan satın alma siparişlerinin, basit bir tedarikçi / distribütör ilişkisinin ötesinde önemli bir ticari ilişkinin varlığını gösterdiğine karar vermiştir. Bu nedenle Temyiz Kurulu, marka başvurusunun yapıldığı sırada, taraflar arasında genel bir güven ve sadakat görevine yol açan fiili, devam eden ve geçici olmayan bir iş ilişkisinin mevcut olduğuna ve dolayısıyla John Mills’in ilgili madde çerçevesinde bir ‘temsilci’ olarak değerlendirilebileceğine kanaat getirmesi doğrudur.

Ayrıca, yine ilgili maddenin amacı göz önüne alındığında esas amaç; ilgili markanın veya benzerinin temsilcisi tarafından kötüye kullanılmasını önlemektir. Çünkü temsilcisi, marka sahibi ile iş ilişkisi sırasında bilgi ve deneyim edinir ve bunu da istismar edebilir. Böylelikle marka sahibinin çabası ve yatırımından uygunsuz şekilde faydalanabilir. Hem temsilcinin doğru tespit edilmesi hem de bir üstte bahsettiğimiz noktada bu nedenle, EUIPO’ya göre temsilci tarafından bu tür bir bilginin izinsiz şekilde kullanılması, aynı markanın tescili ve kullanımı ile sınırlandırılamaz ve kötü niyete de işaret edebilir. Çünkü mevcut davada temsilci aynı zamanda önceki markanın temel bileşenlerini de başvuruya konu etmiştir ve bu durum kötüye kullanma niyetinde olduğu şeklinde de yorumlanabilir.

Özetle Temyiz Kurulu, taraflardan birinin diğerinin çıkarlarını temsil ettiği sözleşmeye dayalı bir anlaşmaya dayalı olarak bu kavramların her türlü ilişkiyi kapsayacak şekilde yorumlanması gerektiğini belirterek ve buna göre değerlendirme yaparak da doğru bir karar vermiştir. Bu hükmün uygulanması açısından, taraflar arasında, başvurana açıkça veya zımnen dayatma yoluyla güvene dayalı bir ilişki doğuran türden bir anlaşma veya ticari iş birliği bulunması yeterlidir ve bu kapsamda önceki marka sahibinin çıkarlarına ilişkin genel bir güven ve sadakat görevinin de temsilci tarafından yerine getirilmesi beklenir.

Bu dava ve detayları özelinde söylemek ve de olası durumlar için genellemek gerekir ise, değerlendirmeye esas bu madde özelinde aşağıdaki hususlar Temyiz Kurulu tarafından sırasıyla doğru şekilde tespit edilmiştir:

–  Karşı taraf, önceki markanın sahibi olmalıdır.

–  Başvuru sahibini, markanın esas sahibinin temsilcisi veya ticari vekili olmalıdır.

– Başvuru, marka sahibinin izni olmadan ve söz konusu vekilin veya temsilcisinin eylemini haklı gösterecek meşru nedenler olmaksızın söz konusu vekil veya temsilci adına yapılmış olmalıdır.

– Başvuru aynı veya benzer işaret ve mallarla ilgili olmalıdır.

Yazıda ele aldığımız Adalet Divanı kararında tespit edilen en önemli husus; Birlik Marka Tüzüğü’nde yer bulan Bir marka için, marka sahibinin izni olmadan ticari vekil veya temsilcisinin* kendi adına yaptığı başvuru, ilgili vekil veya temsilcisi eylemini haklı gösteremediği taktirde marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.” hükmünün uygulama alanının “aynı” markalarla sınırlı olmadığı, “benzer” markaların da aynı hüküm kapsamında reddedilebileceğidir. Ve hatta, 6769 sayılı SMK madde 6(2)’de yer alan paralel hükmün kapsamının aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer markalarla sınırlandırılmış olması da gelecek yıllarda Türk ve AB uygulamaları arasındaki yeni bir farklılık olarak değerlendirilip yeni tartışmalara yol açabilecektir.

Karardan aldığımız bir diğer önemli mesaj ise; tartışma konusu mevzuat hükümlerindeki tanımların muğlak ve yoruma açık görünmesi halinde, esasen o hükmün amacına göre hareket edilmesi gerekliliğidir. Sizlere aktardığımız davada, Adalet Divanı bunu Paris Sözleşmesi ve revizyonu konferanslarının tutanaklarına kadar giderek yapmıştır. Peki biz 6769 sayılı SMK madde 6(2)’nin kapsamının hangi nedenle aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer markalarla sınırlı tutulduğunu kimden ve nasıl öğrenebiliriz sizce? Sorunun yanıtı kanunun gerekçesine bakmak derseniz, peşinen söyleyelim bu yeterli değil; çünkü gerekçe “Mevcut düzenlemeden farklı olarak itiraz edilen başvuru ile itiraza konu marka arasındaki benzerlik derecesini belirlemek adına madde metnine bu belirliliği sağlayacak şekilde bir ekleme yapılmıştır.” demekte ve bu ifade “benzer markaların” neden hükmün kapsamı dışında bırakıldığını açıklamaktan yoksun.

Aslı BAŞPINAR

Ocak 2021

asli.baspinar86@gmail.com

Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun İncelemediği Bir Konuda Karar Verebilir Mi? JC JEAN CALL Champagne PRESTIGE Kararı

Court of Justice of the European Union

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi (“Genel Mahkeme”), 9 Aralık 2020 tarihinde T-622/19 sayılı kararıyla üç boyutlu Avrupa Birliği (“AB”) Markası JC JEAN CALL Champagne PRESTIGE hakkında hüküm kurmuştur. Buna göre Mahkeme, yaptığı tüm değerlendirmelerin ardından Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) Temyiz Kurulu’nun uyuşmazlık konusu kararını iptal etmiştir, fakat, yetkisi olmadığından ötürü uyuşmazlık konusu kararı değiştirmek suretiyle bir yeni karar vermemiştir. Aşağıda Genel Mahkeme’nin ilgili uyuşmazlıkta yaptığı değerlendirmeler incelenmiştir. Kararın orijinal metnine bu bağlantıdan ulaşılabilir: 

EUIPO başvuru süreci ve uyuşmazlığın arka planı

16 Ocak 2017 tarihinde Munich Accessories GmbH, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) nezdinde siyah, altın ve (sonradan eklenmek üzere) beyaz renkli aşağıdaki JC JEAN CALL Champagne PRESTIGE isimli üç boyutlu şekil markası için başvuruda bulunmuştur:

Tescili istenen mal ve hizmetler bakımından ise 19 Nisan 2017 tarihinde yayıma çıkanlar, EUIPO nezdindeki incelemelerde yapılan kısıtlamaların ardından 33. sınıftaki “Coğrafi işaret olan şampanyanın tarifnamesi ile uyumlu olarak Fransız menşeli şaraplardan hususi olarak şampanya” mallarıdır. 

EUIPO İtiraz Süreci

6 Haziran 2017 tarihinde, Ace of Spades Holdings LLC, EUIPO nezdinde yukarıdaki marka başvurusuna itiraz etmiştir. İtiraz gerekçesi markalarından ilki, 21 Kasım 2008 tarihinde altın ve siyah renkli ve 33. sınıftaki “Şampanya menşe adı ile tescilli şaraplar” mallarını kapsayan aşağıdaki üç boyutlu AB markasıdır:

İtiraz gerekçesi bir diğer markası ise 5 Mart 2014 tarihinde tescil edilmiş, altın ve siyah renkli, 33. sınıfta “Biralar hariç alkollü içeceklerden hususi olarak şaraplar, köpüklü şaraplar ve şampanyalar” malları için tescilli üç boyutlu aşağıdaki AB markasıdır:

İtiraz gerekçesi üçüncü marka ise 17 Aralık 2013 tarihinde tescil edilmiş ‘diğer’ türünde altın renkli ve 33. sınıfta “Biralar hariç alkollü içeceklerden hususi olarak şaraplar, köpüklü şaraplar ve şampanyalar” mallarını kapsayan ve “Marka bir pozisyon markasıdır. Altın süslenmiş ön, arka ve boyun etiketleri ile merkezde tasvir edilen maça asından oluşur. Şişenin dış konturunu resimlendiren kesik çizgiler işaretin pozisyonunu göstermek içindir ve markanın bir unsuru değildir.” tanımını içeren aşağıdaki markadır: 

İtiraz sahibi, 207/2009 sayılı AB Marka Tüzüğünün m. 8/1(b) ve m. 8/5 (güncel Tüzük no. 2017/1001 m. 8/1(b) ve m. 8/5) kapsamında karıştırılma ihtimali ve tanınmışlık itirazlarında bulunmuştur. 

31 Ekim 2018 tarihli kararıyla İtirazlar Birimi, itirazı tümden reddetmiştir. Gerekçeleri ise öncelikle, işaretlerin açıkça farklı olmaları sebebiyle m. 8/1(b) kapsamında karıştırılma ihtimali bulunmamasıdır. İkinci olarak ise işaretler arası benzerliğin m. 8/5 kapsamında tanınmışlık için gerekli bir koşul olmasından ötürü bu itiraz nedeni bakımından başka koşulların incelenmesinin gerekli görülmemesidir. 

2 Ocak 2019 tarihinde itiraz sahibi, EUIPO nezdinde İtirazlar Birimi kararını temyiz etmiştir. Beşinci Temyiz Kurulu, 26 Haziran 2019 tarihinde temyiz talebini reddetmiştir. Özellikle, 1 ve 3 numaralı önceki markaların uyuşmazlık konusu işaretle benzer olmadığından m. 8/1(b) anlamında gerekli koşullardan biri bulunmadığından karıştırılma ihtimali olmadığına kanaat getirmiştir. Ayrıca, önceki markaların tanınmışlığının kanıtlanamadığına ve bu sebeple de tüm itiraz sebeplerinin reddedilmesine karar vermiştir. 

Genel Mahkeme Süreci

İtiraz sahibi, uyuşmazlık konusu kararın iptali için Genel Mahkeme’ye başvurmuştur.

Genel Mahkeme, öncelikle AB Tüzüğü m. 8/1(b) kapsamında karıştırılma ihtimaline ilişkin itirazı değerlendirmiştir. 

Yerleşik içtihada göre, karıştırılma ihtimali, halkın söz konusu mal ve hizmetlerin aynı veya ekonomik olarak ilişkili işletmelerden geldiğine inanması riskidir. Buna göre karıştırılma ihtimali, bütünsel olarak, ilgili halkın uyuşmazlık konusu mal ve hizmetler ile işaretleri algılamasına göre, özellikle işaretlerin benzerliği ve mal ve hizmetlerin benzerliğinin karşılıklı bağımlılığı olmak üzere somut olayın koşullarına göre tüm ilgili faktörler hesaba katarak değerlendirilmelidir. İşaretler ve mal ve hizmetlerin benzerliği kümülatif koşullardır. 

Temyiz Kurulu, ilgili halkın Avrupa Birliği’ndeki genel halktan oluştuğu ve ortalama dikkat seviyesine sahip olduğu kanaatindedir. Buna karşın EUIPO mahkeme önünde, Temyiz Kurulu’nun ilgili halkı şampanya tüketicileri olarak sınırlaması gerektiğini, bunun sebebinin de işaretlerin karşılaştırılırken kapsamlarındaki ortak mallarla ilgilenen halkın dikkate alınması gerektiğini savunmuştur. EUIPO’ya göre, bu tüketicilerin dikkat seviyesi nispeten de olsa ortalamadan yüksektir, zira şampanya diğer şarap çeşitlerine kıyasla daha pahalıdır ve genellikle aynı düzenlilikte tüketilmemektedir. Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun aslında şampanyanın çok pahalı ve nadir olabileceğinde haklı olduğu ancak aslında nispeten düşük fiyatlara da satılabileceğini, bu sebeple de şampanyayla ilgilenen genel halkın bir üyesi olan ilgili tüketicinin dikkat seviyesinin tüketiciden tüketiciye değişeceğine karar vermiştir. Sonuç olarak Mahkeme, ilgili kesim olan şampanyayla ilgilenen genel Avrupa Birliği halkının ortalama dikkat seviyesi göstereceği kanaatine varmıştır. 

Somut olayda markaların kapsadığı mallar birebir aynıdır. İşaretlerin karşılaştırılmasında ise aşağıdaki değerlendirmeler yapılmıştır:

Karıştırılma ihtimalinin bir bütün olarak değerlendirilmesi; işaretlerin görsel, işitsel ve kavramsal benzerliğini ilgilendirdiği kadarıyla işaretlerin verdiği genel izlenime dayanarak ve özellikle ayırt edici ve baskın unsurları dikkate alınarak yapılır. İşaretlerin kapsadığı mal veya hizmetlerin ortalama tüketicisinin işaretleri algılayışı, karıştırılma ihtimalinin bir bütün olarak değerlendirilmesinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu anlamda, ortalama tüketici normalde bir işareti bir bütün olarak algılamakta olup detaylarına girerek analiz yapmamaktadır. Eğer işaretin tüm diğer unsurları önemsiz ve göz ardı edilebilir ise benzerlik değerlendirmesi yalnızca baskın unsura dayanarak yapılabilmektedir. Tanımlayıcı olan, ayırt edici olmayan veya zayıf ayırt ediciliği olan unsurların benzerlik incelemesinde daha az önemi vardır. 

Temyiz Kurulu, işaretleri inceleyip unsurlarını belirlemiş, bunların tanımlayıcı, ayırt edici veya baskın olup olmadıklarını değerlendirip karşılaştırmıştır. Görsel, işitsel ve kavramsal açılardan işaretleri benzer bulmadığından uyuşmazlık konusu işaretlerin genel olarak benzer olmadıkları sonucuna varmıştır. Şişenin başındaki mantar kısmının siyah folyo ile kaplanmış olması, boyun kısmında şekil unsuru ihtiva eden etiket yer alması ve şişenin altın rengi folyoyla kaplanması gibi özellikleri ayırt edici bulunmamıştır ve işaretlerin baskın özellikleri incelenirken bunların ikincil rol oynayacağı kanaatindedir.

Temyiz Kurulu, 1 ve 2 numaralı gerekçe tarihli markaları değerlendirirken, ortalama tüketicinin ürünlerin ambalaj ve şekline bakarak herhangi bir kelime veya şekil unsuru olmadan ürünün kaynağına ilişkin tahminlerde bulunabilme alışkanlığının olmadığını, bu nedenle de üç boyutlu bir markanın ayırt ediciliğinin tesisinin bir kelime veya şekil markasına göre daha zor olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca, somut olaydaki şeklin şampanya şişeleri için yaygın bir kullanımı olduğunu ve bu sebeple şampanya ve köpüklü şarap dahil alkollü içecekler için bu şeklin ayırt edici olmadığı kanaatine varmıştır. Kurul, 1 ve 2 numaralı önceki tarihli gerekçe markaların standart ve yaygın şampanya veya şarap şişesi şeklinden oluştuğu ve ilgili halkın ambalajı görür görmez diğer teşebbüslerinkinden kesin biçimde ayırarak kaynağını belirtebilecek bir şekil ve biçimden oluşmadığı sonucuna varmıştır. 

Photo by Tristan Gassert on Unsplash

Mahkeme, itiraz sahibinin bu aşamada yalnızca Temyiz Kurulu’nun üç boyutlu itiraza gerekçe markalarla karşılaştırmalarına karşı çıktığını fakat üçüncü gerekçe marka olan pozisyon markasına dair Temyiz Kurulu değerlendirmelerinin mahkeme önündeki uyuşmazlığa konu edilmediğini vurgulamıştır. Görsel incelemeyi yaparken Temyiz Kurulu, 1 ve 2 numaralı gerekçe markalar ile uyuşmazlık konusu markanın değişik unsurlarını değerlendirip doğru biçimde benzerlik ve farklılıklarını belirlemiştir. Ne var ki, Temyiz Kurulu’nun 1 ve 2 numaralı gerekçe markaların uyuşmazlık konusu markadan farklı oldukları sonucuna yalnızca aralarındaki farklılıkları değerlendirerek ulaşması ve markaları bir bütün olarak ele almaması bütünsel değerlendirme bakımından hatalı olmuştur. Genel Mahkeme, benzer unsurların her ne kadar ayırt edici olmasalar da Temyiz Kurulu tarafından bütünsel değerlendirme yapılırken değerlendirme dışı bırakılamayacağı ve sonuç olarak, 1 ve 2 numaralı gerekçe markalar ile uyuşmazlık konusu markaların benzer olmadığı sonucuna varılmasının hatalı olduğu kanaatine varılmıştır. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu’nun bu markalar arasında karıştırılma ihtimalini değerlendirirken bütünsel değerlendirme yapması ve de en azından markaların görsel olarak benzediğini dikkate alması gerekirdi. Bu sebeple de Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun bütünsel değerlendirme yapmadan AB Marka Tüzüğü m. 8/1(b) kapsamındaki koşullardan birinin gerçekleşmediğine karar vererek karıştırılma ihtimalinin varlığını bertaraf etmesinin bu hükmü ihlal ettiğine karar vermiştir. 

Temyiz Kurulu’nun kararının iptali ve değiştirilmesi talebi, iptal bakımından kabul edilmiş olup değişiklik açısından ise Genel Mahkeme’nin 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü m. 72/3 uyarınca Temyiz Kurulu’nun bir konum almadığı, bir kanaate varmadığı bir değerlendirmenin yeniden yapılabilmesi için bir yetkisi olmadığına karar verilmiştir. Dolayısıyla, kural olarak kararların değiştirilebilmesi yetkisinin kullanılabilmesi, Genel Mahkeme’nin Temyiz Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeyi incelemesinin ardından uyuşmazlığın belirlenen maddi unsurları ve hukuk temelinde Temyiz Kurulu’nun alması gereken kararı belirlemesini içermektedir. Somut olayda, Genel Mahkeme’nin söz konusu değişikliği yapabilme yetkisinin oluşması için gerekli koşullar karşılanamamıştır. Temyiz Kurulu hatalı olarak uyuşmazlık konusu işaretlerin benzemediği sonucuna varıp karıştırılma ihtimalinin bütünsel değerlendirmesini yapmadığından Mahkeme’nin bu değerlendirmeyi yapabilmesi mümkün değildir, zira incelenerek değiştirebilecek bir Kurul değerlendirmesi bu konuda söz konusu değildir.  

Kararın kanaatimizce en önemli kısımları; üç boyutlu bir markanın ayırt ediciliğinin tesisinin bir kelime veya şekil markasına göre daha zor olması, işaretlerin karşılaştırılmasında benzerlik incelemesinin bütünsel değerlendirmeye dayanması gerektiği ve tüm faktörlerin ele alınması gerektiği ile son olarak Genel Mahkeme’nin Temyiz Kurulu kararını değiştirme yetkisinin yalnızca Kurul tarafından değerlendirme yapılmış ve kanaate varılmış hususlar hakkında olabileceğidir.

Alara NAÇAR

Ocak 2021

nacar.alara@gmail.com

MONSTER ENERGY’NİN GENEL MAHKEME ÖNÜNDEKİ PENÇE ZAFERİ

Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”) Genel Mahkemesi, 2 Aralık 2020 tarihinde, Monster Energy Company ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) arasında görülen davada kararını verdi[1]. Kararda hem markalar arasındaki karıştırılma ihtimali hem de tescilsiz bir marka hakkına dayanan itiraz sahibinin itirazında başarılı olabilmesi için üstüne düşen yükümlülükler incelenmiştir.

Nanjing aisiyou Clothing Co. Ltd isimli şirket aşağıda görseline yer verilen markanın 18, 25 ve 35. sınıflarda yer alan mal ve hizmetler üzerinde tescil edilmesi talebiyle EUIPO nezdinde başvuruda bulunmuştur.

Enerji içecekleri sektöründe tanınmış bir şirket olan Monster Energy ise aşağıda görsellerine yer verilen 18, 25, 32, 35. sınıflarda tescilli AB markalarına dayanarak, başvurunun tesciline itiraz etmiştir.

Şirketin itirazı 21 Mart 2019’da İtiraz Birimi tarafından reddedilmiş, yapmış oldukları temyiz başvurusu da başarılı olmamıştır. Temyiz Kurulu’na göre, markalar arasındaki benzerlik çok düşük seviyededir ve aralarında kavramsal bir benzerlik de yoktur. Bu nedenle markalar arasında karıştırılma ihtimalinden bahsedilmesi mümkün değildir. İtiraz sahibi Monster Energy, anılan ret kararının iptali için ABAD Genel Mahkemesi nezdinde dava açmıştır.

İtiraz sahibi ilk olarak, Temyiz Kurulu’nun markalar arasındaki benzerlik derecesini düşük bulmakta hatalı olduğunu ve markalar arasında 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü (“Tüzük”) 8/1(b) maddesi anlamında karıştırılma ihtimali olduğunu iddia etmiştir. EUIPO ise Temyiz Kurulu’nun kararının yerinde olduğunu zira markaların yalnızca stilize edilmiş çizgiler içermeleri bakımından benzer olduğunu ancak çizgilerin stilizasyonunun ve pozisyonlarının farklı olduğunu belirtmiştir.

Temyiz Kurulu, uyuşmazlık konusu markanın üst kısmı daha geniş olan, farklı uzunluklarda dikey ve dalgalı üç çizgiden oluştuğunu; bu işaretin “pençe” veya “M” harfinin stilize edilmiş bir versiyonu olarak algılanabileceğini değerlendirmiştir. Kurula göre işaretler belirli sayıda stilize edilmiş çizgiler içermeleri bakımından benzer olarak algılanabilecektir ancak diğer tüm unsurlar bakımından işaretler arasında farklılıklar vardır. Kurul, çizgilerin şekil ve konumlarının farklı olduğunu, başvurunun daha çok bir üçgene benzerken önceki tarihli markaların dikdörtgene benzediğini; başvurudaki çizgilerin yukardan aşağı doğru birleştiğini ve birbirlerinden ayrı durduğunu oysaki önceki tarihli markalardaki çizgilerin düz bir şekilde indiğini ve açık bir şekilde birbirlerinden ayrı durmadıklarını belirtmiştir. Bu nedenlerle Kurul, markalar arasında çok az bir benzerliğin bulunduğuna karar vermiştir.

Genel Mahkeme, Kurulun belirttiği farklılıkları teyit etmekle birlikte bu farklılıkların markalardaki dikey çizgilerin özel stilizasyonlarının çok benzer olması nedeniyle telafi edildiğini, zira bu işaretlerin pençe veya çizik izlerini anımsatabileceğini belirtmiştir. Mahkemeye göre çizgilerin bu özel stilizasyonu ilgili kesimin dikkatini çekecek ve bu husus Temyiz Kurulu tarafından belirtilen farklılıklardan daha ağır basacaktır. Bu nedenle Mahkeme, markalar arasındaki görsel benzerliğin ortalama bir seviyede olduğuna karar vermiştir. Ayrıca Mahkeme, markalarda yer alan dikey dalgalı çizgilerin alta doğru incelmesinin genel izlenimlerine katkıda bulunduğunu bu nedenle Temyiz Kurulu’nun aksine markaların bu bakımdan da benzer olduğunu eklemiştir.

Temyiz Kurulu, markalar arasında işitsel benzerliğin de olmadığına karar vermiş ve tüketicilerin itiraza gerekçe markaları “M” harfi olarak algılayıp markayı bu şekilde telaffuz edebileceğini ifade etmiştir. Ancak Genel Mahkeme, kelime unsuru olmayan figüratif bir markanın başka bir marka ile kıyaslanmasında işitsel benzerlik incelemesi yapılmasının uygun olmadığını belirtmiştir.

Markaları kavramsal olarak da kıyaslayan Kurul, ilgili tüketici kesimini ikiye ayırmıştır. Bir kesim tüketicilerin başvuru konusu markayı yalnızca soyut bir şekil olarak algılayacağını bu nedenle de bu işareti hiçbir şeyle bağdaştırmayacaklarını; ancak birtakım tüketicilerin de işareti “pençeye benzer çizikler” olarak algılayacağını ve bu durumda işaret ile önceki tarihli markalar arasında düşük derecede bir benzerliğin söz konusu olacağını belirtmiştir.

Sonuç olarak dava konusu olan Temyiz Kurulu kararında mal ve hizmetler arasında ayniyet bulunmasına rağmen markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığına hükmedilmiştir.

Genel Mahkeme ise Temyiz Kurulu’nun işaretlerin görsel ve kavramsal kıyasında hataların olduğuna karar vermiştir. Mahkemeye göre markalar arasında karıştırılma ihtimali mevcuttur, zira markaların biçimlendirilmesi birbirine çok benzerdir. Bu nedenle itiraz sahibinin karıştırılma ihtimaline dayalı itirazını reddeden Kurul kararının kaldırılması gerekmiştir.

İtiraz sahibi, yapmış olduğu itirazına gerekçe olarak tescilli AB markalarının yanı sıra aynı görsele sahip tescilsiz Birleşik Krallık markalarına da dayanmış ve bu nedenle itirazının Tüzüğün 8(4) maddesine göre de kabul edilmesi gerektiğini iddia etmiştir. İlgili hükme göre, tescilsiz bir marka hakkına dayanılarak AB markasının tesciline itiraz edilebilmesi için dört şartın kümülatif bir şekilde mevcut olması gerekmektedir: marka ticaret sırasında kullanılmalıdır, markanın değeri yerelliği aşmalıdır, marka hakkı AB markasının başvuru tarihinden önce markanın kullanıldığı üye devletin hukuka uygun olarak edinilmiş olmalıdır ve son olarak marka sahibine sonraki tarihli bir markanın kullanımını önleme hakkı vermelidir.

Genel Mahkeme, bu sayılan dört koşuldan son ikisinin dayanılan tescilsiz marka hakkının kaynaklandığı üye devlet hukukuna göre değerlendirileceğini belirtmiştir. Yani dayanılan tescilsiz markanın AB markasından önce gelip gelmediği ve bu hakkın sonraki tarihli bir markanın kullanımını engelleyecek nitelikte olup olmadığı değerlendirmesi AB hukukuna göre değil ilgili yerel hukuka göre belirlenecektir. Bu hususların somut olayda varlığının ispat yükü de itiraz sahiplerine düşmektedir.

İtiraz sahibi Monster Energy, tescilsiz markalarının yalnızca “enerji içecekleri” üzerinde kullanıldığını ispat edebildiğinden İtiraz Birimi incelemesini yalnızca bu mallar ile itiraza konu markanın kapsadığı mallar arasında yapmıştır. Birim, itiraza konu markanın kapsamındaki (18, 25 ve 35. sınıflar) ürün ve hizmetlerin enerji içecekleri ile benzememesi nedeni ile işaretler arasında benzerlik olsa dahi müşterilerin bu markayı itiraz sahibinin markaları ile karıştırıp yanlış ürün tercihinde bulunmayacağına karar vermiştir.

Monster Energy’e göre İtiraz Birimi, bir haksız fiil teamülü olan ve tescilli olmayan markadan kaynaklan hakları üçüncü kişilerin benzer kullanımlarına karşı koruyan “passing off” hususuna ilişkin Birleşik Krallık yasasını somut olaya hatalı bir şekilde uygulamıştır. Nitekim itiraz sahibinin iddiasına göre, passing off bağlamında yapılacak bir incelemede mal ve hizmetler arasındaki benzerliğin bir önemi yoktur, zira tarafların değil aynı, ortak bir sektörde çalışma zorunluluğu bile yoktur. İtiraz sahibi bu hususu -tarafların aynı sektörde faaliyet gösterme zorunluluğunun olmadığını- dilekçesinde İngiltere ve Galler Yüksek Mahkemesi’nin vermiş olduğu bir karara atıf yaparak açıkladığını ve bunun göz ardı edildiğini iddia etmiştir.

Temyiz Kurulu ise İtiraz Biriminin vermiş olduğu kararın yerinde olduğunu çünkü itiraz sahibinin Birimin vermiş olduğu kararı çürütecek bir delil sunmadığını, bu nedenle Tüzüğün 8(4) maddesindeki gerekçenin yeterince desteklenmediğini belirtmiştir. Genel Mahkeme ise, Tüzüğün 8(4). maddesine dayanılarak yapılan bir itirazda itiraz sahibinin tescilsiz işaretin ticaret sırasında yerelliği aşacak şekilde kullanıldığına ve koruma kapsamına ilişkin deliller sunmasının gerekli olduğunu ve dayanılan üye devlet hukukuna ilişkin hüküm veya içtihatların açık bir şekilde tanımlanması gerektiğini belirtmiştir. Somut olayda ise itiraz sahibinin üstüne düşen bu yükümlülüğü yerine getirmediği ve dilekçesinde yalnızca bir mahkeme kararına dipnot olarak yer vermesinin bu anlamda yeterli olmadığı Genel Mahkeme’nin kararında belirtilmiştir. Bu nedenle Mahkeme itiraz sahibinin Tüzük madde 8(4)’e dayanan itirazını reddetmiştir.

Sonuç olarak Genel Mahkeme, Temyiz Kurulunun kararını iptal etmiştir.

Markaların genel izlenim olarak birbirine benzemesinin aralarındaki farklılıkları nasıl bertaraf edebileceğini ve de tescilsiz bir marka hakkına dayanan itiraz sahiplerinin itirazlarının başarılı olabilmesi için hangi hususları ispatlamaları gerektiğini açıklayan Genel Mahkeme kararının okuyucularımıza faydalı olacağını düşünüyoruz.

 Banu Eylül Yalçın

Ocak 2021

eylulyalcin96@gmail.com


[1] ABAD’ın T-35/20, EU:T:2020:579 sayılı 2 Aralık 2020 tarihli Monster Energy Company v EUIPO kararı, <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=D1AB56888AA7CBB741DE6A19FAB31CB1?text=&docid=234843&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19326028&gt;

Yedek Parça ve Aksesuar İçin Marka Kullanımı Hangi Hallerde Asıl Ürünün Ciddi Kullanımı Sayılır? ABAD Testarossa Kararı (C–720/18)

1984 - 1991 Ferrari Testarossa | Top Speed

“Hangisi daha önce gelir; tavuk mu yumurta mı?”

Filozofların cevaplardan çok sorular üzerinde durduğunun kanıtı olan bir sorudur bu. Aristo da bu soru üzerinde kafa yormuş ve net bir cevaba ulaşamamıştır. Tarihte “Ancient Paradox” olarak isimlendirilen sorunun cevabına ulaşmak için sadece mantıklı bir olay zinciri kurmanın yeterli olacağı düşünülür genelde, ancak cevap tabii ki de bundan fazlasıdır. M.Ö. 300’lü yılların ortasında ilk defa akıllara gelmiş olan bu sorunun cevabına 2020 tarihinde ulaşıldı desem birazcık iddialı olur sanırım. Ancak en azından marka hukuku açısından bu soruya bir yorum yakın zamanlarda Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) tarafından yapılmıştır.

ABAD’ın yorumlarına geçmeden önce dava konusu olan markayı hatırlatmak isterim.

“TESTAROSSA” markası otomotiv dünyası ile birlikte dizi-film dünyasında da oldukça ünlüdür. Don Johnson’ın başrolünde olduğu kült bir dizi olan “Miami Vice” denince akıllara ilk gelen efsaneleşmiş, 1986 model beyaz renkte bir Ferrari TESTAROSSA’dır.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-23.png

Ferrari şirketi tarafından 1955 yılında tanıtımı yapılan ve 1987 yılında Madrid Anlaşması kapsamında marka olarak da tescil edilen “Testarossa” markasının uluslararası tescilinin kapsamında 12. sınıfa dahil “Taşıtlar; hava, kara ve su yoluyla hareket için cihazlar, özellikle motorlu arabalar ve bunların parçaları” malları bulunmaktadır.

Ayrıca, aynı marka Alman Patent ve Marka Ofisi’nde yine 12. sınıfta yer alan “Motorlu kara taşıtları (motosikletler, mobilet dahil) ve bu taşıtlar için motorlar, kavramalar ve transmisyon bağlantıları, transmisyon kayışları ve zincirleri, dişliler, frenler, fren disk ve balataları, şasiler, kaportalar, süspansiyonlar, darbe emiciler, şanzımanlar, direksiyonlar, jantlar.” için1990 yılında tescil edilmiştir.

2018 yılında Almanya’da Düsseldorf Bölge Mahkemesi’nin “TESTAROSSA” markası hakkında verdiği kullanmama nedeniyle iptal kararı, marka sahibi FERRARI firması tarafından temyiz edilmiş ve temyiz talebini inceleyen Düsseldorf Bölge Yüksek Mahkemesi, ABAD’a bazı sorular yönelterek yorum kararı talep etmiştir.

Alman Mahkemesi iptal kararına gerekçe olarak; söz konusu arabaların 1984-1991 yılları arasında üretiminin gerçekleştiğini, devamında ise 512 TR ve F512 M modellerinin üretiminin 1996 yılına kadar yapıldığını, ancak bu tarihten sonra herhangi bir araba için bu markanın kullanılmamasını göstermiştir. Bunun yanı sıra, kullanımın arabalar için değil, yalnızca Ferrari TESTAROSSA marka spor arabaların yedek parça ve aksesuarları için gerçekleştiğinin altı çizilmiştir.

Nitekim bu kullanımın Ferrari şirketinin ürettiği arabaların lüks ve yüksek fiyatlı araçlar olması sebebi ile zaten geniş çaplı olmadığı ve buna bağlı olarak yedek parça ve aksesuarların yine çok az sayıda üretildiği göz önünde tutulmuştur. Tüm bu sebeplerden dolayı “TESTAROSSA” markasının Ferrari şirketi tarafından 12. sınıfta yer alan mallar bakımından ciddi biçimde kullanılmadığına hükmedilmiştir.

Alman Mahkemesi’nin kararında değindiği asıl nokta, markanın yalnızca yüksek fiyatlı ve lüks arabalar için tescil edilmediği, bunun tam aksine genel olarak motorlu otomobiller ve bunların parçaları açısından tescilli bulunduğudur.

Otomotiv pazarının inanılmaz büyüklükte olması ve bu kadar geniş çaplı bir pazar içerisinde dava konusu markanın çok sınırlı sayıda üretimi yapılan pahalı araba parçaları ve aksesuarları için kullanılması sonucunda, markanın tescilli bulunduğu sınıfın bütünü açısından ciddi kullanımının bulunmadığı görüşü Mahkeme nezdinde ağır basmıştır.

İlk derece mahkemesinin kararındaki bazı hususları tartışmaya açık bulan Düsseldorf Bölge Yüksek Mahkemesi, doğaları gereği çok pahalı olan, sınırlı sayıda üretilen ve dolayısıyla da ciddi kullanımları için miktar olarak yoğun kullanımları söz konusu olamayacak mallar ve özellikle de lüks spor arabalar ve onların parçalarının ciddi kullanımı konusunda ABAD’dan görüş talep etmiştir.

Düsseldorf Bölge Yüksek Mahkemesi, ABAD’a yorumlaması amacıyla altı soru yöneltir; bu yazıda ABAD’ın üzerinde yoğunlaştığı ilk üç soru üzerinde duracağız:

1. 2008/95 sayılı Direktif’in 12. maddesi kapsamında ciddi kullanım incelenirken; marka geniş bir mal kategorisi (incelenen vakada kara taşıtları, özellikle motorlu arabalar ve bunların parçaları) için tescilliyken, kullanımın geniş kategorinin özel bir segmenti (incelenen vakada yüksek fiyatlı lüks spor arabalar ve bunların parçaları) için gerçekleşmesi durumunda; ciddi kullanım tescilli geniş kategorinin ilgili olduğu pazar bakımından mı yoksa ilgili özel pazar segmenti bakımından mı değerlendirilmelidir? Eğer, ilgili özel pazar segmenti bakımından kullanım yeterli ise marka iptal prosedürlerinde ilgili pazar segmenti bakımından mı muhafaza edilmelidir?

2. Üretimi yapılan ve Avrupa Birliği pazarına sunulan ürünlerin sonradan marka sahibi tarafından kullanılmış olarak satılması, 2008/95 sayılı Direktifi’nin 12. maddesi kapsamında markanın kullanımı olarak değerlendirilebilir mi?

3. Markanın hem asıl mal hem de asıl malın yedek parça ve aksesuarları için tescilli bulunduğu bir durumda; markanın satışı yapılan yedek parça ve aksesuarlar gibi ürünler için kullanılması, asıl ürün için de ciddi şekilde kullandığı anlamına gelir mi?

ABAD soruları 22 Ekim 2020 tarihli C-720/18 sayılı yorum kararı ile yanıtlamıştır, yorum kararı buradan görülebilir.

ABAD yorumuna birinci ve üçüncü soru ile başlamıştır.

Mahkeme cevaba ulaşmak adına ilk olarak tüketicinin bakış açısını dikkate almış ve malların veya hizmetlerin bir kategori olarak tanımlanabilecek şekilde ifade edildiği durumlarda; satın alınmak istenen o kategoriye dahil spesifik bir mal veya hizmetin, tüketici tarafından aynı marka için ilgili kategori kapsamına giren tüm mal ve hizmetlerle bağdaştırılıp bağdaştırılmayacağı sorusunun yanıtlanması gerektiğini belirtmiştir.  

Bu kapsamda yakın tarihte sonuçlanan ACTC v. EUIPO, C-714/18P sayılı karar da dikkate alınmıştır. İşbu kararda bir kategori içine sokulabilecek birden fazla mal veya hizmet için tescil edilmiş markaların ciddi kullanımları incelenmiştir. Kararda; geniş bir kategori olarak kabul edilebilecek bir tabir kullanılmasına karşın bu tabir kapsamındaki malların veya hizmetlerin birbirlerinden bağımsız birkaç kategoriye bölünebildiği hallerde, marka sahibinin söz konusu bağımsız kategoriler için markanın kullanıldığını tek tek kanıtlamasının gerektiği, kullanımı kanıtlayamadığı bağımsız kategoriler için hak iddia edemeyeceği vurgulanmıştır. Buna karşın, tescil edilen tabirin kapsamı geniş olsa da malların veya hizmetlerin bağımsız alt kategorilere bölünmesi mümkün değilse, markanın kullanımının ilgili kategori kapsamına girebilecek tüm mal ve hizmetler bakımından gerçekleştiği kabul edilmelidir yorumuna yer verilmiştir.  

Somut olay üzerinden yapılan değerlendirmede ise, yüksek fiyatlı lüks spor arabalarının pazarda kapladığı yer dikkate alındığında; spor arabaların normal otomobillere kıyasla yüksek performans veren motorlara sahip olduğu ve genel otomobillere kıyasla genelde daha lüks ve pahalı oldukları kabul edilse de, tüketicinin gözünde kullanım amacı bakımından diğer arabalardan ciddi şekilde farklılaşmadığı kanaatine varılmıştır. Spor arabaların da normal arabalar gibi belirli sayıda yolcu taşıyan bir ulaşım aracı olduğu yorumu yapılmış ve bu sebeple diğer arabalardan bağımsız bir alt kategori olarak kabul edilmesinin doğru olmayacağı belirtilmiştir.

Buna ek olarak, Alman Mahkemesi’nin “lüks” kavramı üzerinde durmasını değerlendiren ABAD, “lüks” kategorisine giren arabaların sınırlı sayıda olduğu ve bu arabaların 12. sınıfta bağımsız bir alt kategori oluşturmak açısından yetersiz görülmesi gerekliliğini tekrar vurgulamıştır.   

Yapılan bu tespitlerin ışığında Adalet Divanının birinci ve üçüncü sorular hakkında getirdiği yorum aşağıdaki şekilde oluşmuştur:

Bir markanın bir kategori kapsamına giren mallar ve onların parçaları için tescil edilmiş olması halinde; kullanım bu malların sadece bir kısmı (örneğin, yüksek fiyatlı lüks spor arabalar) veya bu malların sadece bir kısmının yedek parçaları veya aksesuarları için gerçekleşmişse, Direktif madde 12(1) kapsamında ciddi kullanımın var olduğu kabul edilmelidir. Bu durumun istisnası, ilgili olgu ve delillerin, tüketicilerin satın almak istedikleri malları tescilli markanın kapsadığı malların bağımsız bir alt kategorisi olarak algıladıklarını göstermesidir.

Mahkeme sorulan ikinci soruya cevap verirken genel kuralın aksine farklı bir şekilde yoruma gitmiştir.

Genel kural olarak, markalı bir ürünün yeniden satışa sunulması (örneğin markayı taşıyan bir ürünün ikinci el olarak satışı), markanın kullanıldığı anlamına gelmemektedir, çünkü marka yeni bir ürün üzerine konularak sahibi tarafından ilk kez satışa sunulduğunda zaten kullanılmıştır.

Buna karşın, markanın sahibi ikinci el ürünleri satarken, markayı asli işlevine, yani kaynak gösterme işlevine uygun olarak kullanmışsa, bu kullanım Direktif’in 12. maddesi uyarınca ciddi kullanım teşkil edebilir. Direktif’in 7. maddesinde düzenlenen marka hakkının tükenmesi hükmü de bu yorumu desteklemektedir. Bu hükme göre, sahibi tarafından veya onun onayıyla Avrupa Birliği’nde piyasaya sürülen mallar bakımından bir marka, marka sahibine sonraki kullanımı yasaklama hakkı vermeyecektir. Bununla birlikte, marka sahibinin piyasaya sürülen mallar bakımından üçüncü kişilerin kullanımını yasaklayamaması hali, ilgili mallar bakımından markayı kendisinin de kullanamayacağı anlamına gelmez.

Bu çerçevede, ikinci soruya verilmesi gereken yanıt, marka sahibinin ilgili markayla önceden piyasaya sürülmüş malları yeniden satışa sunması halinde, Direktif’in 12. maddesinin markanın sahibi tarafından ciddi kullanımının bulunduğu şeklinde yorumlanması gerektiği yönündedir.

ABAD bu önemli kararında; asıl ürünün yalnızca parçaları veya aksesuarları bakımından kullanımının, markanın asıl ürün için ciddi kullanımı sayılıp sayılmayacağı hususunu tartışırken, temel kriter olarak kullanıma konu malların tüketiciler tarafından bağımsız bir kategori olarak görülüp görülmeyeceği kıstasını koymuştur. Buna göre, bağımsız bir alt kategori olarak algılama bulunmuyorsa, yedek parça veya aksesuarlar için kullanımın asıl ürünün kullanımı sayılabileceğini, buna karşın bağımsız alt kategori olarak algılamanın varlığı halinde ise asıl ürünün kullanıldığının kabul edilemeyeceğini belirtmiştir. Bir diğer deyişle, bu tip durumlarda ulusal mahkeme veya otoriteler, öncelikle kullanıma konu kategorilerin ana üründen bağımsız bir kategori olup olmadığını inceleyecek ve kararlarını ona göre verecektir.

İnceleme konusu kararda, ABAD tarafından yapılan bir diğer önemli tespit; marka sahibinin markalı ürünleri piyasada ikinci el olarak yeniden satışa sunmasının, markanın ciddi kullanımı olarak kabul edilmesi gerektiği yönündedir.

Testarossa kararının markanın ciddi kullanımı hususunda ilerleyen yıllarda sıklıkla anılacak bir karar olduğunu düşünüyoruz.

Onurcan TUTAR

Aralık 2020

tutaronurcan@gmail.com

ÜÇ BOYUTLU MARKALARIN KORUNMASINDA GÖMBÖC KARARININ BİZE ANLATTIKLARI

Bilindiği üzere Avrupa Adalet Divanı 23 Nisan 2020 tarih ve C-237/19 sayılı ön yorum kararında üç boyutlu markaların “teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu bir şekilden oluşup oluşmadığı” ve üç boyutlu şeklin “mala asli değerini verip vermediği” hususunun değerlendirilmesinde yeni yorumlarda bulunmuştur. Bu yazı kapsamında, Adalet Divanının üç boyutlu marka başvurularının “teknik bir sonucu elde etmek amacıyla zorunlu olan” ya da “mala asli değerini veren” şekillerden oluşup oluşmadığının tespit edilmesinde bu zamana kadarki yaklaşımının ne olduğu ve ön yorum kararında önceki değerlendirmelere ilave olarak ne gibi kriterler getirdiği analiz edilmeye çalışılacaktır.

Ön yorum kararın İngilizce tam metni için:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225524&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17784215

Kararın Banu Eylül Yalçın tarafından yazılan ve IPR Gezgini’nde yayımlanan Türkçe değerlendirmesi için:

Yazıya öncelikle başvuruya konu işaretin ve ön yorum kararına konu anlaşmazlığın özetini yaparak başlayacağız. Ön yorum kararına konu üç boyutlu “Gömböc” isimli eşya esasında bir matematik keşfinin simgesi durumundadır ve hangi konumda bırakılırsa bırakılsın, kendi temel duruş konumuna geri gelmektedir. Bunu da biri kararlı biri kararsız iki denge noktasına sahip olması sayesinde yapabilmektedir.

Şekil-1-Ön yorum kararına konu Gömböc başvurusunun marka örneği

Adalet Divanı’nın ön yorumuna konu olan kararın en önemli detayı kanaatimizce Gömböc şeklinin 28’inci sınıfta yer alan “oyuncaklar” emtiası için şeklin teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu bir şekil olduğu gerekçesiyle reddedilmiş olması; başvuruya konu diğer emtialar olan 14. Sınıfa dahil “dekoratif eşyalar” ile 21. Sınıfa dahil “porselenden ve kristalden yapılmış dekoratif eşyalar” için Gömböc şeklinin mala asli değerini verdiği gerekçesiyle reddedilmiş olmasıdır. Diğer bir ifadeyle, evlerde dekor/süs amacıyla kullanılan aksesuar olarak nitelendirilebilecek emtialar için şeklin albenisi olması nedeniyle mala asli değerini verdiği değerlendirilmiştir. Oyuncaklar emtiası için ise Gömböc’ün kendi kendine temel pozisyonuna gelmesinin özellik arz etmesi ve şeklin kendisinin de bunu sağlaması nedeniyle “teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu şekil” olarak değerlendirilmiştir. Mehaz AB hukukunda bu ret gerekçeleri ayrı bentler olarak düzenlenmiş olmasına rağmen 6769 s. SMK’nın 5/1 (e) bendinde hepsi bir arada, ayrıma gidilmeksizin, yer verilmiş durumdadır. Kanaatimizce bu ayrımın farkına varmak, verilen kararın ve yapılan değerlendirmelerin daha anlaşılır olmasını kolaylaştırılacaktır.

Mahkemeye yöneltilen ilk soruyla esas itibarıyla başvuruya konu işaretin yalnızca ürünün kendi şeklinden oluştuğu durumlarda “şeklin teknik bir sonucu elde etmek amacıyla zorunlu olan şekilden” oluşup oluşmadığının değerlendirilmesinde başvuruya/tescile konu marka örneği ile sınırlı bir değerlendirme mi yapılmalıdır yoksa ürünün hitap ettiği tüketici kesiminin şekli algılayış biçimi de dikkate alınabilir midir sorusunun cevabı aranmaktadır.

Hükümsüzlüğe konu Rubik Küp başvurusu

“Şeklin teknik bir sonucu elde etmek amacıyla zorunlu olan şekilden” oluşup oluşmadığının değerlendirilmesinde tescile veya başvuruya konu olmuş marka örneği ile sınırlı bir değerlendirme mi yapılacağına ilişkin Divan’ın vermiş olduğu olumsuz yanıt esas itibarıyla hiç de sürpriz değildir. Zira Rubik küp kararında[1] Adalet Divanı, AB Genel Mahkemesi’nin “Rubik küplerinin, yatay ve dikey parçalarının dönme özelliği, başvuruya konu şekilde gösterildiği üzere siyah çizgilerden veya parçalı yapısından kaynaklanmamakta olduğu, dönme özelliğine yol açan etkenin küplerin içinde mevcut bir mekanizmadan kaynaklandığı ve bu mekanizma markanın grafik gösteriminde görülebilir nitelikte değildir.” şeklinde değerlendirmesinin 5/1 (e) (ii) bendi ile korunmak istenen kamu çıkarının çok dar anlamda yorumu olduğunu, bu şekilde bir tescil ile tescil sahibine teknik bir çözümü elde etmek için zorunlu olan şekil ile birlikte dönme kapasitesi olsun ya da olmasın benzer şekillerin de tescilini veya kullanımın engelleme yetkisinin bahşedildiğini, böyle bir yaklaşımın ise 5/1 (e) (ii) bendinin amacına uygun düşmeyeceğini belirterek AB Genel Mahkemesi’nin kararını bozmuş ve 28. Sınıfta “üç boyutlu bulmacalar” emtiaları için tescilli markanın teknik bir sonucu elde etmek için gerekli şekli içerdiği gerekçesiyle 5/1 (e) (ii) bendi gereğince hükümsüzlüğüne karar vermiştir.

8. ve 21. Sınıfa dahil çatal, bıçak takımları ile mutfak eşyaları için tescilli marka

Yine yukarıda tescile konu görseli bulunan marka için Adalet Divanı 11.05.2017 tarih ve C-421/15P sayılı Yoshida kararında[2], EUIPO Temyiz Kurulu’nun marka örneğinde siyah noktalar olarak temsil edilen girintilerin çatal, kaşık, bıçak saplarında kullanıldığı, bu sayede kullanıcıların rahat kavramasını sağladığı ve çatal, kaşık ve bıçağın kullanımı sırasında da kaymasını önleme işlevini gördüğünü belirterek 8. ve 21. Sınıflarda tescilli başvurunun EUTMR 7/1 (e) (ii) bendi uyarınca hükümsüzlüğüne yönündeki kararını onamıştır. Burada da görüleceği üzere, tescile konu şekilde ne çatal ne bıçak ne de başka bir mutfak aleti olmasına rağmen başvuruya konu şeklin gerçek hayatta ürünlerin üzerine uygulanmış hali göz önüne alınarak bir değerlendirilmede bulunulmuştur.

Bu soru anlamında, kararda yeni olarak değerlendirilebilecek tek husus “şeklin teknik bir sonucu elde etmek amacıyla zorunlu olan şekilden” oluşup oluşmadığının değerlendirilmesinde marka örneği dışına çıkılan hallerde sadece güvenilir kaynakların esas alınması gerektiği belirtilmiştir ki bu da kanaatimizce çok aydınlatıcı/yol gösterici nitelikte değildir. Zira karar alıcılar zaten böyle bir değerlendirme yaparlarken kararını desteklemek adına azami dikkat göstererek güvenilir kaynaklardan bilgi sağlayacaklardır. Adalet Divanı daha önceki Lego kararında[3] da bu husus patent korumasına konu belgelerin işlevin ne olduğunu anlamak için kullanılabileceğine cevaz vermiştir.

Ön yorum kararına konu değerlendirmelerden bir diğeri de marka başvurusuna konu şeklin aynı zamanda tasarım tesciline konu olması durumunda, şeklin doğrudan mala asli değerini vermesi durumunun söz konusu olup olamayacağına ilişkin değerlendirmedir. Esas itibarıyla, Adalet Divanı’nın bu soruya vermiş olduğu “hayır” cevabı da tarafımızca sürpriz olarak değerlendirilmemektedir. Zira bunun aksi bir değerlendirme, tasarım tesciline konu olan her şeklin marka olarak tesciline müsaade edilmemesi anlamına gelecektir. Mala asli değerini verme hususunun mutlak ret olarak düzenlenmesindeki amacının sınai mülkiyet sisteminde sınırlı koruma süresi öngörülen patent ve tasarım haklarının sınırlı süreli korumaya tabi olmayan marka koruması alınarak koruma süresinin haksız olarak uzatılmasının önüne geçmek olduğu hususu göz önüne alındığında tescil için ret gerekçesi ancak tasarımın koruma süresinin dolması sonrası herkesin bu şekli özgürce kullanabiliyor olması durumunda söz konusu olabilecektir. Zira öz itibarıyla koruma konusu şeklin aynı anda hem tasarım korumasına konu olması hem de marka tesciline konu olmasında herhangi bir beis bulunmaz ama tasarım koruması sonlandıktan sonra kamuya mal olması gereken şeklin marka olarak ilanihaye korunması hakkaniyet ile bağdaşmayacaktır.

Yazının son bölümünde, Adalet Divanı’nın belki de bu kararda en önemli değerlendirmesinin bulunduğu “mala asli değerini verme” hususunun nasıl belirleneceği ve bu hususta ilgili tüketici kesiminin algısının dikkate alınıp alınamayacağına ilişkin soruya verdiği cevap incelenecektir.

Adalet Divanı, ilgili kamu kesiminin algısının ancak şekle ilişkin temel karakteristik özelliklerin belirlenmesi aşamasında dikkate alınabileceğini belirtmiştir. “Mala asli değerini verme” ret gerekçesinin ise ancak tüketicilerin mala ilişkin satın alma kararlarının öncelikli sebebinin bu şekilden kaynaklanıyor olduğunun güvenilir kanıtlarla desteklendiği durumlarda uygulanması gerektiği değerlendirmesinde bulunmuştur. Kararda bu güvenilir kanıtlara ilişkin açıklama veya detay belirtilmemiş olsa da bizim kişisel görüşümüz bu ret gerekçesinin işletilebilmesi için en azından bağımsız araştırma firmaları tarafından yapılmış güvenilir kamuoyu araştırmaları gibi enstrümanlarla malın öncelikli satın alınma sebebinin malın kendi şeklinin olduğunun ortaya konulması beklenmektedir.

SONUÇ

Adalet Divanı kararının üç boyutlu markaların korunmasında “mala asli değerini verme” ve “teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu” olan şekillerin değerlendirilmesine ilişkin uygulamada yaşanan sorunların giderilmesine ilişkin getirmiş olduğu açıklamalar yeterli olmasa da bu yönde bir çabanın varlığını ortaya koymaktadır. Adalet Divanı’nın tüketicilerin öncelikli satın alma saiklerinin ürünün görünümünden mi yoksa ürünün sahip olduğu özelliklerinden mi kaynaklandığının tespiti için önermiş olduğu “güvenilir kaynaklarla ispat” çözümü bir ilerleme olarak kabul edilebilir.

Son olarak, kanaatimizce “mala asli değerini verme” ret gerekçesinin uygulanmasında, başarılı tasarımların, çok başarılı olmaları durumunda bedel ödemeleri gibi bir durumla karşılaşmaları söz konusu olmaktadır. “Mala asli değerini verme” ret gerekçesinin tasarım süresinin dolmasından sonra uygulanmasında herhangi bir beis yoktur zira haksız bir süre uzatımı söz konusu olmaktadır. Ancak üç boyutlu şekil hiç tasarım korumasına konu edilmeden doğrudan marka korumasına konu edilmesi durumunda değerlendirme nasıl olacaktır? Tasarımcılar görünüm için tasarım koruması aldıklarında koruma süresi sonunda şeklin kamuya mal olacağını kabul ederek bu korumadan yararlanmaktadır, öte yandan daha ilk baştan, örneğin şirketlerin fikri mülkiyet politikası olarak patent koruması yerine ticari sır olarak korumayı tercih etmesi benzeri bir stratejiyle, görünüm için tasarım tescili almak yerine marka olarak tescil almaları durumunda değerlendirme nasıl olacaktır? Konunun tartışmaya değer olduğunu düşünüyor ve bundan sonraki değerlendirmeyi okuyucuya bırakıyoruz.

Konuyu ilgi çekici bulanlar ve 6769 s. SMK 5/1 (e) bendi kapsamında “teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu şekil” ile “mala asli değerini veren şekillerin” incelemesinin ne şekilde yapılması gerektiği ve uygulamada karşılaşılan sorunlar hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler, yazmış olduğum Terazi Hukuk Dergisi’nin 152. “Fikri Mülkiyet Özel” sayısında çıkan “6769 s. SMK’nın 5/1 (e) bendi Uyarınca Teknik Bir Sonucu Elde Etmek İçin Zorunlu Olan veya Mala Asli Değerini Veren Şeklî ya da Başka Bir Özelliğini Münhasıran İçeren İşaretlerin İncelenmesi ve Karşılaşılan Sorunlar” (https://www.jurix.com.tr/article/18826 ) başlıklı makalemize göz atabilirler.

Erman Vatansever

vatanseverman@yahoo.com

Aralık 2020



[1] Avrupa Adalet Divanı, 10.11.2016 tarih ve C 30/15P sayılı Rubik küp kararı, Simba Toys GmbH & Co. KG v EUIPO http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=730E926699B016825EBA1122238B223F?text=&docid=185244&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=18308591

[2] Kararın tam metni için: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190588&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=18309095

Davanın safahatı ve karar hakkında daha detaylı Türkçe bilgi için: https://www.jurix.com.tr/article/18826

[3] Avrupa Birliği Adalet Divanı, 14.09.2010 tarih ve C-48/09 P sayılı Lego kararı

TASARIMLARIN AYIRT EDİCİLİĞİ ABAD GENEL MAHKEMESİ ÖNÜNDE *(T-352/19)


Bu yazı Temmuz 2020’de hazırlanmış ve ilk olarak Aralık 2020’de Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi’nde yayımlanmıştır.


Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 12 Mart 2020 tarihli T-352/19[1] sayılı kararının aktarımı bu yazının konusunu oluşturmaktadır. Karar aktarılırken, karar metni Türkçe’ye birebir çevrilmeyecek, kararın arka planındaki süreç ve kararın gerekçelerinin anlatımı yöntemi tercih edilecektir. Bu bağlamda; numaralandırılmış 53 paragraftan oluşan karar, numaralandırılmış paragraflar düzeninde değil, karar metninin akışına sadık kalınmış bir metin örgüsü içerisinde paylaşılacaktır. 

DAVANIN KONUSU:

Birlik tasarımları, Hükümsüzlük süreçleri, Gıda maddeleri ambalajından oluşan tescilli Birlik tasarımları, Önceki tarihli tasarım, Hükümsüzlük nedenleri, Ayırt edici nitelikten yoksunluk, Bütünsel izlenimin farklı olmaması, 6/2002 sayılı Birlik Tüzüğü maddeler 6(1)(b), 25(1)(b).

TARAFLAR:

Davacı: Gamma-A SIA (bir Letonya firması)

Davalı: Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)

Müdahil: Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss SIA (bir Letonya firması)

MAHKEME:

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi (Beşinci Dairesi)

İHTİLAFIN GEÇMİŞİ:

Davacı Gamma-A SIA, aşağıdaki üç farklı açıdan görünüme sahip Birlik tasarımının tescili için 10 Nisan 2012 tarihinde Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne başvuruda bulunur ve tescili elde eder.

Tasarım, Locarno Sınıflandırması’nın 9-3 sınıfındaki “Gıda maddeleri için ambalajlar.” ürünlerine uygulanmak için tescil edilmiştir.

Müdahil Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss SIA (önceki unvanı Piejūra SIA), 3 Mart 2017 tarihinde yukarıdaki tescilli tasarım 6/2002 sayılı Birlik Tüzüğü’nün 52. maddesi uyarınca hükümsüz kılınması için EUIPO’ya talepte bulunur.

Hükümsüzlük talebinin gerekçeleri; tescilli tasarımın 6/2002 sayılı Birlik Tüzüğü’nün 5. ve 6. maddeleri anlamında yeniliğe ve ayırt ediciliğe sahip olmamasıdır.

Hükümsüzlük talebi sahibi talebini aşağıdaki iddia ve kanıtlar üzerine kurmuştur: “Hükümsüzlüğü talep edilen tasarım; kaldırılabilir şeffaf bir kapağa sahip gıda maddeleri için kullanılacak bir ürünle aynı olması anlamında yeni değildir veya bilgilenmiş tüketici üzerinde aynı bütünsel izlenimi yaratacaktır, önceki tasarım CANPEEL® olarak bilinmektedir ve “O. Kleiner AG” firması tarafından geliştirilmiştir. Önceki tasarımın kamuya daha önce sunulduğunu gösterir bir beyan O. Kleiner’den alınmıştır, bu beyanda tasarımın Düsseldorf’taki Interpack Fuarı’nda 2008 yılında sergilendiği belirtilmektedir, şirketin Aralık 2008 tarihli gazetesinde tasarımın 2008 yılında birkaç ambalaj ödülü kazandığı bilgisi verilmiştir ve 2011 yılında Letonya menşeili bir konserve balık firmasının deneme amaçlı olarak O. Kleiner’den birkaç kutu CANPEEL® ambalajı aldığına yönelik yazışmalar sunulmuştur.” Yukarıda belirtilen şirket gazetesinde yer alan ambalaj şekli aşağıdadır:

EUIPO Hükümsüzlük Birimi 21 Kasım 2017 tarihinde verdiği kararla hükümsüzlük talebini reddeder. Birime göre; inceleme konusu tasarımlar açma halkalarındaki farklılıklar ve ambalaj içinde yer alan birlikte kullanılacakları gıda maddeleri dikkate alındığında aynı değillerdir ve dolayısıyla hükümsüzlüğü talep edilen tasarımın yeni olmadığı yönündeki iddia yerinde değildir. Ayırt edici karaktere yönelik hükümsüzlük iddiası ise; hükümsüzlük talebine konu ambalajın içindeki gıda maddelerinin görünür olması, bu bağlamda tasarımın parçasını oluşturması ve dolayısıyla tasarımlar arasındaki farklılıkların, bilgilenmiş tüketiciler nezdinde farklı bütünsel izlenim oluşturmak için yeterli düzeyde olması nedeniyle kabul edilmemiş ve talebe konu tasarımın ayırt edici karakteri olduğu sonucuna varılmıştır.

Talep sahibi, bu karara karşı aynı gerekçelerle itiraz eder ve itirazı EUIPO Temyiz Kurulu tarafından 25 Mart 2019 tarihinde karara bağlanır.

Temyiz Kurulu, Hükümsüzlük Birimi’nin kararını hükümsüzlük talebine konu tasarımın ayırt edici karakterin bulunmaması nedeniyle bozar. Temyiz Kurulu’na göre; hükümsüzlük talebine konu tasarım bilgilenmiş tüketici üzerinde önceki tarihli tasarımla aynı bütünsel izlenimi yaratacaktır, bunun nedeni tasarımların görünümlerine ilişkin olarak aynı karakteristik özelliklere sahip olmalarıdır. Kurul’a göre, tasarımın uygulanacağı ürünler ambalajlar olduğu için dikkate alınması gereken ambalajların görünümüdür. Buna karşılık, ambalajın veya kapağının şeffaf olması nedeniyle ambalaj içindeki gıdaların görünmesi hususuna bağlı olmaksızın, ambalajların içinde yer alan gıda ürünlerinin görünümlerinin önemi bulunmamaktadır. Bu çerçevede, Temyiz Kurulu, EUIPO Hükümsüzlük Birimi’nin kararını iptal etmiş ve ayırt edici karakterin bulunmaması nedeniyle ihtilaf konusu tasarımı hükümsüz kılmıştır.

Gamma-A SIA, Temyiz Kurulu’nun kararına karşı Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nde kararın iptali talebiyle dava açar. Davacı tarafından iptal talebine dayanak olarak tasarımların bilgilenmiş kullanıcı üzerinde aynı genel izlenime yol açmadığı ve tasarımın ayırt edici karakterden yoksun olmadığı iddia edilmektedir.  

Bir tasarımın 6/2002 sayılı Tüzük kapsamında koruma alanı bulabilmesi için tasarımın söz konusu yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen ayırt edici karaktere sahip olması şarttır. 6/2002 sayılı Tüzüğün 6(1)(b) maddesine göre; bir topluluk tasarımının bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenimin söz konusu tasarımın başvuru tarihinden önce kamuya sunulmuş herhangi bir tasarımın bıraktığı genel izlenimden farklı olması gerekmektedir. Ayrıca, 6/2002 sayılı Tüzüğün 6(2) maddesi de bir tasarımın ayırt edici olup olmadığı değerlendirirken tasarımcının, bu tasarımı geliştirirken sahip olduğu seçenek özgürlüğünün dikkate alınması gerektiğini belirtmektedir.

İçtihatlara göre; bir tasarımın ayırt edici kabul edilebilmesi için, tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenimin önceki bir tasarımla karşılaştırıldığında ufak farklılıklardan ziyade genel görünüm üzerinde belirgin bir farklılık yaratması gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır.

Yine, bir tasarımın ayırt edici karakterinin bulunup bulunmadığına ilişkin yapılacak olan değerlendirmede, tasarıma konu edilen ürünün doğası ve özellikle ait olduğu endüstri kolu, tasarımcının tasarımı geliştirmekteki seçenek özgürlüğü, bilgilenmiş kullanıcıyı karşılaştırılan tasarımlardaki farklılıklara karşı daha özenli hale getirebilecek teknoloji doygunluğuna ulaşılıp ulaşılmadığı ve ürünün kullanım şekli dikkate alınmalıdır.

Dolayısıyla, somut uyuşmazlıkta ihtilaf konusu topluluk tasarımının 6/2002 sayılı Tüzük kapsamında ayırt edici karaktere sahip olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir.

Mevcut davaya konu edilen kararda Temyiz Kurulu, ihtilaf konusu tasarıma ilişkin olarak bilgilenmiş kullanıcının dikkate alınacağı sektörün endüstriyel gıda ambalajı sektörü olduğunu ifade etmiştir.

Temyiz Kurulu, ihtilaf konusu tasarımın kullanılması amaçlanan ürünlerin işlevinin gıda maddeleri için ambalajlama olduğunu ve ihtilaf konusu tasarımın bilgilenmiş kullanıcısının, kabı gıda ile dolduran gıda işleme endüstrisinin profesyonelleri, özellikle balık konserveleri ve diğer yandan, içeriğini tüketmek için kabı açan ortalama konserve tüketicisi olduğunu belirtmiştir. Söz konusu kararda Temyiz Kurulu ayrıca ihtilaf konusu tasarımın tasarımcısının geniş bir seçenek özgürlüğüne sahip olduğunu, zira ürünün işlevini sınırlamaksızın farklı şekil ve malzemelerle farklı görünümlere sahip kaplarda yiyeceklerin korunmasının mümkün olduğunu belirtmiştir.

Temyiz Kurulu dava konusu kararda; bilgilenmiş kullanıcı üzerinde ihtilaflı tasarımın ürettiği genel izlenimi değerlendirmesinin ardından, söz konusu tasarımın önceki tasarıma göre bir ‘déjà vu’ izlenimi ürettiği sonucuna varmıştır. Temyiz Kurulunun bu konudaki tespiti uygun bulunmuştur. Gerçekten de ihtilaf konusu ambalaj tasarımının, daha önceki tasarım ile aynı özelliklere sahip olduğu her ikisinin de yarı saydam, tırnaklı şeffaf bir kapağı olan metal konteynırdan oluştuğu görülmektedir.

Söz konusu tasarımlara bakan bilgilenmiş kullanıcı, metal kapların aynı dairesel kesite sahip olduğunu, çap ve yüksekliklerinin aynı olduğunu, renklerin aynı olduğunu -her iki tasarım da tabanda altın, üst kenarda gümüş renktedir- kolaylıkla fark edecektir. Ayrıca, kapak ve tırnak, söz konusu tasarımların fonksiyonel elemanları olmasına rağmen, kapak kabın kenarına yapıştırılmış saydam bir film ve tırnak ise küçük, yarı saydam bir çıkıntıdır. Bu durum aynı zamanda, daha önceki tasarıma ilişkin olarak ihtilaf konusu tasarımın bilgilenmiş kullanıcısı perspektifinden ‘déjà vu’ izlenimi üretilmesine katkıda bulunmaktadır.

Davacı, tasarımın üzerinde kullanılması amaçlanan ürünün ‘gıda maddeleri için ambalaj’ olarak belirtilmesinin, söz konusu ambalaj içeriklerinin görünür olması koşuluyla tasarım koruma kapsamının, ambalajın içeriğini de kapsayacak şekilde genişletilmesini engellemeyeceğini belirtmiştir.

Bu bağlamda, ilk olarak, bir tasarımın üzerinde kullanılması amaçlanan ürünlerin sınıflandırması, tek başına, 6/2002 sayılı Tüzüğün 36(6) maddesi uyarınca, tasarımın sağlayacağı korumanın kapsamını belirlemeye yetmez, ancak tasarımın önceki tarihli bir tasarıma göre ayırt edici karaktere sahip olup olmadığını değerlendirmek amacıyla, bilgilenmiş kullanıcı üzerinde tasarımın oluşturduğu genel izlenimin belirlenmesine katkıda bulunabilir.

6/2002 Sayılı Tüzükte de belirtildiği gibi, bir tasarımın ayırt edici karaktere sahip olup olmadığına ilişkin değerlendirme, tasarımı inceleyen bilgilenmiş bir kullanıcı üzerindeki genel izlenim ile diğer unsurların yanı sıra tasarımın üzerinde kullanılması amaçlanan ürünün doğası da göz önüne alınarak mevcut tasarım grubu tarafından üretilenden açıkça farklı olup olmadığına dayanmalıdır. Ayrıca, tasarımın üzerinde kullanılacağı ürünün tanımlanmasının, tasarımın ayırt edici karakterini değerlendirmek hususunda yardımcı olduğunun vurgulandığı içtihat[2] da mevcuttur.

Bu nedenle, Temyiz Kurulu, ihtilaf konusu tasarımın önceki tasarıma göre ayırt edici olup olmadığını, tasarımların bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktıkları genel izlenimi değerlendirirken tasarımın üzerinde kullanılacağı ürün grubunu -huzurdaki davada gıda ürünleri için ambalajlar- dikkate alma hakkına sahiptir. Ayrıca, davacının iddiasının aksine, üzerinde kullanılması amaçlanan ürünün ambalajın içerisinde görünür olması, ihtilaf konusu tasarıma verilen korumayı bu içeriklere göre genişletmemektedir. Gerçekten de ihtilaf konusu tasarıma konu ambalajın içeriğinin görünür olmasına ilişkin söylenebilecek tek şey gıda ambalajının amacına yönelik daha iyi bir görüntü sağlaması olabilir.

Davacının iddiası Temyiz Kurulu kararının, ihtilaf konusu tasarımın içeriğinin gözükmesi hususunu kapsam dışı bırakılması sebebiyle hatalı olduğuna ilişkindir. Bu bağlamda davacıya göre, tasarımlar tarafından ortaya konulan genel izlenimlerin karşılaştırılmasının sadece gerçekte korunan unsurlarla ilgili olması gerektiğine dikkat edilmelidir.

Temyiz Kurulu tarafından verilen kararda haklı olarak vurgulandığı üzere, ihtilaf konusu tasarım koruması, belirli özelliklere ve bileşenlere sahip gıda maddesi ambalajı görünümüne, yani yarı saydam tırnaklı şeffaf bir kapağı olan metal bir kaba ilişkindir. Bu nedenle, kabın içindeki gıda maddeleri, 6/2002 sayılı Tüzüğün 6(1) maddesinde atıfta bulunulan “genel izlenimi” değerlendirme noktasında dikkate alınmamalıdır.

Davacı, tasarımların bilgilenmiş kullanıcılar tarafından birbirinden ayırt edilebileceğini, zira şeffaf kapakların gıda ambalajının içerisinde yer alan gıdayı spesifik olarak düzenlendiği şekliyle gösterdiğini ve bu durumun önceki tasarımdan farklı olarak ihtilaf konusu tasarıma daha çekici bir görünüm kazandırdığını belirtmektedir. Davacı, bilgilenmiş tüketicinin, tasarıma konu kapların içerdiği gıdayı tüketmek için seçim yapacağını, gıda işleme endüstrisi profesyonellerinin bile ihtilaf konusu edilen tasarıma konu kapları boş ve gıdasız görmeyeceğini, sonuç olarak tasarıma konu kapların içerisinde yer alan gıda maddelerinin, bilgilenmiş kullanıcı üzerinde oluşan genel izlenimin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtmiştir.

Belirtmek gerekir ki, yukarıdaki paragraflarda “ortalama konserve tüketicisi” şeklinde ortaya konan bilgilenmiş kullanıcı, markalar arasındaki ayırt edicilik değerlendirilirken kıstas kabul edilen makul derecede bilgilendirilmiş ve makul derecede gözlemci, ihtiyatlı olduğu kabul edilen ‘ortalama tüketiciye’ karşılık gelmemektedir.  

İçtihatlara göre; “bilgilenmiş kullanıcı” markalarda kıstas alınan ortalama tüketici gibi belirli bir bilgiye sahip olması gerekmeyen ve doğrudan bir karşılaştırma yapmayan tüketici gibi tanımlanmamakla beraber sektör uzmanı yahut teknik bilgiye sahip kişi de değildir. Tasarım karşılaştırmasında bakış açısı ortaya konan “bilgilenmiş kullanıcı” bunların ikisi arasında bir yerde durmaktadır. Dolayısıyla, bilgilenmiş kullanıcı kavramı, ortalama düzeyde ilgi gösteren bir kullanıcıya değil, kişisel deneyimi veya sektördeki geniş bilgi birikiminden dolayı özellikle gözlemci olan bir kişi şeklinde anlaşılabilir. Genellikle bilgilenmiş kullanıcı, markadaki ortalama tüketiciden farklı olarak tasarımların doğrudan karşılaştırmasını yapabilir.

“Bilgilenmiş kullanıcı”; tasarımcı yahut teknik bilgiye sahip kişi değil ancak, ilgili sektörde var olan çeşitli tasarımları bilen, bu tasarımların içerdiği özelliklere dair belirli bir bilgisi olan, söz konusu ürünlere olan ilgisinin bir sonucu olarak, mevcut davada olduğu gibi tasarımı kullanırken nispeten yüksek düzeyde dikkat gösteren kişilerdir.

Bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bir tasarımın bıraktığı genel izlenim, bu tasarım ile temsil edilen ürünün kullanım şeklini/amacını da içerir.

Buna göre; ihtilaf konusu tasarımın bilgilenmiş kullanıcısı ister konserve tüketicisi ister gıda işleme endüstrisi profesyoneli olsun, tasarımın üzerinde kullanılacağı ürünlerin amacına uygun olarak, yani gıda ürünleri için ambalaj olarak değerlendirme yapacak ve bu ambalaj ile ambalajın içeriğindeki ürün arasında ayrım yapabilecektir.

Bu nedenle, Temyiz Kurulu kararında haklı olarak belirtildiği üzere, tasarımın üzerinde kullanıldığı ürünün ve bu ürünün aranjmanının görünür olması ihtilaf konusu tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenime etki etmemektedir.

Davacı, sadece ürünlerin görünür kısımları veya parçalarına ilişkin tasarım koruması elde edilebileceği yönündeki 6/2002 sayılı Tüzüğün ilgili hükümlerine ve ABAD içtihatına[3] atıfla argümanlarını desteklemektedir. Davacı, ihtilaf konusu tasarımda kabın şeffaf kapağı sayesinde içindeki ürünlerin görünür olmasının bilgilenmiş kullanıcı tarafından bu ürünlerin kalitesi ve aranjmanına ilişkin değerlendirmede bulunulmasını sağlayacağını ve bu durumun ürünün satın alınıp alınmamasındaki en önemli etken olacağını belirtmektedir. Bu noktada unutulmamalıdır ki, davacı tarafından atıfta bulunulan hükümler, birleşen parça ve görünür olmayan özelliklerin tasarım koruması kapsamı dışında bırakılmasına ilişkindir. Somut olayda hem ihtilaf konusu tasarımın hem de önceki tasarımın içerdiği ürünler görünür olmasına rağmen, bu ambalajdaki gıda maddeleri tasarımın genel görünümünü etkilememektedir. Nitekim, söz konusu tasarımların spesifik özelliği saydam tırnaklı şeffaf bir kapağı olan metal kap olmasıdır.

Davacı ayrıca, tasarımın korunmasına ilişkin 13 Ekim 1998 tarih ve 98/71/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinin 11. maddesine dayanmaktadır (OJ 1998 L 289, s. 28). Davacı bu madde kapsamında başvuruda kısmen veya tamamen başvuru sahibi tarafından görünür olarak gösterilen özelliklerin tasarım korunması kapsamında bulunduğunu belirterek, ihtilaf konusu tasarımda tasarımın üzerinde kullanacağı ürünün gözüktüğünü ve dolayısıyla bu ürünün de tasarımın bir parçası olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtmektedir.

Ancak, davacının bu hükme dayanması da mümkün değildir. Zira 98/71 sayılı Direktif, Üye Devletlerin tasarım yasaları arasındaki farklılıkların giderilmesine katkıda bulunmaktadır ve bu nedenle Üye Devletlerin mevzuatında yer alan tasarım korumasındaki yasal farklılıklar iç pazardaki rekabeti bozmamaktadır. Somut olayda, söz konusu tasarımlar arasında hükümsüzlük için bağımsız zemin oluşturan 6/2002 sayılı Tüzüğün 25(1)(d) maddesi anlamında bir ihtilaf olup olmadığını değerlendirmek gerekli değildir çünkü bir üye ülkenin kendi yasaları kapsamında korunan bir tasarım gündeme getirilmemiştir. Öte yandan, 6/2002 sayılı Tüzük ve içtihatlara göre; bir tasarımın ayırt edici kabul edilebilmesi için, tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenimin önceki bir tasarımla karşılaştırıldığında ufak farklılıklardan ziyade genel görünüm üzerinde belirgin bir farklılık yaratması gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır.

Temyiz Kurulu kararında, somut olaya emsal teşkil etmesi açısından otomobil örnek olarak gösterilmiş ve camları ile tavanı cam olan bir arabanın içindeki yolcular gözükmesine rağmen tasarımın ayırt ediciliği değerlendirilirken bu hususun dikkate alınmayacağı belirtilmiştir. Ancak, davacı bu örneğe itiraz etmiş ve bir arabanın içindeki yolcularla satılmayacağını dolayısıyla otomobil örneğinin somut olaya emsal teşkil etmeyeceğini belirtmiştir. Şüphesiz ki davacının da belirttiği gibi hiçbir otomobil içindeki yolcularla birlikte satışa sunulmamaktadır. Fakat, yukarıda da ayrıntılı olarak yer verildiği gibi, ihtilaf konusu tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerindeki genel izlenimi değerlendirilirken, ambalajın veya kapağın şeffaf olmasına, içerdiği gıda maddelerinin özelliklerine, kalitesine ve düzenlenmesine bakılmaksızın yalnızca ambalaj tasarımının görünen özellikleri dikkate alınmalıdır.

Davacı, tasarımların yalnızca içinde yer alan ürünler anlamında farklılaşmadığını, onları ayıran diğer unsurların da birlikte değerlendirilmesi neticesinde bilgilenmiş kullanıcı nezdinde farklı algı yaratacağını iddia etmektedir. Davacı bu iddiasını desteklemek için kapağı açma tırnaklarının farklı olduğunu ihtilaf konusu tasarımda söz konusu tırnağın daha küçük ve görünmez olduğunu buna karşılık önceki tasarımda büyük olduğunu, tam anlamıyla şeffaf olmadığını belirtmiştir. Bu noktada belirtmek gerekir ki tasarımcının tasarımı geliştirme özgürlüğü ne kadar kısıtlanırsa tasarımlar arasındaki küçük farklılıklar bilgilenmiş kullanıcı üzerinde farklı bir genel izlenim oluşturmak için o kadar yeterli olabilecektir. Öte yandan, tasarımcının tasarım geliştirmekteki seçenek özgürlüğü ne kadar fazlaysa, söz konusu tasarımlar arasındaki küçük farklılıkların bilgilenmiş bir kullanıcı üzerinde farklı bir genel izlenim yaratmak için yeterli olma olasılığı o kadar düşüktür.[4]

Tasarımcının ihtilaf konusu tasarımı geliştirmekteki seçenek özgürlüğü dikkate alındığında davacının belirttiği tırnak boyutu küçüklüğü yahut şeffaflığı ile ilgili olarak gündeme getirilen farklılık genel görünüme etki etmemektedir ve sonraki tasarımı farklılaştırmaya yetmemektedir.

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere Temyiz Kurulu’nun ihtilaf konusu tasarımın ayırt edici karaktere sahip olmadığına ilişkin olarak verdiği kararda herhangi bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

Bu nedenle, davanın tüm talepleri bakımından reddi gerekmektedir.

Gülçen ATASEVER

gulcenatasever@gmail.com

Önder Erol ÜNSAL

unsalonderol@gmail.com

Aralık 2020


[1] Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin kararının İngilizce metni için bkz.: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=51A8CF1C8121623AE7EF2CB8E02D7DD3?text=&docid=224390&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7456881

[2] (bkz. 13 Mayıs 2015 tarihli karar, Group Nivelles v OHIM – Easy Sanitairy Solutions (Duş drenaj kanalı), T ‑ 15/13, AB: T: 2015: 281, paragraf 133).

[3] 9 September 2014, Biscuits Poult v OHIM — Banketbakkerij Merba (Biscuit) (T‑494/12, EU:T:2014:757)

[4] bkz. 18 Temmuz 2017 tarihli karar , Chanel – EUIPO – Jing Zhou ve Golden Rose 999 (Süsleme), T ‑ 57/16, AB: T: 2017: 517, paragraf 30

ABAD “BROMPTON BİSİKLETİ” KARARI – BİR TEKNİK SONUCU ELDE ETMEK İÇİN GEREKLİ ÜRÜN BİÇİMLERİNİN TELİF HAKKI KAPSAMINDA KORUNMASI *(C-833/18)

Brompton Bicycle Model Year 21

* Bu yazı Temmuz 2020’de hazırlanmış ve ilk olarak Aralık 2020’de Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi’nde yayımlanmıştır.


Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın 11 Haziran 2020 tarihli C-833/18[1] sayılı yorum kararının aktarımı bu yazının konusunu oluşturmaktadır. Karar aktarılırken, karar metni Türkçe’ye birebir çevrilmeyecek, yorum kararının arka planındaki süreç ve yorumun gerekçelerinin anlatımı yöntemi tercih edilecektir. Bu bağlamda; numaralandırılmış 39 paragraftan oluşan karar, numaralandırılmış paragraflar düzeninde değil, karar metninin akışına sadık kalınmış bir metin örgüsü içerisinde paylaşılacaktır. 

KONU:

Yorum kararı, Fikri ve Sınai Mülkiyet, Telif hakları ve bağlantılı haklar, 2001/29 sayılı Direktif, Faydacıl nesneler, Eser kavramı, Eserlerin telif hakkıyla korunması, Bir teknik sonucu elde etmek için gerekli ürün biçimleri, Katlanabilir bisiklet.

TARAFLAR:

  • SI; Brompton Bicycle Ltd
  • Chedech/Get2Get

MAHKEME:

Avrupa Birliği Adalet Divanı (Beşinci Daire)

İLGİLİ MEVZUAT

  • Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesi
  • WIPO Telif Hakları Anlaşması
  • 2001/29 sayılı Avrupa Birliği Direktifi
  • 6/2002 sayılı Avrupa Birliği birlik Tasarımları Tüzüğü

İHTİLAFIN GEÇMİŞİ

SI tarafından kurulan bir Birleşik Krallık firması olan Brompton Bicycle Ltd, mevcut biçimi 1987 yılında verilmiş katlanabilir bir bisikleti pazarlamaktadır. Kararın kalan kısmında bu bisiklet “Brompton bisikleti” olarak anılacaktır.

Brompton bisikletinin belirgin özelliği üç farklı pozisyon alabilmesidir; “katlanmış pozisyon”, “açık pozisyon” ve “bisikletin zemin üzerinde dengede durduğu pozisyon”. Bisikletin bu özellikleri, inceleme tarihinde süresi dolmuş bir patentle geçmişte korunmaktaydı.

İhtilafın diğer tarafı Get2Get, Brompton bisikletine görsel olarak çok benzeyen ve aynı üç pozisyona katlanabilen bir bisikleti pazarlamaktadır. Kararın kalan kısmında bu bisiklet “Chedech bisikleti” olarak anılacaktır.

SI ve Brompton Bicycle Ltd; Chedech bisikletinin Brompton Bicycle Ltd firmasının telif haklarını ve SI’nın manevi haklarını ihlal ettiğinin tespiti, ihlal teşkil eden faaliyetlerin durdurulması ve ürünün satış noktalarından geri çekilmesi talepleriyle, Belçika’da Liege Şirketler Mahkemesi’nde Get2Get firmasına karşı dava açar.

Get2Get savunmasında, Chedech bisikletinin görünümünü aranan teknik çözümün zorunlu kıldığını ve bahsedilen teknik çözümün bisikletin üçe katlanması olduğunu belirtir. Bu çerçevede, görünüm ancak patent mevzuatı çerçevesinde korunabilecektir, telif hakkı mevzuatı bağlamında korunabilecek bir hak söz konusu değildir.

SI ve Brompton Bicycle Ltd ise; bisikletin katlama esaslı üç pozisyonunun, bisikletin ilk yaratıcısı tarafından oluşturulan biçimler dışındaki şekillerde de gerçekleştirilebileceğini, dolayısıyla Brompton bisikletinin katlanması esaslı biçiminin telif hakkıyla korunabileceğini iddia etmektedir.

Liege Şirketler Mahkemesi, Belçika mevzuatı çerçevesinde, herhangi bir yaratımın belirli bir biçimde ifade edilmesi ve orijinal olması halinde telif hakkıyla korunacağını kabul etmektedir. Bu durumda, bisikletler gibi faydacıl nesneler de belirtilen şartları sağlamaları halinde telif hakkı korumasına konu olacaktır. Bu bağlamda, bir teknik sonucu elde etmek için gerekli olan biçimler telif hakkı koruması dışında bırakılmış olsa da, aynı teknik sonucun başka biçimlerle elde edilebilmesi halinde kuşku ortaya çıkmaktadır.

Avrupa Birliği Adalet Divanı, tasarım konusunda verdiği 8 Mart 2018 tarihli C-395/16 sayılı DOCERAM[2] kararında 6/2002 sayılı Direktifin 8(1) maddesinin, ürünün görünüm özelliklerinin yalnızca teknik işleviyle belirlenip belirlenmediğini tespit etmek için, teknik işlevin o özellikleri belirleyen tek etken olduğunun tespit edilmesi gerektiği ve alternatif tasarımların mevcudiyetinin bu açıdan belirleyici olmadığı anlamına geldiğini belirtmiştir.

Bu bağlamda, Liege mahkemesi, telif hakkı koruması talep edilen ürünün görünümünün belirli bir teknik etkiyi oluşturmak için gerekli olması halinde DOCERAM kararıyla benzer bir yaklaşımın telif hakkı alanında geçerli olup olmayacağını sormaktadır.

Dolayısıyla, Liege Şirketler Mahkemesi yargılamayı durdurarak aşağıdaki sorular hakkında Avrupa Birliği Adalet Divanı’ndan yorum kararı talep etmiştir:

  • Telif hakkı sahiplerine münhasır haklar sağlayan Avrupa Birliği mevzuatı ve özellikle 2001/29 sayılı Direktif’in 2. ila 5. maddeleri, teknik bir sonucu elde etmek için gerekli olan bir biçimin telif hakkı korumasına konu olamayacağı şeklinde mi yorumlanmalıdır?
  • Bir biçimin teknik bir sonucu elde etmek için gerekli olup olmadığı değerlendirilirken aşağıdaki kriterler mi dikkate alınmalıdır?
  • Aynı teknik sonucu elde etmek için olası diğer biçimlerin var olup olmadığı?
  • Söz konusu sonucu elde etmekte biçimin etkisinin bulunup bulunmadığı?
  • Varsayılan tecavüzcünün söz konusu sonucu elde etmekteki niyeti?
  • Aranan teknik sonucu elde etme sürecinde önceden var olan, ancak süresi dolmuş bir patentin bulunup bulunmadığı?   

ADALET DİVANININ DEĞERLENDİRMESİ

Beraber incelenmesi uygun olacak olan bu iki soru için Liege mahkemesi, 2001/29 sayılı Direktifin 2. ila 5. maddeleri çerçevesinde “biçimin, kısmen de olsa, teknik bir sonuç elde etmek için gerekli olduğu ürünlerin telif hakkı korumasından yararlanabileceği şeklinde yorumlanıp yorumlanamayacağını” sorgulamaktadır.

Adalet Divanı incelemesine öncelikle 12 Eylül 2019 tarihli Cofemel kararında detaylıca bahsedilen “eser” kavramını ele alarak başlar.

Bu bağlamda Mahkemenin yerleşik içtihatlarına göre, bir şeyin ‘eser’ olarak kabul edilmesi için özgün olması gerekir. Diğer bir deyişle, yazarın kendi fikri yaratımı ve bu yaratımın bir ifadesi olmalıdır. Böyle bir durumda konu özgür ve yaratıcı seçimlerin bir ifadesi olarak yazarının kişiliğini yansıtacaktır. Bu koşullar hem gerekli hem de yeterlidir. (12 Eylül 2019 tarihli karar, Cofemel, C 683/17, AB: C: 2019: 721, paragraf 30 ve belirtilen içtihat)

Dolayısıyla bir konu yaratıcı özgürlüğe yer bırakmayan teknik hususlar, kurallar ve diğer sınırlamalar belirlenerek ortaya konulduğunda özgün olmayacaktır ve sonucunda telif hakkı için gereken korumayı da elde edemeyecektir. Son olarak, konunun yeterli kesinlik ve nesnellik ile tanımlanabiliyor olması gerekir. (12 Eylül 2019 tarihli karar, Cofemel, C 683/17, AB: C: 2019: 721, paragraf 32 ve belirtilen içtihat)

Mahkeme devamında şu sonuca varır: “Özgünlük koşulunu yerine getiren bir konu teknik hususlar çerçevesinde ortaya konulsa dahi özgür ve yaratıcı seçimlerinin bir ifadesi olarak yazarın kişiliğini o konuya yansıtmasını engellemediği sürece o konu telif hakkı korumasından yararlanmaya uygun olabilir. Bu nedenle, konu sadece teknik fonksiyon tarafından belirlendiğinde, telif hakkından söz edilemeyecektir.  Mahkeme varmış olduğu bu sonucu WIPO Telif Hakkı Antlaşması’nın 2. maddesi ile desteklemiş ve fikirlerin telif hakkı ile korunmadığını, aksi bir durumun fikirlerin tekelleştirilmesine, özellikle de teknik ilerlemenin ve endüstriyel gelişmenin zarar görmesine neden olacağını ayrıca bu bileşenlerin ifadeleri teknik işlevleri tarafından belirlendiğinde, bir fikri uygulamadaki farklı yöntemlerin oldukça sınırlı olması nedeniyle fikrin ve ifadenin birbirinden ayrılamaz hale geleceğini belirtmiştir.

Ulusal mahkeme sorularında bisikletin yeterli kesinlik ve nesnellikle tanımlanabilir olması gerekliliğine değinmediğinden Mahkeme anılan bisikletin bu testi geçtiğini düşünmektedir. Bu nedenle doğrulamanın tek koşulu bisikletin özgün olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Mahkeme, Brompton bisikletinin biçiminin belirli bir teknik sonuç elde etmek için oluşturulduğu (bisiklet üç yerden katlanabilir, bunlardan biri zeminde dengede tutulmasına izin verir) düşünülse dahi, hâlâ özgün kalabileceği düşüncesindedir. Fakat bu hususun ulusal mahkeme tarafından tespit edilmesi gerektiğinin de altını çizmiştir.

Mahkeme daha sonra analizin ikinci kısmına geçer, özünde teknik bir sonuca ulaşmak için bir biçimin gerekli olup olmadığını değerlendirirken dikkate alınması gereken kriterler hakkında ulusal mahkemenin sunduğu ikinci soruya yanıt verir.

İlk olarak özellikle birden fazla biçimin aynı teknik sonucu elde edebilse dahi ürünün özgünlüğü açısından belirleyici bir etken olmadığını, ulusal mahkemenin atıfta bulunduğu biçim çeşitliliği teorisini dolaylı olarak reddettiğini belirtmektedir. Ayrıca uyuşmazlık konusu ürünün biçiminin özgün olup olmadığına karar verirken kriter olarak hak ihlalinde bulunduğu iddia edilen kişinin niyetinin önemsiz olduğunu ifade eder ve değerlendirmeye almaz.

Son iki kritere gelince; teknik sonucu elde etme sürecinde süresi dolmuş bir patentin varlığı ve biçimin aynı teknik sonuca ulaşılmasındaki etkisi söz konusu ürünün biçimini seçerken neyin göz önüne alındığını ortaya koymayı mümkün kıldığı sürece dikkate alınmalıdır.

Son olarak Mahkeme, esas davada söz konusu katlanır bisikletin özgün bir yaratım olup olmadığını ve dolayısıyla telif hakkı ile korunup korunmadığını değerlendirmek için ulusal mahkemenin söz konusu ürünün tasarlanması sırasında mevcut olan tüm faktörleri dikkate alması ve bunu yaparken ürünün yaratımı dışındaki ve sonrasında ortaya çıkan faktörlerden bağımsız olarak karar vermesi gerektiğinin altını çizmiştir.

Nihayetinde, Adalet Divanı, 2001/29 sayılı Direktifin 2. ila 5. maddelerinin, biçimi kısmen de olsa, teknik bir sonuç elde etmek için gerekli olan ürünlerin fikri yaratım sonucu ortaya çıkan özgün bir eser olması, bu nedenle yazarı, yaratıcılığını özgün bir şekilde özgür ve yaratıcı seçimler yaparak bu biçimin kişiliğini yansıtacak şekilde ifade etmesi koşuluyla telif hakkı korumasından yararlanabileceği şeklinde yorumlanabileceği kanaatine varmıştır.

Nihan ÖZKOÇAK

avnihanozkocak@gmail.com

Önder Erol ÜNSAL

unsalonderol@gmail.com

Aralık 2020


[1] Adalet Divanı kararının İngilizce metni için bkz.: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=FEA23FABCC11D04F98BFDD3DE60B9431?text=&docid=227305&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7605721

[2] Adalet Divanı kararının İngilizce metni için bkz.: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200064&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7631266

Kötü Niyetle Gerçekleştirilen Marka Tescilleri Bir Kez Daha ABAD Önüne Geldi -TARGET VENTURES Kararı (T-273/19)

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi 28 Ekim 2020 tarihli T-273/19 sayılı kararında kötü niyetle yapılan marka başvuruları hususunu bir kez daha değerlendirmiştir.

“TARGET VENTURES” kararı olarak anacağımız bu kararda; marka sahibinin marka tescil başvurusunu yaptığı andaki niyeti tespit edilirken, üçüncü kişilerin önceki kullanımlarını bilmesi veya bilmesi gerekliliği hususuna ilişkin önemli saptamalar yapılmıştır. Genel Mahkeme bu saptamalarında, EUIPO Temyiz Kurulu’nun sınırlayıcı yaklaşımını yerinde bulmamış, üçüncü kişilerin önceki kullanımlarını bilme veya bilme gerekliliği hususunu dikkate alınması gereken faktörlerden sadece birisi olarak belirtmiş ve markayı işlevlerine uygun biçimde kullanma niyetinin var olup olmamasını ön plana çıkartmıştır.

Tespitleri bakımından son derece önemli gördüğümüz bu kararı, bu yazı boyunca sizlere aktarmaya çalışacağız. 

İhtilafın Arka Planı

Almanya’da kurulu “TARGET PARTNERS GMBH” girişim sermayesi fonu olarak faaliyet göstermektedir. Firma 2002 yılından bu yana “targetventures.com”, 2009 yılından bu yana ise “targetventures.de” alan adlarının sahibidir, ancak bu alan adları yalnızca firmanın “www.targetpartners.de” alan adlı resmi web sitesine yönlendirmedir ve içerikleri anılan siteyi göstermektedir.

İngiliz Virjin Adaları’nda kurulu “TARGET VENTURES GROUP” da bir girişim sermayesi fonudur. Bu firma “Target Ventures” markasıyla Rus girişim sermayesi pazarında 2012 yılından bu yana, Avrupa Birliği’nde ise ilk olarak 8 Mart 2013 tarihinden başlayarak faaliyette bulunduğunu iddia etmektedir. TARGET VENTURES GROUP, 23 Aralık 2013 – 18 Aralık 2014 tarihleri arasında markasıyla AB’nde beş şirkete finansal ve parasal hizmetler sağladığını, bunun karşılığında kendi yatırımcıları adına bu şirketlerde hisse sahibi olduğunu belirtmektedir. Bu yatırımların alanda faaliyet gösteren uzmanlık internet sitelerinde ve yatırım yapılan işletmelerin web sitelerinde onaylı olarak görülebileceği de iddia edilmiştir. 

Kasım 2014’te her iki firmanın temsilcileri Londra’da finans alanında dünyaca ünlü bir konferansa katılmışlardır; bu konferansa katılan bir start-up temsilcisi, her iki firmanın temsilcilerinin @targetpartners.de, @targetventures.ru eklentileriyle biten e-posta adreslerinin yer aldığı iki e-postayı alıcılar beraber olacak şekilde göndermiştir.

Ocak 2015’te “TARGET PARTNERS GMBH”, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne başvuruda bulunarak “TARGET VENTURES” kelime markasının tescilini talep etmiştir. Mayıs 2015’te tescil edilen markanın kapsamında “Sınıf 35: Reklamcılık, iş yönetimi, iş idaresi, ticari danışmanlık, büro işleri hizmetleri. Sınıf 36: Finansal işlemler, ödeme sistemleri ve ödemelerle veya para temini ile ilgili elektronik iletişim sistemleri hariç olmak üzere parasal işlemler hizmetleri.” yer almaktadır.     

Temmuz 2015’te Berlin’de promosyon etkinliği düzenleyen bir müşterisinden firmaları karıştırdığı yönünde bir e-posta aldığını ileri süren “TARGET PARTNERS GMBH”, “TARGET VENTURES GROUP”a ihtarname gönderir.

“TARGET VENTURES GROUP” bunun üzerine EUIPO’ya başvuruda bulunarak “TARGET VENTURES” markasının kötü niyetle tescil edildiğini, bu gerekçeyle hükümsüz kılınmasını talep eder.  

EUIPO Temyiz Kurulu Kararı

EUIPO İptal Birimi ve Temyiz Kurulu hükümsüzlük talebini reddeder.

EUIPO Temyiz Kurulu talebin reddedilmesinde esasen aşağıdaki gerekçelere dayanmaktadır:

  1. Hükümsüzlüğü talep edilen markanın sahibinin, hükümsüzlük talebi sahibinin Avrupa Birliği’nde “TARGET VENTURES” işaretiyle gösterdiği faaliyetler hakkında bilgi sahibi olduğu ispatlanamamıştır. Şöyle ki, hükümsüzlük talebi sahibinin “TARGET VENTURES” işaretiyle AB’nde sağladığı hizmetler yaygın değildir ve yaygın hizmet sağlanmaması halinde, marka sahibinin tescil başvurusunu yaptığı anda, kullanıma konu işaretin ilgili tüketiciler veya rakipler tarafından bilinir veya tanınır hale gelmiş olduğu varsayılamaz.
  2. “TARGET VENTURES” işareti, başvuru tarihinden (Ocak 2015) önce AB’nde kısa süre kullanılmıştır ve yüksek yoğunlukta kullanım veya geniş medya tanıtımı da mevcut değildir. Bu bağlamda, marka sahibinin başvuru tarihinden önce, hükümsüzlük talebi sahibinin ticari faaliyetlerinden haberdar olduğu veya olması gerektiği beklenemez.
  3. Marka sahibinin başvuru tarihinden önce, hükümsüzlük talebi sahibinin ticari faaliyetlerinden haberdar olduğu veya olması gerektiği ispatlanmış olsaydı bile, marka sahibinin markayı kullanım niyetinin bulunmadığı, markayı hükümsüzlük talebi sahibinin Avrupa pazarına girişini engellemek amacıyla tescil ettirdiği ispatlanamamıştır. Tersine, marka sahibi tescil ettirmekte meşru bir ticari faydası bulunduğunu kanıtlarıyla göstermiştir.
  4. Sonuç olarak Temyiz Kurulu’na göre; hükümsüzlük talebinin konusu marka, “TARGET” ayırt edici unsurunu “TARGET PARTNERS” şeklinde kullanan marka sahibinin, tali bir unsur olan “VENTURES” ibaresiyle de birlikte kullanmak istemesi, bu yolla da müşterilerinde oluşabilecek olası karıştırma hallerini engelleme amacını gütmesi nedenleriyle tescil ettirilmiş olabilir ve bu yönüyle de ticari ve meşru bir mantık söz konusudur.

Genel Mahkeme Kararı

“TARGET VENTURES GROUP” bu karara karşı dava açar. Dava, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülür ve 28 Ekim 2020 tarihli T-273/19 sayılı kararla sonuçlandırılır. Yazının devamında Genel Mahkeme kararı okuyuculara aktarılacaktır.

Davacının temel iddiaları iki ayrı kısımdan oluşmaktadır:

  1. Tescil başvurusunun yapıldığı tarihte marka sahibinin, davacının söz konusu işaretle Avrupa Birliği’ndeki ticari faaliyetlerini bilip bilmemesi hususu Temyiz Kurulu’nca yanlış değerlendirilmiştir. Şöyle ki, marka sahibi, davacının ilgili işaretle varlığını / faaliyet gösterdiğini içeren iki e-posta almıştır ve davacı ilgili işareti AB dışında yoğun olarak uzun süredir, AB içinde ise başvuru tarihinden bir yıl önceye dayanacak şekilde girişim sermayesi hizmetleri için kullanmaktadır. Davacının iddiası, “TARGET VENTURES” işaretiyle girişim sermayesi sektöründe büyük bir aktör olarak bilindiğidir.
  2. Davacının ikinci temel iddiası, marka sahibinin tescil ettirdiği markayı hiç kullanmadığı ve kullanım niyetinin bulunmadığıdır. Marka sahibi, başvuru tarihinden 13 yıl önce “targetventures.de” alan adını kaydettirmiş olsa da, bu alan adı gerçekte hiç kullanılmamıştır ve marka sahibinin “www.targetparners.de” sitesine yönlendirme işlevi görmektedir. Bu yönlendirme çok zorlama biçimde “bir miktar kullanım” olarak kabul edilebilir. Marka sahibi, markasını “TARGET PARTNERS” markasının korumasını güçlendirmek ve başkalarının, özellikle de davacının “TARGET VENTURES” markasının kullanımını engellemek için tescil ettirmiştir. Buna ilaveten Temyiz Kurulu olayların kronolojisini de doğru biçimde değerlendirmemiştir. Sonuç olarak, markanın başvurusunun yapıldığı anda marka sahibinin kötü niyetle hareket etmediği sonucuna varan Temyiz Kurulu kararı hatalıdır.

EUIPO ve marka sahibi, davacının iddialarına karşı çıkmaktadır ve özellikle AB markasının tescil edilmesinden önce, marka sahibinin ilgili işareti kullanmasını meşru bir ticari yararın varlığını gösteren bir hal olarak kabul etmektedir. 

Genel Mahkeme, belirtilen iddialar ve karşı argümanlar çerçevesinde incelemesini gerçekleştirir.

AB markaları bakımından kötü niyet bir hükümsüzlük gerekçesidir. Kötü niyet halinin varlığından bahsedebilmek için, AB markasının sahibinin tescil başvurusunu; rekabete adil biçimde katılmak amacıyla değil, üçüncü kişilerin çıkarlarının aleyhine dürüst olmayan biçimde veya özel bir üçüncü kişiyi gözetmeksizin, bir markayı işlevlerine uygun olmayacak şekilde kullanma niyetiyle elde etme amacıyla yapması gerekmektedir.

İncelenen vakada Temyiz Kurulu kötü niyet kavramını çok kısıtlayıcı yorumlamıştır. Oysa ki yukarıda da bahsedildiği üzere, belirli bir üçüncü kişiyi gözetmeksizin, bir markayı işlevlerine, özellikle de kaynak gösterme işlevine, uygun biçimde kullanma niyeti olmaksızın elde etme hali, marka tescil başvurusunun kötü niyetle yapıldığı sonucuna varmak için yeterlidir.

Kötü niyet olarak kategorize etmek için marka sahibinin belirli bir üçüncü kişiyi hedef alması şart olmasa da, bu tip hallerde marka sahibinin üçüncü bir tarafın ihtilaf konusu markayı kullanımı hakkında bilgi sahibi olduğu gösterilmelidir. Bu bağlamda, marka sahibinin bu konuda bilgisi varsa, başvuru kaçınılmaz biçimde bahsedilen üçüncü kişiyi hedef alacaktır.

Bu çerçevede; marka sahibinin, işaretin davacı tarafından önceki kullanımına ilişkin fiili veya varsayılabilecek düzeyde bilgi sahibi olduğunu gösterir kanıtlar sunulmaması tespitinin, hükümsüzlük talebini reddetmek için yeterli olduğunu bildiren Temyiz Kurulu kararı hatalıdır. Marka sahibinin, işaretin üçüncü bir kişi tarafından önceki kullanımını bilmesi veya bilmesi gerekliliği, kötü niyet incelemesinde dikkate alınması gereken hususlardan sadece birisidir. İncelenen vakada, Temyiz Kurulu incelenen vakaya ilişkin diğer halleri dikkate almamıştır.

İnceleme konusu ihtilafta, marka sahibinin tescil başvurusunu yaptığı andaki niyetinin markayı işlevlerine uygun biçimde kullanma sokmak olmadığı objektif, ilgili ve istikrarlı göstergeler çerçevesinde açıktır.

Temyiz Kurulu kararında, “TARGET” ayırt edici unsurunu “TARGET PARTNERS” şeklinde kullanan marka sahibinin, ayırt edici unsuru tali bir unsur olan “VENTURES” ibaresiyle de birlikte kullanmak istemesinin, bu yolla da müşterilerinde oluşabilecek olası karıştırma hallerini engelleme amacını gütmesinin ticari ve meşru bir mantık olabileceği belirtilmiştir.

Ancak, bu durum Genel Mahkeme’ye göre, markanın işlevleri ve özellikle kaynak gösterme işlevi ile bağlantısızdır ve hükümsüzlüğü talep edilen marka tescil edilmeden önce veya tescil edildikten sonra marka sahibi tarafından hizmetleri için kullanılan tek marka olan “TARGET PARTNERS” markasının güçlendirilmesi ve korunması amacına hizmet etmektedir. Marka sahibinin “www.targetventures.de” ve “www.targetventures.com” web sitelerinin sadece ana web sitesi olan “www.targetpartners.de” sitesine yönlendirme amacına hizmet etmesi de, ana markanın güçlendirmesi amacının göstergesidir ve bu husus duruşmada da marka sahibi tarafından dile getirilmiştir.

Belirtilen tüm hususlar ışığında ve marka sahibinin “TARGET VENTURES” ibaresini kullanım biçiminin markanın tescil edilmesinden önce veya sonra değişmemesi de dikkate alınarak, marka sahibinin ihtilaf konusu markayı ticarette adil biçimde kullanmak amacıyla değil, özel bir üçüncü kişiyi hedef alınmasa da, markanın kaynak gösterme işlevi başta olmak üzere, markanın işlevleri arasında yer almayan bir amaca yönelik münhasır haklar elde etme amacıyla tescil ettirdiği anlaşılmaktadır.

Marka sahibinin “TARGET” ayırt edici unsuruna ilave edeceği “VENTURES” gibi tali unsurlarla kullanımını genişletme niyeti anlaşılır olsa da; marka tescil edilmeden önce veya sonra bu yönde hiç kullanım olmaması, duruşmada marka sahibinin tescile yönelik amacını ana markanın güçlendirilmesi olarak beyan etmesi ve marka sahibinin tüketicilerin zihinlerinde yalnızca “TARGET PARTNERS” markasıyla yerleştiğinden emin olması hususları, bu niyetle çelişmektedir.

Temmuz 2015’te Berlin’de promosyon etkinliği düzenleyen bir müşterisinden firmaları karıştırdığı yönünde bir e-posta aldığını bildiren marka sahibi, bu e-postaya verdiği yanıtta kendisinin de “TARGET VENTURES” markasını kullandığı yönünde beyanda bulunmamıştır. Sunulan kanıtlar ve beyanlar açık olarak marka sahibinin “TARGET VENTURES” markasını hiç kullanmadığını, kullandığı markanın “TARGET PARTNERS” olduğunu göstermektedir.

Bu çerçevede Temyiz Kurulu kararı, marka sahibinin tescil başvurusunun yapılmasının altındaki niyetin, kullanımı “TARGET VENTURES” ibaresine genişletmek olabileceği öngörüsüne (ön kabulüne) dayanması bakımından da hatalıdır.

Önceden de belirtildiği üzere; marka sahibinin, işaretin üçüncü bir kişi tarafından önceki kullanımını bilmesi veya bilmesi gerekliliği, kötü niyet incelemesinde dikkate alınması gereken hususlardan sadece birisidir. Bu nedenle inceleme konusu olaydaki vakaların kronolojik olarak incelenmesi de şart değildir. Ancak, incelenen ihtilafta Temyiz Kurulu, bilme veya bilme gerekliliğini bir koşul olarak ortaya koymuştur. Dolayısıyla da, bunu yapmışsa, vakada olayların kronolojik akışını incelemiş olmalıydı. Bu incelemede, davacının markasının ilk olarak Avrupa Birliği sınırları dışındaki kullanımının ve devamında da olayların kronolojisinin incelenmesini gerektirirdi.

Adalet Divanı’nın C-104/18 sayılı Koton kararı çerçevesinde, marka sahibinin üçüncü bir kişinin markayı önceki kullanımı hakkında bilgi sahibi olması için, önceki kullanımın Avrupa Birliği sınırları dahilinde gerçekleşmesi şart değildir. Hatta, C-529/07 sayılı Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli kararında belirtildiği üzere kötü niyetli marka başvurusunun varlığından bahsetmek için üçüncü bir kişinin Birlik pazarında önceki kullanımı da şart değildir. Bunların ışığında incelenen vakada, Temyiz Kurulu “TARGET VENTURES” markasının üçüncü kişilerce kullanımından kaynaklanacak bilme veya bilme gerekliliği halini Avrupa Birliği sınırlarına özgüleyerek, incelemeyi eksik biçimde yapmıştır. Buna ilaveten, Temyiz Kurulu incelenen ihtilafta olayların kronolojisini de dikkate almamıştır. Temyiz Kurulu kararı bu yönüyle de hatalıdır.

Bahsedilen tüm nedenlerle, Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu kararını iptal etmiştir.

Sonuç

“TARGET VENTURES” kararı ışığında Adalet Divanı’nın kötü niyetli başvuruların tespiti hususunda sınırlayıcı yaklaşımı kabul etmediğini, tek bir faktörün eksikliğinde kötü niyetin ortaya çıkmayacağı yönündeki yaklaşımdan uzakta durduğunu, marka sahibinin kullanım niyetinin olmamasına, yani markanın temel işlevlerine aykırı bir yaklaşıma öncelikle önem verdiğini, inceleme konusu vakalar özelinde detaylı değerlendirme yapılması gerektiğini işaret ettiğini, üçüncü kişilerin önceki kullanımlarının incelenmesi hususunu sadece Avrupa Birliği sınırları ile kısıtlı tutmadığını, olayların kronolojik akışının da dikkate alınması gerekliliğini işaret ettiğini söyleyebiliriz.

“TARGET VENTURES” kararı bu yönleriyle kötü niyetli marka tescili hakkındaki önemli kararlardan birisi olarak içtihatta yerini almıştır ve kanaatimizce ilerleyen zamanlarda atıf yapılan temel kararlardan birisi olarak sıklıkla karşımıza çıkacaktır.

Önder Erol ÜNSAL

Aralık 2020

unsalonderol@gmail.com

“Büsbütün Yabancılar” Adalet Divanı Genel Mahkemesi – Deep Purple Kararı (T‑344/16)

Geçtiğimiz günlerde marka gözlemi esnasında Türkiye’de yeni yayımlanan DEEP PURPLE başvurusunu (2020/83814) fark ettik. Grubun şu andaki üyelerinden Ian Paice, Ian Gillan ve Roger Glover tarafından yapılmış başvuruyu görünce, efsanevi İngiliz müzik grubunun kurucu üyelerinden davulcu Ian Paice ile gene kurucu üyelerden eski gitarist Richard Hugh Blackmore arasında, grubun isminin marka olarak tescili için 2018 yılında Avrupa’da yaşanan ihtilaf aklımıza geldi. Bu nedenle geriye dönüp ilgili Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararını sizlere de aktarmak istedik.

Rivayet şudur ki; 1968 yılında kurulan grubun üyeleri provalarını o dönemler gitarist Blackmore’un kulakları ağır işiten babaannesinin evinin bodrum katında yaparmış. Peter De Rose hayranı olan babaanne torununa, 1930’larda çok popüler olan “Deep Purple” adlı besteyi ne zaman çalacaklarını sorar dururmuş. “Grubun adı ne olsun” tartışmalarına da bu durum noktayı koymuş; Blackmore “Deep Purple”ı grup adı olarak önermiş ve öyle de olmuş. Oy çokluğuyla mı kabul edildi, bilemiyoruz tabii.

Ancak gel zaman git zaman gruba birileri katıldı, birileri ayrıldı… derken Blackmore da ilki 1975 (ki o arada gidip Rainbow’u kurdu), ikincisi ise 1993 yılında tamamen olmak üzere grubu terk etti.

Hayatlarına ve müziklerine dair neler anlatsak az gelir, ama konuya da artık girmeliyiz, dedirten bu harika grupta diğer mevcut üyeler ve Ian Paice halen efsaneyi yaşatmaya devam ediyor. Aktaracağımız karara yön veren olay ise şöyle gelişiyor…

Öncesinde göz atmak isterseniz yazı boyunca aktaracağımız karar için aşağıdaki bağlantıyı;

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206484&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13374453

Paice ve Blackmore dahil grubun efsane kadrosu, son ayrılıktan önce bir dönem bir araya geldiklerinde (1984) hayatımıza katılan “Perfect Strangers” (Büsbütün Yabancılar) şarkısına kulak vermek isterseniz de aşağıdaki bağlantıyı;

görüntüleyebilirsiniz.

Kısa aradan sonra “Perfect Strangers” arasındaki çekişmeye geri dönersek Genel Mahkeme kararının arka planında gelişen olaylar şu şekildedir:

26 Nisan 2013 tarihinde Richard Hugh Blackmore “DEEP PURPLE” kelime markasının tescili için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) nezdinde başvuru gerçekleştiriyor.

Başvuru kapsamında aşağıdaki mal ve hizmetler yer alıyor;

Sınıf 9:  Müzik performanslarının ses / video kayıtları; fonograf kayıtları; indirilebilir ve fiziksel medya sürümleri dahil müzik kayıtları; indirilebilir müzik dosyaları; internetten sağlanan indirilebilir dijital müzikler; MP3ler; mouse altlıkları; bilgisayar ortamında kaydedilmiş ses kayıtları; video kayıtları; bilgisayar donanımı ve donanım yazılımı; indirilebilir elektronik yayınlar; dijital müzik; cep telefonu aksesuarları; Güneş gözlüğü; müzik içeren ses kayıtları; müzik içeren video kayıtları; müzik içeren ses kasetleri; Müzik içeren DVD’ler; müzik içeren kompakt diskler; internetten indirilebilen dijital müzik; indirilebilir MP3 dosyaları, MP3 kayıtları, web yayınları ve müzik içeren podcast’ler; müzik içeren indirilebilir video kayıtları; müzik içeren fonograf kayıtları; müzik içeren önceden kaydedilmiş video kasetleri; sinematografik filmler; Animasyon çizgi filmleri; film şeritleri; filmler; manyetik kayıtlar; optik kayıtlar; elektronik kitaplar ve yayınlar; bilgisayar oyunları; bilgisayar, cep telefonları ve el cihazları için etkileşimli oyunlar için yazılım; medya içeren  veya kayıt, ses ve / veya video ve / veya veri ve / veya bilgi için dijital kayıtlar; dijital oyunlar, cep telefonu oyunları; DVD oyunları; radyo, televizyon, kablo ve uydu kayıtları; elektronik, manyetik veya optik biçimdeki kayıtlar dahil olmak üzere ses, video, veri, etkileşimli yazılım ve multimedya kayıtları; elektronik, manyetik veya optik biçimde yayınlar; önceden kaydedilmiş dijital ses ve video saklama ortamı; kompakt diskler; kompakt disk ROM’lar; mini diskler; dijital ses bantları, kasetler, bilgisayar çipleri ve diskler; dijital video kasetler, kasetler, bilgisayar çipleri ve diskler; bilgisayar yazılımı ve bilgisayar programları; kompakt diskler, kayıtlar, önceden kaydedilmiş ses ve video bantları; bilgisayar programları; bilgisayar oyunları; önceden kaydedilmiş kompakt diskler ve kayıtlar.

Sınıf 25: Giysiler, ayakkabılar, başlıklar; dokuma gömlekler; polo gömlekler; rugby gömlekleri; gömlekler; spor gömlekler; sweatshirtler; tişörtler; beyzbol şapkaları; golf şapkaları; örme şapkalar; duş boneleri; erkek ve kadın ceketleri, paltoları, pantolonları; yağmurluklar; yağmur geçirmez ceketler; sweat ceketler; parça ceketleri; rüzgara dayanıklı ceketler.

Sınıf 41: Eğlence hizmetleri; bir müzik grubunun müzikal performansları; yayıncılık hizmetleri; müzik grubu, rock grubu gibi oluşumlar tarafından meydana getirilen görsel ve işitsel performanslara yönelik eğlence hizmetleri, canlı performanslar; müzik alanında bilgi ve müzikle ilgili yorum ve makaleler sağlamaya yönelik, tümü global bir bilgisayar ağı üzerinden çevrimiçi olarak sunulan, indirilemeyen önceden kaydedilmiş müzik eğlence hizmetleri; canlı müzik konserleri, canlı performans türünde eğlence hizmetleri; müzikle ilgili bilgilerin sağlanmasına yönelik eğlence hizmetleri; canlı gösteri performanslarının sunumu; canlı eğlenceye ilişkin bilgilerin sağlanması; radyo, televizyon, uydu, kablo, telefon, dünya çapında web ve internet yoluyla eğlence sağlanması; ses kayıtlarının ve önceden kaydedilmiş şovların, filmlerin, radyo ve televizyon performanslarının kiralanması; televizyon eğlencesi; ses kaydı, film ve video prodüksiyon ve dağıtım hizmetleri; internetten ve / veya internetteki web siteleri aracılığıyla indirilemeyen dijital müziğin sağlanması; indirilemeyen çevrimiçi elektronik yayınların sağlanması; kitap, dergi ve diğer metinlerin çevrimiçi olarak yayınlanması; hem interaktif hem de interaktif olmayan eğlence hizmetinin sağlanması; ses, video, veri, interaktif yazılım kayıtları alanında prodüksiyon ve dağıtım hizmetleri ve elektronik, manyetik, optik veya başka bir biçimde multimedya sağlanması; çevrimiçi elektronik yayınların sağlanması dahil olmak üzere yayıncılık hizmetleri; müzik yayınlama hizmetleri; eğlence hizmetleriyle ilgili olarak bir bilgisayar veri tabanından veya internetten çevrimiçi olarak sağlanan bilgilerin sunulması; stüdyo hizmetleri, müzik yayın hizmetleri, canlı müzik performanslarının sunumu hizmetleri; müzikal, konser ve film üretimi; müzik üretimi; müzik beste hizmetlerinin sağlanması.

Başvurunun ilan edilmesi üzerine “DEEP PURPLE” adını fiilen kullanmaya devam eden grubun kurucu üyelerinden davulcu Ian Paice, “tescilsiz markasına dayalı haklarını” öne sürerek EUIPO nezdinde itirazda bulunuyor. İtirazına gerekçe gösterdiği tescilsiz marka hakları ise aşağıdaki mal ve hizmetlerle ilişkili ve ilintilidir:

– müzik performanslarının işitsel/görsel kayıtları; müzik kayıtları, indirilebilen dijital müzik kayıtları, DVD’ler, CD’ler, kasetler, video kasetler, programlar;

– eğlence hizmetleri, bir müzik grubu tarafından sunulan müzik performansları, görsel işitsel performanslarla eğlence sunulması; canlı müzik performansları, hem analog hem de dijital formatlarla aktarılan eğlence hizmetleri;

– anahtarlıklar, oyun kartları;

– posterler, bilet koçanları, satış broşürleri, kitaplar, kartlar, fotoğraflar, çıkartmalar, el ilanları, araba çıkartmaları, kartpostallar, tampon çıkartmaları;

– gitar penaları, davul bagetleri;

– düğmeler, tişörtler, kumaş yamaları, rozetler, çubuk iğneler, şapkalar, ipek halılar, deri kol bantları, baş bantları; ve

– topaçlar, resimli oyun kartları, pin top oyunları, oyun kartları.

EUIPO İtiraz Birimi Süreci:

Başvuruya konu tüm mal ve hizmetlere karşı yapılan itiraz esasen “tescilsiz markanın taklit edilme suretiyle kullanılmasını engelleme hakkına sahip olunduğu” iddiasına ve Birleşik Krallık’ta bu hususa yönelik “Passing Off” haksız fiiline dayandırılır.

“Passing off”; teamül hukukunun güçlü olduğu Birleşik Krallık dahil bazı ülkelerde, tescilli olmayan markalardan kaynaklanan hakları, başkalarının benzer kullanımlarına karşı koruma ve buna ilaveten tescilsiz markanın sahibinin itibarını güvencede tutma amacını güden bir haksız fiil teamülüdür.  (Yazının bundan sonraki bölümlerinde yalnızca “Passing Off” olarak anılacaktır.)

Bunun üzerine EUIPO, itirazın dayandırıldığı önceki haklara dair kanıt sunulması gerektiğini bildirir ve 2 Şubat 2014’e dek süre tanır. İtiraz sahibi, 9 Eylül 2013’te Deep Purple grubunun geçmişini anlatan ve kanıt sağlayan diğer belgeleri sunar ve verilen son tarihe dek de başka herhangi bir kanıt sunmaz. Ancak son tarih sonrasında ayrıca detaylı mütalaa ve ek kanıtlar sunar ve İtiraz Birimi tanıdığı süre sonrasında sunulan bu ek dokümanları dikkate almaz. Nihayetinde İtiraz Birimi, itirazı kısmen kabul eder ve Sınıf 41’deki tüm hizmetler ve Sınıf 9’daki bazı mallar için başvuruyu reddeder. Kısmi ret kararı sonrası başvuru kapsamında kalan 9. ve 25. sınıftaki mallar aşağıda sayılmıştır:

mouse altlıkları; cep telefonu aksesuarları; güneş gözlükleri; bilgisayar donanımları; bilgisayar çipleri ve diskler, etkileşimli yazılımlar ve bilgisayar sabit yazılımları; bilgisayar oyunları; bilgisayar, cep telefonları ve el cihazları için etkileşimli oyunlar için yazılım; dijital oyunlar, cep telefonu oyunları; DVD oyunları; bilgisayar yazılımı ve bilgisayar programları.

Giysiler, ayakkabılar, başlıklar; dokuma gömlekler; polo gömlekleri; rugby gömlekleri; gömlekler; spor gömlekler; sweatshirtler; tişörtler; beyzbol şapkaları; golf şapkaları; örme şapkalar; duş boneleri; erkek ve kadın ceketleri, paltoları, pantolonları; yağmurluklar; yağmur geçirmez ceketler; sweat ceketleri; parça ceketleri; rüzgara dayanıklı ceketler.

Bunun üzerine Ian Paice, karara karşı itiraz eder.

Temyiz Kurulu Süreci:

EUIPO Beşinci Temyiz Kurulu, Sınıf 9’da yer alan aşağıdaki mallarla ilgili olarak itirazı reddeder:

bilgisayar donanımları; bilgisayar ç