Etiket: paris sözleşmesi

IPR Gezgini’nde Yenilik – “Mevzuat ve Bağlantılar” Ana Menüsü

legislation

 

IPR Gezgini’nin sevgili okuyucuları,

IPR Gezgini’nde geçen haftadan itibaren, “Mevzuat ve Bağlantılar” ana menüsü kullanımınıza sunulmuştur.

Belirtilen menü altında ilk olarak “Marka Mevzuatı ve Bağlantılar” alt menüsü oluşturulmuştur. Bu sayfaya http://wp.me/P43tJx-fF linkinden erişmeniz mümkündür.

Sayfa içeriğinde, Türkiye’de başka herhangi bir yerde bir arada bulmayacağınız ulusal marka mevzuatına, seçme yabancı ülkelerin marka mevzuatına, uluslararası andlaşmalara, çeşitli ofislerin marka inceleme kılavuzlarına ve marka arama, sınıflandırma veritabanlarına ilişkin bağlantılar yer almaktadır.

Sayfanın içeriğinin yeni kaynaklarla ve diğer sınai mülkiyet haklarına ilişkin benzer sayfalarla geliştirilmesi planlanlanmaktadır.

Olumlu veya olumsuz geri dönüşleriniz memnuniyetle karşılanacaktır.

Önder Erol Ünsal

Aralık 2014

unsalonderol@gmail.com

 

İsviçre Federal Fikri Mülkiyet Enstitüsü “SC Studio Coletti” Kararı – Gelişmiş Ülke Ofisi Kararı Her Zaman Mutlak Doğruyu Gösterir mi?

swissipoffice

Ulusal inceleme ofislerinin marka tescil başvuruları hakkındaki bazı kararları, kimi durumlarda hak sahipleri, onların temsilcileri veya yargı tarafından oldukça yanlış ve anlamsız bulunabilmektedir. Bu tip kararlar eleştirilirken, marka inceleme ofisinin karşısına genellikle yabancı ofislerin aynı veya benzer nitelikteki başvurular hakkında verdiği kararlar konulmakta ve hele ki bu kararlar gelişmiş ülke ofislerine ait kararlarsa, itiraz – dava dilekçelerinde “gelişmiş ülke uygulamalarının aksi yönde olduğu”ndan bahsedilerek ret kararlarının kaldırılması talep edilmektedir. Bu itirazlarda kimi zaman ifadelerde doz aşımı da yaşanmakta ve ofis veya çalışanları ticari özgürlükleri baltalayıcı nitelikte kararlar vermekle itham edilmekte ve “gelişmiş ülke ofisleri”nin uygulamaları buna dayanak olarak gösterilmektedir. Bununla birlikte, kanaatimizce bu yaklaşım tam anlamıyla gerçeklikle örtüşmemektedir.

Her şeyden önce gelişmiş ülke ofisi uygulaması şeklinde tek bir yaklaşım veya gerçeklikten bahsedilmesi kanaatimizce mümkün değildir. Bu içerikte standartlaşmış bir yaklaşım olmadığı gibi, tersine gelişmiş ülkeler olarak adlandırılabilecek ülkelerin marka ofislerinin birçok konuda birbirleriyle tamamen ters yönde kararlar verdiği de sıklıkla gözlemlenmektedir. Ofis kararlarının genellikle tek uzman tarafından verilmesi bu durumun gerekçelerinden birisi olsa da, kimi durumlarda ofis uygulamaları temel konularda birbirinden tamamen farklı yaklaşımlar gösterebilmektedir. Avrupa Birliği üyesi ülkeler esas alınacak olursa, bu ülkeler Topluluk Marka Direktifiyle ana çerçevesi belirlenmiş paralel mevzuata sahip olsalar ve İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) gibi bir ortak ofis 20 yıla yakın bir süredir faaliyette olsa da, halen birbirleriyle aynılaştırılabilmiş bir uygulamaya sahip değillerdir. Bu durumdan duyulan rahatsızlık nedeniyle OHIM ve Birlik üyesi ülkeler, son birkaç yıldır Yakınlaştırma (Convergence) programları uygulamakta ve yalnızca mevzuat bakımından değil, uygulamalar bakımından da birbirleriyle uyumlu hale gelmek için çaba göstermektedir.

Gelişmiş ülke uygulamaları şeklinde bir kavramdan bahsedilecekse, bu kavramın kapsamı elbette ki Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerle sınırlı değildir. Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre, Norveç, Japonya, Kanada, Rusya Federasyonu, vb. bazı ülkelerde gelişmiş ülkeler kategorisi kapsamında sayılması gereken ülkelerdir ve bu ülkelerin uygulamaları çoğu durumda ne AB üyesi ülkelerin uygulamalarıyla ne de, her ülkenin ayrı uygulaması esas alındığında, kendi aralarında uyum göstermektedir. Bu tip farklılıkları gösteren ve altını çizen çok sayıda karar şu ana kadar IPR Gezgini içeriğinde değerlendirilmiş ve özellikle Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın bu durum hakkındaki yorumu açıklanmaya çalışılmıştır.

Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın T-106/00 sayılı kararında açıkça belirtildiği üzere bir markanın AB üyesi ülkelerde veya diğer ülkelerde tescil edilmiş olması, bu ülkeler başvuruyu oluşturan kelime markasının ait olduğu dilin konuşulduğu ülkeler olsa da, OHIM’in markayı reddetmemesi için dayanak teşkil etmeyecektir: “47.  Başvuru sahibince öne sürülen ulusal kararlara ilişkin olarak, içtihattan açık olarak anlaşılacağı üzere (bkz. T-32/00 sayılı dava, Messe München v OHIM (electronica) [2000] ECR II-3289, paragraph 47), Topluluk markası sisteminin, kendine yeterli ve herhangi bir ulusal sistemden bağımsız işleyen, kendi amaçları ve özellikleri bulunan otonom bir sistem olduğu akılda bulundurulmalıdır. Bunun sonucunda, bir işaretin Topluluk markası olarak tescil edilebilirliği yalnızca ilgili Topluluk mevzuatı hükümleri dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Bu çerçevede, Ofis (OHIM) ve Topluluk yargısı, ihtilaf konusu işaretin üye bir ülkede veya üçüncü bir ülkede ulusal bir marka olarak tescil edilebilirliği hususunda verilmiş olan önceki bir kararla bağlı değildir. Bu kararın Topluluk Marka Direktifiyle uyumlu bir ulusal mevzuat kapsamında alınmış olması veya kararın, ihtilaf konusu kelimenin kaynak dilsel bölgesine (ilgili kelimenin ait olduğu dilin anadil olduğu, ç.n.) ait, bir ülke tarafından verilmiş olması durumlarında dahi değerlendirme aynı şekilde olacaktır.

48. Bunun sonucu olarak, başvuru sahibinin, “streamserve” kelimesinin ulusal marka olarak tescil edilebilirliğine ilişkin ulusal kararların varlığı ve özellikle bu kararlardan birisinin Birleşik Krallık’ta verilmiş olması gerekçeli argümanı mevzu dışıdır (kabul edilebilir içerikte değildir). Daha ötesi, başvuru sahibi bu kararlardan sonuca ulaşılmasına sağlayacak esasa ilişkin hiçbir argüman sunmamaktadır.” ( http://iprgezgini.org/2013/12/16/streamserve-karari-ayni-markanin-farkli-ulkelerde-onceden-tescil-edilmesi-hususunun-ve-inceleme-ofisinin-onceki-kararlarinin-marka-incelemesine-etkisi/ )

Marka mevzuatları birbirleriyle benzer olsa da, mevzuatın uygulanması esas alındığında, standart hale gelmiş gelişmiş ülke uygulamaları içerikli bir bütünden bahsedilmesi mümkün değildir. Hele ki, aynı başvurunun aynı ofis içerisinde farklı uzmanlarca farklı şekilde değerlendirilebileceği gerçeği de ortadayken, amaç, birçok ofis açısından genellikle ofis içi uyumu en üst noktaya taşımak olarak ortaya çıkmıştır. Bu amaçla birlikte, önemli yabancı ofis uygulamalarını takip etmek ve uygulamaları mevzuat izin verdiği sürece uyumlaştırmak bir diğer önemli amaç olarak tanımlanabilir. Amaçlar bu şekilde ortaya konsa da, gelişmiş ülkeler uygulaması şeklinde bir standarttan bahsedilemeyeceğinden, her gelişmiş ülke ofisinde kararları nihayetinde bireyler verdiğinden ve her bireyin her vakayı, özellikle de borderline (sınırdaki) vakaları, aynı şekilde yorumlaması beklenemeyeceğinden, vaka bazında her ülke ofisinden aynı kararı beklemek hayalcilikten öteye gitmeyecektir.

Uzunca ve planladığımın daha ötesine geçen bir giriş bölümü yazmakla birlikte, okuyucuların tahmin edeceği üzere bu yazı farklı ofislerce farklı biçimde yorumlanan bir marka tescil başvurusuna ilişkin olacak. Yazı içeriğinde değerlendirilecek başvuru hakkındaki ret kararının gelişmiş ve köklü bir sınai mülkiyet geleneğine sahip İsviçre inceleme ofisine ait bir karar olmasının, neredeyse her itirazda gelişmiş ülke ofislerinin uygulamalarını tartışmasız doğru olarak işaret edenlerin fikirlerini bir kez daha gözden geçirmelerini sağlayacağını ümit ediyorum.

Yazının konusu karar hakkında bilgi edinmemi sağlayan ve her zaman ilgiyle takip ettiğim “Marques Class 46” bloğuna ve blogda ilgili yazıyı kaleme alan Mark Schweizer’a özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. (bkz. http://www.marques.org/class46/ , 06/10/2014 yayın tarihli – “Switzerland: bet you never heard of this ground of refusal” başlıklı yazı)

Alman menşeili “Otto (GmbH & Co. KG)” firması, “sc studio coletti” markasını Madrid Protokolü kapsamında uluslararası sicilde tescil ettirir ve markasının İsviçre dahil çeşitli ülkelere başvuru olarak gönderilmesini talep eder.

coletti

Yukarıda yer verilen görsele sahip başvurunun kapsamında 14.,18. ve 25. sınıflara dahil takılar, saatler, çantalar, cüzdanlar, valizler, giysiler, baş giysileri, ayak giysileri gibi mallar bulunmaktadır.

İsviçre Federal Fikri Mülkiyet Enstitüsü başvuruyu 15/03/2012 tarihinde verdiği bir kararla, Paris Sözleşmesi’nin ikinci mükerrer altıncı maddesine aykırılık gerekçesiyle reddeder. Belirtilen ret gerekçesinin içerik olarak 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7/1-(g) bendine karşılık geldiğini söylemek yerinde olacaktır.

sc.coletti2

 

 

 

 

 

Paris Sözleşmesi’nin ikinci mükerrer altıncı maddesi bilindiği üzere, Markalar: Devlet Amblemleri, Resmi Ayar Damgaları ve Devletlerarası Teşkilatların Amblemleri ile ilgili Yasaklar” başlığını taşımaktadır. Maddenin bu yazı açısından önemli bölümleri aşağıdaki şekildedir:

1.(a) Birlik ülkelerine ait armaların, bayrakların ve diğer Devlet amblemlerinin, ve bu ülkelere kabul edilmiş olan resmi kontrol ve teminatı belirten resmi işaretler ve ayar damgalarının ve hanedan armacılığı bakımından taklitlerinin ticari markalar veya markların bir unsuru olarak yetkili makamlardan izin almaksızın kullanılması uygun önlemlerle yasaklamak ve tescili reddetmek ya da geçersiz kılmak hususlarında, Birlik ülkeleri mutabık kalmışlardır.

(b) Yukarıdaki (a) bendinde belirtilen hükümler, korunmaları için tesis edilmiş olan yürürlükteki uluslararası sözleşmelere konu olan armalar, bayraklar, diğer amblemler, kısaltılmış kelimeler vs. dışında, Birlik ülkelerinden birinin veya daha fazlasının üye olduğu Devletlerarası Uluslararası Teşkilatların armaları, bayrakları, diğer amblemleri ve isimleri vs. için de aynı derecede geçerli olacaktır.”

Aynı maddenin 3. paragrafında madde kapsamında korunacak arma, bayrak, kısaltma ve diğer işaretlerin kayıt yöntemi de belirlenmiştir:

3.(a) Bu hükümlerin uygulanması için Birlik ülkeleri, bu Maddenin korunması altına tümüyle veya belli sınırlar içinde almak istedikleri veya bundan sonra isteyebilecekleri Devlet amblemlerinin ve resmi işaret veya ayar damgalarının bir listesini ve bu listenin müteakip tadillerinin tümünü, Uluslararası Büro aracılığıyla birbirlerine iletmeyi kararlaştırmışlardır. Bu arada bütün Birlik ülkeleri, bu şekilde iletilen listeleri kamuya açık tutacaklardır. Ancak bu iletişime Devletlerin bayraklarının dahil edilmesi zorunlu değildir.

(b) Bu Maddenin 1. paragrafının (b) bendindeki hükümler yalnız uluslararası hükümetlerarası teşkilat tarafından, Birlik ülkelerine Uluslararası Büro aracılığıyla bildirilen devletlerarası teşkilata ait armalar, bayraklar, diğer amblemler, kısaltmalar ve isimler için geçerli olacaktır.”

Belirtilen hüküm esas alınarak yapılan düzenleme çerçevesinde Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) Uluslararası Bürosu, üye ülkelerden gelen bildirimler çerçevesinde oluşturulan bir veritabanını yönetmekte ve korunması talep edilen işaretleri diğer üye ülkelere ileterek Paris Sözleşmesi’nin ikinci mükerrer altıncı maddesi kapsamında öngörülen sistemi işletmektedir. WIPO tarafından oluşturulan, Article 6ter express database olarak anılan ve koruma altına alınmış işaretler arasında çevrimiçi araştırma yapmayı sağlayan veritabanına http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/search-struct.jsp adresinden erişilmesi mümkündür.

Veritabanında yapılan araştırma, İsviçre Federal Fikri Mülkiyet Enstitüsü’nün “sc studio coletti” başvurusunu reddetmesine dayanak olan koruma altındaki kısaltma hakkında takip eden bilgilerle karşılaşmamızı sağlamıştır:

sc.coletti

Veritabanına göre koruma altındaki “SC” ibaresi, “Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesi (Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants)”nin kısaltması olarak 30/09/2009 tarihinden itibaren Qo1327 sayıyla koruma altına alınmıştır.

Görüldüğü üzere, koruma altındaki kısaltma “SC” harflerinden ibarettir ve “sc studio coletti” başvurusunun “studio” ve “coletti” parçalarının ve başvurunun mal listesini oluşturan 14.,18. ve 25. sınıflara dahil malların koruma konusu uluslararası sözleşmeyle hiçbir bağ veya ilintisi bulunmamaktadır. Bir diğer deyişle, kanaatimizce “sc studio coletti” başvurusu, başvuruyu oluşturan öğelerin bütünü esas alındığında, “Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesi (Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants)”ni çağrıştırmadığı gibi, mal listesi itibarıyla da bu sözleşme ile bağlantı kurulmasını sağlayacak herhangi bir unsur içermemektedir. Bu itibarla, başvuruda sadece “SC” harflerinin yer alması, başvurunun Paris Sözleşmesi’nin ikinci mükerrer altıncı maddesine aykırılık gerekçesiyle reddedilmesini gerektirir mi sorusu ortaya çıkmaktadır.

Yazının önceki bölümlerinde belirttiğimiz üzere gelişmiş bir ülke ofisi olan İsviçre Federal Fikri Mülkiyet Enstitüsü’ne göre bu sorunun yanıtı evettir ve İsviçre Federal İdare Mahkemesi de bu ret kararını onaylamıştır.

Peki, uluslararası başvuru kapsamında seçilen ve gelişmiş ülke kategorisine girmediklerini var sayabileceğimiz gelişmekte olan ülke ofislerinden herhangi birisi aynı başvuruyu İsviçre ile aynı gerekçeyle reddetmiş midir? Bir de buna bakmak yerinde olacaktır.

sc.coletti3

WIPO Romarin veritabanından 1068756 sayılı “sc studio coletti” markası için yapılacak bir araştırma, belirtilen uluslararası tescil kapsamında seçilen Bosna Hersek, Belarus, İsviçre, Çin, Hırvatistan, Rusya Federasyonu, Türkiye, Ukrayna arasından, 02/11/2014 tarihi itibarıyla, Rusya Federasyonu, Çin, Türkiye ve İsviçre’nin başvuruyu kısmen veya tamamen reddettiğini göstermektedir. Belirtilen ülkelerden Rusya Federasyonu, Çin ve Türkiye başvuruyu önceden tescilli markalarla benzerlik nedeniyle reddetmişken, yalnızca İsviçre’nin başvuruyu Paris Sözleşmesi’nin ikinci mükerrer altıncı maddesine aykırılık gerekçesiyle reddettiği görülmektedir. Uluslararası tescil, Avrupa Birliği’nde tescilli esas markaya dayandığından, markanın OHIM tarafından da tescile değer bulunduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, marka OHIM tarafından tescil edilmişken ve birçok diğer ülkenin de markayı benzerlik dışındaki gerekçelerle reddetmediği ortadayken, gelişmiş bir ülke ofisi olduğu ve köklü bir sınai mülkiyet geleneğine sahip bulunduğu açık olan İsviçre Federal Fikri Mülkiyet Enstitüsü başvuruyu Paris Sözleşmesi’ne aykırılık gerekçesiyle reddetmesinin gelişmiş ülke ofisi her zaman doğruyu yapar bakış açısıyla açıklanması mümkün gözükmemektedir. İsviçre Federal Fikri Mülkiyet Enstitüsü’nün başvuruyu belirtilen gerekçeyle reddetmesinin yerinde olup olmadığı konusunda fazlaca yorum yapmadan, değerlendirmeyi okuyuculara bırakmayı tercih ediyorum.

Varmaya çalıştığımız sonuç, şu ana dek yazılanlardan kolaylıkla anlaşılabileceği gibi, marka incelemesinde standartlaşmış bir gelişmiş ülke uygulamasından bahsedilmesinin mümkün olmamasının yanısıra, gelişmiş bir ülke ofisi tarafından verilen her kararın her şartta mutlak doğru kararmış gibi değerlendirilmesinin mümkün olmadığıdır. Gelişmiş ülke ofislerinin birbirlerinden farklılaşan kararları ve uygulamaları böyle bir tespitin yerinde olması ihtimalini en başta ortadan kaldırmaktadır. Dolayısıyla, kanaatimizce, ofis ret kararlarının ortadan kaldırılması için yapılan itirazlarda, sadece yabancı ofis kararlarına dayanmak pek de güçlü bir argüman olarak gözükmemektedir, ki yukarıda yer verdiğimiz “streamserve” markasına ilişkin T-106/00 sayılı Avrupa Birliği Adalet Divanı kararı da aynı yönde tespitler içermektedir.

Bir ret gerekçesi olarak Paris Sözleşmesi’nin ikinci mükerrer altıncı maddesine dönülecek olursa, maddenin neredeyse her ülkenin marka mevzuatında bir ret gerekçesi olarak bulunduğu, buna karşın, birçok ülkenin bu maddeyi oldukça farklılaşan değerlendirmelere tabi tuttuğu ortadadır. Dolayısıyla, maddenin detaylı değerlendirmesi kanaatimizce ayrı bir yazıda derinlemesine yapılmalıdır. Bu değerlendirmeyi başka bir yazıda yapmak yerinde olacaktır.

 

Önder Erol Ünsal

Kasım 2014

unsalonderol@gmail.com

 

Ülke Bayraklarını Kısmen İçeren Marka Başvurularının Tescil Edilebilirliği Sorunu – Portekiz’den Winhouse Kararı

 

Avrupa Birliği marka gündemine yakından takip etmek isteyenlerin izlemesi gereken bir numaralı internet kaynağı bana göre Class 46 internet bloğudur. MARQUES (Avrupa Marka Sahipleri Derneği) bünyesinde yayınlanan Class 46 içeriğinde, Avrupa Birliği sınırları dahilinde marka hukuku alanında gerçekleşen gelişmeleri yakından takip etmek mümkündür. İlgilenenler Class 46’e http://www.marques.org/class46/ adresinden erişebilir.

Class 46’te geçtiğimiz gün yayınlanan bir haber, marka uzmanları tarafından sıklıkla tartışılan ülke bayraklarını veya bayrakların benzerlerini içeren markalar konusu hakkında Avrupa Birliği üyesi bir ülke mahkemesi tarafından getirilen bir yorumu içermesi ve aynı zamanda dava konusu markanın bir Türk firmasına ait olması nedenleriyle dikkatimi çekti. Belirtilen haberin yukarıda linki verilen internet sayfasının Ocak ayı arşivinde görülmesi mümkündür.

Pedro Malaquias tarafından yazılan habere (bu yazı büyük ölçüde belirtilen haberin çevirisinden oluşmaktadır) göre, bir Türk firması tarafından Madrid Protokolü kapsamında yapılan ve Portekiz’e de yönlendirilen “winhouse” ibareli marka başvurusu (uluslararası tescil no: 929046) 2008 yılında Portekiz Sınai Mülkiyet Ofisi tarafından reddedilir.

Aşağıda yer verilen görsel unsurdan oluşan başvurunun ret gerekçesi, Portekiz Sınai Mülkiyet Kanununun (2003) 239(a) maddesidir.

 

winhouselogo

 

Portekiz Sınai Mülkiyet Kanununun (2003 yılında geçerli olduğu haliyle) 239(a) maddesi, “Paris Sözleşmesinin 6ncı mükerrer maddesi kapsamına girip girmediğini bakılmaksızın, gerekli izinler alınmadığı sürece, devletlerin, belediyelerin veya Portekiz veya diğer ülke kamu kurumlarının bayraklarını, sembollerini, armalarını, amblemlerini veya diğer işaretlerini kısmen veya tamamen kurucu unsurlarından birisi olarak içeren markaların reddedileceği” hükmünü içermektedir. Pedro Malaquias mevcut 2008 tarihli Sınai Mülkiyet Kanununun küçük değişikliklerle halen benzer bir hükmü içerdiğinin altını çizmektedir.

Portekiz Ofisi belirtilen maddeye dayanarak, başvuruda Avrupa Birliği bayrağının benzeri bir şeklin bulunması nedeniyle başvuruyu reddetmiştir.

AB bayrağı aşağıdaki şekilden oluşmaktadır:

euflag

Başvuru sahibi bu karara karşı dava açmıştır. Başvuru sahibine göre başvurusunun baskın unsuru “winhouse” kelime unsurudur ve başvurudaki şekil Avrupa Birliği bayrağının taklidi değildir. Buna ilaveten, başvuru sahibi, başvurudaki şeklin AB bayrağına yönelik saygısızlık veya itibarsızlaştırma içermediğini belirtmektedir.

Dava 2013 yılında sona ermiş ve dava hakkındaki karar 249/2013 sayılı Sınai Mülkiyet Bülteninde yayınlanmıştır.

Mahkemeye göre markadaki unsurlardan herhangi birisi baskın konumda değildir. Başvurunun şekil unsuru 10 yıldız içeren renkli bir çizimden oluşmaktadır, ancak kamunun ilgili kesimi, başvuruda yer alan kelime unsurunun daireyi tamamlayacak iki yıldızın yerini kapladığını kolaylıkla varsayabilecektir. Bunun sonucu olarak, başvuruyu oluşturan işaret ortalama tüketicilerce kolaylıkla Avrupa Birliği bayrağı olarak algılanabilecektir. Bu çerçevede, Mahkemeye göre, başvuru sahibi Avrupa Birliği bayrağını (veya bir kısmını) markasında kullanmak için izin de almamış olduğundan başvurunun reddedilmesi kararı yerindedir. Sonuç olarak, Mahkeme, Portekiz Sınai Mülkiyet Ofisinin ret kararını onamıştır.

Ülke bayraklarını tamamen içeren başvuruların Paris Sözleşmesi kapsamında reddedilmesi gerekliliği konusunda şüphe olmamakla birlikte, ülke bayraklarını kısmen içeren veya ülke bayraklarıyla aynı olmasa da bunları çağrıştıran veya bunların taklidi niteliğinde olan işaretler hakkında yapılması gereken muamele hakkında tartışmalar mevcuttur. Portekiz Ofisinin ilgili mahkeme tarafında onanan ret kararı bu konudaki bir yaklaşımı gösterse de ROMARIN kayıtlarından (http://www.wipo.int/romarin/) görülebileceği üzere aynı marka bazı AB üyesi ülkelerde de tescil edilmiş durumdadır. Dolayısıyla, marka uygulamalarında pek çok durumda olduğu gibi bu halde de, inceleyici ofisin veya mahkemenin bakış açısının belirleyici olduğu görülmektedir.

Önder Erol Ünsal

Ocak 2014

“Tosca Blu” ve “El Corte Ingles” Kararları ve Tanınmış Markaların Adalet Divanına göre Değerlendirmesi

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi tarafından verilen 11/07/2007 tarihli  T-150/04 sayılı “Tosca blu” kararı Paris Sözleşmesinin birinci mükerrer 6ncı maddesi kapsamındaki tanınmış markalara sağlanacak korumanın kapsamı ve niteliği konusunda Avrupa birliği yargısının yaklaşımını net biçimde ortaya koymakta ve bu hükmün Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5)’ten farklılaştığı hususun altını çizmektedir. Bu karara ilaveten aynı mahkeme tarafından verilen 17/06/2008 tarihli T-420/03 sayılı “El Corte Ingles v. OHIM” kararı da Paris Sözleşmesinin birinci mükerrer 6ncı maddesi kapsamında öngörülen korumanın hangi şartlarda sağlanabileceği konusunda açıklamalar içermektedir.

 

Paris Sözleşmesinin birinci mükerrer 6ncı maddesi takip eden hükmü içermektedir: “Birlik ülkeleri, tescilin yapıldığı ülkenin yetkili makamınca söz konusu ülkede bu sözleşmeden yararlanacağı kabul olunan bir kişiye ait olduğu, aynı veya benzeri mallar için kullanıldığı iyi bilinen tanınmış bir markanın herhangi bir karışıklığa yol açabilecek bir şekilde yeniden reprodüksiyonunu, taklit edilmesini veya aslına yakın bir şekilde değiştirilmesini içeren bir markanın kullanılmasını gerek mevzuat izin verdiği takdirde re’sen gerekse ilgilinin isteği üzerine yasaklamayı ve tescilini reddetmeyi veya iptal etmeyi taahhüt ederler.”.

 

Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5) ise, “(aynı madde) Paragraf 2’de belirtilen önceki markalardan birinin sahibince yapılacak itiraz üzerine, başvurunun önceki markayla aynı veya benzer olması, başvurunun önceki markanın kapsadığı mallarla / hizmetlerle benzer olmayan malları / hizmetleri kapsaması, önceki markanın bir Topluluk Markası olması halinde önceki markanın toplulukta üne sahip olması, önceki markanın ulusal bir marka olması halinde önceki markanın üye ülkede üne sahip olması ve başvurusu yapılan markanın haklı bir gerekçe olmaksızın kullanımının önceki markanın ayırt edici karakterinden veya ününden haksız fayda sağlanmasına yol açması veya önceki markanın ayırt edici karakterine veya ününe zarar vermesi durumunda, marka başvurusu reddedilecektir.” hükmünü içermektedir.

 

 

Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi Paris Sözleşmesinin birinci mükerrer 6ncı maddesini, “Tosca blu” kararının 51. paragrafında: “Bu madde anlamındaki tanınmış markaların, ilgili ülkesel alandaki ünlerinden dolayı, tescile ilişkin kanıta ihtiyaç duyulmaksızın, karıştırılma olasılığına karşı korundukları hükme göre açıktır.” biçiminde açıklamaktadır. Kararın bu ve ilgili diğer paragraflarına göre, Paris Sözleşmesinin birinci mükerrer 6ncı maddesi anlamındaki tanınmış markaların, bu madde kapsamındaki korumadan yararlanması için ilgili ülkede tescilli olmalarına gerek yoktur, ancak korumanın kapsamı aynı veya benzer mallarla sınırlı olacaktır.

 

Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(2)(c)’de Paris Sözleşmesinin birinci mükerrer 6ncı maddesi anlamındaki tanınmış markalar, bir üye ülkede tanınmış olmaları durumunda madde 8(1) çerçevesinde bir topluluk markası başvurusunun reddedilmesine imkan verebilecek önceki haklar çerçevesinde sayılmıştır. Dolayısıyla, bir topluluk markası başvurusunun ilanına itiraz eden tarafın itirazı, markaların aynı / benzer olması, itiraz gerekçesi markanın bir üye ülkede tanınmış olduğunun ispatlanması, malların – hizmetlerin aynı / benzer olması hallerinde kabul edilebilecektir.

 

Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi aynı kararda Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5)’te öngörülen “üne sahip markalar” için farklı mallar / hizmetler bakımından korumanın ise yalnızca önceden tescilli markalar gerekçe gösterilerek yapılan itirazlarda söz konusu olacağını açık olarak belirtmiştir. Bir diğer deyişle, madde Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5)’te öngörülen korumanın sağlanması için itiraz gerekçesi markanın topluluk markası veya üye bir ülkede ulusal bir marka olarak tescilli olması gerekmektedir. Ret halinin ortaya çıkması için her iki durumda da önceki markanın “üne sahip olması” şartı bulunmaktadır. Adalet Divanı tarafından 2003 yılında verilen C-408/01 sayılı kararda (Adidas-Salomon & Adidas Benelux), Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5) çerçevesinde sağlanacak korumanın, aslen önceki markanın kapsadığı mallarla / hizmetlerle  sonraki markanın kapsadığı malların / hizmetlerin benzer olmaması haline ilişkin olduğu belirtilmiş, ancak bu maddede öngörülen korumanın  önceki markanın kapsadığı mallarla / hizmetlerle  sonraki markanın kapsadığı malların / hizmetlerin aynı veya benzer olması durumunda da uygulanabileceği belirtilmiştir.

 

Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi, “Tosca Blu” kararında nihai olarak, davacının Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5)’in uygulanması için itiraz gerekçesi markanın tescilli olması şartının bulunmadığı, bu şartın bir ifade hatasından kaynaklandığı yönündeki iddiasını reddetmiştir. Mahkeme kararında, Alman mevzuatının tescilli olmayan tanınmış markalara daha kapsamlı koruma sağlamasının, Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5)’e ilişkin uygulamayı değiştirmesinin mümkün olmadığı da belirtilmiş ve Topluluk Markası Sisteminin herhangi bir ulusal sistemden bağımsız otonom bir sistem olduğunun altı çizilmiştir.

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi tarafından verilen T-420/03 sayılı “El Corte Ingles v. OHIM” kararı ise Paris Sözleşmesinin birinci mükerrer 6ncı maddesi kapsamında öngörülen korumanın hangi şartlarda sağlanabileceği konusunda açıklama içermektedir.

 

Mahkeme, “El Corte Ingles v. OHIM” kararında takip eden önemli tespitleri yapmıştır:

 

  • Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5) anlamında üne sahip marka halinin ispatlanması için gerekli tanınmışlık derecesi, Paris Sözleşmesinin birinci mükerrer 6ncı maddesi kapsamına giren markaların tanınmışlık derecesi kadar yüksek değildir (paragraf 110).

 

  • Paris Sözleşmesi Birliği ve WIPO Genel Kurulu tarafından kabul edilen tanınmış markaların korunmasıyla ilgili Ortak Tavsiye Kararının 2. maddesine göre, Paris Sözleşmesinin ilgili maddesi anlamında bir markanın tanınmış olup olmadığı değerlendirilirken, yetkili otorite markanın tanınmışlığı sonucuna varılmasını sağlayabilecek tüm delilleri dikkate alabilir. Bunların arasında, toplumun ilgili kesiminin markayı bilme ve tanıma derecesi, markanın kullanımına ilişkin süre, kapsam ve coğrafi alan, markanın kullanılacağı malların / hizmetlerin fuarlarda veya sergilerdeki reklamı, tanıtımı ve sunumu dahil olmak üzere markanın tanıtımına ilişkin süre, kapsam ve coğrafi alan, markanın kullanımını veya bilinirliğini yansıtmaları koşuluyla markanın tesciline veya tescil için başvurusuna dair süre ve coğrafi alan verileri, markanın yetkili otoritelerce tanındığı göstermesi koşuluyla markadan doğan hakların başarılı biçimde uygulandığını gösteren kayıtlar, markanın değeri gibi hususlar yer almaktadır (paragraf 80).

 

  • İncelenen vakada, davacının İspanya, İrlanda, Yunanistan ve Birleşik Krallık’taki önceki tanınmış markalarının varlığını ispatlamak için, İtiraz Birimine, “Boomerang” markasının spor giysiler, aksesuarlar ve malzemeler için kullanıldığını gösteren katalog örnekleri, “Boomerang” ibaresinin bir spor etkinliği sırasında iki zeplin benzeri balon üzerinde kullanıldığını gösteren bir fotoğraf ve davacı tarafından sponsor olunan “Boomerang Interviu” isimli bir kapalı saha futbol takımına ilişkin İspanyol gazetelerinden alınan çeşitli haberleri sunduğu dava dosyasından görülmektedir (paragraf 81).

 

  • … Bu belgeler itiraz gerekçesi markanın İrlanda, Yunanistan ve Birleşik Krallık’ta kullanıldığını, bilindiğini veya tanındığını göstermemektedir. Bu belgelerden bazıları markanın İspanya’da davacı tarafından kullanıldığını gösterse de, bu belgeler kullanımın süresine veya kapsamına dair, markanın İspanya’daki bilinirlik veya tanınırlık derecesine ilişkin veya markanın İspanya’da veya İspanya’nın herhangi bir bölgesinde tanınmış olduğu sonucuna varılmasını sağlayacak içerikte hiçbir bilgi içermemektedir (paragraf 82).

 

  • Dolayısıyla, Temyiz Kurulu’nun, İtiraz Biriminin Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(2)(c)’de belirtilen koşulların gerçekleşmediği yönündeki kararını (itiraz gerekçesi markanın tanınmış bir marka olmadığı yönündeki kararı) onayarak hukuki bakımdan hata yapmamıştır (paragraf 83).

 

Karar ilk okunduğunda refleksif olarak o kadar az sayıda ve önemsiz belgeyle tanınmış marka hususu elbette ispatlanamaz denilmekle birlikte, kararı Türkiye’de tanınmış markalar konusunda verilen bazı mahkeme kararlarını dikkate alarak okumak, konu hakkında ülkemizdeki uygulamadan farklılaşan Adalet Divanı ve Avrupa pratiğinin anlaşılması bakımından karara önem kazandırmaktadır. Bu tartışmaya bu yazı kapsamında girilmeyecek olmakla birlikte karar okunurken zihin egzersizi olarak şu soru da akılda bulundurulmalıdır:

 

  • Paris Sözleşmesi birinci mükerrer 6ncı maddesi açık olarak ilgili ülkeye atıf yapmışken ve Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi Topluluk Marka Tüzüğü’ndeki tanınmışlığı yukarıda yer verilen kararda görüldüğü üzere açık olarak ilgili ülkedeki kullanım ve tanınmışlık olarak yorumlamışken, tanınmışlık için tescil talep edilen ülkedeki tanınmışlık düzeyini ve kullanımı esas almamak ve yurtdışındaki kullanıma ve tanınmışlığa atıf yaparak karar vermek ne derece doğrudur?

 

Önder Erol ÜNSAL

Ocak 2012

 

Paris Sözleşmesi’nin Dördüncü Mükerrer Altıncı Maddesine (Article 6quinquies) Dünya Ticaret Örgütü Temyiz Organı Tarafından Getirilen Yorum

WTO-DSB

 

Giriş

 

Avrupa Topluluğu’nun, Amerika Birleşik Devletleri’ne ait 1998 tarihli Çok Amaçlı Ödenek Yasası’nın (Omnibus Appropriations Act) 211. maddesinin, Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması’na (TRIPS) ve bu Anlaşma uyarınca taraf ülkelerce geçerliliği kabul edilen Sınai Mülkiyetin Korunması için Paris Sözleşmesi’nin bazı maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle Dünya Ticaret Örgütü nezdinde yaptığı şikayet ve bu şikayet sonucu Anlaşmazlıkların Çözümü Organı’nın Temyiz Organı tarafından verilen karar (karar sayısı ve tarihi: AB-2001-7; 02/01/2002) bu yazının konusunu oluşturmaktadır. Şikayetin yazı kapsamında ele alınan bölümü, Paris Sözleşmesi’nin dördüncü mükerrer altıncı maddesinin (Article 6quinquies) değerlendirilmesine ve kapsamına ilişkindir.

 

Şikayete ve alınan kararın metninin tamamına;

http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds176_e.htm

adresinden ulaşılması mümkündür.

 

Yazı içeriğinde kararın her paragrafına ayrıca göndermede bulunulmamış olmakla birlikte, yazı kararın 1-20, 60-64, 122-149 ve 360-361. paragraflarında yer verilen değerlendirmeler esasında oluşturulmuştur.

 

Kararın İçeriği, Gerekçeleri ve Değerlendirmesi

 

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üye ülkeler arasındaki çeşitli ticari anlaşmazlıkları, Anlaşmazlıkların Çözümü Organı’nın (Dispute Settlement Body – DSB) kararları aracılığıyla sonuca bağlamaktadır.

Bu yazı kapsamında değerlendirilecek DSB kararı, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Avrupa Topluluğu arasında Küba ile ilgili bir konu hakkında ortaya çıkmış anlaşmazlığın bir boyutunu oluşturan Paris Sözleşmesi’nin dördüncü mükerrer altıncı maddesinin (Article 6quinquies) değerlendirilmesine ilişkindir.

 

Paris Sözleşmesi’nin dördüncü mükerrer altıncı maddesinin işbu anlaşmazlıkla ilgili kısmının Türkçe çevirisi aşağıdaki şekildedir:

 

“Markalar: Bir Birlik Ülkesinde Tescil Edilen Markaların Birlik Üyesi Diğer Ülkelerde Korunması

A.(1) Menşe ülkesinde usulüne uygun olarak tescil edilen her ticaret markası, bu maddede belirtilen ihtirazi kayıtlar altında, diğer Birlik ülkelerinde olduğu gibi başvuru yapmak ve korunmak üzere kabul edilecektir. Bu ülkeler nihai tescil işleminden önce yetkili makam tarafından verilmiş olan menşe ülkesindeki tescile ait bir belgenin ibrazını isteyebilirler. Bu belgenin resmi onayı gerekmeyecektir.

(2) Başvuru yapanın gerçek ve fiili bir sınai veya ticari müessese sahibi olduğu Birlik ülkesi veya Birlik içinde böyle bir müessesesi olmadığı takdirde ikamet ettiği birlik ülkesi veya Birlik içinde ikametgahı olmadığı takdirde vatandaşı olduğu Birlik Ülkesi, menşe ülkesi olarak kabul edilecektir.

B. Bu madde kapsamında olan ticaret markalarının, aşağıdaki durumlar dışında tescili reddedilemez veya geçersiz kılınamaz.

(1) Bu markaların, korunma talep edilen ülkelerdeki üçüncü kişiler tarafından kazanılmış haklara tecavüz etmesi,

(2) Bu markaların ayırt edici özellikleri olmaması veya münhasıran ticarette ürünlerin cinsini, kalitesini, miktarını, amacını, değerini, menşe yerini veya üretim zamanını göstermeye yarayan veya günlük konuşmalarda dile yerleşmiş olan veya korumanın istendiği ülkedeki iyi niyetli ve alışılmış ticari uygulamalarda kullanılan işaret ve sembollerden ibaret olması,

(3) Bu markaların ahlaka ve kamu düzenine aykırı olması ve özellikle kamuyu yanıltacak mahiyette olması, durumunda. Markalarla ilgili mevzuatın bir hükmüne uygun olmaması, bu hükmün kamu düzeni ile ilgili olması dışında markanın kamu düzenine aykırı olarak düşünülmesini gerektiren tek sebep olamayacağı uygun bulunmuştur. Ancak bu hüküm için Madde 10- Birinci Mükerrer geçerlidir.”

Yukarıda yer verilen hüküm, Paris Sözleşmesi tarafı bir ülkede (menşe ülke) tescilli olan bir markanın tescili için sözleşme tarafı bir diğer ülkede talep yapılması durumunda, talep yapılan ülkenin markanın tesciline ilişkin yetkilerini içermektedir. Hükmün (A) fıkrasının (1) numaralı paragrafında menşe ülkesinde tescilli markaların üye diğer ülkelerde kabul edilmesi gerektiği şeklinde genel bir hüküm içerirken, (B) fıkrasının (1),(2) ve (3) numaralı paragraflarında genel hükmün istisnaları sayılmıştır.

 

ABD ile Avrupa Birliği arasındaki anlaşmazlık esas olarak, ABD’nin yukarıda yer verilen hükmün A(1) paragrafı kapsamını, yalnızca markaların şekli olarak başvurularının kabul edilmesi yükümlülüğü olarak değerlendirmesi, buna karşılık Avrupa Topluluğu’nun paragraf kapsamına markanın esasa ilişkin değerlendirmesinin de dahil olduğunu belirtmesidir. Bu yorum farklılığının ABD’ye ait bir federal kanundaki yansıması Avrupa Topluluğu tarafindan DTÖ nezdinde Anlaşmazlıkların Çözümü Organı’na (Dispute Settlement Body – DSB) şikayet edilmiş ve ilk incelemenin Panel tarafından ABD lehine sonuçlandırılması üzerine şikayet temyiz organı önünde yinelenmiştir. Temyiz Organı tarafından verilen karar Paris Sözleşmesi dördüncü mükerrer altıncı maddenin kapsamını netleştirmek bakımından önemli bir metin niteliğindedir.

 

Avrupa Topluluğu şikayetinde, Paris Sözleşmesi dördüncü mükerrer altıncı madde  A(1) paragrafı kapsamının yalnızca markaların şeklen başvuruya uygun olarak kabul edilmesi meselesi ile ilgili olmadığını, hükmün esasa ilişkin değerlendirmeyi de kapsadığını belirtmektedir. Avrupa Topluluğu, aynı maddenin B fıkrası (1),(2) ve (3) numaralı paragraflarında yer alan istisnaları ve bu istisnaların ortaya çıkması halinde menşe ülkede tescilli olsalar dahi aynı markadan oluşan başvuruların Paris Sözleşmesi tarafı diğer ülkelerde reddedilebileceğini kabul etmekle birlikte, B fıkrasında sayılan istisnalar kapsamına girmeyen durumlarda, sözleşme tarafı diğer ülkelerin markayı tescil etmekle yükümlü olduğunu öne sürmektedir.

 

ABD ise A(1) paragrafı kapsamında düzenlenen konunun, menşe ülkesinde tescil edilmiş markaların sözleşme tarafı diğer ülkelerde de şeklen başvuruya uygun bir marka olarak kabul edilmesi gerektiği yönünde bir düzenleme olduğunu belirtmekte, menşe ülkesinde tescil edilmiş markaların sözleşme tarafı diğer ülkelerde esasa ilişkin değerlendirmesinin Paris Sözleşmesi kapsamında yer almadığını öne sürmektedir.

 

DTÖ Anlaşmazlıkların Çözümü Organı, Panel olarak adlandırılan ilk derece incelemesinde uyuşmazlığa ilişkin olarak ABD tezini haklı bulmuş ve Paris Sözleşmesi dördüncü mükerrer altıncı maddesi A(1) paragrafı kapsamında yer alan düzenlemenin şeklen başvuruya uygun bulma konusunu düzenlediği yorumunu getirmiştir. Panel’in kararına karşı Avrupa Topluluğu tarafından yapılan itiraz ise DTÖ Anlaşmazlıkların Çözümü Temyiz Organı (Appeal Body) tarafından değerlendirilmiştir. Temyiz Organı tarafından alınan karar, tarafların dayanakları ve kararın gerekçerleri takip eden paragraflarda değerlendirilmektedir.

 

Avrupa Birliği, Panel kararına karşı yaptığı itirazında, Paris Sözleşmesi dördüncü mükerrer altıncı maddede yer alan Fransızca “telle quelle” (İngilizce “as is” – Türkçe’ye ise “olduğu gibi” şeklinde çevrilmiştir) teriminin menşe ülkesinde tescilli markanın diğer sözleşme üyesi ülkelerde başvuruya uygun bir marka olarak kabul edilmenin ötesinde bir anlam taşıdığını iddia etmekte ve üye ülkelerin B paragrafında sayılı istisnalar kapsamına girmeyen hallerde bu tip markaları tescil etmekle yükümlü olduğunu belirtmektedir. Avrupa Topluluğu’na göre, Paris Sözleşmesi dördüncü mükerrer altıncı maddenin amacı Paris Birliği üyesi ülkelerin birisinde tescilli olan bir markanın diğer üye ülkelerde tescil edilmesini kolaylaştırmaktır, ancak bu kolaylık tescil süreciyle sınırlıdır, tescil işleminin ardından markalar birbirinden tamamen bağımsız hale gelecektir. Bu anlamda, Panel’de varılan yargının aksine, Avrupa Topluluğu’nca getirilen yorumla Paris Sözleşmesi altıncı maddesi üçüncü paragrafı arasında çelişki bulunmamaktadır (Paris Sözleşmesi paragraf 6(3): Bir Birlik ülkesinde, usulüne uygun olarak tescil edilmiş bir marka, menşe ülkesi dahil diğer Birlik ülkelerinde tescil edilmiş olan markalardan bağımsız olarak kabul edilecektir.)

 

ABD, temyiz incelemesi öncesi sunduğu görüşünde, Panel’in Paris Sözleşmesi dördüncü mükerrer altıncı maddeye ilişkin olarak getirdiği yorumun yerinde olduğunu belirtmiştir. ABD’ye göre, bu hüküm menşe ülkede tescil edilmiş markaların sözleşme üyesi diğer ülkelerde de tescil edilmesi gerektiği anlamına gelmemektedir ve hüküm üye ülkelerin menşe ülkesinde tescil edilmiş markaların başvuruya uygun markalar olarak kabul edilmemesi yönündeki yorumları engeller içerikte, markaların biçimine ilişkin bir hükümdür.

 

Panel kararında yer verilen tespitleri, Avrupa Topluluğu ve ABD iddialarını değerlendiren Temyiz Organı, Paris Sözleşmesi dördüncü mükerrer altıncı maddesine ilişkin olarak takip eden değerlendirmeleri yapmıştır.

 

Temyiz Organı, ilk olarak Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması (TRIPS) Madde 2.1’e atıf yaparak Paris Sözleşmesi hükümlerinin ve bu hükümlerin uygulanmasının TRIPS’in ve bu yolla DTÖ Anlaşması’nın parçası olduğu tespitini yapmıştır. Temyiz Organı, bu tespitin ardından Panel kararını, tarafların iddialarını özetlemiş ve sonrasında Paris Sözleşmesi altıncı mükerrer dördüncü maddeye ilişkin analizine başlamıştır.

 

Temyiz Organı, Paris Sözleşmesi dördüncü mükerrer altıncı maddeye ilişkin analizine sözleşmede öngörülen iki tescil elde etme (başvuru) yöntemini ortaya koyarak başlamıştır. Buna göre, birinci başvuru yolu, altıncı madde birinci fıkrada yer verilen “Ticari markaların başvuru ve tescil koşulları, her bir Birlik ülkesinin, yerel yasaları ve mevzuatıyla belirlenecektir.” hükmü bağlamında karşımıza çıkan yoldur. Buna göre, Paris Birliğinin her üyesi markaların başvuru ve tescil şartlarını ulusal mevzuatına göre belirleyecektir. Başvuru için bu yolu tercih edecek başvuru sahibinin menşe ülkesinde tescile sahip olması şeklinde bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Paris Sözleşmesinde öngörülen diğer başvuru yolu ise dördüncü mükerrer altıncı maddede öngörülen yoldur. Bu yolu kullanmak için iki ön şart bulunmaktadır. Bu şartlardan birincisi menşe ülkede usulüne uygun olarak tescil edilmiş bir markaya sahip olmak ve diğeri ise menşe ülkenin dördüncü mükerrer altıncı madde A(2) paragrafındaki (“Başvuru yapanın gerçek ve fiili bir sınai veya ticari müessese sahibi olduğu Birlik ülkesi veya Birlik içinde böyle bir müessesesi olmadığı takdirde ikamet ettiği birlik ülkesi veya Birlik içinde ikametgahı olmadığı takdirde vatandaşı olduğu Birlik Ülkesi, menşe ülkesi olarak kabul edilecektir.”) tanıma uygun bir ülke olmasıdır. İnceleme konusu şikayette tartışılan husus ise bu iki şartın yerine getirilmesi ile ilgili değil, bu şartların yerine getirilmiş olması halinde ortaya çıkan başvuru hakkının kapsamı ve bu hakkın tescil sonucu doğurup doğurmadığı ile ilgilidir.

 

Paris Sözleşmesi dördüncü mükerrer altıncı madde A(1) paragrafı kapsamı dikkate alındığında, Paris Sözleşmesi ve TRIPS üyesi ülkeler, markalarını Birlik üyesi menşe ülkelerinde usulüne uygun olarak tescil ettirmiş başvuru sahiplerine, ulusal mevzuata tabi başvuru sahiplerine tanınmış haklarından daha geniş haklar vermek durumundadır. Bu haklar, şikayet edilen ABD’ye göre başvuruya konu markanın biçimi ile sınırlıdır, şikayetçi Avrupa Topluluğu ise, aynı maddenin B paragrafında sayılan istisnalar hariç olmak üzere, bu hakların markayı başvuruya uygunluk bakımından biçim olarak kabul etmenin ötesinde koruma sağlamayı da kapsadığını öne sürmektedir.

 

Temyiz Organı, ilk olarak, dördüncü mükerrer altıncı madde A(1) paragrafında yer alan “telle quelle (as is)- (olduğu gibi)” teriminin “menşe ülkesinde usulüne uygun olarak tescil edilen markaları” değerlendiren birlik üyesi ülkelere ilişkin bir tanımlama olduğunu kabul etmiştir. Buna göre, menşe ülkesinde usulüne uygun olarak tescil edilen bir markanın bir diğer birlik üyesi ülkede başvurusunun yapılması halinde bu başvuru biçim olarak (as to the form) başvuruya ve korumaya uygun olarak kabul edilmelidir. Biçimin ötesinde, ulusal mevzuat kapsamında düzenlenen tescil edilebilirlik şartlarından muaf olma konusunda ise Temyiz Organı takip eden değerlendirmeleri yapmıştır.

 

1968 yılındaki ismiyle “Fikri Mülkiyetin Korunması için Uluslararası Büro” tarafından yayınlanan G.H.C. Bodenhausen’a ait “1967 Stockholm Revizyonu bağlamında Sınai Mülkiyetin Korunması için Paris Sözleşmesi’nin Uygulanmasına ilişkin Rehber”in 110-111. sayfalarına atıf yapan Temyiz Organı, bu kitaptan “… bir marka menşe ülkesinde usulüne uygun olarak tescil edildiğinde, birlik üyesi diğer ülkeler, markayı biçimine ilişkin olarak, yani markayı oluşturan işaretler bakımından, (bu marka) ulusal mevzuatta öngörülen şartlara uygun olmasa da kabul etmek ve korumak zorundadır, söz konusu koruma, bu maddede yer verilen diğer kurallara, özellikle ret veya hükümsüzlük gerekçelerine bağlı olarak sağlayacaktır. Bu çerçevede, bu hüküm sayılardan, harflerden, soy isimlerinden, coğrafi yer adlarından, herhangi bir dilde veya alfabede yazılı olmalarına bakılmaksızın sözcüklerden oluşan markalar ve markayı oluşturan diğer işaretler bakımından uygulanacaktır.” alıntısını yapmıştır.

 

Bunun ardından, Temyiz Organı, dördüncü mükerrer altıncı madde A(1) paragrafını içerik olarak değerlendirmiş ve hüküm içeriğinin, hükmün Avrupa Topluluğu görüşüne uygun olarak değerlendirilmesi yönünde destek sağlamadığı yorumunu yapmıştır. Temyiz Organına göre, Paris Sözleşmesi altıncı madde birinci paragrafa göre, üye ülkeler başvuru ve tescil şartlarını iç mevzuatlarına göre belirleme yetkisine sahiptir, üye ülkelerin sözleşmede belirtilen bazı yükümlülükleri bulunmakla birlikte, bu maddeye göre üye ülkelerin birliğe katılarak başvuru ve tescil şartlarını iç mevzuatlarına göre belirleme yetkisinden feragat etmedikleri açıktır. Bu çerçevede, eğer, dördüncü mükerrer altıncı madde A(1) paragrafı Avrupa Topluluğun talep ettiği üzere, geniş biçimde yorumlanacak olursa, sözleşmenin altıncı maddesinin birinci paragrafı çerçevesinde üye ülkelere tanınan takdir yetkisi önemli oranda ortadan kaldırılacaktır.

Temyiz Organı, kararının takip eden paragrafında yukarıdaki yorumu daha netleştirmek için örnekle açıklama yöntemini kullanmıştır. Örnek, Avrupa Topluluğu’nun argümanlarının geçerli olduğu öne sürülerek verilmiştir. Örneğe göre, bir an için Avrupa Topluluğu’nun argümanlarının geçerli olduğu varsayılırsa, menşe ülkesinde bir markayı usulüne uygun olarak kabul ettiren bir başvuru sahibi, markasını birlik üyesi bir diğer ülkede tescil ettirmek istediğinde, Paris Sözleşmesi dördüncü mükerrer altıncı madde A(1) paragrafı uyarınca tescil yöntemini kullanacak olursa, ilgili ülkenin ulusal mevzuatınca öngörülen tescil şartlarının herhangi bir anlamı veya geçerliliği olmayacaktır. Bu varsayım çerçevesinde, bir ulusal mevzuatça öngörülen tescil için kullanım şartından kaçınmak isteyen bir başvuru sahibi, markasını tescil için kullanım şartı öngörmeyen menşe ülkesinde tescil ettirerek bu yükümlülüğe tabi olmayacaktır. Temyiz Organı, Paris Sözleşmesi hazırlanırken böyle bir amacın güdülmediği ve bu sonucun amaçlanmadığı görüşündedir.

 

Avrupa Topluluğu itirazında, Paris Sözleşmesi dördüncü mükerrer altıncı madde A fıkrası kapsamının markanın biçimine yönelik koruma olarak değerlendirilmesi durumunda, bu madde uyarınca sağlanacak korumanın istisnası olarak belirtilen B fıkrası paragraflar (1)-(3)’te sayılan hallerin anlamsız olacağını belirtmektedir. Paris Sözleşmesi dördüncü mükerrer altıncı maddesi  B fıkrası, aşağıda sayılan halleri A fıkrasında öngörülen korumanın istisnası olarak saymıştır:

 

“B. Bu madde kapsamında olan ticaret markalarının, aşağıdaki durumlar dışında tescili reddedilemez veya geçersiz kılınamaz.

(1) Bu markaların, korunma talep edilen ülkelerdeki üçüncü kişiler tarafından kazanılmış haklara tecavüz etmesi,

(2) Bu markaların ayırt edici özellikleri olmaması veya münhasıran ticarette ürünlerin cinsini, kalitesini, miktarını, amacını, değerini, menşe yerini veya üretim zamanını göstermeye yarayan veya günlük konuşmalarda dile yerleşmiş olan veya korumanın istendiği ülkedeki iyi niyetli ve alışılmış ticari uygulamalarda kullanılan işaret ve sembollerden ibaret olması,

(3) Bu markaların ahlaka ve kamu düzenine aykırı olması ve özellikle kamuyu yanıltacak mahiyette olması, durumunda. Markalarla ilgili mevzuatın bir hükmüne uygun olmaması, bu hükmün kamu düzeni ile ilgili olması dışında markanın kamu düzenine aykırı olarak düşünülmesini gerektiren tek sebep olamayacağı uygun bulunmuştur. Ancak bu hüküm için Madde 10- Birinci Mükerrer geçerlidir.”

 

Temyiz Organı, üçüncü kişilerin önceki haklarıyla çatışma, ayırt edici nitelikten yoksunluk ve kamu düzenine, ahlaka aykırılık ve yanıltıcılık olarak özetlenebilecek bu hükümlerin, Paris Sözleşmesi dördüncü mükerrer altıncı madde A fıkrası kapsamının markanın biçimine yönelik koruma olarak değerlendirilmesi durumunda da uygulama alanı bulabileceği görüşündedir.

 

Temyiz Organı kararında son olarak, Paris Sözleşmesi’nin 1883 yılında kabul edilen orijinal halinde bulunan Sonuç Protokolünün 4. paragrafında yer alan ve sonradan altıncı mükerrer dördüncü madde A fıkra olarak Sözleşmeye eklenecek maddenin kapsamını açıklayan hükme yer verilmiştir. Sonuç Protokolünün 4. paragrafına göre “… (bu madde) markayı oluşturan işaretlere ilişkin olarak menşe ülkesindeki kanunlara uygun olan ve başvurusu orada düzgün şekilde yapılmış olan hiçbir marka, birlik üyesi bir başka devlette, markayı oluşturan işaretlerin bu ülkenin kanunlarınca öngörülen şartlara uygun olmaması münhasır gerekçesiyle koruma dışı bırakılamaz, biçiminde anlaşılmalıdır.    Münhasıran markanın biçimiyle ilgili olan bu istisnaya ve Sözleşmenin diğer maddelerinde yer alan hükümlere bağlı kalmak şartıyla, her ülke kendi iç mevzuatını uygulayacaktır.” Temyiz Organı, Paris Sözleşmesi’nin orijinal halinde yer alan bu yorumun altıncı mükerrer dördüncü madde A fıkrası kapsamına ilişkin olarak arzulanan amaç hakkında fikir verdiği kanaatindedir.

 

Yukarıda yer verilen tüm gerekçelerle, Temyiz Organı, Panel tarafından Paris Sözleşmesi dördüncü mükerrer altıncı madde A fıkrası kapsamına ilişkin olarak yapılan yorumu, yani fıkranın kapsamını “menşe ülkesinde usulüne uygun olarak tescil edilen bir markanın bir diğer birlik üyesi ülkede başvurusunun yapılması halinde bu başvuru biçim olarak (as to the form) başvuruya ve korumaya uygun olarak kabul edilmelidir” yönündeki yorumu yerinde bulmuştur. Temyiz Organı’nca yerinde bulunan Panel kararına göre, Paris Sözleşmesi dördüncü mükerrer altıncı maddesi A fıkrası, üye ülkelere, menşe ülkesinde tescil edilmiş bir markanın başvurusunun yapılması durumunda, bu markayı biçim olarak başvuruya uygun olarak kabul etmenin ötesinde bir yükümlülük getirmemektedir ve taraflar arasındaki anlaşmazlığın Paris Sözleşmesi’nin dördüncü mükerrer altıncı maddesi A fıkrasına ilişkin kısmı da bu yorum esas alınarak çözüme kavuşturulmuştur.

 

Ülkemizde, Paris Sözleşmesi’nin dördüncü mükerrer altıncı maddesi A fıkrası, blogumda sıklıkla fantastik tanımlamasıyla betimlediğim bazı bilirkişi raporlarında, maalesef menşe ülkedeki tescili diğer ülkelerdeki tescil için yeterli şart olarak kabul etmek biçiminde yorumlanmaktadır. Bu yazı kapsamında açıklanmaya gayret edilen şikayette görüleceği üzere, şikayet edilen ABD, değerlendirmeye konu maddede öngörülen korumanın yalnızca markanın biçimi ile ilgili olduğunu öne sürmektedir. Şikayet sahibi Avrupa Topluluğu ise, maddenin kapsamının markaların biçimiyle sınırlı olmadığını, menşe ülkesinde usulüne uygun olarak tescil edilmiş markaların birlik üyesi diğer ülkelerde de aynı sonucu (tescil) yanında getirmesi gerektiğini iddia etmekle birlikte, aynı maddenin B paragrafında yer alan istisnaları ve tescilin ancak bu istisnaların ortaya çıkmadığı hallerde elde edilebileceğini kabul etmektedir. Kısaca, B paragrafında sayılan hallerin birlik üyesi diğer ülkelerde ortaya çıkması halinde A fıkrası kapsamında tescilin edilmesi, maddeyi geniş olarak yorumlayan Avrupa Topluluğu’na göre de mümkün değildir. Ancak, maddenin ülkemizde, fantastik olarak isimlendirmeyi tercih ettiğimiz bilirkişi raporlarında yer alan hali, B fıkrasında yer alan istisnaları hiçe saymakta ve menşe ülkesinde tescilli markaların birlik üyesi diğer ülkelerde de tescil edilmesi gerektiğini öne sürmektedir. Bu iddiaları esas alan mahkeme kararlarının, en azından bu maddenin yorumu bakımından, yanlış değerlendirmeler içerdiğini söylemek ise çok iddialı bir söylem değil, tersine maddenin yurtdışındaki yorumunun dile getirilmesidir. Bu yazı kapsamında, yalnızca DTÖ Anlaşmazlıkların Çözümü Organı Temyiz Organı’nın yorumuna yer verilmiş olmakla birlikte, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın çok sayıda kararında, birlik üyesi diğer ülkelerdeki tescillerin OHIM veya bir diğer birlik üyesi ülke bakımından aynı markanın tescil zorunluluğunu getirmediği sıklıkla belirtilmiştir. Konunun bu boyutu ve Paris Sözleşmesi’nin dördüncü mükerrer altıncı maddesinin ülkemizdeki değerlendirmesi ise başka bir yazı kapsamında yorumlanacaktır.

 

 

Önder Erol Ünsal

Mart 2012