Etiket: sınai mülkiyetin korunması hakkında paris sözleşmesi

İsviçre Federal Fikri Mülkiyet Enstitüsü “SC Studio Coletti” Kararı – Gelişmiş Ülke Ofisi Kararı Her Zaman Mutlak Doğruyu Gösterir mi?

swissipoffice

Ulusal inceleme ofislerinin marka tescil başvuruları hakkındaki bazı kararları, kimi durumlarda hak sahipleri, onların temsilcileri veya yargı tarafından oldukça yanlış ve anlamsız bulunabilmektedir. Bu tip kararlar eleştirilirken, marka inceleme ofisinin karşısına genellikle yabancı ofislerin aynı veya benzer nitelikteki başvurular hakkında verdiği kararlar konulmakta ve hele ki bu kararlar gelişmiş ülke ofislerine ait kararlarsa, itiraz – dava dilekçelerinde “gelişmiş ülke uygulamalarının aksi yönde olduğu”ndan bahsedilerek ret kararlarının kaldırılması talep edilmektedir. Bu itirazlarda kimi zaman ifadelerde doz aşımı da yaşanmakta ve ofis veya çalışanları ticari özgürlükleri baltalayıcı nitelikte kararlar vermekle itham edilmekte ve “gelişmiş ülke ofisleri”nin uygulamaları buna dayanak olarak gösterilmektedir. Bununla birlikte, kanaatimizce bu yaklaşım tam anlamıyla gerçeklikle örtüşmemektedir.

Her şeyden önce gelişmiş ülke ofisi uygulaması şeklinde tek bir yaklaşım veya gerçeklikten bahsedilmesi kanaatimizce mümkün değildir. Bu içerikte standartlaşmış bir yaklaşım olmadığı gibi, tersine gelişmiş ülkeler olarak adlandırılabilecek ülkelerin marka ofislerinin birçok konuda birbirleriyle tamamen ters yönde kararlar verdiği de sıklıkla gözlemlenmektedir. Ofis kararlarının genellikle tek uzman tarafından verilmesi bu durumun gerekçelerinden birisi olsa da, kimi durumlarda ofis uygulamaları temel konularda birbirinden tamamen farklı yaklaşımlar gösterebilmektedir. Avrupa Birliği üyesi ülkeler esas alınacak olursa, bu ülkeler Topluluk Marka Direktifiyle ana çerçevesi belirlenmiş paralel mevzuata sahip olsalar ve İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) gibi bir ortak ofis 20 yıla yakın bir süredir faaliyette olsa da, halen birbirleriyle aynılaştırılabilmiş bir uygulamaya sahip değillerdir. Bu durumdan duyulan rahatsızlık nedeniyle OHIM ve Birlik üyesi ülkeler, son birkaç yıldır Yakınlaştırma (Convergence) programları uygulamakta ve yalnızca mevzuat bakımından değil, uygulamalar bakımından da birbirleriyle uyumlu hale gelmek için çaba göstermektedir.

Gelişmiş ülke uygulamaları şeklinde bir kavramdan bahsedilecekse, bu kavramın kapsamı elbette ki Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerle sınırlı değildir. Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre, Norveç, Japonya, Kanada, Rusya Federasyonu, vb. bazı ülkelerde gelişmiş ülkeler kategorisi kapsamında sayılması gereken ülkelerdir ve bu ülkelerin uygulamaları çoğu durumda ne AB üyesi ülkelerin uygulamalarıyla ne de, her ülkenin ayrı uygulaması esas alındığında, kendi aralarında uyum göstermektedir. Bu tip farklılıkları gösteren ve altını çizen çok sayıda karar şu ana kadar IPR Gezgini içeriğinde değerlendirilmiş ve özellikle Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın bu durum hakkındaki yorumu açıklanmaya çalışılmıştır.

Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın T-106/00 sayılı kararında açıkça belirtildiği üzere bir markanın AB üyesi ülkelerde veya diğer ülkelerde tescil edilmiş olması, bu ülkeler başvuruyu oluşturan kelime markasının ait olduğu dilin konuşulduğu ülkeler olsa da, OHIM’in markayı reddetmemesi için dayanak teşkil etmeyecektir: “47.  Başvuru sahibince öne sürülen ulusal kararlara ilişkin olarak, içtihattan açık olarak anlaşılacağı üzere (bkz. T-32/00 sayılı dava, Messe München v OHIM (electronica) [2000] ECR II-3289, paragraph 47), Topluluk markası sisteminin, kendine yeterli ve herhangi bir ulusal sistemden bağımsız işleyen, kendi amaçları ve özellikleri bulunan otonom bir sistem olduğu akılda bulundurulmalıdır. Bunun sonucunda, bir işaretin Topluluk markası olarak tescil edilebilirliği yalnızca ilgili Topluluk mevzuatı hükümleri dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Bu çerçevede, Ofis (OHIM) ve Topluluk yargısı, ihtilaf konusu işaretin üye bir ülkede veya üçüncü bir ülkede ulusal bir marka olarak tescil edilebilirliği hususunda verilmiş olan önceki bir kararla bağlı değildir. Bu kararın Topluluk Marka Direktifiyle uyumlu bir ulusal mevzuat kapsamında alınmış olması veya kararın, ihtilaf konusu kelimenin kaynak dilsel bölgesine (ilgili kelimenin ait olduğu dilin anadil olduğu, ç.n.) ait, bir ülke tarafından verilmiş olması durumlarında dahi değerlendirme aynı şekilde olacaktır.

48. Bunun sonucu olarak, başvuru sahibinin, “streamserve” kelimesinin ulusal marka olarak tescil edilebilirliğine ilişkin ulusal kararların varlığı ve özellikle bu kararlardan birisinin Birleşik Krallık’ta verilmiş olması gerekçeli argümanı mevzu dışıdır (kabul edilebilir içerikte değildir). Daha ötesi, başvuru sahibi bu kararlardan sonuca ulaşılmasına sağlayacak esasa ilişkin hiçbir argüman sunmamaktadır.” ( http://iprgezgini.org/2013/12/16/streamserve-karari-ayni-markanin-farkli-ulkelerde-onceden-tescil-edilmesi-hususunun-ve-inceleme-ofisinin-onceki-kararlarinin-marka-incelemesine-etkisi/ )

Marka mevzuatları birbirleriyle benzer olsa da, mevzuatın uygulanması esas alındığında, standart hale gelmiş gelişmiş ülke uygulamaları içerikli bir bütünden bahsedilmesi mümkün değildir. Hele ki, aynı başvurunun aynı ofis içerisinde farklı uzmanlarca farklı şekilde değerlendirilebileceği gerçeği de ortadayken, amaç, birçok ofis açısından genellikle ofis içi uyumu en üst noktaya taşımak olarak ortaya çıkmıştır. Bu amaçla birlikte, önemli yabancı ofis uygulamalarını takip etmek ve uygulamaları mevzuat izin verdiği sürece uyumlaştırmak bir diğer önemli amaç olarak tanımlanabilir. Amaçlar bu şekilde ortaya konsa da, gelişmiş ülkeler uygulaması şeklinde bir standarttan bahsedilemeyeceğinden, her gelişmiş ülke ofisinde kararları nihayetinde bireyler verdiğinden ve her bireyin her vakayı, özellikle de borderline (sınırdaki) vakaları, aynı şekilde yorumlaması beklenemeyeceğinden, vaka bazında her ülke ofisinden aynı kararı beklemek hayalcilikten öteye gitmeyecektir.

Uzunca ve planladığımın daha ötesine geçen bir giriş bölümü yazmakla birlikte, okuyucuların tahmin edeceği üzere bu yazı farklı ofislerce farklı biçimde yorumlanan bir marka tescil başvurusuna ilişkin olacak. Yazı içeriğinde değerlendirilecek başvuru hakkındaki ret kararının gelişmiş ve köklü bir sınai mülkiyet geleneğine sahip İsviçre inceleme ofisine ait bir karar olmasının, neredeyse her itirazda gelişmiş ülke ofislerinin uygulamalarını tartışmasız doğru olarak işaret edenlerin fikirlerini bir kez daha gözden geçirmelerini sağlayacağını ümit ediyorum.

Yazının konusu karar hakkında bilgi edinmemi sağlayan ve her zaman ilgiyle takip ettiğim “Marques Class 46” bloğuna ve blogda ilgili yazıyı kaleme alan Mark Schweizer’a özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. (bkz. http://www.marques.org/class46/ , 06/10/2014 yayın tarihli – “Switzerland: bet you never heard of this ground of refusal” başlıklı yazı)

Alman menşeili “Otto (GmbH & Co. KG)” firması, “sc studio coletti” markasını Madrid Protokolü kapsamında uluslararası sicilde tescil ettirir ve markasının İsviçre dahil çeşitli ülkelere başvuru olarak gönderilmesini talep eder.

coletti

Yukarıda yer verilen görsele sahip başvurunun kapsamında 14.,18. ve 25. sınıflara dahil takılar, saatler, çantalar, cüzdanlar, valizler, giysiler, baş giysileri, ayak giysileri gibi mallar bulunmaktadır.

İsviçre Federal Fikri Mülkiyet Enstitüsü başvuruyu 15/03/2012 tarihinde verdiği bir kararla, Paris Sözleşmesi’nin ikinci mükerrer altıncı maddesine aykırılık gerekçesiyle reddeder. Belirtilen ret gerekçesinin içerik olarak 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7/1-(g) bendine karşılık geldiğini söylemek yerinde olacaktır.

sc.coletti2

 

 

 

 

 

Paris Sözleşmesi’nin ikinci mükerrer altıncı maddesi bilindiği üzere, Markalar: Devlet Amblemleri, Resmi Ayar Damgaları ve Devletlerarası Teşkilatların Amblemleri ile ilgili Yasaklar” başlığını taşımaktadır. Maddenin bu yazı açısından önemli bölümleri aşağıdaki şekildedir:

1.(a) Birlik ülkelerine ait armaların, bayrakların ve diğer Devlet amblemlerinin, ve bu ülkelere kabul edilmiş olan resmi kontrol ve teminatı belirten resmi işaretler ve ayar damgalarının ve hanedan armacılığı bakımından taklitlerinin ticari markalar veya markların bir unsuru olarak yetkili makamlardan izin almaksızın kullanılması uygun önlemlerle yasaklamak ve tescili reddetmek ya da geçersiz kılmak hususlarında, Birlik ülkeleri mutabık kalmışlardır.

(b) Yukarıdaki (a) bendinde belirtilen hükümler, korunmaları için tesis edilmiş olan yürürlükteki uluslararası sözleşmelere konu olan armalar, bayraklar, diğer amblemler, kısaltılmış kelimeler vs. dışında, Birlik ülkelerinden birinin veya daha fazlasının üye olduğu Devletlerarası Uluslararası Teşkilatların armaları, bayrakları, diğer amblemleri ve isimleri vs. için de aynı derecede geçerli olacaktır.”

Aynı maddenin 3. paragrafında madde kapsamında korunacak arma, bayrak, kısaltma ve diğer işaretlerin kayıt yöntemi de belirlenmiştir:

3.(a) Bu hükümlerin uygulanması için Birlik ülkeleri, bu Maddenin korunması altına tümüyle veya belli sınırlar içinde almak istedikleri veya bundan sonra isteyebilecekleri Devlet amblemlerinin ve resmi işaret veya ayar damgalarının bir listesini ve bu listenin müteakip tadillerinin tümünü, Uluslararası Büro aracılığıyla birbirlerine iletmeyi kararlaştırmışlardır. Bu arada bütün Birlik ülkeleri, bu şekilde iletilen listeleri kamuya açık tutacaklardır. Ancak bu iletişime Devletlerin bayraklarının dahil edilmesi zorunlu değildir.

(b) Bu Maddenin 1. paragrafının (b) bendindeki hükümler yalnız uluslararası hükümetlerarası teşkilat tarafından, Birlik ülkelerine Uluslararası Büro aracılığıyla bildirilen devletlerarası teşkilata ait armalar, bayraklar, diğer amblemler, kısaltmalar ve isimler için geçerli olacaktır.”

Belirtilen hüküm esas alınarak yapılan düzenleme çerçevesinde Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) Uluslararası Bürosu, üye ülkelerden gelen bildirimler çerçevesinde oluşturulan bir veritabanını yönetmekte ve korunması talep edilen işaretleri diğer üye ülkelere ileterek Paris Sözleşmesi’nin ikinci mükerrer altıncı maddesi kapsamında öngörülen sistemi işletmektedir. WIPO tarafından oluşturulan, Article 6ter express database olarak anılan ve koruma altına alınmış işaretler arasında çevrimiçi araştırma yapmayı sağlayan veritabanına http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/search-struct.jsp adresinden erişilmesi mümkündür.

Veritabanında yapılan araştırma, İsviçre Federal Fikri Mülkiyet Enstitüsü’nün “sc studio coletti” başvurusunu reddetmesine dayanak olan koruma altındaki kısaltma hakkında takip eden bilgilerle karşılaşmamızı sağlamıştır:

sc.coletti

Veritabanına göre koruma altındaki “SC” ibaresi, “Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesi (Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants)”nin kısaltması olarak 30/09/2009 tarihinden itibaren Qo1327 sayıyla koruma altına alınmıştır.

Görüldüğü üzere, koruma altındaki kısaltma “SC” harflerinden ibarettir ve “sc studio coletti” başvurusunun “studio” ve “coletti” parçalarının ve başvurunun mal listesini oluşturan 14.,18. ve 25. sınıflara dahil malların koruma konusu uluslararası sözleşmeyle hiçbir bağ veya ilintisi bulunmamaktadır. Bir diğer deyişle, kanaatimizce “sc studio coletti” başvurusu, başvuruyu oluşturan öğelerin bütünü esas alındığında, “Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesi (Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants)”ni çağrıştırmadığı gibi, mal listesi itibarıyla da bu sözleşme ile bağlantı kurulmasını sağlayacak herhangi bir unsur içermemektedir. Bu itibarla, başvuruda sadece “SC” harflerinin yer alması, başvurunun Paris Sözleşmesi’nin ikinci mükerrer altıncı maddesine aykırılık gerekçesiyle reddedilmesini gerektirir mi sorusu ortaya çıkmaktadır.

Yazının önceki bölümlerinde belirttiğimiz üzere gelişmiş bir ülke ofisi olan İsviçre Federal Fikri Mülkiyet Enstitüsü’ne göre bu sorunun yanıtı evettir ve İsviçre Federal İdare Mahkemesi de bu ret kararını onaylamıştır.

Peki, uluslararası başvuru kapsamında seçilen ve gelişmiş ülke kategorisine girmediklerini var sayabileceğimiz gelişmekte olan ülke ofislerinden herhangi birisi aynı başvuruyu İsviçre ile aynı gerekçeyle reddetmiş midir? Bir de buna bakmak yerinde olacaktır.

sc.coletti3

WIPO Romarin veritabanından 1068756 sayılı “sc studio coletti” markası için yapılacak bir araştırma, belirtilen uluslararası tescil kapsamında seçilen Bosna Hersek, Belarus, İsviçre, Çin, Hırvatistan, Rusya Federasyonu, Türkiye, Ukrayna arasından, 02/11/2014 tarihi itibarıyla, Rusya Federasyonu, Çin, Türkiye ve İsviçre’nin başvuruyu kısmen veya tamamen reddettiğini göstermektedir. Belirtilen ülkelerden Rusya Federasyonu, Çin ve Türkiye başvuruyu önceden tescilli markalarla benzerlik nedeniyle reddetmişken, yalnızca İsviçre’nin başvuruyu Paris Sözleşmesi’nin ikinci mükerrer altıncı maddesine aykırılık gerekçesiyle reddettiği görülmektedir. Uluslararası tescil, Avrupa Birliği’nde tescilli esas markaya dayandığından, markanın OHIM tarafından da tescile değer bulunduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, marka OHIM tarafından tescil edilmişken ve birçok diğer ülkenin de markayı benzerlik dışındaki gerekçelerle reddetmediği ortadayken, gelişmiş bir ülke ofisi olduğu ve köklü bir sınai mülkiyet geleneğine sahip bulunduğu açık olan İsviçre Federal Fikri Mülkiyet Enstitüsü başvuruyu Paris Sözleşmesi’ne aykırılık gerekçesiyle reddetmesinin gelişmiş ülke ofisi her zaman doğruyu yapar bakış açısıyla açıklanması mümkün gözükmemektedir. İsviçre Federal Fikri Mülkiyet Enstitüsü’nün başvuruyu belirtilen gerekçeyle reddetmesinin yerinde olup olmadığı konusunda fazlaca yorum yapmadan, değerlendirmeyi okuyuculara bırakmayı tercih ediyorum.

Varmaya çalıştığımız sonuç, şu ana dek yazılanlardan kolaylıkla anlaşılabileceği gibi, marka incelemesinde standartlaşmış bir gelişmiş ülke uygulamasından bahsedilmesinin mümkün olmamasının yanısıra, gelişmiş bir ülke ofisi tarafından verilen her kararın her şartta mutlak doğru kararmış gibi değerlendirilmesinin mümkün olmadığıdır. Gelişmiş ülke ofislerinin birbirlerinden farklılaşan kararları ve uygulamaları böyle bir tespitin yerinde olması ihtimalini en başta ortadan kaldırmaktadır. Dolayısıyla, kanaatimizce, ofis ret kararlarının ortadan kaldırılması için yapılan itirazlarda, sadece yabancı ofis kararlarına dayanmak pek de güçlü bir argüman olarak gözükmemektedir, ki yukarıda yer verdiğimiz “streamserve” markasına ilişkin T-106/00 sayılı Avrupa Birliği Adalet Divanı kararı da aynı yönde tespitler içermektedir.

Bir ret gerekçesi olarak Paris Sözleşmesi’nin ikinci mükerrer altıncı maddesine dönülecek olursa, maddenin neredeyse her ülkenin marka mevzuatında bir ret gerekçesi olarak bulunduğu, buna karşın, birçok ülkenin bu maddeyi oldukça farklılaşan değerlendirmelere tabi tuttuğu ortadadır. Dolayısıyla, maddenin detaylı değerlendirmesi kanaatimizce ayrı bir yazıda derinlemesine yapılmalıdır. Bu değerlendirmeyi başka bir yazıda yapmak yerinde olacaktır.

 

Önder Erol Ünsal

Kasım 2014

unsalonderol@gmail.com

 

Ülke Bayraklarını Kısmen İçeren Marka Başvurularının Tescil Edilebilirliği Sorunu – Portekiz’den Winhouse Kararı

 

Avrupa Birliği marka gündemine yakından takip etmek isteyenlerin izlemesi gereken bir numaralı internet kaynağı bana göre Class 46 internet bloğudur. MARQUES (Avrupa Marka Sahipleri Derneği) bünyesinde yayınlanan Class 46 içeriğinde, Avrupa Birliği sınırları dahilinde marka hukuku alanında gerçekleşen gelişmeleri yakından takip etmek mümkündür. İlgilenenler Class 46’e http://www.marques.org/class46/ adresinden erişebilir.

Class 46’te geçtiğimiz gün yayınlanan bir haber, marka uzmanları tarafından sıklıkla tartışılan ülke bayraklarını veya bayrakların benzerlerini içeren markalar konusu hakkında Avrupa Birliği üyesi bir ülke mahkemesi tarafından getirilen bir yorumu içermesi ve aynı zamanda dava konusu markanın bir Türk firmasına ait olması nedenleriyle dikkatimi çekti. Belirtilen haberin yukarıda linki verilen internet sayfasının Ocak ayı arşivinde görülmesi mümkündür.

Pedro Malaquias tarafından yazılan habere (bu yazı büyük ölçüde belirtilen haberin çevirisinden oluşmaktadır) göre, bir Türk firması tarafından Madrid Protokolü kapsamında yapılan ve Portekiz’e de yönlendirilen “winhouse” ibareli marka başvurusu (uluslararası tescil no: 929046) 2008 yılında Portekiz Sınai Mülkiyet Ofisi tarafından reddedilir.

Aşağıda yer verilen görsel unsurdan oluşan başvurunun ret gerekçesi, Portekiz Sınai Mülkiyet Kanununun (2003) 239(a) maddesidir.

 

winhouselogo

 

Portekiz Sınai Mülkiyet Kanununun (2003 yılında geçerli olduğu haliyle) 239(a) maddesi, “Paris Sözleşmesinin 6ncı mükerrer maddesi kapsamına girip girmediğini bakılmaksızın, gerekli izinler alınmadığı sürece, devletlerin, belediyelerin veya Portekiz veya diğer ülke kamu kurumlarının bayraklarını, sembollerini, armalarını, amblemlerini veya diğer işaretlerini kısmen veya tamamen kurucu unsurlarından birisi olarak içeren markaların reddedileceği” hükmünü içermektedir. Pedro Malaquias mevcut 2008 tarihli Sınai Mülkiyet Kanununun küçük değişikliklerle halen benzer bir hükmü içerdiğinin altını çizmektedir.

Portekiz Ofisi belirtilen maddeye dayanarak, başvuruda Avrupa Birliği bayrağının benzeri bir şeklin bulunması nedeniyle başvuruyu reddetmiştir.

AB bayrağı aşağıdaki şekilden oluşmaktadır:

euflag

Başvuru sahibi bu karara karşı dava açmıştır. Başvuru sahibine göre başvurusunun baskın unsuru “winhouse” kelime unsurudur ve başvurudaki şekil Avrupa Birliği bayrağının taklidi değildir. Buna ilaveten, başvuru sahibi, başvurudaki şeklin AB bayrağına yönelik saygısızlık veya itibarsızlaştırma içermediğini belirtmektedir.

Dava 2013 yılında sona ermiş ve dava hakkındaki karar 249/2013 sayılı Sınai Mülkiyet Bülteninde yayınlanmıştır.

Mahkemeye göre markadaki unsurlardan herhangi birisi baskın konumda değildir. Başvurunun şekil unsuru 10 yıldız içeren renkli bir çizimden oluşmaktadır, ancak kamunun ilgili kesimi, başvuruda yer alan kelime unsurunun daireyi tamamlayacak iki yıldızın yerini kapladığını kolaylıkla varsayabilecektir. Bunun sonucu olarak, başvuruyu oluşturan işaret ortalama tüketicilerce kolaylıkla Avrupa Birliği bayrağı olarak algılanabilecektir. Bu çerçevede, Mahkemeye göre, başvuru sahibi Avrupa Birliği bayrağını (veya bir kısmını) markasında kullanmak için izin de almamış olduğundan başvurunun reddedilmesi kararı yerindedir. Sonuç olarak, Mahkeme, Portekiz Sınai Mülkiyet Ofisinin ret kararını onamıştır.

Ülke bayraklarını tamamen içeren başvuruların Paris Sözleşmesi kapsamında reddedilmesi gerekliliği konusunda şüphe olmamakla birlikte, ülke bayraklarını kısmen içeren veya ülke bayraklarıyla aynı olmasa da bunları çağrıştıran veya bunların taklidi niteliğinde olan işaretler hakkında yapılması gereken muamele hakkında tartışmalar mevcuttur. Portekiz Ofisinin ilgili mahkeme tarafında onanan ret kararı bu konudaki bir yaklaşımı gösterse de ROMARIN kayıtlarından (http://www.wipo.int/romarin/) görülebileceği üzere aynı marka bazı AB üyesi ülkelerde de tescil edilmiş durumdadır. Dolayısıyla, marka uygulamalarında pek çok durumda olduğu gibi bu halde de, inceleyici ofisin veya mahkemenin bakış açısının belirleyici olduğu görülmektedir.

Önder Erol Ünsal

Ocak 2014

Paris Sözleşmesi Birinci Mükerrer Altıncı Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar – “Sınai Mülkiyetin Korunması Hakkında Paris Sözleşmesi’nin Uygulamasına ilişkin Rehber”de Maddenin Analizi

books

(Görsel http://books.google.ch/books/about/Guide_to_the_application_of_the_Paris_Co.html?id=EDfuIoT5rxQC&redir_esc=y sitesinden alınmıştır.)

Paris Sözleşmesi’nin tanınmış markaların korunması hakkında hükümler içeren birinci mükerrer altıncı maddesinin hangi içerikte bir düzenlemeyi öngördüğü konusu ülkemizde çok sayıda çalışmada irdelenmiş ve hüküm hakkında farklı yorumlar yapılmıştır. Yorumlardaki belirgin farklılık; birinci mükerrer altıncı madde anlamındaki tanınmışlık için menşe ülkedeki tanınmışlığın yeterli olduğunu öne süren görüş ile hüküm kapsamında işaret edilen tanınmışlığın tescile konu ülkedeki tanınmışlık olduğunu öne süren görüş arasındaki farktır.

 

Birinci görüşe göre, Paris Sözleşmesi tarafı herhangi bir ülkede tanınmış olan bir marka, sözleşme tarafı Türkiye’de de (veya sözleşme tarafı diğer ülkelerde) kendiliğinden tanınmış bir marka olarak kabul edilmelidir, bu markanın Türk tüketicileri tarafından tanınması ilgili hükme göre gerekli değildir. Diğer görüş ise hüküm kapsamında getirilen düzenlemenin korumanın talep edildiği ülkede tescilli olmayan, ancak bu ülkede tanınmış olan markalara koruma sağladığını öne sürmektedir. Bir diğer deyişle, ilk görüş tanınmışlık için menşe ülkedeki tanınmışlığın yeterli olduğunu ve bu tanınmışlığın sözleşme tarafı tüm ülkelerde tanınmışlık anlamına geldiğini öne sürerken, ikinci görüş tanınmışlığın koruma talep edilen her ülke bakımından ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini ve menşe ülke dahil diğer ülkelerdeki tanınmışlığın koruma talep edilen ülkede otomatikman tanınmışlık anlamına gelmediğini savunmaktadır.

 

Bu yazı kapsamında, Paris Sözleşmesi birinci mükerrer altıncı maddesinin getirdiği korumanın ne yönde olduğu, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (o dönemdeki ismiyle BIRPI) tarafından yayınlanan “Sınai Mülkiyetin Korunması Hakkında Paris Sözleşmesi’nin Uygulamasına ilişkin Rehber” (Prof. G.H.C. Bodenhausen – Sınai Mülkiyetin Korunması için Uluslararası Büro (BIRPI), ilk basım 1969 – WIPO reprinted 1991, 2004, 2007) adlı eserdeki yoruma yer verilerek aktarılmaya çalışılacaktır. Bu kitabın Paris Sözleşmesi’nin yorumlanması konusunda WIPO’nun temel referans kaynağı olduğu ayrıca belirtilmelidir.

 

Yoruma geçmeden önce, Paris Sözleşmesi birinci mükerrer altıncı maddesinin, bize göre doğru olan yorumlanma biçiminin yukarıda yer verdiğimiz ikinci yorum biçimi olduğu, yani koruma kapsamının tescilsiz ama tanınmış markalar için öngörüldüğü, tanınmışlığın ilgili (korumanın talep edildiği) ülkedeki tanınmışlık olarak yorumlanması gerektiği belirtilmelidir.

 

Bodenhausen yorumuna geçmeden önce, ilgili hükmün Türkçe çevirisine yer vereceğiz. Paris Sözleşmesinin birinci mükerrer altıncı maddesinin resmi Türkçe çevirisi aşağıdaki biçimdedir:

 

“Markalar: Tanınmış Markalar

(1) Birlik ülkeleri, tescilin yapıldığı ülkenin yetkili makamınca söz konusu ülkede bu sözleşmeden yararlanacağı kabul olunan bir kişiye ait olduğu, aynı veya benzeri mallar için kullanıldığı iyi bilinen tanınmış bir markanın herhangi bir karışıklığa yol açabilecek bir şekilde yeniden reprodüksiyonunu, taklit edilmesini veya aslına yakın bir şekilde değiştirilmesini içeren bir markanın kullanılmasını gerek mevzuat izin verdiği takdirde re’sen gerekse ilgilinin isteği üzerine yasaklamayı ve tescilini reddetmeyi veya iptal etmeyi taahhüt ederler. Markanın elzem bir bölümünün tanınmış bir markanın reprodüksiyonundan oluşması veya bu tanınmış markayla karıştırılabilecek bir taklitten ibaret olması durumunda da, bu hükümler geçerli olacaktır.

(2) Böyle bir markanın iptalinin istenmesi için tescil tarihinden itibaren en az beş yıllık bir sürenin tanınması gerekecektir. Birlik ülkeleri, kullanmanın yasaklanması talebinin yapılması için gerekli süreyi tanıyabilirler.

(3) Kötü niyetli tescil edilen veya kullanılan markaların kullanımının yasaklanmasını veya iptalini istemek için süre tespit edilmeyecektir.”

 

Çevirinin marka terminolojisinden uzak ve başarısız ortadadır. Dolayısıyla, yoruma yönelik okumalarda sözleşmenin eşzamanlı olarak İngilizce veya Fransızca asıllarından okunması da yerinde olacaktır.

 

Bodenhausen, Paris Sözleşmesinin birinci mükerrer altıncı maddesinin yorumuna hükmün tarihçesiyle başlamaktadır. Yazının bundan sonraki kısmını, aksini belirtmediğimiz sürece, Bodenhausen’in yukarıda yer verilen kitabı s.89-93’ten aktaracağız.

 

Birinci mükerrer altıncı madde sözleşmeye 1925 yılında Hague’da yapılan Revizyon Konferansında eklenmiş ve 1934 ve 1958 yıllarında sırasıyla Londra ve Lizbon’da yapılan revizyon konferanslarında değiştirilmiştir. 1958’de yapılan değişiklik yoğun biçimde tartışılmış ve önceden sadece tescilin reddi veya iptali ile ilgili olan hükmün kapsamı kullanımın engellenmesine de yayılmıştır.

 

Hüküm, Paris Sözleşmesinin diğer birçok hükmünden farklı bir dilde yazılmıştır. Bu yazım biçimi, uluslararası anlaşmalara, kendiliğinden uygulanabilir (self-executive) geçerlilik sağlayan ülkelerin idari ve yargı makamlarına, (ayrı bir ulusal düzenlemeye gerek olmaksızın) hükmü doğrudan uygulama yükümlülüğü getirmektedir.

 

Hükmün uygulaması sadece ticari markalar yani malları kapsayan markalar bakımından geçerlidir, hizmet markaları yani hizmetleri kapsayan markalar hüküm kapsamına girmemektedir. Üye ülkeler hükmün gerekliliklerini hizmet markaları bakımından uygulamakla yükümlü olmamakla birlikte, hükmü benzer durumlar için, hizmet markaları bakımından da uygulamalarının önünde engel bulunmamaktadır.

 

Hükmün amacı, tescile veya kullanıma konu ülkede tanınmış olan bir markayla karıştırılabilecek bir markanın tescilini veya kullanımını engellemektir. Tescile veya kullanıma konu ülkede tanınmış olan markanın ilgili ülkede tescilli olması gerekli değildir, zaten böyle bir durumda karışıklığa yol açan markanın tescili veya kullanımı zaten engellenebilecektir. Tanınmış markalara sağlanan istisnai nitelikteki bu koruma, bu tip markalarla karışıklığa yol açabilecek markaların tescilinin veya kullanımının çoğu durumda haksız rekabete yol açması ve markalar konusunda yanılan kişilerin çıkarlarının zarar görmesi hususlarıyla açıklanmaktadır. Bir markanın tanınmış bir markayla karışıklık yaratıp yaratmayacağı sorusunun yanıtını ilgili ülkenin yetkili makamları verecektir ve ilgili makam bu soruyu markanın kullanıldığı malların tüketicilerinin bakış açısını dikkate alarak yanıtlayacaktır. Hüküm, karışıklığın, sonraki markanın, tanınmış markanın reprodüksiyonu (özdeş baskısı), taklidi veya çevirisi (resmi çeviride aslına yakın bir şekilde değiştirilmesi şeklinde yer almaktadır) olması veya sonraki markanın asli kısmının (resmi çeviride elzem bir bölümünün şeklinde yer almaktadır) tanınmış markanın reprodüksiyonu veya karıştırılabilecek kopyası olması hallerinde ortaya çıkabileceğini belirtmektedir.

 

Bir marka bir ülkede tescil edilmesinden önce, tanınmış hale gelebilir. Tanınmışlığın ilgili ülkede kullanım gerçekleşmeden, diğer ülkelerdeki reklamların yol açtığı etkiyle ortaya çıkması da mümkündür. Tanınmışlığın bir ülkede ortaya çıkıp çıkmadığı o ülkenin yetkili idari veya yargı organlarınca saptanacaktır. 1958 yılında Lizbon’da toplanan revizyon konferansında, birinci mükerrer altıncı madde kapsamında koruma için ilgili ülkede kullanımın gerekli olmadığı yönünde düzenleme yapılması yönündeki bir öneri kabul edilmemiştir. Bu çerçevede, üye ülkeler, kendi ülke sınırları dahilinde kullanılmayan markaları -bahsedilen üye ülkede- tanınmış olsalar da korumak zorunda değillerdir, ancak bu içerikte koruma sağlamalarının önünde engel bulunmamaktadır.

 

Tanınmış bir marka, bu maddede öngörülen korumadan, sahibinin bu sözleşme hükümlerinden faydalanma hakkı olan gerçek veya tüzel bir kişi olması durumunda yararlanabilecektir. Birinci mükerrer altıncı madde hükmü, bu genel ilkeden bir adım daha öte giderek, koruma için, tanınmış markanın ilgili ülkede o kişiye ait bir marka olarak algılanması gerektiğini belirtmektedir (…söz konusu ülkede bu sözleşmeden yararlanacağı kabul olunan bir kişiye ait olduğu…… bilinen…).

 

İnceleme konusu hüküm çerçevesinde tanınmış markalara sağlanan koruma, yalnızca aynı veya benzer mallar için tescil edilen, başvurusu yapılan, kullanılan markalar bakımından geçerli olacaktır. Bu şartın gerçekleşip gerçekleşmediği korumanın talep edildiği ülkenin yetkili idari veya yargı otoritelerince belirlenecektir.

 

Karışıklığa yol açabilecek bir markanın tesciline tanınmış markanın sahibince reaksiyon gösterebilmesi için, tanınmış markanın sahibine tescilin iptal edilmesi talebinin sunulmasına yönelik olarak en az 5 yıllık süre tanınacaktır. 5 yıllık süre tescil tarihinden itibaren başlayacaktır. Önceden 3 yıl olan bu süre, Lizbon Revizyon Konferansında uzatılmıştır. Üye ülkelerin, karışıklığa yol açabilecek bir markanın kullanımının engellenmesi taleplerinin sunulması için süre limiti belirlemesi mümkün olmakla birlikte, bu süreye ilişkin sınır hüküm kapsamında belirtilmemiştir.

 

Tanınmış bir markanın tescilinin talep edildiği ülkenin idari veya yargı otoriteleri, karışıklığa yol açacak markanın kötü niyetle tescil edildiğini veya kullanıldığını tespit edecektir. Kötü niyetle tescil veya kullanım durumunda, kullanımın yasaklanması veya tescilin iptal edilmesi için bir süre limiti olmayacaktır. Normal şartlarda, kötü niyetin, karışıklığa yol açan markayı tescil ettiren, ettirmek isteyen veya kullanan kişinin tanınmış markayı bildiği ve tanınmış markayla kendi tescil ettirdiği veya kullandığı marka arasında ortaya çıkacak olası karışıklıktan fayda sağlamak niyetinin varlığı (anlaşılması) durumlarında ortaya çıkacaktır.

 

Yukarıda yer verdiğimiz açıklamalar WIPO’nun Paris Sözleşmesini yorumunun esasını oluşturan görüşlerdir. Metnin herhangi bir kısmında, farklı ülkelerde (menşe ülke dahil) tescilli ve tanınmış olan markaların, tescilin talep edildiği ülkede de tanınmış markalar olarak kabul edilmesi gerektiği yönünde bir yorum veya böyle bir yoruma yol açabilecek bir ima dahi bulunmamaktadır. Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer altıncı maddesinin kendisinde ve Türkçe tercümesinde de bu yönde bir çıkarsamaya yol açabilecek bir ifade yer almamaktadır. O halde, Türkiye’de bu yönde bir yorumun ne şekilde ortaya çıktığının ve bir kısım alan profesyonelince hangi nedenle kabul edildiğinin anlaşılması gerekmektedir. Bu yöndeki yorum,  o denli fantastik ve kelimenin doğru anlamıyla o denli akıldışıdır ki, Paris Sözleşmesi üyesi olma şartını yerine getiren ülkelerdeki tüm tanınmış markaların Türkiye’de de kendiliğinden tanınmış marka olarak kabul edilmeleri sonucuna yol açmaktadır. Bu akıldışı yoruma göre, örneğin, Paris Sözleşmesi tarafı Pasifik okyanusundaki bir ada ülkesinde tanınmış olan bir kraker markası, bu markayı Türkiye’de kimse bilmese de (ve hatta adını dahi duymamış olsa da), Türkiye’de tanınmış marka olarak kabul edilmelidir ve birinci mükerrer altıncı maddesi anlamında korumadan yararlanmalıdır. Elbette, Paris Sözleşmesi’nin bu içerikte bir yorumuna (Türkiye dışında) dünyanın herhangi bir yerinde rastlanması mümkün değildir ve ilgili ülkede bilinmeyen – tanınmayan bir Türk markasının, Türkiye’de tanınmış olması nedeniyle ilgili ülkede de tanınmış marka olarak kabul edilmesi yönündeki bir talep muhtemelen tebessümle karşılanacaktır.

 

Menşe ülkedeki tanınmışlığın sözleşme tarafı her ülkede tanınmışlık anlamına geldiği yönündeki yorum sahiplerinin atıfta bulundukları İsviçre Federal Mahkemesi, BGE 120 II 144 sayılı “Yeni Rakı” kararında, “yeni rakı” markasının tanınmışlığın değerlendirilmesi konusunda, İsviçre’de yaşayan Türk kökenli kişilere (ki İsviçre’de toplam nüfus içerisindeki Türk kökenli vatandaşlar dikkate alınabilir bir kesim oluşturabilir) göndermede bulunulmuş ve Paris Sözleşmesi birinci mükerrer altıncı maddesi anlamındaki tanınmışlık için İsviçre’de kullanım şart olmasa da, İsviçre’de tanınmışlığın gerekli olduğu belirtilmiştir. Mahkemeye göre, marka Türk kökenli tüketicilere yönelik olduğundan, İsviçre’deki tanınmışlık İsviçre’de yaşayan Türk kökenli kişilere yönelik olarak tespit edilmelidir. Bir diğer deyişle, farklı bir ülkede tescilli ve tanınmış olan bir markanın, tescilin talep edildiği ülkede de tanınmış bir marka olarak kabul edilmesi gerektiği yönünde bir yorum İsviçre Federal Mahkemesi’nin Yeni Rakı kararında yer almamaktadır. Kaldı ki, bu içerikte bir yorum herhangi bir ülkenin mahkeme kararında yer alsa dahi, Paris Sözleşmesi bu içerikte bir düzenleme getirmediğinden, bu yöndeki yorumun yanlış bir değerlendirme olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

 

Kısaca, Türkiye’de akademide, yargıda ve profesyonel kesimde yaygın kabul gördüğü söylenebilecek olan ve bu kesimlerce Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer altıncı maddesine dayandırılan “Paris Sözleşmesi birinci mükerrer altıncı madde anlamındaki tanınmışlıkla kast edilen menşe ülkedeki tanınmışlıktır, ilgili markanın korumanın talep edildiği ülkede (Türkiye’de) tanınmış olması gerekli değildir” görüşü, ilgili hüküm kapsamında böyle bir yoruma imkan sağlayacak herhangi bir unsurun bulunmaması (bu yazı kapsamında ayrıntılı olarak yer verdiğimiz WIPO rehberi de bu yönde bir yoruma olanak vermemektedir) nedeniyle, kanaatimizce yanlıştır. Yanlış yorumun ve yanlış yoruma dayandırılan yanlış uygulamaların değişmesi ise bir zorunluluk olarak ortadadır.

 

Önder Erol Ünsal

Nisan 2012