Banksy… Farklı, ilham, ilgi uyandıran, kararlı, olağandışı, ses getiren, sınırsız, sürpriz, üretim, yaratıcılık ve tekrar baştan farklı, ilham… Bunlar ünlü “no-name” grafiti sanatçısı ve -her ne kadar önemsemediğini belirtse de- popüler ve “cool” kültürün bir parçası olan Banksy’yi düşününce ilk akla gelebilecek kelimeler. Banksy’nin eserlerinin değeri ve özelliği tartışılmaz olsa da, tek ses getiren özelliği yaratımları değil tabii ki. Nitekim “Kırmızı Balonlu Kız” eserinin, 2018 yılında yaklaşık 1 milyon sterline alıcı bulduğu bir müzayede satışı sırasında -daha önce bizzat Banksy’nin yerleştirdiği- gizli bir bıçak ile parçalanması gibi, aynı eserin -değerini 3 yılda yaklaşık 16’ya katlayarak- 2021 yılında yaklaşık 16 milyon sterline alıcı bulması da çok uzun süre gündemde kalmıştı. Bir eserinin Guess vitrinlerinde kullanımı akabinde, bu kullanımın izinsiz olduğunu ifade ederek yaptığı açıklamalar da yine Banksy’i bir hayli gündemde tutmuştu. Söz konusu durumun sebebinin ise Banksy’nin daha önce yaptığı “Telif ezikler içindir” açıklaması olduğu düşünülmüştü. Gerçekten de Banksy’nin internet sitesi incelendiğinde, bu yönde bir açıklaması olduğu ve hatta şahsi kullanımlar ile sınırlı kalmak kaydıyla eserlerinin kullanılmasına ve düzenlenmesine izin verdiği görülmektedir. Bu öyle bir açıklama ki, bugünkü yazımıza konu kararın temelini dahi yakından etkilemektedir. Biraz detaylandırmak gerekirse;
Her ne kadar Banksy dünya görüşü çerçevesinde telife inanmasa da, yukarıdaki Guess örneği, eserlerinin ve haklarının korunması gerektiğine son derece inandığını göstermektedir. Öyle ki, eserlerini çok yönlü koruyabilmek adına geniş bir strateji yaratan Banksy’nin -bu amaca uygun olarak- marka olarak tescil edilebilir eserlerin yaratımı üzerinde çalıştığı da bilinmektedir. Nitekim bu yaklaşım ile paralel olarak, Banksy’nin bir eseri Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) nezdinde marka olarak tescil edilmiştir. Full Colour Black Limited (“Full Colour”) tarafından ise, söz konusu markanın ayırt edici olmadığı ve kullanılmadığı iddiası ile, markanın hükümsüzlüğü talep edilmiştir. Nitekim Full Colour tarafından dosya hakkında daha sonra yapılan açıklamalarda, markanın kullanım amacı olmaksızın tescil edildiğinin düşünüldüğü ve bu sebeple hükümsüzlük isteminde bulunulduğu belirtilmiştir.
EUIPO İptal Birimi tarafından dosyada yapılan ilk incelemede özetle; bu eserin bir grafiti olduğu ve halk tarafından fotoğraflanarak kullanılabileceği, nitekim eserin kullanımı için direkt Banksy’nin de izin verdiğinin anlaşıldığı, eserin telif korumasına tabi olduğu durumda bundan faydalanmak için Banksy’nin kimliğinin açıklamasının gerekeceği, diğer yandan Banksy’nin telif korumasının ezikler için olduğunu söylediği, söz konusu işaretin asla marka olarak kullanılmadığı, buradaki amacın farklı bir yolla eser üzerindeki ticari hak sahipliğini korumak olduğu değerlendirilmiş ve markanın kötü niyetle tescil edildiği gerekçesiyle markanın hükümsüzlüğüne karar verilmiştir. Genel strateji bakımından da önem arz eden bu karara karşı Banksy’nin ekibi tarafından kapsamlı bir itiraz yapılmıştır.
Karara itiraz üzerine EUIPO Temyiz Kurulu tarafından yapılan inceleme sonucunda ise, çok yönlü değerlendirmeler içeren bir karar verilmiştir. 25 Ekim 2022 tarihli karara bu bağlantıdan erişilmesi mümkündür. Kararda özetle belirtildiği üzere;
Banksy’nin eserinin bir grafiti olmasının ya da insanların onu fotoğraflayarak kullanabiliyor olmasının ya da -daha sonraki bir aşamada- bu eserin üçüncü kişilerce kullanıma izin verilmesinin dahi, markanın tescil edildiği dönemde, markanın kullanılma amacı olmadığı yönünde yorumlanamayacağı,
Nitekim üçüncü kişilere verilen kullanım izninin açıkça “ticari olmayan kullanım” ile sınırlandığı,
Eserin üçüncü kişiler tarafından bu sınırın dışında kullanılmasının ise, hakkın genişletilmesi anlamına gelmediği ve her şekilde hak sahibinin haklarının baki olduğu,
Kişilerin mümkün olduğu ölçüye kadar kimliklerini gizli tutma haklarına sahip olduğu,
Burada ilk derece kararı haklı bile olsa, bunda bir kötü niyet olmadığı, zira markanın kullanılmama niyetiyle başvuruya konu edildiğinin bir göstergesi olmadığı,
Banksy’nin “Telif ezikler içindir” açıklamasının ifade özgürlüğü kapsamında olduğu, başvurudan uzun yıllar önce yapılmış bu açıklamadan hareketle başvuru sahibinin kötü niyetli olduğu yönünde yorum yapılmasının son derece sübjektif olduğu,
Nitekim markanın hoşgörü süresinin de henüz sona ermediği,
İşbu marka başvurusu ile, telif hakkı koruması yerine ya da o genişletilerek bir koruma sağlanmış olsa bile, bunun otomatikman kötü niyet olarak kabul edilmeyeceği
değerlendirilmiştir.
Bu karar ile, ilk derece kararı iptal edilmiş ve Banksy’nin hem sanat eseri hem de markası olan işaretinin marka olarak korunması gerektiği yönünde hüküm kurulmuştur.
Görüldüğü üzere EUIPO Temyiz Kurulu, söz konusu EUIPO İptal Birimi kararının hemen hemen tüm gerekçeleri yönünden hatalı olduğuna hükmetmiş ve her biri açısından da çok yönlü açıklamalarda bulunarak, kararını objektif ve her şeyden öte hem hukuk hem de mantık çerçevesinde gerekçelendirmiştir.
Üstelik Temyiz Kurulu kararı; Banksy ya da herhangi bir kişinin ifade özgürlüğüne, geçmiş yıllardaki açıklamaların günümüz dosyaları ile bağlantısının zayıf olabileceğine, telif korumasından faydalanmak için kimliğini açıklamanın salt bir zorunluluk olmadığına ve hatta bir noktaya kadar bunun da bir hak olduğuna, kişilerin serbestçe marka/eser koruma stratejisi geliştirebileceğine ve -çoğu zaman unutulan ancak hayli önemli bir ilke olan- kötü niyetin başvuru anındaki varlığının sorgulanması gerektiğine dair çok fazla önemli konuya değinmiştir. Her ne kadar bu değerlendirmeler, çok geniş kapsamlı olmasa da, temel amacı ve yaklaşımı rahatlıkla anlayabilecek kadar açık ve sade bir şekilde ifade edilmiştir. Dolayısıyla, özellikle kötü niyet gibi aslında tamamen yoruma açık bir gerekçenin değerlendirmesinde bilgi ve belgelerin esnetilmemesi ve sehven dahi olsa sübjektif yorum yapılmaması gerektiği ortaya konulmuştur.
Genel hukuk sistematiği için son derece değerli olan bu karar, hiç şüphesiz ki pek çok dosyada hem Banksy hem de kötü niyet iddialarına konu markalar açısından çok yönlü olarak kullanılacaktır. Bu kapsamda kötü niyetin başvuru tarihi itibariyle aranması, kullanmama niyetine dair yorumların objektif yapılması ve kötü niyetin varlığına somut deliller ya da en azından objektif yorum ilkeleri kapsamında hükmedilmesi gerektiğine dair açıklamalar kapsamında bu kararı tekrar tekrar görmemiz çok olasıdır.
Kanaatimce de EUIPO Temyiz Kurulu’nun kararı son derece yerindedir. Zira, bir marka sahibinin dosya dışı açıklamalarının ve hatta eserlerini koruma stratejisinin etkisiyle verilen ve sonucu hükümsüzlük gibi doğrudan hak kaybı olan bir karar, öngörülemezliği de beraberinde getirmektedir. Nitekim bu yaklaşım o kadar göreceli ve temel -objektif- marka hukuku ilkelerinden o kadar uzak görünmektedir ki, daha en başta bile bu derece “niyet okuma” niteliğindeki bir kararın kabulü şaşırtıcı olmuştur. EUIPO nezdinde dahi kötü niyete bu kadar sübjektif yaklaşılabildiği düşünüldüğünde, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından bu gerekçeye çok sıkı yaklaşılması bir bakıma yerinde görünebilmektedir. Bununla birlikte, her durumda en güzeli denge olacaktır. İyi ve kötü arasında olduğu gibi, sübjektif objektif ve yorum arasındaki denge, hakkaniyeti de yanında getirmektedir.
Gün geçtikçe ticaret hayatı ve piyasanın küçük ve orta ölçekli şirketler için olduğu kadar, büyük şirketler için de zorlayıcı olduğunu gözlemlemek mümkün… Bu konjonktürde şirketler, ürünlerine ve markalarına değer katmak için ciddi yatırımlar yaparak, sürekli büyüyen rekabetçi bir piyasada, yeni ve ilginç çözümler üretip pek çok ürün geliştirmekte ve sıradan ürün şekillerinden uzaklaşarak, markaları ile özdeşleşen ürünler yaratmaya çalışmaktadırlar. Yeni ve sıra dışı tasarımlar ve ürün şekilleri üreten şirketlerin, bu ürünleri korumak için, şüphesiz etkili fikri mülkiyet hukuku korumasına ihtiyaç duyarlar. Fakat fikri mülkiyet ofisleri, özellikle de ürün şekillerinin üç boyutlu marka olarak tescil edilmesi söz konusu olduğunda, bu ürün şekillerinin ayırt edici nitelikleri konusunda her zaman başvuru sahipleri ile aynı fikirde olmayabiliyor ve onları zorlayabiliyor…
Mesela yakın bir tarihte incelediğimiz EOS kararında da[1], Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”), EOS PRODUCTS SÀRL’e ait yumurta şeklindeki dudak balsamı şeklinin ayırt edici karakterden yoksun olduğuna ve tescil edilemeyeceğine karar vermişti.
Bu sefer ise üç boyutlu markasını tescil ettiremeyerek hüsrana uğrayan bir diğer şirket ünlü bir çanta/bavul üreticisi şirket oldu. Amerikalı şirket, 2019 yılında kolları ve bacakları olan bir silueti andıran iPad/tablet kılıfı şeklini, Avrupa Birliği (“AB”) markası olarak tescil ettirmeye çalışmış, ancak ayırt edicilik kriterine takılarak, başarılı olamamıştır.
UYUŞMAZLIĞIN GEÇMİŞİ
4 Şubat 2019 tarihinde, Amerikalı, çanta ve bavul üreticisi bir şirket, görseldeki tablet kılıfını marka olarak tescil ettirmek üzere AB Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) nezdinde marka başvurusunda bulunmuştur.
İlgili başvuru kapsamında, Nice Sınıflandırmasına göre 09. sınıfta:“Dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlar için kılıflar.” malları yer almaktadır.
8 Şubat 2019 tarihinde, yapılan inceleme neticesinde EUIPO marka uzmanı, başvuruyu ayırt edicilikten yoksun bularak AB Marka Tüzüğü (“EUTMR”) madde 7(1)(b) uyarınca tümden reddetmiştir. İncelemeyi yapan uzman, başvurusu yapılan üç boyutlu markanın görünümünün, ilgili sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde sapmadığını değerlendirmiştir. İlgili işaretin, yalnızca teknik bir sonuç elde etmek için gerekli olan bir şekli temsil ettiği sonucuna ulaşan uzman, bu ürün şeklinin ilgili tüketici tarafından tescil edilmek istenen mallar için piyasada yaygın bir şekil olarak görüleceğini belirtmiştir. Nihayetinde, ilgili işaretin, kollar ve bacaklara sahip komik bir siluet şeklini haiz olmasının, yalnızca piyasada yaygın olarak kullanılan ürün şekillerinin bir varyasyonu olarak değerlendirilmesine sebebiyet vereceği sonucuna ulaşmıştır.
Bunun üzerine başvuru sahibi, uzmanın kararına karşı EUIPO İkinci Temyiz Kurulu’na başvuruda bulunmuş ve ilgili şeklin ayırt edici niteliği haiz bulunduğunu zira piyasadaki diğer tablet kılıflarının yalnızca dikdörtgen şeklinde olduğunu fakat kendi marka başvurularındaki şeklin ise çizgi film karakterini andıran bir şekil ile ayırt edici özelliklere sahip olduğunu ve kullanım sonucu ayırt edicilik de kazandığını iddia etmiştir. Ayrıca başvuru sahibi, yine bir tablet kılıfı şekli olan ve yeşil bir çizgi film karakterini andıran EUIPO nezdinde 012570677 sayı ile tescilli marka gibi, kendi markalarının da tescil edilmesi gerektiği savunmuştur.
EUIPO İKİNCİ TEMYİZ KURULU’NUN DEĞERLENDİRMELERİ
İkinci Temyiz Kurulu kararını verirken, ürünün ilgili tüketici kesimini ve ürünün ayırt edici karakterden yoksun olup olmadığı sorularını değerlendirmiştir.
Bu kapsamda, öncelikle ilgili tüketici kesimi inceleyen Temyiz Kurulu, bir üç boyutlu markanın ortalama tüketici algısının, görünümden bağımsız bir işaretten oluşan bir kelime veya şekil markası ile aynı olmadığını vurgulamıştır. Temyiz Kurulu, ortalama tüketicilerin, herhangi bir şekil veya kelime unsurunun yokluğunda, ürünlerin menşei hakkında ürün şekillerine dayanarak varsayımlarda bulunma alışkanlığına sahip olmadığını belirtmiş ve bu nedenle de bu tür üç boyutlu bir ürünle ilgili olarak ayırt edici bir karakter oluşturmanın, kelime ve şekil markalarına nazaran daha zor olduğunu ifade etmiştir.
Uyuşmazlık konusu marka başvurusunun kapsamında, çeşitli elektronik aletlere ait kılıflar mallarının bulunduğunu belirten Temyiz Kurulu, yaptığı değerlendirme neticesinde, somut olay bakımından ortalama tüketicinin, genel halk olduğunu ve ortalama dikkat seviyesine sahip tüketicilerden oluştuğunu tespit etmiştir.
Temyiz Kurulu, akabinde uyuşmazlık konusu marka başvurusunun ayırt edici olup olmadığı sorusunu incelemiş ve ilk olarak, başvuru sahibinin temyiz talebinde sunduğu, başkaca firmalara ait çizgi film karakterlerini andıran şekillerdeki tablet kılıflarının görselleri incelenmiştir. Temyiz Kurulu, bu örneklerin piyasada, çocuklara yönelik tabletler gibi dokunmatik ekranlı elektronik cihazlar için çok çeşitli tasarımların olduğunu gösterdiğini belirtmiş ve farklı renklerde ve tasarımlarında, yandan veya üstten kulplu ve serbest durma desteğini haiz, huzurdaki uyuşmazlığa konu markadaki şekle benzer tasarımların, 2017 yılından bu yana piyasada olduğunu belirterek, buna örnek olarak aşağıdaki ürünleri göstermiştir:
Akabinde, Temyiz Kurulu, başvuru sahibi şirketin uyuşmazlık konusu üç boyutlu şeklin, çocuklar tarafından bir “mini arkadaş” olarak algılanacağını iddiasını ele almış ve bu iddiayı bizzat başvuru sahibinin sunduğu örneklerle çürüterek, neden diğer tablet kılıfı şekillerinin de çocuklar tarafından benzer bir “mini arkadaş” olarak algılanmayacağını sorgulamıştır. Temyiz Kurulu’na göre tıpkı uyuşmazlık konusu üç boyutlu şekil gibi, sunulan örnekler de çizgi film karakterlerini andıran özellikleri ile çocukların ilgisini çekmektedir.
Temyiz Kurulu, sunulan örneklerin, tablet gibi dokunmatik ekranlı elektronik cihazlar için, standart dikdörtgen şeklinden önemli ölçüde farklılaşan ve gözler, kulaklar, vb. gibi özellikler içeren çok çeşitli kılıf şekilleri olduğunu ve bunun sonucunda tüketicilerin ürünleri görmeye alıştığını değerlendirmiştir.
Temyiz Kurulu kararın devamında, ortalama tüketicilerce başvuru sahibi şirketin ürününün estetik detaylarına daha fazla dikkat edileceği varsayılsa bile, bu durumun ortalama tüketicilerin otomatik olarak ilgili şekli bir marka olarak algılayabilecekleri anlamına gelmediğini belirtmiştir. Ayrıca kararda, bir işaretin tescil edilebilirliğinin değerlendirilmesinin, aynı veya benzer işaretin piyasada kullanılıp kullanılmadığına ve ne ölçüde kullanıldığına bağlı olmadığı da vurgulanmıştır.
Öte yandan, dosyaya sunulan benzer tablet kılıfı şekillerinin üç boyutlu marka olarak tescil edildiği iddiası ise, bu tescillerin somut olayla ilgili olmadığı değerlendirilerek reddedilmiştir. Temyiz Kurulu kararında, prensip olarak, benzer durumlarda benzer kararlara ulaşılarak içtihatlarda ve uygulamada bir bütünlük sağlanmaya çalışıldığı belirtilmişse de bir işaretin marka olarak tescil edilip edilemeyeceği değerlendirmelerinin her somut olayın özelliğine göre yapılacağı ve başkaca dosyalar için verilmiş kararların bağlayıcı olmadığı belirtilmiştir.
Tüm bu bulgular bir bütün olarak değerlendirildiğinde, başvuru sahibi şirketin markasının, ilgili sektörün norm ve geleneklerinden yeterince ve hatta ‘önemli ölçüde’ ayrılmadığı değerlendirilmiş ve üç boyutlu şekil marka başvurusunun, ayırt edici nitelikten yoksun olduğu kanaatine varılmıştır.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Karar neticesinde Temyiz Kurulu’nun değerlendirmelerine göre, tablet kılıflarındaki kol ve bacak gibi unsurlar, tüketicilerce ürünün işlevsel yönüyle, diğer bir deyişle cihazı tutma veya ayakta durmasını sağlama amacı ile ilişkilendirilmekte ve piyasadaki benzer tablet kılıflarının ve tescilli marka ve tasarımların, işlevsel kol ve bacaklara sahip olması, tüketicilerin bu tür tablet kılıflarına alıştığı anlamına gelmektedir. Her ne kadar bu makalenin kaleme alındığı tarihte ABAD kayıtlarında, Temyiz Kurulu kararına karşı açılmış bir dava görünmese de başvuru sahibi şirketin Temyiz Kurulu’nun kararını, ABAD önüne taşıyıp taşımayacağını ve taşır ise ABAD’ın farklı değerlendirmelerde bulunup bulunmayacağını ilerleyen zamanda hep birlikte göreceğiz.
Tüm bunlarla birlikte, incelenen uyuşmazlık ve Temyiz Kurulu kararı, üç boyutlu markaların, marka olarak tescilinin zorlu bir süreç olduğunu bir kez daha doğrulamaktadır. Bu karar esasen, üç boyutlu bir markanın hangi özelliklerinin teknik zorunluluk olarak nitelendirileceği ve hangi şartlar altında ayırt edici karakteri haiz olarak değerlendirileceği tartışmalarının önemini vurgulamakta ve benzer emtialar için birbirlerine çok benzer olan üç boyutlu markaların, birinin tesciline karar verilebilirken diğerinin tescil edilemeyeceğinin değerlendirilebileceğini bize göstermektedir.
Neticede bu karardan yapılacak çıkarım, üç boyutlu markayı tescil ettirmek için başvuru yapılırken, markanın bir bütün olarak ayırt edici olduğundan emin olunması gerektiği ve bu ayırt ediciliğin ispatlanması için sunulan bilgi ve belgelerin, karşı argümanlar ya da varılabilecek tüm değerlendirmeler de düşünülerek, aleyhe değerlendirmelerin çıkarılmasına olanak vermesinin önüne geçilmesi gerektiğidir.
EUIPO Büyük Temyiz Kurulunun “Iceland” Kararı ile Hangi Durumda Coğrafi Yer İsimlerinin Marka Olamayacağına Dair Detaylı Kriterler Belirleniyor
EUIPO Büyük Temyiz Kurulu (“Büyük Temyiz Kurulu”), Birleşik Krallık’ta tanınmış bir süpermarket zinciri olan Iceland Foods Ltd (“Iceland Süpermarketi”)’na ait “Iceland” kelime ve şekil markalarının (“Iceland Markaları”) hükümsüzlüğüne ilişkin kararlarını 15 Aralık 2022 tarihinde açıkladı.
Sırasıyla kelime ve figüratif Avrupa Birliği markaları (“EUTM”) ile ilgili R 1238/2019-G Iceland ve R 1613/2019-G Iceland (fig.) sayılı kararlar birbirlerine çok benzer gerekçelerle İzlanda Devleti’ni güldürürken, Iceland Süpermarketlerini düşündürdü diye tahmin ediyoruz. Zira İzlanda Devleti’nin, Iceland Süpermarketi’ne başlattığı savaşın evveliyatını ve aslında Iceland Süpermarketi’nin nasıl bindiği dalı kestiğini hatırlamak isterseniz, 26 Mart 2017 yılında Önder Erol Ünsal’ın kaleme aldığı IPR Gezgini yazısını okumanızı tavsiye ederiz (yazıya bu adresten ulaşabilirsiniz.)
Bir önceki yazıya ilişkin spoiler verme pahasına, Iceland Süpermarketi zaman makinesiyle bugüne ışınlanabilseydi, ya da hadi diyelim biraz daha derin risk analizi yapsaydı, tahminen İzlanda ülkesinin “Inspired by Iceland” marka başvurusuna karşı arkasına yaslanıp oturur, bu markaya itiraz edip de uyuyan devi (ya da coğrafya itibariyle sönmüş volkanı) uyandırmazdı.
INTA ve Swissness Enforcement Association gibi kurumların da üçüncü kişi görüşleri sunduğu, pek çok farklı uzman görüşüne başvurulan ve hatta geçtiğimiz Eylül ayında Büyük Temyiz Kurulu nezdinde ilk kez bir sözlü duruşmaya konu olması ile tarihsel önemi de olan ve basına sık sık yansıyan bu uyuşmazlığın neticesi merakla bekleniyordu.
Kurul “Iceland” ibaresinin ilgili tüketici nezdinde ülke adı olarak algılanmasının çok yüksek ihtimal olması, tescil olduğu hiçbir mal ve hizmet için ayırt edici olmaması, markanın en temel fonksiyonu olan kaynak gösterme işlevine sahip olmaması ve bu işlev açısından yanıltıcı/tasviri olması sebepleri ile EUIPO Hükümsüzlük Birimi’nin 5 Nisan 2019 tarihli hükümsüzlük kararını onamıştır. Ayrıca, Iceland Markaları’nın kullanım neticesinde ayırt edicilik kazandığına ilişkin delillerin de Avrupa Birliği (“AB”) ülkelerinin tamamını kapsamaması nedeni Iceland Süpermarketi’nin kullanım neticesinde ayırt edicilik kazanma savunmasını da reddetti.
İzlanda Devletinin, Iceland Süpermarketi’ne başlattığı hukuk savaşının arka planını hatırladıysanız, hükümsüzlük taleplerini, iddia ve savunmaları ve kararın neticesini değerlendirmeye geçebiliriz.
Büyük Temyiz Kurul Kararı’na Konu Uyuşmazlık
İzlanda Devleti, Birleşik Krallık’ta kurulu dev bir uluslararası süpermarket zinciri olan Iceland Süpermarketi’nin aşağıdaki iki markasına ilişkin olarak, Avrupa Birliği Marka Direktifi’nin 59/1-a[1] ve 7/1-b, c ve g[2] hükümlerine dayanarak, tescilli oldukları tüm mal ve hizmetler bakımından hükümsüzlük talebinde bulunmuştur (“Iceland Markaları”):
7, 11, 16, 29, 30, 31, 32 ve 35. sınıflardaki mal ve hizmetler için 2014 yılında tescil edilmiş ve 002673374 tescil numaralı “ICELAND” kelime markası[3],
29, 30 ve 35. sınıflarda, yine 2014 yılında aşağıdaki logo ile tescil edilmiş ve 0011565736 tescil numaralı figüratif marka[4]:
Buna karşılık Iceland Süpermarketi, içerisinde İzlanda ülkesinin ekonomik durumunu ortaya koyan belgeler de dâhil olmak üzere pek çok delil sunarak; “ICELAND” markasını donmuş yiyecek satan bir şirket olmalarına istinaden “BUZ DİYARI” anlamında kelime oyunu yaparak yarattıklarını, markalarının ilgili tüketici nezdinde İzlanda devleti ile ilişkilendirilmeyeceğini ve tescilli oldukları mal ve hizmetlerin İzlanda devleti ile hiçbir bağlantısı olmadığını, dolayısıyla ayırt edicilikten yoksunluğun veya tescil kapsamındaki ürün/hizmetleri tasvir niteliğinde olduğunun iddia edilemeyeceğini ileri sürmüştür.
İlginç bir nokta olarak belirtmek gerekir ki; Iceland Süpermarketi ilgili tüketici kitlesinin yalnızca ana dili İngilizce olan üye devletleri olduğunu belirtirken, İzlanda Devleti ise İngilizce bir kelime olan “ICELAND” ibaresinin, ana dili İngilizce olanların yanı sıra İngilizceyi yeterli derecede iyi bilen tüketiciler tarafından da İzlanda devleti olarak algılanabileceğini, bu nedenle de ilgili tüketici kapsamının AB’deki ana dili İngilizce olan ülkelerle sınırlı olamayacağını söylemiştir. Bu noktada Kurul, İzlanda Devleti’nin argümanını haklı bularak ilgili kararda Iceland Markalarının Birleşik Krallık, İrlanda, Malta, İsveç, Danimarka, Hollanda ve Finlandiya bakımından değerlendirme yapmıştır.
Öte yandan Iceland Süpermarketi, “Iceland” Markaları’nın kullanım neticesinde ayırt edicilik kazandığı savunmasını öne sürmüş, bu kapsamda “Iceland” ibaresinin İzlanda ülkesi anlamına geldiği kabul edildiği takdirde dahi, kendilerinin 1970’li yıllarda kurulmuş, AB’nin çeşitli ülkelerinde faaliyet gösteren ve İngiltere’nin en büyük süpermarket zincirlerinden biri olduğunu, dolayısıyla “Iceland” ibaresinin kullanım neticesinde ayırt edicilik kazanmış bir tanınmış marka olduğunu belirtmiştir. Söz edilen hususları ispat etmek üzere Büyük Temyiz Kurulu’na pek çok tüketici araştırma/anketleri, Avrupa Birliği sınırları içindeki Iceland marketlerinin sayısını, satış rakamlarını, hangi ürünlerin satıldığını gösterir tablolar, raporlar ve hatta İzlanda’nın Reykjavik bölgesinde yer alan 3 tane franchise şubesine dair delil dosyaya sunulmuştur.
Öncelikli olarak 5 Nisan 2019 tarihinde EUIPO Hükümsüzlük Birimi tarafından Direktif’in 7/1-c maddesi uyarınca Iceland markasının, markanın en temel işlevi olan “kaynak gösterme fonksiyonunu” yerine getirmediği ifade edilerek tescilli olduğu tüm mal ve hizmetler bakımından markanın hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.
EUIPO Hükümsüzlük Birimi verdiği bu karar ile mal ve hizmetlerin coğrafi kaynağını da belirtmeye yarayan ibarelerin kimsenin tekeline verilmemesinin kamu yararına olduğu; zira bunların mal ve hizmetlerin menşeini göstermeye yaradığı gibi, tüketici tercihlerini de etkilediğini ve ilgili tüketicinin “Iceland” ibaresini Kuzey Atlantik’teki ada cumhuriyeti olarak algılayacağını belirtmiştir. Kullanım neticesinde ayırt edicilik kazanma savunmasına ilişkin olarak ise, markanın AB ülkelerinden Malta, İsveç, Danimarka, Hollanda ve Finlandiya’da kullanım neticesinde ayırt edicilik kazandığını ortaya koymak üzere dosya kapsamında yeterli delil sunamadığından bahisle ve bu üye ülkelerde de Iceland ibaresinin ülke ismi olarak algılandığını belirterek bu iddiaları da reddetmiştir.
5 Haziran 2019’da Iceland Süpermarketleri bu kararı temyiz etmiş ve hükümsüzlük kararını Büyük Temyiz Kurulu’na taşımıştır.
Büyük Temyiz Kurulu’nun 15 Aralık 2022 Tarihli Onama Kararı
Büyük Temyiz Kurulu, “Iceland” markalarının köken gösterme işlevinden yoksun olması gerekçesi ile verilen hükümsüzlük kararını onamıştır.
Büyük Temyiz Kurulu kararına göre:
“Iceland” kelimesi İngilizce bir kelime olup, Kuzey Atlantik’teki bir ada cumhuriyetini temsil etmektedir. Birleşik Krallık ve İzlanda’daki tüketiciler tarafından anlamı anlaşılacağı gibi, İskandinav ülkelerindeki tüketiciler tarafından da anlaşılacaktır. Özellikle Danimarka’nın İzlanda ile tarihsel bir bağı bulunmaktadır. Ayrıca Hollanda ve Finlandiya’da da ilgili tüketici kesiminin çoğu ileri düzeyde İngilizce konuşmakta ve anlamaktadır.
AB Marka Direktifi’nin 7/1-c maddesi uyarınca, maddedeki diğer sayılan tür işaretlerin yanında, bir ürünün veya hizmetin coğrafi kaynağını gösteren işaretler marka olarak tescil edilmemelidir. Bu doğrultuda, AB Marka Direktifi’nin 7/1-c maddesi kapsamındaki türden işaretlerin herkesin kullanımına açık halde bırakılması kamu yararı olarak değerlendirilmektedir.
Burada, bu tip işaretlerin yalnızca mal ve hizmetlerin kalite veya diğer özelliklerinin gösterme fonksiyonu değil, tüketici tercihlerini etkileyebilecek türde olması da gözetilmelidir. Coğrafi yer ismi, ilgili tüketici tarafından biliniyor ve hedef tüketicide bir çağrışıma neden oluyorsa üçüncü kişilerin kullanımına açık bırakılmalıdır. Ancak bu madde uyarınca yine de coğrafi yer isimlerinin, hiçbir surette marka olamayacağı anlamı çıkarılmamalı, coğrafi yer isimlerini içeren markalar açısından dikkatli bir inceleme yapılmalıdır.
“ICELAND” kelimesi, İngilizce sözlük ve ansiklopedilerde de Kuzey Atlantik Okyanusundaki ada cumhuriyeti ülkesi olarak anılmaktadır. Makul düzeyde bilgilenmiş hedef tüketiciler de, İzlanda’nın (yani Iceland’ın) bir Avrupa ülkesi olduğunu bilebilecek durumdadır. Küçük bir nüfusa sahip olsa da İzlanda, kendi tarihine, diline ve kültürüne sahip bağımsız bir ülkedir. AB üyesi olmasa bile, Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun önemli bir üyesidir ve bir AB üye ülkesi olan Danimarka ile tarihsel güçlü bağları vardır. Tüm bu etkenler birlikte değerlendirildiğinde hükümsüzlüğü istenen markalara ilişkin hedef tüketici kitlesinin, Iceland ibaresini bir ülke ismi olarak algılaması çok yüksek olasılıktır.
Öyle ki söz konusu kararda, mal ve hizmetler bakımından incelendiğinde özellikle 29, 30, 31 ve 32. Sınıflarda yer alan yemek ve içecek ürünlerinin ambalajları üzerinde ilgili ürünlerin menşeinin belirtilmesinin zorunlu olduğu dikkate alındığında, “ICELAND” markasını bu ürünler üzerinde gören ilgili tüketici kitlesinin ürünlerin İzlanda ülkesi ile bağlantılı olduğu izlenimine sahip olacağı belirtilmiştir. Kaldı ki, bahsi geçen sınıflardaki ürünlerin de yoğun olarak İzlanda ülkesinde üretildiği fazlaca delil ile ispatlanmıştır. Öte yandan Kurul, bu ürünler İzlanda ülkesinde üretilmiyor olsalar dahi orada işleniyor veya imal ediliyor olabileceğinden, tüketicinin nihai ürünü İzlanda ülkesiyle bağdaştırabileceğine kanaat getirmiştir.
Öte yandan 7, 11 ve 16. sınıflarda yer alan ürünler bakımından da İzlanda ülkesinin dondurucular ve diğer elektrikli cihazları kullanan güçlü balıkçılık ve gıda işleme endüstrisinin varlığıyla bilinmesi, sağlıklı bir ekonomiye ve belirli bir ekonomik konuma sahip bir ülke olması ve yeşil enerji ve sürdürülebilirlikle ilişkilendirilmesi nedeniyle, ilgili tüketiciler zihninde “ICELAND” ibaresinin söz konusu malların da coğrafi menşeini belirleyebileceğini varsaymanın makul olduğuna karar vermiştir. Aynı zamanda İzlanda çevre dostu bir imaja sahip olmakla beraber, özellikle AB ve Avrupa Ekonomik Topluluğu üye ülkelerindeki tüketiciler tarafından temiz, jeotermal enerjisi ile tanınmakta ve bilinmektedir. Daha uzak mesafelerdeki veya daha az aşina olunan ülke, yer, coğrafi bölge isimleri ortalama tüketici tarafından bu kadar çabuk somutlaştırılmazken somut olay nezdinde İzlanda’nın bahsi geçen imajı yüksek bir öneme sahiptir.
Iceland Süpermarketi’nin cevaplarında emsal olarak atıfta bulunduğu “Alaska”[5] kararı üzerindeki ısrarı da incelemekte olduğumuz karar nezdinde bir yer bulamamıştır. Öyle ki, Büyük Temyiz Kurulu Alaska’nın, İzlanda’ya kıyasla Avrupa’ya üç buçuk kat daha uzaktayken, İzlanda’nın coğrafi olarak Avrupa’nın bir parçası olduğunu ve AB’den çok daha fazla turist aldığını dikkate almıştır. Buna göre AB halkının ve ortalama tüketicisinin İzlanda’ya olan aşinalığının, Alaska’ya göre çok yüksek olduğu ve İzlanda’nın Avrupa Ekonomik Topluluğu üyesi olması itibariyle AB ile ekonomik ticaret bağlarının, Alaska ile olduğundan çok daha güçlü olduğunu belirtmiştir.
Uyuşmazlık konusu marka tescillerinin Madde 7 kapsamında değerlendirilmesinin yanında kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanma savunmasına ilişkin olarak da, Büyük Temyiz Kurulu da tıpkı Hükümsüzlük Birimi gibi, “Iceland Markaları”nın Birleşik Krallık ve İrlanda da bilinirlik statüsüne erişse de, İskandinav ülkelerinde ve Malta, İsveç, Danimarka, Hollanda ve Finlandiya üye devletlerinde hala bir ülke olarak algılandığını tekrar ederek bu savunmayı reddetmiştir.
Sonuç
Büyük Temyiz Kurulu’nun 60 sayfayı aşan kararı, bir işaretin coğrafi bir yer ismi içermesi ve tanımlayıcı niteliği nedeniyle tescil edilemeyeceğine ilişkin içtihadın sebeplerini çok detaylı ve özenli olarak ortaya koyuyor.
Kanaatimizce, kararın içerisindeki karşılaştırmalı örnekler, Büyük Temyiz Kurulu’nun “coğrafi yer isimleri”nin tamamen tescil edilemeyeceğine dair bir anlam çıkarılmasından tedirgin olduğu izlenimini vermektedir. Yine de, İzlanda özelinde, bu karardaki en büyük gerekçenin, İzlanda’nın coğrafi konumu, AB tüketicisinin İzlanda’ya aşinalığı ve kolaylıkla ilk olarak “Iceland” ibareli bir süpermarketi İzlanda’dan gelen ürünlerin satış ile bağdaştırabileceği olarak gerekçelendirdiğini anlıyoruz.
Karardaki pek çok değerlendirmeden, ilgili tüketiciye mesafe olarak daha uzak ve ilgili tüketicinin çok aşina olmadığı yer ve bölge isimleri açısından yine de bu isimlerin marka olarak kullanılabileceği ancak her somut olayda aynı zamanda her mal ve hizmet nezdinde ayrıca değerlendirme yapmak gerektiği sonucu çıkarmak mümkün.
Iceland Süpermarketleri’nin Birleşik Krallık ve İrlanda’daki büyüklüğü ve hacmi düşünüldüğünde, bu dosyanın AB Genel Mahkemesi’ne taşınması ve bizim ilerleyen senelerde de bu konuda konuşma ihtimalimiz yüksek gibi görünüyor.
Bir AB markası, Kuruma yapılan başvuru üzerine veya tecavüz davalarındaki bir karşı davaya dayanarak aşağıdaki nedenlere dayanılarak hükümsüz kılınabilir:
AB markasının 7. Madde hükümlerine aykırı olarak tescil edilmiş olması halinde;
1.Aşağıda yer verilen türde işaretlerin tescili mümkün değildir;
(…)
ayırt edicilik niteliğini haiz olmayan işaretler
münhasıran ticarette malların türünü, kalitesini, miktarını, kullanım amacını, değerini, coğrafi menşeini veya malların üretim veya hizmetin sunulma zamanını ya da malların veya hizmetin diğer özelliklerini belirtmeye yarayan işaret veya göstergelerden oluşan ticari markalar;
(g)mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı konusunda tüketicileri yanıltacak nitelikte olan işaretler
“Ürünler bir fabrikada üretilir ama markalar zihinde yaratılır.”
Ünlü tasarımcı ve yaygın olarak kullanılan marka bilinci oluşturma ve tüketici araştırma tekniklerinin öncülerinden birisi olan Walter Landor’un da değindiği üzere, markalaşma sürecinin altın kurallarından bir tanesi tüketicinin aklında daimî bir yer edinmektir.
Dünya’da alanında önde gelen şirketler ürün ya da hizmetlerini kendi tüketicisiyle buluşturmak için birçok farklı yol ve strateji izlemektedir. Bu minvalde renkler, geçmişten günümüze insanları etkilemek amacıyla sıkça kullanılmıştır. Örneğin, tarihte Persler ve Bizanslılar mor rengini asalet ve gösterişin simgesi olarak kullanmışlardır. Günümüzde ise yeşil ve kırmızının yan yana gelmesiyle ünlü bir giyim firması, mor ve beyazın yan yana gelmesiyle büyük bir çikolata markası, lacivert ve beyazın yan yana gelmesiyle devasa bir teknoloji şirketi akıllara gelmektedir. Bunun sebebi de renklerin, duyguları ve bilinçaltını harekete geçirme gücünden kaynaklanmaktadır.
Buna rağmen, Avrupa Birliği tarafından 1989 yılında çıkartılan 89/104/EEC sayılı Marka Uyumlaştırma Direktifi’ne kadar birçok Avrupa Birliği ülkesinde renk markalarını tescil ettirmek mümkün olmamıştır. İşbu direktiften sonra bazı özel gereklilikler kapsamında münhasıran renklerin veya renk kombinasyonlarının tescil edilmesinin önü açılmıştır.
Bu Direktifle birlikte birçok renk veya renk kombinasyonu markası başvurusu yapılmış ve bunlar hakkında yapılan değerlendirmeler kimi zaman yargının önüne gelmiştir.
Başvuru sahibi, Amazonen- Werke H. Dreyer SE & Co. KG şirketi, (Pantone 7742 C ve Pantone 1505 C) renk kombinasyonunun 7. sınıfta yer alan “tarım makineleri ve aletleri, özellikle tarla püskürtücüler” bakımından tescili için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne başvuruda bulunmuştur.
Devamında EUIPO inceleme birimi, 17 Kasım 2021 tarihinde vermiş olduğu kararıyla;
Mevcut renk sayısının sınırlı olduğu, belirli mal ve hizmetler için az sayıda marka tescilinin mevcut renklerin tüm aralığını tüketebileceği,
Aynı türde mal veya hizmetleri satışa sunan diğer operatörler için renk kullanılabilirliğini haksız yere kısıtlamamakta kamu yararı olduğu,
Tarım makineleri bakımından yeşil ve turuncu renklerinin sıkça kullanıldığı,
Özellikle markanın talep edildiği mal veya hizmetlerin sayısının çok sınırlı olduğu ve ilgili pazarın çok spesifik olması gibi istisnai durumlar dışında, doğası gereği herhangi bir rengin, önceden herhangi bir kullanım olmaksızın tek başına belirli bir teşebbüsün mallarını ayırt etme kabiliyeti olamayacağı,
Söz konusu renk kombinasyonunun, geniş anlamda tarım makineleri için yaygın olarak kullanıldığı ve bunun aynı şirketler tarafından üretilen, satışa sunulan ve aynı müşterilere hitap eden tarla püskürtücüleri için de geçerli olduğu,
İlgili tüketici kitlesinin profesyonellerden oluşmasının, ayırt ediciliği düşük işaretin tescil edilmeye uygun olacağı anlamına gelmediği,
Diğer firmalar tarafından üretilen mallarda farklı renklerin kullanılmasının, ancak kullanım yoluyla kazanılan ayırt edicilik değerlendirilmesinde dikkate alınması gerektiği ve markanın kendi ayırt edicilik değerlendirilmesi hususuyla bağlantısız olduğu,
Tescili talep edilen renklerin tarım sektöründe genel olarak kullanılan turuncu ve yeşil renklerden dikkat çekici şekilde ayrışmadığı ve söz konusu renklerin ilgili tüketici kesimi tarafından fark edilecek ve hatırlanacak renkler olmadığı,
Bu nedenlerle, söz konusu marka başvurusunun Avrupa Birliği’nde yer alan bütün bölgelerde tescili talep edilen mallar bakımından ayırt ediciliğinin bulunmadığı
kanaatine varmış ve marka başvurusunun Avrupa Birliği Marka Tüzüğü’nün 7(1)(b) maddesi uyarınca ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle tümden reddine karar vermiştir.
Başvuru sahibi, işbu karara karşı 1 Aralık 2021 tarihinde;
Karara itiraza konu marka başvurusunun ayırt edici olduğunu,
Karara itiraza konu marka başvurusunun yalnızca spesifik bir pazara hitap eden tarla püskürtücüleri için tescil edilmek istendiği ve bu pazarın ilgili tüketicisinin tarım sektöründe çalışan profesyonellerden oluştuğunu, tescil edilmek istenen tarla püskürtücüleri üzerinde üretici firma adı yerine renklerinin kullanılmasının daha yaygın olduğunu,
Karara itiraza konu marka başvurusunda yer alan turuncu ve yeşil kombinasyonunun genel olarak tarla püskürtücüleri için rakip firmalar tarafından kullanılmadığını ve yalnızca başvuru sahibi tarafından kullanıldığını,
Başvuruyu inceleyen uzmanının tarla püskürtücülerini, tarım makinelerinin geniş kategorisine dahil ederek değerlendirme yaptığını ve yalnızca genel olarak tarım makinelerinde renk kullanımına atıfta bulunduğunu,
Tarım sektöründe renk kullanımının ciddi şekilde önemli olduğunu, tarım makineleri için satılan boyaların “Amazon Orange”, “Lemken Blue” gibi üretici isimleriyle satıldığını ve buna birçok örnek verilebileceğini,
Temyiz Kurulu tarafından yapılacak olan değerlendirme neticesinde, karara itiraza konu başvurunun ayırt edici karakterden yoksun olduğu kanaatine varılması halinde kullanım sonucu ayırt edicilik değerlendirmesi yapılmasının talep edildiğini,
iddia ve talep ederek kararın iptal edilmesini talep etmiştir.
Başvuru sahibi tarafından yapılan itiraz sonucunda; Temyiz Kurulu ilk olarak, EUTMR 7(1)(b) maddesi uyarınca, bir renk kombinasyonunun bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini diğer teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayabilmesi için teşebbüse ait mal veya hizmetlerine ilişkin açık ve net bir şekilde bilgi verebilmesi gerektiğini ifade etmiştir.
Buna ek olarak Temyiz Kurulu, renkler veya renk kombinasyonlarının belirli fikir çağrışımlarını aktarma ve duygu uyandırma yetisine sahip olduğunu, ancak sıkça kullanılmaları sebebiyle bir mal veya hizmet ile ilgili spesifik bilgileri iletme ve pazarlama kabiliyetlerinin düşük olduğunu söylemiştir.
Ayrıca Kurul, bir renk veya renk kombinasyonu söz konusu olduğunda, özellikle marka başvurusu kapsamında tescili talep edilen mal veya hizmetlerin sayısının çok sınırlı ve ilgili pazarın çok özel olduğu istisnai durumlar dışında, önceden herhangi bir kullanım olmaksızın ayırt ediciliğin düşünülemeyeceğini eklemiştir.
Nitekim Kurul, renk markalarının ayırt edicilik değerlendirmesinde ilk olarak tescil edilmek istenen mal veya hizmetlerin, ikinci olaraksa, ilgili tüketicinin algısının değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir.
Bu minvalde Kurul ilk olarak, söz konusu marka başvurusunun tescil edilmesi talep edilen malları değerlendirmiştir. Bu değerlendirme sonucunda; karara itiraza konu marka başvurusu kapsamında bulunan “tarım makineleri ve parçaları, tarla püskürtücüleri” mallarının ilgili tüketici kitlesinin, tarımla uğraşan profesyonellerden oluştuğu ve bu malların yalnızca zaman zaman ve dikkatli bir incelemeden sonra satın alınan uzun ömürlü özel mallar olduğu ifade edilmiştir.
İkinci olarak Kurul, söz konusu marka başvurusunda yer alan renkleri incelemiştir. Kurul, ilgili marka başvurusunda yer alan yeşil rengin basit bir renk olduğunu, buna ek olarak, ekolojiyi ve çevre korumayı temsil eden yeşil rengin kullanımının olağan ve yaygın olduğunu, aynı zamanda yeşil rengin kırmızı, turuncu veya sarının antitezi olduğunu normal, sorunsuz, pozitif veya düzenli anlamına gelen bir işaret rengi olduğunu belirtmiştir.
Karara itiraza konu marka başvurusunda yer alan turuncu rengin ise karayolu güvenliği nedeniyle ilgili malların görünürlüğünü artırmak için işlevsel olduğu, buna ek olarak, kırmızı ve turuncu rengin genellikle uyarıcı olarak kullanıldığı ifade edilmiştir.
Tüm açıklamalar neticesinde, söz konusu marka bir bütün olarak ele alındığında; başvurunun ayırt edici nitelikten yoksun iki rengin birleşiminden oluştuğu, renk kombinasyonunun karara itiraza konu markayı ayırt edici kılmayacağı, turuncu rengin uyarı rengi olarak kullanılırken, yeşil rengin ekoloji, çevre koruma, kamuflaj için kullanıldığı ve bu minvalde söz konusu renkler arasında doğal bir bağlantı kurulamayacağı, itiraza konu kararda yer verilen örneklerden anlaşılacağı üzere, yeşil, turuncu veya bu iki rengin kombinasyonunun tarım sektöründe yer alan tarım makineleri ve parçaları bakımından yaygın kullanımının bulunduğu ve itiraza konu kararda yer alan örneklerde de başvuru sahibinin rakipleri tarafından da aynı kombinasyonun tarım makinelerinde kullanıldığı kanaat ve tespitleri çerçevesinde, başvuru hakkında ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verilen ret kararı yerinde bulunmuştur.
Buna ek olarak Kurul, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiası ile ilgili olarak başvuru sahibine iddiasını kanıtlar nitelikteki delilleri sunması ve bunun ardından bu yönde inceleme yapılabilmesi için başvuruyu EUIPO İnceleme Birimine geri göndermiştir.
Yukarıda yer verilen tüm açıklamalar çerçevesinde renk kombinasyonundan oluşan başvurunun reddedilmesi yönündeki EUIPO inceleme birimi kararı, EUIPO Temyiz Kurulu tarafından da yerinde bulunmuş ve karara karşı yapılan itiraz reddedilmiştir.
Bu karar ve kararda yer verilen gerekçeler, renk kombinasyonlarından oluşan markaların her durumda tescil edilebileceği yönünde bir çıkarsamanın yerinde olmadığı sonucunu yanında getirmektedir. Dolayısıyla, renk kombinasyonlarından oluşan başvurularda kullanılan renklerin, markaların kapsadığı mal ve hizmetlere ilişkin sektörlerde işlevsel veya yaygın kullanımına konu olup olmadığı gibi hususlar, kanaatimizce bu tip başvurular yapılmadan önce dikkatle araştırılmalıdır.
Bildiğiniz gibi, 18 Ağustos 2021 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından güncellenmiş Marka İnceleme Kılavuzu yayımlanmıştır. 2019 yılında yayımlanan bir önceki kılavuza ek olarak, güncellenen kılavuzda marka başvurularının incelenmesine ilişkin nispi ret gerekçelerinin ilki olan “Karıştırılma İhtimali Değerlendirmesine” ilişkin ilkeler ele alınmıştır.
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun marka tescilinde nispi ret nedenleri başlıklı bölümünün 6/1. maddesinde “Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.” denilmektedir. Dolayısıyla, karıştırılma olasılığı değerlendirmesinde söz konusu üç bağlı koşul göz önünde bulundurulmaktadır.
Güncellenen Marka İnceleme Kılavuzu’nun 6769 SAYILI SMK 6/1 İNCELEME KILAVUZU başlıklı bölümünde malların ve hizmetlerin karşılaştırılmasına ve mal ve hizmet benzerliği örneklerine yer verildiği görülmektedir. Bu yazının konusu, alkollü içecekler ile alkolsüz içecekler arasında yapılan benzerlik değerlendirmesi olacaktır.
TÜRKPATENT tarafından 2017 yılında yayımlanan ve halen geçerli olan Mal ve Hizmet Sınıflandırma Listesi’ne göre 32. ve 33. sınıflara ait emtia listeleri aşağıdaki gibidir:
32. sınıf
33. sınıf
Biralar; bira yapımında kullanılan preparatlar.Maden suları, kaynak suları, sofra suları, sodalar. Sebze ve meyve suları, bunların konsantreleri ve özleri, meşrubatlar.Enerji içecekleri (alkolsüz); proteinle zenginleştirilmiş sporcu içecekleri.
Güncellenen Marka İnceleme Kılavuzu’nda, 32. sınıfa dahil emtialar ile 33. sınıfa dahil emtiaların benzerliklerinin değerlendirildiği bölüm şöyledir:
2.4.10 Alkollü içecekler (33. Sınıf) ile alkolsüz içecekler (32. Sınıf)
Uygulamada karşılaşılan bir diğer mal benzerliği incelemesi de 32’nci sınıfta yer alan alkolsüz içecekler ile 33’üncü sınıfa dâhil alkollü içecekler arasındaki karşılaştırmasıdır. 32’nci sınıfta yer alan “Maden suları, kaynak suları, sofra suları, sodalar; sebze ve meyve suları, bunların konsantreleri ve özleri, meşrubatlar; enerji içecekleri (alkolsüz); proteinle zenginleştirilmiş sporcu içecekleri” ile 33’üncü sınıfta yer alan “Alkollü içecekler (biralar hariç): şaraplar, rakılar, viskiler, likörler, alkol içeren kokteyller” yapıldıkları maddeler farklı olduğu için doğaları farklıdır. Tamamlayıcı veya rekabet halinde olmayan söz konusu mallar, marketlerde birlikte satılıyor olmalarına rağmen alkollü içecekler düzenleme gereği ayrı bir reyonda satılması zorunlu olması nedeniyle dağıtım kanallarında benzerlikten söz edilemeyecektir. İlgili tüketici kesimi ortak olan alkolsüz içecekler ve alkollü içecekler mallarının, üreticileri ise farklılaşmaktadır. Sayılan gerekçelerle “Maden suları, kaynak suları, sofra suları, sodalar; sebze ve meyve suları, bunların konsantreleri ve özleri, meşrubatlar; enerji içecekleri (alkolsüz); proteinle zenginleştirilmiş sporcu içecekleri” ile 33’üncü sınıfta yer alan “alkollü içecekler” arasında benzerlik bulunmadığı kabul edilir.
…
Benzer şekilde, 31 Mart 2021 tarihinde EUIPO tarafından yayımlanan güncellenmiş Marka İnceleme Kılavuzu’nun 32. sınıfa dahil emtialar ile 33. sınıfa dahil emtiaların benzerlik değerlendirmesi bölümünde FLÜGEL kararına atıfta bulunularak, özetle alkollü içecekler ile alkolsüz içeceklerin çoğunluğunun doğalarının, kullanım amaçlarının farklı olduğu ve içeriklerinde alkol olup olmamasının malları farklılaştırdığına değinilmiş ve çoğu alkollü içeceğin çoğu alkolsüz içeceğe benzer olmadığı belirtilmiştir.
Başta ICEBERG ve FLÜGEL kararları olmak üzere, incelenen ve burada yazıyı çok fazla uzatmamak adına yer verilemeyen kararlara ve kılavuzlara bakıldığında genel olarak 32. sınıfa dahil malların çoğunluğu ile 33. sınıfa dahil malların çoğunluğunun benzer bulunmama gerekçeleri şöyle sıralanmaktadır:
Alkollü içecekler ile alkolsüz içeceklerin farklı üretim metotlarına sahip olmaları; alkollü içeceklerin damıtma, yıllandırma, mayalama gibi süreçlerden geçmesi;
Alkollü içeceklerin lisansa tabi olması;
Alkollü içecekler ile alkolsüz içeceklerin farklı yaş gruplarına hitap etmesi;
Alkollü içecekler ile alkolsüz içeceklerin ücretleri arasındaki farklar;
Alkolsüz içeceklerin hitap ettiği kitle ortalama tüketici olarak kabul ediliyorken, alkollü içeceklerin hitap ettiği tüketici kitlesinin bilinçli tüketici olarak kabul edilmesi;
Katı olan her şeyin buharlaşmakta olduğu günümüzde, içecek sektörünün değişen trendlerini (karışım içecekler ya da NoLo olarak anılan alkolsüz ya da düşük alkollü içecek trendleri) ve sektörel yenilikleri düşündüğümüzde, alkolsüz içecekler ile alkollü içecekler arasında yapılan benzerlik değerlendirmesinin ticaretin gerekliliklerini göz ardı eden bir bakış açısıyla yapılmakta olduğunu söyleyebilir miyiz?
Güncel Marka İnceleme Kılavuzu, uluslararası ve ulusal örnek kararlar göz önüne alındığında, bu durum bizi içecek sektörü ile ilgili koruma kapsamının ya da benzerlik değerlendirmesinin çok da yerinde olmadığı sonucuna ulaştırmaz mı? Bu noktada aklıma gelen birkaç soruya öncelikli olarak yer vermek isterim.
Kararlarda görülen gerekçelerden biri de alkollü içecekler üreten firmaların alkolsüz içecekler üretmedikleridir. Bugün alkollü içecekler üreten firmaların, yarın alkolsüz içecekler de üretmeleri mümkün olamaz mı? (Kısa bir araştırma dahi içecek sektöründe faaliyet gösteren bazı firmaların alkollü ve alkolsüz içeceklerin karışımlarını piyasaya sürmeye başladıklarını göstermektedir.)
Marka yaratma stratejileri ve güncel sektör gereklilikleri düşünüldüğünde firmalar içecek sektöründe faaliyet göstereceklerse mal ve hizmet listesi açısından karar aşamasında daha geniş kapsamlı ve ileriye dönük bir karar mı vermelidirler?
Gerçekten, bir tüketicinin, aynı menüde/ masada gördüğü veya birlikte tükettiği aynı markalı şarap ile meyve suyunun ya da rakı ile şalgamın farklı şirketlere ait olabileceğini düşünmesi hayatın olağan akışına uygun mudur?
Sayısını çoğaltabileceğimiz soruları düşündüğümde, çoğu alkollü içeceğin, çoğu alkolsüz içeceğe benzer bulunması gerektiği sonucuna varıyor ve kılavuzda yer alan ilgili değerlendirmenin yeniden tartışmayı hak ettiğini düşünüyorum.
Yukarıdaki sorulara vereceğim kişisel yanıtları yeniden değerlendirirken yazıyı burada bitiriyor ve Önder Bey’in marka ve patent vekilliği sınavları hakkında yazdığı yazının son cümlesinden ilhamla, ben de tehlikesiz sulara dönüyorum. Tanınmış markaların durumu ne zaman netleşir? 🙂
Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 08/06/2022 tarihli “THINK DIFFERENT” kararları
Bu yazıda bahsedeceğimiz Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi (“Genel Mahkeme”) kararında, Apple Inc’e (“Apple”) ait tescilli “Think Different” markalarının kullanmama sebebiyle iptaline ilişkin olarak verilmiş olan 2011/2018-4, R 2012/2018-4 ve R 2013/2018-4 sayılı EUIPO kararlarının iptali talebi incelenmiştir.
Olayların geçmişi
Genel Mahkeme vakayı değerlendirmeye geçmeden önce Apple adına tescilli olan üç markanın geçmişinden bahsetmiştir. Kullanmama sebebiyle iptale konu markaların tamamının “Think Different” ibaresinden oluştuğu ve 9. sınıfta tescilli olduğu görülmektedir.
Ayrıntılı olarak inceleyeceğimiz davanın taraflarından olan SWATCH AG (“Swatch”), 14 Ekim 2016 tarihinde, Apple’e ait Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nde (“EUIPO”) tescilli “Think Different” ibareli markaların9. sınıfta bulunan mallar bakımından son beş yıldır kesintisiz bir şekilde ciddi kullanıma sahip olmaması sebebiyle iptalini talep etmiştir. 24 Mart 2017 tarihinde Apple ciddi kullanımlarını gösteren belgeleri sunmuştur ve bu belgeler kapsamında değerlendirmeler gerçekleşmiştir.
EUIPO İptal Birimi ve Temyiz Kurulu tarafından yapılan incelemeler sonucunda, Apple tarafından sunulan kullanım kanıtlarının son beş yıla ait kesintisiz ciddi kullanımı kanıtlayamadığı gerekçesiyle markaların iptaline karar verilmiştir. Çünkü sunulan delillerin 14 Ekim 2011-13 Ekim 2016 tarihleri arasında ciddi kullanımı göstermesi gerekirken, Apple tarafından sunulan delillerin iki ayrı dönemi kapsayan delillerden oluştuğu görülmüştür. Bu dönemlerin 1997-2000 yılları arasındaki bilgisayar kampanyasını kapsadığı ve 2009 yılında bilgisayar kutularının üzerinde söz konusu ibarenin kullanılmasını ele aldığı görülmüştür. İlk dönem için sunulan delillerin on yıldan eski olduğu göz önünde bulundurulduğunda dikkate alınamayacağı vurgulanmıştır. Yine kullanımı kanıtlamak için sunulan bazı görsellerden, söz konusu kullanımların süreklilik arz etmediği görülmüştür. İkinci döneme ilişkin dava konusu ibarenin kullanıldığını gösteren bilgisayar kutuları bakımından bir değerlendirme yapıldığında ise; söz konusu bilgisayarların satış miktarları gösterilmediğinden, bu delillerin de “Think Different” ibaresinin markasal kullanımını kanıtlamadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Görülebileceği üzere, kullanılan “Think Different” ibareleri bilgisayar kutuları üzerinde oldukça küçük, tüketicilerin dikkatini çekmeyecek bir şekilde yer almıştır.
EUIPO tarafından verilmiş olan birbiri ile paralel bu üç kararın iptali için Apple tarafından Genel Mahkemeye başvurulmuştur.
Genel Mahkeme tarafından gerçekleştirilen ilk inceleme
Mahkeme, görevinin EUIPO tarafından verilmiş olan kararların uygunluğunu denetlemek olduğunu, sunulan yeni delilleri incelemek olmadığını vurgulayarak, Apple tarafından ilk kez dosyaya sunulan yeni delillerin değerlendirilmeyeceği yönünde karar vermiş ve tüm değerlendirmeyi dosyaya önceden sunulan deliller kapsamından gerçekleştireceğini bildirmiştir.
Usule ilişkin itirazların incelenmesi
Apple, usulen itirazlarını iki ana grup altında toplamıştır. Gerekçelerden ilki, dinlenme hakkının ihlali; ikincisi ise gerekçe gösterme hakkının ihlalidir.
Dinlenme hakkının ihlaline ilişkin iddiaların incelenmesi
İlk olarak, Apple, Temyiz Kurulu’nun vermiş olduğu üç kararda da yorum yapma fırsatının olmadığını öne sürdüğü argümanlara ve kanıtlara dayanıldığını ve dolayısıyla dinlenme hakkının ihlal edildiğini vurgulamıştır. Fakat, EUIPO ve Swatch, Apple tarafından ileri sürülen bu iddiaların gerçekçi olmadığını, dinlenme hakkının en temel haklardan biri olduğunu ve Apple’ın temyiz süreci boyunca iddialarını sunabileceği ve savunabileceği birçok fırsatının olduğunu belirtmiştir.
Genel Mahkeme yapmış olduğu inceleme sonucunda, temyiz sürecinde sunulan kullanım delillerine, karşı tarafın cevaplarından sonra Apple tarafından tekrar görüş sunma talebinde bulunabilecekken, bu hakkın kullanılmadığını belirtmiştir. Dolayısıyla, Temyiz Kurulunca dinlenme hakkının ihlal edilmemesi sebebiyle, Apple tarafından öne sürülen bu argümanın reddedilmesine karar verilmiştir.
Gerekçe gösterme hakkının ihlaline ilişkin iddiaların incelenmesi
Apple, gerekçe gösterme hakkının 3 farklı açıdan ihlal edildiğini iddia etmiştir:
Bunlardan ilki, Temyiz Kurulu’nun, ““Think Different” ibaresinin kullanıldığı bilgisayar kutularının, tüketiciler nezdinde ayrıntılı incelemeye tabi tutulmayacağı dolayısıyla, bu ibarenin dikkat çekmeyeceği” gerekçesini mantıklı sebeplere dayandırmaması ve ayrıntılı olarak açıklamaması.
İkincisi, Temyiz Kurulu’nun İngilizce bilmeyen halkın algısının dikkate alınmayacağına ilişkin gerekçelerini ayrıntılı olarak açıklamaması,
Üçüncü olarak, “Think Different” ibaresinin tanınmışlığının göz ardı edilmesi ve bu ibarenin tanıtım materyalinden daha fazlası olmadığı argümanının gerekçelendirilmemesi.
EUIPO ve Swatch bu iddialara itiraz etmiştir. Yapmış oldukları açıklamalarda, sunulan deliller kapsamında ciddi kullanımın belirlenmiş yasalar ve kabul gören içtihatlar doğrultusunda değerlendirildiğini ve eksik bir inceleme yapılmadığını vurgulamışlardır.
Esasa ilişkin itirazların incelenmesi
Genel Mahkeme tarafından yapılan inceleme sonucunda, iptal edilen ilk markanın 6 Eylül 1999 tarihinde, iptal edilen ikinci markanın 18 Kasım 1999 tarihinde ve iptal edilen üçüncü markanın ise 8 Mayıs 2006 tarihinde tescil edildiği ve bu markaların kullanılmıyor olmaları sebebiyle iptal edilmeleri talepli başvuruların ise 14 Ekim 2016 tarihinde yapıldığı belirtilmiştir. İptali istenilen markalar beş yıldan daha uzun bir süredir tescilli olduklarından, 13 Ekim 2011-13 Ekim 2016 tarihleri arasındaki ciddi kullanımlarının ispatlanması beklenmiştir. Akabinde, kullanmama sebebiyle iptal durumlarında, dikkate alınması gereken kriterler ayrıntılı bir şekilde açıklanmış ve bu kriterler ışığında aşağıdaki değerlendirmeler yapılmıştır:
1- İlk olarak iptal talebine konu “bilgisayarlar, bilgisayar terminalleri, klavyeler, ekran birimleri, terminaller; modemler; disk sürücüleri; bilgisayar çevre birimleri; İletişim ekipmanları; adaptörler, adaptör kartları, konektörler ve sürücüler; boş bilgisayar depolama ortamı, bilgisayar programları, işletim sistemleri, bilgisayar donanımı, yazılımı ve bellenimi; bilgisayar bellek aygıtları; veri kayıtları; kameralar; bilgisayar programlarını ve yazılımlarını taşıyan veya bunları kaydetmek için kullanılan çipler, diskler ve bantlar; rastgele erişimli bellek, salt okunur bellek; katı hal bellek aygıtı; elektronik haberleşme teçhizatı ve aletleri; yukarıda belirtilen ürünlerden herhangi birini içeren veya bunlarla birlikte kullanım için etkileşimli ürünler; bahsi geçen tüm mallar için parçalar ve donanımlar’ ve ikinci ve üçüncü itiraz edilen markalar için ‘bilgisayarlar, bilgisayar terminalleri, klavyeler, ekran birimleri, terminaller; modemler; disk sürücüleri; bilgisayar çevre birimleri; İletişim ekipmanları; adaptörler, adaptör kartları, konektörler ve sürücüler; boş bilgisayar depolama ortamı, bilgisayar programları, işletim sistemleri, bilgisayar donanımı, yazılımı ve bellenimi; bilgisayar bellek aygıtları; veri kayıtları; kameralar; bilgisayar programlarını ve yazılımlarını taşıyan veya bunları kaydetmek için kullanılan çipler, diskler ve bantlar; rastgele erişimli bellek, salt okunur bellek; katı hal bellek aygıtı; elektronik haberleşme teçhizatı ve aletleri; yukarıda belirtilen ürünlerden herhangi birini içeren veya bunlarla birlikte kullanım için etkileşimli ürünler; yukarıda belirtilen tüm mallar için parçalar ve bağlantı parçaları” mallarının ortalama tüketici kitlesi ve buna bağlı olarak ilgili ürünlerin satın alınma süreçleri ile teknik özelliklerin önemi değerlendirilmiştir. Çünkü Apple, Temyiz Kurulu tarafından yapılan değerlendirmelerde, ortalama tüketici kitlesinin ve ilgili kesimin dikkat düzeyinin dikkate alınmadığından şikayetçi olmuştur. Apple’a göre, tüketiciler dayanıklı ve teknik özellikleri yüksek malları satın alırken yüksek düzeyde dikkat göstermektedir ve bu tür ürünlerin teknik özelliklerini daha fazla irdelemektedir. Özellikle, Temyiz Kurulu tarafından yapılan değerlendirme esnasında, bu durumla ilgili içtihatların göz ardı edildiği iddia edilmiştir.
Fakat, Mahkeme, Temyiz Kurulu tarafından da ortalama tüketicilerin ve ilgili kesimin dikkat düzeyinin benzer şekilde belirlendiğini kabul etmiştir. Kaldı ki bahsi geçen ürünlerin teknik ürünler olduğu ve tüketicilerin satın alma aşamasında yüksek düzeyde dikkat göstereceğinin tartışmalı olmadığı vurgulanmıştır. Yine de ciddi kullanıma konu olan ibarenin, bilgisayar kutusunun çok küçük bir kısmında dikkat çekmeyecek şekilde kullanılması halinin tüketiciler nezdinde markasal bir etki oluşturmadığına karar verilmiştir. Dolayısıyla, tüketicinin dikkat düzeyinin yapılan incelemeye bir etkisinin olmadığı, bahsi geçen ibarenin markasal kullanım kabul edilmeyecek derecede küçük bir şekilde olduğu ifade edilmiştir.
Aynı zamanda, bilgisayar ve benzeri ürünlerin satışlarının sergi şeklinde açık ürünler üzerinden gerçekleştiği ve kutu gibi ambalajlamaya ilişkin unsurların tüketicilerin ulaşamayacağı bir depoda tutulduğunun unutulmaması gerektiği belirtilmiştir. Dikkat düzeyi yüksek bir tüketici, direkt olarak ulaşamayacağı bir ambalajdan ziyade, açık bir şekilde teşhir edilen ürünün kendisini ayrıntılı olarak inceleme fırsatına sahiptir. Doğal olarak, Apple tarafından ileri sürülen, “tüketicilerin iptali talep edilen markanın üzerinde kullanıldığı ambalajları her zaman inceleyecek durumda oldukları” iddiasının kabul edilmesi mümkün değildir. İnternet sitesinden yapılan çevrimiçi alışverişlerde ise, ürün ambalajları ancak satın alma işlemi akabinde ürün tüketiciye ulaştığında görülebilmektedir.
2- İkinci olarak, Apple tarafından sunulan bilgisayar ürünlerinin satışına ilişkin sayıların değerlendirmesi yapılmıştır. Apple, Temyiz Kurulu tarafından bu satış sayıları incelenirken “tüm Avrupa Birliği ülkeleri yerine belirli üye devletler bakımından bir inceleme yapılmasının ve hukuk departmanlarının müdürü tarafından beyan edilen sayıların dikkate alınmamasının” yanlış bir yargıya varılmasına sebep olduğunu vurgulamıştır. Fakat Mahkeme yapılan incelemede, söz konusu verilerin, şirketin hukuk departman müdürü tarafından sunulmasının, bu sayıların güvenilirliğinin zedelenmesine sebep olduğunun kabul edilmesi gerektiğine karar vermiştir. Müdür tarafından sözlü olarak belirtilen “Think Different” ibareli ürünlerin “Avrupa’da dört milyon adetten fazla satışının gerçekleştiği” iddiası ise sunulan deliller ile kanıtlanamamıştır. Avrupa genelinde sunulan satış rakamlarının ise iMac bilgisayarlarının satışını gösterdiği ancak “Think Different” markasının kullanıldığını kanıtlayamadığı anlaşılmıştır. Tüm bu veriler ışığında, satış sayılarının dikkate alınmaması gibi bir durumun söz konusu olmadığı, ancak sunulan belgelerin Temyiz Kurulu tarafından yeterli düzeyde kullanım olarak kabul edilmemesi yönünde karar verildiğinin kabulü gerekecektir.
3- Üçüncü olarak, “Think Different” ibaresinin kullanımı değerlendirilirken kriterlerin yanlış ve eksik olarak uygulandığı öne sürülmüştür. Kullanılan ibarenin, tek başına bir markasal kullanım kabul edilmesi gerekirken, Temyiz Kurulu tarafından yapılan yanlış değerlendirme nedeniyle markasal kullanım olarak kabul edilmediği vurgulanmıştır. Oysa, bilgisayarların ambalajlarında birden fazla markanın ortak kullanımının yaygın olduğu ve bu durumun iptali istenen markanın işlevini zayıflatamayacağı iddia edilmiştir. Bu bağlamda da EUIPO’nun yerleşik içtihatların dışına çıkarak doğru bir sonuca ulaşmadığı belirtilmiştir. Yine Apple’a göre, iptal konusu markanın ilgili ürünün ambalajı üzerinde dikkat çeken bir yere yapıştırılması ve büyük harflerle yazılması gerektiğini işaret eden bir EUIPO içtihadı da bulunmamaktadır. Dolayısıyla, EUIPO tarafından bu husus gerekçe gösterilerek karar verilmesi yerinde değildir. Son olarak, “Think Different” ibaresinin bir tanıtım materyalinden daha fazlası olmadığına ilişkin verilmiş olan kararın yerinde olmadığı vurgulanmıştır. Bu husus hakkında kullanmama sebebiyle iptal incelemesi yapılırken bir markanın ayırt ediciliği konusunda değerlendirme yapılmaması gerektiği noktasının da altı çizilmiştir.
Genel Mahkeme yapmış olduğu değerlendirmelerde, iki veya daha fazla ticari markanın birlikte ve birbirlerinden bağımsız olarak, üreticinin şirketinin adı olsun veya olmasın, kullanıldığı durumların ortaya çıkabileceğini kabul etmiştir. Fakat bu kullanımların markasal olarak kabul edilebilmesi için her bağımsız ibarenin, markanın işlevlerini tam olarak yerine getirmesi beklenecektir. Somut olayda, Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun “Think Different” ibaresinin markasal bir kullanım olmadığı yönündeki kararını, “Think Different” ibaresinin iMac veya Macintosh markaları ile aynı ambalajda yer alıyor olmasına dayandırmadığının altını çizmiştir. Aksine, Temyiz Kurulu’nun vardığı sonuca dayandırdığı temel dayanaklarının;
Kullanımı kanıtlamak amacıyla sunulan delillerin bir kısmının ilgili sürenin dışında kalması,
Apple tarafından sunulan görsellerin iptali talep edilen markaları kutu ambalajı üzerinde tek bir yerde göstermesi ve bu kullanımın, özellikle boyutu ve konumu başta olmak üzere tek başına markasal bir kullanım teşkil etmeyeceği gerekçelerine dayandırdığı vurgulanmıştır. Ek olarak, bir markanın kaynak gösterme işlevinin oldukça önemli olduğu ve ciddi kullanımın bundan bağımsız düşünülemeyeceği belirtilmiştir.
Somut olayda, bilgisayar kutusunun fotoğraflarından da anlaşılacağı gibi, kutu ambalajına yapıştırılan etiketlerde “Think Different” ibaresi, tüketicinin dikkatini çekecek şekilde konumlandırılmamıştır. Aksine, bu ibare satışa sunulan bilgisayarların teknik özelliklerinin altına ve nispeten küçük karakter boyutunda barkodun hemen üstüne yerleştirilmiştir. Bu kullanımın, iptali istenilen markaların temel işlevini -ilgili malların kaynağını gösterme- oldukça zayıf olarak yerine getirdiği belirtilmiştir. İddia edildiği gibi, Temyiz Kurulu’nun kullanmama sebebiyle iptal incelemesi yaptığı esnada, spesifik olarak ayırt edicilik değerlendirmesi yapmadığı, markanın işlevleri gereği bir değerlendirme yaparken iptali istenen ibarenin ayırt ediciliğinin zayıf olduğuna değindiğinin kabul edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca, Apple’ın iddia ettiğinin aksine, Temyiz Kurulu’nun itiraz edilen markaların ayırt ediciliğine ilişkin vardığı sonucun, bunların gerçek anlamda kullanıldıklarını kanıtlamayı amaçlayan bir deliller bütünü ile çelişmediğini, kullanmama sebebiyle iptal kararını aksi yönde etkilemediği belirtilmiştir. Çünkü, EUIPO’ya sunulan ciddi kullanım kanıtları arasında, 1997 tarihli lansman sırasında “Think Different” başlıklı reklam kampanyasının başarısını belirten çok sayıda basın makalesinin bulunduğu görülmüş olmasına rağmen bahsi geçen basın makalelerinin 10 yıldan daha eski olduğunun da kabul edilmesi gerekmektedir.
Tüm bu açıklamalar doğrultusunda Genel Mahkeme davayı reddetmiştir.
Sonuç
Genel Mahkeme daha önce verdiği birçok kararda, ihtilaf konusu işaretlerin, ticari kaynak gösterir biçimde markasal kullanıma konu olmadığı, ilgili işaretlerin kullanımına yönelik sunulan kanıtların yalnızca tanımlayıcı biçimde kullanımı gösterdiği gerekçesiyle ilgili markaların ciddi kullanımının bulunmadığı ve markaların iptalinin gerektiği yönünde karar vermiştir. İncelenen davanın diğerlerinden farkı, Genel Mahkeme’nin ilk kez bir işaretin ikincil (veya tali) biçimde kullanımı gerekçesiyle ciddi kullanımın bulunmadığı tespitine varması ve markanın iptali yönündeki kararın onamasıdır. Bu bağlamda, yazıda aktardığımız karar kanaatimizce önemli ve yeni bir içtihat teşkil etmektedir.
Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) Üçüncü Temyiz Kurulu’nun 11 Ağustos 2022 tarihinde verdiği R 726/2021-3 sayılı kararda, ayakkabı tasarımının korunmasına ilişkin başvurudan önce tanınan 12 aylık hoşgörü süresine uyulmaması halinde tasarımın hükümsüz kılınabileceği ortaya konmuştur. Söz konusu karar, ayırt edici nitelik değerlendirmesi ve hoşgörü süresi hakkında önemli noktalar içermektedir. Kararın arka planı şu şekildedir:
PUMA SE, 26 Temmuz 2016 tarihinde ayakkabı ürünleri için EUIPO nezdinde birlik tasarımı başvurusu yapmıştır. Bu başvuruya da ABD Fikri Mülkiyet Ofisi’ndeki 25 Temmuz 2016 tarihli başvurusundan doğan rüçhan hakkını ileri sürmüştür.
Bunun üzerine Handelsmaatschappij J. Van Hilst B. V. (“Hükümsüzlük Talebi Sahibi”) söz konusu birlik tasarımının hükümsüzlüğü için Temmuz 2019’da AB Topluluk Tasarımı Tüzüğü’nün 5 ve 6. maddeleri uyarınca bu tasarımın yenilik ve ayırt edici nitelik unsurlarını taşımadığını öne sürerek 25(1)(b) uyarınca EUIPO’ya başvurmuştur.
Rihanna’nın Instagram hesabından paylaştığı aşağıdaki gönderilerin yanı sıra Temmuz-Kasım 2015 arasında http://www.footwearnews.com, http://www.complex.com ve www.fashionmovesforward.com gibi internet sitelerinde yayımlanmış internet haberleri de sunulmuştur. Buna göre, Hükümsüzlük Talebi Sahibi, Tasarım Sahibinin 12 aylık hoşgörü süresinden önce olacak şekilde söz konusu tasarımı kamuya açıklamış olduğunu iddia etmektedir. Bu Instagram postlarının da 16 Aralık 2014 tarihinden beri var olduğu belirtilmiştir. Yine Rihanna’nın bu tasarım konusu ayakkabıyı 2015 yılında New York’ta giydiğinde çekilen fotoğrafların bulunduğu ve bunların yanı sıra söz konusu tasarımın başka ayakkabı üreticileri tarafından da rüçhan tarihinden önce üretilip kamuya sunulduğunu, bu sebeple de yeni olmadığını öne sürmüştür.
Tasarım Sahibi PUMA, hükümsüzlük talebinin geçersiz olduğunu, çünkü ortada taraflar arasındaki sözleşmesel ilişkinin ihlali ve kötü niyetin bulunduğunu savunmuştur. Ayrıca, Rihanna ile iş birliğinin 2014 sonlarında başladığını, bahse konu ayakkabının bu ortaklığın ilk ürünlerinden olduğunu ve Puma’nın internet sitesi vasıtasıyla 25 Eylül 2015’te 12 aylık hoşgörü dönemi içinde piyasaya sürüldüğünü, bu “Creeper” ayakkabı modelinin de 2016’da yılın ayakkabısı seçildiğini belirtmiştir. Uyuşmazlığa konu tasarım “Creeper” ayakkabı modeline dayanmaktadır. Paylaşılan görüntülerde, ayakkabıların detaylı olarak görünmediği ve zaten kişisel hesabından paylaşılan tasarımların görüntülerinin ticari hayatın normal seyrinde ilgili kişilerce makul olarak bilinir hale gelmeyeceği savunulmaktadır.
EUIPO İptal Birimi, talebi kabul ederek söz konusu birlik tasarımının önceki tasarım nedeniyle ayırt edici niteliğinin olmadığı gerekçesiyle hükümsüzlüğüne karar vermiştir. Önceki tasarım paylaşımlarının, Rihanna ve Puma arasında Aralık 2014’te başlayan iş birliğinin duyurulmasının geniş bir medya dikkati çekmesinden ötürü muhtemelen ilgili çevrelerce öğrenildiği ve bu görsellerin uyuşmazlık konusu tasarımla örtüşen özelliklerin fark edilebileceği derecede yeterli kalitede olduğu kanaatine varılmıştır. Önceki tasarım hoşgörü süresinden önce satılmamış olsa dahi, internette yayımlama yoluyla kamuya açıklanmış olmasının uyuşmazlık konusu tasarımın yeniliğini ve ayırt ediciliğini öldürmeye yeteceğine karar verilmiştir. Ayırt edicilik değerlendirmesinde, İptal Birimi bilgilenmiş kullanıcının ayakkabılara ve günlük moda sektörüne aşina biri olduğunu, tasarımcının özgürlüğünün ise sadece ayağa uyumlu olarak ayakları koruyucu bir tasarım yapmakla sınırlı olduğunu ve bu nedenle de aslında çok kısıtlı olmadığını tespit etmiştir. Dolayısıyla tasarımlar detaylı olarak karşılaştırıldığında (düz, kalın, dikey çizgili ayakkabı tabanı, 7 delikli kalın bağcıklı kapanış, her iki yanında küçük delikler olan iki çizgi deseni) bilgilenmiş kullanıcı üzerinde aynı genel izlenimi yarattığı ve farklılıkların ayırt etmeye yeterli olmadığı sonucuna varılmıştır.
Ardından PUMA, temyiz yoluna başvurmuştur. EUIPO Üçüncü Temyiz Kurulu (“Kurul”), 11 Ağustos 2022 tarihinde verdiği kararla aşağıdaki gerekçelerle EUIPO İptal Birimi’nin hükümsüzlük kararını doğru bulmuş, itirazın reddine ve hükümsüzlük talebinin kabulüne karar vermiştir:
AB Topluluk Tasarımı Tüzüğüne ve Yönetmeliğine göre önceki tasarımın kamuya sunulduğunu kanıtlayan belgelerin nasıl olması gerektiği düzenlenmemiştir. Yalnızca önceki tasarımların varlığını kanıtlayan belgeler denmiştir. Bu nedenle, hükümsüzlük talebinde bulunan kişi bu talebine gerekçe olan kanıtların ne olacağına karar vermekte serbest olmakla birlikte bu belgelerin somut, güvenilir, objektif ve kamuya sunumu ortaya koyar nitelikte olması aranmaktadır.
Rihanna’nın Instagram hesabından 12 aylık hoşgörü süresinin öncesinde paylaşılmış olan fotoğrafların Tüzük kapsamında kamuya sunum olduğu tespit edilmiştir. Bu husus, gönderilerin çok sayıda yorum ve 300.000’den fazla beğeni almış olması ve medyanın oldukça ilgisini çekmiş olmasıyla da desteklenmektedir. Sunulan diğer internet gönderileri de aynı şekilde sayılmıştır. Bu kanıtların objektif ve güvenilir olduğu ve AB Topluluk Tasarımı Tüzüğü m. 7/1 anlamında etkili ve yeterli biçimde önceki tasarımın kamuya sunulduğunun ortaya konduğu değerlendirilmiştir.
Tasarım Sahibinin iddia ettiğinin aksine paylaşılan fotoğrafların yeterli kalitede olduğu ve önceki tasarımın özelliklerinin karşılaştırılabilecek derecede anlaşılabildiği, farklı açılardan da görüldüğü tespit edilmiştir. Ayrıca, paylaşılan internet yazılarının da güvenilir olmayacağına ve içerikleriyle ve tarihleriyle oynanabileceğine dair iddialar da reddedilmiştir. Buna göre, bir internet sitesinin içeriğinin veya tarihlerinin yalnızca manipüle edilebilecek veya değiştirilebilecek olmasının soyut ihtimali yeterli değildir. Açıkça böyle bir sahteciliğin yapılmış olduğunun veya açık tutarsızlıkların gösterilerek makul bir şekilde bu şüphelerin ortaya konması aranmaktadır.
Tüzükte yer verilen istisnanın amacına uygun olarak dar yorumlanması gerektiği, sadece doğrulanması zor olan ve ilgili ticari çevrelerce bilinir hale gelmesinin yalnızca şans eseri olabileceği açıklanma durumlarının kamuya açıklama sayılmayacağı belirtilmiştir. Somut olayda, önceki tasarımın birden çok olayda kamuya sunulmuş olduğuna dair bol bol delil olduğundan ötürü burada bu istisna söz konusu değildir. Önemle belirtilmiştir ki, kamuya açıklamanın sonucunda tasarımın ilgili çevrelerce gerçekten bilindiğine dair sunulması gereken delillerle ilgili olarak bir miktar/sayı sınırı bulunmamaktadır.
Uyuşmazlık konusu tasarımın ayakkabılar üzerinde olduğu, bilgilenmiş kullanıcının da bu ürünleri satın alan ve kullanan, olağan özelliklerine dair belli bir bilgisi olan genel halkın herhangi bir üyesi olduğu belirlenmiştir. Bu kişi, kataloglara bakan, ayakkabı mağazalarını gezen, bu konuda araştırma yapan ve ayakkabılara olan ilgisi sonucu ayakkabıları kullanırken dikkat seviyesi yüksek biri olarak tanımlanmıştır.
Ayırt edici niteliğin varlığı incelenirken tasarımcının tasarımı geliştirmedeki seçenek özgürlüğünün derecesi dikkat alınmalıdır. Tasarımcının tasarımı geliştirmedeki seçenek özgürlüğünün derecesi, ürünün teknik fonksiyonlarının dayattığı sınırlamalar veya ürüne uygulanacak kanuni gereklilikler tarafından belirlenir.
Somut olayda, tasarımcının ayakkabı tasarımı geliştirmedeki özgürlüğü geniştir. Bu açıdan, aslında yalnızca ayakkabının ayak ergonomisine uygunluğu, duruş sabitliği ve kullanıcı için rahat ve güvenli olması gibi açılardan sınırlıdır. Bunun dışında, şekil, form, malzeme, renk, desen, süsleme gibi birçok açıdan seçim özgürlüğü söz konusudur. Çok farklı çeşit ayakkabı tasarımı mevcuttur ve daha da yapılabilmesi mümkündür.
Tasarımda ayırt edici karakter değerlendirmesi, tasarımın bilgilenmiş kullanıcı görüşüyle önceki tasarımlardan genel izlenim yönünden farklılaşıp farklılaşmadığıyla ilgilidir. Benzerlik ve farklılıkların tek tek listesinin yapılmasıyla bu karşılaştırmanın yapılamayacağı, tasarımın renksiz teknik çizimle sunulmuş olmasından ötürü renk gibi ek unsurların burada dikkate alınmayacağı belirtilmiştir.
Somut olayda, karşılaştırılan tasarımların şekle sahip birer ayakkabıyı içerdiği, bunun çizgiler ve delikler içeren bir üst kısım, yedi çift yuvarlak kuş gözü ve düz kalın dik çizgili bir tabandan oluştuğu belirlenmiştir. Ayakkabıların üst kısmının kısa kesim olup aynı yükseklikte ayakkabının boynunda “Aşil” çentiğine sahip olduğu ve tabanların yaklaşık olarak aynı kalınlığa sahip olduğu not edilmiştir. Aynı sayıda (yedi) ve şekilde (yuvarlak) kuş gözü içermesi, kalın ve geniş bağcık bulunması özellikleri de bu anlamda önemli bulunmuştur. Sonuç olarak, tasarımların örtüştüğü özellikleri gözetildiğinde bilgilenmiş kullanıcı nezdinde aynı genel izlenimi yarattığı kanaatine varılmıştır.
Tasarımların yalnız bir farklılık içerdiği not edilmiştir: üç dalgalı çizgi ile ayakkabının arkasına kıvrılan ek üst dikiş ve PUMA logosu ile birlikte yer alan PUMA BASKET sözcüğü. Bunlar uyuşmazlık konusu tasarımda bulunmadığı ve referans noktası uyuşmazlık konusu tasarım olduğu için önceki tasarımda yer alan bu hususlar dikkate alınmamıştır. Ayrıca Kurul, bilgilenmiş kullanıcının bu unsurlara özellikle önem atfetmeyeceğini düşünmüştür. Üst dikiş kısmının ayakkabı yüzeyinde küçük bir yer kaplaması nedeniyle daha az etkili olduğu, şekil ve kelime unsurunun ise kaynak gösterme görevi gördüğünden bilgilenmiş kullanıcı tarafından genel izlenime etki eden bir görünüş özelliği olarak algılanmayacağı belirtilmiştir.
Son olarak, tasarım sahibinin kötü niyet ve sözleşmesel yükümlülüklerin ihlali savunmalarına ilişkin olarak bunların hükümsüzlüğe dair ofis önündeki süreçle ilgisiz olduğu, ancak özel olarak hukuk mahkemelerinde taraflar arasında görülecek süreçlerde ileri sürülebileceği belirtilmiştir.
Sonuç itibariyle, kanaatimizce bu dosyadan çıkarılacak en önemli noktalardan biri tasarımın başvuru tarihinden ve tanınan hoşgörü süresinden önce kamuya sunulmaması gerektiği, bu sunumun birçok yolla gerçekleştirilebileceği, özellikle de ünlülerle iş birliklerinde bu kadar tanınan, bilinen, medya ilgisi çeken ve takip edilen kişilerin kişisel (!) Instagram hesaplarında yaptıkları paylaşımların ve hatta kişisel yaşamlarında giydiklerinin dahi kamuya sunum teşkil edebileceği hususudur. Bu anlamda, tasarımın yenilik ve/veya ayırt edicilik eksikliğinden hükümsüz kılınmaması için dikkatli olunması gerekmektedir.
Üç boyutlu markaların tescil süreçleri esnasında birçok sorunla karşılaşılıyor olması kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçek. Daha önce de üç boyutlu markalar ile ilgili olarak Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) tarafından verilen kararlar bu platformda incelenmiştir. Bu yazıyla birlikte üç boyutlu markalar ile ilgili inceleme yazılarına bir yenisi daha eklenmiş olacaktır.
Bu yazıda incelenen EUIPO Temyiz Kurulunun 8 Haziran 2022 tarihli R 142/2021-5 sayılı kararında, markada kullanılan üç boyutlu yüzey desenlerinin tescil edilmek istenen markaya ayırt edicilik ve tanımlayıcılık açılarından etkileri değerlendirilmiştir.
İhtilafın geçmişinde, Westenhorst GmbH Co. KG (“marka sahibi”) şirketinin önceki sahibi olan MBG International Premium Brands GmbH şirketinin 11 Ağustos 2009 tarihinde aşağıdaki üç boyutlu markayı tescil ettirdiği görülmüştür.
Marka herhangi bir tarifname ya da renk içermemektedir. Markanın mal ve hizmet listesi ise aşağıdaki gibidir:
32. sınıf: Alkolsüz içecekler, biralar.
33. sınıf: Alkollü içecekler (biralar hariç).
43. sınıf: Yiyecek ve içecek sağlanması ve geçici konaklama hizmetleri.
22 Şubat 2010 tarihinde tescil edilmiş olan bu markanın 21 Şubat 2019 tarihinde yenileme talebi yapılana kadar herhangi bir ihtilaf ile karşılaşmadığı görülmektedir. Yenileme akabinde, 20 Eylül 2019 tarihinde MBG Holding GmbH (“itiraz sahibi”), söz konusu markanın ayırt edici olmadığı, tanımlayıcı olduğu ve kullanılan yüzey deseninin markaya asli değer kattığı gerekçeleri ile hükümsüzlüğünü talep etmiştir.
Hükümsüzlük talebi sahibi iddialarını aşağıdaki argümanlar çerçevesinde şekillendirmiştir:
Tescilli üç boyutlu marka, piyasada var olan diğer şişelerden özellikleri itibariyle farklılaşmamaktadır. Dolayısıyla, tüketiciler nezdinde markanın önemli özelliklerinden olan menşei gösterme işlevine sahip değildir.
Herhangi bir tarifname ya da renk unsuru içermeyen şişenin tek başına ayırt edici olduğu kabul edilmemelidir.
Tescilli markanın şekli piyasada sıklıkla kullanılan alışılagelmiş unsurları içermektedir. Özellikle, alkollü içecekler pazarında, yukarı doğru daralan boyna, yuvarlak ve ince bir şekle sahip bir şişe tasarımının kullanılması alışılagelmiş bir durumdur.
Bu iddiaları kanıtlamak adına aşağıdaki içki görselleri delil olarak sunulmuştur:
Fakat görülebileceği üzere bu şişeler, hükümsüzlüğü istenilen şişe gibi kırık buz/baklava deseni oluşturan üç boyutlu bir yüzey desenine sahip değildir. Sadece, genel bir görünüm olan şişenin ana gövdesinden incelerek yükselen dar boyun kısımları bakımından birbirleriyle paralellik içermektedir.
Ancak hükümsüzlük talebi sahibi söz konusu yüzey deseninin, tutuşu kolaylaştırmak için eklenen bir unsur olduğunu üç boyutlu şekil markasını, piyasadaki diğer şişelerden farklılaştırmadığını belirtmiştir. Bu iddialarına örnek olarak aynı şekilde girintili çıkıntılı yüzeye sahip olan aşağıda paylaşılan görselleri işaret etmiştir:
Bu argümanlar ışığında, söz konusu şişenin piyasada bulunan diğer şişeler gibi sahip olması gereken özellikle sahip olduğu ve kullanılacağı mallar bakımından piyasada var olan diğer örnekler gibi tanımlayıcı olduğunun kabulünü talep etmiştir.
Buna ek olarak üç boyutlu markada kullanılan desenin markaya asli değer kattığını ve bu desenin özellikle votkalar için farklı firmalar tarafından kullanılan, tüketiciler nezdinde büyük etki doğuran bir unsur olduğunu vurgulamış, diğer firmaların reklam ve pazarlama çalışmalarına ilişkin görsellerden kareleri delil olarak gösterilmiştir:
Açıklanan sebeplerle yüzey yapısının hafife alınmayacak kadar önemli olduğunu ve pazar stratejisi olarak da firmalar için önemli bir amaca hizmet ettiği vurgulanmıştır.
(Bu esnada, itiraz sahibi, söz konusu markanın kullanılmıyor olması sebebiyle iptalini talep etmiştir. Ancak bu talep hali hazırda devam eden süreç sebebiyle askıya alınmıştır.)
İtiraz sahibi tarafından dosyaya sunulan deliller ve argümanlara marka sahibinin cevapları sunulmuştur:
Bu cevaplardan en dikkat çekeni ise, iptali istenen üç boyutlu markanın tescil başvurusunun, hükümsüzlük talebi sahibinin grup şirketlerinden biri tarafından gerçekleştirilmiş olmasıdır. Bu husus, ihtilaf konusu üç boyutlu markanın korunmaya ilişkin koşulları sağladığının, hükümsüzlük talebi sahibi tarafından da biliniyor oluşuna gerekçe olarak vurgulanmıştır.
Söz konusu şişenin piyasadaki diğer örneklerden farklılaşarak ayırt edici olduğu, dolayısıyla tanımlayıcı olmadığı belirtilmiştir. Aynı zamanda yüzey şekillerinin piyasadaki değeri tek başına belirlemediği, bunun yanı sıra birçok farklı parametrenin biçilen değer için gerekli olduğunu vurgulamıştır. Ambalajın farklı/hoş tasarımı nedeniyle votka satın alsa da bu eğilime sebep olan gerçek sebebin halen içeceğin kendisi ve kalitesi olarak kabul edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca, şişenin yüzey tasarımı dışında menşei gösteren birçok unsurun dışarıda bırakılmasının doğru olmadığı vurgulanmıştır.
Ana argümanlar ve cevaplar çerçevesinde tüm yazılı dilekçe aşamaları son bulduğunda İptal Birimi tarafından 24 Kasım 2020 tarihinde bir karar verilmiştir. Söz konusu karar doğrultusunda;
Şişe üzerinde bulunan motiflerin markanın tescil edilmek istendiği mallarda ayırt edici olması, renk eksikliğine rağmen kabartmaların açıkça anlaşılır bir duruşa sahip olması, tanımlayıcı bir işaret içermemesi sebebiyle tescile elverişli olduğu yönünde karar vermiştir. Aynı zamanda kullanılan yüzey deseninin markaya asli değer katıyor olması sebebiyle reddine ilişkin gerekçeye dair ise net bir cevap verilmemiş, fakat markanın desen dışında farklı unsurlar da içeriyor olması dolayısıyla, bu yüzey desenin tek başına asli değer vereceği hususunu değerlendirmemiştir.
Bu karara karşı hükümsüzlük talebi sahibi, 25 Mart 2021 tarihinde Temyiz Kurulu nezdinde itiraz etmiştir.
Hükümsüzlük talebi sahibi tüm gerekçelerini tekrar ederek, “kullanılan motifin ayırt edici olmadığını, tüketiciler nezdinde markanın kaynak gösterme işlevini yerine getirmeyeceğini ve söz konusu motiflerin sadece dekoratif amaçlı olduğunu; kullanım kolaylığı açısından da tercih edilebilir bir amaçla kullanıldığını” vurgulamıştır. İptal birimi tarafından markanın sadece yüzey desenlerinden oluşmadığı belirtilmişse de “söz konusu figürün bir haneden simgesi gibi olması sebebiyle ayırt edici kabul edilemeyeceği” belirtilmiştir. Ek olarak söz konusu şişe de kullanılan diğer bir görsel ögenin kullanımı için yetkili otoritelerden izin alınmadığından, tescilin hükümsüz kılınması gerekliliğini vurgulamıştır.
Marka sahibi ise ayırt edicilik ile ilgili cevaplarını, yüzey desenleri dışındaki diğer unsurun tüketiciler nezdinde ayırt ediciliğe sahip olduğunu, üç boyutlu bir marka açısından düşünüldüğünde tanımlayıcı olmadığını tekrar etmiştir. Ek olarak, itiraz sahibi tarafından sunulan Suudi Arabistan Krallığı’na ait görselin kullanımına ilişkin argümanın iddiaları genişletme kapsamına girdiğinden dikkate alınmaması gerektiği vurgulanmıştır.
Bu açıklamalar doğrultusunda EUIPO Temyiz Kurulu konuyu incelemeye başlamış ve yapmış olduğu değerlendirme sonucunda hükümsüzlük talebi sahibinin gerekçelerini reddetmiştir. Bu gerekçeleri sırasıyla aşağıdaki sebeplere dayandırmıştır:
1- Kullanılan görselin ancak yetkili otoritelerden izin alınarak kullanılması mümkünken söz konusu iznin var olmaması sebebiyle markanın reddedilmesine ilişkin argümanlar, iddiaları genişletme yasağı sebebiyle dikkate alınmamış ve reddedilmiştir. Yine de söz konusu görselde kullanılan çapraz şekilde yerleşik kılıç figürlerinin, “çapraz kılıçların her temsilinin, armanın ihlali anlamına gelmeyeceğinden” bir ihlal oluşturmayacağını belirtmiştir.
2- Ayırt edicilik kriterleri ayrıntılı bir şekilde açıklanmış ve somut olay bakımından incelemiştir. Buna göre, hükümsüzlüğü talep edilen mal ve hizmetler, 32, 33 ve 43. sınıflarda yer alan alkolsüz ve alkollü içecekler ve yiyecek ve içecek ile geçici konaklama sağlamaya yönelik hizmetlerdir. Başvuru, üç boyutlu markası başvurusu olup, herhangi bir renk ve tarifname içermemektedir. Dolayısıyla bütünsel olarak bakıldığında, şişenin yukarı doğru daralan ince bir boyun oluşturduğu ve kilitli bir döner kapağa sahip olduğu görülmektedir. Şişenin yüzeyi ise kırık buz/baklava deseni vb. olarak tasvir edilebilecek desenlerden oluşmaktadır. Üst kısmında ise çapraz kılıç figürleri, bu figürlerin solunda MM, sağında IV ibareleri yer almaktadır. Şekil markasında kullanılan bu figürlerin 32, 33 ve 43. sınıflar bakımından tanımlayıcı olmadığı belirtilmiştir.
3- Ancak iptal biriminden farklı olarak şişenin üst kısmında yer alan çapraz kılıçların baskın olmadığını, kullanılan MMIV ibarelerinin ise tüketiciler nezdinde önemli bir anlam ifade etmediğini, aynı zamanda alkollü ve alkolsüz içecekler piyasasında alışılagelmiş olan silindirik şekildeki bir şişenin, ince boyun kısmının ve opak kapağın tek başına ayırt edici bir karakter oluşturmadığını vurgulamıştır. Fakat geleneksel markalar ile kıyaslandığında üç boyutlu markalar bakımından ayırt edicilik değerlendirmesinin daha zorlu olduğunun unutulmaması gerektiği belirtilmiştir. Bu sebeple, ihtilafa konu şişenin yüzey deseni bakımından çarpıcı şekilde ayırt edici olduğu, hatta kaynak gösterme işlevine de hizmet edebileceği belirtilmiştir. Söz konusu yüzey desenlerinin teknik bir zorunluluk olmadığı açıklanmıştır.
Özellikle sunulan delillerde görülmektedir ki piyasadaki firmaların birçoğu içki şişeleri üzerinde kendine has yüzey desenlerini kullanmakta ve bu desenler ile tüketiciler nezdinde ticari bir bağ kurmaktadır. Dolayısıyla bu yüzey desenlerini alkollü içecek şişeleri bakımından “geleneksel” olarak kabul etmek yerinde olmayacaktır.
4- Son olarak İptal Birimi tarafından değerlendirilmemiş olan “şişenin yüzey deseninin markaya asli bir değer katıyor olması” sebebiyle reddedilmesine ilişkin argüman değerlendirilmiştir. Bu maddenin amacının, rakipler arasındaki rekabeti korumak ve kullanılan şekil/desen unsurları sebebiyle haksız bir yararın elde edilmesini engellemek olduğu vurgulanmıştır. Bu madde kapsamında bir değerlendirme yapabilmek için tüketicilerin, ürünü almaya iten unsurun ihtilaf konusu üç boyutlu marka/yüzey deseni olduğunun açık bir şekilde kanıtlanması gerekmektedir. Somut olayda, bu durum kanıtlanamamıştır.
Bu gerekçeler doğrultusunda, temyiz gerekçelerinin tamamı reddedilmiştir. Verilmiş olan karar incelendiğinde, yapılan incelemelerin geleneksel markalar bakımından yapılan ayırt edicilik ve tanımlayıcılık incelemelerinden genel anlamda farklılaşmadığı görülmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki üç boyutlu markalar bakımından herhangi bir grafik veya kelime unsurunun yokluğunda ortalama tüketicilerde şekillere veya ambalajlara bakarak ürünlerin menşei hakkında varsayımlarda bulunması olağan değildir; bu nedenle, üç boyutlu markalar ile ilgili olarak ayırt ediciliği tespit etmek, bir geleneksel markanın ayırt ediciliğini tespit etmekten daha zor olabilir. Bu gibi durumlarda, yalnızca sektörün norm veya geleneklerinden önemli ölçüde ayrılan ve dolayısıyla menşei gösterme temel işlevini yerine getiren bir işaretin ayırt edici bulunabileceğinin unutulmaması gerekir.
Tek bir cümle: “Kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir.”. Eminiz ki, bu cümle marka hukuku alanında çalışan herkesin yoluna çıkmıştır. Hatta varlığını kanıtlatmak için ne makaleler ne kararlar inceletmiştir!
Kötüniyet kimi zaman siyahla beyaz kadar net, kimi zaman ise marka hukukunun en gri alanlarından biri. Bu yazımız ile ele aldığımız 6 Temmuz 2022 tarihli Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T-250/21, EU:T:2022:430, Ladislav Zdút / EUIPO – Isabel Nehera, Jean-Henri Nehera et Natacha Sehnal (NEHERA) kararı da kötüniyetin gri derinliklerine dalarak konuyu ilginç bir açıdan mercek altına alıyor.
Olayın Geçmişi
Her şey 2013 yılında Ladislav Zdút’un “Nehera” markasının Avrupa Birliği Markası olarak tescili için 18, 24 ve 25. sınıflarda başvuru yapmasıyla ve markanın 2014 yılında tescil edilmesiyle başlamıştır.
2019 yılında, Jan Nehera’nın torunları tarafından markanın kapsamındaki tüm mallar bakımından hükümsüzlüğü talep edilmiştir. Hükümsüzlük talebi başvurunun kötüniyetli olarak yapılmasına dayandırılarak, Jan Nehera’nın “Nehera” markasını Çekoslovakya’da 1930’lu yıllarda kullanmaya başladığı, Çekoslovakya’da tescil ettirdiği ve markayı giyim/moda sektöründe tanınmış hale getirdiği iddia edilmiştir.
Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) İptal Birimi hükümsüzlük talebini reddederken, EUIPO Temyiz Kurulu (“Kurul”), Jan Nehera tarafından Çekoslovakya’da tescil edilen “Nehera” markasının tanınmış olduğunu ve 1930’larda ciddi olarak kullanıldığını tespit etmiştir. Ayrıca Kurul, başvurucu Ladislav Zdút’un hem Jan Nehera’dan hem de belli bir tanınmışlığa ulaşan markasından haber olduğuna dikkat çekerek, Ladislav Zdút’un Jan Nehera ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği “Nehera” markası arasında bir bağlantı kurmaya çalıştığına ve hem Jan Nehera’nın hem de markasının tanınmışlığından haksız bir yarar sağlama amacı (“free-riding”) güttüğüne kanaat getirerek, başvurunun kötüniyetli olması sebebiyle hükümsüzlük talebini kabul etmiştir.
Bu karar üzerine Ladislav Zdút, başvuruyu yaptığı tarihte Jan Nehera’nın Çekoslovakya’daki markasının hala tescilli ve kullanımda olduğunun ispat edilmediğini, Jan Nehera’nın ve markasının hala tanınmış olduğunun ispat edilmediğini belirterek başvurusunun kötüniyetli kabul edilemeyeceğini iddia etmiştir ve konuyu Genel Mahkeme’nin (“Mahkeme”) önüne getirmiştir.
Genel Mahkeme’nin İncelemesi
Mahkeme, somut olaya özgü koşullara geçmeden önce, yerleşmiş içtihatlara dayanarak kötüniyetin varlığını değerlendirmek için dört maddeden oluşan bir listeye yer vermiştir:
Kötü niyet, dürüst olmayan düşünce veya niyetin varlığını gerektirir.
Her ne kadar kötüniyet başvurucunun subjektif niyetine atıfta bulunsa da somut olayın tüm koşulları dikkate alınarak objektif bir değerlendirme yapılmalıdır.
Başvurucunun kötüniyetinin önceki bir markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlama amacına dayandırıldığı durumlarda, önceki markanın tanınmışlığı ve sağlanan haksız yararı değerlendirmek için, markanın hitap ettiği tüketici kesimi dikkate alınmalıdır.
Kötüniyetin varlığının kabulü için şartların oluştuğunu ispatlama yükümlülüğü, iddia eden tarafa aittir.
Mahkeme, yukarıda kısaca özetlediğimiz kriterlerden sonra Kurul kararının gerekçesini hatırlatmış ve tartışılması gereken konunun özünü ortaya koymuştur:
Ladislav Zdút, marka başvurusunu yaparken, Jan Nehera ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği Nehera markasının tanınmışlığından haksız fayda sağlama amacı (“free-riding”) gütmüş müdür?
Mahkeme, bu soruya cevap vermek için somut olaya özgü vakıaların; olayın tarihsel boyutunun; Jan Nehera’nın ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği Nehera markasının hukuki koruma, tanınmışlık ve gerçek kullanım derecesinin ve başvuru sahibinin tüm bu faktörler hususundaki bilgi seviyesinin dikkate alınması gerektiğini belirtmiştir. Bu faktörleri tek tek değerlendirmeden önce ise ilgili tüketici kesiminin Avrupa Birliği (“AB”) genel kamuoyu olduğunu belirtmiştir.
Gelelim Genel Mahkeme’nin bu faktörler için yaptığı değerlendirmelere:
Vakıalar ve Tarihsel Boyut
Jan Nehera’nın moda sektöründe faaliyet gösteren bir iş adamı olup, 1930’ların başında soyadına atfen Nehera markasını kurmuştur. Nehera markası, Çekoslovakya ve dışında başarılı olmuştur. Ancak 2. Dünya Savaşı sırasında Alman işgalinden sonra “Nehera” markası altında sürdürülen faaliyetler Çekoslovak Hükümeti’ne devredilince, markaya ilişkin faaliyetler durdurulmuştur.
Jan Nehera, Çekoslovakya nezdinde, 1936 yılında “Nehera” markasını tescil ettirmiştir. Jan Nehera bu markayı 1930-40’larda Çekoslovakya ve dışında ve ayrıca göç ettiği Fas’ta sürdürdüğü faaliyetlerinde 1950’lere kadar kullanmıştır.
2006 yılında, reklam ve pazarlama alanında faaliyet gösteren ve Nehera ailesiyle hiçbir bağı bulunmayan Slovak iş adamı Ladislav Zdút, öncelikle Çek Cumhuriyeti’nde “Nehera” markasını tescil ettirdikten sonra, 2013 yılında AB marka başvurusunda bulunmuştur ve markayı tescil ettirmiştir.
Jan Nehera’nın adı ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği markasının hukuki koruma kapsamı
Ladislav Zdút AB marka başvurusunu yaptığı sırada, Jan Nehera’nın Çekoslovakya nezdinde tescil ettirdiği markasının hala tescilli olduğu bilgisine yer verilmemiştir. Aksine, EUIPO Jan Nehera’nın markasının 1946 yılında korumasının düştüğünü kabul etmiştir. Jan Nehera’nın adının başvuru yapıldığı sırada özel bir hukuki korumaya sahip olduğuna yönelik de bir bilgi ve iddia bulunmamaktadır.
Jan Nehera’nın adı ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği markasının kullanımı
Jan Nehera’nın Çekoslovakya nezdinde tescil ettirdiği markasının ve adının, Ladislav Zdút AB marka başvurusunu yaptığı sırada (2013) kullanılmaya devam ettiğine yönelik bir bilgi ve iddia bulunmamaktadır.
Jan Nehera’nın adı ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği markasının tanınmışlığı
Kurul, Jan Nehera’nın “ünlü biri” olduğunu ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği markasının hala belli bir tanınmışlığa sahip olduğunu, tarihsel bir değeri bulunduğunu kabul etmiştir. Taraflar, Jan Nehera’nın adı ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği markasının 1930-40’lı yıllarda en azından belli bir derecede tanınmış olduğu konusunda hemfikirdir. Ancak, önemli olan bu tanınmışlığın Ladislav Zdút’un başvuru yaptığı zamanda da devam edip etmediğidir. Jan Nehera’nın adı ve markasının tanınmışlığının 2013 yılında sürüyor olduğu ispatlanamamıştır. Dolayısıyla Kurul’un değerlendirmesi hatalıdır.
Ladislav Zdút’un Jan Nehera’nın adı ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği markasının varlığı ve tanınmışlığı hakkındaki bilgi seviyesi
Ladislav Zdút’un kadın giyim sektöründe kullanmak üzere eski, kullanılmayan ve unutulmuş bir marka arayışında olduğu, nihayetinde Çekoslovak tekstil sektörünün 1930’lardaki başarılı günlerine ve özellikle bu başarılı günlerin bir sembolü olarak Jan Nehera’ya saygılarını sunmak adına “Nehera” adında karar kıldığı anlaşılmaktadır.
Genel değerlendirme
Önceki markanın tanınmışlığından haksız yararlanma (“free-riding”) durumunun ortaya çıkması için, önceki markanın tanınmışlığının devam ediyor olması gerekir. Ladislav Zdút başvuru yaptığı sırada Jan Nehera’nın adı ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği markasının tanınmışlığının devam etmediği açık olduğundan, Zdút’un başvurusu haksız yararlanma faaliyeti kapsamında değerlendirilemez. Zdút’, Jan Nehera’nın geçmişte aynı sektörde faaliyet gösterdiğini ve “Nehera” markasını kullandığının bilincinde olsa da, bu durum tek başına Zdút’un kötüniyetini ortaya koymak için yeterli değildir.
Her ne kadar Zdút, pazarlama stratejisi kapsamında Jan Nehera’ya ve markasına yer verse de, bu markanın “yeniden canlandırıldığı”, “diriltildiği” açıkça belirtilmiştir. Kaldı ki, başvurunun yapıldığı 2013 yılında Jan Nehera ve markası ilgili tüketici kesimi tarafından tamamen unutulmuştur. Zdút, Nehera markasını canlandırmak için göz ardı edilemeyecek efor, zaman ve para harcamıştır. Zdút’un bu faaliyetleri dürüstlük kuralına aykırı değildir.
Zdút, Jan Nehera ile aile bağı bulunduğunu ve onun halefi konumunda bulunduğunu hiçbir zaman iddia etmemiştir. Aksine, 1930’lardan sonra kaybolan markayı canlandırdığını belirterek, Jan Nehera ve kendi faaliyetleri arasında bir devamlılık olmadığını ortaya koymuştur.
Kaldı ki, Jan Nehera adı ve markası Zdút başvuruyu yaptığı esnada hiçbir hukuki korumaya sahip değildir. Bu nedenle Jan Nehera’nın haleflerine ait hakların gasp edilmesi gibi bir sonuç da ortaya çıkamayacaktır.
Tüm bu hususlar dikkate alındığında, Zdút’un başvuruyu yaparken dürüst olmayan saikle hareket ettiği, Jan Nehera’nın ve markasının tanınmışlığından haksız fayda sağlamak amacı taşıdığı ispat edilemediğinden, Zdút’un başvurusunun kabulü ile Kurul kararının iptali gerekmektedir.
Yorum
Yukarıda özetlediğimiz “Nehera” kararı ile “Free-riding” olarak adlandırılan haksız fayda sağlama ve geçmiş markalarının başarılarına referans gösterme kavramları arasında çok ince bir çizgi bulunduğunu görüyoruz. “Bağlantı kurma” halinin illaki kötüniyet göstergesi olmayacağını ve kötü niyet taşımadan da eskiden tanınmış markalara selam verip yeni bir marka kurmanın mümkün olduğunu anlıyoruz. Bu karar ayrıca kötüniyetin etraflıca değerlendirilmesi gereken bir kavram olduğunu ve geniş yorumlanmaması gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor.
Marka hukuku çalışan herkesin aşina olduğu üzere karıştırılma ihtimali müessesesi 6769 s. SMK’nın nispi ret gerekçeleri başlıklı 6ncı maddesinin birinci fıkrasında “Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.” şeklinde düzenlenmiştir. Kanunun lafzında açıkça belirtildiği gibi karıştırılma ihtimali gerekçeli itirazın kabul edilebilmesi için “mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği” sağlanması gereken şartlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Türk marka hukuku uygulamalarında mal/hizmet benzerliği hususu, karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde belirleyici olan temel üç faktörden birisi olmasına rağmen bu zamana kadar üzerinde fazla durulmayan, detaylı incelemeye konu olmamış bir başlık olarak kalmıştır. Üstelik mal / hizmet benzerliği değerlendirmesinin uygulama alanı sadece karıştırılma ihtimali incelemesi ile de sınırlı değildir; diğer nispi ret gerekçeleri olan eskiye dayalı kullanımların incelendiği 6/3 bendi (eskiye dayalı kullanıma konu olan mallar/hizmetler ile aynı veya benzer mallar/hizmetler için ret uygulanır), Paris Sözleşmesi kapsamında tanınmış markalar kapsamında yapılan itirazların incelendiği 6/4 bendi (madde metninde ret kapsamının aynı ve benzer mallar/hizmetler için uygulanacağı belirtilmiştir), ortak ve garanti markalara istinaden yapılan itirazların incelendiği 6/7 bendi (madde metninde ret kapsamının aynı ve benzer mallar/hizmetler için uygulanacağı belirtilmiştir) ve tescilli markanın koruma süresinin dolmasından sonra 6/8 bendi (madde metninde ret kapsamının aynı ve benzer mallar/hizmetler için uygulanacağı belirtilmiştir) kapsamında yapılan itirazlarda da mal / hizmet benzerliği değerlendirmesi yapılması gerekmekte, mal/hizmet benzerliğinin düzeyi koruma kapsamına doğrudan etki etmektedir. Dahası tanınmış markalara istinaden 6/5 kapsamında yapılan itirazlarda da malların/hizmetlerin benzerliği yanında malların/hizmetlerin yakınlığı ya da uzaklığı değerlendirmesinde de mal/hizmet karşılaştırması gerekliliği bulunmaktadır.
Mal/hizmet benzerliği hususunun tescil edilen markaların koruma kapsamına doğrudan etki eden önemli bir faktör olmasına rağmen Türkiye’de yeterli incelemeye konu olmaması oldukça ilginçtir. Bu yazı kapsamında mal/hizmet benzerliği değerlendirmesinin esasına ilişkin detaylı açıklamaya yer verilmeyecek, karıştırılma ihtimali incelemesinde tartışılması gereken temel konulardan biri olan karıştırılma ihtimali incelemesinde mal/hizmet benzerliği değerlendirmesinin işaret benzerliği değerlendirmesinden veya diğer faktörlerden bağımsız olup olmadığı hususuna ilişkin olarak Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO), Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) ve Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)’nun yaklaşımları üzerinde durulacaktır.
Karıştırılma ihtimali (likelihood of confusion) terim olarak çoğu ülkede aynen kullanılsa da incelemede farklı yaklaşımlara konu olabilmektedir.
EUIPO’nun karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde dikkate aldığı temel faktörler sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, malların/hizmetlerin benzerliği ve bu benzerliğin düzeyi, işaretlerin benzerliği ve bu benzerliğin düzeyi, önceki markanın ayırt edici gücü, çekişme konusu malların hitap ettikleri tüketici kesimi ve bu tüketici kesiminin dikkat seviyesidir. EUIPO’ya göre karıştırılma ihtimali incelemesinde dikkate alınan bu faktörler birbirleriyle etkileşim halinde bulunur ve nihayetinde bütün faktörler ayrı ayrı göz önünde tutulmak suretiyle bir sonuca gidilir. Örneğin, malların/hizmetlerin düşük düzeyde benzerliği işaretlerin aynılığı veya yüksek düzeyde benzerliği ile telafi edilebilmekte (veya tam tersi) ve karıştırmanın ortaya çıkacağı veya önceki markanın ayırt ediciliği arttığı durumlarda düşük düzeyde benzer nitelikte olan mallar/hizmetler için de karıştırmanın söz konusu olabileceği kabul edilebilmektedir.
EUIPO tarafından yapılan karıştırılma ihtimali incelemesinde, mal/hizmet benzerliği bağımsız bir faktör olarak değerlendirilmekte ve kendi içerisinde bir takım kıstaslara göre benzerlik incelemesine tabi tutulmaktadır. Bu benzerliğin incelenebilmesi için içtihat hukuku çerçevesinde, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere şu kriterler dikkate alınmaktadır:
Doğası (niteliği),
Kullanım amaçları,
Kullanım şekilleri/yöntemleri,
Birbirlerinin ikamesi olup olmadığı,
Tamamlayıcısı nitelikte olup olmadıkları,
Dağıtım kanalları,
Hitap ettikleri tüketici kesimi,
Ticari kaynakları.
Görüldüğü üzere, mal/hizmet benzerliği kendi içerisinde değerlendirmeye tabi tutulduğundan çok detaylı ve farklı kıstaslar belirlenmiş durumdadır ve mal/hizmet benzerliği incelemesi bu faktörler üzerinden gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, EUIPO mal/hizmet benzerliğine ilişkin detaylı bir inceleme kılavuzu hazırlamış ve bu kılavuzda karşılaştırmanın ne şekilde yapılması gerektiği, uygulamada sık rastlanan mal/hizmet çiftlerinin karşılaştırılması sonuçlarına yer vermiştir.[1] Ayrıca, içerisinde kullanıcıların daha önce mallar ve hizmetlere ilişkin yapılan karşılaştırma sonuçlarına (EUIPO itiraz birimi, Temyiz Kurulu ve mahkeme kararları) ulaşabildikleri “similarity tool”[2] adında bir aracı da kullanıcıların hizmetine sunmuştur. Dikkat edilirse bütün bu karşılaştırmalarda işaret benzerliğine ilişkin bir sonuca yer verilmemiş, incelemede sonuca etki eder nitelikte bulunmamıştır. Oldukça faydalı bir araç olan “similarity tool-benzerlik aracında” daha önce karşılaştırılan mal/hizmet çiftlerinin benzer olup olmadıkları, benzer olarak değerlendirilirler ise benzerlik derecesi ve hangi faktörlerden dolayı benzer olduklarına ilişkin açıklamalar yer almakta, bu örnek karşılaştırmalarda işaret benzerliği dikkate alınmamaktadır.
Karıştırılma ihtimali incelemesine ilişkin ABD Patent ve Marka Ofisi’ni (USPTO) yaklaşımında ise “duPont faktörleri” denilen faktörler dikkate alınarak değerlendirme yapılmaktadır. Bu faktörlerden kısaca aşağıda bahsedilecek olursa:
İşaretlerin görsel, işitsel, anlamsal ve ticari izlenim bakımlarından bütünsel benzerliği veya farklılığı,
Başvuru veya tescilde tanımlanan malların ve / veya hizmetlerin alakası, ilişkisi,
Yerleşik ve devamlılık göstereceği düşünülen ticaret kanalların benzerliği veya farklılığı,
Satışların gerçekleştirildiği koşullar- alıcıların karar biçimi – örneğin tüketiciler satın alma kararını ani mi yoksa dikkatli ve bilgili bir şekil mi gerçekleştiriyor,
Benzer mallar üzerinde kullanılan benzer markaların sayısı ve mahiyeti,
Önceki markanın satış rakamlarının yüksekliği, reklam veya kullanım yoğunluğundan kaynaklanan ünü (bilinirliği),
Eğer varsa, fiili karıştırmanın niteliği ve kapsamı,
Fiili karıştırma olmaksızın eş zamanlı gerçekleşen kullanımın süresi ve bu kullanımın gerçekleştiği şartlar,
Kullanıma konu olan veya olmayan malların çeşitliliği,
Başvuru sahibinin ve önceki marka sahibinin piyasadaki kesişim noktası,
Başvuru sahibinin malları üzerinde markasını kullanımı hakkında diğer kişileri engelleme hakkının bulunup bulunmadığı,
Olası karıştırmanın kapsamı (Karıştırmanın sonuçları önemsiz mi olacaktır yoksa karıştırma esasa ilişkin önemli sorunlara mı yol açacaktır?).
Karıştırılma iddiasını destekler nitelikteki diğer unsurlar.
USPTO inceleme kılavuzuna göre karıştırılma ihtimalinin varlığı incelenirken, faktörlerin değişen oranlarda öneme sahip olmasına rağmen bu faktörlerden en üstte yer alan iki tanesinin belirleyici ana faktörler olduğu, ancak incelenen olayın özelliğine göre bazı faktörlerin diğerlerine göre daha belirleyici nitelikte olabileceği belirtilmiştir. Ayrıca sayılan her faktörün somut olayda bulunmasının veya incelenmesinin gerekli olmadığı da söylenmiştir.[3] Karıştırılma ihtimaline ilişkin Amerikan yaklaşımında işaretlerin benzerliği ya da malların benzerliği gibi faktörleri ayrı ayrı bölmek yerine incelemenin tek seferde ve bütüncül bir yaklaşımla yapıldığı görülmektedir. Buna göre, mallar/hizmetler için bağımsız ve ayrı bir karşılaştırma yapılmamakta, durumun özelliğine göre karıştırma tespit edilmektedir. Zira incelemede malların hizmetlerin benzerliği terimi yerine “ilintililiği – ilişkisi” (relatedness of goods and services) terimi kullanılmaktadır. Bu terim daha belirsiz bir tanımlama olduğundan tüketicilerin herhangi bir şekilde markalar arasında bağlantı kurmasıyla (mallar/hizmetler benzer olmasa dahi) karıştırılma ihtimali bulunduğu sonucuna ulaşılabilmektedir. USPTO İnceleme Kriterine göre örneğin, yerleşik pazarlama uygulamaları yüzünden benzer ya da ilişkili olmayan mallar/hizmetler için dahi karıştırılma ihtimali oluşabileceği belirtilmiştir.[4] EUIPO ve TÜRKPATENT uygulamalarında malların benzerliği karıştırılma ihtimalinin bulunması için varlığı zorunlu bir koşul olmasından dolayı benzer olmayan mallar/hizmetler için karıştırılma ihtimali gerekçesiyle ret uygulanamazken USPTO uygulamasında böyle bir durum söz konusu değildir.
Karıştırılma ihtimaline ilişkin olarak Türk Patent ve Marka Kurumu’nun yaklaşımı ise, mevzuatların da uyumlu olmasının doğal bir sonucu olarak EUIPO uygulaması ile büyük bir paralellik arz etmektedir. TÜRKPATENT’in karıştırılma ihtimalinde dikkate aldığı temel faktörler sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, malların/hizmetlerin benzerliği ve bu benzerliğin düzeyi, işaretlerin benzerliği ve bu benzerliğin düzeyi, önceki markanın ayırt edici gücü, çekişme konusu malların hitap ettikleri tüketici kesimi ve bu tüketici kesiminin dikkat seviyesidir. Yine mal/hizmet benzerliğinde kullanılan kriterler EUIPO’nun belirlemiş olduğu kriterler ile aynıdır. Son olarak, karıştırılma ihtimali incelemesinde Kurum, mal/hizmet benzerliğini işaret benzerliğinden etkilenmeyen bağımsız bir faktör olarak görmüş ve bunu da Marka İnceleme Kılavuzu 2021 sayfa 384’de açıkça şu şekilde belirtmiştir:[5]
“Malların ve hizmetlerin benzerliği, karşılaştırmaya konu işaretlerin benzerlik düzeyi ve önceki markanın ayırt edici gücünden bağımsız olarak değerlendirilir. Diğer bir ifade ile malların/hizmetlerin benzerliği ve bu benzerliğin düzeyi her bir mal/hizmet karşılaştırması için aynıdır ve işaretlerin benzerlik düzeyi ile önceki markanın ayırt edici gücünden etkilenmez.”
Görüldüğü üzere, EUIPO ve TÜRKPATENT yaklaşımı mal/hizmet benzerliğini bağımsız ayrı bir faktör olarak ele alırken, USPTO yaklaşımı mal/hizmet benzerliğini işaretten bağımsız düşünmez ve bütüncül bir yaklaşımla incelemeye tabi tutar. USPTO kılavuzda bu yaklaşımı “kendi başına kuralının olmaması-no per se rule” ile açıklar ve malların hizmetlerin tek başlarına alakalı-ilişkili olması ve benzer markaların karşılaştırıldığı her durumda karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkacağı gibi bir kuralın olamayacağını kabul eder. İncelemeye ilişkin bu temel ayrım bizi mal/hizmet benzerliği incelemesinin kendi içerisinde yapılması gereken bir benzerlik değerlendirmesi olup olmadığı noktasına götürür. Daha açık bir ifadeyle, mal çiftleri (örn, güneş gözlüğü ile çantalar) için yapılan mal/hizmet benzerliği değerlendirmesi her incelemede aynı benzerlik düzeyine mi karşılık gelmelidir yoksa karşılaştırılan işaretlerin karakteristik özelliklerine ve benzerlik düzeylerine göre bazen benzer bazen de benzemez olarak mı değerlendirilmelidir? Bu sorunun cevabı Avrupa ve Türk yaklaşımında karıştırılma ihtimalinin sonucu açısından önem arz eder, zira mallar ve hizmetler arasında benzerlik bulunmadığı sonucuna ulaşılması durumunda karıştırılma ihtimali incelemesi kesilir ve karıştırılmanın ortaya çıkmayacağı sonucuna ulaşılır. Başka bir anlatımla, Türk ve Avrupa yaklaşımında mal/hizmet benzerliği bağımsız bir inceleme olduğundan ve bir kere mallar benzer olarak bulunmadığında karıştırılma ihtimali gerekçeli ret uygulanamaz olacağından koruma kapsamı sınırlanacak ve benzer olmayan mallar/hizmetler için üçüncü kişilerin tesciline markalar aynı da olsa müsaade edilecektir (diğer nispi ret gerekçeleri kapsamında tabii ki ret uygulanabilir). Amerikan yaklaşımında ise mal/hizmet benzerliği karıştırılma ihtimali incelemesinin sadece bir faktörü olduğundan, diğer faktörlerle de etkileşim içerisinde olduğundan ve malların alakalı olması karıştırılma ihtimalinin oluşması için şart olmadığından bu kadar kritik öneme sahip değildir.
Yaklaşımlar arasındaki farklılık aynı zamanda karıştırılma ihtimali incelemesinde karar veren otoritelerin kararlarının önceden bilinebilir veya en azından belli ölçüde öngörülebilir olması açısından da önem taşır. Aynı mal çiftinin bazen benzer bulunarak redde konu edilmesi bazen de benzer bulunmayarak redde konu edilmemesi piyasada belirsizliğe sebep olabilecektir. Yine karar verici konumunda olan inceleme otoriteleri veya mahkemeler için de aynı durumda olan örnekler için uygulama farklılıklarına sebep olabilmektedir.
Bu yazı kapsamında hangi yaklaşımın daha iyi veya daha doğru olduğu konusunda bir yorum yapılmayacak olsa da Avrupa ve Türk sisteminin sahip olduğu mukayeseli üstünlükten bahsetmek gerekir. Karıştırılma ihtimali incelemesi kendi içerisinde soyut bir ihtimal değerlendirmesinden ibaret olduğundan, doğası gereği yoruma açık olmakta ve pratikte benzer durumda olan markalar için farklı kararlar suretiyle belirsizliğe neden olabilmektedir. Avrupa ve Türk yaklaşımının kullandığı mal ve hizmet benzerliğinin karıştırılma ihtimali incelemesinde diğer faktörlerden etkilenmemesi durumunun, yani bağımsız bir faktör olarak ortaya çıkmasının ve her karşılaştırmada aynı sonucu vermesinin, incelemede öngörülebilirliği ve tutarlılığı arttırdığının, daha tahmin edilebilir, öngörülebilir kararlar verilmesinin önünü açtığını söylemek yanlış olmayacaktır. Örneğin, bu yaklaşımda başvuru sahibi önceki markanın tescil kapsamında yer alan mallar ile benzer görülmeyen mallar ve hizmetler için bir başvuru yaptığında karıştırılma ihtimali gerekçesiyle ret kararı almayacağını önceden bilebilmektir. Benzer şekilde, daha önce benzer görülen mallar için benzer marka mesnet gösterilerek itiraz edildiğinde, muteriz itirazının kabul edileceğini öngörebilmektedir. Amerikan yaklaşımında bütüncül bir değerlendirme söz konusu olduğundan ve malların/hizmetlerin benzer olmaması durumunda dahi karıştırmanın söz konusu olabildiği göz önüne alındığında öngörülebilirliğin daha düşük seviyede kaldığını söylemek mümkündür.
İrlanda menşeili Ruaway Limited şirketi 16/10/2019 tarihinde EUIPO nezdinde THE PORT HOUSE kelime markasının 43. Sınıfta “Catering for the provision of food and beverages; preparation of food and beverages; restaurant, bistro, brasserie, coffee shop, cafeteria and snack bar services; hotels, bar and public house services; preparation of foodstuffs and meals for consumption off the premises.” yani “yiyecek içecek sağlanması hizmetleri; yiyecek ve içeceklerin hazıranması hizmetleri; restaurant, bistro, brasseri, kahve dükkanı, kafeterya ve snack bar hizmetleri; otel, bar ve meyhane hizmetleri; kendi yerinde tüketim için yemek ve yiyeceklerin hazırlanması hizmetleri” nde tescili için başvuruda bulunmuştur.
Başvuruya Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP (IVDP) tarafından, Porto / Port / vinho do Porto / Port Wine / vin de Porto / Oporto / Portvin / Portwein / Portwijn’ şeklindeki varyasyonlar için tescilli ve tüm bu varyasyonların eşit olduğu coğrafi işaret tesciline dayanarak itiraz edilmştir. EUIPO itiraz birimi burada coğraf işareti PORT olarak değerlendirmiştir. (Yazının sonraki bölümünde EUIPO İtiraz Bölümü yerine kısaca EUIPO kısaltması kullanılacaktır)
IVDP, belirtlen coğrafi işaretin tescili, korunması ve işareti taşıyan ürünlerin promosyonunun yapılması amacıyla kurulmuş yetkili kuruluştur.
PORT coğrafi işareti 24/12/1991 tarihinde yani itiraza konu markanın başvuru tarihinden önce tescil edilmiştir.
IVDP itirazında temelde şu gerekçeleri öne sürmüştür ;
1-Coğrafi işaretlere ilişkin Portekiz mevzuatı. Ancak malum olduğu üzere, önceki ABAD kararlarıyla şekillenmiş olduğu gibi, AB düzeyindeki ihtilaflarda yerel/üye ülke mevzuatı dikkate alınmamaktadır.
2-Avrupa Birliği 1308/2013 sayılı Direktifinin 103(2) maddesi ile bağlantılı olarak AB Marka Direktifi Madde 8(6)
3-Uluslararası Anlaşmaların ilgili maddeleri.
EUIPO 05/05/2021 tarih ve 3 104 401 sayılı olaya ilişkin kararında önce hedef tüketici kitlesini, ABAD’ın geçmiş kararlarına atıfla, makul düzeyde bilgilenmiş , makul düzeyde gözlemci ve ihtiyatlı ortalama Avrupalı tüketici olarak belirlemiştir. Yine ABAD kararlarına atıfla tüketicilerin bütün AB ülkeleri tüketicileri olduğunun altını çizmiştir.
İtiraza konu marka hizmetler için başvuruya konu edildiğinden EUIPO incelemesinde 1308/2013 Sayılı AB Tüzüğü’nün 103(2) (a) maddesinde “karşılaştırılabilir mal” kavramından bahsedildiğini ve bunun dar bir açıyla ele alınabileceğini, Canon kararıyla (29/09/1998 , 39/97) belirlenen markalardaki mal/hizmet benzerliği inceleme faktörlerinin coğrafi işaretler için uygulanamayacağını işaret etmiştir. Cognac kararına yapılan atıfla ise (14/07/2011,-4/10 and 27/10,-ager I Cognac, EU:C:2011:484) coğrafi işaretlerde karşılaştırılabilir maldan bahsedebilmek için bunların objektif biçimde ortak karakteristiklerinin bulunması gerektiği belirtilmiştir. Bu objektif ortak karakteristikten kastedilen üretim metodu, ürünlerin fiziki görünümlerinin ortak olması ve aynı hammaddelerin kullanılması olabilir. İlgili tüketiciler açısından ise ortak karakteristik ürünlerin aynı okazyonlarda tüketilmesi, aynı dağıtım kanalları ve pazarlama metotlarına sahip olması gösterilebilir. Olaydaki coğrafi işarete konu şarap emtiası ile marka başvurusuna konu hizmetler karşılaştırılabilir değildir.
Diğer yandan aynı Tüzüğün 103(2)(a) (ii) alt bendinde ise doğrudan veya dolaylı bir ticari kullanımın coğrafi işaretin ününü sömürmesi halinde bunun karşılaştırılabilir mallar ve hizmetler için olması zorunluluğundan bahsedilmemiştir. Aynı hususa EUIPO Temyiz Kurulu’nun Champagnola kararında (17/04/2020, R 1132/2019 4, Champagnola/Champagne, § 49 ve 50) ve Tüzüğün 97 numaralı gerekçesinde de işaret edilmiştir. Dolayısıyla EUIPO huzurdaki olayda 103(2)(a) (ii) bendinin uygulanma şartlarının mevcut olup olmadığını incelemiştir.
Maddede geçen ün/repütasyondan kastedilen husus markalar hukukunda anladığımız ün/tanınmış olma kavramından farklıdır, zira coğrafi işaretlerdeki ün kavramı tüketicinin zihnindeki imaja bağlıdır ve bu da işarete konu ürünün belli karakteristikleri ve genel olarak kalitesiyle doğrudan bağlantılıdır. Tüm tescilli coğrafi işaretler bir kalite güvencesi verir. Bu durumda , EUIPO itiraz sahibinin PORT coğrafi işaretinin ününü değil bu ünün başvuru sahibi tarafından, varsa, ne şekilde sömürüldüğünü ispatla mükelleftir.
Her halükarda, dosyaya IVDP tarafından sunulmuş olan delillerin PORT coğrafi işaretli ürünlerin meşhur olduğunu ispat ettiğini belirtmekte de fayda var elbette.
İlgili Direktif maddesi uyarınca “kullanımdan” bahsedilebilmesi için ya itiraza konu işaret tescilli coğrafi işareti aynen içermelidir veya yazılış ve/veya fonetik olarak o denli benzeri olmalıdır ki coğrafi işaretten ayrıştırılamamalıdır.
Dosyada başvuru sahibi PORT kelimesinin “gemilerin fırtınadan kaçmak için sığındığı liman, gemilerin yük alıp bırakabileceği bir liman şehri yada şehir “ şeklinde belli bir anlamı olduğunu ve tüketicilerin bu anlamdan dolayı PORT kelimesini gördüğünde itiraz sahibinin coğrafi işaretini düşünmeyeceğini ve ortada coğrafi işaretin ününün sömürüleceği bir durum bulunmadığını ileri sürmüştür. Ancak EUIPO başvuru sahibinin görüşüne katılmamıştır, şöyle ki;
—her ne kadar içinde başka unsurlur olsa da, itiraza konu marka içinde birebir coğrafi işareti barındırmaktadır.
—Collins Sözlüğü’ne göre İngilizce bir kelime olan PORTHOUSE “port üreten şirket/yer” anlamına gelmektedir. Başvuru sahibi markada geçen kelimenin PORTHOUSE değil PORT HOUSE biçiminde iki ayrı kelime olduğunu yani burada PORT kelimesinin ayrışmadığını iddia etmiştir. Ancak kelime ayrı yazılsa da bu ilgili tüketici nezdindeki algıyı değiştirmeyecektir, zaten itiraz sahibinin sunduğu delillerden de Port (şarabı) üreten yerlerin “Port Houses” diye anıldığı da ispat olunmuştur. Örneğin www.wineorigins.com da yayınlanmış bir makalede de üretim yapılan yerler PORT HOUSES olarak anılmıştır.
–Başvuru sahibi işarette yer alan HOUSE ibaresinin ayıredici olduğunu iddia etmiştir. HOUSE ,bir isim olarak, genelde insanların belli bir sebeple bir araya geldiği yerlere denir. Diğer yandan HOUSE yiyecek-içecek sunulan yerlere de verilen isimdir. Dolaysıyla başvuru sahibinin iddiasının aksine HOUSE kelimesinin ayırtedicilik vasfı, 43.sınıftaki hizmetler için, düşüktür. İşaretteki THE belirteci ise , malum olduğu üzere, bir ayırtedicilik katmamaktadır.
–Hem PORT HOUSE hem de HOUSE kelimelerinin şaraplar dahil alkollü içecekler sağlayan yerlerle bağlantılı olduğu düşünüldüğünde işaretteki PORT kelimesinin bir liman/liman şehri anlamında kullanıldığının-algılanacağını varsayılması beklenmez. Sonuç olarak EUIPO’ya göre toplumun gözardı edilemeyecek bir bölümü (yani yeterince İngilizce bilenler) işarette PORT kelimesini ayıracak, bu kelimeye konsantre olacaktır ki bu da tescilli coğrafi işaretle birebir aynıdır.
EUIPO diğer yandan PORT coğrafi işaretinin ününü kabul ederken , coğrafi işaret koruması altındaki şarap emtiası ile 43.sınıfa giren hizmetlerin birbirine yakınlığının yadsınamayacağına işaret etmiştir.
Neticeten EUIPO yapılan itirazı tümden kabul ederek konu başvurunun reddine karar vermiştir.
Geleneksel olmayan markalardan kabul edilen üç boyutlu şekil markaları, genellikle ürün şekli ve ambalajlar bakımından tescil edilmek istendiğinde zorluklarla karşılaşılabilmektedir. Bunun asıl sebebi de şeklin, marka olarak tescil edilebilmesi için ayırt edici olması ve piyasadaki diğer aynı tür şekillerden ayrılarak kaynak gösterme fonksiyonunu yerine getirmesi gereğidir. Aksi halde, ayırt edici olmadığı gerekçesiyle ret kararı ile karşılaşılabilmektedir.
Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Beşinci Temyiz Kurulu, 3 Haziran 2022 tarihinde R 1839/2021-5 sayılı kararında Absolut votka şişelerinin üç boyutlu şekil markası olarak ayırt ediciliğini değerlendirmiştir.
Uyuşmazlığın Özeti
The Absolut Company Aktiebolag, 15 Şubat 2019 tarihinde 33. sınıftaki alkollü içeceklerden votka malları üzerinde aşağıdaki AB üç boyutlu şekil markasına başvurmuş olup İsveç markasının öncelik hakkına dayanmıştır:
EUIPO marka uzmanı markayı incelediğinde kafasında işaretin ayırt edici karakterine ilişkin soru işaretleri oluşmuş, bunun sonucunda da uzman AB Marka Tüzüğü m. 7/1(b) uyarınca ayırt ediciliği haiz olmadığı için başvuruyu reddetmiştir. Kararın gerekçesi olarak, ilgili tüketicilerin işareti bir bütün olarak ayırt edici görmeyeceği ve belirli bir marka sahibine ait bir marka olarak algılamayacağı belirtilmiştir. İşaretteki unsurların, markayı ilgili sektördeki teamül ve normlardan önemli ölçüde ayıracak şekilde genel bir izlenim oluşturmak bakımından öne çıkan, dikkat çekici veya göz alıcı olmadığına karar verilmiştir. Başvuru sahibinin, ayırt ediciliği iddia etmesi halinde bunu kanıtlaması gerektiği belirtilmiştir. Bunun için de başvuru sahibi, sektörden votka ve alkollü içecekler şişeleri örnekleri sunmuş, işaretin bunlardan farklı özelliklerini açıklamış ve iddialarını destekleyecek örnek içtihat ile AB marka başvuruları sunmuştur. Ayrıca, ürünün piyasaya sürülmesi ile ilgili bilgiler ve uzman görüşü sunmuştur. Ne var ki bunlar uzman tarafından yeterli görülmemiştir. Çünkü, votkanın çok tüketilen bir ürün olduğu ve ilgili tüketicinin dikkat seviyesinin ortalama düzeyde olduğu belirlenmiştir. Piyasada var olan çok farklı çeşitte, çok farklı renk, şekil ve unsur içeren şişeler karşısında böylesi rekabetçi bir ortamda ayırt edilebilecek farklılıkta bir işaret olmadığı sonucuna varılmış, ortalama tüketicinin bu işareti bir marka olarak değil, yalnızca bir ambalaj varyasyonu olarak algılayacağına karar verilmiştir. Başvuru sahibi bu kararı temyiz etmiştir.
Temyiz Kurulu Kararı
Temyiz Kurulu, markadaki renkli unsurların farklı tonlar içerdiğini değerlendirmiştir. Buna göre, işarette yalnızca bakır rengi değil, bakırdan kahverengiye ve altın rengine değişik tonlar mevcuttur. Bu anlamda başvuru sahibinin markanın piyasadakilerden tamamen farklı olarak tek başına bakır rengi içerdiği argümanı kabul edilmemiştir.
AB Marka Tüzüğü m. 4 uyarınca bir AB markası ürün veya ambalajın şeklinden oluşuyorsa bunun bir işletmenin mallarını diğerlerinkinden ayırt edebilecek şekilde olması gereklidir. Madde 7/1(b)’deki ayırt ediciliği olmayan ve bu sebeple tescil edilemeyecek markalar, markanın temel işlevi olan kaynak gösterme fonksiyonunu sağlayamayan ve dolayısıyla tüketicilerin satın alma deneyimlerini iyi ve kötü olmasına göre tekrar edip etmemelerini sağlayamayan işaretlerdir. Üç boyutlu şekil markalarının ayırt edicilikten yoksun olmaması ve karıştırılma ihtimali yaratmaması için ilgili sektördeki teamül ve normlardan önemli ölçüde ayrılması ve ticari kaynağını gösterebilmesi aranmaktadır. Ancak, üç boyutlu şekil markalarının ayırt ediciliğinin incelenmesindeki kriterler, diğer marka çeşitlerinden farklı veya daha fazla değildir. Yine de ilgili ortalama tüketicinin dikkat seviyesi ve markaları ayırt etme bakımından algısı ile ilgili sektör dikkate alındığından ve de genelde tüketicilerin herhangi bir yazılı veya görsel unsur olmadan sadece ürün veya ambalaj şekli üzerinden markayı tahmin etme alışkanlığı olmadığı gözetildiğinde, üç boyutlu şekil markalarının ayırt ediciliğini ortaya koymak kelime veya diğer şekil markalarına göre biraz daha zor olabilmektedir.
Kurul, markanın yalnızca sınırlı votka malları üzerinde değil, 33. sınıfta yer alan alkollü içecekler bakımından incelenmesi gerektiğini belirtmiştir. Bunun sebebi de daha önceki bir Genel Mahkeme kararı çerçevesinde, tüketicilerin spesifik içki türlerinin pazarlamasından yalnızca onlar yönünden değil, diğer benzer içki türleri bakımından da etkilenmesi olarak verilmiştir.
Ayırt ediciliğin değerlendirmesinde her unsurla birlikte genel izlenim incelenmelidir. Unsurlar tek tek değerlendirilmiştir. Kapağın sadece teknik işlev olarak sıvıyı içeride tutmak için var olan normal bir kapak olduğu, sadece bakır değil bakır-kahverengi-altın tonları içerdiği, kare şişe tabanı şekillerinin viski ve cin içkileri bakımından çok yaygın olduğu ve çok benzerlerinin sert alkollü içeceklerde bulunduğu, daha kısa boyun, şişe yapısı ve ölçüleri gibi özelliklerin de ön plana çıkmadığı ve geniş pazarda varyasyonlarının mevcut olduğu belirtilmiştir. Şişedeki labirent yapısının da yeni veya orijinal olmadığı ve yüzey tasarımının sadece süs olduğunu, kaynak gösterme fonksiyonu olmadığı, ayrıca seçilen yüzey tasarımının çok karmaşık ve bakılan açıya göre değişen şekilde olması nedeniyle ticari kaynağını göstermekten ziyade dekoratif olduğu nitelendirmesi yapılmıştır. Aynı şekilde, tasarımın karmaşıklığı ve dış yüzeye uygulanması gibi nedenlerle, ilgili pazarda kolaylıkla ve anında ayırt edilebilecek şekilde olmadığı ve akılda kalmayacağı değerlendirilmiştir. Fakat, arka kısımda yer alan iki büyük kare bakır-kahverengi-altın tonlu kısmın ise her yönden görülebilir olduğu ve bununla birlikte öndeki etiketin ve boyun kısmındaki sargının tüketicilerce fark edileceği düşünülmüştür. Bu ek unsurların tüm şişe şekli üzerinde güçlü etkileri olduğu ve tüketicilerin şişeyi bunlardan dolayı hatırlayacağı ve votka üreticisiyle bağı kuracağı kanaatine varılmıştır.
Sonuç olarak Temyiz Kurulu, tüketicilerin söz konusu markaya dayanarak ürünü alma deneyimlerini tekrar edebilmesi veya bundan kaçınabilmesinin mümkün olduğuna karar vermiştir. Söz konusu şeklin, özellikle de renkli arka kısım, boyun ve etiket dikkate alındığında, sektördeki diğerlerinden önemli ölçüde ayrıldığı ve ayırt edici olduğu sonucuna varılmıştır.
Önemli Noktalar
Kurul, işarette hiçbir kelime olmadığından, ayırt edicilik değerlendirmesinde dikkate alınacak ilgili tüketicinin tüm AB topluluğu olması gerektiğini belirtmiştir.
Marka somut olaydaki gibi pazarlanabilmesi bakımından paketlenmesi gereken bir ürünün üç boyutlu ambalaj şeklinden oluştuğunda (renksiz bir sıvı olduğu için ambalajın şeklini alması nedeniyle), bu ambalaj şekli ürünlerin imajını çizmektedir. Bu nedenle de Kurula göre, bu tarz ürünlere dair markalar incelenirken ilgili sektördeki aynı türdeki ve aynı tüketicilere hitap eden diğer ambalajlar ile sektördeki norm ve teamüller de dikkate alınmalıdır.
Benzerlerinin bulunması halinde, hangi marka olduğu hemen algılanabilir ve akılda kalıcı, kaynak gösteren ambalajların ayırt edici olduğu kabul edilir. Yani farklılıkların öne çıkması gerekmektedir. Farklı renkler ve tonlarının varlığı ile bunların çok yer kaplaması önemli görülmüştür. Hatta, tek rengin tek başına ayırt ediciliği olmadığı kabul edildiğinden burada aslında rengin farklı tonları içermesi ve geniş alan kaplaması da kararın başvuru sahibi bakımından olumlu çıkmasında etkili olmuştur. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta da unsurların ve oluşturduğu şeklin çok kompleks/karışık/güç anlaşılır şekilde olmamasıdır. Zira bu durumda şeklin tüketicilerin aklında kalmayacağı değerlendirilmektedir.
Türk Patent ve Marka Kurumunun hazırladığı 2021 tarihli Marka İnceleme Kılavuzunda da üç boyutlu şekil markaları ile ilgili olarak şu ifadelere yer verilmiştir: “Teorik olarak şekil markalarının görsel benzerlik değerlendirmesinde uygulanan kriterler üç boyutlu markaların benzerlik değerlendirmesinde de aynı şekilde uygulanacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken husus çekişme konusu unsurların ayırt edici niteliğe sahip unsurlar olup olmamasıdır. Genel kural olarak, ayırt edici nitelikten yoksun veya minimum düzeyde ayırt edici nitelikte olan ortak unsurlar söz konusu olduğunda markalar arasında karıştırılma ihtimali olmayacağı sonucuna ulaşılır. Ortak unsur konumunda yer alan şekil şayet özgün nitelikte ise işaretlerin görsel açıdan benzer oldukları kabul edilir.“
Yine kılavuzda konuya örnek olarak verilen Ankara 1. FSHH Mahkemesi 2011/94E., 2013/63K. sayılı kararında mahkemenin şu değerlendirmelerine atıfta bulunulmuştur: “davacının markasında yer alan üç boyutlu şeklin, özgün bir şekil olduğu, şekerleme veya çikolataların bu şekilde üretilmesi gibi bir zorunluluk olmadığı gibi, sektörde yaygın kullanılan bir şekil de olmadığı, dolayısıyla davacının markasında yer alan ve ihtilaf konusu olan şeklin, davalı markası kapsamındaki tüm mallar açısından ayırt edici nitelik taşıdığı ve markasal işlev gördüğü… bu nedenle; davalı markasının davacının markaları ile KHK m. 8/1-b anlamında benzer nitelikte olduğu …”
Sonuç olarak üç boyutlu şekil markalarında, özellikle de ambalaj ve ürün şekli söz konusu olduğunda dikkate alınması gereken en önemli hususun aslında şeklin fazla karmaşık olmadan ilgili sektördeki norm ve teamüllerden ayrılarak farklılaşması olduğu ve ancak o zaman ayırt ediciliğin var olduğunun kabul edileceği söylenebilir.
Son günlerde oldukça ilgi çekici bir tartışma yaşanmakta. Söz konusu tartışmanın diplomatik yanı dışında marka hukukunu da yakından ilgilendirmesi nedeniyle IPRGEZGİNİ olarak konuyu okuyucularımızla buluşturmak istedik.
Ege kıyılarında turizmi canlandırmak için çeşitli çalışmalar yürüten Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ege kıyılarının yabancı turistlere tanıtımını amaçlayan bir tanıtım programı çalışmalarını başlattı. [1] Bu kapsamda “TURKAEGEAN” ibaresini, reklamlarında ve tanıtın videolarında kullanmaya başlamış ve bu ibarenin marka olarak tescili amacıyla gerekli adımları attı.
İlk olarak 05.07.2021 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu’na marka başvurusunda bulunulmuş ve 06.01.2022 tarihi itibariyle “TURKAEGEAN” ibareli başvuru Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı adına marka olarak tescil edilmiştir.
Marka kapsamında aşağıda yer alan hizmetler yer almaktadır;
35. SINIF: Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler, ticari ve reklam amaçlı sergi ve fuarların organizasyonu hizmetleri, reklam amaçlı tasarım hizmetleri; alıcı ve satıcılar için online pazaryeri (internet sitesi) sağlama hizmetleri. Büro hizmetleri; sekreterlik hizmetleri, gazete aboneliği düzenleme hizmetleri, istatistiklerin derlenmesi, büro makinelerinin kiralanması hizmetleri, bilgisayar veri tabanlarındaki bilginin sistematik hale getirilmesi, telefon cevaplama hizmetleri. İş yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili danışmanlık, muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri, personel işe yerleştirme, işe alma, personel seçimi, personel temini hizmetleri, ithalat-ihracat acente hizmetleri, geçici personel görevlendirme ( başkası adına fatura yatırma, vergi yatırma, trafik işlemleri gibi iş takibi) hizmetleri. Açık artırmaların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi hizmetleri.
38. SINIF: Radyo ve televizyon yayın hizmetleri. Haberleşme hizmetleri (internet servisi sağlama hizmetleri dahil). Haber ajansı hizmetleri.
39. SINIF: Kara, deniz ve hava taşımacılığı hizmetleri ve kara, deniz ve hava taşıtlarının kiralanması hizmetleri, tur düzenleme, seyahat için yer ayarlama, seyahat ile ilgili bilet sağlama, kurye hizmetleri. Araba parkları hizmetleri, garaj kiralama hizmetleri. Tekne barındırma hizmetleri. Boru hattı ile taşıma hizmetleri. Elektrik dağıtım hizmetleri. Su temin hizmetleri. Taşıt ve malları kurtarma hizmetleri. Malların depolanması, paketlenmesi ve sandıklanması hizmetleri. Çöplerin depolanması ve taşınması hizmetleri, atıkların toplanması ve taşınması hizmetleri.
41. SINIF: Eğitim ve öğretim hizmetleri. Sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare hizmetleri. Spor, kültür ve eğlence hizmetleri (sinema, spor karşılaşmaları, tiyatro, müze, konser gibi kültür ve eğlence etkinlikleri için bilet sağlama hizmetleri dahil). Dergi, kitap, gazete v.b.gibi yayınların basıma hazır hale getirilmesi, okuyucuya ulaştırılmasına ilişkin hizmetler (global iletişim ağları vasıtasıyla anılan hizmetlerin sağlanması da dahil). Film, televizyon ve radyo programları yapım hizmetleri. Haber muhabirliği hizmetleri, foto-muhabirliği hizmetleri. Fotoğrafçılık hizmetleri. Tercüme hizmetleri.
43. SINIF: Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri. Geçici konaklama hizmetleri, geçici konaklama ile ilgili rezervasyon hizmetleri, düğün salonu kiralama hizmetleri, konferans ve çeşitli toplantılar için yer sağlama hizmetleri. Gündüz bakımı (kreş) hizmetleri. Hayvanlar için geçici barınma sağlanması hizmetleri.
45. SINIF: Hukuki hizmetler (sınai ve fikri mülkiyet hakları konusunda danışmanlık hizmetleri dahil). Güvenlik hizmetleri. Evlendirme büroları hizmetleri. Cenaze hizmetleri. Giysi kiralama hizmetleri. Yangın söndürme hizmetleri. Refakat etme hizmetleri. İş güvenliği konularında danışmanlık hizmetleri. Sosyal ağ oluşturma hizmetleri.
Söz konusu başvuru ayrıca, Madrid Protokolü kapsamında İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Japonya, Çin dahil olmak üzere toplamda 84 ülkede marka başvurusuna konu edilmiştir. (IR 1636727) Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi (WIPO) sitesinde yapılan aramada ulaşılan görsel aşağıda yer almaktadır:
Tartışmaların kaynağını oluşturan marka başvurusu ise, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından 16.07.2021 tarihinde Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) nezdinde yapılan marka başvurusudur. Söz konusu başvurunun, tescil edilmesine dair 15.12.2021 tarihinde verilen EUIPO kararı sonrasında tartışmalar başlamış ve söz konusu tartışma, gerek yabancı basında gerek sosyal medya mecralarında gündeme taşınmıştır. Konu, Türk basınında da ele alınmıştır.
Tartışmalar Avrupa Parlamentosu ve Komisyonu’na kadar taşınmış ve yaptığımız araştırmaya göre “TURKAEGEAN” ibaresinin, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı adına marka olarak EUIPO nezdinde tescil edilmesi ile ilgili olarak Avrupa Komisyonu’na 5 farklı kanaldan soru sorulmuştur. (https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/parliamentary-questions.html#sidesForm)
İlk talep 28.06.2022 tarihinde Yunan avukat ve siyasetçi Elissavet Vozemberg-Vrionidi tarafından sunulmuştur.[2] Söz konusu talep kapsamında özetle, “TURKAEGEAN” ibaresinin Türkiye tarafından zengin bir Yunan tarihine sahip olan kıyılarındaki antik Yunan anıtlarına ve yerlerine atıfta bulunmak için kullandığını ve bu kullanımın, Yunan turizm endüstrisi aleyhine kafa karışıklığına ve haksız rekabete neden olduğu belirtilmiş ve bu nedenle, Türkiye açısından yanlış bir tarih görüşünü yansıtan ve Yunan turizmine açıkça zarar veren bu terimin haksız ve kabul edilemez kullanımının derhal yasaklanması için Komisyon’un ne gibi adımlar atacağı ve EUIPO’ya ne gibi beyanlarda bulunacağı sorulmuştur.
İkinci talep 29.06.2022 tarihinde Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Eva Kaili tarafından iletilmiş[3] ve talepte, “TURKAEGEAN”, ibaresinin AB üyesi olmayan bir ülkenin (Türkiye) adını Ege Denizi, Adalar ve kıyılarla birleştirdiği, söz konusu ibarenin kullanımının, Türkiye’nin AB’ye ve Üye Devletlere, özellikle Yunanistan ve Kıbrıs’a yönelik saldırgan dış politikasının bir başka örneğini teşkil ettiği, söz konusu ibarenin marka olarak tescilinin, Ege Denizinin, adaların ve kıyıların Türkiye’ye ait olduğu izlenimi yarattığından Avrupa Birliği ve uluslararası mevzuata aykırılık gösterdiği ifade edilerek Komisyona;
Türkiye’yi bu kelimeyi kullanmayı derhal bırakmaya zorlamak için “TURKAEGEAN” ibaresinin EUIPO sicilinden çıkarılması için derhal harekete geçip geçmeyeceği,
EUIPO’nun kabul edilemez bir ticari markayı tescil ettirmesinden kaynaklanan bu AB hukuku ihlalinin sorumluluğunu araştırmak için acil bir soruşturma başlatılıp başlatılmayacağı,
Türkiye’nin “TURKAEGEAN” ibaresini kullanma hakkının olmadığını alenen ve resmi olarak beyan edilip edilmeyeceği,
hususları sorulmuştur.
Üçüncü talep, Yunan siyasetçi ve Avrupa Parlamentosu milletvekili Ioannis Lagos tarafından 05.07.2022 tarihinde dosyalanmıştır.[4] Talepte, Türkiye’nin Yunanistan’ın Ege’deki egemenlik haklarına doğrudan meydan okuduğu bir dönemde, EUIPO’nun, Yunanistan’ın çıkarlarına aykırı hareket ederek, Türkiye turizm kampanyası için “TURKAEGEAN” ibaresinin marka olarak tesciline dair verdiği kararın bir provokasyon teşkil ettiği ifade edildikten sonra aşağıda yer alan sorular Komisyon’a yöneltilmiştir;
Bir AB Üye Devletinin zararına olarak Türkiye’ye bu ayrıcalıklı muamelenin uygulanmasının gerekçesi nedir? Komisyon hangi düzeltici eylemi yapmayı planlıyor?
Yunan Hükümeti’nden herhangi bir tepki geldi mi?
Dördüncü talep, Avrupa Parlamentosu milletvekilleri Vangelis Meimarakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Maria Spyraki, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Stelios Kympouropoulos, Manolis Kefalogiannis, Theodoros Zagorakis, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou tarafından 06.07.2022 tarihinde iletilmiştir.[5] Talepte; EUIPO’nun, Türkiye’nin “TURKAEGEAN” ibaresini AB markası olarak tescili başvurusuna 15 Aralık 2021 tarihinde yeşil ışık yaktığı, tescilin, 16 Temmuz 2021 tarihinden itibaren on yıl boyunca geçerli olacağı, marka başvurusunun Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü nezdinde de marka olarak tescil edildiği ancak Amerika Birleşik Devletleri Fikri Mülkiyet Ofisi’nin (USPTO) başvuruyu reddettiği ifade edilmiştir[6]. Ayrıca, “TURKAEGEAN” ibaresinin turistik amaçlarla kullanılmasının, Ege Denizi’ni Türkiye’ye ayrılmaz bir şekilde bağlayarak potansiyel ziyaretçilerin kafasını karıştırmaya çalıştığı için yanıltıcı olduğu ve Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki egemenlik haklarına da meydan okuduğu, Türkiye’nin bu hamlesinin, AB üyeliğinin ön koşullarından biri olan iyi komşuluk ilkelerine uygun olmadığı ve özellikle Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye hakkındaki son raporunun ardından, böyle bir talebin AB tarafından kabul edilmesi kabul edilemez olduğu belirtilmiştir.
Bu kapsamda aşağıda yer alan sorular sorulmuştur;
Komisyon, adalar ve çevresindeki sular üzerindeki Yunan egemenliğine daha fazla meydan okumak için Türkiye’nin bu ibareyi bir basamak olarak kullanmasını nasıl engellemeyi planladığını söyleyebilir mi?
Bu tür ticari markaların tescilinin önlenmesi için ne gibi önlemler alınacaktır?
Son talep ise Avrupa Parlamentosu milletvekili Kostas Papadakis tarafından 21.07.2022 tarihinde iletilmiştir.[7] Talepte, EUIPO kararının, Türkiye turizminin tanıtımı için faydalı olduğunun söylendiğini, ancak bu söylemin, AB ile ilişkilerini sürdüren Türkiye’nin Ege’deki kabul edilemez iddialarının ve Yunan egemenlik haklarına yönelik kışkırtıcı meydan okumalarının olduğu bir zamanda dile getirildiği ifade edilmiştir. Talepte, EUIPO’nun yapısına ve görevlerine de değinildikten sonra Komisyon’a, EUIPO kararının, sadece bir marka tescili niteliğinde olmadığı, aynı zamanda Türkiye’nin kabul edilmez toprak iddiasına ve Yunanistan’ın egemenlik haklarına meydan okumasına siyasi destek verdiği gerçeği hakkındaki görüşü sorulmuştur.
Türkiye ve Avrupa Birliği özelinde özetlemeye çalıştığımız konu hakkında Komisyon tarafından verilecek cevapları ve konu ile EUIPO nezdinde bir açıklama yapılıp yapılmayacağı veya bir aksiyon alınıp alınmayacağını oldukça merak ediyoruz. Ege Denizi’nde Yunanistan yanında Türkiye Cumhuriyeti’nin de egemenliği bulunmakta ve bu hususta tartışma bulunmamaktadır. Kanaatimizce “TURKAEGEAN” ibaresi Ege Denizi’nin Türkiye’nin egemenliğinde olan bölümünü ifade etmektedir. Dünyada bütünlük arz eden coğrafi oluşumların birden çok devletin egemenliği altında bulunduğu örneklerle de karşılaşılmaktadır. Örneğin, Himalaya Dağları Pakistan, Hindistan, Çin, Nepal ve Butan[8], Alp Dağları İsviçre-Fransa- Almanya -İtalya ve Avusturya[9] sınırları içerisinde yer almaktadır. WIPO veri tabanında yapılan araştırmada Swiss Alp ibaresinin marka olarak tescil edildiği de tespit edilmiştir. (IR 870061)
Bu objektif verilerle, bir diplomatik girişimin marka hukuku üzerinden şekillendirilmesinin hayatın olağan akışında pek mümkün görülmemesi hususu birlikte ele alındığında başvuruya karşı sergilenen tutumun marka hukuku özelinde yerinde olmadığı değerlendirilmektedir.
[6] Belirtmek gerekir ki USPTO nezdinde yapılan başvurunun reddedilme sebepleri, marka başvurusu kapsamında yer alan bazı hizmetlerin belirsiz olması, marka açıklamasının, ABD lisansına sahip yetkili marka vekilinin ve e-mail adresinin bulunmamasıdır. Bu kapsamda, USPTO tarafından verilen ret kararı kesin karar olmadığından WIPO kapak mektubunda yer alan “bildirimin WIPO’ya gönderildiği tarihten” sonraki altı ay içinde eksikliklerin tamamlanması ve başvuru işlemlerine devam edilmesi mümkündür. Diğer bir ifadeyle USPTO tarafından verilen ret kararı, ibarenin marka olarak tesciline engel olabilecek kesin nitelikte son karar değildir.
Marka tescil başvurusu sahipleri ve marka vekillerinin bir marka tescil otoritesinden (bundan sonra “Ofis” olarak anılacaktır) en önemli beklentileri, ofisin başvuru, inceleme ve tescil süreçlerinde öngörülebilir / tahmin edilebilir kararlar vermesi ve/veya çerçevesi çizilmiş işlem süreçlerine sahip olmasıdır. Ofislerin dünya genelinde kamu kurumu olmaları, dolayısıyla kamu adına faaliyet göstermeleri süreçleri tarafsız şekilde yürütme ve objektif biçimde karar verme yönündeki beklentileri daha da artırmaktadır.
Ofislerin bir kısmı bu beklentileri karşılarken kullanıcı memnuniyetini yükseltmek ve ofis nezdinde işlem yapanların karşılaşacakları olası eksiklik, yanıt ve kararları önceden tahmin edilebilir hale getirmek için inceleme kılavuzları (bundan sonra “kılavuz” olarak anılacaktır) yayımlamaktadır. Bu kılavuzların genel özelliği; ofis içi uygulamalar hakkında bilgi veren, ofisin hangi durumda ne tip kararlar vereceğini açıklayan, mevzuatın ofisler tarafından yorumlanış biçimini aktaran metinler olmalarıdır. Bu haliyle kılavuzlar, genel olarak ofis dışı kurumları veya yargıyı bağlayan metinler değildir, ancak ofisler bakımından kendilerini kısıtlayıcı ve bağlayıcı nitelikleri bulunmaktadır. Bazı ofisler belirli birimlerini kılavuzla bağlı sayarken, bazı birimlerini bağlayıcılığın dışında tutmuştur, yazı içerisinde bu durum Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi özelinde irdelenecektir.
Başvuru aşamasından başlayarak, şekli inceleme, sınıflandırma, mal ve hizmet listelerinin düzenlenmesi, resen inceleme, yayıma itiraz üzerine inceleme, karara itiraz süreçleri, uluslararası marka başvurularının incelenmesi, markanın kullanımı, ofisin o yönde yetkisi varsa hükümsüzlük / iptal işlemleri, yenileme ve tescil sonrası işlemler gibi alanlarda prosedürel veya esasa ilişkin uygulamalar ve karşılaşılabilecek olası kararlar hakkında bilgi içeren kılavuzlar, çağdaş bir ofisin mutlak surette kullanıcılara sunması gereken dokümanlardır.
Marka alanındaki kılavuzların en kapsamlı ve gelişmişleri Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) ve A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) tarafından düzenlemiş kılavuzlardır. İlgilenen okurlar bahsedilen kılavuzlara EUIPO marka kılavuzu, USPTO marka kılavuzu bağlantılarından erişebilir.
Bu yazıda, esasen EUIPO marka kılavuzunun amacı, kapsamı, oluşturulma / güncellenme yöntemi gibi hususlar hakkında bilgi verilecek, bu kılavuz model alınarak hazırlanan Türk Patent ve Marka Kurumu marka kılavuzu ile karşılaştırmalar yapılacak ve marka karar kılavuzlarının uygulamadaki önemi ve Türk kılavuzunun eksiklikleri gibi hususlarda değerlendirmeler yapılacaktır. Son olarak ise, oldukça kısa biçimde USPTO Marka Kılavuzu ve Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’nın (WIPO) Uluslararası Marka Tescil Sistemi Kılavuzundan bahsedilecektir.
EUIPO Marka Kılavuzu
Yazının bu bölümünde, EUIPO marka kılavuzunun başında yer alan kılavuzun kapsamı, amacı, güncellenme yöntemi kısımları kısaca aktarılacaktır.
Yukarıda erişim bağlantısı paylaşılmış EUIPO marka kılavuzu, Giriş bölümünü takip eden altı ana bölümden müteşekkildir:
Genel Kurallar: Kılavuzun bu bölümü, karara itiraz süreçleri hariç olmak üzere, marka ve tasarım konularında EUIPO tarafından yapılan tüm işlemlerde ortak olan hükümleri içerir.
İnceleme: Kılavuzun bu bölümü, marka başvurusundan yayına kadar olan inceleme prosedürleri ve mutlak ret nedenleri incelemesini içermektedir. Bu aşamada EUIPO başvuruyu, başvuru tarihinin tespitine, sınıflandırmaya, rüçhan bilgilerine, ortak veya garanti markası olup olmadığına ve mutlak ret nedenlerine göre inceler.
Yayıma İtiraz: Kılavuzun bu bölümü, üçüncü kişilerin önceki tarihli haklarına dayanarak bir marka başvurusunun reddini talep etmek için EUIPO nezdinde yaptıkları yayıma itirazların incelenme süreci, nispi ret nedenleri, kullanımın ispatı müessesesi hakkında bilgi içermektedir. Ofisin itiraz bölümü, önce yayıma itirazın incelenebilirliğini değerlendirir. İtiraz incelenebilir bulunursa, taraflardan görüş sunmaları beklenir ve devamında itiraz incelenir.
İptal: Kılavuzun bu bölümü, tescilli bir Avrupa Birliği markanın iptali veya hükümsüzlüğü talebinin incelenme süreci ve iptal veya hükümsüzlük gerekçeleri hakkında bilgi içerir.
Sicil İşlemleri: Kılavuzun bu bölümü, EUIPO nezdinde yapılan unvan değişiklikleri, adres değişiklikleri, yenileme, lisans, devir, bölünme, geri çekme gibi işlemler hakkında bilgi verir.
Uluslararası Markalar: Kılavuzun bu bölümü, Madrid Protokolü aracılığı ile EUIPO’ya başvurusu yapılan markaların incelenme süreçleri hakkında bilgi aktarır.
EUIPO marka kılavuzunun kapsamı dışında tutulan karara itiraz süreçleri, bu itirazları inceleyen EUIPO Temyiz Kurulu’nun İşlem Kuralları (Rules of Procedure Before the Boards of Appeal) düzenlemesinde yer almaktadır.
EUIPO marka kılavuzu, ofis kararlarının tutarlılığını, tahmin edilebilirliğini ve kalitesini geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Kılavuz; Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları sonucu ortaya çıkan ilkeleri, EUIPO Temyiz Kurulu’nun içtihadını, ofisin ilgili birimlerinin kararlarını ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerle yürütülen uyumlaştırma programlarının sonuçlarını bir araya getirecek şekilde tasarlanmıştır. İçtihat geliştikçe kılavuz da gelişecektir ve buna yönelik olarak kılavuzun düzenli biçimde yıllık olarak güncellenmesi hedeflenmektedir.
Marka kılavuzu çeşitli işlemlerden sorumlu EUIPO çalışanları, sistemin kullanıcıları ve profesyonel danışmanlar için hazırlanmış ve pratik kullanım sağlaması amaçlanan ana bir referans noktasıdır. En sık karşılaşılan senaryolarda ofisin uygulamalarını yansıtacak şekilde hazırlanmıştır ve vakaların özelliklerine göre uygulanması gereken genel talimatları içerir. Bu çerçevede, EUIPO marka kılavuzu yasal düzenleme niteliğinde bir metin değildir, idari bir kararla kabul edilmiş ve EUIPO’nun kendisini bağlı saydığı idari kurallar mahiyetinde bir düzenlemedir.
Kılavuz başvuru aşamasından tescile kadar geçen süreçleri, mutlak ve nispi ret nedenlerinin değerlendirilmesini, yayıma itirazların incelenmesi süreci de dahil olmak üzere kapsar. Yukarıda da bahsedildiği üzere, EUIPO Temyiz Kurulu’nca incelenecek olan karara itirazlara ilişkin süreçler, marka kılavuzunun kapsamı dışındadır.
Kılavuz, AB mahkemelerinin ve EUIPO Temyiz Kurulu’nun güncel kararlarını içermesi ve en doğru şekilde referans sağlaması için her yıl, bir önceki yılın içtihatlarına ve operasyonel ihtiyaçlara bakılarak güncellenir. Güncelleme süreci dört aşamadan oluşur:
EUIPO tarafından “bilgi çemberi” olarak adlandırılan ve EUIPO bünyesindeki birimlerin temsilcilerinden oluşan birimce taslak bir metin oluşturulur. Taslak üretme aşaması analiz, taslak oluşturma ve tartışma bölümlerinden oluşur. Analiz aşamasında, önceki yılda verilmiş kararların eğilimleri çıkarılır, sonuçları incelenir ve kullanıcılar ile paydaşların önceki yıllardaki yorumları dikkate alınır. Akabinde bir taslak oluşturulur ve son olarak taslak bilgi çemberince tartışılır.
Taslak oluşturulduktan sonra paydaşlara, ulusal ofislere, kullanıcıları temsil eden derneklere gönderilir. Taslak en az üç ay boyunca incelenir, varsa yorum ve öneriler bildirilir. Ardından bilgi çemberi yorumları inceleyerek kabul veya reddeder ve alınan yorumların sonucunu içeren bir listeyi her yıl ofisin web sitesinde yayımlar.
Sonraki aşama olarak taslak, ofis dillerine çeviri için gönderilir. Çeviriler paydaşlara ve kullanıcı derneklere dağıtılır ve geri bildirim alınır. Akabinde metin EUIPO Yönetim Kurulu’na sunulur ve EUIPO Başkanı’nca kabul edilir. 5 dilde (İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca) hazırlanan güncellenmiş kılavuzların her yılın ilk çeyreğinde yayımlanması hedeflenir. Online bir sistem sayesinde kılavuza AB’nin diğer dillerinde de erişim mümkündür. Farklı dillerdeki versiyonlar arasında bir tutarsızlık olması durumunda, İngilizce olan kılavuz geçerli olarak kabul edilir.
Bazı durumlarda, örneğin Adalet Divanı’nın verdiği bir karar ofis uygulamasına hemen etki edecek ise, ofis kılavuz ilkelerini hızlı bir şekilde güncelleyebilir. Ancak bu gibi durumlar istisnaidir.
Halihazırda yürürlükte olan kılavuz metni 22 Mart 2022’de güncellenmiş ve 31 Mart 2022’de yürürlüğe girmiş versiyondur.
EUIPO Marka Kılavuzunun Bağlayıcılığı
EUIPO marka kılavuzunun, EUIPO’nun resen inceleme, yayıma itiraz birimi, iptal birimleri dahil tüm operasyon birimleri açısından bağlayıcı olduğu açıktır. Buna karşın idari bir düzenleme niteliğindeki EUIPO marka kılavuzunun AB mahkemeleri açısından bağlayıcılığı söz konusu değildir, buna ilaveten AB üyesi ülkelerin ulusal ofisleri, kendileri aksi yönde bağlayıcı bir usul benimsemedikleri sürece EUIPO kılavuzuyla bağlı değildir.
Bu bağlamda, EUIPO karar kılavuzunun bağlayıcılığı açısından tartışmalı kalan tek kurum veya makam EUIPO Temyiz Kurulu olarak ortaya çıkmaktadır.
EUIPO’nun bir parçası olan, ancak üyeleri EUIPO tarafından değil AB Komisyonu tarafından seçilen Temyiz Kurulu, EUIPO’nun diğer birim veya departmanlarından farklı ve nispeten özerk bir pozisyondadır.
EUIPO Temyiz Kurulu yakın tarihli bir kararında; “… (i) Temyiz Kurulu üyeleri bağımsızdır ve kararlarında talimatnamelerle bağlı değildir, (ii) Karar kılavuzları, Ofisin uygulamayı taahhüt ettiği kurallar bütünüdür ve Ofis kendisini onlarla bağlı kılmaktadır, ancak ön kabul olarak bu kuralların mevzuatla uyumlu olması gerekir, dolayısıyla AB mevzuatının hükümleri yorumlanırken kılavuzların bağlayıcı metin olarak etkisi bulunmamaktadır.” ifadelerini kullanarak, EUIPO karar kılavuzunun kendisi açısından bağlayıcı olmadığını altını çizmiştir. (İlgili karar hakkında Önder E. Ünsal tarafından yazılmış yazı bu bağlantıdan okunabilir.)
Avrupa Birliği Adalet Divanı 2012 yılında verdiği C-53/11 sayılı kararda EUIPO karar kılavuzunun EUIPO Temyiz Kurulu’nu bağlayıcılığı konusunu özel olarak tartışmış, karar kılavuzunun EUIPO Temyiz Kurulu açısından bağlayıcı olmadığını belirtmiş ve Adalet Divanı Genel Mahkemesinin aksi yöndeki kararını iptal etmiştir. Belirtilen karar hakkında 2013 yılında bu makalenin yazarlarından Önder E. Ünsal tarafından kaleme alınmış yazıdan yapacağımız aşağıdaki alıntı okurların kararı daha iyi anlamasını sağlayacaktır. Alıntı okunurken 2013 yılında kurumun OHIM kısaltmasını kullandığı ve Topluluk Marka Tüzüğü, Topluluk Markası terimlerinin geçerli olduğu dikkate alınmalıdır.
“Davada öne sürülen argüman çerçevesinde OHIM’e göre, OHIM Marka İnceleme Kılavuzu, uzmanlar ve diğer OHIM birimlerince alınan kararlarda dayanak olarak kullanılan OHIM personeli talimatnamesi niteliğindedir. Buna karşın, OHIM uzmanları ve birimleri tarafından verilen kararların Topluluk Marka Tüzüğü ve Yönetmeliği ile uyumunu (tutarlığını) kontrol etmekle yükümlü olan OHIM Temyiz Kurulunun, bu kılavuzları uygulama zorunluluğu bulunmamaktadır. Bunun ötesinde, OHIM Temyiz Kurulunun kararları sınırları çizilmiş yetkiler çerçevesinde alınır ve bu kararlar takdir yetkisinin kullanılması olarak değerlendirilemez. Buna bağlı olarak, OHIM Temyiz Kurulunun kararlarının hukuka uygunluğu, OHIM’in önceki karar verme pratiği çerçevesinde değil, yalnızca, Avrupa Birliği Mahkemeleri tarafından yorumlandığı haliyle Topluluk Marka Tüzüğü ve buna ilişkin Yönetmelik çerçevesinde değerlendirilmelidir. İncelenen vakada, OHIM’e göre, tartışma konusu yönetmelik maddesi, idari talimatnamelere göre değil, Topluluk Marka Tüzüğü ve buna ilişkin Yönetmelikte yer alan hükümler çerçevesinde değerlendirilmelidir.
Buna karşılık, “Nike International Ltd”e göre, OHIM kararlarda tutarlılık ihtiyacı doğrultusunda, az ya da çok bağlayıcılığı bulunan, uygulama kılavuzlarını kabul etmiştir ve Topluluk Marka Tüzüğü ve buna ilişkin Yönetmeliği, OHIM Uygulama Kılavuzunda belirtilen ilkeler çerçevesinde uygulamalıdır.
Adalet Divanı, yukarıda yer verilen argümanları değerlendirdikten sonra, konuyu takip eden biçimde yorumlamıştır:
İncelenen davada, Adalet Divanı Genel Mahkemesi, OHIM Temyiz Kurulunun OHIM İnceleme Kılavuzunu uygulaması gerektiğini belirtmiş olmakla birlikte, OHIM tarafından öne sürüldüğü üzere, bir işaretin Topluluk Markası olarak tescil edilmesiyle ilgili olarak OHIM Temyiz Kurulunun kararları, sınırları çizilmiş yetkiler çerçevesinde alınır, bu kararlar takdir yetkisinin kullanılması olarak değerlendirilmez ve buna bağlı olarak, OHIM Temyiz Kurulunun kararlarının hukuka uygunluğu, yalnızca, Avrupa Birliği Mahkemeleri tarafından yorumlandığı haliyle Topluluk Marka Tüzüğü çerçevesinde değerlendirilmelidir.
Bu çerçevede, Avrupa Birliği Adalet Divanı, OHIM’in iddialarını, Topluluk Marka Tüzüğü ve buna ilişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirmiş ve Adalet Divanı Genel Mahkemesinin kararını yerinde bulmamıştır.”
Bu çerçevede, EUIPO karar kılavuzu, yukarıda paylaşılan 2022 yılına ait bir Temyiz Kurulu kararında bahsedildiği ve gene yukarıda paylaşılan Adalet Divanı kararında görüleceği üzere, EUIPO Temyiz Kurulu bakımından şu anda bağlayıcı değildir. Kanaatimizce yerindeliği tartışmaya çok açık olan bu husus hakkında gelecek yıllar belki de farklı bir değerlendirme getirecektir.
Türk Patent ve Marka Kurumu Marka İnceleme Kılavuzları
Türk Patent ve Marka Kurumu (Kurum) internet sitesinin “marka” ana sekmesinde (https://www.turkpatent.gov.tr/marka) kılavuz ismini taşıyan üç farklı doküman bulunmaktadır: Marka İnceleme Kılavuzu-2021, Marka Başvuru Kılavuzu-2022, Marka Kullanım İspatı Kılavuzu.
Anılan dokümanlardan “Marka Başvuru Kılavuzu-2022” esas itibarıyla bir uygulama kılavuzu değil, genel işlem tanımlarının yapıldığı bilgilendirme metnidir. Dolayısıyla, bu metnin bu yazı kapsamında yer verilen diğer örnekler gibi ofis uygulamalarını, süreçlerini detaylı biçimde aktaran ve yönlendirme yapan bir metin olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Ve hatta Kurum’un uygulama kılavuzu olmayan bu metnin isminden “kılavuz” kelimesini çıkartıp, metnin ismini “Marka Genel Bilgilendirme Kitapçığı” olarak değiştirmesi kanaatimizce yerinde olacaktır.
Marka İnceleme Kılavuzu-2021, Marka Kullanım İspatı Kılavuzu metinleri ise kapsamlı ve geniş uygulama kılavuzlarıdır. Dolayısıyla, bu metinlerin yurtdışındaki muadilleri ile karşılaştırılmaları mümkündür.
Başvuru sahipleri ve vekillerinin en yoğun olarak kullandığı kılavuz olan Marka İnceleme Kılavuzu’nun kamuya açık ilk versiyonu 2015 yılında yayımlanmıştır. Avrupa Birliği desteği ile yürütülen bir projenin meyvesi olarak ortaya çıkan kapsamlı metin, tamamen kurum uzmanlarınca hazırlanmış ve oluşturulması esnasında ulusal ve Avrupa Birliği yargısı kararları, EUIPO ve Kurum kararları ve EUIPO kılavuzu esas alınmıştır. Kılavuz aşağıda daha detaylıca bahsedileceği üzere 2017 yılında Sınai Mülkiyet Kanunu’nun yürürlüğe girmesinin ardından revizyona alınmıştır. Kılavuzun 2015 yılı ve tamamlanabildiği kadarıyla 2021 yılı versiyonları, kanaatimizce içerikleri bakımından Kurum’un övgüyü hak eden kapsamlı çalışmalarıdır. Marka Kullanım İspatı Kılavuzu da içeriği itibarıyla aynı konumdadır. Ancak, bu övgüler metinlerin kusursuz veya eksiksiz olduğu anlamına gelmediği gibi, eleştirilmesi gereken noktalar da mevcuttur ve takip eden satırlarda Kurum kılavuzunun eksiklikleri ve geliştirilmesi gereken yönleri dile getirilecektir. Yazının bu kısmının önceki bölümlerde aktarılan EUIPO marka kılavuzunun özellikleri ile karşılaştırmalı olarak okunması yerinde olacaktır.
Marka İnceleme Kılavuzu-2021 metninin “Önsöz” kısmında kılavuzun amacı ve kapsamı belirtilmiştir.
Buna göre Kılavuzun amacı; “Bu kılavuzun amacı, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun marka tescilinde mutlak ret nedenleri başlıklı 5’inci maddesinde sayılan bentler ile marka tescilinde nispi ret gerekçeleri başlıklı 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen karıştırılma ihtimali değerlendirmesine ilişkin inceleme ilkelerinin belirlenmesidir. Bu kriterin temel amacı mutlak ret gerekçeleri ile nispi ret gerekçelerinden karıştırılma ihtimali incelemesinde Kurumun karar uyumunu mümkün olan en yüksek düzeye çıkarmaktır.”
Kılavuzun kapsamı ise; “Bu kriterde yer alan ret gerekçeleri (6769 s. SMK’nın 5’inci maddesi ile 6769 s. SMK’nın 6’ncı maddesinin 1’inci fıkrası) için getirilen ilkeler çerçevesinde 2015 tarihli İnceleme Kılavuzu geçerliliğini yitirmiştir. Bu kriterde düzenlenmeyen başlıklar açısından ise 2015 tarihli İnceleme Kılavuzu geçerliliğini korumaktadır.” olarak belirlenmiştir. Buna göre, Kılavuzun şu anki kapsamı yalnızca Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan mutlak ret nedenleri ve 6. maddesinin birinci fıkrasında yer alan karıştırılma olasılığı gerekçeli ret nedenidir.
6. maddede yer alan diğer nispi ret nedenlerine ilişkin olarak SMK yürürlüğe girdikten sonra henüz kılavuz hazırlanmadığından, bu fıkralar hakkında 2015 tarihli geçmiş dönem kılavuzunun geçerli olduğu önsözde belirtilmiştir. Ancak, 2015 yılı kılavuzu Kurum sitesinden kaldırılmış olduğundan, Kurum hali hazırda 6(2) ila 6(9) sayılı nispi ret nedenleri bakımından uygulamasını kamuya duyurmamış veya en azından duyurmaktan vazgeçmiş haldedir. İlgili hükümler bakımından eski kılavuzun geçerli olduğunu duyurup, geçerli olduğu söylenen kılavuzu yayından kaldırmak ise “ilginç” bir yaklaşımdır.
Kılavuz yukarıda belirtildiği üzere 6(2) ila 6(9) sayılı nispi ret nedenleri bakımından henüz tamamlanmamıştır, bunların tamamlanmasına yönelik olarak önsözde takip eden ifade kullanılmıştır: “Belirlenen çalışma takvimi çerçevesinde inceleme kılavuzunda yer almayan başlıkların da güncelleme çalışmaları devam etmektedir.”
2017 yılında SMK’nın yürürlüğe girmesinin ardından karar kılavuzunun SMK hükümleri, yeni kararlar ve güncel ihtiyaçlar çerçevesinde güncellenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda ilk olarak bağımsız ve ayrı bir kılavuz olarak “Kullanımın İspatı Kılavuzu” hazırlanmıştır. Bununla birlikte, Marka İnceleme Kılavuzunun, Ocak 2017-Temmuz 2022 arasında geçen 5 yılı aşkın sürede halen tamamlanmaması ve 6. maddeye ilişkin sekiz önemli fıkraya ilişkin düzenlemelerin henüz kamuya sunulmaması, düşündürücü olduğu kadar, kurumsal boyutta kullanıcı çevrelerinin eleştirilerini çeken önemli bir eksikliktir. Hele ki yeni kılavuzun birçok noktada geçmiş dönem kılavuzunun sistematiğini ve yaklaşımını takip ettiği ortadayken, eksikliklere ilişkin kısımların tamamlanarak kısa sürede kamuya sunulması beklenti olarak ortaya çıkmaktadır.
Kılavuzunun güncellenme sıklığı ve yöntemi hakkında kılavuzun önsöz kısmında bilgi yer almamaktadır. EUIPO marka kılavuzunun giriş kısmında kılavuzun yıllık biçimde güncelleneceği, bunun yöntemi ve EUIPO dışı paydaşların görüşlerinin alınacağı ve değerlendirileceği belirtilmişken, Türk Patent ve Marka Kurumu kılavuzunun oluşturulması veya güncellenmesi aşamalarında, mesleki dernekler dahil olmak üzere kurum dışı paydaşların görüş verme, öneri sunma gibi hakları bulunmamaktadır. Dolayısıyla, Türkiye’de marka inceleme kılavuzu Kurum’un tek başına ve görüş almadan oluşturduğu bir metin niteliğindedir. Bu durumun, ideal hal olan ve EUIPO’da karşımıza çıkan açıklık ve şeffaflık ilkeleriyle bağdaşmadığı ortadadır.
Kılavuzun bağlayıcılığı hakkında Marka İnceleme Kılavuzunda herhangi bir ifade bulunmamaktadır. Bununla birlikte Kullanımın İspatı Kılavuzunda; “Ulusal ve uluslararası örnekler esas alınarak hazırlanmış olan çalışma genel bir kılavuz niteliğinde olup yasal veya bağlayıcı bir metin değildir. Taraflar ve Kurum, gerektiğinde 6769 sayılı SMK’ya, SMK’nın Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe ve yetkili mahkemelerin SMK’nın ilgili maddelerine ilişkin yaptığı yorumlara başvurarak işlem süreçlerini yürütür.” ifadesi yer almaktadır.
Buna göre, Kullanım İspatı Kılavuzu, Kurum tarafından hazırlanıp ilan edilmiştir, ancak bu kılavuz Kurum açısından bağlayıcı değildir. Bu durumda Kurum’un kendisini bağlı saymadığı kılavuzun varlık nedeni dahi tartışmaya açık hale gelmektedir. Biraz sarkastik bir dille ifade edecek olursak, önceki bölümlerde açıklandığı üzere EUIPO’da tartışmalar kılavuzun EUIPO’nun diğer organları kadar Temyiz Kurulu’nu da bağlayıp bağlamadığı üzerinden gerçekleşirken, Türkiye iddialı bir adım atmış ve kılavuzun onu hazırlayan Kurum’u dahi bağlamadığını ifade ederek, çıtayı hayli yükseğe taşımıştır.
Kanaatimizce, Türkiye’de marka inceleme kılavuzunun Kurum’un karar organlarını (veya bunlardan hangilerini) bağlayıcılığının kılavuzun giriş kısmında açık biçimde ifade edilmesi ve de gelişen ulusal ve uluslararası içtihat, mahkeme kararları ve ilkesel Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararları doğrultusunda, paydaşların ve mesleki örgütlerin de görüşleri alınarak, kılavuzun bir yıldan uzun olmayan aralıklarla güncellenmesinin sağlanması yerinde olacaktır. Tabii ki bunun için öncelikle Türk sınai mülkiyet camiasının yıllardır özlemini çektiği kılavuzun güncel ve tam metninin ortaya çıkması gerekmektedir.
Son olarak ise; Türk kılavuzunun EUIPO kılavuzunun altı bölümünden yalnızca Mutlak Ret Nedenleri ve Yayıma İtiraz İncelemesi kısımlarının esasa ilişkin inceleme bölümüne yönelik düzenlemeleri içerdiği, Türkiye’deki marka incelemesinin diğer aşamalarının ve uluslararası marka işlemlerinin şu an için herhangi bir kılavuzla düzenlenmemiş olduğunun altı çizilmelidir. Bu hususu ilerleyen yıllarda giderilmesi gereken bir eksiklik olarak tespit etmek şu an için yeterli olacaktır.
USPTO Marka Kılavuzu
USPTO marka kılavuzunun resmi adı Marka İnceleme Prosedürleri Rehberi (Trademark Manual of Examining Procuder (TMEP))’dir. Düzenli olarak güncellenen kılavuzun son versiyonu Temmuz 2022’de yayımlanmıştır.
Kılavuz; USPTO uzmanlarına, başvuru sahiplerine ve başvuru sahiplerini temsil eden vekillere marka başvurularının incelenmesine ilişkin uygulamalar ve prosedürler hakkında bilgi sağlamak için oluşturulmuştur. Kılavuzun hitap ettiği ana kesim, ofisin marka inceleme uzmanlarıdır. Kılavuz, başvuruların incelenmesi esnasında uzmanların uymaları gereken veya yetkili kılındıkları prosedürleri ana hatlarıyla belirtir ve buna ilaveten uzmanlar için bilgi ve yorum niteliğinde materyalleri içerir. Marka inceleme uzmanları yürürlükte ve marka başvuruları açısından uygulanabilir olan yasalara, Ticaret Bakanlığı Fikri Mülkiyet Müsteşarı ve USPTO Başkanı tarafından çıkartılacak marka uygulama yönetmeliklerine, kararlara, genelge ve talimatlara bağlı olarak karar verir. Marka karar kılavuzu kanuni güç ve etkiye sahip değildir ve ofisin iç yönetiminin parçası olarak hazırlanmıştır. Bu açıdan USPTO marka kılavuzunun detaylıca hazırlanmış bir yol gösterici olduğunu söyleyebiliriz.
WIPO Madrid Sistemi Kılavuzu
WIPO’nun Madrid Protokolü kapsamında yapılan uluslararası marka başvurularının incelenmesine ilişkin kılavuzunun son versiyonu 31 Mart 2022 tarihinde yayımlanmıştır. Madrid Marka Kılavuzu’na bu bağlantıdan erişilebilir.
Kılavuz, markasını Madrid sistemi aracılığı ile korumak isteyen marka sahiplerine bilgi ve tavsiyeler vermek ve aynı zamanda sisteme üye olan ülkelerin tescil otoritelerini rol, sorumluluk ve görevleri hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kapsamda kılavuz dört ana bölümden oluşur:
Bölüm I: Bu bölüm başvuru sahipleri, marka sahipleri veya vekilleri, üye ülkelerin tescil otoritesi yetkilileri için faydalı bilgiler içeren bir giriş niteliğindedir. Madrid sistemine ve sistemin tarihçesine genel bir giriş yapar, sistemin faydaları ve iletişim yöntemleri, zaman sınırları ve dil rejimi gibi konularda bilgi verir.
Bölüm II: Bu bölüm başvuru ve marka sahipleri açısından, Madrid sisteminin tüm yönleri ve uluslararası tescilin yaşam döngüsü hakkında bilgiler sağlar. Başvuru ve ülke ekleme prosedürü, belirlenen ülkelerin ofisleri tarafından verilen kararlar, markanın yaşadığı süre boyunca karşılaşabileceği devir, yenileme, dönüştürme vb. gibi işlemler hakkında bilgiler içerir.
Bölüm III: Bu bölüm hem menşe ofis hem de başvurulan/seçilen ofisler açısından, başvuru süreci ve koruma kapsamına dair kararlar hakkında bilgi sağlar.
Bölüm IV: Bu bölüm ise, sisteme üye olmak isteyen devletlerin veya devletlerarası kuruluşların nasıl üye olacakları hakkında detaylı bilgiler sağlar.
WIPO’nun Madrid birimi bu metne ilaveten kendi iç süreçlerinde kullanım amaçlı ve uzmanlarına yönelik olan bir kılavuza sahiptir; ancak bu kılavuz kamuya açık değildir ve sadece ofis içi kullanım amaçlıdır. Belirtilen iç rehber, uzmanlara sınıflandırma araçlarının ne şekilde kullanılacağı, ofisin sıkça karşılaştığı bazı terimlerin sınıflandırmasına yönelik politika, şekli inceleme prosedürleri hakkında detaylı bilgi vermektedir.
Sonuç
Marka tescil otoritelerinin kullanıcılarına ve genel olarak kamuya daha kaliteli ve şeffaf hizmet verebilmesini sağlayan temel araçlardan birisi günümüzde uygulama kılavuzlarıdır.
Marka uygulama kılavuzlarını sadece esasa ilişkin incelemenin çerçevesini çizen metinler olarak düşünmek yanlıştır. Başvurunun yapıldığı andan başlayan her tür ofis işleminin; şekli inceleme aşaması, uluslararası marka süreçleri ve yenileme, devir vb. süreçleri de dahil olmak üzere, kılavuzlarla çerçevesinin çizilmesi ideal durumdur. Sistem kullanıcıları bir an için düşünecek olurlarsa, en büyük belirsizlikleri yaşadıkları ve kurum çalışanlarıyla görüşerek soru yöneltme ihtiyacı hissettikleri alanların, kılavuzlarla düzenlenmemiş alanlar olduğunun ayırdına varacaklardır.
Bu tespitten hareketle hazırladığımız yazıda, en gelişmiş ofisler olarak kabul edilebilecek EUIPO ve USPTO’nun marka inceleme kılavuzlarının çerçevesini çizmeye ve Türk marka kılavuzuyla kıyaslamalar yaparak bu alandaki eksikliklerimizi ortaya koymaya çalıştık.
Gelecek yıllarda Türkiye’de daha kapsamlı ve kullanıcı gruplarının tüm ihtiyaçlarına hizmet eden marka inceleme kılavuzlarına sahip olmak ve bunların hazırlanması aşamasında mesleki dernek ve örgütlerin de görüşlerini sunabildiklerini görmek temennileriyle yazımızı noktalıyoruz.
Marka başvuru, tescil işlemlerinin yanısıra itiraz işlemlerinin de çevrimiçi yollarla yapılmaya başlanması başvuru sahiplerine, vekillere ve ofislere büyük kolaylıklar sağlamıştır. Kolaylıklara eşlik eden beklenmedik olumsuz bir etki ise, işleri çabuk ve kolayca halletme refleksinin yanında gelen ve çoğunlukla formları okumamakla da ilgili olan, eksik veya yanlış kutucuk tıklama hataları ve bunlardan kaynaklanan problemlerdir.
Bu yazının konusu olan EUIPO Temyiz Kurulu kararı, karar içeriğinde açıkça yazmasa da kanaatimizce yanlış kutucuğa tıklama eyleminin sonucudur ve ödenecek bedel yayıma itiraz sahibi bakımından acı verici olmuştur.
Bakalım çıkaracağımız dersler var mı?
Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Temyiz Kurulu tarafından 1 Nisan 2022 tarihinde verilen “Hacker Space” kararı, EUIPO’nun itiraz gerekçesi mevzuat maddelerini veya daha genel bir ifadeyle itiraz gerekçelerini değerlendirirken yapabileceği yorumun sınırlarını çizmiştir. Son söyleyeceğimi en baştan belirtmem gerekirse Temyiz Kurulunun çizdiği sınır son derece belirgindir ve esnetilmeye hiç uygun değildir.
“Hacker Space” başvurusunun 29.,32. ve 33. sınıflarda tescil edilmesiyle amacıyla Çekya vatandaşı “Jana Vandelikova” tarafından yapılan başvuruya karşı, Almanya’da kurulu “Hacker Pschorr Brau Gmbh” tarafından yapılan itiraz, EUIPO ve Almanya’da önceden tescil edilmiş “Hackerbrau”, “Hacker”, “Hacker Pschorr” markalarına dayanmaktadır.
Yayıma itiraz sahibi, itiraz ederken EUIPO’nun çevrimiçi uygulamasını kullanmış ve uygulamada itiraz dayanağı tüm markalar için Birlik Marka Tüzüğünün 8(1)(a) maddesini itiraz gerekçesi olarak tıklamıştır. İtiraz bildiriminde itirazın gerekçelerine ilişkin ilave beyan/açıklama sunulmamıştır.
Yayıma itiraz süresi dolduktan sonra, EUIPO, taraflara bilgi vererek, yayıma itiraz sahibine itiraza ilişkin gerekçelerini detaylandırması ve ek materyal sunması için süre vermiştir. İtiraz sahibi bu süre içerisinde EUIPO’ya bildirim yapmıştır. Bu bildirimde, yayıma itiraz sahibi yalnızca, başvurunun karıştırılma olasılığı gerekçesiyle (Birlik Marka Tüzüğü madde 8(1)(b)) reddedilmesi gerektiğini belirtmiştir.
Bu noktada Birlik Marka Tüzüğünün 8(1)(a) ve 8(1)(b) maddelerinin ve aralarındaki farklılığın açıklanması gerekmektedir.
Birlik Marka Tüzüğü madde 8(1)(a); yayıma itiraz edilmesi halinde, önceden tescil edilmiş bir markayla aynı olan ve aynı mal veya hizmetleri kapsayan yeni tarihli marka başvurusunun reddedileceği hükmünü içermektedir. Hepimizin bildiği gibi, Tüzük madde 8(1)(a), önceki ve sonraki tarihli markaların ve kapsadıkları malların / hizmetlerin aynı olması halindeki, yani çifte aynılık (double identity) durumundaki ret halini düzenlemektedir.
Birlik Marka Tüzüğü madde 8(1)(b) ise; önceki ve sonraki tarihli markaların aynı veya benzer, kapsadıkları malların / hizmetlerin aynı veya benzer olması ve bu nedenlerle kamunun ilgili kesimi nezdinde karıştırılma olasılığının ortaya çıkması halinde yeni tarihli marka başvurusunun reddedileceği hükmünü içermektedir. Bu bağlamda, Tüzük madde 8(1)(b) karıştırılma olasılığı durumundaki ret halini düzenlemektedir.
İki düzenlemeyi daha detaylı biçimde karşılaştırmayı yazının sonraki kısımlarına bırakarak, başvurunun geçirdiği süreci aktarmaya devam edelim.
Yayıma itiraz sahibinin görüşüne karşı, başvuru sahibi de karşı argümanlarını öne sürer.
Görüşlerinin toplanmasının ardından EUIPO İtiraz Birimi başvuruyu Tüzük madde 8(1)(b)’yi gerekçe göstererek kısmen reddeder.
EUIPO İtiraz Birimi kararında aşağıdaki hususları da özellikle dikkat çekilmiştir:
Yayıma itiraz sahibi, çevrimiçi itiraz formunda yalnızca 8(1)(a) maddesini seçmiştir. 8(1)(a) ve 8(1)(b) maddeleri arasında farklılıklar bulunsa da, bu iki madde birbirleriyle ilişkilidir.
Bu ilişkinin sonucu olarak, 8(1) maddesi kapsamındaki itirazlarda, eğer 8(1)(a) maddesi tek itiraz gerekçesi olarak gösterilmişse ve Ofis incelemede markalar ve mallar/hizmetler arasındaki aynılığı tespit edememişse, itiraz 8(1)(b) maddesi kapsamında da karıştırılma olasılığı bakımından incelenecektir. Bu husus EUIPO İnceleme Kılavuzunda yer almaktadır (bkz. aşağıdaki ekran görüntüsü). Dolayısıyla, markalar arasında 8(1)(a) maddesi kapsamında çifte aynılık halini tespit edemeyen İtiraz Birimi, incelemeye 8(1)(b) maddesi kapsamında karıştırılma olasılığı bakımından devam etmiş ve markalar arasında karıştırılma olasılığının varlığını tespit ettiğinden itirazı kısmen kabul etmiştir.
Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve kararın iptalini talep eder. EUIPO Temyiz Kurulu’nun önüne gelen itiraz hakkındaki karar 1 Nisan 2022 tarihinde verilmiş ve İtiraz Biriminin kararı aşağıdaki gerekçelerle iptal edilmiştir. (Markanın kayıtlarını ve Temyiz Kurulu kararını görmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.)
AB Marka Tüzüğü madde 2(2)(c)’ye göre, yayıma itiraz sahibi itirazını dayandırdığı mevzuat hükümlerini (Tüzük madde 8(1), 8(3), 8(4), 8(5) veya 8(6)) beyan etmek zorundadır. Bu beyan sonraki işlemlerin çerçevesini çizeceği için sonradan değiştirilemez. Tüzüğün Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik madde 2(4) kapsamında, yayıma itiraz sahibi, itirazının dayanaklarına ilişkin gerekçeli beyanlar sunabilir, ancak bunların sunulması itirazın incelenebilmesinin ön şartı olmadığı gibi, zorunlu da değildir.
Bu bağlamda, yayıma itiraza ilişkin işlemlerin kapsamı tümüyle yayıma itiraz sahibinin elindedir ve yayıma itiraz sahibi belirli bir itiraz gerekçesini seçtiğinde işlemlerin iskeletini de belirlemiş olur. Devamında başvuru sahibi itiraz bildirimini alır, olası riskleri değerlendirir ve uzlaşma süreci de dahil olacak şekilde, ilk stratejisini hazırlar.
Yayıma itiraz gerekçeleri arasına yeni markalar da dahil olmak üzere, itiraz gerekçeleri eklemek yayıma itirazın kapsamını genişletmek anlamına gelecektir ve buna izin verilmesi mümkün değildir.
Bu çerçevede, incelenen itirazın sonuçlandırılabilmesi için yanıtlanması gereken soru, Birlik Marka Tüzüğü madde 8(1)(a)’nın aynı zamanda madde 8(1)(b)’yi kapsar şekilde değerlendirilip değerlendirilemeyeceğidir.
Birlik Marka Tüzüğü madde 8(1)(a) ile madde 8(1)(b)’nin yakından ilişkili olduğu doğru olsa da, iki madde bazı önemli noktalarda birbirinden ayrılır. Madde 8(1)(a)’nın uygulanabilmesi için markaların ve malların / hizmetlerin her ikisinin de aynı olması (çifte aynılık – double identity) şarttır. Buna karşın madde 8(1)(b)’nin uygulanabilmesi için markaların aynı veya benzer olması, malların / hizmetlerin aynı veya benzer ve karıştırılma olasılığının ortaya çıkması gerekir.
Bu çerçevede, Birlik Marka Tüzüğü madde 8(1)(b)’nin madde 8(1)(a)’yı kapsadığı ortadadır; ancak tersinin söylenmesi, yani madde 8(1)(a)’nın madde 8(1)(b)’yi kapsadığının kabul edilmesi mümkün değildir.
Yasa koyucunun kullandığı ifade tarzı açıktır. Yasa koyucu, madde 8(1), yani aynı fıkra (paragraf) içerisinde yer vermiş olsa da, Birlik Marka Tüzüğü madde 8(1)(a) ile madde 8(1)(b)’yi ayırarak iki farklı hukuki norm oluşturmuştur. Bunlardan biri (madde 8(1)(a)) çifte aynılık halini içerirken, diğeri (madde 8(1)(b)) karıştırılma ihtimalinden bahsetmektedir.
Bu bağlamda yoruma da yer yoktur. Adalet Divanı içtihadına göre, bir normun lafzi anlamı açıksa, anlamsal yorum, her zaman olası herhangi bir amaçsal yorumun önünde yer alacaktır. Dolayısıyla, incelenen vakada Temyiz Kurulunun varabileceği tek sonuç, Birlik Marka Tüzüğü madde 8(1)(a)’nın yayıma itiraz sahibi tarafından tek itiraz gerekçesi olarak belirlendiğidir. Bu bağlamda, Ofisin madde 8(1)(b)’nin uygulanabilirliğini inceleme yetkisi bulunmamaktadır.
Yasa koyucu, EUIPO’nun her zaman iki durumu birlikte incelemesini istemiş olsaydı, Kanun buna imkan verecek açıklık ve kesinlikte yazılırdı. Aynı durum EUIPO ve elektronik formları için de geçerlidir. Eğer Ofis, yayıma itiraz sahiplerinin itiraz ederken madde 8(1)(a) ve (b) arasında ayrım yapmasını istememiş olsaydı, çevrimiçi uygulamasına bu maddeler için iki farklı kutucuk koymaz ve formda iki farklı itiraz gerekçesine yer vermezdi.
Buna ilaveten, yayıma itiraz süresi dolduktan sonra sunulan ek beyanlarda madde 8(1)(b)’den bahsedilmesi suretiyle, yayıma itiraz sahibi, itirazın kapsamını genişletmiştir ve bunun kabul edilmesi de mümkün değildir.
EUIPO Marka İnceleme Kılavuzunda; “8(1) maddesi kapsamındaki itirazlarda, eğer 8(1)(a) maddesi tek itiraz gerekçesi olarak gösterilmişse ve Ofis incelemede markalar ve mallar/hizmetler arasındaki aynılığı tespit edememişse, itiraz 8(1)(b) maddesi kapsamında karıştırılma olasılığı bakımından incelenecektir” denilmiş olsa da, (i) Temyiz Kurulu üyeleri bağımsızdır ve kararlarında talimatnamelerle bağlı değildir, (ii) Karar kılavuzları, Ofisin uygulamayı taahhüt ettiği kurallar bütünüdür ve Ofis kendisini onlarla bağlı kılmaktadır, ancak ön kabul olarak bu kuralların mevzuatla uyumlu olması gerekir, dolayısıyla AB mevzuatının hükümleri yorumlanırken kılavuzların bağlayıcı metin olarak etkisi bulunmamaktadır.
Bütün bunların sonucunda, Temyiz Kuruluna göre;
İtiraz Birimi inceleme konusu vakada, Birlik Marka Tüzüğü madde 8(1)(b) kapsamında da inceleme yapıp, itirazı kısmen kabul ederek kendisine tanınan yetkinin sınırlarını aşmıştır.
İncelenen vakada, markalar arasında aynılık şartı gerçekleşmemiştir ve dolayısıyla Birlik Marka Tüzüğü madde 8(1)(a) kapsamında itirazın kabul edilmesi de mümkün değildir.
Sayılan nedenlerle, İtiraz Biriminin Birlik Marka Tüzüğü madde 8(1)(b) kapsamında yayıma itirazın kısmen kabulü yönündeki kararı iptal edilmiş ve yayıma itirazın bütünüyle reddedilmesine karar verilmiştir.
Bu yazıda aktarmaya gayret ettiğimiz Temyiz Kurulu kararı birkaç yönüyle önemlidir:
Temyiz Kurulu, EUIPO’nun itiraz gerekçesi mevzuat hükümlerini saptarken amaca yönelik değerlendirme yapamayacağını ve mevzuatın lafzını sıkıca takip etmek zorunda olduğunu açık olarak belirtmiş, tersi yönde düzenlenmiş karar kılavuzunun uygulanmasının da mümkün olmadığını belirtmiştir.
Kurul bunları söylerken, EUIPO karar kılavuzunun, Temyiz Kurulu bakımından bağlayıcı olmadığını ve kanun yorumlanırken kılavuzun esas alınamayacağını da yinelemiştir.
Türkiye’ye dönecek olursak öncelikle hatırlamalıyız ki, 556 sayılı KHK’da şu anda AB Marka Tüzüğünde var olan ayrım mevcuttu, yani çifte aynılık (madde 8/1-a) ve karıştırılma olasılığı madde (8/1-b) iki ayrı bent altında iki ayrı ret gerekçesi olarak düzenlenmişti.
6769 sayılı SMK hazırlanırken, kanaatimizce pratikte hiçbir yararı olmayan bu ayrım terk edilmiş ve çifte aynılık ile karıştırılma ihtimali halleri tek bir fıkra (madde 6/1) altında birlikte ifade edilmiştir: “Madde 6-(1): Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.”
Bu bağlamda, okurlara aktardığımız kararın 6769 sayılı SMK’nın uygulanması bakımından gerçek bir karşılığı bulunmamaktadır. Buna karşın, elektronik yollarla itirazın geliştiği günlerde yanlış veya eksik itiraz gerekçesi seçiminin yol açtığı sorunlar Türk Patent ve Marka Kurumunun da gündemini işgal etmektedir (Kurum YİDK’nda 15 yıl görev yapmış eski bir kurum uzmanı olarak bunu bilmem veya bu gibi durumlarla fiiliyatta karşılaşmış olmam tabii ki sürpriz değildir). Hal böyleyken benzer durumlarda EUIPO Temyiz Kurulunun olabilecek en katı yorumu benimsemesi, aynı görüşü paylaşmayan benim için sürpriz olmuştur. Türkiye’deki benzer tartışmalara da referans teşkil edebilecek karar hakkında okurların görüşlerini de merak ediyorum.
Hippi stilinde renklendirilmiş ya da canlı renklerde küçük bir minibüsle kamp yapmaya gideceksiniz desek, gözünüzde nasıl bir minibüs canlanır? Bir de Jonathon Dyton’un yönettiği 2006 yapımı “Little Miss Sunshine” filmini izlemiş olanlarınız varsa, küçük Olive’i güzellik yarışmasına yetiştirmeye çalışan ailesinin, yolculuk boyunca işini hiç de kolaylaştırmayan sarı minibüsü de hayal etmiş olabilirsiniz elbette. Markasını bile söylemeye gerek kalmadan benim gözümün önüne tek bir araç geliyor. Evet Volkswagen’in (“VW”) ikonik, sevimli minibüsü Bulli’den bahsediyoruz.
Wikipedia’daki tarihçesine bakılırsa, VW’nin Hollandalı ithalatçısı Ben Pon, 1946 yılında Wolfsburg’daki VW fabrikasını gezerken birkaç VW çalışanının ağır parçaları bir üretim binasından diğerine taşımakta kullanmak amacıyla geliştirdiği Plattenwagen adlı araçtan ilham alarak; motoru arkada yer alan, önden çekişli ve kutu şeklinde gövdesi olan bir araç taslağı çizer. Volkswagen Genel Müdürü Heinrich Nordhoff tarafından 19 Mayıs 1949 tarihinde bu taslağın üretime geçmesi onaylanır ve güçlü görünümüne atfen Almancada “güçlü” anlamı taşıyan “Bulli” takma adı araç piyasaya sunulur.[1] Bulli, günümüzde VW’nin Transporter markası ile ürettiği minibüslerinin atasıdır diyebiliriz.
Bu yazımızın konusu ise, elbette Bulli’nin sujesi olduğu bir marka uyuşmazlığına ilişkin. Bulli bu defa ikonik görünümü ile Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) nezdinde bir üç boyutlu marka olarak karşımıza çıkıyor. Üç boyutlu marka tesciline dayanarak yapılan itirazlar için önemli bir kılavuz olacak bu kararın detayları ise şöyle:
VW, aşağıdaki üç boyutlu marka tescillerinin (“İtiraza Dayanak Markalar”) sahibidir:
(10 511 591 numaralı AB markası, 12 ve 39. sınıflarda),
(922 784 numaralı uluslararası marka tescili, 12 ve 39. sınıflarda).
Flipper/Pinball Factory GMBH şirketi ise EUIPO nezdinde 18 129 758 başvuru numaralı aşağıdaki markanın 11, 12, 20, 21 ve 39. sınıflarda tescili için başvurmuştur.
VW, söz konusu Cultcamper marka başvurusuna, başvuru kapsamındaki tüm mal ve hizmetleri kapsayacak şekilde itiraz etmiştir.
EUIPO İtiraz Birimi Kararı – 1.2.2021 Tarihli B 3 107 886 Sayılı İtirazın Reddi Kararı:
EUIPO İtiraz Birimi (“İtiraz Birimi”), itirazı kapsamlı bir şekilde inceler ve önemli değerlendirmeler ortaya koyar. İtiraz Birimi, bu detaylı değerlendirmeye rağmen, markalarda ortak yer alan şekillerin benzerliğini ve Bulli’nin ayırt ediciliğini yeterli görmez ve Cultcamper markasına yapılan itirazı reddeder.
İtiraz Birimi değerlendirme ve gerekçelerini şöyle özetleyebiliriz:
Öncelikle İtiraza Dayanak Markalar ile Cultcamper arasındaki mal ve hizmet benzerliği değerlendirilmiş ve burada mal ve hizmetlerin aynı/benzer olduğu konusunda tereddüt edilmemiştir.
İtiraz Birimi’ne göre ilgili tüketicinin dikkat düzeyi araçların ve özellikle karavanların fiyatları göz önüne alındığında, daha ucuz satın alımlara göre daha fazla dikkat gerektirebilecektir. Tüketici, fiyat, tüketim, sigorta maliyetleri, kişisel ihtiyaçlar ve hatta prestij gibi tüm ilgili faktörleri dikkate alarak daha bilgili olacaktır (22/03/2011, T 486/07, CA, EU:T:2011: 104, § 27-38; 21/03/2012, T 63/09, Swift GTi, EU:T:2012:137, § 39-42). Aynı durum bu tür araçların kiralanması için de geçerli olacaktır.
Görsel olarak işaretler, yuvarlak ön farlar, V şeklinde bir kaput ve bölünmüş bir ön cam ile bir aracın ön perspektifinde çakışmaktadır. Markalar, “Cultcamper” sözlü ögesi ve önceki markalarda karşılığı olmayan itiraz edilen markanın stilizasyonu açısından farklılık göstermektedir. Bu nedenle, işaretler en fazla düşük derecede benzerdir.
İşitsel olarak, tamamen görsel ögelerden işaretler işitsel bir değerlendirmeye tabi değildir. İşaretlerden biri tamamen görsel ögelerden ibaret olduğu için işitsel olarak karşılaştırmak mümkün değildir.
Kavramsal olarak işaretler, en fazla bir karavan veya otobüsün ön perspektifi yönünden ilişkilendirilebilir. Bu da en azından İngilizce konuşan halk için, itiraz edilen markanın sözlü ögesinin anlamı ile güçlendirilecektir. Ancak, yukarıda belirtildiği gibi belirli mal ve hizmetlerle ilgili olarak her bir unsurun ayırt edici karakteri dikkate alındığında, ortalamadan fazla bir kavramsal benzerlik derecesinden söz edilemeyecektir.
Kavramsal olarak işaretler, söz konusu her bir mal ve hizmetle ilgili olarak işaretlerin yapıldığı unsurların ayırt edici karakterine bağlı olarak, ortalama bir dereceden daha fazla benzer değildir.
Neticeten EUIPO İtiraz Birimi, tüketicilerin 12. ve 39. sınıflardaki mal ve hizmetler yönünden daha yüksek bir dikkat seviyesine sahip olmasını muhtemel görerek, markalar arasındaki benzer ögelerin kamuoyu nezdinde karıştırılma ihtimaline yol açacak yeterli olmadığını, İtiraz Edilen Marka ile İtiraza Dayanak Markalar arasındaki şekil unsuruna ilişkin benzerliğin ise, İtiraz Edilen Marka’daki ek sözlü unsuru olan “Cultcamper” kelimesiyle bastırıldığına kanaat ederek, itirazı reddetmiştir.
EUIPO- Temyiz Kurulu 15.12.2021 tarihli R 609/2021-2 Sayılı Kararı : İtirazın Kabulü ve Bulli’nin Zaferi:
VW, itiraz aşamasındaki bu kararı EUIPO Temyiz Kurulu’na (“Kurul”) taşımıştır. Kurul, 15.12.2021 tarihli kararı ile çok daha isabetli bir değerlendirme ile markalar arasında karıştırılma ihtimali olduğuna karar vermiş ve Cultcamper markasının tüm mal ve hizmetler yönünden reddine karar vermiştir.
Kurul’un itiraza ilişkin değerlendirmeleri şöyledir:
İtiraz Birimi kararında da tespit edildiği üzere, karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde dikkate alınacak olan ilgili kamuoyu, AB’ye üye devletlerde bulunan tüketicilerdir ve benzer ilgili tüketici kesiminin söz konusu mal ve hizmetler yönünden ortalama ile yüksek seviye arasında değişkenlik gösteren bir dikkat seviyesine sahip olduğu kabul edilmelidir (özellikle araçlar için).
Taraflar, kararda yapılan mal ve hizmet karşılaştırmasına itiraz etmemişlerdir. Aynı şekilde, Kurul da kararda yapılan bu karşılaştırmadan sapmak için herhangi bir karşı argüman tespit edememiştir. İtiraz edilen markanın kapsadığı mal ve hizmetlerin bir kısmı önceki markaların kapsadığı mal ve hizmetlerle birebir aynı, bazıları ise benzerdir.
Önceki üç boyutlu işaretler, beş farklı perspektiften bir karavan veya otobüsü tasvir etmektedir. Kararda, “bireysel olarak ele alınan bu beş perspektifin, araçlar ve araç kiralama ile ilgili olarak en fazla çok düşük bir dereceye kadar ayırt edici” olduğuna karar verilmiştir. Ancak, ilk olarak, bu beş perspektif bireysel olarak değerlendirilmemelidir zira bunlar, aynı nesneyi farklı açılardan temsil etmektedir. İkinci olarak, kararda bu “perspektiflerin” neden araçlar ve araç kiralama ile ilgili olarak en fazla çok düşük derecede ayırt edici olacağına dair tek bir neden sunulmamıştır. Önceki 3 boyutlu markaların kararda belirtildiği gibi “bir karavan veya otobüsün gerçekçi bir tasviri” olması gerçeği, işaretin en fazla çok düşük derecede ayırt edici olduğu şeklinde değerlendirmek için yetersizdir. Bir karavan – minibüsü tasvir eden bir 3 boyutlu işaret, ilgili sektörün normlarından ve geleneklerinden önemli ölçüde ayrılmıyorsa, ayırt edici karakterden yoksun olarak kabul edilmelidir.
Önceki üç boyutlu markalar ayırt edicidir, çünkü minibüsün ön kısmı, bölünmüş bir ön cam ve her iki yandaki dairesel farlarla kaput üzerindeki kavisli V şekli ile karakterize edilmiştir.
“Cultcamper” ifadesi, İngilizce konuşan halk tarafından “cult” ve “camper” kelimelerinin birleşimi olarak, yani büyük ölçüde beğenilen veya trend olarak kabul edilen bir karavan olarak algılanacaktır. Böyle övücü bir ifade, araçlar ve araç kiralama açısından, İngilizce konuşan halk için ayırt edicilikten yoksundur ve itiraz edilen kararda da görüldüğü gibi, kamp malzemeleriyle ilgili olarak ise düşük derecede bir ayırt ediciliğe sahiptir.
İtiraz edilen markadaki şekil ve kelime unsurları baskınlık yönünden eşdeğerdir. Dolayısıyla, önceki üç boyutlu markaların önden görünümü, itiraz edilen markanın şekil unsurunda neredeyse birebir aynı şekilde kullanılmıştır. Farklı unsurlar ise, pek göze çarpmayan küçük bir barış sembolünde ve itiraz edilen markanın renginde yatmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken, tüketicinin yalnızca nadir durumlarda iki farklı marka arasında direkt olarak bir karşılaştırma yapabildiği, bundan ziyade genellikle söz konusu karşılaştırmayı akıllarında kalan kusurlu imgeler aracılığıyla yaptıklarıdır. Bu sebeple, markalar arasındaki görsel benzerlik kararda ortaya konulduğu üzere “en fazla düşük derecede” değildir.
Markalardan biri tamamen görsel ögelerden oluştuğundan işitsel benzerlik değerlendirilmesi yapılamamaktadır.
Kavramsal olarak, kararda da ortaya konulduğu üzere, işaretler ortalama düzeyde benzerdir. Nitekim, her iki markada da bir karavan – minibüsün tasviri ortak kavramsal unsurdur.
Neticede, Kurul, İtiraza Dayanak Markalar’ın ortalama düzeydeki ayırt edici karakterini, İtiraz Edilen Marka şekil ve kelime unsurların baskınlık yönünden eşdeğerliğini, işaretlerin görsel ve kavramsal benzerliğini, mal ve hizmetlerin benzerliğini göz önünde bulundurarak karıştırılma ihtimalinin varlığına kanaat getirmiştir. Kurul’a göre İtiraz Edilen Marka ile karşı karşıya kalan AB’de yaşayan ve İngilizce konuşan ilgili kamuoyu, İtiraz Edilen Marka’yı İtiraza Dayanak Markalar’ın başka bir versiyonu olarak algılayacaktır. Bize göre de Kurul’un değerlendirmesi son derece haklı ve isabetlidir.
Kurul Kararı üç boyutlu şekil markalarının ayırt edicilik değerlendirmesi kriterleri açısından önemli bir kılavuz teşkil ediyor ve üç boyutlu marka tescil sahipleri açısından kesinlikle sevindirici bir gelişme. Üç boyutlu markalar her zaman geleneksel olmayan marka koruması anlamında popülerliğini koruyan bir konu. Bulli kadar ikonik ve zihinde kolay canlanan bir aracın görünümüne ilişkin üç boyutlu markanın bile rakipleri karşısındaki mücadelesinde zorlandığını görüyoruz. Dolayısıyla üç boyutlu bir markanın ayırt edicilik sorgusundan başarıyla geçmesinin ve üç boyutlu markalara dayanan itirazların kazanılmasının dünyanın hiçbir yerinde çok da kolay olmadığını söylemek mümkün.
Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) İtiraz Birimi, 14 Ocak 2022 tarih ve B 3 133 780 sayılı kararında, LV ve NL Loves Vittorio ibareli markaların şekil unsurlarının benzerliğini değerlendirmiş ve aralarında karıştırılma ihtimali olup olmadığını incelemiştir. Sonuç olaraksa, bu satırların yazarının katılmadığı bir karar vererek, Louis Vuitton Malletier’in itirazını reddetmiştir.
Uyuşmazlığı özetlersek, itiraz sahibi Louis Vuitton Malletier 2 Kasım 2020 tarihinde 25. sınıfta yer alan giysi türündeki ürünler ile 26. sınıfta yer alan tekstil ve dikiş ürünleri ile saç aksesuarları gibi malları kapsayan aşağıdaki markanın tescili talebinin tüm mallar bakımından reddedilmesi istemli itirazını EUIPO’ya sunmuştur:
İtiraz sahibinin itirazına dayanak olarak gösterdiği şekil markası ise aşağıdaki gibidir:
İtiraza dayanak iki aynı işaretli şekil markasından biri 15 628 sayılı AB markası olup 25. sınıfta giysi türündeki ürünleri içerirken, diğeri ise AB’yi seçerek yapılmış 1 127 687 sayılı uluslararası başvurudur ve bu marka da 26. sınıfta tekstil ve dikiş ürünleri ile saç ve kıyafet aksesuarları dahil olmak üzere bu sınıftaki birçok ürünü içermektedir.
İtiraz Birimi, işaretler kapsamındaki malların bazılarının aynı, bazılarının ise benzer olduğunu belirtmiş olup usul ekonomisi gerekçesiyle hepsini tek tek karşılaştırmamış, tümünün aynı olduğu kabulüyle incelemesini gerçekleştirmiştir.
İşaretlerin benzerliği incelemesinde görsel, işitsel ve kavramsal benzerliklerin bütünsel değerlendirmesinin yapılması gerektiği, işaretlerin ayırt edici ve baskın unsurlarının değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. İşaretlerdeki ortak unsurların tanımlayıcı, imalı veya başka türlü zayıf olup olmadığı ile bu ortak unsurların mal ve hizmetlerin ticari kökenini işaret etme kapasitelerinin ne kadar olduğunun da değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapılmıştır.
Önceki marka olan itiraz sahibi markalarının ‘LV’ veya ‘VL’ olarak ilgili toplum için söz konusu ürünler bakımından özel bir anlam ifade etmediği, bu sebeple de ayırt edici olduğu sonucuna varılmış, her ne kadar stilize şekilde yazılmış olsa da harflerin rahatça anlaşılabilir olduğu belirtilmiştir.
Uyuşmazlık konusu işaretin logo kısmının ise ‘NL’ veya ‘LN’ harflerinden oluştuğu, bunun da ilgili toplum için söz konusu ürünler bakımından özel bir anlamı olmaması nedeniyle ayırt edici olduğu ve yine stilize yazılsa da rahatça anlaşılabilir olduğu belirtilmiştir. Bu iki harfin altında daha küçük şekilde büyük harflerle stilize olmayan biçimde yazılmış ‘LOVES VITTORIO’ ibaresini incelediğinde ise İtiraz Birimi, LOVE kelimesinin tüm üye ülkelerde anlaşılabilir, uluslararası olarak yaygın kullanılan basit bir İngilizce kelime olduğu kanaatindedir. Her ne kadar genelde olumlu bir anlam vermek için kullanılsa da ürünleri tanımlıyor olmadığı için bu ibarenin de bir erkek ismi olan VITTORIO gibi ayırt edici olduğu kanaatine varılmıştır. Burada ibarenin, NL LOVES VITTORIO yani NL baş harflerine sahip birinin Vittorio isimli birini seviyor olduğu anlamının çıkacağı sonucuna varılmıştır.
İtiraz Birimi ayrıca işaretlerin uzunluğunun aralarındaki farklılığa etki ettiği kanaatindedir. Bir işaret ne kadar kısaysa toplumun o işaretin tüm münhasır unsurlarını o kadar kolay algılayabileceği belirtilmiştir. Bu sebeple de kısa işaretlerde küçük farklılıkların çoğu zaman farklı genel izlenime yol açması söz konusudur. Bunun aksine, uzun markalarda ise toplum farklılıkların daha az farkındadır. Bu sebeple de Birim, somut olayda kısa işaretten oluşan önceki markaların uyuşmazlık konusu marka ile kolay bir şekilde ayırt edilebileceği düşüncesindedir.
Görsel benzerlik incelemesinde, işaretlerin sadece L harfini ortak içerdiği, kısmen de iki harfin stilinde özdeş olduğu, fakat kalan diğer tüm unsurlarda farklılaştığı ortaya konulmuştur. Stilize harflerin tüketicilerin harfleri oldukları gibi algılamasını engellemeyeceği, bunu sadece kelimelerin dekoratif tasviri olarak algılayacakları belirtilmiştir. Bu sebeplerle de işaretlerin görsel olarak çok düşük benzerlik taşıdığı sonucuna varılmıştır. Aynı şekilde, işitsel olarak da benzerlik çok düşük görülmüştür. Kavramsal olarak ise benzerlik bulunmamıştır.
Bütünsel değerlendirmede, uyuşmazlık konusu işarette yer alan ek kelimelerin karıştırılma ihtimalini önlediği değerlendirmesinde bulunulmuştur. Sadece benzer stilin kullanılmış olması farklı unsurların da varlığı gözetildiğinde ilgili toplumun ürünlerin aynı ya da ekonomik olarak bağlantılı işletmelerden kaynaklandığı düşüncesine kapılması için yeterli görülmemiştir. Hatta, tüketicilerin söz konusu kelimelerin bu hayali stilleri ile karşılaştıklarında genel bilgi düzeyleri ve sektördeki önceki tecrübeleri doğrultusunda o ibareyi en kolay nasıl söyleyeceklerse o şekilde algıladıkları, somut olayda logoların ilgili toplum tarafından derhal LV veya VL (önceki marka) ile NL veya LN (uyuşmazlık konusu işaret) olarak stillerinin ötesinde algılanacakları açıklanmıştır. Birime göre toplum, stilize kelimelere alışkındır. Yine, önceki işaretin kısa işaret olduğu ve sonraki uzun işaretle sadece tek bir harf ortaklığı olduğu da karıştırılma ihtimalinin yeterli bulunmadığı noktasında vurgulanmıştır.
Kısacası, her ne kadar işaretler kapsamındaki mallar birebir aynı kabul edilmiş olsa da karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Dikkat çekmek gereken önemli bir nokta da Louis Vuitton Malletier’in tanınmışlık gerekçesine de dayanmış olsa da herhangi bir delil sunmamış olması ve tanınmışlığa dayalı iddialarının delil eksikliğinden reddedilmesidir. Esasında uygulamada birçok tanınmış markaya dair karşılaşılabilen bu tutum itirazın sonucunda oldukça etkili olabilen ve itiraz sahipleri veya vekillerince yapılan önemli bir hatadır. Markanın tanınmışlığı delil sunulmaksızın bir etki yaratmamaktadır, itiraz sahipleri markanın tanınmışlığına güvenip ofislerin bunu kendiliğinden ele alacaklarını ya da kabul edeceklerini düşünmemelidir. Her ne kadar birçok kişi tarafından derhal algılanabilen, gerçekten tanınmış markalar söz konusu olsa da EUIPO ve diğer fikri mülkiyet ofisleri tanınmışlık iddialarını yeterli somut delil olmadan kabul etmemekte ve hatta incelememektedir. Bu sebeple de logonun tanınmışlığıyla ilgili olarak haksız yarar sağlama, markanın ayırt ediciliğinin veya itibarının zarar görmesi gibi sebeplerin ortaya konmasıyla itiraz kabul edilebilecekken tanınan zaman diliminde hiçbir delil sunulmaması ve dolayısıyla tanınmışlık iddiasının gerekçelendirilmemesi nedeniyle reddedilmiştir. Kanaatimizce LV markasının tanınmışlığına dair yeterli delil sunulmuş olsaydı, senelerdir kıyafet ve ayakkabı gibi ilgili ürünlerde logonun yoğun olarak kullanıldığına şüphe olmadığından İtiraz Birimi AB Marka Tüzüğü 8/5 maddesi kapsamında tanınmış marka koruması kapsamında itirazı kabul edilebilirdi.
Her halükârda yine kanaatimizce LV harflerinin iç içe geçmiş şekli ile uyuşmazlık konusu markada öne çıkan LN harflerinin iç içe geçmiş hali çok benzemektedir. Malların da birebir aynı olmasından dolayı karşılıklı bağımlılık ilkesi de gözetilerek işaretlerin benzerliği az bulunsa da karıştırılma ihtimali bulunduğunu düşünmekteyiz. Sırf sonuna iki kelime eklendi diye işaretlerin tamamen farklılaştığını düşünmek birçok açıdan hatalı sonuçlar doğurabilir. Zira ilgili toplum, özellikle de LOVES VITTORIO ibaresinin baş harflerinin de LV olduğu ve logoların aynı stile sahip olduğu, uyuşmazlık konusu markada ilk bakışta logonun göze çarptığı ve N harfinin yazılışının burada V harfine oldukça benzediği de gözetildiğinde iki işaret arasında gerçekten açık bir farklılığı ve farklı kaynaklardan geldiklerini derhal algılayabilecek bir durumda olmayabilecektir. Ayrıca, bizce LV ibareli logoyu içeren birçok Louis Vuitton Malletier markasının gerek tek başına gerekse başka şekillerle en azından 90’lardan beri tescilli olduğu göz önüne alındığında uyuşmazlık konusu markanın seri marka niteliğinde algılanabileceği iddiası ve değerlendirmesi de yapılabilirdi.
Sonuç olarak, bir marka ne kadar tanınmış olsa da fikri mülkiyet ofisi önüne bu tanınmışlığı ortaya koyacak yeterli somut delil getirilmemişse tanınmışlık iddiaları reddedilecektir. Bu nedenle de her ne kadar marka çok tanınmış olsa da itirazla birlikte bu hususu ortaya koyan yeterli delili sunmak çok önemlidir. Bu delillerle uyuşmazlık konusu markanın önceki markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlayacağı, ayırt ediciliğini ve itibarını zedeleyebileceği ortaya konulmalıdır. Bunun yanı sıra, kısa işaretlerde her ne kadar ortak kısa unsur çok benzer olsa dahi sonraki işarete eklenmiş olan diğer unsurlar belli ki işaretleri farklılaştırmak için yeterli görülmektedir. Bu durum kanaatimizce zaman zaman kötüye kullanılmaya açıktır, özellikle de tanınmış bir marka söz konusu olduğunda ve bu husus itiraz sahibi tarafından kanıtlanamadığında sonraki markanın tescili halinde tüketiciler nezdinde karıştırılma ihtimali doğabilecek ve önceki markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlanıp, markanın ayırt ediciliği veya itibarı zedelenebilecektir. Bu aşamada Louis Vuitton Malletier büyük ihtimalle bu kararı EUIPO Temyiz Kurulu’na taşıyacaktır, oradan ne karar çıkacağını zamanı gelince hep birlikte göreceğiz.
Günümüzde çeşitli sebeplerle meydana gelen göç artışı ile birlikte aynı coğrafi bölge sınırları içerisinde farklı dilleri konuşan ve farklı etnik kökenden gelen pek çok insan bir arada yaşamaya başlamıştır. Bu durum günlük hayatta aynı bölgede farklı dillerin ve alfabelerin kullanılmasına sebep olmaktadır. Markalar arasında karıştırılma ihtimali değerlendirilmesinde ilgili bölgede yalnızca bir kesim tarafından kullanılan/bilinen diller ne ölçüde dikkate alınmalıdır? Farklı alfabeler kullanılarak oluşturulan markalar arasında karıştırılma ihtimali mevcut mudur? Bu soruların yanıtları EUIPO Temyiz Kurulu’nun 22/02/2021 tarihli R 599/2019-1 sayılı kararında incelenmiştir.
KYIVSKYI BKK firması, “Kiev Cake” kelime markasının 30. sınıftaki ürünler üzerinde tescili için başvuru yapmış olup, başvuru re’sen inceleme aşamasında Topluluk Marka Tüzüğü’nün 7/1(b) ve 7/2 maddesi uyarınca ayırt edici görülmeyerek kısmen reddedilmiş ve başvurunun 30. sınıfta “Tahıl çubukları; Yüksek proteinli tahıl çubukları; Un; Ekmek ruloları; çörekler; Gofretler; Un bazlı köfteler; Yulaf gevreği; Kurabiye; Çikolata kaplı fındık; Muhallebi; Macunlar için Fermentler; Tahıl bazlı atıştırmalık yiyecekler; karamel (şeker); Krakerler; Mısır gevreği; Makaronlar (hamur işi); Badem ezmesi; Tatlı musları (şekerleme); çikolatalı mus; müsli; nane tatlıları; Pastiller (şekerleme); Kabartma tozu; Cipsler (tahıl ürünleri); Fondanlar (şekerleme); Pralinler; Zencefilli çörek; Pirinç kekleri; Şekerlemeler; peksimet; Galeta unu; Petit-beurre bisküvileri; Meyveli jöleler (şekerleme); Helva; Ekmek; Şeker; Çikolata.” ürünleri için ilanına karar verilmiştir.
Dochirnie pidpryiemstvo “Kondyterska korporatsiia “Roshen” firması EUIPO nezdinde 30. sınıfta “Pastalar” üzerinde tescilli 16 390 023 sayılı markasına dayalı olarak Topluluk Marka Tüzüğü’nün 8/5 tanınmışlık ve 8/1 karıştırılma ihtimali maddelerine dayanarak markanın yayınına tüm ürünler bakımından itiraz etmiştir. Kiril alfabesiyle yazılı kelime unsurunun Latin harflerine göre harf çevirisi ‘KYIVSKYI TORT’ tur ve ‘Kiev Pastası’ (Cake from Kiev) anlamına gelmektedir.
İtiraz birimi, markalar arasında karıştırılma ihtimali olmadığı ve itiraza dayanak markanın tanınmışlığı ispatlanamadığı gerekçeleri ile itirazı reddetmiştir. İtiraz sahibi, EUIPO Temyiz Kurulu nezdinde karara itiraz ederek itiraza konu markanın kısmen reddini talep etmiştir.
Bu sırada EUIPO Temyiz Kurulu, Topluluk Marka Tüzüğü’nün 7. Maddesinde yer alan mutlak ret nedenleri bakımından incelenmesi için dosyayı geri göndermiş ve yeniden yapılan inceleme neticesinde başvuru, yayına çıkan ürünlerin bir kısmı bakımından da ayırt edici görülmeyerek kısmen reddedilmiştir. İşbu ret kararı sonrasında başvurunun kapsamında 30. sınıfta “Un; Yulaf gevreği; Çikolata kaplı fındık; Macunlar için Fermentler; Krakerler; Mısır gevreği; müsli; nane tatlıları; Kabartma tozu; Cipsler (tahıl ürünleri); Pirinç kekleri; peksimet; Galeta unu; Petibör bisküvileri; Meyveli jöleler (şekerleme); Ekmek” ürünleri bırakılmıştır. İtiraz sahibi bu ürünler için itirazının devam ettiğini bildirmiştir.
Temyiz Kurulu özetle aşağıdaki gerekçeler ile markalar arasında başvuru kapsamında bulunan tüm mallar bakımından karıştırılma ihtimali bulunduğuna karar vermiş ve itirazı kabul etmiştir:
İtiraza dayanak gösterilen markadaki ‘Kestane Yaprakları’ şekli; ya Kiev şehrinin sembolü, ya bu marka altında satışa sunulan pasta içinde yer alan kestane ürününe işaret eden bir unsur, ya da basitçe dekoratif bir unsur olarak algılanacaktır ve bu çerçevede ayırt ediciliği zayıftır.
İtiraza dayanak markanın Kiril Alfabesi ile yazılan kelime unsurunun Ukraynaca karşılığı ‘KYIVSKYI TORT’tur ve ‘Kiev Pastası’ veya ‘Kiev’den Pasta’ (Cake from Kiev) anlamına gelmektedir. Kiril alfabesi; (i) Ukrayna veya Rusya’dan Avrupa Birliği’ne göç etmiş halk tarafından, (ii) Baltık Üye Devletleri’nde Rusça’yı çok iyi bilen halk tarafından (Rusça ‘Київський’ ibaresi ile hemen hemen aynı olduğundan), (iii) Orta ve Doğu Avrupa’da okullarda Rusça’nın öğretildiği ve nüfusun bir kısmının hala bazı temel Rus dili bilgisine olduğu bölgelerde, (iv) Bulgarca konuşan halk tarafından okunabilir ve bu kesim ‘KYIVSKYI TORT’ ibaresinin ‘Kiev Pastası’ veya ‘Kiev’den Pasta’ (Cake from Kiev) anlamına geldiğini de anlayacaktır. Bu kapsamda Avrupa Birliği’ndeki tüketicilerin büyük çoğunluğu Kiril Alfabesini bilmese ve itiraza dayanak markanın anlamını anlamasa bile anlayacak bir kesim vardır.
İtiraza konu “Kiev Cake” markası ise İngilizcede ‘Kiev Pastası’ anlamına gelmektedir. İngilizce ve Rusça, Avrupa Birliği’nde yaygın olarak konuşulan ve anlaşılan dillerdir. Dolayısıyla ilgili bölgede her iki dilde temel kavramları bilen kişiler iki markayı da algılayabilecektir. Halkın en azından bir kesimi için her iki ibarenin algılanabileceği dikkate alınarak itiraz, bu kesim bakımından incelenmiştir.
Markalar görsel olarak benzer değildir. Markalar arasındaki işitsel benzerlik düzeyi düşüktür. Ancak itiraza konu marka, halkın incelemeye konu kesimi tarafından itiraza dayanak markasının AB pazarına girmek için oluşturduğu İngilizce tercümesi olarak algılanacak ve aynı kavramlara işaret ettiği düşünülecektir. Dolayısıyla markalar arasında kavramsal benzerlik mevcuttur. Markalar arasındaki kavramsal benzerlik, işitsel ve görsel farklılıkları dengeler.
Markaların kapsamındaki ürünler benzerdir.
İtiraza dayanak marka ‘pastalar’ bakımından Ukrayna ve Rusya’da tanınmıştır ve bunun sonucu olarak Avrupa Birliği’nde yaşayan Rus ve Ukrayna halkı arasında yüksek derecede tanınırlığa sahiptir. İtiraza dayanak markanın tanınmışlığı ve ayırt edici gücünün yüksekliği markalar arasındaki karıştırılma ihtimalini kuvvetlendirmektedir.
Görüldüğü üzere karıştırılma ihtimalinin tespitinde ilgili tüketici kitlesi belirlenirken o bölgeye göç eden halkın bildiği dil, okuyabildiği alfabe, ilgili dilin bazı okullarda öğretilmesi, kullanılan dilin farklı dillerdeki karşılıklarının benzerliği gibi pek çok kriterin bir arada değerlendirildiği ve halkın yalnızca bir kesimi tarafından dahi söz konusu dilin algılanmasının yeterli olduğu görülmektedir.
Ülkemizde ise İngilizce gibi yaygın bilinen dillerin markalar arası benzerlik incelemesinde dikkate alınması gerektiği kabul edilmektedir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi uygulamasında, markanın ilgili olduğu mal ve hizmet sektöründe Türkiye’de yaygın olarak bilinen bir dil (sözgelimi İngilizce) ve Türkiye’de de belli bir ölçüde bilinen, tanınan bir marka söz konusu olduğu taktirde bu dildeki bir sözcüğün Türkçe karşılığının karıştırma ihtimaline yol açması mümkündür.[1] Ancak İngilizce dışındaki diller ve Latin alfabesi dışındaki alfabeler kullanılarak oluşturulan markaların benzerlik incelemesinde dikkate alınacak kriterler bakımından yeknesaklaşmış bir uygulama bulunmamaktadır. Genel olarak Latin alfabesi dışında bir alfabe kullanılarak oluşturulan markalarda (Arap alfabesi ve Çin alfabesi gibi) markanın Türkiye’de belli düzeyde bilinirliğe sahip olması şartı ile bunların Türkçe karşılıklarının karıştırılma ihtimaline yol açabileceği düşünülmektedir. Buna ilişkin olarak Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2021 yılında yayınlanan Marka İnceleme Kılavuzu’nda da “Çin alfabesi, Kiril alfabesi, Arap alfabesi gibi Latin alfabesi harflerinden oluşmayan markaların da birer kelime markası olarak değerlendirmeye tabi tutulması gerekir. Buna göre, eğer bu alfabelerde yazılmış olan kelimelerin Türkiye’de çekişme konusu mal ve/veya hizmet bakımından ilgili kesimde belli bir derecede bilinirliği var ise bu kelimelerin doğru telaffuzları ile anlamları üzerinden işitsel ve kavramsal değerlendirme yapılabilecektir.” açıklamalarına yer verilmiştir. Ayrıca Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme Değerlendirme Kurulu, ve markalarına dayanılarak görselli marka başvurusuna yapılan itiraza ilişkin 2018-M-311 sayılı kararında da “…Her ne kadar başvuru konusu marka tuğra biçiminde stilize olarak tertip edilmiş olsa da,Türkiye’deki Arapça bilen/Arap harflerini okuyabilen tüketiciler markayı “ayman mahrouseh” biçiminde okuyabilecektir. İtiraz gerekçesi markalarda Arap harfleriyle yazılmış “mahrouseh” ibaresi ana/asli ayırt edici unsur durumundadır.“ denilerek Türkiye’deki Arapça bilen/okuyabilen kesimin markayı benzer şekilde telaffuz edebileceğini ve bunun karıştırılma ihtimaline yol açabileceğini kabul etmiştir. Bu bilgiler ışığında ülkemizde gün geçtikte artan göç dalgası ile birlikte ilgili tüketici kesiminin sahip olduğu niteliklerin değişmesi muhtemel görünmektedir ve karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde pek çok farklı kriterin dikkate alınması gerekebilecektir.
Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) İkinci Temyiz Kurulu, 9 Aralık 2021 tarih ve R 848/2021-2 sayılı kararında, LVV ve LAV ibareli kısa markaların benzerliğini değerlendirmiş ve aralarında karıştırılma ihtimali olup olmadığını incelemiştir. Söz konusu karara şu linkten ulaşabilirsiniz.
Uyuşmazlığı özetlersek, marka başvuru sahibi 6 Aralık 2019 tarihinde aşağıdaki şekil markasının 21.sınıfta çanak çömlek; ayakkabı çekecekleri; temizlik bezleri; kürdanlar; ayakkabı kalıpları; şarap tadım pipetleri; ayakkabılar için fırçalar; fırçalar; cam şişeler [kaplar]; şişeler; ev veya mutfak kullanımı için kaplar; ev amaçlı seramikler; içme kapları; yemekler için termal yalıtımlı kaplar; kozmetik aletleri için tescilini istemiştir:
İtiraz sahibi, tüm mallar bakımından aşağıdaki markalarına dayanarak itiraz etmiştir:
2017 yılında tescil edilmiş ve 21.sınıfta ev veya mutfak alet ve kapları; tarak ve süngerler; fırçalar (boya fırçaları hariç); fırça yapma malzemeleri; çelik yünü; işlenmemiş veya yarı işlenmiş cam (inşaat için olanlar hariç); diğer sınıflara dahil olmayan züccaciye, porselen ve toprak işi; bulaşıklar, kavanozlar, kurabiye kavanozları, bardaklar, kupalar, tepsiler, yumurta tutacakları, kahve kupaları, sos tavaları, karaflar, kek kalıpları, çaydanlıklar, cam ve porselenden yapılmış yemek takımı (bıçaklar, çatallar ve kaşıklar dışında), özellikle kaseler, kupalar, tabaklar, tuzluk ve biberlik, sos kapları, sürahi ve vazolar; cam ve porselenden heykelcikler, heykeller ve sanat eserlerini içeren AB şekil markası ile,
2013 yılında tescil edilmiş ve 21.sınıfta ev veya mutfak alet ve kapları; tarak ve süngerler; fırçalar (boya fırçaları hariç); fırça yapma malzemeleri; temizlik amaçlı gereçler; çelik yünü; işlenmemiş veya yarı işlenmiş cam (inşaat için olanlar hariç); diğer sınıflara dahil olmayan züccaciye, porselen ve toprak işi; bulaşıklar, kavanozlar, kurabiye kavanozları, bardaklar, kupalar, tepsiler, yumurta tutacakları, kahve kupaları, sos tavaları, karaflar, kek kalıpları, çaydanlıklar, cam ve porselenden yapılmış yemek takımı (bıçaklar, çatallar ve kaşıklar dışında), özellikle kaseler, kupalar, tabaklar, tuzluk ve biberlik, sos kapları, sürahi ve vazolar; cam ve porselenden heykelcikler, heykeller ve sanat eserlerini içeren AB şekil markası.
İtiraz Birimi, 17 Mart 2021 tarihli kararıyla, her ne kadar malları aynı kabul etse de itirazı tamamen reddetmiştir. İşaretler 3 harften oluştuğu için kısa marka olarak nitelendirilmiş ve marka ne kadar kısaysa toplumun da markanın tüm münferit unsurlarını o kadar kolay ayırt edebileceği belirtilmiştir. Bu anlamda görsel benzerlik ortalamanın altında olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, önceki markanın bir kelime olarak algılanacağı, sonrakinin ise bir kısaltma olduğunun düşünüleceği de belirtilmiştir. Zaten, biraz da bu nedenle, işaretler arasında işitsel olarak da benzerlik düşük bulunmuştur (biri LAV veya LAEV gibi tek hecede, diğeri L-V-V olarak ilgili dile bağlı şekilde harf harf okunacaktır). Bu nedenle de Birim tarafından, somut olayda olduğu gibi kısa işaretlerde küçük farklılıkların farklı bir genel izlenime yol açabileceği öne sürülmüştür. Bundan hareketle de uzun markalarda toplum, farklılıkların daha az farkında olacaktır. Burada ayrıca önemle belirtilmelidir ki İtiraz Birimi, “Lav” ibareli diğer önceki markayla yaptığı karşılaştırmada ise daha da az benzerliğin olduğunu, zira bu önceki işaretin küçük harfler içermesinin farklılıkları artırdığını, çünkü ortada yer alan büyük V’nin büyük A ile az da olsa benzerlik taşımasına rağmen bunun küçük a için geçerli olmadığını ve görsel olarak farklılık yarattığını öne sürmüştür. Sonuç itibariyle uyuşmazlık konusu başvuru ile önceki markalar arasında İtiraz Birimi tarafından karıştırılma ihtimali bulunmamıştır.
İtiraz sahibi, markaların oluştuğu üç harften ikisi olan L ve V harflerinin ortak olması ile aynı L harfiyle başlamalarının karışıklık yaratacağını, kısa olan bu markaların harflerinin aynı dizilimde olduğunu ve tek heceye sahip olduklarını, şekli unsurları da farklılık yaratmaya yeterli olmadığını öne sürerek karara itiraz etmiştir. Ayrıca, LAV ibaresinin de başlı başına bir kelime olduğunun varsayılması için bir sebep olmadığını, onun da bir kısaltma olabileceğini, bu anlamda önceki itirazı inceleyen uzmanın belirttiği gibi İngilizce okunuş dikkate alındığında LAV’ın “el-ei-vi” ve LVV’nin ise “el-vi-vi” olarak okunacağını; aynı ritim, tonlama ve uzunluğa sahip olarak işitsel anlamda da çok benzer olacağını savunmuştur.
Temyiz Kurulu incelemesinde de uyuşmazlık konusu markaların kapsamındaki malların aynı olduğunu varsayılmıştır. İşaretler bakımından, sırasıyla L ve V harflerinin ortak olduğu belirtilmiş, ortalarındaki harflerin A ve V olmasında farklılaştıkları ortaya konulmuştur. Stilizasyon, yazı tipi ve renklerde farklılık olduğu belirtilmiştir. Temyiz Kurulu tarafından vurgulanan husus, somut olayda işaretlerin kısa olduğu, kısa işaretlere uygulanan kuralların farklı olduğu ve bunların kurulu bağlayıcı içtihatlarla oluştuğudur. Buna göre, işaretler arasındaki önemsiz farklılıklar bile farklı bir genel izlenim yaratabilmektedir. Bu sebeple de Temyiz Kurulu, İtiraz Biriminin görsel olarak ortalamanın altı benzerlik bulgusuna ve işitsel olarak varsa bile çok düşük benzerlik görüşüne katılmıştır.
Temyiz Kurulu ayrıca, karıştırılma ihtimalindeki genel değerlendirmenin işaretlerin ve malların benzerliği arasındaki birbirine bağımlılığın da dikkate alınarak yapılması gerektiğini vurgulamıştır. Buna ek olarak, işaretler arasındaki benzerlik veya farklılıkların kendine özgü özellikleri veya satış koşullarına da bağlı olabileceği belirtilmiştir. Buna göre, somut olayda ilgili mallar tüketicilerin görsellere dayanarak kendileri seçerek aldığı şekilde satıldığı için görsel benzerliğin daha önemli olduğu söylenebilir. Burada tüketicilerin görsel olarak malları alırken incelediğinde LAV olup olmadığını hemen fark edebilecekleri değerlendirilmiştir. Karşılıklı bağımlılık ilkesine göre, mallar birebir aynı olsa dahi işaretlerin düşük derece benzerliğinin en azından bir ölçüde kazanılmış ayırt edicilik gerektirmekte olduğu ifade edilmiştir.
Küçük harfler içeren diğer önceki markayla ilgili İtiraz Birimi değerlendirmeleri Temyiz Kurulu tarafından da uygun bulunmuştur.
Sonuç itibariyle Kurul, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin olmadığına ve bu sebeple itirazın reddine karar vermiştir.
EUIPO, Marka Kılavuzunda itiraz incelemelerinde işaretlerin benzerliği bölümünde yer alan kısa markalar başlığı altında üç harften oluşan kısa markalarda tek harf farklılığının benzerlik ihtimalini ortadan kaldırmayacağını özellikle bu harfin işitsel olarak benzer olduğu durumlar için belirtmiştir[1]. Bunun için örnek olarak İLS – ELS markaları ile Ran – R.U.N. markalarına ilişkin olaylar verilmiştir. Ne var ki, aşağıdaki markalar için yapılan karşılaştırmada ilk harflerin ilgili tüm dillerde farklı okunduğunu, harflerin birbirinden çok farklı olduğunu ve şekli unsurların birbirine benzemediğini belirterek karıştırılmayacakları değerlendirmesi yapılmıştır:
Aynı şekilde kılavuzda belirtildiği gibi Genel Mahkeme, ile COR markalarının yalnızca düşük derecede işitsel olarak benzediğine ve ilgili Almanya halkının kesinlikle işaretlerin başlarındaki farklılıkları fark edeceğine karar vermiştir.
Nitekim TÜRKPATENT’in Marka İnceleme Kılavuzunda da “İki veya üç harften oluşan marka başvuruları arasında yapılacak benzerlik değerlendirmesinde, marka örneğinde yer alan diğer ilave unsurlar ve şekil unsurları birlikte dikkate alınır. Karşılaştırılan işaretlerin her birinde ilave unsurların yer alması durumunda kural olarak, markaların bütünsel olarak farklılaştığı kabul edilir. Harfler arasında “&”, “!” gibi sembollerin kullanılmasının da, markaların birbirinden yeterince farklılaşmasını sağlayabileceği dikkate alınarak, ayırt edilemeyecek kadar benzerliği ortadan kaldırdığı kabul edilecektir.” ifadesi yer almaktadır. Bunun yanı sıra, örnek olarak verilen Yargıtay kararında (Yargıtay 11. HD, 14.12.2015 tarih ve 2015/6222 E- 2015/13415 K sayılı karar) aşağıdaki işaretler değerlendirilmiş, harflerin diziliminden dolayı biraz benzerlik bulunmasına rağmen, markaların yazım biçimleri, içerdikleri şekiller, renkler ve sözcükler dikkate alınarak bıraktıkları genel izlenim değerlendirildiğinde birbirlerinden farklı oldukları sonucuna varıldığı belirtilmiştir:
Sonuç olarak, kısa markalarda işaretlerin benzerliği değerlendirmesinin uzun markalara göre biraz daha farklı yapıldığı, bu anlamda kısa markalarda ufak farklılıkların da karıştırılma ihtimalini önleyeceği ve toplum nezdinde markaların birbirinden ayırt edilebileceğini sağlayabileceği kabul edilmektedir. Bu nedenle, kısa markalarda yalnız tek harfin değiştiği durumda dahi markaların bir arada var olabileceği ve ticari kaynağının doğru olarak algılanabileceği anlaşılmaktadır.
En ünlü kurgusal süper kahramanlardan biri olan Batman, zengin iş insanı Bruce Wayne’in gizli kimliğidir. Anne-babasının trajik ölümüne tanık olduktan sonra kendisini suçla savaşmaya adayan Bruce Wayne, gizli kimliğinin ilhamını penceresine çarpan bir yarasadan almıştır.
İlk defa 1939 yılında ortaya çıkan süper kahraman, o zamandan bu yana çizgi roman serisi devam ettiği gibi, onlarca film, televizyon dizisi ve video oyununda yer almıştır. Batman figürleri ve meşhur yarasa amblemi de zamanla ticarileşmiş, Batman evreninden birçok unsur tasarım ve marka tesciline konu olmuştur. Batman’e ilişkin markalar, oyuncaklardan, oyun konsollarına, kırtasiye eşyalarından kostümlere kadar geniş bir şemsiyedeki birçok mal üzerinde kullanılmıştır.
Batman’in kostümü Batsuit’ün yarasadan aldığı ilhamı, kostümün başlık, pelerin ve kol kısımlarında görmek mümkündür. Bunlara ek olarak kostümün göğsünde de elips içine alınmış kolları açık bir yarasa figürü yer almaktadır.
Bahsi geçen figür, bilinen adıyla, “Bat-insignia” elips içine alınmış kolları açık bir yarasa temsilinden oluşmaktadır:
Söz konusu yarasa amblemi, en çok tanınan popüler kültür sembollerinden biridir.
Bu yazıda sizlere, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) Temyiz Kurulu’nun, yarasa ambleminin Batman kostümleri açısından tanımlayıcı olduğu iddiasına dayanılarak yapılan hükümsüzlük talebine ilişkin kararından (R 1447/2020-2 sayılı karar) bahsedeceğiz.
“Detective Comics”, veya bilinen kısaltılmış adıyla “DC Comics” (marka sahibi), aşağıdaki görselden müteşekkil tescilli birlik markasının sahibidir.
Marka 2 Şubat 1998’de EUIPO nezdinde tescil edilmiş ve süreleri içinde yenilenmiştir. Tescil kapsamında 9, 14, 16, 21, 24, 25, 28, 30, 32 and 41. sınıflardaki mal ve hizmetler bulunmaktadır.
2019 yılında ise tasfiye halindeki “Commerciale Italiana S.R.L.” (hükümsüzlük talebi sahibi), EUIPO İptal Birimi nezdinde markanın ayırt edicilikten yoksun ve tanımlayıcı olduğundan bahisle kısmen hükümsüzlüğünü talep etmiştir.
İptal Birimi öncelikle tarafların iddia ve savunmalarına değinmiş ve sonrasında tanımlayıcılığa ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur.
Uyuşmazlığın bu aşamasını aşağıdaki gibi özetlememiz mümkündür:
İki tarafa göre de ihtilaf konusu markanın, tüketici tarafından Batman karakteriyle ilişkilendirildiği hususunda tartışma bulunmamaktadır. İptal Birimi bu noktada Batman’in 1939’da yaratılışından beri yayımcısı DC Comics ile yakından ilişkili olduğunu belirtmiştir. Karakter’in uzun ömrü, kitap, çizgi roman, TV dizisi ve sinema filmi uyarlamaları göz önünde bulundurularak ilgili kamunun markadaki “yarasa sembolünü” tanıyacağı görüşü yerinde kabul edilmiştir. Batman kelimesi ve ona ait “yarasa sembolü”, kamu tarafından Bill Finger ve Bob Kane tarafından yaratılan çizgi karaktere yapılan gönderme şeklinde anlaşılmaktadır.
Hükümsüzlük talebi sahibine göre işaret, kamu tarafından bir ticaret markası olarak değil Batman karakterine ilişkin bir süsleme olarak algılanacaktır. Bu itibarla işaret, bir Batman kostümü giymeye, yani malın kullanım amacına gönderme yapmaktadır.
Fakat, marka sahibi, markayı, kendi franchise’ına ait mallar ile diğer firmalara ait malları ayırmak için kullandığını belirtmiştir. Birlik markası başka bir çizgi roman karakteriyle değil, Batman’le ilişkilendirilecektir ve bu sebeple doğal olarak ayırt edicidir. İptal Birimi, bu konuda marka sahibiyle aynı fikirde olmuş ve ihtilaf konusu markanın bir yarasanın doğal tasviri olmaktan öte yüksek derecede stilize edilmiş bir işaret olduğunu belirtmiştir.
Marka sahibi ayrıca, DC Comics’in, seksen yıla dayanan geçmişi düşünüldüğünde, dünyaca ünlü bir çizgi roman yayımcısı olmasından ve Batman dahil birçok ünlü süper kahraman karakterini içeren materyaller üretmesinden bahisle, bu yayınlar ve içerdikleri karakterler bakımından, Avrupa Birliği’nin geneli de dahil olmak üzere dünya çapında bilinir olduklarını iddia etmiştir. Batman ve sembolleri DC Comics tarafından birçok eşya ve lisanslı tüketici ürünleri üzerinde ticari olarak kullanılmaktadır. Marka sahibine göre, 25. ve 28. sınıflardaki ilgili malların tüketicileri, yarasa ambleminin herhangi bir kullanımını, DC Comics’ten kaynaklanan bir kullanım ve/veya DC Comics ile olan bir ilişkiden kaynaklanan kalite göstergesi olarak algılamaktadır.
Her iki tarafça sunulan deliller de Batman karakterinin ortaya çıkışı ve tarihini açıklamakta ve onu yayımcısı DC Comics ile illişkilendirmektedir. Deliller, yarasa ambleminin mallar için tanımlayıcı olabileceğine işaret etmemektedir. Kaldı ki tüm atıflar Batman karakterinin Birlik dahil dünya genelindeki itibarını gösteren oldukça önemli ve bilinir kaynaklardan oluşmaktadır. Sonuç olarak İptal Birimi ihtilaf konusu Birlik markasının, marka sahibinin yoğun kullanımı nedeniyle ilgili kamu tarafından yalnızca DC Comics’in Batman karakteri ile ilişkilendirileceği ve başka herhangi bir çizgi roman veya süper kahraman hikayesi veya franchise ile ilişkilendirilmeyeceği sonucuna ulaşmıştır.
Bu durumda yarasa ambleminin kamu nezdinde bilinir olması ihtilafa konu markanın da ayırt edicilikten yoksunluk iddiası için bir temel oluşturmayacağı ortadadır. Hükümsüzlük talebi sahibinin bu iddiaları esas olarak Temyiz Kurulu’nun Pinokyo kararına dayanmaktadır. Ancak İptal Birimi’ne göre, marka sahibince de belirtildiği üzere “Pinokyo” kararı uyuşmazlığa uygulanabilir değildir. “Pinokyo”, çocuklara yönelik bir öykünün başlığı olup sadece bu öyküye referans eden bir ibare olarak “dile girmiştir”. Böylece marka özellikle bu öyküye atıfta bulunabilecek mallar bakımından hükümsüz kılınmıştır. Mevcut uyuşmazlıkta, marka yalnızca DC Comics’in Batman karakteriyle ilişkilendirilecektir. Zira hem görünüşte hem de davranışta onu halk tarafından tanınabilir kılan belirli özellikler taşıması, herhangi bir kurgusal karakterin özüdür. Mevcut uyuşmazlıkta tüketiciler ilgili malların marka sahibinin izniyle satışa çıkarıldığını varsayacaktır.
Kurgusal karakterin ‘yarasa amblemi’ taşıyan bir kostümle ilişkilendirilmesi, uyuşmazlık konusu markanın ihtilaflı malların özellikleri hakkında bilgi aktardığı anlamına gelmemelidir. Bir amblemin ticari marka olarak gerçek kullanımı, onun mallara veya ambalajlarına iliştirildiği anlamına gelir. Amblem ayırt edici olduğundan, tescil edilmemesi için yasal bir gerekçe yoktur. Markanın gerçek kullanımının değerlendirilmesi, bir geçersizlik gerekçesi değil, iptal gerekçesidir ve bu nedenle mevcut yargılamayla ilgisi yoktur.
Hükümsüzlük talebi sahibi ayrıca, markanın ürünlere eklendiğinde yalnızca dekoratif bir işlev göreceğini ve bu nedenle malların menşeinin bir göstergesi olarak algılanamayacağını ileri sürmüştür. İptal Birimi, markanın dekoratif bir işlevi yerine getirebilmesinin, herhangi bir ayırt edici özelliği reddetmek için tek başına yeterli olmadığını belirtmiştir. Tipik dekoratif öğeler, şeritler, noktalar ve/veya herhangi bir desen türü gibi tüketicilerin ortak kullanımları nedeniyle ayırt edemediği öğelerdir. Hükümsüzlük talebine konu markanın belirli özellikleri göz önüne alındığında, tüketicilerin markayı giyim eşyaları veya diğer herhangi bir tür mal üzerine basıldığında tamamen dekoratif olarak algılayacaklarını varsaymak için hiçbir neden yoktur. Dekoratif amaçlar için kullanılsalar bile, öğeler halk tarafından ayırt edici olarak kabul edilebilir ve bu nedenle ticari bir kökene işaret edebilir.
Hükümsüzlük talebi sahibi uyuşmazlık konusu markanın tanımlayıcı niteliğine ilişkin argümanları ayırt edicilik iddialarının tekrarından ibarettir ve itiraz edilen işaretin ayırt edici olmadığı varsayımına dayanmaktadır. Ancak, yukarıda görüldüğü gibi, marka İptal Birimi tarafından ilgili mallar için ayırt edici görülmüştür; bu nedenle, hükümsüzlük talebi sahibinin markanın tanımlayıcılığına ilişkin argümanı temelsiz bulunmuştur.
İptal Birimi’nin, 21 Mayıs 2020 tarihli kararında hükümsüzlük talebini reddetmesi üzerine hükümsüzlük talebi sahibi bu kararı temyiz etmiştir. Dosya, EUIPO 2. Temyiz Kurulu’nun önüne gelmiştir.
Hükümsüzlük talebi sahibi temyiz aşamasında önceki argümanlarını tekrar etmekle birlikte aşağıdaki iddialarda bulunmuştur:
Yarasa ambleminin, Batman kostümünün bir parçası olduğu, karakterin çıkışından beri açıkça ortadadır. Sembol ilgili kamu kesimince derhal, malların bir süsleme unsuru ve ürünlerin amacını veya özelliklerini belirten tanımlayıcı bir işaret olarak algılanacaktır.
Bir kostümün göğüs kısmındaki markası kaynak gösterir şekilde değil, çizgi filmlerdeki orijinal Batman kostümünün bir kopyasının parçası olarak anlaşılacaktır.
Marka başvurusu hükümsüzlük talebinin yöneltildiği mallar bakımından kullanım sonucu ayırt edicilik (ikinci bir anlam) kazanmamıştır.
Marka sahibi, markasının doğrudan bir karakterle ilişkilendirmesini önlemek için hiçbir faaliyette bulunmamaktadır. Zira belirli durumlarda -markanın ticari kaynak olarak algılanmama ihtimali bulunduğunda- bu sembolleri kullanma zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak marka sahibinin, bu zorunluluğa rağmen markasını TM ve ® sembolleri olmadan kullandığı görülmektedir.
Bu gibi durumlarda ürünler üzerinde kullanılanacak bazı ibarelerin/şekillerin marka hakkı gibi münhasır haklardan arındırılmış olması, kamu yararı gereğidir. Batman’in ünlü karakterinin telif haklarının sona ermesinden sonra herkes onun ünlü kostümüne gönderme yapan kostümler üzerinde uyuşmazlık konusu markayı kullanmakta özgür olmalıdır.
Marka sahibinin bu iddialara karşı yanıtları ise aşağıdaki şekilde olmuştur:
Yarasa ambleminde bulunan son derece stilize yarasa tasviri, doğası gereği ayırt edicidir ve marka sahibi tarafından mallarını diğer teşebbüslerin mallarından ayırmak için yaygın olarak kullanılmaktadır.
Tüketiciler yarasa amblemini marka sahibinin mallarını diğer eğlence franchise’larından ayıran bir özellik olarak görmektedir ve tüketicilere belirli mal ve hizmetlerin marka sahibi tarafından lisanslandığı bilgisi verilmektedir. Üçüncü kişiler yarasa amblemini giysiler üzerinde kullanmakta serbest olsaydı, bu durum marka sahibinin yarasa ambleminin kaynak gösterme işlevini (ve muhtemelen yatırım, reklam ve iletişim işlevlerini de) etkilerdi. Batman’in bir karakter olarak popülerliği, markayı geçersiz kılmamakta aksine kaynak gösterme işlevini güçlendirmektedir. Bu nedenle tüketiciler yarasa sembolünün kaynağını tanımakta ve DC Comics’in markası olarak güvenmektedir.
Markanın ayırt edicilikten yoksun olduğu düşünülse bile kullanım yoluyla ayırt edicilik kazandığı sunulan delillerden anlaşılacaktır.
Temyiz Kurulu yukarıda özetlenen bilgi, iddia, delil ve dokümanların ışığında temyiz talebini incelemiş ve aşağıda belirtilen gerekçelerle talebi reddetmiştir:
Markanın Batman’in göğsündeki sembolle ilişkilendirileceği hususu tartışmasızdır. Ancak Batman karakteri her zaman yayımcısı DC Comics ile ilişkilendirilmiştir. Hükümsüzlük talebi sahibi, uyuşmazlık konusu markanın başvuru tarihinde piyasada marka sahibinden izin alınmadan kullanıldığına dair kanıt sunmamıştır.
Hükümsüzlük talebi sahibi, yarasa ambleminin bir kostüm üzerinde kullanılması durumunda kaynak gösterme işlevi sağlamayacak ve orijinal Batman kostümünün süslemesi olarak anlaşılacak kadar ünlü olduğuna dair iddialarını, Adalet Divanı’nın C-48/05 sayılı Opel kararına dayandırmaktadır. Bu iddia da yine, yarasa ambleminin diğer firmalar tarafından belirtilen mallar üzerinde kullanıldığı kanıtlanmadığı için Kurul tarafından dayanaksız görülmüştür.
Temyiz Kurulu’na göre Batman karakterinin popülerliği markayı geçersiz kılmamaktadır, aksine yarasa ambleminin kaynak gösterme işlevini güçlendirmektedir. Tüketiciler yarasa ambleminin kaynak gösterme işlevini tanımakta ve onun DC Comics’in markası olduğuna güvenmektedir.
Markanın ® sembolü ile birlikte ya da sembol olmadan kullanılmasının bir önemi yoktur. Zira bu sembolün kullanımı, müşterilere işaretin marka olarak kullanıldığına ilişkin bilgi verme amaçlıdır ve isteğe bağlıdır.
Yukarıda yer verilen tüm açıklamalar ve gerekçeler doğrultusunda EUIPO Temyiz Kurulu, tescilli markanın ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle hükümsüz kılınması yönündeki talebi reddetmiştir.
Kurul tarafından incelenen bir diğer husus da hükümsüzlük talebinin kapsamına yönelik sınırlandırmanın İptal Birimi tarafından kabul edilmemesi kararına karşı yapılan itirazdır.
Hükümsüzlük talebi başlangıçta 25. sınıftaki “şapkalar ve başlıklar; ceketler; gömlekler; sweatshirtler; tişörtler; kısa bluzler; eldivenler ve tek parmaklı eldivenler; pantolonlar; kostümler; terlikler; terlik çorapları; çoraplar; tangalar; sandaletler; ayakkabı ve botlar; kumaş kemerler.” ve28. sınıftaki “maskeler (spor için olanlar hariç); tuhafiye düğmeleri; tuhafiye eşyaları ve parti şapkaları” mallarına yöneliktir.
Hükümsüzlük talebi sahibi, talep tarihinden sonraki görüşlerinde incelemenin kapsamını aşağıdaki şekilde daraltmak istemiştir:
25. sınıf: Batman karakteriyle ilgili ve/veya Batman karakterini temsil edecek şekilde giyilmesi amaçlanan kostümler, tiyatro kostümleri, maskeli balo kostümleri, dans kostümleri, Cadılar Bayramı kostümleri, karnaval kostümleri, maskeli balo kostümleri, maskeler ve/veya tam elbiseler, başlıklar, korseler, pantolonlar, tulumlar, külotlu çoraplar, kemerler, ayakkabılar, galoşlar ve pelerinler.
28. sınıf: Batman karakteriyle ilgili ve/veya Batman karakterini temsil edecek şekilde giyilmesi amaçlanan maskeler, süs düğmeleri, kotilyonlar için eşyalar ve parti şapkaları.
Hükümsüzlük talebi sahibi her ne kadar talebin kapsamını daraltma hakkına sahip olsa da güncel uyuşmazlıkta sınırlanmak istenen terimler, İptal Birimine göre tescilli markanın kapsamı ile tam olarak örtüşmemektedir. Bu çerçevedeki İptal Biriminin kapsamdaraltmayı gerekli görmediği yönündeki değerlendirmesi Kurul tarafından yerinde bulunmuştur.
Kurul’a göre “baş giysileri” terimi, “şapkalar ve başlıklar”a kıyasla daha geniş bir kategoridir. Ayrıca marka 25. sınıftaki “korseler, pantolonlar, tulumlar, külotlu çoraplar, kemerler, galoşlar ve pelerinler” ile 28. sınıftaki “kotilyonlar için eşyalar” için tescilli değildir. Bu sebeple bu mallar üzerinde hükümsüzlük talebinde bulunulamaz.
İkinci olarak, markanın yalnızca belirlenen mallar bakımından hükümsüz kılınması durumunda, daraltmada kullanılan ifadeler hukuki belirsizliğe yol açacaktır. Bir ürünün Batman karakteriyle ilgili olup olmadığının ve/veya Batman karakterini temsil edecek şekilde giyilmesinin amaçlanıp tasarlanmadığının tanımlanması özneldir ve malların açık ve kesin bir özelliği değildir. Bir bütün olarak “kostümler”in hükümsüz kılınması, Batman karakteriyle ilgilli ve/veya Batman karakterini temsil edecek şekilde giyilmesi amaçlanan belirli kostüm türlerinin hükümsüz kılınması ile kyaslandığında, hükümsüzlük talebi sahibinin lehinedir.
Bu sebeplerle İptal Birimi’nin incelemeyi talep formunda belirtilen mallar üzerinden devam ettirmesi de, Temyiz Kurulu’nca haklı bulunmuştur.
En nihayetinde, Temyiz Kurulu hükümsüzlük talebi sahibinin itirazlarını yerinde bulmamış, itirazı reddetmiş ve İptal Biriminin kararını onamıştır. Karar çıkartılan birincil sonuç, EUIPO’ya göre, bir işaretin popüler kültürün ünlü figürlerinden olmasının tek başına bu işaretin ayırt edicilikten yoksun bulunması için yeterli bir sebep teşkil etmeyeceğidir.
Bu yazı ilk olarak Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği (AIPPI Türkiye)’nin Fikri Gündem dergisinin Kasım 2021 tarihli 21. sayısında yayımlanmıştır. (Bkz.: https://www.aippiturkey.org/fikri-gundem/)
A- GİRİŞ
Münhasıran coğrafi yer adlarından oluşan veya coğrafi yer adlarını asli ayırt edici unsur olarak marka tescil başvurularının hangi hallerde tanımlayıcı markalar olarak kabul edileceği, marka incelemesinin tartışmalı alanlarından birisini oluşturmaktadır.
Bu yazıda incelenecek olan Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Temyiz Kurulu Büyük Kurulu “INMOBILIARIA PORTIXOL” kararında; konu, tescili talep edilen coğrafi yer adının kamunun ilgili kesimince bilinirlik düzeyinin ne olması gerektiği sorusu ekseninde incelenmiş ve EUIPO Temyiz Kurulu uygulamasını birleştirme yönünde bir adım atılmıştır. Yazıda belirtilen karar, arka planı ve gerekçeleri çerçevesinde detaylarıyla aktarılmaya çalışılacaktır.
B-HÜKÜMSÜZLÜĞÜ TALEP EDİLEN MARKA ve EUIPO İPTAL BİRİMİ İNCELEMESİ
26 Kasım 2013 tarihinde Concominvest SLU tarafından “INMOBILIARIA PORTIXOL” kelime markasının 36. sınıftaki “gayrimenkul (emlakçılık) hizmetleri” bakımından tescili için başvuru yapılmıştır. 11 Nisan 2014 tarihinde bu başvuru tescil edilmiştir.
12 Haziran 2015 tarihine gelindiğinde, Mallorca Mietboerse S.L. tarafından söz konusu markanın tescilli olduğu tüm hizmetler bakımından hükümsüzlüğü talep edilmiştir. Hükümsüzlük talebinin dayandırıldığı sebeplerin başında; “PORTIXOL” ibaresinin İspanya’nın Palma de Mallorca şehrinde bulunan eski bir yerleşim yerinin adı olması ve bu yerin, bu bölgeden taşınmaz satın almak isteyen yabancılar tarafından da oldukça iyi bilinen bir yer olmasından dolayı “gayrimenkul (emlakçılık) hizmetleri” bakımından tanımlayıcı olması ve ayırt ediciliğe sahip olmaması iddiaları gelmektedir.
Hükümsüzlük talebinde söz konusu markanın sadece hizmetin verildiği coğrafi yere atıfta bulunduğu ve kullanılan grafik unsurların da markaya ayırt edicilik kazandırmadığı belirtilmiştir. “Emlakçı” anlamına gelen “INMOBILIARIA” kelimesi ile bir coğrafi yer adı olan “PORTIXOL” kelimesinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan “INMOBILIARIA PORTIXOL” ibaresi; hükümsüzlük talebi sahibine göre, aynı hizmetle iştigal eden üçüncü kişilerin kendi işleri kapsamında genel bir ifadeyi kullanmasını engelleyeceğinden, tek bir kişinin tekeline verilemeyecek niteliktedir ve tescil edilmesi hukuka aykırıdır. Ayrıca Mallorca Mietboerse S.L, 15 yılı aşkın süredir bu ibareyi kullanarak hizmet verdiğini ve marka sahibinin bundan haberdar olarak aynı sektörde aynı ibarenin tescilini talep ettiğini bu sebeple, kötü niyetli olduğunu da vurgulamıştır. Talep sahibi, belirtmiş olduğumuz iddiaları kanıtlamak adına birçok delil sunulmuştur.
İptal Birimi tüm iddiaları, sunulan delilleri ve bunlara karşı verilmiş olan cevapları incelemiş ve 17 Aralık 2015 tarihinde bir karar vermiştir. Bu karar sonucunda;
Tanımlayıcılık ve ayırt edicilik bakımından
Sunulan deliller ile markayı oluşturan ibarelerden coğrafi yer adı olan “PORTIXOL”’un, halk arasında yaygın olarak bilindiğine dair bir kanı oluşmadığına ve bu yaygın bilinirlik ve kullanımın kanıtlanamadığına karar verilmiştir.
Ayrıca tescil kapsamındaki “gayrimenkul (emlakçılık) hizmetleri” ile markanın arasındaki ilişkiyi kanıtlamak amacıyla sunulan delillerin, hizmetler ile marka arasındaki ilintiyi ve ileride tüketiciler bakımından ortaya çıkabilecek olan ilişkilendirmeye dair öngörülebilir bir tehlikenin söz konusu olduğunu ispat edecek yeterlilikte olmadığı belirtilmiştir. “PORTIXOL” ibaresinin de “gayrimenkul (emlakçılık) hizmetleri” ile doğrudan bağlantılı olmadığı ve bu ibareyi gören tüketicilerin aklında “gayrimenkul (emlakçılık) hizmetleri”nin canlanmadığı kanısına varılmıştır.
Her ne kadar “INMOBILIARIA” ibaresi taşıdığı anlam gereği “gayrimenkul (emlakçılık) hizmetleri” bakımından tanımlayıcı olsa da incelemeye konu markanın bütünsel olarak incelenmesi gerektiğinden markanın tanımlayıcı olmadığına ve ayırt edici olduğunun kabulüne karar verilmiştir.
Kötü niyet iddiaları bakımından
Kötü niyetin kabul edilmesi için aranan koşulların oluşmadığı ve Mallorca Mietboerse S.L. tarafından kötü niyetin yeterli deliller ile kanıtlanmadığı görüldüğünden bu iddianın da reddine karar verilmiştir.
Tescilsiz kullanıma dayalı hak sahipliği iddiaları bakımından
Mallorca Mietboerse S.L., tescilsiz kullanımına ve korunmasına ilişkin koşullar hakkında hiçbir bilgi vermediğinden, dayanmış olduğu iddialarını kanıtlayamamıştır. Bu nedenle söz konusu iddia reddedilmiştir.
C-TEMYİZ KURULU BÜYÜK KURULU İNCELEMESİ
16 Şubat 2016 tarihinde Mallorca Mietboerse S.L. aleyhine verilmiş olan karara karşı itiraz etmiştir. Bu aşamada İptal Birimine sunulan deliller tekrar sunulmuş ve markanın tanımlayıcı olduğuna, ayırt edici olmadığına ilişkin iddialar ile kötü niyet iddiası yinelenmiştir. Sunulan tüm bilgi ve belgeler ışığında Temyiz Kurulu inceleme aşamasına geçmiştir.
İtirazın havale edildiği EUIPO 1. Temyiz Kurulu, münhasıran coğrafi yer adlarından oluşan veya bir coğrafi yer adını ayırt edici unsur olarak içeren markaların tanımlayıcılığı hakkında önceden verilmiş birbirleriyle çelişen kararların varlığını tespit ettiğinden ve bu konuda bir uygulama birliğinin bulunmadığını tespit ettiğinden, itiraz hakkında bir karar vermeden itilafı EUIPO Temyiz Kurulu Büyük Kurulu’na iletmiştir.
Bu noktada, Grand Board olarak da anılan EUIPO Temyiz Kurulu Büyük Kurulu’nun, dokuz üyeden oluşan ve Temyiz Kurullarının çözümlemekte güçlük çektiği, önemli bulduğu veya çelişki tespit ettiği meseleleri taşıdığı bir nevi üst kurul olduğu belirtilmelidir. Belirtilen Kurul, bu yazının devamında kısaca “Büyük Kurul” olarak anılacaktır.
İptal Birimi tarafından, “INMOBILIARIA” ibaresinin ayırt edici olmadığı, birçok farklı dilde benzer şekilde kullanımların söz konusu olduğu ve her birinin “gayrimenkul hizmetleri (emlakçılık) ofisi” anlamı taşıdıkları, bu sebeple tanımlayıcı olup, ayırt edici olmadığı yönünde yapılmış olan değerlendirme Büyük Kurulca da onaylanmıştır.
“PORTIXOL” ibaresi ile ilgili olarak yapacağı incelemede ise; bir ibarenin ayırt edici olup olmadığının değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken kriterler olduğunu vurgulayan Büyük Kurul, Mallorca Mietboerse S.L. tarafından “PORTIXOL” ibaresi bakımından tüketici kitlesinin ‘Portixol’ bölgesinde bir mülk satın almak veya kiralamak isteyen ortalama tüketici olduğuna dikkat çekilmiş olmasına rağmen; hükümsüzlüğü talep edilen markanın bir Avrupa Birliği Markası olması nedeniyle, Avrupa Bölgesindeki ilgili tüm tüketicilerin ortalama tüketici kabul edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu nedenle, hükümsüzlük talebinde bulunanın iddialarının aksine, mevcut değerlendirmenin, Avrupa Birliği kapsamındaki ilgili tüketici kitlesinin yalnızca küçük bir bölümünü oluşturan “Portixol” bölgesinde yer alan mülklerle ilgilenen tüketicilerle sınırlı tutulamayacağını kabul etmiştir. Ayrıca gayrimenkul sektöründen hizmet alacak olan tüketicilerin tamamının oldukça yüksek düzeyde dikkatli bir tüketici kitlesi olduğunun kabul edilmiş bir gerçek olduğu da vurgulamıştır.
Coğrafi yer adlarının tescil edilebilirliği ile ilgili olarak da iki kriterin altı çizilmiştir:
İlk olarak, coğrafi yer adlarının tescili, ilgili mal veya hizmet kategorisi için halihazırda ünlü veya bilinir olan ve bu nedenle ilgili tüketicilerin zihninde o kategoriyle ilişkilendirilmiş olan coğrafi yer adları bakımından mümkün değildir.
İkinci olarak, ilgili mal veya hizmet kategorisinin coğrafi menşeinin göstergesi olarak herkes tarafından kullanılması olası olan ve bu nedenle herkesin kullanımına açık kalması gereken coğrafi yer adlarının tescili mümkün değildir.
Fakat bu kriterler kapsamına girmeyen, ilgili tüketici kesimi tarafından malların veya hizmetlerin coğrafi kaynağı olarak bilinmeyen ya da ilgili tüketici kesimince hiç bilinmeyen coğrafi yer adlarının tescil edilmesinde bir engel bulunmamaktadır.
Dolayısıyla, hükümsüzlüğü talep edilen “INMOBILIARIA PORTIXOL” markasının tanımlayıcılığına ve ayırt ediciliğine ilişkin değerlendirmede bu ana ilkeler çerçevesinde yapılmalıdır.
Hükümsüzlük talebi sahibi “PORTIXOL” isimli bölgenin bilinir bir turistik lokasyonun adı olduğunu iddia etse de Büyük Kurul, tıpkı İptal Birimi, bu görüşü paylaşmamaktadır. Büyük Kurul’a da göre de incelemede görüşü esas alınması gereken kesim Avrupa Birliği’ndeki genel kamudur ve bu kamunun bu kesimi Palma de Mallorca şehrinin bir bölgesi (köyü) olan “PORTIXOL” ibaresini bilinen bir coğrafi yer adı olarak tanımamaktadır. Palma de Mallorca şehrinin genel tüketici kesimi tarafından bilinmesi veya yerel halkın “PORTIXOL” ibaresini bir coğrafi yer adı olarak bilmesi faktörleri de bu yöndeki tespiti değiştirmeyecektir, çünkü “PORTIXOL” ibaresinin tek başına coğrafi bir yer adı olarak Avrupa Birliği’nin genel tüketicilerince bilindiğini ispatlar kanıtlar sunulmamıştır.
Sunulan deliller ışığında yapılan değerlendirmede; “PORTIXOL” ibaresi ile sunulacak olan hizmetin ilişkinin ve coğrafi yerin tüketiciler arasında bilinirliğinin somut deliller ile kanıtlanmadığı göz önünde bulundurulduğunda tanımlayıcılığa ve ayırt edicilikten yoksunluğa dair iddiaların reddedilmesi gerekmiştir. Kaldı ki, Mallorca Mietboerse S.L. tarafından bir bütün olarak itiraz edilen “INMOBILIARIA PORTIXOL” ibaresi ile “gayrimenkul (emlakçılık) hizmetlerinin” gelecekte de ilişkilendirilme ihtimallerinin olacağına dair yeterli delil sunulmamış, sunulan deliller de başvuru tarihinde “gayrimenkul (emlakçılık) hizmetleri” ile ilgili olarak marka ile hizmetlerin ilişkilendirildiğini kanıtlayamamıştır.
Kötü niyetin somut şartlarının olmadığı görüldüğünden İptal Birimi tarafından verilmiş olan, kötü niyetli iddiasının reddedilmesi yönündeki karar da yerinde bulunmuştur.
Ayrıca eskiye dayalı hak sahipliği iddiasıyla ilgili olarak, hükümsüzlük talebi sahibi yeni bir delil sunmamış ve itirazında ayırt edicilik ve tanımlayıcılık kavramları üzerinde durmuştur. Bu sebeple Büyük Kurul İptal Biriminin bu konuda verdiği kararı da onamıştır.
Büyük Kurul, itirazı reddederken marka sahiplerinin, üçüncü kişilerin dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde markayı kullanımının engellenemeyeceği hususu üzerinde özellikle durmuştur. Bu hususun incelenen vakadaki yansıması üçüncü bir kişinin ticarette “Portixol” kelimesini tanımlayıcı bir şekilde kullanması halidir ve bu kullanımın da dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Büyük Kurul, üçüncü kişilerin belirtilen şekildeki kullanımının marka tescilli olsa da marka sahibince engellenemeyeceğini kararında özellikle belirtmiştir.
Sonuç olarak, Büyük Kurul tescilli markanın hükümsüz kılınmasına dair tüm iddiaları haksız bularak, itirazı reddetmiş ve İptal Birimi’nin kararını onamıştır.
D-SONUÇ
EUIPO Temyiz Kurulu Büyük Kurulu’nun “INMOBILIARIA PORTIXOL” kararı, coğrafi yer adlarından oluşan veya bunları asli ayırt edici unsur olarak içeren markaların değerlendirilmesinde ele alınması gereken faktörlerden birisinin, inceleme konusu coğrafi yer adının, kamunun ilgili kesimince bilinirlik düzeyi olduğunu belirgin biçimde ortaya koymuştur. Bu bağlamda, kamunun ilgili kesimi bir coğrafi yer adını yeteri derecede bilmediği sürece, bu yer adının mal ve hizmetlerle bağlantısı bulunsa dahi, başvurunun tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi (veya tescil edilmişse hükümsüz kılınması) mümkün olmayacaktır.
Bu yazı ilk olarak Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği (AIPPI Türkiye)’nin Fikri Gündem dergisinin Kasım 2021 tarihli 21. sayısında yayımlanmıştır. (Bkz.: https://www.aippiturkey.org/fikri-gundem/)
Ulusal uygulamamızda; standart karakterlerle ifade edilen tek harften oluşan markalar ayırt edici kabul edilmemekle birlikte, özgün bir tasarıma sahip ve/veya stilize biçimde yazılmış tek harf markaları ayırt edici bulunarak tescile konu edilebilmektedir.
Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yayımlanan Marka İnceleme Kılavuzu’nun “Tek Harf ve Rakamdan Oluşan Başvuruların Benzerlik Değerlendirmesi” başlığı altında (5/1-(ç) bendi anlamında aynılık ve ayırt edilemeyecek kapsamında) yapılan değerlendirme şu şekildedir [1]:
“Marka örneğinin tek harf veya tek basamaklı sayıların özgün tasarımından oluştuğu durumlarda, benzerlik değerlendirmesi aynılık derecesinde bir benzerlik eşiği aramak suretiyle yapılacaktır. Bu tarz başvurulara getirilen ufak eklemelerin işaretleri 5/1(ç) anlamında birbirinden farklılaştırmaya yeterli olduğu kabul edilecektir.”
Yine, aynı kılavuzun “Tek Harften veya Rakamdan Oluşan Markaların Karşılaştırılması” başlığı altında yapılan değerlendirmede konu 6. madde (karıştırılma olasılığı) bakımından ele alınmıştır [2]. Bu kısımdaysa; stilize edilmiş tek harften oluşan bir işaretin günlük hayatta yaygın bir şekilde kullanılan standart harfe yakınlığının ayırt edici gücünü belirlemede etkili olacağı belirtilmiştir. Yani, tek harften oluşan markaların stilize ediliş biçimi ve tasarımlarının özgünlüğü ayırt edici gücünü belirlemede başlıca etken olarak kabul edilmektedir.
Kılavuza göre; genel kabul olarak tek harften oluşan işaretler kısa işaretler olmaları nedeniyle tüketiciler tarafından bütünsel olarak algılanacağından işaretlerin görsel benzerliği ancak markaların genel izlenimleri itibarıyla benzer olmaları durumunda ortaya çıkacaktır. Öte yandan, aynı harften oluşan markaların tertip tarzı itibariyle görsel olarak farklılaşmaları durumunda, işaretlerin benzer olmadıkları kabul edilmektedir.
Bu kapsamda; stilize tek harflerin benzerliğine ilişkin Avrupa Birliği uygulamasına baktığımızda da EUIPO Temyiz Kurulu Büyük Kurulu (Grand Board) tarafından verilen, 26 Mart 2021 tarihli R 551/2018-G sayılı kararda [3] yer alan değerlendirmeler ulusal uygulamamıza benzer bir yaklaşımı ortaya koymaktadır. Bu noktada belirtmek gerekir ki Büyük Kurul; EUIPO Temyiz Kurullarının çözümlemekte güçlük çektiği, önemli bulduğu veya farklı zamanlarda farklı kararlar verdiği meseleleri taşıdığı bir nevi üst kuruldur ve bu nedenle Büyük Kuruldan çıkan kararların benzer meselelerin çözümlenmesindeki bakış açısını ortaya koyan bir yönü bulunmaktadır.
Söz konusu kararda karşılaştırılan markalar aşağıda yer almaktadır:
İtiraz edilen marka 36. sınıfta: “Hayat sigortası ile ilgili mali danışmanlık hizmetleri; sigorta ile ilgili finansal hizmetler” için tescil ettirilmek istenmektedir.
İtiraza mesnet markaların kapsamı ise yine 36. sınıfta yer alan: “Sigorta, risk analizi de dahil olmak üzere sigorta ile ilgili danışmanlık ve bilgilendirme; finansal ilişkiler, bankacılık, parasal işler, emlak işleri” hizmetleri yer almaktadır.
Bir diğer deyişle, başvuru ile itiraz gerekçesi markaların aynı veya benzer hizmetleri kapsadığı açıktır.
EUIPO İtiraz Birimi, itiraza ilişkin verdiği kararda markaların görsel olarak ortalama bir benzerliğe sahip olduğu ve somut olayda işitsel ve kavramsal karşılaştırma yapılamadığı gerekçesiyle markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğuna ve itirazın kabulü ile sonraki markanın reddedilmesine karar vermiştir.
Başvuru sahibi, söz konusu karara karşı bir üst kurula başvurarak, ret kararının iptalini talep etmiştir. İtirazın havale edildiği EUIPO Temyiz Kurulu, stilize tek harflerin benzerliği hakkında önceden verilmiş birbirleriyle çelişen kararların varlığını ve bu konuda bir uygulama birliğinin bulunmadığını tespit ettiğinden, itiraz hakkında bir karar vermeden itilafı EUIPO Temyiz Kurulu Büyük Kurulu’na iletmiştir.
Bunun üzerine dosya Büyük Kurul önüne gelmiş ve konu detaylı olarak incelenmiştir. Bu yazıda, kararın tamamına yer verilmeyecek, yalnızca stilize tek harf benzerliğinde Büyük Kurul’un dikkate aldığı bir kısım önemli noktalara değinilecektir. Dolayısıyla, aşağıda Büyük Kurul tarafından yapılan incelemede öne çıkan değerlendirmeler maddeler halinde sıralanmaktadır:
Tek harflerden oluşan işaretler genellikle stilize biçimlerde ifade edilir. Ancak, işaretleri karşılaştırmadan önce, ilgili tüketicinin karşılaştırılan işaretleri tek bir harften ibaret olarak algılayıp algılamadığı son derece önemlidir.
Karşılaştırılan her iki işarette de ‘A’ harfinin normal grafik temsilinin temel bir bileşeni olan yatay çizgi eksiktir. Dolayısıyla, işaretlerin her ikisi de hemen ve herhangi bir zihinsel çaba olmadan bir harf olarak kabul edilmeyecektir. İşaretlerin tüketici tarafından yalnızca bazı temel figüratif unsurların birleşimi olarak algılanması daha olasıdır. Yani, karşılaştırılan markalarda; tüketici ancak derinlemesine bir analizden sonra, işaretleri büyük ‘A’ harfinin stilize temsili olarak algılayabilir.
Markaların görsel olarak karşılaştırılması: İşaretlerin bazı ortak özellikleri bulunmasına rağmen marka görselleri arasında farklılıklar hakimdir. İşaretler farklı renklere sahip olmasının yanı sıra, soldaki çubuklar farklı boyutlardadır ve farklı bitiş noktalarına sahiptir. Başvuru konusu işaret, önceki markada bulunmayan ve sağda yer alan çubukla örtüşen bir üçgen içermektedir. Bu nedenle işaretler görsel olarak farklı kabul edilmelidir.
Markaların işitsel olarak karşılaştırılması: Somut olayda olduğu gibi, yalnızca stilize öğelerden oluşan işaretler telaffuz edilemeyeceğinden ve tüketicinin işaretleri telaffuz etmeye çalışması olası olmadığından işitsel karşılaştırma yapılması mümkün değildir.
Markaların kavramsal olarak karşılaştırılması: Somut olayda, işaretler açık ve hemen algılanabilir bir kavramı çağrıştırmamaktadır ve bu nedenle basit figüratif araçlar olarak algılanmalıdır. Bu nedenle kavramsal karşılaştırma yapılması da mümkün gözükmemektedir. Ancak, her iki taraf da tüketicinin hatırı sayılır bir kesiminin söz konusu işaretleri “A” harfi olarak algılayacağını belirttiğinden Büyük Kurul bu çerçevede karşılaştırma yapmıştır. Şöyle ki: Genel Mahkeme kararlarına bakıldığında üç farklı yaklaşımın benimsendiği görülmektedir: İlki, tek harf olarak stilize edilen işaretlerin, harfin kendisini ifade etme kabiliyetine sahip olduğu; ikincisi, tek harften oluşan işaretlerin söz konusu mal ve hizmetlerle ilgili bir anlamı varsa bir kavramı çağrıştırabileceği; üçüncüsü ise tek harflerin herhangi bir kavram ifade etmeyeceği yönündedir. Tek harflerle ilgili belirsizlikler ve çelişkili kararlar nedeniyle Büyük Kurul, kavramsal karşılaştırmaya ilişkin içtihatlarda verilen gerekçeleri incelemiş ve karşılaştırılan işaretlerde her iki işaretin de alfabenin aynı harfine gönderme yaptığı kabul edildiği taktirde kavramsal olarak özdeş olabileceği belirtilmiştir. Huzurdaki dosyada, büyük A harfinin matematikte bir değişken, elektrik temel birimi olan Amper, otoyol belirteci, Avusturya’nın uluslararası plaka kodu gibi pek çok farklı kavramı ifade edebileceği belirtilmiştir. Ancak, tüketicilerin huzurdaki dosyaya konu olan hizmetleri satın alırken bu çağrışımları yapmaları muhtemel olmadığından söz konusu kavramlara ilişkin bir karşılaştırma yapılamayacağı ortaya konulmuştur. Stilize işaretler söz konusu olduğunda bunların grafik unsurlarının çağrıştırdığı kavramlar da dikkate alınması gereken bir diğer husustur. Bu nedenle, somut olayda önceki işaret çadır şeklinde bir büyük A harfi olarak algılanabilecekken, başvurusu konusu işaret; iskambil kartlarından bir ev şeklinde büyük A harfi olarak tanımlanabilecektir. Dolayısıyla işaretler aynı harfe atıfta bulunsa bile kavramsal olarak benzer kabul edilemeyecektir. Yani, iki işaretin alfabenin aynı harfine atıfta bulunması, işaretler arasındaki kavramsal karşılaştırmada sınırlı bir öneme sahiptir. Zira aksi durumda hiçbir anlamı olmayan fantezi ibarelerin bile kavramsal olarak özdeş kabul edilmesi mümkündür ki, bu durum karşılaştırmada işaretlerin bir bütün olarak dikkate alınması prensibine aykırı olacaktır. Özetle; tarafların iddia ettiği gibi tüketicinin büyük bir kesimi tarafından işaretler “A” harfi olarak algılansa dahi, bu durum her iki işaret arasında kavramsal benzerlik kurmak için yeterli olmayacaktır.
Büyük Kurul tarafından tüm bu değerlendirmeler ortaya konulduktan sonra, karşılaştırılan işaretlerin benzer olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Belirtilen nedenle, başvuru sahibinin itirazı kabul edilmiş ve başvuru hakkında aksi yöndeki tespit çerçevesinde İtiraz Birimince verilen ret kararı iptal edilmiştir.
Yukarıda yer verilen Büyük Kurul kararından da açıkça görülmektedir ki, EUIPO uygulamasında, ulusal uygulamamızla benzer olarak stilize tek harflerin karşılaştırılmasında markaların genel izlenimleri dikkate alınmalıdır. Tek harf markalarının ayırt edici niteliğinin görece zayıf olması nedeniyle farklı stilize biçimlerde ifade edilen markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunması için; markaların alfabenin aynı harfini içeriyor olmasının yeterli görülmediği, aynı zamanda karşılaştırılan markaların grafik unsurlarının da ciddi benzerlikler içeriyor olması gerektiği sonucu da inceleme konusu Büyük Kurul kararından çıkartılabilecektir.
1828 yılından beri sektörün en eskileri arasında yer alan ve sektördeki varlığını korumaya devam eden Fransa menşeli lüks kozmetik ve parfümeri şirketi Guerlain SA (“Guerlain”), diğer pek çok ürününün yanı sıra ikonik hale gelen “Rouge G de Guerlain” rujlarının da sahibidir. Bu ürünü ikonikleştiren ise elbette Guerlain marka değeri ve ürün kalitesi olmasının yanı sıra, aynı zamanda bu ürün ambalajının tasarımı yani bir diğer değişle, üç boyutlu şekli demek yanlış olmayacaktır.
Şüphesiz ki, Guerlain da bu durumun farkındalığı içerisinde, 2018 yılında Rouge G de Guerlain rujlarının üç boyutlu marka olarak tescil edilmesi amacıyla 3. sınıfta “ruj” ürünleri kapsamında Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) nezdinde tescil başvurusunda bulundu. Başvuru konusu üç boyutlu şeklin ayırt ediciliği haiz olduğu yönünde iddiada bulunduysa da EUIPO İnceleme Birimi tarafından Avrupa Birliği Marka Tüzüğü (“EUTMR”) 7(1)(b) hükmü uyarınca, ayırt edici nitelik taşımadığı gerekçesiyle ilgili üç boyutlu marka başvurusu reddedildi.
Başvuru konusu üç boyutlu marka görseli
Marka başvurusunun reddi üzerine, Guerlain tarafından 14 Kasım 2019 tarihinde EUIPO Temyiz Kurulu’na başvuruldu. EUIPO Birinci Temyiz Kurulu (“Kurul”), İnceleme Birimi tarafından verilen ret kararı ile aynı doğrultuda ve başvuru konusu şeklin ayırt edici niteliği haiz olmadığı yönünde karar verdi.
Kurul kararında, söz konusu üç boyutlu şekil incelemesine ve ilgili ürün tüketici kitlesi tanımına yer verilerek, piyasadaki ücret skalasına göre ortalama seviyeden yüksek seviyeye kadar değişiklik gösteren dikkat düzeyine sahip oldukları belirtildi. Kurul, bu üç boyutlu şeklin piyasadaki aynı ürün şekilleri ile arasında önemli ölçüde bir farklılığının bulunmadığını, diğer ürün şekilleri gibi silindirik bir yapıda olduğunu ve ortalama tüketicinin de bu şekle aşina olduğunu belirtti. Netice itibarıyla da uyuşmazlığa konu üç boyutlu şeklin bütünsel değerlendirmesinde, sektörün norm ve geleneklerinden “önemli ölçüde” farklılaşmış bir şekil olmadığı kanaatine vardı.
Guerlain Tarafından Öne Sürülen İddialar
Kurul tarafından verilen kararın iptali ve söz konusu üç boyutlu marka başvurusunun tescili için Guerlain tarafından Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesine (“Genel Mahkeme”) başvuruldu. Guerlain başvurusunda, söz konusu şeklin piyasada bulunan diğer ruj şekillerinden neden önemli ölçüde farklı olduğu hususundaki açıklamalarını içerir aşağıda yer alan iddialarda bulundu:
Söz konusu üç boyutlu şekil, yapısı itibarıyla düz bir yüzeye sahip değildir ve bu nedenle dikey şekilde konumlandırılamamaktadır. Şeklin yapısından kaynaklanan bu özellik onun benzersizliğini pekiştirmekle birlikte ortalama tüketicinin algısını da etkileyeceği için önemlidir.
Başvuru konusu şekil bir tekne gövdesi, bebek arabası ya da ters biçimde ve kenarları yuvarlak hatlara sahip altın külçesini andıran alışılmadık bir yapıda ve ayırt edici niteliktedir.
Üzerinde yer alan küçük ve oval kabartma biçimdeki yükselti, söz konusu ürünün şeklini sektörün norm ve geleneklerinden farklılaştırmaktadır.
Şekilde menteşeler bulunmaktadır ve bu kısım açıldığında çift taraflı bir ayna ortaya çıkmaktadır ki bu da şekli farklılaştıran bir başka özelliktir.
Şekilde yer alan özelliklerin her biri, şekli ilgili sektörün norm ve geleneklerinden farklılaştırmaktadır. Ayrıca şeklin yeni ve özgün olması da sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde uzaklaştığı hususunda bir emare niteliğindedir.
Son olarak, şeklin ortalama tüketici nezdinde akılda kalıcı mahiyette olması, ayırt edici niteliği haiz olduğunu göstermektedir.
Genel Mahkeme Kararı (T-488/20)
Genel Mahkeme, 14 Temmuz 2021 tarihli ve T-488/20 sayılı kararında, Guerlain tarafından öne sürülen iddiaları haklı bularak, aşağıda yer verilen gerekçelerle, söz konusu üç boyutlu şeklin ayırt edici niteliği haiz olduğunu belirterek sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde uzaklaştığı yönünde karar verdi:
Üç boyutlu bir markanın ayırt edici niteliğine dair yapılacak olan değerlendirme, markanın özgünlüğü veya ilgili mal ve hizmet alanı kapsamında kullanımının bulunmadığı yönündeki değerlendirmeler ile bağlı değildir.
Başvuru konusu şeklin sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşmış olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir. Ancak, şeklin sadece yenilik arz etmesi ayırt edici niteliği haiz olduğu anlamına gelmemekle birlikte, bu konudaki belirleyici kriter, ticari kaynağı belirtme işlevini yerine getirme yeterliliğine sahip olup olmadığıdır.
Ürünlerin yüksek kalitede bir tasarıma sahip olması, o üç boyutlu şekle sahip ürünleri sektördeki diğer ürünlerden ayırt etmek için şart değildir.
Üç boyutlu şeklin estetik yönü, ürünün göze güzel veya çekici görünmesi yönündeki bir değerlendirme anlamına gelmeyecek olup, söz konusu şeklin ilgili kitlenin algısında nesnel ve sıra dışı bir etki yaratma yeteneğine sahip olup olmadığına göre belirlenecektir.
Kurul kararında yer verilen ve sektörün norm ve geleneklerini oluşturduğu belirtilen ruj görselleri de dikkate alındığında, başvuru sahibinin belirttiği gibi ilgili uyuşmazlık konusu şekil, ruj ürünleri için alışılmışın dışındadır ve piyasada yer alan diğer ruj şekillerinden farklılık arz etmektedir.
Karar metninde yer verilen piyasadaki ruj görselleri
Üç boyutlu bir ürün şeklinin yalnızca piyasadaki diğer alışılmış şekillerin bir başka türü niteliğinde olması, onun ayırt ediciliği haiz olup olmadığının tespiti için yeterli değildir. Nitekim sektörün önemli bir şekil çeşitliliği ile nitelendirilmesi, yenilik içeren herhangi bir şeklin de mutlaka onlardan biri olarak algılanacağı anlamına gelmeyecektir.
Başvuru konusu şekil iç içe geçen iki parçadan oluşmakta olup, bunlardan biri küçük ve oval bir yükseltiye sahiptir. Şekil, herhangi düz bir hatta sahip değildir ve üst kısmının hafif kavisli olmasının yanı sıra sadece alt kısmında küçük bir yüzey alanı bulunmaktadır. Tek bir yanında ise dikdörtgen şeklinde bir yuva yer almaktadır.
Söz konusu şekil bir tekne gövdesini veya bebek arabasını andırmaktadır. Bu özelliği bir ruj şekli için sıra dışı ve alışılmadık olup, şekli sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaştırmaktadır. Şekilde yer alan küçük ve oval yükselti de alışılmışın dışındadır ve başvuru konusu üç boyutlu şeklin sıra dışı görünümüne katkıda bulunmaktadır.
Başvuru sahibi tarafından da iddia edildiği üzere, söz konusu ruj şekli piyasadaki diğer ruj şekillerinden farklı olarak dikey pozisyonda konumlandırılamamaktadır ve bu özellik, şeklin ortalama tüketicide yarattığı alışılmışın dışındaki görsel etkiyi pekiştirecektir.
Ayrıca ortalama seviyeden yüksek seviyeye kadar değişiklik gösteren dikkat düzeyine sahip ilgili tüketici kitlesi, söz konusu şekli gördüğünde şaşıracak olup, şekli sektördeki norm ve geleneklerden önemli ölçüde farklılaşmış olarak ve ticari kaynağı belirtebilecek nitelikte algılayacaktır.
Genel Mahkeme, ilgili Karar metninde geçen tüm bu açıklamalar doğrultusunda, Kurul’un EUTMR 7(1)(b) maddesi doğrultusunda uyuşmazlık konusu şeklin ayırt edicilik niteliğini haiz olmadığı yönünde verdiği kararın isabetsiz olduğu kanısına vardı ve Kurul kararının iptali yönünde hüküm kurdu.
Genel Mahkeme Kararının önemi şu noktada ortaya çıkmaktadır ki, aslında bir üç boyutlu markanın ayırt ediciliğine dair yapılacak olan değerlendirme, diğer geleneksel markalara dair yapılacak olan değerlendirmeden farklı olmayacaktır. Ancak uygulamadaki genel algı, ortalama tüketicinin bir ürün veya ambalaj şeklinin üzerinde kelime ya da grafik unsur yer almadığı sürece o ürünün ticari kaynağı hakkında varsayımda bulunma alışkanlığının bulunmadığı ve bu nedenle de geleneksel markalara kıyasla üç boyutlu markalara ilişkin ayırt edicilik tespitinin çok daha güç olduğu yönündedir. Dolayısıyla, süregelen uygulamalar kapsamında konuyu ele alacak olursak, üç boyutlu markaların geleneksel markalara nazaran marka korumasından yararlanmasının daha zor olduğunu söylemek mümkündür. Genel Mahkeme tarafından verilen işbu kararın ise üç boyutlu marka tescili kapsamında sektördeki diğer firmalar için umut vadeder nitelikte olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Bu yazının ana görselindeki fotoğrafta görülen bina dünyaca ünlü şarap evi Marques de Riscal’a ait bağların içindeki oteldir. Madem bugünkü kararda İspanya’da bulunan Rioja bölgesinden ve RIOJA ALAVESA’dan bahsediyoruz, o zaman RIOJA ALAVESA’da bulunan dünyaca meşhur Marques de Riscal’a ait binanın görselini kullanalım dedim. (hem yazıyı yazmak için bu kadar zaman harcadığıma göre görsel seçiminde bu kadarcık nazım geçsin artık!). Dünyanın lüks otelleri arasında yer alan bu otelde konaklanmasa dahi sadece binanın kendisini görmek için bile gitmeye değer bence. Meşhur Kanadalı mimar Frank O. Gehry tarafından tasarlanmış olan otel, mimarın kendi cümleleriyle söylersek “her yöne uçuşan saçlarıyla kendini bağların üzerine salmış harikulade bir varlık” gibidir gerçekten. Gehry’nin pırıltılı sanatsal yaratıcılığının bir tezahürü olan binadaki kıvrımlar titanyum ve çelik ile yapılmıştır. Aslında bu Gehry’nin İspanya’da ki tek işi değildir, siz onu muhtemelen Bilbao’da bulunan Guggenheim Müzesi’nin mimarı olarak hatırlayacaksınız. İçindeki eserler bir yana kendisi başlı başına bir sanat eseri olan Guggenheim müze binası kalpte coşkulu çarpıntılar yaratan etkileyici bir yapıdır. Nitekim müze binası o kadar beğenilmiştir ki yeni bir otel inşa etmek istediklerinde Marques de Riscal’ın yatırımcıları Gehry’nin kapısını çalmışlardır. Göz alabildiğine uzanan üzüm bağlarının ortasına konumlandırılmış olan otel futuristik görünümüne rağmen doğanın içinde insanda hiçbir yadırgama duygusuna sebep olmaz. Görsel açıklamasını burada kesip kararımıza geçelim artık isterseniz, yoksa beni bırakırsanız daha sayfalarca yazarım bu otel ve Gehry hakkında!.
İspanyol orijinli Araex Rioja Alavesa, S.L. ve , Spanish Fine Wines, S.L., şirketlerinin ortak sahiplikle EUIPO nezdinde yaptığı 18 013 411 numaralı
marka başvurusuna Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada ‘Rioja’ tarafından itiraz edilmiştir. Konu başvuru 35 ve 39. Sınıflarda aşağıdaki hizmetleri kapsamaktadır.
Sınıf 35: Reklamcılık hizmetleri, iş yönetimi hizmetleri, iş idaresi hizmetleri, büro hizmetleri, promosyon hizmetleri, başkaları için satış promosyonu hizmetleri, La Rioja Alavesa’dan şaraplar ile alkollü içeceklerin global bir bilgisayar ağı vasıtasıyla satışı ve bunların perakende ve toptan satışı hizmetleri.
Sınıf 39: Taşımacılık hizmetleri, malların paketlenmesi ve depolanması hizmetleri; şarap ve damıtılmış içeceklerin teslimi hizmetleri; La Rioja Alavesa’dan şaraplar ile alkollü içeceklerin depolanması hizmetleri.
İtiraz RIOJA coğrafi işaret tescili dahil önceki haklara dayalı olarak yapılmıştır. Ancak neticeten EUIPO kararını coğrafi işaret tescili üzerinden temellendirerek diğer hakların incelenmesine gerek olmadığı yönünde görüş oluşturmuştur. İtiraza konu marka başvurusunun tarihi 23/01/2019 ve Avrupa Birliği’nde ‘RIOJA’ coğrafi işaretinin tescil tarihi 13/06/1986’dır.
İtiraz sahibi, Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada ‘Rioja’, RIOJA coğrafi işaretinin ve diğer fikri mülkiyet haklarının tescili-korunması- coğrafi işareti taşıyan ürünlerin promosyonunun yapılması için kurulmuş resmi Konsey’dir. (bundan sonra Konsey olarak anılacaktır). Coğrafi işaret “şarap” için tescil olunmuştur.
Konsey itirazında;
RIOJA coğrafi işaretli ürünlerin (şarap) son derece yüksek kalitede olduğunu ve bu coğrafi terimin 80 küsur yıldır koruma altında bulunduğunu,
09/06/2010 Tarih ve 138/09 sayılı Genel Mahkeme Beşinci Dairesi’nin RIOJAVINA kararıyla da kabul edildiği üzere RIOJA’nın meşhur bir coğrafi işaret olduğunu,
İtiraza konu markanın içinde birebir RIOJA coğrafi işaretini ihtiva ettiğini ve esasen Rioja Alavesa’nın RIOJA coğrafi işaretinin kapsamındaki coğrafi bölgede üretim yapılan bir yörenin adı olduğunu,dolayısıyla konu işaretin görünüm, okunuş ve kavramsal olarak iltibas doğuracak bir benzerlik içerdiğini,konu markanın RIOJA coğrafi işaretinin ününü sömüreceğini,
Tüketicilerin konu markayı taşıyan hizmetlerin RIOJA coğrafi işaret koruması altındaki şaraplarla bağlantılı olduğunu düşüneceğini veya en azından bunu sorgulayacağını, hizmetlerin La RIOJA ALAVESA’dan gelen şaraplarla bağlantılı olduğu zannına kapılacaklarını iddia etmiştir.
EUIPO 06/08/2021 tarih ve 3 098 077 sayılı olaya ilişkin kararında önce hedef tüketici kitlesini, ABAD’ın geçmiş kararlarına atıfla, makul düzeyde bilgilenmiş , makul düzeyde gözlemci ve ihtiyatlı ortalama Avrupalı tüketici olarak belirlemiştir. Yine ABAD kararlarına atıfla tüketicilerin bütün AB ülkeleri tüketicileri olduğunun ve sadece coğrafi işaret ile ihtilafa düşen işaretin kaynaklandığı/üretimin yapıldığı Üye ülkenin tüketicisinin göz önüne alınamayacağının altını çizmiştir.
Konu markanın hizmetler için başvuruya konu edildiği düşünüldüğünde meselenin kritik noktalarından birinin mal/hizmet üzerinden temellendiği görülmektedir. EUIPO İtiraz Bölümü incelemesinde 1308/2013 Sayılı AB Tüzüğü’nün 103(2) (a) maddesinde “karşılaştırılabilir mal” kavramından bahsedildiğini ve bunun dar bir açıyla ele alınabileceğini, Canon kararıyla (20/09/1998 , 39/97) belirlenen markalardaki mal/hizmet benzerliği inceleme faktörlerinin coğrafi işaretler için uygulanamayacağını işaret etmiştir. Cognac kararına yapılan atıfla ise (14/07/2011,-4/10 and 27/10,-ager I Cognac, EU:C:2011:484) coğrafi işaretlerde karşılaştırılabilir maldan bahsedebilmek için bunların objektif biçimde ortak karakteristiklerinin bulunması gerektiği belirtilmiştir. Bu objektif ortak karakteristikten kastedilen üretim metodu, ürünlerin fiziki görünümlerinin ortak olması ve aynı hammaddelerin kullanılması olabilir. İlgili tüketiciler açısından ise ortak karakteristik ürünlerin aynı okazyonlarda tüketilmesi, aynı dağıtım kanalları ve pazarlama metotlarına sahip olması gösterilebilir. Olaya dönüldüğünde coğrafi işarete konu şarap emtiası ile marka başvurusuna konu hizmetlerin karşılaştırılabilir olmadığı izahtan varestedir.
Diğer yandan aynı Tüzüğün 103(2)(a) (ii) alt bendine göre ise doğrudan veya dolaylı ticari kullanımın coğrafi işaretin ününü sömürmesi halinde bunun karşılaştırılabilir mallar ve hizmetler için olması gerektiğinden bahsedilmemiştir. Aynı hususa EUIPO Temyiz Kurulu’nun Champagnola kararında (17/04/2020, R 1132/2019 4, Champagnola/Champagne, § 49 and 50) ve Tüzüğün 97 numaralı gerekçesinde de işaret edilmiştir. Dolayısıyla EUIPO huzurdaki olayda 103(2) (ii) bendinin uygulanma şartlarının mevcut olup olmadığını incelemiştir.
Maddede geçen ün/repütasyondan kastedilen husus markalar hukukunda anladığımız ün/tanınmış olma kavramından farklıdır, zira coğrafi işaretlerdeki ün kavramı tüketicinin zihnindeki imaja bağlıdır ve bu da işarete konu ürünün belli karakteristikleri ve genel olarak kalitesiyle doğrudan bağlantılıdır. Tüm tescilli coğrafi işaretler bir kalite güvencesi verir. Bu durumda , İtiraz Birimi’ne göre, itiraz sahibi Konsey RIOJA coğrafi işaretinin ününü değil bu ünün başvuru sahibi tarafından varsa ne şekilde sömürüldüğünü ispatla mükelleftir. Diğer yandan zaten başvuru sahibi RIOJA coğrafi işaretinin ünü olmadığına dair herhangi bir karşı argümanda da bulunmamıştır.
Olayda başvuru sahibi RIOJA ALAVESA’nın idari/yönetimsel bir yerin adı olduğu, bu idari yerin RIOJA coğrafi işaret tescilinden çok daha öncesinden beri var olduğu, dolayısıyla mevcut tarihi ve idari sebeplerden dolayı tüketicinin konu marka ile tescilli coğrafi işaret arasında bir bağ kurmayacağı savunmasını ileri sürmüştür. Ancak aşağıda belirtilen sebeplerle bu argüman EUIPO tarafından kabul edilmemiştir;
–Her ne kadar itiraza konu marka örneğinde başkaca unsurlar mevcutsa da, konu işaretin RIOJA tescilli coğrafi işaretini doğrudan ve açık biçimde birebir içerdiği görülmektedir,
— İtiraz sahibi Konsey’in dosyaya sunduğu dokümanlardan ve RIOJA coğrafi işaret tescilinin içeriğinden anlaşıldığı üzere ; Rioja Alavesa, Rioja Alta ve Rioja Oriental ile birlikte, RIOJA coğrafi işaretli ürünlerin üretildiği ana alt üretim yörelerinden biridir. Hem coğrafi işaret tescilinden ve hem de Konsey’in sunduğu etiketleme kurallarından anlaşıldığı kadarıyla bu alt bölgelerde üretilen şaraplarda Rioja Alavesa, Rioja Alta ve Rioja Oriental hiç belirtilmeden sadece RIOJA yazabilir,
–İşarette yer alan “The Grand Wines” kelimeleri Avrupa Birliği’nde en azından İngilizce konuşan tüketiciler için anlamı gayet açık bir ifadedir ve İspanyolcası da buna son derece yakın biçimde “Los Gran Wines” dır. Kaldı ki İngilizceye çok hakim olmayan tüketiciler dahi bunun anlamını kavrayabilir çünkü “the” ve şarap anlamına gelen “wine” kelimeleri İngilizcedeki anlamı bilinebilecek basit kelimelerdir. Diğer yandan “grand” kelimesinin İspanyolca versiyonu “grande” dir yani “grand” kelimesine son derece yakındır, dolayısıyla anlamı kolaylıkla çıkarılabilir,
— Tüketicler ‘The Grand Wines’ kelimelerini gördüğünde, en azından başvuruya konu hizmetlerin bir kısmı açısından, bunun şarap dahil alkollü içeceklerin satışı-dağıtımı ve saklanması ile ilgili hizmetlerle bağlantılı olduğunu düşünecektir. Markada yer alan “RIOJA ALAVESA” kelimeleri de bu algıyı kuvvetlendirmektedir. Esasen unutmamak gerekir ki bir coğrafi işaret kaynaklandığı üye ülkenin dilinde tescil edilmekle beraber anlaşılabilmesi ve korunabilmesi için tercüme edilmesi gerekmez,
–Marka başvurusuna konu hizmetlerin bir kısmı doğrudan şarap emtiasına ilişkin olmasa da işarette wine (şarap) kelimesinin ,coğrafi işaret RIOJA’nın ve üretim yapılan alt yörelerden RIOJA ALAVESA’nın varlığından dolayı bu hizmetler için de tüketici zihninde aynı bağlantı kurulacaktır.
Ünün Sömürülmesi Hakkında
Champagner Sorbet (20/12/2017,-393/16, , EU:C:2017:991) kararında işaret edildiği üzere ünün sömürülmesinden kastedilen özellikle imaj transferi yoluyla tescilli coğrafi işaretin ününden haksız avantaj sağlama iradesidir.
İtiraz sahibi Konsey olaya özgü olarak bu konuda aşağıdaki argümanları ileri sürmüştür;
—Başvuru sahipleri sadece RIOJA değil dünyanın her yerinden şarap satışı ile iştigal etmektedir, https://www.thegrandwines.com/en/ dolayısıyla öyle yada böyle markaya konu hizmetleri şarapla bağlantılı olarak kullanacaklardır. Ayrıca bu durumda marka RIOJA’dan kaynaklanmayan şarap emtialarına ilişkin hizmetlerde de kullanılacaktır,
— Eğer marka tescil edilirse bunun spesifik olarak RIOJA ALAVESA şarapları için kullanılıp kullanılmayacağı kontrol edilemez,
—Başvuru sahiplerinden birinin web sayfasından alınan aşağıdaki görselde İspanya’da bulunan değişik şarap bölgelerine işaret edilmiştir. Burada RIOJA’nın bulunduğu kısımda parantez içerisinde ALAVESA yazılmıştır. Yani başvuru sahipleri RIOJA coğrafi işaretiyle ALAVESA arasında açık bir analoji kurmaktadır.
.
EUIPO her ne kadar başvuruya konu hizmetlerin şarap emtiası ile karşılaştırılabilir nitelikte olmadığını belirtse de bunların bir kısmının yani “ La Rioja Alavesa’dan şaraplar ile alkollü içeceklerin global bir bilgisayar ağı vasıtasıyla satışı ve bunların perakende ve toptan satışı hizmetleri ,şarap ve damıtılmış içeceklerin dağıtımı hizmetleri; şarap ve damıtılmış içeceklerin teslimi hizmetleri; La Rioja Alavesa’dan şaraplar ile alkollü içeceklerin depolanması hizmetleri” nin doğrudan şarap ile bir yakınlığı olduğunun altını çizmiştir.
EUIPO bu noktada şarap üreticilerinin iştigal alanlarıyla ilgili olarak kendi üretimleri şarapları tedarik etmek , ürettikleri şarapları kendi mülklerinde satmak gibi hizmetler sunduğuna hatta bir çoğunun fiziki veya çevrimiçi şarap mağazası işletmek gibi faaliyetlerde bulunduklarına işaret etmiştir.
Başvuru kapsamındaki “reklamcılık hizmetleri, iş yönetimi hizmetleri, iş idaresi hizmetleri, büro hizmetleri, promosyon hizmetleri, başkaları için satış promosyonu hizmetleri” ne ilişkin olaraksa EUIPO bunların ilk bakışta profesyonelce sunulan ve şarap emtiası ile bağlantısız hizmetler olarak görünse de şarap üreticilerinin çoğunun da promosyonel aktiviteler organize ettiklerini, yada bu tip organizasyonlara katıldıklarını, depolama ve taşıma faaliyetlerinde bulunduklarını veya bunların nasıl yapılacağını bildiklerinin açık olduğunu belirtmiştir. Diğer yandan konu işarette “wine” kelimesinin yer alıyor olmasının toplumun, profesyonel veya genel olarak, vaki hizmetlerin şarap sektörüne spesifik olarak sağlanacağını düşünmesine sebep olacağını söylemiştir.
Tüketicinin Dikkat Seviyesi Hakkında
Başvuru sahibi EUIPO’nun İnceleme Kılavuzuna yaptığı atıfla 35.sınıfta yer alan hizmetlerin 3. Kişilere profesyonelce sunulan hizmetler olduğunu, dolayısıyla hedef kitlesinin profesyoneller olduğunu ve bunlarında dikkat seviyesinin yüksek olduğunu dolayısıyla bir ilişkilendirme olamayacağını iddia etmiştir.
Buna karşın EUIPO “La Rioja Alavesa’dan şaraplar ile alkollü içeceklerin global bir bilgisayar ağı vasıtasıyla satışı ve bunların perakende ve toptan satışı hizmetleri” nin ne profesyonelleri hedeflediğini ne de diğer işletmelere sunulduğunu belirtmiş ve birçok üreticinin şaraplarını kendisinin doğrudan hem profesyonellere hem de dikkat seviyesi ortalama olan son tüketiciye sattığını bir kez daha vurgulamıştır.
Diğer taraftan EUIPO bir an için dikkat seviyesinin yüksek olacağı varsayımında dahi bunun konu marka ile coğrafi işaret arasında tüketicinin bir bağ kurmayacağı anlamına gelmeyeceğini belirtmiştir. Hatta özellikle şarap emtiasının ticareti-dağıtımı alanında çalışan profesyoneller RIOJA coğrafi işaretli şarapların üretim yerlerinden birinin RIOJA ALAVESA olduğunu bildiklerinden markada yer alan RIOJA ALAVESA ibaresini gördüklerinde ve mal listesindeki “La Rioja Alavesa’dan gelen şarap” ifadesini fark ettiklerinde markayı RIOJA coğrafi işareti ile ilişkilendirmeleri ihtimalinin yükseldiğine işaret etmiştir. EUIPO’ya göre aynı ihtimal başvuruya konu sair hizmetler için de geçerlidir.
Başvuru sahiplerinin “iş yönetimi, iş idaresi, büro hizmetleri”nin şarap ile ilişkilendirilir şekilde spesifik olarak belirtilmediği ve alt sınıf başlığıyla genel şekilde yer aldığına ilişkin iddiasına karşı EUIPO yine aynı hususun altını çizmiştir; mal/hizmet karşılaştırmasında Canon kararındaki iltibas ihtimali değerlendirmesine ilişkin mal/hizmet karşılaştırması kriterleri coğrafi işaret konusunda göze alınmaz, olaydaki inceleme kriteri bir markanın bir coğrafi işaretin ününden haksız yararlanıp yararlanmayacağıdır. Huzurdaki olayda, EUIPO’ya göre, RIOJA ALAVESA ibaresinin varlığı tüketicilerin tercihleri üzerinde bir etki yaratacak, başvuru sahiplerince sunulan hizmetlerin RIOJA coğrafi işaretli şaraplarla bir bağlantısı olduğunu düşündürtecektir. Ayrıca konu markanın tescili halinde başvuru sahipleri Avrupa’da uzun bir tarihi geçmişi olan yerleşik, prestijli ve geleneksel şaraplara ilişkin RIOJA coğrafi işaretinin imajını kendi lehlerine transfer edeceklerdir. Tüm bunların coğrafi işaretin ününün sömürülmesi olduğu açıktır EUIPO’ya göre.
Neticeten EUIPO itirazı kabul ederek konu başvuruyu tümden reddetmiştir.
Güzel güzel, beğeniyorum EUIPO’nun coğrafi işaretlere ilişkin son dönem kararlarını!
Metamorfoza d.o.o. isimli şirket, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO) 29 Eylül 2017 tarihinde kelime ve şekil kombinasyonundan oluşan aşağıdaki markayı tescil ettirmek için başvuruda bulunmuştur:
Söz konusu başvuru 41. sınıfta yer alan aşağıdaki hizmetleri kapsamaktadır:
Müze hizmetleri; optik ve holografi bilimini teşvik etmek ve geliştirmek için tasarlanmış müzeler aracılığıyla eğitim hizmetleri;
Optik ve holografi bilimi alanındaki eserlerin sergilerini, eserlerin temsillerini ve eserlerin reprodüksiyonlarını ve optik bilimini ve holografi tekniklerini ve ilkelerini kültürel veya eğitim amaçlı açıklayan materyaller tasarlamak, düzenlemek ve sergilemek;
Optik ve holografi bilimi üzerine eğitim konferansları düzenlemek ve yürütmek;
Optik ve holografi bilimi alanında sergiler, seminerler, konferanslar, turlar, film ve video sunumları düzenleme gibi eğitim hizmetleri;
Eğitim hizmetleri, yani optik ve holografi bilimi alanında kütüphaneler ve çalışma merkezleri sağlamak; optik ve holografi bilimi alanında metinler, kitaplar ve dergiler gibi eğitim materyallerinin yayınlanması; optik ve holografi bilimi üzerine sergilerin doğasında eğlence hizmetleri;
Bilim sergilerinde yer alacak eğlence hizmetleri;
Hologram sergilerinde yer alacak eğlence hizmetleri;
Eğlence hizmetleri, kültürel etkinliklerin organizasyonu;
Doğum günü partileri, özel etkinlikler gibi sosyal eğlence etkinliklerine ev sahipliği yapmak hizmetleri için tescil edilmek istenmiştir.
Başvuru 25 Ekim 2017 tarihinde yayımlanıp itirazlara açık hale gelmiştir. Bunun üzerine, 9 Kasım 2017 tarihinde Litvanya vatandaşı Tiesios Kreivės tarafından başvuruya itiraz edilmiştir.
İtiraza mesnet olarak 16 Ağustos 2017 tarihinde 41. sınıfta tescil edilmiş olan 16647307 numaralı aşağıdaki marka gösterilmiş ve itiraz dayanağı olarak 2017/1001 sayılı Tüzüğün 8(1)(a) bendi gösterilmiştir.
Yapılan itiraz EUIPO İtiraz Bölümü tarafından 2017/1001 sayılı Direktif ’in 8(1)(b) maddesi uyarınca markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu gerekçesi ile haklı bulunmuş ve marka başvurusu tüm hizmetler bakımından reddedilmiştir.
Başvuru sahibi işbu kararı EUIPO Temyiz Kurulu’na taşımıştır.
EUIPO Temyiz Kurulu kararında benzerlik incelemesi yapılan iki markanın da Avrupa Birliği içerisinde kullanılacak olmasına rağmen, markaların asıl hedef kitlesinin Yunanistan’da yer alan tüketiciler olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca, bu kitlenin hem ortalama tüketiciden hem de işin profesyonellerinden oluşan bir topluluk olduğunun da altını çizmiştir. Temyiz Kurulu, markaların tescilli bulundukları sınıflar açısından aynılık/benzerlik olduğuna işaret ederken, markalar görsel açıdan karşılaştırılmasında ikisinin de ortak ve baskın unsurunun “MUSEUM OF ILLUSION” ibaresi olduğunu, markalardaki görsellerin ortalama derece benzerlik gösterdiğini, önceki tarihli markanın tescilli bulunduğu sınıfta Yunan tüketiciler için ayırt edici niteliği bulunduğunu belirtmiştir. Neticeten temyiz başvurusu markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle reddedilmiştir.
Bunun üzerine başvuru sahibi, Temyiz Kurulu kararının iptali talebiyle uyuşmazlığı Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesi’ne taşıyarak dava açmıştır.
Davacı, ilk olarak, dava konusu kararın 2017/1001 sayılı Direktif ‘in 95. maddesine aykırı olduğunu, zira itiraz talebinde itiraz eden 207/2009 sayılı Direktif ’in 8(1)(a) maddesine dayandığı halde Temyiz Kurulu’nun itirazı aynı Direktif ’in 8(1)(b) maddesine göre inceleyerek hatalı davrandığını iddia etmiştir. Biraz daha açmak gerekirse, Temyiz Kurulu’nun itiraza dayanak olarak gösterilen fıkra kapsamında markalar arasında benzerlik olduğunu değil, birebir aynılık değerlendirmesi yapması gerekirken itiraz talebinin dışına çıkarak benzerlik incelemesi yaptığını belirtmiştir.
Olayın kolay anlaşılması açısından bahsi geçen madde metninin tercümesine aşağıda yer verilmiştir;
“Nispi red gerekçeleri
1. Daha önceki bir markanın sahibinin itirazı üzerine, başvurulan marka tescil edilmez:
(a) önceki marka ile aynı ise ve tescil başvurusu yapılan mal veya hizmetler, önceki markanın korunduğu mal veya hizmetlerle aynı ise;
(b) önceki marka ile özdeşliği veya benzerliği nedeniyle ve ticari markaların kapsadığı mal veya hizmetlerin kimliği veya benzerliği nedeniyle, ilgili ülkede halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa, önceki ticari marka korunur; karıştırılma olasılığı, önceki ticari markayla ilişkilendirilme olasılığını da içerir.”
Mahkeme ise bu iddia karşında 2017/1001 sayılı Direktif ’in 72(1) maddesine atıf yapmıştır. İşbu madde uyarınca Genel Mahkeme, İtiraz Birimi kararında yer alan değerlendirmeler değil, ancak Temyiz Kurulu kararında yer alan ifadeler hakkında bir karar vermeye yetkili kılınmıştır. Bu sebeple, Genel Mahkeme söz konusu iddianın İtiraz Birimi kararında yapılan bir değerlendirme olduğunu, kendi görev alanın yalnızca uyuşmazlık konusu olan Temyiz Kurulu kararının hukuka aykırılığının değerlendirmesi sınırlı olduğunu vurgulayarak işbu iddianın yerinde olmadığına hükmetmiştir. Davacı taraf ikinci iddiasında itiraz edilen markada yer alan “MUSEUM OF ILLUSIONS ” ibaresinin hem ayırt edici hem de baskın bir ifade olmadığını, Temyiz Kurulu’nun Yunan halkının “OF” ve “ILLUSIONS” ibarelerini anlamlandıramayacağı yönündeki tespitinin de hatalı olduğunu, aksine Avrupa Birliği ülkelerinde en yaygın olarak konuşulan yabancı dilin İngilizce olduğunu, Avrupa Birliği içinde bulunan bir ülkede yaşayan tüketicilerin de “OF” ve “ILLUSIONS” gibi temel İngilizce kelimelere aşina olduğunu ayrıca davacının Yunanistan’ının başkenti Atina’da bu ibareleri barındıran bir müze açtığından dolayı “MUSEUM OF ILLUSIONS” ve “ILLUSION” gibi kelimelerin Yunan halkı tarafından bir bilinirliğe sahip olduğunu iddia etmiştir. Diğer yandan davacı “ILLUSION” ibaresinin Yunan piyasasında pek çok alanda sıkça kullanılan bir ifade olmasından dolayı da bir bilinirliğinin olduğunun altını çizmiştir. Davacı bu görüşünü 16 Ocak 2008 tarihli “Inter-Ikea v OHIM – Waibel” (T‑ 112/06, EU: T:2008:10) kararı ile desteklemiştir. Bahsi geçen kararda markaların içerisinde yer alan kelime ya da bir ifadenin tescil edilmek istenen mal ve hizmetler için tanımlayıcı ibare olarak kabul edilmesi için tüm AB üyesi ülkelerde kullanılan dilde bir karşılığının olmasının gerekli olmadığı hüküm altına alınmıştır.
Buna ek olarak, “MUSEUM OF ILLUSIONS” ibaresinin ilgili sınıfta yer alan hizmetler için tanımlayıcı ve bahsedilen dillerde alışılagelmiş bir ibare olmasından dolayı markaların benzerlik incelemesinde dikkate alınmaması gerektiği, itiraza mesnet gösterilen markada baskın olan figürün markanın arka planını oluşturan sarı renk ve bir çift göz olduğu iddia edilmiştir.
Buna karşılık, davalı EUIPO, “ILLUSIONS” ibaresinin davacının iddia ettiği gibi basit genel kullanımı olan İngilizce bir ibare olmadığını ve Yunanca’ya yerleşmiş bir kelime de olmadığını ifade ederek, davacının iddialarının aksine, Temyiz Kurulu’nun “illusions” ibaresine Yunan halkının en azından bir kısmı tarafından bir anlam yüklenmeyeceği ve bu sebeple de ortalama derecede ayırt edici olduğunun tespitinin doğru olduğunu savunmuştur.
Bu iddia ve savunmalardan sonra Genel Mahkeme somut olayla ilgili benzerlik incelemesini yapmaya başlamıştır. İlk olarak, Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun “of” ibaresinin alışılagelmiş, temel bir İngilizce ibare/ilgeç olduğu yorumuna katılmıştır.
İkinci olarak, itiraza konu markada yer alan “ILLUSIONS” ibaresinin ise Yunanca dilinde bulunmayan bir kelime olduğunu ve Temyiz Kurulu’nun söz konusu bu ibarenin temel bir İngilizce kelime olmadığı yönündeki kararının yerinde olduğu vurgulanmıştır. Buna ek olarak, davacının bahsettiği üzere Atina kentinde içinde “illusions” ibaresi yer alan bir müzenin açılmış olması ve yine bu ibarenin birçok sektörde kullanılıyor olmasına rağmen Yunan halkının yabancı dil olarak İngilizceye eşit şekilde hâkim olmağı ve bu yabancı dile yeterince hâkim olmayan Yunan tüketicilerin “ILLUSIONS” ibaresine bir anlam yüklemeyeceği ifade edilmiştir.
Nitekim Mahkeme, markalarda yer alan ibarelerin tek tek ayırt edici olmasının gerekli olmadığını ifade etmiş ve Temyiz Kurulu’nun benzerlik incelemesi yaparken söz konusu markalarda yer alan kelimelerin oluşturduğu genel ifadeye dikkat etmesi gerekirken, aksine bu ibarelerden her birini ayrı ayrı inceleyerek ayırt edicilik değerlendirmesi yapmasının hatalı olduğunun altını çizmiştir.
Yukarıda yapılan yorumların ışığında Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu’nun söz konusu ibarelerin unsurlarının ilgili kamuoyu üzerinde mecazi unsurlarından daha güçlü bir izlenim bırakmasının muhtemel olduğunu tespitinin hatalı olduğunu, ayrıca itiraz edilen markada yer alan figüratif unsurların markada yer alan kelimelerden belirgin şekilde daha büyük ve dikkat çekici olduğunu ifade ederek itiraza mesnet gösterilen markada yer alan unsurların ise parlak sarı karenin içinde yer alan bir çift iri açık gözün temsilinin de bu işaretin markanın tüketici nezdinde asıl dikkat çeken noktası olduğunu vurgulamıştır.
Görsel benzerlik incelemesi yapılan markalarda yer alan “MUSEUM OF ILLUSIONS” ibaresinin birebir aynı olmasına rağmen, bu ifadenin ilgili Yunan kamuoyunun dikkatini ancak sınırlı ölçüde çekeceğini ve söz konusu markalar arasındaki görsel benzerlik derecesinin, Temyiz Kurulu’nun kararında yer aldığı gibi ortalamanın üzerinde olmaktan ziyade düşük veya muhtemelen ortalama olarak sınıflandırılması gerektiğine karar verilmiştir.
Buna karşılık olarak, bahsi geçen markaların kavramsal ve işitsel açından ise tamamen aynı olduğunun ifade edilmesine rağmen Mahkeme, söz konusu markalar ile bunların işitsel ve kavramsal unsurları arasındaki görsel benzerliğin “MUSEUM OF ILLUSIONS” ibaresinin markaların kapsamları açısından betimleyici olması nedeniyle ilgili Yunan kamuoyunun dikkatini çekmeyeceğini vurgulayarak markaların karıştırılma ihtimalinin düşük olduğuna karar vermiştir.
Sonuç olarak, Genel Mahkeme bu kararda kanaatimizce, birebir aynı ibareleri içeren ve aynı/benzer sınıflarda tescil edilmek istenen markaların baskın unsurları hakkında önemli bir karara imza atmıştır. Söz konusu markalarda yer alan ibarelerin işitsel ve kavramsal olarak benzerliği kabul edilmesine rağmen anadili İngilizce olmayan bir Avrupa Birliği ülkesinde bu hususların markaların görsellerine oranla tüketiciler açısından daha az baskın unsurlar olabileceğini görmekteyiz bu karar ile.
Ardagh Metal Beverage Holdings GbmH & Co. KG (“Başvuru Sahibi“), bir ses dosyasının AB markası olarak tescil edilmesi istemiyle 6 Haziran 2018’de Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (“EUIPO“) başvuruda bulunmuştur. EUIPO’ya marka başvurusu olarak iletilen bu ses dosyası, metal bir içecek kutusunun açılırken çıkardığı sesi, bu sesten sonra gelen yaklaşık bir saniyelik sessizliği ve en sonda duyulan yaklaşık dokuz saniyelik köpürme sesini içermektedir. (Başvuruya konu ses dosyasına https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017912475 linkinden ulaşılabilir.) Markanın mal ve hizmet sınıfı kapsamında ise 2., 29., 30., 32. ve 33. sınıfların kapsamında yer alan depolama ya da nakliye amacıyla kullanılan metal kaplar ve farklı içecek türleri tescil istemine konu edilmiştir.
EUIPO 2 Temmuz 2018 tarihli kararında tescil talebine konu edilen sesin kaynak gösterme fonksiyonundan yoksun olduğu ve ayırt edici olmadığı gerekçesiyle talebin reddine karar vermiştir.
24 Temmuz 2019 tarihinde kurul olarak toplanan EUIPO 2. Temyiz Kurulu (“Kurul“), Başvuru Sahibi’nin EUIPO denetçisinin kararına karşı yaptığı itirazı, hedef tüketicinin herhangi bir sesle henüz ambalajı açılmamış bir içeceğin kaynağını eşleştirmeye alışık olmadığının ve söz konusu sesin kaynak gösterme fonksiyonundan yoksun olduğunun altını çizerek reddetmiştir. Son olarak Kurul, tescili istenen sesin ilgili ürünlerin kullanımının doğal olarak beraberinde getirdiği bir ses olduğunu, bundan dolayı da tüketicinin bu ses işaretini ilgili ürünlere dair fonksiyonel bir unsur ya da malların bir özelliği olarak algılayacağını ve fakat bu ürünlerin kökenini yansıtan bir işaret olarak algılamayacağını vurgulamıştır.
Başvuru Sahibi, Kurul Kararı’nın iptali için Avrupa Birliği Genel Mahkemesi’ne başvurmuştur (“Genel Mahkeme“).Başvuru Sahibi’nin itirazında, başvuruya konu sesin, 29., 30., 32. ve 33. sınıflarda yer alan ve karbondioksit içermeyen ürünler için sıra dışı nitelik taşımakta olduğunu; zira bu ürünlerin karbondioksit içermediklerinden dolayı bahsi geçen ses dosyası bu ürünlerin doğal olarak ayırt edici olduğunu ileri sürmüştür. Başvuru Sahibi ayrıca, aynı sınıflarda yer alan ve karbondioksit içeren ürünler açısından da ses dosyasının ayırt edici olduğunu; zira isteme konu edilen sesin, metal kutudaki içeceklerin açılırken çıkarttığı alelade sese nazaran daha fazla ve farklı ses unsurları içerdiğini, bundan dolayı da ilgili tüketicinin bu sesi ürünlerin ticari kökenini yansıtan bir gösterge olarak algılayacağını savunmuştur.
Başvuru Sahibi, anılan kararın iptalini talep etmiş olsa da, Genel Mahkeme kurduğu 7 Temmuz 2021 tarihli hükümle Başvuru Sahibi’nin redderken aynı zamanda bir ses markasının tescil edilebilirliğine ilişkin ilk kez ve önemli kriterler tesis eden bir hüküm kurmuş oldu. Bununla birlikte Genel Mahkeme, ses işaretlerinin ayırt ediciliğinin değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler ve tüketicilerin bu işaretlere yönelik algılarına dair önemli kriterler de açıklamış oldu.
Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin Değerlendirmeleri
Öncelikle Genel Mahkeme, bir ses dosyasının ayırt ediciliğinin tespitinde kullanılacak olan kriterlerin, diğer marka çeşitlerine uygulanmakta olan kriterlerle örtüştüğünü vurgulayarak ilgili ses dosyasının hedef tüketici kitlesi nezdinde marka algısı uyandıracak nitelikteki bir tınıya sahip olması gerekliliğinin, yani bu sesin herhangi bir karakteristik özellik ihtiva etmeyen fonksiyonel bir belirteç olmaması gerektiğinin altını çizmiştir. Dolayısıyla Genel Mahkeme tüketicilerin, bu sesi duyduğunda onun temsil ettiği mal ve hizmetlerin kaynağını bağdaştırabilmesini aramıştır.
İşaretin ayırt edicilik vasfının değerlendirilmesi bir yandan işaretin tescilinin istendiği mal ve hizmetlerle birlikte öte yandan işaretin yaratacağı algının ele alınmasıyla yapılmalıdır. Somut olaydaki ses işareti açılan bir metal kutunun açılma sesini, ardından bir saniyelik sessizliği ve yaklaşık dokuz saniyelik köpürme sesini içermektedir. Başvuru Sahibi’nin marka başvurusundaki ses ise tescil kapsamındaki ürünlerin kullanımının doğal bir sonucu olarak duyulmaktadır. Bu sesin ayırt edici olarak nitelendirilebilmesi için kendi endüstrisinin standartlarından ya da alışılagelmiş uygulamalarından önemli ölçüde ayrışmış olması gerekmektedir.
Buna ek olarak yerleşik içtihada göre bir ses işaretinin tescil edilebilmesi için tüketicinin bu sesi marka olarak algılaması, doğal ya da fonksiyonel bir ses olarak algılamaması gerekir. Söz konusu mal veya hizmetlerin tüketici kitlesi, ses işareti ile bunların ticari kökeni arasındaki bağlantıyı, bu işaret herhangi başka bir işaretle birleştirilmeksizin kurabiliyor olmalıdır.
Metal içecek kutusunun açılması sırasında ortaya çıkan sesin, tüketici tarafından ilgili malların fonksiyonel bir unsuru olarak anlaşıldığından hareket eden diğer gerekçeye göre Genel Mahkeme, öncelikle bir metal kutunun açılmasıyla çıkan sesin malın türünün de nazara alınması sonucu tamamen teknik ve fonksiyonel bir unsur olarak kabul görülmesi gerektiğini belirtmiştir. Söz konusu ürünlerin nitelikleri nazara alındığında, bir metal kutunun açılma sesi, tamamen teknik ve fonksiyonel bir unsur olarak değerlendirilecektir; zira bir metal kutunun ya da şişenin açılırken çıkardığı ses, içeceklerin tüketim amacıyla ambalajlanmalarına özgü teknik bir sonucun doğal getirisi olup bu içeceklerin karbondioksit içerip içermemeleri bu durumda bir değişiklik yaratmamaktadır. Tescili istenen sesin, sessizliğin yaklaşık bir saniye, köpürme sesinin ise dokuz saniye civarında sürmesi olmak üzere iki karakteristik özelliği bulunmaktadır. Buna rağmen, bu tip ufak nüanslar içeceklerin açılırken çıkardığı tipik ses ile karşılaştırıldığında ayırt edici niteliğin bulunduğu itirazını haklı çıkaracak yeterlilikte değildir. Tüketici, söz konusu ses bütününü, içeceklerin açılırken çıkardığı tipik sesin bir varyasyonu olarak algılayacağından tescil istemine konu edilen işaret diğerlerinden ayırt edilebilir bir nitelikte olmayacaktır. Köpürme sesi ise hedef müşteri kitlesi tarafından doğrudan içeceklerle eşleştirilecektir.
Genel Mahkeme’ye göre, bir metal kutunun ya da şişenin açılması, esasen içeceklerin tüketime hazır hale getirilmeleri amacıyla ambalajlanmalarına yönelik teknik bir çözümün doğasında bulunmaktadır; dolayısıyla bu tip bir ses, malların ticari kökenlerini temsil eden bir belirteç olarak algılanamaz. İkinci olarak ilgili kamuoyunun algısı, köpürme sesini doğrudan içeceklerle bağdaştırmaya eğilimlidir. Genel Mahkeme ayrıca, bu sesin hemen arkasından gelen ve yaklaşık bir saniye boyunca süren sessizlikle bütün olarak ele alınmasının da ilgili tüketici nezdinde, malların ticari kökenleriyle bağdaştırılmalarını mümkün kılacak bir karakteristik özellik ortaya çıkaramadığını vurgulamaktadır. Söz konusu ses ögeleri, kendilerini diğer içeceklerin sahip olduğu benzer seslerden farklı gösterecek bir tınıya sahip değildir. Bundan dolayı Genel Mahkeme, EUIPO’nun, tescil talebine konu edilen işaretin ayırt edici özelliğe sahip olmadığına ilişkin bulgusunu doğrulamaktadır.
EUIPO’nun Değerlendirme Hataları Hakkında Genel Mahkeme’nin Görüşü
Genel Mahkeme, EUIPO’nun itiraz aşamasındaki bazı hatalı değerlendirmelerini de vurgulamıştır ancak bu hatalı değerlendirmeler yine de kararın kaldırılmasına yeterli görülmemiştir. Yine de kanaatimizce ses markalarının ayırt ediciliğinin değerlendirilmesi aşamasında alışılagelmedik ve her gün karşımıza çıkmayan değerlendirmeler olduğundan bunlara da dikkat çekmekte fayda var.
Genel Mahkeme, EUIPO’nun içecek sektörü ve içeceklerin ambalajlanmasında ürünün ticari kökenini yansıtmak amacıyla sadece ses kullanımının alışılmadık bir durum olduğuna, zira bu ürünlerin satılana dek ses çıkarmalarının mümkün olmadığına ilişkin bulgusunu çürütmüştür. Genel Mahkeme’ye göre malların pek çoğu kendi başlarına ses çıkaramazlarken tüketim sonucunda bir ses çıkarabilmektedirler. Dolayısıyla salt sesin tüketim sonucu ortaya çıktığından bahisle bu sesin belli bir sektördeki ürünün ticari kökenini yansıtmak amacıyla kullanılmasını alışılagelmedik bir yöntem olarak nitelemek asılsızdır. Yine de Genel Mahkeme, EUIPO’nun bu yöndeki hatasının itiraza konu edilen kararın kaldırılması için yeterli olmadığını, zira bu hatanın hükmün icra edilebilir kısmında belirleyici bir etkiye sahip olmadığını vurgulamaktadır.
Sonuç olarak, hem EUIPO Temyiz Kurulu hem de Genel Mahkeme’nin kararındaki kriterlere bakıldığında, ufak nüanslarla birbirlerine katılmadıkları yerler olsa dahi, bir içecek kutusunun açılması esnasında çıkan sesin, her ne kadar kaç saniyesinde sessizlik, kaç saniyesinde ses ve ne zaman köpürme sesi çıkacağı belirtmiş olsa da fonksiyonel bir özellik olmaktan ileri gidemeyeceğine kanaat getirilmiştir. Kanaatimizce de ortalama tüketici, bir içecek kutusunu açarken, bu saniyeleri dikkate alarak, içecek açılırken çıkan sesin izlediği yolu takip edebilecek dikkat düzeyinde değildir. Bu esnada “susuzluk her şeydir” diye düşünecek olursak, kutular arasındaki açılma sesleri arasındaki saniyelik farklar, içecek markalarını birbirinden ayırt etmeyecek veya bir markanın kaynağını doğrudan anlamaya yeterli olmayabilecektir.
İngiliz yazar Ian Fleming tarafından 1953 yılında ilk kitabı yayımlanan James Bond serisi, aynı ismi taşıyan bir İngiliz Gizli Servis ajanının maceraları üzerine kuruludur. Büyük ilgiyle karşılanan kitap serisinin devamı, kitaplardan daha büyük ilgi gören Bond filmleri serisi olmuştur. Serinin televizyon, radyo, çizgi film, bilgisayar oyunu uyarlamaları da yapılmış, ancak en büyük ilgi tartışmasız biçimde sinema filmlerince yaratılmıştır.
Kısaca “007” olarak da anılan James Bond’u filmlerde kimin canlandıracağı dünya çapında önemle takip edilen bir konu haline de gelmiştir. Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, Daniel Craig, Pierce Brosnan gibi ünlü aktörler filmlerde James Bond’u canlandırmıştır.
Buna ilaveten Bond kızları olarak anılan ve bu rol sayesinde oyunculuk kariyerlerinde önemli bir başarı yakalayan aktrisler de, aynı zamanda ünlü bir çapkın da olan Bond’un filmlerdeki sevgililerini oynamıştır. Film serisinin müzikleri de dünya çapında hitler olmuştur; hemen aklınıza gelecek birkaç örnek verelim: Goldeneye – Tina Turner, Skyfall – Adele, A View to a Kill – Duran Duran, You Know My Name – Chris Cornell, Another Way to Die – Alicia Keys, Diamonds are Forever – Shirley Bassey, Live and Let Die – Paul McCartney…
James Bond serisinin filmleri, kitapları, aktörleri, aktrisleri, müzikleri dahil neredeyse tüm unsurlarıyla dünya popüler kültürünün en önemli kültlerinden birisi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Ancak, dışarıda bırakılmaması gereken bir diğer önemli unsur daha var kesinlikle: James Bond Tema Müziği.
Muhtemelen tüm okurların aşina olduğu bu tema müziği, 1962 yılında Monty Norman tarafından yazılmış ve John Barry tarafından düzenlenmiştir. Eser sonrasında Norman ve Barry arasında telif haklarına ilişkin bir davanın konusu olsa da, bu yazı belirtilen davayla ilgili değildir. Bu yazıda, James Bond tema müziğinin bir ses markası olarak tescili talebine ilişkin olarak Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Temyiz Kurulu’nca 12 Mart 2021 tarihinde verilen karar incelenecektir. İlgilenen okurlarımız kararın tam metnini bu bağlantıdan görebilirler.
Günümüzde, piyasada artan rekabet koşullarında gelişen pazarlama teknikleri sayesinde, teşebbüsler markalarını tüketici nezdinde daha hatırlanır kılmak için geleneksel olmayan marka türlerine daha sık başvurmaktadır. Özellikle, yazımızda ayrıntı ile incelenecek olan ses işaretleri, dinleyicilerin işitsel duyularını harekete geçiren ve işitsel hafızayı tetikleyen karakterleri nedeniyle markayı tüketici nezdinde özdeşleştirmek için etkili bir araç haline gelmiştir.[1]
Şirketler için önemli bir ticari değer halinde gelen bu markaların fikri mülkiyet hukukuna yansıması da kaçınılmaz olmuştur. Geleneksel olmayan markaların tescil edilebilirliği pek çok tartışmanın konusu olsa da, ses markaları da dahil olmak üzere büyük bir kısmının marka olmanın temel fonksiyonu olan “bir teşebbüse ait mal veya hizmeti, diğer teşebbüslere ait mal veya hizmetten ayırt etme” ve sicilde gösterilme kriterlerini taşıdığı koşulda tescil edilebileceği kabul edilmektedir. Ancak bu markaların ayırt edici niteliğinin belirlenmesi konusunda hala bazı tartışmalar mevcuttur.
EUIPO Temyiz Kurulu’nun yazımıza konu ve ses markaları ile ilgili farklı bir bakış açısına yer verdiği kararı, James Bond filminin herkesin aklında canlanan film müziğinin ses markası olarak tescili başvurusu[2] sürecini konu almaktadır.
Başvuru sahibi, James Bond filmlerinin fikri haklarının yönetimini elinde bulunduran Danjaq LLC, film müziğinden yirmi beş saniyelik bir kesit içeren ses markasının 3., 9., 14., 16., 18., 21., 25., 28., 32., 33., 34. sınıflardaki mallar için Avrupa Birliği (AB)’nde tescili amacıyla EUIPO’ya başvuruda bulunmuştur:
İlgili ses markası başvurusu, AB Marka Tüzüğü (EUTMR)’nün, ayırt edici nitelikten yoksun markaların tescil edilemeyeceğini düzenleyen 7/1-b maddesi nedeniyle tüm sınıflar bakımından reddedilmiştir. Başvuru sahibinin, EUIPO İnceleme Birimi’nin ses markalarına karşı katı bir yaklaşım uyguladığı ve tescil için asgari düzeyde ayırt ediciliğin yeterli olduğu gerekçesi ile gerçekleştirdiği itiraz sonucu Temyiz Kurulu ilgili ret kararını iptal etmiştir.
Bu noktada, marka başvurusunun reddine konu karara esas gerekçeler ve Temyiz Kurulu’nun bu değerlendirmelere yaklaşımını bazı soru başlıkları altında toplamak mümkündür.
1- Ses markaları ayırt edicilik incelemesinde daha katı değerlendirmeye tabi tutulmalı mıdır?
Ses markalarının ayırt edicilik kriterleri incelenmeden önce, EUIPO’nun ortak uygulama kılavuzlarından Nisan 2021 tarihli Common Practice 11: New Types of Marks: Examination of Formal Requirements and Grounds for Refusal çerçevesinde EUIPO’nun ses markalarına yaklaşıma değinilecektir. Somut olaya konu kararda da pek çok kez atıf yapılan bu Kılavuz, karar tarihinde taslak halinde olduğundan Kurul’un kararında bağlı olmadığı vurgulanmıştır. Bununla beraber, Kılavuz geleneksel olmayan markaların tescil edilebilirliğine ilişkin önemli değerlendirmeler içermektedir.
Kılavuzda ses markaları ile ilgili “içerisindeki sesin türü ne olursa olsun, bir veya daha fazla ses içeren herhangi bir işaret” şeklinde doktrinde de ortak olarak kabul edilmiş bir tanımlama yapılmıştır. Bununla beraber, ses markalarının tescili için gereken ayırt edicilik derecesi de tüketici algısı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu kapsamda seslerin ticarette sıklıkla kullanılan, dolayısıyla tüketiciler tarafından da marka olarak algılanması kolay hale gelmiş işaretler olduğu belirtilmiştir. Gerçekten de, ticarette markalaşma ve pazarlama stratejisinin bir parçası olarak sesler giderek daha fazla kullanıldığından, tüketicilerin bunları ticari menşe işaretleri olarak algılaması daha olasıdır.
Bu husus, ses markaları açısından referans kararlardan olan “Son D’un Jingle Sonore Plim”[3] kararında ortaya konmuştur. Kararda, öncelikle ayırt edicilik kriterlerinin tüm marka kategorilerine eşit şekilde uygulanması gerektiği; ancak bu kriterler uygulanırken tüketicinin farklı marka kategorilerini farklı şekillerde algıladığının da göz ardı edilemeyeceği belirtilmiştir. Bu nedenle, tüketici nezdinde ticari menşe algısı yaratması, kelime veya şekilden oluşan işaretlere oranla daha zor olan marka kategorilerinde ayırt ediciliğin kanıtlanması da ayrı bir gözlem gerektirmektedir. Yine de, ses markalarında özellikle radyo-televizyon yayıncılığı ve bağlantılı medya sektöründe, jingle ve çeşitli melodiler aracılığıyla söz konusu ürün veya hizmetin belirli bir teşebbüsten geldiğini işitsel olarak tanımlamak için sıklıkla kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu durum, ses markalarını diğer geleneksel olmayan markalara nazaran ayırt ediciliğin tespitinde daha avantajlı bir noktada konumlandırmaktadır.
Ayırt ediciliğin belirlenmesi için öngörülen “tüketici nezdinde ticari menşe gösterme” kriteri Kılavuzda farklı ses markaları için değerlendirilmiştir. Bu noktada örneğin; bir veya birden fazla notadan oluşan melodiler ve ilgili sınıflar için kendi içinde ayırt edici kabul edilebilen sözlü bir unsurdan oluşan sesler kural olarak ayırt edici kabul edilmiştir. Buna karşın tescili talep edilen mal veya hizmetlerin karakteristik özelliklerini yansıtan sesler, örneğin sıradan bir elektrik süpürgesi sesi, bu mallar için tüketici tarafından mal veya hizmetin işlevsel niteliği olarak algılanacağından kural olarak ayırt edici kabul edilmemiştir. Benzer şekilde, notaların herhangi bir rezonans olmaksızın birleşiminden oluşan sesler ve ayırt edicilikten yoksun veya tanımlayıcı sözlü unsurların ayırt edici bir ses ögesi olmaksızın telaffuzundan oluşan ses markaları da de ticari bir kaynak algısı yaratmayacağından ayırt edici bulunmamıştır.
Somut olayda, yukarıda örnekseme yoluyla sayılan ses markalarının ayırt edicilikten yoksun kabul edildiği durumlardan herhangi biri bulunmamaktadır. Ancak karara konu ses markasının ayırt edici niteliği değerlendirilirken EUIPO İnceleme Birimi ile Temyiz Kurulu’nun farklı yaklaşımlar sergilediği görülecektir.
2- Ses markalarının ayırt ediciliği mal ve hizmet sınıflarına göre değişir mi?
Bilindiği üzere ayırt edicilik değerlendirmesi başvurusu talep edilen mal ve hizmet sınıflarından bağımsız olarak gerçekleştirilemez. Zira bir sınıf için ayırt edici kabul edilen bir işaret başka bir sınıf için ayırt edici kabul edilmeyebilir. Ses markalarında özellikle, tescili talep edilen mal veya hizmetin karakteristik özelliklerinden oluşan seslerin ilgili sınıf için ayırt edicilikten yoksun olduğu kabul edilmektedir.[4]
EUIPO İnceleme Birimi, ses markası için başvurusu talep edilen 3., 9., 14., 16., 18., 21., 25., 28., 32., 33., 34. sınıfları açısından ayırt edicilik değerlendirmesi yaparken, başvura sahibinin iddialarının aksine, bu ürünlerin tamamının James Bond filmi ile bağlantılı olarak ticarileştirmeye uygun ürünler olmadığını belirtmiştir. Bu duruma örnek olarak, 3. sınıfta yer alan temizlik amaçlı maddeler; 21. sınıfta yer alan ev gereçleri; 32. sınıfta yer alan alkollü içecekler ve 34. sınıfta yer alan tütün ürünleri verilmiştir.
Dolayısıyla, her ne kadar başvuruya konu film müziği tüketicinin bir bölümünde akılda kalıcı olsa da başvuru kapsamında yer alan bazı emtialar açısından doğrudan marka algısı yaratmayacağından bahsedilmiştir. Ancak ret kararında, özellikle televizyon yayıncılığı/eğlence sektörü ile bağlantısı kurulamayan ve ses markası bakımından ticari kaynak göstermeyeceği düşünülen birtakım mallardan bahsedilse de, ses markasının tüm mallar bakımından reddine karar verilmesi yolu tercih edilmiştir. Bu durum, ayırt ediciliğin tescili talep edilen mal ve hizmetler bazında ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği kuralı karşısında eleştirilebilecektir.
EUIPO Temyiz Kurulu da, yukarıdaki değerlendirmeye ilişkin olarak, kararda başvurunun belirli mallar için neden ayırt edicilikten yoksun olduğunun detaylı olarak açıklanmadığı tespitini yapmıştır. Farklı tüketici çevrelerini de hedefleyen ve farklı amaçlara hizmet eden heterojen mal ve hizmet grupları nedeniyle bu şekilde genel bir değerlendirme yapılması doğru bulunmamıştır.
Bu doğrultuda Temyiz Kurulu, aşağıda 3. soruda açıklanan değerlendirme ile de bağlantılı olarak, başvurunun tescili talep edilen mallarda ticari menşe gösterme niteliğinin olduğuna karar vermiştir. Kurul’a göre tüm filmlerde çeşitli versiyonları ile ve “007” veya “James Bond” gibi ögelerle yer alan James Bond film müziği, yalnız sanatsal değil ticari kaynak gösterme niteliğini de kazanmıştır. Bu nedenle başvurusu talep edilen ve ticari ürünlerden oluşan sınıflar açısından film müziği sesinin ayırt edici olduğu sonucuna varılmıştır. Gerçekten de, modern pazarlama stratejileri incelendiğinde Dünyaca tanınmış özellikle seri filmlere ait kelime, şekil ve ses markalarının ticari alanda yaygın şekilde kullanıldığı ve ayrı bir sektör oluşturulduğu ortadadır.
3- Ses markalarında sesin uzunluğu ayırt edicilik değerlendirmesinde bir kriter olmalı mıdır?
Karara konu ses markası, James Bond film müziğinin ilk 25 saniyesinden oluşmaktadır. Film müziğinin bu kesiti, trampet temposu girişi, yavaş bir sekans ve gitar solosu şeklinde birbiri ile karakteristik şekilde bağlanan üç kısım olarak tanımlanmıştır.
EUIPO İnceleme Birimi, ses markasının tüketicilerin bunu talep edilen malların ticari menşeinin bir göstergesi olarak hemen algılamasını zorlaştıran bir müzikal segment yapısından oluştuğu ve melodinin uzunluğu itibarıyla akılda az kalıcı olduğu sonucuna varmıştır. Ancak yapılan bu değerlendirme de öncekiler gibi detaylı bir gerekçelendirme içermemektedir. Ofisin bu tutumu, ayırt edicilik değerlendirmesindeki ilkelerden olan, tüketicilerin markaların zihinlerinde bıraktıkları genel izlenimle hareket ettikleri yaklaşımı ile çelişki içermektedir. Nitekim bu yaklaşım esas alındığında, tüketicinin bir markanın tüm unsurlarını ve detaylarını aklında tutması beklenemeyeceğinden, marka ile karşılaştığında zihninde derhal bir ticari köken oluşup oluşmadığı önemlidir. Bu durumda, ses markaları için de markanın tüm segmentleri ve notalarının zihinde canlanması beklenmeyip, markanın bir bütün olarak tüketicinin zihninde malların ticari kökenine dair bir algı oluşturması yeterlidir.
EUIPO Temyiz Kurulu, yukarıdaki değerlendirmeye ilişkin isabetli şekilde AB Marka Tüzüğü’nde veya içtihat hukukunda hangi uzunlukta veya nitelikteki işaretlerin ayırt edici kabul edileceğine dair bir test bulunmadığını belirtmiştir. Bu kapsamda herhangi bir ses markasının hangi özellikleri taşırsa akılda kalıcı ve ayırt edici olduğuna dair daha katı bir değerlendirme yapılamayacağı gibi, 25 saniye ve daha uzun pek çok sesin de EUIPO nezdinde marka olarak tescil edildiği vurgulanmıştır. Kurul’a göre ses işaretinin ayırt ediciliğine dair çekince ortaya çıkaran durumlar genellikle iki ekstrem uç, yani rezonans oluşturmayacak kadar kısa sesler ile, bir eserin tümünden oluşan ve yalnız profesyonel müzisyenlerin hatırlayabileceği uzunluktaki seslerdir. Karara konu sesin James Bond film müziğinin ilk 25 saniyesinden ve profesyonel olmayan bir tüketicinin dahi aklında kalabilecek bir melodiden oluştuğu düşünüldüğünde bu iki sınırın arasında yer aldığı söylenebilir. Ayrıca, başvuruya konu melodinin baştan sona hatırlanamayacağı varsayımında dahi, tüketicinin markaların genellikle baş kısmını hatırladığı yaklaşımından hareketle melodinin başında yer alan karakteristik trompet sesi de markanın ayırt edici kabul edilmesi için yeterlidir.
Bu açıklamalar ışığında başvuruya konu ses markası, ilgili tüm sınıflar için ayırt edici kabul edilmiş ve EUIPO İnceleme Birimi’nin ret kararı Temyiz Kurulu’nca iptal edilmiştir.
Seslerin uzunluğunun ayırt edici niteliği üzerindeki etkisi ile ilgili doktrinde farklı görüşler bulunmaktadır. Bazı yazarlar, belirli bir süreden uzun seslerin soyut ayırt ediciliğinin bulunmadığını iddia etmekle beraber, kaç saniyeden uzun seslerin bu tescil engeli ile karşılaşacağına dair ortak bir görüş bulunmamaktadır. Seslerin uzunluğuna ilişkin bir üst veya alt sınıra AB Marka Tüzüğü veya pek çok ulusal mevzuatta da yer verilmemesinin bilinçli bir tercih olması muhtemel görünmektedir. Bizim de katıldığımız görüşe göre, ses markalarının tescil edilebilirliği için süre sınırlamaları getirmek marka hukukunun doğasına ve değişen teknoloji ve ticari hayatın gerekliliklerine uygun düşmeyecektir.[5] Nitekim sesler, tüketicide farklı algılar uyandırabilen işaretler olup, bir ses süre olarak uzun olmasına rağmen basit bir ritim ve az sayıda tınıdan oluştuğu için ilgili tüketici tarafından kolayca algılanabilir ve hatırlanabilirken; karmaşık ve çok sesli yapıda olan süre olarak kısa bir ses de tüketiciler için alışılmamış bir ritimde ve ahenkte ise daha zor hatırlanabilir. Veya tersi bir senaryoda, süre olarak uzun sesler müzisyenlerden oluşan bir tüketici çevresinde çok rahat algılanabilir ve hatırlanabilirken, çok kısa süreli bir ses, ortalama tüketicilerden oluşan bir çevrede tam olarak algılanamayabilir veya daha sonra hatırlanamayabilir. [6]
Seslerin kendine özgü bu yapıları dolayısıyla ayırt edicilik değerlendirmesinde her ses markası özelinde bir değerlendirme yapmak, bu yaklaşım her ne kadar ortak bir kural koymayı zorlaştırsa da, daha etkili olacaktır.
Özetle, günümüzde medya ve reklamcılık gibi görsel ve işitsel araçları beraber kullanan sektörlerde sesler, geleneksel olarak tanımlanan kelime ve şekil işaretleri ile beraber önem kazanmıştır. Ticari hayatta kazanılan bu özellik, seslerin marka olarak korunması noktasında da kendini göstermiş, ancak bu işaretlerin tüketici nezdinde geleneksel markalara kıyasla algılanma şekli çeşitli tartışmalara yol açmıştır. Seslerin ayırt edici niteliğine ilişkin çeşitli değerlendirmeler pek çok kararda karşımıza çıkmış, yazımızda EUIPO Temyiz Kurulu’nun 25 saniye uzunluktaki James Bond film müziği ile ilgili kararının incelemesine yer verilmiştir. Kararda, ses markalarının günümüz ticari hayatında işletmeler için artan değeri de göz önünde bulundurularak kanaatimizce yerinde bir değerlendirme yapılmıştır. Bu kapsamda nispeten uzun sayılabilecek ancak yüksek oranda tanınmış bir sesin somut olayın özelliklerine göre ilgili tüketici nezdinde tescili talep edilen mal ve hizmetler için ticari kaynak gösterme özelliğini haiz olduğu sonucuna varılmıştır.
[3] 13/09/2016 tarihli, T-408/15 sayılı, SON D’UN JINGLE SONORE PLIM kararı.
[4] Karasu, Rauf.” Ses Markaları”. Ankara Barosu FMR Dergisi, 2007, Sayı:2, s.47.
[5] Kılıç, Denis. “Ses Markaları”. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2019, s. 107.
Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) Birinci Temyiz Kurulu 7 Mayıs 2021 tarihinde, markanın iptal edilmemesi için kullanmamaya dair haklı nedenlere ilişkin R 557/2020-1 numaralı bir karar vermiştir. Kararda; marka sahibi tarafından sunulan deliller incelenerek markanın tescil edildiği 2011 yılından iptal talebinin yapıldığı 2019 yılına kadar kullanılmaması için haklı neden oluşturabilecek bir durum söz konusu olup olmadığı hususları değerlendirilmiştir.
Uyuşmazlığı mümkün olduğunca kısa tutmaya çalışarak aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:
18 Mayıs 2011 tarihinde Sören Claus Katz (“Marka Sahibi”), “Monteverdi” ibareli 18 Kasım 2010 tarihli rüçhan hakkına dayanarak markanın Avrupa Birliği’nde (“AB”) tescili için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (“EUIPO”) Nice sınıflandırmasına göre 12. sınıftaki “Taşıtlar; kara, hava ve deniz lokomotif aparatları”, 18. sınıftaki “Deri ve yapay deriler, ve bunlardan mamul başka sınıflarda yer almayan eşyalar; hayvan derileri ve postları; bavullar ve seyahat çantaları; şemsiyeler, güneş şemsiyeleri ve bastonlar; eyerler.” ve 25. sınıfta “giysiler, ayak giysileri ve baş giysileri.” mallarını kapsayacak şekilde başvurmuş ve EUIPO tarafından bu marka 29 Eylül 2011 tarihinde tescil edilmiştir.
24 Temmuz 2019 tarihinde, Sports Classics London Limited (UK) (“Sports Classics”) şirketi, söz konusu markanın tüm mallar bakımından AB Marka Tüzüğü m. 58/1(a) kapsamında kullanılmama nedeniyle iptalini talep etmiştir. EUIPO İptal Birimi, iptal talebini kabul ederek 23 Ocak 2020 tarihinde aşağıdaki sebeplerle markayı tümden iptal etmiştir:
– İptal başvurusu, Marka Sahibine bildirilmiş ve markanın kapsamındaki tüm mallar bakımından kullanıma ilişkin delil sunması için 2 aylık süre verilmiştir. Fakat, Marka Sahibi iptal talebine cevaben bu süre içinde hiçbir dilekçe veya delil sunmamıştır.
– AB Marka Direktifi m.19/1 uyarınca, eğer AB markası sahibi markasının ciddi kullanımına dair verilen sürede delil sunmazsa uyuşmazlık konusu AB markası iptal edilir.
– Somut olayda da, Marka Sahibi herhangi bir cevap vermemiş olduğundan ortada ne markanın tescilli olduğu mallar bakımından ciddi kullanımına ilişkin herhangi bir delil ne de kullanmamaya ilişkin haklı bir sebep vardır. Bu nedenle, AB Marka Tüzüğü m. 62/1 uyarınca, AB markasının iptal başvurusu olan 24 Temmuz 2019 tarihinden itibaren tümüyle iptal edildiği ve AB Marka Tüzüğünde yer alan etkilere sahip olmadığı kabul edilmelidir.
Marka Sahibi, 17 Mart 2020 tarihinde Temyiz Kuruluna başvurmuştur. Temyiz başvurusunda yer alan sebepler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
Marka Sahibi, markasının kullanmamasının haklı nedenleri olduğunu ileri sürmüştür. Buna göre Marka Sahibi, 9 977 489 numaralı “Monteverdi” ibareli AB marka başvurusunu özellikle spor arabalar üzerinde kullanmak amacıyla yapmış olup hali hazırda elektrikli bir “Monteverdi” arabası geliştirmektedir. Marka Sahibi, arabanın esasen 2016 yılında piyasaya çıkacağını öne sürmüş ancak yetkililerce aranan emisyon testi, araç ruhsatı ve araç onay gereklilikleri gibi bazı resmi gerekliliklerin engel olduğunu belirtmiştir. Marka Sahibine göre, söz konusu Marka Sahibinden kaynaklanmayan hususlar markanın kullanılmasını imkansız kılmış ve kullanım sürecinde gecikmelere yol açmıştır.
Marka Sahibi, 2009 yılında MONTEVERDI ismiyle yeni bir araba tasarlayıp üretip piyasaya sürmeye karar vermiştir (Ek 1). Ek 2’de ise araç geliştirme programının 2015/2016’da tamamlandığı ve yüksek hız tutumu, sesi ve emisyon testi gibi tüm gerekli resmi izin prosedürlerinin başlatıldığı görülmektedir. 10 Ağustos 2019 tarihinde ise Marka Sahibi emisyon testini nihayet geçebilmiştir. Aralık 2019’da ise Lüksemburg’daki ATEEL tarafından ECE R95 isimli yandan çarpışma testini geçmesi gerektiği kendisine bildirilmiştir. 2020 yılında da bu yandan çarpışma testlerinden ikisini yapmış ve son testin Avrupa tipi izni vereceğini beklemiştir. Tüm bunlar Marka Sahibine göre MONTEVERDI markalı yeni arabasını çok daha önce piyasaya sürebileceğini fakat değişen hukuki düzenlemeler yüzünden daha da fazla testi geçmesi gerektiğinden gecikme yaşadığını göstermektedir. Bunların hiçbiri onun elinde değildir. Son izni 2021 yılında alıp en kısa sürede ilk MONTEVERDI markalı arabasını çıkarmak istemektedir. Bu aracın geliştirilmesi ve gövdesi için yaklaşık olarak 10 milyon Euro harcadığını belirtmiştir. Testlere, bunlardan alınan belgelere ve izinlere ilişkin deliller ek 3-5 arasında sunulmuştur.
Ek 6’da, 16 Temmuz 2015 tarihli emisyon raporu yer almaktadır. Volkswagen’in emisyon hilelerinin sonucu olarak Marka Sahibinin emisyon sistemini, yeni katalizör dönüştürücü geliştirme ve yeni motor yönetim yazılımı dahil olmak üzere, yeniden yapılandırması gerekmiştir. Ek 7’de görülebileceği üzere 10 Ağustos 2018 tarihinde testten geçebilmiştir.
Son yandan çarpışma testi Haziran/Temmuz 2020 tarihi olarak öngörülmüş olup başka gereklilikleri de takiben normalde Kasım/Aralık 2020 tarihinde ek 10’dan görülebileceği gibi tüm sürecin bitmesi beklenmektedir. Bu arada, üretim de çoktan planlanmış olup platformlar için tüm aletler hazırlanmıştır. Sırada Monteverdi arabalarının gövde kalıplarının alınması vardır ve bu da Marka Sahibine göre yaklaşık 8-16 hafta alabilecektir. Buna göre, ilk test aracı 2021’deki Cenevre Motor Show’a hazır olabilecektir. Ardından, düzenli üretimin ayda 2-8 arabayla mümkün olabileceği ve Avrupa Birliği, İsviçre, Orta Doğu ve Asya’da araçların dağıtılacağı söylenmektedir. Beş yıl içerisinde araç satış hacminin yılda 60-120 arasına çıkması beklenmektedir.
Marka Sahibinin vekili, EUIPO’nun gönderdiği resmi yazışmadan haberleri olmadığını, böyle bir yazı tebliğ almadıklarını, bu sebeple de delil sunmak için zaman sınırları olduğunu bilmediklerini iddia etmiştir. AB Marka Tüzüğünün 98. maddesine göre belgenin bildirildiğini ispat yükü Ofis’in üzerindedir.
Marka Sahibinin sunduğu delilleri de aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
• Ek 1: AC Automotive GmbH fabrikasının fotoğrafı;
• Ek 2: Mr Georg F. Simonis tarafından düzenlenen 18 Mayıs 2020 tarihli bir onay;
• Ek 3: İzin için gerekli şartların bir listesi;
• Ek 4a: Görüş sahasına ait bir denetim raporu;
• Ek 4b: Konteyner ve tanklara ilişkin bir denetim raporu;
• Ek 4c: Çekme aygıtı için bir denetim raporu;
• Ek 5: Alman Araç Otoritesi tarafından düzenlenen 9 Şubat 2016 tarihli onay;
• Ek 6: 16 Temmuz 2015 tarihli emisyon raporu;
• Ek 7a: 10 Ağustos 2019 tarihli emisyonlar için denetim raporu (1);
• Ek 7b: 10 Ağustos 2019 tarihli emisyonlar için denetim raporu (2);
• Ek 8: AC Cobra Mk VI görüntüleri;
• Ek 9: Monteverdi gövde 7 görüntüsü;
• Ek 10: AB Marka Sahibinin açıklaması (ekleri dahil);
• Ek 11: AB Marka Direktifi m. 19 ve AB Marka Tüzüğü m. 64/1 çıktıları (İngilizce ve Almanca);
• Ek 12: AB Marka Direktifi m. 61 ve AB Marka Tüzüğü m. 98/1 çıktıları (İngilizce ve Almanca);
• Ek 13: Beck Online-Marka Kanunu Yorumu Kur/Bomhard/Albrecht, UMV, 20. Baskı, m. 98, No. 41-45 çıktısı ve İngilizce çevirisi.
İptal başvurusu sahibinin temyizdeki argümanları ise aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
– 9 977 489 sayılı uyuşmazlık konusu marka ciddi şekilde Avrupa Birliği içerisinde kullanılmamıştır ve kullanmama için öne sürülen sebepler araba imalat endüstrisinde yaygın olup haklı sebep olarak kabul edilemez.
– Yeni bir araba için Avrupa tipi izin alma süreci yaklaşık olarak 36 ay sürmektedir. Bu süre, beş sene içerisinde markanın kullanılmaya başlanılması için gayet yeterli bir süredir. Markanın tescili 29 Eylül 2011 tarihinde olup 24 Temmuz 2019 tarihli iptal talebine kadar markayı ciddi şekilde kullanmaya başlamak için yeterli zaman mevcuttur.
– Emisyon testi programlarındaki ve test süreçlerine ilişkin değişiklikler ile Avrupa tipi izin alma süreci araba imalat endüstrisi için oldukça sıradandır ve bu sebeple de marka başvurusu yapılırken bunlar hesaba katılmalıdır. Dolayısıyla, test programlarına ilişkin değişiklikler markayı kullanmamaya ilişkin haklı sebep olarak düşünülemez.
– Deliller bakımından ise;
Ek 1 markaya dair hiçbir şey içermediğinden ilgisizdir,
Ek 2’de ise MONTEVERDI 375 ismi sadece referans olarak kullanılmıştır, marka kullanımı sayılamaz,
Ek 3’te tarih yoktur ve arabaya da atıf bulunmamaktadır,
Ekler 4a- 4c (6, 7, 7a ve 7b için de aynısı geçerlidir) kapsamında hiçbir test ikili kullanım veya ikincil bir araba atfı içermemektedir,
Ek 5’te de yine ne araba ne de marka atfı mevcuttur,
Ek 8, “AC Cobra Mk V1”i göstermekte ve önceki ekler bu araç ile ilgili görünmektedir,
Ek 9 sadece bir araç gövdesidir ve her türlü araba ve markaya ilişkin olabilir, bu sebeple de delil açık olmayıp belirsiz olduğundan dikkate alınmamalıdır,
Son olarak ek 10 ise Marka Sahibi adına bir açıklamadır, ne var ki, imzalı olmadığından dikkate alınmamalıdır.
– Bunlara ek olarak, Marka Sahibi Sören Claus Katz ve AC Automative GmbH arasındaki bağlantı kanıtlanamamıştır. Hatta, Marka Sahibinin Wikipedia sayfası AC Automative GmbH’nın sahibi olarak Jürgen Mohr’u göstermektedir.
Sonuç olarak, iptal başvurusu sahibine göre kullanmamaya ilişkin ortada haklı bir sebep yoktur ve markanın kullanılmaya başlama niyetine dair de hiçbir belge söz konusu değildir. Bu sebeple de temyiz başvurusu reddedilmeli ve uyuşmazlık konusu marka kapsadığı tüm mallar bakımından reddedilmelidir.
Photo by Markus Spiske on Unsplash
EUIPO Temyiz Kurulu kararının gerekçeleri ise aşağıdaki şekildedir:
Öncelikle, yazışmanın Marka Sahibine ulaşmadığına ilişkin iddialar incelenmiştir. İç soruşturma sonucu Kurul, faksın olması gerektiği gibi doğru şekilde gönderildiğini doğrulamıştır. Bunu çürütecek aksi bir delil (örneğin o güne ait faks raporları) Marka Sahibi tarafından Kurul’a sunulmamıştır.
Yerleşik içtihada göre, İptal Biriminin verdiği karardaki gerekçeleri sorgulatacak deliller her zaman Temyiz Kuruluna (ilk defa da olsa) sunulabilir. Söz konusu deliller, ya İptal Birimi önündeki süreçte sunulan delilleri tamamlayıcı niteliktedir ya da o süreçte öne sürülemeyecek durumda olan yeni delillerdir. Marka Sahibi de İptal Birimi önündeki süreçte herhangi bir delil sunmuş olmadığından bunları destekleyici bir delil sunduğu (doğal olarak) kabul edilemez. Kurul’un Marka Sahibinin iddiaları ile ilgili makul şüpheleri varsa delilleri inceleyebilir, bu konuda takdir Kurul’dadır. Somut olayda Kurul, oluşabilecek herhangi bir şüpheyi ortadan kaldırmak ve sürecin bütünlüğü ile adilliği açısından temyiz aşamasında ilk defa sunulan delilleri incelemeye karar vermiştir.
AB Marka Tüzüğü m. 58/1(a) uyarınca Marka Sahibinin hakları, markanın 5 yıl boyunca tescil edildiği mal ve hizmetler kapsamında ciddi olarak kullanılmaması halinde, kullanmama için haklı sebepler de yoksa, EUIPO’ya başvuru üzerine iptal edilir. Ne var ki, eğer o 5 yıl içerisinde herhangi bir zaman markanın ciddi kullanımı başlamış veya devam etmiş ise o zaman iptali söz konusu olmaz. Kullanmaya başlamanın veya devam etmenin sadece 5 yıllık kullanmama süresi sona ermeden önceki 3 ay içerisinde olması durumunda ise iptal riski için kullanıma başlandığı kabul edildiğinden söz konusu kullanım dikkate alınmaz.
Markanın kullanılmama nedeniyle iptali için en az tescil tarihinden itibaren 5 sene geçmesi gerekir. Somut olayda tescil tarihi 29 Eylül 2011 ve iptal başvurusu tarihi 24 Temmuz 2019 olduğundan başvuru geçerlidir. Kullanım ispatı için delil sunulması gereken zaman dilimi ise, iptal başvurusu tarihinden önceki 5 sene olup somut olayda ispat zaman dilimi bu sebeple 24 Temmuz 2014 – 23 Temmuz 2019 (dahil) olarak hesaplanmıştır.
Markanın kullanımının da gerçek ticari yararlanmayı ve marka kapsamında korunan mal ve hizmetler bakımından piyasa payı yaratma ve sürdürme amacını göstermesi gerekir. Ciddi kullanım, markanın mal ve hizmetlerin ticari kaynağını belirtmesi yönündeki temel fonksiyonunu gerçekleştirebilmesini ve bu anlamda tüketicilerin daha önceki deneyimlerine dayanarak tekrar bu mal ve hizmetlerden yararlanmak isteyip istemediklerine karar vermeleri açısından mal ve hizmetlerin bu markayla gerçekten piyasada bulunmasını gerektirir. Elbette, somut olayın koşullarına göre ve mal ve hizmetlerin doğası gereği kullanım sıklığı, piyasa özellikleri gibi faktörler de değerlendirilir. Kullanımın sadece markanın varlığını korumak için veya göstermelik olmaması gerekir. İlgili piyasadaki kullanımlar dikkate alınır ve fakat yalnızca şirket içinde gerçekleştirilen kullanımlar önem taşımaz. Dolayısıyla, kullanımın markasal olması ve tüketici tarafından marka olarak algılanabilmesi gerekir. Tabi ki kullanıma yönelik sunulan delillerin de ilgili piyasaya dair objektif, yeterli, kesin ve sağlam olması gerekir. Bunlar da her somut olayın koşullarına göre değerlendirilir. Kullanımın yeri, zamanı, kapsamı, özelliği mutlaka delillerden anlaşılmalıdır; bu dört gösterge kriterinin bulunması kümülatif bir şarttır.
Markanın kullanılmamasını meşrulaştırabilmek yani buna yönelik haklı nedenlerin varlığı için kümülatif üç şartın gerçekleşmesi aranmaktadır. Birincisi, kullanmama engelinin marka sahibinin niyetinden/isteğinden/kontrolünden bağımsız olması gerekir. İkincisi, bu engelin markayla doğrudan bağlantılı olması ve üçüncüsü, bu kullanım engelinin markanın kullanımını imkansız veya anlamsız hale getiriyor olması gerekir. Aynı şekilde, yerleşik içtihada göre haklı sebepler marka sahibiyle bağlantısı olmayan sebepler olup ticari zorluklar bu kapsamda sayılmamaktadır. Bu haklı nedenlerin varlığı da marka sahibi tarafından kanıtlanmalıdır.
ABAD’a göre ise, kullanımın anlamsız hale gelmesi kavramından anlaşılması gereken, kullanım engelinin markanın uygun kullanımını tehlikeye atması ve marka sahibinin makul olarak markayı kullanmasının beklenememesi durumudur. Bu hususu yine marka sahibi kanıtlayacaktır.
Marka Sahibinin savunmalarına göre, yukarıda bahsedilen resmi test ve izin şartları kendisinin dışında gelişen ve markanın kullanımını imkansız hale getiren sebeplerdir.
Bu anlamda, TRIPS m. 19/1 kapsamında kullanmamaya dair kabul gören haklı sebepler arasında örneğin söz konusu mal ve hizmetlerle ilgili hükümetin öngördüğü gereklilikler de yer almaktadır. Bu nedenle de Kurul, bu gerekliliklerin içinde yeni üretilen motorlu araçlara uygulanan güvenlik ve çevresel (emisyon) standartların da yer aldığı görüşündedir. Yine de, Kurul, Marka Sahibinin esasen teknik inceleme ve testlerden geçmesi gereken ürünün olası üretim ve tanıtım tarihi belirsiz olmasına rağmen 2011 gibi erken bir tarihte marka başvurusunda bulunmasının hukuki bir zorunluluk olmadığı, kendi isteğiyle olduğu kanaatindedir. Marka Sahibi, gerekli resmi izin ve testler için işlemleri uyuşmazlık konusu markanın tescilinden en az dört sene sonra başlatmıştır. Ayrıca, üreticinin belli standartlara uygun olarak araba üretim kapasitesini onaylayan izin de tescilden neredeyse beş yıl sonra alınmıştır.
Marka başvurusu ile prototipin teknik inceleme için hazır olduğu tarih, izinler ve piyasaya sunum arasında geçen zamanı hesap etmek elbette marka sahibinin sorumluluğundadır. Marka Sahibinin söz konusu testlerde başarılı olması, kurallara uyması ve başvuruyu eksiksiz yapması ile de ilgilidir ve bu nedenle de bu testler Marka Sahibinin kontrolü dışında ortaya çıkan bağımsız birer engel olarak değerlendirilemez. Zira, AB’nin emisyon testi kurallarını sıkılaştırması da 2017’den sonra gerçekleşmiştir. Zaten kurallar da değişmemiş, sadece denetim bakımından gerçeğe uygun test süreçlerinin yapılabilmesi amaçlanmıştır. Hatta, yeni mevzuatın Marka Sahibi gibi küçük hacimli üreticiler bakımından belli istisnalar öngördüğü kararda da belirtilmiştir.
Kurul sonuç itibariyle, sunulan tüm delilleri ve beyanları incelemiş ve kullanmamanın haklı nedene bağlı olmadığına karar vermiştir. Marka Sahibinin hiçbir şekilde araçları tanıtmasının hukuken engellendiğini gösterir bir delil sunulmadığını, örneğin aracın piyasaya sürüleceğine ilişkin tanıtımın, basın açıklamalarının, ön satış sözleşmelerinin, marka farkındalık çalışmalarının veya olası müşterilerle iletişim kurulması gibi operasyonlarla markanın kullanımının mümkün olabileceğini ama somut olayda Marka Sahibinin ilgili zaman aralığında markayı kullanmaya başlama niyetine dair hiçbir emare olmadığını belirtmiştir.
Ek olarak, Marka Sahibinin gerçek kişi olduğu fakat sunulan delillerdeki resmi izinler için başvuranın şirket olduğu, marka sahibinin bu şirketin %50 hissedarı olduğu, yine de kullanmamaya ilişkin sözde engellerin nasıl gerçek kişi marka sahibiyle ilgili olduğunun açıklanamadığı belirtilmiştir. Zaten, sunulan deliller de “Monteverdi” ibareli bir markanın kullanılmamasına haklı sebep teşkil edecek herhangi bir engel ortaya koymamaktadır. Dolayısıyla, sunulan deliller markayı kullanmamanın haklı sebebe dayandığını ortaya koymakta yeterli olmamakla birlikte Marka Sahibiyle ve markanın kendisiyle doğrudan bağlantı da içermemektedir.
Özetle, bir araba üreticisi için, küçük bir girişim için de olsa yeni bir araba üretimi için gerekli teknik standartlar ve testlerin gayet normal olduğu ve bunlardan çıkan sorunları çözmenin zor olmaması gerektiği, sektörde yer alan bir profesyonel olarak da Marka Sahibinin bu zorluklardan haberdar olmamasının mümkün olmayacağı belirtilmiştir. Marka korumasının, malların teknik özellikleriyle ilgili kuralların değişmesine bağlı olamayacağı vurgulanmıştır.
EUIPO Marka İnceleme Kılavuzu’na göre de, markayı kullanmama için haklı sebepler dar yorumlanmalıdır. “Bürokratik engeller”, markayla doğrudan bağlantılı olup markanın kullanımı idari prosedürlerin başarılı bir şekilde tamamlanmasına bağlı olmadığı sürece marka sahibinin isteği dışında gelişen yeterli engel niteliğinde görülmemektedir. Yine de, doğrudan bağlantı kriteri, markanın kullanımının mutlaka imkansız hale gelmesini gerektirmez. Kullanımın makul olmaması yeterli görülebilmektedir. Her somut olayın kendi şartları çerçevesinde, ortaya çıkan engelin aşılma için oluşturulan stratejinin marka kullanımını anlamsız hale getirip getirmediği değerlendirilir. Örneğin, marka sahibinin şirket stratejisini değiştirip ürünlerini rakiplerinin satış kanallarında satması makul olarak ondan beklenemeyecek ya da zorunlu tutulamayacaktır.
İnceleme konusu kararın; markanın kullanmama nedeniyle iptalini önleyen haklı nedenler gibi yazılı hukukta çok detaylı ve açık düzenlenmeyen ve genelde uygulama ile şekillenen bir kavramın değerlendirilmesi bakımından önemli bir karar olduğu kanaatindeyiz. Temyiz Kurulu belli kriterleri ortaya koyup tekrar etse de, her somut olay elbette yine kendi koşulları çerçevesinde değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.
Marka sahipleri önceden tescil edilmiş markalarının aynısı için aynı mal ve hizmetleri kapsayan yeni bir marka başvurusu yaptığında, bu markalar “tekrar markası” olarak adlandırılmaktadır. Marka başvuru sahibinin önceki markasının aynısını yeniden tescil ettirmesinin önünde yasal bir engel bulunmamaktadır, ancak genellikle bu başvuruların, önceden tescilli markanın kullanmama nedeni ile iptali talebinin önünü kesme veya kullanım ispatı delili hazırlama yükünden kaçınma amaçlı olarak yapıldığını söylemek mümkün. Elbette somut olayın kendi şartları içinde değerlendirme yapılması gerekir, ancak Türkiye ve Avrupa’da tekrar markalarının hangi hallerde kötü niyetli olarak değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin genel koşullar tartışılmaktadır. Herkesin yakından bildiği meşhur masa oyunu MONOPOLY markası da 2021 yılında işte tam bu sebeple, Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesinin kötü niyetli tescil gerekçeli bir hükümsüzlük davasına konu olmasıyla gündemde.
Hasbro Inc., 1991 yılından beri MONOPOLY markasının sahibidir. Şirket 2010 tarihinde MONOPOLY kelime markası için 9, 16, 28 ve 41. sınıflardaki mal ve hizmetleri kapsayacak şekilde Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisine (EUIPO) bir başvuruda bulunmuş ve söz konusu marka başvurusu 25 Mart 2011 tarihinde tescil edilmiştir. Hasbro Inc. şirketinin ayrıca 1998, 2009 ve 2010’da tescil edilmiş ve halen geçerli olan MONOPOLY markalarının da mevcut olduğunu belirtmemiz gerekir. Bu markaların kapsadığı mal ve hizmetler 2010 tarihli marka başvurusunun kapsamında yer alan mal ve hizmetlerden bazıları ile aynıdır.
25 Ağustos 2015 tarihinde DRINKOPOLY markalı masa oyununun sahibi Hırvat Kreativni Događaji doo şirketi söz konusu marka başvurusunun önceki markaların “tekrar başvurusu” olduğunu ve Hasbro Inc. şirketinin “önceki markalarının kullanımını kanıtlama yükümlülüğünü ortadan kaldırmayı amaçladığını” ve bu nedenle 2011 yılında tescil edilen MONOPOLY markasının kötü niyetli tescile konu olduğunu öne sürerek hükümsüzlük talebinde bulunmuştur.
Bu noktada şunu belirtmek gerekir ki, Avrupa Birliği (AB) Marka Tüzüğü uyarınca, bir marka başvurusu yapıldığı sırada markanın kullanılıyor olması ya da kullanım niyetinin bulunması gerekliliği söz konusu değildir. Bir marka tescil edildikten sonra, ticari marka sahibinden markayı gerçek anlamda kullandığını (veya kullanmamanın meşru sebeplerini) kanıtlamasının istenebilmesi için beş yıllık bir sürenin geçmiş olması gereklidir. Marka tescil tarihini izleyen beş yıllık süreden sonra söz konusu marka kullanılmadığı iddiasıyla bir iptal davasına konu olabilir. Böyle bir sistem, bir yanda marka sahibinin meşru çıkarlarını diğer yanda da rakiplerinin meşru çıkarlarını dengeler.
EUIPO İptal Dairesi 22 Haziran 2017 tarihinde hükümsüzlük talebini reddetmiş ve Hasbro’nun kötü niyetle hareket ettiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını ve aynı markayı 14 yıllık bir süre boyunca birden fazla başvuruyla korumanın tek başına kullanım yükümlülüğünden kaçınma niyetinin kanıtı olmadığını tespit etmiştir. Bu karara karşı Kreativni Događaji doo şirketi tarafından yapılan itiraz sonucu 22 Temmuz 2019 tarihli kararla EUIPO İkinci Temyiz Kurulu, İptal Dairesi’nin kararını kısmen iptal etmiştir. Esasen, Temyiz Kurulu, toplanan delillerin, itiraz edilen markanın ve önceki markaların kapsadığı aynı mal ve hizmetler açısından Hasbro Inc. şirketinin kötü niyetle hareket ettiğini gösterdiğini tespit etmiştir.
Bunun üzerine Hasbro Inc. şirketi AB Genel Mahkemesi’ne başvuruda bulunarak esasen kötü niyetle hareket etmediğini aynı zamanda izlediği yöntemin diğer marka sahipleri tarafından da benimsenen stratejik bir yöntem olduğunu iddia etmiştir. Ancak bu iddiaların Genel Mahkeme’nin kötü niyete ilişkin görüşlerinin şekillenmesine hizmet ettiğini belirtmek gerekir.
Genel Mahkeme kötü niyet kavramını incelerken, kötü niyetin tespiti için marka tescilinin kötüye kullanılıp kullanılmadığının, dürüst ticari uygulamalara aykırı olup olmadığının, başvurunun yapılmasının altında yatan ticari mantık ve AB marka başvurusunun yapılması sırasında gerçekleşen tüm kronolojik faktörlerin dikkate alınması gerektiğinin altını çizmiştir.
21 Nisan 2021 tarihinde ABAD Genel Mahkemesi T‑663/19 sayılı kararı ile Hasbro Inc. şirketinin temyiz itirazlarını reddetmiş ve şirketin “kasıtlı olarak kullanım kanıtı kuralını atlatmaya çalıştığını” tespit ederek Temyiz Kurulu kararını onamıştır. Mahkeme, ticari markaların bu şekilde yeniden tescil edilmesine ilişkin bir yasak olmadığını, ancak somut uyuşmazlıkta Hasbro Inc. şirketinin MONOPOLY markası için daha önceki markalarının kapsamında yer alan mal ve hizmetleri de içerecek şekilde tescil başvurusu yapmış olmasının bilinçli olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, başvuranın bu strateji sayesinde itiraz davalarında itiraz edilen markanın kullanımını kanıtlamak zorunda kalmayacağını ikrar ettiğini, başvuranın marka sistemini suistimal ettiği için kötü niyetli olduğunu ve böyle bir başvuru stratejisinin gerekçesi konusunda başka bir ticari mantık görmediğini de eklemiştir. Marka sahibinin markayı kötü niyetle tescil ettirdiği sonucuna varılırken, dava konusu (tekrar) marka(sı)nın EUIPO nezdinde itiraz gerekçesi olarak gösterilmesi ve bu itirazların başarıyla sonuçlanması gibi faktörler ve bu tip tekrar markalarının birçok firma tarafından kullanılan bir strateji olduğu, idari süreçlerdeki yükü azalttığı gibi beyanlar da EUIPO Temyiz Kurulu tarafından dikkate alınmış ve bu değerlendirmeler Genel Mahkeme tarafından da yerinde görülmüştür.
Monopoly kararı, Avrupa Birliği markası sahiplerinin “tekrar başvuruları sonucu tescil edilmiş markaların” kendiliğinden iptal edilmeyeceğine işaret eden bir karar olmakla birlikte “tekrar başvuruları sonucu tescil edilmiş markaların” başvuru anında kötü niyetle yapılıp yapılmadığı yönünde inceleneceğini de gösteren bir karardır. Bu nedenle marka sahiplerinin aynı markanın tekrarı niteliğinde bir başvuru yaparken kötü niyet iddiası ile karşı karşıya kalabileceklerini düşünerek daha temkinli hareket etmeleri mantıklı olacaktır.
Bir topçu subayının oğlu olarak çocukluğumun en eğlenceli anlarından bazıları topların, silahların, askeri araçların etrafında ve “asker abilerin” peşinde koşturarak geçti. O zamanlar asker abilerin de benim etraflarında olmamdan keyif aldıklarını düşünüyordum; ancak sonradan farkına vardım ki, onların güler yüzü ve ilgisi, benim sevimliliğimden değil, daha çok onların komutanın zevzek çocuğundan kaynaklanabilecek gazaptan korkmalarından kaynaklanıyordu. Hatta şu an iyice eminim ki, asker abiler benim gibileri etraflarında gördüklerinde, Yiğit Özgür’ün klasik haline gelmiş “Geldi yine tipini ….” karikatüründeki anne ve babanın tepkisini veriyorlardı. (Karikatürü bilmeyenler veya hatırlamak isteyenler Google’dan arayabilir.)
Çocukluk anılarımla ne kadar ilgisi var bilmiyorum ama, geçmişten bu yana en meraklı olduğum alanlardan birisi de savaş tarihi, belgeselleri, filmleri ve özellikle de İkinci Dünya Savaşı (bundan sonra “WW2” olarak anılacaktır)’yla ilgili her şey. Bu yazıda aktaracağım karar, WW2 bağlantısı nedeniyle de anında ilgimi çekti ve yazma kararına varmam çok zaman almadı.
WW2’nin savaşın cephelerdeki akışıyla ilgili olmayan ikonik yönlerinden birisi Alman Nazi Partisi’nin propaganda ve görsel iletişim gücüdür. Nazi Partisi aynı zamanda bir propaganda canavarıdır ve Goebbels’in yönettiği propaganda mekanizması aynı zamanda görsel ihtişam, çarpıcı mimari, göz alıcı üniformalar, kıyafetler, simgeler ve sembollerle de süslenmiştir.
İnsanlık düşmanı Nazi Partisi, WW2’nin kaybedilmesiyle birlikte sadece Almanya’nın değil, dünyanın hafızasından tüm sembolleriyle birlikte temizlenmeye çalışılmaktadır. Nazi Partisi’nin sembollerinin kullanımı bazı ülkelerde yasak olsa da, Neo-Nazi gruplar bu sembolleri ısrarla kullanmaya devam etmektedir.
Bütün bunların IPR Gezgini ve yayın alanı ile ilgisi nedir sorusu kafalarda oluşmuş olabilir. Yanıt basit, aşağıya okuyacağınız EUIPO Temyiz Kurulu kararı, Nazi Partisi’nin sembollerinden birisine çok benzer bir şekil unsuru içeren bir marka tescilinin, genel kabul görmüş ahlak ilkelerine aykırılık nedeniyle hükümsüz kılınmasına ve buna karşı yapılan itiraza ilişkindir.
Birleşik Krallık’ta yerleşik Anglofranchise Limited firması (bundan sonra “marka sahibi” olarak anılacaktır) aşağıda yer alan markayı 2013 yılında Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nde (EUIPO) tescil ettirir. Markanın kapsamında 14., 18., 25. sınıflara dahil mallar ve 35. sınıfa dahil hizmetler bulunmaktadır.
2018 yılında İtalya’da yerleşik Yuliya Bugrey isimli bir gerçek kişi (bundan sonra “hükümsüzlük talebi sahibi” olarak anılacaktır), tescilli markanın kapsadığı tüm mal ve hizmetler bakımından hükümsüz kılınması talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur.
Hükümsüzlük talebinin gerekçesi, Birlik Marka Tüzüğü’nün 7(1)(f) bendinde düzenlenmiş kamu düzenine ve genel kabul görmüş ahlak ilkelerine aykırılıktır.
Hükümsüzlük talebi sahibi aşağıdaki ana argümana dayanmaktadır:
Başvurunun şekil unsuru, Avrupa Birliği’ndeki tüketicilerce Nazi Partisi’nin amblemlerinden birisi olan “Parteiadler” olarak algılanacaktır. “Parteiadler” kelimesi “Partinin Kartalı” anlamına gelmektedir ve simge Almanya’nın devlet sembolü olan kartalın Nazi Partisi’ne uyarlanmış halidir.
Nazi Partisi’nce kullanılan Parteiadler simgesini aşağıda görebilirsiniz:
Hükümsüzlük talebi sahibine göre, hükümsüzlük talebinin konusu markadaki şekil unsuru Nazi ideolojisine açıkça referans yapmaktadır ve bu nedenle de kamu düzenine ve genel kabul görmüş ahlak ilkelerine aykırıdır. Dolayısıyla da tescilli markanın hükümsüz kılınması gerekmektedir.
Talep sahibi iddialarını kuvvetlendirmek için çok sayıda kanıt sunmuştur, bu kanıtların bir kısmı medyadan derlenmiştir ve bazı kişi ve kuruluşların da tescilli markada yer alan ve marka sahibince yaygın biçimde kullanılan şekli, Nazi Partisi’yle özdeşleştirdiğini göstermektedir. Buna ilaveten Nazi sembollerinin kullanımını yasaklayan ulusal mevzuatlara da yer verilmiştir.
Bu iddialara, marka sahibi esasen aşağıdaki argümanlar çerçevesinde yanıt vermiştir:
Markada yer alan kartal şekli, Nazi Partisi sembollerinden değil, Roma İmparatorluğu sembollerinden esinlenmiştir. Markada yer alan şekille, Nazi sembolü “Parteiadler” arasında görsel farklılıklar vardır. Hükümsüzlük talebi sahibinin sunduğu kanıtların ispatlayıcı gücü bulunmamaktadır, markada üye ülkelerin ulusal mevzuatlarına aykırı bir unsur yer almamaktadır. Son olarak, marka sahibi ifade özgürlüğü hakkını da dile getirmiştir.
EUIPO İptal Birimi, yukarıda anahatlarıyla sunulan iddia ve savunma çerçevesinde hükümsüzlük talebini incelemiştir:
İptal Birimine göre şekiller bazı farklılıklar içerse de, bu farklılıklar önemsiz düzeydedir ve bütün olarak bakıldığında şekiller neredeyse aynıdır. Kartal şekli birçok kültürde zenginlik, güç gibi kavramları sembolize etse de, inceleme kartalın genel çerçevedeki sembolik anlamı ile ilgili değil, başvurudaki kartal şeklinin özel sembolik anlamı ile ilgilidir. Hükümsüzlük talebi sahibi farklı sitelerden, gazetelerden alınmış çok sayıda makale ve haber sunmuştur, bu içerikler, yazar ve kullanıcıların inceleme konusu markayla, Nazi Partisi arasında bağ kurduğunu göstermektedir. Marka sahibi, ifade özgürlüğü hakkını savunma olarak öne sürmüş olsa da, inceleme konusu şekil argo, kötü anlama sahip bir şekil değil, insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından birisini yaşatmış bir ideolojinin simgesi olan bir şekildir. Marka hukukunda ifade özgürlüğünün yeri bulunsa da, ifade özgürlüğünün korunması, markaların korunmasının ana amacı değildir ve 7(1)(f) bendinde düzenlenmiş ret gerekçesi sadece ifade özgürlüğü hakkı öne sürülerek ortadan kaldırılamaz. Buna ilaveten, marka sicilinde tescilin reddedilmesi veya ortadan kaldırılması, bir işaretin piyasada kullanılmasını da engellemez. Bu çerçevede, tescilin kamu düzenine ve yerleşik ahlak ilkelerine aykırılık gerekçesiyle hükümsüz kılınması, ifade özgürlüğünün engellenmesi anlamına gelmeyecektir. Marka sahibi, markanın Birleşik Krallık underground kültürüne referans olarak seçildiğini belirtmiş olsa da, İptal Birimine göre markanın saldırgan veya şok edici amaçla seçilmemiş olması veya underground ve punk kültüre referans içermesi hususları, kamunun ilgili kesiminin markayı olumsuz biçimde algılamasını engellemeyecektir. Hükümsüzlüğü talep edilen markayı taşıyan giysilerin dünyadaki bilinirliği, reklamları ve promosyonunun, markanın kamu düzenine ve genel kabul gören ahlak ilkelerine uygunluğu ile ilgisi de bulunmamaktadır. Bütün bu belirtilenlerin ışığında EUIPO İptal Birimi’ne göre; hükümsüzlüğü talep edilen marka, bütün olarak bakıldığında Nazi Partisi’ne referans içermektedir ve kamunun ilgili kesimince Avrupa Birliği’nin kurucu değerlerine aykırı olarak algılanacak bir şekli barındırmaktadır. Bu bağlamda marka, sadece Nazi Partisi’nce katledilen kurbanlar bakımından değil, Birlik sınırları dahilinde yaşayan markayla karşılaşabilecek ve normal düzeyde hassasiyet ve toleransa sahip herkes bakımından şok edici veya saldırgan niteliktedir. Dolayısıyla, hükümsüzlüğü talep edilen marka, Tüzük madde 7(1)(f) bendi anlamında genel kabul görmüş ahlak değerlerine aykırılık içermektedir ve hükümsüz kılınmalıdır.
EUIPO İptal Birimi’nin hükümsüzlük kararına karşı marka sahibi tarafından itiraz edilir ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından incelenir. İnceleme sonucunda 23 Nisan 2021 tarihinde verilen karar, aşağıda anahatlarıyla aktarılacaktır.
Marka sahibi, İptal Biriminin hükümsüzlük kararının hukuka uygun olmadığını, hükümsüzlük talebi sahibince sunulan kanıtların objektif olmadığını, internette herkes tarafından yapılabilecek subjektif yorumlara dayandığını, kararın Birlik halkının genel algılayış biçimini göstermekten uzak olduğunu, aksi yöndeki yorumların karara yansıtılmadığını, kartal şeklinin Almanya dahil Birlik ülkelerinde yasaklanmadığını, kararın ifade özgürlüğünün ihlali mahiyetinde olduğunu, BOY markasının kırk yıldan uzun süredir kullanıldığını, WW2’nin bitiminden bu yana 70 yıldan fazla süre geçtiğini, markanın ticari başarısı da dikkate alındığında markanın Nazizm ile özdeşleştirilmeyeceğini, markanın bütün olarak dikkate alınmadığını, “Parteiadler”de bulunan svastika (gamalı haç) şeklinin markada bulunmadığını, bu haliyle markanın Nazi Partisi sembollerini çağrıştırmadığını, İptal Birimi kararının objektif olmadığını, markanın ticari başarısının ve ünlülerce de kullanılmasının Nazizmi çağrıştırmadığının kanıtı olduğunu öne sürmektedir. Marka sahibinin bir diğer önemli iddiası da, İtalya’da aynı markanın başka kişilerce kullanıldığı, bu kullanıma karşı marka sahibinin İtalya’da marka hakkına tecavüz süreçlerini başlattığı, hükümsüzlük talebi sahibinin bu kişilerle bağlantısının açık şekilde gösterildiği yönündedir.
Hükümsüzlük talebi sahibi, bu iddiaların tamamının yerinde olmadığı ve İptal Biriminin hükümsüzlük kararının yerinde olduğu görüşündedir. İlaveten, markanın yaratıcısı Stephane Raynor’un otobiyografik eserinde marka ile Nazi ideolojisi arasındaki ilişkiyi kabul ettiği de belirtilmektedir.
Temyiz Kurulu tarafların argümanları ve İptal Birimi kararının gerekçeleri çerçevesinde itirazı inceler. Temyiz Kurulu’na göre sunulan kanıtlar, kamunun göz ardı edilemeyecek düzeyde bir kısmının markadaki kartal şeklini “Parteiadler” sembolü olarak algılayacağını göstermektedir. Markada, “Parteiadler”de bulunan svastika şeklinin bulunmaması markanın geçerliliğini sürdürebilmesi için yeterli bir gerekçe değildir. Temyiz Kurulu, markanın Avrupa Birliği’nde Nazi Partisi sembolü olarak algılanacağı ve bu yönde İptal Birimince öne sürülen gerekçelerin yerinde olduğu görüşündedir; yazının önceki kısımlarında belirtilen bu gerekçeler, tekrardan kaçınmak amacıyla burada tekrar edilmeyecektir.
Temyiz Kurulu’nun daha detaylı biçimde altını çizdiği husus ise, markanın hükümsüz kılınmasının gerekçesinin “kamu düzenine aykırılık” değil, “genel kabul görmüş ahlak ilkelerine aykırılık” olmasıdır. Kurula göre, marka bazı üye ülkelerde ceza hukuku kapsamına girebilecek şekil unsuru içerse de, hükümsüzlüğün temel gerekçesi kamu ahlakıdır. Nazi savaş suçlarının kurbanı olan kişilerin alt soyları halen bu acıyı yaşamaktadır ve bu kişilerin süregelen acıları dikkate alındığında markanın Birlik’te tescilli kalması düşünülemez. Cinsiyet, ırk, etnik köken, inanç, yaş ve cinsel tercih ayrımcılığı yapılmaması Avrupa Birliği’nin temel değerleridir ve Nazizm sembollerinin bu değerlerle uyuşmadığı açıktır. Bütün bu hususların çerçevesinde, marka kamunun ilgili kesimi bakımından Nazi ideolojisine referans olarak algılanacaktır, Avrupa Birliği’nin temel ilkelerine aykırılık içermektedir ve bu nedenle de markanın hükümsüz kılınması yönündeki karar yerindedir.
EUIPO Temyiz Kurulu belirtilen gerekçelerle markanın hükümsüz kılınması yönündeki kararı onamış ve itirazı reddetmiştir.
Marka sahibinin bu karara karşı yargı yolunu kullanıp kullanmadığından şu anda emin olmamakla birlikte, eğer dava açılırsa, Genel Mahkeme kararını merakla bekleyeceğim.
Kendi adıma kararı alkışlıyorum ve dünyanın Nazizm sembollerinden arınmasını, bu da yeterli değil, ayrımcılığa ilişkin bütün sembollerden temizlenmesini tüm kalbimle arzuluyorum.
Kararı yazarken bir noktada merak ettiğimden, marka Türkiye’de de tescilli mi diye baktım ve Bingo!
Marka şekil unsuruyla birlikte yurtdışındaki sahibi adına Türkiye’de tescilli olduğu gibi, üçüncü kişiler de markanın şekil unsuruyla birlikte kendi adlarına tescili için başvurmuşlar ve bu başvurular itiraz üzerine reddedilmiş. Akla gelen soru ise şu; markada yer alan şeklin Nazi Partisi sembolü olması gerekçesiyle kamu düzenine veya genel ahlaka aykırılık temelli bir hükümsüzlük davası Türkiye’de açılsaydı, mahkemeler ne yönde karar verirdi acaba?
The Blink Fish isimli yapım şirketi, 9 Ekim 2017 tarihinde aşağıdaki şekil markasını tescil ettirmek için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO) başvuruda bulunmuş ve marka 2018 yılının başında tescil edilmiştir.
Marka;
35. sınıfta bulunan “Reklamcılık; İş yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili danışmanlık; sekreterlik hizmeti”,
38. sınıfta bulunan “Haberleşme hizmetleri”,
41. sınıfta bulunan “Spor, kültür ve eğlence hizmetleri; Eğitim ve öğretim hizmetleri”
için tescil edilmiştir.
8 Mayıs 2018 tarihinde Wirtschaftsgesellschaft des Kfz-Gewerbes mbH isimli Alman şirketi (bundan sonra “hükümsüzlük talebi sahibi” olarak anılacaktır), Almanya’da tescil edilmiş “BLINKA” kelime markasıyla karıştırılma ihtimali gerekçesine dayanarak, The Blink Fish(bundan sonra “marka sahibi” olarak anılacaktır) adına tescil edilmiş markanın bütün hizmetler bakımından hükümsüz kılınmasını talep etmiştir.
Her iki markanın aynı hizmetleri kapsadığı ilk olarak belirtilmelidir.
Hükümsüzlük talebi, EUIPO İptal Birimi tarafından 22 Ağustos 2019 tarihinde markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmaması gerekçesiyle reddedilmiştir. Bu karara karşı EUIPO Temyiz Kurulu’na başvuran hükümsüzlük talebi sahibinin iddiaları Temyiz Kurulu tarafından da reddedilmiştir.
Hükümsüzlük talebi sahibinin Temyiz Kurulu’na sunduğu ana argümanlar aşağıdadır:
Her iki markanın etki yaratacağı yer benzer şekilde Almanya’dır ve markaların tescilli bulundukları hizmetler aynıdır.
Karşılaştırılan markaların hedef kitleleri aynı olmakla beraber bu kitle hem ortalama tüketici hem de işin profesyonellerinden oluşmaktadır.
Dava konusu marka yalnızca stilize edilmiş olan bir balık figürünü değil bunun yanı sıra “B”, “L”, “I”, “N” ve “K” harflerinden oluşan “blink” kelimesini de içermektedir ve kelime unsurları arasında benzerlik bulunmaktadır.
Önceki tarihli “blinka” markasının Almanca ve İngilizce ’de herhangi bilinen bir anlamı bulunmamasından dolayı benzerlik bir kat daha artacaktır.
Bütün bu iddialar sonucunda dava konusu marka ile eski tarihli “blinka” markası ile aralarında karıştırılma olasılığı ortaya çıkacaktır.
Markaların aynılık veya benzerlik incelemesinde, hükümsüzlük talebine gerekçe olarak gösterilen “blinka” markasının Almanya’da tescilli bulunmasından dolayı, dava konusu markanın tescilinin etkili olacağı coğrafi alanın Almanya ile sınırlı bulunması gerekmektedir.
Tescil edilen markanın yöneltildiği hedef kitle hem bilinçli ve profesyonel kişilerden hem de ortalama tüketiciden oluşmaktadır ve bu kitle dava konusu markayı yalnızca stilize edilmiş bir balık şekli olarak algılayacaktır.
Markalar arasında görsel benzerlik bulunmamaktadır ve hükümsüzlük talebinin konusu marka yalnızca stilize edilmiş bir balık şekli olarak algılanacağından, markaların işitsel ve kavramsal olarak karşılaştırılması mümkün değildir. Dolayısıyla, markalar aynı veya benzer değildir.
Bu kararı da yerinde bulmayan hükümsüzlük talebi sahibi, Temyiz Kurulu kararının iptali talebiyle uyuşmazlığı Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesi’ne taşımaya karar vererek dava açmıştır. ABAD Genel Mahkemesi tarafından 24 Mart 2021 tarihinde T‑354/20 sayılı kararla sonuçlandırılan davada, hükümsüzlük talebi sahibi iddialarını iki temel üstüne kurmuştur.
İlk olarak, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmasından dolayı EUIPO Temyiz Kurulu kararının haksız olduğu iddia edilmiştir. İkinci olarak, EUIPO Temyiz Kurulu tarafından verilen kararın 2017/1001 sayılı Direktif’in 94. maddesi uyarınca yeterli gerekçe ve sebeplere dayandırılması gerekirken, işbu kararın bir sebep sonuç ilişkisi kurmaktan uzak olduğu ve Temyiz Kurulu tarafından yapılan değerlendirmenin bu maddenin gerekliliklerini sağlamadığı iddia edilmiştir.
Mahkeme değerlendirmeye ikinci iddiayı ele alarak başlamıştır. Bahsi geçen maddenin ruhunu sorgulayan Mahkeme, 94. maddenin iki unsuru sağlama amacı olduğundan bahsetmiştir. Buna göre, kararların gerekçeli olması yoluyla, bir taraftan taraflar kararların dayandığı temelleri anlayabilecek, diğer yandan mahkemeler kararların hukuka uygunluğunu denetleyebilecektir.
Maddenin ruhunun ve amacının incelenmesinden sonra, iptali talep edilen karar bu madde kapsamında değerlendirilmiştir. Mahkeme, Temyiz Kurulu kararının çok ayrıntılı olmasa da gerekçe bakımından yeterli ve 94. maddenin gereklilik ve amaçlarına uygun olduğu görüşüne varmış ve iddiayı reddetmiştir.
İkinci iddianın bu şekilde değerlendirmesinden sonra Mahkeme, hükümsüzlük talebi sahibinin ilk iddiasını incelemeye geçmiştir.
İlk olarak, tescil edilen markanın coğrafi etki alanının Almanya olduğu konusunda fikir birliğine sahip olan tarafların görüşleri teyit edilmiştir.
İkinci olarak, ilgili tüketici kesiminin dikkat seviyesinin ölçülmesi konusunda değerleme yapan Mahkeme, dava konusu markanın hedef aldığı kitlenin özel veya profesyonel kişilerle birlikte genel tüketici kesimi de olduğunu belirtmiştir.
İlgili kitlenin dikkat seviyesinin her olay için farklılık göstermesi sebebiyle belirli bir hukuki kural olarak somutlaştırılması adaletli olmayacağı için bu değerlendirmenin, ancak markaların kapsadığı mal ve hizmetler dikkate alınarak yapılmasının daha doğru olacağının altı çizilmiştir.
Mahkeme, bu doğrultuda dava konusu markanın tescil edildiği hizmet sınıflarını iki ayrı kategoriye bölmüştür. Buna göre;
35. sınıfta bulunan reklamcılık ve iş yönetimi hizmetlerinin ortalama tüketiciden ziyade dikkat seviyesi yüksek olan özel ve profesyonel kişileri hedef aldığını,
41. sınıfta bulunan haberleşme hizmetleri, spor, kültür ve eğlence hizmetleri, eğitim ve öğretim hizmetlerinin ise hem ortalama tüketici hem de işin profesyonellerine hitap ettiğini ve söz konusu bu kesimin her ne kadar dikkatli kişilerden oluştuğu kabul edilse dahi özellikle spor, kültür ve eğlence hizmetlerine bütün tüketici kitlesi tarafından çok fazla dikkat edilmediği ifade edilmiştir.
Bu noktada Mahkeme, markaların karıştırılması olasılığı incelenirken ortalama tüketicilerden dikkat düzeyi en düşük grubun göz önünde tutulması gerektiğini belirtmiştir. (20 Mayıs 2014, Argo Group International Holdings v OHIM – Arisa Assurances)
Sonrasında markaları karşılaştıran Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun dava konusu markanın yalnızca stilize edilmiş olan balık şeklinden meydana geldiğini, davacı Alman şirketinin “blinka” ibareli kelime markasıyla hem görsel hem de işitsel olarak benzer olmadığı görüşünü destekler bir kararı emsal göstermiştir. Bu kararda; ortalama tüketicinin bir mal veya hizmeti satın alırken dikkatli bir şekilde analiz yapmaya vakit ayırmayacağı, herhangi bir markanın görseli okunması zor ya da uğraştıracak şekilde ise tüketicinin markaya yaklaşımının ortalama dikkat seviyesinden farklı olmayacağı ve marka içerisinde okunması zor biçimde yer alan kelime unsurlarını ayrıntılı şekilde incelemesinin beklenmesinin doğru olmayacağı ifade edilmiştir. (2 Temmuz 2008, Stradivarius España v OHIM–Ricci)
İkinci iddianın değerlendirilmesi sonucunda; dava konusu markanın yalnızca bir balık şekli tasarımı olmadığı düşünülse ve balık şeklinin içine yerleştirilmiş olan “B” “L” “I” “N” “K” harflerinin tüketici kesimi tarafından dikkatli bir şekilde incelendikten sonra anlaşılması imkânsız olmasa da, bu dikkat seviyesinin ilgili tüketiciden beklenmesinin doğru olmayacağı ifade edilmiştir. Genel Mahkeme tıpkı Temyiz Kurulu gibi, inceleme konusu markaların görsel açıdan hiçbir ortak unsur içermedikleri, birisi “blinka” kelime markası iken, diğerinin stilize bir balık şekli olduğu görüşündedir. Bu nedenle markalar görsel açıdan benzer bulunmamıştır. Hükümsüzlük talebine dayanak gösterilen “blinka” kelime markasının bir anlamının bulunmaması nedeniyle markaların kavramsal olarak karşılaştırılmasının yapılamayacağı, hükümsüzlüğü talep edilen markanın telaffuz edilmesinin mümkün olmaması nedeniyle de işitsel karşılaştırmanın yapılamayacağı belirtilerek, markalar işitsel ve kavramsal açılardan da benzer bulunmamıştır. Sonuç itibarıyla, markaların görsel, işitsel ve kavramsal açılardan aynı veya benzer olmadığı yönündeki Temyiz Kurulu tespitleri Genel Mahkeme tarafından yerinde görülmüştür.
Tüm bunlara ek olarak, davacıyı temsil eden hukuk firmasının kendi çalışanları arasında yaptığını belirttiği piyasa araştırması, güvenilir ve objektif bulunmadığından dikkate alınmamıştır. Ayrıca, dava konusu markanın tasarımcısının markayı hem balık şekli hem de kelime markası olarak tasarladığı yönündeki beyanı da karara esas teşkil etmemiştir, çünkü karıştırılma olasılığı incelemesinde algısı dikkate alınması gereken kesim ilgili mal ve hizmetlerin ortalama tüketicisidir, bu anlamda markanın tasarımcısının niyetinin bir önemi bulunmamaktadır.
ABAD Genel Mahkemesi, belirtilen nedenlerle markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığı sonucuna ulaşmış, aynı yöndeki Temyiz Kurulu kararını onamış ve davayı reddetmiştir.
Belki biraz iddialı olacak, ama kanaatimce, akıllı telefonların hayatımızın vazgeçilmezleri arasına girmesi, kol saatlerini işlevsel cihazlar olmaktan çok günlük aksesuarlar konumuna indirgemiştir. Geçmişte neredeyse herkesin çekmecesinde birkaç tane kol saati bulunsa da, artık kol saatlerini kullananların sayısı azımsanamayacak derecede azalmıştır ve kullananların çoğunluğu da ihtiyaçtan ziyade alışkanlık veya aksesuar olarak kullanımını sürdürmektedir. Kendi adıma da uzun yıllardır kol saati kullanmadığımı ve kolumun hafiflemesinden hiç şikayetçi olmadığımı belirtmeden geçemeyeceğim.
Kol saatlerinin çoğunluğu, özellikle de tanınmış markaları taşıyanları, kadranları üzerindeki şekil markaları veya stilize yazım tarzlı kelime markalarıyla, diğer saatlerden kolaylıkla ayırt edilmektedir.
Saat kadranları üzerinde nispeten küçük halleriyle yer alan bu yazım biçimlerinin veya şekil markalarının benzerleriyle karıştırılması olasılığı kanaatimizce daha yüksek olacaktır. Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesi’nin 28 Nisan 2021 tarihli T‑615/19 sayılı kararı da saatler ve zaman ölçme cihazları bakımından şekil markalarının benzerliği meselesini incelemiş ve yukarıda bahsettiğimiz konuya bir ölçüde ışık tutmuştur.
Alman menşeili “Point Tec Products Electronic GmbH” (başvuru sahibi); “Sınıf 3: Parfümeri, vücut ve güzellik bakımı müstahzarları; sabunlar, saç losyonları. Sınıf 14: Saatler ve zaman ölçme cihazları. Sınıf 25: Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri.” mallarını kapsayan aşağıdaki başvurunun tescili talebiyle Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne başvuruda bulunmuştur:
Başvurunun ilanına karşı, muhtemelen çoğumuzun bildiği ünlü saat markası Longines’in sahibi, İsviçre menşeili “Compagnie des montres Longines, Francillon S.A.”(Longines) tarafından itiraz edilmiştir. İtiraz 14. sınıfa dahil “Saatler ve kronometrik cihazlar.” mallarını da kapsayan aşağıdaki Birlik markasına dayanmaktadır:
Longines’in itirazı karıştırılma olasılığı ve tanınmışlık gerekçelerine dayanmaktadır.
EUIPO itiraz birimi, işaretlerin benzer olmaması ve tanınmışlık iddiasının ispatlanmamış olması gerekçeleriyle itirazı reddeder. Bunun üzerine Longines, bir kez daha itiraz ederek ihtilafı EUIPO Temyiz Kurulu önüne taşır.
EUIPO Temyiz Kurulu kararında; itiraz gerekçesi markanın ortalama düzeyde ayırt edici güce sahip olduğunu, sunulan kanıtların markanın üne veya güçlendirilmiş ayırt edici karaktere sahip olduğunu göstermediğini, 14. sınıfa dahil mallar bakımından kamunun ilgili kesiminin dikkat düzeyinin “ortalamadan yüksek düzeye” dek çeşitlilik gösterdiğini, bu malların ucuz veya pahalı ürünler olabileceğini, bu bağlamda tüketicilerin genel anlamda halk veya daha profesyonel kesim olabileceğini, inceleme konusu markaların kapsadığı malların 14. sınıf bakımından aynı olduğunu, işaretlerin benzerliği bakımından markaların figüratif markalar olarak değerlendirilmeleri gerektiğini, dolayısıyla işitsel benzerliğin söz konusu olmadığını, buna karşın işaretlerin görsel açıdan düşük düzeyde benzer olduklarını, kavramsal açıdan ise her iki işaretin de stilize kuş kanatları veya hava kuvveti armaları olarak algılanmaları bağlamında ortama düzeyde benzer olduklarını tespit etmiştir. Temyiz Kurul, bu tespitlerin neticesinde karıştırılma olasılığını incelemiş ve markalar arasında 14. sınıfa dahil mallar bakımından karıştırılma olasılığının bulunduğuna hükmetmiştir. Karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazı kabul eden ve 14. sınıfa dahil mallar bakımından başvuruyu reddeden Temyiz Kurulu, tanınmışlık gerekçeli itirazı ayrıca değerlendirmeye gerek görmemiş, ancak bu iddiayı incelemiş olsaydı dahi, ilgili hükmün kabul edilmesi için gerekli koşulların oluşmadığını da kararına eklemiştir.
Başvuru sahibi Temyiz Kurulu’nun ret kararını ABAD Genel Mahkemesi’ne taşıyarak kısmi ret kararının iptal edilmesini talep etmiştir.
Başvuru sahibinin temel iddiaları; işaretlerin görsel ve kavramsal açılardan benzer olmadıkları, dolayısıyla markalar arasında karıştırılma ihtimalinin mümkün olmadığı, stilize kanat şeklinin saatler başta, çok sayıda mal veya hizmet için kullanılan yaygın bir şekil olması, aynı ihtilafın Alman Federal Patent Mahkemesi’nde markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı kararıyla sonuçlanmış olması, dava konusu kararın EUIPO Temyiz Kurulu’nun önceki kararıyla uyumlu olmamasıdır.
Genel Mahkeme ilk olarak, malların aynı olduğu ve 14. sınıfa dahil mallar bakımından kamunun ilgili kesiminin dikkat düzeyinin ortalamadan yüksek düzeye dek değişebileceği yönündeki tespitleri onamıştır.
İşaretlerin görsel bakımdan karşılaştırılması sonucunda; ortalama düzeyde dikkat düzeyine sahip kamu bakımından işaretlerin bütüncül olarak algılanacağı, parçalara ayrıştırılmayacağı ve tüketicilerin kafasında kalacak genel izlenimin çizgilerle bölünmüş ve stilize açık kanatların ortasına yerleştirilmiş geometrik bir şekil olacağını belirtmiştir. Mahkeme, işaretlerin görsel olarak karşılaştırılması neticesinde, işaretlerin yüksek düzeyde olmasa da benzer işaretler olarak kabul edilmeleri gerektiği kanaatindedir ve aynı doğrultudaki Temyiz Kurulu değerlendirmesi onanmıştır.
Genel Mahkeme sonraki aşamada, işaretlerin kavramsal benzerliği hususunu irdelemiştir. Mahkeme; kuş kanadı veya hava kuvvetleri arması olarak adlandırılabilecek stilize açık kanat şekillerinin her iki markada da ortak olarak yer aldığını tespit etmiş ve bu şekillerin ağırlıklı olarak düz çizgilerden, benzer bağlantı elemanlarından oluşması da göz önüne alındığında işaretlerin kavramsal açıdan ortalama düzeyde benzer oldukları kanaatine ulaşmıştır. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu’nun bu yöndeki tespiti de onanmıştır.
Belirtilen tüm hususları, karşılıklı etkileşim teorisi çerçevesinde birlikte değerlendiren Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun markalar arasında 14. sınıfa dahil mallar bakımından karıştırılma olasılığının ortaya çıkabileceği yönündeki kararını yerinde bularak onamış ve davayı reddetmiştir. Genel Mahkeme, bunu yaparken Alman Federal Patent Mahkemesi’nin aynı markalara dayalı ihtilafta vardığı, markalar arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkmayacağı yönündeki kararı kendisi açısından bağlayıcı bulmamış ve bunun nedenini; (i) Ulusal mahkemelerin kararlarının Birlik mahkemelerin kararları bakımından bağlayıcı olmaması, (ii) Alman Federal Patent Mahkemesi’nin kararının tüketicilerin profesyonel tüketiciler olduğu kabulüyle verildiği, oysa ki Temyiz Kurulu kararında tüketicilerin ortalama veya profesyonel düzeyde tüketiciler olduğu kabulüne dayandığı ve bu hususa başvuru sahibi tarafından itiraz edilmediği gerekçelerine dayandırmıştır. Genel Mahkeme, buna ilaveten EUIPO’nun ve kendisinin önceki kararlarının da incelene ihtilaf için emsal teşkil etmeyeceği görüşündedir.
Sonuç olarak; inceleme konusu şekil markaları arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu yönündeki karar onanmıştır.
Fazla yorum yapmaksızın, EUIPO Temyiz Kurulu ve Genel Mahkeme’nin kararının bu satırların yazarınca da yerinde bulunduğu ifade edilmelidir. Kol saatleri için kullanılabilecek yüzlerce ve hatta binlerce şekil – stilize tasarım mevcutken, dünyaca ünlü Longines saatlerinde yer alan kanatların benzerinin veya en azından onu kuvvetlice anımsatan bir kanat şeklinin marka olarak seçilmesinin pek de savunulabilir bir yönü yok gibi gözüküyor. Siz de aynı fikirde misiniz?
Markalar arasındaki yüksek işitsel benzerlik ve markaların kapsadıkları mallar arasındaki ayniyet, karıştırılma ihtimali için yeterli değil midir? Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesi bu soruya, 10 Şubat 2021’de T-117/20 sayılı kararıyla[1] cevabını verdi.
MKR Design SRL, aşağıda görseline yer verilen işaretin AB markası olarak 25. sınıftaki “Giysiler; Baş giysileri” malları için tescili talebiyle EUIPO nezdinde başvuruda bulunmuştur.
Avrupa’nın en büyük mağaza zinciri olan El Corte Inglés, SA, aşağıdaki tescilli markalarını gerekçe göstererek, bu başvurunun ilanına 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün[2] 8/1(b) maddesi uyarınca itiraz etmiştir:
25. sınıfta tescilli, İspanyol markası “PANTHER”,
25. sınıfta tescilli, İspanyol markası
25. sınıfta tescilli, AB markası
EUIPO İtiraz Birimi, markalar arasında karıştırılma ihtimali olmadığı gerekçesiyle itirazı reddetmiştir. İtiraz sahibi, bu kararı EUIPO Temyiz Kurulu’na taşımıştır. Kurul, markalar arasındaki işitsel benzerliğin yüksek olduğuna, ancak işaretlerin görsel ve kavramsal olarak benzer olmadığına karar vererek İtiraz Biriminin kararını onaylamıştır. İtiraz sahibi şirket, Temyiz Kurulu’nun kararına karşı ABAD Genel Mahkeme nezdinde itirazda bulunmuştur. Şirket, karşılıklı bağımlılık (interdependence) ilkesi gereğince, markaların kapsadıkları malların aynı olmasının ve markalar arasında işitsel benzerlik bulunmasının karıştırılma ihtimali için yeterli olduğunu iddia etmiştir. Temyiz Kurulu’nun görsel benzerlik incelemesine atfettiği önemi eleştiren itiraz sahibi, çoğu tüketicilerin markaları telaffuz etme eğiliminde olduğunu ve markaları sadece okumadıklarını iddia etmiştir. Ayrıca, markaların kavramsal olarak benzer olduğunu, tüketiciler tarafından “PANTHÉ” kelimesinin “PANTHER” kelimesinin yanlış yazılmış bir hali olarak algılayacaklarını savunmuştur.
Genel Mahkeme ise uyuşmazlık hakkında özetle şu şekilde karar vermiştir:
Önceki tarihli itiraz gerekçesi markalarda, görsel olarak çok önemli bir yere sahip olan kedi görseli, başvuru konusu işarette yer almamaktadır. Başvuruda yer alan “PANTHÉ” ibaresi ile önceki tarihli markalarda yer alan “PANTHER” ibaresinin yazı tipleri ve sonları farklılık göstermektedir. Tüm bu nedenlerle başvuru konusu işaretin yarattığı genel görsel izlenim önceki tarihli markalardan farklıdır.
Temyiz Kurulu’nun markalar arasındaki işitsel benzerliğin yüksek olduğu yönündeki kararı yerindedir.
İtiraz sahibinin iddia ettiği şekilde, malların aynı ve benzer olduğu durumlarda, işaretler arasındaki işitsel benzerliğin tek başına karıştırılma ihtimali yaratabileceği olgusu doğrudur. Ancak, bu tür bir karıştırılma ihtimalinin varlığı, bu işaretler arasındaki kavramsal, görsel ve işitsel benzerliklerin bütüncül değerlendirmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmalıdır. Yani, karşılıklı bağımlılık ilkesi nedeniyle, iki işaret arasında işitsel benzerliğin olduğu her durumda mutlaka karıştırılma ihtimalinin doğacağı sonucuna varılamaz.
İşaretlerin görsel, işitsel veya kavramsal yönleri her zaman aynı öneme sahip değildir. İlgili tüketici kesimi, markanın kullanıldığı emtiaları görsel olarak algılıyorsa, iki marka arasındaki işitsel benzerliğin derecesi daha az önemlidir. Genellikle giyim mağazalarında, müşteriler satın almak istedikleri ürünleri kendileri seçerler ve bu seçim genelde görsel bir inceleme sonucunda yapılır. Bu nedenle somut olayda, karıştırılma ihtimalinin global incelemesinde görsel benzerlik daha büyük bir rol oynamaktadır.
Söz konusu işaretlerden birisinin ilgili kesimin hemen algılayabileceği net ve spesifik bir anlamı varsa kavramsal farklılıklar, görsel ve işitsel benzerlikleri ortadan kaldırabilir. Somut olayda, önceki şekil markaları açıkça siyah kedi kavramıyla ilişkilendirilirken, başvuru konusu işaretin belirli bir anlamı olduğu kanıtlanmamıştır. Sonuç olarak, söz konusu işaretler arasındaki kavramsal benzerlik eksikliğinin, işitsel benzerliği ortadan kaldırmaya yeterli olduğu kabul edilmelidir.
Genel Mahkeme markalar arasındaki yüksek işitsel benzerliğe ve malların aynı olmasına rağmen karıştırılma ihtimalinin olmadığına karar vererek davayı reddetmiştir. Karma nitelikteki, yani kelime ve şekil unsurundan oluşan markaların kıyaslanmasında, genel kabul,[3] kelime unsurunun genel izlenime etkisinin daha fazla olduğu iken Genel Mahkeme’nin bu kararı, itiraz sahibini şaşırtmış olabilir. Ancak EUIPO marka inceleme kılavuzunda, kelime unsurunun her koşulda markanın genel izleniminde daha güçlü bir etkiye sahip olduğunun söylenemeyeceği; bazı hallerde karma nitelikteki markalarda yer alan görsel unsurların da kelime unsurları kadar etkili olduğu ifade edilmiştir.
Somut olayda da, Genel Mahkeme’nin markalarda yer alan kelime unsurları arasındaki yüksek işitsel benzerliğe rağmen, önceki tarihli markalarda yer alan baskın görsel unsurların, markaların genel izlenimine olan katkısını dikkate alarak karar verdiğini söylemek mümkündür. Genel Mahkeme, tüketicinin uyuşmazlık konusu kıyafet ürünleri sözlü bir şekilde sipariş etmek yerine mağazada kendi seçtiği için markanın görsel unsurlarına daha çok dikkat edeceğini bu nedenle de işitsel benzerliğin önemini yitirdiğini belirtmiştir. Özellikle internet üzerinden alışverişlerin arttığı ve artık mağazalarda tüketicilerin ilgili ürünleri sözlü olarak sipariş etme durumunun git gide azaldığı bir dönemde, markalar arasındaki görsel benzerliğe daha çok önem verilen kararların artması muhtemel gözükmektedir.
Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi 2 Aralık 2020 tarihinde bir uluslararası döviz piyasası olan “Forex” hakkında önemli bir karara imza atmıştır. Bilindiği üzere; Forex yatırım, hedging, spekülasyon amacıyla yapılan hareketlerin gerçekleştiği bir döviz piyasasıdır. “Forex” bir ülkenin para birimi ile başka bir ülkenin para birimi arasındaki değişim oranından faydalanılarak, döviz ticaretinin yapıldığı uluslararası piyasaların tamamını ifade eder. Türkiye vatandaşlarının gereğinden fazla ilgilenmek zorunda kaldığı döviz piyasalarından birisi olan Forex, yatırımcılarına kaldıraçlı işlem yapma imkânı sunan dünyanın en büyük pazarları arasındadır.
Genel Mahkeme’nin kararını incelemeden önce Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) tarafından işbu uyuşmazlık için verilen karara değinmenin, Mahkeme hükmünün anlaşılması açısından önem arz ettiği kanaatindeyim.
İsveçli Forex Bankası 25 Ocak 2006 tarihinde Forex markasının tescili için EUIPO’ya başvuruda bulunmuş, marka 29 Kasım 2006 tarihli bültende yayımlanarak tescil edilmiştir.
FOREX
Marka Nice sınıflandırmasında;
6. sınıfta bulunan “Para, değerli belgeler ve diğer değerli eşyaların güvenliğini sağlamak için aparat ve aletler şeklindeki güvenlik ekipmanları”,
9. sınıfta bulunan “Banka ve debit kartları şeklinde kodlanmış ve kodlanmamış manyetik kartlar; para nakde çevirme aparatı ve para transferi hakkında bilgi (bankamatik); fon transferi ve fonlarla ilgili bilgiler için bilgisayarlar, bilgisayar çevresel cihazları ve kayıtlı yazılımlar; fonların ve değerli eşyaların transferi ve güvenli bir şekilde saklanması için alarm cihazları şeklinde güvenlik ekipmanı; para değişimi ve döviz bozdurma cihazları”,
16. sınıfta bulunan “Basılı malzemeler, basılı bilgi materyali, basılı yayınlar, basılı formlar ve değerli belgeler; plastik ve / veya kâğıt kodlanmamış banka kartları”,
36. sınıfta bulunan “Faktoring; gayrimenkul kiralama, emlak acenteleri; gayrimenkul yönetimi, gayrimenkul değerleme; nümismatik değerlendirme, kaza sigortası; rehin komisyonculuğu hizmetleri” kapsamında tescil edilmiştir.
17 Kasım 2016 tarihinde İngiltere menşeli Coino şirketi, tescilli Forex markasının kapsadığı tüm mal ve hizmetler bakımından hükümsüz kılınması istemiyle EUIPO’ya başvuruda bulunmuştur. Marka hükümsüzlüğü isteminin temel dayanağı olarak 2017/1001 sayılı Tüzüğün 7. maddesinin birinci fıkrasında yer alan (b),(c) ve (d) bentlerini göstermiştir.
Hükümsüzlük iddiasının temelinde Coino şirketinin Forex ibaresine yönelik olarak, bu ibarenin markanın kapsadığı mal ve hizmetler bakımından;
Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmadığı,
Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç̧, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirttiği,
Mevcut dilde veya ticaretin yerleşik uygulamalarında alışılmış hale gelen işaretlerden oluştuğu,
iddiaları vardır.
Bu argümanları 2. maddede belirtilen tanımlayıcılık iddiası bakımından haklı bulan EUIPO, markanın 9. sınıfta bulunan “Banka ve debit kartları şeklinde kodlanmış ve kodlanmamış manyetik kartlar; para nakde çevirme aparatı ve para transferi hakkında bilgi (bankamatik); fon transferi ve fonlarla ilgili bilgiler için bilgisayarlar, bilgisayar çevresel cihazları ve kayıtlı yazılımlar; para değişimi ve döviz bozdurma cihazları” ve 16. sınıfta bulunan “Basılı malzemeler, basılı bilgi materyali, basılı yayınlar, basılı formlar” malları bakımından kısmen hükümsüz kılınması yönünde karar vermiştir.
Buna karşın, EUIPO kararında söz konusu ibarenin 36. sınıfta yer alan “Faktoring; gayrimenkul kiralama, emlak acenteleri; gayrimenkul yönetimi, gayrimenkul değerleme; nümismatik değerlendirme, kaza sigortası; rehin komisyonculuğu hizmetleri” açısından tanımlayıcı olmadığı, para birimindeki dalgalanmaların gayrimenkul üzerinde bir etkisi olabileceği gerçeği kabul edilmiş olsa dahi, bu durumun hizmetlerle “FOREX” ibaresi arasındaki bağlantının kurulması için yeterli olmadığının altını çizmiştir.
Kararın yerinde olmadığını düşünen Forex Bank şirketi kararı itiraz ederek EUIPO Temyiz Kurulu’na taşımış, ancak itiraz Temyiz Kurulu tarafından haklı bulunmamıştır. Bunun üzerine, uyuşmazlık Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’ne taşınmıştır.
Forex Bank davada, ilk olarak, dava konusu markanın tescilli bulunduğu sınıflar göz önüne alındığında genelde daha bilgili ve yüksek dikkat düzeyine sahip profesyonellerden oluşan tüketici kesimine hitap ettiğini öne sürerek, Temyiz Kurulu’nun değerlendirmesinin doğru olmadığını iddia etmiştir.
Buna karşılık olarak, EUIPO 16. sınıfta yer alan malların hem profesyonel hem de ortalama tüketici kesimine hitap ettiğini ifade etmiş ve “para, değerli belgeler ve diğer değerli eşyaların güvenliğini sağlamak için aparat ve aletler şeklindeki güvenlik ekipmanlarının” yalnızca yüksek dikkat düzeyine sahip profesyoneller tarafından tercih edilmediğini belirtmiştir.
Hükümsüzlük kararı kapsamında hizmetlerin bulunmamasını dikkate alan Mahkeme, davacı Forex Bank’ın finansal kararların dikkatli inceleme sonucu verilen günlük alışkanlıklar olarak değerlendirilemeyeceği iddiasının, somut olay değerlendirmesi açısından yersiz olduğu kanaatine varmış ve Temyiz Kurulu’nun değerlendirmesini haklı bulmuştur.
İkinci olarak, Forex kelimesinin ilgili tüketici kesimi tarafından nasıl algılandığı ele alınmıştır. Temyiz Kurulu bu değerlendirmesini yaparken ana dili İngilizce olan ortalama ve profesyonel tüketiciyi dayanak almıştır. Buna göre, Kurul kararında Forex ibaresinin Foreign-Exchange (yani yabancı para alış-verişi) kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşturulduğu ve bunun tüketiciler tarafından rahatça anlaşılabilir olduğu ifade edilmiştir.
Buna karşılık olarak, Forex Bank markayı oluşturan ibarenin birçok sözlükte karşılığı bulunması durumunda dahi, bunun kelimenin anlamının toplumun her kesimi tarafından bilindiği anlamına gelmeyeceğini, bunu anlayan kesimin ise yalnızca bu işi profesyonel şekilde yapan ticaret insanlarından oluştuğunu savunmuştur. Davacı iddialarını desteklemek adına bir araştırmayı delil olarak sunmuştur. Bu araştırmaya göre, 2019 tarihinde Danimarka ve Finlandiya’da dava konusu ibarenin Foreign-Exchange olarak anlaşılma oranının yalnızca %10-15 aralığında olduğu ortaya konulmuştur.
Mahkeme; davacının delil olarak sunduğu araştırmanın, EUIPO Temyiz Kurulu’na yapılan itirazda sunulmamış olduğundan değerlendirmede dikkate alınmaması gerektiğini, kaldı ki değerlendirilmiş olsaydı dahi araştırmanın yalnızca Danimarka ve Finlandiya vatandaşlarının 2019 yılındaki bilgi dağarcığını gösterdiğini, araştırmada söz konusu ibarenin bilinirliği açısından profesyonel kesim ve toplumun geri kalanı hakkında bir ayrıma gidilmediğini, bu yüzden de somut olayı aydınlatma noktasında yeterli görülemeyeceğini ifade etmiştir. Ayrıca Mahkeme, söz konusu araştırmanın ana dili İngilizce olan toplumların yaşadığı ülkelerde yapılmadığını, bu iki ülke vatandaşlarının en genel İngilizce kelime ve ibarelerine hâkim olabileceğini, dolaysıyla Forex ibaresi bilmemelerinin doğal olduğunu vurgulamıştır.
Tüm bu nedenlerle Mahkeme davacının bu görüşünün gerçekle bağdaşmadığı ve Forex ibaresinin bir kısaltma olduğunu bilenlerin toplumun yalnızca işin profesyonellerinden oluşan bir kesimi ile sınırlı kaldığını gösteren somut delillerin bulunmadığı kanaatine vararak, Temyiz Kurulu’nun yaptığı değerlendirmenin doğru olduğuna karar vermiştir.
Mahkemenin ikinci olarak ele aldığı konu 9. sınıfta yer alan malların “Foreign Exchange” yani yabancı para alışverişi kapsamına girip girmediğidir. Buna göre, “Banka ve debit kartları şeklinde kodlanmış ve kodlanmamış manyetik kartlar; para nakde çevirme aparatı ve para transferi hakkında bilgi (bankamatik); fon transferi ve fonlarla ilgili bilgiler için bilgisayarlar, bilgisayar çevresel cihazları ve kayıtlı yazılımlar; para değişimi ve döviz bozdurma cihazları” içeren ürünlerin yabancı para alışverişinin merkezinde yer aldığı ve esas işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayan araçların bu konu kapsamında değerlendirmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. Bu sebepledir ki, Forex’in açılımı olarak kabul edilen “foreign exchange” ibaresinin yukarıda sayılan mallar açısından tanımlayıcı olduğu görüşü Mahkeme tarafından benimsenmiştir.
Benzer şekilde bir değerlendirme 16. sınıfta yer alan mallar açısından da yapılmıştır. Yabancı para transferinin esas olarak “basılı malzemeler, basılı bilgi materyali, basılı yayınlar, basılı formlar” aracılığı ile yapıldığı vebu ticaretin daha hızlı ve efektif bir şekilde yapılmasında büyük katkısı olduğu görüşünde olan Temyiz Kurulu ile aynı fikirde olan Mahkeme söz konusu mallar bakımından da Forex ibaresini tanımlayıcı bulmuştur.
Özetlemek gerekirse; Forex ibareli markanın hem hükümsüzlük konusu mallar hem de toplumda bilinen anlamı üzerinden bir değerlendirme yapılarak, toplum tarafından markanın “Foreign Exchange” yani yabancı para transferi ibaresinin kısaltması olarak anlaşıldığı, inceleme konusu mallar bakımından yabancı para transferi ibaresinin tanımlayıcı olduğu kanaatine varılmıştır. Dolayısıyla da, Temyiz Kurulu kararı onanarak dava reddedilmiştir.
MARKANIN HANGİ AMAÇLA YARATILDIĞININ TESCİL EDİLEBİLİRLİĞE ETKİSİ ABAD GENEL MAHKEMESİ ÖNÜNDE (T‑48/20)
Günümüzde hayatımıza yeni giren kavramlar, sosyal medya platformlarının, internetin ve hızlı iletişimin etkisiyle, aslında marka olsalar dahi kısa sürede ilgili oldukları malın ya da hizmetin adı haline dönüşebilmektedir. Buna bağlı sorunlarla, marka tescil incelemesinde son dönemlerde yaygın biçimde karşılaşılmaktadır.
Başvuru sahipleri, başvurularının belirtilen nedenle ayırt edici nitelikten yoksunluk veya tanımlayıcılık gerekçeleriyle reddedilmesi halinde, çoğunlukla başvuru konusu işareti ilk kez kendilerinin kullandığını, hatta bu ismi kendilerinin bulduğunu iddia etmektedir.
Bu yazı kapsamında anılan argümanın nasıl değerlendirildiğini, Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T‑48/20 sayılı kararı kapsamında inceleyeceğiz.
Günümüzde son derece popüler olan meditasyon tekniklerinden; “Mindfulness” pek çoğumuzun sıklıkla duyduğu ve hâkim olduğu bir kavram iken, yine esasen bir meditasyon tekniği olan “Heartfulness”, en azından şu an için, çok yaygın bir kullanıma sahip değildir.
Meditasyon çeşitlerinin amacı aynı olsa da yöntemleri birbirinden farklıdır. Mindfulness zihin odaklı, şimdiki zaman farkındalığına, anda yaşanan duygu ve durumlara odaklanmaya ilişkin bir yöntem iken, Heartfulness kalpten düzenlenen ve odak merkezi kalp olan bir meditasyon türüdür.
Bu açıklamaların ardından, bir meditasyon merkezi (Sahaj Marg Spirituality Foundation) tarafından Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (bundan sonra “EUIPO” olarak anılacaktır.) nezdinde 16., 41. ve 45. sınıflarda yer alan mal ve hizmetler için tescil başvurusu yapılan “Heartfulness” markasına yönelik olarak verilen karara göz atalım.
Marka başvurusu aşağıda yer alan mal ve hizmetleri kapsamaktadır:
16. sınıf: Basılı eğitim öğretim materyalleri.
41. sınıf: Eğitim öğretim ve kültürel faaliyetlerin sağlanması hizmetleri.
45. sınıf: Spiritüel danışmanlık hizmetleri.
Marka incelemesini yapan uzman, AB Marka Tüzüğü 7(1)(b) ve (c) maddelerinde düzenlenen mutlak ret nedenleri kapsamında, markanın kapsadığı mal ve hizmetler bakımından ayırt edici olmadığı ve tanımlayıcı olduğu gerekçeleriyle başvurunun reddine karar vermiştir.
Başvuru sahibi, söz konusu karara karşı EUIPO Temyiz Kurulu nezdinde itirazda bulunmuşsa da Temyiz Kurulu; HEARTFULNESS ibaresinin bir meditasyon tekniğini tanımladığı, tescili talep edilen mal ve hizmetler ile markanın ilişkili olduğu, tüketicilerin meditasyonun nasıl yapıldığına dair fikri olmasa dahi mal ve hizmetler ile marka arasında ilişki kurabileceği gerekçesiyle itirazın reddine karar vermiştir.
Başvuru sahibi, HEARTFULNESS ibaresinin kendisi tarafından yaratıldığı ve bu nedenle meditasyonun bu isimle anıldığı, Temyiz Kurulu’nun bu durumu dikkate almadan karar tesis ettiği gerekçeleriyle konuyu Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’ne taşıyarak EUIPO tarafından verilen kararın iptalini talep etmiştir.
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 5/1-c düzenlemesi ile paralel olan Tüzük 7(1)(c) maddesi uyarınca; Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmalardan münhasıran oluşan işaretler tescil edilemezler.
Bu kapsama giren işaretler, bir ticari markanın temel işlevini, yani malların veya hizmetlerin ticari kökenini belirleme konusunda yetersiz kabul edilir. Söz konusu hüküm kamu yararını gözetmekte olup, bu tarz işaretler herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin tekeline verilemez.
Bir işaretin Tüzük 7(1)(c) maddesi kapsamında değerlendirilmesi için aynı zamanda işaret ile tescili talep edilen mal ve hizmetler arasında da doğrudan bir ilişki bulunması gerekmektedir.
Genel Mahkeme dava konusu kararı yukarıda yer verilen kriterler doğrultusunda incelemiştir. Temyiz Kurulu’nun kararına göre; HEARTFULNESS bilinen bir meditasyon tekniğine verilen adıdır ve hatta bir HEARTFULNESS uygulayıcısı/eğitimcisi tarafından yazılmış “The Heartfulness Way” isimli bir kitap bulunmaktadır.
Temyiz Kurulu’na göre markanın ilgili tüketici kesimi, meditasyon ve rahatlama teknikleri ile ilgilenen genel halk ve spiritüel danışmanlık hizmeti verenler olarak değerlendirilmiştir. Genel Mahkeme, ilgili tüketici kesiminin belirlenmesi noktasında taraflar arasında uyuşmazlık bulunmadığından bu konuya ilişkin herhangi bir yorumda bulunmamıştır.
Tüm ihtilafta en önemli uyuşmazlık konusu ise başvuru sahibinin HEARTFULNESS ibaresini kendisinin yarattığını belirtmiş olması ve buna rağmen söz konusu iddiasının dinlenmemiş olmasıdır. Bu noktada Genel Mahkeme; başvuru konusu işaretin başvuru sahibi tarafından belirli bir meditasyon veya rahatlama tekniğini belirtmek için yaratılmış olmasının otomatik olarak AB markası olarak tescil edilme sonucunu yanında getirmeyeceğini belirtmektedir. Yani, markanın tescili talep edilen mal ve hizmetler bakımından tanımlayıcı olması durumunda ibarenin ilk tarafından kimin tarafından yaratıldığının bir öneminin bulunmadığı ifade edilmektedir. Genel Mahkeme, böyle durumlarda tescil korumasından yararlanabilmek için; aynı zamanda ilgili tüketici kesiminin markayı başvuru sahibi ile özdeşleştirmiş olmasını ve markanın derhal o markanın sahibi tarafından sunulan mal veya hizmetlerin göstergesi olarak algılanmasını aramaktadır.
Bu noktada, Genel Mahkeme başvuru sahibinin beyanlarında kendisi tarafından da belirtildiği üzere; markanın, başvuru sahibinin sunduğu mal ve hizmetlerin ayırt edilebilmesi için değil, belirli bir meditasyon tekniğinin adı olarak yaratıldığı gerekçesiyle Temyiz Kurulu’nun Tüzük 7(1)(c) maddesi kapsamında markayı reddetmesini hukuka uyguna bulmuş, tanımlayıcılık gerekçeli ret kararı yerinde bulunduğundan ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret kararına yönelik argümanları incelememiş ve davanın reddine karar vermiştir.
17 Eylül 2020 tarihli, C-474/18P, EU:C:2020:722 sayılı “EUIPO / Lionel Andrés Messi Cuccittini – J.M.-E.V. e hijos SRL” kararı[1] ile, temyiz mercii sıfatıyla davayı inceleyen Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”), markalar arasındaki karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde, kavramsal farklılık konseptinin etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş.
Karara konu olayda, “Messi & M logo” markası için 8 Ağustos 2011 tarihinde ünlü futbolcu Lionel Andrés Messi Cuccittini, EUIPO nezdinde Nice Sınıflandırması’nın 9. (koruyucu giysiler, koruma ve can kurtarma amaçlı donanımlar), 25. (giysiler, ayak giysileri ve baş giysileri) ve 28. sınıflarında (diğer sınıflara dahil olmayan jimnastik ve spor aletleri) tescil edilmek üzere bir marka başvurusunda bulunmuştur.
23 Kasım 2011 tarihinde M. Jaime Masferrer Coma aynı sınıflarda tescilli “Massi” markasını ileri sürerek başvurunun reddini talep etmiştir – sonrasında itiraza gerekçe “Massi” markası J.M.-E.V. E HIJOS, S.R.L. isimli şirkete devrediliyor ve süreçlere şirket adına devam ediliyor.
İtiraz öncelikle EUIPO’nun İtiraz Kurulu tarafından incelenmiş. 2013 yılında İtiraz Kurulu “Messi” ile “Massi” markaları arasında karıştırılma ihtimali bulunduğunu belirterek itirazın kabulüne ve “Messi” marka başvurusunun reddine karar vermiş.
Messi’nin bu karara itiraz etmesi üzerine konu, EUIPO’nun Temyiz Kurulu tarafından incelenmiş. Temyiz Kurulu da 2014 yılında yine markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğunu belirtmiş ve Lionel Messi’nin karara itirazının reddine karar vermiş.
EUIPO itirazı incelerken aslında her uyuşmazlıkta olduğu gibi markaların ve malların benzerliğine bakmış:
Messi’nin tescil ettirmek istediği marka Messi kelimesi ve figüratif bir M harfinden oluşan bir marka.
İtiraz sahibinin “Massi” markası da herhangi bir şekil unsuru barındırmayan bir kelime markası.
EUIPO bu markaların esas unsurlarının Messi ve Massi kelimeleri olduğunu, bu kelimelerin de görsel ve işitsel olarak neredeyse aynı olduğunu belirtmiş. EUIPO, kavramsal açıdan yaptığı incelemede “Messi” ve “Massi” markalarının birlik ülkelerinde yer alan tüm tüketiciler nezdinde ortak bir anlamı bulunmadığını ve farklı dillerde farklı çağrışımlar yaratabileceğini belirtmiş. Lionel Messi’nin ünlü bir futbolcu olmasından kaynaklanabilecek bir kavramsal farklılığın ise ilgili tüketici kesiminin yalnızca bir kısmı – sadece futbolla veya genel olarak sporla ilgilenen kısmı – tarafından algılanabileceğini belirtmiş. Bir bütün olarak yaptığı inceleme sonucunda da markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu sonucuna ulaşılmış.
Sürecin devamında Messi, Temyiz Kurulu’nun kararının iptali için Genel Mahkeme’de dava açmış. Genel Mahkeme öncelikle, EUIPO kararında olduğu gibi Messi’nin marka başvurusunun, “Massi” markasına görsel ve işitsel olarak benzer olduğunu belirtmiş. Ama kavramsal açısından EUIPO’nun tam tersi yönde karar vermiş. Mahkeme Messi’nin, herkesin televizyonda görebileceği, sürekli hakkında konuşulan, çok tanınmış, kamuya mal olmuş bir kişi olduğunu söylemiş. Dolayısıyla, ilgili tüketici kesiminin yalnızca bir kısmının değil, önemli bir kısmının “Messi” markasını, futbolcu Messi ile ilişkilendireceğini belirtmiş.
Bu ilişkilendirme nedeniyle de, kavramsal farklılığın oluşacağını, bu farklılığın da görsel ve işitsel benzerliği etkisizleştireceğini söylemiş. Dolayısıyla markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmadığı sonucuna varmış.
Tabi aslında Mahkeme futbolcu Messi’yi bilmeyen tüketicilerin de olabileceğini değerlendirmiş. Ama markaların kapsamında spor ekipmanlarının ve giysilerin de yer aldığını dikkate alarak, özellikle bu malların tüketicileri tarafından, futbolcu Messi’nin bilinmemesi gibi bir durumun çok da mümkün olmadığını söylemiş.
Genel Mahkeme 2018 yılında, dünyaca ünlü bir futbolcu olan Messi’nin sahip olduğu ünü dikkate alarak “Messi” ve “Massi” markaları arasında karıştırılma ihtimali bulunmadığını belirtmiş ve EUIPO’nun kararını iptal etmiş.
Bu arada aslında itiraz sürecinde Messi, sahip olduğu ünü ileri sürerek karıştırılma ihtimali olmaz demiş ama bu iddiasını destekleyecek bir delil sunmamış, buna rağmen Genel Mahkeme, bu yönde bir delil olmamasına rağmen Messi’nin dünyaca ünlü bir kişi olmasını kendiliğinden dikkate almış.
Hatta bu konuyla ilgili ABAD, karıştırılma ihtimali incelemesinde nasıl ki önceki tarihli markanın ünü dikkate alınıyorsa, kendi adını marka olarak tescil ettirmek isteyen kişilerin de olası ününün dikkate alınacağını söylemiş. Çünkü bu kişinin ünü, tüketicilerin o markayla ilgili algısına etki edecektir demiş.
Mahkeme’nin bu kararına karşı EUIPO ve “Massi” markasının sahibi olan şirket temyiz başvurusunda bulunmuş ve konu bu şekilde ABAD’ın önüne gelmiş. ABAD, 17 Eylül 2020 tarihli kararında Genel Mahkeme’nin kararının doğru olduğunu belirtmiş ve temyiz başvurularının reddine karar vermiş. Dolayısıyla, bir olayda önceki tarihli markanın tanınmışlığı kadar, adının marka olarak tescilini talep eden kimsenin ününün ilgili toplum kesiminde marka algısına yönelik yapacağı etki de dikkate alınmalıdır tespitine yer verilmiş.
Hatta kararında, Genel Mahkeme 12 Haziran 2006 tarihli Ruiz-Picasso kararını emsal karar olarak uygulamış. Ama “Massi” markasının sahibi şirket, temyiz başvurusunda bulunurken, Genel Mahkeme’nin Picasso kararını yanlış yorumladığını ileri sürmüş. Çünkü Picasso kararında ünlü bir kişiyi akla getiren marka, önceki tarihli marka ama Messi kararında sonraki tarihli marka ünlü bir kişiyi akla getiriyor. Ama ABAD bu konuda, markaların açık ve belirli bir anlama sahip olup olmadığına ilişkin inceleme, hem önceki markaya hem de sonraki markaya ilişkin olabilir demiş. Dolayısıyla Messi davasında Picasso kararının bir emsal olarak uygulanabileceğini belirtmiş.
Yani sonuç olarak; Messi kararı ile hangi durumlarda kavramsal farklılık oluşabilir, özellikle kişi isimleri bakımından bu durum karıştırılma ihtimaline nasıl etki eder, onu görebileceğimiz örnek bir karar ile karşı karşıyayız.
ABAD’ın kararına yönelik eleştirilere kısaca değinmek gerekirse:
Messi’nin kişi olarak ününü destekleyen herhangi bir delil sunulmamış olması:
Genel Mahkeme kararında futbolcu Messi’nin tanınmışlığını buna yönelik bir delil olmamasına rağmen re’sen dikkate alınmış. ABAD da kararında, Messi’nin ününün bilinen bir durum olduğunu, yani herkes tarafından bilinebilecek, her kaynaktan ulaşılabilecek bir durum olduğunu, o yüzden EUIPO’nun da kavramsal bakımdan yaptığı incelemede bunu dikkate alması gerektiğini belirtmiş. Bu durum ciddi bir belirsizliğe yol açabilir ve “bir kişiden ne zaman ünü ile ilgili delil sunması istenecek?”, “ne zaman o kadar ünlüdür ki delil sunmasına gerek yok denecek?” gibi sorular gündeme gelmiştir. Fakat aslında ABAD’ın bu kararından ve önceki Picasso kararından da anladığımız kadarıyla, gerçekten her kaynaktan ulaşılabilecek derecede, dünyaca ünlü bir tanınmışlıktan bahsediliyorsa, bu durumda delil gerekmeyeceğini söylemek mümkün.
2. Tescil edilecek “Messi” markasının sonraki tarihli markalar karşısındaki gücü:
ABAD’ın konuyla ilgili yaklaşımı aslında isimlerini tescil ettirmek isteyen ünlü kişiler bakımından olumlu görünse de bu kişiler kendi markalarına dayanarak üçüncü kişilere ait sonraki tarihli markalara itiraz ettiklerinde, bu sefer bu durum onların aleyhine olabilecektir. Nitekim Picasso kararında da durum o yönde olmuş, Picasso markası ünlü ressam Picasso’yu akla getirdiği için, markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmadığına karar verilmiş ve Picasso, Picaro markasının tescilini önleyememiş.
3. ABAD’ın bu kararının EUIPO Guideline’ı ile çelişmesi:
Şöyle ki, EUIPO Guideline’ında karıştırılma ihtimali incelemesinde sonraki tarihli marka başvurusunun ününün dikkate alınmayacağı belirtiliyor. Ama bu kararda ABAD, sonraki markanın atıf yaptığı kişinin ününü – yani futbolcu Messi’nin ününü – dikkate alarak karar vermiş. Dolayısıyla karar bu yönüyle de biraz eleştiriliyor.
Sonuç olarak, Lionel Messi henüz çocukken ve kimse tarafından bilinmiyorken, “Massi” markası, tescilli bir marka olarak sicilde kayıtlıymış. Bu kararı ile ABAD, bir yönüyle markasını uzun yıllar önce tescil ettirmiş ve kullanmakta olan itiraz sahibi şirketin, “Massi” markasından doğan haklarını, üçüncü kişilere karşı ileri sürmesi hakkına sınırlama getirmiş. Oysa özellikle ünlü kişilere ait isim ve soy isimlerin marka olarak tescilinde diğer markalardan farklı kriterler uygulanmalı mı sorusu akla takılıyor.
İhtilafın bir diğer raundunda ise, Lionel Messi’nin, “Massi” markasının kullanılmadığı gerekçesi ile iptali talebi için açmış olduğu davanın henüz kesinleşmemekle beraber, 2021’in Ocak ayında reddine karar verilmiş.
Böylece bu ihtilafın sonucunu da “They happily co-existed ever after…” olarak ifade etmek mümkün olacaktır.
AVRUPA BİRLİĞİ MARKALARININ YENİLENMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
1 Ocak 2021 tarihi itibariyle İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) resmen ve fiilen ayrılmasının ciddi olarak etkilediği alanlardan biri de sınai mülkiyet haklarıdır. BREXIT sürecinde İngiltere’nin AB’ye dâhil olduğu dönemde gerçekleşen Avrupa Birliği marka tescillerine veya başvurularına yönelik birtakım düzenlemeler yapılmış ve tüm bu düzenlemeler, ilgili otoriteler tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu düzenlemeler, tarih, korumanın elde edildiği yöntem vb. durumlara dayalı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu yazı kapsamında değineceğimiz husus ise AB markası (EUTM) bünyesinden ayrılarak İngiltere’de ulusal marka tescilline dönüşen markaların yenileme tarihlerinin belirlenmesinde uygulanacak kurallardır.
Bilindiği üzere, Madrid Protokolü kapsamında yapılan marka başvuruları, Dünya Fikrî Mülkiyet Ofisi (WIPO) nezdinde uluslararası marka başvurusu olarak tanımlanmaktadır. Her ülkenin veya bölgenin ulusal yahut bölgesel ofisine ayrı ayrı başvuru yapılmasına nazaran daha ekonomik bir yol olan uluslararası başvuru yöntemi, Türkiye’den yurtdışına yapılan marka başvurularında da sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir. Bugüne kadar bu başvuru sistemi üzerinden, Türkiye’den 18.000’e yakın marka için başvuru yapılmış olup, bu başvuruların yaklaşık 3.300 tanesinde belirlenmiş akit taraf olarak AB seçilmiştir. Yani, Türkiye’den yapılan toplam başvuruların yaklaşık %18’i AB’ye (EUTM olarak) yönlendirilmiştir.
BREXIT kapsamında alınmış kararlar doğrultusunda, İngiltere’nin AB üyeliğinden resmi olarak çıkmış olması nedeniyle 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren, başvuru yöntemi ayırt edilmeksizin Avrupa Birliği Fikrî Mülkiyet Ofisi (EUIPO) nezdinde koruması devam eden tüm markalar, BREXIT’ten sonra korumanın İngiltere’de devam etmesine izin verecek şekilde Birleşik Krallık Fikrî Mülkiyet Ofisi’ne (UKIPO) aktarılmıştır. Yani, UKIPO her bir aktif AB markası için kendi veri tabanında bir kayıt açmıştır.
Yapılan düzenlemeler neticesinde, mevcut olan AB markalarının koruma kapsamı ile ilgili olarak kazanılmış olan haklar, aynen devam edecek ve tescil edilmiş markalar açısından hakların kaybedilmesi gibi bir risk söz konusu olmayacaktır. Hatta, bu hakların korunması için ek bir aksiyon alınmasına da gerek bulunmamaktadır. EUIPO nezdinde, tescil süreci devam eden markalar açısından ise aynı hakların İngiltere’de de aktifleştirilebilmesi adına 2021 Eylül ayı sonuna kadar İngiltere’ye başvuru yapılması için süre tanınmıştır. Ana konumuz bu olmadığından bu konuda detaya girilmemiş ve BREXIT sürecinin markanınyenilenmesi üzerindeki etkisine değinilmiştir.
Markaların yenileme tarihleri konusunda, başvuru sistemine bakılmaksızın EUIPO’ya yapılan başvurunun tarihi temel alınmıştır. Bu durumu başvuru sistemine göre markaların yenileme tarihi açısından detaylandıracak olursak;
EUIPO’ya doğrudan başvurusu yapılan markalar özelinde markaların EUIPO nezdinde yenilemesinin yapılmasının yanında, İngiltere’de de korumanın devamının talep edilmesi halinde aynı bilgilere göre aktarılmış olan markanın, İngiltere’de de yenilemesinin yerel olarak yapılması gerekmektedir. EUIPO ve UKIPO’da kopyalanmış olan başvuruların tarih bilgileri aynı olacağından doğrudan EUIPO’ya yapılmış başvurular (Madrid Protokolü kapsamında yapılmayan) ile ilgili olarak İngiltere’de de marka korumasının devam etmesi isteniyorsa ayrıca bir yenileme yapılması gerektiğinin bilinmesi yeterlidir.
Ancak yukarıdaki durum, Madrid Protokolü kapsamında yapılan marka başvuruları ile ilgili olarak yine aynı mantığa dayalı olacaksa da sistemin farklılığından dolayı bazı karışıklıkların yaşanması riski bulunmaktadır. Uluslararası marka başvuru yöntemini en cazip kılan yönlerden biri şüphesiz tek bir yenileme tarihine sahip olunması ve uluslararası tescil kapsamında yer alan tüm ülkelerde veya bölgelerde aynı tarihte tek bir işlem ile yenileme yapılmasının mümkün kılınmasıdır. Bu sayede, kayıt altına alınacak tek bir tarih ve bu tarihte yapılması gereken tek bir işlem ile tüm ülke veya bölge yenilemeleri, WIPO aracılığıyla yapılabilmektedir.
BREXIT ile birlikte uluslararası marka başvuruları kapsamında verilecek karar konusunda öncelikli beklentim, tescil edilmiş ve kapsamında aktif AB markası içeren tüm uluslararası marka başvurularının, uluslararası marka kaydına İngiltere (GB) eklenerek devam etmesiydi. Bu beklentimin ana dayanağı ise, bu beklentinin gerçekleştiği durumda marka hak sahiplerinin bir üst bölümde yer alan yenilemeye ilişkin kolaylıklardan yararlanmaya devam edecek olmasaydı. Ancak WIPO, EUIPO ve UKIPO tarafından verildiğini düşündüğümüz karar doğrultusunda belirlenmiş akit tarafı AB içeren uluslararası marka tescilleri de UKIPO tarafından kendi sicillerine aktarılmış ve ulusal başvuru olarak korumanın devamı sağlanmıştır. Verilen bu kararın doğruluğu ya da farklı bir karar verilebilmesi ihtimallerinden ziyade bu kararın yenileme bakımından nasıl sonuçlar doğuracağı oldukça önemlidir. Şöyle ki;
Uluslararası marka başvuruları ile ilgili bilindiği üzere, tek bir yenileme tarihi söz konusu olmakta ve tek bir işlem ile uluslararası sicile kayıtlı markanın yenilemesi yapılabilmektedir. Ancak, İngiltere tarafından, ulusal marka tescili olarak kendi sicillerine aktarılmış olan markaların koruma veya yenileme tarihleri, uluslararası markanın kaydına göre değil, EUIPO başvuru tarihine göre hesaplanacaktır.
Bu durumu iki örnek ile açıklayacak olursak;
Örnek 1:
18.01.2012 tarihinde AB dâhil edilmeden başvurusu yapılmış olan tescilli bir uluslararası marka için 23.02.2014 tarihinde EUIPO’ya sonraki belirleme başvurusu yapılmış olduğunu düşünelim. Bu markaya dair yenileme tarihleri şu şekilde olacaktır;
WIPO nezdinde son yenileme tarihi: 18.01.2022 UKIPO nezdinde son yenileme tarihi: 23.02.2024
Örnek 2:
15.01.2010 tarihinde AB dâhil edilmeden başvurusu yapılmış olan tescilli bir uluslararası marka için 01.03.2011 tarihinde EUIPO’ya sonraki belirleme başvurusu yapılmış olduğunu düşünelim. Bu markaya dair yenileme tarihleri şu şekilde olacaktır;
WIPO nezdinde son yenileme tarihi: 15.01.2020 UKIPO nezdinde son yenileme tarihi: 01.03.2021
Yukarıdaki örneklerden ikinci örnek, daha fazla risk içeren bir durumu göstermektedir. Bu örnek özelinde markanın yenileme işleminin WIPO nezdinde EUIPO açısından da geçerli olacak şekilde 15.01.2020 yılında yapıldığını ve uluslararası marka korumasının 15.01.2030 tarihine kadar uzatıldığını düşünelim. Ancak, EUIPO nezdinde başvuru tarihi 01.03.2011 olduğundan ve EUIPO’ya bağlı olarak İngiltere’ye aktarılmış olan markanın, İngiltere’de 10 yılın sonunda yenileme işlemi yapılması gerektiğinden, bu markanın normal süreli yenileme işleminin yapılması için son tarih 01.03.2021 tarihi olacaktır. Aslında 2020 yılında İngiltere’yi de kapsayacak şekilde yapılmış olan EUTM marka yenilemesinin bir nevi İngiltere özelinde ikinci yenilemesinin yapılması gerektiği görülmektedir. Dolayısıyla her halükarda, UKIPO siciline aktarılmış olan markaların koruma veya yenileme tarihi, EUIPO’ya yapılan başvuru tarihi üzerinden 10 yıl olarak hesaplanacaktır. Bu tescillerin artık uluslararası marka başvurusu yenileme tarihi ile hiçbir bağı kalmamıştır.
Özetle, BREXIT nedeniyle farklılaşan bu yenileme sistemine göre kolaylık olması açısından dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir;
Uluslararası marka tescili kapsamında yer alan EUTM başvurusunun sonraki belirleme yoluyla eklendiği başvuruların tespit edilmesi, İngiltere özelinde son yenileme tarihlerinin hesaplanması ve kayıt altına alınması gerekmektedir.
Başvuru sistemine bakılmaksızın sahip olunan EUTM markalarından koruma tarihi 01.01.2021 ve sonrasında dolacak olan markaların tespit edilmesi ve bu markaların İngiltere’de yenileme işlemine ayrıca konu edilmesi gerektiğinin bilinmesi gerekmektedir.
Başvuru sistemine bakılmaksızın koruma tarihi 01.01.2021 ve sonrasında dolacak olan tüm EUTM markalarının yenileme işleminin başvuru sistemine göre WIPO ya da EUIPO nezdinde 01.01.2021 tarihinden önce yapılması durumunda dâhi bu yenileme İngiltere’ye kopyalanan marka için geçerli olmayacak ve İngiltere’de korumanın devam edebilmesi için ayrıca yenileme yapılması gerekecektir.
Bu hususların dikkate alınmadığı durumlar, İngiltere’de marka yenileme sürelerinin kaçırılmasına ve dolayısıyla marka sahibine zarar verebilecek sonuçların yaşanmasına neden olabilecektir.
Türk Hava Yolları (THY)’nın müşterilerine uçuşlarda sunduğu SKYLIFE dergisini Türkiye’de bilmeyen yoktur. THY’nin yurtdışı uçuş hat ve sayılarının son yıllardaki artışına paralel olarak dergi Türk olmayan kişiler nezdinde de daha bilinir hale gelmiştir.
1983-1989 yılları arasında “Türk Hava Yolları Magazin” ismiyle yayımlanan dergi, Aralık 1989’da “SKYLIFE” adını almıştır ve o tarihten bu yana kesintisiz olarak yayın hayatını sürdürmektedir. Türkçe ve İngilizce iki dilli yayımlanan derginin tüm sayılarını içeren arşivinin İngilizce olarak https://www.skylife.com/en/archive; Türkçe olarak ise https://www.skylife.com/tr/arsiv bağlantısından görülmesi mümkündür.
İçerik olarak gurur ve mutluluk veren “SKYLIFE” dergisinin, THY bakımından bir prestij yayını olduğu da şüphe götürmez. Peki “Skylife” markasının Avrupa Birliği’nde mahkeme kararıyla 27 Ocak 2021 tarihinde kısmen hükümsüz kılındığını biliyor muydunuz?
Yanıtınızın “Hayır” olduğunu tahmin ediyoruz ve de ilgili davayı size aktarıyoruz.
EUIPO Süreci
THY, “Skylife” markasını Madrid Protokolü yoluyla Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’nde 2006 yılında tescil ettirir.
Markanın kapsadığı mal ve hizmetler arasında, diğerlerinin yanı sıra, 41. sınıfa dahil “Eğitim ve öğretim hizmetleri; sempozyum, konferans, kongre ve seminer organizasyonu hizmetleri; dergiler, kitaplar, bültenler ve diğer basılı yayınlar için yayıncılık hizmetleri; eğlence hizmetleri; film yapımcılığı, fotoğrafçılık, radyo ve TV programları yapımcılığı, çeviri hizmetleri.” yer almaktadır.
2011 yılında, marka tescil edildikten sonraki beş yıllık süre dolmadan, İngiliz “Sky Ltd” şirketi EUIPO’ya “Skylife” markasının hükümsüz kılınması talebiyle başvuruda bulunur. Hükümsüzlük talebi, özellikle yukarıda sayılan hizmetlere ilişkindir.
Hükümsüzlük talebinin gerekçesi, EUIPO’da 2003 yılından bu yana tescilli olan ve “Sınıf 16: Basılı yayınlar. Sınıf 41: Eğitim, öğretim ve eğlence hizmetleri.”ni kapsayan “Sky” kelime markasıyla karıştırılma ihtimalidir.
Talebi inceleyen EUIPO İptal Birimi, talebi haklı bulur ve “Skylife” markasının “Sınıf 41: Eğitim ve öğretim hizmetleri; sempozyum, konferans, kongre ve seminer organizasyonu hizmetleri; dergiler, kitaplar, bültenler ve diğer basılı yayınlar için yayıncılık hizmetleri; eğlence hizmetleri; film yapımcılığı, fotoğrafçılık, radyo ve TV programları yapımcılığı, çeviri hizmetleri.” bakımından hükümsüzlüğüne karar verir.
THY, bu karar üzerine EUIPO Temyiz Kurulu’na itiraz eder.
EUIPO Temyiz Kurulu Nisan 2018’de itirazı aşağıdaki gerekçelerle reddeder:
Önceki tarihli marka tüm Avrupa Birliği’ni kapsayan koruma sağlamaktadır ve karıştırılma ihtimali Birlik’teki İngilizce konuşan halk açısından incelenmiştir.
Hükümsüz kılınan eğitim, öğretim, eğlence hizmetleriyle aynı hizmetler hükümsüzlük gerekçesi markada yer almaktadır. Sempozyum, konferans, kongre ve seminer organizasyonu hizmetleriyle önceki tarihli markada yer alan eğitim hizmetleri; film yapımcılığı, fotoğrafçılık, radyo ve TV programları yapımcılığı hizmetleriyle önceki tarihli markada yer alan eğlence hizmetleri; dergiler, kitaplar, bültenler ve diğer basılı yayınlar için yayıncılık hizmetleri önceki tarihli markada yer alan basılı yayınlar malları benzerdir.
“Skylife” – “Sky” işaretleri görsel ve işitsel açılardan ortalama derecede benzerlik içermektedir ve “sky” kelimesini ortak olarak içermeleri anlamında kavramsal düzeyde de benzerlik göstermektedir.
Mallar ve hizmetler arasındaki kısmi aynılık ve benzerlik ile işaretler arasındaki benzerlik dikkate alındığında, genel anlamda halk ve profesyonellerden oluşan ve bu nedenle dikkat düzeyi ortalamadan yükseğe dek gidebilecek kamunun ilgili kesimi açısından hükümsüzlüğü talep edilen marka ile normal düzeyde ayırt edici güce sahip önceki tarihli marka arasında karıştırılma ihtimali ortaya çıkabilecektir.
Belirtilen hususları dikkate alan Temyiz Kurulu, karıştırılma olasılığının varlığı yönündeki kararı yerinde bulur ve buna ilaveten THY’nin barışçıl biçimde birlikte var olma, özel kullanım biçimleri ve “Skylife” markasının ünü / bilinirliği gerekçeli itirazlarını da reddeder.
Temyiz Kurulu’nun kararına karşı THY tarafından dava açılır ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından 27 Ocak 2021 tarihinde T-382/19 sayılı kararla sonuçlandırılır.
Yazının devamında Genel Mahkeme kararı okuyuculara ana hatlarıyla aktarılacaktır.
Genel Mahkeme Süreci
THY, Temyiz Kurulu kararının iptali ile “Skylife” markasının EUIPO nezdinde tescil edilmesine karar verilmesini talep eder. THY taleplerini şu iddialara dayandırmaktadır:
1- 2017/1001 sayılı Avrupa Birliği Marka Tüzüğü madde 8(1)(b) çerçevesinde markalar arasında karıştırılma olasılığı bulunmamaktadır.
2- Aynı Tüzük madde 94’te yer alan “gerekçeleri belirtme yükümlülüğü” ihlal edilmiştir.
Genel Mahkeme, öncelikle gerekçeleri belirtme yükümlülüğünün ihlaline ilişkin itirazı değerlendirmiştir.
THY, Temyiz Kurulu’nun markalar arasında karıştırılma ihtimali olup olmadığı yönündeki değerlendirmelerini EUIPO İptal Birimi’nin değerlendirmelerine dayandırdığını, itiraz konusu markanın kullanımı ve söz konusu işaretler arasındaki görsel, işitsel ve kavramsal farklılıklar göz önünde bulundurulduğunda, Temyiz Kurulu’nun karıştırılma ihtimali bulunduğuna dair kanaatine ilişkin re’sen gerekçelendirme yapmadığını belirtmektedir.
Genel Mahkeme, bu itirazı 2017/1001 sayılı Tüzüğün 94 (1) maddesi yönünden incelemiş ve Temyiz Kurulu kararının 17 ila 37. paragraflarında, söz konusu markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğuna ilişkin tespitin altında yatan nedenlerin açıkça ortaya konduğunu ifade etmiştir. Özellikle Temyiz Kurulu’nun markaların hitap ettiği tüketici kesimini tanımladığını, daha sonra markaların kapsadığı mal ve hizmetlerin karşılaştırmasını yaptığını, bu işaretlerin görsel, işitsel ve kavramsal açıdan karşılaştırmasını gerçekleştirdiğini, son olarak önceki aşamalarda ortaya çıkan faktörler ışığında markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunup bulunmadığına karar verdiğini belirtmiştir. Bu bağlamda, Temyiz Kurulu’nun, EUIPO İptal Birimi’nin bazı değerlendirmelerini açıkça onaylamış olmasının, söz konusu kararın itirazlar ışığında Temyiz Kurulu’nun değerlendirmelerini yansıtmadığı şeklinde değerlendirilemeyeceğinin altı çizilmiştir.
Bu çerçevede itiraz edilen kararın gerekli yasal standardı karşıladığı ve bu iddianın reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
Devamında Genel Mahkeme, THY’nin 2017/1001 sayılı Avrupa Birliği Marka Tüzüğü madde 8(1)(b) maddesinin ihlal edildiğine ilişkin iddiasını incelemiştir.
THY; “Skylife” markasının kapsadığı malların uçak yolcularına sunulduğunu ve bu tanım gereği özellikle yüksek düzeyde dikkat gösteren tüketicilere hitap edildiğini, aynı zamanda önceki markada 16. sınıfta yer alan “basılı yayınlar” ile itiraz konusu markada 41. sınıfta yer alan “yayın hizmetleri”nin farklı olduğu dikkate alındığında, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortadan kalktığını beyan etmiştir.
THY buna ilaveten, uçuşlarında yolcularına basılı yayınlarının diğer iki markası ve tanınmış logosu altında sağlanan ana hava taşımacılığı hizmetinin bir parçası olarak yalnızca ücretsiz sunulduğunu, bu yayınlarının satılmadığını belirtmiştir.
THY, itiraz edilen markayı 1989 yılından bu yana kullandığını eklemektedir; zira bu herhangi bir karışıklık olasılığını ortadan kaldıran barışçıl biçimde var olmanın kanıtıdır ve önceki marka sahibinin itirazlarının zaman aşımına uğradığının kabul edilmesi gerektiğini göstermektedir.
Ayrıca, THY, itiraz edilen markanın figüratif niteliği ve uzunluğu göz önüne alındığında, önceki marka ile yüksek düzeyde bir benzerliğe sahip olmadığını belirtmektedir. Dahası, markada “life” teriminin yer alması, söz konusu işaretleri işitsel ve kavramsal olarak farklı kılmaktadır. Başvuru sahibine göre, önceki tarihli “sky” markası, yalnızca İngilizce konuşan tüketicilerin değil, bir bütün olarak Avrupa Birliği halkının da farklılıkları algılama yeteneği ile birlikte düşünüldüğünde, iki işaret arasındaki karıştırılma ihtimalini ortadan kaldıran zayıf bir ayırt edici karaktere sahiptir.
Tüzüğün 8/1 (b) maddesinin uygulanmasının ön şartı, hem mallar ve hizmetlerin aynı ve benzer olması, hem de markaların aynı ve benzer olmasıdır. (22 Ocak 2009 tarihli Commercy v OHIM – easyGroup IP Licensing (easyHotel) kararı, T ‑ 316/07, EU: T: 2009: 14, paragraf 42 ve belirtilen içtihat)
Karıştırılma ihtimali değerlendirilmesinde somut olayın tüm özellikleri dikkate alınarak karar verilmelidir. (9 Temmuz 2003 tarihli Laboratorios RTB/HABM – Giorgio Beverly Hills [GIORGIO BEVERLY HILLS], T‑162/01 kararı)
Ortalama tüketicilerin algısı dikkate alınarak, bu tüketicilerin markaları bir bütün olarak algıladığı ve markayı oluşturan unsurları teker teker analiz etmediği kabul edilmektedir. (12 Haziran 2007 tarihli OHIM v Shaker, C‑334 /05 P kararı)
Mahkeme, 40/94 sayılı Tüzüğün 8(1)(b) maddesine atıfta bulunarak karıştırılma ihtimalinin varlığında önceki markanın korunduğu yerin tüketicisinin dikkate alınması gerektiği belirtmiştir. Bu bağlamda somut olayda, önceki markanın bir Avrupa Birliği markası olduğu için tüm AB topraklarında korunduğunu, böyle bir durumda önceki tescilli marka açısından tüm AB devletlerinde karıştırılma ihtimalinin varlığının bulunmasına gerek olmadığını ifade etmiştir. AB markalarının üniter karakteri, önceki tarihli bir AB markasının korumasını olumsuz yönde etkileyebilecek bir diğer AB markasına karşı, Avrupa’nın yalnızca bir kısmındaki tüketicilerin algısı esas alınacak olsa bile, önceki tarihli AB markasına itiraz süreçlerinde dayanabileceği anlamına gelir. (16 Ocak 2018 tarihli karar, Sun Media v EUIPO – Meta4 İspanya (METABOX), T ‑ 204/16, EU: T: 2018: 5, paragraf 74)
Genel Mahkeme ilk olarak, önceki markada İngilizce “sky” kelimesinin yer alması faktörünü dikkate alarak, AB’nde İngilizce konuşan halk nezdinde bir karıştırılma ihtimali olup olmadığına odaklanan Temyiz Kurulu’nun incelemesinde bu yönüyle bir hata bulunmadığı kanaatine ulaşmıştır.
Ek olarak, başvuru sahibinin iddialarının aksine, Mahkeme’ye göre, karıştırılma ihtimali değerlendirmesi markanın fiili kullanımı ya da hangi mal ve hizmetlerde kullanılacağı niyetiyle ile ilgili değil, tescili talep edilen markanın kapsadığı mal ve hizmetlerin ifade ediliş biçimi ile ilgilidir, zira tescilin fiili kullanımı kısıtlayan bir etkisi bulunmamaktadır.
Başvuru sahibinin markasını belirli bir şekilde kullanması, ilgili halkın tanımı ve dikkat düzeyi veya bu mallar/hizmetler arasındaki benzerlik gibi bir karıştırılma ihtimalinin varlığının bulunmasının altında yatan değerlendirmelerin amaçları açısından dikkate alındığında, markanın kapsadığı mal ve hizmetleri değiştirecek şekilde bir etkiye sahip değildir. (30 Haziran 2010 tarihli k
Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) nezdinde marka olarak tescil edilmiştir. Full Colour Black Limited (“Full Colour”) tarafından ise, söz konusu markanın ayırt edici olmadığı ve kullanılmadığı iddiası ile, markanın hükümsüzlüğü talep edilmiştir. Nitekim Full Colour tarafından dosya hakkında daha sonra yapılan açıklamalarda, markanın kullanım amacı olmaksızın tescil edildiğinin düşünüldüğü ve bu sebeple hükümsüzlük isteminde bulunulduğu belirtilmiştir.
(Pantone 7742 C ve Pantone 1505 C) renk kombinasyonunun 7. sınıfta yer alan “tarım makineleri ve aletleri, özellikle tarla püskürtücüler” bakımından tescili için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne başvuruda bulunmuştur.
açıkça anlaşılır bir duruşa sahip olması, tanımlayıcı bir işaret içermemesi sebebiyle tescile elverişli olduğu yönünde karar vermiştir. Aynı zamanda kullanılan yüzey deseninin markaya asli değer katıyor olması sebebiyle reddine ilişkin gerekçeye dair ise net bir cevap verilmemiş, fakat markanın desen dışında farklı unsurlar da içeriyor olması 
dolayısıyla, bu yüzey desenin tek başına asli değer vereceği hususunu değerlendirmemiştir.
(10 511 591 numaralı AB markası, 12 ve 39. sınıflarda),
(922 784 numaralı uluslararası marka tescili, 12 ve 39. sınıflarda).
markasına dayalı olarak Topluluk Marka Tüzüğü’nün 8/5 tanınmışlık ve 8/1 karıştırılma ihtimali maddelerine dayanarak markanın yayınına tüm ürünler bakımından itiraz etmiştir. Kiril alfabesiyle yazılı kelime unsurunun Latin harflerine göre harf çevirisi ‘KYIVSKYI TORT’ tur ve ‘Kiev Pastası’ (Cake from Kiev) anlamına gelmektedir.
kelime unsurunun Ukraynaca karşılığı ‘KYIVSKYI TORT’tur ve ‘Kiev Pastası’ veya ‘Kiev’den Pasta’ (Cake from Kiev) anlamına gelmektedir. Kiril alfabesi; (i) Ukrayna veya Rusya’dan Avrupa Birliği’ne göç etmiş halk tarafından, (ii) Baltık Üye Devletleri’nde Rusça’yı çok iyi bilen halk tarafından (Rusça ‘Київський’ ibaresi ile hemen hemen aynı olduğundan), (iii) Orta ve Doğu Avrupa’da okullarda Rusça’nın öğretildiği ve nüfusun bir kısmının hala bazı temel Rus dili bilgisine olduğu bölgelerde, (iv) Bulgarca konuşan halk tarafından okunabilir ve bu kesim ‘KYIVSKYI TORT’ ibaresinin ‘Kiev Pastası’ veya ‘Kiev’den Pasta’ (Cake from Kiev) anlamına geldiğini de anlayacaktır. Bu kapsamda Avrupa Birliği’ndeki tüketicilerin büyük çoğunluğu Kiril Alfabesini bilmese ve itiraza dayanak markanın anlamını anlamasa bile anlayacak bir kesim vardır.
ve 
markalarına dayanılarak 
görselli marka başvurusuna yapılan itiraza ilişkin 2018-M-311 sayılı kararında da “…Her ne kadar başvuru konusu marka tuğra biçiminde stilize olarak tertip edilmiş olsa da, Türkiye’deki Arapça bilen/Arap harflerini okuyabilen tüketiciler markayı “ayman mahrouseh” biçiminde okuyabilecektir. İtiraz gerekçesi markalarda Arap harfleriyle yazılmış “mahrouseh” ibaresi ana/asli ayırt edici unsur durumundadır.“ denilerek Türkiye’deki Arapça bilen/okuyabilen kesimin markayı benzer şekilde telaffuz edebileceğini ve bunun karıştırılma ihtimaline yol açabileceğini kabul etmiştir. Bu bilgiler ışığında ülkemizde gün geçtikte artan göç dalgası ile birlikte ilgili tüketici kesiminin sahip olduğu niteliklerin değişmesi muhtemel görünmektedir ve karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde pek çok farklı kriterin dikkate alınması gerekebilecektir.
ile COR markalarının yalnızca düşük derecede işitsel olarak benzediğine ve ilgili Almanya halkının kesinlikle işaretlerin başlarındaki farklılıkları fark edeceğine karar vermiştir.
markası kaynak gösterir şekilde değil, çizgi filmlerdeki orijinal Batman kostümünün bir kopyasının parçası olarak anlaşılacaktır.
