Kategori: Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması

“CANNABIS STORE AMSTERDAM” MARKA BAŞVURUSU KAMU DÜZENİNE AYKIRI BULUNDU!

Avrupa Birliği Genel Mahkemesi’nde (“Mahkeme”) görülen bir davada 12 Aralık 2019 tarihinde verilen T683/18 sayılı kararda[1] “Cannabis Store Amsterdam” ibaresini içeren marka başvurusu kamu düzenine aykırı bulunarak reddedilmiştir.

Mahkeme’de görülen davanın konusu özetle şöyledir; İtalya’da mukim Santa Conte isimli bir kadın, 19 Aralık 2016 tarihinde Avrupa Birliği’nde tescil edilmek üzere “Cannabis Store Amsterdam” ibareli ve görselini gördüğünüz marka için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (“EUIPO” veya “Ofis”) başvuruda bulunmuştur.

Marka başvurusu, Nice Anlaşması’na göre 30. sınıftaki “Pişmiş gıdalar, pastacılık ürünleri, çikolata ve tatlılar; Tuzlar, baharatlar, tatlandırıcılar ve soslar; Buzlar, dondurmalar, donmuş yoğurtlar ve sorbeler; Ara sıcak pastacılık ürünleri.”, 32. sınıftaki “Alkolsüz içkiler; Biralar ve biracılık ürünleri; İçecek yapmak için hazırlıklar.”  ve 43. sınıftaki “Yiyecek ve içecek sağlama hizmetleri.” üzerinde tescil edilmek istenmektedir. Başvuruyu inceleyen Ofis, 7 Eylül 2017 tarihinde marka başvurusunu 207/2009 numaralı Tüzük’ün (“Tüzük”) 7(1)(b) maddesi uyarınca “ayırt edicilikten yoksun olması” ve Tüzük’ün 7(1)(c) maddesi uyarınca “ürünün geldiği coğrafi kaynağı göstermesi” nedenleri ile reddetmiştir. Bunun üzerine başvurucu 9 Ekim 2017 tarihinde bu karara EUIPO Temyiz Kurulu önünde itiraz etmiştir. Temyiz Kurulu’na giden karar için 31 Ağustos 2018 tarihinde EUIPO Temyiz Kurulu madde 7(1)(f) uyarınca marka başvurusunu “kamu düzenine aykırı” bulmuş ve Ofis’in ret kararının kapsamını genişleterek itirazı reddetmiştir.

Bunun üzerine başvurucu, söz konusu karar aleyhine Mahkeme’ye gitmiştir. Mahkemede marka başvurusunda tasvir edilen yaprakların EUIPO tarafından yanlış anlaşıldığını, EUIPO’nun gerekçelerinde açıklıktan ve tarafsızlıktan uzak olduğunu ileri sürmüştür. Marihuana maddesinin cannabis yapraklarından değil dişi cannabis çiçeklerinden elde edilen psikoaktif bir madde olduğunu, cannabis yapraklarının THC olarak adlandırılan marihuanaya uyuşturucu niteliğini veren kimyasal maddeyi içermediğini ve marihuananın bir bitki adı olmadığını ileri sürerek söz konusu karara itirazda bulunmuştur.

Bu itirazlar üzerine Mahkeme, bir marka başvurusunun kamu düzenine aykırı olup olmadığının değerlendirmesinde ilgili kesimin tescil edilmek istenen markayı nasıl algılayacağının önemli olduğunu ve tüketicinin ulaşabileceği bilgiler ışığında değerlendirme yapılması gerektiğini belirtmiştir. Söz konusu davada, ilgili görselde yer alan yaprak şeklinin halk tarafından kolaylıkla uyuşturucu madde olan marihuanaya benzetilebileceğinin açık olduğu ifade edilmiştir.

Bununla birlikte, Mahkeme, marka başvurusunun reddedilmesine gerekçe olarak, tescil edilmek istenen mal ve hizmetlerde söz konusu marihuana maddesinin yaygın olarak kullanılmasını ve ortalama bir tüketicinin direkt olarak bu marka altında satılacak ürünlerde marihuana maddesinin bulunacağı düşünmesine sebep olacağını göstermiştir. “Cannabis” kelimesinin marka başvurusunda büyük harflerle ve vurgulanarak yazılması da Mahkeme’ye göre, ilgili marihuana maddesi ile ilişkilendirilme ihtimalini arttırmaktadır. Ayrıca “Amsterdam” kelimesinin, Avrupa’da “coffee shop”larında yasal olarak marihuana ürünlerinin satılmasına izin verilmesi ile ünlü bir şehre gönderme yaptığını, bu durumun marihuana maddesi ile marka başvurusunun kolayca ilişkilendirilmesine yol açtığını belirtmiştir.

Başvuru sahibi ise Amsterdam ibaresinin cannabis maddesinin kökenini göstermek için kullanıldığını, ürünlerde kullanılan ve uyuşturucu olmayan cannabis içeriğinin Amsterdam’dan ithal edildiğini, bahsi geçen “coffee shop”larda satılan ürünlerle benzer ürünler satmadığını, ilgili narkotik maddenin daha çok sigara olarak içildiğini belirtmiştir. Mahkeme ise bu iddiaya cevaben cannabis maddesinin uyuşturucu halinin içecek ve yiyeceklerle de tüketilebileceğini belirterek itirazı yerinde bulmamıştır.

Mahkeme değerlendirmesinde, kamu düzenine aykırılık kriteri çerçevesinde inceleme yapılırken, hem bütün Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin bir bütün halinde hem de ayrı ayrı her bir üye devletin narkotik maddelere karşı tutumunun birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Halkın genel olarak uyuşturucu maddelere ilişkin detaylı bilgi sahibi olmadığını söyleyen Mahkeme, THC içeren maddelerin (marihuanaya uyuşturucu vasfını veren kimyasal bileşen) yasallaştırılması ile ilgili olarak pek çok üye devlette hali hazırda tartışmalar olduğunu, bu süreçte ortalama bilgi ve dikkate sahip bir tüketicinin söz konusu marka başvurusunu gördüğünde ne anlayacağının değerlendirilmesi gerektiğini ve buna göre bir karar vermenin uygun olacağını söylemiştir.

Mahkeme, marka başvurusundaki ilgili bitkiye ait yaprak görseli, cannabis ve Amsterdam kelimelerinin bir bütün olarak değerlendirilmesini gerektiğini ve bu üç elementin bir marka başvurusunda yer almasının çok fazla referans içermesinden dolayı ilgili narkotik madde ile ilişkilendirilmesi ihtimalinin arttığını savunmuştur. Bunun yanında söz konusu dava ile ilgili olarak Mahkeme, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde cannabis maddesinden elde edilen narkotik maddelerin kullanılmasının yasak olduğunu, cannabis ürünlerinin yaygınlaşmasıyla mücadelenin çok hassas bir konu olduğunu, halkın genel sağlığını koruma amacı güden bu yaklaşımların her bir üye ülke için temel değerlerden biri olduğunu vurgulamaktadır. Pek çok Üye Devlet’te hala yasak olan bu narkotik maddenin tescil edilmesinin bu sebeplerle mümkün olmadığını ve marka başvurusunun kamu düzenine aykırı olduğunu belirterek ilgili marka başvurusunu tüm sınıflar için reddeden kararı teyit etmiştir. Ayrıca Mahkeme, başvuru sahibinin dayanak olarak gösterdiği ve EUIPO nezdinde tescilli olan “COCAINE” ve “CANNABIS STORE AMSTERDAM ORIGINAL AMSTERDAM” ibareli markalarının ileri sürülemeyeceğini çünkü ilk derece kararlarının Temyiz Kurulu ya da Mahkeme için bağlayıcı olmadığını belirtmiştir.

Hâlihazırda birçok Avrupa ülkesinde belirli miktarda THC psiko-aktif maddesinin kullanımına ve satışına izin verilmesine rağmen, Mahkeme, bu kararı ile Avrupa Birliği’nde marihuana ya da cannabis ibaresini içeren marka tescil ettirmeyi zorlaştıran bir adım atmıştır.

Bahsi geçen karar, tam da birçok Avrupa Birliği ülkesinin parlamentosunda marihuanın yasallaştırılması ile ilgili tartışmalar sürmekteyken verilmiştir. Örneğin bu konu ile ilgili güncel gelişmelerden birisi başvurucunun da vatandaşı olduğu İtalya’da gerçekleşmiştir. İtalya’da 1 Ocak 2020’den itibaren sigara ve tütün satan dükkanlar içerisinde esrarın etken maddesi olan THC’yi yüzde 0.5 oranında içeren otların ticaretinin yapılabileceği kabul edilmiştir ve şu anda İtalya’da keyfi amaçlı dahi belirli oranda THC içeren esrar satışı ve tüketimi serbest hale gelmiştir.

Mahkeme kararını 12 Aralık 2019 tarihinde vermiştir. Konunun Avrupa Birliği Adalet Divanı önüne gelmesi halinde, kararın ne yönde verileceği, tartışmaların ve gelişmelerin dikkate alınıp alınmayacağı merak konusudur…

Güldeniz DOĞAN ALKAN

Ocak 2020

guldenizdogan@hotmail.com



[1] http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=A28DCA4C81C914964B9E57703DCD8168?text=&docid=210112&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=269340

Kurtarıcı Her Zaman Kurtarmaz, Bazen Tabuta Bir Çivi Daha Çakar – Temyiz Kurullarının Resen Ret Yetkisine Bakış: EUIPO Temyiz Kurulu “Global Star Registry” Kararı

Umutlar tam olarak tükendiğinde ortaya çıkan Kurtarıcı, sinema filmlerinin vazgeçilmezidir.

Western filmlerinde Kurtarıcı, kızılderililer nihai ataklarını yaptıkları ve son savunucuları da öldürecekleri anda, uzaktan duyulan borazan sesiyle yetişen Süvari Alayı’dır.

Yüzüklerin Efendisi’nde Kurtarıcı, “Beşinci günün şafağında beni bekleyin. Şafakta doğuya bakın.” sözünü tutarak Rohirrim süvarileriyle birlikte Miğfer Dibi Savaşı’nın kaderini değiştiren Gandalf’tır.

Beklenen Kurtarıcının ortaya çık(a)madığı durumlar da elbette vardır ve gerçek yaşamda daha fazlasıyla karşımızdadır.

General Custer ve komutasındaki 7. Süvari Alayı’nın önemli kısmı, “Little Big Horn” muharebesinde kızılderililer tarafından son askerine kadar öldürülür. Custer, ölmeden önce alayın başka bir bölgeye gönderdiği kısmının son anda yetişip kendilerini kurtaracağını düşünüyordu muhtemelen.

Nazi savaş makinesi, Sovyet Rusya’yı işgalinde ilk tokadı Moskova önlerinde yedikten sonra, 1942 yılında Stalingrad’ı kuşatmıştır. Stalin’in ismini taşıyan bu şehrin alınmasının stratejik bakımdan önemi tartışılsa da, Rusları psikolojik olarak yıkacağı düşünülmektedir. Eh, Stalin de aynısını düşünüyor olacak ki, şehrin son asker ve sivil ölene kadar teslim edilmemesi talimatını vermiştir. Koskoca Alman 6. Ordusu savaşın sonunda imha edilmiş, sağ kalanlar (200.000 kişiden fazla) teslim olmuştur. 6. Ordu soğuk, açlık ve Ruslarla savaşırken son ana dek, General Manstein’ın panzer birliklerinin Rus çemberini kırarak kendilerini kurtaracağını düşünmüştür; ancak Kurtarıcı gelememiştir. (Stalingrad’la ilgili ayrı bir yazı yazacağım, bence tarihteki en dramatik muharebe.)



Bazen yetişen, çoğunlukla ise yetişemeyip hayal kırıklığı Kurtarıcıyı marka incelemesine nasıl bağlayacağız?

Kanaatimizce, Temyiz inceleme birimleri – makamları, marka incelemesinde beklenen Kurtarıcıya karşılık gelmektedir. İnceleme sonucunda verilen kararlara karşı yapılan itirazlar (veya açılan davalar), önceki kararın yerindeliğini inceleyen Kurtarıcı tarafından yapılmaktadır ve itiraz edenin (veya davacının) lehine çıkan kararlar Kurtarıcının kendisinden beklenen vazifeyi yerine getirdiği göstermektedir. İlgili makamın itirazı (davayı) reddetmesi ise, Kurtarıcının kendisinden beklenen işlevi yerine getirememesine denk düşmektedir.

Türküdeki Kara Tren’e benzeyen (Kara tren gecikir belki hiç gelmez) Kurtarıcı, bazen öyle bir şey yapar ki, bunu yapacağına keşke sadece hiç gelmesiydi denilebilir. Marka incelemesinde bunun karşılığı, Temyiz Organının verdiği resen ret kararlarıdır.

Bu yazıda Temyiz Organının verdiği resen ret kararlarına bir örneği, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’nin “GLOBAL STAR REGISTRY” kararı özelinde sizlere aktaracağız. (https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/586%2F2019)

“NEWBURY HEALTHCAP LIMITED” firması aşağıda görseline yer verilen “GLOBAL STAR REGISTRY” markasının 14.,16. sınıflara dahil bazı mallar ve 35. sınıfa dahil bazı hizmetler bakımından tescil edilmesi talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur.

Ocak 2019’da EUIPO başvuruyu 16. sınıfa dahil “gökyüzü cisimlerinin, yıldızların isimlerinin ve pozisyonlarının tanıtımı ile ilgili basılı yayınlar, kitaplar, sertifikalar, broşürler” gibi mallar ve 35. sınıfa dahil “yukarıdaki malların postayla, telefonla, internet üzerinden siparişi hizmetleri” gibi hizmetler bakımından reddeder. Ret kararının gerekçesi ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılıktır. “Global Star Registry” ibaresinin Türkçe karşılığı “global yıldız sicili”dir.

Uzmana göre başvuruda yer alan yıldız şekli, yıldız (star) kelimesine vurguyu güçlendiren bir unsurdur ve “Global Star Registry” ibaresinin yaratacağı tek algı “dünya çapında bir yıldız sicili”dir. Başvuru bu anlamı itibarıyla uzmana göre, kısmi ret kararı kapsamındaki mal ve hizmetler bakımından ayırt edici nitelikten yoksun ve doğrudan tanımlayıcıdır.

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve kısmi ret kararının kaldırılmasını talep eder. Başvuru sahibine göre, başvuru ayırt edici bir slogandır, tek bir işletmeyi işaret eden ayırt edici bir adlandırmadır ve başvuru sahibi sadece kelime unsuru için değil, bütüncül stilize biçim için koruma talep etmektedir.

İtiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından incelemeye alınır.

Temyiz Kurulu, ilk incelemenin ardından başvuru sahibine bir yazışma gönderir ve başvuruyu yanıltıcılık gerekçesiyle reddetme niyetinde olduğunu bildirir. İlgili ret maddesi, “halkı yanıltıcı mahiyette olan işaretlerin tescil edilemeyeceği” hükmünü içeren Tüzük madde 7(1)(g)’dir.

Temyiz Kuruluna göre, başvurunun verdiği mesaj açık olarak “başvuru sahibinin global bir yıldız sicili tuttuğudur”. Başvuru kapsamındaki tüm mal ve hizmetler bu tip bir yıldız siciline ilişkindir. Kurula göre, başvuru özel müşterilere ödeme karşılığında yıldızlara isim verileceği mesajını iletmektedir. Buna karşın, başvuru sahibinin yıldızlara resmi olarak isim verme yetkisinin bulunmadığı açıktır. Yıldızlara resmi olmayan isimler vermenin ise hiçbir ekonomik değeri yoktur. Özel bir işletme tarafından tutulacak bir yıldız sicili, hiçbir şey için tutulacak sicille eşdeğerdir. “Uluslararası Astronomi Derneği” websitesinde bu alanda özel faaliyet gösteren hiçbir şirketle bağlantısının bulunmadığını ve özel şirketlerce tutulan yıldız sicillerinde yıldızlara verilen isimlerin, yıldızlara veya diğer gökyüzü cisimlerine verilen bilimsel isimlerle hiçbir bağlantı veya ilgisinin bulunmadığını belirtmektedir. Temyiz Kurulu, 1999’da verdiği “International Star Registry” kararının gerekçesine de atıfta bulunmuştur.

Kurul, başvuru sahibine iki aylık süre vermiş ve 7(1)(g) maddesi çerçevesinde verilecek ret kararı hakkındaki görüşlerini sunmasını talep etmiştir.

Başvuru sahibi, bu maddeye dayanılarak verilecek ret kararının yerinde olmayacağını ve fiili bir yanıltıcılığın bulunmadığını iddia etmektedir. Buna ilaveten, 14. ve 16. sınıflarda yıldız ve gök cisimlerine atıf yapılan bölümleri kaldırarak mal listesini sınırlandırdığını ve bu yolla da ret kararının gerekçesinin ortadan kalkacağını belirtmiştir.

EUIPO Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin görüşünü de dikkate alarak incelemeye devam etmiştir.

Kurul, ilk olarak Temyiz Kurulu’nun 7. madde (mutlak ret nedenleri) kapsamında ilk inceleme uzmanının öne sürmediği ret gerekçelerini resen öne sürmeye yetkisi bulunduğunu belirtmiştir.

Kurul kararında özet olarak; registry kelimesinin işaret ettiği sicil tutma faaliyetlerinin resmi veya yarı resmi bir faaliyeti işaret ettiğini, global sözcüğünün tüm çapında bir faaliyeti belirttiğini, mal listesinde yer alan sertifika kelimesinin de resmi bir hizmet yönündeki algıyı güçlendirdiğini ve yıldız anlamına gelen star kelimesiyle oluşturulan bütünün, oluşturacağı algının müşterilerin belirledikleri bir yıldız için seçecekleri ismin dünya çapında bir sicile kaydedileceği mesajını verdiğini ifade etmektedir. Oysaki, dünya çapında böyle bir yıldız sicili bulunmadığı gibi, müşterilerin talep ve ücret karşılığında yıldızlara isim verebileceğini öne sürmek yanıltıcıdır. Başvuru sahibinin yıldızlara resmi isim verme gibi bir yetkisi bulunmamaktadır.

Başvuru sahibinin, 14. ve 16. sınıflarda yıldız ve gökcisimlerine atıf yapılan bölümleri kaldırarak mal listesini sınırlandırdığı ve bu yolla da ret kararının gerekçesinin ortadan kalktığı yönündeki iddiası kabul edilemez. Çünkü, başvuru sahibi mal listesini sınırlandırmamakta, tersine belirtilen ifadeleri kaldırmak suretiyle genişletmektedir.

Başvuru sahibi, markanın henüz kullanılmadığını, dolayısıyla yasadışı kullanımdan bahsedilemeyeceğini iddia etse de; burada tartışılan konu kullanımın yasadışı olup olmadığı değil, tüketicileri yanıltıcı mahiyette olup olmayacağıdır. Başvuruda yer alan “registry” kelimesinden hareketle yukarıda yapılan açıklamalar, başvurunun yanıltıcı olduğunu göstermektedir.

Bu çerçevede, başvuru Temyiz Kurulu tarafından 7(1)(g) maddesi kapsamında tüm mal ve hizmetler için yanıltıcılık gerekçesiyle reddedilmelidir ve uzmanın ilk kararında reddetmemiş olduğu 14. sınıfa dahil mallar da ret kararı kapsamına alınmalıdır. Başvuru 7(1)(g) maddesi kapsamında tümüyle reddedildiğinden, 7(b),(c) maddeleri kapsamında verilen kısmi ret kararına karşı yapılan itirazın ayrıca incelenmesi de gerekli değildir.

EUIPO Temyiz Kurulunun yukarıda özetlediğimiz kararı, hem içeriği hem de yöntemi bakımından oldukça ilginçtir ve ülkemizde Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nca bazı durumlarda kullanılan resen ret mekanizmasıyla örtüşmektedir. Benzeşen yön, her iki Kurulun da başvuruyu ilgili daireye iade etmek yerine resen inceleyerek yeni ret gerekçelerini uygulamaları ve/veya ret kararının kapsamını genişletmeleridir; farklılaşan yön ise EUIPO Temyiz Kurulu’nun ret niyetini belirten bir ara kararı-mektubu (objection) önceden göndererek, başvuru sahibine görüş bildirmesi için süre vermesidir. Bu yöntemin daha sağlıklı olduğunu söylemek güç değildir.

Elbette, bu tip resen ret hallerinin, EUIPO, Türkiye ya da başka bir ülke fark etmez, Temyiz Kurullarına yüklenen Kurtarıcı misyonuyla örtüşmediği ortadadır.

Kurtarıcıdan ne beklenir kurtarması öyle değil mi? Kurulların resen ret kararı vermesi halinde ise, Kurullar başvurunun tabutuna çok sert birkaç çivi daha çakmaktadır. Pek sık karşılaşılan haller olmasa da, Kurtarıcıya bence dikkat edin.

Önder Erol ÜNSAL

Ocak 2020

unsalonderol@gmail.com

“Bir 35 Vardır Bende, Benden İçeri” – Adalet Divanı Genel Mahkemesi LLOYD Kararı (T-729/18)

Hemen herkesin sevdiği veya uğurlu bulduğu bir sayı vardır. Bazılarının ise uğursuzluk getirdiğine inandığı sayılar mevcuttur.

Marka tescili işlemlerinde inceleyici, vekil, danışman, avukat, araştırmacı veya yargı mensubu olanların ortak bir uğursuz sayısı var mıdır bilmiyorum; ama emin olduğum şudur ki, sadece Türkiye ile sınırlı değil dünyada bu camianın hiç sevmediği ve duymaktan sıkıldığı sayı 35’tir.

Nicé sınıflandırmasının 35. sınıfında yer alan “malların satışı sunumu hizmetleri”ne kısaca 35 veya 35 son diyoruz ve bu 35 son hayatımızı farklı boyutlarıyla yiyip bitiriyor. 35. sınıfın söz konusu yamyamlığı sadece Türkiye için söz konusu değil, çünkü bu harika sayı tüm dünyada marka camiasına her boyutuyla soğuk terler döktürmeye devam ediyor. Hangi şekilde ifade edilmeli, genel mi özel mi olmalı, genel olursa hangi mal ve hizmetlerle benzer, özel olursa hangi mal ve hizmetlerle benzer, özel özele hangi hallerde benzer, içine sadece mallar mı yazılır yoksa hizmetler de yazılabilir mi…Ömür törpüsü gibi bir sayı kısaca.

Bu durumda da “Bir 35 vardır bende, benden içeri” demek gerekiyor sanırım.

35. sınıfla ilgili son gelişmelerden birisi Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T-729/18 sayılı “LLOYD” kararıdır. (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=E8AB49A0874102562A8FF5540FC09864?text=&docid=221771&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1113633)

Kısaca aktaralım.

“Lloyd Shoes GmbH” firması “LLOYD” markasının tescil edilmesi için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında; 3. sınıfa dahil parfümler, kozmetikler; 14. sınıfa dahil mücevherat ve saatler; 18. sınıfa dahil çantalar, cüzdanlari deri ve imitasyon deri; 25. sınıfa dahil giysiler, ayak giysileri, baş giysileri ve 35. sınıf kapsamında yukarıda sayılan 14., 18., 25. sınıfa dahil malların satışa sunumu hizmetleri bulunmaktadır.

Başvuru ilan edilir ve ilana karşı “El Corte Inglés SA” firması aşağıda görseline yer verilen “Lloyd’s” markasını gerekçe göstererek itiraz eder. İtiraz gerekçesi markanın kapsamında yukarıda yer verilen başvurunun kapsadığı mallarla aynı mallar 3., 14. ve 18. sınıflar bakımından bulunmaktadır, ancak itiraz gerekçesi marka 25. sınıfa dahil malları ve 35. sınıfa dahil hizmetleri kapsamamaktadır.

Başvurunun ilanına karşı yapılan itiraz EUIPO İtiraz Birimi ve Temyiz Kurulu tarafından incelenir ve EUIPO’nun nihai kararı, başvurunun 35. sınıfa dahil “giysilerin, ayak giysilerinin ve baş giysilerinin satışa sunumu hizmetleri” dışında kalan tüm mal ve hizmetler bakımından reddedilmesi yönünde olur.

Temyiz Kurulu bu kararına gerekçe olarak; “itiraz gerekçesi markanın kapsamında 25. sınıfa dahil malların bulunmamasını” göstermiştir. Bir diğer deyişle, başvurunun kapsamında bulunan 25. sınıfa dahil mallar, itiraz gerekçesi markanın kapsadığı 3.,14.,18. sınıflara dahil mallarla benzer bulunup reddedilmiş olsa da, 35. sınıfta yer alan “giysilerin, ayak giysilerinin ve baş giysilerinin satışa sunumu hizmetleri”, itiraz gerekçesi markanın 25. sınıfa dahil malları kapsamaması nedeniyle reddedilmemiştir. (Biraz karışık oldu, ama yapacak bir şey yok, bir kez daha okuyabilirsiniz.)

“El Corte Inglés SA” firması Temyiz Kurulu’nun bu kararına karşı dava açar ve başvurunun tümüyle reddedilmiş olması gerektiğini öne sürer. Davacıya göre, karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazın kısmen reddedilmesi yönündeki karar hatalıdır ve iptal edilmelidir.

Davacı;başvuru kapsamında kalan “giysilerin, ayak giysilerinin ve baş giysilerinin satışa sunumu hizmetleri” ile itiraz gerekçesi markanın kapsadığı mallar arasında tamamlayıcılık ilişkisi bulunmaktadır, aynı satış noktaları söz konusudur ve markaların yüksek düzeydeki benzerliği de dikkate alındığında ortalama tüketiciler bu malların ve hizmetlerin aynı veya bağlantılı ticari kaynaktan geldiklerini düşüneceklerdir ve dolayısıyla karıştırılma ihtimali ortaya çıkacaktır argümanını öne sürmektedir.

Genel Mahkeme; itiraz gerekçesi markanın kapsamında 3.,14. ve 18. sınıfa dahil malların bulunduğunu ve 25. sınıfa dahil malların yer almadığını belirtir ve ardından 25. sınıfa dahil mallarla, 3.,14. ve 18. sınıfa dahil mallar benzer bulunmuş olsa da, bu benzerliğin yanında 35. sınıfa dahil “giysilerin, ayak giysilerinin ve baş giysilerinin satışa sunumu hizmetleri” ile 3.,14. ve 18. sınıfa dahil malların benzer bulunması zorunluluğunu getirmediğini ifade eder.

Mahkemeye göre; 18. sınıfta yer alan “çantalar” gibi mallarla 25. sınıfta yer alan “giysiler, ayak giysileri, baş giysileri” malları arasında tamamlayıcılık gibi işlevsel bir bağlantı bulunsa da, bu durum aynı bağlantının 25. sınıfa dahil malların satışa sunumu hizmetleri bakımından da kurulmasını gerektirmemektedir. 3., 14. ve 18. sınıfa dahil mallar ile 25. sınıfa dahil malların satışa sunumu hizmetleri doğaları, amaçları ve kullanım yöntemleri bakımından farklıdır ve benzer mal ve hizmetler değillerdir.

Davacı taraf; markaların benzerlik düzeyinin yüksekliği de dikkate alınarak karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşılması gerektiğini iddia etse de, bu sonuca ulaşabilmek için mallar ve/veya hizmetler arasında benzerlik bulunması gereklidir; incelenen vakada yukarıda açıklanan gerekçelerle mallar ve hizmetler benzer bulunmamış olduğundan, markaların benzerlik düzeyinin yüksekliği de varılan sonucu değiştirmeyecektir.

Genel Mahkeme açıklanan nedenlerle davacının karıştırılma olasılığının 35. sınıfa dahil “giysilerin, ayak giysilerinin ve baş giysilerinin satışa sunumu hizmetleri” bakımından da ortaya çıkacağı yönündeki argümanını kabul etmemiş, Temyiz Kurulu kararını onamış ve dolayısıyla davayı reddetmiştir.

Kişisel görüşüm; 35. sınıf kapsamındaki malların satışa sunumu hizmetine yönelik itirazlarda, itirazların kabul edilebilmesini ancak ve sadece ilgili malların itiraz gerekçesi markanın kapsamında bulunması şartına bağlayan Temyiz Kurulu ve Genel Mahkeme yaklaşımının fazlasıyla indirgemeci olduğudur. Örneğin; 6. sınıftaki “metalden çiviler” malını kapsayan bir marka gerekçe gösterilerek, 35. sınıftaki “plastik çivilerin satışa sunumu hizmetleri”ne itiraz edilirse (plastik çiviler 20. sınıftadır) ve markalar aynıysa (veya çok benzerse), karıştırılma olasılığının ortaya çıkmayacağını öne sürmek bu denli kolay olmalı mıdır? Bir diğer deyişle, farklı sınıflarda bulunan plastik çiviler ile metalden çiviler birbirlerine benzer mallardır dersek ve metalden çiviler ile metalden çivilerin satışa sunumu hizmetini de benzer ve bağlantılı mal ve hizmetler olarak kabul edeceksek, plastik çivilerin satışa sunumu hizmetleri ile metalden çiviler malları neden ve hangi mantıklı gerekçe ile birbirlerine benzer mal ve hizmetler olmayacaklardır? Sonuç olarak her ikisi de plastikten veya metalden olmalarına bakılmaksızın aynı işlevi görüyorlar, aynı yerlerde satılıyorlar, çoğunlukla yanyana satışa sunuluyorlar, amaçları aynı, görünümleri çok benzer, vb.

Karıştırılma ihtimali son tahlilde, halkın mal veya hizmetlerin aynı veya bağlantılı ticari kaynaklardan geldiğine yönelik inanca kapılması olasılığının incelenmesidir ve malları veya hizmetleri “eşleştirme oyunu” değildir. Bu çerçevede, incelemeyi “eşleştirme oyunu”na indirgeyen mekanik yaklaşım bana pek de yerinde gelmiyor diyerek yazıyı noktalıyorum.

Görüşünü veya yorumunu yazmak isteyen olursa şimdiden teşekkürler.

Önder Erol ÜNSAL

Ocak 2020

unsalonderol@gmail.com

Marka İtiraz Süreçlerinde Deliller Nasıl Seçilmeli ve Sunulmalı? – EUIPO CP12 Çalışması Taslağı

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO); marka ve tasarım tescil ve başvuru inceleme faaliyetlerinin yanında, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin marka ve tasarım ofislerinin inceleme, uygulama pratiklerini yakınlaştırma çalışmaları da yürütmektedir.

Bu tip yakınlaştırma faaliyetlerinde kullanılan başlıca yöntem, Ortak Uygulama (Common Practice [CP]) metinlerinin oluşturulması ve kabul edilmeleri halinde yürürlüğe konulmasıdır.

Üzerinde çalışılan ve taslak metni görüşlere açılan son metin CP12 numaralı; “Marka İtiraz Süreçlerinde Deliller: Delillerin Oluşturulması, Yapılandırılması ve Sunumu; Gizli Delillere Yönelik Muamele (Evidence in Trade Mark Appeal Proceedings: filing, structure and presentation of evidence, and the treatment of confidential evidence) çalışmasıdır.

Metin 20 Ocak 2020 tarihine kadar görüşlere açık tutulacaktır. ( The EUIPO welcomes your comments on the draft Common Practice, which should be returned either via email (stating the relevant section or page number) or by completing the Feedback Form and send it to CommonPractices@euipo.europa.eu by Monday, 20 January 2020. )

Metin içinde; sunulacak kanıtların tipleri ve bunların itiraz süreçlerinde kabul edilirliği, delillerin gerçekliği ve güvenilirliği dahil olmak üzere delil sunma yöntemleri ve delil kaynakları, delillerin tarihini belirtme yöntemleri, delil sunum yolları ve yapılandırması, kabul edilir formatlar, boyut ve hacim, delillerin gizliliği gibi konular değerlendirilmiştir. Bununla birlikte, delillerin değerlendirilmesi başta olmak üzere çeşitli hususlar CP12 metninin kapsamı dışında tutulmuştur.

Buna ilaveten, sunulan kanıtların, ulaşılmak istenen hukuki amaçla bağlantısı da kurularak dikkat çekici bir tasnif oluşturulmuştur.

Metin içerisinde elektronik deliller ve internetten elde edilen deliller, tüketici anketleri gibi konularda da kanıt toplama ve sunma yöntemleri ele alınmıştır. Bu husus günümüzde birçok iddianın internet kanıtlarıyla ispatlanmaya çalışıldığı göz önüne alınırsa özel önem arz etmektedir.

Metin henüz taslak halinde olduğundan daha fazla detaya girmiyorum. Görüşlerin toplanmasının ve bunların ışığında CP12 metnine son halinin verilmesinden sonra yapılacak bir değerlendirme elbette daha yerinde olacaktır.

Ve fakat, Türkiye’de gerek Kurum gerekse de Yargı nezdinde sunulan delillerin çoğunlukla karmaşa halinde olması ve amaca yönelik tasnif gibi kolaylaştırıcı unsurların göz ardı edilmesi dikkate alındığında, metnin taslak halinin de vakit geçirilmeksizin incelenmesi kanaatimce isabetli bir tercih olacaktır.

CP12 taslak metni https://www.tmdn.org/network/documents/10181/61504/Draft+CP12+-+Evidence+in+TM+appeal+proceedings/6fb87896-7e7d-48b4-99bb-4b3fb0fed6e4 bağlantısından görülebilir.

Konuyla ilgilenenlerin dikkatine ve bilgisine sunarım.

Önder Erol ÜNSAL

Ocak 2020

unsalonderol@gmail.com

Ambalaj Kağıdı Desenlerinin Ayırt Ediciliği – EUIPO Temyiz Kurulu Kararı (II)

Birkaç gün önce, aşağıda hatırlatacağımız başvuru hakkında EUIPO tarafından ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verilen ret kararına karşı yapılan itiraz hakkındaki görüşlerinizi merak ettiğimizi belirtmiştik. Görüşünü bizimle paylaşan Büşra Altındağ Akın‘a teşekkür ediyoruz.

İlk olarak vakayı hatırlatıyor ve sonrasında ret kararına karşı yapılan itiraz hakkındaki EUIPO Temyiz Kurulu kararının ana hatlarını sizlerle paylaşıyoruz.

Aşağıda görseline yer verdiğimiz marka tescil başvurusu EUIPO’ya yapılır. Başvurunun kapsamında 16. sınıfa dahil kitaplar, boyama kitapları, hediye ambalajları, dekoratif ambalaj kağıtları, kırtasiye ürünleri, kağıtlar, paket kağıtları ve 28. sınıfa dahil küçük oyuncaklar, Noel ağacı süsleri gibi mallar bulunmaktadır.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı fao.png

EUIPO ilk derece kararı, başvurunun ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık nedenleriyle reddedilmesi yönündedir. Uzman ret kararında, başvurunun bir “desenden” oluştuğunu, başvuruya konu mallar özelinde desenlerle sıklıkla karşılaşıldığını, başvuruya konu şeklin sektördeki benzer ürünlerden önemli ölçüde farklılaşmadığını, tüketicilerin bu tip desenleri ayırt edici işaretler olarak değil, dekoratif unsurlar olarak algılama eğiliminde olduğunu belirtmektedir. (As regards the distinctiveness of the mark applied for, even if the pattern consists of a variety of geometric shapes, designs and colours, it is not considered sufficiently complex and distinctive. On the contrary, it is perceived as a typical pattern that can be found on a variety of products for decorative purposes. It is common for patterns on a number of goods, in particular on goods as such as decorative paper, bags and boxes, to include a number of colours and designs in order to make them appealing to the consumer and to the recipient of gifts. In the case at hand, it is not considered that the pattern differs significantly from the customs of the sector in order to allow consumers to identify the pattern as originating from a particular company and therefore distinguish it from patterns originating from other companies)

Başvuru sahibi, yukarıda gerekçeleri özetlenen ret kararına karşı itiraz eder. İtiraz, EUIPO Temyiz Kurulu’nun 3 Ekim 2019 tarihli kararıyla sonuçlandırılır.

Başvuru sahibinin itiraz gerekçeleri temel olarak; başvuruya konu desenin sıradışı, hayal ürünü, sektörün normlarından uzaklaşmış, tüketicilerin aklında kalabilir ve dolayısıyla ayırt edici olması, markanın birçok bileşeninin bulunması ve bu bileşenlerin kombinasyonunun basit ve temel düzeyde değil, tersine karmaşık ve hayali olması, 16. sınıfa ilişkin olarak başvuruya konu desenin tüketiciler bakımından malların kaynağını gösterebilecek bir işaret olması, başvuruda yer alan düzenli biçimde tekrar F-A-O harf dizisinin kolaylıkla algılanır ve desenin ayırt ediciliğini artırır mahiyette olması, EUIPO’nun benzer desen şekillerini önceden tescil etmiş olması ve bu pratikten neden farklılaştığını açıklaması gerektiğidir.

Temyiz Kurulu, ret kararının ve itirazın gerekçelerini birlikte değerlendirerek aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde başvuru hakkındaki ret kararını iptal eder.

Yerleşik içtihada göre; bir markanın ayırt edici niteliğe sahip olması için özel bir düzeyde dilsel veya artistik yaratıcılık veya hayal gücü içermesi gerekli değildir. Ayırt edici nitelikten bahsedebilmek için işaretin, tüketiciler bakımından talebe konu malların veya hizmetlerin kaynağını işaret edebilmesi ve diğer işletmelerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilebilmesini sağlaması yeterlidir.

EUIPO uzmanı ret kararında başvuruya konu işaretin ayırt edici sayılabilmek için yeterince karmaşık olmadığını belirtmiştir. Bir diğer deyişle uzman, başvuruya konu işaretin ticari kaynak gösterebilme işlevi bağlamında hatırlanabilmek için çok basit olduğu görüşündedir.

Buna karşın Kurul, basit işaretler nosyonunun düz veya tek tip biçimde renklendirilmiş geometrik şekillere ilişkin olduğu, incelenen başvurunun karmaşıklığındaki işaretler için kullanılamayacağı kanaatindedir. Dolayısıyla, işaretin yeterince karmaşık olmaması, incelenen başvuru için kullanılabilecek bir ret gerekçesi değildir.

Uzmanın bir diğer ret gerekçesi, başvuruya konu işaretin kısmi ret kararı kapsamındaki mallar bakımından dekoratif bir unsur olarak algılanacağı yönündeki tespittir.

Temyiz Kurulu’na göre, dekoratif işlevin bulunması ayırt edicilik fonksiyonunu kendiliğinden dışlamamaktadır. Bir markanın dekoratif işlevi bulunsa da, aynı marka tüketicilerin malları veya hizmetleri, diğer işletmelerin mallarından veya hizmetlerin ayırt etmesini sağlayabiliyorsa, yani aynı zamanda ayırt edicilik işlevine sahipse, bu markanın ayırt edici nitelikten yoksun olduğu söylenemez. Bir diğer deyişle, dekoratif işlevin varlığı tek başına ayırt edici nitelikten yoksunluk sonucuna ulaşabilmek için yeterli değildir.

Uzman ret kararında, Ofisin dekoratif desenleri reddettiği kararları emsal göstermiş olsa da, başvuru sahibi de Ofisçe kabul edilen örnekleri itiraz dilekçesinde sunmuştur.

Temyiz Kurulu’na göre, bu tip markaların tescil edilebilirliği açısından açıkça tanımlanabilir bir pratik bulunmamaktadır. “Desen markası” olarak ifade edilen, yani belirli bir desenin ürün üzerinde tekrar edilmesinden oluşan markaların, kendiliğinden ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığının değerlendirilmesi net bir alan değildir ve her vaka kendi şartları çerçevesinde değerlendirilmelidir.

İncelene vakada Kurulun ulaştığı sonuç; başvurunun özel bir düzeyde artistik yaratıcılığı veya hayal gücünü barındırmadığı, ancak bu markayı kısmi ret kararı kapsamındaki mallar bakımından ayırt edici nitelikten yoksun olarak kabul etmenin amacı aşar (ölçüsüz, haddinden fazla) bir yorum olacağıdır.

Belirtilen nedenlerle Temyiz Kurulu, başvurunun ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddedilmesi yönündeki kararı iptal etmiştir.

Temyiz Kurulu kararının işaret ettiği en önemli nokta kanaatimizce, desen markası (pattern marks) olarak tanımlanan marka tipinin ayırt ediciliğinin değerlendirilmesi hususundaki sınırların henüz tam anlamıyla çizil(e)mediği ve dolayısıyla her vakanın (vakalar birbirlerine benzese de) kendi dinamikleri çerçevesinde farklı sonuçlara ulaşmanın mümkün olduğudur. Bu durumun başvuru sahipleri açısından pek de tercih edilir olduğunu düşünmüyoruz.

Önder Erol ÜNSAL

Aralık 2019

unsalonderol@gmail.com