Etiket: mutlak ret nedenleri

EUIPO Büyük Temyiz Kurulu kararı: “Brexit” marka olarak tescil edilebilir mi?

Kaynak:
https://news.sky.com/story/what-different-types-of-brexit-will-mps-vote-on-today-11676574

Toplumsal ya da siyasi gelişmeler bağlamında yeni ortaya çıkan veya yeni ortaya çıkmamış olmamakla birlikte salt sözlük anlamından farklı bir bağlamda kullanılmaya başlanması nedeniyle yeni anlamlar kazanan bazı kavram, isim, simge veya adlandırmalar zaman zaman marka tescil başvurularına konu olabilmektedir. Türkiye’de de örneklerine pek çok kez rastladığımız bu tarz başvuruların yapılmasının başlıca amacı kamuoyunun, medyanın sıcak gündeminde olan böylesi kavramların yakaladığı popülarite rüzgarının, ticari bir avantaja dönüştürülmesidir. Zira, fazlasıyla gündemde olan böylesi adlandırmalar için fazladan reklam yapılmasına ihtiyaç kalmayacak, ticari ürün ve hizmetlerde bu adlandırmalar tüketicinin dikkatini kolaylıkla çekecektir.

Bu duruma güncel örneklerden birisi de “Brexit” kelimesidir. Son dönemde dünya siyasi gündeminin önemli başlıklarından birisi durumunda olan Brexit süreci herkesin malumudur. Hemen hergün yazılı ve görsel medyada kendine yer bulan, önemli politik, ekonomik sonuçlar doğuracak bu süreci ifade eden “brexit” kelimesi de çeşitli ülkelerde marka tescil başvurularına konu edilmiştir. Bu yazımızın konusunu oluşturan vaka ise AB Fikri Mülkiyet Ofisine (EUIPO) yapılan bir marka tescil başvurusuyla ilgilidir.

6 Eylül 2016 tarihinde Birleşik Krallık merkezli Brexit Drinks Ltd şirketi (başvuru sahibi) aşağıdaki figüratif markanın AB ülkelerinde tescili amacıyla EUIPO’ya başvuruda bulunmuştur:

Başvurunun tescil edilmek istendiği mallar şunlardır:

Sınıf 32: Kafein içeren enerji içecekleri; bira.

Başvuruyu inceleyen uzman, başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk ve kamu düzenine / genel ahlaka aykırılık gerekçeleriyle reddetmiştir. Kararda kamu düzenine aykırılık gerekçeli tescil engelinin varlığı için başvurunun mutlaka yasadışı veya saldırgan olmasının şart olmadığı; başvuru konusu işaret üzerinde “tekel hakkı” elde edilmesinin yasadışı veya saldırgan olarak algılanmasının da yeterli olduğundan bahisle başvuru konusu ifadenin, orijinal kullanım amacı yerine AB markası olarak bira ve enerji içeceği gibi malların ticari kaynağını belirtmek için tescil edilmesi halinde, AB vatandaşlarının derinden rencide olacağı, “brexit” kelimesinin tescilinin, AB tarihinde son derece önemli bir süreci işaret eden bu terimin ağırlığını, önemini baltalayabileceği gerekçesine yer verilmiştir. Diğer yandan, ayırt edicilikten yoksunluk gerekçeli tescil engeliyle ilgili olarak; “brexit” kelimesinin küresel medyada ve sosyal ağ sitelerinde sıklıkla kullanılması nedeniyle, başvuru konusu işaretin sadece ifade ettiği kavrama karşılık gelecek şekilde, yani Birleşik Krallık’ın AB’den çekilmesini ifade eden bir söz olarak algılanacağı, ticari kaynak belirten bir işaret olarak algılanamayacağı; “brexit” kelimesinin bazı İngilizce sözlüklerde dahi bu anlama karşılık gelecek şekilde yer aldığı; markadaki figüratif unsurların da Birleşik Krallık bayrağına gönderme yaptığı ve işaretin bütününe herhangi bir ayırt edicilik katmadığı gerekçelerine yer verilmiştir.

Başvuru sahibi bu karara itiraz etmiştir. EUIPO Temyiz Kurulunca verilen 8 Kasım 2017 tarihli ara kararda, dosyanın Büyük Temyiz Kuruluna (Grand Board) havale edilmesine karar verilmiştir. Dosyanın Büyük Temyiz Kuruluna taşınmasının gerekçesi ise; benzer bir olayda daha önce EUIPO 2. Temyiz Kurulu’nun “brexit” kelime markasının ayırt edicilikten yoksunluk ve kamu düzenine aykırılık gerekçeleriyle reddinin yerinde olmadığı yönünde kararının bulunması (28/06/2017, R 2244/2016, BREXIT) ve farklı ulusal tescil makamlarının aynı kelimenin tescil edilebilirliği konusunda birbirinden farklı sonuçlara ulaşmış olmasıdır.

İlgili mevzuat hükümleri uyarınca ara karar EUIPO Resmi Bülteninde ilan edilmiş ve iki aylık yasal süre içinde EUIPO’ya herhangi bir görüş gelmemiştir.

Dosyanın kendisine havale edilmesi üzerine itirazı inceleyen EUIPO Büyük Temyiz Kurulu 30 Ocak 2019 tarihinde vermiş olduğu kararında (R 958/2017-G) özetle, aşağıdaki tespit ve değerlendirmelerde bulunmuştur:

  • Brexit, “Britain” ve “exit” kelimelerinden oluşturulmuş bir kısa ad / kısaltma olup, Birleşik Krallığın AB’den çekilmesini ifade etmektedir. 23 Haziran 2016 tarihli referandumla Birleşik Krallık seçmeni AB’den ayrılma yönünde oy kullanmıştır. 6 Eylül 2016 tarihinde ise inceleme konusu marka başvurusu yapılmıştır.
  • Referandumun ardından önemli siyasi gelişmeler yaşanmıştır: Birleşik Krallık tarafında, hükümeti AB Anlaşması’nın 50. maddesini çalıştırmış; AB’den ayrılma süreci için yeni bir hükümet birimi / bakanlık kurmuş, bu bakanlığın başına David Davis’i getirmiştir. Birleşik Krallık ile AB arasındaki resmi müzakereler Haziran 2017’de başlamıştır. Bay Davis’den basında “Brexit Bakanı” olarak bahsedildiği herkesçe bilinmektedir. Avrupa Birliği tarafında ise, 27 Temmuz 2016’da, Michel Barnier Avrupa Komisyonu Başmüzakerecisi olarak görevlendirilmiştir. Bu görevin ardından Bay Barnier ise popüler olarak “Brexit Komiseri” olarak anılmaktadır. Süreç içinde Brexit kelimesi etrafında diğer bazı tabirler de ortaya çıkmıştır. (örn. Soft Brexit, Hard Brexit, Brexiteers)
  • Oxford, Collins ve Cambridge sözlüklerinde “brexit” kelimesi “isim” (noun) olarak yer almakta ve sözlüklerde kelimenin anlamı “Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden çekilmesi” olarak belirtilmektedir. Oxford Sözlüğü, kelimenin muhtemel kökeni olarak, Yunanistan’ın 2012 de Eurozone bölgesinden muhtemel çıkışını ifade eden “Grexit” terimini göstermektedir. Gelinen noktada Birleşik Krallık Hükümeti ve AB otoriteleri arasında devam eden zorlu müzakere sürecinde, ilgili terim, başvuruyla ilgili ilk ret bildiriminin yapıldığı tarihtekinden daha da yaygın olarak kullanılmaktadır. Brexit kelimesinin Oxford Sözlüğüne girdiği tarihten bağımsız olarak, ilgili terim, başvuru tarihinden önce halihazırda varolmuş durumdadır.
  • Belirtilen sözlük anlamları ve terimin bu anlam dâhilinde kullanımının yaygınlaşması karşısında, başvuru sahibinin “brexit” kelimesinin “brex” ve “it” şeklinde iki kısım olarak ve “brex”, “break” kelimesinden türetilmiş bir yeni sözcük şeklinde, “birşeyi kırmak”, örneğin bir içeceği içtikten sonra kutusunu parçalamak biçiminde algılanacağı yönündeki iddiası yerinde görülmemiştir.
  • İngilizcede var olan “Brexit” tabiri AB genelinde tüm dillerde kullanıldığından, ilgili tüketici kesiminin, AB’deki tüm tüketicileri içerdiği ve somut olayda içeceklerin günlük kullanıma yönelik, ortalama tüketicilere hitap eden mallar olmasından ötürü, tüketicilerin dikkat düzeyinin ortalama ila ortalamanın altında olacağı belirtilmiştir.
  • Somut olayda karar uzmanı, 32. sınıftaki mallarda kullanılacak “brexit” markasının, ortalama AB tüketicilerinin, bilhassa referanduma katılmış ve Birleşik Krallık’ın AB’de kalması yönünde oy kullanmış (%48,1 ile oyların önemli bir kısmını teşkil etmektedir) tüketicilerin hassasiyetlerini yaralayacağını belirtmiş ve bu nedenle “Brexit” kelimesinin tescilinin, AB tarihindeki son derece önemli bir süreci işaret eden bu terimin ağırlığını baltalama girişimi olduğu görüşünü benimsemiştir. Bu tespitler şu üç soruyu ortaya çıkarmaktadır: (1) Brexit yasadışı mıdır? (2) Brexit’i desteklemek yasadışı veya ağır şekilde kırıcı mıdır? (3) Brexit kelimesi, izole olarak, böyle bir fikri ifade etmekte midir? Bu üç sorunun tümünün yanıtı olumsuzdur.
  • Brexit terimi, tümüyle Lizbon Anlaşması ve Birleşik Krallık anayasal çerçevesine uygun olarak alınmış, egemen bir politik kararı ifade etmektedir. Herhangi bir manevi çağrışımı yoktur. Halk arasında “brexit” olarak ifade edilen karar tümüyle yasaldır. Birleşik Krallık’taki halkın bir bölümünün referandum sonucundan ve siyasi sürecin istenmeyen sonuçlarından dolayı üzgün olması, demokratik şekilde alınmış böylesi tartışmalı kararların doğal bir sonucudur. Bir siyasi gelişmeden dolayı üzgün olunması “hakaret” (offence) teşkil etmemektedir. Sadece halkın bir bölümünün bu fikri sevmemesinden ötürü, “brexit” kelimesinin manevi açıdan aykırı, rahatsız edici olduğu söylenemez. Brexit yasal olarak alınmış, egemen siyasi bir kararı belirtmekte olup, kelimenin olumsuz bir ahlaki / manevi çağrışımı bulunmamaktadır. Kelime provokasyon veya suça teşvik ya da karışıklık oluşturmamaktadır. Diğer yandan bu kelime bir terör, baskı ya da herhangi bir ayrımcılık sembolü değildir. Toplumsal huzursuzlukla eş anlamlı değildir. Brexit bir nefret, cinsiyet ayrımcılığı, ırkçılık ya da benzeri türden bir simge, deyiş değildir. İbare müstehcenlik de içermemektedir. Brexit kelimesi tek başına bir fikri ifade etmemektedir. Sadece halen devam eden bir siyasi süreci işaret etmektedir. İnceleme konusu olay bakımından Brexit’in bu haliyle pozitif veya negatif bir fikir teşkil ettiğini söylemek salt bir varsayımdan ibaret olacaktır. Bu çerçevede, “brexit” kelimesi, başlı başına veya başvuru konusu mallar için bir ticari marka olarak kullanılması halinde, genel ahlaka aykırı olmayacaktır. Bu nedenle kamu düzeni ve genel ahlaka aykırılık gerekçesi yönünden verilen ret kararı yerinde görülmemiştir.

Devamında Büyük Temyiz Kurulu, ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verilen ret kararı yönünden itiraz incelemesine devam etmiştir. Bu kapsamda ayırt edicilik değerlendirmesine ilişkin yerleşik içtihatlara atıf yapıldıktan sonra, kararda yer verilen başlıca tespit ve değerlendirmeler şöyledir:

  • Başvuru sahibi, başvurunun yapıldığı tarihte “brexit” kelimesinin yeni bir kelime (neologism) olduğunu, tüketicilerin bu kelimeden uzun süredir haber olmadığını ileri sürmekteyse de, Kurul tüketicilerin ilgili tarihte “Brexit” kelimesini, tarihsel ve siyasi bir süreçle ilgili bir olayı işaret eden anlamı dâhilinde bildikleri görüşündedir. Bu kelimeyle birlikte Birleşik Krallık bayrağını andıran figüratif unsurun bileşiminden oluşan marka, içecek kutuları ve şişeleri üzerinde görüldüğünde, tüketiciler tarafından sadece ilgili olaya işaret eder biçimde algılanacak olup, malların belirli bir sınai veya ticari kaynaktan geldiği yönünde algılanması mümkün olmayacaktır.
  • Ticari olmayan bağlamda (örneğin politik, tarihi, vb.) çok yoğun şekilde kullanılmakta olan bir işaret, ister istemez halk tarafından o bağlamla ilişkilendirilecek olup, ancak tüketicilerin o işarete ticari bağlamda yeterince maruz kalmaları halinde markasal ayırt edicilik kazanabilecektir.
  • Başvuru konusu marka, bazı figüratif unsurlar içermesine rağmen, malların ticari kaynağını gösteren bir işaret olarak görülmeyecektir. Kelime ve şekil unsurlarını birlikte içeren markalarda, kelime unsurunun kural olarak şekil unsurundan daha belirleyici olduğu; zira ortalama tüketicilerin şekil unsurunu tarif etmektense kelimeyi zikretmek suretiyle mallara veya hizmetlere kolaylıkla işaret edeceği kabul edilmektedir. Başvuru konusu işarette yer alan renk, yazım biçimi (büyük harf-küçük harf kullanımı), stilizasyon (Birleşik Krallık bayrağını akla getiren arka zemin) gibi figüratif unsurlar markayı ayırt edici hale getirmek için yeterince dikkat çekici değildir.
  • Başvuru sahibinin iddialarının aksine, işaretteki figüratif unsurlar ilgili tüketicilerin dikkatini, kelime unsuru ile verilen ayırt edici olmayan mesajdan uzaklaştırmamaktadır.

Bu tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, Büyük Temyiz Kurulu işaretin ayırt edici nitelikte olmadığı sonucuna ulaşmış ve bu gerekçeye dayalı ret kararını yerinde bulmuştur.

Başvuru sahibinin diğer ülkelerde verilen kararlara yönelik argümanlarına yönelik olarak ise Büyük Temyiz Kurulu; Alman Marka Ofisinin “brexit” ibaresini 36. sınıfta yer alan hizmetler için ayırt edici nitelikte yoksun ve tanımlayıcı bulduğunu; Estonya Marka Ofisi’nin 16, 35 ve 41. sınıfları içeren; Japon Marka Ofisi’nin ise 9, 16, 28, 35, 41, 42, 45. sınıfları içeren “brexit” ibareli başvurular hakkında benzer kararlar verdiğini belirtmiştir. Ayrıca, iki önemli İngilizce konuşulan hukuk sisteminde de aynı yönde karar verildiğine dikkat çekmiştir. Bu kapsamda Büyük Temyiz Kurulu, “brexit” ibareli, 25 ve 33. sınıflardaki malları içeren iki başvurunun ABD Patent ve Marka Ofisi (USPTO) tarafından reddedilmiş olduğunu; Birleşik Krallık ’ta ise “brexit” ibareli başvurunun 32. sınıftaki mallar için reddine ilişkin karara yapılan itirazın reddedildiğini ve ret kararının onandığını ifade etmiştir. Bu bağlamda, diğer ülkelerde verilen kararların, başvuru sahibinin iddiasının aksine, mevcut başvurunun reddine yönelik kararı destekler mahiyette olduğu belirtilmiştir.

Sonuç olarak, EUIPO Büyük Temyiz Kurulu, başvurunun kamu düzeni veya genel ahlaka aykırılık gerekçesiyle reddini yerinde bulmamakla birlikte, ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verilen ret kararını yerinde bulmuş ve başvuru sahibinin itirazının reddine karar vermiştir.

Birleşik Krallık Avrupa Birliğinden resmi olarak çıktıktan sonra, sınai ve fikri hakların ne şekilde etkileneceği “Brexit” süreci kapsamında halen tartışılırken, görünen o ki ulusal / bölgesel tescil otoriteleri de zaman zaman “brexit” ibareli marka tescil başvurularıyla muhatap olarak süreçten payına düşeni almakta ve kendi hukuk sistemleri kapsamında değerlendirmelerini yapmaktadır.

H. Tolga Karadenizli

Mart 2019, Ankara

karadenizlit@gmail.com

CHRISTIAN LOUBOUTIN’in KIRMIZI RENKLİ TABANLAR ÜZERİNDEKİ MARKA HAKKI TEHDİT ALTINDA: AB ADALET DİVANI HUKUK SÖZCÜSÜ DAVADA EK GÖRÜŞÜNÜ AÇIKLADI!

Ünlü Fransız moda tasarımcısı Christian Louboutin, pek çok kadının hayalini süsleyen yüksek topuklu, kırmızı tabanlı, zarif ve pahalı ayakkabı tasarımlarıyla bilinmekte olup, uzun yıllardır bu ayakkabıların dış taban bölümünde kullanılan kırmızı renk, tasarımcının bir nevi imzası haline gelmiştir.

Christian Louboutin marka ayakkabılar, kırmızı renkli dış tabanlarıyla ikonik hale gelmiş olduğundan, tasarımcının söz konusu kırmızı rengi marka tescili yoluyla koruma altına almak istemesi kaçınılmazdır.  Nitekim topuklu ayakkabıların dış tabanında yer alan bu kırmızı renk için çok sayıda ülkede marka tescil başvurusu yapılmış; Fransa, ABD, Benelüks, AB gibi çeşitli ülkelerde / bölgesel ofislerde işaretin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandığına karar verilerek tescil talebi olumlu sonuçlanmıştır.

Diğer bazı firmaların da kırmızı rengi ayakkabı tabanlarında kullanması nedeniyle bu renk unsuru çeşitli yargı çevrelerinde uyuşmazlık / dava konusu olmaktadır. Bu davalarda esas olarak Christian Louboutin, uzun yıllardır kadın topuklu ayakkabılarının dış tabanında kendisi tarafından kullanılan ve yıllar içinde kendi markasıyla özdeşleştirdiği kırmızı rengin başkaları tarafından kullanılmasına engel olmak istemekte, bu kullanımlarının kendisine ait marka hakkını ihlal ettiğini öne sürmektedir. Uyuşmazlığın karşı tarafları ise, esas olarak moda sektöründe kırmızı rengin bir kişinin tekeline bırakılamayacağını, bu rengin ayakkabılarda sadece dekoratif amaçlı olduğunu ileri sürmektedir.

Ancak bu yazımızın konusunu, Christian Louboutin adına Benelüks ülkelerinde tescilli bulunan kırmızı renkli ayakkabı tabanı markasının hükümsüzlüğü talebine ilişkin olarak Hollanda’da görülen davada, davayı görmekte olan Lahey Bölge Mahkemesi tarafından AB Adalet Divanına ön yorum kararı vermesi için yöneltilen soru ve bu soruya ilişkin olarak Hukuk Sözcüsü M. Szpunar tarafından verilen görüş oluşturmaktadır. Hukuk Sözcüsünün görüş ve ek görüşünün tam metnini okumak isteyen okuyucular, http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C,T,F&num=C-163/16&td=ALL bağlantısından ilgili metinlere ulaşabilirler.

Vakanın özeti:

28 Aralık 2009’da Louboutin 25. sınıftaki “ayak giysileri (ortopedik ayak giysileri hariç)” malları için bir marka tescil başvurusu yapar ve marka Benelüks markası olarak 6 Ocak 2010 tarihinde tescil edilir. 10 Nisan 2013 tarihinde, tescil kapsamındaki mallar “yüksek topuklu ayakkabılar (ortopedik ayakkabılar hariç)” şeklinde sınırlandırılır.

Söz konusu marka şu şekilde tanımlanmıştır: “Bir ayakkabının tabanına aşağıda gösterildiği gibi uygulanan kırmızı renk (Pantone 18 1663TP) (ayakkabının dış hatları markanın bir parçası değildir, markanın konumunu göstermek amacıyla verilmiştir.)”

Söz konusu marka örneği aşağıda gösterilmektedir:

Van Haren Schoenen BV (Van Haren) Hollanda’da outlet ayakkabı mağazacılığı alanında faaliyet göstermektedir. 2012 yılı boyunca, Van Haren kırmızı tabanlı kadın topuklu ayakkabıları satmıştır.

Louboutin, Hollanda Lahey Bölge Mahkemesinde Van Haren aleyhine marka hakkına tecavüzün tespiti davası açmış ve tecavüzün tespiti yönünde karar elde etmiştir. Bu karara karşı, Van Haren  tarafından Benelüks Sözleşmesinin 2.1(2) maddesi uyarınca (mala asli değerini veren şeklin marka olarak tescil edilemeyeceğine ilişkin ret/hükümsüzlük gerekçesi) Louboutin’e ait markanın hükümsüzlüğü iddiasıyla itiraz edilmiştir. Van Haren, söz konusu markanın özellikle kırmızı rengi içeren iki boyutlu bir marka olduğunu, bu rengin ayakkabıların tabanına uygulandığında, ayakkabının şekline uygun olduğunu ve mallara asli değerini verdiğini öne sürmektedir.

Mahkeme, söz konusu markanın ayrılmaz bir şekilde ayakkabının tabanıyla bağlantılı olmasından ötürü basit bir iki boyutlu marka olmadığı görüşündedir. Mahkeme çekişme konusu markanın, malların bir unsuru olduğu hususunun net olduğu görüşünde olmakla birlikte, 2008/95 sayılı AB Direktifinin 3(1)(e)(iii) maddesi hükmü (mallara asli değerini veren şekillere ilişkin mutlak ret ve hükümsüzlük nedenidir) anlamında “şekil” kavramının, malların dış hatları, ölçüleri ve hacmi gibi üç boyutlu özellikleriyle sınırlı olup olmadığı ve renklerin bu kapsama girip girmediği konusunun belirsiz olduğu görüşündedir. Bu bağlamda mahkeme, eğer ilgili madde hükmünde geçen “şekil” kavramının, malların rengini kapsamına almaması durumunda, ilgili hükmün uygulanabilir olamayacağı görüşündedir. Ancak, böyle bir durumda malların işlevinden kaynaklan bir rengi barındıran markalar için sınırsız bir koruma elde etmek mümkün hale gelecektir.

Bu çerçevede, Lahey Bölge Mahkemesi, davayı durdurarak AB Adalet Divanı’na ön yorum kararı vermesi amacıyla aşağıdaki soruyu yöneltmiştir:

“2008/95 sayılı Direktifin 3(1)(e)(iii) maddesi hükmü anlamında ‘şekil’ kavramı, malların dış hatları, ölçüleri ve hacmi gibi (üç boyutlu olarak ifade edilmiş) üç boyutlu özellikleriyle mi sınırlıdır;  veya malların rengi gibi diğer (üç boyutlu olmayan) özelliklerini de kapsamakta mıdır?”

Davaya Almanya, Macaristan, Portekiz ve Finlandiya Hükümetleri de müdahil olmuş ve bu dört hükümetin yanı sıra Avrupa Komisyonu da uyuşmazlık konusuyla ilgili yazılı görüşlerini AB Adalet Divanına sunmuşlardır.

Hukuk Sözcüsünün Görüşü:

Hukuk Sözcüsü (Advocate General) Maciej Szpunar 22 Haziran 2017 tarihinde görüşünü açıklamıştır. Bu görüşte ilk olarak, görüş talep eden mahkemenin sorusunu yanıtlayabilmek için, öncelikle dava konusu işaretin malların şeklinden oluşan bir işaret mi, yoksa tek başına renkten (colour per se) oluşan bir işaret mi olduğunun belirlenmesi gerektiği ifade edilmiştir. Daha genel olarak bu dava, malların asli özellikleri üzerinde tekelleşme riskine ilişkin kaygıların, diğer marka türleri, örneğin pozisyon veya hareket markaları açısından da geçerli olabileceği gibi, potansiyel olarak malların bir özelliğinden ayrıştırılabilir olmayabilecek nitelikteki ses, koku veya tat markaları açısından da geçerli olabileceğini göstermektedir. Markanın türünden bağımsız olarak, belirli işaretlerin genel kullanıma açık bırakılmasındaki yararın göz önüne alınması önem arz etmektedir.

Davada çeşitli taraflar çekişme konusu markayı “pozisyon markası” olarak tanımlasa da, Hukuk Sözcüsüne göre, 2008/95 sayılı Direktif ve Adalet Divanı içtihatları markanın türüne ilişkin bu sınıflandırmaya herhangi bir hukuki sonuç bağlamamaktadır. İlaveten, bir markanın “pozisyon markası” olarak kategorize edilmesi, başlı başına, bu markanın malların şeklinden oluşmasını engelleyici değildir, şöyle ki, malların şeklinden oluşan işaretler, aynı zamanda malların bir parçası veya bir unsuru olan işaretleri de kapsamaktadır.

Hukuk sözcüsüne göre, ihtilaf konusu markanın hangi kategoriye girdiğinin tespiti maddi bir değerlendirme olduğundan, markanın tek başına renk markası mı, yoksa malların şeklinden oluşan, ancak aynı zamanda renk unsuru için de koruma isteyen bir marka mı olduğuna ilişkin tespit, görüş isteyen mahkemeye (Lahey Bölge Mahkemesi) aittir. Bu tespiti yapmak için mahkeme, genel bir değerlendirme yapmalı ve tescil başvurusu anında sunulan grafik gösterim ve tarifname/açıklamalar ile markanın asli özelliklerini belirlemeye yönelik diğer materyalleri göz önüne almalıdır. Öncelikle, bir markanın figüratif marka olarak tescil edilmiş olmasının, o markanın “malların şeklinden oluşan marka” olarak sınıflandırılmasına engel teşkil etmeyeceği belirtilmelidir. Diğer yandan, dava konusu markanın herhangi bir dış hatla sınırlandırılmaksızın tek başına renk için mi koruma talep ettiği veyahut tersine, korumanın markanın şekline ilişkin diğer özelliklerle bağlantılı mı olduğu hususu göz önüne alınmalıdır.

Bu noktada Hukuk Sözcüsü kendi kanaatinin, dava konusu markanın, kendi başına renk markasından ziyade malların şeklinden oluşan, ancak malın şekliyle bağlantılı olarak renk unsuru için koruma isteyen bir marka olarak değerlendirilmesi gerektiği yönünde olduğunu ifade etmiştir. Ancak, yerel mahkeme tarafından yöneltilen soruyu tam olarak cevaplayabilmek için görüşünde her iki olasılığa da ayrı ayrı yer vermiştir.

Hukuk Sözcüsü, tek başına renk (colour per se) markalarıyla ilgili olarak Adalet Divanı’nın ‘Libertel’ kararındaki içtihatlarına atıfta bulunmuş ve sonuç olarak dava konusu markanın tek başına renk markası olarak değerlendirilmesi durumunda, Direktifin 3(1)(e) maddesi kapsamına girmeyeceği görüşüne ulaşmıştır.

Takiben Hukuk Sözcüsü, dava konusu markanın, malların şeklinden oluşan, ancak malın şekliyle bağlantılı olarak renk unsuru için koruma isteyen bir marka olarak değerlendirilmesi olasılığına ilişkin analiz ve değerlendirmelerde bulunmuştur. Hukuk Sözcüsü, malların yüzeyindeki bir unsura uygulanan rengin, malların şekline yansıyan bir özellik olduğu kanaatindedir. Zira, renk belirli mallar bakımından asli kullanışlı bir özellik olabilir. Bu bakımından, malların hem şeklinden hem de renginden oluşan işaretler işlevsellik açısından incelenmezse, Direktifin 3(1)(e) maddesinin temelini oluşturan genel menfaat tam olarak yerini bulmayacaktır. Dolayısıyla, Hukuk Sözcüsünün kanaatine göre, malların şekline entegre edilmiş renkleri içeren işaretler, Direktifin 3(1)(e) maddesinde öngörülen işlevsellik analizine tabi tutulmalıdır. Bu görüşü, 2019 yılında 2008/95 sayılı Direktifin yerini alarak yürürlüğe girecek olan 2015/2436 sayılı Direktifin 4(1)(e) maddesinde yer bulan ifadeyle de desteklemiştir. Şöyle ki, yeni Direktifin ilgili maddesine, 2008/95 sayılı Direktiften farklı olarak “[malların] şekli” ifadesiyle birlikte “ [malların] diğer özellikleri” ifadesi eklenmiştir. Eğer görüş isteyen mahkemenin, dava konusu markayı renk ve şekli bir araya getiren bir marka olarak değerlendirmesi durumunda, bu markanın Direktifin 3(1)(e)(iii) kapsamındaki engeller yönünden incelenebileceği ifade edilmiştir.

İlaveten Hukuk sözcüsü, “mala asli değerini veren şekil” ifadesinin yorumuyla ilgili olarak, bu tescil engeli yönünden incelemenin objektif bir analize dayanması gerektiğini, bu analizin sadece şeklin içsel / özünde bulunan değerleriyle ilgili olduğunu, ancak malların, markanın veya marka sahibinin ününden kaynaklanan çekiciliğiyle ilgili olmadığını vurgulamıştır.

Bu değerlendirmelerin ardından Hukuk Sözcüsü 22 Haziran 2017 tarihli görüşünü aşağıdaki şekilde sonuca bağlamıştır:

“2008/95/EC sayılı Direktifin 3(1)(e)(iii) maddesi, malların şeklinden oluşan ve belirli bir renk için koruma talep eden işaretlere uygulanabilir olarak yorumlanmalıdır. Bu madde hükmü bağlamında, “mallara asli değerini veren şekil” kavramı, sadece şeklin içsel, özünde bulunan (intrinsic) değeriyle ilgili olup, markanın veya marka sahibinin bilinirliğinin göz önüne alınmasına olanak vermemektedir.”

Hukuk Sözcüsünün Ek Görüşü:

Hukuk Sözcüsünün görüşünden sonraki süreçte, 13 Eylül 2017 tarihinde, davayı gören AB Adalet Divanı 9. Dairesi, davanın daha fazla sayıda hâkimden oluşan Büyük Daire’ye (Grand Chamber) havale edilmesine karar vermiştir. 12 Ekim 2017 tarihinde ise Mahkeme, sözlü muhakemeyi tekrar başlatmaya karar vermiş ve ilgili tarafları yeni duruşmaya katılmaya davet etmiştir. 14 Kasım 2017 tarihinde yapılan duruşmada Louboutin, Van Haren, Almanya, Fransa, Birleşik Krallık Hükümetleri ve Avrupa Komisyonu mütalaalarını sunmuştur. Bu duruşmada taraflarca dile getirilen çeşitli hususlara da değinmek suretiyle ilk görüşteki analizlerini desteklemek üzere Hukuk Sözcüsü M. Szpunar, 6 Şubat 2018 tarihinde davadaki ek görüşünü açıklamıştır. Bu görüşte ele alınan temel hususlar aşağıda alt başlıklar halinde sıralanmıştır:

a. Dava konusu markanın tasnifi hakkındaki ek görüşler:

Duruşmada Louboutin’in açıklamaları göz önüne alındığında, dava konusu markada, renk şekli sınırlandırmakta ve bunun doğal sonucu olarak şekil, rengin dış sınırlarıyla örtüşmektedir. Dolayısıyla, Hukuk Sözcüsüne göre, somut olayda, şekil bütünüyle soyut halde veya göz ardı edilebilir önemde değildir. Taban şeklinin farklı ayakkabı tasarımlarına göre değişebilecek olmasının da önemi yoktur. Zira odak noktasını ayakkabının bir başka kısmı değil, tabanın belirli bir şekli oluşturmaktadır. Bu bağlamda, ilk olarak markanın bir bütün olarak değerlendirilmesi hususu; ikinci olarak da marka sahibine sağlanan korumanın sadece tescili istenen işaretin aynısını değil,  bununla benzer işaretleri de kapsadığı hususları dikkate alınmalıdır. İlaveten, kırmızı rengin, taban şeklinden bağımsız olarak kullanılması halinde markanın asli işlevini yerine getirebileceği ve sahibini teşhis etmeyi sağlayabileceği de şüphelidir. Marka sahibinin, tescil başvurusunu yaparken amaçladığının da bu olmadığı düşünülmektedir.

Bu çerçevede, Hukuk Sözcüsü, dava konusu markanın, tek başına renkten oluşan bir markadan ziyade; malların şeklinden oluşan ve bu şekille ilişkili olarak renk için koruma talep eden bir işaret olarak değerlendirilmesi gerektiği yönündeki görüşünü yinelemiştir.

b. 2017/1431 sayılı Uygulama Yönetmeliği bağlamında markanın “pozisyon markası” olarak tasnif edilmesinin etkisi:

14 Kasım 2017 tarihli duruşmada Louboutin, markasının, 2017/1431 sayılı Uygulama Yönetmeliği’nin 3(3)(d) maddesindeki “pozisyon markası” tanımında belirtilen kriterleri karşıladığını belirtmiştir.

Oysaki 207/2009 sayılı AB Marka Tüzüğünü tadil eden ve 23 Marka 2016 tarihinde (pozisyon markasına ilişkin düzenleme içeren 2017/1431 sayılı Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddesinden daha önce) yürürlüğe giren 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğünün, Direktifin 3(1)(e)(iii) maddesinde belirtilen ret veya hükümsüzlük nedenine karşılık gelen hükmünde “münhasıran mali asli değerini veren şekilden oluşan işaretler” ifadesi yerine “münhasıran mali asli değerini veren şekil veya diğer özelliklerden oluşan işaretler” ifadesi kullanılmıştır. Böylelikle, pozisyon markalarına ilişkin düzenleme yürürlüğe girdiğinde, AB marka sistemi, bir işaretin 3(1)(e)(iii) maddesi kapsamında değerlendirilebilmesi için sadece şekilden oluşması gerekmediğine ilişkin düzenlemeyi hâlihazırda kabul etmiş durumdadır. Diğer yandan, Hukuk Sözcüsü, Direktifin 3(1)(e)(iii) maddesinin, “şekil markalarına” değil, “münhasıran mallara asli değerini veren şekilden oluşan işaretlere” atıfta bulunduğunun altını çizmiştir.

İlaveten Hukuk Sözcüsü, 2017/1431 sayılı Uygulama Yönetmeliğinin 3(3) maddesinin, ne tescil edilebilir markaların tahdidi bir listesini, ne de ilgili maddede yer verilen marka türlerinin tanımını içerdiğini belirtmiştir. Şöyle ki, bunun devamındaki fıkralardan da anlaşılacağı üzere, m. 3(3) sadece sıklıkla kullanılan marka türlerinin, tescil prosedüründe ne şekilde gösterileceğini düzenlemektedir. Bu maddede sayılan çeşitli marka türlerinin karışımı niteliğindeki işaretler de AB marka sistemine uyumludur. Bu bağlamda, söz konusu markanın şekil markası olarak tescil edilmiş olması, o markanın “malların şeklinden oluşan marka” olarak sınıflandırılmasına engel teşkil etmemektedir.

Bu değerlendirmeler ışığında Hukuk Sözcüsü, 2017/1431 sayılı Uygulama Yönetmeliğinin 3(3)(d) maddesiyle AB marka hukuku sistemine “pozisyon markası” kavramının dâhil edilmiş olmasının, malların şeklinden oluşan ve belirli bir renk için koruma talep eden işaretler hakkında Direktifin 3(1)(e)(iii) maddesinin uygulanabileceği yönündeki değerlendirmesini değiştirmeyeceği yönünde görüş belirtmiştir.

c. 2008/95 sayılı Direktifin 3(1)(e)(iii) maddesi ile 2015/2436 sayılı Direktifin 4(1)(e)(iii) maddesinin kapsamının karşılaştırılması:

2015/2436 sayılı Direktifle, mevcut Direktifin ilgili maddesindeki “münhasıran mali asli değerini veren şekilden oluşan işaretler”  ifadesi “münhasıran mali asli değerini veren şekil veya diğer özelliklerden oluşan işaretlerbiçiminde değiştirilmiştir.

Hukuk Sözcüsü, yeni Direktifte bu hususla ilgili olarak herhangi bir geçici maddeye yer verilmemiş olmasını, 2008/95 sayılı Direktifin 3(1)(e)(iii) maddesinin, şekilden oluşarak belirli bir renk için koruma talep eden işaretlere uygulanacağı şeklindeki yorumu destekleyen bir husus olarak değerlendirmiştir. Hukuk Sözcüsünün analizinin temel argümanını, ilgili maddenin temelindeki birincil ve en önemli gerekçe oluşturmaktadır.

d. 2008/95 sayılı Direktifin 3(1)(e)(iii) maddesinin temelindeki gerekçe:

2008/95 sayılı Direktifin 3(1)(e)(iii) maddesi uyarınca mallara asli değerini veren özellikleri taşıyan markalar reddedilir veya hükümsüz kılınır. Böylelikle bu madde hükmü, malların değeri üzerinde belirli bir etkisi olduğu dönem boyunca bir özelliğin, o pazardaki diğer kişilerine de açık kalmasına imkân tanımaktadır.

Malların doğasından kaynaklanan [m. 3(1)(e)(i)] veya teknik bir sonucu elde etmek için gerekli olan [m. 3(1)(e)(ii)] özelliklere ilişkin hükümlerin tersine; mallara asli değerini veren özelliklere ilişkin hüküm, tüketicinin algısı, tercihleri ve işaretin bir teşebbüs adına tescil edilmesi halinde doğacak ekonomik etki gibi bazı harici faktörlere bağlıdır. Aslında, tüketicinin algısına ilişkin belirleyici etken şekil, renk veya pozisyon markaları arasındaki ayrım değil, işaretin bütüncül olarak bıraktığı izlenime dayalı olarak malların kaynağını gösterme fonksiyonudur. Bununla birlikte, mallara asli değerini veren özelliklerin kısmen tüketici algısına göre belirlenmesi, Hukuk Sözcüsüne göre, markanın veya marka sahibinin bilinirliğinin, dava konusu şeklin mallara asli değerini verip vermediğine ilişkin değerlendirmenin bir parçası olarak dikkate alınacağı anlamına gelmemektedir.

e. 2008/95 sayılı Direktifin 3(1)(b) maddesi ile ilgili olarak dava konusu markanın tasnifi:

İlk görüşünde Hukuk Sözcüsü ön yorum kararı talebi hakkında iki yaklaşım öngörmüştür. İlk yaklaşım 2008/95 sayılı Direktifin 3(1)(e) maddesinin geniş şekilde yorumlanabileceğine dayanmaktadır. İkinci yaklaşım ise, malların bir unsurundan ayrıştırılabilir olmayan veya daha az rastlanan kategorideki işaretlerin, Direktifin 3(1)(b) maddesi anlamında ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığını ele alırken, bazı işaretlerin halka açık kalmasındaki yararın göz önünde bulundurulmasına yöneliktir. İlk görüşünde Hukuk Sözcüsü tercihini ilk yaklaşım yönünde belirtmiş iken duruşmada Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık hükümetleri ile Avrupa Komisyonu, dava konusu markanın pozisyon markası olduğu varsayımından hareketle ve pozisyon markalarının Direktifin 3(1)(e)(iii) hükmü kapsamına girmediğinden bahisle ikinci yaklaşımı savunmuşlardır.

Bu noktada Hukuk Sözcüsü, Divanın renk markalarına ilişkin Libertel kararına atıf yaparak, rengin tescilinin, aynı tür mal veya hizmetleri sunan diğer ticari aktörleri haksız şekilde kısıtlamamasına ilişkin genel menfaate aykırı olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatmıştır. Libertel davasında mahkeme, renk markalarının ayırt edici niteliğini değerlendirirken, halkın nadiren ürünleri renklerine göre kıyaslayabilecek durumda olması nedeniyle sadece sınırlı sayıda rengi ayırt edebileceği varsayımını temel almıştır. Bu husus, belirli bir renk için koruma talep eden pozisyon markası olarak tasnif edilmiş markalar açısından da evleviyetle geçerlidir. Hukuk Sözcüsüne göre, malın kaynağını göstermek için bir ayakkabını tabanına uygulanabilecek renkler daha bile sınırlıdır, çünkü pratikte siyah, gri ve kahverengi tonları ilgili sektördeki yaygın kullanımları nedeniyle sistematik olarak ayırt edicilikten yoksundur.

Hukuk Sözcüsü ilaveten, Adalet Divanının içtihadına göre, bir işaretin ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığına ilişkin değerlendirmede belirleyici olan faktörün, o işaretin figüratif, üç boyutlu veya diğer tür bir marka olarak tasnif edilip edilmemesi değil; işaretin dava konusu malların görünümünden ayırt edilebilir olup olmaması hususu olduğunu belirtmiştir. Buna göre, malların görünümünden ayırt edilebilir olmaksızın renk için koruma talep eden bir işaret, ancak ilgili sektörün norm veya geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşması halinde ayırt edici olacaktır. Diğer taraftan, 3(1)(b) maddesi, 3(1)(e) maddesinden farklı olarak, kullanım sonucu kazanılan ayırt edicilik istinası ile aşılabilmekte olup, bu anlamda, 3(1)(e)(iii) maddesinin temelini oluşturan; tüketiciler tarafından aranan ve tercih edilen bir özelliğin diğer ticari aktörler tarafından kullanımının kısıtlanmamasına yönelik genel çıkar, 3(1)(b) maddesi bağlamında kalıcı olarak sağlanamamaktadır.

Sonuç:

Yukarıda yer verilen değerlendirmeler ışığında Hukuk sözcüsü ilk görüşünde ulaştığı sonucu devam ettirmiştir. Tekrar etmek gerekirse;

“2008/95/EC sayılı Direktifin 3(1)(e)(iii) maddesi, malların şeklinden oluşan ve belirli bir renk için koruma talep eden işaretlere uygulanabilir olarak yorumlanmalıdır. Bu madde hükmü bağlamında, “mallara asli değerini veren şekil” kavramı, sadece şeklin içsel, özünde bulunan (intrinsic) değeriyle ilgili olup, markanın veya marka sahibinin bilinirliğinin göz önüne alınmasına olanak vermemektedir.”

Hukuk Sözcüsünün davada birbiriyle aynı yöndeki ilk görüş ve ek görüşünü aktardıktan sonra yazımızın sonuna doğru şu hususu tekrar belirtmekte fayda var:

Mahkeme tarafından Adalet Divanına yöneltilen soru, Louboutin adına tescilli markanın mala asli değerini veren bir işaret olup olmadığına ilişkin değil;  “mala asli değerini veren şekillere” ilişkin ret/hükümsüzlük nedeninde geçen “şekil” kavramının Louboutin adına tescilli -ne tür bir marka olduğu ayrıca tartışılan- markayı da kapsayıp kapsamadığına ilişkin bir sorudur. Yani Lahey Mahkemesi, öncelikle Direktifin ilgili maddesindeki “şekil” kavramının, somut olaydaki “ayakkabı tabanına uygulanmış renk” gibi bir unsuru da kapsayıp kapsamadığını netleştirmek istemektedir. Adalet Divanından alacağı yanıt olumlu olursa, bu unsurun mala asli değerini verip vermediği ayrıca değerlendirilecektir.

Dolayısıyla, davada bu aşamadan sonra, “münhasıran mala asli değerini veren şekilden oluşan işaretlere” ilişkin ret/hükümsüzlük nedeninde yer alan “şekil” tabirinin kapsamı konusunda son sözü Adalet Divanı Büyük Dairesi söyleyecektir. Hukuk Sözcüsünün gerek ilk görüşü, gerekse ek görüşü, ilgili maddedeki “şekil” kavramının, dava konusu marka gibi “malın şeklinden oluşan ve –bu şekille bağlantılı olarak- bir renk unsuru için koruma isteyen” markaları da kapsamına alacak şekilde yorumlanması yönünde. Adalet Divanı’nın, Hukuk Sözcüsü tarafından önerilen yanıta katılması halinde bu defa markanın “mala asli değerini veren şekil” niteliğinde olup olmadığı ayrı bir değerlendirmenin konusu olacaktır.

Gelinen noktada, Louboutin’in “kırmızı taban” markalarının ciddi bir hükümsüzlük tehdidi altında olduğunu söylemek kanaatimizce çok yanlış olmayacaktır. Söz konusu markanın, 6769 s. SMK’nın 5(1)(e) (mülga 556 s. KHK m. 7/1-e) maddesine karşılık gelen hükmü kapsamında bir incelemeye tabi tutulması ve bunun devamında mala asli değerini verdiği sonucuna varılması halinde, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik de ileri sürülebilir olmayacaktır. Zira, kanaatimizce davada Louboutin’in, söz konusu markanın “pozisyon markası” olduğunu ve bu marka türünün, ilgili maddedeki “şekil” tabiri kapsamı dışında tutulması gerektiğini savunması tam da bu yüzdendir. Çünkü, markayı “mala asli değerini veren şekil” incelemesi kapsamı dışında tutacak bir karar çıkması halinde, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik yoluyla, markanın hükümsüz kılınmasını engellemesi, böylelikle kırmızı renkli tabanlar üzerindeki marka korumasını sürdürmesi mümkün olabilecektir.

Öte yandan, yazının başında Louboutin’in kırmızı taban markasının Avrupa Birliği markası olarak da tescilli olduğunu belirtmiştim.  Yazıyı hazırlarken, Benelüks’de tescilli markanın yanı sıra, AB’de tescilli marka için de iki ayrı kişi tarafından hükümsüzlük talebinde bulunulduğunu, hükümsüzlük talebinde bulunan taraflardan birisinin ise yine Van Haren Schoenen B.V. olduğunu tespit ettim. Hükümsüzlük talebi şu anda EUIPO İptal Biriminin önünde ve işlemler askıya alınmış durumda. Askıya alma sebebi ise yazımızın konusunu oluşturan davada Adalet Divanı tarafından verilen ön yorum kararının beklenmesi! Dolayısıyla, Adalet Divanı tarafından verilecek karar, sadece Benelüks markasını değil, AB markasının da kaderini belirleyecek gibi görünüyor.

Ülkemizde ise mülga 556 s. KHK 7/1-e maddesi TÜRKPATENT ve mahkemeler tarafından bugüne kadar çok nadiren uygulanmış bir ret/ hükümsüzlük nedeni.  Ne yazık ilgili maddenin kapsamı, uygulama alanı ve esasına ilişkin konularda (özellikle mala asli değerini veren şekillere ilişkin kısmı açısından) mahkemelerin de yol gösterici olabilecek, ilkesel nitelikte bir kararı bildiğim kadarıyla bulunmuyor.

6769 s. SMK’nın SMK 5(1)(e) maddesi, 2019’da yürürlüğe girecek olan yeni AB Marka Direktifi ile AB Marka Tüzüğünü mehaz alarak, “… mala asli değerini veren şekli ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler ” ifadesine yer vermiş durumda. Şu halde SMK, mülga 556 s. KHK’nın 7/1-e maddesinden farklı olarak ilgili maddenin uygulama alanını sadece şekillerle sınırlı tutmamış. Bunu, … ya da bir başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler” ifadesinden anlamak mümkün. Kuşkusuz, bu ifadenin uygulamadaki karşılığının nasıl olacağı, hangi tür özelliklere uygulanabileceği zaman gösterecek…

Meraklıları için yazımızı, Louboutin’in kırmızı tabanlarının Türkiye’deki durumundan bahsederek bitirelim.

Yazımızda aktarılan davaya konu işaretin aynısı için Türkiye’de ilk olarak 2009 yılında marka tescil başvurusu yapılmış ancak Christian Louboutin tarafından yapılan başvuru “ayak giysileri” malları için ayırt edicilikten yoksun ve tanımlayıcı nitelikte bulunarak YİDK tarafından nihai olarak kısmen reddedilmiş. Karara karşı dava açılmadığından kısmi ret kararı kesinleşmiş, marka hükümden düşmüş. Christian Louboutin tarafından 2015 yılında yapılan başvuruda ise yine aynı marka örneği kullanılarak bu defa kırmızı renk unsuru için “pozisyon markası” olarak tescil talep edilmiş ancak daha sonra bu başvuru geri çekilmiş. Yani şu an için Türkiye’de Christian Louboutin’in kırmızı renkli tabanlar üzerinde bir marka koruması bulunmuyor.

Konu hakkında Adalet Divanı tarafından verilecek karar ve devamında bu kararın Louboutin’in Benelüks ve AB’de tescilli markalarına etkisini bekleyip göreceğiz. Yazıda aktardığımız sürecin devamında Adalet Divanı tarafından verilecek kararı, hatta devamında Benelüks ve EUIPO’daki uyuşmazlıklarda verilecek kararları da IPR Gezgininde paylaşmak istediğimizi belirteyim. Görünen o ki, kırmızı tabanlar marka hukuku bağlamında daha çok tartışma götüreceğe benziyor.

 

H. Tolga Karadenizli

Şubat 2018, Ankara

karadenizlit@gmail.com

 

Kaynak: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C,T,F&num=C-163/16&td=ALL

Koku Markalarının Tescil Edilebilirliği – A.B.D.’nden “Nane Kokusu” Kararı

peppermint

 

Ses, koku, tat veya hareket gibi geleneksel olmayan marka türlerinin tescil edilebilirliği marka hukukunun en tartışmalı alanlarından birisini teşkil etmektedir. Türk marka hukukunun etkilendiği Avrupa Birliği marka mevzuatı yakın geçmişse kadar marka olma şartları arasında “grafik gösterim” şartını saydığından, birlik ülkeleri öncelikle geleneksel olmayan marka türlerinden hangilerinin grafik gösterim şartını ne şekilde karşıladığını tartışmaktaydı. Grafik gösterim şartı yeni birlik marka mevzuatında ortadan kaldırılmış olduğundan yakın gelecekte bu konudaki tartışmaların boyut değiştireceği düşünülmektedir. Bununla birlikte bu yazıda artık aşina olduğumuz Avrupa Birliği uygulaması değil, geleneksel olmayan marka türlerinin tesciline daha farklı şekilde yaklaşan A.B.D. uygulaması koku markaları hakkındaki bir karar çerçevesinde aktarılacaktır.

“Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG” firması, 2010 yılında A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’ne “bahçe nanesi kokusu” (peppermint scent) olarak tanımlanan kokunun “İlaçlar, yani nitrogliserinin tıbbi formülasyonları” için marka olarak tescil edilmesi talebiyle başvuruda bulunur. Başvuruyu inceleyen USPTO uzmanı, başvuruya konu kokunun markanın kaynak gösterme işlevini yerine getirmemesi nedeniyle tescil talebini reddeder. Başvuru sahibi karara karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenir.

USPTO Temyiz Kurulu’nun 25 Şubat 2013 tarihinde verdiği kararın tam metninin http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-85007428-EXA-11.pdf bağlantısından görülmesi mümkündür. Bu yazıda kararda bahsedilen ana hususlar aktarılacaktır.

Temyiz Kurulu incelemesine, başvuru kapsamında bulunan ve başvuru sahibince kullanılan malların neler olduğunun tespitiyle başlar. Buna göre, başvuru sahibinin ürünü “Nitrolingual Pompalı Sprey” tanımıyla ve spreyli bir şişe içerisinde piyasaya sürülen bir nitrogliserin formülasyonudur. Ürün, anjin hastalığının akut tedavisinde kullanım amaçlıdır ve spreyin hastanın diline uygulanması yoluyla kullanılmaktadır.

Kurul, bu açıklamanın ardından, koku markalarının A.B.D.’ndeki tescil edilebilirliği hususunu içtihat çerçevesinde açıklamıştır.

Kurula göre, A.B.D. marka kanununda kokuların marka olarak tanınmasını engelleyen hiçbir hüküm bulunmamaktadır. Kanun, markayı bir üreticinin mallarını veya hizmetlerini başkalarınca üretilen mal veya hizmetlerden ayırt etmeyi ve bunların kaynağını belirtmeyi sağlamak amacıyla kullanılan her tür kelime, isim, sembol, şekil veya bunların kombinasyonu olarak tanımlamaktadır. Bu tanımı değerlendiren Yüksek Mahkeme önceki bir kararında, “İnsanlar, anlam taşıması mümkün olan herşeyi sembol veya şekil olarak kullanabileceğinden, bu tanım asıl itibarıyla okunduğunda kısıtlayıcı değildir.” değerlendirmesini yapmıştır.

Temyiz Kurulu, 1990 yılında verdiği bir diğer kararda plumeria çiçeğinin kokusunu dikiş iplikleri bakımından tescil edilebilir nitelikte bulmuştur. Bu kararda başvuru sahibinin, kokulu ipliklerin tek üreticisi olduğu, bu özelliğin sadece başvuru sahibinin ipliklerinde yer aldığı, tüketicilerin, tacirlerin ve dağıtıcıların bu özellikle başvuru sahibini tanır hale geldikleri de belirtilmiş ve karar belirtilen hususlar da esas alınarak verilmiştir. Kurul belirtilen kararında, değerlendirmenin normalde kokulu olarak sunulmayan veya kokulu olmaları beklenmeyen ürünlere ilişkin olduğunu özellikle belirtmiştir.

Yukarıda da belirtildiği üzere, USPTO “bahçe nanesi kokusu” tanımına sahip başvuruyu, başka işletmelerin mallarından ayırt edilmeyi sağlayamama ve başvuru sahibinin mallarının kaynağı gösterme işlevine sahip olmama, kısaca ayırt edici niteliğe sahip olmama gerekçesiyle reddetmiştir. Temyiz Kurulu, koku markalarının ürün tasarımlarından oluşan markalara uygulanan kriterlere aynı düzlemde değerlendirilebileceği görüşündedir: “Tatlar, marka olarak algılanmaktan ziyade, tıpkı renk ve kokular da olduğu gibi, ürünlerin bir özelliği olarak görüldüğünden, hiçbir zaman kendiliğinden ayırt edici niteliğe sahip olamazlar.” Kurul, bunu söyleyerek Yüksek Mahkeme’nin ürün tasarımlarına ilişkin içtihadını takip etmektedir: “Ürün tasarımlarında, tıpkı renklerde olduğu gibi, şekli kaynakla özdeşleştirme yönündeki tüketici eğiliminin ortaya çıkmadığını düşünüyoruz. Tüketiciler neredeyse her durumda, en sıradışı ürün tasarımlarının dahi (örneğin penguen biçiminde bir kokteyl karıştırıcı), kaynak gösterme amacıyla değil, ürünü daha kullanışlı veya cazibeli hale getirme niyetiyle oluşturulduğunun farkındadır. (Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, 529 U.S. 205, 54 USPQ2d 1065, 1069 (2000))”

Kurul incelenen vaka için uygulanacak kriterin yukarıda yer verilen Wal-Mart kararındaki kriter olması gerektiği görüşündedir: “Önümüzdeki kritik soru, tüketicilerin kokuyu kaynak gösteren bir unsur olarak mı yoksa başvuru sahibinin farmasötik ürününün fiziksel bir özelliği olarak mı algılayacağıdır. Wal-Mart kararında yer alan kural ve bunun dayandığı mantık, incelenen vakaya doğrudan ve etkili biçimde uygulanabilecek içeriktedir.”

Dolayısıyla, bir tat veya kokunun marka işlevini yerine getirebilmesi için kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğin güçlü biçimde gösterilmesi şarttır. Bunun ötesinde kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğin ispatlanabilmesi için gerekli olan kanıtlar, inceleme konusu markanın ayırt edici nitelikten yoksunluğunun derecesiyle orantılıdır. Bu çerçevede, incelenen vakada başvuru sahibi kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliği oldukça güçlü biçimde ispatlamak zorundadır.

Başvuru sahibinin kullanıma ilişkin olarak sunduğu kararları tek tek ve detaylı biçimde değerlendiren Temyiz Kurulu, sunulan kanıtların kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliği ispatlamak için yeterli olmadığı sonucuna ulaşmıştır.

Özetlemek gerekirse Temyiz Kurulu’na göre, tüketiciler kokuları ürünün kaynağıyla özdeşleştirme eğiliminde değillerdir. Dahası tüketiciler kokuları esasen ürünün özelliği olarak algılama eğilimdedirler. Tüketicilerin kokuları kaynak gösterir biçimde algıladıklarını gösterebilmek için başvuru sahibi yukarıda belirtilen engellerin pazarlama çalışmaları ile ortadan kaldırıldığını oldukça güçlü biçimde ispatlamak yükümlülüğündedir. İncelenen vakada, başvuru sahibi bu tip güçlü kanıtları sunarak kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliği ispatlayamamış durumdadır. Dolayısıyla, Kurul başvuru sahibinin koku markasının ticari kaynak gösterme işlevine sahip olmadığı sonucuna varmıştır. Nihayetinde başvurunun reddedilmesi kararı yerinde bulunmuş ve itiraz reddedilmiştir.

Avrupa Birliği’nin yeni marka mevzuatında ve Türk Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı’nın mevcut halinde markaların “grafik gösterimi” zorunluluğu kaldırılmış olmakla birlikte, bu durum kendiliğinden koku ve tat markaları gibi geleneksel olmayan marka türlerinin bundan sonra tescil edilebileceği anlamına gelmemektedir. Grafik gösterim engeline sahip olmayan A.B.D. uygulamasındaki değerlendirmenin ne şekilde yapıldığını aktaran bu yazının okuyuculara muhtemel engeller konusunda fikir verdiğini umuyorum.

(Bu yazı ilk olarak GOssIP dergisinin 42. sayısında yayımlanmıştır.)

Önder Erol Ünsal

Ekim 2016

unsalonderol@gmail.com

“Mersin” Kelimesi A.B.D.’nde Gıda Ürünlerinin Coğrafi Kaynağını Belirten Bir Adlandırma mıdır? USPTO Temyiz Kurulu Mersin Kararı

mersinfoto

 

“Yeni dünya” kavramı, Avrupa’nın keşifler dönemi sonrasında ayak bastığı Güney, Orta ve Kuzey Amerika, Avustralya, Okyanusya adaları gibi coğrafi bölgeleri tanımlayan bir terimdir. Yeni dünya olarak anılan bölgelerde önceden yaşayan insanları (yani yeni dünyanın kadim insanlarını) dışsallaştırması nedeniyle siyaseten tartışmalı olan kavram, aynı zamanda sömürgeciliği anımsatması nedeniyle de olumsuz çağrışımlara yol açmaktadır.

Fikri mülkiyet dünyasında, yeni dünya kavramı karşımıza coğrafi işaretler, coğrafi yer adlarının markalaştırılması, geleneksel bilginin korunması gibi önemli tartışmaların taraflarından birisinin genel adı olarak karşımıza çıkmaktadır. A.B.D., Avustralya, Kanada, kimi Güney Amerika ülkeleri, Yeni Zelanda, öz kaynakları sınırlı kimi Avrupa ülkeleri gibi ülkeler yeni dünyanın temsilcileri olarak görülürken; dünyanın kadim medeniyetleri temsil eden birçok ülke eski dünyanın temsilcileri olarak tartışmanın diğer tarafını oluşturmaktadır.

Tartışmaların marka ayağını, geçmiş yüzyıllarda eski dünyadan yeni diyarlara giden göçmenlerin eski memleketlerinin isimlerini marka olarak seçmeleri oluşturmaktadır. Bu konudaki en önemli ve bilinen örnek, bir Alman göçmen olan Adolphus Busch’un A.B.D.’nde “Budweiser” markasıyla 19. yüzyılda bira üretimine başlaması ve markayı dünyanın en bilinen bira markalarının birisi haline getirmesi sonucu ortaya çıkan ihtilaftır. Şöyle ki, Almancası “Böhmisch Budweis” olan “České Budějovice” şehri Çeklerin bira üretimiyle meşhur olan bir kentinin ismidir ve Çekler bu ismin kendileriyle hiçbir ilgisi olmayan A.B.D.’li bir şirket tarafından marka olarak kullanımından son derece rahatsızdır. Bu ihtilaf Avrupa Birliği Adalet Divanı önünde de tartışılmıştır, ancak belirtilen ihtilaf bu yazının konusunu oluşturmamaktadır.

A.B.D. bu tartışmalara şüphesiz ulusal çıkarlarını koruma refleksiyle yaklaşmaktadır ve yeni dünyanın önde gelen sözcüsü konumundadır. Buna karşın, A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) bu tip sorunlarla daha fazla karşılaşmamak için olsa gerek, coğrafi yer isimlerinin tescili konusunda son derece hassas davranmaktadır ve bu hassasiyetin sonucu olarak dünyanın birçok farklı bölgesindeki coğrafi yer isimlerinin marka olarak tescili talepleri USPTO tarafından reddedilmektedir.

USPTO Temyiz Kurulu tarafından 11 Ekim 2016 tarihinde verilen “MERSİN” kararı ülkemizdeki bir coğrafi yer adının yurtdışında marka olarak tescili talebiyle ilgili olması nedeniyle, bizce son derece dikkat çekicidir. Okumakta olduğunuz yazı bu kararı anahatlarıyla aktarma niyetiyle yazılmıştır. Kararın tüm metnine http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/v?pno=86263642&pty=EXA&eno=23 bağlantısı aracılığıyla erişilmesi mümkündür.

İstanbul’da yerleşik “Yahya Kemal Güngör”, 25 Nisan 2014 tarihinde USPTO’ya aşağıda görseline yer verilen “Mersin” markasını tescil ettirmek için başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında “çeşitli peynirler, dondurulmuş bezelye, havuç ve patatesten oluşan garnitür, hamur, künefe” yer almaktadır.

mersin

Başvuruyu inceleyen USPTO uzmanı, başvurunun kelime unsurunu oluşturan “Mersin” ibaresinin başvuru kapsamındaki mallar için coğrafi açıdan tanımlayıcı olduğunu tespit eder ve başvuru sahibine kelime unsurunun başvuru sahibine münhasır hak sağlamayacağı yönünde bir beyanda (disclaimer) bulunulmasını talep eder. Başvuru sahibi bu yönde bir beyanda bulunmak istemez ve uzmanın görüşünü yeniden değerlendirmesini ister. Uzman ilk görüşünde ısrarcıdır, kararını bu şekilde verir ve başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder.

İtiraz, USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenir ve 11 Ekim 2016 tarihinde karara bağlanır. Temyiz Kurulu’nun kararındaki değerlendirmeler aşağıda yer almaktadır. Bu noktada başvuru sahibinin vekilinin de A.B.D’nde faaliyet gösteren “Bayramoğlu Law Offices, LLC” olduğu belirtilmelidir. Bir diğer deyişle, Türk kökenli vekil ve Türk başvuru sahibi bir arada, bir Türk şehrinin ismini, o şehrin en meşhur olduğu ürünler için A.B.D.’nde başvuru sahibi adına tescil ettirmeye çalışmaktadır ve bir A.B.D. kurumu olan USPTO bu tescil talebini kabul etmemektedir.

Temyiz Kurulu kararında ilk olarak, coğrafi bakımdan esasen tanımlayıcı olan markalara ilişkin içtihadı açıklar. Buna göre, bir markanın coğrafi bakımdan esasen tanımlayıcı olduğunun kabul edilebilmesi için; (i) markayı oluşturan kelimenin yarattığı birincil algının bilinen bir coğrafi yer ismi olması, (ii) tüketicilerin malların ve hizmetlerin belirtilen coğrafi bölgeden geldiğini düşünmesinin olası olması gerekmektedir.

Kurul, başvuruyu yukarıda yer verilen iki ilke bakımından değerlendirir.

(i) Markayı oluşturan kelimenin yarattığı birincil algının bilinen bir coğrafi yer ismi olması:

USPTO uzmanı kararında, Mersin’in Türkiye’de büyük bir il olduğunu, önemli bir limana sahip olduğunu belirtir internet kanıtları sunmuştur. Başvuru sahibi buna karşılık olarak Mersin’in pek tanınmadığını, uzak olduğunu ve bu nedenlerle tüketicilerde yaratacağı ilk izlenimin bilinen bir coğrafi yer ismi olmayacağını öne sürmektedir. Başvuru sahibi bu iddiasına delil olarak Mersin’in isminin belirtilmediği dört Türkiye haritası sunmuştur. Buna karşılık olarak uzman Mersin’in ismen belirtildiği onyedi Türkiye haritasını dosyaya eklemiştir.

Başvuru sahibi, A.B.D. mahkemeleri tarafından verilen Newbridge Cutlery kararının incelenen başvuru için emsal teşkil edeceğini öne sürmektedir. Buna karşın, Kurul, mahkeme tarafından tescile layık bulunan Newbridge kasabasının nüfusunun 20.000 kişi civarında olduğunu, bu durumun yaklaşık 940.000 kişilik nüfusa sahip Mersin bakımından geçerli olmayacağını belirtmiştir. Ayrıca, Newbridge yerleşim yeri olmanın ötesinde başka anlamlara da gelebilecek bir ibareyken, aynı durum Mersin için geçerli değildir. Şöyle ki, Mersin kelimesinin bilinen başka bir anlamı bulunmamaktadır.

Mersin ilinin nüfusunu ve kelimenin bilinen başka bir anlamı bulunmaması hususlarını dikkate alan Temyiz Kurulu, “Mersin” kelimesinin yaratacağı birincil algının bilinen bir coğrafi yer isim olacağı sonucuna ulaşır.

(ii) Tüketicilerin malların ve hizmetlerin belirtilen coğrafi bölgeden geldiğini düşünmesinin olası olması:

Kurul, ikinci olarak tüketicilerin Türkiye’nin Mersin şehriyle, başvuru kapsamında bulunan mallar arasında mal-coğrafi yer ilişkisi kurup kurmayacağını değerlendirmiştir.

Başvuru sahibi, başvuru kapsamında bulunan malların yalnızca Mersin’de değil, Türkiye’nin diğer illerinde de üretileceğini, paketleneceğini, nakliye edileceğini ve satılacağını belirtmiştir. Ayrıca, malların bazıları Mersin’de üretilemeyecek sadece paketlenecektir. Buna karşın Kurul’a göre, malların bir kısmı başka ülkelerde üretilmiş olsa bile, başvuru sahibinin beyan ve kanıtları Mersin ili ile bağlantı kurulması için yeterlidir.

Buna ilaveten USPTO uzmanı kararında, Türkiye ve özellikle Mersin’in başvuru kapsamında bulunan mallarla ilgili olarak ünlü olduğunu gösteren kanıtlar sunmuştur. Başvuru sahibi, malların ilgili tüketici kesiminin Arap kökenli A.B.D. vatandaşlarının (toplam 1,2 milyon kişi) küçük bir bölümü ve Türk kökenli A.B.D. vatandaşları (yarım milyon kişi) olduğunu belirtmektedir. Kurul’a göre bu önemsiz ve dikkate alınmayacak bir rakam değildir. Buna ilaveten, başvuru kapsamında yer alan ürünlerin herhangi bir etnik veya milliyet kökenine indirgenmesi mümkün değildir, bu tip gıdaları tüketmeye ilgi duyan herkes bu ürünlerin tüketicisi olabilir.

USPTO uzmanı, kararında ilgili tüketici kesiminin künefe ve diğer gıda ürünleri ile Türkiye ve özellikle Mersin ili arasında bağlantı kurduğunu gösteren bazı internet çıktılarını da dosyaya eklemiştir.

Yukarıda sayılan kanıtları da dikkate alan Kurul, Mersin ibaresi ile başvuru kapsamında yer alan mallar arasında, mal-coğrafi yer bağlantısı kurulabileceği sonucuna ulaşmıştır.

Başvuru sahibinin diğer iddiaları, Türk şehir isimlerinden oluşan bazı tescilli markaların bulunması ve başvuru sahibinin aynı markayı başka ülkelerde tescil ettirmiş olmasıdır.

Temyiz Kurulu, emsal olarak gösterilen tescilli markaların ikisi dışında kalanların kullanım sonucu kazanılmış ayırt edici nitelik istisnası kapsamında tescil edildiğini belirtmiş, ayrıca bu tescillerin varlığının işbu başvuru hakkındaki karar bakımından bağlayıcı olmadığının altını çizmiştir. Buna ilaveten, farklı kanunlara sahip diğer ülkelerde gerçekleştirilen tescillerin de kendisi açısından emsal teşkil etmeyeceğini belirtmiştir.

Sayılan tüm hususlar ışığında Temyiz Kurulu aşağıdaki sonuca ulaşmıştır:

“Başka bir anlamı bulunmayan “Mersin” kelimesinin yaratacağı birincil algının, Birleşik Devletler tüketicilerince genel olarak bilinen Türkiye’nin Mersin şehri olacağı görüşündeyiz. Malların kaynakları arasında Mersin’in bulunması, Türk mutfağının ünü ve künefe ve diğer belirli gıdaların Mersin’le bağlantısı nedenleriyle, ilgili tüketicilerin mal-coğrafi yer bağlantısı kuracağı kanaatindeyiz. Bunların sonucunda, Mersin kelimesi başvuru kapsamındaki mallar için coğrafi bakımdan esasen tanımlayıcı bulunmuştur. Bu çerçevede, “Mersin” kelimesi için münhasır haklar feragat edildiğini belirtir bir beyanın sunulması gerektiği yönündeki karar haklı görülmüştür. Başvuru sahibinin belirtilen beyanı bu kararın tarihinden itibaren iki ay içinde sunması durumunda, başvuru ilan edilecektir.”

A.B.D. mevzuatında yer alan feragat (disclaimer) müessesi, feragat beyanına konu unsur için marka sahibinin münhasır haklar talep edemeyeceğini düzenlemektedir. Başvuru sahibinin bu karar paralelinde “Mersin” kelimesi için münhasır haklar talep etmeyeceğini beyan etmesi durumunda, marka mevcut haliyle tescil edilecek, ancak “Mersin” kelimesinin başkaları tarafından kullanımını başvuru sahibi muhtemelen sınırlı hallerde engelleyebilecektir.

Okuduğunuz karar kanaatimizce birkaç açıdan dikkat çekicidir.

Birincisi, “Mersin” kelimesi hakkında derin bir inceleme yaparak, bu kelimenin Türkiye’de bir il ismi olduğunu, başvuru kapsamındaki ürünler için coğrafi kaynak belirttiğini ve ünlü olduğunu tespit eden USPTO uzmanının çalışması gerçekten takdire şayandır.

İkincisi, Mersin’in önemsiz bir yerleşim yeri olduğunu, hatta Türk haritalarında yer almadığını savunan Türk başvuru sahibi ve Türk kökenli vekilinin argümanları düşündürücüdür. Türkiye’nin önemli bir ihracat ve üretim noktası olan Mersin ilinin adı, kanaatimizce hiç şüphesiz o ilde yaşayan veya üretim yapanların ortak kullanımına açık nitelikte kalmalıdır ve bu ismi, hele ki künefe gibi, Mersin’le özdeşleşmiş bir ürün için yurtdışında tek bir kişi adına tescil ettirmeye çalışmak, ilin diğer sakinleri ve ili temsil eden kuruluşlar bakımından kabul edilebilir olmayacaktır.

Yazının başında belirttiğimiz gibi yeni dünyayı “keşfeden” Avrupalılar, 15.-16. yüzyıllardan başlayarak göçmenlerini yeni dünyaya göndermiş ve kültür, yaşam tarzı, yiyecek gibi değerlerini o tarihlerden itibaren yeni dünyaya aktarmıştır. Buna karşın yeni dünyaya Türklerin yerleşim amaçlı gidişi esasen 20. yüzyılın son çeyreğinde başlamıştır, dolayısıyla yeni dünyanın Türk mutfağı, gıdaları, kültürü gibi değerlerle tanışması nispeten gecikmiştir. Ancak, internet çağında Türk ürünlerini, şehirlerini araştırmak hiç zor değildir ve USPTO uzmanının yaptığı gibi “Mersin” iliyle “künefe” tatlısının bağlantısı bir A.B.D.’li tarafından da kolaylıkla kurulabilmektedir. Yurtdışında iş yapmak isteyen girişimcilerimizin bunun farkında olarak başvurularını yapmaları kanaatimizce yerinde olacaktır.

Önder Erol Ünsal

Ekim 2016

unsalonderol@gmail.com

Ses Markalarının Ayırt Edici Niteliğinin Değerlendirilmesi – Adalet Divanı Genel Mahkemesi Telefon Zili Sesi Kararı (T-408/15)

tvglobo

 

Geleneksel olmayan marka türlerinin (ses, koku, tat, hareket, vb.) tescil edilebilirliğine ilişkin tartışmalar şu ana dek çoğunlukla bunların gösterim biçimlerinin marka olup olamayacağı üzerinde yürümekteydi. Grafik gösterim şartının bazı geleneksel olmayan marka türleri bakımından netleşmesinin ardından, bu markaların ayırt edicilik başta olmak üzere mutlak ret nedenleri kapsamında ne şekilde değerlendirilmesi gerektiği bir diğer tartışma konusu olarak karşımıza çıktı.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 13 Eylül 2016 tarihinde verdiği T-408/15 sayılı kararıyla ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddedilen bir ses markası başvurusu açısından değerlendirmelerde bulundu ve ses markalarının ayırt edici niteliği hakkındaki tartışmaları Avrupa Birliği açısından bir ölçüde netleştirdi.

Okumakta olduğunuz yazı, T-408/15 sayılı kararı kısaca aktarma ve okuyucularımızın ses markaları hakkındaki fikirlerini netleştirme amaçlıdır. T-408/15 sayılı kararın tam metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d562896814d31340c8b66aa81ed2c95236.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKahj0?text=&docid=183262&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=56734 bağlantısı aracılığıyla erişilmesi mümkündür.

Brezilya menşeili “Globo Comunicação e Participações S/A” firması 28 Nisan 2014 tarihinde Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne aşağıda grafik gösterimi ve ses dosyası verilen ses markasının tescil edilmesi talebiyle başvuruda bulunur.

globo-sesmarkasi

 

Tescili talep edilen sesin kaydını https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/012826368 bağlantısından dinleyebilirsiniz.

Başvurunun kapsamında 9., 16., 38. ve 41. sınıflara dahil mallar ve hizmetler bulunmaktadır. Başvurunun incelenmesinin çeşitli aşamalarında başvuru sahibince yapılan sınırlandırmalar sonucunda mal listesi aşağıdaki şekilde nihai haline kavuşur: “Sınıf 9: DVDler ve diğer dijital kayıt ortamları, bilgisayar yazılımları, tabletler ve akıllı telefonlar için uygulamalar. Sınıf 38: Televizyon yayıncılığı hizmetleri. Sınıf 41: Eğitim, öğretim, eğlence, spor ve kültürel faaliyet hizmetleri; televizyon dizileri, şovları, eğlenceleri hizmetleri; televizyon programları ve online eğlence yapımcılığı hizmetleri.”

EUIPO uzmanı 19 Eylül 2014 tarihinde verdiği kararla, başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddeder. EUIPO uzmanına göre, başvuruya konu ses, basit ve banal bir zil sesinden oluşmaktadır ve başvuru kapsamındaki mal ve hizmetler için tüketicilerce ticari kaynak gösteren bir işaret olarak algılanmayacaktır.

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu’nca değerlendirilir.

Temyiz Kurulu, 18 Mayıs 2015 tarihinde verdiği kararla itirazı reddeder.

Kurula göre; bir markanın tescil edilmesi için işaretin orijinal veya yaratılmış olması gibi bir şart bulunmamakla birlikte, işaret çok sıradan veya tamamıyla dikkat çekmeyecek nitelikte de olmamalıdır. Başvuruya konu ses, zil sesi tonuna benzemektedir ve her yönüyle sıradandır. Basit bir ses motifinden oluşan başvuru, sıradan ve klişe bir zil sesi özelliği göstermektedir ve hedef tüketiciler tarafından fark edilemeyecek ve hatırlanamayacak niteliktedir.

EUIPO Temyiz Kurulu kararında, itirazı kullanım sonucu kazanılmış ayırt edici nitelik iddiası bakımından “Sınıf 38: Televizyon yayıncılığı hizmetleri.” ve “Sınıf 41: Eğlence hizmetleri.” için bir kez daha incelenmek üzere uzmana iade eder.

Başvuru sahibi bu kararı tatmin edici bulmaz ve karara karşı dava açar. Dava, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülür ve 13 Eylül 2016 tarihli T-408/15 sayılı kararla sonuçlandırılır. Yazının takip eden kısmında Genel Mahkemenin tespitlerine yer verilecektir.

Genel Mahkeme, ilk olarak EUIPO’ya sunulmayan ve dolayısıyla Temyiz Kurulu’nca incelenmeyen delillerin kendisine sunulmasına kabul etmez ve bu deliller bakımından inceleme yapılamayacağını belirtir.

Başvuru sahibinin ilk iddiası EUIPO Temyiz Kurulu kararının gerekçesiz olmasıdır.

Genel Mahkeme bu iddiayı haklı bulmaz. Şöyle ki Temyiz Kurulu, itirazı başvuruya konu işaretin çok sıradan olması nedeniyle ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddetmiştir ve başvurunun konusu mallar ve hizmetler arasındaki doğrudan ve açık bağlantı dikkate alındığında, bu gerekçe Mahkeme’ye göre de, başvurusu konusu tüm mallar ve hizmetler için yeterli düzeyde bir gerekçelendirme olarak kabul edilebilir.

Başvurunun sahibinin ikinci ve esasen daha önemli ikinci iddiası, Topluluk Marka Tüzüğü madde 7/1-(b)’nin yani ayırt edici nitelikten yoksunluk içerikli ret gerekçesinin yanlış uygulanmış olmasıdır.

Başvuru sahibine göre, başvurunun konusu ses kısa olsa da basit değildir ve tekrarlandıkça daha uzun hale geleceğinden tüketicilerin markayı tanıması ve hatırlaması mümkün olacaktır. Ayrıca, başvuruya konu ses jingle niteliğindedir ve sıradan veya normal değildir.

Genel Mahkeme kararında ilk olarak ses markalarına ve ayırt edici niteliğin tespitine ilişkin genel ilkeleri sıralar.

Seslerin doğaları gereği, malların veya hizmetlerin birbirlerinden ayırt edilebilmesini sağlama yeterliliğine sahip olmadıklarını söylemek mümkün değildir. Ses markalarının grafik gösterimlerinin sağlanmış olması şartıyla marka olmaları mümkündür. Porte üzerinde gösterilmiş nota anahtarına, diyezlere, eslere sahip müzik notalarının grafik gösterim şartını karşıladığı tartışma konusu değildir. Bu tip bir gösterim derhal anlaşılır olmasa da, kolaylıkla anlaşılır ve yetkili otoritelerin ve kamunun, özellikle de tacirlerin korunması talep edilen işareti tanımasını sağlayabilir niteliktedir.

Topluluk Marka Tüzüğü madde 7/1-(b)’ye göre ayırt edici niteliği bulunmayan markalar tescil edilmeyecektir. Bu hüküm kapsamında bir markanın ayırt edici niteliği, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin belirli bir işletmeden gelen mallar ve hizmetler olduğunun anlaşılmasını sağlaması ve bu yolla, başka teşebbüslerin aynı nitelikteki mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması anlamına gelmektedir.

Markanın asli fonksiyonu, malların veya hizmetlerin ticari kaynağını göstermek ve bu yolla ilgili malları veya hizmetleri edinen tüketicilerin sonraki bir satın alma esnasında, önceki deneyimlerinden memnun kalmaları halinde bu deneyimi tekrarlamalarını, tersine memnun olmamaları halinde ise aynı deneyimden kaçınmalarını sağlamaktır.

Ayırt edici nitelik, ilk olarak tescili talep edilen mallar veya hizmetler bakımından, ikinci olarak ise kamunun ilgili kesiminin algısı bakımından değerlendirilecektir. Kamunun ilgili kesimi, ilgili malların veya hizmetlerin, yeteri derecede bilgili, gözlemci ve ihtiyatlı ortalama tüketicilerinden oluşmaktadır.

Ayırt edici niteliğin değerlendirilmesine ilişkin kriterler farklı marka türleri bakımından aynı olsa da, bu kriterler uygulanırken, kamunun ilgili kesiminin algısının her marka türünde aynı olacağından bahsedilmesi mümkün değildir ve bu nedenle, bazı marka türlerinde ayırt edici niteliğin ortaya konulması diğer marka türlerine kıyasla daha zor olabilir.

Bu bağlamda halk, kelime ve şekilleri marka olarak algılamaya alışkın olsa da, aynı durum sesler bakımından her zaman geçerli değildir. Bununla birlikte, bazı mallar ve hizmetler bakımından tüketicilerin seslerle, söz konusu mal ve hizmetler arasında bağlantı kurması sıradışı bir durum değildir. EUIPO Temyiz Kurulu’nca da belirtildiği üzere, televizyon yayıncılığı gibi ekonomik sektörlerde halkın sesleri esas alarak, mal ve hizmetleri bir işletmeden gelen mal ve hizmetler olarak tanıması sıradışı değil, tersine yaygınlaşmış bir durumdur.  Aynı durum, iletişim araçları, TV veya radyo yayıncılığı yoluyla eğlence hizmetleri, iletişim teknolojisi araçları, yazılımlar ve genel olarak medya sektörü hizmetleri için de geçerlidir.

Bununla birlikte her durumda, tescili talep edilen ses işaretinin tüketicilerce marka olarak algılanabilecek ve düşünülebilecek belirli bir rezonansa sahip olması gereklidir. Buna ilaveten, ses işaretinin işlevsel bir unsur olmaması ve hiçbir içsel özelliği olmayan bir işaret olarak algılanmaması da gerekmektedir. Bu karakterlere sahip ses işaretlerinin ayırt etmeyi sağlama kabiliyetinin bulunduğu, dolayısıyla da marka işlevine sahip olduğu kabul edilebilir.

Sadece notaların sıradan biçimde bir araya getirilmesinden başka bir anlamı bulunmayan, dolayısıyla da hedef tüketici kitlesinin malların ve hizmetleri tanımasını sağlamayan bir ses işaretinin, sadece kendisini işaret edeceği ve başka bir şeye referansta bulunmayacağı (ayna etkisi) yönündeki EUIPO değerlendirmesi yerinde bir tespittir.

Dava yukarıda yer verilen genel tespitler ve içtihat çerçevesinde değerlendirilmelidir.

Temyiz Kurulu’nca da belirtildiği üzere, başvuruya konu ses işareti zil sesine benzer sesin tekrarından oluşmaktadır.

Başvuru sahibi, tescil talebine konu işaretin “telefon zili sesine benzer bir ses” veya “iki notanın tekrarından oluşan sonar cihazı sesine benzeyen bir elektronik zil sesi” olarak tanımlanmasına itiraz etmemektedir.

Divan önceki bir kararında, son derece basit ve iki notanın tekrarından başka hiçbir şey olmayan bir ses işaretinin, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edici nitelik hali hariç olmak üzere, tüketicilerce hatırlanmayacağı ve marka olarak algılanmayacağı yönünde değerlendirmede bulunmuştur (T-304/05, 12 Eylül 2007).

İncelenen ses işareti bakımından da durum aynıdır. Mahkemeye göre, tüketiciler bu sesi malların ve hizmetlerin bir işlevi olarak algılayacak ve bunların ticari kaynağını gösterir bir işaret olarak değerlendirmeyecektir. Temyiz Kurulu’nca da belirtildiği üzere, başvuru konusu işaret ilgili tüketicilerce genel olarak fark edilemeyecek ve hatırlanmayacaktır.

Başvuru konusu işaret, kullanıldığı bağlam ve ortamdan bağımsız olarak bir alarm veya telefon sesidir ve bu zil sesinin kendisini oluşturan notaların tekrar edilmesi dışında herhangi bir içsel karakteristiği veya alarm veya zil sesi olmanın ötesine geçip tanımlanmasını sağlayabilecek bir özelliği yoktur.

Başvuru sahibi davada, telefon zili sesini hizmetlerin ticari kaynağı gösteren bir işaret olarak kullanmanın sıradışı olduğunu ve bu durumun başvuru konusu işarete ayırt edici nitelik kazandırdığını iddia etmektedir.

Mahkemeye göre, telefon zili sesini hizmetlerin ticari kaynağı gösteren bir işaret olarak kullanmanın sıradışı bir pratik olmasına bağlanan iddia; başvuruya konu sesin son derece basit olmasından kaynaklanan ticari kaynak gösterme yetersizliği ortadayken, bu yetersizliği ortadan kaldırarak işareti ticari kaynak gösterir hale getirmeyecektir. Şöyle ki, EUIPO tarafından da belirtildiği üzere işaret tekdüzedir ve sadece kendisini işaret etmektedir.

Başvuru sahibi, başvurunun grafik gösteriminde yer alan müziksel özelliklerini işaret ederek, bu nüansların tüketicilerin dikkatinden kaçmayacağını belirtmektedir. Buna karşın Mahkeme’ye göre, grafik gösterim ve tarifnamede yer alan özelliklere karşın, mahkeme tarafından da dinlenen ses kaydı iki notanın tekrarlanan çalımından ibarettir ve başvuru sahibi iddiasının aksine hiçbir nüansın duyulması mümkün değildir. Buna ilaveten Temyiz Kurulu’nca da ifade edildiği üzere, zil sesine benzer seslerin kendilerinin diğer ses markalarından ayırt edilmesini sağlayacak unsurlara sahip olmadıkları sürece, ayırt edicilik işlevini yerine getirmesi mümkün değildir. Ancak, bu tespit sesin orijinal veya yaratılmış olması gibi bir şartı da gerektirmemektedir.

Standart bir zil sesiyle eşdeğer olarak kabul edilebilecek inceleme konusu ses işareti, önceden bilgi sahibi olunmadığı sürece halk tarafından başvuru sahibinden gelen mal ve hizmetleri gösteren bir işaret olarak değerlendirilebilir nitelikte değildir. Dolayısıyla da, kamunun hedef kesimince malların ve hizmetlerin ticari kaynağını işaret eden bir gösterge olarak değerlendirilmeyecektir. Bunun sonucu olarak başvuru sahibinin iddia ettiğinin aksine, sıradışı bir jingle olarak kabul edilmesi mümkün değildir.

Başvuru sahibi, başvuru konusu sesin Brezilya’da ve AB üyesi ülkelerden Brezilyalı nüfusa sahip ülkelerde geniş biçimde bilindiğini ve Globo televizyon kanalının ayırt edici işareti olarak kullanıldığını belirtmektedir.

Belirtilen iddia, başvurunun Tüzük madde 7/3 kapsamında kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiası bağlamında değerlendirilmesini gerektirmektedir, dolayısıyla da 7/1-(b) paragrafı kapsamındaki ayırt edici niteliğe sahip olma incelemesinin konusu değildir. Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiası, EUIPO Temyiz Kurulu tarafından “Sınıf 38: Televizyon yayıncılığı hizmetleri.” ve “Sınıf 41: Eğlence hizmetleri.” bakımından incelenmek üzere uzmana iade edilmiştir, dolayısıyla davanın incelendiği tarihte EUIPO uzmanın önündedir ve Genel Mahkeme tarafından görülen davada bu aşamada incelenebilecek bir iddia değildir.

Başvuru sahibinin bir diğer iddiası aynı ses markasının Fransa ve A.B.D. gibi ülkelerde reddedilmeden tescil edilmiş olması ve EUIPO’nun önceden benzer nitelikteki ses markalarını tescil etmiş olmasıdır.

Genel Mahkeme bu iddiayı alışıldık gerekçelerle reddetmiştir:

Yerleşik içtihada göre, Avrupa Birliği marka sistemi, kendine yeterli ve herhangi bir ulusal sistemden bağımsız işleyen, kendi amaçları ve özellikleri bulunan otonom bir sistemdir. Bunun sonucunda, bir işaretin AB markası olarak tescil edilebilirliği yalnızca ilgili Birlik mevzuatı hükümleri dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

EUIPO, eşit muamele ve düzgün yönetim ilkeleri çerçevesinde benzer markalar hakkında önceden verilmiş kararları dikkate almalı ve aynı yönde karar verip vermeyeceğini dikkatle belirlemelidir. Bununla birlikte, bu ilkelerin ne şekilde uygulanacağı hukukilik ilkesiyle uyumlu olmalıdır. Bunun sonucu olarak, bir başvuru sahibi kendi çıkarına olan bir kararı elde edebilmek için, başka birisi için önceden verilmiş hukuki olmayan bir karara dayanamaz. Bunun ötesinde, hukuki belirlilik ve iyi yönetim esasları çerçevesinde, markaların uygun olmayan biçimde tescil edilmesini engellemek amacıyla, her markanın incelenmesi düzgün ve kapsamlı biçimde yapılmalıdır. Buna uygun olarak, inceleme her vaka bazında ayrı olarak gerçekleştirilmelidir. Bir markanın tescil edilmesi, ilgili vakanın kendi şartları kapsamında değerlendirilebilecek ve amacı, inceleme konusu markanın herhangi bir ret gerekçesi kapsamına girip girmediğini belirlemek olan özel kriterlere bağlıdır.

İncelenen vakada, Temyiz Kurulu’nun, itirazı reddederken kapsayıcı ve detaylı bir inceleme yaptığı açıktır. Kararın önceki bölümlerinde belirtildiği üzere, Temyiz Kurulu, başvuruya konu işaretin başvuru kapsamındaki mallar ve hizmetler bakımından ayırt edici niteliğe sahip olmadığını tespit etmiştir ve Mahkeme’ye göre bu tespitler yerindedir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin bu sonucu ortadan kaldırmak için EUIPO’nun önceki kararlarına dayanması mümkün değildir.

Belirtilen tüm gerekçeler ışığında, Adalet Divanı Genel Mahkemesi dava konusu EUIPO ret kararını yerinde bulmuş ve davayı reddetmiştir.

Geleneksel olmayan marka türleri için yapılan başvurularda grafik gösterim biçimi şartının hangi durumlarda karşılanmış sayılacağının zaman içerisinde netleşmesi, bu tip markaların tescil edilebilirliği tartışmalarını esasen mutlak ret nedenleri incelemesi açısından yürütülecek tartışmalara yöneltecektir. Okumuş olduğunuz karar, ses markalarının ayırt edici niteliği değerlendirmesi zil sesleri bakımından yapmış olması nedeniyle dikkat çekicidir.

Ülkemizde ses markası başvurularıyla son yıllarda sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bu tip başvurularda karşılaşılan başlıca problemler, oldukça uzun sesler için başvuruda bulunulması ve ses kaydı ile grafik gösterimin birbirleriyle uyumlu olmaması gibi sorunlardır. Dakikalarca süren ve aslında bir şarkı olarak nitelendirilebilecek ses kayıtlarının tescili talepleri dahi incelemede karşımıza çıkabilmektedir. Bu noktada, ses markası tescilinin asıl amacının, mal ve hizmetlerin diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlamak olduğu, bu amacın marka olarak akılda kalıcı görece kısa ve ne çok basit ne de çok karmaşık jingle niteliğindeki seslerle sağlanabileceği unutulmamalıdır.

Önder Erol Ünsal

Ekim 2016

unsalonderol@gmail.com