Etiket: topluluk markası

Avrupa Birliği Marka Mevzuatı Değişiyor – Taslak Direktif ve Taslak Tüzük’le Getirilen Yeni Düzen

eulegislative

 

Anayasa Mahkemesi’nin 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini, anayasaya aykırılık gerekçesiyle birbiri ardına iptal etmesi, ülkemizde yeni bir marka mevzuatı hazırlanması veya mevcut KHK’yı kanuna çevirme gerekliliği tartışmalarını alevlendirmiştir. Ülkemizde marka mevzuatının güncelleştirilmesi tartışmaları, belirtilen nedenle gündeme gelmiş olmakla birlikte, Avrupa Birliği’nde aynı tartışmalar farklı bir nedenle uzun süredir gündemdedir.

IPR Gezgini’nin dikkatli takipçileri, Avrupa Birliği Marka Mevzuatı’nın güncelleştirilmesi çalışmalarıyla ilgili olarak Aralık 2013’te sitede yayınladığım iki yazıyı hatırlayacaktır:

  1. Avrupa Birliği Marka Rejimi Değişiyor mu? http://iprgezgini.org/2013/12/19/avrupa-birligi-marka-rejimi-degisiyor-mu/
  2. Avrupa Birliği Marka Rejimi Değişiyor mu? Avrupa Birliği Komisyonu’nun Taslak Direktif ve Tüzük Metinleri ve Değerlendirmesi (2) http://iprgezgini.org/2013/12/19/avrupa-birligi-marka-rejimi-degisiyor-mu-avrupa-birligi-komisyonunun-taslak-direktif-ve-tuzuk-metinleri-ve-degerlendirmesi-2/

Yukarıda bağlantılarına yer verilen iki yazıda belirtildiği üzere, Avrupa Birliği (AB) uzun süredir marka mevzuatını güncelleştirme çalışmalarını sürdürmektedir. Bu yazı kapsamında, AB Marka Reformu olarak da anılan mevzuat güncelleme çalışmalarından, çalışmalarda gelinen aşamadan ve öngörülen önemli değişikliklerden bahsedilecek ve okuyucularımızın konu hakkında özet biçimde de olsa bilgilenmesi sağlanmaya çalışılacaktır.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin marka mevzuatlarında yer alması zorunlu hususlar 2008/95 (eski 89/104) sayılı Direktif kapsamında düzenlenmiştir.

Topluluk Markası (CTM) sistemi ve OHIM marka incelemesine ilişkin hususlar ise 207/2009 (eski 40/94) sayılı Tüzük kapsamında yer almaktadır.

2008/95 (eski 89/104) sayılı Direktif ve 207/2009 (eski 40/94) sayılı Tüzük’le getirilen düzen 20 yılı aşkın süredir uygulama alanı bulmuştur ve geçen bu süre içerisinde her iki düzenlemenin eksik, aksayan veya güncellenmesi gereken yönleri anahatlarıyla ortaya çıkmıştır.

Mevcut iki düzenlemenin aksayan yönlerinin tespit edilmesi, AB marka mevzuatının Adalet Divanı kararları da dikkate alınarak güncellenmesi ve piyasa ihtiyaçlarına daha uygun hale getirilmesi amacıyla hazırlıklar yapılmıştır. Çalışmanın ana iskeleti Max Planck Enstitüsü tarafından 2009 – 2011 yılları arasında hazırlanan bir rapordur. OHIM, ulusal ofisler ve ilgili tüm taraflarla işbirliği içerisinde hazırlanan çalışma AB Marka Mevzuatının geleceğine yön verecektir.

2013 yılı içinde kamuoyunun bilgisine sunulan ilk taslaklar geçen iki yıllık süre içerisinde birçok değişiklik geçirmiş ve Haziran 2015’te taslaklar son halini almıştır.

Taslak Direktif’in son halinin:

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9547-2015-ADD-2/en/pdf bağlantısından,

Taslak Tüzüğün son halinin ise:

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9547-2015-ADD-1/en/pdf bağlantısından,

görülmesi mümkündür.

Her iki metin çok sayıda değişiklik içerdiğinden, bu yazı kapsamında Taslak Direktif’le getirilen önemli değişikliklere yer verilecek, Taslak Tüzük inceleme konusu yapılmayacaktır.

Okuyucularımızın her iki metnin de halen “Taslak” olduğunu dikkate alması ve bu yazının taslak metinlerin içeriğinin özetlenmesi amaçlı olduğunu unutmaması önemlidir. Buna ilaveten, yazı kapsamındaki değerlendirmelerin resmi bir çeviriye dayanmadığı, yazının bu satırlarının yazarının kendi yaptığı çeviriler esas alınarak hazırlanmış olduğu da dikkate alınmalıdır.

Taslak Direktifle getirilen önemli değişiklikler, aşağıda maddeler halinde sunulmaktadır:

  • Marka Tanımı

Taslak Direktif, marka tanımında yer alan “grafik gösterim” zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır.

Direktif’in bu haliyle yürürlüğe girmesi durumunda, grafik gösterimin sunulması marka olmanın şartlarından birisi olmaktan çıkacaktır. Bu durum geleneksel olmayan marka türlerinden bazılarının tesciline yönelik önemli zorluklardan birisini bertaraf edecektir.

Taslak hükümde, marka tanımı aşağıdaki şekli almaktadır:

“Bir marka, işaretin aşağıda sayılan şartları yerine getirmesi koşuluyla, kişisel isimleri dahil kelimeler, şekiller, sayılar, renkler, malların veya ambalajlarının şekilleri veya sesler başta olmak üzere her tür işaretten oluşabilir:

a- İşaretin, bir işletmenin mallarının veya hizmetlerinin diğer işletmelerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması.

b- İşaretin, yetkili makamların veya kamunun, marka sahibine sağlanan korumanın kesin konusunu anlamalarını sağlayabilecek şekilde sunulmuş olması.”

  • Mutlak Ret Nedenleri

Mutlak ret nedenlerini düzenleyen maddeye eklenen (i),(j),(k) ve (l) bentleri ile tescilli coğrafi işaretler, koruma altındaki geleneksel ürün isimleri, geleneksel şarapçılık terimleri ve tescilli bitki çeşidi isminden oluşan markaların tüm üye ülkelerce reddedileceği hükme bağlanmıştır.

Bu yolla, tescilli coğrafi işaretlere, bitki çeşidi isimlerine ve koruma altındaki geleneksel ürün isimlerine, geleneksel şarapçılık terimlerine daha etkin bir koruma sağlanacaktır.

  • Kötü Niyetle Tescil Edilen Markalar

Taslak Direktif Madde 4(3) kapsamında mutlak ret nedenleri ile ilgili olarak takip eden düzenlemeye yer verilmiştir:

“(3) Marka başvurusu, başvuru sahibi tarafından kötü niyetle yapılmış ise marka hükümsüz kılınmaya tabi olacaktır. Her üye ülke bu tip bir markanın tescil edilemeyeceği yönünde düzenleme de yapabilir.”

Taslak Direktif’e eklenen bu madde, önceki Direktif’te “may” kalıbı ile birlikte kullanılan, yani üye ülkelerin takdirine bırakılmış, kötü niyetli başvuru durumundaki hükümsüzlük halini, “shall” kalıbına, yani tüm üye ülkeler bakımından zorunlu bir hükümsüzlük nedeni haline getirmiştir.

  • İlana İtiraz Prosedürleri

Taslak Direktif’in, ilana itiraz konusunu düzenleyen 45. maddesinin 3. paragrafı kapsamında, ilana itiraz işlemleri sırasında, tarafların birlikte talepte bulunmaları halinde, taraflara sulh yoluyla uzlaşmaları için minimum 2 aylık süre verilmesi zorunluluğu hükme bağlanmıştır.

Buna ilaveten, ofisler nezdinde, etkin ve hızlı bir ilana itiraz prosedürü sağlamak tüm üye ülkeler bakımından zorunlu hale getirilmiştir.

OHIM uygulamasında ilana itiraz halinde, başvuru sahibinin tescil süresinin üzerinden 5 yıl geçmiş itiraz gerekçesi markaların kullanılmadığını öne sürerek itirazın reddedilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır. İlana itiraz sahipleri bu tip durumlarda, itiraz gerekçesi markalarının kullanıldığını ispatlayamazsa itiraz reddedilmektedir.

Taslak Direktif’in 46. maddesi, ilana itiraz gerekçesi markaların Topluluk Markası olması halinde, bu uygulamayı tüm üye ülkeler bakımından zorunlu hale getirmektedir.

  • Ofislere Tescilli Markaları İdari Yollarla Hükümsüz Kılma Yetkisi Verilmesi

Taslak Direktif’in 47. maddesi ile tüm üye ülkelere, tescilli markaların ofis nezdinde hükümsüzlük veya iptalini sağlayacak idari prosedürler oluşturulması zorunluluğu getirilmektedir.

Bu yolla, tescilli markaların hükümsüzlük veya iptalinin sadece mahkemeler nezdinde uzun ve pahalı yollarla gerçekleştirilmesinin önüne geçilecek ve ofisler nezdinde daha hızlı, basit, ucuz ve etkili prosedürler oluşturulacaktır.

  • Marka Sahibinin Engelleyebileceği Kullanım Biçimleri

Bu hükme (yeni taslak Madde 10(3)(d)) eklenen bir bentle, “tescilli işareti ticaret unvanı veya şirket ismi veya bunların parçası olarak kullanmamın marka sahibince engellenebileceği” hükmü getirilmek istenmektedir.

Aynı maddeye eklenen (f) bendi ile “tescilli işareti, karşılaştırmalı reklamda Direktif 2006/114’e aykırı biçimde kullanma halinin marka sahibince engellenebileceği” hükmü getirilmektedir.

Taslak Direktif madde 10(5), Avrupa Birliği Adalet Divanının C-495/09 sayılı Philips-Nokia kararı sonrası endişelenen marka sahiplerinin sıkıntılarını gideren ve marka sahiplerinin kullanımı yasaklama hakkının kapsamını, serbest dolaşıma açılmamış transit mallar bakımından da güçlendiren bir düzenleme getirmiştir.

Avrupa Birliği Adalet Divanı, C-561/11 sayılı 21 Şubat 2013 tarihli “FCI” ön yorum kararı: 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü madde 9(1) uyarıca, bir topluluk markası sahibine tanınan, tüm üçüncü kişilerin kendi markasıyla aynı veya benzer işaretleri ticaret sırasındaki kullanımını engelleme hakkı, sonraki tarihli bir topluluk markasının sahibi olan üçüncü kişilere karşı da, sonraki tarihli topluluk markasını öncelikle hükümsüz kılma zorunluluğu olmaksızın, öne sürülebilir.”

Bu karar marka sahiplerini çok memnun etmemiş olsa gerek, Taslak Direktif’e takip eden madde eklenmiştir:

Marka sahiplerinin, tescilli markanın başvuru veya rüçhan tarihinden önceden elde edilmiş haklarına halel getirmeksizin, aşağıdaki durumlarda tescilli marka sahipleri, kendisinden izin almayan üçüncü kişilerin mallara veya hizmetlere işaretleri ilişkin kullanımlarını engellemeye yetkili olacaktır: ….. (Without prejudice to the rights of proprietors acquired before the filing date or the priority date of the registered trade mark, the proprietor of a registered trade mark shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade any sign in relation to goods or services where: ….)”

  • Ambalaj veya Diğer Araçların Kullanımıyla ilgili olarak Hazırlık Fiilerini Yasaklama Hakkı

Taslak Direktif madde 11 uyarınca, mallar üzerinde veya hizmetler için kullanılacak ambalajın, etiketlerin, güvenlik amaçlı veya orijinallik gösteren özellik veya cihazların, tescilli marka sahibinin haklarına tecavüz oluşturacağı riskinin ortaya çıkması halinde, tescilli marka sahibine bu tip unsurlar üzerinde markanın kullanılmasını yasaklama hakkı verilmektedir. Bu yolla, mallara uygulanmaları halinde tecavüz oluşturacakları açık olan, etiket, vb. araçların ele geçirilmeleri halindeki, yani tecavüz hazırlığı aşamasındaki hukuki durum belirlilik kazanacaktır.

  • Yeni Düzenlemeler

Direktif’in mevcut halinde yer almayan, devir, rehin, haciz, tasfiye gibi durumlara Taslak Direktifte kısa maddeler halinde yer verilmiş ve markaların bu tür işlemlere konu olabileceği belirtilmiştir.

Mevcut Direktif kapsamında detaylı biçimde düzenlenmemiş “kolektif markalar” hakkında Taslak Direktif kapsamında oldukça detaylı hükümler getirilmiştir.

  • Sınıflandırma

“IP Translator” kararı sonrası AB üyesi ülkeler bakımından öncelikli sorun haline gelen ve çözülmesi için büyük çaba sarf edilen, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları konusunda ve malların ve hizmetlerin sınıflandırılması alanında Taslak Direktif madde 40 kapsamında detaylı düzenlemeler getirilmiştir.

Düzenlemeye göre, başvuru sahipleri, mal ve hizmet listelerini, yetkili otoriteler ve tacirlerce yeterli kesinlik ve açıklıkta anlaşılabilecek terimleri kullanarak hazırlayacaktır, bu terimler seçilirken açık ve kesin olmaları koşuluyla Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kullanılması mümkündür, ayrıca sınıf başlığının kapsamı kullanılan ifadenin kelime anlamının kapsamıyla sınırlı olacak, ifadenin kelime anlamı kapsamına girmeyen malların veya hizmetlerin, sınıf başlığınca kapsandığı kabul edilmeyecektir.

Taslak hükümde, sınıflandırmanın yalnızca idari amaçlara hizmet ettiği, malların veya hizmetlerin sadece aynı sınıfta yer almaları nedeniyle benzer veya sadece farklı sınıflarda yer almaları nedeniyle benzemez olarak kabul edilemeyecekleri açık olarak belirtilmiştir.

Bu noktada, bir an için Taslak Tüzük’le getirilen paralel düzenlemeden bahsedilecektir:

Taslak Tüzük madde 28’e göre; “IP Translator” kararının verildiği 22/06/2012 tarihinden önce, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak başvurusu yapılmış CTM başvurularının sahiplerine, Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlayacak 6 ay içerisinde, sınıf başlıklarını kullanarak başvuru yaparlarken niyetlerinin sınıf başlığının kelime anlamı dışında kalan Nicé sınıflandırmasının alfabetik listesine dahil olan malları veya hizmetleri de kapsamak olduğunu belirtme hakkı sağlayacaktır. Taslak Tüzük maddesinin bu haliyle kabul edilmesi halinde, yukarıdaki düzenlemede öngörülen 6 aylık süre içerisinde, marka sahipleri, sınıf başlığı kullanarak başvuru yaparken mal veya hizmet listesi kapsamına girdiği niyetiyle başvuruyu gerçekleştirdikleri, ancak sınıf başlığının kelime anlamı dışında kalan malları veya hizmetleri açık olarak OHIM’e sunacaktır. OHIM de sicilinde bu taleplere uygun olarak gerekli kaydı yapacaktır. Belirtilen süre içerisinde, bu yönde bir talebin sunulmaması halinde, sınıf başlığının yalnızca kelime anlamı kapsamına giren malları veya hizmetleri kapsadığı kabul edilecektir.

  • Taslak Tüzük

Taslak Direktif’le birlikte, Topluluk Markası Sistemi’ni ve OHIM inceleme prosedürlerini yenileyen Taslak Birlik Markası Tüzüğü de hazırlanmıştır.

Bu yazı kapsamında Taslak Tüzük’le getirilen değişiklikler açıklanmayacaktır, konuyu derinlemesine incelemek isteyen okuyucularımızın http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9547-2015-ADD-1/en/pdf bağlantısından, taslağı detaylarıyla incelemeleri mümkündür.

Bununla birlikte, bir fikir verilmesi bakımından,Taslak Tüzük kapsamında OHIM’in ismi başta olmak üzere, topluluk markası sisteminin birçok yapıtaşının değiştiği belirtilmelidir.

OHIM’in yeni adı, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi olacak, Topluluk Markası ismi bundan Avrupa Birliği Markası olarak değişecektir.


http://www.worldtrademarkreview.com/blog/Detail.aspx?g=049c8597-eed3-43b8-a6aa-2a62ada56c4c bağlantısından erişilebilecek bir habere göre, AB Marka Reformu çalışmalarının koordinasyonunu sağlayan AB Parlamentosu üyesi Cecilia Wikström, Hamburg’ta düzenlenen ECTA konferansında yaptığı konuşmada, bu aşamadan sonra metinlerin 24 resmi AB dilinde aynı olduklarının kontrolüne yönelik teknik çalışmalar yapılacağını, taslakların kabulüne ilişkin yasama çalışmalarının bu yıl sonbahar ortalarında tamamlanmasını beklediğini ifade etmiştir. Wikström’e göre, uygulamada üye ülkelerin uyumlu hale gelmesi ise birkaç yıl alacaktır. Bununla birlikte, Wikström, reformun, özellikle üye ülke sistemlerinin uyumlu hale getirilmesine yönelik olarak umduğu kadar iddialı olmadığını da belirtmiştir.

Muhtelemen Wikström’ün kastettiği en önemli eksiklik, taslak Direktif’in ilk halinde yer alan, ancak nihai taslaktan çıkartılan “resen inceleme” başlıklı 41. maddedir. Taslaktan çıkartılan düzenleme takip eden hükmü içermekteydi:

“(Birlik üyesi ülke) Ofisler(i), resen yaptıkları incelemeyi, markanın madde 4’te düzenlenmiş mutlak ret nedenlerine uygunluğu hususuyla sınırlandıracaktır.”

Bu madde Taslak Direktif’ten çıkartılmamış olsaydı, önceki markalarla aynılık veya benzerlik halinde ortaya çıkacak ret kararlarının Ofisler tarafından resen verilemeyeceği, yani tüm AB üyesi ülke marka ofislerinin, tıpkı OHIM gibi, resen incelemelerini mutlak ret nedenleri ile sınırlı tutacağı, nispi ret nedenlerini, yani önceki markalarla aynılık veya benzerlikten kaynaklanacak ret nedenlerini ise resen inceleyemeyeceği sonucu ortaya çıkacaktı. Anlaşılan o ki, resen benzerlik incelemesi yapmaya devam eden, yani bizdeki 7/1-(b) bendinin muadiline mevzuatlarında yer veren AB üyesi ülke ofisleri, sistemlerini bu aşamada istenilen yönde değiştirmek istememişler ve 41. madde taslaktan çıkartılmış.

Yazımın sonucuna yaklaşırken altını çizmek istediğim nokta; 28 üye ülke, AB kurumları, AB bürokrasisi, çelişen üye ülke çıkarları, daha kozmopolit bir yapı, daha gelişmiş bir sanayi ve daha çeşitli çıkar grupları içeren Avrupa Birliği’nde yeni bir mevzuat oluşturulması ve köklü değişiklikler yapılması mümkünken, ülkemizde eskidiği apaçık ortada olan, Anayasa Mahkemesi tarafından hükümleri birer birer iptal edilen, geçen yirmi yılda boyunca kanunlaşması sağlanamamış ve Kanun Hükmünde Kararnamelerle işleyen sınai mülkiyet sisteminin güncellenmesi için, hak sahiplerinden ve alan profesyonellerinden (vekiller, akademi) yeteri derecede yüksek sesin duyulmuyor olmasıdır.

Yukarıdaki tespitin ardından, yazımı takip eden sonuç ve önerilerle sonlandırmak istiyorum:

  • Avrupa Birliği marka mevzuatının ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesinin zamanı gelmiştir. Güncelleme çalışmaları; AB komisyonu, akademi, iş çevreleri, profesyonel sivil toplum örgütleri, idare ve yargıyı bir araya getiren platformlar çerçevesinde uzun soluklu bir çaba olarak sürdürülmüş, bunun sonucunda ayrıntıları yukarıda verilen Taslak Direktif ve Tüzük ortaya çıkmıştır. 28 üye ülke, AB kurumları, AB bürokrasisi, çelişen üye ülke çıkarları, oldukça kozmopolit bir yapı, gelişmiş bir sanayi ve çok çeşitli çıkar gruplarının varlığında ortaya çıkan AB Marka Reformu taslağı bir başarıdır ve örnek bir çalışma olarak kabul edilmelidir.
  • 24 Haziran 1995 tarihli 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname oluşturulurken, o dönemdeki AB Direktifi ve Topluluk Marka Tüzüğü model olarak alınmış olsa da, eski kanundan gelen kavramlar (ayırt edilemeyecek derecede benzerlik, esas unsur, vb.) yeni mevzuata eklenerek ve model mevzuatta yer almayan prosedürler oluşturularak (tanınmış marka listesi, Türk koruma listesi), yeni mevzuatın genetiği ile oynanmıştır. Şu anda tartışılan ve sistemi aksatan unsurların çoğunluğu mehaz mevzuatta yer almadığı halde, 556 sayılı KHK’ya eklenen hükümlerdir.
  • Mehaz Avrupa Birliği mevzuatı güncellenirken, Türkiye’nin ihtiyacı da farklı değildir. Hele ki Anayasa Mahkemesi’nin, mülkiyet haklarının kanun hükmünde kararname ile düzenlenemeyeceği gerekçesi ile marka mevzuatı hükümlerini peşpeşe iptal ettiği içinde bulunduğumuz günlerde, mevzuatın güncellenmesi gerekliliği kaçınılmazdır. Kanaatimizce, AB mevzuat değişikliklerinin ana rotası takip edilerek, Taslak Direktif’e uygun olarak hazırlanmış ve Türkiye’nin ihtiyaçlarının gözetildiği bir çalışma esasında, marka mevzuatımız güncellenmeli, en azından kanun haline getirilmelidir. Mevcut mevzuat yenilenmediği sürece uygulamaya ilişkin sorunların artarak devam etmesi kanaatimizce kaçınılmazdır.

Önder Erol Ünsal

Haziran 2015

unsalonderol@gmail.com

OHIM Marka İnceleme Kılavuzu Güncelleniyor

OHIM-GUidelines-on-the-practice-of-the-OHIM1

İç Pazarda Harmonizasyon Ofisi (bundan sonra OHIM olarak anılacaktır), topluluk markası tescil işlemlerini yürütürken oldukça kapsamlı bir inceleme kılavuzu çerçevesinde işlemlerini yürütmektedir.  İnceleme kılavuzları belirli aralıklarda güncellenmekte ve Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın getirdiği yeni ve ek yorumlar göz önüne alınarak, OHIM inceleme pratikleri değiştirilmektedir.

OHIM inceleme kılavuzunda yapılacak en son düzenleme 1 Şubat 2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu konudaki bilgilendirme OHIM’in aylık haber online bülteni olan “Alicante News”in Aralık 2013 sayısında yapılmıştır (bkz. https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/alicante_news/alicantenewsdecember2013_en.pdf).

Bu yazı kapsamında OHIM marka inceleme kılavuzunda yapılacak değişikliklerin mutlak ret nedenleri ile ilgili kısmı, Alicante News içeriğinde yapılan açıklamalar ekseninde özetlenecek ve bilginize sunulacaktır.

İnceleme kılavuzunun mutlak ret nedenleri ile ilgili kısmında yapılacak değişikliklerin temel başlıkları; renk adlarından oluşan markalar, tek harften oluşan markalar, kısaltmalar, sloganlar, ünlü kitapların isimleri, ayırt edici olmayan şekilleri içeren markalar, asli değer katan şekiller, olarak özetlenebilir. Belirtilen konulardaki yeni OHIM değerlendirmesi aşağıdaki içerikte olacaktır:

Renk adlarından oluşan markalar: OHIM’in önceki uygulamasında renk adlarından oluşan marka başvuruları, başvurunun mal listesinde boyaların veya benzer nitelikte renklendiricilerin yer alması durumunda reddediliyordu. Güncellenmiş kılavuza göre, bu tip markaların değerlendirmesinde, ret kararları yalnızca boyalar veya renklendiricilerle sınırlı kalmayacak, renk adından oluşan bir başvuru, ilgili renk adının, mal listesinde yer alan bir malın özelliğini bildirir biçimde algılanması halinde, ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle reddedilecektir. Bu konuda, Alicante News’te verieln örnekler, peynirler için “blue (mavi)” ve çay için “green (yeşil)” markalarının reddedileceği yönündedir. Bir diğer deyişle, bu tip markaların tanımlayıcı olarak kabul edilmesi için, başvurunun “Yeşil Çay” şeklinde olması gibi bir zorunluluk aramayacak, sadece “Yeşil” ibaresinden oluşan bir başvuru, “çay” malı için ayırt edici nitelikten yoksun ve tanımlayıcı bir ibare olarak değerlendirilecektir.

Tek harften oluşan markalar: OHIM’in önceki uygulaması, standart karakterlerle yazılı ve grafik unsur içermeyen tek harften ibaret markaların reddedilmesi yönündeydi. Avrupa Birliği Adalet Divanının, “α” harfinden (alpha harfi) ibaret bir marka hakkında verdiği C-265/09P sayılı kararda yapılan “bu tip işaretler bakımından yapılması gereken ayırt edicilik testinin, diğer işaretler için yapılan ayırt edicilik testinden farklı olmaması gerektiği, bu işaretlerin de başvuru kapsamındaki mallar ve hizmetlere odaklı somut faktörler çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği” tespitleri çerçevesinde, OHIM, standart karakterlerle yazılı ve grafik unsur içermeyen tek harften ibaret markalarla ilgili yeni bir uygulama oluşturmuştur.

Yeni uygulama çerçevesinde, standart karakterlerle yazılı ve grafik unsur içermeyen tek harften ibaret markalar, tüketicilerin bu tip işaretleri ayırt edici işaretler olarak değerlendirmeyeceği şeklinde genel bir varsayımla reddedilmeyecektir. Ofis, standart karakterlerle yazılı ve grafik unsur içermeyen tek harften ibaret markalarla ilgili her vakanın kendine özgü şartlarını dikkate alarak, vaka bazında işareti ne gerekçeyle ayırt edici bulmadığını açıklamakla mükellef olacaktır.

Kısaltmalar: Bu tip başvurular, sadece kısaltmadan oluşan başvurular ve kısaltmayla birlikte kısaltmanın karşılığı olan terimin birlikte kullanıldığı başvurular olarak, iki genel başlık altında incelenebilir.

Sadece kısaltmadan oluşan başvurular, kısaltmanın, kısaltmanın karşılığı olan tanımlayıcı terimle aynı anlamda kullanılması veya bu şekilde kullanılmasının mümkün olması halinde ve kamunun ilgili kesiminin kısaltmayı, kısaltmanın karşılığı olan terimin tanımlayıcı anlamıyla aynı şekilde algılaması halinde, tanımlayıcı olarak kabul edilecektir.

Tanımlayıcı terim ve tanımlayıcı terimi oluşturan sözcüklerin ilk harflerinden oluşan kısaltmanın (acronym) birlikte kullanıldığı başvurular ise yeni uygulama kılavuzunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilecektir. OHIM’in bu konudaki yeni uygulaması, Adalet Divanının, C-90/11 sayılı “Multi Markets Fund MMF” kararından kaynaklanmaktadır. Karar hakkında detaylı bilginin, bu site içeriğindeki http://iprgezgini.org/2013/12/16/ayirt-edici-nitelikten-yoksun-ve-tanimlayici-markalarin-degerlendirilmesi-avrupa-birligi-adalet-divaninin-c-9011-sayili-karari/ bağlantısından edinilmesi mümkündür. Yeni uygulama, tanımlayıcı terim ve tanımlayıcı terimi oluşturan sözcüklerin ilk harflerinden oluşan kısaltmanın (acronym) birlikte kullanıldığı hallerde, bu terimlerin birbirini açıklaması ve birbirleriyle bağlantılı oldukları olgusuna dikkat çekmesi gerekçesine dayandırılmaktadır.

Sloganlar: Sloganlar konusunda daha açık hale getirilen uygulama temelini Adalet Divanının C-398/08 sayılı “Vorsprung durch Technik” (teknoloji yoluyla yenilik) kararından almaktadır. Buna göre sloganlar, sadece bir promosyon mesajı olarak algılandıkları halde reddedilebilecektir, buna karşın promosyon mesajı olmanın ötesinde, malların ticari kaynağını gösterir bir algı yaratmaları halinde ayırt edici oldukları kabul edilecektir. Bu konuda ayrımın nasıl yapılacağına ilişkin açıklamalar ve sloganların ayırt edici oldukları bazı özel hallere ilişkin değerlendirmeler (sözcük oyunu, kavramsal şaşırtıcılık, çoklu anlam, zihni çaba gerekliliği, vb.) yeni kılavuzda yer alacaktır.

Ünlü kitapların isimleri ve malları veya hizmetlerin konusu bakımından tanımlayıcılık: OHIM’e göre, bazı öyküler veya bunların isimleri o kadar bilinir hale gelmiştir ki, bunlara ilgili öykü dışında başka bir anlam yüklenmesi mümkün değildir ve bunların “dile girdiklerinin” kabul edilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, yeni kılavuza göre, münhasıran ünlü bir öykü veya kitap isminden markalar, ilgili öyküyü konu olarak içerebilecek mallar veya hizmetler bakımından ayırt edici nitelikte kabul edilmeyecektir. Örneğin, “Cinderella” ibaresi kitaplar ve filmler gibi mallar bakımından ayırt edici nitelikte bulunmayacaktır.

Yeni kılavuz, malların veya hizmetlerin konusu veya içeriği ile ilgili olarak ayırt edici nitelikten yoksun veya tanımlayıcı olan işaretlerle ilgili açıklamalar da içerecektir. Bu konudaki açıklamalar, ret kararının kapsamı konusunda (ilgili mallar veya hizmetler, bunların ne şekilde tarif edildiği [özel bir konuya karşılık gelip gelmediği]) yoğunlaşacaktır.

Ayırt edici olmayan şekilleri içeren markalar: Bu başlık, aynı zamanda OHIM ve Birlik üyesi Ülkeler Yakınlaşma Programının başlıklarından birisi olan ayırt edici olmayan şekil unsurlarını içeren markaların değerlendirilmesi konusunda  detaylı açıklamalar içerecektir. Yeni kılavuzda, bu tip unsurların, varsa ayırt edici unsurlarının ne şekilde tespit edileceği ve bunun markanın bütünsel değerlendirmesine etkide bulunup bulunmayacağı haller açıklanacaktır.

Bu satırların yazarı da, bu açıklamaları merakla beklemektedir, Alicante News’te daha detaylı ipucu bulunmadığından, şimdilik 1 Şubat 2014 tarihini beklemekle yetineceğiz.

Mala asli değer katan şekillerden oluşan başvurular: Bu tip başvuruların reddedileceği yönündeki düzenleme Topluluk Marka Tüzüğünün 7(1)(e)(iii) paragrafında yer almaktadır. Yeni kılavuza göre, Adalet Divanının T-508/08 sayılı (hoparlör) kararı doğrultusunda, bu madde kapsamında ret kararı verilecekse, inceleme konusu şeklin, satın alma kararını etkileyen temel faktör olması (tek faktör olması şart değildir) şartı aranacaktır. Bu değerlendirme, temel olarak, sanat eserleri, mücevherat, vazolar, vb. nitelikte, şekilleriyle birlikte ortaya çıkan estetik değerleri nedeniyle satın alınan ürünler bakımından yapılacaktır.

OHIM’in yeni inceleme kılavuzunun resmi olarak yayınlanmasının ardından, bu yazı kapsamında, Alicante News içeriğindeki kısa açıklamaları aktararak özetlediğimiz değişikliklere, daha detaylı şekilde yeni bir yazı içeriğinde yer vermeye çalışacağız.

 

Önder Erol Ünsal

Aralık 2013

Avrupa Birliği Marka Rejimi Değişiyor mu? Avrupa Birliği Komisyonu’nun Taslak Direktif ve Tüzük Metinleri ve Değerlendirmesi (2)

Change_Is_Good_You_Go_First_(Görsel http://www.sodahead.com/living/some-people-prefer-consistency-and-get-very-anxious-when-confronted-with-the-concept-of-change-are/question-2473607/?link=ibaf&q=&esrc=s adresinden alınmıştır.)

 

Önceden yayınladığım “Avrupa Birliği Marka Rejimi Değişiyor mu? Avrupa Birliği Komisyonu’nun Taslak Direktif ve Tüzük Metinleri ve Değerlendirmesi (1)” başlıklı yazıda (http://wp.me/p43tJx-8e ) , 2008/95 (eski 89/104) sayılı Topluluk Marka Direktifi (bundan sonra Direktif olarak anılacaktır) ve 2007/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğünde (bundan sonra Tüzük olarak anılacaktır) önemli değişiklikler öngören Taslak Direktif ve Tüzük hakkında bilgi vermiştim. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından hazırlanan Taslak Direktif ve Tüzük, beklenen takvimde sıkıntı yaşanmazsa 2014 ilkbaharında yürürlüğe girecektir.

 

Konu hakkında yayınladığım ilk yazıda, öngörülen değişikliklerin bir bölümü hakkında bilgi vermiş ve değişikliklerin bazılarına başka bir yazıda yer vereceğimi belirtmiştim. Dolayısıyla, yazının bütünselliği içerisinde değerlendirilebilmesi için öncelikle, konu hakkında yazdığım ilk yazının gözden geçirilmesi yerinde olacaktır. 

 

Önceki yazıda belirttiğim üzere, Taslak Direktifte öngörülen değişiklik doğrultusunda, önceki markalarla aynılık veya benzerlik halinde ortaya çıkacak ret kararları Ofisler tarafından resen verilemeyecektir. Taslak hükmün kabul edilmesi halinde, tüm Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke marka ofisleri, tıpkı İç Pazarda Uyum Ofisi (OHIM) gibi, resen incelemelerini mutlak ret nedenleri ile sınırlı tutacak, nispi ret nedenlerini, yani önceki markalarla aynılık veya benzerlikten kaynaklanacak ret nedenlerini ise resen inceleyemeyecektir.

 

Buna karşılık olarak, Taslak Direktifle getirilen 47. madde kapsamında getirilen bir diğer düzenleme, AB üyesi ülkelerin tamamına, marka ofisleri nezdinde hükümsüzlük ve iptal prosedürleri sağlama zorunluluğu getirmektedir. Bir diğer deyişle, Taslak Direktifin bu haliyle yürürlüğe girmesi halinde, tescilli markalara ilişkin hükümsüzlük ve iptal prosedürleri marka tescil ofisleri nezdinde idari yollarla da gerçekleştirilebilecektir. Bu düzenlemenin gerekçesi, önceden tescilli markalar nedeniyle ilana itirazla karşılaşan, ilana itiraz gerekçesi markaların hükümsüzlüğü için çoğu üye ülkede mahkemelere başvurmak zorunda olan ve bu nedenle uzun ve pahalı mahkeme süreçleriyle baş etmeleri gereken, Topluluk Markası başvurusu sahiplerine, daha ucuz ve kısa idari prosedürlerin kullanımı yoluyla önceki markaların hükümsüzlüğü veya iptali imkanını sağlamaktır. OHIM başta olmak üzere, bazı üye ülke ofislerince sağlanan idari yollarla hükümsüzlük ve iptal sistemi, prosedürleri hızlı ve ucuz hale getirerek, marka sahipleri tarafından tercih edilen bir sistem halini almıştır. Dolayısıyla, Taslak Direktif madde 47 hükmü uyarınca, marka ofisleri nezdinde hükümsüzlük ve iptal prosedürleri sisteminin, tüm üye ülkeler tarafından sağlanması istenmektedir.

 

Taslak Direktif madde 46 kapsamında getirilen hükümle, ilana itiraz prosedürlerinde önemli bir değişiklik öngörülmektedir. Halihazırda, OHIM’de uygulamada olan sistem doğrultusunda, bir Topluluk Markası (CTM) başvurusunun ilanına itiraz halinde, ilana itiraz gerekçesi markanın başvuru tarihiyle ilana itiraz tarihi arasında 5 yıldan fazla sürenin bulunması durumunda, CTM başvurusu sahibinin karşı argüman olarak itiraz gerekçesi markanın kullanılmadığını öne sürmesi mümkündür. Bu tip durumlarda, ilana itiraz sahibinin itiraz gerekçesi markayı kullandığını ispatlaması gerekmektedir, kullanımın ispatlanmaması halinde ilana itiraz tamamen veya kısmen (kullanıma konu olmayan mallar – hizmetler bakımından) reddedilmektedir. Taslak Direktif, bu uygulamanın tüm üye ülkeler bakımından kabul edilmesini zorunlu hale getirmekte ve dolayısıyla, CTM başvurusu sahiplerinin lehine, markayı her tür mal / hizmet için tescil ettirip kullanmayan tescilli marka sahiplerinin ise aleyhine bir düzenleme öngörmektedir. Benzer içerikte düzenleme madde 48 kapsamında hükümsüzlük için de getirilmiştir.

 

Taslak Direktif, madde 10(1) kapsamında getirilen düzenleme, Avrupa Birliği Adalet Divanının C-561/11 sayılı kararında getirdiği yorumu, Direktife yansıtmakta ve tescilli marka sahiplerine, kendisinden izin almamış tüm üçüncü kişilerin, kendi markasıyla karıştırılma olasılığına yol açabilecek işaretleri ticaret sırasında kullanımını engelleme hakkı vermektedir, hükmün getirdiği yenilik, bu hakkın kullanımının üçüncü kişilerin önceki haklarına halel getirmeyeceğini açık olarak belirtmesidir. Konu hakkında detaylı bilgi için, C-561/11 sayılı karar hakkında önceden yayınladığım http://wp.me/s43tJx-473 yazısının incelenmesi yerinde olacaktır.  

 

Taslak Direktif, madde 10(3)(d) uyarınca, tescilli marka sahibine işaretin, ticari isim veya firma ismi olarak veya ticari isim veya firma isminin parçası olarak kullanımını yasaklama hakkı verilmektedir. Aynı maddenin (f) paragrafı uyarınca, tescilli marka sahibine, işaretin 2006/114 sayılı direktife aykırı biçimde karşılaştırmalı reklamlarda kullanımını yasaklama hakkı da tanınmaktadır. Bu iki yeniliğin tescilli marka sahibinin üçüncü kişilere karşı kullanabileceği hakların kapsamını genişlettiği şüphesizdir.

 

Taslak Direktif madde 10(4) uyarınca, ithalatçının ticari amaçlarla hareket etmemesine rağmen, malı gönderenin ticari amaçlarla hareket ettiği hallerde, tescilli marka sahibi, malların ithalatını engelleme hakkına sahip olacaktır.

 

Taslak Direktif madde 10(5), Avrupa Birliği Adalet Divanının C-495/09 sayılı Philips-Nokia kararı sonrası endişelenen marka sahiplerinin sıkıntılarını gideren ve marka sahiplerinin kullanımı yasaklama hakkının kapsamını, serbest dolaşıma açılmamış transit mallar bakımından da güçlendiren bir düzenleme getirmiştir. Avrupa Birliği Adalet Divanının C-495/09 sayılı Philips-Nokia kararı hakkında yazdığım yazıya http://wp.me/p43tJx-4p adresinden erişilerek, kararın incelenmesi ve sorunun anlaşılması mümkündür.

 

Taslak Direktif madde 11 uyarınca, mallar üzerinde veya hizmetler için kullanılacak dış görünümün (get-up), ambalajın veya diğer unsurların, marka sahibinin haklarına tecavüz oluşturacağı kanaatine varılması halinde, marka sahibine dış görünümün (get-up), ambalajın veya diğer unsurların kullanımını yasaklama hakkı verilmektedir. Bu yolla, mallara uygulanmaları halinde tecavüz oluşturacakları açık olan, etiket, vb. araçların ele geçirilmeleri halindeki hukuki durum belirlilik kazanmıştır.

 

Taslak Direktif madde 14 kapsamında önerilen düzenleme, tescilli markadan kaynaklanan hakların kapsamındaki istisnayı netleştirmektedir. Direktif, önceden üçüncü kişinin kendi adının kullanımının engellenemeyeceği hükmünü içerirken, Taslak Direktif, üçüncü kişinin kendi şahsi adının kullanımının engellenemeyeceği hükmünü getirerek, düzenlemeyi bireylere ait kişisel isimlerle sınırlı hale getirmektedir. Ayrıca, madde eklenen yeni bir fıkra kapsamında, özellikle hangi tür kullanımın ticaret alanında dürüst kullanım sayılmayacağı açıklığa kavuşturulmuştur. Buna göre, üçüncü kişi ile marka sahibi arasında ticari bağlantı olduğu izlenimini doğuran veya haklı nedenler olmaksızın, tescilli markanın ayırt edici karakterinden veya ününden haksız avantaj sağlayan veya tescilli markanın ayırt edici karakterine veya ününe zarar veren üçüncü kişi kullanımları dürüst kullanım sayılmayacaktır.

 

Direktifin mevcut halinde yer almayan, devir, rehin, haciz, tasfiye gibi durumlara Taslak Direktifte kısa maddeler halinde yer verilmiş ve markaların bu tür işlemlere konu olabileceği belirtilmiştir.

 

Mevcut Direktif kapsamında detaylı biçimde düzenlenmemiş “kolektif markalar” hakkında Taslak Direktif kapsamında oldukça detaylı hükümler getirilmiştir.

 

“IP Translator” kararı sonrası AB üyesi ülkeler bakımından öncelikli sorun haline gelen ve çözülmesi için büyük çaba sarf edilen, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları konusunda ve malların ve hizmetlerin sınıflandırılması alanında Taslak Direktif madde 40 kapsamında detaylı düzenlemeler getirilmiştir. Düzenlemeye göre, başvuru sahipleri, mal ve hizmet listelerini, yetkili otoriteler ve tacirlerce yeterli kesinlik ve açıklıkta anlaşılabilecek terimleri kullanarak hazırlayacaktır, bu terimler seçilirken açık ve kesin olmaları koşuluyla Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kullanılması mümkündür, ayrıca genel ifadelerin kapsamı kullanılan ifadenin kelime anlamının kapsamıyla sınırlı olacak, kullanılan genel ifade kapsamına girmeyen malların veya hizmetlerin kapsandığı kabul edilmeyecektir (konu hakkında daha detaylı bilgi ve açıklama bloğumda “IP Translator” kararı ile ilgili olarak yazdığım önceki 7 adet yazı incelenerek edinilebilir). Taslak hükümde, sınıflandırmanın yalnızca idari amaçlara hizmet ettiği, malların veya hizmetlerin sadece aynı sınıfta yer almaları nedeniyle benzer veya sadece farklı sınıflarda yer almaları nedeniyle benzemez olarak kabul edilemeyecekleri açık olarak belirtilmiştir. Taslak Tüzükte getirilen paralel düzenleme, “IP Translator” kararının verildiği 22/06/2012 tarihinden önce, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak başvurusu yapılmış CTM başvurularının sahiplerine, Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlayacak 4 ay içerisinde, sınıf başlıklarını kullanarak başvuru yaparlarken niyetlerinin sınıf başlığının kelime anlamı dışında kalan Nicé sınıflandırmasının alfabetik listesine dahil olan malları veya hizmetleri de kapsamak olduğunu belirtme hakkı sağlayacaktır. Taslak Tüzük maddesinin bu haliyle kabul edilmesi halinde, yukarıdaki düzenlemede öngörülen 4 aylık süre içerisinde, marka sahipleri, sınıf başlığı kullanarak başvuru yaparken mal veya hizmet listesi kapsamına girdiği niyetiyle başvuruyu gerçekleştirdikleri, sınıf başlığının kelime anlamı dışında kalan malları veya hizmetleri açık olarak OHIM’e sunacaktır. OHIM de sicilinde bu taleplere uygun olarak gerekli kaydı yapacaktır. Belirtilen süre içerisinde, bu yönde bir talebin sunulmaması halinde, sınıf başlığının kelime anlamı kapsamına giren malları veya hizmetleri kapsadığı kabul edilecektir.

 

Taslak Direktif madde 42, başvurunun mutlak ret nedenlerine aykırılık nedeniyle reddedilmesi için üçüncü kişi görüşü prosedürünü tüm üye ülkeler bakımından uygulanacak bir prosedür olarak belirtmiştir.

 

Taslak Direktif madde 44 kapsamında getirilen düzenleme, marka başvurusu ücretlerinin bir sınıf ve bir sınıftan sonraki her ek sınıf için ek ücret şeklinde olacağını öngörmektedir. Dolayısıyla, OHIM başta olmak üzere, bazı AB üyesi ülke ofisleri tarafından sürdürülen üç sınıf için sabit ücret, üç sınıftan fazla olan sınıflar başına ek sınıf ücreti uygulaması, Taslak Direktife göre terk edilecektir.

 

Taslak Direktif madde 45, tescil Ofisi nezdinde etkin ve süratli ilana itiraz prosedürlerini, tüm üye ülkeler bakımından zorunlu hale getirmektedir. 

 

Taslak Direktifin 38. ve 39.  maddeleri, marka başvurularına başvuru tarihi verilmesi için sunulması gerekli dokümanları, Singapur Andlaşmasına uygun biçimde, tescil talebi, başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgiler, tescil talebine konu mallar veya hizmetler, tescili talep edilen marka, başvuru ücreti (varsa ek sınıf ücreti) olarak belirlemiştir.  

 

Taslak Direktif madde 43 kapsamında, marka başvurularının veya tescilli markaların sahipleri tarafından Ofise talep üzerine bölünebileceği belirtilmiştir.

 

Taslak Direktif derecesinde detaylı olmamakla birlikte, Taslak Tüzükte öngörülen değişikliklerden de kısaca bahsetmek yerinde olacaktır. Taslak Tüzükte öngörülen değişikliklerin büyük çoğunluğu, Taslak Direktifteki değişikliklerin Tüzüğe yansıması şeklinde olduğundan, yazı kapsamında yalnızca çok önemli değişiklikler başlıklar ve kısa açıklamalar şeklinde sayılacaktır.

 

Taslak Tüzük, kapsamında ilk olarak Topluluk Markası (CTM) tanımı ortadan kaldırılmış ve Avrupa Markası (European trade mark) tanımı getirilmiştir. Benzer şekilde, İç Pazarda Uyum Ofisi (OHIM) yerini “Avrupa Birliği Markalar ve Tasarımlar Ajansı (European Union Trade Marks and Designs Agency)” kurumuna bırakmıştır.

 

Taslak Tüzük çerçevesinde, Avrupa Markası başvurularının ulusal ofisler aracılığıyla yapılması prosedürü ortadan kaldırılmıştır. Aynı şekilde, Avrupa Markası başvuruları için ödenmesi gereken ücretlerin başvuru tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenmesi imkanı ortadan kaldırılmış ve başvuru ile birlikte ödeme yapılması şartı getirilmiştir.

 

Taslak Tüzük madde 40, üçüncü kişi görüşlerinin başvurunun ilanından sonra yapılması gerekliliğini ortadan kaldırmıştır. Dolayısıyla, üçüncü kişi görüşlerinin başvuru tarihinden itibaren gönderilmesi mümkün olacaktır. Üçüncü kişi görüşleri için gönderim süresinin dolduğu tarih ise, ilana itiraz süresinin bittiği tarih veya ilana itiraz yapıldıysa ilana itiraz hakkındaki nihai kararın alınmasından önceki tarihtir.

 

Ayrıca, Taslak direktif kapsamında yapılan ve bu yazı ve bu yazının öncesindeki yazımız çerçevesinde detaylı biçimde açıklanan değişiklikler de Taslak Tüzüğe yansıtılmıştır.

 

Mevcut Direktif 19 maddeyken, Taslak Direktifin 57 maddeden oluşması ve Taslak Tüzükle getirilen çok sayıdaki yeni tanım, işlem ve hüküm, Avrupa Birliği Komisyonunun Taslak Direktif ve Tüzükle öngördüğü değişikliklerin kapsamının genişliği ve etkisi hakkında fikir vermektedir. Bu yazı kapsamında öngörülen değişikliklerden, önemli bulduklarıma veya gözüme ilk çarpanlara yer vermiş olmakla birlikte, ilk bakışta gözden kaçırdığım önemli değişikliklerin de bulunduğu şüphesizdir.

 

Taslak Direktif ve Tüzük öngörülen takvimin sorunsuz işlemesi halinde 2014 ilkbaharında yürürlüğe girecek ve üye ülkelere mevzuatlarını yeni Birlik mevzuatıyla uyumlu hale getirmeleri için muhtemelen 2 yıllık geçiş süreci tanınacaktır. Belirtilen takvim göz önüne alındığında, Türkiye’nin öngörülen değişiklikleri incelemek ve en azından değişikliklerle uyumlu bir taslak hazırlamak için yeterli süresi bulunduğu düşünülmektedir. Takvim olarak, öncelikle taslak AB mevzuat önerilerinin nihai hallerini almalarının ve AB tarafından kabul edilmelerinin beklenmesi daha yerinde bir yaklaşım olacaktır. Bununla birlikte, böylesine kapsamlı değişikliklerin yer aldığı Taslak Direktif ve Tüzüğün kamu kurumları başta olmak üzere ilgili tüm kuruluşlar, vekil birlikleri veya örgütleri ve özel sektör tarafından en kısa sürede dikkatli biçimde incelenmesi, Türk marka sisteminin doğrudan etkilendiği AB mevzuatıyla bağlantısının ortadan kalkmaması bakımından büyük önem arz etmektedir. 

 

Önder Erol Ünsal

Haziran 2013

Avrupa Birliği Adalet Divanı “FCI” Ön Yorum Kararı

Achievement_of_Starkater_-_Olaus_Magnus_1555(Görsel, Olaus Magnus’a ait “Historia de gentibus septentrionalibus” (1555) eseridir.)

Avrupa Birliği Adalet Divanı “FCI” Ön Yorum Kararı – Tescil Zırhı Önceki Markadan Kaynaklanan Hakların Uygulanmasını Engeller mi?

Avrupa Birliği Adalet Divanı, C-561/11 sayılı 21 Şubat 2013 tarihli “FCI” ön yorum kararı ile marka tescilinden doğan hakların kapsamı ile ilgili büyük bir belirsizliği ortadan kaldırmıştır. (Kararın tam metni için: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=134112&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1612807)

Ortadan kaldırılan belirsizlik, aralarında karıştırılma ihtimali bulunduğu kabul edilebilecek iki markanın da Topluluk Markası (CTM) olarak tescilli olması halinde, önceki tarihli CTM’den kaynaklanan münhasır hakların, yani üçüncü kişilerin markayı kullanımını engelleme hakkının, sonraki tarihli CTM hükümsüz kılınmamış olsa da, sonraki tarihli CTM’e karşı öne sürülüp sürülemeyeceği sorusuna ilişkindir.

Adalet Divanının yorumuna geçmeden önce, yoruma konu ihtilafın ana hatlarıyla açıklanması yerinde olacaktır:

“Federation Cynologique Internationale” (bundan sonra “FCI” olarak anılacaktır), aşağıdaki markayı, köpeklerle ilgili olarak ticari ve reklam amaçlı sergilerin düzenlenmesi, köpek bakımı, beslemesi, yetiştirilmesi ile ilgili eğitim hizmetleri, köpek yetiştirme ile ilgili şovların düzenlenmesi hizmetleri, köpeklere ilişkin olarak soy ve kontrol sertifikalarının düzenlenmesi, vb. bazı hizmetler için 2006 yılında CTM olarak tescil ettirmiştir:

fci

“Federation Canina Internacional de Perros de Pura Raza” (bundan sonra “FCIPPR” olarak anılacaktır) firması aşağıda yer verilen markayı; 2005, 2008 yıllarında İspanya’da ulusal marka olarak, 2009 yılında ise OHIM’de CTM olarak tescil ettirmiştir:

fci2

FCIPPR adına tescilli markaların kapsamında, köpek yarışmalarının ve şovlarının düzenlenmesi, köpek yetiştirmeye ilişkin akreditasyon sertifikalarının, diplomaların, kartların düzenlenmesi, vb. bazı hizmetler yer almaktadır.

FCI, FCIPPR adına yapılan CTM başvurusunun ilanına karşı itiraz etmiş, ancak ilana itiraz itiraz ücretinin ödenmemesi nedeniyle reddedilmiştir. FCI, sonraki aşamada FCIPPR adına tescilli CTM’in hükümsüzlüğü için OHIM nezdinde talepte bulunmuştur. Ancak, FCIPPR, taraflar arasında görülmekte olan ve Adalet Divanının işbu kararına konu olan dava nedeniyle OHIM’den hükümsüzlük talebinin incelenmesinin ertelenmesini talep etmiş ve OHIM’de bu talebi kabul etmiştir.

FCI, 2010 yılında, FCIPPR aleyhine, kendi adına önceden tescilli CTM’e tecavüz iddiasıyla dava açmıştır. FCI, aynı dava kapsamında FCIPPR adına İspanya’da tescil edilmiş markaların, kendi adına CTM’le karıştırılma olasılığı nedeniyle hükümsüz kılınmasını da talep etmektedir. 

FCIPPR, bu iddialara karşılık olarak, markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığını öne sürmekte ve karşı argüman olarak, FCI adına tescil edilmiş CTM’in kötü niyetle tescil edildiğini ve kendisi adına önceden tescilli ulusal markayla karıştırılma olasılığı bulunduğunu belirterek, bu markanın hükümsüzlüğünü talep etmektedir.

Davayı gören İspanyol mahkemesi karara ulaşmadan önce işlemleri durdurarak, Adalet Divanına takip eden soruyu yöneltmiş ve ön yorum kararı verilmesini talep etmiştir:

“Bir Topluluk Markasıyla elde edilen münhasır haklara karşı tecavüz işlemlerinde, işaretin üçüncü kişilerce kullanımının engellenmesi hakkı (Topluluk Marka Tüzüğü (CTMR) madde 9(1)), bu işaretle karıştırılma olasılığı bulunan (önceki CTM’le benzer olduğu ve benzer malları ve hizmetleri kapsadığı için) bir işareti kullanan bütün üçüncü taraflara karşı öne sürülebilir mi, veya tersine, önceki CTM’le karıştırılma olasılığı bulunan bir işareti kullanan, ancak söz konusu işareti kendi adına CTM olarak tescil ettirmiş üçüncü kişiler, sonraki tarihli CTM hükümsüz kılınana kadar kullanımın engellenmesi hakkının dışında tutulabilir mi?”

Adalet Divanı ilk olarak ön yorum talebinin kabul edilebilirliğini sorgulayan FCI argümanını incelemiş ve İspanyol mahkemesince görülen davaya ilişkin olarak ön yorum talebinin yapılabileceğine hükmederek, FCI argümanını reddetmiştir.

Adalet Divanı takiben ön yorum talebinin esasını incelemeye değerlendirmeye almıştır. Adalet Divanı, ön yorum talebinin içeriğini aşağıdaki temel soruya indirgemiştir:

“Ulusal mahkeme talebiyle esas olarak, Topluluk Marka Tüzüğü (CTMR) madde 9(1) hükmünün, bir CTM sahibinin kendi markasıyla aynı veya benzer işaretlerin ticaret sırasında diğer tüm üçüncü kişilerce kullanımının engellenmesine imkan sağlayan münhasır haklarının, sonradan tescil edilmiş bir CTM sahibine karşı, sonraki CTM’in hükümsüzlüğü yönelik bir karar olmadan, öne sürülebileceği (veya sürülemeyeceği), yorumuna imkan verip vermediğini sormaktadır.”  

Adalet Divanı, kararın 32-52. paragraflarında ön yorum talebini esasına yönelik olarak değerlendirmiştir. Adalet Divanına göre, CTMR madde 9(1), üçüncü tarafın bir CTM’e sahip olup olmaması esasına göre bir ayrım yapmamaktadır. Bu çerçevede, hüküm, CTM sahibine, kendisinden sahibinden izin almamış tüm tarafların, kendi markasına tecavüz teşkil edebilecek, ticaret sırasındaki kullanımını engellemeye yönelik münhasır haklar sağlamaktadır. CTMR madde 54 kapsamında yapılan düzenleme ise, “CTM sahibi, başka bir CTM’in kullanımına kesintisiz 5 yıl boyunca sessiz kalması halinde, ………., sonraki CTM’in hükümsüzlüğü için talepte bulunma veya bunun kullanımına karşı itiraz etme hakkını kaybeder.” hükmünü içermektedir. Dolayısıyla, önceki CTM’in sahibi, sessiz kalma yoluyla hak kaybının gerçekleşmesine ilişkin süre kısıtı dolmadan, sonraki CTM’in hükümsüzlüğünü talep etme veya kullanımına karşı önceki CTM’den kaynaklanan haklara tecavüz gerekçesiyle tecavüz işlemleri başlatma hakkına sahiptir. Ayrıca, CTMR madde 12’de yer alan marka tescilinden doğan hakların kapsamında istisna içerikli madde kapsamında, CTM’den kaynaklanan münhasır hakların, sonraki tarihli benzer CTM’lerin sahiplerine karşı öne sürülemeyeceği içerikli bir istisna bulunmamaktadır. Bu çerçevede, CTMR madde 9(1)’in yazım biçiminin ve genel yaklaşımının, bir CTM sahibine, sonraki tarihli karıştırılma olasılığına yol açabilecek nitelikteki bir CTM’in sahibinin kullanımını engelleme hakkını verdiği sonucu, ortaya çıkmaktadır. Bu sonuç, sonraki marka sahibinin de madde 9(1) kapsamında münhasır haklara sahip olduğu argümanıyla sorgulanamaz. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından gönderilen görüşte de belirtildiği üzere, CTMR hükümleri, önceki tarihli CTM’in, sonraki tarihli CTM üzerindeki üstünlüğü esasına dayanan, öncelik ilkesi ışığında değerlendirilmelidir.  

CTMR madde 8(1) ve 53(1) hükümleri çerçevesinde, iki marka arasında ihtilaf çıkması durumunda, önceki tarihte tescil edilen CTM’in sonraki tarihte tescil edilen CTM’e göre topluluk korumasını elde ettiğinin kabul edildiği açıktır. Buna ilaveten incelenen ihtilafın taraflarından FCIPPR’ın “Topluluk markalarının tescil prosedürü, bu prosedürün sonunda marka CTM olarak tescil edilirse, CTM sahibine, ancak OHIM nezdinde yapılacak bir hükümsüzlük talebiyle veya marka hakkına tecavüz iddialı karşı davalarla geçerliliği sorgulanabilecek haklar sağlar.” içerikli argümanın da reddedilmesi gereklidir. CTM tescil prosedürünün, tescilden önce esasa ilişkin inceleme içerdiği ve üçüncü kişilere ilana itiraz hakkı verdiği ortadadır. Bununla birlikte, CTMR’da öngörülen güvence hükümlerine (esasa ilişkin inceleme, ilana itiraz) rağmen, önceki tarihli bir CTM’e tecavüz edebilecek sonraki tarihli CTM’lerin tescil edilmesi tamamen tasavvur edilemez bir hal değildir. Bu tip tecavüz halleri, önceki tarihli CTM sahibinin ilana itiraz etmemesi veya ilana itirazın, işbu karara konu ihtilafta olduğu gibi, şekli şartlara uygun olmama gerekçesiyle OHIM tarafından incelenmemesi gibi hallerde ortaya çıkabilir. Daha önceden Topluluk Tasarımlarına ilişkin olarak verilmiş bir Adalet Divanı kararında (C-488/10, 16 Şubat 2012 – Celaya Emparanza y Galdos Internacional) belirtilen temel ilke, Topluluk Markaları bakımından da uygulanabilir niteliktedir. Buna göre, önceki tarihli bir CTM sahibinin, sonraki tarihli bir CTM’in sahibine karşı tecavüz işlemlerini başlatması, OHIM nezdinde sonraki tarihli CTM’in hükümsüzlüğü için talepte bulunulmasını veya topluluk markalarının tescili için mevcut kontrol mekanizmalarını tümüyle amaç dışı (anlamsız – işlevsiz) hale getirmez. Adalet Divanı Hukuk Sözcüsünün işbu davaya ilişkin görüşünün 43. ve 44. paragraflarında belirttiği üzere, önceki tarihli bir CTM’in sahibinin, kendi markasının işlevlerini (tüketicilere ürünlerin kaynağını gösterme) etkileyecek sonraki tarihli bir CTM’in kullanımını engelleyebilmek için, sonraki tarihli CTM’in hükümsüz kılınmasını beklemek zorunda bırakılması, CTMR madde 9(1) uyarınca topluluk markalarına sağlanan korumayı büyük ölçüde zayıflatacaktır.

Yukarıda belirtilen tüm açıklamalar ışığında, Adalet Divanı, İspanyol mahkemesince kendisinden talep edilen ön yorum kararın aşağıda şekilde vermiştir:

“207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü madde 9(1) uyarıca, bir topluluk markası sahibine tanınan, tüm üçüncü kişilerin kendi markasıyla aynı veya benzer işaretleri ticaret sırasındaki kullanımını engelleme hakkı, sonraki tarihli bir topluluk markasının sahibi olan üçüncü kişilere karşı da, sonraki tarihli topluluk markasını öncelikle hükümsüz kılma zorunluluğu olmaksızın, öne sürülebilir.” 

Adalet Divanının yazı boyunca açıklanmaya gayret edilen ön yorum kararı, önceki bir topluluk markasıyla karıştırılma olasılığı bulunmasına rağmen herhangi bir şekilde (ilana itiraz edilmemiş, ilana itiraz şekli nedenle reddedilmiş, vs.) tescil edilmiş topluluk markalarının, öncelikle hükümsüz kılınmaları zorunlu olmaksızın, önceki marka sahibince, kullanımlarının engellenmesini amacıyla işleme konu edilebileceğini, açık olarak ifade etmektedir.

Ön yorum kararının önemi, tescilde öncelik ilkesinin öneminin bir kez altının çizilmesi, önceki tarihli bir markayla karıştırılma olasılığı bulunan sonraki tarihli işaretlerin, tescilli olsalar dahi, önceki tarihli tescilin sahibince başlatılabilecek işlemlere karşı tescilli marka zırhını giyerek, her türlü saldırıyı bertaraf edebilecekleri yaklaşımının ortadan kaldırılmasından kaynaklanmaktadır.

Türkiye uygulamasında kararın yansımasının ne şekilde olacağı ve mahkemelerin bu kararı ne şekilde yorumlayacağı şu an için bilinmemektedir.. Bununla birlikte, kararda belirtilen ilkenin “kazanılmış marka haklarına dayanarak” ilana itirazların reddedilmesi şeklinde ortaya çıkabilen inceleme pratiklerine ilişkin tartışmaya da katkıda bulunabileceği kanaatimce şüphesizdir. 

Önder Erol Ünsal

Şubat 2013

Avrasya Markası mı Geliyor?

eurasian(Görsel http://polit.uz/en/archives/9750adresinden alınmıştır.)

 

Avrupa Birliği benzeri uluslarüstü bir yapı olarak tasarlanan, Avrasya Ekonomik Birliğinin ilk adımı olarak değerlendirilen Avrasya Ekonomik Komisyonu (Eurasian Economic Commission), bilindiği üzere, Rusya, Kazakistan ve Belarus devletleri tarafından 1 Ocak 2012 tarihinde oluşturulmuştur. Bahsedilen ülkeler arasında gümrük birliği ve sonrasında ortak ekonomik pazar hedeflerine varmak için oluşturulan Avrasya Ekonomik Komisyonu (AEK)’nun ilk çalışmalarından birisi “Tek Ekonomik Alanda Sınırları Dahilinde Ticari Markalar, Hizmet Markaları ve Menşe İşaretleri Hakkında Andlaşma (Agreement on Trademarks, Service Marks and Appellations of Origin in the Territory of the Single Economic Space (SES))” taslağının hazırlanması olmuştur.

 

http://www.petosevic.com/resources/news/2013/01/001071 internet adresinde yayınlanan habere göre andlaşma yukarıda sayılan ülkelerce onaylanmanın ardından yürürlüğe girecektir. Taslak anlaşma; Rusya, Kazakistan ve Belarus arasında 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren “Fikri Mülkiyet Hakları Koruması Alanında Birleştirilmiş Uygulama İlkeleri Anlaşması”nda öngörülen uyumlu fikri mülkiyet hakları uygulamalarının daha üst düzeyde harmonizasyonunu amaçlamaktadır.

 

Andlaşmanın bir diğer amacı, ulusal marka haklarıyla birlikte var olacak “TEK markası”nın (TEK kısaltması Tek Ekonomik Alan yerine kullanılmıştır.) oluşturulmasıdır. “TEK markası”nın Avrupa Birliği sınırları çerçevesinde marka hakkı sağlayan Topluluk Markası (CTM) benzeri bir marka olarak düşünülmesi yerinde olacaktır.    

 

Taslak andlaşmanın 12. maddesine göre “TEK markaları” ayrı bir sicile kaydedilecektir. Andlaşma kapsamında OHIM (Topluluk Marka Ofisi) benzeri ayrı bir marka ofisinin kurulması öngörülmemiştir. Bu çerçevede, “TEK markaları”nın tescil işlemleri Rusya, Kazakistan ve Belarus ulusal marka ofislerince yürütülecektir. Taslak andlaşmanın 4. maddesine göre TEK üyesi ülkelerden herhangi birisinin ulusal ofisi nezdinde yapılabilecektir. Başvuruların ulusal yönetmeliklerce tanınan yerel dillerden herhangi birisinde yapılması mümkün olacaktır, bununla birlikte Rusça tercümenin her başvuru için sağlanması zorunludur. Başvuru sahibi ile ofis arasındaki yazışmalar ise her zaman Rusça olacaktır. “TEK markaları” için öngörülen koruma süresi 10 yıldır ve koruma şartları ile kurallarını içeren bir yönetmelik yürürlüğe sokulacaktır (taslak yönetmelik de yayınlamış durumdadır).

 

Andlaşma kapsamında sağlanacak haklarla ilgili anlaşmazlıklar, ulusal mahkemelerce veya ulusal mevzuat ve uluslararası andlaşmalarda öngörülecek diğer yetkili otoritelerce çözülecektir.

 

Avrupa Birliği bölgesinde geçerli CTM’le doruk noktasını yaşayan (önceki tarihli benzer bir sistem olarak Benelüks marka sistemi gösterilebilir), bölgesel tescil sistemlerinin yeni halkasını anlaşıldığı kadarıyla gelecek yıllarda “TEK Markası” sistemi oluşturacaktır. Türkiye’nin yanıbaşında işler hale gelen (veya gelecek) bölgesel tescil sistemleri kapsamında tescil edilen markalar, Türkiye bu sistemlere üye olmadığı sürece ülkemiz bakımından etki doğurmayacaktır. Avrupa Birliği veya yakın dönemde işlevsel hale geleceği varsayılan Avrasya Ekonomik Birliği veya ileride ortak ekonomik alana dönüşmesini beklenebilecek Şanghay İşbirliği Örgütü gibi birliklere üyelik durumunda Türkiye bakımından da bölgesel marka tescilleri etkili hale gelecektir.

 

Önder Erol Ünsal

Şubat 2013