Etiket: topluluk markası

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Haberler ve Gündem

Avrupa Birliği Marka Mevzuatı Değişiyor – Taslak Direktif ve Taslak Tüzük’le Getirilen Yeni Düzen

eulegislative

 

Anayasa Mahkemesi’nin 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini, anayasaya aykırılık gerekçesiyle birbiri ardına iptal etmesi, ülkemizde yeni bir marka mevzuatı hazırlanması veya mevcut KHK’yı kanuna çevirme gerekliliği tartışmalarını alevlendirmiştir. Ülkemizde marka mevzuatının güncelleştirilmesi tartışmaları, belirtilen nedenle gündeme gelmiş olmakla birlikte, Avrupa Birliği’nde aynı tartışmalar farklı bir nedenle uzun süredir gündemdedir.

IPR Gezgini’nin dikkatli takipçileri, Avrupa Birliği Marka Mevzuatı’nın güncelleştirilmesi çalışmalarıyla ilgili olarak Aralık 2013’te sitede yayınladığım iki yazıyı hatırlayacaktır:

  1. Avrupa Birliği Marka Rejimi Değişiyor mu? http://iprgezgini.org/2013/12/19/avrupa-birligi-marka-rejimi-degisiyor-mu/
  2. Avrupa Birliği Marka Rejimi Değişiyor mu? Avrupa Birliği Komisyonu’nun Taslak Direktif ve Tüzük Metinleri ve Değerlendirmesi (2) http://iprgezgini.org/2013/12/19/avrupa-birligi-marka-rejimi-degisiyor-mu-avrupa-birligi-komisyonunun-taslak-direktif-ve-tuzuk-metinleri-ve-degerlendirmesi-2/

Yukarıda bağlantılarına yer verilen iki yazıda belirtildiği üzere, Avrupa Birliği (AB) uzun süredir marka mevzuatını güncelleştirme çalışmalarını sürdürmektedir. Bu yazı kapsamında, AB Marka Reformu olarak da anılan mevzuat güncelleme çalışmalarından, çalışmalarda gelinen aşamadan ve öngörülen önemli değişikliklerden bahsedilecek ve okuyucularımızın konu hakkında özet biçimde de olsa bilgilenmesi sağlanmaya çalışılacaktır.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin marka mevzuatlarında yer alması zorunlu hususlar 2008/95 (eski 89/104) sayılı Direktif kapsamında düzenlenmiştir.

Topluluk Markası (CTM) sistemi ve OHIM marka incelemesine ilişkin hususlar ise 207/2009 (eski 40/94) sayılı Tüzük kapsamında yer almaktadır.

2008/95 (eski 89/104) sayılı Direktif ve 207/2009 (eski 40/94) sayılı Tüzük’le getirilen düzen 20 yılı aşkın süredir uygulama alanı bulmuştur ve geçen bu süre içerisinde her iki düzenlemenin eksik, aksayan veya güncellenmesi gereken yönleri anahatlarıyla ortaya çıkmıştır.

Mevcut iki düzenlemenin aksayan yönlerinin tespit edilmesi, AB marka mevzuatının Adalet Divanı kararları da dikkate alınarak güncellenmesi ve piyasa ihtiyaçlarına daha uygun hale getirilmesi amacıyla hazırlıklar yapılmıştır. Çalışmanın ana iskeleti Max Planck Enstitüsü tarafından 2009 – 2011 yılları arasında hazırlanan bir rapordur. OHIM, ulusal ofisler ve ilgili tüm taraflarla işbirliği içerisinde hazırlanan çalışma AB Marka Mevzuatının geleceğine yön verecektir.

2013 yılı içinde kamuoyunun bilgisine sunulan ilk taslaklar geçen iki yıllık süre içerisinde birçok değişiklik geçirmiş ve Haziran 2015’te taslaklar son halini almıştır.

Taslak Direktif’in son halinin:

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9547-2015-ADD-2/en/pdf bağlantısından,

Taslak Tüzüğün son halinin ise:

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9547-2015-ADD-1/en/pdf bağlantısından,

görülmesi mümkündür.

Her iki metin çok sayıda değişiklik içerdiğinden, bu yazı kapsamında Taslak Direktif’le getirilen önemli değişikliklere yer verilecek, Taslak Tüzük inceleme konusu yapılmayacaktır.

Okuyucularımızın her iki metnin de halen “Taslak” olduğunu dikkate alması ve bu yazının taslak metinlerin içeriğinin özetlenmesi amaçlı olduğunu unutmaması önemlidir. Buna ilaveten, yazı kapsamındaki değerlendirmelerin resmi bir çeviriye dayanmadığı, yazının bu satırlarının yazarının kendi yaptığı çeviriler esas alınarak hazırlanmış olduğu da dikkate alınmalıdır.

Taslak Direktifle getirilen önemli değişiklikler, aşağıda maddeler halinde sunulmaktadır:

  • Marka Tanımı

Taslak Direktif, marka tanımında yer alan “grafik gösterim” zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır.

Direktif’in bu haliyle yürürlüğe girmesi durumunda, grafik gösterimin sunulması marka olmanın şartlarından birisi olmaktan çıkacaktır. Bu durum geleneksel olmayan marka türlerinden bazılarının tesciline yönelik önemli zorluklardan birisini bertaraf edecektir.

Taslak hükümde, marka tanımı aşağıdaki şekli almaktadır:

“Bir marka, işaretin aşağıda sayılan şartları yerine getirmesi koşuluyla, kişisel isimleri dahil kelimeler, şekiller, sayılar, renkler, malların veya ambalajlarının şekilleri veya sesler başta olmak üzere her tür işaretten oluşabilir:

a- İşaretin, bir işletmenin mallarının veya hizmetlerinin diğer işletmelerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması.

b- İşaretin, yetkili makamların veya kamunun, marka sahibine sağlanan korumanın kesin konusunu anlamalarını sağlayabilecek şekilde sunulmuş olması.”

  • Mutlak Ret Nedenleri

Mutlak ret nedenlerini düzenleyen maddeye eklenen (i),(j),(k) ve (l) bentleri ile tescilli coğrafi işaretler, koruma altındaki geleneksel ürün isimleri, geleneksel şarapçılık terimleri ve tescilli bitki çeşidi isminden oluşan markaların tüm üye ülkelerce reddedileceği hükme bağlanmıştır.

Bu yolla, tescilli coğrafi işaretlere, bitki çeşidi isimlerine ve koruma altındaki geleneksel ürün isimlerine, geleneksel şarapçılık terimlerine daha etkin bir koruma sağlanacaktır.

  • Kötü Niyetle Tescil Edilen Markalar

Taslak Direktif Madde 4(3) kapsamında mutlak ret nedenleri ile ilgili olarak takip eden düzenlemeye yer verilmiştir:

“(3) Marka başvurusu, başvuru sahibi tarafından kötü niyetle yapılmış ise marka hükümsüz kılınmaya tabi olacaktır. Her üye ülke bu tip bir markanın tescil edilemeyeceği yönünde düzenleme de yapabilir.”

Taslak Direktif’e eklenen bu madde, önceki Direktif’te “may” kalıbı ile birlikte kullanılan, yani üye ülkelerin takdirine bırakılmış, kötü niyetli başvuru durumundaki hükümsüzlük halini, “shall” kalıbına, yani tüm üye ülkeler bakımından zorunlu bir hükümsüzlük nedeni haline getirmiştir.

  • İlana İtiraz Prosedürleri

Taslak Direktif’in, ilana itiraz konusunu düzenleyen 45. maddesinin 3. paragrafı kapsamında, ilana itiraz işlemleri sırasında, tarafların birlikte talepte bulunmaları halinde, taraflara sulh yoluyla uzlaşmaları için minimum 2 aylık süre verilmesi zorunluluğu hükme bağlanmıştır.

Buna ilaveten, ofisler nezdinde, etkin ve hızlı bir ilana itiraz prosedürü sağlamak tüm üye ülkeler bakımından zorunlu hale getirilmiştir.

OHIM uygulamasında ilana itiraz halinde, başvuru sahibinin tescil süresinin üzerinden 5 yıl geçmiş itiraz gerekçesi markaların kullanılmadığını öne sürerek itirazın reddedilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır. İlana itiraz sahipleri bu tip durumlarda, itiraz gerekçesi markalarının kullanıldığını ispatlayamazsa itiraz reddedilmektedir.

Taslak Direktif’in 46. maddesi, ilana itiraz gerekçesi markaların Topluluk Markası olması halinde, bu uygulamayı tüm üye ülkeler bakımından zorunlu hale getirmektedir.

  • Ofislere Tescilli Markaları İdari Yollarla Hükümsüz Kılma Yetkisi Verilmesi

Taslak Direktif’in 47. maddesi ile tüm üye ülkelere, tescilli markaların ofis nezdinde hükümsüzlük veya iptalini sağlayacak idari prosedürler oluşturulması zorunluluğu getirilmektedir.

Bu yolla, tescilli markaların hükümsüzlük veya iptalinin sadece mahkemeler nezdinde uzun ve pahalı yollarla gerçekleştirilmesinin önüne geçilecek ve ofisler nezdinde daha hızlı, basit, ucuz ve etkili prosedürler oluşturulacaktır.

  • Marka Sahibinin Engelleyebileceği Kullanım Biçimleri

Bu hükme (yeni taslak Madde 10(3)(d)) eklenen bir bentle, “tescilli işareti ticaret unvanı veya şirket ismi veya bunların parçası olarak kullanmamın marka sahibince engellenebileceği” hükmü getirilmek istenmektedir.

Aynı maddeye eklenen (f) bendi ile “tescilli işareti, karşılaştırmalı reklamda Direktif 2006/114’e aykırı biçimde kullanma halinin marka sahibince engellenebileceği” hükmü getirilmektedir.

Taslak Direktif madde 10(5), Avrupa Birliği Adalet Divanının C-495/09 sayılı Philips-Nokia kararı sonrası endişelenen marka sahiplerinin sıkıntılarını gideren ve marka sahiplerinin kullanımı yasaklama hakkının kapsamını, serbest dolaşıma açılmamış transit mallar bakımından da güçlendiren bir düzenleme getirmiştir.

Avrupa Birliği Adalet Divanı, C-561/11 sayılı 21 Şubat 2013 tarihli “FCI” ön yorum kararı: “207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü madde 9(1) uyarıca, bir topluluk markası sahibine tanınan, tüm üçüncü kişilerin kendi markasıyla aynı veya benzer işaretleri ticaret sırasındaki kullanımını engelleme hakkı, sonraki tarihli bir topluluk markasının sahibi olan üçüncü kişilere karşı da, sonraki tarihli topluluk markasını öncelikle hükümsüz kılma zorunluluğu olmaksızın, öne sürülebilir.”

Bu karar marka sahiplerini çok memnun etmemiş olsa gerek, Taslak Direktif’e takip eden madde eklenmiştir:

“Marka sahiplerinin, tescilli markanın başvuru veya rüçhan tarihinden önceden elde edilmiş haklarına halel getirmeksizin, aşağıdaki durumlarda tescilli marka sahipleri, kendisinden izin almayan üçüncü kişilerin mallara veya hizmetlere işaretleri ilişkin kullanımlarını engellemeye yetkili olacaktır: ….. (Without prejudice to the rights of proprietors acquired before the filing date or the priority date of the registered trade mark, the proprietor of a registered trade mark shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade any sign in relation to goods or services where: ….)”

  • Ambalaj veya Diğer Araçların Kullanımıyla ilgili olarak Hazırlık Fiilerini Yasaklama Hakkı

Taslak Direktif madde 11 uyarınca, mallar üzerinde veya hizmetler için kullanılacak ambalajın, etiketlerin, güvenlik amaçlı veya orijinallik gösteren özellik veya cihazların, tescilli marka sahibinin haklarına tecavüz oluşturacağı riskinin ortaya çıkması halinde, tescilli marka sahibine bu tip unsurlar üzerinde markanın kullanılmasını yasaklama hakkı verilmektedir. Bu yolla, mallara uygulanmaları halinde tecavüz oluşturacakları açık olan, etiket, vb. araçların ele geçirilmeleri halindeki, yani tecavüz hazırlığı aşamasındaki hukuki durum belirlilik kazanacaktır.

  • Yeni Düzenlemeler

Direktif’in mevcut halinde yer almayan, devir, rehin, haciz, tasfiye gibi durumlara Taslak Direktifte kısa maddeler halinde yer verilmiş ve markaların bu tür işlemlere konu olabileceği belirtilmiştir.

Mevcut Direktif kapsamında detaylı biçimde düzenlenmemiş “kolektif markalar” hakkında Taslak Direktif kapsamında oldukça detaylı hükümler getirilmiştir.

  • Sınıflandırma

“IP Translator” kararı sonrası AB üyesi ülkeler bakımından öncelikli sorun haline gelen ve çözülmesi için büyük çaba sarf edilen, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları konusunda ve malların ve hizmetlerin sınıflandırılması alanında Taslak Direktif madde 40 kapsamında detaylı düzenlemeler getirilmiştir.

Düzenlemeye göre, başvuru sahipleri, mal ve hizmet listelerini, yetkili otoriteler ve tacirlerce yeterli kesinlik ve açıklıkta anlaşılabilecek terimleri kullanarak hazırlayacaktır, bu terimler seçilirken açık ve kesin olmaları koşuluyla Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kullanılması mümkündür, ayrıca sınıf başlığının kapsamı kullanılan ifadenin kelime anlamının kapsamıyla sınırlı olacak, ifadenin kelime anlamı kapsamına girmeyen malların veya hizmetlerin, sınıf başlığınca kapsandığı kabul edilmeyecektir.

Taslak hükümde, sınıflandırmanın yalnızca idari amaçlara hizmet ettiği, malların veya hizmetlerin sadece aynı sınıfta yer almaları nedeniyle benzer veya sadece farklı sınıflarda yer almaları nedeniyle benzemez olarak kabul edilemeyecekleri açık olarak belirtilmiştir.

Bu noktada, bir an için Taslak Tüzük’le getirilen paralel düzenlemeden bahsedilecektir:

Taslak Tüzük madde 28’e göre; “IP Translator” kararının verildiği 22/06/2012 tarihinden önce, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak başvurusu yapılmış CTM başvurularının sahiplerine, Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlayacak 6 ay içerisinde, sınıf başlıklarını kullanarak başvuru yaparlarken niyetlerinin sınıf başlığının kelime anlamı dışında kalan Nicé sınıflandırmasının alfabetik listesine dahil olan malları veya hizmetleri de kapsamak olduğunu belirtme hakkı sağlayacaktır. Taslak Tüzük maddesinin bu haliyle kabul edilmesi halinde, yukarıdaki düzenlemede öngörülen 6 aylık süre içerisinde, marka sahipleri, sınıf başlığı kullanarak başvuru yaparken mal veya hizmet listesi kapsamına girdiği niyetiyle başvuruyu gerçekleştirdikleri, ancak sınıf başlığının kelime anlamı dışında kalan malları veya hizmetleri açık olarak OHIM’e sunacaktır. OHIM de sicilinde bu taleplere uygun olarak gerekli kaydı yapacaktır. Belirtilen süre içerisinde, bu yönde bir talebin sunulmaması halinde, sınıf başlığının yalnızca kelime anlamı kapsamına giren malları veya hizmetleri kapsadığı kabul edilecektir.

  • Taslak Tüzük

Taslak Direktif’le birlikte, Topluluk Markası Sistemi’ni ve OHIM inceleme prosedürlerini yenileyen Taslak Birlik Markası Tüzüğü de hazırlanmıştır.

Bu yazı kapsamında Taslak Tüzük’le getirilen değişiklikler açıklanmayacaktır, konuyu derinlemesine incelemek isteyen okuyucularımızın http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9547-2015-ADD-1/en/pdf bağlantısından, taslağı detaylarıyla incelemeleri mümkündür.

Bununla birlikte, bir fikir verilmesi bakımından,Taslak Tüzük kapsamında OHIM’in ismi başta olmak üzere, topluluk markası sisteminin birçok yapıtaşının değiştiği belirtilmelidir.

OHIM’in yeni adı, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi olacak, Topluluk Markası ismi bundan Avrupa Birliği Markası olarak değişecektir.

http://www.worldtrademarkreview.com/blog/Detail.aspx?g=049c8597-eed3-43b8-a6aa-2a62ada56c4c bağlantısından erişilebilecek bir habere göre, AB Marka Reformu çalışmalarının koordinasyonunu sağlayan AB Parlamentosu üyesi Cecilia Wikström, Hamburg’ta düzenlenen ECTA konferansında yaptığı konuşmada, bu aşamadan sonra metinlerin 24 resmi AB dilinde aynı olduklarının kontrolüne yönelik teknik çalışmalar yapılacağını, taslakların kabulüne ilişkin yasama çalışmalarının bu yıl sonbahar ortalarında tamamlanmasını beklediğini ifade etmiştir. Wikström’e göre, uygulamada üye ülkelerin uyumlu hale gelmesi ise birkaç yıl alacaktır. Bununla birlikte, Wikström, reformun, özellikle üye ülke sistemlerinin uyumlu hale getirilmesine yönelik olarak umduğu kadar iddialı olmadığını da belirtmiştir.

Muhtelemen Wikström’ün kastettiği en önemli eksiklik, taslak Direktif’in ilk halinde yer alan, ancak nihai taslaktan çıkartılan “resen inceleme” başlıklı 41. maddedir. Taslaktan çıkartılan düzenleme takip eden hükmü içermekteydi:

“(Birlik üyesi ülke) Ofisler(i), resen yaptıkları incelemeyi, markanın madde 4’te düzenlenmiş mutlak ret nedenlerine uygunluğu hususuyla sınırlandıracaktır.”

Bu madde Taslak Direktif’ten çıkartılmamış olsaydı, önceki markalarla aynılık veya benzerlik halinde ortaya çıkacak ret kararlarının Ofisler tarafından resen verilemeyeceği, yani tüm AB üyesi ülke marka ofislerinin, tıpkı OHIM gibi, resen incelemelerini mutlak ret nedenleri ile sınırlı tutacağı, nispi ret nedenlerini, yani önceki markalarla aynılık veya benzerlikten kaynaklanacak ret nedenlerini ise resen inceleyemeyeceği sonucu ortaya çıkacaktı. Anlaşılan o ki, resen benzerlik incelemesi yapmaya devam eden, yani bizdeki 7/1-(b) bendinin muadiline mevzuatlarında yer veren AB üyesi ülke ofisleri, sistemlerini bu aşamada istenilen yönde değiştirmek istememişler ve 41. madde taslaktan çıkartılmış.

Yazımın sonucuna yaklaşırken altını çizmek istediğim nokta; 28 üye ülke, AB kurumları, AB bürokrasisi, çelişen üye ülke çıkarları, daha kozmopolit bir yapı, daha gelişmiş bir sanayi ve daha çeşitli çıkar grupları içeren Avrupa Birliği’nde yeni bir mevzuat oluşturulması ve köklü değişiklikler yapılması mümkünken, ülkemizde eskidiği apaçık ortada olan, Anayasa Mahkemesi tarafından hükümleri birer birer iptal edilen, geçen yirmi yılda boyunca kanunlaşması sağlanamamış ve Kanun Hükmünde Kararnamelerle işleyen sınai mülkiyet sisteminin güncellenmesi için, hak sahiplerinden ve alan profesyonellerinden (vekiller, akademi) yeteri derecede yüksek sesin duyulmuyor olmasıdır.

Yukarıdaki tespitin ardından, yazımı takip eden sonuç ve önerilerle sonlandırmak istiyorum:

  • Avrupa Birliği marka mevzuatının ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesinin zamanı gelmiştir. Güncelleme çalışmaları; AB komisyonu, akademi, iş çevreleri, profesyonel sivil toplum örgütleri, idare ve yargıyı bir araya getiren platformlar çerçevesinde uzun soluklu bir çaba olarak sürdürülmüş, bunun sonucunda ayrıntıları yukarıda verilen Taslak Direktif ve Tüzük ortaya çıkmıştır. 28 üye ülke, AB kurumları, AB bürokrasisi, çelişen üye ülke çıkarları, oldukça kozmopolit bir yapı, gelişmiş bir sanayi ve çok çeşitli çıkar gruplarının varlığında ortaya çıkan AB Marka Reformu taslağı bir başarıdır ve örnek bir çalışma olarak kabul edilmelidir.
  • 24 Haziran 1995 tarihli 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname oluşturulurken, o dönemdeki AB Direktifi ve Topluluk Marka Tüzüğü model olarak alınmış olsa da, eski kanundan gelen kavramlar (ayırt edilemeyecek derecede benzerlik, esas unsur, vb.) yeni mevzuata eklenerek ve model mevzuatta yer almayan prosedürler oluşturularak (tanınmış marka listesi, Türk koruma listesi), yeni mevzuatın genetiği ile oynanmıştır. Şu anda tartışılan ve sistemi aksatan unsurların çoğunluğu mehaz mevzuatta yer almadığı halde, 556 sayılı KHK’ya eklenen hükümlerdir.
  • Mehaz Avrupa Birliği mevzuatı güncellenirken, Türkiye’nin ihtiyacı da farklı değildir. Hele ki Anayasa Mahkemesi’nin, mülkiyet haklarının kanun hükmünde kararname ile düzenlenemeyeceği gerekçesi ile marka mevzuatı hükümlerini peşpeşe iptal ettiği içinde bulunduğumuz günlerde, mevzuatın güncellenmesi gerekliliği kaçınılmazdır. Kanaatimizce, AB mevzuat değişikliklerinin ana rotası takip edilerek, Taslak Direktif’e uygun olarak hazırlanmış ve Türkiye’nin ihtiyaçlarının gözetildiği bir çalışma esasında, marka mevzuatımız güncellenmeli, en azından kanun haline getirilmelidir. Mevcut mevzuat yenilenmediği sürece uygulamaya ilişkin sorunların artarak devam etmesi kanaatimizce kaçınılmazdır.

Önder Erol Ünsal

Haziran 2015

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Haberler ve Gündem, Marka Mutlak Ret Nedenleri

OHIM Marka İnceleme Kılavuzu Güncelleniyor

OHIM-GUidelines-on-the-practice-of-the-OHIM1

İç Pazarda Harmonizasyon Ofisi (bundan sonra OHIM olarak anılacaktır), topluluk markası tescil işlemlerini yürütürken oldukça kapsamlı bir inceleme kılavuzu çerçevesinde işlemlerini yürütmektedir.  İnceleme kılavuzları belirli aralıklarda güncellenmekte ve Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın getirdiği yeni ve ek yorumlar göz önüne alınarak, OHIM inceleme pratikleri değiştirilmektedir.

OHIM inceleme kılavuzunda yapılacak en son düzenleme 1 Şubat 2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu konudaki bilgilendirme OHIM’in aylık haber online bülteni olan “Alicante News”in Aralık 2013 sayısında yapılmıştır (bkz. https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/alicante_news/alicantenewsdecember2013_en.pdf).

Bu yazı kapsamında OHIM marka inceleme kılavuzunda yapılacak değişikliklerin mutlak ret nedenleri ile ilgili kısmı, Alicante News içeriğinde yapılan açıklamalar ekseninde özetlenecek ve bilginize sunulacaktır.

İnceleme kılavuzunun mutlak ret nedenleri ile ilgili kısmında yapılacak değişikliklerin temel başlıkları; renk adlarından oluşan markalar, tek harften oluşan markalar, kısaltmalar, sloganlar, ünlü kitapların isimleri, ayırt edici olmayan şekilleri içeren markalar, asli değer katan şekiller, olarak özetlenebilir. Belirtilen konulardaki yeni OHIM değerlendirmesi aşağıdaki içerikte olacaktır:

Renk adlarından oluşan markalar: OHIM’in önceki uygulamasında renk adlarından oluşan marka başvuruları, başvurunun mal listesinde boyaların veya benzer nitelikte renklendiricilerin yer alması durumunda reddediliyordu. Güncellenmiş kılavuza göre, bu tip markaların değerlendirmesinde, ret kararları yalnızca boyalar veya renklendiricilerle sınırlı kalmayacak, renk adından oluşan bir başvuru, ilgili renk adının, mal listesinde yer alan bir malın özelliğini bildirir biçimde algılanması halinde, ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle reddedilecektir. Bu konuda, Alicante News’te verieln örnekler, peynirler için “blue (mavi)” ve çay için “green (yeşil)” markalarının reddedileceği yönündedir. Bir diğer deyişle, bu tip markaların tanımlayıcı olarak kabul edilmesi için, başvurunun “Yeşil Çay” şeklinde olması gibi bir zorunluluk aramayacak, sadece “Yeşil” ibaresinden oluşan bir başvuru, “çay” malı için ayırt edici nitelikten yoksun ve tanımlayıcı bir ibare olarak değerlendirilecektir.

Tek harften oluşan markalar: OHIM’in önceki uygulaması, standart karakterlerle yazılı ve grafik unsur içermeyen tek harften ibaret markaların reddedilmesi yönündeydi. Avrupa Birliği Adalet Divanının, “α” harfinden (alpha harfi) ibaret bir marka hakkında verdiği C-265/09P sayılı kararda yapılan “bu tip işaretler bakımından yapılması gereken ayırt edicilik testinin, diğer işaretler için yapılan ayırt edicilik testinden farklı olmaması gerektiği, bu işaretlerin de başvuru kapsamındaki mallar ve hizmetlere odaklı somut faktörler çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği” tespitleri çerçevesinde, OHIM, standart karakterlerle yazılı ve grafik unsur içermeyen tek harften ibaret markalarla ilgili yeni bir uygulama oluşturmuştur.

Yeni uygulama çerçevesinde, standart karakterlerle yazılı ve grafik unsur içermeyen tek harften ibaret markalar, tüketicilerin bu tip işaretleri ayırt edici işaretler olarak değerlendirmeyeceği şeklinde genel bir varsayımla reddedilmeyecektir. Ofis, standart karakterlerle yazılı ve grafik unsur içermeyen tek harften ibaret markalarla ilgili her vakanın kendine özgü şartlarını dikkate alarak, vaka bazında işareti ne gerekçeyle ayırt edici bulmadığını açıklamakla mükellef olacaktır.

Kısaltmalar: Bu tip başvurular, sadece kısaltmadan oluşan başvurular ve kısaltmayla birlikte kısaltmanın karşılığı olan terimin birlikte kullanıldığı başvurular olarak, iki genel başlık altında incelenebilir.

Sadece kısaltmadan oluşan başvurular, kısaltmanın, kısaltmanın karşılığı olan tanımlayıcı terimle aynı anlamda kullanılması veya bu şekilde kullanılmasının mümkün olması halinde ve kamunun ilgili kesiminin kısaltmayı, kısaltmanın karşılığı olan terimin tanımlayıcı anlamıyla aynı şekilde algılaması halinde, tanımlayıcı olarak kabul edilecektir.

Tanımlayıcı terim ve tanımlayıcı terimi oluşturan sözcüklerin ilk harflerinden oluşan kısaltmanın (acronym) birlikte kullanıldığı başvurular ise yeni uygulama kılavuzunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilecektir. OHIM’in bu konudaki yeni uygulaması, Adalet Divanının, C-90/11 sayılı “Multi Markets Fund MMF” kararından kaynaklanmaktadır. Karar hakkında detaylı bilginin, bu site içeriğindeki http://iprgezgini.org/2013/12/16/ayirt-edici-nitelikten-yoksun-ve-tanimlayici-markalarin-degerlendirilmesi-avrupa-birligi-adalet-divaninin-c-9011-sayili-karari/ bağlantısından edinilmesi mümkündür. Yeni uygulama, tanımlayıcı terim ve tanımlayıcı terimi oluşturan sözcüklerin ilk harflerinden oluşan kısaltmanın (acronym) birlikte kullanıldığı hallerde, bu terimlerin birbirini açıklaması ve birbirleriyle bağlantılı oldukları olgusuna dikkat çekmesi gerekçesine dayandırılmaktadır.

Sloganlar: Sloganlar konusunda daha açık hale getirilen uygulama temelini Adalet Divanının C-398/08 sayılı “Vorsprung durch Technik” (teknoloji yoluyla yenilik) kararından almaktadır. Buna göre sloganlar, sadece bir promosyon mesajı olarak algılandıkları halde reddedilebilecektir, buna karşın promosyon mesajı olmanın ötesinde, malların ticari kaynağını gösterir bir algı yaratmaları halinde ayırt edici oldukları kabul edilecektir. Bu konuda ayrımın nasıl yapılacağına ilişkin açıklamalar ve sloganların ayırt edici oldukları bazı özel hallere ilişkin değerlendirmeler (sözcük oyunu, kavramsal şaşırtıcılık, çoklu anlam, zihni çaba gerekliliği, vb.) yeni kılavuzda yer alacaktır.

Ünlü kitapların isimleri ve malları veya hizmetlerin konusu bakımından tanımlayıcılık: OHIM’e göre, bazı öyküler veya bunların isimleri o kadar bilinir hale gelmiştir ki, bunlara ilgili öykü dışında başka bir anlam yüklenmesi mümkün değildir ve bunların “dile girdiklerinin” kabul edilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, yeni kılavuza göre, münhasıran ünlü bir öykü veya kitap isminden markalar, ilgili öyküyü konu olarak içerebilecek mallar veya hizmetler bakımından ayırt edici nitelikte kabul edilmeyecektir. Örneğin, “Cinderella” ibaresi kitaplar ve filmler gibi mallar bakımından ayırt edici nitelikte bulunmayacaktır.

Yeni kılavuz, malların veya hizmetlerin konusu veya içeriği ile ilgili olarak ayırt edici nitelikten yoksun veya tanımlayıcı olan işaretlerle ilgili açıklamalar da içerecektir. Bu konudaki açıklamalar, ret kararının kapsamı konusunda (ilgili mallar veya hizmetler, bunların ne şekilde tarif edildiği [özel bir konuya karşılık gelip gelmediği]) yoğunlaşacaktır.

Ayırt edici olmayan şekilleri içeren markalar: Bu başlık, aynı zamanda OHIM ve Birlik üyesi Ülkeler Yakınlaşma Programının başlıklarından birisi olan ayırt edici olmayan şekil unsurlarını içeren markaların değerlendirilmesi konusunda  detaylı açıklamalar içerecektir. Yeni kılavuzda, bu tip unsurların, varsa ayırt edici unsurlarının ne şekilde tespit edileceği ve bunun markanın bütünsel değerlendirmesine etkide bulunup bulunmayacağı haller açıklanacaktır.

Bu satırların yazarı da, bu açıklamaları merakla beklemektedir, Alicante News’te daha detaylı ipucu bulunmadığından, şimdilik 1 Şubat 2014 tarihini beklemekle yetineceğiz.

Mala asli değer katan şekillerden oluşan başvurular: Bu tip başvuruların reddedileceği yönündeki düzenleme Topluluk Marka Tüzüğünün 7(1)(e)(iii) paragrafında yer almaktadır. Yeni kılavuza göre, Adalet Divanının T-508/08 sayılı (hoparlör) kararı doğrultusunda, bu madde kapsamında ret kararı verilecekse, inceleme konusu şeklin, satın alma kararını etkileyen temel faktör olması (tek faktör olması şart değildir) şartı aranacaktır. Bu değerlendirme, temel olarak, sanat eserleri, mücevherat, vazolar, vb. nitelikte, şekilleriyle birlikte ortaya çıkan estetik değerleri nedeniyle satın alınan ürünler bakımından yapılacaktır.

OHIM’in yeni inceleme kılavuzunun resmi olarak yayınlanmasının ardından, bu yazı kapsamında, Alicante News içeriğindeki kısa açıklamaları aktararak özetlediğimiz değişikliklere, daha detaylı şekilde yeni bir yazı içeriğinde yer vermeye çalışacağız.

 

Önder Erol Ünsal

Aralık 2013

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Haberler ve Gündem, IP Translator Davası, Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları, Marka Mutlak Ret Nedenleri, Marka Nispi Ret Nedenleri, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması

Avrupa Birliği Marka Rejimi Değişiyor mu? Avrupa Birliği Komisyonu’nun Taslak Direktif ve Tüzük Metinleri ve Değerlendirmesi (2)

Change_Is_Good_You_Go_First_(Görsel http://www.sodahead.com/living/some-people-prefer-consistency-and-get-very-anxious-when-confronted-with-the-concept-of-change-are/question-2473607/?link=ibaf&q=&esrc=s adresinden alınmıştır.)

 

Önceden yayınladığım “Avrupa Birliği Marka Rejimi Değişiyor mu? Avrupa Birliği Komisyonu’nun Taslak Direktif ve Tüzük Metinleri ve Değerlendirmesi (1)” başlıklı yazıda (http://wp.me/p43tJx-8e ) , 2008/95 (eski 89/104) sayılı Topluluk Marka Direktifi (bundan sonra Direktif olarak anılacaktır) ve 2007/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğünde (bundan sonra Tüzük olarak anılacaktır) önemli değişiklikler öngören Taslak Direktif ve Tüzük hakkında bilgi vermiştim. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından hazırlanan Taslak Direktif ve Tüzük, beklenen takvimde sıkıntı yaşanmazsa 2014 ilkbaharında yürürlüğe girecektir.

 

Konu hakkında yayınladığım ilk yazıda, öngörülen değişikliklerin bir bölümü hakkında bilgi vermiş ve değişikliklerin bazılarına başka bir yazıda yer vereceğimi belirtmiştim. Dolayısıyla, yazının bütünselliği içerisinde değerlendirilebilmesi için öncelikle, konu hakkında yazdığım ilk yazının gözden geçirilmesi yerinde olacaktır. 

 

Önceki yazıda belirttiğim üzere, Taslak Direktifte öngörülen değişiklik doğrultusunda, önceki markalarla aynılık veya benzerlik halinde ortaya çıkacak ret kararları Ofisler tarafından resen verilemeyecektir. Taslak hükmün kabul edilmesi halinde, tüm Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke marka ofisleri, tıpkı İç Pazarda Uyum Ofisi (OHIM) gibi, resen incelemelerini mutlak ret nedenleri ile sınırlı tutacak, nispi ret nedenlerini, yani önceki markalarla aynılık veya benzerlikten kaynaklanacak ret nedenlerini ise resen inceleyemeyecektir.

 

Buna karşılık olarak, Taslak Direktifle getirilen 47. madde kapsamında getirilen bir diğer düzenleme, AB üyesi ülkelerin tamamına, marka ofisleri nezdinde hükümsüzlük ve iptal prosedürleri sağlama zorunluluğu getirmektedir. Bir diğer deyişle, Taslak Direktifin bu haliyle yürürlüğe girmesi halinde, tescilli markalara ilişkin hükümsüzlük ve iptal prosedürleri marka tescil ofisleri nezdinde idari yollarla da gerçekleştirilebilecektir. Bu düzenlemenin gerekçesi, önceden tescilli markalar nedeniyle ilana itirazla karşılaşan, ilana itiraz gerekçesi markaların hükümsüzlüğü için çoğu üye ülkede mahkemelere başvurmak zorunda olan ve bu nedenle uzun ve pahalı mahkeme süreçleriyle baş etmeleri gereken, Topluluk Markası başvurusu sahiplerine, daha ucuz ve kısa idari prosedürlerin kullanımı yoluyla önceki markaların hükümsüzlüğü veya iptali imkanını sağlamaktır. OHIM başta olmak üzere, bazı üye ülke ofislerince sağlanan idari yollarla hükümsüzlük ve iptal sistemi, prosedürleri hızlı ve ucuz hale getirerek, marka sahipleri tarafından tercih edilen bir sistem halini almıştır. Dolayısıyla, Taslak Direktif madde 47 hükmü uyarınca, marka ofisleri nezdinde hükümsüzlük ve iptal prosedürleri sisteminin, tüm üye ülkeler tarafından sağlanması istenmektedir.

 

Taslak Direktif madde 46 kapsamında getirilen hükümle, ilana itiraz prosedürlerinde önemli bir değişiklik öngörülmektedir. Halihazırda, OHIM’de uygulamada olan sistem doğrultusunda, bir Topluluk Markası (CTM) başvurusunun ilanına itiraz halinde, ilana itiraz gerekçesi markanın başvuru tarihiyle ilana itiraz tarihi arasında 5 yıldan fazla sürenin bulunması durumunda, CTM başvurusu sahibinin karşı argüman olarak itiraz gerekçesi markanın kullanılmadığını öne sürmesi mümkündür. Bu tip durumlarda, ilana itiraz sahibinin itiraz gerekçesi markayı kullandığını ispatlaması gerekmektedir, kullanımın ispatlanmaması halinde ilana itiraz tamamen veya kısmen (kullanıma konu olmayan mallar – hizmetler bakımından) reddedilmektedir. Taslak Direktif, bu uygulamanın tüm üye ülkeler bakımından kabul edilmesini zorunlu hale getirmekte ve dolayısıyla, CTM başvurusu sahiplerinin lehine, markayı her tür mal / hizmet için tescil ettirip kullanmayan tescilli marka sahiplerinin ise aleyhine bir düzenleme öngörmektedir. Benzer içerikte düzenleme madde 48 kapsamında hükümsüzlük için de getirilmiştir.

 

Taslak Direktif, madde 10(1) kapsamında getirilen düzenleme, Avrupa Birliği Adalet Divanının C-561/11 sayılı kararında getirdiği yorumu, Direktife yansıtmakta ve tescilli marka sahiplerine, kendisinden izin almamış tüm üçüncü kişilerin, kendi markasıyla karıştırılma olasılığına yol açabilecek işaretleri ticaret sırasında kullanımını engelleme hakkı vermektedir, hükmün getirdiği yenilik, bu hakkın kullanımının üçüncü kişilerin önceki haklarına halel getirmeyeceğini açık olarak belirtmesidir. Konu hakkında detaylı bilgi için, C-561/11 sayılı karar hakkında önceden yayınladığım http://wp.me/s43tJx-473 yazısının incelenmesi yerinde olacaktır.  

 

Taslak Direktif, madde 10(3)(d) uyarınca, tescilli marka sahibine işaretin, ticari isim veya firma ismi olarak veya ticari isim veya firma isminin parçası olarak kullanımını yasaklama hakkı verilmektedir. Aynı maddenin (f) paragrafı uyarınca, tescilli marka sahibine, işaretin 2006/114 sayılı direktife aykırı biçimde karşılaştırmalı reklamlarda kullanımını yasaklama hakkı da tanınmaktadır. Bu iki yeniliğin tescilli marka sahibinin üçüncü kişilere karşı kullanabileceği hakların kapsamını genişlettiği şüphesizdir.

 

Taslak Direktif madde 10(4) uyarınca, ithalatçının ticari amaçlarla hareket etmemesine rağmen, malı gönderenin ticari amaçlarla hareket ettiği hallerde, tescilli marka sahibi, malların ithalatını engelleme hakkına sahip olacaktır.

 

Taslak Direktif madde 10(5), Avrupa Birliği Adalet Divanının C-495/09 sayılı Philips-Nokia kararı sonrası endişelenen marka sahiplerinin sıkıntılarını gideren ve marka sahiplerinin kullanımı yasaklama hakkının kapsamını, serbest dolaşıma açılmamış transit mallar bakımından da güçlendiren bir düzenleme getirmiştir. Avrupa Birliği Adalet Divanının C-495/09 sayılı Philips-Nokia kararı hakkında yazdığım yazıya http://wp.me/p43tJx-4p adresinden erişilerek, kararın incelenmesi ve sorunun anlaşılması mümkündür.

 

Taslak Direktif madde 11 uyarınca, mallar üzerinde veya hizmetler için kullanılacak dış görünümün (get-up), ambalajın veya diğer unsurların, marka sahibinin haklarına tecavüz oluşturacağı kanaatine varılması halinde, marka sahibine dış görünümün (get-up), ambalajın veya diğer unsurların kullanımını yasaklama hakkı verilmektedir. Bu yolla, mallara uygulanmaları halinde tecavüz oluşturacakları açık olan, etiket, vb. araçların ele geçirilmeleri halindeki hukuki durum belirlilik kazanmıştır.

 

Taslak Direktif madde 14 kapsamında önerilen düzenleme, tescilli markadan kaynaklanan hakların kapsamındaki istisnayı netleştirmektedir. Direktif, önceden üçüncü kişinin kendi adının kullanımının engellenemeyeceği hükmünü içerirken, Taslak Direktif, üçüncü kişinin kendi şahsi adının kullanımının engellenemeyeceği hükmünü getirerek, düzenlemeyi bireylere ait kişisel isimlerle sınırlı hale getirmektedir. Ayrıca, madde eklenen yeni bir fıkra kapsamında, özellikle hangi tür kullanımın ticaret alanında dürüst kullanım sayılmayacağı açıklığa kavuşturulmuştur. Buna göre, üçüncü kişi ile marka sahibi arasında ticari bağlantı olduğu izlenimini doğuran veya haklı nedenler olmaksızın, tescilli markanın ayırt edici karakterinden veya ününden haksız avantaj sağlayan veya tescilli markanın ayırt edici karakterine veya ününe zarar veren üçüncü kişi kullanımları dürüst kullanım sayılmayacaktır.

 

Direktifin mevcut halinde yer almayan, devir, rehin, haciz, tasfiye gibi durumlara Taslak Direktifte kısa maddeler halinde yer verilmiş ve markaların bu tür işlemlere konu olabileceği belirtilmiştir.

 

Mevcut Direktif kapsamında detaylı biçimde düzenlenmemiş “kolektif markalar” hakkında Taslak Direktif kapsamında oldukça detaylı hükümler getirilmiştir.

 

“IP Translator” kararı sonrası AB üyesi ülkeler bakımından öncelikli sorun haline gelen ve çözülmesi için büyük çaba sarf edilen, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları konusunda ve malların ve hizmetlerin sınıflandırılması alanında Taslak Direktif madde 40 kapsamında detaylı düzenlemeler getirilmiştir. Düzenlemeye göre, başvuru sahipleri, mal ve hizmet listelerini, yetkili otoriteler ve tacirlerce yeterli kesinlik ve açıklıkta anlaşılabilecek terimleri kullanarak hazırlayacaktır, bu terimler seçilirken açık ve kesin olmaları koşuluyla Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kullanılması mümkündür, ayrıca genel ifadelerin kapsamı kullanılan ifadenin kelime anlamının kapsamıyla sınırlı olacak, kullanılan genel ifade kapsamına girmeyen malların veya hizmetlerin kapsandığı kabul edilmeyecektir (konu hakkında daha detaylı bilgi ve açıklama bloğumda “IP Translator” kararı ile ilgili olarak yazdığım önceki 7 adet yazı incelenerek edinilebilir). Taslak hükümde, sınıflandırmanın yalnızca idari amaçlara hizmet ettiği, malların veya hizmetlerin sadece aynı sınıfta yer almaları nedeniyle benzer veya sadece farklı sınıflarda yer almaları nedeniyle benzemez olarak kabul edilemeyecekleri açık olarak belirtilmiştir. Taslak Tüzükte getirilen paralel düzenleme, “IP Translator” kararının verildiği 22/06/2012 tarihinden önce, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak başvurusu yapılmış CTM başvurularının sahiplerine, Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlayacak 4 ay içerisinde, sınıf başlıklarını kullanarak başvuru yaparlarken niyetlerinin sınıf başlığının kelime anlamı dışında kalan Nicé sınıflandırmasının alfabetik listesine dahil olan malları veya hizmetleri de kapsamak olduğunu belirtme hakkı sağlayacaktır. Taslak Tüzük maddesinin bu haliyle kabul edilmesi halinde, yukarıdaki düzenlemede öngörülen 4 aylık süre içerisinde, marka sahipleri, sınıf başlığı kullanarak başvuru yaparken mal veya hizmet listesi kapsamına girdiği niyetiyle başvuruyu gerçekleştirdikleri, sınıf başlığının kelime anlamı dışında kalan malları veya hizmetleri açık olarak OHIM’e sunacaktır. OHIM de sicilinde bu taleplere uygun olarak gerekli kaydı yapacaktır. Belirtilen süre içerisinde, bu yönde bir talebin sunulmaması halinde, sınıf başlığının kelime anlamı kapsamına giren malları veya hizmetleri kapsadığı kabul edilecektir.

 

Taslak Direktif madde 42, başvurunun mutlak ret nedenlerine aykırılık nedeniyle reddedilmesi için üçüncü kişi görüşü prosedürünü tüm üye ülkeler bakımından uygulanacak bir prosedür olarak belirtmiştir.

 

Taslak Direktif madde 44 kapsamında getirilen düzenleme, marka başvurusu ücretlerinin bir sınıf ve bir sınıftan sonraki her ek sınıf için ek ücret şeklinde olacağını öngörmektedir. Dolayısıyla, OHIM başta olmak üzere, bazı AB üyesi ülke ofisleri tarafından sürdürülen üç sınıf için sabit ücret, üç sınıftan fazla olan sınıflar başına ek sınıf ücreti uygulaması, Taslak Direktife göre terk edilecektir.

 

Taslak Direktif madde 45, tescil Ofisi nezdinde etkin ve süratli ilana itiraz prosedürlerini, tüm üye ülkeler bakımından zorunlu hale getirmektedir. 

 

Taslak Direktifin 38. ve 39.  maddeleri, marka başvurularına başvuru tarihi verilmesi için sunulması gerekli dokümanları, Singapur Andlaşmasına uygun biçimde, tescil talebi, başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgiler, tescil talebine konu mallar veya hizmetler, tescili talep edilen marka, başvuru ücreti (varsa ek sınıf ücreti) olarak belirlemiştir.  

 

Taslak Direktif madde 43 kapsamında, marka başvurularının veya tescilli markaların sahipleri tarafından Ofise talep üzerine bölünebileceği belirtilmiştir.

 

Taslak Direktif derecesinde detaylı olmamakla birlikte, Taslak Tüzükte öngörülen değişikliklerden de kısaca bahsetmek yerinde olacaktır. Taslak Tüzükte öngörülen değişikliklerin büyük çoğunluğu, Taslak Direktifteki değişikliklerin Tüzüğe yansıması şeklinde olduğundan, yazı kapsamında yalnızca çok önemli değişiklikler başlıklar ve kısa açıklamalar şeklinde sayılacaktır.

 

Taslak Tüzük, kapsamında ilk olarak Topluluk Markası (CTM) tanımı ortadan kaldırılmış ve Avrupa Markası (European trade mark) tanımı getirilmiştir. Benzer şekilde, İç Pazarda Uyum Ofisi (OHIM) yerini “Avrupa Birliği Markalar ve Tasarımlar Ajansı (European Union Trade Marks and Designs Agency)” kurumuna bırakmıştır.

 

Taslak Tüzük çerçevesinde, Avrupa Markası başvurularının ulusal ofisler aracılığıyla yapılması prosedürü ortadan kaldırılmıştır. Aynı şekilde, Avrupa Markası başvuruları için ödenmesi gereken ücretlerin başvuru tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenmesi imkanı ortadan kaldırılmış ve başvuru ile birlikte ödeme yapılması şartı getirilmiştir.

 

Taslak Tüzük madde 40, üçüncü kişi görüşlerinin başvurunun ilanından sonra yapılması gerekliliğini ortadan kaldırmıştır. Dolayısıyla, üçüncü kişi görüşlerinin başvuru tarihinden itibaren gönderilmesi mümkün olacaktır. Üçüncü kişi görüşleri için gönderim süresinin dolduğu tarih ise, ilana itiraz süresinin bittiği tarih veya ilana itiraz yapıldıysa ilana itiraz hakkındaki nihai kararın alınmasından önceki tarihtir.

 

Ayrıca, Taslak direktif kapsamında yapılan ve bu yazı ve bu yazının öncesindeki yazımız çerçevesinde detaylı biçimde açıklanan değişiklikler de Taslak Tüzüğe yansıtılmıştır.

 

Mevcut Direktif 19 maddeyken, Taslak Direktifin 57 maddeden oluşması ve Taslak Tüzükle getirilen çok sayıdaki yeni tanım, işlem ve hüküm, Avrupa Birliği Komisyonunun Taslak Direktif ve Tüzükle öngördüğü değişikliklerin kapsamının genişliği ve etkisi hakkında fikir vermektedir. Bu yazı kapsamında öngörülen değişikliklerden, önemli bulduklarıma veya gözüme ilk çarpanlara yer vermiş olmakla birlikte, ilk bakışta gözden kaçırdığım önemli değişikliklerin de bulunduğu şüphesizdir.

 

Taslak Direktif ve Tüzük öngörülen takvimin sorunsuz işlemesi halinde 2014 ilkbaharında yürürlüğe girecek ve üye ülkelere mevzuatlarını yeni Birlik mevzuatıyla uyumlu hale getirmeleri için muhtemelen 2 yıllık geçiş süreci tanınacaktır. Belirtilen takvim göz önüne alındığında, Türkiye’nin öngörülen değişiklikleri incelemek ve en azından değişikliklerle uyumlu bir taslak hazırlamak için yeterli süresi bulunduğu düşünülmektedir. Takvim olarak, öncelikle taslak AB mevzuat önerilerinin nihai hallerini almalarının ve AB tarafından kabul edilmelerinin beklenmesi daha yerinde bir yaklaşım olacaktır. Bununla birlikte, böylesine kapsamlı değişikliklerin yer aldığı Taslak Direktif ve Tüzüğün kamu kurumları başta olmak üzere ilgili tüm kuruluşlar, vekil birlikleri veya örgütleri ve özel sektör tarafından en kısa sürede dikkatli biçimde incelenmesi, Türk marka sisteminin doğrudan etkilendiği AB mevzuatıyla bağlantısının ortadan kalkmaması bakımından büyük önem arz etmektedir. 

 

Önder Erol Ünsal

Haziran 2013

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri, Markanın Kullanımı

Avrupa Birliği Adalet Divanı “FCI” Ön Yorum Kararı

Achievement_of_Starkater_-_Olaus_Magnus_1555(Görsel, Olaus Magnus’a ait “Historia de gentibus septentrionalibus” (1555) eseridir.)

Avrupa Birliği Adalet Divanı “FCI” Ön Yorum Kararı – Tescil Zırhı Önceki Markadan Kaynaklanan Hakların Uygulanmasını Engeller mi?

Avrupa Birliği Adalet Divanı, C-561/11 sayılı 21 Şubat 2013 tarihli “FCI” ön yorum kararı ile marka tescilinden doğan hakların kapsamı ile ilgili büyük bir belirsizliği ortadan kaldırmıştır. (Kararın tam metni için: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=134112&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1612807)

Ortadan kaldırılan belirsizlik, aralarında karıştırılma ihtimali bulunduğu kabul edilebilecek iki markanın da Topluluk Markası (CTM) olarak tescilli olması halinde, önceki tarihli CTM’den kaynaklanan münhasır hakların, yani üçüncü kişilerin markayı kullanımını engelleme hakkının, sonraki tarihli CTM hükümsüz kılınmamış olsa da, sonraki tarihli CTM’e karşı öne sürülüp sürülemeyeceği sorusuna ilişkindir.

Adalet Divanının yorumuna geçmeden önce, yoruma konu ihtilafın ana hatlarıyla açıklanması yerinde olacaktır:

“Federation Cynologique Internationale” (bundan sonra “FCI” olarak anılacaktır), aşağıdaki markayı, köpeklerle ilgili olarak ticari ve reklam amaçlı sergilerin düzenlenmesi, köpek bakımı, beslemesi, yetiştirilmesi ile ilgili eğitim hizmetleri, köpek yetiştirme ile ilgili şovların düzenlenmesi hizmetleri, köpeklere ilişkin olarak soy ve kontrol sertifikalarının düzenlenmesi, vb. bazı hizmetler için 2006 yılında CTM olarak tescil ettirmiştir:

fci

“Federation Canina Internacional de Perros de Pura Raza” (bundan sonra “FCIPPR” olarak anılacaktır) firması aşağıda yer verilen markayı; 2005, 2008 yıllarında İspanya’da ulusal marka olarak, 2009 yılında ise OHIM’de CTM olarak tescil ettirmiştir:

fci2

FCIPPR adına tescilli markaların kapsamında, köpek yarışmalarının ve şovlarının düzenlenmesi, köpek yetiştirmeye ilişkin akreditasyon sertifikalarının, diplomaların, kartların düzenlenmesi, vb. bazı hizmetler yer almaktadır.

FCI, FCIPPR adına yapılan CTM başvurusunun ilanına karşı itiraz etmiş, ancak ilana itiraz itiraz ücretinin ödenmemesi nedeniyle reddedilmiştir. FCI, sonraki aşamada FCIPPR adına tescilli CTM’in hükümsüzlüğü için OHIM nezdinde talepte bulunmuştur. Ancak, FCIPPR, taraflar arasında görülmekte olan ve Adalet Divanının işbu kararına konu olan dava nedeniyle OHIM’den hükümsüzlük talebinin incelenmesinin ertelenmesini talep etmiş ve OHIM’de bu talebi kabul etmiştir.

FCI, 2010 yılında, FCIPPR aleyhine, kendi adına önceden tescilli CTM’e tecavüz iddiasıyla dava açmıştır. FCI, aynı dava kapsamında FCIPPR adına İspanya’da tescil edilmiş markaların, kendi adına CTM’le karıştırılma olasılığı nedeniyle hükümsüz kılınmasını da talep etmektedir. 

FCIPPR, bu iddialara karşılık olarak, markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığını öne sürmekte ve karşı argüman olarak, FCI adına tescil edilmiş CTM’in kötü niyetle tescil edildiğini ve kendisi adına önceden tescilli ulusal markayla karıştırılma olasılığı bulunduğunu belirterek, bu markanın hükümsüzlüğünü talep etmektedir.

Davayı gören İspanyol mahkemesi karara ulaşmadan önce işlemleri durdurarak, Adalet Divanına takip eden soruyu yöneltmiş ve ön yorum kararı verilmesini talep etmiştir:

“Bir Topluluk Markasıyla elde edilen münhasır haklara karşı tecavüz işlemlerinde, işaretin üçüncü kişilerce kullanımının engellenmesi hakkı (Topluluk Marka Tüzüğü (CTMR) madde 9(1)), bu işaretle karıştırılma olasılığı bulunan (önceki CTM’le benzer olduğu ve benzer malları ve hizmetleri kapsadığı için) bir işareti kullanan bütün üçüncü taraflara karşı öne sürülebilir mi, veya tersine, önceki CTM’le karıştırılma olasılığı bulunan bir işareti kullanan, ancak söz konusu işareti kendi adına CTM olarak tescil ettirmiş üçüncü kişiler, sonraki tarihli CTM hükümsüz kılınana kadar kullanımın engellenmesi hakkının dışında tutulabilir mi?”

Adalet Divanı ilk olarak ön yorum talebinin kabul edilebilirliğini sorgulayan FCI argümanını incelemiş ve İspanyol mahkemesince görülen davaya ilişkin olarak ön yorum talebinin yapılabileceğine hükmederek, FCI argümanını reddetmiştir.

Adalet Divanı takiben ön yorum talebinin esasını incelemeye değerlendirmeye almıştır. Adalet Divanı, ön yorum talebinin içeriğini aşağıdaki temel soruya indirgemiştir:

“Ulusal mahkeme talebiyle esas olarak, Topluluk Marka Tüzüğü (CTMR) madde 9(1) hükmünün, bir CTM sahibinin kendi markasıyla aynı veya benzer işaretlerin ticaret sırasında diğer tüm üçüncü kişilerce kullanımının engellenmesine imkan sağlayan münhasır haklarının, sonradan tescil edilmiş bir CTM sahibine karşı, sonraki CTM’in hükümsüzlüğü yönelik bir karar olmadan, öne sürülebileceği (veya sürülemeyeceği), yorumuna imkan verip vermediğini sormaktadır.”  

Adalet Divanı, kararın 32-52. paragraflarında ön yorum talebini esasına yönelik olarak değerlendirmiştir. Adalet Divanına göre, CTMR madde 9(1), üçüncü tarafın bir CTM’e sahip olup olmaması esasına göre bir ayrım yapmamaktadır. Bu çerçevede, hüküm, CTM sahibine, kendisinden sahibinden izin almamış tüm tarafların, kendi markasına tecavüz teşkil edebilecek, ticaret sırasındaki kullanımını engellemeye yönelik münhasır haklar sağlamaktadır. CTMR madde 54 kapsamında yapılan düzenleme ise, “CTM sahibi, başka bir CTM’in kullanımına kesintisiz 5 yıl boyunca sessiz kalması halinde, ………., sonraki CTM’in hükümsüzlüğü için talepte bulunma veya bunun kullanımına karşı itiraz etme hakkını kaybeder.” hükmünü içermektedir. Dolayısıyla, önceki CTM’in sahibi, sessiz kalma yoluyla hak kaybının gerçekleşmesine ilişkin süre kısıtı dolmadan, sonraki CTM’in hükümsüzlüğünü talep etme veya kullanımına karşı önceki CTM’den kaynaklanan haklara tecavüz gerekçesiyle tecavüz işlemleri başlatma hakkına sahiptir. Ayrıca, CTMR madde 12’de yer alan marka tescilinden doğan hakların kapsamında istisna içerikli madde kapsamında, CTM’den kaynaklanan münhasır hakların, sonraki tarihli benzer CTM’lerin sahiplerine karşı öne sürülemeyeceği içerikli bir istisna bulunmamaktadır. Bu çerçevede, CTMR madde 9(1)’in yazım biçiminin ve genel yaklaşımının, bir CTM sahibine, sonraki tarihli karıştırılma olasılığına yol açabilecek nitelikteki bir CTM’in sahibinin kullanımını engelleme hakkını verdiği sonucu, ortaya çıkmaktadır. Bu sonuç, sonraki marka sahibinin de madde 9(1) kapsamında münhasır haklara sahip olduğu argümanıyla sorgulanamaz. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından gönderilen görüşte de belirtildiği üzere, CTMR hükümleri, önceki tarihli CTM’in, sonraki tarihli CTM üzerindeki üstünlüğü esasına dayanan, öncelik ilkesi ışığında değerlendirilmelidir.  

CTMR madde 8(1) ve 53(1) hükümleri çerçevesinde, iki marka arasında ihtilaf çıkması durumunda, önceki tarihte tescil edilen CTM’in sonraki tarihte tescil edilen CTM’e göre topluluk korumasını elde ettiğinin kabul edildiği açıktır. Buna ilaveten incelenen ihtilafın taraflarından FCIPPR’ın “Topluluk markalarının tescil prosedürü, bu prosedürün sonunda marka CTM olarak tescil edilirse, CTM sahibine, ancak OHIM nezdinde yapılacak bir hükümsüzlük talebiyle veya marka hakkına tecavüz iddialı karşı davalarla geçerliliği sorgulanabilecek haklar sağlar.” içerikli argümanın da reddedilmesi gereklidir. CTM tescil prosedürünün, tescilden önce esasa ilişkin inceleme içerdiği ve üçüncü kişilere ilana itiraz hakkı verdiği ortadadır. Bununla birlikte, CTMR’da öngörülen güvence hükümlerine (esasa ilişkin inceleme, ilana itiraz) rağmen, önceki tarihli bir CTM’e tecavüz edebilecek sonraki tarihli CTM’lerin tescil edilmesi tamamen tasavvur edilemez bir hal değildir. Bu tip tecavüz halleri, önceki tarihli CTM sahibinin ilana itiraz etmemesi veya ilana itirazın, işbu karara konu ihtilafta olduğu gibi, şekli şartlara uygun olmama gerekçesiyle OHIM tarafından incelenmemesi gibi hallerde ortaya çıkabilir. Daha önceden Topluluk Tasarımlarına ilişkin olarak verilmiş bir Adalet Divanı kararında (C-488/10, 16 Şubat 2012 – Celaya Emparanza y Galdos Internacional) belirtilen temel ilke, Topluluk Markaları bakımından da uygulanabilir niteliktedir. Buna göre, önceki tarihli bir CTM sahibinin, sonraki tarihli bir CTM’in sahibine karşı tecavüz işlemlerini başlatması, OHIM nezdinde sonraki tarihli CTM’in hükümsüzlüğü için talepte bulunulmasını veya topluluk markalarının tescili için mevcut kontrol mekanizmalarını tümüyle amaç dışı (anlamsız – işlevsiz) hale getirmez. Adalet Divanı Hukuk Sözcüsünün işbu davaya ilişkin görüşünün 43. ve 44. paragraflarında belirttiği üzere, önceki tarihli bir CTM’in sahibinin, kendi markasının işlevlerini (tüketicilere ürünlerin kaynağını gösterme) etkileyecek sonraki tarihli bir CTM’in kullanımını engelleyebilmek için, sonraki tarihli CTM’in hükümsüz kılınmasını beklemek zorunda bırakılması, CTMR madde 9(1) uyarınca topluluk markalarına sağlanan korumayı büyük ölçüde zayıflatacaktır.

Yukarıda belirtilen tüm açıklamalar ışığında, Adalet Divanı, İspanyol mahkemesince kendisinden talep edilen ön yorum kararın aşağıda şekilde vermiştir:

“207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü madde 9(1) uyarıca, bir topluluk markası sahibine tanınan, tüm üçüncü kişilerin kendi markasıyla aynı veya benzer işaretleri ticaret sırasındaki kullanımını engelleme hakkı, sonraki tarihli bir topluluk markasının sahibi olan üçüncü kişilere karşı da, sonraki tarihli topluluk markasını öncelikle hükümsüz kılma zorunluluğu olmaksızın, öne sürülebilir.” 

Adalet Divanının yazı boyunca açıklanmaya gayret edilen ön yorum kararı, önceki bir topluluk markasıyla karıştırılma olasılığı bulunmasına rağmen herhangi bir şekilde (ilana itiraz edilmemiş, ilana itiraz şekli nedenle reddedilmiş, vs.) tescil edilmiş topluluk markalarının, öncelikle hükümsüz kılınmaları zorunlu olmaksızın, önceki marka sahibince, kullanımlarının engellenmesini amacıyla işleme konu edilebileceğini, açık olarak ifade etmektedir.

Ön yorum kararının önemi, tescilde öncelik ilkesinin öneminin bir kez altının çizilmesi, önceki tarihli bir markayla karıştırılma olasılığı bulunan sonraki tarihli işaretlerin, tescilli olsalar dahi, önceki tarihli tescilin sahibince başlatılabilecek işlemlere karşı tescilli marka zırhını giyerek, her türlü saldırıyı bertaraf edebilecekleri yaklaşımının ortadan kaldırılmasından kaynaklanmaktadır.

Türkiye uygulamasında kararın yansımasının ne şekilde olacağı ve mahkemelerin bu kararı ne şekilde yorumlayacağı şu an için bilinmemektedir.. Bununla birlikte, kararda belirtilen ilkenin “kazanılmış marka haklarına dayanarak” ilana itirazların reddedilmesi şeklinde ortaya çıkabilen inceleme pratiklerine ilişkin tartışmaya da katkıda bulunabileceği kanaatimce şüphesizdir. 

Önder Erol Ünsal

Şubat 2013

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Haberler ve Gündem

Avrasya Markası mı Geliyor?

eurasian(Görsel http://polit.uz/en/archives/9750adresinden alınmıştır.)

 

Avrupa Birliği benzeri uluslarüstü bir yapı olarak tasarlanan, Avrasya Ekonomik Birliğinin ilk adımı olarak değerlendirilen Avrasya Ekonomik Komisyonu (Eurasian Economic Commission), bilindiği üzere, Rusya, Kazakistan ve Belarus devletleri tarafından 1 Ocak 2012 tarihinde oluşturulmuştur. Bahsedilen ülkeler arasında gümrük birliği ve sonrasında ortak ekonomik pazar hedeflerine varmak için oluşturulan Avrasya Ekonomik Komisyonu (AEK)’nun ilk çalışmalarından birisi “Tek Ekonomik Alanda Sınırları Dahilinde Ticari Markalar, Hizmet Markaları ve Menşe İşaretleri Hakkında Andlaşma (Agreement on Trademarks, Service Marks and Appellations of Origin in the Territory of the Single Economic Space (SES))” taslağının hazırlanması olmuştur.

 

http://www.petosevic.com/resources/news/2013/01/001071 internet adresinde yayınlanan habere göre andlaşma yukarıda sayılan ülkelerce onaylanmanın ardından yürürlüğe girecektir. Taslak anlaşma; Rusya, Kazakistan ve Belarus arasında 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren “Fikri Mülkiyet Hakları Koruması Alanında Birleştirilmiş Uygulama İlkeleri Anlaşması”nda öngörülen uyumlu fikri mülkiyet hakları uygulamalarının daha üst düzeyde harmonizasyonunu amaçlamaktadır.

 

Andlaşmanın bir diğer amacı, ulusal marka haklarıyla birlikte var olacak “TEK markası”nın (TEK kısaltması Tek Ekonomik Alan yerine kullanılmıştır.) oluşturulmasıdır. “TEK markası”nın Avrupa Birliği sınırları çerçevesinde marka hakkı sağlayan Topluluk Markası (CTM) benzeri bir marka olarak düşünülmesi yerinde olacaktır.    

 

Taslak andlaşmanın 12. maddesine göre “TEK markaları” ayrı bir sicile kaydedilecektir. Andlaşma kapsamında OHIM (Topluluk Marka Ofisi) benzeri ayrı bir marka ofisinin kurulması öngörülmemiştir. Bu çerçevede, “TEK markaları”nın tescil işlemleri Rusya, Kazakistan ve Belarus ulusal marka ofislerince yürütülecektir. Taslak andlaşmanın 4. maddesine göre TEK üyesi ülkelerden herhangi birisinin ulusal ofisi nezdinde yapılabilecektir. Başvuruların ulusal yönetmeliklerce tanınan yerel dillerden herhangi birisinde yapılması mümkün olacaktır, bununla birlikte Rusça tercümenin her başvuru için sağlanması zorunludur. Başvuru sahibi ile ofis arasındaki yazışmalar ise her zaman Rusça olacaktır. “TEK markaları” için öngörülen koruma süresi 10 yıldır ve koruma şartları ile kurallarını içeren bir yönetmelik yürürlüğe sokulacaktır (taslak yönetmelik de yayınlamış durumdadır).

 

Andlaşma kapsamında sağlanacak haklarla ilgili anlaşmazlıklar, ulusal mahkemelerce veya ulusal mevzuat ve uluslararası andlaşmalarda öngörülecek diğer yetkili otoritelerce çözülecektir.

 

Avrupa Birliği bölgesinde geçerli CTM’le doruk noktasını yaşayan (önceki tarihli benzer bir sistem olarak Benelüks marka sistemi gösterilebilir), bölgesel tescil sistemlerinin yeni halkasını anlaşıldığı kadarıyla gelecek yıllarda “TEK Markası” sistemi oluşturacaktır. Türkiye’nin yanıbaşında işler hale gelen (veya gelecek) bölgesel tescil sistemleri kapsamında tescil edilen markalar, Türkiye bu sistemlere üye olmadığı sürece ülkemiz bakımından etki doğurmayacaktır. Avrupa Birliği veya yakın dönemde işlevsel hale geleceği varsayılan Avrasya Ekonomik Birliği veya ileride ortak ekonomik alana dönüşmesini beklenebilecek Şanghay İşbirliği Örgütü gibi birliklere üyelik durumunda Türkiye bakımından da bölgesel marka tescilleri etkili hale gelecektir.

 

Önder Erol Ünsal

Şubat 2013

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

Tanınmışlık Benzer Marka Değerlendirmesini Ne Derecede Değiştirebilir? “NC NICKOL & NIKE Kararı”

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından 27/09/2011 tarihinde alınan T-207/09 sayılı karar markaların benzerliğine ilişkin değerlendirme yapılırken tanınmış markalar bakımından -normal markalar için uygulanandan- daha farklı düzeyde bir benzerlik kriteri uygulanmaması gerektiği yönünde önemli bir tespit içermektedir.

(http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=110123&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=EN&cid=597365),

 

Aşağıda yer alan Topluluk Markası başvurusuna karşı, onun altında yer verilen marka gerekçe gösterilerek yapılan yayına itiraz ilk olarak Topluluk Marka Ofisi (OHIM) itiraz birimi tarafından kabul edilmiştir.

T-207-9-1 T-207-9-2

OHIM itiraz birimi kararında, markaların benzer oldukları kanaatine ulaşmış ve markaların aynı / benzer malları kapsamaları da dikkate alındığında markalar arasında Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(1) anlamında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkacağı sonucuna varmıştır.

 

Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(1), karıştırılma ihtimalinin klasik tanımını içermekte olup, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 8inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Tescil edilmiş veya tescil için başvuru yapılmış bir markanın sahibi tarafından itiraz yapılması durumunda, aşağıdaki hallerde marka tescil edilemez: ……….. b) Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer ise, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa.” hükmüyle paralel düzenlemeyi içermektedir.

 

Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5) ise, 556 sayılı kararnamenin 8inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir. Ancak, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu reddedilir.” hükmüyle benzer içeriğe sahiptir. Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5) Türkçe’ye kabaca takip eden biçimde çevrilebilir: “Paragraf 2’de belirtilen önceki markalardan birinin sahibince yapılacak itiraz üzerine, başvurunun önceki markayla aynı veya benzer olması, başvurunun önceki markanın kapsadığı mallarla / hizmetlerle benzer olmayan malları / hizmetleri kapsaması, önceki markanın bir Topluluk Markası olması halinde önceki markanın toplulukta üne sahip olması, önceki markanın ulusal bir marka olması halinde önceki markanın üye ülkede üne sahip olması ve başvurusu yapılan markanın haklı bir gerekçe olmaksızın kullanımının önceki markanın ayırt edici karakterinden veya ününden haksız fayda sağlanmasına yol açması veya önceki markanın ayırt edici karakterine veya ününe zarar vermesi durumunda, marka başvurusu reddedilecektir.”

 

OHIM itiraz birimi kararına karşı yapılan itiraz OHIM Temyiz Kurulu (BoA)’nda incelenmiştir. BoA kararında itiraz birimi kararının aksine, başvuru ve itiraz gerekçesi marka arasındaki görsel, işitsel, kavramsal benzerlik derecesinin Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(1) anlamında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmasını sağlayacak derecede kuvvetli bir benzerlik olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Bununla birlikte, BoA, madde 8(5)’e ilişkin incelemesi neticesinde itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığı göz önünde bulundurulduğunda, markalar arasındaki görsel, işitsel, kavramsal benzerlik nedeniyle itiraz gerekçesi markanın ününden haksız fayda sağlanabileceği sonucuna ulaşmış ve ilana itirazın Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5) bakımından haklı olduğu, başvurunun reddedilmesi gerektiği kararını vermiştir.

 

Kısaca BoA, markalar arasındaki benzerlik derecesinin madde 8(1) anlamında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkması için yeterli olmadığı, ancak itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığı göz önünde bulundurulduğunda, aynı markaların benzerlik derecesinin madde 8(5) anlamındaki ret halinin ortaya çıkması için yeterli olduğu görüşündedir. Bir diğer deyişle aynı markalar BoA’ya göre madde 8(1) çerçevesinde benzer değildir, ama madde 8(5) çerçevesinde benzerdir.

 

Başvuru sahibi BoA tarafından verilen nihai OHIM kararına karşı dava açmıştır. Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından davaya ilişkin olarak 27/09/2011 tarihinde alınan T-207/09 sayılı karar takip eden tespit ve değerlendirmeleri içermektedir:

 

–         Davacının markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığına dair BoA kararının teyit edilmesi yönündeki talebi uygun değildir; çünkü davacının bu yöndeki talebi BoA tarafından haklı bulunmuştur ve BoA’nın bu yöndeki kararının teyitini isteyen davacı talebi incelenebilir içerikte değildir.

 

–         Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5) uyarınca bir markanın reddedilebilmesi için markalar arasında benzerlik veya aynılık olması gerekmektedir. Markalar arasında madde 8(1) anlamında benzerlik veya aynılık olmaması, markalar arasında 8(5) anlamında da benzerlik veya aynılık bulunmadığı anlamına gelmektedir. Markaların benzerliği kavramı, markalar arasındaki karıştırılma ihtimali nedeniyle ret durumunun ortaya çıktığı madde 8(1) ve önceki markanın ünü (tanınmışlığı) nedeniyle ret durumunun ortaya çıktığı madde 8(5) bakımından birbirinden farklı değildir.

 

–         Bu çerçevede BoA’nın, başvuru ile itiraz gerekçesi marka arasında Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(1) bağlamında karıştırılma olasılığının ortaya çıkması için yeterli düzeyde benzerlik bulunmadığı, ancak aynı markalar arasındaki benzerlik derecesinin Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5) bağlamındaki ret gerekçesinin ortaya çıkması için yeterli olduğu yönündeki kararı, markaların benzerliğini çelişkili biçimde değerlendirmektedir. Bu nedenle de BoA kararı hukuki bakımdan hatalıdır.

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi yukarıda yer verilen tespitler doğrultusunda davacının iddiasını haklı bulmuş ve BoA kararını iptal etmiştir.

 

Mahkemenin kararı, inceleme konusu markaların görsel, işitsel, kavramsal bakımlardan karşılaştırılması sonucu varılan benzerlik veya benzemezlik tespitinin madde 8(1) ile 8(5) açılarından farklı olmadığını, bir diğer deyişle benzer bulunmayan iki markanın, önceki markanın tanınmışlığı nedeniyle benzer kabul edilemeyeceklerini göstermesi bakımından önemlidir.

 

Bu kararın, mevzuatın farklı maddeleri gerekçe gösterilerek, aslında benzer olan veya incelemenin sonraki bir aşamasında benzer bulunabilecek olan iki markaya, incelemenin önceki aşamasında benzemez denilmesi ne derecede doğrudur sorusunun yanıtı da aranarak okunması faydalı olacaktır.

 

Önder Erol Ünsal

Ocak 2012

 

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri, Marka Nispi Ret Nedenleri

Topluluk Markası Sistemi

 

GİRİŞ

 

Topluluk Markası Sistemi, topluluk içerisinde malların/hizmetlerin serbest dolaşımı ilkesinin sonucu olarak ortaya çıkmış bir yapılanmadır. Sistem çerçevesinde sağlanan koruma, bir ya da birkaç topluluk üyesi ülke ile sınırlı değildir, tüm topluluğu kapsamaktadır.

 

Topluluk Markası Sistemi, AB komisyonu ve üye ülkeler temsilcileri tarafından sürdürülen 13 yıllık bir çalışmanın sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Konu hakkındaki ilk fikirler ise 1950’li yıllara dayanmaktadır. Komisyon ve çalışma grupları 1993 yılında 40/94 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün kabul edilmesiyle çalışmalarını sonuçlandırmıştır. Topluluk Marka Ofisi ise 1996 yılında işlevsel hale gelip başvuruları kabul etmeye başlamıştır. Topluluk Marka Ofisi’nin tam adı “Office for Harmonization in the Internal Market (Trademarks and Designs)” yani “İç Pazarda Harmonizasyon için Ofis (Markalar ve Tasarımlar)”dır. İsimden de açık olarak anlaşıldığı üzere Ofis’in yetki alanı sadece markalar ile sınırlı değildir, endüstriyel tasarımlar da 2003 yılından bu yana Ofis’in yetki alanı dahilindedir. Konumuz sadece markalarla sınırlı olduğundan elinizdeki metin Ofis’in markalar alanındaki uygulamaları ve yapısı ile sınırlıdır. Ofis bundan sonra metin boyunca kısaca “OHIM” olarak anılacaktır. OHIM faaliyetlerini kuruluşundan bu yana İspanya’nın Alicante şehrinde sürdürmektedir.

 

TOPLULUK MARKASI SİSTEMİNİN YASAL KAYNAKLARI

 

–         Topluluk Markası Sistemini kuran 40/94 sayılı Tüzük (Kabul edildiği tarihten bu yana içeriğinde birçok değişiklik yapılan Tüzük tüm değişiklikleri kapsar şekilde yeniden yazılmış ve bu haliyle 207/2009 Topluluk Tüzüğü olarak tekrardan kabul edilmiştir. Ancak, 207/2009 sayılı Tüzük 13/04/2009 tarihinde yürürlüğe gireceğinden ders boyunca atıflar 40/94 sayılı Tüzüğe yapılmaya devam edecektir.)

–         Tüzüğün Uygulanmasına ilişkin 2868/95 sayılı Komisyon Yönetmeliği

–         Ücretleri düzenleyen 2869/95 sayılı Komisyon Yönetmeliği

–         OHIM Temyiz Kurulunun çalışma esaslarını belirleyen 216/96 sayılı Komisyon Yönetmeliği

–         OHIM’in çeşitli konularda çıkardığı genelgeler

 

TOPLULUK MARKASI SİSTEMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

 

Topluluk markası (bundan sonra CTM olarak anılacaktır), topluluk sınırları dahilinde markasını korumak isteyen başvuru sahiplerine, tüm üye ülkelerde korumayı tek bir başvuru ile sağlama olanağı verir.

 

OHIM’e yapılan tescil başvurusunun olumlu sonuç vermesi durumunda, tüm üye ülkeler için koruma sağlayan ve hak doğuran CTM’in sahibi olunur.

 

Başvuru sahiplerinin üye ülkelerde ayrı ayrı marka başvurusu yapmak yerine CTM yolunu tercih etmeleri durumunda elde edecekleri avantajlar başlıklar halinde aşağıda belirtilmiştir:

 

–         Tek bir başvuru,

–         Tek bir mevzuat,

–         Takip edilecek tek usül,

–         Tek ofis,

–         Tek ücret sistemi.

 

Bu çerçevede, başvuru sahipleri ayrı ülkelerde, ayrı mevzuatlar, ayrı prosedürel kurallar, ayrı ücretlendirme sistemleri, ayrı diller ya da ayrı vekillerle karşılaşmak / çalışmak yerine, CTM yoluyla tek bir sistem, mevzuat ve ücretlendirme sistemi esası çerçevesinde tüm Toplulukta geçerli marka koruması elde edebilmektedir.

 

Sayılan tüm avantajlarına karşın CTM sisteminin oldukça önemli ve göz ardı edilmemesi gereken bir handikabı söz konusudur. Bu handikap, CTM başvurusunun reddedilmesi durumunda üye ülkelerin hiçbirisinde geçerliliğin olmamasıdır. Kısaca, CTM sistemi “ya hep ya hiç” sistemi olarak adlandırılabilir. Örneğin; CTM başvurusunun tek ret nedeni, başka ülkelerin hiçbirisinde herhangi bir problem olmamasına rağmen Portekiz’deki önceki bir hak sahibinin itirazı olabilir. Bu durumda CTM başvurusu Portekiz’deki önceki hak sahibi nedeniyle sadece Portekiz için değil bütün olarak reddedilir. Başka bir örnek vermek gerekirse; incelemede tüm üye ülkelerin dilleri esas olduğundan başvuru yalnız İtalyanca’da vasıf belirten bir ibareden oluşması nedeniyle reddedilebilir. Bu durumda diğer dillerdeki anlamsızlığa yahut tanımlayıcı nitelik olmamasına bakılmaksızın CTM  bütün olarak reddedilir. Dolayısıyla, CTM başvurularının her durumda kesinlikle çok dikkatli bir ön incelemenin ve tetkikin ardından yapılması başvuru sahiplerinin lehine olacaktır; aksi durumlarda hiç beklenilmedik sonuçlarla karşılaşılması ve finansal / zamansal kayıplara uğranılması kuvvetle muhtemeldir.

 

Bununla birlikte reddedilen CTM başvurularının, Topluluk üyesi ülkelerden ret kararının geçerli olmayacağı ülkeler için ulusal başvurulara dönüştürülmesi mümkündür. Ulusal başvuruya dönüştürülme durumunda ulusal başvuru CTM’in başvuru tarihinden yararlanır.

 

KİMLER TOPLULUK MARKASI SAHİBİ OLABİLİR?

 

CTM başvurusu yapma yolu aşağıdaki koşullardan herhangi birisini yerine getiren herkese açıktır:

 

a)      Aşağıda sayılanlardan herhangi birisinin vatandaşı olanlar:

 

  • Avrupa Birliği üyesi ülkeler.
  • Paris Sözleşmesi’ne taraf ülkeler.

v     DTÖ Kuruluş Antlaşması’nı imzalamış ülkeler.

 

b)      Aşağıda sayılanlarda yerleşik olanlar veya gerçek ve etkin ticari işletmesi olanlar:

 

  • Avrupa Birliği üyesi ülkeler.
  • Paris Sözleşmesi’ne taraf ülkeler.

 

c)      Karşılıklılık ilkesi uyarınca başvuru yapma hakkına sahip ülkelerin vatandaşları.

 

Bu koşullardan herhangi birisini yerine getiren her gerçek veya tüzel kişinin CTM sahibi olma hakkı bulunmaktadır.

 

OHIM’DE TEMSİL

 

AB üyesi ülkelerin herhangi birisinde yerleşik olmayanlar veya gerçek ve etkin bir ticari işletmeye sahip bulunmayanlar, başvuru yapmak dışında kalan tüm işlemlerini mutlaka temsilci (vekil) aracılığıyla yapmak zorundadır. CTM başvurusu yapma temsil zorunluluğun dışında tutulmasına rağmen, başvurunun ardından mutlaka yazışmalar / işlemler yapılacağından ve bu yazışmaların / işlemlerin vekil aracılığıyla yapılması zorunlu olduğundan, bu husus fazla önem arz etmemektedir.

 

Başvuru sahibini temsil edecek vekilin herhangi birisi olması mümkün değildir. Vekil iki durumda yetkili vekil olarak kabul edilir:

 

a)      OHIM tarafından oluşturulan listede yer alan profesyonel vekiller.

b)      Üye ülkelerin ulusal marka ofislerinde başvuru yapma yetkisine sahip kişiler.

 

CTM BAŞVURUSU

 

CTM başvurusu posta, e-başvuru, faks veya elden teslim yollarıyla doğrudan OHIM’e yapılabilir. Bunun yanı sıra, üye ülke ofislerine de CTM başvuruları teslim edilebilir. Üye ülke marka ofislerine teslim edilen başvuruların 1 ay içerisinde OHIM’e iletilmesi gerekmektedir.

 

Başvuru AB üyesi ülkelerin dillerinden herhangi birisinde yapılabilir. Ancak, başvuru sahipleri başvuru için ikinci bir dil de seçmelidir. İkinci dil, OHIM’in resmi dilleri olan İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca, İtalyanca dillerinden birisi olmalıdır.

 

CTM başvurusunun, başvuru tarihi alabilmesi için aşağıda sayılan bilgi ve unsurları muhakkak içermesi gerekmektedir:

 

–         Tescil talebi.

–         Tescili talep edilen marka (marka örneği).

–         Başvuru sahibinin belirlenebilmesi için gerekli bilgi (unvan, adres).

–         Tescili talep edilen malların / hizmetlerin listesi.

–         Başvuru ücreti (Başvuru ücreti tescil talebinin yapıldığı tarihten başlayan 1 ay içerisinde ödenmelidir).

 

Yukarıda sayılan unsurların tamamı başvuruda yer alıyorsa, başvuruya başvuru tarihi verilir. Eksiklik olması durumunda, eksikliğin giderilmesi için başvuru sahibine 2 ay süre verilir. Eksikliğin giderilmesi durumunda, eksikliğin giderildiği tarih başvuru tarihi olarak kaydedilir. Eksikliğin giderilmemesi durumunda başvuru işlemden kaldırılır.

 

CTM BAŞVURUSUNUN İNCELENMESİ

 

Şekli inceleme ve Uluslararası Nis Sınıflandırması’na göre yapılan malların / hizmetlerin sınıflandırılması işleminin ardından her başvurunun mal / hizmet listesi çeviri işlemlerinin tamamlanması için Lüksemburg’taki AB Çeviri Merkezi’ne gönderilir. Eş zamanlı olarak OHIM’de marka hakkında arama raporu hazırlanır ve başvuru üye ülkelerden arama raporu hazırlayan ülkelere iletilir. Üye ülkelerden arama raporu istenmesi zorunlu değildir ve başvuru sahibi bu talebi için ek ücret ödemelidir. Tüm üye ülke ofislerinin arama raporu hazırlamadığı da ayrıca belirtilmelidir. Arama raporları başvuru sahibine iletilir, bu sistemin amacı OHIM sicilinde veya üye ülke ofisleri sicilinde kayıtlı aynı / benzer markalar nedeniyle başvuru sahibine başvurudan vazgeçmesi ya da sınırlama yapması için bir fırsat tanınmasıdır.

 

Çevirinin tamamlanması ve arama raporlarının gönderilmesinin ardından başvuru esasa ilişkin hükümler bakımından incelenmeye alınır.

 

HANGİ İŞARETLER CTM OLARAK TESCİL EDİLEBİLİR?

 

40/94 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün 4 üncü maddesinde hangi işaretlerin marka olabileceği belirtilmiştir. Bu hüküm, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun hükmünde Kararname’nin 5 inci maddesinde yer alan ifadenin hemen hemen aynısıdır. Hükme göre, bir işaret aşağıdaki iki koşulu yerine getirirse marka olabilir:

 

  • Grafik gösterimi mümkün ise,
  • İşaret bir işletmenin mallarının / hizmetlerinin diğer işletmelerin mallarından / hizmetlerinden ayırt edilebilmesini sağlayabiliyor ise.

 

Bu şartları yerine getirebilen işaretler CTM’i oluşturabilecek işaretler arasında yer alır. Bir işaretin grafik gösterimi mümkün değilse, o işaretin marka olması mümkün değildir (Örneğin, OHIM koku markalarını grafik gösterimi mümkün olmadığı için şu anda tescil etmemektedir; ancak herhangi bir teknoloji yardımıyla koku markalarının grafik gösterimi mümkün hale getirilirse bu işaretler de marka olabilecektir.).

 

4 üncü maddede belirtilen genel ilke çerçevesinde özellikle aşağıdaki sayılan işaretler CTM olabilir:

 

  • Kelime markaları (harfler, rakamlar, bunların kombinasyonları).
  • Şekiller.
  • Şekil – kelime kombinasyonları.
  • Renkler ve renk kombinasyonları.
  • Üç boyutlu markalar.
  • Ses markaları.

 

Bu işaretler, CTM olabilecek işaretler olarak kabul edilmektedir; ancak bu husus söz konusu işaretlerden oluşan başvuruların koşulsuz olarak tescil edilecekleri anlamına gelmez. OHIM, CTM olma niteliğine sahip her markayı öncelikle 40/94 sayılı Tüzüğün 7 nci maddesinde yer alan mutlak ret nedenlerine göre incelemektedir.

 

40/94 SAYILI TOPLULUK MARKA TÜZÜĞÜNE GÖRE MUTLAK RET NEDENLERİ

 

CTM başvuruları, OHIM uzmanları tarafından öncelikle 40/94 sayılı Topluluk Marka Tüzüğünün 7 nci maddesinde belirtilmiş mutlak ret nedenlerine göre incelenir. İnceleme sonucu tamamen kabul, tamamen ret ya da kısmen kabul (başvuru kapsamındaki malların/hizmetlerin bir kısmı bakımından kabul [doğal olarak diğer kısım kısmen reddedilecektir]) yönünde olabilir.

 

40/94 sayılı Tüzük’te aşağıdaki durumlar mutlak ret nedenleri olarak sayılmıştır:

 

  • Marka olamayacak işaretler reddedilecektir.
  • Hiçbir ayırt edici niteliğe sahip olmayan markalar reddedilecektir.
  • Ticaret alanında tür, kalite, nitelik, amaç, miktar, değer, coğrafi kaynak belirten, malların üretildiği veya hizmetlerin sağlandığı zamanı gösteren veya malların veya hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret veya adlandırmalardan münhasıran oluşan markalar reddedilecektir.
  • Ticaret alanında herkes tarafından kullanılabilecek işaret ve adlandırmalardan münhasıran oluşan markalar reddedilecektir.
  • Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar reddedilecektir.
  • Malın veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı konusunda halkı yanıltabilecek markalar reddedilecektir.
  • Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şekilden veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan şekilden veya mala asli değerini veren şekilden oluşan markalar reddedilecektir.
  • Paris Sözleşmesi’nin 6 ncı maddesine göre koruma altında olan ve yetkili merciler tarafından kullanımına izin verilmemiş markalar reddedilecektir.
  • Şarapları veya sert alkollü içecekleri kapsayan markalar bakımından; coğrafi işaret olan bir ibareyi içeren veya coğrafi işaret olan bir ibareden oluşan, ancak söz konusu coğrafi yöre ile bağlantısı bulunmayan markalar reddedilecektir.
  • 2081/92 sayılı Topluluk Tüzüğü uyarınca tescil edilmiş coğrafi işaretleri içeren veya coğrafi işaretten oluşan markalar reddedilecektir (coğrafi işaretle aynı cins ürün için yapılan başvurular bakımından).

 

OHIM inceleme biriminde görevli uzmanlar her CTM başvurusunu yukarıda belirtilen mutlak ret nedenleri çerçevesinde inceler. Reddi uygun bulunan başvurular kısmen veya tamamen reddedilir. Ret kararı ülkelerin bir kısmını kapsayacak biçimde kısmen verilemez. Yani, CTM başvurusuna ilişkin karar ülke ayırımı gözetilmeksizin tek bir karardır.

 

Ayırt edici nitelikte bulunmayan, tanımlayıcı veya ticaret alanında herkes tarafından kullanılabilir nitelikte bulunan markalar bakımından verilen ret kararları; eğer başvuru sahibi redde konu mallara/hizmetlere ilişkin olarak kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığını ispatlarsa kaldırılabilir.

 

Mutlak ret nedenlerine göre yapılan inceleme sonucu tamamen veya kısmen kabul edilen CTM başvuruları CTM Bülteni’nde ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başlayan 3 aylık süre içerisinde önceki hak sahiplerinin ilana karşı itiraz etme hakları bulunmaktadır.

 

CTM’in ilanına karşı itiraz edilmesi durumunda başvuru 40/94 sayılı Tüzüğün 8 inci maddesinde yer alan nispi ret nedenleri çerçevesinde incelenir.

 

40/94 SAYILI TOPLULUK MARKA TÜZÜĞÜNE GÖRE NİSPİ RET NEDENLERİ

 

Daha öncede bahsedildiği üzere, OHIM üçüncü kişilerin önceki hakları bakımından incelemeyi resen değil itiraz üzerine yapmaktadır. 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenen Türk marka tescil sistemi ile Topluluk marka tescil sistemi arasındaki en belirgin farklılıklardan başlıcası bu noktadadır. Tekrar altı çizilmesi gereken nokta, aynı veya aynı tür (benzer) mallar / hizmetler için önceden tescilli veya başvurusu yapılmış markalarla aynı ya da ayırt edilemeyecek derecede benzer başvuruların resen reddini öngören Türk marka tescil sisteminin de 2008/95 sayılı Direktif ve öncülü 89/104 sayılı Direktif ile çerçevesi çizilen AB müktesebatına uygun olduğudur. Türkiye yukarıdaki belirtilen içerikteki nispi ret nedenini resen incelemeyi seçmiş iken, 40/94 sayılı tüzük çerçevesinde OHIM açısından kabul edilen düzen üçüncü kişilerin haklarıyla ilgili her türlü nispi ret nedeninin itiraz üzerine incelenmesidir.

 

CTM Bülteni’nde ilanın ardından geçen 3 aylık süre içerisinde, önceki hak sahibi olduğunu iddia eden üçüncü kişiler başvurunun ilanına karşı itiraz edebilirler.

 

Aşağıda sayılan hususlar itiraza gerekçe gösterilebilecek önceki hakları oluşturur:

 

  • Önceden tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış CTM (ler).
  • Herhangi bir üye ülkede önceden tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış ulusal marka (lar).
  • Madrid Antlaşması veya Protokolü çerçevesinde herhangi bir üye ülkede geçerli uluslararası tescil (ler).
  • Tescilli olmamasına rağmen eskiye dayalı olarak herhangi bir üye ülkede kullanılan marka (lar).
  • Herhangi bir üye ülkede tanınmış olan marka (lar).

 

40/94 sayılı Tüzüğün 8 inci maddesinde önceki haklar göz önüne alınarak itiraz üzerine değerlendirilecek nispi ret nedenleri aşağıda belirtilmiştir:

 

  • CTM önceden tescilli ya da başvurusu yapılmış bir marka ile aynı ise ve CTM kapsamındaki mallar / hizmetler önceki marka kapsamındaki mallar / hizmetler ile aynı ise.
  • CTM’in önceden tescilli veya başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer olmasından ve CTM’in ve önceki markanın kapsadığı malların / hizmetlerin aynı veya benzer olmasından dolayı, halkın bir bölümünde önceki marka ile ilişkilendirme olasılığı dahil karıştırma olasılığı ortaya çıkabilecek ise.
  • CTM önceki marka ile aynı veya benzer olmasına rağmen önceki markanın kapsadığı mallar / hizmetler ile benzer olmayan malları / hizmetleri kapsıyorsa, ancak önceki marka Topluluk’ta veya tescilli olduğu üye ülkede üne sahipse (bilinir, tanınmış bir marka ise) ve başvurusu yapılan CTM’in kullanımı üne sahip önceki markanın itibarından, bilinirliğinden haksız kazanç sağlanmasına yol açabilecekse veya önceki markanın ayırt edici karakterine veya itibarına zarar verebilecek ise.
  • CTM başvurusu asıl sahibin bilgisi dışında vekil veya temsilci tarafından yapılmış ise.
  • CTM başvurusunun, tescilli olmamasına rağmen önceden başka birisi tarafından eskiye dayalı olarak marka olarak kullanımı mevcut ise.

 

OHIM itiraz uzmanları nispi ret nedenleri kapsamında önceki haklara dayalı olarak yapılan itirazları haklı bulurlar ise, CTM başvurusu tamamen veya kısmen reddedilir.

 

OHIM KARARLARINA KARŞI İTİRAZ

 

OHIM uzmanlarının mutlak veya nispi ret nedenleri çerçevesinde verdikleri ret kararlara karşı, ret kararının bildirilmesini takip eden 2 aylık süre içerisinde itiraz edilebilir. İtirazlar OHIM’in Temyiz Kurulu (Board of Appeal) tarafından incelenir. Temyiz Kurulu tarafından verilen kararlar OHIM’in nihai kararları niteliğindedir. Bu kararlara karşı itiraz yolu açıktır ve itiraz merci Avrupa Adalet Divanı’dır. OHIM nihai kararlarına karşı yapılan itirazlar ilk olarak Avrupa Adalet Divanı’nın İlk Derece Mahkemesi’nce (Court of First Instance) değerlendirilir.

 

TESCİL PROSEDÜRÜ

 

CTM Bülteni’nde ilan edilen, ilanına karşı itiraz edilmeyen veya hakkında yapılan itiraz reddedilen CTM başvuruları tescil aşamasına gelir. Tescil işleminin yapılabilmesi için başvuru sahibinin tescil ücretini ödemesi gerekmektedir. Tescil ücretinin ödenmesinin ardından CTM başvurusu tescil edilerek Sicil’e kaydedilir ve tescil işlemi CTM Bülteni’nde ilan edilir.

 

Tescilli CTM’den kaynaklanan ve üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilecek haklar, tescilin CTM Bülteni’nde ilan edildiği tarih itibarıyla başlar. Markanın kullanılmasının zorunlu olduğu 5 yıllık periyot ise CTM’in tescil tarihi itibarıyla başlamaktadır.

 

 

(ALINTI VEYA ATIFLARINIZI LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK YAPINIZ. BU METİN, ÖNDER EROL ÜNSAL TARAFINDAN YAZILMIŞ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ FİKRİ SINAİ HAKLAR UYGULAMA MERKEZİ (FİSAUM)’NCE DÜZENLENEN SINAİ MÜLKİYET HAKLARI KONULU SERTİFİKA PROGRAMI BÜNYESİNDE 27/03/2009 TARİHİNDE DERS NOTU OLARAK SUNULMUŞTUR.)

 

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri, Marka Nispi Ret Nedenleri

Topluluk Marka Hukuku

2008/95 SAYILI MARKA KANUNLARININ UYUMLULAŞTIRILMASI AMAÇLI AB DİREKTİFİ

 

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin marka kanunlarının uyumlulaştırılması amaçlı 89/104 sayılı Direktif 1989 yılında kabul edilmiştir. 89/104 sayılı Direktifin yerine geçen 2008 tarihli 2008/95 sayılı Direktifte 89/104 sayılı Direktifle getirilen ana sistem korunmuş, bazı maddelerde değişiklikler yapılmıştır.

 

Üye ülkelerin marka kanunlarının tamamen aynı hale getirmek Direktifin amacı değildir. Direktifle getirilen düzenlemelerle güdülen amaç, marka mevzuatlarında yer alıp, iç pazarın işleyişini doğrudan etkileyen hükümlerin uyumlu hale getirilmesidir (bkz. Direktifin giriş bölümü).

 

Bu amaç çerçevesinde, Direktif içerik bakımından ana hükümleri düzenleyecek, daha doğru deyişle genel esasları belirleyecek şekilde sınırlı tutulmuştur. Örneğin, üye ülkelerin mevzuatlarında yer verebilecekleri marka başvurusu ret nedenlerinin bir bölümü, kanunlarda mutlak yer alacak şekilde zorunlu tutulmuş (söz konusu ret nedenleri üye ülkelerin tamamı bakımından zorunlu olarak kanunlarında yer alacaktır), bir kısmı ise ret nedeni olarak tercihen seçilebilecek hükümler olarak belirlenmiştir (bu nitelikteki ret nedenlerini üye ülkeler kanunlarına ekleyebilirler ya da tercihe bağlı olarak eklemeyebilirler). Dolayısıyla, bir üye ülke zorunlu ret nedenlerine mevzuatında yer vermek yükümlülüğündedir; tercihen benimsenebilecek ret nedenlerinin bir kısmına veya tamamına mevzuatında yer verebilir ya da tercihi ret nedenlerinin hiç birisini mevzuatı kapsamına almayabilir.

 

Direktif, Sınai Mülkiyetin Korunmasına ilişkin Paris Sözleşmesi hükümleri göz önüne alınarak hazırlanmıştır ve Sözleşme ile tamamen uyumludur. Kaldı ki, AB üyesi ülkelerin tamamı da Paris Sözleşmesi’ne taraftır.

 

Direktif; başvuru, tescil usulleri ve diğer prosedürel konulara ilişkin hiçbir düzenleme getirmemektedir. Temel amaç belirtildiği üzere iç pazarın işleyişini doğrudan etkileyecek esasa ilişkin konularda marka korumasının ana çatısının kurulmasıdır. Ana çatı tüm üye ülkeler bakımından uyumlu olarak kurulduktan sonra, usül, prosedür veya diğer konulardaki düzenlemeleri belirlemekte üye ülkelerin kendi yapılanmaları, tercihleri belirleyici olacaktır.

 

Türk marka koruması sistemini düzenleyen temel metin olan 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hazırlanırken Paris Sözleşmesi, TRIPs Antlaşması gibi bağlayıcı nitelikteki uluslararası sözleşmelerin yanı sıra 89/104 sayılı Topluluk Marka Direktifi de esas alınmıştır. Bu çerçevede, 556 sayılı KHK özelinde Türk marka koruması sistemi, AB’nin 89/104 sayılı Direktif’le ön gördüğü ana çatıya uygun olarak hazırlanmıştır. Bu bağlamda, mevcut marka mevzuatımızın konu hakkındaki AB müktesebatı ile uyumlu olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

 

89/104 sayılı Direktifin kabul edilmesinin ardından üye ülkelere mevzuatlarını uyumlu hale getirmeleri için 2 yıl süre verilmiştir. Günümüze kadar geçen süre içerisinde Topluluk Marka Ofisi kurulmuş, Marka Kanunu Antlaşması, Madrid Protokolü, TRIPs Antlaşması kabul edilmiş, AB uluslararası (uluslarüstü) bir örgütlenme olarak Madrid Protokolüne dahil olmuştur. AB üyesi ülkelerin neredeyse tamamı aynı zamanda yukarıda sayılı bulunan uluslararası antlaşmaların tarafıdır. Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) tarafından yürütülen çalışmaların sonucu olarak kabul edilen Marka Kanunu Antlaşması (TLT), taraf ülkelerde marka tescili konusundaki prosedürel, başvuru yapılmasına ilişkin işlemleri, devir, unvan değişikliği, düzeltme,vb. tarzdaki işlemleri uyumlu hale getirmiştir. Yukarıda da bahsedildiği üzere AB üyesi ülkelerin çoğu ve Türkiye TLT’ye de taraftır. Prosedürel kural ve işlemlerin TLT ile uyumlu hale getirilmesinden sonraki adım muhtemelen marka kanunların esasa ilişkin hükümler bakımından aynılaştırılması amaçlı yeni bir uluslararası antlaşma olacaktır ki, bu yönde bir eğilim WIPO çalışmalarında hissedilmeye başlanılmıştır.

 

2008/95 SAYILI DİREKTİF KAPSAMINDAKİ DÜZENLEME

 

Madde 1 – Kapsam: Direktifin üye ülkelerde ticaret/hizmet markası ortak marka, garanti veya sertifika markası olarak tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markalara uygulanacağı belirtilmiştir.

 

Madde 2 – Markayı oluşturabilecek işaretler: Bu madde ile markayı oluşturabilecek işaretler tanımlanmıştır. Maddede yapılan tanım 556 sayılı KHK’nın 5 inci maddesinde yer alan tanım ile içerik bakımından hemen hemen aynıdır. (556 sayılı KHK Madde 5 birinci fıkra: Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.)

 

Madde 3 – Ret veya Hükümsüzlük Nedenleri: Bu maddede üye ülkelerin mevzuatlarında yer vermeleri zorunlu olan ya da tercihen yer verebilecekleri (mutlak) ret nedenleri belirtilmiştir.

 

a) Üye ülkelerin yer verilmesi zorunlu olan ret / hükümsüzlük nedenleri:

 

–         Marka olamayacak işaretler tescil edilemez. (556 sayılı KHK’daki karşılığı 7/1-(a) bendi)

–         Hiçbir ayırt edici niteliğe sahip olmayan markalar tescil edilemez. (556 sayılı KHK’daki karşılığı 7/1-(a) bendi)

–         Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran içeren markalar tescil edilemez. (556 sayılı KHK’daki karşılığı 7/1-(c) bendi)

–         Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran içeren markalar tescil edilemez. (556 sayılı KHK’daki karşılığı 7/1-(d) bendi)

–         Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler tescil edilemez. (556 sayılı KHK’daki karşılığı 7/1-(e) bendi)

–         Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar tescil edilemez. (556 sayılı KHK’daki karşılığı 7/1-(k) bendi)

–         Mal veya hizmeti niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynığı gibi konularda halkı yanıltacak markalar tescil edilemez. (556 sayılı KHK’daki karşılığı 7/1-(f) bendi)

–         Yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış ve dolayısıyla Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilmesi gerekli markalar. (556 sayılı KHK’daki karşılığı 7/1-(g) bendi)

 

b) Üye ülkelerin mevzuatlarında tercihen yer verebilecekleri (mutlak) ret nedenleri:

 

–         Üye ülkelerin veya topluluğun marka kanunu dışında kalan diğer kanunlarına göre kullanımı yasaklanabilecek markalar.

–         Sembolik değeri yüksek işaretleri içeren markalar, özellikle dini sembolleri içeren markalar. (556 sayılı KHK’daki karşılığı 7/1-(j) bendi)

–         Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan, kamuyu ilgilendiren ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği armaları, amblemleri veya nişanları içeren markalar. (556 sayılı KHK’daki karşılığı 7/1-(h) bendi)

–         Kötü niyetle yapılmış tescil başvuruları.

 

Madde 4 – Önceki haklarla çatışma olması durumundaki ret / hükümsüzlük nedenleri (Nispi ret nedenleri):

 

Mutlak ret nedeni / Nispi ret nedeni konusundaki ayırım ve genel yanlış algılama hakkında açıklama:

 

Mutlak Ret Nedeni: Mutlak ret nedeni başvurusu yapılan ibarenin/şeklin kendisinden (anlam, görünüm, vs.) kaynaklanan ret nedenidir. Ofis tarafından resen incelenecek ret nedeni anlamına gelmez.

 

Nispi Ret Nedeni: Başvurusu yapılan ibarenin/şeklin üçüncü kişilerin önceki haklarıyla çatışması durumunda ortaya çıkan ret nedenidir. İtiraz üzerine incelenecek ret nedeni anlamına gelmez.

 

Genel Yanlış Algılama / Bilgi: Türkiye’de akademide, literatürde yer edinmiş önemli bir yanlış bilgi söz konusudur. Mutlak ret nedenleri Ofis tarafından resen incelenecek ret nedenleri olarak algılanmakta, nispi ret nedenleri ise itiraz üzerine incelenecek ret nedenleri olarak değerlendirilmektedir. Bu bilgi kökten yanlıştır. Marka ofisleri, nispi ret nedenlerini resen, itiraz üzerine ya da hem resen hem de itiraz üzerine iki aşamalı olarak inceleyebilir. Nispi ret nedenleri bakımından önemli olan husus, başvurusu yapılan ibarenin veya şeklin üçüncü kişilerin önceki haklarıyla çatışma içerisinde olması durumudur. Mutlak ret nedenlerinde ise değerlendirmede esas olan ibarenin kendisinden kaynaklanan ret durumudur, mutlak ret nedenleri üçüncü kişilerin önceki haklarıyla bir çatışma olması durumunu kapsamaz.

 

Yanlış Algılama / Bilginin Gerekçesi: Yanlış bilginin gerekçesi 556 sayılı KHK’nın 7 nci maddesi için seçilen başlıkla maddenin içeriği arasındaki uyumsuzluktur. 7 nci madde “mutlak ret nedenleri” başlığını taşımasına rağmen 7/1-(b) bendi önceden tescilli veya başvurusu yapılmış markalarla aynı tür malları/hizmetleri kapsayan aynı ya da ayırt edilemeyecek derecede benzer markaların reddedileceği hükmünü içermektedir. Dolayısıyla 7/1-(b) bendinde sayılan hal üçüncü kişilerin önceki haklarıyla çatışmayı içeren bir durumdur ve nispi bir ret nedenidir. Ancak, 7/1-(b) bendi nispi bir ret nedeni olmasına rağmen mutlak ret nedenleri başlığını taşıyan 7 nci madde kapsamındadır. Bu durumun yol açtığı sonuç ise, mutlak ret nedeni teriminin gerçek anlamını yitirerek resen incelenen ret nedenleri olarak algılanması ve nispi ret nedenlerinin de gerçek anlamını kaybederek itiraz üzerine incelenen ret nedenleri gibi bir anlam kazanmasıdır. Kazanılan bu anlamlar yanlıştır, ancak bu yanlışlık KHK’dan kaynaklanarak akademik metinler dahil birçok kaynağa yansımış durumdadır. Bahsedilen yanlışlık yeni Marka Kanunu Tasarısında düzeltilmiş ve yanlış başlıklar terk edilmiştir.

 

208/95 sayılı Direktif ve bu Direktifin öncülü 89/104 sayılı Direktif giriş bölümünde açık olarak Ofislerin ret / hükümsüzlük nedenlerini resen ya da itiraz üzerine inceleme konusunda serbest bırakmıştır. Dolayısıyla AB üyesi ülkelerden dileyenler, örn. önceki markalarla benzerlik halindeki ret durumunu resen inceleyecek, dileyen ülkeler ise bu hususu yalnızca itiraz üzerine inceleyecektir. İskandinav ülkelerinin tamamı, Doğu Avrupa ülkelerinin çoğunluğu ve bazı diğer ülkeler önceden tescilli veya başvurusu yapılmış benzer markaların varlığı durumunu bir ret gerekçesi olarak resen incelemektedir (556 sayılı KHK 7/1-(b) bendindeki durum); Almanya, İspanya, Topluluk Marka Ofisi ve diğer bazı üye ülkeler ise bu ret halini yalnızca yayıma itiraz durumunda incelemektedir.

 

Direktifin 4 üncü maddesinde yer alan ret nedenleri 556 sayılı KHK’nın 7 nci maddesinin (b), (ı) bentlerinde ve 8 inci maddesinde bulunmaktadır.

 

Direktifin 3 üncü ve 4 üncü maddelerinin aynı zamanda hükümsüzlük nedenleri olarak düzenlendiği göz önüne alındığında, hükümsüzlük nedenleri olarak karşılıkları 556 sayılı KHK’nın 42 nci maddesinde bulunmaktadır.

 

Madde 5 – Markanın Sağladığı Haklar:

 

Direktifin 5 inci maddesi markanın tescil edilmesi halinde sahibine sağladığı münhasır hakları, hak sahibinin rızası olmadan ticari kullanım halinde verilen yasaklama haklarını ve yasaklamaya konu olabilecek durumları düzenlemektedir.

 

Paralel hükümler, 556 sayılı KHK’nın 9 uncu maddesinde düzenlenmiştir.

(556 sayılı KHK “Madde 9- Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir. Marka sahibi, aşağıda belirtilen fiillerin önlenmesini talep edebilir:

a)Markanın tescil kapsamına giren aynı mal ve/veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin kullanılması,
b)Tescilli bir marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal ve/veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal ve/veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından, işaret ile tescilli marka arasında ilişkilendirilme ihtimali de dahil, karıştırılma ihtimali bulunan herhangi  bir işaretin kullanılması,        

c) Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsamına giren mal ve/veya hizmetlerle benzer olmayan, ancak Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle, tescilli markanın itibarından  dolayı haksız bir yarar elde edecek veya tescilli markanın itibarına zarar verecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin kullanılması.
Aşağıda belirtilen durumlar, birinci fıkra hükmü uyarınca yasaklanabilir:

a)İşaretin mal veya ambalajı üzerine konulması,    

b) İşareti taşıyan malın piyasaya sürülmesi veya bu amaçla stoklanması,  teslim edilebileceğinin teklif edilmesi veya o işaret altında hizmetlerin sunulması veya sağlanması,

c) İşareti taşıyan malın gümrük bölgesine girmesi, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabii tutulması,     

 d)İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması.         

e) İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bir bağlantısı olmaması koşuluyla, işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde, alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük veya benzeri biçimlerde kullanılması.”)

 

Madde 6 – Markanın Sağladığı Haklarda İstisnalar:

 

Direktifin 6 ncı maddesi markanın sahibine sağladığı haklardaki istisnaları düzenlemektedir. Buna göre, marka sahibi üçüncü kişilerin kendi isimlerini veya adreslerini kullanmalarını, mallarla / hizmetlerle ilgili olarak cins, çeşit, vasıf, vs. bildiren unsurların kullanımını, özellikle aksesuar veya yedek parça gibi mallar için malın veya hizmetin amacını, kullanım alanını belirtecek şekilde markanın kullanılmış olması durumunu engelleyemez. Ancak tüm durumlarda, üçüncü kişilerin kullanımı ticari yaşamın dürüstlük ilkelerine uygun olmalıdır.

 

Direktifin 6 ncı maddesiyle paralel düzenleme 556 sayılı KHK’nın 12 inci maddesinde bulunmaktadır.

 

(556 sayılı KHK Madde 12: Dürüstçe ve ticari veya sanayi konularıyla ilgili olarak kullanılmaları koşuluyla üçüncü kişilerin, ad ve adresini, mal veya hizmetlerle ilgili cins, kalite, miktar, kullanım amacı, değer, coğrafi kaynak, üretim veya sunuluş zamanı veya diğer niteliklere ilişkin açıklamaları kullanmaları marka sahibi tarafından engellenemez.)

 

Madde 7 – Markanın Sağladığı Hakların Tüketilmesi:

 

Markalı bir malın sahibi tarafından veya sahibinin rızası ile üçüncü bir kişi tarafından topluluk sınırları içerisinde piyasaya sürülmesi durumunda, marka sahibi o mallara ilişkin olarak markasının kullanımını yasaklayamaz (mallarla ilgili fiiller marka tescilinden doğan hakkın kapsamı dışında kalır). Ancak, malların kalitesinin / niteliğinin değiştirilmesi veya bozulması gibi haklı nedenlerin varlığı durumunda marka sahibi kullanımı engelleme hakkını kullanabilir.

 

Görüldüğü üzere, Direktifle getirilen ilke “topluluk sınırları içerisinde piyasaya sürme” terimi doğrultusunda bölgesel tükenme ilkesidir. Türkiye ise ulusal tükenme prensibini uygulamaktadır. Henüz AB üyesi olmadığımız dikkate alındığında bu hususun Direktifle uyumsuz olmadığı tartışmasız derecede açıktır.

 

Direktifin 7 nci maddesiyle paralel düzenleme 556 sayılı KHK’nın 13 üncü maddesinde bulunmaktadır.

 

(556 sayılı KHK Madde 13: Tescilli bir markanın tescil kapsamındaki mal üzerine konularak marka sahibi tarafından veya onun izni ile Türkiye’de piyasaya sunulmasından sonra, mallarla ilgili fiiller marka tescilinden doğan hakkın kapsamı dışında kalır.

 

Marka sahibinin, birinci fıkra hükmüne girmesine rağmen, malın piyasaya sunulmasından sonra, üçüncü kişiler tarafından değiştirilerek veya kötüleştirilerek ticari amaçlı kullanmalarını önleme yetkisi vardır.)

 

Madde 8 – Lisans:

 

Direktifin lisansa ilişkin hükmünde yer alan düzenlemelerle paralel 556 sayılı KHK’nın 21 inci maddesinde bulunmaktadır.

 

Madde 9 – Ses Çıkarmama Sonucu Ortaya Çıkabilecek Hak Kaybı:

 

Üye bir ülkede önceden tescil edilmiş olan bir markanın sahibi, aynı ülkede sonradan tescil edilmiş bir markanın kullanımı konusunda, kullanımdan bilgisi olmasına rağmen birbirini takip eden 5 yıl boyunca sessiz kalmış ise önceden tescilli markası nedeniyle sonraki markayı hükümsüz kılma hakkını yitirir. Sonraki markanın tescilinin kötü niyetli bir başvuru sonucu gerçekleşmiş olması durumunda hak yitimi söz konusu olmaz.

 

Madde 10 – Markanın Kullanımı:

 

Direktifin 10 uncu maddesinde hangi durumların marka kullanımı sayılacağı belirtilmiştir. 556 sayılı KHK’nın 14 üncü maddesinde Direktif ile paralel hükümler bulunmaktadır.

 

(556 sayılı KHK Madde 14: Markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka iptal edilir.

Aşağıda belirtilen durumlar markayı kullanma kabul edilir:

a) Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması,

b) Markanın yalnız ihracat amacıyla mal ya da ambalajlarında kullanılması,

c) Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması,

d) Markayı taşıyan malın ithalatı.)

 

Tescil prosedürünün tamamlanmasının ardından geçen 5 yıllık süre içerisinde marka sahibi markanın ciddi kullanımını gerçekleştirmemişse veya kullanım aralıksız olarak 5 yıl boyunca durdurulmuşsa, kullanmamanın geçerli nedeni yoksa, marka Direktifte belirtilen yaptırımlara (hükümsüzlük) konu olur.

 

(Paralel düzenleme 556 sayılı KHK 42 nci madde 1-(c) bendi:

Aşağıdaki hallerde markanın hükümsüz sayılmasına yetkili mahkeme tarafından karar verilir:

c) 14 üncü maddeye aykırılık. (Ancak, 5 yılın dolması ile davanın açıldığı tarih arasında ciddi biçimde kullanma hükümsüzlük nedeni sayılmaz. Dava açılacağı düşünülerek kullanma gerçekleşmiş ise, mahkeme davanın açılmasından önceki üç ay içerisinde gerçekleşen kullanmayı dikkate almaz.)

 

Madde 11 – Markanın Kullanılmaması Durumunda Hukuki veya İdari Süreçlerdeki Yaptırımlar:

 

Bir marka önceden tescilli bir markanın varlığı nedeniyle, eğer önceki marka 10 uncu maddede düzenlenmiş kullanım şartlarını yerine getirmemişse hükümsüz kılınmayabilir.

 

Topluluk üyesi ülkeler, 10 uncu maddede belirtilen kullanım şartlarını yerine getirmemiş markaların, sonradan yapılmış marka başvurularına ilişkin ret gerekçesi olamayacağı şartını getirebilir.

 

Markanın tescil edildiği malların/hizmetlerin bir kısmı için kullanılıp bir kısmı için kullanılmaması durumunda, kullanımın sadece markanın kullanıldığı mallar/hizmetler bakımından gerçekleştiği kabul edilir.

 

Madde 12 – Hükümsüzlük nedenleri:

 

Bir marka tescil edildiği mallara veya hizmetlere ilişkin olarak kesintisiz 5 yıl süreyle kullanılmamışsa ve kullanmamaya ilişkin makul bir neden yoksa hükümsüz kılınabilir. (bkz. 556 sayılı KHK madde 42/1-(c) )

 

Hükümsüzlük sonucuna yol açan diğer durumlar ise aşağıda sayılmıştır:

 

– Marka, sahibinin eylemleri veya eylemsizliği nedeniyle tescil edildiği malın ya da hizmetin adı haline geldiyse.

– Marka, sahibinin kullanımı nedeniyle tescil edildiği mallar/hizmetler için nitelik, kalite veya coğrafi kaynak bakımından halkı yanıltabilecek hale geldiyse.

 

Paralel düzenleme 556 sayılı KHK’nın 42 nci maddesinin (d),(e) bentlerinde bulunmaktadır.

 

(556 sayılı KHK 42 nci madde 1-(d), (e) bendleri:

Aşağıdaki hallerde markanın hükümsüz sayılmasına yetkili mahkeme tarafından karar verilir:

d) Marka sahibinin davranışları nedeniyle, marka mal ve hizmetler için yaygın bir ad haline gelmiş ise,

e) Hak sahibi veya yetkili kıldığı kişi tarafından kullanım sonucunda tescil edildiği mal ve hizmetlerin niteliği, kalitesi, üretim yeri ve coğrafi kaynağı konusunda halkta yanlış anlama ihtimali var ise,)

 

Madde 13 – Malların veya hizmetlerin bir kısmı için hükümsüzlük veya ret 
Ret veya hükümsüzlük nedenleri markanın kapsadığı malların/hizmetlerin yalnızca bir kısmı bakımından ortaya çıkmışsa, ret veya hükümsüzlük işlemi yalnızca bu mallar/hizmetler bakımından söz konusu olacaktır.

 

14 üncü madde Topluluk Markalarında kıdem konusuna ilişkin özel bir düzenlemedir (feragat edilen veya süresinin dolması sonucu hükümden düşen önceki bir markanın topluluk markası olarak kıdeminin talep edilmesi durumuna ilişkin düzenleme).

 

Madde 15 – Ortak markalar, garanti markaları ve sertifika markaları ile ilgili özel düzenlemeler

 

89/104 numaralı Direktifte yer almayan ancak 2008 yılında kabul edilen 2008/95 sayılı Direktif kapsamında yer alan 15inci madde ortak markalar, garanti markaları ve sertifika markaları ile ilgili özel iki düzenleme getirmektedir.

 

Hükme göre; mevzuatları ortak markaların, garanti markalarının veya sertifika markalarının tesciline izin veren üye ülkeler, bu tip markaların işlevlerinin öyle gerektirdiği durumlarda bu markaların reddedilmesi, hükümsüz kılınması için 3üncü ve 12nci maddelerde belirtilen ret veya hükümsüzlük gerekçelerine ek gerekçeler öne sürebilirler.

 

3üncü madde hükmünde öngörülenin aksine malların veya hizmetlerin coğrafi kaynağını belirten işaretlerin ortak marka, garanti markası veya sertifika markası olarak tesciline üye ülkeler imkan sağlayabilir. Bununla birlikte, bu tip markalar sahiplerine üçüncü kişilerin bu markayı dürüstçe ticari veya sanayi konularıyla ilgili olarak kullanılmalarını engelleme hakkı vermez; özellikle bu tip bir marka coğrafi bir ismi kullanma hakkı olan üçüncü kişilere karşı öne sürülemez.

 

NOT: Direktif toplam 19 maddeden oluşmaktadır. Kalan 4 madde idari hususlarla ilgili olduğundan çalışma kapsamı dahiline alınmamıştır.

 

 

(ALINTI VEYA ATIFLARINIZI LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK YAPINIZ. BU METİN, ÖNDER EROL ÜNSAL TARAFINDAN YAZILMIŞ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ FİKRİ SINAİ HAKLAR UYGULAMA MERKEZİ (FİSAUM)’NCE DÜZENLENEN SINAİ MÜLKİYET HAKLARI KONULU SERTİFİKA PROGRAMI BÜNYESİNDE 24/03/2008 TARİHİNDE DERS NOTU OLARAK SUNULMUŞTUR.)