Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından 27/09/2011 tarihinde alınan T-207/09 sayılı karar markaların benzerliğine ilişkin değerlendirme yapılırken tanınmış markalar bakımından -normal markalar için uygulanandan- daha farklı düzeyde bir benzerlik kriteri uygulanmaması gerektiği yönünde önemli bir tespit içermektedir.
Aşağıda yer alan Topluluk Markası başvurusuna karşı, onun altında yer verilen marka gerekçe gösterilerek yapılan yayına itiraz ilk olarak Topluluk Marka Ofisi (OHIM) itiraz birimi tarafından kabul edilmiştir.
OHIM itiraz birimi kararında, markaların benzer oldukları kanaatine ulaşmış ve markaların aynı / benzer malları kapsamaları da dikkate alındığında markalar arasında Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(1) anlamında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkacağı sonucuna varmıştır.
Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(1), karıştırılma ihtimalinin klasik tanımını içermekte olup, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 8inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Tescil edilmiş veya tescil için başvuru yapılmış bir markanın sahibi tarafından itiraz yapılması durumunda, aşağıdaki hallerde marka tescil edilemez: ……….. b) Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer ise, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa.” hükmüyle paralel düzenlemeyi içermektedir.
Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5) ise, 556 sayılı kararnamenin 8inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir. Ancak, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu reddedilir.” hükmüyle benzer içeriğe sahiptir. Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5) Türkçe’ye kabaca takip eden biçimde çevrilebilir: “Paragraf 2’de belirtilen önceki markalardan birinin sahibince yapılacak itiraz üzerine, başvurunun önceki markayla aynı veya benzer olması, başvurunun önceki markanın kapsadığı mallarla / hizmetlerle benzer olmayan malları / hizmetleri kapsaması, önceki markanın bir Topluluk Markası olması halinde önceki markanın toplulukta üne sahip olması, önceki markanın ulusal bir marka olması halinde önceki markanın üye ülkede üne sahip olması ve başvurusu yapılan markanın haklı bir gerekçe olmaksızın kullanımının önceki markanın ayırt edici karakterinden veya ününden haksız fayda sağlanmasına yol açması veya önceki markanın ayırt edici karakterine veya ününe zarar vermesi durumunda, marka başvurusu reddedilecektir.”
OHIM itiraz birimi kararına karşı yapılan itiraz OHIM Temyiz Kurulu (BoA)’nda incelenmiştir. BoA kararında itiraz birimi kararının aksine, başvuru ve itiraz gerekçesi marka arasındaki görsel, işitsel, kavramsal benzerlik derecesinin Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(1) anlamında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmasını sağlayacak derecede kuvvetli bir benzerlik olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Bununla birlikte, BoA, madde 8(5)’e ilişkin incelemesi neticesinde itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığı göz önünde bulundurulduğunda, markalar arasındaki görsel, işitsel, kavramsal benzerlik nedeniyle itiraz gerekçesi markanın ününden haksız fayda sağlanabileceği sonucuna ulaşmış ve ilana itirazın Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5) bakımından haklı olduğu, başvurunun reddedilmesi gerektiği kararını vermiştir.
Kısaca BoA, markalar arasındaki benzerlik derecesinin madde 8(1) anlamında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkması için yeterli olmadığı, ancak itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığı göz önünde bulundurulduğunda, aynı markaların benzerlik derecesinin madde 8(5) anlamındaki ret halinin ortaya çıkması için yeterli olduğu görüşündedir. Bir diğer deyişle aynı markalar BoA’ya göre madde 8(1) çerçevesinde benzer değildir, ama madde 8(5) çerçevesinde benzerdir.
Başvuru sahibi BoA tarafından verilen nihai OHIM kararına karşı dava açmıştır. Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından davaya ilişkin olarak 27/09/2011 tarihinde alınan T-207/09 sayılı karar takip eden tespit ve değerlendirmeleri içermektedir:
– Davacının markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığına dair BoA kararının teyit edilmesi yönündeki talebi uygun değildir; çünkü davacının bu yöndeki talebi BoA tarafından haklı bulunmuştur ve BoA’nın bu yöndeki kararının teyitini isteyen davacı talebi incelenebilir içerikte değildir.
– Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5) uyarınca bir markanın reddedilebilmesi için markalar arasında benzerlik veya aynılık olması gerekmektedir. Markalar arasında madde 8(1) anlamında benzerlik veya aynılık olmaması, markalar arasında 8(5) anlamında da benzerlik veya aynılık bulunmadığı anlamına gelmektedir. Markaların benzerliği kavramı, markalar arasındaki karıştırılma ihtimali nedeniyle ret durumunun ortaya çıktığı madde 8(1) ve önceki markanın ünü (tanınmışlığı) nedeniyle ret durumunun ortaya çıktığı madde 8(5) bakımından birbirinden farklı değildir.
– Bu çerçevede BoA’nın, başvuru ile itiraz gerekçesi marka arasında Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(1) bağlamında karıştırılma olasılığının ortaya çıkması için yeterli düzeyde benzerlik bulunmadığı, ancak aynı markalar arasındaki benzerlik derecesinin Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5) bağlamındaki ret gerekçesinin ortaya çıkması için yeterli olduğu yönündeki kararı, markaların benzerliğini çelişkili biçimde değerlendirmektedir. Bu nedenle de BoA kararı hukuki bakımdan hatalıdır.
Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi yukarıda yer verilen tespitler doğrultusunda davacının iddiasını haklı bulmuş ve BoA kararını iptal etmiştir.
Mahkemenin kararı, inceleme konusu markaların görsel, işitsel, kavramsal bakımlardan karşılaştırılması sonucu varılan benzerlik veya benzemezlik tespitinin madde 8(1) ile 8(5) açılarından farklı olmadığını, bir diğer deyişle benzer bulunmayan iki markanın, önceki markanın tanınmışlığı nedeniyle benzer kabul edilemeyeceklerini göstermesi bakımından önemlidir.
Bu kararın, mevzuatın farklı maddeleri gerekçe gösterilerek, aslında benzer olan veya incelemenin sonraki bir aşamasında benzer bulunabilecek olan iki markaya, incelemenin önceki aşamasında benzemez denilmesi ne derecede doğrudur sorusunun yanıtı da aranarak okunması faydalı olacaktır.
Önder Erol Ünsal
Ocak 2012