Aylar: Şubat 2014

Yabancı bir Ülkeden İnternet Üzerinden Alışveriş Fikri Mülkiyet Haklarına Tecavüzü Engeller mi? Adalet Divanı “Blomqvist v. Rolex” Önyorum Kararı (C-98/13)

genuinefakewatches

Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından 6 Şubat 2014’de verdiği C-98/13 sayılı “Blomqvist v. Rolex” önyorum kararı markanın kullanımı ve gümrük bölgesinde tescilli markaya tecavüz hallerine ilişkin açıklamalar getirerek konu hakkındaki bazı belirsizlikleri ortadan kaldırmıştır.

Önyorum kararına dayanak sorunun geçmişi aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Danimarkalı Bay Blomqvist 2010 yılında internet üzerinden Çin menşeili bir online alıveriş sitesinden Rolex markalı olduğu belirtilen bir saat satın alır. Online alışveriş sitesine siparişin verildiği ve ödemenin yapıldığı sayfa İngilizce’dir. Satıcı saati posta yoluyla Hong Kong üzerinden gönderir.

Koli Danimarka gümrüğüne ulaştığında gümrük yetkilileri koliyi inceler, ürünün taklit bir ürün olduğundan şüphe ederek gümrük işlemlerini askıya alır ve Rolex firması ile Bay Blomqvist’i konu hakkında bilgilendirir.

Saatin taklit olduğunu tespit eden Rolex firması, yürürlükteki Gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrükte bekleme süresinin uzatılmasını ve ayrıca Bay Blomqvist’ten taklit saatin imhasına muvafakat etmesini talep eder. Bay Blomqvist saati yasal yollarla aldığını belirterek saatin imha edilmesine muvafakat etmez.

Rolex bunun üzerine mahkemeye başvurur ve ilk derece mahkemesi Rolex’in talebini haklı bularak, tazminat ödenmeksizin saatin imhasına karar verir. Bay Blomqvist kararı temyiz eder.

Temyiz talebini inceleyen Yüksek Mahkeme, gümrük yönetmeliğinin talebe konu hükümlerinin uygulama alanı bulabilmesi için, öncelikle Danimarka’da korunan bir telif veya marka hakkının çiğnenmesi ve belirtilen çiğnemenin aynı üye ülkede (Danimarka’da) gerçekleşmesi şartlarının bulunması gerektiği belirtir. İlaveten, Bay Blomqvist saati kişisel kullanım için satın aldığından ve bu nedenle Danimarka telif hakkı ve marka kanunlarını çiğnemediğinden, Yüksek Mahkemeye göre, satıcının Danimarka telif hakkı ve marka kanunlarını çiğneyip çiğnemediği sorusu ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede, Yüksek Mahkemeye göre incelenen vakada belirlenmesi gereken, telif hakkı direktifi çerçevesinde kamuya dağıtımın veya marka direktifi çerçevesinde ticaret sırasında kullanımın gerçekleşip gerçekleşmediğidir. Belirtilen tespitlerin ardından Yüksek Mahkeme işlemleri durdurur ve Adalet Divanına önyorum kararı verilmesi amacıyla 5 adet soru yöneltir.

Bahsedilen 5 soruya karşılık olarak Adalet Divanı tek bir yanıt verdiğinden, sorular tek tek tercüme edilmeyecek ve Adalet Divanı kararı, karar içeriğindeki açıklamalara yer verilerek aktarılacaktır, buna karşın soruları merak eden okuyucuların kararın aslından (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dca1917c1d725f47e3b12ff919ce9273e0.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuMc390?text=&docid=147506&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=161206) soruları incelemesi mümkündür.

Adalet Divanına göre Danimarka Yüksek Mahkemesi sorularıyla, fikri mülkiyet haklarına tecavüz değerlendirilirken başvurulan, telif hakkı direktifi madde 4(1) kapsamında kamuya dağıtım “kamuya dağıtım” ve marka direktifi maddeler 5(1)-(3) ve 9(1)-(2) anlamında “ticaret sırasında kullanım” kavramlarının açıklığa kavuşturulması talep etmektedir.

İncelenen vakada, üye bir ülkede yerleşik bir alıcıya, üye olmayan bir ülkede yerleşik bir online satış sitesi tarafından satılan ürünlere ilişkin olarak satılan ürünlerin fikri mülkiyet haklarının sahiplerinin, bu ürünler üye ülke bölgesine girdiği anda, Gümrük tüzüğü kapsamında haklarını kullanıp kullanamayacağı değerlendirilmektedir. Daha net bir ifadeyle, üye bir ülkede yerleşik bir alıcının, üye olmayan bir ülkede yerleşik bir online satış sitesinden yaptığı alışverişte, satışa konu ürünler üye ülke bölgesine girdiği anda, bahsedilen satış, kamuya dağıtımın veya ticaret sırasında kullanımın bir biçimi olarak kabul edilebilir mi sorusu, değerlendirmenin esasını oluşturmaktadır.

Tescilli bir marka sahibi, Topluluk Marka Direktifi doğrultusunda, markası kapsamında bulunan mallarla veya hizmetlerle aynı veya benzer mallar veya hizmetler bakımından, kendi markasıyla aynı veya benzer işaretlerin üçüncü kişilerce kullanımını engelleme hakkına sahiptir.

Telif Hakkı Direktifi doğrultusunda eser sahiplerine eserlerinin orijinallerinin veya kopyalarının satış veya diğer yollarla kamuya dağıtımını engelleme veya kontrol etme münhasır hakkı verilmiştir. Kamuya dağıtım, satış sözleşmesinin sonuçlandırılmasından başlayarak halktan bir kişiye performans yoluyla iletimine dek devam eden bir eylemler serisidir. Dağıtıma konu malların üye bir ülkede telif hakkıyla korunduğu durumlarda, bir tacir, kendisi veya onun adına kamuya dağıtım anlamında değerlendirilebilecek faaliyetlerden sorumludur.

Yukarıdaki hususlara uygun olarak Avrupa Birliği mevzuatı çerçevesinde, üye bir ülkede satışın, telif hakkı direktifi anlamında kamuya dağıtım veya marka direktifi anlamında ticaret sırasında kullanım olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu tip kamuya dağıtım, satış sözleşmesinin veya sevkiyatın tamamlandığı anda ispatlandığının kabul edilmesi gereklidir.

İncelenen vakada, Rolex, Danimarka’da telif ve marka haklarının sahibidir ve inceleme konusu saat, Gümrük tüzüğü anlamında taklit ve korsan ürün konumundadır. İlaveten, incelenen vakada, satıcı Danimarka’da yerleşik olsaydı, satışın ticari amaçla yapıldığı halde, ticaret sırasında kullanımın veya kamuya dağıtımın ortaya çıkmış olacağı açıktır. Dolayısıyla, incelene vakada cevaplanması gereken soru, satışa konu ürünlerin üye olmayan bir ülkede kurulu bir online satış sitesi aracılığıyla satışı durumunda telif hakkı veya marka sahibinin haklarını kullanıp kullanamayacağı sorusu olarak ortaya çıkmaktadır.

Adalet Divanının, C-324/09 sayılı L’Oreal kararında belirtildiği üzere, bir web sitesinin markanın tescilli olarak korunduğu bölgeden erişilebilir durumda olması, ürünlerin o bölgede yerleşik tüketiciler hedef alınarak yönelik olarak satışa sunulduğu sonucuna varılması için yeterli değildir.

Bununla birlikte, Adalet Divanının C-495/09 sayılı Philips kararı paragraf 57’de belirtildiği üzere, üye olmayan bir ülkeden gelen malların, korumanın var olduğu üye ülkenin sınırlarına girmesinden önce, belirtilen mallara ilişkin olarak satış, satışa sunum veya reklam yollarıyla ticari bir fiil gerçekleştirilerek, koruma kapsamındaki haklara tecavüzün gerçekleşmesi mümkündür.

Bu çerçevede, Avrupa Birliğinde marka, tasarım veya telif hakkı yoluyla korunan ürünlerin taklidi veya kopyası olan ve üye olmayan bir ülkeden gelen mallar, bu ürünlerin Avrupa Birliğinde satışa sunum niyetinin ispatlanması halinde “taklit veya korsan ürünler” olarak sınıflandırılabilir. Bu hususu ispatlayan kanıtlar arasında, diğerlerinin yanısıra, malların Avrupa Birliğinde bir müşteriye satıldığını veya satış için önerildiğini veya bu amaçla reklamının yapıldığını ispatlar nitelikte kanıtlar da bulunabilir.

İncelenen vakada, inceleme konusu ürünlerin Avrupa birliğinde bir müşteriye satıldığı açıktır, bu nedenle bu malların online bir satış sitesinde satıma sunulması veya AB gümrük alanına erteleyici bir prosedürle girmesi gibi hususlarla kıyaslamaya gerek bulunmamaktadır. Satışın üye olmayan bir ülkede kurulu bir web sitesi aracılığıyla yapılması hususu tek başına, mallara ilişkin olarak fikri mülkiyet haklarının sahibi olan kişiyi kendisine gümrük tüzüğüyle sağlanan hakları uygulamaktan yoksun bırakmaz. Hak sahibinin haklarını uygulamasına ilişkin olarak, malların satıştan önce, Avrupa Birliği tüketicilerini hedef alan bir satış teklifinin veya reklamın konusu olduğunu göstermesine gerek bulunmamaktadır.

Bütün sayılanların ışığında, Danimarka Yüksek Mahkemesince sorulan soruların yanıtı aşağıdaki biçimde oluşmuştur:

“Fikri mülkiyet haklarına tecavüz içerdiğinden şüphelenilen mallara ilişkin gümrük tedbirleriyle ilgili 1383/2003 sayılı Topluluk Tüzüğü, üye bir ülkede yaşayan bir kişiye, üye olmayan bir ülkede kurulu bir online web sitesi aracılığıyla satılan mallara ilişkin olarak, malların edinilmesi sonucunda malların üye ülke bölgesine girdiği andan itibaren, fikri mülkiyet hakkı sahiplerinin kendilerine tüzükle tanınan hakları kullanabileceği biçiminde yorumlanmalıdır. Buna ilaveten –ek bir şart olarak-, malların ilgili üye ülkenin tüketicilerini hedef alan satış öncesi bir satış teklifinin veya reklamın konusu olması yönünde bir gereklilik bulunmamaktadır.”

Adalet Divanının “Blomqvist v. Rolex” kararının açık olmayan bir alanı iyice netleştirerek, fikri mülkiyet hakkı sahiplerini sevindirdiği kanaatimizce açıktır.

Önder Erol Ünsal

Şubat 2014

Tanınmış Tescilli Markanın Kullanımı v. İfade Özgürlüğü Çatışması – LEGO Markasının Kullanımı ile ilgili bir Örnek Olay

legoblackpearl

Yazdığım konuların oldukça teknik ve çoğunlukla da sıkıcı olduğu yönünde çevremden kimi zaman eleştiriler alıyorum. Bu eleştiriler yazdığım konulara yabancı olanlar bakımından büyük oranda doğru olmakla birlikte, çalışma alanımın teknik yönü dikkate alındığında, yazdıklarımı daha ilginç veya eğlenceli hale getirmek için elimden maalesef çok şey gelmiyor.

Gene de, internette bazen rastladığım marka veya genel hatlarıyla fikri ve sınai haklar konularıyla ilgili ilginç haberler, konunun yabancılarına da ilginç gelebilecek özellikler içeriyor. Bana çok dikkat çekici gelen, ama okuyucular için ne denli ilginç olacağını tahmin edemediğim aşağıdaki haberi de sizlerle paylaşmak istedim.

Çocuk sahibi olsaydım, çocuğuma alacağım, ama daha çok kendi oyuncağım olarak kullanacağım başlıca ürünler  “LEGO” markalı oyuncak yapı blokları olurdu. Küçük yaşlardan bu yana hayranlıkla takip ettiğim ve özellikle son yıllardaki “Star Wars” serilerini hayranlıkla vitrinlerden izlediğim “LEGO” ürünleri benim için bir oyuncaktan fazla anlama geliyor.

“LEGO” hayranlarının sadece birkaç kişiyle sınırlı olmadığının farkında olan kişiler içinse “LEGO” markasının kullanımı kimi zaman kişisel reklam aracı olabiliyor. Aşağıda aktaracağım ihtilaf, gerek “LEGO” markasını gerekse de “marka hakkına tecavüz iddiasını” içerdiği için benim için özellikle dikkat çekici oldu. İhtilafı anahatlarıyla, World Trademark Review dergisinin internet sitesinde 05/02/2014 tarihinde John van der Luit-Drummond tarafından yayınlanan haberden (www.worldtrademarkreview.com) ve yabancı gazetelerin internet sayfalarından aktardığımı öncelikle belirterek, konuya giriyorum.

Yıldızı son yıllarda parlayan bir porno film oyuncusu olan “Christy Mack” kişisel twitter hesabından 23 Ocak 2014 tarihinde takip eden duyuruyu yapar: “Lego’ları kullanarak beni en iyi biçimde oluşturacak kişiye blow job yapacağım.”; “Yarışma 1 Mart’ta sona erecektir.” (Blow job’un anlamını bilmeyenler internetten araştırabilir.) Söz konusu iki tweet’in ekran çıktıları aşağıda yer almaktadır (anlaşılabilir nedenlerle Christy Mack’in profil resmini keserek yayınlıyorum. bkz. http://elitedaily.com/news/world/porn-star-christy-mack-announces-shell-give-a-to-whoever-makes-best-lego-creation-for-her/mack

Christy Mack’in popüler gündemde kalmak amacıyla yapıldığı aşikar olan yarışmasından haberdar olan LEGO hukuk departmanı derhal harekete geçer. LEGO hukuk departmanı Mack’le iletişime geçer ve LEGO markasının kullanımından vazgeçilmesini talep eder. Mack, LEGO’dan gelen uyarı üzerine yarışmaya ilişkin tweet’ini kaldırır ve 28 Ocak 2014 tarihinde takip eden tweeti yayınlar: “Blow job yarışması, avukatların twitter içeriğimi beğenmemesi nedeniyle iptal edilmiştir. Bana kalırsa bunun nedeni yarışmayı kazanamamış olmalarıdır.”

 mack

World Trademark Review dergisinin görüştüğü Frank Jorgensen isminde bir avukata göre, Christy Mack ve LEGO arasındaki ihtilaf, fikri haklarla – ifade özgürlüğü arasında ortaya çıkan çatışmanın belirgin bir örneğidir. Jorgensen’e göre; “Christy Mack bir porno yıldızıdır ve ifade özgürlüğünü kullandığı öne sürülebilir. Faaliyeti kendi açısından yarışma yoluyla halkın ilgisini çekme anlamında bir pazarlama başarısı olmakla birlikte, (tartışmaya açık olarak) LEGO markasından haksız avantaj sağlamaktadır.”

Jorgensen, yarışma bir birey tarafından başlatılmış olsa da, Christy Mack’in kendisinin de bir marka olduğunu, yarışmanın ticari yönünün bulunduğunun kabul edilebileceğini, bunun ise hizmetlerin değişimi olarak adlandırılabileceğini belirtmektedir. Bunun ötesinde, Mack, ürünlerin genel ismi olarak kabul edilebilecek “yapı blokları” terimini kullanmak yerine açık olarak “LEGO” markasını kullanmıştır. Ürünün ismi olan “yapı blokları” teriminin yerine dünyaca ünlü “LEGO” markasının kullanılması daha fazla dikkat çekecektir ve bu tanınmış “LEGO” markasının ayırt edici karakterinden veya ününden haksız fayda sağlanması anlamına gelecektir. Bu yolla, tanınmış markanın cazibesinden, ününden ve prestijinden hiçbir çaba sarf edilemeden faydalanılacak ve finansal karşılığı ödenmeden,  LEGO’nun markasını yaratmak ve geliştirmek için sarf ettiği emek sömürülecektir.

Christy Mack’in, LEGO hukuk biriminin uyarısı üzerine yarışmayı iptal etmesi ve LEGO markasının “kullanımına” son vermesi taraflar arasındaki ihtilafın mahkeme önüne taşınması engellemiştir. Bir marka profesyoneli olarak, işin doğrusu, bu tip bir davanın sonucunu görmeyi ve mahkemenin yorumunu öğrenmeyi tercih ederdim. Bu tip bir davanın sonucunun, sosyal medyada marka haklarının korunması, ifade özgürlüğü karşısında sınai mülkiyet haklarının durumu ve tanınmış markanın itibarından haksız fayda sağlanması gibi birbirinden bağımsız konuların bir arada değerlendirilmesi anlamında dikkat çekici olacağı muhakkaktır.

Umarım bu kez sıkıcı olmayan bir konuda yazmayı başarabilmişimdir. Kendi adıma yazarken çok eğlendim.

Önder Erol Ünsal

Şubat 2014   

Bileşke Kelime Markalarında Karıştırılma İhtimalinin Değerlendirilmesi – Topluluk Marka Ofisi (OHIM) Uygulaması

Oami-Back-2008_big

Bileşke kelime markasını oluşturan kelime unsurlarından birisinin önceden üçüncü bir kişi adına tescilli bir marka olması durumunda karıştırılma olasılığının ortaya çıkıp – çıkmayacağı sorusuna yönelik olarak Avrupa Birliği Adalet Divanının verdiği “Thomson Life” önyorum kararını http://wp.me/p43tJx-9S bağlantısından erişebileceğiniz yazıda ana hatlarıyla aktarmıştık.

Önyorum kararında yer verilen genel ilke çerçevesinde İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisinin (OHIM) uygulamasının hangi yönde şekillendiğinin aktarılması ise bu yazının konusunu oluşturmaktadır. Yazı içerisinde aktarılacak veriler, OHIM uygulamasının genel çerçevesinin çizildiği OHIM Marka Kılavuzunun İlana İtiraz – Aynılık ve Karıştırılma Olasılığı – Bütünsel Değerlendirme bölümünden aktarılacaktır (bkz. https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/15_part_c_opposition_section_2_identity_and_likelihood_of_confusion_chapter_8_global_assessment_en.pdf; s. 29-33).

Yazı içeriğinde aktarılacak veriler, bileşke bir kelime markasında yer alan kelime unsurlarından birisinin önceden üçüncü bir kişi adına tescilli olması durumunda, ilana itiraz aşamasında karıştırılma olasılığı incelemesinin ne şekilde yapılması gerektiği hususuna ışık tutmaktadır. Buna karşılık, ortak kelime unsurunun kişi ismi veya soyismi olması durumunda yapılması gereken değerlendirme, aynı kılavuzun başka bir başlığında incelenmiştir (bkz. yukarıdaki bağlantı s. 16-22). Dolayısıyla, kişi isimleri veya soyisimlerinin markaların ortak kelime unsurunu teşkil etmesi halinin bu yazı kapsamından ayrı biçimde incelenmesi gerektiğini ve bu hususa ilişkin ayrı bir yazı yazacağımızı başlangıçta belirtmemiz yerinde olacaktır.

Adalet Divanı “Thomson Life” önyorum kararında takip eden ana ilkeyi ortaya koymuştur: “Malların veya hizmetlerin aynı olduğu hallerde, ihtilafa konu işaretin, üçüncü bir tarafa ait bir şirket ismi ve bileşke markanın ortaya çıkardığı bütünsel izlenimi tek başına oluşturmasa da, bileşke marka içerisinde bağımsız ayırt edici bir güce sahip tescilli bir markanın bir arada kullanılmasından oluşturulduğu durumda, Direktif madde 5(1)(b) kapsamında halkın bir kısmında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği şeklinde yorumlanması gerekmektedir.”

“Thomson Life” önyorum kararından önce, benzer içerikteki ihtilaflar hakkında Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesince alınan iki diğer kararda ise takip eden yorumlar yapılmıştır: “Bir markanın önceki markaya eklenmiş bir diğer kelimeden oluşması iki markanın benzer markalar olduğu yönünde bir göstergedir.” (Karar no: T-22/04, 04/05/2005, “Westlife”, paragraf: 40); “Birlikte bir kelime markasını oluşturan iki kelimeden birisi, tek kelimeden müteşekkil önceki bir kelime markasıyla, görsel ve işitsel bakımlardan aynıysa, ve bu kelimeler kamunun ilgili kesimi açısından, birlikte veya başka unsurlardan ayrı biçimde kavramsal bir karşılığı işaret etmiyorsa, inceleme konusu markalar bütün olarak değerlendirildiğinde, normal şartlarda markaların benzer olduğu kabul edilmelidir.” (Karar no: T-286/02, 25/11/2003, “Kiap Mou”, paragraf: 39).

Yukarıda yer verilen kararlar sonrası Adalet Divanınca verilen “Thomson Life” önyorum kararı sonrası uygulamanın anahatları genel itibarıyla şekillenmiş ve bir kelime unsurunun markalarda ortak olarak yer almasının markaların benzerliği sonucuna yol açıp açmayacağı konusunda iki temel faktörün belirleyici olacağı kanaatine varılmıştır:

a-     Ortak kelime unsuru fark edilebilir (recognisable) konumda mıdır?

b-     Ortak kelime unsuru bağımsız bir ayırt edici role (independent distinctive role) sahip midir?

Belirtilen iki temel faktörün ne şekilde değerlendirildiğinin OHIM karar kılavuzunda yer bulduğu haliyle aktarılması, bir kelime unsuru ortak olan bileşke markalar bakımından karıştırılma olasılığı değerlendirmesi hakkında daha net bir fikir verecektir.

a-    Fark edilebilir (recognisable) unsur:

Ortak kelime unsurunun bileşke markada, ayrı (ayrık) biçimde fark edilir nitelikte olması önem arz etmektedir. Ayrı biçimde fark edilirlik hali, ortak kelime unsuur ile diğer kelime arasında boşluk veya “-“ işareti bulunmasından veya ortak kelime unsurunun açık bir anlamının bulunması nedeniyle ayrı bir unsur olarak algılanmasından kaynaklanabilir.

Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesine göre “Kelime(ler)den oluşan bir işaretle karşılaşan ortalama bir tüketici, işareti belirli bir anlama karşılık gelen veya anlamlı kelimeleri anımsatan parçalara bölecektir”. (Karar no: T-356/02, 06/10/2004, “Vitakraft”, paragraf: 51, karar Adalet Divanının C-512/04 sayılı kararı ile onanmıştır.)

Buna karşın, markaların bir harf dizisini ortak olarak içermeleri benzerlik için yeterli değildir. Kararlar, tescilli bir işaretin diğer işarette yer alması münhasır gerekçesine dayandırılmayacaktır.

Aşağıda yer verilen örnekler, OHIM marka kılavuzunda yer almaktadır ve kelime unsurunun markalarda ortak olarak yer almasının fark edilebilir olmadığı halleri göstermektedir:

thomson1

Buna karşılık aşağıda yer verilen örneklerde, ortak unsurun anlamlı bir kelime olması nedeniyle, halkın ilgili kesiminin, kelimeyi mantıklı biçimde parçalara böleceği belirtilmiştir:

 thomson2

Aşağıdaki örneklerde ise, ortak kelime unsurunun ayrı bir kelime olması nedeniyle fark edilebilirlik hususunun açık biçimde ortaya çıktığı ifade edilmiştir:

 thomson3

OHIM marka kılavuzuna göre, ortak kelime unsurunun, bileşke markanın ilk ya da ikinci kelimesi olması durumu değiştirmeyecektir. Özellikle, incelemeye konu markanın bileşke marka olması halinde, bileşke markanın ortak kelime unsurunu ilk ya da ikinci unsur olarak içermesi önem arz etmemektedir.

b-    Bağımsız ayırt edici rol (independent distinctive role):

İşaretler arasında karıştırılma olasılığının tespit edilebilmesi için bileşke markanın ortaya çıkardığı bütünsel izlenimde ortak kelime unsurunun baskın (dominant) konumda olması şart değildir. (Karar no: C-57/08 P, 11/12/2008, “Activy Media Gateway”, paragraf: 53; (Karar no: C-120/04, 06/10/2005, “Thomson Life”, paragraf: 32.)

Bununla birlikte, ortak kelime unsurunun ayırt edici gücü zayıf veya görsel olarak göz ardı edilebilir (önemsiz) bir unsur olması halinde, genellikle karıştırılma olasılığının bulunmadığı sonucuna varılacaktır. Önceki markayı oluşturan kelimenin sonraki bileşke markada aynen kullanılması ve bileşke markada bağımsız bir role sahip olması, ortak unsurun ayırt edici olmaması veya diğer unsurların ortak unsurdan önemli olması halinde, karıştırılma olasılığı sonucuna yol açmayacaktır.

Bileşke işaretlerle, tek kelimeden oluşan işaretlerin benzerliği analiz edilirken, ortak unsurun ve farklı unsurların ayırt edicilik derecesi özel önem taşımaktadır. Ortak unsurun zayıf bir işaret olması halinde karıştırılma olasılığı ortaya çıkmayacaktır. Aşağıdaki örnekler OHIM marka kılavuzunda yer almaktadır ve ortak kelime unsurunun ayırt edici gücünün zayıflığı nedeniyle karıştırılma olasılığının ortaya çıkmayacağı halleri göstermektedir:

 thomson4

Buna karşın, bileşke markanın içerdiği diğer (ortak olmayan) kelime unsurunun ayırt edici gücünün daha düşük olduğu hallerde AB mahkemeleri karıştırılma olasılığının ortaya çıkabileceğini belirtmiştir (bkz. aşağıdaki örnek):

 thomson5

c-     İlave (ortak olmayan) unsurların önemi:

Önceden tescilli bir kelime markasın içeren bileşke markalara yönelik karıştırılma olasılığı incelemesinde dikkate alınması gereken bir diğer faktörse, farklı (ortak olmayan) unsurların, işaretlerin oluşturduğu genel izlenimdeki önemi ve ağırlığıdır. Ortak olmayan unsurların uzunluğu, yapısı veya görünümü gibi unsurlar aşağıdaki örneklerde, işaretler arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığı sonucuna varılmasını sağlamıştır:

 thomson6

Yapılan tüm açıklamalar ışığında OHIM Marka Kılavuzunda incelemeyi gerçekleştirecek uzmanlara aşağıdaki tavsiyelerde bulunulmuş ve bileşke kelime markasını oluşturan kelime unsurlarından birisinin önceden üçüncü bir kişi adına tescilli bir marka olması halinde takip eden hususlar dikkate alınarak karar verilmesi istenmiştir.

İhtilafa konu markalardan biri veya bu markanın bir bölümü, diğer markada aynen yer alıyorsa, aşağıdaki durumlar hariç olmak üzere, markaların benzer olduğu kabul edilecektir:

  • Ortak unsurun diğer markada fark edilebilir (recognisable) halde olmaması (örneğin, PARAVAC v. ARAVA).
  • Diğer markaya eklenen unsurların açık olarak markanın bütünsel olarak oluşturduğu algıya hakim olması (örneğin, P&G PRESTIGE  BEAUTE v. PRESTIGE).
  • Farklı kelime unsurlarının eklenmesi yoluyla diğer markanın kavramsal bakımdan farklılık kazanması (örneğin, LINE v. SKYLINE).
  • Ortak kelime unsurunun ayırt edici niteliğinin düşük olması veya tanımlayıcı bir terime yakın olması (örneğin, ACTIVY MEDIA GATEWAY v. GATEWAY).

Diğer tüm durumlarda, bir işaretin bir diğer işarette tamamen yer alması halinde, uygulanacak temel kural, işaretlerin benzer olduğu yönünde olacaktır. Buna ilaveten, mallar aynı veya yüksek derecede benzerse ve diğer faktörler nedeniyle tespit olumsuz yönde etkilenmeyecekse, sonuç karıştırılma olasılığının varlığı şeklinde gerçekleşecektir.

Bu kabuller, her iki işaretin de ortak kelime unsuruna ilaveten farklı – ek kelime unsurları içermesi halinde de uygulanabilecektir. Bununla birlikte, her iki işaretin ortak kelime unsuruna ilaveten farklı kelime unsurları içermesi halinde, tek bir kelime unsurunun ortaklığı genellikle karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna yol açmayacaktır. Bu tip durumlarda, ortak kelime unsurunun her iki işaretin bütünsel izlenimine etkisi, farklı kelime unsurlarının bütünsel izlenime etkisiyle karşılaştırılmalıdır. Bu bağlamda, incelemeye konu her iki işarette ek kelime unsurlarının yer alması hali, tek kelimeden müteşekkil bir markayı oluşturan kelimenin bir bileşke markada aynen yer alması haline kıyasla, tek kelimenin markalarda ortak olarak yer alması hususunun önemini azaltacaktır.   

OHIM Marka İnceleme Kılavuzunun ilgili bölümünün aktarılmasından oluşan bu yazının sonuç ve uygulama ilkesi bölümünü teşkil eden yukarıda koyu karakterlerle yazılı kısımdan anlaşılacağı üzere, incelemede ortak kelime unsurunun varlığı kadar, bu unsurun ayırt edici gücü, bileşke markanın ayrı bir kavramsal karşılığının bulunup – bulunmaması, diğer (farklı) kelime unsurlarının niteliği, ortak kelime unsurunun bileşke markadaki fark edilirliği gibi hususlar da önem kazanmaktadır. Bu itibarla, OHIM uygulamasında, kelime markalarının bir kelime unsurunu ortak olarak içermesinin -şablon biçimde- her halükarda, markaların benzerliği sonucuna yol açacağının kabul edilmediği görülmektedir. Bunun aksine, öncelikle bu tip bir durumda, hangi hallerde markaların benzerliğinin ortaya çıkmayacağı öncelikli olarak belirlenmiş ve bu hallerin sayılmasının ardından, diğer hallerde markaların benzerliği yönünde genel bir kabulün geçerli olması gerektiği belirtilmiştir. Buna ilaveten, her iki markanın da ortak kelime unsuruna ilaveten farklı kelime unsurları içermesi halinde, aynı ve farklı unsurların bütünsel izlenime etkisinin değerlendirmeye alınması gerektiği ve sonucun bu kıyaslamanın ardından oluşturulması gerektiği ifade edilmiştir.

Son olarak, yazının başında belirttiğimiz bir diğer özel halin, yani kişi isimleri veya soyisimlerinin markaların ortak kelime unsurunu teşkil etmesi halinin, OHIM Marka Kılavuzunda ayrı bir başlıkta incelendiğini, dolayısıyla bu yazının konusu olmadığını ve bizim de bu konuya ilişkin ayrı bir yazı yazacağımızı tekrar etmemiz yerinde olacaktır.

Önder Erol Ünsal

Şubat 2014 

Bileşke Kelime Markalarında Kelime Unsurlarından Birisinin Önceden Tescilli Olması Durumunda Karıştırılma İhtimalinin Varlığı – Adalet Divanı “Medion v. Thomson” Kararı (C-120/04)

massconfusion

Markalar arasındaki karıştırılma olasılığı tespit edilirken, önceki markanın ayırt edici gücü, varsa bilinirliği de göz önüne alınarak, markaların görsel, işitsel ve kavramsal benzerliği ve malların ve/veya hizmetlerin benzerliği sonucu ortaya çıkan genel değerlendirme esas alınır. Genel algı, ilgili malların ve/veya hizmetlerin ortalama tüketici grubu bakımından ortaya çıkacağı varsayılan algıdır.

Avrupa Birliği marka hukukunda karıştırılma olasılığına ilişkin temel ilkeler yıllar önce tespit edilmiş ve kabul gören ilkeler üzerinde genel uzlaşı sağlanmış durumdadır.

Türkiye bakımından da 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi birinci fıkrası (b) bendi kapsamında düzenlemiş hükmün uygulama alanı konusunda genel hatlarıyla bir uzlaşı bulunduğunun kabul edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte üzerinde uzlaşı sağlandığı kabul edilen bazı konulara ilişkin genel ilkelerin halen oluşturulmamış olması uygulama anlamında kimi zaman sıkıntılara yol açmaktadır.

Bu yazı kapsamında, karıştırılma olasılığı kavramı irdelenirken sıklıkla kullanılan genel değerlendirme (global appreciation) kavramının bir anlamda istisnasını teşkil eden “bileşke kelime markalarında yer alan kelime unsurlarından birisinin tescilli bir marka olması halinde” karıştırılma olasılığının ortaya çıkıp çıkmayacağı hususu ve Avrupa Birliği Adalet Divanının bu tip durumlarda uygulanacak genel kriterleri belirlediği “Medion v. Thomson” kararı incelenecektir.

Adalet Divanının 06/10/2005 tarihinde verdiği C-120/04 sayılı ön yorum kararı, karıştırılma olasılığı incelemesinde sıklıkla karşılaşılan bir problem hakkındaki belirsizliği büyük oranda ortadan kaldırması nedeniyle sıklıkla atıf yapılan bir karar haline gelmiştir.

Önyorum kararının gerekçesi ihtilaf kısaca aşağıdaki biçimde gerçekleşmiştir:

“MEDION AG” (bundan sonra “Medion” olarak anılacaktır)firması Almanya’da 1998 yılında “life” markasını tescil ettirir. Markanın kapsamında “eğlence amaçlı elektronik cihazlar” yer almaktadır. “THOMSON MULTIMEDIA SALES GERMANY & AUSTRIA GMBH” (bundan sonra “Thomson” olarak anılacaktır), “Thomson Life” markasını “eğlence amaçlı elektronik cihazlar” için kullanmaktadır.

2002 yılında “Medion”, “Thomson”’un “Thomson Life” markasını “televizyon setleri, kasetçalarlar, CD çalarlar, hi-fi sistemleri” için kullanımının, kendisine ait “Life” markasından kaynaklanan haklara tecavüz mahiyetinde olduğunu iddia eder ve kullanımın engellenmesi amacıyla dava açar.

İlk derece mahkemesi, “Life” markasıyla “Thomson Life” markası arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkmayacağı tespitiyle davayı reddeder.

“Medion” karara karşı temyiz yolunu kullanır ve ihtilaf Düsseldorf Yüksek Bölge Mahkemesi önüne taşınır.

Düsseldorf Yüksek Bölge Mahkemesi, öncelikle ihtilafın çözümünün “Life” markasıyla – “Thomson Life” markası arasında, Topluluk Marka Direktifi madde 5(1)(b) kapsamında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkıp çıkmayacağı sorusunun yanıtına bağlı olduğunu ortaya koyar.  Mahkemeye göre, Alman Federal Adalet Mahkemesinin o dönemde uyguladığı “Pragetheorie” (iletilen algı teorisi) ismindeki teoriye göre, ihtilafa konu işaretlerin benzerliğini değerlendirmek için, her iki işaretin ilettiği bütüncül algı değerlendirmeye alınacak ve ortak unsurun, bileşke markadaki diğer unsurları bütüncül izlenimde ikinci planda bırakacak derecede, bileşke markaya hakim olup olmadığı belirlenecektir. “Pragetheorie”ye göre, ortak unsur, işaretin oluşturduğu genel izlenime sadece katkıda bulunuyorsa karıştırılma olasılığı ortaya çıkmayacaktır. Bileşke işarette yer alan tescilli markanın bağımsız bir ayırt edici role sahip olması sonucu etkilemeyecektir.

Düsseldorf Yüksek Bölge Mahkemesine göre incelemeye konu malların ait olduğu sektörde tüketiciler önemi öncelikle üreticinin ismine vermektedir. Bu husus incelenen ihtilafa uygulandığında, üreticinin ismi olan “Thomson” kelimesi “Thomson Life” bileşke markasının ilettiği bütünsel izlenimde asli öneme sahip unsuru teşkil etmektedir. Normal düzeyde ayırt edici niteliğe sahip “Life” işaretinin eklenmesi, “Thomson” kelime unsurunun, bileşke işaretin ilettiği bütünsel izlenimde asli öneme sahip olması durumunu değiştirmemektedir.

Buna karşın, Düsseldorf Yüksek Bölge Mahkemesi bu teorinin tartışmaya açık olduğunu, bazı yazarların farklı görüşleri bulunduğunu ve bu görüşlerin Alman Federal Adalet Mahkemesinin önceki içtihadı paralelinde olduğunu belirtmektedir. Alman Federal Adalet Mahkemesinin önceki içtihadı, ihtilaf konusu bileşke işarette, önceki markayla aynı olan kısmın, bağımsız ayırt edici role sahip olduğu, işaretin bütünü tarafından absorbe edilmemiş olduğu ve tescilli markayı anımsatmayı durduracak duruma indirgenmediği hallerde, karıştırılma olasılığının varlığının tespit edilmesi gerektiği yönündedir. Düsseldorf Yüksek Bölge Mahkemesi, önceki içtihadın uygulanması halinde, “Life” markası ile “Thomson Life” markası arasında karıştırılma ihtimalinin varlığının tespit edilmesi gerektiği görüşündedir ve mevcut durumda hangi kriterin uygulanması gerektiği konusunda şüpheye düşmüştür.

Dolayısıyla, Düsseldorf Yüksek Bölge Mahkemesi işlemleri durdurur ve Adalet Divanına önyorum kararı verilmesi maksadıyla takip eden soruyu yöneltir:

“İhtilaf içerisinde bulunan işaretlerin kapsadığı malların veya hizmetlerin aynı olduğu hallerde, normal düzeyde ayırt edici niteliğe sahip bir kelime markası, üçüncü bir kişiye ait sonraki tarihli bir bileşke kelime markasında (veya üçüncü bir kişiye ait kelimelerle ifade edilebilen kelime ve şekilden oluşan bir bileşke markada), üçüncü kişinin şirket ismi, ortak kelime unsurundan (önceki tescilli markadan) önce gelecek şekilde kullanılmışsa ve ortak kelime unsuru, bileşke markanın ortaya çıkardığı bütünsel izlenimi tek başına oluşturmasa da, bileşke marka içerisinde bağımsız ayırt edici bir güce sahipse, Direktif madde 5(1)(b) işaretler arasında karıştırılma olasılığı ortaya çıkacaktır şeklinde mi yorumlanmalıdır?”  

Adalet Divanı, kendisine yöneltilen soruyu öncelikle aşağıdaki şekilde kolayca anlaşılır hale getirmiş ve ardından incelemiştir:

“İhtilafa konu işaretin üçüncü bir kişiye ait bir şirket isminin ve normal düzeyde ayırt ediciliğe sahip tescilli bir markanın birlikte kullanılmasından oluşturulması ve tescilli markanın, bileşke markanın ilettiği bütünsel izlenimi tek başına oluşturmamakla birlikte, bileşke markada bağımsız bir ayırt edici niteliğe sahip olması halinde, mallar veya hizmetler aynıysa, halkın ilgili kesimi nezdinde Direktif madde 5(1)(b) kapsamında karıştırılma ihtimali ortaya çıkacak mıdır?”

Adalet Divanı, öncelikle karıştırılma ihtimaline ilişkin olarak önceki kararlarında yer verdiği temel ilkeleri sıralamış ve kavramın genel hatlarını ve uygulama alanını ortaya koymuştur:

“Halkın mevzubahis malların veya hizmetlerin aynı işletmeden veya ekonomik olarak bağlantılı işletmelerden geldiğine inanması yönündeki risk, Direktif madde 5(1)(b) anlamında karıştırılma ihtimalini ortaya çıkartır (Karar no: C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, 1999, paragraf: 17). Halkın bir kısmında ortaya çıkabilecek karıştırılma olasılığı, ilgili vakaya ilişkin tüm faktörler dikkate alınarak bütün olarak değerlendirilmelidir (Karar no: C-251/95, Sabel, 1997, paragraf: 22; Karar no: C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, 1999, paragraf: 18; Karar no: C-425/98, Marca Mode, 2000, paragraf: 40; Karar no: C-3/03, Matratzen Concord v. OHIM, 2004, paragraf: 28). Karıştırılma olasılığının bütünsel değerlendirmesi, inceleme konusu markaların görsel, işitsel veya kavramsal benzerliği bakımından, markaların ayırt edici ve baskın unsurları özellikle göz önüne alınarak, markaların bütünsel olarak ortaya çıkardıkları izlenim esasında yapılmalıdır. İnceleme konusu malların veya hizmetlerin ortalama tüketicilerinin markaları algılayış biçimi, karıştırılma olasılığına yönelik genel değerlendirmede belirleyici rol oynar. Bu bağlamda, ortalama tüketiciler markayı genellikle bütün olarak algılar ve markanın çeşitli detaylarını analize girişmez (Karar no: C-251/95, Sabel, 1997, paragraf: 23; Karar no: C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, 1999, paragraf: 25; Karar no: C-3/03, Matratzen Concord v. OHIM, 2004, paragraf: 29). Karıştırılma olasılığı incelemesinde, markaların benzerliğinin değerlendirilmesi, bileşke markayı oluşturan unsurlardan birisinin alınıp bu unsurun diğer markayla karşılaştırılmasından daha öte bir anlama gelir. Bunun tersine, karşılaştırma inceleme konusu markaların her birini bütün olarak inceleyerek yapılmalıdır, ancak bu husus, bileşke markanın, halkın ilgili kesimine ilettiği bütünsel algının, bazı durumlarda bileşke markanın, bir veya birden fazla sayıda baskın öğesince gerçekleştirilmesini ortadan kaldırmaz (Karar no: C-3/03, Matratzen Concord v. OHIM, 2004, paragraf: 32).”

Bununla birlikte, bütünsel izlenimin baskın konumdaki bir veya daha fazla sayıdaki öğe tarafından belirlenmediği ve ortalama tüketicilerin markayı bütüncül olarak algıladıkları normal şartlarda, bir bileşke işarette üçüncü bir tarafın şirket ismiyle birlikte kullanılan önceden tescilli bir markanın, bileşke işaretin baskın unsurunu teşkil etmese de, bileşke markada bağımsız bir ayırt edici role sahip olması mümkündür.

Bu tip bir durumda, bileşke markanın oluşturduğu bütünsel izlenim, halkın inceleme konusu malların veya hizmetlerin, en azından, ekonomik olarak bağlantılı şirketlerden geldiğine inanmasına yol açabilir, ki bu da karıştırılma olasılığının ortaya çıkması anlamına gelir. Karıştırılma olasılığının ortaya çıkacağı yönündeki bulgu, bileşke markanın ortaya çıkardığı bütünsel izlenimde önceki markada aynen yer alan kısmın baskın olması koşuluna bağlı olmamalıdır. Böyle bir koşul zorunlu kılınmış olsaydı, önceki markanın sahibi, markanın, bileşke işarette baskın olmasa da, bağımsız bir ayırt edici role sahip olduğu hallerde, Direktif madde 5(1) uyarınca kendisine sağlanan münhasır haklardan yoksun bırakılmış olacaktır.

Bu tip durumlar, örneğin, geniş ölçüde tanınan bir markanın sahibinin, bu markasının yanında başkasına ait, aynı derecede tanınmış olmayan önceden tescilli markaları kullanması veya bileşke markanın, bilinir bir ticaret unvanı ile önceden tescilli bir diğer markadan oluşması hallerinde ortaya çıkabilir. Esasen, bu tip durumlarda, bileşke markanın bütüncül olarak oluşturduğu izlenimde, çoğunlukla bileşke markada yer alan geniş ölçüde tanınan marka veya ticaret unvanı baskın nitelikte olacaktır.

Bu durumda, önceki marka bileşke işarette bağımsız bir ayırt edici role sahip olsa da, önceki markanın ticari kaynak göstermesi garanti edilemeyecektir.

Dolayısıyla, karıştırılma olasılığının ortaya çıkması için, önceki markanın bağımsız bir ayırt edici role sahip olması nedeniyle, halkın bileşke markanın kapsadığı malların veya hizmetlerin kaynağını, önceki markanın sahibine bağlamasının yeterli olacağının kabul edilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, Adalet Divanının önyorum kararı aşağıdaki biçimde oluşmuştur:

“Malların veya hizmetlerin aynı olduğu hallerde, ihtilafa konu işaretin, üçüncü bir tarafa ait bir şirket ismi ve bileşke markanın ortaya çıkardığı bütünsel izlenimi tek başına oluşturmasa da, bileşke marka içerisinde bağımsız ayırt edici bir güce sahip tescilli bir markanın bir arada kullanılmasından oluşturulduğu durumda, Direktif madde 5(1)(b) kapsamında halkın bir kısmında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği şeklinde yorumlanması gerekmektedir.” 

Yukarıda detaylarına yer verilen karar, bileşke kelime markalarında, kelime unsurlarından birisinin önceden tescilli olması durumunda, markalar arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkıp çıkmayacağı sorusu hakkında genel bir cevap vermektedir.

Adalet Divanına göre bu sorunun yanıtı, markalar arasında karıştırılma olasılığı ortaya çıkmayacaktır şeklinde değildir. Bu tip durumlarda markalar arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkabileceği (may be a likelihood of confusion) şeklindeki cevap ise inceleme biriminin veya mahkemenin kimi durumlarda karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna varabileceğini ortaya koymaktadır. Uygulamada benzer hallerde hangi tür durumlarda karıştırılma olasılığının ortaya çıkacağı ve hangi hallerde bu ihtimalle karşılaşılmayacağı ise ayrı bir soru teşkil etmektedir. Bir sonraki yazıda İç Pazarda Uyum Ofisi (OHIM) Marka İnceleme Kılavuzunda bu soruya nasıl bir yanıt verildiği incelenecek ve konu daha derinlemesine irdelenecektir.

Yaşamı siyah-beyaz görmeye alışkın ve keskin değerlendirmeleri (kanaatimizce daha doğru terim “kolay çözümleri” olmalıdır) seven Türk uygulayıcıları bu tip bir yanıtın tatmin etmeyeceği ise açıktır. Şöyle ki, Türkiye’de bu tip soruların yanıtının “may be (olabilir)” or “may not be (olmayabilir)” yerine “shall be (olacaktır)” veya “shall not be (olmayacaktır)” şeklinde kalıplara dökülmesi ve her sorunun yanıtını veren sihirli formüller oluşturularak sorunlu alanların ortadan kaldırılması tercih edilmektedir. Bu hususta söylenmesi gereken ise, yeni bir kavram setine sahip olan ve bizim yaklaşık onbeş yıldan bu yana uygulamaya çalıştığımız modern marka hukukunun, Türkiye’den çok önce Avrupa Birliği ülkeleri ve A.B.D. başta olmak üzere çok sayıda ülkede uygulandığı, bu konuda çokça teori ve doktrin geliştirildiği, bu teorilerin, doktrinlerin ve yüksek yargı kararlarının neredeyse tamamının, özellikle karıştırılma olasılığı konusunda “olabilir” veya “olmayabilir” şeklinde yanıtları tercih ederek, keskin kalıplardan kaçındığıdır. Kanaatimizce de, adı üzerinde bir “ihtimal” incelenirken, sihirli formüller geliştirerek, “bu tip durumlarda her marka benzer” veya “bu tip durumlarda hiçbir marka benzemez” sonuçlarına gitmek yerine, genel ilkeler oluşturulmalı ve ihtimalin ortaya çıkıp çıkmayacağı genel ilkeler esasında her vakanın kendi özel şartları bağlamında değerlendirilmelidir.

 

Önder Erol Ünsal

Şubat 2014