Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 16 Haziran 2015’de, Lego firmasının meşhur küçük adamcığı şeklinden oluşan üç boyutlu marka hakkında verdiği karar, IPR camiasında oldukça ilgi çekti, yurtdışı basında büyük yankı uyandırdı. Bu kararın içeriğini okuyucularımızla hızlı şekilde paylaşmak istedik. Kararda, Genel Mahkeme bizdeki karşılığı 556 sayılı KHK’nın 7/1 (e)[1] maddesine tekabül eden 207/2009 sayılı Tüzüğün 7/1 (e) maddesindeki mutlak red nedeni açısından bir değerlendirme yapmıştır. Karar sonucu tüm Lego sevenlerin yüzünü güldürecek türden.

Kararın orijinal metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165046&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=236223 bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Dava konusu olayın kısa tarihçesi:

• Danimarka merkezli Lego Juris A/S,18 Nisan 2000 tarihinde aşağıdaki üç boyutlu topluluk markası tescilini almıştır.

• Tescil Nice Sınıflandırması’nın 28. sınıfında yer alan “oyunlar, oyuncaklar ve yılbaşı ağaçları için süslemeler” için alınmıştır.
• 17 Ekim 2011 tarihinde İngiltere merkezli Best-Lock (Europe) Ltd şirketi, 207/2009 sayılı Tüzüğün 52/1 (a) maddesinden hareketle (bu maddeye göre tescilli bir markanın Tüzüğün 7. maddesine aykırı olarak tescil edildiği iddiası ile OHIM’e hükümsüzlük başvurusunda bulunabilmektedir) yukarıdaki markanın 7/1 (e) (i) ve (ii) maddelerine dayanarak tescilin hükümsüzlüğünü talep etmiştir.
• 28 Haziran 2013 tarihinde OHIM İptal Bölümü Best-Lock’un hükümsüzlük başvurusunu reddetmiştir.
• 27 Ağustos 2013 tarihinde Euro Lock, OHIM Temyiz Kurulu’na başvuruda bulunmuştur.
• OHIM Temyiz Kurulu 26 Mart 2014 tarihinde dava konusu kararı vermiştir. Buna göre Kurul Tüzüğün 7/1 (e) (i) maddesine göre eşyanın özgün doğası itibariyle ortaya çıkan şekillerin tescilini yasakladığını; Tüzüğün 7/1 (e) (ii) maddesine göre ise teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu, münhasır şekillerin tescilinin yasaklandığını belirtmiş ve somut olayda bu iki durumun da ispatlanamadığı kararını vermiştir.

OHIM’deki sürecin tamamlanmasının ardından Euro-Lock, Tüzüğün 7/1 (e)(i) ve (ii) maddelerinin ihlal edildiği gerekçesi ile dava açmıştır.  Buna göre Euro-Lock dava konusu markanın şeklinin, eşyanın özgün doğal yapısı itibariyle ortaya çıkan şekli ve teknik sonucu elde etmek için zorunlu/münhasır şekli içerdiğini iddia etmektedir.

Genel Mahkeme, Euro-Lock’un dava konusu markanın Tüzüğün 7/1 (e) (i) maddesinde belirlendiği üzere eşyanın doğası özgün yapısı itibariyle ortaya çıkan şekil olduğu konusundaki iddiasını ispatlamak için yeterli belge sunamadığını tespit etmiştir. İddianın ispatı yapılamadığından bu sebepten hükümsüzlük kararı verilmesi için minumum şartların oluşmadığını belirtmiştir.

Bir sonraki aşamada Genel Mahkeme, Tüzüğün 7/1 (e) (ii) maddesi uyarınca dava konusu tescilin teknik sonuç elde etmek için zorunlu şekli içerdiğinden mutlak red sebebinin mevcut olduğu iddiasını incelemiştir. Mahkeme bu noktada 7/1 (e) (ii) maddesinin altında yatan mantığın, eşyanın doğası itibariyle ortaya çıkan şekil dışında kalan, ama eşyanın fonksiyonel karakteri gereği teknik sonucu elde etmek için zorunlu şeklin söz konusu olduğu durumları kapsadığının altını çizmiştir. Bu maddede söz geçen “münhasır” ve “zorunlu” ifadelerinden anlaşılması gerekenin; söz konusu eşyaya doğal olarak eşlik eden ve diğer işletmeler tarafından kullanılmasının engellenemeyeceği teknik sonuçlar/çözümler olduğunu belirtilmiştir.

Dava konusu olayda OHIM, dava konusu markayı oluşturan oyuncağın esasen “modüler” olmadığının, aynı türde istenilen herhangi bir figürle birleştirilmeyeceğinin altını çizmiştir. Bu nedenle bu modülerliğin bir “teknik sonuç” olduğunun iddia edilemeyeceğini tespit etmiştir. Ek olarak dava konusu figürün çocuklara yönelik oyuncak “küçük adamcık” olduğunu, bu kapsamda “teknik sonuç” olarak tanımlanamayacağını belirtilmiştir.   Keza parçaların çıkarılabilir olması da teknik çözüm olarak değerlendirilemez. Zaten Euro-Lock da dava konusu markanın basit figür olması gerçeğinin aksine, bir teknik sonuç olduğunu da ispat edememiştir. Dava konusu figür, ayaklarındaki delikler kullanılarak sadece lego parçaları ile birleşebilmektedir ve eşyaların birbiri ile birleşmesi durumu da teknik çözüm olamaz.

Mahkemeye göre somut olayda dava konusu 3 boyutlu marka, bir insan görünümü oluşturmakta, bu görünümün ana zorunlu parçaları olarak da kafa, vücut, kollar ve bacaklar bulunmaktadır. Dava konusu markanın bu parçalarının, Tüzüğün 7/1 (e) (ii) maddesine göre zorunlu teknik sonuç olduğuna ilişkin delil sunulmamıştır. Aynı şey, bu figürün Lego tuğlaları ile birleşmesi için de geçerlidir.

Diğer yandan dava konusu markanın ellerinin grafik çizimi, baş bölgesindeki çıkıntı, ayakların altındaki delikler veya bacakların arka tarafındaki boşlukların da zorunlu teknik sonuç içerdiği söylenemez. Öyleyse bile bu teknik çözümün/sonucun ne olduğu belli değildir. Bir an için davacının iddia ettiği gibi dava konusu markanın bu unsurlarının, bir başka parçayla birleşmesi için zorunlu teknik sonuç içerdiği varsayılsa bile, marka bir bütün olarak değerlendirildiğinde bu durumun markanın en önemli unsuru olduğu ileri sürülemez. Mahkemece bu şartlar altında, Davacı Euro-Lock firmasının dava konusu markanın diğer parçayla birleşmek için zorunlu, münhasır teknik sonuç içerdiği iddiasının reddi gerekmiştir. Keza Mahkemeye göre OHIM tespitlerine paralel olarak, dava konusu markanın oluşturduğu tek “sonuç”; çocukların oyun oynamasına müsait bir insan şekli oluşturmasıdır ki bu da teknik sonuç olarak değerlendirilemez.

Mahkeme Euro-Lock’un dava konusu 3 boyutlu markadaki figürün özgün/yaratıcı olmadığına ilişkin iddiasını ise, Tüzüğün 7/1(e)(ii) maddesi kapsamına girmediği için reddetmiştir. Ayrıca Mahkeme Davacının daha önce Lego kırmızı tuğlalarının tescil edilemeyeceğine ilişkin olarak verdiği kararın[2] bu davayı bağlamayacağını, iki davanın içeriklerinin farklı olduğunu, tek ortak noktanın aynı oyuncak firmasının ürünleri olduğunu belirtmiştir. Diğer yandan Mahkeme, dava konusu markanın teknik kalitesine ilişkin sunulan belgeleri de, ilgili madde kapsamında değerlendirilemeyeceği ve teknik sonuca dair belgeler olmadığı için dikkate almamıştır. Sonuç olarak Mahkeme, OHIM tespitlerini yerinde bularak davayı reddetmiştir.

Yukarıda özetlemeye çalıştığımız bu dava konusunun, hem Lego gibi büyük küçük herkesin çok sevdiği gibi ürünle ilgili olduğunu, hem de 556 sayılı KHK’nın 7/1 (e ) maddesinde mutlak red sebebinin güzel ve çok yeni bir örneğini teşkil ettiğini düşündüğümüz için ilgiyle okuyacağınızı ümit ediyoruz.

Gülcan Tutkun Berk

Haziran, 2015

Dipnotlar

[1]  “Madde 7 – Aşağıda yazılı işaretler marka olarak tescil edilemez: e) Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler,”

[2] 12 Kasım 2008 tarihli Lego Juris v OHIM — Mega Brands (Red Lego brick), T‑270/06 karar.