Aylar: Aralık 2014

“I Can’t Breathe” Sloganı A.B.D.’nde Marka Olarak Tescil Edilecek mi? Toplumsal Nitelik Kazanmış Sloganları veya Politik Olayların İsimleri Ticarileştirmek Para Kazanmanın En Kolay Yolu mu Olacak?

(Stephen Lam/Reuters)
(Stephen Lam/Reuters)

 

Sansasyonel siyasi sloganların veya gündemi işgal eden politik olay veya hareketlerin isimlerinin marka olarak tescil edilmesi taleplerini incelemek marka tescil ofisleri için artık rutin hale gelmiştir. Siyasal gündemi işgal eden olayların – demeçlerin veya hükümet yetkililerince açıklanan büyük projelerin hemen ardından yapılan bu tip başvurular incelemede çoğunlukla sıkıntıya yol açmaktadır. Normal şartlarda marka olarak tescil edilmelerinin önünde engel bulunmayan slogan veya terimler, inceleme tarihinde politik olaylarla özdeşleşmiş olarak o denli sık kullanılır hale gelirler ki, bunların inceleme tarihi itibarıyla ayırt edici niteliklerinin varlığından bahsedilmesi oldukça zordur.

Bu bağlamda, geçtiğimiz yıllarda vuku bulan siyasi olay ve sloganların isimlerini Enstitü çevrimiçi aramasını kullanarak araştıracak okuyucular, araştırdıkları olayların isimlerinden oluşan marka tescil başvuruları ile şüphesiz karşılaşacaklardır.

Sitemde daha önce yayınladığım “Politik – Sosyal Sloganlardan veya Toplumsal Olayların İsimlerinden Oluşan Marka Başvurularının Değerlendirilmesi – USPTO’nun “Boston Strong” ve “Occupy Wall Street” Kararları” (http://wp.me/p43tJx-bt) başlıklı yazının içeriğinden de anlaşılabileceği gibi bu başvuru pratiği sadece Türkiye’ye özgü değildir. A.B.D.’nde de bazı kişiler siyasi gündemi meşgul eden “Boston Strong”, “Occupy Wall Street” gibi hareketlerin isimlerini vakit kaybetmeksizin marka olarak tescil ettirmek için başvuruda bulunmuşlardır. A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) belirtilen başvuruları ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddetmiş ve toplum vicdanını rahatsız eder nitelikteki markaların tescil edilmesini engellemiştir.

Geçen hafta http://www.worldipreview.com/news/i-can-t-breathe-trademark-application-filed-7575 adresinde rastladığım bir haber belirtilen ret kararlarının, A.B.D.’nde parlak girişimci zekaları(!) tam anlamıyla caydırmadığını ve bu tip başvuruların halen yapıldığını göstermiştir.

Dünya politik gündemini takip edenler, geçtiğimiz Temmuz ayında New York’ta polis tarafından göz altına alınırken yüzü sertçe yere bastırılan astım hastası siyahi “Eric Garner”ın kameralarca kaydedilen “I Can’t Breathe (Nefes alamıyorum)” yakarışını hatırlayacaktır. Eric Garner bu görüntülerin ardından hayatını kaybetmiş ve New York adli tıp yetkilisi Garner’ın ölümüne “göğsüne yapılan baskının ve kelepçeleme sırasında yüzüstü yatırılmasının neden olduğunu” ifade ermiştir. Eric Garner’ın ölümünün ardından, jürinin gözaltı işlemini yapan polisi Aralık ayında suçsuz bulması ülke çapında ve yurtdışında oldukça büyük boyutta protesto gösterilerine yol açmış ve Garner’ın “I Can’t Breathe” sözleri bu protestoların simgesi haline gelmiştir. Le Bron James gibi NBA yıldızları da “I Can’t Breathe” sloganını taşıyan tişörtlerle maçlara çıkarak protestolara destek vermiştir.

Elbette ki sloganı ticarileştirmek isteyenlerin uyanması çok uzun zaman almamıştır.

“Catherine Crump” adında 57 yaşındaki A.B.D.’li bir kadın 13 Aralık 2014 tarihinde “I Can’t Breathe” sloganını “Giysiler, yani erkekler, kadınlar ve çocuklar için kapşonlu giyecekler, tişörtler.” malları için marka olarak tescil ettirmek amacıyla USPTO’ya başvuruda bulunmuştur. Başvuruya ilişkin detaylar aşağıdaki şekildedir:

icantbreathe

“Catherine Crump”, http://www.thesmokinggun.com/buster/woman-files-for-I-Cant-Breathe-trademark-798432 adresinden görülebilecek açıklamasında, “Eric Garner’ın ailesiyle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını, başvuruyu yapmadan önce onlara danışmadığını, bununla birlikte başvuruyu ticari kazanç elde etmek amacıyla yapmadığını” belirtmiştir. Crump markadan ticari kazanç elde etmek istemediğini belirtmiş olsa da, başvuruyu hangi amaçla yaptığını açıklamamıştır.

Başvuru USPTO tarafından henüz incelenmemiş olsa da, kanaatimizce “Boston Strong” ve “Occupy Wall Street” kararlarına bakıldığında, bu başvurunun da ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddedilmesi sürpriz olmayacaktır. USPTO’nun bu yöndeki değerlendirmeleri bana göre de oldukça yerindedir ve topluma mal olmuş veya siyasi nitelik kazanmış sloganların –ilgili ülkede- markasal ayırt ediciliğinden bahsedilmesi pek mümkün gözükmemektedir.

Önder Erol Ünsal

Aralık 2014

unsalonderol@gmail.com

Tanımlayıcı Markaların Değerlendirilmesine İlişkin Genel İlkeler Tekrar Ediliyor – Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi “REHABILITATE” Kararı (T-712/13)

monsterrehab

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 11 Aralık 2014 tarihinde verdiği T‑712/13 sayılı “REHABILITATE” kararı ile tanımlayıcı markalar konusunu bir defa daha irdelemiş ve konu hakkında artık yerleşik hale gelmiş ilkeleri bir kez daha tekrarlamıştır.

A.B.D. menşeili “MONSTER ENERGY COMPANY” firması 24 Nisan 2012 tarihinde aşağıda yer alan “REHABILITATE” kelime markasının “Sınıf 5: Gıda takviyeleri. Sınıf 30: İçime hazır çay, buzlu çay ve çay esaslı içecekler; içime hazır aromalı çay, aromalı buzlu çay ve aromalı çay esaslı içecekler. Sınıf 32: Alkolsüz içecekler.” malları için tescil edilmesi talebiyle İç Pazarda Harmonizasyon Ofisi (OHIM)’ne başvuruda bulunur:

 

                                                                        REHABILITATE

 

Karar içeriğine ve analizine başlamadan önce “REHABILITATE” kelimesinin Türkçe karşılıklarının “iyileştirmek, rehabilite etmek, sağlığa kavuşturmak” olduğu belirtilmelidir.

1 Şubat 2013 tarihinde verilen kararla OHIM uzmanı başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle reddeder. OHIM uzmanına göre “rehabilitate” kelimesi, ürünlerin kullanıcılarını, ürünlerin sağlığa kavuşmaya yardım eder nitelikte gıda takviyeleri ve içecekler oldukları yönünde doğrudan ve tereddüde yer vermeyecek biçimde bilgilendirmektedir. Başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz OHIM Temyiz Kurulu tarafından 17 Ekim 2013 tarihinde karara bağlanır.

OHIM Temyiz Kurulu’na göre, başvurunun olası anlamlarından birisi, bir insanı iyi veya sağlıklı duruma geri getirmektir, ikinci olarak, inceleme konusu kelime, başvuru kapsamındaki malların işlev ve amacına ilişkin olarak doğrudan bilgi vermektedir ve son olarak, ilgili tüketicilerde, başvuru kapsamındaki malların onları iyi ve sağlıklı bir duruma getirme kapasitesine sahip oldukları yönünde doğrudan ve tereddüde yer vermeyen bir algı oluşturmaktadır. Kurul’a göre, belirtilen üç nedenle başvuru tanımlayıcı niteliktedir ve Tüzüğün 7/1-(c) bendi kapsamında reddedilmelidir. Başvurunun reddedilmesi kararı, 7/1-(c) bendi kapsamında yerinde bulunduğundan, Kurul, ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret kararına karşı yapılan itirazın değerlendirilmesine gerek görülmemiş ve itirazı reddetmiştir.

Başvuru sahibi, OHIM Temyiz Kurulu kararına karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından görülür. Genel Mahkeme’nin 11 Aralık 2014 tarihinde verdiği karar ve kararın gerekçeleri aşağıda detaylı olarak aktarılacaktır. Kararın tam metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd2a48be34a2d047d084eeb1c1e6124710.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuPa3f0?text=&docid=160554&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=167194 bağlantısından görülmesi mümkündür.

207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğünün 7/1-(c) bendine göre, ticaret alanında çeşit, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretim zamanını veya hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların veya hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini bildiren işaret ve adlandırmalardan münhasıran oluşan markalar tescil edilmeyecektir.

Yerleşik içtihat çerçevesinde, 7/1-(c) bendi kamu yararına bir işlevi yerine getirmektedir, buna göre, tescili talep edilen mallar veya hizmetler bakımından karakteristik özellik bildiren işaret ve adlandırmalar herkes tarafından kullanılabilir niteliktedir. Bir işaretin, bu hüküm kapsamında değerlendirilebilmesi için işaretle mallar ve hizmetler arasında yeteri derecede doğrudan ve özel bir ilişki olmalı ve bu bağlantı sayesinde kamunun ilgili kesimi derhal ve tereddüt olmaksızın işareti mallara veya hizmetlere ilişkin bir tanım veya onların bir özelliği olarak algılamalıdır. Bir işaretin 7/1-(c) bendi kapsamında tanımlayıcı niteliği, ilk olarak tescili talep edilen mallara veya hizmetler bağlamında, ikinci olarak kamunun ilgili kesiminin algısı çerçevesinde değerlendirilmelidir.

Davacıya göre, OHIM Temyiz Kurulu, başvuruyu oluşturan “REHABILITATE” kelimesinin anlamını “iyi bir sağlıksal veya fiziksel duruma getirme” olarak değerlendirerek yanlış bir yorum getirmiştir. Davacı iddiası çerçevesinde, “REHABILITATE” kelimesi ile kast edilen iyileşme süreci insani katkı gerektirmektedir, yani eğitim veya terapi ile sağlanan bir iyileşme söz konusudur, dolayısıyla incelenen başvuru kapsamında yer alan yiyecek veya içeceklerle iyileşme süreci için “REHABILITATE” kelimesi kullanılmamaktadır.

Mahkeme bu iddiayı takip eden biçimde değerlendirmiştir:

İncelenen vakada, başvuru kapsamında bulunan malların nitelik ve özellikleri itibarıyla ortalama tüketicilere hitap eden günlük tüketim ürünleri olduğu açıktır. Buna ilaveten, başvuruyu oluşturan “REHABILITATE” kelimesinin olası anlamlarından birisinin, başvuru sahibinin iddia ettiği gibi, insan müdahalesi gerektiren, eğitim ve terapi yoluyla ortaya çıkan bir iyileşme süreci olduğu doğrudur. Buna karşın, Temyiz Kurulu’nca da belirtildiği üzere, “REHABILITATE” kelimesi aynı zamanda, bir kişiyi sağlıklı hale veya iyi bir fiziksel duruma geri getirmek anlamına da gelmektedir ve 5. sınıfta yer alan “gıda takviyeleri” ve 30. ve 32. sınıflarda yer alan içeceklerin bu amaca yardım ettiği kabul edilmelidir.

Yerleşik içtihada göre, bir işaret, olası anlamlarından en az birisinin marka kapsamında bulunan mallara veya hizmetlere ilişkin karakteristik özellik belirtmesi durumunda marka olarak tescil edilmemelidir (bkz. Avrupa birliği adalet Divanı, OHIM v. Wrigley kararı, C-191/01, 23/10/2003, paragraf 32). Bu çerçevede, “REHABILITATE” kelimesi, başvuru sahibince de belirtildiği üzere farklı anlamlara sahip olsa da, bu durum kelimenin tanımlayıcı niteliğini ortadan kaldırmamaktadır. Dolayısıyla, Genel Mahkeme’ye göre, OHIM Temyiz Kurulu’nun başvuruya ilişkin yorumu hatalı nitelikte değildir ve başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası kabul edilmemiştir.

Başvuru sahibinin diğer iddiası, başvuruyu oluşturan işaretin, başvuru kapsamındaki malların işlev ve amacına ilişkin açık ve doğrudan bilgi vermediği yönündedir. Başvuru sahibine göre, “REHABILITATE” kelimesi geniş bir anlamı bulunan ve malların niteliklerine ilişkin olarak oldukça muğlak biçimde olumlu çağrışım yapan, ancak incelenen vakadaki malların amacına, niteliğine veya karakteristik özelliklerine ilişkin olarak anlamlı ve spesifik bir referans içermeyen bir sözcüktür.

Mahkemeye göre, incelenen vakada, kamunun ilgili kesimi başvuru kapsamındaki mallardan birisini satın aldığında, “REHABILITATE” kelimesi ile başvuru kapsamındaki mallar arasında doğrudan ve somut bir ilişki kuracaktır ve bu ilişki, malları kullanmanın etkisinin (veya olası etkilerinden birisinin) kişinin yüksek düzeyde enerjiyi tekrar kazanmasının sağlanması yönünde olacaktır. Belirtilen ilişki, 5. sınıfta yer alan ve amaçları kullanıcıların iyi bir fiziki hal edinmesini sağlamak olan “gıda takviyeleri” bakımından çok açıktır. Aynı ilişki, Mahkeme’ye göre ( Temyiz Kurulu’nca belirtildiği üzere), fiziksel enerji sarf ederken tüketilen ve “enerji içecekleri”ni de kapsayan 30. ve 32. sınıflara dahil içecekler bakımından da ortaya çıkacaktır.

Dolayısıyla, Mahkeme’ye göre, özellikle yoğun biçimde enerji sarf eden tüketici kesimi dikkate alındığında, “REHABILITATE” kelimesi sağlığı iyileştirmeye yönelik genel bir referans olarak değerlendirilmeyecek, ilgili malların amacı bakımından açık ve doğrudan bilgi veren bir adlandırma olarak algılanacaktır. Bu bağlamda, 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğünün 7/1-(c) bendinde belirtilen tescil yasağı ortaya çıkmaktadır.

Başvuru sahibi, dava gerekçelerinden birisi olarak OHIM tarafından verilen iki emsal kararı göstermektedir. Bu kararlarda OHIM, “PROACTIV” markasını “farmasötik müstahzarlar; diyetetik müstahzarlar” malları bakımından; “DEEP RELIEF” markasını ise “ağrı kesiciler” malları bakımından tanımlayıcı nitelikte bulmamıştır. Genel Mahkeme’ye göre, OHIM Temyiz Kurulu’nun kararlarının hukuk uygunluğu, önceki OHIM kararları ekseninde değil, Topluluk Mahkemelerince yorumlandığı haliyle Topluluk Marka Tüzüğü çerçevesinde değerlendirilmelidir (Avrupa Birliği Adalet Divanı, Alcon v OHIM kararı, C‑412/05, 26 Nisan 2007, paragraf 65).

OHIM, eşit muamele ve düzgün yönetim ilkeleri çerçevesinde benzer markalar hakkında önceden verilmiş kararları dikkate almalı ve aynı yönde karar verip vermeyeceğini dikkatle belirlemelidir. Bununla birlikte, bu ilkelerin ne şekilde uygulanacağı hukukilik ilkesiyle uyumlu olmalıdır. Bunun ötesinde, hukuki belirlilik ve iyi yönetim esasları çerçevesinde, markaların uygun olmayan biçimde tescil edilmesini engellemek amacıyla, her markanın incelenmesi düzgün ve kapsamlı biçimde yapılmalıdır. Buna uygun olarak, inceleme her vaka bazında ayrı olarak gerçekleştirilmelidir. Bir markanın tescil edilmesi, ilgili vakanın kendi şartları kapsamında değerlendirilebilecek ve amacı, inceleme konusu markanın herhangi bir ret gerekçesi kapsamına girip girmediğini belirlemek olan özel kriterlere bağlıdır (Avrupa Birliği Adalet Divanı, Agencja Wydawnicza Technopol v OHIM kararı, C‑51/10, 10 Mart 2011, paragraf 73-77).

İncelenen vakada, Temyiz Kurulu’nun, itirazı reddederken kapsayıcı ve detaylı bir inceleme yaptığı açıktır. Kararın önceki bölümlerinde belirtildiği üzere, Temyiz Kurulu, “REHABILITATE” kelimesinin hedef tüketici kitlesine inceleme konusu malların özellikleri hakkında bilgi verdiğini ve açıkça amaçlarını belirttiğini tespit etmiştir ve Mahkeme’ye göre bu tespitler yerindedir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin bu sonucu ortadan kaldırmak için OHIM’in önceki kararlarına dayanması mümkün değildir.

Belirtilen nedenlerle başvuru sahibinin ikinci iddiası da reddedilmiştir.

Başvuru sahibinin üçüncü ve son iddiası, “REHABILITATE” markasıyla karşılaşacak tüketicilerde derhal ve tereddüt etmeksizin, malların kendilerinin sağlıklı hale gelmesine yardım edeceği algısının ortaya çıkacağı yönündeki OHIM Temyiz Kurulu tespitinin yerinde olmadığı argümanıdır. Başvuru sahibine göre, başvuruyu oluşturan işaret ticaret alanında, başvuru kapsamındaki malları tarif eder biçimde doğrudan ve anlamlı kullanımı bulunan bir terim değildir, dolayısıyla bir durumun, ruh halinin veya yaşam tarzının tescili talep edilen mallarla doğrudan bağlantısının bulunduğu varsayılamaz.

Genel Mahkeme’ye göre üçüncü iddia kapsamında öne sürülen argümanlar, içerik olarak önceki argümanlardan çok farklı değildir. Daha önceden de belirtildiği üzere, “REHABILITATE” kelimesinin anlamı ile tescili talep edilen mallar arasındaki ilişki esas alındığında, ilgili tüketicilerde, derhal ve tereddüt etmeksizin, ürünlerin kendilerinin iyi ve sağlıklı hale dönmelerine yardım edeceği algısının oluşacağı yönündeki OHIM Temyiz Kurulu tespiti yerindedir. Bu değerlendirmenin geçerliliğinin başvuru sahibi tarafından öne sürülen üçüncü argümanla ortadan kaldırılması mümkün değildir.

Şöyle ki, başvuru sahibinin markanın, başvuru kapsamındaki mallara ilişkin olarak ticaret alanında kullanılan bir deyim olmadığı, dolayısıyla reddedilemeyeceği yönündeki argümanı yerinde değildir. Bu yöndeki savın doğru olduğu bir an için kabul edilecek olsa dahi, bir terimin Tüzüğün 7/1-(c) bendi kapsamında tanımlayıcı bir adlandırma olarak değerlendirilmesi için, ilgili terimin başvurunun yapıldığı tarihte tanımlayıcı içerikte kullanılması şart değildir. Tanımlayıcı içeriğin varlığı yönünde bir tespite varılabilmesi için ilgili adlandırma veya işaretin bu amaçla kullanabilmesi (olasılığı) yeterlidir (bkz. Avrupa Birliği Adalet Divanı, OHIM v. Wrigley kararı, C-191/01, 23/10/2003, paragraf 32; Avrupa Birliği Adalet Divanı, Koninklijke KPN Nederland kararı, C‑363/99, 12/02/2004, paragraf 97).

Başvuru sahibinin üçüncü argümanını desteklemek için yer verdiği bir diğer OHIM kararına dayalı itiraz da, yukarıda yer verilen açıklamalar, yani yalnızca OHIM’in önceki kararlarına dayanarak ret kararının geçerliliğinin ortadan kaldırılmasının mümkün olmaması nedeniyle kabul edilmemiştir.

Başvuru sahibinin üç iddiası da kabul edilmediğinden, dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce reddedilmiştir. Karar, 11 Aralık 2014 tarihinde verildiğinden bu yazının yazıldığı tarih itibarıyla, halen temyize açık ve kesinleşmemiş durumdadır.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin “REHABILITATE” kararı tanımlayıcı markaların değerlendirilmesine ilişkin olarak yerleşik Avrupa Birliği içtihadının, özellikle çifte anlam ve ticaret alanında fiili kullanımın şart olmaması ilkeleri bakımından tekrar edilmesi dersi niteliğindedir. Marka incelemesi ve hukuku ile ilgilenenlerin yakından bildiği üzere, tanımlayıcılık nedeniyle verilen ret kararlarına karşı yapılan itirazlarda veya açılan davalarda sıklıkla kullanılan argümanlardan ikisi, ilgili adlandırmanın birden fazla anlamının bulunduğu ve anlamlardan birisi tanımlayıcı olsa da, diğer anlam esas alındığında tanımlayıcılık değerlendirmesinin yerinde olmayacağı veya ticaret alanında fiilen tanımlayıcı kullanımın bulunmadığı iddialarıdır. Avrupa Birliği Adalet Divanı bakımından her iki iddia da kabul edilebilir nitelikte değildir. Adalet Divanı’nın 2003 ve 2004 yıllarına ait C-191/01, C‑363/99 sayılı kararlarında belirtilen, sonrasında sıklıkla tekrar edilen ve artık yerleşik hale gelmiş içtihat çerçevesinde; bir işaret, olası anlamlarından en az birisinin marka kapsamında bulunan mallara veya hizmetlere ilişkin karakteristik özellik belirtmesi durumunda marka olarak tescil edilmemelidir ve bir işaretin tanımlayıcı bir adlandırma olarak değerlendirilmesi için, ilgili adlandırmanın başvurunun yapıldığı tarihte tanımlayıcı içerikte kullanılması şart değildir, tanımlayıcı içeriğin varlığı yönünde bir tespite varılabilmesi için ilgili adlandırma veya işaretin bu amaçla kullanabilmesi (olasılığı) yeterlidir.

Adalet Divanı kararları yukarıda belirtilen yönde ve yerleşik hale gelmişken, ülkemizde kimi zaman, tanımlayıcılık içerikli 7/1-(c) bendi uygulamasını tanımlayıcı işaretlerin herkes tarafından serbestçe kullanılabilmesi genel ilkesinden ve bunun sonucu ortaya çıkan kamu yararını koruma içeriğinden soyutlayan yaklaşımlarla karşılaşılmaktadır. Tamamen soyut bir piyasayı esas alan bu yaklaşım, herkesin kullanımına açık kalması gereken tanımlayıcı markalar üzerinde tekel oluşturulması riskini yanında getirmektedir. İnternet teknolojisinin ve diğer iletişim yöntemlerinin oldukça gelişmiş olduğu günümüz koşullarında yerel piyasanın anlık fotoğrafını çekerek, yani yerel ve anlık kullanıma bağlı kalarak veya tanımlayıcı olmayan diğer anlamı esas alarak değerlendirme yapmak, kanaatimizce piyasanın kutsallığına atıf yaparak, piyasanın dengeli gelişmesini engellemek anlamına gelmektedir. Bu bağlamda, (önceki hak sahiplerinin önceki haklarıyla ilgili olmayan ret nedenleri niteliğindeki) mutlak ret nedenlerinin kamu yararını korumak amacıyla ortaya konulduğu, kamu yararıyla kast edilen hususlardan birisinin dengeli bir piyasa olduğu ve dengeli piyasanın da ancak ortak kullanıma açık kalması gereken işaretler üzerinde marka tekeli kurulmasını engelleme suretiyle ortaya çıkacağı ilkesi kanaatimizce ülkemizde de unutulmamalıdır. Hele ki, bu hususlar Adalet Divanı tarafından açık olarak ortaya konulmuş ve genel kabul haline gelmişken, tanımlayıcılık kavramına yeni ve yerel boyutlar kazandırmak kanaatimizce pek doğru olmayan bir yolu işaret etmektedir. 

Önder Erol Ünsal

Aralık 2014

unsalonderol@gmail.com

Çikolata Şekillerinin veya Ambalajlarının Ayırt Edici Niteliği – Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T-440/13 Sayılı Kararı

millano1

Ürünlerin veya ambalajlarının şekillerinden oluşan markaların, ilgili ürünün kendisi için marka olarak tescil edilmesi talepleri, başvuruyu oluşturan şeklin ayırt edici niteliğinin tespiti anlamında kimi zaman tartışmalı değerlendirmelere yol açmaktadır. Bu tartışmaların en çok yaşandığı ürün tiplerinin birisi de çikolata şekilleri veya bunlara ait ambalajlardır.

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 11 Aralık 2014 tarihinde verdiği T-440/13 sayılı oldukça yeni bir kararı ile bu konu hakkında artık istikrar kazanmış yorumunu bir kez daha tekrar etmiştir.

Polonya menşeili “Zakład Wyrobów Cukierniczych “Millano” Krzysztof Kotas” firması, 21 Ekim 2011 tarihinde aşağıda yer alan şeklin topluluk markası olarak tescil edilmesi talebiyle “İç Pazarda Harmonizasyon Ofisi (OHIM)”ne başvuruda bulunur.

 

millano

 

Başvuru kapsamında 30. sınıfa dahil “kutulanmış çikolata” malı yer almaktadır ve başvuru üç boyutlu marka başvurusu olarak yapılmıştır.

OHIM uzmanı 16 Şubat 2012 tarihli kararı ile başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddeder. Başvuru sahibince bu karara karşı yapılan itiraz ise OHIM Temyiz Kurulu’nun 22 Mayıs 2013 tarihli kararı ile reddedilir.

Başvuru sahibi bu karara karşı dava açar ve dava Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 11 Aralık 2014 tarihinde verdiği T-440/13 sayılı kararla sonuçlandırılır. Bu yazının yazıldığı tarihten sadece 3 gün önce verilmiş, dolayısıyla henüz kesinleşmemiş olan karara ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.

Başvuru sahibine göre, başvuruyu oluşturan şekil, başvuru kapsamındaki ürünlere yönelik olarak ilgili piyasada kural veya gelenek haline gelmiş ürün şekillerinden yeteri derecede farklılaşmış durumdadır. Bu çerçevede, başvuru sahibine göre, başvuruyu oluşturan şekil ayırt edici niteliğe sahiptir ve OHIM Temyiz Kurulu’nun kararı yerinde değildir.

Mahkeme değerlendirmesine ilk olarak genel tespitlerle başlamıştır. Buna göre; 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün 7/1-(b) bendine göre ayırt edici niteliğe sahip olmayan markaların tescil edilmesi mümkün değildir. Bu hüküm kapsamında bir markanın ayırt edici niteliği, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin belirli bir işletmeden gelen mallar ve hizmetler olduğunun anlaşılmasını sağlaması ve bu yolla, başka teşebbüslerin aynı nitelikteki mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması anlamına gelmektedir.

Ürünlerin görünümünden oluşan üç boyutlu markaların ayırt edici niteliğini değerlendirmek için kullanılacak kriterler, diğer marka kategorileri için kullanılacak kriterlerden farklı değildir.

Bununla birlikte, ortalama tüketicilerin ürünlerin görünümden oluşan üç boyutlu markalara yönelik algısı, aynı tüketicilerin markanın kapsadığı malların görünümüne ilişkin herhangi bir bağlantı içermeyen kelime veya şekillerden oluşan markalara yönelik algısıyla her durumda aynı olmayacaktır. Ortalama tüketiciler, şekil veya kelime unsurları olmadığı sürece, ürünlerin veya ürünlerin ambalajlarının şekillerine bakarak malların kaynağı hakkında tahminde bulunma alışkanlığına sahip değillerdir ve bu nedenle, üç boyutlu bir markanın ayırt edici niteliğini ortaya koymak, bir kelime veya şekil markasının ayırt edici niteliğini ortaya koymaktan daha güç olabilir.

Bu tip durumlarda sadece, ilgili sektörün kurallarından ve geleneklerinden belirgin biçimde farklılaşan ve dolayısıyla, kaynak belirtme işlevi olarak tanımlanan asli işlevi yerine getirebilen markaların, madde 7/1-(b) anlamında ayırt edici niteliğe sahip olduğu söylenebilecektir.

Ayırt edici nitelik, ilk olarak tescili talep edilen mallar veya hizmetler bakımından, ikinci olarak ise kamunun ilgili kesiminin algısı bakımından değerlendirilecektir.

İncelenen vakada, başvuru kapsamında bulunan malların günlük tüketime mahsus ürünler olduğu ve bu nedenle kamunun ilgili kesiminin ortalama tüketiciler olduğu açıktır.

OHIM Temyiz Kurulu, başvuruyu oluşturan unsurları, yani bir küp grubunu ve bunları taşıma amaçlı bir kalıbı ayrı ayrı ve sonrasında kombinasyon halinde değerlendirdiğinde, markanın ayırt edici niteliğe sahip olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Temyiz Kurulu’na göre, birbirleriyle bağlantısı olmayan 18 çikolata küpünün ve her küpün altında kare bir taban ve trapezoid kenarlar ve 3’lü sıralar halinde her sırada 6 yuva olacak şekilde tasarlanmış toplam 18 yuvaya sahip taşıma kalıbının kombinasyonundan oluşan üç boyutlu işaret, kamunun ilgili kesimi açısından ticari kaynak gösterme işlevine sahip olmayan sıradan ve ayırt edici niteliği bulunmayan bir işaret niteliğindedir.

Başvuru sahibi bu değerlendirmenin geçerliliğini ortadan kaldırabilecek nitelikte argümanlar öne sürememiştir.

Başvuru sahibinin ilk argümanı, başvuruyu oluşturan şeklin ilgili sektörün kural ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaştığı yönündedir. Buna karşın, Temyiz Kurulu’nca da belirtildiği üzere, basit geometrik şekiller çikolata ürünlerinin biçimi olarak yaygın biçimde kullanılmaktadır ve bu bağlamda başvuruyu oluşturan bileşenlerden birisi olan küpler ilgili sektörün kural ve geleneklerinden belirgin biçimde farklılaşmış nitelikte değildir. Aynı şekilde, başvuruda yer alan 3 sıra halinde dizilmiş 6’şar adet çikolata yuvasına sahip taşıma kalıbı da, alışıldık bir sunum biçimini işaret etmektedir ve dolayısıyla, alelade ve sıradan niteliktedir. Bu çerçevede, Temyiz Kurulu’nun bütüncül değerlendirmesi sonucunda başvurunun ayırt edici niteliğe sahip olmadığı kararına ulaşması yerindedir.

Son olarak, başvuru sahibi, başvuruyu oluşturan ambalaj şeklinin piyasadaki tek üreticisi olsa da, bu durum, başvuruyu oluşturan şeklin Tüzüğün 7/1-(b) bendi anlamında ayırt edici niteliğe sahip olduğu anlamına gelmeyecektir. Karar içeriğinde daha önce de belirtildiği üzere, önemli olan husus markayı oluşturan şeklin ilgili sektörün kural ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşmasıdır ve incelenen vakada başvuru sahibi bu hususu ispatlar nitelikte argümanlar sunmamış durumdadır.

Belirtilen nedenlerle Adalet Divanı Genel Mahkemesi, OHIM Temyiz Kurulu’nun başvurunun reddedilmesi yönündeki kararını yerinde bulmuş ve davayı reddetmiştir.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi verdiği bu karar ile ürünlerin veya ambalajlarının şekillerinden oluşan başvuruların ayırt edici niteliği konusunda büyük ölçüde istikrar kazanmış uygulamasını devam ettirmiş ve davayı, ürün veya ambalaj şeklinden oluşan markanın ilgili sektörün kural ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşıp farklılaşmadığı ölçütü çerçevesinde değerlendirerek sonuçlandırmıştır.

Önder Erol Ünsal

Aralık 2014

unsalonderol@gmail.com

IPR Gezgini’nde Yenilik – “Mevzuat ve Bağlantılar” Ana Menüsü

legislation

 

IPR Gezgini’nin sevgili okuyucuları,

IPR Gezgini’nde geçen haftadan itibaren, “Mevzuat ve Bağlantılar” ana menüsü kullanımınıza sunulmuştur.

Belirtilen menü altında ilk olarak “Marka Mevzuatı ve Bağlantılar” alt menüsü oluşturulmuştur. Bu sayfaya http://wp.me/P43tJx-fF linkinden erişmeniz mümkündür.

Sayfa içeriğinde, Türkiye’de başka herhangi bir yerde bir arada bulmayacağınız ulusal marka mevzuatına, seçme yabancı ülkelerin marka mevzuatına, uluslararası andlaşmalara, çeşitli ofislerin marka inceleme kılavuzlarına ve marka arama, sınıflandırma veritabanlarına ilişkin bağlantılar yer almaktadır.

Sayfanın içeriğinin yeni kaynaklarla ve diğer sınai mülkiyet haklarına ilişkin benzer sayfalarla geliştirilmesi planlanlanmaktadır.

Olumlu veya olumsuz geri dönüşleriniz memnuniyetle karşılanacaktır.

Önder Erol Ünsal

Aralık 2014

unsalonderol@gmail.com

 

Rubik Küp Şekli Üç Boyutlu Bulmacalar İçin Marka Olarak Tescil Edilebilir mi? Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T-450/09 Sayılı Kararı

rubik2

Rubik küp şeklinin marka olarak tescil edilmesi yerinde midir sorusu, Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından 25 Kasım 2014 tarihinde T-450/09 sayılı kararla yanıtlandı. Karara karşı Adalet Divanı’nda temyiz yolu halen açık olmakla birlikte kararı fazla zaman kaybetmeden anahatlarıyla sizlere de aktarmak istedim. Kararın tamamını incelemek isteyenlerin, karar metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d55d597a5cf4d847ee992ebee91c892c3d.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Obh8Le0?text=&docid=160043&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=411530 bağlantısından erişmesi mümkündür.

“Seven Towns Ltd.” firması aşağıda görebileceğiniz şekli (bundan sonra “Rubik Küpü şekli” olarak anılacaktır) 1 Nisan 1996 tarihinde İç Pazarda Harmonizasyon Ofisi (OHIM)’nde marka olarak tescil ettirir. Markanın kapsamında 28. sınıfa dahil “üç boyutlu bulmacalar” malı yer almaktadır.

rubik

2006 yılında 10 yıl süreyle yenilemesi yapılan markanın, 15 Kasım 2006 tarihinde “Simba Toys GmbH & Co.” firması tarafından hükümsüzlüğü talep edilir. Talep, başvuruyu oluşturan şeklin ayırt edici nitelikte olmadığı, tanımlayıcı olduğu ve dönme özelliği nedeniyle teknik bir çözümü içerdiği, teknik çözümlerin marka olarak değil, patent olarak korunması gerektiği iddialarına dayanmaktadır. Hükümsüzlük talebini inceleyen OHIM iptal birimi talebi haklı bulmaz, bu karara karşı itiraz edilir ve itiraz OHIM Temyiz Kurulu tarafından incelenir.

OHIM Temyiz Kurulu, 1 Eylül 2009 tarihinde verdiği kararla hükümsüzlük talebini reddeder. Temyiz Kurulu özet olarak takip eden tespitleri içermektedir: (i) Hükümsüzlük talebi sahibinin, başvuruyu oluşturan şeklin marka olamayacağı yönündeki iddiası yerinde değildir, şöyle ki markanın grafik gösterimi şartı yeteri derecede yerine getirilmiştir ve bu şeklin neden marka olamayacağı teorik olarak açıklanamamıştır. (ii) Hükümsüzlük talebi sahibinin başvuruyu oluşturan şeklin ayırt edici niteliği sahip olmadığı yönündeki iddiası da kabul edilmemiştir. Temyiz Kurulu’na göre başvuruyu oluşturan şekil ilgili sektörün adetlerinden önemli derecede uzaklaşmıştır. Hükümsüzlük talebi sahibi kübik kafes yapısının, üç boyutlu bulmacalar alanında bir norm olduğunu gösterir önemli kanıtlar sunamamıştır. Ayrıca, Kurul’a göre ihtilaf konusu şeklin kapsadığı mallar bakımından kendiliğinden ayırt edici niteliğe sahip olarak değerlendirilmesini sağlayacak yeteri derecede özelliği mevcuttur. (iii) Tanımlayıcılık gerekçesine dayandırılan talep de haklı görülmemiştir. Kurul’a göre, inceleme konusu marka, tüketicilerin önceden bilgisi olmadığı sürece, tüketicilere üç boyutlu bir bulmacayı hatırlatmayacak veya anımsatmayacaktır. (iv) Hükümsüzlük talebi sahibinin 7/1-(e) bendine dayandırdığı iddialar da Kurul tarafından kabul edilmemiştir. Temyiz Kurulu’na göre, kübik kafes yapısı, ürünün işlevine ilişkin herhangi bir belirti niteliğinde değildir, kaldı ki bu yönde bir işlevi olsa da, kübik kafes yapısının üç boyutlu bulmacalar alanında teknik bir avantaj veya etki oluşturması mümkün değildir. Ayrıca, Kurul’a göre, ihtilaf konusu şekil, açık olarak üç boyutlu bir bulmacanın biçimini ihtiva etmediğinden ve sahip olabileceği işlevler ve hareketler açık biçimde gizlenmiş olduğundan, şeklin malların doğal yapısından oluştuğu sonucuna varılamaz. Buna ilaveten, Kurul, ihtilaf konusu şeklin mallara asli değerini katan bir şekil niteliğinde olmadığı görüşündedir.

Belirtilen tüm gerekçelerle, OHIM Temyiz Kurulu, hükümsüzlük talebi sahibinin tüm iddialarını ve dolayısıyla hükümsüzlük talebini reddetmiştir.

“Simba Toys GmbH & Co.” bu karara karşı dava açar ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından görülen dava 25 Kasım 2014 tarihinde T-450/09 sayılı kararla sonuçlandırılır. Dava sonucunda Genel Mahkeme, davacının hükümsüzlük istemini reddeder ve OHIM Temyiz Kurulu kararını onar.

Mahkeme kararı oldukça uzun ve detaylı olduğundan, kararın her iddiaya ilişkin tespitlerini detaylı olarak belirtmek yerine, karar içeriğinde önemli gördüğüm tespitlere yer vermekle yetineceğim. Kararın bütününü merak edenlerin yukarıda verdiğim bağlantıyı kullanarak karar metnini detaylı biçimde incelemesi mümkündür.

Genel Mahkeme’ye göre, ihtilaf konusu markanın önemli karakteristik özellikleri, ilk olarak küpün kendisi, ikinci olaraksa yüzeylerinin tamamında mevcut olan kafes yapısıdır. Kafes yapısının parçası niteliğinde olan ve başvuruyu oluşturan üç şekilde de mevcut olup küplerin içinden geçen siyah kalın çizgiler, küpleri oluşturan bağımsız parçaların dönme özelliğini çağrıştırır nitelikte değildir ve dolayısıyla belirtilen siyah kalın çizgiler herhangi bir teknik işlevi yerine getirmemektedir. Rubik küplerinin, yatay ve dikey kafeslerinin dönme özelliği, siyah çizgilerden veya kafes yapısından kaynaklanmamaktadır, dönme özelliğine yol açan faktör küplerin içinde mevcut bir mekanizmadır ve bu mekanizma markanın grafik gösteriminde görülebilir nitelikte değildir. Bunun sonucu olarak, Rubik küpü şeklinin marka olarak tescil edilmesi, şeklin teknik bir işlevi yerine getiriyor olması gerekçesi ile reddedilemez.

İkinci olarak, Genel Mahkeme’ye göre, hükümsüzlüğü talep edilen tescilli marka, sahibine dönme özelliği olan tüm üç boyutlu bulmacaların pazarlanmasını yasaklama hakkı vermeyecektir. Mahkemeye göre marka sahibinin pazarlama tekeli, küp biçiminde olan ve küplerin yüzeyleri kafes yapısı içeren üç boyutlu bulmacalarla sınırlıdır.

Üçüncü olarak, Genel Mahkeme’ye göre, hükümsüzlüğü talep edilen markanın kübik kafes yapısı, piyasada mevcut diğer üç boyutlu bulmacaların şekillerinden belirgin biçimde farklıdır. Bu nedenle inceleme konusu kübik kafes yapısı, markanın tescilli olduğu mallar bakımından tüketicilerin malların üreticisini tanıyabilmesini sağlayabilecek ayırt edici karaktere sahiptir.

Genel Mahkeme, hükümsüzlük talebi sahibinin, ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeli itirazlarını da kabul etmez. Genel Mahkeme’nin ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılığa ilişkin tespitleri esasen Temyiz Kurulu’nun tespitleriyle (Temyiz Kurulu’na göre başvuruyu oluşturan şekil ilgili sektörün adetlerinden önemli derecede uzaklaşmıştır. Hükümsüzlük talebi sahibi kübik kafes yapısının, üç boyutlu bulmacalar alanında bir norm olduğunu gösterir önemli kanıtlar sunamamıştır. Ayrıca, Kurul’a göre ihtilaf konusu markanın, kapsadığı mallar bakımından kendiliğinden ayırt edici niteliğe sahip olarak değerlendirilmesini sağlayacak yeteri derecede özellik mevcuttur. Tanımlayıcılık gerekçesine dayandırılan talep de haklı görülmemiştir. Kurul’a göre, inceleme konusu marka, tüketicilerin önceden bilgisi olmadığı sürece, tüketicilere üç boyutlu bir bulmacayı hatırlatmayacak veya anımsatmayacaktır.) aynı yöndedir. Mahkeme’nin bu konudaki oldukça detaylı değerlendirmelerinin karar metninden okunması mümkündür.

Sonuç olarak, Genel Mahkeme OHIM Temyiz Kurulu kararını tüm gerekçeleri bakımından onayarak, hükümsüzlük talebini reddeder. Bu yazı hazırlanmadan yalnızca 5 gün önce, 25 Kasım 2014 tarihinde verilmiş ve dolayısıyla oldukça yeni tarihli olan Rubik küpü şekli kararına karşı halen temyiz yolu açıktır. Kanaatimizce davacının kararı Adalet Divanı’nda temyiz etmesi sürpriz olmayacaktır, şöyle ki davacının argümanlarının temeli ne denli tartışmaya açıksa, aynı durum Genel Mahkeme’nin argümanları bakımından da geçerlidir.

Konuyu derinlemesine değerlendirmek isteyen okuyucuların yukarıda yer verdiğim bağlantıyı kullanarak Genel Mahkeme kararını detaylı biçimde incelemelerini tavsiye ediyorum.

Önder Erol Ünsal

Aralık 2014

unsalonderol@gmail.com