Etiket: sloganların ayırt edici niteliği

Adalet Divanı Sloganların Ayırt Edici Niteliği Konusunu Yeniden Değerlendiriyor – “So What Do I Do With My Money” Kararı (T-609/13 )

sowhatdoido

Sloganların marka olarak tescil edilebilirliği hakkında site içeriğinde önceden yazdığım çok sayıda yazı bulunmaktadır. Konu hakkındaki yazı sayısının fazlalığı, maalesef, herhangi bir ülkede veya yargı bölgesinde istikrarlı bir uygulamanın varlığını işaret eden bir gösterge değildir, tersine Avrupa Birliği ve A.B.D. başta olmak üzere birçok gelişmiş ülkede konu hakkında birbirleriyle çelişir nitelikte çok sayıda karara rastlanmaktadır. Dolayısıyla, sloganların tescil edilebilirliği ile ilgili her yeni Adalet Divanı kararı, bu satırların yazarının ilgisini çekmekte ve fırsat bulundukça bu içerikteki yazılar okuyucularla paylaşılmaktadır.

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 29 Ocak 2015 tarihinde verdiği T-609/13 sayılı “SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY” kararında sloganların tescil edilebilirliği konusunu bir kez daha irdelemiştir. Belirtilen karar bu yazının konusunu oluşturmaktadır ve yazının orijinal metnini incelemek isteyenlerin karara http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=161905&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=194940 bağlantısından erişmesi mümkündür.

İlk olarak davaya konu kararın gerekçeleri ve başvuru hakkında bilgi verilmesi yerinde olacaktır:

“Blackrock, Inc.” firması 28 Ağustos 2012 tarihinde “SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY” kelime markasının tescil edilmesi talebiyle İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM)’ne başvuruda bulunur.

SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY

Başvurunun kapsamında 35. sınıfa dahil “Piyasa verilerinin ekonomik analizi ve bununla ilgili danışmanlık hizmetleri, finansal yatırımcılar ve finans profesyonelleri için ticari araştırma ve pazar araştırması hizmetleri, ticari yönetim danışmanlığı, ticari pazar analizi hizmetleri.” ve 36. sınıfa dahil “Finansal yönetim ,finansal danışmanlık hizmetleri ve burada tek tek sayılmayacak çok sayıda finansal hizmet” yer almaktadır.

Bu noktada başvuruyu oluşturan “SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY” sloganının Türkçe karşılığının “ÖYLEYSE PARAMLA NE YAPACAĞIM” ibaresi olduğu belirtilmelidir.

OHIM uzmanı başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddeder ve başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder. İtirazı inceleyen OHIM Temyiz Kurulu, 11 Eylül 2013 tarihinde verdiği kararla itirazı reddeder.

Temyiz Kurulu’na göre, başvuru kapsamındaki hizmetlerin tamamı finans veya yatırımla ve dolayısıyla parayla ilgilidir. Buna ilaveten, kamunun ilgili kesimi ortalama tüketicilerden ve profesyonellerden oluşan kişilerdir ve bu kişilerin promosyon terimlerine ilişkin dikkat düzeyi görece düşüktür. “SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY” ibaresi tek bir anlama gelmektedir, kelimelerle oynama içermemektedir, fantezi nitelikte bir ibare değildir ve herhangi bir yaratıcı unsur içermemektedir. Bu bağlamda, başvuru kapsamında bulunan parayla ilgili hizmetler açısından, terim çok açık ve kolay anlaşılır niteliktedir ve İngilizce’nin gramer kurallarına uygundur. Temyiz Kurulu, inceleme konusu sloganın tüketicilerin zihninde oluşturduğu tek sorunun finansal durumlarına yönelik değerlendirme yapmaya davet olduğu görüşündedir.

Reklam sloganları hakkında yerleşik olan içtihat, bu tip ibarelerin sadece reklam sloganları olmaları nedeniyle tescillerinin engellenemeyeceği yönündedir. Buna karşılık, bu nitelikteki sloganların tescil edilebilmeleri için, kamunun ilgili kesimi tarafından, malların veya hizmetlerin ticari kaynağını gösterir işaretler olarak derhal algılanmaları gerekmektedir. Temyiz Kurulu’na göre, incelenen başvuru için böyle bir durum söz konusu değildir, dolayısıyla başvurunun 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün 7(1)(b) maddesi çerçevesinde ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddedilmesi kararı yerindedir.

Başvuru sahibi bu karara karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülür. Mahkeme kararı aşağıda detaylarıyla aktarılmıştır.

Başvuru sahibinin iki temel iddia çerçevesinde ret kararının yerinde olmadığını savunmaktadır: (i) Başvuru ayırt edici niteliğe sahiptir. (ii) OHIM, Adalet Divanı’nın C-398/08 sayılı kararında yer alan ilkeleri yanlış biçimde değerlendirmiştir.

Genel Mahkeme ilk olarak konu hakkındaki içtihadı özetlemiştir:

Topluluk Marka Tüzüğü madde 7(1)(b) çerçevesinde ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler tescil edilmeyecektir.

Mahkemeye göre, markanın asli fonksiyonu, malların veya hizmetlerin ticari kaynağını göstermek ve bu yolla ilgili malları veya hizmetleri edinen tüketicilerin sonraki bir satın alma esnasında, önceki deneyimlerinden memnun kalmaları halinde bu deneyimi tekrarlamalarını, tersine memnun olmamaları halinde ise aynı deneyimden kaçınmalarını sağlamaktır.

Yerleşik içtihada göre, bir markanın ayırt edici niteliğe sahip olduğundan bahsedebilmek için, bu markanın tescili talep edilen malların belirli bir işletmeden kaynaklandığını göstermesi ve bu şekilde malların diğer işletmelerin mallarından ayırt edilmesini sağlaması gerekmektedir. Bir markanın ayırt edici niteliği, öncelikle tescil talebine konu mallar veya hizmetler, ikinci olarak, kamunun ilgili kesiminin belirtilen mallara veya hizmetlere yönelik algısı esas alınarak değerlendirilmelidir.

Tescili talep edilen mallara veya hizmetlere yönelik olarak, aynı zamanda reklam sloganı veya bu malların satın alınmasını sağlamak amacıyla kalite veya teşvik emaresi olarak kullanılan işaretlerden müteşekkil markalar, bu kullanımları nedeniyle tescilden muaf tutulamazlar. Adalet Divanı, bu tip markaların ayırt edici karakteri değerlendirilirken, sloganlara diğer işaretlere uygulananlardan daha katı kriterler uygulanmaması gerektiğini de ifade etmiştir.

Ayırt edici niteliğin değerlendirilmesine ilişkin kriterler farklı marka türleri bakımından aynı olsa da, bu kriterler uygulanırken, kamunun ilgili kesiminin algısının her marka türünde aynı olacağından bahsedilmesi mümkün değildir ve bu nedenle, bazı marka türlerinde ayırt edici niteliğin ortaya konulması diğer marka türlerine kıyasla daha zor olabilir. Belirtilen zorluklar, reklam sloganlarının ayırt edici karakterinin tespiti için, kelime markalarının ayırt edici karakterinin tespitinde kullanılanlardan daha farklı ilave veya eksik kriterler kabul edilmesini meşru hale getirmez. Özellikle, reklam sloganlarının ayırt edici niteliğinin varlığının kabul edilebilmesi için, sloganın hayalgücü içermesi veya sürpriz veya sarsıcı etki oluşturacak kavramsal algı yaratması şartları getirilemez. Bunun ötesinde, kamunun ilgili kesiminin markayı bir promosyon ifadesi olarak algılayacağı ve bu tip ifadelerin övücü nitelikleri nedeniyle diğer işletmelerce de kullanılabileceği iddiası, tek başına markanın ayırt edici nitelikten yoksun olduğu sonucuna varılabilmesi için yeterli değildir.

Kelime markalarının övücü çağrışım yapması, bu tip markaların kapsadıkları mallar veya hizmetler bakımından ticari kaynak gösteremeyeceği anlamına gelmez. Bu çerçevede, bu tip markaların tüketiciler tarafından hem bir promosyon ifadesi hem de malların veya hizmetlerin ticari kaynağını gösterir bir işaret olarak algılanması mümkündür. Dolayısıyla, kamunun ilgili kesiminin, markayı kaynak gösterir şekilde algılaması durumunda, bu marka aynı zamanda -hatta öncelikle- bir promosyon ifadesi olarak değerlendirilse de, bu değerlendirme ayırt edici karakterin varlığının tespitinde etkili olmayacaktır.

Mahkeme ayırt edici niteliğe yönelik değerlendirmeyi yukarıda belirtilen genel ilkeler çerçevesinde yapmıştır.

Kamunun ilgili kesimine ilişkin olarak, bu kesimin OHIM Temyiz Kurulu kararında da belirtildiği gibi, hem ortalama tüketicilerden hem de profesyonellerden oluştuğu, markanın İngilizce kelimelerden ibaret olduğu, dolayısıyla ayırt edici nitelik değerlendirmesinin İngilizce konuşan halk esas alınarak yapılması gerektiği ortaya konulmalıdır.

Buna ilaveten, Temyiz Kurulu’nca da belirtildiği üzere, promosyon ifadeleri söz konusu olduğunda, kamunun ilgili kesiminin dikkat derecesi düşük olabilir, bu durum tescil talebinin konusu finansal ve parasal hizmetler bakımından da geçerlidir.

Yerleşik içtihada göre, bileşke kelime markaları söz konusu olduğunda, işareti oluşturan unsurlardan her birinin anlamı tek başına ve diğerlerinden izole edilmiş şekilde değerlendirilmemeli, aksine işareti oluşturan tüm unsurların bir arada oluşturduğu anlam dikkate alınmalıdır. Bu durum, incelemeye başlarken başvuruyu oluşturan kelimelerin her birinin anlamının ayrı biçimde incelenemeyeceği anlamına gelmez. Bütüncül değerlendirmeye giden yolda, bileşke markayı oluşturan bileşenlerin her birini ayrıca değerlendirmek yerinde olabilir.

İncelenen vakada, başvuru yaygın kullanıma konu 8 İngilizce kelimeden oluşmaktadır: “so”, “what”, “do”, “I”, “do”, “with”, “my”, “money”. Başvuruyu oluşturan kelimelerin genel niteliği ve başvuru kapsamında yer alan hizmetlerin alanı dikkate alındığında, “SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY” sloganının anlamının kamunun ilgili kesimince kolaylıkla anlaşılacağı düşünülmektedir.

Yaygın kullanıma konu İngilizce kelimelerin tek bir ifade içerisinde toplanması suretiyle oluşturulan ve İngilizce gramer kuralarına uygun olan başvuru, derhal anlaşılacak açık ve kesin bir mesaj vermekte ve İngilizce konuşan tüketicilerce herhangi bir yorum yapılmasını gerektirmemektedir. Bu çerçevede, “SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY” sloganı kişinin kendisine finansal kaynakları ve varlıkları ile ne yapması gerektiği sorusunu yöneltmesine yol açmaktadır. İncelenen vakada, başvuru kapsamındaki hizmetlerin makul derecede bilgili ve gözlemci tüketicileri, başvuruya konu ifadeyi gördüklerinde kendilerine paralarını etkin biçimde kullanıp kullanmadıklarını soracaktır. Temyiz Kurulu’nca da belirtildiği üzere, kişinin kendisine sorduğu bu soru, finansal bir uzmandan danışmanlık hizmeti alma yolunda atılan ilk adım niteliğindedir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin öne sürdüğünün aksine, Temyiz Kurulu, başvuruda yer alamayan mesajlara ilişkin bir çözümleme yapmış durumda değildir. Bu bağlamda, başvuru, kişilerin kendilerine sorduğu bir sorudan oluşmaktadır ve ifade kamunun ilgili kesiminin başvuru kapsamındaki hizmetlere ilişkin genel bir talebini belirtmektedir. Bunun ötesinde, başvuruyu oluşturan ifade oldukça açıktır ve kamunun ilgili kesiminin hizmetlerle doğrudan bir bağlantı kurmasını engelleyecek anlamsal bir derinlik içermemektedir. Temyiz Kurulu’nca da belirtildiği üzere, başvuruyu oluşturan “SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY (öyleyse paramla ne yapacağım)” sorusunu kendisine soran kişi, bir yatırım profesyoneline danışma ihtiyacı hissetmektedir. Bu husus, başvuru kapsamındaki tüm hizmetlerin parayla ilgili olduğu göz önüne alındığında, terimin ilgili hizmetler bakımından sıradan – banal bir ifade olduğunu ortaya koymaktadır.

Başvuru sahibinin bir diğer iddiası, başvuruya konu sloganın birden fazla anlamı olması ve bu durumun başvurunun ayırt edici niteliği olduğunun bir göstergesi olduğudur. Bununla birlikte, Adalet Divanı’nın “Live Richly” kararında belirtildiği üzere “Bir promosyon sloganının birden fazla anlamının bulunması sloganın ayırt edici niteliğinin bulunduğu sonucuna varılabilmesi için tek başına yeterli değildir.” Bu durumda başvuru sahibinin bu yöndeki itirazı da kabul edilmemiştir.

OHIM’in farklı birimleri arasında fonksiyonları itibarıyla devamlılık bulunsa da, Temyiz Kurulu içtihadında açık yer aldığı üzere, Kurul karar verirken, OHIM’in ilgili biriminin gerekçelendirmesi ile bağlı değildir.

Başvuruya konu ifadenin soru kalıbında olması, başvuru kapsamında hizmetler açısından ifadenin sıradanlığını ortadan kaldıran bir husus değildir.

Başvuru sahibi, başvurunun başında yer alan “so (öyleyse, bu nedenle, bunun sonucu olarak)” kelimesinin önceki bir olayı işaret ettiğini, dolayısıyla sloganın tüketicilerin zihninde aşamalı bir değerlendirmeye konu olacağını iddia etmektedir. Buna karşılık, OHIM Temyiz Kurulu’nca da belirtildiği üzere, bu kelimenin slogana dahil edilmesi, kamunun ilgili kesiminin önemli bir karar vermeden, yani parasını yatırıma yöneltmeden önce bir an için durup düşündüğünü göstermektedir. Bunun sonucu olarak, “so” kelimesinin başvuruda yer alması, sloganın apaçık anlamını değiştirmemekte veya slogana, sloganın ayırt edici nitelikte olarak değerlendirilmesini gerektirir, sıradışı gramatik bir yapı katmamaktadır.

Son olarak, başvuruya konu sloganın önceden üçüncü bir tarafça kullanılmamasının, sloganın ayırt edici niteliğe sahip olduğu anlamına gelmediği de belirtilmelidir.

Tüm bunların sonucunda, başvuruya konu sloganın ayırt edici nitelikte olmadığı tespitini içeren OHIM Temyiz Kurulu kararı yerinde bulunmuştur.

Takiben, başvuru sahibinin diğer itiraz gerekçesi yani, OHIM Temyiz Kurulu’nun, Adalet Divanı’nın C-398/08 sayılı kararında (Audi v. OHIM) yer alan ilkeleri yanlış biçimde değerlendirdiği iddiası incelenmiştir.

OHIM Temyiz Kurulu incelemesinde ilk olarak, sloganın başvuruya konu hizmetler açısından paranın kullanımına ilişkin basit bir kavramsal karşılığı bulunduğunu, kamunun ilgili kesiminin bu anlamı algılamak için çaba göstermesine gerek olmadığını ve terimin hizmetlerle bağlantılı bir anlamı olduğunu tespit etmiştir. Temyiz Kurulu, tüm bunların sonucunda, sloganın başvuru kapsamındaki hizmetler bakımından, ticari kaynak gösteren bir işaret olarak algılanmayacağı ve ayırt edici nitelikte olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Temyiz Kurulu, kararın sadece 15. paragrafında sloganın övücü ve promosyona yönelik bir slogan olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin iddia ettiğinin tersine, sloganın derin bir analizi yapılmıştır.

Temyiz Kurulu bu analizi yaparken, “Tescili talep edilen mallara veya hizmetlere yönelik olarak, aynı zamanda reklam sloganı veya bu malların satın alınmasını sağlamak amacıyla kalite veya teşvik emaresi olarak kullanılan işaretlerden müteşekkil markalar, bu kullanımları nedeniyle tescilden muaf tutulamazlar. Adalet Divanı, bu tip markaların ayırt edici karakteri değerlendirilirken, sloganlara diğer işaretlere uygulananlardan daha katı kriterler uygulanmaması gerektiği kararını önceden vermiştir. Kelime markalarının övücü çağrışım yapması, bu tip markaların kapsadıkları mallar veya hizmetler bakımından ticari kaynak gösteremeyeceği anlamına gelmez. Bu çerçevede, bu tip markaların tüketiciler tarafından hem bir promosyon ifadesi hem de malların veya hizmetlerin ticari kaynağını gösterir bir işaret olarak algılanması mümkündür. Dolayısıyla, kamunun ilgili kesiminin, markayı kaynak gösterir şekilde algılaması durumunda, bu marka aynı zamanda -hatta öncelikle- bir promosyon ifadesi olarak değerlendirilse de, bu değerlendirme ayırt edici karakterin varlığının tespitinde etkili olmayacaktır.” ilkelerini dikkate almıştır.

Bir diğer deyişle, başvuruya konu slogan sadece bir reklam sloganı olması nedeniyle reddedilmemiştir. OHIM Temyiz Kurulu’nun başvuruyu reddetmesinin nedeni, sloganın promosyonel niteliğinin ötesinde, kamunun ilgili kesiminin başvuruya konu hizmetler açısından, sloganı ticari kaynak gösterir bir işaret olarak algılamasını sağlayacak herhangi bir unsurun sloganda bulunmamasıdır.

Adalet Divanı C-398/08 sayılı kararında (Audi v. OHIM), başvuruya konu “Vorsprung Durch Technik (teknoloji yoluyla avantaj (veya gelişme))” sloganının ayırt edici niteliğe sahip olduğu kararını verirken, sloganın kolaylıkla hatırlanmasını sağlayabilecek, birden fazla anlama gelen veya kelimeler üzerinde oynama içeren veya hayal ürünü, sürpriz içeren veya beklenilmedik nitelikte olan yapıya sahip olduğunu belirtmiştir. Buna karşılık incelenen başvuru, “Vorsprung Durch Technik” sloganından farklı olarak kararın önceki bölümlerinde detaylı olarak açıklandığı üzere, ticari kaynak gösterebilme işlevini herhangi bir şekilde yerine getiremeyecek, ayırt edici özelliği bulunmayan bir slogan niteliğindedir. Belirtilen husus ve karar içeriğinde yer verilen birkaç ek husus da dikkate alınarak, başvuru sahibinin Adalet Divanı’nın C-398/08 sayılı kararında (Audi v. OHIM) yer alan ilkelerin yanlış biçimde değerlendirildiği yönündeki iddiası da haksız bulunmuştur.

Belirtilen tüm değerlendirmeler ışığında, Adalet Divanı Genel Mahkemesi, “SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY” sloganının ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle, Topluluk Marka Tüzüğü paragraf 7(1)(b) uyarınca reddedilmesi yönündeki kararı yerinde bulmuş ve davayı reddetmiştir.

Yazının başında da belirttiğimiz üzere, sloganların tescil edilebilirliği konusunda birbirleriyle çelişen veya farklı tespitler içeren çok sayıda kararla karşılaşılması mümkündür ve OHIM ile Adalet Divanı kararları incelendiğinde bu husus açık olarak ortaya çıkmaktadır. İncelenen vakada davacı, Adalet Divanı’nın C-398/08 sayılı önceki kararında yer alan ilkelere aykırılığa kolaylıkla öne sürebilmekte ve Temyiz Kurulu veya Mahkeme de aynı rahatlıkla başvurunun incelenmesinde aynı ilkelere aykırı bir husus olmadığını ifade edebilmektedir. Bu ikilemin marka incelemesinin doğasından kaynaklanan belirli derecedeki subjektifliği gösterdiği açık olmakla birlikte, yorum marjının bu derecede açık olması tercih edilebilir nitelikte değildir. Yorum marjının bu denli açık olmasının nedeni, kanaatimizce sloganların tescil edilebilirliğine ilişkin değerlendirme kriterlerinin Adalet Divanı kararlarında çok net olarak ortaya konulmamış olması ve her vaka bazında aynı kriterler kullanılarak farklı sonuçlara gidilebilmesinin mümkün olmasıdır. Tüm bu hususlara karşın, incelenen vakada, “SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY” sloganının ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddedilmesi yönündeki karar kanaatimizce de yerindedir.

Önder Erol Ünsal

Nisan 2015

unsalonderol@gmail.com

Sloganlardan Oluşan Markaların Değerlendirilmesi – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Wet Dust Can’t Fly” Kararı (T-133/13)

Wet-Dust-Can-

 

Sloganların marka olarak tescil edilebilecek derecede ayırt edici niteliğe sahip olup olmadıkları sorusunun tek bir yanıtı yoktur. Belirtilen soruya verilen yanıt inceleme konusu slogana göre değişmekte ve bunun ötesinde aynı soruya farklı ofislerin veya aynı ofis içerisinde bulunan farklı uzmanların verdikleri yanıtlar birbirinden tamamen farklı olabilmektedir. Konu hakkında Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın getirdiği değerlendirme kriterleri, IPR Gezgini’nde önceden yayınladığım “Sloganlardan Oluşan Markaların Ayırt Edici Niteliği – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Innovation for the Real World” kararı (T-515/11)” (http://iprgezgini.org/2013/10/29/sloganlardan-olusan-markalarin-ayirt-edici-niteligi-adalet-divani-genel-mahkemesi-innovation-for-the-real-world-karari-t-51511/) başlıklı yazıda detaylı olarak incelenmiştir.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 22/01/2015 tarihinde verdiği T-133/13 sayılı “Wet Dust Can’t Fly” kararıyla konu hakkında güncel değerlendirmelerde bulunmuştur. “Wet Dust Can’t Fly” kararına ilişkin açıklamalar bu yazının konusunu oluşturmaktadır.

“REXAIR LLC”, 2008 yılında yaptığı başvurunun sonucunda İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM)’nde 2009 yılında “Wet Dust Can’t Fly” markasını tescil ettirir. Markanın kapsamında 3. ve 7. sınıflara dahil çeşitli mallar (temizlik malzemeleri, halı, yer, dokuma ve cam temizlik malzemeleri, cilalar, sabunlar, parfümeri, kozmetikler, makineler, motorlar, makine parçaları, zirai makineler, elektrikli süpürgeler, elektrikli fırçalar, elektrikli halı ve dokuma temizlik makineleri, elektrikli su ekstratörleri başta olmak üzere) ve 37. sınıfa dahil çeşitli hizmetler (inşaat hizmetleri, elektrikli süpürgelerin, elektrikli fırçaların, elektrikli halı ve dokuma temizlik makinelerinin, elektrikli su ekstratörlerinin tamiratı ve bakımı hizmetleri başta olmak üzere) yer almaktadır.

wetdust

“Pro-Aqua International GmbH” firması 2011 yılında OHIM’e başvuruda bulunarak, yukarıda belirtilen “Wet Dust Can’t Fly” markasının kısmen hükümsüzlüğünü talep eder. Kısmi hükümsüzlük talebinin kapsamında “Sınıf 3: Çamaşır yıkamada kullanım için maddeler, temizlik, parlatma, ovma ve aşındırma maddeleri, sabunlar, halı, yer, dokuma ve cam temizlik malzemeleri. Sınıf 7: Makineler ve takım tezgahları, motorlar, makine bağlantı ve transmisyon parçaları, elektrikli süpürgeler, elektrikli fırçalar, elektrikli halı ve dokuma temizlik makineleri, elektrikli su ekstratörleri ve bunlar için parçalar. Sınıf 37: Tamirat, bakım hizmetleri, elektrikli süpürgelerin, elektrikli fırçaların, elektrikli halı ve dokuma temizlik makinelerinin, elektrikli su ekstratörlerinin tamiratı ve bakımı hizmetleri, bu hizmetlere ilişkin danışmanlık hizmetleri.” yer almaktadır. “Pro-Aqua International GmbH” firması kısmi hükümsüzlük talebini 207/2009 sayılı topluluk Marka Tüzüğü’nün 7/1-(b) ve (c) bentlerine dayandırmakta ve yukarıda belirtilen mallar ve hizmetler bakımından “Wet Dust Can’t Fly” markasının ayırt edici niteliğe sahip olmadığını ve doğrudan tanımlayıcı nitelikte olduğunu iddia etmektedir.

Karar hakkında açıklamalara geçmeden önce “Wet Dust Can’t Fly” ibaresinin Türkçe karşılığının “Islak Toz Uçamaz” ifadesi olduğu belirtilmelidir.

OHIM İptal Birimi, hükümsüzlük talebini inceler ve 30/11/2011 tarihinde verdiği kararla talebi reddeder. OHIM İptal Birimi’ne göre, “ıslak toz (wet dust)” şeklinde bir şey olamayacağından, “Wet Dust Can’t Fly” ibaresi hayali ve ayırt edici niteliktedir ve ibare hükümsüzlüğü talep edilen mallar ve hizmetler bakımından tanımlayıcı nitelikte değildir. Ayrıca, “Wet Dust Can’t Fly” sloganı orijinal nitelikte olduğundan ve ilgili tüketicilerin zihninde kavramsal bir arayış – çözümleme süreci gerektireceğinden ayırt edici niteliğe sahip olduğu kabul edilmelidir.

“Pro-Aqua International GmbH” firması bu karara karşı itiraz eder ve itiraz OHIM Temyiz Kurulu’nca değerlendirilir. OHIM Temyiz Kurulu 25/01/2012 tarihinde verdiği kararla, OHIM İptal Birimi’nin kararını onar. Hükümsüzlük talebi sahibi bu karara karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülür. Yazının takip eden kısmında Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin dava hakkında verdiği 22/01/2015 tarihinde verdiği T-133/13 sayılı kararın içeriği yer almaktadır.

Mahkeme ilk olarak, hükümsüzlük talebi sahibinin markanın tanımlayıcı olduğu yönündeki iddialarını değerlendirmiştir.

207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün 7(1)(c) paragrafı kapsamına giren tanımlayıcı işaretler, normal kullanımları itibarıyla kamunun ilgili kesimi nezdinde, tescili talep edilen malların veya hizmetlerin asli özelliklerini doğrudan belirten veya bu asli özelliklere atıfta bulunan işaretlerdir. Bir işaretin bu hükümde belirtilen ret yasağı kapsamında değerlendirilebilmesi için, işaret ve mallar veya hizmetler arasında, işaretin anlamı açısından, değerlendirme konusu mallara veya hizmetlere veya bunların özelliklerine ilişkin olarak, kamunun ilgili kesimince derhal algılanacak yeteri derecede doğrudan ve spesifik bir ilişki bulunmalıdır.

207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün 7(1)(c) paragrafının altyapısını kamu yararı ilkesi oluşturmaktadır. Buna göre, mallara veya hizmetlere ilişkin olarak özellik bildiren işaretler herkes tarafından kullanıma açık olmalıdır. 7(1)(c) paragrafı bu nitelikteki işaretlerin marka olarak tek bir kişi adına tescil edilmesine engel teşkil eder ve tanımlayıcı terimler üzerinde tekel kurulması, bu yolla rakip firmaların bu terimleri kullanımının engellenmesi ihtimalini ortadan kaldırır.

İncelenen vakada, hükümsüzlüğü talep edilen malların ve hizmetlerin tüketicileri temizlik ve tamir sektöründe yer alan ortalama tüketiciler ve profesyonellerdir. Dolayısıyla, kamunun ilgili kesiminin dikkat düzeyinin ortalama olduğu kabul edilmelidir.

“Pro-Aqua International GmbH” firması, “Wet Dust Can’t Fly” ibaresinin İngilizce’nin gramer yapısına uygun ve yaygın kullanımını bulunan sözcüklerden oluşan bir ifade olduğu görüşündedir. Bu ifadenin açık anlamı “ıslak tozun uçamayacağı” şeklinde fiziki bir durumu belirtmektedir. Başvuru kapsamında bulunan mallar ve hizmetler dikkate alındığında, ibare bu malların veya hizmetlerin işleyiş biçimini ve kullanımları halinde ortaya çıkacak fiziksel etkiyi tarif etmektedir. Hükümsüzlük talebi sahibine göre, ana dili İngilizce olmayan ortalama tüketiciler, “wet (ıslak)” ve “dust (toz)” kelimelerinin anlamını yaygın kullanılan kelimeler olduğundan anlayacak, fakat “ıslanmış tozun artık toz olmadığı” şeklinde bir değerlendirme yapmayacaktır.

Buna ilaveten, hükümsüzlük talebi sahibine göre, tanımlayıcı işaretlerin tescili tüzüğe aykırı nitelikte olduğundan, aynı sektörde faaliyet gösteren firmalar temizlik makinelerinin veya diğer temizlik gereçlerinin fonksiyonlarını ifade etme şansından mahrum kalacaktır.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’ne göre, “Wet Dust Can’t Fly” ibaresinin anlamı esas alındığında, bu anlamın malların ve hizmetlerin işleyiş biçimini ifade etmediği ortadadır. Hükümsüzlük talebinin kapsamında bulunan “elektrikli su ekstratörleri” dışındaki malların veya hizmetlerin hiçbirisi doğrudan veya dolaylı olarak “wet (ıslak)” terimi kapsamında değerlendirilebilecek sıvı bir bileşeni işaret etmemektedir. Hükümsüzlük talebi sahibi, “wet (ıslak)” teriminden dolayı “elektrikli süpürgelerle ve bunların tamiri ve bakımı hizmetleri”yle bağlantı kurulacağını iddia etse de, “wet” terimi mal veya hizmet listesinde yer almamaktadır.

Bazı elektrikli süpürgelerin veya elektrikli aletlerin sıvı bileşenler kullandığı bilinse de, bu tip cihazların tozu sıvılar aracılığıyla filtrelediği ifade edilmeli, ancak bu cihazların tozun uçmasını engellemek için tozu ıslatmak amacıyla tasarlanmadığı belirtilmelidir. OHIM tarafından da belirtildiği üzere, “Wet Dust Can’t Fly (Islak Toz Uçamaz)” sloganı, “toz nemlendirici” veya “toz ıslatıcı” gibi malların fonksiyonu bakımından tanımlayıcı olarak değerlendirilebilecek ifadeleri içermemektedir. Bu çerçevede, “Wet Dust Can’t Fly” ibaresi hükümsüzlük talebine konu malları veya hizmetleri tanımlamamaktadır ve ortalama tüketiciler ilgili malları veya hizmetleri, tozun uçmasını ıslatarak engelleyen mallar veya hizmetler oldukları gerekçesiyle satın almayacaktır.

Hükümsüzlük talebi sahibinin, ana dili İngilizce olmayan ortalama tüketicilerin, “wet (ıslak)” ve “dust (toz)” kelimelerinin anlamını yaygın kullanılan kelimeler olduklarından anlayacağı, fakat “ıslanmış tozun artık toz olmadığı” şeklinde bir değerlendirme yapmayacağı yönündeki değerlendirmesi mahkemeye göre yerinde değildir. Şöyle ki, bu iddia makul gerekçelerle açıklanamamıştır ve başvuruyu oluşturan kelimelerin bir kısmının anlaşılacağı, ancak bütünsel anlamın farklı değerlendirileceği şeklindeki değerlendirme yerinde değildir. Aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların temizlik makinelerinin veya diğer temizlik gereçlerinin fonksiyonlarını ifade etme şansından mahrum kalacağı yönündeki iddia da haklı görülmemiştir. Mahkemeye göre, “Wet Dust Can’t Fly” ibaresi tanımlayıcı nitelikte olmadığından, bu ibarenin temizlik alet ve cihazlarının amacını belirtir nitelikte değerlendirilmesi mümkün değildir, dolayısıyla ibarenin diğer üreticilerin kullanımına açık tutulması gerektiğinin kabul edilmesi yerinde olmayacaktır.

Dolayısıyla, hükümsüzlük talebi sahibinin tanımlayıcılık gerekçeli talebi kabul edilmemiştir. Takip eden aşamada, ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli hükümsüzlük talebi değerlendirilmiştir.

207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün 7(1)(a) paragrafın göre, ayırt edici nitelikten yoksun işaretler tescil edilmeyecektir.

Yerleşik içtihada göre, bir markanın ayırt edici niteliğe sahip olduğundan bahsedebilmek için, bu markanın tescili talep edilen malların belirli bir işletmeden kaynaklandığını göstermesi ve bu şekilde malların diğer işletmelerin mallarından ayırt edilmesini sağlaması gerekmektedir. Bir markanın ayırt edici niteliği, öncelikle tescil talebine konu mallar veya hizmetler, ikinci olarak, kamunun ilgili kesiminin belirtilen mallara veya hizmetlere yönelik algısı esas alınarak değerlendirilmelidir. Tescili talep edilen mallara veya hizmetlere yönelik olarak, aynı zamanda reklam sloganı veya bu malların satın alınmasını sağlamak amacıyla kalite veya teşvik emaresi olarak kullanılan işaretlerden müteşekkil markalar, bu kullanımları nedeniyle tescilden muaf tutulamazlar. Adalet Divanı, bu tip markaların ayırt edici karakteri değerlendirilirken, sloganlara diğer işaretlere uygulananlardan daha katı kriterler uygulanmaması gerektiği kararını önceden vermiştir.

Ayırt edici niteliğin değerlendirilmesine ilişkin kriterler farklı marka türleri bakımından aynı olsa da, bu kriterler uygulanırken, kamunun ilgili kesiminin algısının her marka türünde aynı olacağından bahsedilmesi mümkün değildir ve bu nedenle, bazı marka türlerinde ayırt edici niteliğin ortaya konulması diğer marka türlerine kıyasla daha zor olabilir. Belirtilen zorluklar, reklam sloganlarının ayırt edici karakterinin tespiti için, kelime markalarının ayırt edici karakterinin tespitinde kullanılanlardan daha farklı ilave veya eksik kriterler kabul edilmesini meşru hale getirmez. Özellikle, reklam sloganlarının ayırt edici niteliğinin varlığının kabul edilebilmesi için, sloganın hayalgücü içermesi veya sürpriz veya sarsıcı etki oluşturacak kavramsal algı yaratması şartları getirilemez. Bunun ötesinde, kamunun ilgili kesiminin markayı bir promosyon ifadesi olarak algılayacağı ve bu tip ifadelerin övücü nitelikleri nedeniyle diğer işletmelerce de kullanılabileceği iddiası, tek başına markanın ayırt edici nitelikten yoksun olduğu sonucuna varılabilmesi için yeterli değildir.

Kelime markalarının övücü çağrışım yapması, bu tip markaların kapsadıkları mallar veya hizmetler bakımından ticari kaynak gösteremeyeceği anlamına gelmez. Bu çerçevede, bu tip markaların tüketiciler tarafından hem bir promosyon ifadesi hem de malların veya hizmetlerin ticari kaynağını gösterir bir işaret olarak algılanması mümkündür. Dolayısıyla, kamunun ilgili kesiminin, markayı kaynak gösterir şekilde algılaması durumunda, bu marka aynı zamanda -hatta öncelikle- bir promosyon ifadesi olarak değerlendirilse de, bu değerlendirme ayırt edici karakterin varlığının tespitinde etkili olmayacaktır.

Mahkeme ayırt edici niteliğe yönelik değerlendirmeyi yukarıda belirtilen genel ilkeler çerçevesinde yapmıştır.

İncelenen vakada, hükümsüzlük talebi sahibi, “Wet Dust Can’t Fly” sloganının ilgili tüketicilerin zihninde kavramsal bir arayış – çözümleme süreci gerektirmediği, “dust” ve “wet” terimlerinin kombinasyonunun filtreler – temizlik sistemleri bakımından yaygın kullanımı ve “Wet Dust Can’t Fly” sloganının, sıvıların kullanımı yoluyla tozun uçmasını engelleyerek temizlik cihazlarının performansının sıvı kullanılmayan diğer ürünlerden iyi olduğu mesajını veren bir reklam sloganı olması hususlarını öne sürmektedir.

Bu iddialara yönelik olarak öncelikle, talep sahibinin “dust” ve “wet” terimlerinin kombinasyonunun filtreler – temizlik sistemleri alanında yaygın kullanımını gösterir içerikte hiçbir kanıt sunmadığı belirtilmelidir. Bunun ötesinde “wet dust (ıslak toz)” ibaresi, kavramsal olarak doğru bir tabir değildir, şöyle ki toz ıslandığı zaman toz olma niteliğini kaybeder. Bunun sonucunda, bu iki kelimenin bir arada kullanılması bu kavramı hayali ve ayırt edici hale getirmektedir ve aynı sonucu içeren OHIM Temyiz Kurulu kararı yerindedir.

Genel Mahkeme’ye göre, “Wet Dust Can’t Fly” sloganı tüketicilerin zihninde yorumlamaya yönelik bir gayrete yol açacak ve tüketicilerin bu sloganı hükümsüzlüğü talep edilen mallarla ve hizmetlerle bağdaştırması mümkün olmayacaktır. Şöyle ki, hükümsüzlüğü talep edilen malların ve hizmetlerin amacı, tozun uçmasının engellemek amacıyla tozu ıslatmak değildir.

“Wet Dust Can’t Fly” ibaresinin, temizlik cihazlarının performansının, sıvı kullanılmayan diğer ürünlerden iyi olduğu mesajını veren bir reklam sloganı olduğuna yönelik iddia da mahkemece değerlendirilmiştir. Temyiz Kurulu kararında belirtildiği üzere, inceleme konusu slogan düşük düzeyde çağrıştırıcı olsa da, sloganın malların veya hizmetlerin, diğer mallardan veya hizmetlerden üstün olduğu yönünde mesaj verdiği varsayımını destekleyecek herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Bunun ötesinde, bir kelime markasının övücü çağrışım yapması, markanın kapsadığı mallara veya hizmetlere yönelik olarak ticari kaynak gösteremeyeceği anlamına gelmemektedir.

Yukarıda belirtilen tüm açıklamalar ışığında, Temyiz Kurulu’nun “Wet Dust Can’t Fly” sloganının ayırt edici niteliğe sahip olduğu yönündeki değerlendirmesi, Genel Mahkeme tarafından yerinde bulunmuş ve hükümsüzlük talebi sahibinin ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli iddiaları da kabul edilmemiştir.

Sonuç olarak, Adalet Divanı Genel Mahkemesi, OHIM Temyiz Kurulu’nun kararını yerinde bularak onamış ve “Wet Dust Can’t Fly” markasının ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle kısmen hükümsüz kılınması yönündeki talebi reddetmiştir.

Sloganlardan oluşan markaların değerlendirme kriterlerinin bir kez daha irdelendiği bu güncel kararın, konuyla ilgilenen okuyuculara yol gösterici nitelikte olduğunu umuyorum.

 

Önder Erol Ünsal

Mart 2015

unsalonderol@gmail.com

“I Can’t Breathe” Sloganı A.B.D.’nde Marka Olarak Tescil Edilecek mi? Toplumsal Nitelik Kazanmış Sloganları veya Politik Olayların İsimleri Ticarileştirmek Para Kazanmanın En Kolay Yolu mu Olacak?

(Stephen Lam/Reuters)
(Stephen Lam/Reuters)

 

Sansasyonel siyasi sloganların veya gündemi işgal eden politik olay veya hareketlerin isimlerinin marka olarak tescil edilmesi taleplerini incelemek marka tescil ofisleri için artık rutin hale gelmiştir. Siyasal gündemi işgal eden olayların – demeçlerin veya hükümet yetkililerince açıklanan büyük projelerin hemen ardından yapılan bu tip başvurular incelemede çoğunlukla sıkıntıya yol açmaktadır. Normal şartlarda marka olarak tescil edilmelerinin önünde engel bulunmayan slogan veya terimler, inceleme tarihinde politik olaylarla özdeşleşmiş olarak o denli sık kullanılır hale gelirler ki, bunların inceleme tarihi itibarıyla ayırt edici niteliklerinin varlığından bahsedilmesi oldukça zordur.

Bu bağlamda, geçtiğimiz yıllarda vuku bulan siyasi olay ve sloganların isimlerini Enstitü çevrimiçi aramasını kullanarak araştıracak okuyucular, araştırdıkları olayların isimlerinden oluşan marka tescil başvuruları ile şüphesiz karşılaşacaklardır.

Sitemde daha önce yayınladığım “Politik – Sosyal Sloganlardan veya Toplumsal Olayların İsimlerinden Oluşan Marka Başvurularının Değerlendirilmesi – USPTO’nun “Boston Strong” ve “Occupy Wall Street” Kararları” (http://wp.me/p43tJx-bt) başlıklı yazının içeriğinden de anlaşılabileceği gibi bu başvuru pratiği sadece Türkiye’ye özgü değildir. A.B.D.’nde de bazı kişiler siyasi gündemi meşgul eden “Boston Strong”, “Occupy Wall Street” gibi hareketlerin isimlerini vakit kaybetmeksizin marka olarak tescil ettirmek için başvuruda bulunmuşlardır. A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) belirtilen başvuruları ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddetmiş ve toplum vicdanını rahatsız eder nitelikteki markaların tescil edilmesini engellemiştir.

Geçen hafta http://www.worldipreview.com/news/i-can-t-breathe-trademark-application-filed-7575 adresinde rastladığım bir haber belirtilen ret kararlarının, A.B.D.’nde parlak girişimci zekaları(!) tam anlamıyla caydırmadığını ve bu tip başvuruların halen yapıldığını göstermiştir.

Dünya politik gündemini takip edenler, geçtiğimiz Temmuz ayında New York’ta polis tarafından göz altına alınırken yüzü sertçe yere bastırılan astım hastası siyahi “Eric Garner”ın kameralarca kaydedilen “I Can’t Breathe (Nefes alamıyorum)” yakarışını hatırlayacaktır. Eric Garner bu görüntülerin ardından hayatını kaybetmiş ve New York adli tıp yetkilisi Garner’ın ölümüne “göğsüne yapılan baskının ve kelepçeleme sırasında yüzüstü yatırılmasının neden olduğunu” ifade ermiştir. Eric Garner’ın ölümünün ardından, jürinin gözaltı işlemini yapan polisi Aralık ayında suçsuz bulması ülke çapında ve yurtdışında oldukça büyük boyutta protesto gösterilerine yol açmış ve Garner’ın “I Can’t Breathe” sözleri bu protestoların simgesi haline gelmiştir. Le Bron James gibi NBA yıldızları da “I Can’t Breathe” sloganını taşıyan tişörtlerle maçlara çıkarak protestolara destek vermiştir.

Elbette ki sloganı ticarileştirmek isteyenlerin uyanması çok uzun zaman almamıştır.

“Catherine Crump” adında 57 yaşındaki A.B.D.’li bir kadın 13 Aralık 2014 tarihinde “I Can’t Breathe” sloganını “Giysiler, yani erkekler, kadınlar ve çocuklar için kapşonlu giyecekler, tişörtler.” malları için marka olarak tescil ettirmek amacıyla USPTO’ya başvuruda bulunmuştur. Başvuruya ilişkin detaylar aşağıdaki şekildedir:

icantbreathe

“Catherine Crump”, http://www.thesmokinggun.com/buster/woman-files-for-I-Cant-Breathe-trademark-798432 adresinden görülebilecek açıklamasında, “Eric Garner’ın ailesiyle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını, başvuruyu yapmadan önce onlara danışmadığını, bununla birlikte başvuruyu ticari kazanç elde etmek amacıyla yapmadığını” belirtmiştir. Crump markadan ticari kazanç elde etmek istemediğini belirtmiş olsa da, başvuruyu hangi amaçla yaptığını açıklamamıştır.

Başvuru USPTO tarafından henüz incelenmemiş olsa da, kanaatimizce “Boston Strong” ve “Occupy Wall Street” kararlarına bakıldığında, bu başvurunun da ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddedilmesi sürpriz olmayacaktır. USPTO’nun bu yöndeki değerlendirmeleri bana göre de oldukça yerindedir ve topluma mal olmuş veya siyasi nitelik kazanmış sloganların –ilgili ülkede- markasal ayırt ediciliğinden bahsedilmesi pek mümkün gözükmemektedir.

Önder Erol Ünsal

Aralık 2014

unsalonderol@gmail.com