IPR Gezgini

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Marka Mutlak Ret Nedenleri, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması 23 Ekim 201923 Ekim 2019

SKY – SKYKICK: ABAD Hukuk Sözcüsü Tanchev Kötü Niyetli Marka Tescil Başvuruları Hakkında Değerlendirmesini Yaptı ve Bombayı Adalet Divanı’nın Kucağına Bıraktı (C-371/18)

Adalet Divanı Hukuk Sözcüsü Evgeni Tanchev, 16 Ekim 2019 tarihinde verdiği Sky – SkyKick görüşüyle, tabir yerindeyse saatli bombayı Adalet Divanı’nın kucağına bıraktı.

Tanchev görüşünü, Birleşik Krallık Adalet Yüksek Mahkemesi’nden gelen C-371/18 sayılı ön yorum talebine ilişkin olarak vermiştir. Talebin konusunu esasen marka tescilleri kapsamında bulunan mal ve hizmetlerin gerçek kullanım niyetinin bulunmamasının kötü niyeti işaret edip etmediği, malların ve hizmetlerin açık ve belirli olmamasının hükümsüzlük nedeni olup olmadığı gibi hususlar oluşturmaktadır.

Adalet Divanı’nın ön yorum talebini nasıl yanıtlayacağı şu anda elbette bilinmemektedir; ancak karar Tanchev’in görüşü yönünde çıkarsa, Avrupa Birliği marka hukuku ve uygulamasını heyecanlı günlerin beklediğini şimdiden söyleyebiliriz. AB uygulamalarını yakından takip eden ve mevzuat ile uygulamalar bakımından yakın benzerlik gösteren Türkiye bakımından da benzer durumun ortaya çıkacağını söylemek ise hayalcilik olmayacaktır.

Hukuk Sözcüsü Tanchev’in görüşü http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219223&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6895863 bağlantısından görülebilir. 142 paragraflık görüşün geniş bir özeti bu yazıda yer almayacak, yazı kapsamında yalnızca Birleşik Krallık Adalet Yüksek Mahkemesi’nin sorularına ve Tanchev’in nihai yanıtlarına yer vereceğiz ve tüm AB marka camiası gibi Adalet Divanı’nın vereceği kararı beklemeye başlayacağız.

Öncelikle, görüşe temel olan vakaları kısaca aktaralım:

Türkiye’de olduğu gibi Avrupa’da da oldukça agresif bir marka koruma politikası izleyen televizyon yayıncısı SKY PLC, bulut teknolojileri alanında faaliyet gösteren bir start-up firması olan SKYKICK INC firmasının “Skykick” markasını kullanarak “Sky” markalarına tecavüz ettiği iddiasıyla dava açar. SKYKICK firması tecavüz iddialarını reddeder ve bununla yetinmeyerek, tecavüz iddiasının gerekçesi “Sky” markalarının tescillerinin geçersiz olduğunu iddia eder. SKYKICK’e göre, “Sky” markalarının mal ve hizmet listelerindeki tabirlerin bir kısmı açıklık ve kesinlik şartlarını yerine getirmemektedir ve bu markaların tescil başvuruları kötü niyetle yapılmıştır.

Bu iddiaları değerlendiren Birleşik Krallık Adalet Yüksek Mahkemesi, bir noktada yargılamayı durdurur ve aşağıda temel noktalarına yer vereceğimiz soruları (soruları kelimesi kelimesine çevirmeyerek, asıl noktalarını belirteceğim), Adalet Divanı’na yönelterek ön yorum kararı talep eder:

II- Eğer birinci soruya olumlu yanıt verilirse, “bilgisayar yazılımı” gibi bir tabir çok genel midir ve açıklık ve kesinlik şartını yerine getirmekte midir?

III- Bir markayı kapsadığı mal ve hizmetleri kullanım niyeti olmaksızın tescil ettirmek kötü niyet teşkil eder mi?

IV- Eğer üçüncü soruya olumlu yanıt verilirse, tescil başvurusunun malların ve hizmetlerin kullanım niyeti olan kısmı için iyi niyetle, kullanım niyeti olmayan kısmı içinse kötü niyetle yaptığı sonucuna varılabilir mi?

V- Bu soru Birleşik Krallık marka mevzuatının bir maddesinin AB Marka Direktifine uygunluğunu sorgulamaktadır. Yer vermiyoruz.

Hukuk Sözcüsü Tanchev detaylarına girmeyeceğimiz uzun bir değerlendirmenin ardından sorulara aşağıdaki yanıtları vermiştir:

I- Tescilli bir AB markası veya üye bir ülkede tescil edilmiş ulusal bir marka, mal ve hizmet listesinde yer alan tabirlerin açıklık ve kesinlik şartlarını yerine getirmemesi nedeniyle kısmen veya tamamen hükümsüz kılınamaz. Bununla birlikte, malların ve hizmetlerin açıklık ve kesinlik şartını yerine getirmemeleri, bu tip tescilli markalara sağlanan korumanın kapsamı değerlendirilirken dikkate alınabilir.

II- Bununla birlikte, malların ve hizmetlerin açıklık ve kesinlik şartını yerine getirememesi hali, Direktif’te ve Birlik Marka Tüzüğü’nde yer alan kamu düzenine aykırılık içerikli ret ve hükümsüzlük nedeni kapsamına girebilir, bir markanın “bilgisayar yazılımı” için tescil edilmesi de haksız ve kamu menfaatine aykırıdır . “Bilgisayar yazılımı” gibi bir tabir çok geneldir ve açıklık ve kesinlik şartını yerine getirmemektedir.

III- Bir markayı kapsadığı mal ve hizmetleri kullanım niyeti olmaksızın tescil ettirmek için yapılan başvuru bazı hallerde kötü niyeti gösteren bir husus olabilir, bu hal özellikle başvuru sahibinin tek amacının üçüncü bir tarafın piyasaya girişini engellemek olması ve bu tip istismarcı başvuru stratejisini gösteren delillerin bulunması durumunda oluşacaktır, bunu saptayacak olan da ulusal mahkemelerdir.

IV- Hükümsüzlük halinin tescil kapsamındaki mal ve hizmetlerin yalnızca bir kısmı bakımından ortaya çıkması halinde, yalnızca söz konusu mal ve hizmetler hükümsüz kılınabilir.

V- Bu yanıt Birleşik Krallık marka mevzuatının bir hükmü ile ilgili olduğundan yanıtı belirtmiyoruz.

Tanchev’in yanıtlarının, özellikle açık ve kesinlik şartını yerine getirmeyen mal ve hizmetlerin kamu düzenine aykırılık gerekçesiyle reddedilebileceğinin belirtilmesi, bunun yanısıra “bilgisayar yazılımı” gibi bir tabirin açıklık ve kesinlik şartını yerine getirmediğinin öne sürülmesi (davaya görüş sunan Macaristan, Fransa, Polonya ve Slovakya hükümetleri bu tabirin çok genel olmadığını belirtmişlerdir) ve kullanım niyeti bulunmayan mal ve hizmetlerin tescili için yapılan başvuruların belirli hallerde kötü niyetli başvuru olarak değerlendirilebileceğinin belirtilmesi gibi yönleriyle tartışmaya oldukça açık olduğu kanaatindeyiz.

Eğer, Adalet Divanı’nın ön yorum kararı, Hukuk Sözcüsü Tanchev’in yanıtları doğrultusunda olursa (kast ettiğimiz özellikle 2. yanıttır), AB marka camiasını hareketli yeni günlere merhaba diyeceğini şimdiden söyleyebiliriz. En iyisi Adalet Divanı’nın ön yorum kararı için şimdiden gün saymaya başlayalım.

Önder Erol ÜNSAL

Ekim 2019

unsalonderol@gmail.com

Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması 9 Eylül 2018

Bilmem Gereken Bir Şey mi Var? Alıcı ve Satıcılar için Online Pazaryeri (İnternet Sitesi) Sağlama Hizmetleri Ne Ola ki?

HAYIR: 80’ler hayranı değilim, tersine o yılları estetik düşmanlığının doruk noktası olarak görür ve kendimi stil ve zevk olarak daha çok 90’lar insanı olarak tanımlarım.

EVET: 80’lerin çok fazla güzel yönü vardır ve bunlardan birisi de Duran Duran’dır. Çoğu insan Duran Duran’a boyband’lerin atası olarak baksa da, grup benim için deha sahibi ve ilham vericidir.

Fikri mülkiyet bağlantısına çok sevdiğim bir Duran Duran şarkısından geçeceğiz.

“Is there something I should know? (Bilmem gereken bir şey mi var?)”, grubun tarzını yansıtan en güzel şarkılardan birisidir ve nakarat kısmında şu sözler geçer:

Please, please tell me now – Lütfen, lütfen bana şimdi söyle
Is there something I should know? – Bilmem gereken bir şey mi var?
Is there something I should say? – Söylemem gereken bir şey mi var?
That would make you come my way – Benim yolumu izlemeni sağlamak için

Şarkı da aşağıda buyurun dinleyin.

Yaptığım işe kafa yorar ve anlamadığım şeyleri sorgulamayı tercih ederim. Anlamadığım konularla karşılaşınca da aklıma “Bilmem gereken bir şey mi var?” sorusu ve şarkısı gelir. Anlamadığım meselelerden birisini de sizlerle paylaşmak istiyorum.

Marka Sınıflandırma Tebliği’nin 35. sınıfının ilk grubunda aşağıdaki hizmetlerle karşılaşırız (koyu renkli kısma konsantre olun lütfen):

“Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler, ticari ve reklam amaçlı sergi ve fuarların organizasyonu hizmetleri, reklam amaçlı tasarım hizmetleri; alıcı ve satıcılar için online pazaryeri (internet sitesi) sağlama hizmetleri.“

“Alıcı ve satıcılar için online pazaryeri (internet sitesi) sağlama hizmetleri.” sanırım ki şu anlama geliyor; internette bir site kuruyorsunuz ve orada alıcı ve satıcılar bir araya geliyor.

Peki, ne için?

Alıcı ve satıcılar herhalde internette sohbet etmek, tanışmak, bir gönül ilişkisine başlamak veya eğitim amaçlarıyla değil; satıcılar açısından mallarını veya hizmetlerini alıcılara sunmak, alıcılar açısından da mal veya hizmetleri görmek, bunlar arasından da varsa kendilerine en uygun olanı seçmek için bir araya geleceklerdir.

Bir diğer deyişle, ortada mal veya hizmetin alıcıya sunumu yoluyla alıcının alım gerçekleştirmesini sağlamak amacı olmadığı sürece “Alıcı ve satıcılar için online pazaryeri (internet sitesi) sağlama hizmetleri.” anlamlı bir hizmet tanımı olmayacaktır.

Eğer birisi, “Alıcı ve satıcılar için online pazaryeri (internet sitesi) sağlama hizmetleri.”yle kast edilen, böyle bir sitenin elektronik altyapısını oluşturmak veya siteyi hazırlamaktır derse, bu durumda hizmetin 35. sınıfta değil, 42. sınıfta yer alması gerektiğini peşinen belirtelim.

Bu noktada 35. sınıfın son grubuna gidiyoruz:

“Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için malların …( Bu kısımda mal veya mal grubu belirtiniz.)… bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir).”

Peki, bu hizmet nedir?

Satıcılar, bir takım malları alıcılara perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemlerle sunarlar ve alıcılar da bu malları inceleyerek kendileri için uygun olanı araştırırlar. Dilerlerse alırlar, beğenmezlerse veya kendilerine uygun değilse de almazlar. Kısaca bu gruptaki hizmetler satışa sunum hizmetleridir, satış hizmetin bir parçası değildir; yani bu hizmet grubu kısaca malların satışa sunumu hizmeti olarak tanımlanabilir.

Satışa sunum hizmetin tanımından da görüleceği üzere perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemlerle sağlanabilir. Bir diğer deyişle bir online pazaryeri (internet sitesi) aracılığıyla satışa sunum gerçekleştirilebilir.

Soru bu noktada geliyor?

Alıcı ve satıcıları bir internet sitesi aracılığıyla bir araya getirdiğiniz “Alıcı ve satıcılar için online pazaryeri (internet sitesi) sağlama hizmetleri.” ile bir internet sitesi aracılığıyla da verebileceğiniz “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için malların …( Bu kısımda mal veya mal grubu belirtiniz.)… bir araya getirilmesi hizmetleri.” arasında amaçları bakımından nasıl bir farklılık vardır? Bu hizmetler aynı tür ve daha ötesinde aynı hizmetler değil midir?

Benim için bu sorunun yanıtı; her ne kadar farklı ifadelerle yazılmış olsalar da her iki hizmetin de aynı olduğu, dolayısıyla da farklı değil aynı gruplarda yer almaları gerektiği yönündedir.

Bu aşamada da “Bilmem gereken bir şey mi var? (Is there something I should know?)” sorusu ve şarkısı benim aklıma geliyor.

Sizler ne dersiniz: Sizce bu hizmetler aynı veya aynı tür hizmetler değil midir veya aksi fikirdeyseniz, aralarındaki farklılık nedir?

Bilmem gereken bir şey mi var?

Önder Erol ÜNSAL

Eylül 2018

https://www.seckin.com.tr/kitap/612936778

Haberler ve Gündem, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması 2 Eylül 2018

“IPR Gezgini Seçme Yazılar – 1” Kitap Olarak Basıldı

IPR Gezgini’nde beş yıldır, toplamda ise yedi yıldır devam fikri mülkiyet bloğu yazarlığı serüvenimde, en sık karşılaştığım sorulardan birisi “Yazdıklarını neden kitap haline getirmiyorsun?” şeklindeydi. Bu sorunun benim için tam ve net bir yanıtı yoktu. Sanırım buna yönelik bir çabaya girmemek ilk yanıtım olacaktı.

2018 yaz aylarında Lykeion Yayınları’ndan gelen içten öneri beni bu konuda cesaretlendirdi ve meyvesi de “IPR Gezgini Seçme Yazılar – 1” başlığındaki bir kitapla Eylül 2018’de karşınıza çıktı.

Henüz yayınlanan kitap IPR Gezgini’ndeki yazılarımdan bir seçmedir. Seçilen yazılar rastgele değil, kitabın sistematik bir bütün oluşturması amaçlanarak derlenmiştir.

Seçilen 26 yazının ana konusunu, markaların tescilinde kullanılan malların ve hizmetlerin sınıflandırılması amaçlı Nicé sınıflandırması, malların ve hizmetlerin benzerliği, ayırt edici gücü bulunmayan veya zayıf işaretlerin karıştırılma olasılığına etkisi hususları ve bu konulardaki önemli Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) ve A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) kararları ve uygulamaları oluşturmaktadır.

Sınıflandırma ve malların ve hizmetlerin benzerliği konuları kanaatimce, Türk marka uygulamasında ihmal edilen ve işin özüne girilmeden şekilci biçimde değerlendirilen meselelerdir. Oysa malların ve hizmetlerin benzerliği karıştırılma olasılığının kurucu unsurlarından birisidir, bu niteliğiyle de derinlemesine inceleme ve irdeleme gerektiren bir konudur. Kitapta, sınıflandırma ve malların ve hizmetlerin benzerliği hususları başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz biçimde detaylarıyla tartışılmaktadır.

Türkiye’de marka konusunda yazılmış eserlerin neredeyse tamamı, markanın tanımı, işlevleri, mutlak ve nispi ret nedenlerinin sıralanması ve bunlara birkaç örnek verilmesi şeklinde, adeta teamül haline gelmiş başlangıçlara sahiptir. Bu kitapta öyle bir başlangıç olmadığı gibi, kitap herkese hitap etme düşüncesiyle de yazılmamıştır; tersine bu kitap, marka incelemesi alanında belirli bir düzeye gelmiş, konuyu derinlemesine öğrenmek veya bilgilenmek isteyen okuyuculara yöneliktir.

Kitabın dağıtımı yayınevlerine ve kitapçılara yapılıyor. Kitabı edinmek isteyenler için şu anda verebileceğim bağlantı aşağıda:

Kitabı alırsanız sevinirim elbette.

Seri devam edecek umarım.

Önder Erol ÜNSAL

Eylül 2018

Marka Mutlak Ret Nedenleri, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması 2 Ekim 2016

Cinsel Fantezi Dünyasından Karıştırılma Olasılığına Giden Uzun ve Dolambaçlı Yol – Kırbaçlar ile Parfümeri Ürünleri Benzer Mallar mıdır?

Türk marka inceleme sistemi; başvuru sahipleri, vekiller, idare, bilirkişiler ve yargıyı da kapsayacak biçimde bütün olarak düşünüldüğünde, kanaatimizce sistemin en sorunlu ayaklarından birisi bilirkişilik müessesi olarak ortaya çıkmaktadır. Bilirkişilerin marka hukukuna ve sistemin yapıtaşlarına hakimiyet derecesi ve bilgi düzeyleri bazı raporlarda tartışmalı değerlendirmelere yol açmakta ve bilirkişilik sisteminin ortaya çıkardığı sonuçlar müessesenin güvenilirliğini tartışma konusu yapmaktadır.

İhtisas mahkemeleri hakimleri, bilirkişi raporları ile bağlı olmasa da Yargıtay’ın bilirkişi raporu alınmamış olması nedeniyle bozduğu kararların varlığı ve mahkemelerin ağır işyükü gibi gerekçeler, sistemin bilirkişi incelemesine bağımlılığını artırmaktadır. Buna ilaveten, Türk Patent Enstitüsü (TPE) Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK)’nun kararlarına karşı açılan davalarda, Enstitü savunmalarının bilirkişi raporlarına detaylı itirazları içerecek biçimde yapılamaması (ağır işyükü nedeniyle) ve kurum içinde kararı veren kişilerin savunmanın da bir parçası olabileceği iç mekanizmaların (gene işyükü nedeniyle) sağlıklı biçimde işletilememesi, son tahlilde Türk marka inceleme sistemini bilirkişilerin ilginç raporları kolaylıkla yazabildiği bir alan haline getirmiştir.

Hiç şüphesiz raporlarda yer alan maddi yanlışların veya belirgin hatalı yorumların itiraz yoluyla ortaya konulması raporlara en azından düzen verilmesini sağlayacaktır. Buna karşın, inceleme sistemindeki mevcut durumun, bilirkişi raporlarıyla -en azından şu an için- daha iyiye gitmediği, tersine marka incelemesine ilginç yorumların getirildiği kanaatimizce ortadadır.

Mevcut tecrübemiz bize bilirkişi raporlarının en sorunlu olduğu alanların; malların ve/veya hizmetlerin benzerliği hakkında getirilen yorumlar, Enstitü kararlarına karşı açılan iptal davalarında Enstitü’ye sunulmamış ancak dava aşamasında öne sürülen delilleri de dikkate alarak yazılan raporlar (ki Enstitü’ye sunulmamış delilleri esas alarak tanınmışlık, kötü niyet, kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğin varlığı sonuçlarına vararak Enstitü kararının iptalinin gerekliliği yorumunu yapmak kanaatimizce yerinde değildir) ve tanınmışlık yorumlarında esas alınan delillerin niteliği olduğunu göstermektedir.

Enstitü kararlarına karşı açılan davaların sonuçlarına ilişkin olarak kimi dönemlerde yapılan taramalarda, ilginç yorumlarla karşılaşıp dava dosyasının içeriğini incelendiğinde, bu ilginç yorumların ana dayanağının bilirkişi raporları olduğu gerçeğiyle karşılaşılmaktadır. Özellikle detaylı yorumlar içeren kararların (evet Enstitü bazen detaylı analizler içeren kararlar veriyor), bilirkişilerin ilginç yorumları esas alınarak iptal edilmesi hiç şüphesiz karar verenleri de etkilemektedir. Bu yazıda, bize göre en ilginç yorumlardan birisini içeren bir raporu, marka numarası, marka, karar numarası ve herhangi bir isim belirtmeden sadece tespitleri çerçevesinde değerlendirmeye çalışacağız.

Rapor konusu davanın özet içeriği aşağıdaki şekildedir:

Enstitü’ye yapılan marka başvurusu 18. sınıfa dahil “İşlenmiş veya işlenmemiş deriler ve postlar, yapay deriler, köseleler, astarlık deriler. Derilerden, deri taklitlerinden veya diğer malzemelerden mamul taşıma amaçlı başka sınıflarda yer almayan eşyalar(Çantalar, deri veya kösele kutular ve sandıklar, anahtarlıklar dahil). Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, güneşlikler, bastonlar. Kırbaçlar, koşum takımları, eyerler, üzengi ve eyer kayışları.” mallarını ve 35. sınıfa dahil “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri ( belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir ).” hizmetlerini içermektedir. Buna karşın itiraz gerekçesi markanın kapsamında 3. sınıfa dahil “Temizlik malzemeleri ve çamaşır yıkamada kullanım için diğer maddeler; temizlik, parlatma, ağartma ve aşındırma müstahzarları; sabunlar; parfümeri, esans yağları, kozmetikler, saç losyonları; diş macunları.” malları bulunmaktadır.

Başvuru konusu marka İngilizce anlamı bulunan, bu anlamı çok sofistike olmayan, Türk tüketicilerce anlamı kolaylıkla anlaşılabilecek ve Türkçe karşılığıyla neredeyse aynı kelime yapısına sahip bir ibaredir. Başvuru bu haliyle Türk başvuru sahiplerince de kolaylıkla marka olarak seçilebilecek içeriktedir ve –kanaatimizce- her duyulduğunda sadece itiraz sahibi firmayı refleksif olarak çağrıştırabilecek bir yapıya sahip değildir. İtiraz gerekçesi marka da aynı ibareden oluşmaktadır.

Başvurunun yayınına karşı yapılan itiraz TPE Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından reddedilir ve bir kez daha yapılan itiraz üzerine dosya YİDK nezdinde incelenir. YİDK, markalar benzer olsa da, kapsadıkları mal ve hizmetlerin benzer olmadığı, dolayısıyla karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı, itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığının itiraz ekinde sunulan dokümanlarla ispatlanmadığı, kötü niyet iddiasının ispatlanmadığı gibi gerekçeleri ayrıntılı biçimde açıklayarak itirazı reddeder.

İtirazın reddedilmesi kararına karşı YİDK kararının iptali talebiyle dava açılır ve dosya bilirkişiye tevdi edilir.

Bilirkişi heyeti, dava hakkında düzenlediği ilk raporda başvurunun kapsadığı 18 ve 35. sınıflara dahil mal ve hizmetlerle, itiraz gerekçesi markanın kapsadığı 3. sınıfa dahil malları benzer mallar ve hizmetler olarak değerlendirir ve tanınmışlık iddiasının da kabul edilmesi gerektiğini belirterek, belirtilen tespitleri içeren bir rapor sunar.

Mahkeme bilirkişi raporunu kısmen tatmin edici bulmaz ve “Sınıf 18: Kırbaçlar, koşum takımları, eyerler, üzengi ve eyer kayışları.” malları ile davacının 3. sınıfa dahil mallarının neden benzer olduğunun, 18. sınıfa dahil belirtilen malların modayla ilişkisinin ne olduğunun heyet tarafından yeniden irdelenmesi gerektiği tespitiyle ek rapor talep eder.

Bilirkişi heyeti uzun bir giriş yaptıktan sonra can alıcı gerekçesini açıklar ve “Sınıf 18: Kırbaçlar, koşum takımları, eyerler, üzengi ve eyer kayışları.” malları ile davacının 3. sınıfa dahil mallarının benzerliği yönündeki tespitindeki neden ısrarcı olduğunu belirtir:

“… kök raporda yer alan değerlendirmelerde, davaya konu marka başvurusunda yer alan “kırbaçlar, koşum takımları, eyerler, üzengi ve eyer kayışları.” emtiaları da benzerlik kapsamında değerlendirilmiştir. Her ne kadar, genel olarak az önce bahsedilen emtialar; sadece at, koşu ve takımları kapsamında düşünülmekte ise de, bu ve benzeri ürünlerin; farklı talepler kapsamında ve fantazi ürünler yelpazesinde; yine moda sektörü kapsamında, tüketiciye sunulmakta olduğu bir realitedir. Örneğin, Harvey Nichols markası altında yer alan ve yurtdışında oldukça bilinen Agent Provocateur markası; bahse konu emtiaları, tüketiciye, moda sektörü kapsamında arz etmektedir. Bahse konu markanın Türkiye’de (İstanbul Kanyon alışveriş merkezi) dahi bir şubesi bulunmaktadır.

Bu noktada takdiri Mahkemenize ait olmak üzere, ilk raporda 18. sınıf içerisinde yer alan “kırbaçlar, koşum takımları, eyerler, üzengi ve eyer kayışları.” emtialarının da moda ile ilişkili olduğu yönündeki görüşlerimizde herhangi bir değişiklik olmadığı belirtilmelidir.”

(Bu aşamada, Agent Provocateur markasının rapora konu ihtilafla hiçbir ilgisinin bulunmadığı ve raporda sadece örnek mahiyetinde kullanıldığı özellikle belirtilmelidir. Ayrıca, rapordan yapılan alıntıdaki koyu renkli vurgular yazara aittir.)

Bilirkişi heyeti, ek raporda bu hususa ilaveten tanınmışlığa ilişkin tespiti bir kez daha yapmaktadır.

Yazı içeriğinde tartışacağımız konu “kırbaçlar, koşum takımları, eyerler, üzengi ve eyer kayışları.” mallarının moda sektörü ile ilişkisi, dolayısıyla parfüm ve kozmetik gibi ürünlerle bağlantısı kurulurken kullanılan argüman ve tespitlerin yerindeliği olacaktır. Tanınmışlık yönündeki tespitlere ve başvuru kapsamındaki diğer malların ve hizmetlerin 3. sınıftaki mallarla benzerliğinin kurulması için kullanılan argümanlara ise fazlasıyla değinilmeyecektir.

Ek raporun içeriğinde kullanılan “fantezi ürünler yelpazesi” terimi, açıkça ifade edilmemiş olsa da muhtemelen “kırbaçlar”ın cinsel yaşamda fantezi bir ürün olarak da kullanıldığı kabulüne dayanmaktadır. Şöyle ki inceleme konusu diğer malların yani “koşum takımları, eyerler, üzengi ve eyer kayışları.” mallarının nasıl birer cinsel fantezi ürünü olabileceği hususu zihnimizde canlanmamaktadır. (Canlandıran varsa tebrik ederiz.)

Cinsel yaşamda kullanılan fantezi ürünleri uzmanlık alanıma girmese de, fantezi ürün olarak kullanılabilecek kırbaçların, hayvanlar üzerinde kullanılan 18. sınıftaki bildiğimiz kırbaçlar olmadığı, seks oyuncağı mahiyetinde ürünler olduğu veya 18. sınıftaki kırbaçlar olsa dahi bunların genel moda sektörüyle bir bağlantısının kurulamayacağı görüşündeyim. (Bu tip kırbaçların modası varsa ve bu moda parfümeri, kozmetik kullanıcısı ortalama Türk tüketiciler tarafından takip ediliyorsa yazı için peşinen özür dilerim.)

Bir an için Nicé sınıflandırmasına bakılacak olursa “seks oyuncaklarının” 18. sınıfta değil, 10. sınıfta yer aldığı kolaylıkla görülebilir (bkz. https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=en , aranacak terim sex toys). Fantezi ürün mahiyetindeki kırbaçların Nicé sınıflandırmasının 10. mu yoksa 18. sınıfında mı sınıflandırılması gerektiği ayrı bir tartışma konusu olsa da, kanaatimizce tartışma konusu olmaması gereken konu, bu ürünlerin genel moda sektörüyle bağlantısının kurulmasının ve buna dayanarak parfüm ve kozmetiklerle benzer ürünler olarak değerlendirilmesinin yerinde olmadığıdır.

Bilirkişi heyeti bu noktada “Harvey Nichols markası altında yer alan ve yurtdışında oldukça bilinen Agent Provocateur markası”nı örnek göstermiş olsa da, her iki alanda (parfümeri ve kırbaç) birden faaliyet gösteren tek bir markanın varlığı, söz konusu ürünlerin genel moda sektörüyle bağlantılı olduğunu göstermek için yeterli olmayacaktır. Bunun ötesinde, malların ve hizmetlerin benzerliğinin içinde bulunulan zaman ve coğrafya da esas alınarak değerlendirilmesi gerekirken, Türkiye’de hangi tüketici grubunun parfüm ve kırbaçları birbirleriyle benzer veya ilişkili ürün olarak değerlendirebileceği, dahası kırbaçları cinsel fantezi ürünü olarak değerlendirip, moda sektörü kapsamında düşünebileceği, sonrasında da kırbaç markasını, parfüm markasıyla ilişkilendirebileceği hususu raporda elbette ki hiç belirtilmemiştir. Heyetin İstanbul Kanyon’da bir Agent Provocateur mağazasının bulunduğunu belirtmesi, kanaatimizce böylesine iddialı bir genellemenin yapılması için tek başına yeterli olmayacaktır.

Aslına bakılırsa bilirkişi heyeti, kanaatimizce kök rapordaki 3. ve 18. sınıftaki mallar esasen moda sektörüne dahil olduğundan, “kırbaçlar, koşum takımları, eyerler, üzengi ve eyer kayışları.” malları da dahil olmak üzere birbirleriyle benzerdir içeriğindeki kolaycı – kestirmeci görüşünden ek raporda vazgeçmemek için, fantezi ürünler sektörüne uzanan zorlama bir gerekçe yazmayı tercih etmiştir.

Belirtilen gerekçe bize göre zorlama olsa da mahkemeyi tatmin etmiş olsa gerek ki, mahkeme kararında “farklı talepler kapsamında ve fantezi ürünler yelpazesinde, yine moda sektöründe” ifadesi aynen kullanılarak ve de ilişki bu şekilde kurulmuşken ilgili tüketici kesimi “orta seviyede bilgi ve dikkate sahip kişiler” olarak tayin edilerek, mallar birbirleriyle benzer bulunmuş ve markalar arasında 556 s. KHK 8/1-(b) bendi bağlamında karıştırılma ihtimalinin bulunduğu kanaatine varılmıştır. (Bu durumda ortalama Türk tüketicisi kırbaç gördüğünde farklı şeyler düşünüyor demektir. Hipodrom, at çiftliği, binicilik tesisleri gibi ortamlardan uzak durmanızı öneririm.)

Mahkeme buna ilaveten tanınmışlık gerekçeli iddiayı da haklı bulmuş ve o iddia bakımından da davayı kabul etmiştir. Bu değerlendirmenin yerindeliği sonucuna varmak kanaatimizce de mümkün olduğundan (mevcut delillerle tersi de mümkün olsa da), tanınmışlık değerlendirmesi hakkında yapacağımız bir yorum bulunmamaktadır.

8/1-(b) bağlamındaki karıştırılma ihtimali sonucu, “kırbaçlar, koşum takımları, eyerler, üzengi ve eyer kayışları.” malları özelinde öne sürülen gerekçe ve değerlendirme bakımından kanaatimizce enteresan olsa da, farklı bir yol takip edildiğinde, hele de itiraz gerekçesi marka tanınmış veya bilinir bir marka olarak değerlendirilmişken, aynı sonuca varılabilmesi bizce mümkündür.

Şöyle ki, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Canon ve Sabel-Puma davalarında ortaya koyduğu ilkeler ortadayken, yani “Mal ve hizmetlerin benzerlik derecesinin düşüklüğü, markaların benzerlik derecesinin yüksekliğiyle telafi edilebilir veya tam tersi geçerli olabilir. Divanın yerleşmiş uygulamasına göre de, önceki markanın ayırt edici gücünün yüksek olması durumunda karıştırılma riski artmaktadır. (Avrupa Adalet Divanı, Sabel – Puma davası) Dolayısıyla, ayırt edici gücü yüksek markaların korunma derecesi, ayırt ediciliği zayıf markalara göre daha fazladır. Bu nedenle Avrupa Adalet Divanına göre; Direktifin 4(1)(b) maddesinin (karıştırılma ihtimali ile ilgili ret gerekçesi) yorumlanması, mal ve hizmetler arasındaki benzerlik düşük derecede olsa da, markaların çok benzer ve önceki markanın ayırt edici gücünün yüksek olduğu durumlarda tescil talebinin reddedilmesi yönünde olacaktır.” ilkeleri bağlamında, markalar kapsamındaki malların düşük derecede benzerliği sonucuna varmak mümkün olacaktır.

Nasıl mı? Aşağıdaki şekilde:

3. sınıfta genel olarak temizlik ve parlatma ürünlerinin bulunduğunun, bunlar arasında deriden ürünler için özel temizlik malzemelerinin, cilaların ve hayvanlar için temizlik ürünlerinin de bulunduğunun altının çizilmesi ve bu malların itiraz gerekçesi markanın kapsamında kullanılan genel ifadeler kapsamına girdiğinin belirtilmesi suretiyle; bu tip malların “kırbaçlar, koşum takımları, eyerler, üzengi ve eyer kayışları.” malları ile oldukça düşük derecede de olsa benzerliğinin bulunduğunun iddia edilmesi, buna ilaveten markaların ayniyet derecesindeki benzerliği, itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığı nedeniyle artırılmış ayırt edici gücünün varlığı ve bunların sonucunda yukarıda belirtilen Canon ilkeleri kapsamında markalar arasında karıştırılma ihtimalinin, en azından malların aynı veya bağlantılı ticari işletmelerden kaynaklanması anlamında ilişkilendirme ihtimalinin bulunduğunun öne sürülmesi, kanaatimizce daha kabul edilebilir ve daha az zorlama içeren bir gerekçelendirme olacaktır.

Buna karşın incelenen davada, bilirkişi heyetinin Canon kriterleri gibi ilkeleri hiç kullanmadan, kırbacı cinsel fantezi ürünü olarak değerlendirerek, cinsel fantezi ürünlerini de moda sektörüne dahil ürünler olarak kabul ederek ve sonrasında da sadece bu nedenle parfüm gibi mallarla kırbacı benzer bularak, önce malların benzerliği sonra karıştırma ihtimalinin varlığı sonucuna ulaşması, kanaatimizce oldukça zorlama bir tespittir.

Elbette bütün bunları yazarken, Enstitü tarafından ortaya çıkartılan alt grup sisteminin ve buna dayalı mal / hizmet benzerliği incelemesinin, Türk marka inceleme sisteminin gelişimini engelleyen başlıca husus olduğu yönünde yıllardır öne sürdüğümüz tespitimizi bir kez daha tekrar etmekte fayda bulunmaktadır.

IPR Gezgini, bu sonbahardan itibaren sadece yabancı ofis veya mahkeme kararları hakkında değil, kesinleşmiş kararlar olması şartıyla ulusal yargı kararları hakkında da değerlendirmelerde bulunmayı planlamaktadır. Okuduğunuz yazı bu niyetin ilk ürünüdür.

Her ne kadar kırbacın cinsel fantezi ürünü olup olmadığı, Türk tüketicilerce moda sektörüne dahil bir ürün olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ve sonrasında parfümlerle ilişkilendirilip ilişkilendirilmeyeceği hakkında sayfalarca yazmak ağır bir işsizlik göstergesi olarak algılanabilse de, gene de ilginç bulduğunuz karar ve değerlendirmeleri yazmamız için bize iletirseniz mutlu oluruz.

Önder Erol Ünsal

Ekim 2016

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, IP Translator Davası, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması 7 Mart 20168 Mart 2016

IP TRANSLATOR Davası Işığında OHIM Harmonize Veri Tabanı (HDB)

Tescil ettirmek ettiğiniz markanızın risk almadan ilk derece incelemesini geçebilecek olması sizce hayal mi? Veya emtia kısıtlaması olmadan veya emtia açıklaması istenmeden yayına çıkması? Söz konusu önermeler şimdilik Türk Hukuku ve Türk Patent Enstitüsü uygulamaları ışığında pek mümkün gözükmese de Avrupa Birliği’nin göz bebeği olan İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) 2009 yılından beri, hayal gibi görünen Harmonize Veri Tabanı (Harmonised Database-HDB) projesini hayata geçirmek için son hız çalışmakta.

Projenin ivme kazanması aslında 2012 tarihli IP Translator[1] davasına dayanmakta. Bu davanın sonucunda Avrupa Adalet Divanı[2] sınıf başlıklarını oluşturan (‘class headings’) terimlerin mal ve hizmetleri açık ve şüpheye mahal vermeyecek şekilde tanımlaması halinde sınıf başlıklarını, emtia listesinde kullanmanın mümkün olduğunu karara bağlamıştır. Avrupa regülasyonlarını kökten bir reforma sürükleyen davada, 16 Ekim 2009 tarihinde İngiltere menşeli bir kişi ‘IP TRANSLATOR’ ibaresini 41. sınıfa ait sınıf başlığı için tescil ettirmek için başvurmuştur. İngiltere Marka Ofisi (UK IPO) tescil başvurusunu ibarenin ayırt edicilik özellikten yoksun ve kapsadığı hizmetler nezdinde tanımlayıcı olması sebebiyle reddetmiştir.UK IPO, ‘tercüme hizmetlerinin’ başvurunun emtia listesinde 41. sınıfta açık olarak yazmamasına rağmen, başvuruda yer alan ilgili sınıf başlığının 41. sınıfta yer alan tüm hizmetleri kapsadığı görüşünden[3] yola çıkarak başvuruyu reddetmiştir. Fakat sınıf başlıklarının yorumlanması konusunda OHIM veya Avrupa Birliği’nde bulunan diğer ulusal marka ofislerinin benzer durumlar için marka başvurularını farklı şekillerde yorumladığı bilinmektedir.

Başvuru sahibi başvurunun reddedilmesine karşı itiraz ederek IP TRANSLATOR ibaresinin 41. sınıfta tercüme hizmetlerini kapsamadığını, bu nedenle red kararının iptalini isteyerek mesnetsiz olduğunu savunmuştur. İlk derece mahkemesi başvuru sahibini haklı bularak tercüme hizmetlerinin eğitim, öğretim hizmetleri; eğlence; spor ve kültürel aktivite sağlama hizmetlerinin alt sınıfı olamayacağına kanaat getirerek, Adalet Divanı’na sınıf başlıklarının nasıl yorumlanması gerektiğine dair üç adet soru yöneltmiştir. Adalet Divanı ise, marka başvurularında yer alan mal ve hizmetlerin herhangi bir belirsizliğe veya geniş yorumlamaya mahal vermeyerek açık ve kesin olması gerektiğini karara bağlamıştır. Bu yorumun özellikle OHIM ve çeşitli AB ulusal marka ofislerinin uygulamalarına etkileri olmuştur. An itibariyle AB’nin marka konjonktüründeki asıl amacı, emtia listelerinin yorumlanmasında herhangi bir karışıklığa yol açmamak ve ortak bir yorum ve uygulama birliğine sahip olmaktır. Avrupa Adalet Divanı aynı zamanda Nice sınıflandırma sistemindeki sınıf başlıklarının bazılarının tescile uygun olarak net ve açık olduğunu vurgularken örnek verdiği 45. sınıfta yer alan hizmetlerin genel ve belirsiz olduğunu belirtmiştir. Ulusal marka ofisleri söz konusu başvuruların AB direktif ve regülasyonlarına uygunluğunu yorumlarken açıklık ve netlik kriterlerine uymaları gerektiğini belirtmiştir.

İşte bu nedenledir ki IP TRANSLATOR davasının ardından, OHIM’de mal ve hizmetlerin değerlendirilmesi ve yorumlanması nezdinde ortak bir dil geliştirmek için ulusal marka ofislerinin de katılımı ile HDB’nin yaratım süreci hız kazanmıştır.

Söz konusu proje, OHIM kadar Avrupa Birliği’nde yer alan ülkeler ulusal marka ofislerinin de entegrasyonunu içermektedir. Bu projeyle amaçlanan, marka uzmanının ilk aşamada mal ve hizmetler konusunda yaptığı incelemeyi hem kolaylaştırmak, marka başvurularını hızlandırmak ve en önemlisi hem OHIM hem de başvuru sahibi için marka tescili matbu giderlerini azaltmaktır. HDB’nin amaçladığı bir diğer konu ise, veri tabanlarında İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca veya İspanyolca dillerinde var olan emtia listelerini otomatik olarak Topluluk üyesi devletlerin dillerine çevrilmesi için (yaklaşık 23 dilde) yapılan tercüme harcamalarını[4] sıfıra indirmektir. Bu motivasyonla, Avrupa Birliği’nde yer alan tüm ulusal marka ofislerinin[5] , kendi veri tabanlarını HDB’ye entegre etmesi ile birlikte HDB, 2014 yılından beri aktif olarak hem ulusal marka ofisleri hem de marka başvurusu yapan hukuk büroları ve şirketler tarafından aktif olarak kullanılmaktadır.

HDB’nin içeriğinde 23 dilde 73.000’den fazla terim yer almakta olup, mal ve hizmetlere ilişkin terimler her geçen gün artmaktadır. Bir diğer özellik ise OHIM’de yapacağınız marka başvurusuna ait emtia listesini HDB’den seçmeniz halinde, tüm AB ülkelerinde söz konusu emtia listesinin KABUL EDİLECEĞİ GARANTİDİR. Başka bir deyişle marka başvurunuzda yer alan emtia listesi ilk aşamada reddedilmeyerek hızlı bir şekilde itiraz için yayına çıkacaktır.

HDB’ye yeni mal ve hizmetler nasıl ekleniyor?

Yukarıda da bahsedildiği üzere, HDB sadece OHIM değil ulusal marka ofislerinin veri tabanlarının bir bileşkesidir ve birbirlerinden beslenmektedirler. Böylelikle mal ve hizmetlerin Nice sınıflandırmasına göre otomatik olarak güncellemeleri yapılmaktadır. Bütün ulusal marka ofisleri her ay kendilerine ayrılan özel bir ağda HDB’ye eklenmek çeşitli mal ve hizmet önerileri yapmakta ve belirli bir süre için söz konusu mal ve hizmetler tüm ofislerin oyuna sunulmaktadır. Her ulusal ofisin tek bir oy hakkı olup çoğunluk prensibine göre terimle HDB’ye eklenmektedir. Böylelikle veri tabanı yönetişimi sağlanmaktadır.

Diğer bir yandan, HDB’nin diğer bir özelliği ise piyasanın değişen ve gelişen koşullarına ayak uydurmasıdır. HDB, çok hızlı gelişen teknoloji sektöründe faaliyet gösteren şirketler için oldukça ideal hale gelmektedir. Çünkü HDB dışındaki diğer veri tabanları, teknolojik gelişim ve market gereksinimlerini takipte zorlanmaktadır. Bu yapısıyla da HDB devamlı gelişen ve dinamik bir veri tabanı haline gelmektedir.

Kısa bir özet yapmak gerekirse HDB;

kullanıcılara veri tabanını kullanmak suretiyle kendi emtia listesini hazırlama olanağı sunmakta,
HDB’de yaratılan emtia listelerinin Avrupa Birliği üyesi tüm ulusal marka ofisleri tarafından kabul edileceği garanti altına alınmaktadır. Veri tabanında yer alan her terim, tüm AB marka ofislerinde yer alan marka uzmanları tarafından incelenmekte ve anında kullanıcının istediği 23 AB dilinden birine çevrilmektedir. Yani başvuru sahibi, sınıflandırma ilgili hiçbir problem yaşamadan markasını yayına hızlıca çıkarabilecektir.

HDB’nin AB üyesi ülke marka ofisleri ile işbirliğinden söz etmiştik. AB ülkelerinin yanı sıra TM5 olarak adlandırılan ve dünyanın en büyük marka ofisleri olarak kabul edilen Çin, Japonya, OHIM, Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri’ne ait ID list olarak anılan ve yine HDB’deki mantığı izleyen önceden onaylanıp kabul edilmiş mal ve hizmet listesi ile Madrid başvuruları için Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü[6] tarafından onaylanan Madrid mal ve hizmet sistemi [7] tarafından beslenmektedir. Yani bir bakımdan AB içerisinde veri tabanları arasında ortak bir dil sağlanırken söz konusu 5 ofisin de katılımıyla global bir mal ve hizmetlere terminolojisi geliştirilmektedir.

Taksonomi nedir?

HDB’nin kendine terminoloji sistemi Taksonomi ağacını[8] içermekte olup söz konusu iskelet, genelden özele olmak üzere mal ve hizmetleri hiyerarşik olarak listelemektedir. Bu yapı her ne kadar Nice sınıflandırmasına benzetilse de, Nice sınıflandırma sisteminin yerini almak için değil, onun yorumlanmasına yardımcı olarak geliştirilmiştir. Taksonomi ağacının neye benzediğine dair örnek aşağıda yer almaktadır.

Taksonomi ağacında yer alan 1. sınıfa dair mal başlıkları

Taksonomi’de yer alan her mal ve hizmet kullanıcılar tarafından marka başvuruları için kullanılamamaktadır. Çünkü Taksonomi, çok genel ve geniş mal ve hizmet tanımları içermektedir. Unutulmamalıdır ki, Taksonomi herhangi bir hukuki yaptırımı bulunmayan, kullanıcılara mal ve hizmetlerin sınıflandırılmasında yardımcı olmak için geliştirilen bir yol haritasıdır. Fakat kullanıcılara mal ve hizmetlerine has bir koruma sağlamakta olup dinamik ve esnek yapısıyla piyasa ve kullanıcılardan gelen terminoloji taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda, değişikliklere kolay uyum sağlayabilen bir yapıya sahiptir. Bu da Taksonomi’yi daha da cazip kılmaktadır.

HDB nasıl kullanılır?

HDB’ye ulaşmak için herhangi bir ayrı internet sayfası bulunmamaktadır. HDB, OHIM bünyesinde geliştirilen çeşitli enstrüman ve araçlarla beslenmektedir. Bu araçlardan en çok bilinen ve Türkiye’de en çok kullanılanlardan birisi de TMclass’dir. Türk Patent Enstitüsü’nün veri tabanı Tmclass’i besleyen veri tabanları arasındadır. TMclass’da ulusal marka ofisi olarak yer almak için AB üyeliği şartı aranmamaktadır.

TMclass, marka başvurusu yaparken seçilen mal ve hizmetlerin hangi sınıfa düşeceğini gösteren basit bir rehberdir. TMclass daha önce de bahsedilen TM5 ortaklarının veri tabanlarından beslenmektedir. Teker teker ortakların veri tabanlarında arama yapabileceğiniz gibi HDB sayesinde bütün veri tabanlarındaki sınıflandırma sonuçlarını aynı anda görmek mümkündür. Görsel olarak nasıl göründüğüne bakacak olursak:

“Candy”[9] terimi için sınıf belirtmeden yapılan arama sonuçları HDB’de aşağıdaki gibidir:

Sol sütunda Taksonomi ağacı görülmektedir ve Candy terimini kapsayan 5, 9,11,20,21,28 ve 30. sınıflar ve sınıf başlıkları yer almaktadır.

İlk sütunda yer alan ve kırmızı ok ile gösterilen kısım HDB’yi; turuncu ok ile gösterilen kısım ise Nice sınıflandırmasını; mor ok TM5 ortaklarının veri tabanını son olarak mavi ok ise Madrid mal ve hizmet sınıflandırmasını temsil etmektedir. Sütunlarda yer alan yeşil ibare ise söz konusu terimin veri tabanlarında var olup olmadığını belirtmektedir.

HDB sistemsel olarak mal ve hizmetlerin sınıflandırması bağlamında uluslararası konjonktürde var olan sistemlerin karşılaştırılmasına olanak tanıyıp global bir terminolojik birliğe varmayı amaçlamaktadır.

Kanımca, HDB’nin başarılı olması için ulusal marka ofislerinin oynayacağı rol önem teşkil etmektedir. Çünkü avukatlar veya marka başvuruları için şirketlerde yer alan bölüm çalışanlarının emtia listeleri oluşturmadaki eski alışkanlıklarını bırakarak yeni sisteme adapte olmalarını gerektiren bir reform ile karşı karşıyayız. Çoğunluğun da aynı fikirde olacağı üzere özellikle avukatlar alışkanlıklarından kolay kolay vazgeçmemeleri ile bilinirler ve var olan sistemi bükerek veya etrafından dolanarak yine aynı sonuca ulaşmaya çalışırlar. Bu nedenle, alışkanlıklara yüksek derecede bağlılık, söz konusu sisteme uyum ve entegrasyonu için bir engel oluşturmaktadır. HDB’nin etkili kullanımı için, ulusal marka ofislerinin, avukatların veya başvuru sahibi şirketlerin HDB kullanımını zorunlu kılacak yöntemler geliştirmeleri ve HDB ile ilgili gerekli eğitimleri vermeleri gerekmektedir. Her ne kadar bir AB ofisi olarak faaliyet gösterse de OHIM’in HDB’nin yaygınlaştırılması hususunda Avrupa Birliği ile sınırlı kalmayarak Taksonomi uyumlaştırma metotlarını global alana taşıması ve Avrupa Birliği’nde yer almayan ülkelerin marka ofislerini de söz konusu sisteme dahil etmesi gerekmektedir.

Av. Selin KALEDELEN

İç Pazar Uyumlaştırma Ofisi (OHIM)

Selin.KALEDELEN@ext.oami.europa.eu

[1] IP Translator (C-370/10)

[2] Court of Justice of the European Union (CJEU)

[3] Class heading cover all approach

[4] 2015 yılı rakamlarına gore OHIM’in tercüme giderlerinin 2015 yılı için 20.000 Euro’dan fazla olduğu tahmin edilmektedir.

[5] Veri tabanları ile HDB sistemini besleyen ulusal marka ofisleri listesi şöyledir: Avusturya (OPA), Bulgaristan (BPO), Benelüks (BOIP), Güney Kıbrıs (DRCOR), Çek Cumhuriyeti (IPO CZ), Almanya (DPMA), Danimarka (DKPTO), Estonya (EPA), İspanya (OEPM), Finlandiya (PRH), Fransa (INPI), İngiltere (UKIPO), Yunanistan (GGE), Hırvatistan (SIPO HR), Macaristan (HIPO), İrlanda (IE IPO), İtalya ( UIBM), Litvanya (VPB), Letonya (LRPV), Malta ( CD IPRD), Polonya ( PPO), Portekiz (INPI PT), Romanya (OSIM), İsveç (PRV), Slovenya (SIPO), Slovakya (SK)

[6] World Intellectual Property Organization (WIPO)

[7] Madrid Goods & Services (MGS)

[8] Taxonomy Tree

[9] Türkçe “Şeker” anlamına gelmektedir.

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması 28 Şubat 2016

“STYLEHOUSE” ve “STYLEHAÜS” Markaları USPTO Temyiz Kurulu’nca Karşılaştırılıyor – Giysiler ve Giysilerin Perakendeciliği Hizmetleri Reloaded

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Marka Temyiz Kurulu (TTAB)’nun, 17 Şubat 2016 tarihinde verdiği “Stylehouse” kararı kanaatimizce birkaç açıdan ilgi çekicidir. http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-86345866-EXA-8.pdf bağlantısından erişilebilecek karar bu yazıda okuyucularımıza kısaca aktarılacaktır.

Başvuru sahibi “MUTYAAR INC.” stilize karakterlerde yazılı “stylehouse” markasının 25. sınıfa dahil “Giysiler, yani bluzlar, gömlekler, etekler, elbiseler, büstiyerler, sabahlıklar, pantolonlar, tişörtler, sweatshirtler, ceketler, iç çamaşırlar, atkılar, şallar, hırkalar, süveterler, jean giysiler” malları için tescil edilmesi talebiyle USPTO’ya başvuruda bulunur.

USPTO uzmanı resen yapılan incelemede, başvuruyu 35. sınıfta “perakende giysi butikleri hizmetleri” için tescilli standart karakterlerde yazılı “STYLEHAÜS” markasıyla karıştırılma olasılığı gerekçesiyle reddeder.

STYLEHAÜS

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenip 17 Şubat 2016 tarihinde karara bağlanır.

Temyiz Kurulu’na göre, başvuru sahibinin stilize STYLEHOUSE markası ve önceden tescilli STYLEHAÜS markaları işitsel ve anlamsal açıdan çok benzerdir, şöyle ki Almanca “ev” anlamına gelen “HAÜS” kelimesinin anlamı, İngilizce “ev” anlamına gelen “house” kelimesiyle aynıdır. Buna karşın, başvuru sahibine göre Almanca bir kelime intibaı veren ve bu yönde bir ticari izlenim yaratan “STYLEHAÜS” ibaresi nedeniyle başvuru ile ret gerekçesi marka birbirlerinden kolaylıkla ayırt edilecektir.

Temyiz Kurulu, başvuru sahibiyle aynı kanaati paylaşmamaktadır. Başvuru ile ret gerekçesi markanın görünümü ve telaffuzunda farklılıklar olsa da, bu farklılıklar minimal düzeydedir ve bütünsel izlenimin benzerliğini değiştirmemektedir. Almanca “haus” kelimesinin doğru yazım halinde umlaut (iki nokta işareti) yer almasa da, bu husus aynı şekilde telaffuzu ve “Haüs” ve “Haus” ibarelerinin aynı şekilde algılanması durumunu değiştirmeyecektir. Bu çerçevede Kurul analizine göre, her iki markanın ikinci kısımları yani “HOUSE” ve “HAÜS” ibareleri birbirlerinin eşdeğeridir. Buna ilaveten, markaların yüksek düzeyde işitsel ve görsel benzerlik içerdiği de belirtilmelidir.

Ret gerekçesi STYLEHAÜS markası standart karakterlerde yazılmıştır ve herhangi bir tarif içermemektedir. Standart karakterlerde yazılı bir markanın koruma konusu kelimenin kendisidir ve herhangi bir gösterim biçimiyle sınırlı bir koruma söz konusu değildir. Bu çerçevede, başvuru sahibinin markasındaki stilize yazım biçimi markaların birbirinden ayırt edilmesini sağlamada büyük etkiye sahip olmayacaktır.

Sonuç olarak Temyiz Kurulu’na göre, başvuru ile ret gerekçesi marka, başlangıçlarının (STYLE kelimesi) aynı olması, sonlarında yer alan “HOUSE” ve “HAÜS” ibarelerinin birbirlerinin eşdeğeri olması nedenleriyle aynı yapıya sahip olarak değerlendirilmiş ve markalar arasındaki benzerliklerin farklılıklara göre daha ağır bastığı görüşüne ulaşılmıştır. Sonuç olarak Kurul, markaları benzer markalar olarak değerlendirmiştir.

Temyiz Kurulu bu tespitin ardından, markaların kapsamında bulunan malların ve hizmetlerin benzerliği hususunu irdelemiştir.

Başvuru kapsamında yer alan “Giysiler, yani bluzlar, gömlekler, etekler, elbiseler, büstiyerler, sabahlıklar, pantolonlar, tişörtler, sweatshirtler, ceketler, iç çamaşırlar, atkılar, şallar, hırkalar, süveterler, jean giysiler” malları hiç şüphesiz ret gerekçesi markanın kapsamında bulunan “perakende giysi butikleri”nde satışa sunulacak mallardır. Buna ilaveten, kanıtlar göstermektedir ki giysiler ve giysi mağazaları aynı ticari kaynağı gösterebilir nitelikte mallar ve hizmetlerdir.

Malların ve hizmetlerin ticari dağıtım kanalları ve tüketicilerin niteliği incelendiğinde, malların ve hizmetlerin normal ticari kanallarla sunulduğu ve tüketicilerin ortalama tüketiciler olduğu görülmektedir.

Başvuru sahibi, ret gerekçesi marka sahibinin butik dükkanlarının oldukça özelleşmiş ve randevuyla gidilen niteliği nedeniyle, mallar ve hizmetler arasında yeteri derecede farklılık bulunduğunu öne sürmektedir. Buna ilaveten, başvuru sahibi kendi mallarının tüketicilere normal ve geleneksel kanallarla ulaştırılmasına karşın, ret gerekçesi marka sahibinin hizmetlerinin tüketicilere yüksek derecede özelleşmiş ve karmaşık yollarla sadece Los Angeles’ta bulunan bir mağazada stilistler aracılığıyla sunulduğunu belirtmektedir.

Temyiz Kurulu’na göre, başvuru sahibinin argümanları sorunludur, şöyle ki bu argümanlar dışsal kanıtlara dayanmaktadır. Yerleşik içtihada göre karıştırılma olasılığı incelemesinde, markaların kapsadığı mallar ve/veya hizmetler, başvuru formu veya tescil belgesinde yazılmış oldukları halleriyle karşı karşıya konularak incelenir. Başvuru sahibi, ret gerekçesi markanın kapsamındaki hizmetlerin sunum biçimine ilişkin çeşitli iddialarda bulunmuş olmakla birlikte, markanın hizmet listesinde belirtilen içerikte bir sınırlandırma mevcut değildir. Bu çerçevede Kurul incelemesinde de, markaların mal ve hizmet listeleri yazılmış oldukları halleriyle esas alınmış ve yukarıda açıklanan nedenlerle malların ve hizmetlerin benzer oldukları, aynı ticari kaynaktan geldikleri izlenimini yaratabilecekleri, aynı ticari kanallarla piyasaya sunuldukları ve ayni tip tüketicilere hitap ettikleri sonucuna varılmıştır.

Başvuru sahibi, ret gerekçesi markanın kapsadığı hizmetlerin maliyeti dikkate alındığında hizmet alıcılarının sofistike tüketiciler olarak değerlendirilmesi gerektiğini öne sürmektedir. Kurul’a göre, başvuru sahibi ret gerekçesi markanın kapsamını bir kez daha kendi bakış açısıyla sınırlandırmaktadır. Şöyle ki, ret gerekçesi markada yer alan “perakende giysi butikleri” tanımı kapsamında fiyatı ve tüketici tipini işaret eden herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır, tersine bu tanımlama her tür müşterinin giysi alışverişini kapsayabilecek bir terimdir. Kanıtlar, perakende butiklerin müşterilerinin diğer yerlerden alışveriş yapan giysi tüketicilerinden daha itinalı ve dikkatli olduğunu da göstermemektedir. Dolayısıyla, Kurul analizinde her tür tüketiciyi dikkate almak durumundadır.

Sayılan tüm nedenlerle, Temyiz Kurulu markaların benzer olduğu, mallar ve hizmetler arasında benzerlik ve bağlantı bulunduğu ve ticari kanalların ve tüketicilerin çakıştığı, bunların sonucunda da başvuru ile ret gerekçesi marka arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu neticesine ulaşmıştır. Dolayısıyla, USPTO marka inceleme biriminin ret kararı Temyiz Kurulu tarafından onanmıştır.

Yazı içeriğinde yer verdiğimiz karar oldukça basit gözükse de, birkaç noktanın altı kanaatimizce dikkatlice çizilmelidir.

İlk olarak; USPTO incelemesinde markaların benzerliği resen değerlendirilirken bile mallar ve hizmetler arasındaki benzerlik ve bağlantı incelenmektedir ve mallar veya hizmetler arasında bağlantı kurulması için bunların aynı sınıfta olması gibi bir ön şart bulunmamaktadır. İncelenen vakada olduğu gibi, mallar ve hizmetler resen inceleme aşamasında bile benzer ve bağlantılı bulunabilmekte ve bu husus esas alınarak ret kararı verilebilmektedir.

İkinci olarak; giysiler ve giysilerin perakendeciliğine yönelik 35. sınıfa dahil hizmetler arasında benzerlik bulunduğu açık bir tespittir ve bu husus çok sayıda USPTO kararında olduğu gibi, bu kararda da tekrar edilmiştir.

Son olarak; malların ve hizmetlerin benzerliği incelenirken, mal ve hizmet listelerindeki yazım biçiminin esas olduğu, piyasadaki kullanım biçimi esas alınarak malların ve hizmetlerin benzerliğinin daha dar bir bakış açısıyla sınırlanamayacağı bir kez daha belirtilmiştir. Ülkemizde çok sayıda itiraz ve dava dilekçesinde ısrarla piyasadaki kullanım biçimi nedeniyle malların ve hizmetlerin farklılaştığı vurgulanmakta ve incelemenin bu husus dikkate alınarak sonuçlandırılması talep edilmektedir. Buna karşın, gelişmiş ülke ofislerinde olduğu gibi ülkemizde de markaların mal ve hizmet listeleri esas alınarak inceleme yapılmaktadır. Aksi durum marka tesciline olan güveni azaltacak ve tescil belgesi yerine piyasadaki kullanım hususunu esas alarak inceleme yapmayı gerektirecektir.

Altını çizdiğimiz noktaların, bu kısa kararı bilgilendirici ve okuyucularımız açısından ilgi çekici hale getirdiğini umuyoruz.

Önder Erol Ünsal

Şubat 2016

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması 2 Kasım 2015

Adalet Divanı Genel Mahkemesi “KARIS” Kararı – Malların ve Hizmetlerin Benzerliğinde Nicé Sınıflarının Etkisi (T-720/13)

Malların ve/veya hizmetlerin benzerliğini değerlendirmek kanaatimizce, markaların benzerliğini değerlendirmekten daha zor ve daha üst düzey teknik bilgi gerektirir bir husustur. Türkiye’de bu değerlendirme yapılırken kullanılan birkaç temel araç bulunmaktadır. Bahsedilen temel araçlardan ilki Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından yayınlanan Sınıflandırma Tebliği’dir (http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/resources/temp/8977CC5D-0053-40F7-BF7A-B588FED46BC9.pdf). Sınıflandırma tebliği ile oluşturulan alt grupların birbirlerine benzeyen mal veya hizmetleri kapsadıkları kabul edilmekte ve markaların birbirleri ile aynı veya benzer bulunması halinde aynı alt grupta yer alan mallar ve hizmetler farklı kişiler adına tescil edilmemektedir.

Sınıflandırma tebliğ ve alt grup sistemi IPR Gezgini’nde yayınlanmış birkaç yazıda eleştirilmiş ve bu sistemin marka incelemesi amacına tam olarak hizmet edemeyeceği belirtilmiştir. (http://iprgezgini.org/2013/12/16/nice-siniflandirmasinin-genel-yapisi-etkisi-ve-siniflandirma-ilkeleri/)

Malların ve hizmetlerin benzerliği değerlendirilirken kullanılan bir diğer araç ise Nicé Sınıflandırması’dır. Sınıflandırmayı kuran anlaşma, malların ve hizmetlerin benzerliği konusunda ofislerin yapacağı değerlendirmeyi etkileyebilecek herhangi bir hüküm içermemektedir. Tersine, anlaşmada sınıflandırmanın etkisinin taraf her ülke tarafından ona tanınan etki olacağı belirtilmiş, ofisler sınıflandırmayı esas veya yardımcı sistem olarak kullanmakta serbest bırakılmış ve ofislere sadece yapacakları yayınlarda ve düzenledikleri belgelerde sınıf numarasını belirtme zorunluluğu getirilmiştir. Buna karşın, Türkiye’de sınıflandırmanın aynı sınıfında yer alan tüm malların veya hizmetlerin birbirlerine benzer olduğunu savunan bir anlayış hakimdir.

Avrupa Birliği İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) marka incelemesi yaparken, malların ve hizmetlerin benzerliğini Türkiye’de olduğu gibi standart listeleri esas alarak değerlendirmemekte, tersine malları ve/veya hizmetleri birbirleriyle karşılaştırarak, bunların birbirine benzer veya benzemez olduğuna karar verilmektedir.

Bununla birlikte OHIM tarafından 2013 yılında oluşturulan “aşamalı tasnif (taxonomy)” yapısının, TPE’ndeki alt grup sistemine benzer bir uygulama getirdiği ve malların ve hizmetlerin benzerliğinin değerlendirilmesinde kullanılabileceği şeklinde bir yanlış algılama ortaya çıkmıştır.

“Aşamalı tasnif (taxonomy)”, sınıflandırılamayacak derecede genel veya kapsamı çok geniş içerikli tabirlerle karşılaşıldığı sürece, bunları sınıflandırılabilir ve kapsamı belli terimlere bölerek, basamaklı – hiyerarşik bir yapı oluşturmak olarak tanımlanabilir. Yapı çerçevesinde, sınıflandırılamayacak derecede geniş kapsamlı ifadeler, bir alt kategoride kapsamı daha belirgin bir ifadelere indirgenecek ve sınıflandırmaya uygun kapsayıcı terimlerle karşılaşıldığı sürece alt basamaklara inilmeyecektir. Sınıflandırmaya uygun kapsayıcı terimlerden oluşan üst veya alt kategori terimlerin bütün olarak meydana getirecekleri grup başlıkları, ilgili sınıfta yer alan malların veya hizmetlerin tümünü tek seferde ifade eden yeni sınıf kapsamlarını oluşturacaktır. Konu hakkında daha detaylı bilginin IPR Gezgini’nde önceden yayınladığımız http://iprgezgini.org/2013/12/17/ip-translator-iv-sinif-kapsamlari-calismasi-avrupa-birliginde-sinif-basliklarinin-revizyonu-projesi/ yazısından edinilmesi mümkündür.

Yazıya bu denli bir uzun giriş yapmamızın nedeni, yazı içeriğinde aktaracağımız Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararının esasen malların ve hizmetlerin benzerliğinin değerlendirilmesinde kullanılan araçlara yönelik olmasıdır. Bu aşamada söyleyeceklerimizi, yazının sonuç kısmına bırakarak dava hakkında bilgi vermeye başlamamız yerinde olacaktır.

Avusturya menşeili “GAT Microencapsulation GmbH” (bundan sonra “GAT” olarak anılacaktır), “KARIS” kelime markasının tescil edilmesi için 2011 yılında OHIM’e başvuruda bulunur. Başvuru kapsamında 1.,5. ve 35. sınıflara dahil bazı mallar ve hizmetler yer almaktadır.

KARIS

Başvurunun ilan edilmesinin ardından Alman menşeili “BASF SE” (bundan sonra “BASF” olarak anılacaktır) firması ilana karşı itiraz eder. İtirazın gerekçesi, itiraz sahibi adına OHIM ve çeşitli AB üyesi ülkelerde “Sınıf 1: Bitki gelişimi düzenleme müstahzarları. Sınıf 5: Fungisitler.” malları için tescil edilmiş “CARYX” ve “Sınıf 5: Herbisitler.” için tescil edilmiş “AKRIS” markalarıdır.

CARYX

İtiraz sonrası başvuru sahibi mal listesinde kısıtlama yapar ve 1. sınıfa dahil malları takip eden şekilde düzenler: “Gübreler, bitkiler ve gübreler için büyüme düzenleyicileri hariç olmak üzere sanayi, bilim, fotoğrafçılıkta ve bunun yanında tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar;…. gübreler, bitkiler ve gübreler için büyüme düzenleyicileri hariç olmak üzere bitki koruma ve bakım müstahzarları; …….”. Başvuru sahibi diğer sınıflarda da benzer içerikli kısıtlamalar yapar.

BASF, başvuru sahibi tarafından yapılan kısıtlamanın, malların ve hizmetlerin benzerliğini ortadan kaldırmadığı görüşündedir ve ilana itirazını geri çekmez.

OHIM itiraz birimi, başvuru ile itiraz sahibinin “CARYX” markası arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkabileceği tespiti doğrultusunda itirazı kısmen haklı bulur ve başvuruyu 1.,5. sınıflara dahil bazı mallar bakımından reddeder. Ret kararı kapsamında bulunan mallar İngilizce olarak aşağıya kopyalanmıştır: “Sınıf 1: Chemicals used in industry, science, as well as in agriculture, horticulture and forestry excluding manures, growth regulator for plants and fertilizers; plant preservation and care preparations, excluding manures, growth regulator for plants and fertilizers; all the aforesaid goods not relating to dietetic substances adapted for medical use, food supplements for medical purposes, food supplement substances; dietetic food for medical purposes; dietetic beverages adapted for medical purposes. Sınıf 5: Chemical and veterinary products; sanitary preparations for medical purposes; disinfectants; preparations for destroying vermin; phytosanitary products, excluding fungicides and herbicides; plant protection preparations; capsules and micro capsules for medicines and active ingredients; all the aforesaid goods not relating to dietetic substances adapted for medical use, food supplements for medical purposes, food supplement substances.”

“GAT” bu karara karşı itiraz eder, itirazı kısmen kabul edilir, ancak sadece 5. sınıfa dahil “ilaçlar için mikro kapsüller ve kapsüller, tıbbi amaçlı hijyenik müstahzarlar ve veterinerlik müstahzarları” ret kararının kapsamından çıkartılır ve kalan mallar için ret kararı OHIM Temyiz Kurulu tarafından onanır.

“GAT”, Temyiz Kurulu kararını yerinde bulmadığından ve markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmayacağı görüşünde olduğundan, karara karşı dava açar.

Dava , Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nde görülür ve 30 Eylül 2015 tarihinde T-720/13 sayılı kararla sonuçlandırılır. Kararın tam metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5db6942aa57a14d7e9e86a11a0ac84d46.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Oc34Le0?text=&docid=168883&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=855070 bağlantısından erişilmesi mümkündür.

Davada değerlendirilen konu, başvuruya konu “KARIS” markası ile ilana itiraz sahibinin “Sınıf 1: Bitki gelişimi düzenleme müstahzarları. Sınıf 5: Fungisitler.” malları için tescilli “CARYX” markası arasında, kısmi ret kararı kapsamındaki “Sınıf 1: Gübreler, bitkiler ve gübreler için büyüme düzenleyicileri hariç olmak üzere sanayi, bilimde ve bunun yanında tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar; gübreler, bitkiler ve gübreler için büyüme düzenleyicileri hariç olmak üzere bitki koruma ve bakım müstahzarları. Sınıf 5: Kimyasal ürünler; dezenfektanlar; zararlı haşaratı yok etmek için müstahzarlar; fungisitler ve herbisitler hariç olmak üzere bitki sağlığı ürünleri; bitki koruma müstahzarları; aktif bileşenler için kapsüller ve mikro kapsüller.” malları bakımından karıştırılma olasılığının ortaya çıkıp çıkmayacağıdır.

Genel Mahkeme’nin malların ve hizmetlerin benzerliğine ilişkin olarak karar içeriğinde yer verdiği genel ilkelerin aktarılması, bu yazının hazırlanmasının asıl amacını oluşturmaktadır. Dolayısıyla, belirtilen genel ilkeler mahkeme kararında yer aldıkları şekliyle aşağıda okurların bilgisine sunulmaktadır:

Yerleşik içtihada göre, malların benzerliği değerlendirilirken ilgili mallara ilişkin tüm faktörler dikkate alınmalıdır. Bu faktörler arasında, diğerlerinin yanısıra, malların niteliği, amacı, kullanım biçimleri, malların birbirleriyle rekabet eder veya tamamlayıcı nitelikte olmaları yer almaktadır. Bunun yanında ilgili malların dağıtım kanalları gibi faktörler de dikkate alınabilir.

Kısmi ret kararı kapsamında, “Sınıf 1: Gübreler, bitkiler ve gübreler için büyüme düzenleyicileri hariç olmak üzere sanayi, bilimde ve bunun yanında tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar; gübreler, bitkiler ve gübreler için büyüme düzenleyicileri hariç olmak üzere bitki koruma ve bakım müstahzarları.” malları bulunmaktadır. Başvuru sahibi, “bitkiler ve gübreler için büyüme düzenleyicileri” mallarını başvuru kapsamından mal kısıtlaması yaparak çıkartmış olsa da, “Sınıf 1: Sanayi, bilimde ve bunun yanında tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar.” tabiri oldukça geniş kapsamlıdır ve mallar aynı olmasa da, malların aynı amaca (bitki bakımı) hizmet edebilmesi, kullanım biçimleri, aynı ticari kanallarla dağıtımlarının yapılması ve aynı firmalarca üretilebilmeleri gibi faktörler dikkate alındığında, mallar arasında benzerlik bulunmaktadır.

Başvuru sahibinin öne sürdüğünün aksine, başvuruda “sanayi” ve “bilim” ifadelerinin yer alması benzerliği ortadan kaldırmamaktadır. Şöyle ki, bitki bakımı da bilim teriminin kapsamına girmektedir ve sanayi terimi tarımla ilgili faaliyetleri de (genetiği değiştirilmiş kültürler endüstrisi, agro-sanayi faaliyetleri, vb.) kapsamaktadır. Bu tespit de Genel Mahkeme’ye göre malların birbirine benzer olduğunu göstermektedir.

Başvuru sahibinin malların birbirine benzer olmadığı argümanını desteklemek için kullandığı bir diğer araç, OHIM’in TMclass adındaki mal ve hizmet sınıflandırması veritabanıdır.

Buna karşılık, OHIM Temyiz Kurulu’nca da belirtildiği üzere, TMclass veritabanı, Nicé sınıflandırma sisteminin parçası değildir ve marka incelemesiyle, malların ve hizmetlerin benzerliği değerlendirmesi üzerinde hukuki hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Buna ilaveten, Nicé anlaşması ile oluşturulan mal ve hizmet sınıflandırması sadece idari amaçlara hizmet etmektedir. Bütün bu hususlar ışığında, bir terime sağlanan korumanın kapsamı, o terimin taksomoni yapısında nerede yer aldığına göre değil, terimin anlamına göre belirlenir. Nicé sınıflandırmasının tek amacı, sınıfların saptanması ve mal ve hizmet kategorilerinin sınıflarının oluşturulması yollarıyla, marka başvurusu hazırlanmasının ve başvuruların incelenmesinin kolaylaştırılmasıdır. Sınıf başlıklarının gösterdiği malların veya hizmetlerin bir sınıfta veya kategoride yer alması, aynı mal veya hizmetlerin başka bir sınıf veya kategori kapsamına girmesini engellememektedir.

Başvuru sahibi, OHIM’in mallar arasında benzerlik bulmasını eleştirmiş olsa da, kendi malları ile BASF’ın mallarının niteliğinin veya amacının neden farklılaştığını ortaya koyamamıştır.

Bilindiği üzere, malların ve hizmetlerin benzerliği değerlendirilirken, inceleme piyasada fiilen satışa sunulan mallar ve hizmetler göz önüne alınarak değil, markaların mal ve hizmet listeleri dikkate alınarak yapılmalıdır. Bu çerçevede, GAT’ın kendi markasıyla fiilen satılan ürünlerin böcek öldürücüler olduğu, buna karşın BASF’ın fiilen satılan ürünlerinin mantar önleyiciler olduğu yönündeki iddiası incelemenin esasına etki etmemiştir.

Başvuru sahibinin bir diğer iddiası, itiraz sahibinin yalnızca “Sınıf 1: Bitki gelişimi düzenleme müstahzarları.” mallarını tescil ettirerek, tarımda kullanılan tüm kimyasalların tescil edilmesini bloke edemeyeceği argümanıdır. Genel Mahkeme’ye göre, marka incelemesinin amacı, bir markanın tescil edilmesini bloke etmek değil, basitçe malların benzer olup olmadığını araştırmaktır. Buna ilaveten, oldukça geniş kapsamlı tabirler kullanmak suretiyle geniş kapsamlı koruma talep eden ve dolayısıyla, BASF’ın markasının kapsadığı mallarla kendi başvurusunun kapsadığı malların benzerliği ihtimalini güçlendiren başvuru sahibinin kendisidir.

Son olarak, Nicé sınıflandırmasının yalnızca idari amaçlara hizmet ettiği dikkate alındığında, OHIM Temyiz Kurulu’nun malların benzerliği incelemesini hangi gerekçeyle sadece 1. sınıftaki malların karşılaştırmasıyla sınırlı tuttuğunun bir açıklaması bulunmamaktadır. Şöyle ki, BASF’ın markasının 5. sınıfında yer alan “fungisitler” malının kelime anlamı esas alındığında, söz konusu malın, GAT’ın markasının 1. sınıfında bulunan “Sanayi, bilimde ve bunun yanında tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar.” mallarıyla aynı kapsama girdiği, dolayısıyla belirtilen malların aynı olduğu ortadadır. “Fungisitler” malının sınıflandırmanın 5. sınıfında yer alması, buna karşılık “Sanayi, bilimde ve bunun yanında tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar.” mallarının 1. sınıfta bulunması tamamen idari bir konudur ve malların farklı sınıfta yer alması malların aynılığı halini ortadan kaldırmamaktadır.

Genel Mahkeme, yukarıda yer alan tespitlerin ardından başvuru kapsamında bulunan mallarla ret gerekçesi marka kapsamında bulunan malların benzerliği hususunu tek tek ele almıştır. Yazı kapsamında bu detaylı değerlendirmeye yer verilmeyecek olmakla birlikte merak eden okuyucuların, detaylı değerlendirmeyi kararın 52.-81. paragraflarından okuması mümkündür. Bununla birlikte, mahkemenin söz konusu paragraflarda yer verdiği birkaç önemli saptama okuyucularımızı da aktarılacaktır.

Başvuru sahibi, BASF’ın markasında yer alan “fungisitler” ile kendi markasında yer alan “fungisitler ve herbisitler hariç bitki sağlığı ürünleri” arasında karıştırılma olasılığı bulunmadığını, malların birbirleriyle karıştırılmasının söz konusu olmadığını öne sürmektedir. Mahkeme’ye göre, birbirleriyle karıştırılmayacağı açık olan iki malın dahi, birbirleriyle benzer olması mümkündür. Şöyle ki, iki malın birbiriyle benzer olarak kabul edilmesi için, her iki malın da aynı sınıfa veya kategoriye dahil olması veya birbirleriyle karıştırılabilir nitelikte olması şart değildir.

Başvuru sahibi, BASF’ın markasında yer alan “fungisitler” ile kendi markasında yer alan “fungisitler ve herbisitler hariç bitki sağlığı ürünleri”nin amacının farklı olduğunu, fungisitlerin mantara karşı koruma amaçlı, kendi ürünlerinin ise haşarata karşı koruma amaçlı olduğunu iddia etmekte ve bu nedenle malların benzer olmadığını öne sürmektedir. Genel Mahkeme’ye göre malların ait olduğu alt kategorilerin spesifik amaçları farklı olsa da, bu husus malları benzerliğini tek başına ortadan kaldırmamaktadır, şöyle ki ürünler arasında bitki koruma amaçlı ürünler olunması bağlamında genel bir amaç benzerliği bulunmaktadır ve bu tip ürünler genellikle benzer şekilde kullanılmakta, aynı firmalarca üretilmekte ve benzer ticari kanallarla satışa sunulmaktadır.

Genel Mahkeme, kararın 52.-81. paragraflarında yaptığı detaylı değerlendirmeler çerçevesinde kısmi ret konusu mallarla, ilana itiraz sahibi markasının kapsadığı malları benzer mallar olarak değerlendirmiştir. Mahkeme, akabinde “KARIS” ve “CARYX” markalarının benzerliği hususunu incelemiştir.

Mahkeme’ye göre, “KARIS” ve “CARYX” ibareleri arasında her iki kelimenin de “A” ve “R” harfleri içermesi bağlamında sınırlı görsel benzerlik mevcuttur. Buna karşın, kelimeler telaffuz edildikleri ortaya çıkan sesçil benzerlik neredeyse aynılık derecesindedir. Dolayısıyla, Genel Mahkeme, OHIM Temyiz Kurulu’nun markaların benzer olduğu yönündeki tespitini paylaşmaktadır.

Markaların piyasada birlikte var olması (coexistence) hususu başvuru sahibince öne sürülmüş bir diğer gerekçedir.

OHIM Temyiz Kurulu, belirtilen iddiayı, başvuru sahibince ileri sürülen kanıtların yalnızca iki ülkeyi kapsaması ve kanıtların coğrafi kapsam anlamındaki yetersizliği nedeniyle reddetmiştir. Temyiz Kurulu’na göre, sunulan kanıtlar tüketicilerin her iki markayla aynı pazarda, aynı anda, aynı mallara ilişkin olarak karşılaşabileceğini gösterme yeterliliğine sahip değildir.

Yerleşik içtihat, bazı durumlarda, markaların piyasada birlikte var olmasının karıştırılmanın ortaya çıkması ihtimalini azaltabileceğini kabul etmektedir veya daha doğru bir tabirle bu olasılığı tamamen dışlamamaktadır. Bu durumun dikkate alınabilmesi için başvuru sahibinin OHIM nezdinde, başvuru ve itiraz gerekçesi markalarla aynı olan markaların, ilgili tüketici grubu tarafından karıştırılma ihtimali olmaksızın birlikte var olabildiklerini ispatlaması gerekmektedir.

Başvuru sahibi bu iddiasını ispatlamak için birkaç doküman sunmuş olmakla birlikte, bu kanıtlar piyasada bir arada kullanımı ve bu kullanım biçimleri arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığını ispatlar nitelikte değildir. Dolayısıyla, OHIM Temyiz Kurulu’nun birlikte var olma iddiasını reddetmiş olması Genel Mahkeme’ye göre yerindedir.

Sayılan tüm hususlar ışığında, Genel Mahkeme, markalar arasında kısmi ret kararı kapsamındaki mallar bakımından karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği görüşüne ulaşır ve davayı reddeder.

“KARIS” kararı kanaatimizce, marka incelemesinin malların ve hizmetlerin benzerliği değerlendirmesi ayağı bakımından önemli değerlendirmeler içermektedir. Bu değerlendirmelerin en önemlisi, malların ve hizmetlerin benzerliğini, Nicé sınıflandırmasının sınıf numaralarına (veya bizdeki haliyle alt grup şablonlarına) veya sınıflandırma araçlarına (TMclass veya bizdeki Tebliğ sistemi) indirgeyen anlayışın karar içerisinde yanlışlanmasıdır. Genel Mahkeme, kararda açık olarak mal tanımlamalarının kapsamları itibarıyla birden fazla Nicé sınıfına dahil olabileceğini ve bir malın bir sınıfa ait olmasının diğer sınıflardaki mallarla benzerliği ortadan kaldırmayacağını belirterek tersi yöndeki davacı iddialarını reddetmiştir. Türk marka incelemesi sisteminin başına gelen en büyük talihsizliğin tebliğ ile oluşturulan alt grup sistemi, buna bağlı olarak gelişen kopyala-yapıştır başvurular ve tahlilden yoksun mal / hizmet benzerliği değerlendirmesi olduğu görüşünde olan bu satırların yazarı, “KARIS” kararını memnuniyetle karşılamıştır. Gelecek yıllarda tebliğ sisteminden kurtulmak şimdilik pek olası gözükmese de, bu konuda dünyada ne olup bittiğini takip etmek, en azından gözlerimizin açık kalmasını sağlayacaktır.

Önder Erol Ünsal

Kasım 2015

unsalonderol@gmail.com

Haberler ve Gündem, Markanın Kullanımı, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması 27 Eylül 201528 Eylül 2015

Marka Başvurularında İhtiyaç Duyulmayan Mal ve Hizmetlere Yer Verilmesi Sorunu ve Çözüm Önerileri

Bilindiği gibi marka tescil başvurularında marka koruması talep edilen mal veya hizmetlerin belirtilmesi gerekmektedir. Ülkemizde mal veya hizmetlerin belirtilmesi sırasında başvuru sahipleri ve marka vekillerinin çoğunluğu tarafından kullanılan ve aşağıda detaylı olarak açıklanacak olan “kopyala-yapıştır” yöntemi yıllardır bir çok soruna neden olmaktadır. Bu yazının amacı söz konusu yöntemin yol açtığı sorunlara değinerek bu sorunlara ilişkin çözüm önerisi ortaya koymak ve ortaya konan çözüm önerisi ile ilgili okuyucuları her türlü katkı ve eleştiride bulunmaya davet etmektir.

Ülkemizde marka başvuruları Türk Patent Enstitüsü’nce her sene yayımlanan ücret tebliği çerçevesinde yine Enstitüce yayımlanan Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ’de yer alan mal ve hizmet sınıfları esas alınarak başvurularda yer alan mal ve hizmet sınıfı sayısına göre ücretlendirilmektedir. 2015 yılı için bu tutar tek sınıflı ve fiziki evrak ile yapılan marka başvurusu için 255 TL, tek sınıflı ve çevrimiçi sistemle yapılan marka başvurusu için 180 TL olarak belirlenmiştir. Her sınıf için, sınıf içindeki mal veya hizmetlerin sayısına veya alt grup sayısına bakılmaksızın standart sınıf ücreti uygulanmaktadır.

Başvuru sahipleri ve marka vekillerinin çoğunluğu, başvurularında sadece markanın kullanıldığı veya kullanılması planlanan mal ve hizmetlere yer vermek yerine, “kopyala-yapıştır” yaparak Tebliğ’de ilgili olan mal veya hizmetin bulunduğu sınıfta yer alan tüm mal ve hizmetler ile başvuru yapmayı tercih etmektedir (Her ne kadar çevrimiçi hizmetlerde yapılan değişiklik sonucunda mal/hizmetler seçilirken kopyala-yapıştır işlemi şu anda yapılamasa da bu alışkanlığın çevrimiçi hizmetler ile başvuru yapılmaya başlanmadan önce kazanılması sebebiyle bu adlandırmanın kullanılmasında beis görülmemektedir.). Örneğin, bir markayı “gözlük” emtiası için tescil ettirmek isteyen başvuru sahibi veya vekili Tebliğ’de “gözlük” emtiasının yer aldığı 9. sınıfta yer alan tüm mallara başvurusunda yer vermektedir.

Belirtilen uygulama birçok soruna yol açmaktadır. Öncelikle ilgili sınıfta yer alan mal veya hizmetlere başvuruda blok halinde yer verilmesi neticesinde marka uzmanlarının sağlıklı bir inceleme yapması büyük ölçüde zorlaşmaktadır. Örneğin bir ya da birkaç mal veya hizmet için ayırt edici nitelikte olmayan ve tanımlayıcı olan bir ibare, ilgili sınıfta yer alan diğer bazı mal veya hizmetler için tescil edilebilir nitelikte olabilir. Bu nedenle özellikle çok sayıda alt gruptan oluşan sınıfları ihtiva eden başvurular için marka uzmanlarının ağır iş yükü düşünüldüğünde sağlıklı bir inceleme yapılması hayli güç olmaktadır.

Bahse konu uygulama özellikle benzerlik incelemesinde ciddi problemlere neden olmaktadır. Bilindiği gibi 556 sayılı KHK’nın 8/1 maddesi çerçevesinde yapılan karıştırılma ihtimali incelemesinde ele alınması gereken temel unsurlardan biri başvuruya konu markanın eşya listesinde yer alan mal veya hizmetler ile itiraza gerekçe olarak gösterilen marka/markaların eşya listesinde yer alan mal veya hizmetler arasındaki benzerliktir. Mal veya hizmetlere hem başvuruda hem de itiraza gerekçe marka/markalarda blok halinde yer verilmesi sağlıklı bir benzerlik değerlendirmesini neredeyse imkansız kılmaktadır. Şöyle ki; başvuruda ihtiyaç duyulan bir ya da birkaç mal veya hizmete yer verilmesi yerine onlarca mal veya hizmetin bulunduğu tüm sınıfa yer verilmesi durumunda, tüm bu mal veya hizmetler ile aynı şekilde başvurusu yapılmış olan itiraz gerekçesi marka/markaların kapsadığı onlarca mal veya hizmet arasındaki benzerliğin ele alınması gerekmektedir. Başvuruda ve itiraz gerekçesi marka/markalarda, birden çok mal veya hizmet sınıfının yer alması durumunda yüzlerce mal veya hizmet arasındaki benzerliğin incelenmesi gibi kısıtlı zaman içerisinde mümkün olmayan bir durumla karşılaşılmaktadır.

Enstitü için belirtilen inceleme zorlukları haliyle mahkemeler için de geçerlidir. Ancak hem Enstitü hem de mahkemeler için ortaya çıkan inceleme zorlukları bir yana, söz konusu uygulama büyük ölçüde mevcut ve potansiyel başvuru sahiplerine zarar vermektedir. 556 sayılı KHK’nın 7/1(b) ve 8/1 maddeleri incelemenin markaların ve mal/hizmetlerin benzerliği ile sınırlı tutulacağı yönündeki lafzı sebebiyle, ayrıca KHK’nın 14. maddesinin marka sahiplerine iştigal alanı ne olursa olsun tescil ettirmiş olduğu markayı eşya listesinde belirtilen mal ya da hizmetler için kullanması için 5 yıl süre tanıması nedeniyle muhtemelen piyasada birbiriyle hiç bir zaman ihtilaf içinde olmayacak markalar reddedilmektedir. 7/1(b) ve 8/1 maddeleri çerçevesinde yapılan incelemenin önemli bir bölümü ticaret unvanlarına bakıldığında, gerçekte ticaret alanında ihtilaf yaşaması olası görünmeyen kişilere ait marka başvuruları veya tescillere ilişkindir. Yani başvuru sahipleri, Enstitü ve mahkemeler ticari hayatın olağan akışında var olmayan “sanal ihtilaflar” için para, emek ve zaman harcamaktadır. Bunun ülkemiz için büyük bir kaynak israfı olduğu açıktır.

Ayrıca potansiyel başvuru sahipleri kullandıkları ya da kullanmayı planladıkları markanın aynısının veya benzerinin farklı sektörde faaliyet gösteren bir kişi tarafından tescil edilmiş olması sebebiyle başvuru yapmaya teşebbüs etmemektedir.

Belirtilen sorunların ortadan kaldırılması ya da minimize edilmesi için marka inceleme sistemimizde bazı değişiklikler yapılması yerinde olacaktır. Bunlardan biri çok sayıda ülkede olduğu gibi benzerlik incelemesini sadece nispi ret nedeni olarak ele alarak halen yürütülen re’sen benzerlik incelemesine son vermektir. Yapılması gereken bir diğer değişiklik ise Topluluk Marka Tüzüğü’nün 15. maddesinde belirtildiği gibi karıştırılma ihtimali incelemesinde itiraza gerekçe olarak gösterilen ve tescil tarihinden itibaren 5 yıl geçmiş markalar için kullanım şartının aranmasını gerektirecek yasal düzenlemenin yapılmasıdır.

Ülkemizde yasama değişiklikleri ile ilgili yapılan çalışmaların ve sürecin zorluğu, 7/1(b) maddesi üzerinde yapılan tartışmaların halen devam etmesi, itiraza gerekçe olarak gösterilen markalar için kullanım şartı aranmasının Enstitü’nün zaten fazla olan iş yükünü artıracak olması sebebiyle söz konusu mevzuat değişikliklerinin yakın zamanda ele alınması mümkün görünmemektedir. Ayrıca 7/1(b) maddesi mevcudiyetini korurken itiraza gerekçe olarak gösterilen markalar için kullanım şartı aranmasını içeren bir düzenlemenin tek başına yapılması marka inceleme sistemimizde çok sınırlı bir düzelme sağlayacaktır.

Öte yandan Enstitü’nün ücret politikasında değişikliğe giderek başvuruları alt grup esasına göre ücretlendirmesi bir başka çözüm yolu olarak değerlendirilebilir. Yani Enstitü başvuru ücretini başvuruda yer alan mal veya hizmet sınıfının sayısına göre değil bu sınıfların altında yer alan alt grupların sayısına göre ücretlendirebilir. Bu değişiklik idari düzenlemenin daha kolay olması, Enstitü’nün çevrimiçi hizmetleri sayesinde kolayca uyum sağlanabilecek olması, ayrıca iş yükünün azalmasına katkı sağlayacak olması sebebiyle yukarıda zikredilen sorunların önüne geçilmesi için pratik bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır.

Başvuruların alt grup esasına göre ücretlendirilmesi sonucunda başvuru sahipleri kullanmadıkları ya da kullanmayı planlamadıkları mal veya hizmetler için fazladan ücret ödemek istemeyeceği açıktır. Bu sayede marka inceleme sistemimiz daha sağlıklı işler bir yapıya kavuşacak ve birçok yapay ihtilaf ortadan kalkacaktır.

Ancak başvuruların alt grup esasına göre ücretlendirilmesi sadece yeni başvurular için geçerli olacağından mevcut başvurular ve tescilli markalar düşünüldüğünde yapılacak değişiklik ile sağlanacak katkı sınırlı olacaktır. Bu sorunun bertaraf edilmesi için şu anda olduğu gibi yenilemesi yapılacak tüm markalar için standart bir ücret talep edilmesi yerine markaların eşya listelerinde yer alan alt grup sayısına göre marka yenileme ücretinin hesaplanması isabetli olacaktır. Ayrıca geniş eşya listesine sahip tescilli markaların daha geniş bir korumadan faydalandığı açık olup bu markalar için daha fazla yenileme ücreti talep edilmesi hakkaniyete uygun olacaktır. Kaldı ki tescilli marka sahipleri genel olarak sadece kullandıkları mal veya hizmetler için yenileme yapmak isteyecek olup yapılacak düzenlemenin içeriğine göre marka sahiplerinin karşı karşıya kalacakları yenileme ücretinde bir artış olmayabilecektir.

Sonuç olarak, marka başvuruları ve yenilemeleri sırasında alınacak ücretin alt grup esasına göre hesaplanması başvuru sahiplerinin ve Enstitü’nün kolay uyum sağlayabileceği pratik bir çözüm olup bu sayede başvuru sahiplerinin önündeki birçok engelin ortadan kalkmasının yanı sıra Enstitü’nün ve mahkemelerin karşı karşıya kalacakları ihtilaflı dosya sayısında ciddi oranda düşüş gerçekleşecek, marka başvuruları ve tescilli markalar üzerinde daha sağlıklı değerlendirme yapılabilecektir.

Yazının başında belirtildiği gibi bu yazının amacı marka başvurularında mal/hizmet belirlenmesi sırasında başvurulan “kopyala-yapıştır” yönteminin yarattığı sorunlara dikkat çekmek ve ortaya konan “alt grup esasına göre ücretlendirme” önerisini tartışmaya açmaktır. Yazı hakkında siteye yapacağınız her yorum ve bekirguven@yahoo.com e-posta adresine gönderilecek her türlü çekince, eleştiri ve katkınız memnuniyetle karşılanacaktır.

Bekir GÜVEN

Marka Uzmanı – Türk Patent Enstitüsü

bekirguven@yahoo.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması 17 Haziran 2015

Marka İncelemesinde Malların ve/veya Hizmetlerin İlişkisinin Tespitine Yönelik İlkeler – USPTO Değerlendirmesi

Malların veya hizmetlerin aynı olmaması halinde, bunların birbirleriyle benzerliğinin ve ilişkisinin olup olmadığı sorusunun yanıtı önem kazanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO), malların ve/veya hizmetlerin birbirleriyle benzerliğini incelerken, ilişkili olma (relatedness) tabirini kullanmakta ve incelemesini bu terim bağlamında yapmaktadır. USPTO incelemesi bakımından önemli olan husus malların ve/veya hizmetlerin birbirleriyle karıştırılıp karıştırılmayacağı değil, halkın bunların ticari kaynağına ilişkin olarak markalar arasında bağlantı kurup kurmayacağıdır. Dolayısıyla, malların ve/veya hizmetlerin benzerliği incelemesi, yalnızca bunların özelliklerinin karşılaştırılması bağlamında yapılmamakta, daha üst düzey bir sorunun yani piyasanın ve tüketicinin davranış biçiminin değerlendirilmesi çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Takip eden satırlarda, USPTO’nun malların ve/veya hizmetlerin ilişkisini değerlendirirken temel aldığı ana ilkeler aktarılacaktır.

USPTO, oldukça detaylı ve profesyonelce hazırlanmış bir marka inceleme kılavuzuna sahiptir. Düzenli biçimde güncellenen kılavuzun son versiyonuna (Ocak 2015), http://tmep.uspto.gov/RDMS/detail/manual/TMEP/current/d1e2.xml#/manual/TMEP/current/TMEP-1200d1e5130.xml bağlantısından erişim mümkündür. Okumakta olduğunuz yazı, USPTO marka inceleme kılavuzunda, malların ve/veya hizmetlerin ilişkisi konusunda yer verilen genel ilkeleri IPR Gezgini okuyucularına aktarmak amacıyla hazırlanmıştır.

Malların ve/veya Hizmetlerin İlişkisi

Malların ve/veya hizmetlerin ilişkisi değerlendirilirken, markaların benzerlik derecesi arttıkça, karıştırılma olasılığı sonucuna varabilmek için malların veya hizmetlerin benzerliğine duyulan ihtiyaç azalır. Taraf markaları aynı veya neredeyse aynı ise karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşmak için malların veya hizmetlerin ilişkisine duyulan ihtiyaç, markalar arasındaki farklılık olduğu durumlardaki denli yüksek olmayacaktır.

Bazı durumlarda, yerleşik piyasa alışkanlıkları nedeniyle, aynı markaların görünürde ilişkisiz mallar ve hizmetler için kullanımı, karıştırılma ihtimaline yol açabilir. (Ünlü kişilerin isimlerine veya portrelerine ilişkin olarak çeşitli mallar veya hizmetler için lisans verilmesi yaygın bir kullanım biçimidir. Ticari markaların, markanın asıl kullanım alanıyla hiçbir ilişkisi bulunmayan kişisel ürünler üzerinde kullanım amacıyla lisansının verilmesi, son yıllarda yaygın bir uygulama haline gelmiştir.)

Malların veya Hizmetlerin Aynı Olması Şart Değildir

Karıştırılma olasılığı incelemesi esnasında, karıştırılma ihtimalinin varlığı sonucuna ulaşmak için malların ve/veya hizmetlerin aynı veya birbirleriyle rekabet edebilir nitelikte olması şart değildir. Yanıtı aranan soru, malların ve/veya hizmetlerin birbirleriyle karıştırılıp karıştırılmayacağı değil, halkın bunların ticari kaynağına ilişkin olarak yanılıp yanılmayacağıdır. Mallar birbirinden farklı ve bu nedenle ilişkisiz olsa da, aynı mallar tüketici kitlesinin zihninde ticari kaynaklarına ilişkin olarak birbirleriyle ilişkilendirilebilir. Karıştırılma olasılığı analizinde önem arz eden ilişki biçimi bu yöndeki ilişkidir. Başvuru sahibi ile tescil sahibinin mallarının ve/veya hizmetlerinin bir şekilde ilişkili olması veya bunların pazarlamasına ilişkin şartlar nedeniyle mallarla veya hizmetlerle karşılaşacak tüketicilerin bunların aynı ticari kaynaktan geldikleri yanlış inancına kapılması yeterlidir. Bunun tersine, mallar ve/veya hizmetler birbirleriyle ilişkili değilse veya bunların pazarlamasına ilişkin şartlar nedeniyle mallarla veya hizmetlerle karşılaşacak tüketicilerin bunların aynı ticari kaynaktan geldikleri yanlış inancına kapılması mümkün değilse, markalar aynı olsa da, karıştırılma ihtimali ortaya çıkmayacaktır.

Mallar Hizmetlerle İlişkili Olabilir

Aynı veya benzer markaların, bir tarafça mallar üzerinde kullanılırken, diğer tarafça bu malları içeren hizmetler için kullanılması halinde, karıştırılma olasılığının ortaya çıkabileceği yerleşik bir kabuldür.

Yiyecek ve İçecek Ürünleri ile Restoran Hizmetlerinin İlişkisine Yönelik Değerlendirme

Yiyecek ve içecek ürünleri için kullanılan bir marka ile restoran hizmetleri için kullanılan bir diğer markanın benzer markalar olması halinde, genellikle karıştırılma olasılığının varlığı yönünde karar verilse de, bu sonuca varılması sağlayan müstakil bir kural yoktur. Dolayısıyla, bu tip malların ve hizmetlerin ilişkili olduğu otomatik olarak varsayılamaz, bu sonuca varabilmek için, belgelere dayalı kanıtların, aynı veya benzer markaların yiyecek ürünleri ve restoran hizmetleri için kullanıldığından “daha fazla bir şeyi” göstermesi gerekmektedir.

Aşağıdaki örneklerde, “daha fazla bir şey” şartının gerçekleştiği kabul edilmiştir:

“Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri” için başvurusu yapılan “COLOMBIANO COFFEE HOUSE” markasının “kahveler” için tescilli bir sertifika markası olan “COLOMBIAN” markasıyla karıştırılma ihtimaline yol açabileceği karar verilmiştir. Şöyle ki, başvuruda “COFFEE HOUSE” ibaresi yer almaktadır, restoran hizmetleri ve kahve malını bir arada içeren çok sayıda üçüncü kişi tescili vardır ve “kahve evleri”, kahveli içeceklerde uzmanlaşmıştır.

“OPUS ONE” markasının “şaraplar” ve “restoran hizmetleri” için kullanımı halinde karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği kararına varılmıştır. Şöyle ki, “OPUS ONE” güçlü ve rastlantısal bir markadır, birçok restoran kendi ismini taşıyan özel şaraplarını müşterilerine sunar ve tescil sahibinin şarapları, başvuru sahibinin restoranında sunulmaktadır.

“AMAZON” markasının restoran hizmetleri ve “chili ve biber sosları” için kullanımı halinde karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği kararına varılmıştır. Şöyle ki, restoran hizmetleri ve soslar mallarını bir arada içeren çok sayıda üçüncü kişi tescili vardır ve soslar, diğer gıda ürünlerine kıyasla restoranlarca pazarlanması en olası mallardır.

“AZTECA MEXICAN RESTAURANT” ve “AZTECA” markalarının restoran hizmetleri ve “Meksika yemekleri” için kullanımı halinde karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği kararına varılmıştır. Şöyle ki, inceleme konusu mallar Meksika restoranlarında satılan mallardır ve ilgili restoranlarda Meksika yemekleri sunulmaktadır.

Malların ve Hizmetlerin Tescil veya Başvuru Listesinde Tanımlandıkları Hallerini Esas Alma

Taraflara ait malların veya hizmetlerin niteliği veya kapsamı, malların veya hizmetlerin başvuru veya tescilde yer aldıkları halleri esas alınarak tespit edilmelidir.

İnceleme konusu tescilli marka, malları veya hizmetleri geniş bir ifadeyle tanımlıyorsa ve bunların niteliğine, cinsine, ticari kanallara veya alıcıların niteliğine ilişkin sınırlandırma içermiyorsa, malların veya hizmetlerin tanım kapsamına giren tüm malları veya hizmetleri içerdiği, ilgili ticari kanallar yoluyla sunulduğu ve her tip alıcıya hitap ettiği kabul edilir. Dolayısıyla, eğer önceki tescilli marka, mallara veya hizmetlere ilişkin olarak geniş kapsamlı bir tanımlama içeriyorsa, yeni başvuru sahibinin bu tanım kapsamına giren malların veya hizmetlerin kapsamını sınırlandırarak karıştırılma olasılığını ortadan kaldırması mümkün değildir.

Benzer şekilde, başvuru sahibinin yeni başvurusunda malları ve hizmetleri çok geniş bir tanımlamayla ifade etmesi ve bunun sonucunda, bu tanımın benzer bir marka için önceden tescil edilmiş malları ve hizmetleri kapsaması durumunda da karıştırılma olasılığı ortaya çıkacaktır.

Başvuru sahipleri, başvuruları veya tescilli marka kapsamında yer alan malları veya hizmetleri, dışsal parametrelere dayalı argümanlar veya kanıtlar yoluyla (örneğin, malların kalitesi veya fiyatıyla ilgili argümanlar) sınırlayamaz.

Müstakil Kurallar Konulamaz

Her vakanın şartları özeldir ve vakaların değişik şartlarına göre karıştırılma olasılığına ilişkin her faktöre verilen ağırlık vaka bazında değişebilir. Bu nedenle, belirli malların ve/veya hizmetlerin birbirleriyle ilişkili olduğu, dolayısıyla bunlara ilişkin olarak benzer markaların kullanımı halinde karıştırılma olasılığının ortaya çıkacağı yönünde müstakil kurallar konulamaz.

Ticaretin Yayılması Doktrini

Ticaretin yayılması doktrini, çok taraflı prosedürlerde, ilana itiraz sahibinin markasından kaynaklanan öncelik hakkının, başvuru sahibi markasında yer alan mallara ve hizmetlere yayılması gerektiği, çünkü bu malların ve hizmetlerin, ilana itiraz sahibi markasının kapsadığı malların ve hizmetlerin doğal genişleme alanına girdiği iddiası değerlendirilirken uygulama alanı bulmaktadır.

Buna karşılık tek taraflı işlemlerde (ofis tarafından resen gerçekleştirilen benzerlik incelemesinde) normal ilişkilendirme analizi (başvuru ve tescil listesinin ilişkisini esas alan analiz) uygulanmaktadır.

Malların ve Hizmetlerin İlişkisini Gösteren Kanıtlar

İnceleme uzmanı, karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşırken, malların ve/veya hizmetlerin ilişkisini gösteren kanıtlar sunmak zorundadır.

Malların ve/veya hizmetlerin ilişkisini gösteren kanıtlar arasında, malların ve/veya hizmetlerin birlikte veya aynı alıcılarca kullanıldığını gösteren haberler, makaleler veya bilgisayar veritabanlarından kanıtlar, malların ve/veya hizmetlerin reklamının birlikte yapıldığını veya aynı üretici tarafından satıldıklarını gösterir kanıtlar veya başvuru ve tescilli marka kapsamında yer alan mallara ve/veya hizmetlere birlikte yer veren üçüncü kişi tescilli markaları yer alabilir.

USPTO, malların veya hizmetlerin aynı olmadığı hallerde, yukarıda yer verilen ilkeleri esas alarak, malların ve/veya hizmetlerin ilişkisini değerlendirmekte ve bu değerlendirmeyi esas alarak karıştırılma olasılığı incelemesine yön vermektedir.

Sayılan ilkelerden Müstakil Kurallar Konulamaz ilkesi kanaatimizce özel öneme sahiptir ve dikkate alınmalıdır. “Her vakanın şartları özeldir ve vakaların değişik şartlarına göre karıştırılma olasılığına ilişkin her faktöre verilen ağırlık vaka bazında değişebilir. Bu nedenle, belirli malların ve/veya hizmetlerin birbirleriyle ilişkili olduğu, dolayısıyla bunlara ilişkin olarak benzer markaların kullanımı halinde karıştırılma olasılığının ortaya çıkacağı yönünde müstakil kurallar konulamaz.” değerlendirmesini içeren bu ilke, ülkemizde uygulanan ve malların veya hizmetlerin benzerliğini alt gruplar bazında düzenleyip, aynı alt grupta yer alan tüm mal veya hizmetlerin benzer olduklarını (istisnai durumlar dışında) kabul eden Tebliğ sistemine tamamen terstir. Bu satırların yazarı, Tebliğ ile tayin edilmiş mal ve hizmet benzerliği değerlendirmesinin Türk marka inceleme sistemini olumsuz yönde etkilediği, sistemin doğru yönde ilerlemesini çoğunlukla engellediği ve Tebliğ sisteminin gözden geçirilmesi gerektiği görüşündedir.

USPTO’nun malların ve/veya hizmetlerin ilişkisine dair ilkelerinin okuyucularımızca da ilgi çekici bulunduğunu umuyoruz.

Önder Erol Ünsal

Haziran 2015

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Markanın Kullanımı, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması 9 Haziran 201516 Eylül 2015

“Perakendecilik Hizmetleri” Nedir? Marka Tescilinde Somut Karşılığı Ne Şekilde Ortaya Çıkar?

“Perakendencilik Hizmetleri” – Tanım ve Bu Hizmetin Kullanımından Bahsedilebilecek Haller

Avrupa Birliği Adalet Divanı, 7/7/2005 tarihli C-418/02 sayılı “Praktiker” kararının 34. paragrafında (Praktiker Bau– und Heimwerkermarkte), “perakendecilik hizmetleri”nin nihai amacının malların tüketicilere satışı olduğunu, belirtilen hizmetin satış işleminin yanısıra, bu işlemin gerçekleşmesini sağlamak için tacir tarafından gerçekleştirilen her tür eylemi kapsadığını belirtmiştir. Anılan eylemler karara göre, diğerlerinin yanısıra, satışa sunulan malların seçimini ve satışın rakiplerle değil kendisiyle tamamlanmasını isteyen bir tacirin tüketicileri teşviğe yönelik çeşitli hizmetleri sunmasını da kapsar.

Malların satışı, malların ve hizmetlerin uluslararası sınıflandırması amaçlı Nicé sınıflandırması kapsamında tanımlanmış veya bu sınıflandırma kapsamında değerlendirilmesi mümkün olan bir hizmet değildir. Bu bağlamda, nihai hedefi malların satışı olan hizmetler bütünü, anılan sınıflandırmanın 35. sınıfının açıklayıcı notlarında yer alan “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” (the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling customers to conveniently view and purchase those goods) tanımı kapsamında değerlendirilmektedir.

Yazı boyunca, “perakendecilik hizmetleri” için uzun tanımı ile “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” ifadesi kullanılacaktır. Bununla birlikte, anılan hizmetin yalnızca “perakende satışa” yönelik hizmetleri değil, aynı zamanda “toptan satışa” yönelik hizmetleri kapsadığı da belirtilmelidir.

Takip eden satırlarda, “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” ifadesi kullanılacak olmakla birlikte, bu ifadenin “çeşitli mallar” terimi yerine “özel olarak belirtilmiş malların” yazıldığı halleri de kapsayacak anlamda kullanıldığı özellikle belirtilmelidir. Bir diğer deyişle, yazının kapsamı sadece “çeşitli mallar” genel tabirinin kullanıldığı hallere ilişkin değildir, perakendecilik hizmetinin konusu malların özel biçimde belirtildiği ifade biçimleri de yazı kapsamına girmektedir. Yazı boyunca, “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” ifadesinin kullanılacak olmasının nedeni anlatım kolaylığının sağlanması ve yazı boyunca tek bir ifade biçiminin kullanılmasının tercih edilmesidir.

“Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” en basit haliyle, tüketicilerin farklı seçenekler veya çeşitler arasından kendisine en uygununu bulup satın alması için çeşitli malların bir arada satışa sunulması hizmetidir. Bu hizmet, birbirinden nitelik, ölçek, ortam olarak farklı satış noktalarında (süpermarket, hipermarket, katalog, internet, vb.) sunulabilir.

Yazının giriş kısmında da belirtildiği üzere, inceleme konusu hizmet, malların satışı işleminden ibaret değildir. Hizmet esasen, malların satışa nihai amacına yönelik olarak tacir tarafından sunulan bir hizmetler bütününü ifade etmektedir. Bu haliyle hizmetin kapsamı “perakende veya toptan satış ortamlarında, malların satış amacıyla tüketicilere sunumu”dur.

Hizmetin sunulduğu ortamın dükkan, mağaza, vb. gibi bir mekan olması zorunluluğu bulunmamaktadır. Anılan hizmet; dükkan, mağaza gibi mekanlarda malların klasik biçimde sunumu yoluyla verilebildiği gibi, internet, TV gibi elektronik ortamlarda veya katalog yoluyla satışa sunum gibi farklı yöntemlerle de sunulabilir. Bununla birlikte, hizmetin internet, TV gibi elektronik ortamlarda veya katalog yoluyla sağlandığından bahsedebilmek için, hizmet tanımında yer verildiği üzere “elverişli bir şekilde görme ve satın alma” amacına uygunluk aranmalıdır, yani malların listelenerek gösterilmesi yeterli değildir, aynı zamanda satışa sunumu, yani alımı sağlayacak araçların da sunulmuş olması gereklidir. Satışa sunumu sağlayan araç, TV üzerinden satışta uzaktan kumandayı kullanarak veya telefonla alım yapma, internet üzerinden satışta, ürünleri sitede gördükten sonra alışveriş sepetine ekleyerek, sonra kredi kartıyla ödeme yaparak alım, katalogla üzerinden alımda telefonla satış ve telefon üzerinden kredi kartı numarası vererek ödeme veya bunlara benzer diğer ödeme yöntemleri olabilir.

“Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri”, hizmet tanımından anlaşılacağı üzere, “elverişli bir şekilde görme ve satın alma” amacına uygunluk içermelidir. Bu itibarla, markayı taşıyan malların tanıtımı için broşür veya katalog basılmış olması veya markayı taşıyan malların reklamının yapılıyor olması veya malların internet üzerinden tanıtılması, söz konusu markanın “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” için kullanıldığı anlamına gelmez. Şöyle ki, belirtilen kullanım biçimleri tanıtım – reklam amaçlıdır. Söz konusu kullanım biçimlerinin elverişli biçimde görme amacına hizmet ettikleri kabul edilse de, eşzamanlı olarak aranan diğer amaç olan “müşterilerin malları ………. satın alması için çeşitli malları bir araya getirilmesi” amacına hizmet ettiklerinin kabul edilmesi mümkün değildir.

Yukarıda yapılan açıklamalardan anlaşıldığı üzere, “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri”nin varlığından bahsedebilmek için, öncelikli olarak “çeşitli malların tüketicilerin beğenisine ve alımına sunulma amacıyla bir araya getirilmiş olması” ve “bir araya getirilen malların tüketicilere sunulduğu bir ortam (mağaza, dükkan, internet sitesi, TV yoluyla alım için bir platform, katalog yoluyla satışı sağlayacak yöntem ve araçlar, vb.)” şartlarının bir arada gerçekleşmiş olması gereklidir.

Mallar için tescil edilmiş bir markayı taşıyan ürünlerin piyasaya sürülmesi veya üçüncü kişilere satılması için, söz konusu markanın 35. sınıfa dahil “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” bakımından da tescil edilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Ticari markalar doğaları gereği ticarette kullanım, bir diğer deyişle üçüncü kişilere satış amacıyla tescil edilmekte, mallar üzerinde veya hizmetler için bu amaçla kullanılmakta ve potansiyel alıcılara genellikle ücret karşılığında satılmaktadır. Ticari kanallarla sunulan malların veya hizmetlerin birbirlerinden ayırt edilmesini sağlamak için kullanılan markalar, uluslararası bir sınıflandırma niteliğindeki Nicé sınıflandırmasına göre belirlenmiş mal ve hizmetler sınıfları için tescil edilmektedir. Nicé sınıflandırmasının herhangi bir sınıfında tescil edilmiş bir malın veya hizmetin, üçüncü kişilere satışı için söz konusu malın veya hizmetin ayrıca 35. sınıf kapsamında “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” için tescil edilmesi gerekli değildir.

Tekrar etmek gerekirse, “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” en basit tanımıyla tüketicilerin farklı seçenekler veya çeşitler arasından kendisine en uygununu bulup satın alması için çeşitli malların bir arada satışa sunulması hizmetidir. Bu bağlamda, markasını taşıyan bir malı üretip, piyasaya süren bir firmanın, o malı piyasaya sürüp üçüncü kişilere satmak için markasını “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” için tescil ettirmesi zorunluluğu bulunmadığı gibi, markalı bir ürünün üretilip piyasaya sürülmesi de, o markanın “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” için kullanıldığı anlamına gelmemektedir.

Şöyle ki, “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” için kullanımdan bahsedilmek için, çeşitli malların müşterilere sunum amacıyla bir araya getirilmesi gereklidir ve sonrasında eğer, müşteri tarafından alım kararına varılırsa satış söz konusu olmaktadır. Ayrıca, hizmet tanımında yer alan “elverişli” kelimesinin de işaret ettiği üzere, malların tüketicilere elverişli bir biçimde sunulması, yani “bir araya getirilen malların tüketicilere sunulduğu bir ortam (mağaza, dükkan, internet sitesi, TV yoluyla alım için bir platform, katalog yoluyla satışı sağlayacak yöntem ve araçlar, vb.)” gereklidir.

Sayılan tüm hususlar ışığında kanaatimizce, “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” için kullanım aşağıdaki değerlendirmeler çerçevesinde tespit edilmelidir:

Markalı bir malın üretilmesi veya piyasaya sürülmesi, tek başına söz konusu markanın “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” için kullanıldığını gösteremez.
“Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” için kullanımdan bahsedebilmek için çeşitli malların satış amacıyla, tüketicilerin beğenisine elverişli bir ortamda sunulmuş olması gereklidir.
Müşterilerin malları elverişli biçimde görmesi, yani tüketicilere sunum için bir ortam gereklidir. Bu ortamın fiziksel bir mekan olması şart değildir, mallar tüketicilere mağaza, dükkan, internet sitesi, TV yoluyla alım için bir platform, katalog yoluyla satışı sağlayacak yöntem ve araçlar, vb. birçok farklı ortam kullanılarak sunulabilir.
Tüketiciler elverişli ortamda kendilerine sunulan malları inceledikten sonra alımı gerçekleştirir veya gerçekleştirmez. Alımın gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi hizmetin niteliğini etkilemez, şöyle ki “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” satış işleminden ibaret değildir ve hizmetin asıl doğası “malların tüketicilere perakende veya toptan satış ortamlarında sunumu”dur.
Markayı taşıyan malların tanıtımı amaçlı kataloglar, dokümanlar, reklamlar, internet siteleri, tek başlarına markanın “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” için kullanıldığını ispatlama gücüne sahip değildir. Şöyle ki, hizmet tanımından anlaşıldığı üzere, müşterilerin malları elverişli biçimde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi gereklidir. Ürünlere ait tanıtım dokümanlarının veya reklamların, malların elverişli biçimde satışa sunumunu sağlama fonksiyonunu yerine getiren araçlar olduğunun kabul edilmesi ise mümkün değildir.

Perakendencilik Hizmetleri ile Malların Benzerliği

“Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri”nin kapsamını yukarıdaki şekilde tanımladıktan sonra, belirtilen hizmetlerin mallarla benzerliği hakkında birkaç yorumda bulunmak yerinde olacaktır.

Mallar için tescil edilmiş markaların sahibi olan kişiler, aynı malların perakendeciliğine yönelik hizmetleri kapsayan ve kendi markalarıyla aynı veya benzer olan yeni marka başvurularının yapılması halinde, malların ve hizmetlerin birbirleri ile benzer olup olmadıkları hakkında net kriterlerin tanımlanmasını istemektedir.

IPR Gezgini’nde önceden yayınladığım bir yazıda yer verilen tespitler, bu konu hakkında Adalet Divanı Genel Mahkemesi ve OHIM değerlendirmesine ışık tutacak içeriktedir.

Belirtilen yazıya, http://iprgezgini.org/2014/06/08/giysiler-ile-giysilerin-perakendeciligi-hizmetlerinin-benzerligi-adalet-divani-genel-mahkemesi-eni-v-emi-karari-t-59911-ve-konu-hakkinda-ohim-kara/ bağlantısından erişilmesi mümkündür. Yazıda yer alan tespitlere göre, Adalet Divanı ve OHIM, belirli mallar ve bu malların perakendeciliğine yönelik hizmetleri takip eden şekilde değerlendirmektedir:

“Belirli malların perakendeciliğine yönelik hizmetler, söz konusu mallarla (düşük derecede) benzer niteliktedir (bkz. Adalet Divanı Genel Mahkemesi, “Rosalia de Castro” kararı, T-421/10, 05/10/2011, paragraf 33). Belirtilen malların ve hizmetlerin nitelikleri, amaçları ve kullanım yöntemleri aynı olmasa da, söz konusu mallar ile hizmetler arasında, birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olmaları ve hizmetlerin sunulduğu yerin genellikle, malların satışa sunulduğu yerle aynı olması nedenleriyle benzerlikler bulunmaktadır. Bunun ötesinde, bu mallar ve hizmetler halkın aynı kesimine yöneliktir. Belirli mallara yönelik perakendecilik hizmetleri ile diğer marka kapsamında bulunan malların benzerliğinden bahsedebilmek için söz konusu malların aynı olması veya kapsayıcı bir ifade kullanılmışsa, malların kapsayıcı ifadenin doğal ve genel anlamı kapsamına girmesi gerekmektedir (Örneğin, “güneş gözlüğü perakendeciliği hizmetleri ve güneş gözlükleri” veya “optik araçların perakendeciliği hizmetleri ve güneş gözlükleri”.) (bkz. Ofiste Kullanım için Kılavuz, Bölüm C, İlana İtiraz, s.50 – https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP/Part-C/02-part_c_opposition_section_2/part_c_opposition_section_2_chapter_2_comparison_of_goods_and_services/part_c_opposition_section_2_chapter_2_comparison_of_goods_and_services_en.pdf)

Buna karşın, OHIM İnceleme Kılavuzuna göre, genel biçimde ifade edilmiş ve hangi malın veya malların perakendeciliğine yönelik olduğu özel olarak belirtilmemiş olan perakendecilik hizmetleri, hiçbir malla (söz konusu edilen hizmetler ile malların benzerliğidir) benzer değildir. Bu durumda, mallarla – hizmetlerin niteliklerinin farklı olmasının yanısıra, hizmetler soyutken, malların somut olması, farklı ihtiyaçlara hitap etmeleri söz konusudur. Bunun ötesinde, malların ve hizmetlerin kullanım biçimi farklıdır ve birbirleriyle rekabet eder veya birbirlerini tamamlayıcı nitelikte değillerdir (bkz. aynı kılavuz, s.49).

Açıkça anlaşıldığı üzere OHIM, belirli mallarla, aynı malların perakendeciliğine yönelik hizmetleri (düşük derecede) benzer olarak kabul etmektedir. Bu yanıt, malların veya hizmetlerin benzerliğini Türk sınıflandırma tebliğ çerçevesinde algılamaya alışkın bazı okuyuculara anlamlı gelmeyebilir. Ne var ki, malların ve/veya hizmetlerin birbirlerine benzer olması için, ne sınıflandırmanın aynı sınıfında, ne de bir Türk uygulaması olan sınıflandırma tebliğinin aynı alt sınıfında bulunma zorunluluğu vardır. Aynı zamanda, mallar ve/veya hizmetler birbirlerine yüksek, orta veya düşük derecede benzer olabilirler. Bu tip durumlarda, markalar arasında karıştırılma olasılığı bulunup bulunmadığı sorusunun yanıtı, markaların benzerlik derecesine ve karıştırılma olasılığını etkileyen diğer faktörlere bağlı olarak ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla, bazı malları içeren bir markayla, aynı malların perakendeciliğini içeren bir diğer marka arasında karıştırılma olasılığının bulunup bulunmadığı incelenirken, OHIM uygulamasında ilk olarak malların ve hizmetlerin düşük benzerliği tespit edilecek ve markaların benzerlik derecesinin değerlendirilmesinin ardından karıştırılma olasılığı iddiasının yanıtı verilecektir. Ayrıca, OHIM uygulaması çerçevesinde, belirli mallarla, aynı malların perakendeciliğine yönelik hizmetleri (düşük derecede) benzer olarak kabul edilirken, ne önceki markanın kullanımı ne de tanınmışlığı şartları aranmaktadır. Malların ve/veya hizmetlerin benzerliği, bu tip ek şartların (kullanım, tanınmışlık) varlığından bağımsız, ayrı bir inceleme alanıdır. Önceki markanın tanınmışlığı, kullanımı veya ayırt edici gücünün yüksekliği gibi hususlar, malların ve/veya hizmetlerin benzerliğinin incelendiği aşamada değil, ancak karıştırılma olasılığının varlığına yönelik sonraki aşamalarda dikkate alınacaktır.

Marka inceleme sistemimizin en sorunlu alanlarından birisini oluşturan “perakendecilik hizmetleri” hakkında detaylı açıklama ve görüşlerimizi ortaya koyduğumuz bu yazının, inceleme konusu hizmet hakkında ortaya çıkmış soru işaretlerini kısmen ortadan kaldıracağını umuyoruz.

Önder Erol Ünsal

Haziran 2015

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması 15 Şubat 201515 Şubat 2015

“Sandviçler” ve “Sebze Salataları” Bağlantılı Mallar mıdır? USPTO Temyiz Kurulu “THE LAFAYETTE” Kararı

“Ülkemizde yürürlükte bulunan marka mevzuatı ile çerçevesi çizilen marka incelemesi sistemi içerisindeki en olumsuz nokta nedir?” sorusuna benim vereceğim yanıt, fazla tereddüt etmeksizin “aynı tür mal / hizmet” kavramı ve bu kavramın nasıl uygulanacağını düzenleyen “Mal – Hizmet Tebliği” olur. Hangi sistemden etkilenilerek yürürlüğe konulduğunu anlamanın mümkün olmadığı tebliğ yapısı, aynı tür veya benzer mal / hizmet tespitini aynı sınıf içerisinde yer alan aynı gruplara indirgeme riskini yanında getirmektedir ve çoğu durumda bu risk realize olmaktadır. Nicé sınıflandırması, malların ve hizmetlerin benzerliği ve bu benzerliğin ne şekilde incelenmesi gerektiği hakkında sitede önceden yazdığım çok sayıda yazı bulunduğundan, aynı tespitleri bir kez daha tekrar etmekten kaçınacağım, bununla birlikte konuyla ilgilenenlerin http://iprgezgini.org/category/nice-siniflandirmasi-mallarin-ve-hizmetlerin-uluslararasi-siniflandirmasi/ bağlantısından erişilebilecek yazıları incelemeleri mümkündür.

Bu yazı kapsamında inceleyeceğimiz konu, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu tarafından 03/02/2015 tarihinde verilen “THE LAFAYETTE” kararı çerçevesinde incelenen “sandviçler” ve “sebze salataları” mallarının birbiriyle bağlantısıdır. Karar metninin http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-85862485-EXA-8.pdf bağlantısından incelenmesi mümkündür.

“The Express Cafe & Bakery, LLC dba Goose Feathers” firması 28/02/2013 tarihinde, standart karakterlerde yazılı “THE LAFAYETTE” kelime markasını “sandviçler” malı için tescil ettirmek amacıyla USPTO’ya başvuruda bulunur.

USPTO uzmanı, başvuruyu “sebze salataları” mallarını kapsayan “LAFAYETTE” markası ile karıştırılma olasılığı gerekçesiyle reddeder. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenir.

Açıklamalara geçmeden önce; USPTO’nun da tıpkı TPE gibi benzer markalar bakımından resen ret incelemesi yaptığı (yani 7/1-(b) bendinin eşdeğeri bir incelemeyi ilana itiraz olmaksızın resen yaptığı), ancak malların ve/veya hizmetlerin benzerliği konusunda Tebliğ veya benzeri bir listeyle bağlı karar vermediği, malların ve hizmetlerin benzerliğini vaka bazında incelediği ve Nicé sınıflandırmasına göre “sebze salataları”nın 29. sınıfta, “sandviçler”in ise 30. sınıfta yer aldığı belirtilmelidir. Bu açıklamalardan kolaylıkla anlaşılacağı üzere, TPE önüne aynı vaka gelmiş olsaydı, malların farklı sınıflarda yer alması gerekçesiyle, malların aynı tür, benzer veya bağlantılı olmadıkları kararını peşinen verecek ve başvuruyu ilan edecekti. Buna karşın, USPTO uzmanı, malların sınıfları farklı olsa da malları bağlantılı mallar olarak değerlendirmiş ve başvuruyu reddetmiştir. USPTO Temyiz Kurulu’nun karar hakkındaki değerlendirmesi ise aşağıda yer almaktadır.

Temyiz Kurulu, ilk olarak markaların benzerliği hususunu değerlendirmiştir. Kurul’a göre, başvuruda yer alan “THE” ibaresinin, ticari kaynak gösterme gücü bulunmamaktadır ve dolayısıyla “THE LAFAYETTE” markasının “LAFAYETTE” markasından ticari kaynak gösterme kapasitesi bakımından farkı bulunmamaktadır. Bu bağlamda, markaların birbirleriyle görsel olarak neredeyse aynı olduklarını kabul etmek gerekmektedir.

Malların benzerliği değerlendirmesine geçmeden önce; markalar arasındaki benzerlik derecesi yükseldikçe, karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşabilmek için, malların benzerlik derecesinin yüksekliğine olan ihtiyacın azaldığı ilkesinin hatırlatılması gerekmektedir.

“Bu vakada olduğu gibi, başvuru sahibinin markası önceki tescil sahibinin markası ile neredeyse aynı ise, karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşmak için, mallar arasında yalnızca kabul edilebilir (tutarlı) bir bağlantının bulunması yeterli olacaktır.” (Re Thor Tech Inc. 90 USPQ2d, 1636 – The Wave – Wave kararı).

Buna ilaveten, karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşabilmek için başvuru ve önceki tescil sahibinin mallarının aynı veya rekabet eder nitelikte mallar olmasının şart olmadığı da belirtilmelidir. Bu sonuca varabilmek için, malların ve/veya hizmetlerin bir şekilde bağlantı olması veya pazarlanmalarına ilişkin şartlar nedeniyle aralarında, aynı ticari veya bağlantılı ticari kaynaklardan geldikleri yanlış inancına yol açabilecek bir ilişki kurulması yeterlidir.

USPTO uzmanının, “sandviçler” ve “sebze salataları” malları arasında bağlantı kurarken dayandığı kanıtlardan birisi, her iki malı da bünyesinde birlikte barındıran 5 adet üçüncü taraf tescilinin varlığıdır. Temyiz Kurulu içtihadına göre, malları bir arada barındıran ve ticarette kullanıma dayanan üçüncü kişi tescillerinin varlığı, malların veya hizmetlerin aynı ticari kaynaktan gelebileceğini gösterme amacına hizmet edebilir.

Kanaatimizce, Türkiye’de neredeyse her başvuru Tebliğ’in ilgili sınıfındaki tüm malların veya hizmetlerin kopyalanıp yapıştırılmasından ibaret olduğundan ve Enstitü sicili kullanılmayan mallar ve hizmetlerle dolu bir depoya dönüşmüş olduğundan, üçüncü kişi tescillerinin varlığının Türkiye’de ciddi bir delil teşkil etmesi mümkün olmayacaktır. Ancak, belirtildiği üzere bu durum A.B.D.’nde ciddi bir delil niteliğindedir. Temyiz Kurulu, uzmanca gösterilen ve inceleme konusu malları birlikte içeren üçüncü kişi tescillerinin varlığı hususunu, sandviçler ve sebze salataları mallarının tek bir ticari kaynaktan geldiğine delil teşkil edebilecek nitelikte bir durum olarak değerlendirmektedir.

Başvuru sahibi, sebze salataları ve sandviçler mallarının farklılıklarını ortaya koyarak, malların benzer veya bağlantılı olmadığını savunmuştur. Başvuru sahibine göre, sandviçler ekmek içeren ve ana yemek niteliğindeki mallar iken, sebze salataları genellikle yan yemek (meze) niteliğindedir. Buna karşın, Temyiz Kurulu’na göre, karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna varabilmek için malların aynı veya rekabet eder nitelikte mallar olması şart değildir. Kaldı ki, inceleme uzmanı sebze salatalarının ana yemekler gibi pazarlandığını gösterir kanıtlar da sunmuştur.

Önceden paketlenmiş sandviçler veya salatalar marketlerde de satışa sunulabilir, yani bu tip ürünlerin mutlak surette restoranlarda sunumu zorunlu değildir. Başvuru sahibi bu durumu kabul etmekle birlikte, ürünlerin marketlerin farklı bölümlerinde satışa sunulduğunu öne sürmektedir. Bununla birlikte, Temyiz Kurulu başvuru sahibinin bu görüşünün gerçekçi olmadığı kanaatindedir, şöyle ki bu ürünlerin hangi nedenle aynı soğutucu dolapta satışa sunulmadığını gösteren kanıtlar bulunmamaktadır.

Temyiz Kurulu, sayılan tüm nedenlerle “sandviçler” ve “salatalar” mallarının bağlantılı mallar oldukları yönündeki tespitin yerinde olduğu görüşündedir.

Kurul’a göre, gerek sandviçler gerekse de salatalar ucuz ürünlerdir ve tek bir öğünü oluşturmaları nedeniyle, kimi zaman birbirlerinin yerine de tüketilebilmektedir. Bunun sonucu olarak, bir soğutucu dolaptan önceden paketlenmiş sandviç veya salata alırken tüketicilerden, markaları dikkatlice incelemelerini beklemek yerinde olmayacaktır. Hele ki, inceleme konusu markaların neredeyse aynı olmaları hususu göz önüne alındığında, tüketicilerin alışveriş esnasında, markaların birisinde ek olarak “THE” ibaresinin yer almasından kaynaklanan farklılığı algılayamamaları çok olası olacaktır.

Başvuru sahibi, “CAFE LAFAYETTE” ibareli bir markanın “Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri.” için üçüncü bir taraf adına tescilli olmasından ve bu hizmetlerin sebze salataları mallarına, sandviçlerden daha yakın olduğundan hareketle, bu markanın tescil edilmiş olmasının, başvuru ile ret gerekçesi marka arasındaki karıştırılma ihtimali tespitinin yerindeliğini ortadan kaldırdığını öne sürmektedir. Temyiz Kurulu, söz konusu üçüncü kişi markası tescil edilirken uzmanın hangi görüşten hareket ettiğini bilmemektedir, şöyle ki belirtilen marka inceleme konusu vakada değerlendirmeye konu değildir. Bununla birlikte Kurul’a göre, “LAFAYETTE” ibareli bir markanın tescil edilmiş olması, Ofis’in benzer markalar hakkında aynı kararı vereceği yönünde bir politikanın varlığını gösterir nitelikte bir husus değildir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin bu yöndeki itirazı da haklı görülmemiştir.

Temyiz Kurulu yukarıda sayılan tüm nedenler çerçevesinde, başvuru hakkında verilen ret kararını yerinde bulmuş ve başvuru sahibinin itirazını reddetmiştir.

USPTO Temyiz Kurulu’nun “LAFAYETTE” kararı, daha önceden de çok kez belirttiğimiz üzere, USPTO’nun malların ve/veya hizmetlerin benzerliği konusunda Nicé sınıflandırmasında aynı sınıf içerisinde bulunma gibi bir ön şartla bağlı olarak karar vermediğini ve bu yorumun resen benzerlik incelemesi aşamasında da geçerli olduğunu bir kez daha göstermektedir. Türk marka incelemesi sistemini şablonlara indirgeyen ve incelemeye “yorum – uzman katkısı” unsurunun katılmasını sınırlayan en önemli unsur konumundaki, Mal – Hizmet Tebliği ile belirlenen alt gruplar çerçevesinde aynı tür hatta benzer mal ve hizmetleri tespit etme uygulaması devam ettiği sürece, kanaatimizce incelemeden her zaman gerçekçi sonuçlar beklemek yerinde olmayacaktır.

Önder Erol Ünsal

Şubat 2015

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, IP Translator Davası, Markanın Kullanımı, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması 29 Ekim 20142 Aralık 2014

“Lambretta” Kararı (T-51/12) – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “IP Translator” Kararının Uygulama Alanını Açıklığa Kavuşturmaya Devam Ediyor

Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından 2012 yılında verilen “IP Translator” kararı, mal ve hizmet listeleri Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından oluşan başvuruların kapsamının ne şekilde değerlendirilmesi gerektiği konusuna ışık tutmuştur. Adalet Divanı’na göre sınıf başlıklarını oluşturan terimler yeteri derecede açık ve kesin olduğu sürece sınıflandırmanın sınıf başlıklarının kullanımı mümkündür.

Kararın ardından, 21/06/2012 tarihinde İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) tarafından 2/12 sayılı bir Başkanlık Genelgesi yayınlamıştır. Bu genelgeyle, 16 Haziran 2003 tarihli 4/03 sayılı Başkanlık Genelgesi yürürlükten kalkmıştır. Yeni genelgeyle, 4/03 sayılı genelgede belirtilen, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarını oluşturan terimlerin kullanıldığı markaların, ilgili sınıflara dahil tüm malları veya hizmetleri kapsadığı yönündeki yorum ortadan kalkmış ve terimlerin kelime anlamları kapsamına giren malları ve hizmetleri kapsadıkları kabul edilmeye başlanmıştır.

2/12 sayılı genelgeye göre, genelgenin yürürlüğe girmesinden, yani 21/06/2012 tarihinden önce, OHIM’de Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış markalarda başvuru sahiplerinin, sınıflandırmanın alfabetik listesinde yer alan ve ilgili sınıflar kapsamında bulunan tüm malları veya hizmetleri kapsama niyetinde oldukları kabul edilecektir. Bu bağlamda, 2/12 sayılı genelgenin eski tarihli markaların koruma kapsamının da belirlenmesi endişesi gözetilerek hazırlandığı açıktır.

Hayat tecrübesinin çoğumuza gösterdiği gibi detaylı olarak hazırlanan planlarda bile atlanan hususlar olmaktadır. Bu bağlamda, 2/12 sayılı genelgenin açıkça düzenlemediği bir husus Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce 30/09/2014 tarihinde verilen T-51/12 sayılı “Lambretta” kararı ile açıklığa kavuşturulmuştur. “Lambretta” kararı, “IP Translator” sonrası oluşan çeşitli gri alanları aydınlatan kararlardan birisidir ve 2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi’nin mahkemelerce ne şekilde değerlendirildiği göstermesi bakımından da kanaatimizce dikkate alınması gereken önemli bir karar niteliğindedir.

Karara konu davanın detayları açıklanacak olursa:

“Scooters India Ltd.” firması 07/02/2000 yılında yaptığı başvuruyla “Lambretta” markasını 3.,12.,14.,18. ve 25. sınıflara dahil mallar bakımından OHIM’de tescil ettirir. Başvurunun mal listesinin kapsamı yukarıda belirtilen sınıflara ilişkin olarak Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından oluşmaktadır.

2007 yılında “Brandconcern BV” firması, “Lambretta” markasının 3.,12. ve 18. sınıflara dahil mallar bakımından kullanılmaması nedeniyle kısmen iptal talebiyle OHIM’e başvuruda bulunur.

OHIM İptal Birimi talebi inceler ve talebi kısmen haklı bularak, markayı 12. ve 18. sınıflara dahil tüm mallar ve “parfümeri, esans yağları, kozmetikler, saç losyonları” malları dışında kalan 3. sınıfa dahil tüm mallar bakımından kullanılmama gerekçesiyle iptal eder. “Scooters India Ltd.” bu karara karşı itiraz eder ve OHIM Temyiz Kurulu iptal kararını “sabunlar” malı bakımından kaldırır, ancak diğer tüm mallar bakımından iptal kararını yerinde bulur.

“Scooters India Ltd.”, OHIM Temyiz Kurulu kararına karşı Adalet Divanı Genel Mahkemesi nezdinde dava açar. Dava, Genel Mahkeme tarafından T-51/12 karar sayısıyla 30/09/2014 tarihinde sonuçlandırılır. Yazının takip eden bölümlerinde, Genel Mahkeme kararı anahatlarıyla açıklanacaktır.

Davacı “Scooters India Ltd.”, OHIM’in 12. sınıfa dahil bazı mallar bakımından incelemede hatalı karar verdiğini iddia etmektedir.

Davacıya göre, OHIM’in başvuru tarihindeki uygulaması, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından oluşan başvuruların ilgili sınıftaki tüm malları veya hizmetleri kapsadığının kabulü yönündedir. Dolayısıyla, başvurunun 2000 yılında yapılması ve mal listesinin sınıflandırmanın genel başlıklarından oluşması hususları dikkate alınarak karar verilmelidir. Bir diğer deyişle, başvuru tarihi esas alındığında, başvurunun mal listesi kapsamının, 2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi doğrultusunda mal listesini oluşturan terimlerin gerçek anlamıyla sınırlı olarak değerlendirilmesi yerinde değildir. Tersine, başvuru tarihi esas alınarak 4/03 sayılı Başkanlık Genelgesi’yle getirilen yorum göz önünde bulundurulmalı ve Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarını oluşturan terimlerin kullanıldığı markaların, ilgili sınıflara dahil tüm malları veya hizmetleri kapsadığı ilkesi temel alınarak karar verilmelidir. Bu bağlamda, davacıya göre, markanın 12. sınıfa dahil “scooter yedek parçaları” için kullanımı ispatlanmış olduğundan, iptal kararı belirtilen mallar bakımından yerinde değildir. Buna karşılık OHIM kararın yerinde olduğunu savunmaktadır.

Genel Mahkeme, ilk olarak, “scooter yedek parçaları” malının 12. sınıfın genel başlığı kapsamına giren bir terim olarak başvuru kapsamında bulunan bir mal olarak değerlendirilip değerlendirilmemesi gerektiği, dolayısıyla bu malın kullanımının dikkate alınıp alınamayacağı sorusunun yanıtını irdelemiştir.

12. sınıfın sınıf başlığı bilindiği üzere “Taşıtlar; kara, hava ve su yoluyla hareket için aletler.” terimlerinden oluşmaktadır. OHIM’de 2000 yılında başvurusu yapılmış “Lambretta” markasının 12. sınıfı da aynı şekilde düzenlenmiştir. Bu durumda, yanıtlanması gereken soru, bu ifadenin 12. sınıftaki tüm malları kapsayan bir terim olup olmadığıdır.

Adalet Divanı, 2012 yılında verdiği “IP Translator” kararı ile sınıf başlıklarını oluşturan terimlerin gerçek kelime anlamları değerlendirilerek mal listeleri kapsamlarının belirlenebileceğini belirtmiştir. Bu kararın hemen ardından OHIM tarafından yayınlanan 2/12 sayılı Başkanlık Genelgesi’yle, genelgenin yürürlüğe girmesinden, yani 21/06/2012 tarihinden önce, OHIM’de Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış markalarda, başvuru sahiplerinin, sınıflandırmanın alfabetik listesinde yer alan ve ilgili sınıflar kapsamında bulunan tüm malları veya hizmetleri kapsama niyetinde olduklarının kabul edileceği belirtilmiştir. 2/12 sayılı genelgenin ilgili bölümünde (V. maddesinde), yürürlükten kaldırılan 16 Haziran 2003 tarihli 4/03 sayılı Başkanlık Genelgesi’nden bahsedilmiş ve “2/12 tarihli genelgenin yürürlüğe girmesinden önce, belirli bir sınıfın sınıf başlıklarını oluşturan terimler kullanılarak yapılan başvurulara ilişkin olarak, Ofis, 4/03 sayılı önceki genelgenin içeriği göz önüne alındığında, başvuru sahiplerinin niyetinin, başvuru tarihinde ilgili sınıfa ilişkin olarak alfabetik listede yer alan tüm malları veya hizmetleri kapsayıcı bir başvuru yapmak olduğunu düşünmektedir.” (https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/communications_president/co2-12_en.pdf) ifadesi kullanılmıştır.

2/12 sayılı genelgenin belirtilen bölümünü ve genel kapsamını göz önüne alan Genel Mahkeme, genelgenin yürürlük tarihinden önce tescil edilmiş markalar konusunda düzenleme yapılması suretiyle hukuki belirlilik sağlandığı ve bu durumun marka sahiplerinin ve sicile danışacak kişilerin lehine olduğu görüşündedir.

4/03 sayılı genelgenin IV. maddesi, “Mallara ilişkin 34 sınıf ve hizmetlere ilişkin 11 sınıf tüm malları ve hizmetlerin bütününü oluşturur. Bunun sonucunda, belirli bir sınıfa ait sınıf başlığında yer alan terimlerin tamamının kullanımı, o sınıf kapsamına giren tüm mallar veya hizmetler için talepte bulunulduğu anlamına gelecektir.” (https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/communications_president_ARCHIVE/4-03_en.htm) hükmünü içermektedir.

İncelenen vakada OHIM, “Lambretta” markasının başvurusunun 16 Haziran 2003 tarihli 4/03 sayılı Başkanlık Genelgesi’nden önce yapılmış olmasından hareketle, bu markanın 4/03 sayılı genelge kapsamında değerlendirilemeyeceği görüşündedir. Bir diğer deyişle, davalı OHIM’e göre, markanın başvurusunun 16 Haziran 2003 tarihinden önce yapılmış olması nedeniyle, başvuruda 12. sınıfın sınıf başlığı kullanılmış olsa da, bu durum 12. sınıf kapsamındaki tüm mallara yönelik olarak başvuru yapıldığı anlamına gelmeyecektir.

Genel Mahkeme, OHIM yaklaşımının yerinde olmadığı ve kabul edilemeyeceği kanaatindedir. Şöyle ki, 2/12 genelgenin ilgili (V.) maddesi, 4/03 sayılı genelgenin yürürlüğe girişinden önce ve sonra tescil edilmiş markalar şeklinde bir ayırım yapmamıştır. Buna ilaveten, 4/03 sayılı genelgenin amacı, genelgenin kendisinde, “OHIM uygulamasını açıklamak ve netleştirmek” olarak ifade edilmiş ve genelgede yer verilen kuralların “çeşitli işlemlerde uygulanmaya devam edeceği” belirtilmiştir. Bu çerçevede, 4/03 sayılı genelgeyle yeni bir uygulama ortaya konulmamış, sadece OHIM’in o dönemdeki uygulaması açıklanmış ve netleştirilmiştir. Buna ilaveten, 4/03 sayılı genelgede açıklanan yaklaşım, Genel Mahkeme’nin o dönemdeki içtihadıyla paraleldir. 2004 yılında verilen T-186/02 sayılı kararında Genel Mahkeme, 11.,19.,20. ve 21. sınıfların genel başlıklarından oluşan mal listesine sahip bir markanın ilgili sınıflardaki tüm malları kapsadığı yönünde karar vermiştir. Ayrıca, Genel Mahkeme, 2013 yılında verdiği T/66-11 sayılı “babilu” kararının 50. paragrafında, 2/12 sayılı genelgenin yürürlüğe giriş tarihinden önce yapılan ve bir sınıfın sınıf başlığını oluşturan terimlerin hepsini içeren markaların ilgili sınıftaki tüm malları kapsama niyetiyle yapıldığının hukuki kesinlik ilkesi doğrultusunda kabul edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Dolayısıyla, Genel Mahkeme’ye göre, incelenen vakada, hukuki kesinlik ilkesinin uygulaması, “Lambretta” markasının başvurusunun, 4/03 sayılı genelgenin yürürlüğe giriş tarihinden önce mi sonra mı yapıldığı sorusunun yanıtına bağlı bir husus değildir.

Sonuç olarak, Genel Mahkeme’ye göre, davacı “Scooters India Ltd.” şirketinin, 2000 yılında “Lambretta” markasının başvurusunu, 12. sınıfın sınıf başlığını oluşturan “Taşıtlar; kara, hava ve su yoluyla hareket için aletler.” terimlerini kullanarak yapması, markasını 12. sınıfa dahil alfabetik listedeki tüm malları tescil ettirme niyetiyle yaptığı anlamında yorumlanmalıdır. Kaldı ki, davacı, mahkemeye sunduğu yazılı beyanlarda başvuruda bu niyeti gözettiğini ifade etmektedir.

“Scooter yedek parçaları”, 12. sınıfa dahil bir mal olmakla birlikte, 12. sınıfın alfabetik listesinde ismen geçen bir mal değildir. Bununla birlikte, davacı tarafından da gösterildiği üzere çok sayıda taşıt parçası 12. sınıfın alfabetik listesinde yer almaktadır. Buna karşılık davalı, davacının kullandığı scooter parçalarının 12. sınıfta değil, 6. ve 7. sınıflarda yer aldığını iddia etmektedir. Mahkeme’ye göre bazı scooter parçaları 12. sınıfta yer aldığından davalı iddiası haklı değildir. Bu çerçevede, Genel Mahkeme, scooterlar için bazı parçaların 12. sınıfta yer almasını dikkate alarak, OHIM Temyiz Kurulu’nun “Lambretta” markasının “scooter yedek parçaları” için gerçek kullanımının bulunup bulunmadığını incelemesi gerektiğine karar vermiştir.

OHIM Temyiz Kurulu, “Lambretta” markasının 12. sınıftaki mallar için kullanılmama gerekçesiyle iptalini yerinde bulmuş olmakla birlikte, bu tespite ulaşırken markanın “scooter yedek parçaları” bakımından kullanımını incelememiş olduğundan, davacı iddiası haklı bulunmuş ve Temyiz Kurulu kararının iptal edilmesi gerekmiştir.

Davacının bir diğer iddiası, davacının markayı scooter yedek parçaları için kullanımı nedeniyle, davacının markasını bu parçalarla ayrılmaz bir bütün olarak kullanılan scooterlar için de kullanmış sayılması gerektiği yönündedir. Temyiz Kurulu kararı “scooter yedek parçaları” bakımından kullanımın incelenmemiş olması gerekçesiyle bozulmuş olduğundan, Genel Mahkeme davacının diğer iddiası için şu anda karar vermenin maddi şartlarının oluşmadığını belirtmiş ve davacının bu iddiasını değerlendirmeye almamıştır.

Sonuç olarak, 2000 yılında başvurusu yapılmış ve 2001 yılında tescil edilmiş “Lambretta” markası, 4/03 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi’nin yürürlük tarihinden önce tescil edilmiş bir marka olsa da, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak mal listesi düzenlenmiş bu marka, Genel Mahkeme’ye göre, 4/03 sayılı genelgede yer alan hükümler çerçevesinde değerlendirilmelidir. Şöyle ki, bu marka, “IP Translator” kararı sonrası 2012 yılında yayınlanan 2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi öncesi dönem markalarla aynı uygulamaya tabi olmalıdır. Bu tespitlerden hareketle ve Temyiz Kurulu’nun davacı kullanımını “scooter yedek parçaları” bakımından incelememiş olması nedeniyle, Genel Mahkeme, davayı haklı bulmuş ve OHIM Temyiz Kurulu kararını iptal etmiştir.

“Lambretta” kararı kanaatimizce “IP Translator” sonrası oluşan gri alanlardan birisini daha ortadan kaldırmıştır. Adalet Divanı, Adalet Divanı Genel Mahkemesi ve OHIM tarafından verilen kararlar, “IP Translator” sonrası dönemi büyük bir karmaşa ve belirsizlik alanı olarak ortada bırakmamış ve genel hatlarıyla istikrarlı bir uygulama alanı tayin etmiştir. Bu bağlamda, “Lambretta” kararının 2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi’nin uygulama alanını açıklığa kavuşturan bir karar olarak okunması yerinde olacaktır.

Önder Erol Ünsal

Ekim 2014

[3] http://tmep.uspto.gov/RDMS/detail/manual/TMEP/Apr2013/d1e2.xml#/manual/TMEP/current/TMEP-1400d1e2049.xml

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması 19 Ekim 2014

Ayak Giysileri ile Parfümler Bağlantı Mallar mıdır? Malların Benzerliği Konusunda İlgi Çekici Bir USPTO Temyiz Kurulu Kararı

Marka incelemesine aşina olanlar muhtemelen üzerinde uzlaşacaktır: Nicé sınıflandırmasının farklı sınıflarında yer alan malların ve/veya hizmetlerin birbirleriyle benzerliğini tespit etmek, çoğu kez markaların benzerliğine ilişkin karar vermekten daha güçtür. Belirtilen zorluk, çeşitli nedenlerle aralarında bağlantı kurulabilen, ancak aralarında amaç veya fonksiyon bakımından benzerlik bulunmayan malların ve / veya hizmetlerin ilişkisi kurulurken özellikle ortaya çıkmaktadır. Aşağıda okuyacağınız yazıda, aralarında belirgin farklılıklar bulunan “ayak giysileri” ve “parfümler” mallarının, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu tarafından hangi nedenlerle bağlantılı mallar olarak değerlendirildiği açıklanmaya çalışılacaktır.

USPTO Temyiz Kurulu, 9 Ekim 2014 tarihinde 85724988 sayılı kararıyla “Rocky Brands Wholesale LLC” firmasınca yapılan ve USPTO tarafından reddedilen “REBELICIOUS” markasına ilişkin itirazı değerlendirmiştir. Karara ilişkin detaylar aşağıdadır:

“Rocky Brands Wholesale LLC” firması standart karakterlerde yazılı “REBELICIOUS” markasının “ayak giysileri” için tescil edilmesi amacıyla 10 Eylül 2012 tarihinde USPTO’ya başvuruda bulunur. Başvuru, USPTO uzmanı tarafından aynı markanın önceden “Kişisel kullanım amaçlı kokular, parfümler” malları için tescilli olması ve bu nedenle başvuru ile belirtilen marka arasında karıştırılmanın ortaya çıkabileceği gerekçesiyle reddedilir. Bu noktada, okuyucuların bir kısmında ortaya çıkabilecek kafa karışıklığının giderilmesi amacıyla, USPTO’nun markaların benzerliği nedeniyle ortaya çıkabilecek nispi ret nedenlerini resen (ilana itirazın beklenmesi gibi bir zorunluluk olmaksızın) incelediği ve bu incelemeyi gerçekleştiren uzmanların markaların aynı Nicé sınıfına dahil malları veya hizmetleri içermesi gibi bir şartla bağlı olmadığı belirtilmelidir. Başvuru sahibinin ret kararına karşı itiraz etmesi üzerine, itiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelemeye alınır.

USPTO Temyiz Kurulu, itiraz hakkındaki kararını 9 Ekim 2014 tarihinde verir, kararda, ihtilaf karıştırılma olasılığına ilişkin genel tespitlere yer verilerek değerlendirilir:

Karıştırılma olasılığına ilişkin değerlendirmede dikkate alınması zorunlu iki ana faktör, markaların aynılığı veya benzerliği ve malların ve/veya hizmetlerin aynılığı veya benzerliğidir. İncelenen ihtilafta markalar aynıdır. Bu nedenle, bu faktör, yalnızca karıştırılma olasılığının tespit edilmesi ihtimalini artırmakla kalmaz, aynı zamanda karıştırılma olasılığının varlığı tespitine ulaşabilmek için gerekli olan malların benzerliğinin derecesini düşürür. Karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna varabilmek için malların veya bunların satışa sunulduğu ticari kanalların aynı veya birbirleriyle rekabet eder nitelikte olması şart değildir. Malların bir şekilde birbirleriyle bağlantılı olması veya malların pazarlanması aşamasında, başvuru ve önceki tescil sahibinin mallarıyla karşılaşacak kişilerde bunların aynı veya bağlantılı ticari kaynaktan geldikleri kanaatinin ortaya çıkması yeterlidir. Önemli olan alıcıların malları karıştırması değil, bunun ötesinde malları ticari kaynağına ilişkin karıştırılma ihtimalinin bulunup bulunmadığıdır.

İncelenen vakada, başvuru sahibinin “ayak giysileri” ile önceki tescil sahibinin “parfümleri” arasında, her iki ürünün de insan vücuduna uygulanması (giyilmesi veya sürülmesi) hususu dışında, derhal ortaya çıkan açık bir benzerlik veya bağlantı bulunmamaktadır. Tersine, tescil sahibi insanların kokusuyla ilgili genellikle sıvı olan bir ürün sunarken, başvuru sahibi müşterilerin ayağını koruma veya süsleme amaçlı ürünler sunma niyetindedir. Başvuru sahibinin de belirttiği gibi bu mallar ne birbirinin ikamesidir ne birbirinin tamamlayıcısıdır ne de birbirleriyle rekabet eder niteliktedir.

Bununla birlikte, inceleme uzmanının da belirttiği üzere, karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna varmak için bunların hiçbirisi şart değildir. Çeşitli mahkeme kararlarında belirtildiği üzere, inceleme konusu mallar birbirinden farklı olsa da ve türleriyle itibarıyla birbirleriyle bağlantılı olmasa da, bu mallar tüketici kitlesinin zihninde aynı ticari kaynaktan gelen mallarmış gibi değerlendirilebilir. İncelenen vakada, USPTO uzmanı, başvuru sahibi ve önceki tescil sahibinin markalarının kapsadığı malların bazı firmalar tarafından aynı markayla sunulduğunu, yani tek bir kaynaktan gelen ürünlermiş gibi değerlendirilebileceğini gösteren kanıtları sunmuş durumdadır.

Bu kanıtlardan ilki, uzmanın raporunda yer verdiği, ayak giysilerinin ve parfümlerin, aynı markayla aynı firma adına tescilli olduğunu gösteren (örneğin, WILBY, LIZ LUXE, PYLO, PINK EYELASH, ROCKERS IT’S DANGEROUS, TRUE RELIGION, HOUSE OF MRYSE, BUCKLE) delillerdir. USPTO uygulamasında göre; birbirinden farklı nitelikteki malları ve hizmetleri içeren ticaret sırasında kullanıma dayanan üçüncü kişilere ait tescilli markalar, bu markaların kullanımda olduğuna veya halkın bunlara aşina olduğuna dair kanıt oluşturmasa da, belirli bir dereceye kadar bu malların veya hizmetlerin tek bir ticari kaynaktan gelebileceğini gösteren delil teşkil edebilir.

Uzmanın sunduğu diğer kanıtlar ise, piyasada ayak giysilerinin ve parfümlerin aynı marka altında tek bir ticari kaynak tarafından aynı ticari kanalla (online satış sitesi) piyasaya sürüldüğünü gösteren (örneğin, POLO, TOMMY HILFIGER, HUGO BOSS, LACOSTE, CALVIN KLEIN, PERRY ELLIS, GUCCI, DIESEL, ED HARDY, NAUTICA, KENNETH COLE) delillerdir.

Bu kanıtlar parfüm ve ayak giysileri ürünlerinin belirgin farklılıklarını ortadan kaldırmamakla birlikte, en az 21 ticari kaynağın aynı markayla hem ayak giysisi hem de parfüm sunduğunu göstermektedir. Başvuru sahibi bu örneklerin çoğunun ünlü markalar olduğunu, yani tüketicilerin bu markalardan hem ayak giysisi hem de parfüm beklemeyi normal karşılayacağını öne sürmekte haklı olsa da, uzman tarafından tespit edilen örneklerin bir kısmı ünlü markalar değildir ve bu durum aynı markanın hem ayak giysileri hem de parfümler için kullanılmasının, sadece ünlü tasarımcılara ve ünlü markalara özgü olmadığını göstermektedir.

Bütün bu hususlar dikkate alındığında, uzmanın öne sürdüğü deliller, incelenen vakanın şartları göz önüne alındığında, Temyiz Kurulu’nun mallar arasında bağlantı bulunduğunu kabul etmesi için yeterlidir.

Temyiz Kurulu, belirli malların birbiriyle bağlantılı olduğunu gösteren müstakil kuralların olmadığını kabul etmekle birlikte, giyim eşyalarının kozmetikler ve parfümlerle bağlantılı mallar olarak kabul edildiğini gösteren çok sayıda kararın varlığını da belirtmektedir.

“…. kozmetikler ve kadın moda sektörüne dahil giyim eşyaları arasındaki yakından hissedilen bağlantı dikkate alındığında, bahsedilen malların yüksek derecede ilişki içerdiği ve aynı veya çok benzer markalarla satıldıklarında, tek bir ticari kaynaktan geldikleri çağrışımı yaratacakları (veya en azından bu doğrultuda karışıklığa yol açacakları) düşünülmektedir.” (Barbizon International, Inc., 217 USPQ 735, 737 (TTAB 1983); “Elbiseler ve sabunlar, kolonyalar dahil olmak üzere kişisel bakım ürünleri ile erkek gömleklerini, bu mallar üzerinde aynı veya benzer markanın eşzamanlı kullanımı halinde ticari kaynak bakımından karışıklığa yol açabilecek derecede bağlantılı mallar olarak kabul ediyoruz.” (re Christian Dior, S.A., 225 USPQ 533 (TTAB 1985); “Aynı markanın giysiler ve güzellik ürünleri veya kozmetikler için kullanımı halinde karıştırılma, yanılgı veya aldanmanın ortaya çıkacağı birçok kez belirtilmiştir. (re Arthur Holland, Inc., 192 USPQ 494 (TTAB 1976).

İncelenen vakada da kanıtlar benzer bir durumu işaret etmektedir. Kokuların ve ayak giysilerinin aynı marka altında satılması olağandışı bir durum değildir, buna bağlı olarak bu duruma aşina tüketiciler aynı markayla satılan parfümlerin varlığında ayak giysilerinin ticari kaynağı konusunda yanılgıya düşebilirler. Bu durum da, karıştırılma olasılığının varlığını kuvvetlendiren bir etkendir.

Buna ilaveten, başvuru sahibinin ve önceki tescil sahibinin malları herhangi bir kısıtlama içermemektedir ve ilgili kavramlar (ayak giysileri, parfümler) kapsamına girebilecek tüm malları içermektedir. Ayrıca, bu ürünlerin tüm ticari kanallar içerisinde hareket edebileceği ve her tip tüketiciye hitap edebileceği düşünülmektedir. İncelenen vakada, kanıtlar hem ayak giysilerinin hem de parfümlerin normal ticari kanallarda satışa sunulduğunu (mağazalar, online satış siteleri veya firmaların kendi web siteleri) göstermektedir. Dolayısıyla, taraflarının mallarının satışa sunulduğu ticari kanalların çakıştığı da görülmektedir. Ticari kanalların çakışması da karıştırılma olasılığının varlığını kuvvetlendiren bir etken niteliğindedir.

Belirtilen tüm hususlar ışığında, USPTO Temyiz Kurulu; markaların aynı, malların ve ticari sunum kanallarının bağlantılı olmaları gerekçeleriyle, markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu kanaatine ulaşmış ve başvuru hakkındaki ret kararını yerinde bulmuştur.

Ayak giysileri ve parfümlerin benzerliğinin ve bağlantısının tartışıldığı bu vaka kuşkusuz ilgi çekici niteliktedir. USPTO ve A.B.D. mahkemelerinin malların benzerliği veya ilişkisi konusundaki yaklaşımının malların fiziksel veya amaca ilişkin benzerliğinin veya malların karıştırılıp karıştırılmayacağının araştırılmasının ötesinde, mallar arasında ticari yaşamda bağlantı kurulup kurulmayacağı değerlendirmesine dayandığı açıktır. Marka incelemesi kimi zaman bizleri inceleme konusu malları didikleyerek aralarındaki farklılıkları ortaya çıkartma gayretkeşliğine yöneltse de, incelemenin asıl amacının “aralarındaki 7 farkı bulun oyunu” olmadığı, tersine, mallar arasında ortalama tüketicilerce ticari kaynak bakımından karıştırılma olasılığının ortaya çıkıp çıkmayacağını tespit etme yükümlülüğü olduğu unutulmamalıdır. Ülkemizde alt grup uygulaması ve mal / hizmet tebliğleri ile şablonlara indirgenmiş durumda olan ve marka incelemesi uygulayıcılarının ufkunu daralttığı kadar, hak sahiplerinin haklarının etkin biçimde korunmasının önündeki (kanaatimizce) en büyük engellerden birisini teşkil eden malların ve/veya hizmetlerin benzerliği konusundaki kalıpların yıkılması, kendi adıma geleceğe yönelik en önemli beklentilerimden birisidir.

Önder Erol Ünsal

Ekim 2014

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, IP Translator Davası, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması 10 Ağustos 201410 Ağustos 2014

Nicé Sınıflandırmasının Sınıf Başlıklarının Kapsamı Hakkında A.B.D. ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Uygulamaları ve Türkiye Bakımından Kısa Değerlendirme

Bu yazı ilk olarak Uluslararası Fikri Mülkiyet Haklarını Koruma Derneği (AIPPI) Türkiye Ulusal Grubunun Bülteni “Fikri Gündem” dergisinin Ağustos 2014 sayısında yayınlanmıştır. Fikri Gündem’e http://www.aippiturkey.org/yonetim/files/fikri_gundem_sayi_5.pdf linkinden erişilmesi mümkündür.

I- Giriş

Marka tescilinde malların ve hizmetlerin sınıflandırılması amacıyla kullanılan Nicé sınıflandırması, sınıflandırmanın yapısı ve ulusal ofislerdeki uygulama biçimi, önceki markalarla benzerlik açısından yapılan değerlendirme başta olmak üzere, birçok ülkede marka incelemesini doğrudan etkiler niteliktedir. Sınıflandırma ve uygulama biçiminin incelemeye etkisi özellikle Türkiye’de oldukça kuvvetlidir. Buna karşın, sınıflandırma ülkemizde incelemeye yaptığı etki ölçüsünde bilinmemekte ve tartışılmamaktadır. Bu yazı, sınıflandırmanın incelemeye etkisinin ortaya çıktığı alanlardan birisi olan Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları (class headings) kavramının açıklanması, sınıf başlıklarının kapsamının Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.) Patent ve Marka Ofisi’nde (USPTO) ne şekilde değerlendirildiğini gösteren USPTO Temyiz Kurulu’nun 2014 yılına ait “FIAT 500” kararı ile konu hakkında Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile OHIM uygulamasının ana çerçevesini oluşturan Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın “IP Translator” kararının aktarılması ve bunun ardından konunun Türkiye bakımından da tartışılması amacıyla hazırlanmıştır.

II- Nicé Sınıflandırması ve Sınıf Başlıkları

Nicé sınıflandırması, en basit biçimde, markaların tescilinde kullanım için malların ve hizmetlerin sınıflandırılması amacıyla oluşturulan uluslararası bir sistem olarak tanımlanabilir. Nicé sınıflandırması, 1957 yılında uygulamaya giren Nicé Andlaşması ile oluşturulmuştur ve sınıflandırmanın uzmanlar komitesinin (uzmanlar komitesi andlaşma üyesi ülkelerin temsilcilerinden oluşmaktadır) teklifleri çerçevesinde belirli aralıklarla güncellenmektedir.

Nicé sınıflandırması 2014 yılı itibarıyla 45 sınıftan oluşmaktadır. Bu sınıflardan 34 adedi mallara, kalan 11 sınıf ise hizmetlere aittir. Sınıf sayısının artırılması, yani mevcut sınıfların gelecekte yeni sınıflara bölünerek yeni sınıfların oluşturulması, andlaşma kapsamında öngörülen prosedürler çerçevesinde mümkündür.

Uluslararası sınıflandırmayı kuran Nicé Andlaşması’nın ikinci maddesi, sınıflandırmanın hukuki etkisini ve kullanımını düzenlemektedir. Anılan maddenin birinci fıkrasında, andlaşmada doğrudan düzenlenen kurallar dışında, andlaşmanın etkisinin taraf her ülke tarafından ona tanınan etki olacağı ve anlaşmanın taraf ülkeleri herhangi bir markaya sağlanan koruma kapsamının değerlendirilmesi açısından bağlamayacağı belirtilmektedir. Açıklamalardan anlaşılacağı üzere Nicé Andlaşması malların ve hizmetlerin benzerliği konusunda ofislerin yapacağı değerlendirmeyi etkileyebilecek herhangi bir hüküm içermemektedir. Tersine, andlaşmada, sınıflandırmanın etkisinin taraf her ülke tarafından ona tanınan etki olacağı belirtilmiş, ofisler sınıflandırmayı esas veya yardımcı sistem olarak kullanmakta serbest bırakılmış ve ofislere sadece yapacakları yayınlarda ve düzenledikleri belgelerde sınıf numarasını belirtme zorunluluğu getirilmiştir.

Nicé sınıflandırmasında yer alan sınıfların tamamı, sınıf içeriğinde bulunan malların veya hizmetlerin genel niteliğini belirten sınıf başlıklarına (class headings) sahiptir.[1] Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) sınıf başlıklarının amacını, “Sınıf başlıkları, mal ve hizmetlerin esas itibarıyla ait oldukları alanları genel şekilde belirtir.”[2] ifadesiyle açıklamaktadır. Sınıf başlıklarının altında yer alan açıklayıcı notlar (explanatory notes) ise ilgili sınıfın kapsamının daha net biçimde anlaşılmasını sağlayacak verileri içermektedir. Açıklayıcı notların ardından gelen alfabetik liste (alphabetical list), ilgili sınıfın kapsamına giren malların veya hizmetlerin ismen alfabetik biçimde sıralanmasından oluşmaktadır. Genel başlıklar, açıklayıcı notlar ve alfabetik liste kullanılmasına rağmen bir mal veya hizmetin hangi sınıfa ait olduğunun tespit edilememesi durumunda ise genel sınıflandırma ilkeleri (bunlara bu yazı kapsamında yer verilmeyecektir) kullanılarak, malın veya hizmetin ait olduğu sınıf belirlenecektir.

Bu yazıda üzerinde yoğunlaşılacak sınıf başlıkları, ilgili sınıfın kapsamı hakkında genel bilgi vermeyi amaçlayan kısa listelerdir. Sınıf başlıkları kimi durumlarda birkaç kelimeden (Örneğin, Sınıf 25: Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri), kimi durumlarda ise daha uzun ifadelerden oluşur (Örneğin, Sınıf 21: Ev içi kullanım ve mutfak aletleri ve kapları; taraklar ve süngerler; fırçalar (boya fırçaları hariç); fırçalama malzemeleri; temizlik amaçlı malzemeler; çelik yünü; işlenmemiş veya yarı işlenmiş halde cam (binalarda kullanılan cam hariç); diğer sınıflarda yer almayan cam, porselen ve seramik eşyalar.).

Sınıf başlıklarını oluşturan ifadeler, kimi durumlarda ilgili sınıfın kapsamını çok net biçimde çizmekte ve ilgili malların veya hizmetlerin neredeyse tamamını kapsayacak içerikte olmakla birlikte (Örneğin, Sınıf 33: Alkollü içecekler (biralar hariç).), bu ifadeler bazı sınıflarda ilgili sınıf kapsamında yer alan malların veya hizmetlerin tamamını kapsama yeterliliğinden uzaktır. Dolayısıyla, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarıyla yapılan başvuruların veya tescil edilen markaların ilgili sınıflarda yer alan malların veya hizmetlerin tamamını kapsayıp kapsamadığı veya ne kadarını kapsadığı soruları tescil otoriteleri ve yargı açısından önemli tartışmalara yol açmaktadır.

III- Sınıf Başlıklarının Kapsamı Konusunda A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Uygulaması ve USPTO Temyiz Kurulu’nun “FIAT 500” Kararı

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) uygulamasında Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının çoğunluğu, başlangıçtan bu yana çok geniş (kapsamı belirsiz) ifadeler olarak kabul edilmekte ve açıklanmaları istenmektedir. Bu uygulama, diğer ülkelerde kapsamı oldukça belirli olan terimlerin de açıklanmasının talep edilmesini yanında getirdiğinden, A.B.D.’ye özgü ve diğer ülkelerden farklılaşmış bir uygulama niteliği göstermektedir. A.B.D. uygulaması mevcut haliyle, özellikle Madrid Protokolü kapsamında A.B.D. için uluslararası tescil başvurusu yapan başvuru sahiplerini zorlamaktadır. Şöyle ki, dünyanın diğer ülkelerinde kabul edilen çok sayıda terim (sınıf başlıkları dahil olmak üzere), A.B.D. tarafından kabul edilmediğinden, başvuruların mal ve hizmet listelerinin hazırlanmasından ardından, A.B.D. için mal ve hizmet sınırlandırması yapılmakta ve daha detaylı listeler düzenlenmektedir. USPTO tarafından kabul edilen mal ve hizmet tanımlamalarına http://tess2.uspto.gov/netahtml/tidm.html adresinden ulaşılması mümkündür.

USPTO’nun, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları hakkındaki uygulaması, USPTO inceleme kılavuzunda takip eden ifadelerle yer almaktadır: “Yabancı tesciller, malları ve hizmetleri çoğunlukla geniş ifadelerle belirtmektedir. Birçok durumda, mal ve hizmet tanımı, ilgili sınıfın sınıf başlığından oluşmaktadır. Bu tip geniş kapsamlı tanımlar A.B.D. başvurularında genel olarak kabul edilmemektedir. Yabancı tescil geniş kapsamlı bir ifade içerse de, A.B.D. başvurusunda, mal ve hizmet tanımlaması açık ve kesin olmalıdır.”[3]

USPTO uygulamasında, mal ve hizmet listelerinde yer alan terimlerin kapsamı belirlenirken “sıradan anlam (ordinary meaning)” testi uygulanmaktadır. Sıradan anlam testi, uzmanın inceleme esnasında, malı veya hizmeti ifade eden terimi, Nicé sınıfı numarasıyla değil, sıradan kelime anlamıyla değerlendirmesi anlamına gelmektedir. Malın veya hizmetin Nicé sınıfı numarası, yapılabilecek işlemlerin kapsamını sınırlandırmayacaktır. Mal ve hizmet listesini oluşturan terimlerin bir sınıfın sınıf başlığından oluştuğu durumlarda, USPTO terimlerin kapsamını belirlemek için kelimelerin sıradan anlamını dikkate alacaktır. Bu doğrultuda, başvuru sahibi, mal ve hizmet listesinde değişiklik yapmak isterse ve bu değişiklik, sınıf başlığının kelime anlamı kapsamına girmemekle birlikte ilgili sınıfta yer alan bir terimin mal ve hizmet listesine eklenmesine yönelik olursa, USPTO bu yöndeki değişiklik talebini kabul etmeyecektir.[4]

USPTO’nun Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları hakkındaki değerlendirmesinin daha kolay biçimde anlaşılabilmesini sağlayacak en güncel karar, USPTO Temyiz Kurulu’nun 31/01/2014 tarihli “FIAT 500” kararıdır.[5]

USPTO Temyiz Kurulu, kurum uzmanlarının verdiği kararlara karşı yapılan itirazların incelendiği kurumun nihai karar organıdır. USPTO Temyiz Kurulu’nun bazı kararları emsal niteliği taşıyan (precedential) kararlardır. Emsal niteliği taşıyan kararlar, karar yayınlanırken USPTO tarafından bu isimle adlandırılmakta, benzer argümanları içeren itirazların değerlendirilmesinde esas alınmakta ve bağlayıcı nitelik göstermektedir.

Bu yazı kapsamında açıklanacak olan “FIAT 500” kararı, USPTO Temyiz Kurulu’nun emsal niteliği taşıyan kararlarından birisidir.

İtalyan menşeili “FIAT GROUP MARKETING & CORPORATE COMMUNICATIONS S.P.A.” firması standart karakterlerde yazılı “FIAT 500” markasının çeşitli ülkelerde tescil edilmesi amacıyla Madrid Protokolü kapsamında bir uluslararası marka tescil başvurusu yapar. Uluslararası sicilde 1082074 sayıyla kaydedilen markanın tescil amacıyla yöneltildiği ülkelerden birisi de A.B.D.’dir. Uluslararası marka tescil başvurusunun kapsamında Nicé sınıflandırmasının 35. sınıfının sınıf başlığını oluşturan “Reklamcılık hizmetleri; iş yönetimi hizmetleri; iş idaresi hizmetleri; ofis hizmetleri.”[6]de yer almaktadır.

USPTO uzmanı, başvurunun mal ve hizmet listesinde yer alan bazı terimlerin çok geniş kapsamlı ifadeler olduğu tespitiyle başvuruyu reddeder. Başvuru sahibi ret kararının ardından yaptığı itirazla, mal ve hizmet listesinde çeşitli düzenlemeler yapılmasını ve ret kararının kaldırılmasını talep eder.

Başvuru sahibinin 35. sınıfında talep ettiği düzenleme, ilgili sınıftaki hizmetlerin “Reklamcılık hizmetleri; başkalarına ait geniş çeşitlilikte tüketim mallarının perakendeciliği ve çevrimiçi perakendeciliği hizmetleri.” şeklinde sınırlandırılması yönündedir.

USPTO uzmanı, başvuru sahibinin 35. sınıfa ilişkin yukarıda belirtilen hizmet kısıtlamasını kabul etmez. Şöyle ki, uzmana göre, listenin kısıtlanmış halinde yer alan “perakendecilik ve çevrimiçi perakendecilik hizmetleri”, başvurunun kısıtlama öncesi hizmet listesinin kapsamına giren nitelikte hizmetler değildir. Bir diğer deyişle, uzman, “perakendecilik ve çevrimiçi perakendecilik hizmetleri”nin, başvurunun ilgili sınıfının ilk halini oluşturan “Reklamcılık hizmetleri; iş yönetimi hizmetleri; iş idaresi hizmetleri; ofis hizmetleri.”nin kapsamına giren bir ifade olmadığı ve bu nedenle hizmet listesindeki sınırlandırmanın kabul edilebilir mahiyette olmadığı görüşündedir. Bu görüşten hareketle, uzman ikinci bir ret kararı gönderir ve başvuru sahibinin mal ve hizmet listesinde yaptığı düzeltmenin yukarıda belirtilen hizmetler bakımından kabul edilmediğini bildirir.

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenir.

İncelemenin esasını, aynı zamanda Nicé sınıflandırmasının 35. sınıfının sınıf başlığını da oluşturan “Reklamcılık hizmetleri; iş yönetimi hizmetleri; iş idaresi hizmetleri; ofis hizmetleri.” şeklindeki listenin “Başkalarına ait geniş çeşitlilikte tüketim mallarının perakendeciliği ve çevrimiçi perakendeciliği hizmetleri.” biçiminde sınırlandırılmasının, hizmet listesinin başvuru aşamasındaki halinin genişletilmesi anlamına gelip gelmediği sorusu oluşturmaktadır. Ret kararının dayanağı olan Yönetmelik 2.71(a) maddesi, başvuru sahiplerinin, başvurunun mal ve hizmet listesinde düzeltme veya kısıtlama yapabilecekleri, ancak listenin kapsamını genişletemeyecekleri hükmünü içermektedir.

Başvuru sahibi itirazında, hizmet listesinde yer alan 35. sınıfın sınıf başlığının, aynı sınıf kapsamındaki “perakendecilik hizmetleri”ni de kapsadığını, dolayısıyla kısıtlama sonucu oluşan hizmet listesinin başvurunun ilk halinin kapsamına girdiğinin kabul edilmesi gerektiğini öne sürmektedir. Başvuru sahibine göre, “perakendecilik hizmetleri”nin sınıf başlığında yer alan “iş yönetimi hizmetleri”nin kapsamına girdiğinin kabul edilmesi mümkündür, şöyle ki bir perakende dükkanı işletmek ve bu hizmetleri sunmak ticari bir hizmettir ve ticari işletmenin idare edilmesini de içermektedir. Bunlara ek olarak başvuru sahibi, USPTO’nun önceden kabul ettiği benzer nitelikte birkaç örneği de gündeme getirmekte ve bu kararların esas alınmasını talep etmektedir.

Buna karşılık, inceleme uzmanı, başvuruyu değerlendirirken “sıradan anlam” testini uyguladığını, dolayısıyla, başvuruyu oluşturan terimlerin sıradan anlamı doğrultusunda, bu terimlerin “perakendecilik hizmetleri”ni kapsamadığı kanaatine ulaştığını belirtmektedir. Uzman, buna ek olarak, “iş idaresi” teriminin sözlük anlamını sunarak, bu terimin bir ticari işletmenin yaptığı her işi kapsamadığını, asıl anlamının bir ticari işletmenin başarı sağlamak için uyguladığı yönetim teknikleri olduğunu öne sürmektedir. Ayrıca, inceleme uzmanına göre, bir başvuruda Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kullanılması, ilgili sınıftaki tüm malların veya hizmetlerin otomatikman kapsandığı anlamına gelmemektedir.

Başvuru sahibi ve inceleme uzmanının argümanlarını değerlendiren Temyiz Kurulu takip eden tespitlere ulaşmıştır.

Temyiz Kurulu’na göre, başvuru sahibince hizmet listesinde yapılan değişiklik, hizmet listesinin kapsamının uygun olmayan biçimde genişletilmesi niteliğindedir ve Nicé sınıflandırmasının 35. sınıfının sınıf başlığındaki terimlerin (iş idaresi hizmetleri dahil olmak üzere), “perakendecilik hizmetleri”ni kapsadığının kabul edilmesi mümkün değildir. Başvuru sahiplerinin, başvurularının mal ve hizmet listesinde yer alan terimleri, USPTO’nun malları ve hizmetleri doğru biçimde sınıflandırmasına imkan verecek açıklıkta tanımlamaları gerekmektedir. Malların ve hizmetlerin açık biçimde tanımlanmasına ilişkin değerlendirme kriterlerini belirlemek USPTO takdirindedir. İnceleme uzmanı, USPTO’nun mal ve hizmet tanımlamalarının kapsamlarını belirlerken uyguladığı “sıradan anlam” testini bu başvurunun incelenmesinde doğru biçimde uygulamıştır ve “iş idaresi hizmetleri” dahil olmak üzere, başvurunun hizmet listesinin ilk halinde yer alan terimlerinin hiç birisinin “perakendecilik hizmetleri”ni kapsamadığı yönündeki uzman tespiti yerindedir. “İş idaresi hizmetleri”nin tanımı ve bir hizmetin marka olarak tescil edilebilmesi başkalarının yararı için verilmesi gerekliliği zorunluluğu göz önüne alındığında, bu hizmetlerin içeriği, iş idaresini tekniklerine sahip bir işletmenin, bu teknikleri başka bir işletmeye, o işletmenin amaçlarına erişmesini sağlamak için aktarması olarak ortaya çıkmaktadır. Bir diğer deyişle, “iş idaresi hizmetleri”nde esas olan, bir işletmenin bir diğer işletmeye faaliyetlerini daha iyi biçimde sürdürmesi için yardım sağlamasıdır ve bu hizmet işletmeler arasında (business to business) bir hizmet niteliğindedir. Buna karşın, “perakendecilik hizmetleri”, firmaların tüketicilere perakende alım için çeşitli ürünleri sunmasıdır ve hizmet işletmeden tüketiciye verilmektedir.

Temyiz Kurulu, kararın kalan bölümünde sınıf başlıklarının kapsamı sorununu irdelemiştir:

Temyiz Kurulu’na göre, sınıf başlıkları bilinçli şekilde seçilmiş kapsamı geniş ifadelerden oluşsa da, bunların her durumda ilgili sınıftaki tüm malları ve hizmetleri kapsadıkları kabul edilemez. USPTO inceleme kılavuzunda da belirtildiği üzere, mal veya hizmet listesinin sınıf başlığından oluşması ve ardından başvuru sahibinin listede kısıtlama talep etmesi durumunda, kısıtlama sonucu oluşacak mal veya hizmetler, orijinal listenin sıradan anlamı kapsamına girmiyorsa, USPTO kısıtlamayı kabul etmeyecektir.

Madrid Protokolü’ne taraf bazı ülkelerce uygulandığı bilinen “sınıf başlığı herşeyi kapsar (class heading covers all)” yaklaşımı uyarınca bu ülkelerin, bir başvurunun mal ve hizmet listesinin Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından oluşması durumunda, başvurunun ilgili sınıflardaki tüm malları ve hizmetleri kapsadığını kabul ettiği bilinmekle birlikte, bu durum uluslararası andlaşmaların (Nicé Andlaşması veya Madrid Protokolü) getirdiği bir zorunluluk değildir. Uluslararası andlaşmalar böyle bir zorunluluk getirmemişken ve A.B.D. mevzuatında bu yönde bir düzenleme yokken, tersine A.B.D. uygulamasının sınıf başlıklarının kapsamı konusunda “sıradan anlam (ordinary meaning)” yaklaşımı açıkken, uluslararası markalar için sınıf başlıklarının ilgili sınıftaki tüm malları veya hizmetleri kapsadığı yönünde bir istisna tanınması mümkün değildir. Bu çerçevede, Madrid Protokolü’ne taraf bazı ülkelerin, 35. sınıfın sınıf başlığının ilgili sınıftaki hizmetlerin tamamını ve dolayısıyla “perakendecilik hizmetleri”ni kapsadığını kabul etmesi, USPTO’nun da aynı yaklaşımı takip etmesi gerektiği anlamına gelmemekte ve USPTO değerlendirmesini etkilememektedir.

İlaveten, Temyiz Kurulu’nun, başvuru sahibinin önceki emsal kararlar gerekçeli itirazına verdiği yanıt da belirtilmelidir. Temyiz Kurulu’na göre, “İncelemede tutarlığının sağlanması Ofis’in hedefi olsa da, inceleme uzmanlarının önceki kararları bizim için bağlayıcı değildir ve her vakada önümüze sunulan kanıtları esas alarak vaka bazında karar vermemiz gerekmektedir.”

Sonuç olarak, Temyiz Kurulu’na göre, başvuru sahibinin hizmet listesinde “Başkalarına ait geniş çeşitlilikte tüketim mallarının perakendeciliği ve çevrimiçi perakendeciliği hizmetleri.”ne yer vererek yaptığı sınırlandırma, bu hizmetlerin, başvurunun orijinal hizmet listesinde yer alan “Reklamcılık hizmetleri; iş yönetimi hizmetleri; iş idaresi hizmetleri; ofis hizmetleri.”nin kapsamına girer nitelikte bir ifade olmaması nedeniyle kabul edilebilir mahiyette bulunmamıştır. Dolayısıyla, başvuru sahibinin itirazı Temyiz Kurulu tarafından reddedilmiştir.

USPTO Temyiz Kurulu’nun “FIAT 500” kararı, ofisin Nicé sınıflandırmasının genel başlıkları konusunda uzun yıllardır devam eden istikrarlı uygulamasının devamı niteliğinde bir karar olması nedeniyle beklenmedik veya sıradışı nitelikte bir karar değildir. Bununla birlikte, bu kararın Avrupa Birliği’nde “IP Translator” kararı sonrası yaşanan kargaşa ve tartışmaların ardından gelmesi ve “IP Translator” kararıyla “sınıf başlığı herşeyi kapsar” yaklaşımını net biçimde geride bırakan yeni AB uygulamasıyla paralellik göstermesi, “FIAT 500” kararını dikkat çekici hale getirmektedir. Kararın önemini daha iyi anlamak için “IP Translator” kararını, kararın arka planını ve getirdiği yenilikleri bir kez daha anımsamak yerinde olacaktır.

IV- Sınıf Başlıklarının Kapsamı Konusunda İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) Uygulaması ve Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın “IP Translator” Kararı

Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kapsamı konusunda OHIM uygulamasını, “IP Translator” kararını milat kabul ederek, “IP Translator” öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırmak gerekmektedir.[7]

“IP Translator” kararı öncesi durumda, uygulamanın esasını OHIM Başkanı tarafından yayınlanmış 16 Haziran 2003 tarihli 03/4 sayılı Genelge oluşturmaktaydı. 03/4 sayılı Genelge’ye göre OHIM, bir sınıfa ait sınıf başlığının, o sınıfa dahil tüm malları veya hizmetleri kapsadığını kabul etmekteydi. Bu kabul ve etkileri, tescil incelemesi için olduğu kadar, itiraz, sınırlandırma, kısmi iptal, kullanım gibi işlemler veya hükümler bakımından da geçerliydi.

OHIM, 03/4 sayılı Genelge kapsamında sınıf başlıklarının ilgili sınıf kapsamına giren tüm malları veya hizmetleri kapsadığını kabul etmekle birlikte, bu kabul Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ulusal ofislerinin tümü bakımından geçerli değildi. Bu konuda üye ülkelerin bir kısmı, OHIM’in uygulamasına paralel olarak, sınıf başlıklarının ilgili sınıftaki tüm malları veya hizmetleri kapsadığını kabul etmişken, Birleşik Krallık başta olmak üzere bir diğer kısmı ise sınıf başlıklarının kapsamını sadece sınıf başlığında yazılı mallarla veya hizmetlerle sınırlı olarak değerlendirmekte ve ilgili sınıftaki malların veya hizmetlerin tümünün sınıf başlığınca kapsandığı yönündeki yorumu kabul etmemekteydi. Dolayısıyla, sınıf başlığından oluşan başvuruların kapsamı konusunda, Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında ciddi uygulama ve değerlendirme farklılığı bulunmaktaydı.

Sınıf başlıkları konusunda birlik üyesi ülkeler arasındaki uygulama ve değerlendirme farklılıkları, tescilli markaların kapsamının ne olduğu sorusunu da gündeme getirdiğinden ve bu sorunun cevabı ülkeden ülkeye değiştiğinden, marka sahipleri markalarının kapsamları konusunda endişeye düşmüşlerdi. Dolayısıyla, durumun netleştirilmesi için Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın yorumuna ihtiyaç duyulmuştu. Bu çerçevede, aşağıda detaylarını okuyacağınız bir dava inşa edilerek, konu Adalet Divanı önüne taşındı.

2009 yılında “Chartered Institute of Patent Attorneys”, “IP Translator” markasını tescil ettirmek için Birleşik Krallık marka tescil ofisine başvuruda bulunmuştur. Başvuru 41. sınıf için yapılmıştır ve kapsamında 41. sınıfın Nicé sınıflandırmasındaki sınıf başlığı olan “Öğretim; eğitim verilmesi; eğlence; sportif ve kültürel faaliyetler.” hizmetleri yer almaktadır. Birleşik Krallık Ofisi, 41. sınıfın sınıf başlığını kapsayan başvurunun kapsamının 03/4 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi kapsamında yorumlanması gerektiği görüşünden hareketle, başvurunun 41. sınıfa dahil “tercüme hizmetleri”ni de kapsadığı tespiti doğrultusunda, “IP Translator” markasının anlamı itibarıyla “tercüme hizmetleri” bakımından ayırt edici nitelikte olmadığı ve tanımlayıcı nitelikte olduğu gerekçeleriyle başvurunun reddedilmesine karar vermiştir. Başvuru reddedilirken, ret kararı sınıf başlığının tamamı için verilmiş ve ret kararının yalnızca “tercüme hizmetleri” bakımından geçerli olduğunu belirtir içerikte hizmet listesi düzenlemesi veya sınırlandırması içerikli bir işlem yapılmamıştır. (Birleşik Krallık marka ofisi sınıf başlıklarının kapsamı konusunda, sınıf başlığının ilgili sınıftaki tüm malları veya hizmetleri kapsamadığı uygulamasını kabul etmiş olmakla birlikte, bu marka için farklı bir değerlendirmede bulunmuştur. Bunun nedeni konuyu ön yorum kararı için ECJ önüne taşımaktır. Dolayısıyla, başvuru ve sonrasındaki Ofis kararını senaryo olarak kabul etmek yerinde olacaktır.)

Başvuru sahibi ofis işlemlerinin tamamlanması üzerine, ret kararını “Atanmış Kişi”ye (appointed person [Birleşik Krallık sisteminde bir temyiz merci]) götürmüştür. Başvuru sahibinin temel itiraz gerekçesi, hizmet listesinin kapsamında “tercüme hizmetleri”nin yer almaması ve kendisinin bu hizmetlerin tescili için başvuruda bulunmamış olmasıdır. Atanmış Kişi, “tercüme hizmetleri”nin tescili talep edilen hizmetler arasında yer almaması ve bu hizmetin tescili talep edilen “Öğretim; eğitim verilmesi; eğlence; sportif ve kültürel faaliyetler.” hizmetleri kapsamına girebilecek bir hizmet olmaması bulgularından hareketle, konu hakkında Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın görüşünün alınması gerektiği sonucuna ulaşmış ve Adalet Divanından takip eden üç sorunun yanıtlanacağı ön yorum kararı (preliminary ruling) verilmesini talep etmiştir:

Bir marka başvurusunun kapsamında bulunan malların veya hizmetlerin açık ve kesin olarak belirtilmesine ihtiyaç var mıdır, eğer ihtiyaç varsa bu (açıklık ve kesinlik) hangi derecede olmalıdır?
Marka başvurularının kapsamında bulunan malların veya hizmetlerin tanımlanması amacıyla Nicé Andlaşması çerçevesinde oluşturulan malların ve hizmetlerin uluslararası sınıflandırmasının sınıf başlıklarının içerdiği genel ifadelerin kullanılmasına izin verilmeli midir?
Malların ve hizmetlerin uluslararası sınıflandırmasında yer alan sınıf başlıklarının içerdiği genel ifadelerin OHIM Başkanınca yayınlanan 16/06/2003 tarihli 03/4 sayılı Genelge’ye uygun biçimde yorumlanmasına ihtiyaç var mıdır veya bu şekildeki yoruma izin verilmeli midir?

Adalet Divanı yukarıda yer verilen sorulara 19 Haziran 2012 tarihli C-307/10 sayılı kararı ile takip eden yanıtları vermiştir:[8]

“2008/95 sayılı Direktif, marka korumasının talep edildiği malların ve hizmetlerin, başvuru sahibince, yetkili makamların ve tacirlerin, sadece bu bilgiye dayanarak, koruma talebinin kapsamını belirleyebilecekleri derecede (yeterlilikte) açık ve kesin biçimde tanımlanmasını gerektirmektedir, anlamında yorumlanmalıdır.

2008/95 sayılı Direktif, (mallara ve hizmetlere ilişkin) tanımlamanın, yetkili makamların ve tacirlerin koruma kapsamını yeterince açık ve kesin biçimde anlamalarına imkan verdiği durumlarda, marka korumasının talep edildiği malları ve hizmetleri tanımlamak için, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarındaki genel unsurların kullanımına engel olmayacaktır, anlamında yorumlanmalıdır.

Koruma talep ettiği markanın kapsadığı malları veya hizmetleri belirtmek için, Nicé anlaşmasının birinci maddesinde belirtilen sınıflandırmanın belirli bir sınıfına ait sınıf başlığında yer alan genel ifadelerin tamamını kullanan bir ulusal marka sahibi, tescil başvurusunun ilgili sınıfa dahil olup alfabetik listede yer alan tüm malları veya hizmetleri kapsama niyetiyle mi yoksa ilgili sınıftaki malların veya hizmetlerin sadece bir kısmını kapsama niyetiyle mi yapıldığını belirtmek zorundadır. Eğer başvuru, malların veya hizmetlerin bir bölümü için yapılmışsa, başvuru sahibinin o sınıfta bulunan hangi malları veya hizmetleri kapsama niyetinde olduğunu belirtmesi gerekmektedir.”

Bu yanıtlardan özellikle ikincisi, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının ne şekilde değerlendirilmesi ve anlaşılması gerektiği konusunu düzenlemektedir.

Adalet Divanına göre, 2008/95 sayılı Direktifin etkin uygulamasını ve marka tescili sisteminin sorunsuz işleyişini sağlamak için, kararın önceki paragraflarında (bkz. 1 numaralı soruya ilişkin yanıt) belirtilen açıklık ve kesinlik ilkesi malların ve hizmetlerin tanımlanması bakımından da geçerli olacaktır.

Bu çerçevede, Nicé sınıflandırmasının, sınıf başlıklarında yer alan ifadelerin bir kısmı, yetkili makamların markanın koruma kapsamını tespit etmelerine yönelik olarak yeterli derecede açıklık ve kesinlik içerirken, sınıf başlıklarının bir diğer kısmı çok genel olmaları ve markanın kaynak gösterme işlevine uygun olmayacak derecede çeşitli malları veya hizmetleri içermeleri nedeniyle açıklık ve kesinlik kriterlerine uygun değildir.

Dolayısıyla, yetkili makamların, başvuru sahibinin koruma talep ettiği markanın kapsadığı sınıf başlıklarının açıklık ve kesinlik ilkelerine uygunluğunu, vaka bazında (case-by case basis) değerlendirmesi gerekmektedir.

“IP Translator” kararının hemen ardından OHIM 2/12 sayılı yeni bir Başkanlık Genelgesi yayınlamıştır.

2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi 21/06/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş ve bu tarih itibarıyla 16 Haziran 2003 tarihli 03/4 sayılı Başkanlık Genelgesi yürürlükten kalkmıştır.03/4 sayılı genelgenin ortadan kalkmasıyla, anılan genelgede belirtilen, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak yapılan başvuruların, ilgili sınıflara dahil tüm malları veya hizmetleri kapsadığı yönündeki yorum da ortadan kalkmış ve terimlerin kelime anlamları kapsamına giren malları ve hizmetleri kapsadıkları kabul edilmeye başlanmıştır.

2/12 sayılı Genelge’ye göre, OHIM, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından yeteri derecede açık ve kesin olanları kabul etmeye devam edecektir. Tersi durumda, yani sınıf başlığının yeteri kadar açık ve kesin olmadığının düşünüldüğü durumlarda OHIM’in başvuru sahibinden açıklama isteyecektir.

Nice sınıflandırmasının sınıf başlıklarından hangilerinin yeteri derecede açık ve kesin olmadığı ise OHIM’in üye ülkelerle birlikte yürüttüğü yakınlaşma projesi kapsamında karara bağlanmıştır. Konu hakkında yürütülen yoğun bir çalışmanın ardından 2013 yılında açıklanan ortak bildiri ile Nice sınıflandırmasının sınıf başlıklarından 11 tanesinin “IP Translator” kararında belirtilen açıklık ve kesinlik ilkelerini karşılamadığı tespit edilmiştir.[9] Nice sınıflandırmasının 197 adet genel başlığından yalnızca 11 tanesinin açıklık ve kesinlik ilkelerine aykırı olduğunun belirlenmesi, “IP Translator” kararının uygulama alanını sınırlı tutmuş ve sınıf başlıklarının ilgili sınıf kapsamındaki tüm malları kapsadığını kabul eden ülkelerin ve OHIM’in “IP Translator” sonrası döneme daha yumuşak biçimde geçebilmelerini sağlamıştır.

Özetlemek gerekirse, “IP Translator” kararı, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kapsamı konusunda Avrupa Birliği’nde birbiriyle açıkça çelişkili biçimde uygulanan iki yaklaşım, yani “sınıf başlığı herşeyi kapsar (class heading covers all)” ve “sınıf başlığı ne anlama geliyorsa kapsamı odur (means what it says)” yaklaşımları arasından, “sınıf başlığı ne anlama geliyorsa kapsamı odur (means what it says)” yaklaşımını yerinde bulmuş ve diğer yaklaşımı ortadan kaldırmıştır. Bununla birlikte, karar sonrasında, OHIM ve AB üyesi ülkelerin, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından yalnızca 11 tanesinin, “IP Translator” kararının açıklık ve kesinlik ilkelerine aykırı olduğunu kabul etmesi nedeniyle, kararın uygulama alanı çok genişletilmemiş ve bu yolla gerek tescil ofislerinin uygulamalarının yeni sisteme daha kolay entegrasyonu sağlanmış gerekse de marka sahiplerinin önceki tarihli markalarının kapsamlarının belirlenmesinde karşılaşılabilecek olası problemler minimum düzeye indirilmiştir.

Buna ilaveten, Adalet Divanı’nın “IP Translator” kararıyla “sınıf başlığı ne anlama geliyorsa kapsamı odur (means what it says)” yaklaşımının tercih edilmesi sonucunda, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kapsamı hakkındaki Avrupa Birliği uygulamasının, A.B.D. tarafından uygulanmakta olan “sıradan anlam (ordinary meaning)” yaklaşımıyla yakınlaştığı belirtilmelidir. Buna karşın, Nicé sınıflandırmasının 197 adet sınıf başlığının büyük çoğunluğunun A.B.D. tarafından belirsiz ifadeler olarak kabul edilmesi karşısında, Avrupa Birliği’nin bunlardan yalnızca 11 tanesini kapsamı açık ve kesin olmayan tanımlar olarak değerlendirmesi göz önüne alındığında, uluslararası marka uygulamasının önde gelen iki büyük gücü arasında, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları konusunda, halen oldukça büyük bir değerlendirme farklılığı olduğu ortaya çıkmaktadır.

V- Türkiye’nin Nicé Sınıflandırmasının Sınıf Başlıkları Konusundaki Yaklaşımı ve Türkiye Bakımından Değerlendirme

Türk Patent Ensitüsü’ne (TPE) ulusal yolla yapılan marka başvurularının çoğunluğunda, TPE’nin yayınladığı 2013/2 sayılı Mal ve Hizmet Sınıflandırmasına İlişkin Tebliğ’de[10] yer alan ifadeler kullanılmaktadır. Tebliğ ile getirilen sistem ve bu sisteme dayalı başvuru alışkanlıkları (kopyala – yapıştır yöntemiyle oluşturulan ve mal ve hizmet listelerinin kapsamı bakımından gerçekçi olmayan başvurular; başvurularda kullanılan veya kullanılacak mallara ve hizmetlere yer verilmemesi, tersine ilgili sınıflar kapsamındaki tüm malların ve hizmetlerin listelenmesi; Tebliğ ile oluşturulan grupların aynı, aynı tür veya benzer mal ve hizmetlerin belirlenmesi konusunda yeterliliği; aynı tür mal ve hizmet ile benzer mal ve hizmet ayrımının yerindeliği veya gerekliliği; aynı tür kavramı ile benzer kavramının anlamlı bir farklılığının söz konusu olup olmadığı; uygulanan sistemin gelişmiş ülke uygulamaları ile uyumu, vb.) bu satırların yazarına göre ciddi şekilde irdelenmesi gereken önemli konular olmakla birlikte, bu hususlar işbu yazının konusunu oluşturmadığından, burada değerlendirilmeyecektir.

2013/2 sayılı Tebliğ’in 3. maddesinde yer alan “Tebliğin ekindeki listede yer alan bazı gruplar genel başlıklar halinde düzenlenmiştir. Bu gruplara ilişkin genel başlıkların, tanımlama kapsamına giren ve ilgili Nis sınıfında bulunan malların veya hizmetlerin tamamını kapsadığı kabul edilecektir.” hükmü kanaatimizce “sınıf başlığı ne anlama geliyorsa kapsamı odur (means what it says)” yaklaşımıyla paralel nitelik göstermektedir. Şöyle ki, madde içeriğinde yer alan “tanımlama kapsamına giren” ifadesi genel başlığın kapsamını ilgili tanımın kapsamı ile sınırlandırmakta ve sonrasında gelen ilgili Nicé sınıfında bulunma şartıyla, genel başlığın kapsamının ilgili Nicé sınıfının kapsamıyla da sınırlı olduğu belirtilmektedir. Bu çerçevede, TPE uygulamasında, Tebliğ’de yer verilen genel başlıkların kapsamının, ilgili tanımın anlamı ve bu anlam esasında ilgili Nicé sınıfının kapsamı biçiminde, birbirleriyle aynı anda ortaya çıkan iki sınırlama esasında belirleneceği ortaya çıkmaktadır.

Bununla birlikte, TPE sınıflandırma tebliğinde yer alan genel başlıklar, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından farklı olduğundan ve TPE tebliğinin asıl amacı aynı tür mal ve hizmetin belirlenmesi olduğundan, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları ile TPE tebliğinde yer alan genel başlıklar arasında amaç ve kapsam bakımından büyük bir farklılık olduğu ortadadır. Dolayısıyla, Türkiye’de Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları hakkındaki yaklaşımın ne olduğu sorusunun yanıtının sınıflandırma tebliğine bakılarak tespit edilmesi mümkün değildir. Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kapsamı ve hangilerinin kabul edilebilir nitelikte olduğu sorusunun yanıtı, mevzuat veya uygulama kılavuzunda da belirtilmemiş olduğundan, sorunun yanıtı ancak uygulamaya bakılarak tespit edilebilecek içeriktedir. Uygulamaya bakıldığında ise Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından büyük bir bölümünün sorunsuz biçimde kabul edildiği, ancak bir kısmı hakkında açıklama talep edildiği görülmektedir.

A.B.D. uygulamasına eşdeğer bir uygulamanın Türkiye bakımından kabul edilmesi kanaatimizce mümkün ve uygulanabilir içerikte değildir. Şöyle ki, A.B.D. uygulaması uzun yıllardır süren bir geleneğin devamı niteliğindedir ve sınıf başlıklarının çoğunluğunu uzun yıllardır kabul etmeyen A.B.D.’nin bunları kabul etmemeye devam etmesi anlaşılır bir tutumdur. Buna karşın sınıf başlıklarını sorunsuz biçimde kabul eden OHIM, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve Türkiye’nin –A.B.D. uygulamasıyla aynı şekilde- bir anda sınıf başlıklarının neredeyse tamamını kapsamı belirsiz terimler olarak kabul etmeye başlaması, uygulamada ve özellikle önceki tarihli tescilli markaların kapsamının belirlenmesi konusunda büyük sıkıntılara yol açacak niteliktedir. Kaldı ki, Türkiye’nin sınai mülkiyet konusunda Avrupa Birliği mevzuatıyla paralel mevzuata sahip olması ve yakın işbirliği içerisinde bulunduğu ülkelerin Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve OHIM olduğu göz önüne alındığında, konu hakkında Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve OHIM yaklaşımının tercih edilmesi gerektiği hususu, kanaatimizce belirginleşmektedir.

Belirtilen durum çerçevesinde, “IP Translator” kararı sonrası OHIM ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerde ortaya çıkan yaklaşım ve sonuçlarının Türkiye tarafından yakından takip edilmeye devam edilmesi ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve OHIM tarafından kapsamı belirsiz bulunan 11 sınıf başlığına ilişkin uygulamanın Türkiye açısından gözden geçirilmesi yerinde olacaktır.

VI- Sonuç

Yazı boyunca, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kapsamı ve kabul edilebilirliği hususundaki A.B.D. ve OHIM – Avrupa Birliği üyesi ülkelerin uygulamaları “FIAT 500” ve “IP Translator” kararları ışığında detaylı biçimde aktarılmaya çalışılmıştır. “FIAT 500” ve “IP Translator” kararlarını açıklamaya geçmeden önceyse yazının konusunun okuyucularca daha net biçimde anlaşılması için Nicé sınıflandırması ve sınıflandırmanın sınıf başlıkları hakkında bilgi verilmiştir. Son olarak, konu Türkiye bakımından kısaca değerlendirilmiştir.

Yazı boyunca yapılan değerlendirmeler ışığında, öncelikli olarak Adalet Divanı’nın “IP Translator” kararıyla, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kapsamı konusunda Avrupa Birliği’nin Haziran 2012’den başlayarak “sınıf başlığı ne anlama geliyorsa kapsamı odur” yaklaşımını benimsediği belirtilmelidir. Bu yaklaşımın sınıf başlıklarının kapsamı konusunda A.B.D.’nin uzun yıllardır uyguladığı “sıradan anlam” yaklaşımı ile paralelliği nedeniyle, A.B.D. ile Avrupa Birliği uygulamasının, birbirine yakınlaştığı ifade edilmelidir.

Nicé sınıflandırmasının 197 adet sınıf başlığının büyük çoğunluğu A.B.D. tarafından halen kapsamı belirsiz ifadeler olarak kabul edilmektedir. Buna karşın, Avrupa Birliği’nin bu başlıklardan yalnızca 11 tanesini kapsamı açık ve kesin olmayan tanımlar olarak değerlendirmesi göz önüne alındığında, A.B.D. ve Avrupa Birliği arasında, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarını oluşturan terimlerin açık ve kesinliği konusunda, halen büyük bir değerlendirme farklılığı olduğu görülmektedir.

Bir diğer deyişle, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarını oluşturan terimlerin kapsamı değerlendirilirken, terimlerin kelime anlamının dikkate alınması gerektiği konusunda A.B.D. ve Avrupa Birliği birbirine yakınlaşmışken, söz konusu terimlerin hangilerinin kapsamının açık olduğu konusunda taraflar arasında halen belirgin bir yorum farkı bulunmaktadır.

Konu Türkiye özelinde değerlendirildiğinde, öncelikli olarak, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları ile TPE sınıflandırma tebliğinde yer alan genel başlıklar arasında içerik, amaç ve kapsam bakımından büyük farklılık olduğu belirtilmeli ve karşılaştırma Türk sınıflandırma tebliğ ile Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları arasında değil, uygulama pratikleri arasında yapılmalıdır. Bu karşılaştırmanın sonucunda, yazar, Türkiye’nin, A.B.D. uygulaması benzeri bir yaklaşımı değil, ülke açısından daha kolay uygulanabilir Avrupa Birliği yaklaşımını tercih etmesi gerektiğini düşünmektedir.

Son olarak, yazara göre, Avrupa Birliği uygulamasına paralellik sağlanması için, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve OHIM tarafından kapsamı belirsiz bulunan 11 sınıf başlığına ilişkin uygulama Türkiye bakımından gözden geçirilmelidir.

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2014

unsalonderol@gmail.com

[1] Sınıf başlıklarının listesinin http://tmclass.tmdn.org/ec2/classheadings;jsessionid=D0DB1D33C66BB086921BC067FFB0E48E.ec2t3 bağlantısından görülmesi mümkündür.

[2] http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/# (The class headings indicate in a general manner the fields to which the goods and services in principle belong.)

[4] http://tmep.uspto.gov/RDMS/detail/manual/TMEP/Apr2013/d1e2.xml#/manual/TMEP/current/TMEP-1400d1e2479.xml

[5] Kararın tam metnine http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-79099154-EXA-13.pdf adresinden erişilmesi mümkündür.

[6] Advertising services; business management; business administration; office functions.

[7] “IP Translator” kararı, karar öncesi ve sonrası OHIM ile Avrupa Birliği üyesi ülkelerin uygulamaları hakkında detaylı bilginin http://iprgezgini.org/category/ip-translator-davasi/ adresinde yer alan yazılardan incelenmesi mümkündür.

[8] Kararın tam metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=124102&doclang=EN adresinden erişilmesi mümkündür.

[9] Ortak bildiri kapsamında yeterince açık ve kesin bulunmayan ve kabul edilemeyecekleri bildirilen 11 terim aşağıda sayılmıştır:

Sınıf 6: Adi metallerden yapılmış diğer sınıflarda yer alamayan mallar. Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
Sınıf 7: Makineler ve imalat tezgahları. Kabul edilmeyen terim, sınıf başlığının yalnızca “makineler” kısmıdır. Terimin kabul edilmeme nedeni, ne tip makinelerin kast edildiğinin belirtilmemiş olmasıdır.
Sınıf 14: Değerli metaller ve bunların alaşımları ve bunlardan (değerli metallerden ve bunların alaşımlarından) yapılmış veya bunlarla kaplanmış diğer sınıflarda yer almayan Kabul edilmeyen terim, sınıf başlığının yalnızca “değerli metallerden ve bunların alaşımlarından yapılmış veya bunlarla kaplanmış mallar” kısmıdır. Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının veya neyle kaplanmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
Sınıf 16: Kağıt, karton ve bu malzemelerden (kağıt veya kartondan) yapılmış diğer sınıflarda yer almayan Kabul edilmeyen terim, sınıf başlığının yalnızca “kağıt veya kartondan yapılmış mallar” kısmıdır. Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
Sınıf 17: Kauçuk, gütaperka, lastik, asbest, mika ve bu malzemelerden (kauçuk, gütaperka, lastik, asbest, mikadan) yapılmış diğer sınıflarda yer almayan mallar. Kabul edilmeyen terim, sınıf başlığının yalnızca “kauçuk, gütaperka, lastik, asbest, mikadan yapılmış mallar” kısmıdır. Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
Sınıf 18: Deri ve imitasyon deri ve bu malzemelerden (deri ve imitasyon deri) yapılmış diğer sınıflarda yer almayan mallar. Kabul edilmeyen terim, sınıf başlığının yalnızca “deri ve imitasyon deriden yapılmış mallar” kısmıdır. Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
Sınıf 20: Ahşap, mantar, saz, kamış, hasır, boynuz, kemik, fildişi, balina kemiği, kabuk, amber, sedef, lületaşı ve bunların ikamelerinden veya plastikten yapılmış diğer sınıflarda yer almayan mallar. Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
Sınıf 37: Tamir hizmetleri. Terimin kabul edilmeme nedeni, tamir hizmetinin konusu ürünlerin ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
Sınıf 37: Kurulum hizmetleri. Terimin kabul edilmeme nedeni, kurulum hizmetinin konusu ürünlerin ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
Sınıf 40: Malzemelerin işlenmesi hizmetleri. Terimin kabul edilmeme nedeni, işleme hizmetinin neyin işleneceği belirtilmediği sürece belirsiz bir tabir olmasıdır.
Sınıf 45: Bireylerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak üçüncü kişiler tarafından sağlanan kişisel ve sosyal hizmetler. Terimin kabul edilmeme nedeni, sağlanacak hizmetin açık şekilde belirtilmemiş olmasıdır.

[10] http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/mevzuat/MarkaTeb.pdf; http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/nice/Sinif_01-45_degisiklik.pdf

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, IP Translator Davası, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması 4 Ağustos 20141 Eylül 2014

Hizmetlerin Perakendeciliği Bir Hizmet Midir? Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın “Netto” Kararı (C-420/13)

Avrupa Birliği Adalet Divanı, 10/07/2014 tarihinde verdiği C-420/13 sayılı ön yorum kararı ile perakendeciliğe yönelik hizmetlerin yalnızca malların bir araya getirilmesine yönelik olmadığını, hizmetlerin bir araya getirilip tüketicilere sunulmasının da bir hizmet olduğunu ifade etmiştir.

Öncelikli olarak, ön yorum kararına konu davanın ve Adalet Divanı’na yöneltilen soruların açıklanması yerinde olacaktır.

Alman menşeili “NETTO MARKEN-DISCOUNT AG & CO. KG” aşağıda görseline yer verilen markayı tescil ettirmek için 10/09/2011 tarihinde Alman Patent ve Marka Ofisi’ne (DPMA) başvuruda bulunur:

Başvurunun hizmet listesi kapsamında 35. sınıfa dahil olacak biçimde listelenmiş aşağıdaki hizmetler de yer almaktadır:

“Perakende ve toptan ticaretle ilgili hizmetler, özellikle, başkalarının faydası için, çeşitli hizmetlerin müşterilerin bu hizmetleri elverişli bir şekilde satın alması amacıyla bir araya getirilmesi hizmetleri, belirtilen hizmetler takip eden hizmetlere ilişkin olarak verilecektir: Sınıf 35: Reklamcılık, iş yönetimi, iş idaresi, büro hizmetleri. Sınıf 36: Maddi değer taşıyan makbuzların ve fişlerin piyasaya sürülmesi hizmetleri. Sınıf 39: Seyahat düzenlenmesi. Sınıf 41: Eğlence. Sınıf 45: Bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kişisel ve sosyal hizmetler, belirtilen hizmetler özellikle, perakende, toptan satış mağazaları, posta sipariş katalogları veya elektronik ortamlar, örneğin web siteleri ve televizyon alışveriş programları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemleri ile sağlanan hizmetlerdir.”

DPMA, başvuruyu 35. sınıfa dahil yukarıda belirtilen hizmetler bakımından reddeder. Ret kararının gerekçesi, reddedilen hizmetlerin, listede sıralanan hizmetlerden esas ve kapsam bakımından açık olarak ayırt edilmesinin mümkün olmamasıdır. (Alman Marka Kanunu’nun Uygulamasına ilişkin Yönetmelik hükümlerine göre, mallar ve hizmetler, her malın ve hizmetin bir sınıfta sınıflandırılmasına imkan verecek terimlerle belirtilmelidir.)

“NETTO MARKEN-DISCOUNT AG & CO. KG” bu kararın iptali amacıyla dava açar. Davayı gören Federal Patent Mahkemesi (Bundespatentgericht), öncelikli olarak, hizmetlerin perakendeciliğinin mümkün olup olmadığı konusunda mahkemenin önceki bir kararının bulunmadığını tespit eder. Buradan hareket eden Federal Patent Mahkemesi, davaya ilişkin işlemleri durdurur ve Adalet Divanı’na ön yorum kararı verilmesi talebiyle takip eden soruları yöneltir:

1. Topluluk Marka Direktifi’nin ikinci maddesi, bu hüküm kapsamına giren hizmetler, hizmetlerin perakendeciliğine yönelik hizmetleri de kapsar, anlamına gelecek biçimde mi yorumlanmalıdır?

2. Eğer ilk soruya verilen yanıt olumlu yöndeyse,

Direktif’in ikinci maddesi, perakendeci tarafından sunulan hizmetlerin içeriği, perakendeci tarafından sunulan mallardaki gibi detaylı şekilde belirtilmelidir, anlamına gelecek biçimde mi yorumlanmalıdır?

(a) Hizmetler belirtilirken, hizmetlerin;

(i) Genel alan olarak veya sınıf başlığıyla mı,

(ii) Sadece sınıflarla mı,

(iii) Her bağımsız hizmetin ismiyle mi,

belirtilmesi yeterli olacaktır?

(b) Bu ifade ediliş biçimi başvuru tarihinin verilmesinde belirleyici rol oynar mı veya, genel sınıf başlıklarının veya sınıf numaralarının belirtilmesi durumunda, ekleme veya çıkartma yapılması mümkün müdür?

3. Eğer ilk soruya verilen yanıt olumlu yöndeyse,

Direktif’in ikinci maddesi, perakende hizmetlerine ilişkin olarak sağlanan marka koruma derecesi, perakendecinin kendisi tarafından sağlanan hizmetlere de sağlanacaktır, anlamına gelecek biçimde mi yorumlanmalıdır?

Adalet Divanı, Federal Patent Mahkemesi’nce yöneltilen soruları takip eden biçimde yanıtlamıştır:

Birinci Soru:

Federal Patent Mahkemesi, ilk sorusuyla esasen, bir perakendecinin, hizmetleri bir araya getirerek müşterilerin bunları elverişli biçimde karşılaştırmasını ve satın almasını sağlamanın, 2008/95 sayılı Direktif’in ikinci maddesinde yer verilen hizmet kavramı kapsamına girip girmediğini sormaktadır.

2008/95 sayılı Direktif madde 2 uyarınca tescil edilebilir bir marka oluşturmak için üç şart yerine getirilmelidir. Öncelikle, bir tescili talep edilen bir işaret olmalı, sonrasında bu işaretin grafik gösterimi mümkün olmalı, nihayetinde de işaret, bir işletmenin mallarını veya hizmetlerini diğer işletmelerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilebilmesini sağlar içerikte olmalıdır.

“Hizmet” kavramı Avrupa Birliği mevzuatında tanımlanmamış olmakla birlikte, farklı ulusal mevzuatlar uyarınca tescil için farklı şartlar getirilmesinin engellenmesi amacıyla, kavrama tek tip bir yorum getirilmesi gereklidir.

Bu tip bir yorum Adalet Divanı tarafından önceden verilen C-418/02 sayılı “Praktiker Bau- und Heimwerkermarkte” kararında yapılmıştır. Bu karara göre, malların perakendeciliğine yönelik olarak verilen hizmetler tescil edilebilir nitelikte hizmetlerdir. Malların perakendeciliğine yönelik hizmetler, malların satışından ibaret değildir, perakendeci tarafından verilen, satışa sunulan malların seçimi gibi diğer hizmetler ve tüketicinin başka bir satıcı yerine ilgili satıcıdan alım yapmayı tercih etmesini sağlayacak çeşitli hizmetler de malların perakendeciliğine yönelik hizmetlerin kapsamına girmektedir.

Hizmetlerin, mallar da olduğu gibi perakende ticarete konu olup olamayacağının tartışılması gerekli değildir, şöyle ki, tacirler çeşitli üçüncü kişi hizmetlerini seçerek, tüketicilerin bunların arasından tercihi için tek bir temas noktası aracılığıyla bunları bir araya getirip sunmaktadır.

Bu tip bir tacirin sunduğu hizmetler, özellikle, müşterilerin bir araya getirilmiş hizmetleri rahat biçimde karşılaştırmasını ve satın almasını sağlayacak eylemlerden ve reklam hizmetlerinden oluşur.

Bu tip bir araya getirme ve reklam hizmetleri, uygun hallerde, Nicé sınıflandırmasının 35. sınıfı kapsamına girer (burada mahkeme 35. sınıfın genel başlığı ve açıklayıcı notlarına referansta bulunmuştur). Bu olasılık sınıflandırmanın alfabetik listesinde yer alan “üçüncü taraflar için satış promosyonu hizmetleri” tabiri ile de desteklenmektedir.

Bu bağlamda, yukarıda yer verilen hizmetler, 2008/95 sayılı Direktif’in ikinci maddesi anlamında hizmet kavramı kapsamına girmektedir. Şöyle ki, Nicé Andlaşması, Paris Sözleşmesi’ne uygun olarak kabul edildiğinden ve 2008/95 sayılı Direktif hükümlerinin Paris Sözleşmesi hükümleri ile uyumlu olması zorunluluğu bulunduğundan, Direktif’in ikinci maddesi, Nicé sınıflandırmasına uygun olmayan biçimde yorumlanamayacaktır.

İnceleme konusu vakada, başvuruya bakıldığında, hizmetlerin bir araya getirilmesinin özellikle üçüncü taraf hizmetlerine yönelik olduğu görülmektedir. Başvuru sahibi, duruşmada bir araya getirip tüketicilere sunduğu hizmetlerin tamamının üçüncü taraflara ait olduğunu belirtmiş olsa da, kullanılan “özellikle” kelimesi, sunulan hizmetlerin üçüncü tarafların hizmetleriyle sınırlı olmadığı, başvuru sahibinin kendi hizmetlerini de kapsayabileceği algısını ortaya çıkartmaktadır.

Başvuru sahibi tarafından sunulan hizmet çeşitleri, başvuru sahibinin kendisine ait hizmetleri içerse de, bu durum, “başkalarının faydası için, çeşitli hizmetlerin müşterilerin bu hizmetleri elverişli bir şekilde satın alması amacıyla bir araya getirilmesi” tabiriyle ifade edilen sunumun, bir hizmet olarak kategorize edilebilmesini kuşkulu hale getirmemektedir. Başvuru sahibinin tüketicilere sunacağı hizmet çeşitleri arasında kendisi tarafından sağlanan hizmetlerin de bulunması tek başına ret gerekçesi olamaz.

Bütün açıklamaların ışığında, birinci soruya ilişkin yanıt takip eden biçimde oluşmuştur: “Bir iktisadi işletmenin, müşterilerin hizmetleri elverişli biçimde karşılaştırması ve satın alması amacıyla hizmetleri bir araya getirmesinden oluşan hizmetler, 2008/95 sayılı Direktif’in ikinci maddesi kapsamındaki hizmet kavramına girmektedir.”

İkinci Soru:

Federal Patent Mahkemesi, ikinci sorusuyla esasen 2008/95 sayılı Direktif’in, hizmetlerin bir araya getirilmesinden oluşan bir hizmetin tescil edilmesi amacıyla yapılan bir başvurunun, bir araya getirme hizmetini oluşturan hizmetleri ve bir araya getirilen hizmetleri, özel ve açık şekilde belirtilmiş olarak birlikte içermesi şarttır, biçiminde yorumlamanın yerinde olup olmadığını sormaktadır.

Adalet Divanı, bu soruyu yanıtlarken, öncelikle C-307/10 sayılı “IP Translator” kararına çeşitli atıflarda bulunmuş ve malların ve hizmetlerin, yetkili makamlarca kapsamlarının açık ve kesin biçimde anlaşılmasını sağlayacak biçimde ifade edilmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Bu şartın, bir araya getirme hizmetleri bakımından sağlanabilmesi için bu hizmeti oluşturan eylemlerin detaylı biçimde belirtilmesine ihtiyaç yoktur. Tartışma konusu hizmetin, incelenen başvuruda olduğu gibi, “Başkalarının faydası için, çeşitli hizmetlerin müşterilerin bu hizmetleri elverişli bir şekilde satın alması amacıyla bir araya getirilmesi hizmetleri, özellikle, perakende, toptan satış mağazaları, posta sipariş katalogları veya elektronik ortamlar, örneğin web siteleri ve televizyon alışveriş programları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemleri ile sağlanan hizmetler.” biçiminde ifade edilmesi, yetkili makamların ve ekonomik aktörlerin başvurunun, “müşterilerin tek bir temas noktası aracılığıyla, çeşitli hizmetler arasından tercihini sağlamak için çeşitli hizmetlerin seçimi ve sunumundan oluşan hizmetler” için yapıldığını anlamasını sağlayacaktır.

Bununla birlikte, başvuru sahibinin, bir araya getirme hizmetinin hangi hizmetlerin bir araya getirilmesine ilişkin olduğunu yeteri derecede açık ve kesin biçimde belirtmesi gerekmektedir. Bunun eksikliğinde, yetkili makamların başvuruyu incelemesi imkansız olmasa da, oldukça zor olacaktır.

İncelenen başvuruda, başvuru sahibinin bir araya getirme hizmetinin konusu olarak belirttiği hizmetler, Nicé sınıflandırmasının 35., 36., 39., 41. ve 45. sınıflarına ilişkin hizmetlerdir. Bununla birlikte, bu hizmetler belirtilirken, genellikle ilgili sınıfların sınıf başlıkları kullanılmıştır. Bu bağlamda, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının bir bölümünün, açıklık ve kesinlik şartlarını yerine getirmediği hatırlanmalıdır (Bu konuda geniş bilgi ve detaylı açıklamalar, sitede http://iprgezgini.org/category/ip-translator-davasi/ kategorisi altında yer alan yazıların incelenmesi yoluyla edinilebilir.).

Bu çerçevede, başvuruda yer alan ve bir araya getirme hizmetinin kapsamının tanımlanmasında kullanılan tabirlerden hangilerinin, açıklık ve kesinlik şartlarını yerine getirdiğini tespit etmek, ilgili makamların yetkisi dahilindedir.

Bununla birlikte, bir sınıftaki tüm genel başlıkları kullanarak başvuru yapan kişilerin, sınıf başlıklarını kullanmak suretiyle, o sınıfa ilişkin olarak alfabetik listede yer alan malların veya hizmetlerin tümünü mü yoksa bir kısmını mı kast ettiklerini belirtmeleri gerekmektedir.

İncelenen başvuruda, başvuru sahibi, bir araya getirilecek hizmetlere ilişkin olarak, Nicé sınıflandırmasının 35. sınıfında yer alan genel başlıkların tamamına yer vermiş olmakla birlikte, alfabetik listede yer alan hizmetlerin tamamını mı yoksa bir bölümünü mü talep ettiğini belirtmemiştir.

Yukarıda yapılan açıklamaların ışığında, ikinci soruya ilişkin yanıt takip eden biçimde oluşmuştur: “2008/95 sayılı Direktif, çeşitli hizmetlerin bir araya getirilmesinden oluşan hizmetlerin tescili amacıyla yapılan başvurularda, hizmetler, yetkili makamların ve diğer ekonomik aktörlerin, bir araya getirme niyetinin konusu hizmetleri yeteri derecede açık ve kesin biçimde anlamalarını sağlayacak şekilde belirtilmesi gerekmektedir, anlamına gelecek biçimde yorumlanmalıdır.”

Üçüncü Soru:

Adalet Divanı, son olarak Federal Patent Mahkemesi’nin üçüncü sorusunu değerlendirmiştir.

Adalet Divanı, “Direktif’in ikinci maddesi, perakende hizmetlerine ilişkin olarak sağlanan marka koruma derecesi, perakendecinin kendisi tarafından sağlanan hizmetlere de sağlanacaktır, anlamına gelecek biçimde mi yorumlanmalıdır?” şeklindeki soruyu, incelenen vakanın esasıyla bağlantısının bulunmaması nedeniyle değerlendirmeye almamış ve yanıtlamamıştır.

Sonuç Yerine

Adalet Divanı, Alman Federal Patent Mahkemesi’nin sorularına verdiği ilk yanıtla, tüketicilerin rahat biçimde karşılaştırmaları ve satın almaları amacıyla çeşitli hizmetlerin bir araya getirilmesinden oluşan hizmetlerin, Direktif madde 2 kapsamında hizmet kavramı kapsamına girdiğini belirtmiştir. Adalet Divanı ikinci yanıtıyla, bir araya getirilecek hizmetlerin, ilgili makamların ve diğer ekonomik aktörlerin hizmetlerin ne olduğunu anlayabileceği açıklık ve kesinlikte ifade edilmesi gerektiğini ortaya koymuştur.

Bu haliyle Adalet Divanı’nın ikinci yanıtı “IP Translator” kararında yer verilen ilkelerin tekrarlanmasından ibaret olup, beklenmedik bir nitelik göstermemektedir.

Buna karşın, Adalet Divanının ilk soruya ilişkin olarak verdiği yanıt, önemli bir konudaki boşluğun doldurulması anlamına gelmektedir. Şöyle ki, bu yanıt, hizmetlerin kendilerinden bağımsız olarak, bu hizmetlerin bir araya getirilip tüketicilere sunulmasının da bir hizmet olarak kabul edilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu yanıt, özellikle internet aracılığıyla tüketicilere sunulan ve farklı hizmetlerin bir arada sunulup aralarından seçim yapılmasını sağlayan hizmetlerin ayrı bir hizmet olabileceği değerlendirmesini de yanında getirebilir.

Konu hakkında, OHIM ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler ofislerindeki değerlendirmelerin takibi yerinde olacaktır. Buna ilaveten, Nicé sınıflandırmasının 01/01/2015 tarihinden itibaren geçerli olacak versiyonuyla alfabetik listeye eklenecek olan “malların ve hizmetlerin alıcıları ve satıcıları için çevrimiçi pazar yerlerinin sağlanması hizmetleri (provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services)” tabiri de, hizmetlerin perakendeciliğine yönelik hizmet tanımlarıyla yakın gelecekte sıkça karşılaşılabileceğinin ön sinyali niteliğindedir.

Önder Erol Ünsal

Ağustos 2014

Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Perakende Satış Mağazalarının Görsel Düzenlerinin Marka Olarak Tescil Edilebilirliğine İlişkin C-421/13 Sayılı Ön Yorum Kararı

Avrupa Birliği Adalet Divanı, 10/07/2014 tarihli C-421/13 sayılı ön yorum kararında perakende satış dükkanlarının görsel düzenlerinin ayırt edici niteliği konusunda değerlendirmelerde bulunmuştur.

İlk olarak, ön yorum kararına konu dava ve Alman Federal Patent Mahkemesi’nin Adalet Divanı’na yönelttiği soruların özetlenmesi yerinde olacaktır.

“Apple, Inc.” (bundan sonra “Apple” olarak anılacaktır) Kasım 2010’da aşağıda görseline yer verilen üç boyutlu markayı Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi’nde (USPTO) tescil ettirir. USPTO’ya sunulan tarifnamede marka “Bir perakende satış dükkanının ayırt edici tasarımı ve görsel düzeni” olarak tanımlanmıştır. Marka, Nicé sınıflandırmasının 35. sınıfına dahil “Bilgisayarların, bilgisayar yazılımlarının, bilgisayar çevre ürünlerinin, taşınabilir telefonların, tüketici elektronik ürünlerinin ve bunlara ait aksesuarların perakendeciliği hizmetleri ve bunlara ilişkin malların demonstrasyonu hizmetleri.” için tescil edilmiştir.

USPTO’da elde edilen tescilin ardından “Apple” markanın çeşitli ülkelerde yukarıda belirtilen hizmetler için tescil edilmesi amacıyla Madrid Protokolü kapsamında başvuruda bulunur. Uluslararası Sicil’de 1060321 sayıyla kaydedilen markanın bir başvuru olarak yöneltildiği ülkeler arasında Almanya da bulunmaktadır.

Alman Patent ve Marka Ofisi (DPMA), başvuruyu Ocak 2013’de işletmenin ürünlerinin satışı için oluşturulan görsel tasvirin, işletmenin ticari faaliyetini yürütürken kullandığı esas görünümün gösteriminden ibaret olması, tüketicilerin bu tip bir görsel düzeni ürünlerin kalitesinin veya fiyat aralığının göstergesi olarak algılaması mümkün olsa da, bu görsel düzeni ticari kaynak gösteren bir işaret olarak değerlendirmelerinin mümkün olmaması ve incelenen vakada yer alan perakende satış dükkanı görsel düzeninin, diğer elektronik ürün sağlayıcıların dükkanlarından ayırt edilmesini sağlayabilecek derecede farklılaşmamış olması gerekçeleriyle reddeder.

“Apple”, DPMA’nın ret kararına karşı “Alman Federal Patent Mahkemesi (Bundespatentgericht)” nezdinde dava açar.

Federal Patent Mahkemesi, davaya konu görsel düzenin, elektronik sektöründeki perakendecilerin kullandığı alışılmış görsel düzenlerden ayırt edilebilmesini sağlayan özelliklere sahip olduğu görüşünde olsa da, görülmekte olan davanın marka hukukuna ilişkin esaslı sorunları gündeme getirmesinden hareketle, davaya ilişkin işlemleri durdurur ve takip eden 4 soruyu ön yorum kararı verilmesi talebiyle Avrupa Birliği Adalet Divanı’na yöneltir:

1. 2008/95 sayılı Direktif’in 2. maddesi uyarınca, “malların ambalajlarının” korunabilmesine sağlanan imkanın, bir hizmetin içerisinde sağlandığı kuruluşun gösterimine de yayılması mümkün müdür?

2. 2008/95 sayılı Direktif madde 2 ve 3(1) hükmü, bir hizmetin içerisinde sağlandığı kuruluşun gösteriminden oluşan işaretler, marka olarak tescil edilebilir biçiminde yorumlanabilir mi?

3. 2008/95 sayılı Direktif’in 2. maddesinde yer alan grafik gösterim şartının, sadece bir görsel tasarımın sunulması veya bu tasarıma ek olarak görsel düzenin veya özelliklerinin tarifnamesi olarak metre cinsinden mutlak boyutların veya oran olarak izafi boyutların sunulması durumunda, yerine getirildiği kabul edilebilir mi?

4. 2008/95 sayılı Direktif madde 2 hükmü, perakende hizmetleri için tescilli bir markanın sağladığı koruma derecesi, perakendecinin kendisinin ürettiği ürünlere de sağlanacaktır biçiminde yorumlanabilir mi?

Adalet Divanı, ilk üç soruyu bir arada değerlendirmiştir.

Adalet Divanı’na göre ilk iki soruda yer alan “bir hizmetin içerisinde sağlandığı kuruluşun gösterimi” terimi, “Apple”ın “tüketicilerin malları satın almalarını sağlamak çeşitli hizmetlerin sunulması” için marka olarak tescil ettirmek istediği, satış mağazalarının görsel tasvirinden oluşan işareti ifade etmek için kullanılmaktadır.

Bu çerçevede, Adalet Divanı’na göre, birlikte incelenmesi gereken ilk üç soru esasen aşağıdaki anlama gelmektedir:

“Bir perakende satış dükkanının görsel düzeninin, ölçüleri veya boyutları belirtilmemiş, tasarımından oluşan bir gösterim, başvuru sahibinin ürünlerinin satın alınması amacıyla tüketicilere çeşitli hizmetlerin sunulması için tescil edilebilir mi ve eğer yanıt olumluysa, “bir hizmetin içerisinde sağlandığı kuruluşun gösterimi” , “ambalajla” aynı şekilde değerlendirilebilir mi?”

Adalet Divanı bu soruyu takip eden yorum çerçevesinde yanıtlamıştır:

Bu çerçevede, incelenen vakada, bir perakende satış dükkanının görsel düzeninden oluşan gösterimin, bir işletmenin mallarını veya hizmetlerini diğer işletmelerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilebilmesini sağlar içerikte olup olmadığı değerlendirilmelidir. İncelenen vakanın konusu gösterim, bir önceki paragrafta yer verilen ilk iki şartı (işaretin varlığı, grafik gösterimin mümkün olması) yerine getirdiğinden, inceleme konusu işaret sunulurken, perakende dükkanının ölçülerine veya oranlarına ilişkin bilginin var olup olmadığı ve “bir hizmetin içerisinde sağlandığı kuruluşun gösterimi”nin, “ambalajla” aynı şekilde değerlendirilmesinin gerekip gerekmediği soruları esasa ilişkin önem arz etmemektedir.

Bir perakende dükkanının görsel düzeninin bir tasarımla gösterimi, bir işletmenin mallarının veya hizmetlerinin diğer işletmelerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilebilmesini sağlama yeterliliğine sahiptir ve bu nedenle, iki paragraf üstte belirtilen üçüncü şartı yerine getirmektedir. Bu çerçevede, bir perakende satış dükkanının görsel düzeninden oluşan bir işaretin, tescili talep edilen malların veya hizmetlerin belirli bir işletmeden geldiğini gösterebilme ihtimalinin bulunduğunun reddedilemeyeceği belirtilmelidir. Bu durum, tescili talep edilen görsel düzenin, ilgili sektörün kurallarından ve geleneklerinden dikkat çekici ölçüde uzaklaştığı hallerde ortaya çıkabilir.

Bir işaretin Direktif madde 2 anlamında marka oluşturabilecek yeterliliğe sahip olması, aynı işaretin, tescili talep edilen mallara ve hizmetlere ilişkin olarak, Direktif madde 3(1)(b) uyarınca, zorunlu biçimde, ayırt edici niteliğe sahip olduğu anlamına gelmemektedir.

Bir işaretin ayırt edici niteliği, somut olarak, (1) inceleme konusu mallara veya hizmetlere ilişkin olarak, (2) kamunun ilgili kesiminin, yani malların ve hizmetlerin ait olduğu sektörün makul düzeyde iyi bilgilenmiş ve makul düzeyde gözlemci ve ihtiyatlı ortalama tüketicilerinin algısına göre, değerlendirilmelidir.

Malların şekillerinden oluşan işaretlerin tescil edilebilirliği ile ilgili olan ve bu nedenle inceleme konusu vakayla bağlantısı bulunmayan Direktif madde 3(1)(e) hariç olmak üzere, Direktif madde 3(1)’de yer alan hükümlerin hiçbirisi farklı marka türleri hakkında bir ayırım yapmamaktadır. Dolayısıyla, bir perakende dükkanının görsel düzenini tasvir eden bir tasarımdan oluşan işaretin değerlendirilmesine ilişkin olarak yetkili makamlar tarafından uygulanacak değerlendirme kriterleri diğer marka türleri bakımından uygulanacak kriterlerden farklılaşmamaktadır.

Adalet Divanı, ilk üç soruya ilişkin yanıtını vermeden önce, Federal Patent Mahkemesi’nin yazılı soruları arasında yer alamayan, ancak duruşmada gündeme gelen bir soruyu değerlendirmiştir. Bu soru esasen, inceleme konusu vakadakine benzer işaretler Direktif madde 2 kapsamında değerlendirilirken, müşterileri tescil talebi sahibinin ürünlerini almaya teşvik edecek hizmetlerin, “hizmet” tanımı kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ile ilgilidir.

Adalet Divanı’na göre, bir ürün üreticisine ait satış yerinin görsel düzenini tasvir eden işaretler, Direktif’in ilgili maddelerinde belirtilen ret nedenleri kapsamına girmedikleri sürece, yalnızca mallar için değil, hizmetler için de tescil edilebilir, ancak bunun için bu hizmetlerin malların satışa sunumunun bütünleşik (dahili, yekpare) bir parçası olmaması gerekir. “Apple”a ait başvuruda sayılan ve duruşma sırasında açıklanan “satış dükkanında sergilenen ürünlere ilişkin olarak seminerler aracılığıyla demonstrasyon (kullanımı gösterme) yapılmasını sağlama”, “hizmet” kavramı kapsamına girebilecek niteliğindedir.

Sayılan değerlendirmelerin ışığında, Adalet Divanı, Alman Federal Patent Mahkemesi’nin ilk üç sorusuna karşılık olarak aşağıdaki yanıtı vermiştir:

“2008/95 sayılı Direktif maddeler 2 ve 3, bir perakende satış dükkanının görsel düzeninin, ölçüleri veya boyutları belirtilmemiş, tasarımından oluşan bir gösterim, mallara ilişkin olan, ancak onların satışa sunumunun bütünleşik bir parçasını oluşturmayan hizmetlerden oluşan hizmetler için, işaretin başvuru sahibinin hizmetlerinin, diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt edilebilmesini sağlaması ve Direktif’te sayılan diğer ret gerekçeleri kapsamına girmemesi durumunda tescil edilebilir, anlamına gelecek biçimde yorumlanmalıdır.”

Takiben, Adalet Divanı, Federal Patent Mahkemesi’nin son sorusunu değerlendirmiştir.

Adalet Divanı, “2008/95 sayılı Direktif madde 2 hükmü, perakende hizmetleri için tescilli bir markanın sağladığı koruma derecesi, perakendecinin kendisinin ürettiği ürünlere de sağlanacaktır biçiminde yorumlanabilir mi?” şeklindeki soruyu, incelenen vakanın esasıyla bağlantısının bulunmaması nedeniyle değerlendirmeye almamış ve yanıtlamamıştır.

Adalet Divanı’nın C-421/13 sayılı ön yorum kararı, perakende satış dükkanının görsel düzeninden oluşan işaretlerin, ayırt edici nitelikte olmaları ve diğer ret gerekçeleri kapsamına girmemeleri durumunda tescil edilebilir nitelikte oldukları yorumunu içermesi anlamında, büyük bir sürprize yol açmamış, diğer bir deyişle çok yeni bir şey söylememiştir. Gene de, kararın, bu tip başvuruları kapsamlı testler uygulamadan ve fazlaca yorum yapmadan reddeden ülke ofisleri açısından daha detaylı değerlendirme ölçütlerini yanında getireceğini şimdiden tahmin etmek yerinde olacaktır. İnceleme konusu markaya ilişkin Romarin kayıtları (http://www.wipo.int/romarin/detail.do?ID=0) incelendiğinde, başvuruyu reddeden ülkelerin (Türkiye dahil olmak üzere) sayısının fazlalığı ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, yakın gelecekte, birçok tescil ofisinde perakende satış dükkanlarının görsel düzenlerinin tescil edilebilirliğine ilişkin olarak, yeni değerlendirme ilkelerinin ortaya çıkabileceğini varsayabiliriz.

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2014

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Marka Nispi Ret Nedenleri, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması 8 Haziran 201411 Haziran 2014

“Giysiler” ile “Giysilerin Perakendeciliği Hizmetleri”nin Benzerliği – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “ENI v. EMI” Kararı (T-599/11) ve Konu Hakkında OHIM Karar Kılavuzu Değerlendirmesi

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından 21 Mayıs 2014 tarihinde verilen T-599/11 sayılı “ENI SPA v. EMI (IP) LTD” kararı, kararda “giyim eşyaları” ile “giyim eşyalarının perakendeciliği hizmetleri”nin benzerliğinin değerlendirilmesi bakımından ilgi çekici niteliktedir. Okumakta olduğunuz yazıda, T-599/11 sayılı Genel Mahkeme kararı, yukarıda belirtilen konu hakkındaki değerlendirmeleri bağlamında sizlere kısaca aktarılacaktır.

“ENI SPA” 2007 yılında, “ENI” kelime markasının tescil edilmesi için OHIM’e başvuruda bulunur.

Başvuru kapsamında çeşitli sınıflara dahil malların ve hizmetlerin yanısıra, 25. sınıfa dahil “Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri.” malları yer almaktadır.

İtiraz sahibi, “EMI (IP) LTD”, OHIM’de 2006 yılından bu yana, diğer mal ve hizmetlerin yanısıra 35. sınıfa dahil hizmetleri de içerecek biçimde tescilli “EMI” markasının sahibidir.

2008 yılında “EMI (IP) LTD” şirketi, “EMI” markasını gerekçe göstererek, “ENI” markasının ilanına karşı itiraz eder.

OHIM İlana İtiraz Birimi, itiraz gerekçesi markanın, 35. sınıfı kapsamında “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için giysiler, ayak giysileri, baş giysilerinin bir araya getirilmesi hizmetleri.”nin bulunduğunu tespit eder. Bunun ardından başvuru kapsamında bulunan 25. sınıfa dahil mallar bakımından, başvuru ile itiraz gerekçesi marka arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkabileceği değerlendirmesiyle, itirazı 25. sınıfa dahil mallar bakımından kabul eder.

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz OHIM Temyiz Kurulu tarafından incelenir. OHIM Temyiz Kurulu, markaların benzer olmasından ve kısmi ret kararı kapsamındaki mallarla, itiraz gerekçesi marka kapsamındaki hizmetlerin benzerliğinden kaynaklanan karıştırılma olasılığının mevcudiyeti gerekçesiyle, kısmi ret kararını yerinde bulur ve itirazı reddeder.

Başvuru sahibi “ENI SPA” bu karara karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından görülür. Genel Mahkeme’nin dava hakkında, 21 Mayıs 2014 tarihinde verdiği T-599/11 sayılı karar, bu yazının konusunu oluşturmaktadır. Yazı boyunca, Genel Mahkeme’nin, dava konusu markaların kapsadığı mallar ile hizmetlerin benzerliği konusunda yaptığı yorumlar ve konu hakkında şu anda uygulamada olan haliyle OHIM Marka İnceleme Kılavuzu’nda yer alan değerlendirmeler aktarılmaya çalışılacaktır.

Davacı (başvuru sahibi) “ENI SPA”ya göre, başvuru kapsamından çıkartılan 25. sınıfa dahil “Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri.” malları ile itiraz gerekçesi marka kapsamında bulunan hizmetlerin benzerliği bulunmamaktadır.

OHIM Temyiz Kurulu, 25. sınıfa dahil “Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri.” malları ile 35. sınıfa dahil “Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri mallarının perakendeciliğine yönelik hizmetler” arasında benzerlik bulunduğunu tespit ederken, Genel Mahkeme’nin aynı konuda verdiği 2008 tarihli T-116/06 sayılı “O Store” kararına dayanmıştır. “O Store” kararında, 25. sınıfa dahil giyim eşyaları, ayak giysileri, baş giysileri malları ile 35. sınıfta yer alan bu malların perakendeciliği hizmetlerinin aynı niteliğe, amaca ve kullanım biçimine sahip olmadıkları belirtilmiş olmakla birlikte, belirtilen mallar ile hizmetlerin birbirlerini tamamlayıcı niteliği ve genellikle aynı yerlerde kullanıcıları sunulmaları nedenleriyle, aralarında benzerlikler bulunduğu tespiti yapılmıştır. Bu bağlamda, Genel Mahkeme’ye göre, 25. sınıfa dahil giyim eşyaları, ayak giysileri, baş giysileri malları ile aynı malların perakendeciliği hizmetleri belirli derecede benzerlik içermektedir ve bu nedenle, OHIM Temyiz Kurulu’nun mallar ile hizmetlerin benzer olduğu yönündeki tespiti yerindedir.

Bu noktada, Genel Mahkeme’nin dayanak olarak aldığı T-116/06 sayılı “O Store” kararına dönülecek olursa, bu kararda, inceleme konusu mallar bakımından, mallarla – malların perakendeciliği arasında, tamamlayıcılık ve aynı yerde tüketicilere sunulma anlamında bağlantı kurulduğu görülecektir. Bir diğer deyişle, “O Store” kararında yapılan tespit “giyim eşyaları” ile “giyim eşyalarının perakendeciliği hizmetleri”nin benzerliğine yönelik bir tespit niteliğindedir.

Okuyucuların bilgilendirilmesi bağlamında, aynı konu hakkında, OHIM Marka Kılavuzunda, 2014 yılında yapılan daha kapsayıcı nitelikte bir tespite yer verilmesi yerinde olacaktır: “Belirli malların perakendeciliğine yönelik hizmetler, söz konusu mallarla (düşük derecede) benzer niteliktedir (bkz. Adalet Divanı Genel Mahkemesi, “Rosalia de Castro” kararı, T-421/10, 05/10/2011, paragraf 33). Belirtilen malların ve hizmetlerin nitelikleri, amaçları ve kullanım yöntemleri aynı olmasa da, söz konusu mallar ile hizmetler arasında, birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olmaları ve hizmetlerin sunulduğu yerin genellikle, malların satışa sunulduğu yerle aynı olması nedenleriyle benzerlikler bulunmaktadır. Bunun ötesinde, halkın aynı kesimine yöneliklerdir. Belirli mallara yönelik perakendecilik hizmetleri ile diğer marka kapsamında bulunan malların benzerliğinden bahsedebilmek için söz konusu malların aynı olması veya kapsayıcı bir ifade kullanılmışsa, malların kapsayıcı ifadenin doğal ve genel anlamı kapsamına girmesi gerekmektedir (Örneğin, “güneş gözlüğü perakendeciliği hizmetleri ve güneş gözlükleri” veya “optik araçların perakendeciliği hizmetleri ve güneş gözlükleri”.) (bkz. Ofiste Kullanım için Kılavuz, Bölüm C, İlana İtiraz, s.48 – https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/09_part_c_opposition_section_2_identity_and_likelihood_of_confusion_chapter_2_comparison_of_goods_and_services_en.pdf)

OHIM İnceleme Kılavuzunun ilgili bölümünden kısaca bahsettikten sonra, incelediğimiz karara dönülecek olursa; Genel Mahkeme, OHIM Temyiz Kurulu’nun mallar ile hizmetlerin benzer olduğu yönündeki tespitini haklı bulmasının ardından, Kurul’un markaların görsel ve işitsel açılardan benzer olduğu yönündeki değerlendirmesini de yerinde bulur. Takibinde, Genel Mahkeme, dava konusu markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği sonucuna ulaşır ve aynı yöndeki OHIM Temyiz Kurulu kararını onayarak, davayı reddeder.

Mallar ile hizmetlerin birbirleriyle benzerliği hususu, tespiti genellikle kolay olmayan ve farklı değerlendirmelerin ortaya çıktığı bir konudur. Bu zorluk ortadayken, belirli mallar ile o malların perakendeciliği hizmetlerinin benzerliğinin değerlendirilmesi, bir diğer zorluk olarak ortaya çıkmaktadır. İncelenen davada, Adalet Divanı Genel Mahkemesi, “Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri.” malları ile 35. sınıfa dahil “Giysilerin, ayak giysilerinin, baş giysilerinin perakendeciliği hizmetleri” arasında, belirtilen mallar ile hizmetlerin birbirlerini tamamlayıcı niteliği ve genellikle aynı yerlerde kullanıcılara sunulmaları nedenleriyle benzerlik bulunduğunu tespit etmiştir. Bunun yanısıra, yazı içerisinde yaptığımız atıftan görüleceği üzere, OHIM Marka Karar Kılavuzu’nda, “Belirli malların perakendeciliğine yönelik hizmetler, söz konusu mallarla (düşük derecede) benzer niteliktedir.” ifadesi kullanılarak, mallarla – aynı malların perakendeciliği hizmetlerinin (birbirlerini tamamlayıcı niteliği ve aynı noktalarda tüketicilere ulaştırılmaları ilkelerinden hareketle), birbirlerine düşük derecede benzer oldukları tespitine ulaşılmıştır. Bu haliyle, OHIM’in, karar kılavuzunun Haziran 2014’te geçerli olduğu haliyle (kılavuzda yer alan ilkelerin zaman içerisinde değişebileceği göz ardı edilmemelidir), problem hakkında pratik bir çözümü tercih ettiği, mallar arasında ayrım yapmaksızın, mallarla – aynı malların perakendeciliği arasında düşük derecede benzerlik bulunduğunu kabul ettiği anlaşılmaktadır. Buna karşın, “giyim eşyaları” ile “giyim eşyalarının perakendeciliği hizmetleri”nin benzerliğine yönelik değerlendirmenin, “tıbbi amaçlı röntgen cihazları” ile “tıbbi amaçlı röntgen cihazlarının perakendeciliği hizmetleri”nin benzerliğine yönelik değerlendirmeden, ilgili tüketici grubu, bu grubun davranış ve alım biçimi, ilgili malların niteliği, satış kanalları, vb. birçok açıdan farklılık göstermesi gerektiği, dolayısıyla OHIM Karar Kılavuzu’nda yer alan genellemenin her durumda geçerli olmadığı kolaylıkla öne sürülebilir. Bu aşamada, son derece profesyonel olduğu genel kabul gören OHIM’in karar kılavuzunda yer verdiği “mallar ile aynı malların perakendeciliği hizmetleri (düşük derecede) benzer niteliktedir” tespiti ortadayken, bu benzerliği, her mal ile ilgili malın perakendeciliğinin benzerliği özelinde, ayrı ayrı araştırmak anlamlı mıdır sorusunun yanıtı önem kazanmaktadır. Bu soruya yönelik olarak, kendi adıma, OHIM yaklaşımını daha pratik ve uygulanabilir nitelikte bulduğumu belirtmem yerinde olacaktır. Okuyucuların farklı değerlendirmelerde bulunabileceği ise şüphesizdir.

Önder Erol Ünsal

Haziran 2014

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, IP Translator Davası, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması 13 Nisan 2014

IP Translator VII – AB Üyesi Ülkeler ve OHIM’in İkinci ve Üçüncü Ortak Bildirileri – Nicé Sınıflandırması Sınıf Başlıkları Tabirlerinden Hangileri Yeterince Açık ve Kesin Değildir?

IPR Gezgini’nde önceden yayınladığımız 7 adet yazıda, Avrupa Birliği Adalet Divanının 19/06/2012 tarihli C-307/10 sayılı “IP Translator” kararı hakkında oldukça detaylı bilgi vermiş ve değerlendirmelerde bulunmuştuk.

“IP Translator” kararını; nedenleri, olası sonuçları ve geleceğe yönelik olarak Avrupa Birliği nezdinde düşünülen tedbirler çerçevesinde değerlendirdiğimiz önceki tarihli yazıların aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla incelenmesi mümkündür:

http://wp.me/p43tJx-5o

http://wp.me/p43tJx-5u

http://wp.me/p43tJx-5z

http://wp.me/p43tJx-5D

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke marka ofislerinin bir kısmının ve özellikle İç Pazarda Uyum Ofisi (OHIM)’nin, Nicé Sınıflandırmasının sınıf başlıkları ve bunların kapsamı hakkındaki uygulamasının “IP Translator” kararı sonrası büyük ölçüde değiştiği bilinmektedir. Bu konudaki değişikliklerin OHIM ve üye ülke ofislerince birbirlerinden çok farklı biçimde gerçekleştirilmesini engellemek ve paralel uygulamalar geliştirmek endişesiyle, AB üyesi ülkeler ve OHIM konuyu bir yakınlaştırma projesi (convergence project) kapsamında birlikte değerlendirmiş ve Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları hakkında uyumlu tedbirler almayı tercih etmiştir. Yakınlaştırma projesinin konu hakkındaki ilk ortak bildirisi (common declarition) Mayıs 2013’te yayınlanmış ve metin http://wp.me/p43tJx-5D bağlantısından görülebilecek yazımızda okuyuculara aktarılmıştır. Yakınlaştırma projesi kapsamında konu hakkında iki ortak bildiri daha yayınlanmıştır. İkinci ve üçüncü ortak bildiriler, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları konusundaki ortak uygulamanın ana hatlarını daha da belirginleştirmiştir. Bu yazı kapsamında, ikinci ve üçüncü ortak bildirilerin çerçevesi ve temel kapsamı açıklanmaya gayret edilecektir.

“IP Translator” kararı hakkında, önceki yazılarımız incelenerek daha detaylı bilgi edinilmesi mümkün olmakla birlikte, açıklamalara geçmeden önce, Adalet Divanının, kendisine yöneltilen sorulara karşı verdiği yanıtların hatırlatılması yerinde olacaktır:

“(1) 2008/95 sayılı Direktif, marka korumasının talep edildiği malların ve hizmetlerin, başvuru sahibince, yetkili makamların ve tacirlerin, sadece bu bilgiye dayanarak, koruma talebinin kapsamını belirleyebilecekleri derecede (yeterlilikte) açık ve kesin biçimde tanımlanmasını gerektirmektedir, anlamında yorumlanmalıdır.

(2) 2008/95 sayılı Direktif, (mallara ve hizmetlere ilişkin) tanımlamanın, yetkili makamların ve tacirlerin koruma kapsamını yeterince açık ve kesin biçimde anlamalarına imkan verdiği durumlarda, marka korumasının talep edildiği malları ve hizmetleri tanımlamak için, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarındaki genel unsurların kullanımına engel olmayacaktır, anlamında yorumlanmalıdır.

(3) Koruma talep ettiği markanın kapsadığı malları veya hizmetleri belirtmek için, Nicé anlaşmasının birinci maddesinde belirtilen sınıflandırmanın belirli bir sınıfına ait sınıf başlığında yer alan genel ifadelerin tamamını kullanan bir ulusal marka sahibi, tescil başvurusunun ilgili sınıfa dahil olup alfabetik listede yer alan tüm malları veya hizmetleri kapsama niyetiyle mi yoksa ilgili sınıftaki malların veya hizmetlerin sadece bir kısmını kapsama niyetiyle mi yapıldığını belirtmek zorundadır. Eğer başvuru, malların veya hizmetlerin bir bölümü için yapılmışsa, başvuru sahibinin o sınıfta bulunan hangi malları veya hizmetleri kapsama niyetinde olduğunu belirtmesi gerekmektedir.”

Birinci ortak bildiri kapsamında, OHIM ve AB üyesi ülkeler, Adalet Divanının ilk soruya verdiği yanıt hakkında takip eden açıklamayı yapmıştır: “Avrupa Birliği üyesi ülkelerin marka ofisleri, malların ve hizmetlerin ifade ediliş biçimi hakkındaki açıklık ve kesinlik şartları için ortak bir anlayış oluşturma ve ilgili sınıflandırma uygulamalarında kullanılacak ortak ilkeler geliştirme konularında birlikte çalışmaktadır.”

İkinci ortak bildiri ise somut olarak Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının hangilerinin “IP Translator” kararında belirtilen açıklık ve kesinlik ilkeleri kapsamına girmediği konusuyla ilgilidir.

İkinci ortak bildiriyle ilgili olarak çalışan OHIM ve üye ülke ofisleri, Nicé sınıflandırması sınıf başlıklarında yer alan ifadelerin tamamını gözden geçirmiş ve bunlardan hangilerinin “açıklık” ve “kesinlik” ilkeleri kapsamına girmediğini, bir deyişle hangilerinin yeterince açık ve kesin olmadığını belirlemiştir. Çalışma sonucunda, sınıflandırmanın sınıf başlıklarında yer alan aşağıda belirtilecek 11 terimin yeterince açık ve kesin terimler olmadığı ve ek açıklamalar yapılmadığı sürece bu terimlerin kabul edilemeyeceği tespit edilmiştir.

Ortak bildiri kapsamında yeterince açık ve kesin bulunmayan ve kabul edilemeyecekleri bildirilen 11 terim ve kabul edilmeme nedenleri aşağıda sayılmıştır:

Sınıf 6: Adi metallerden yapılmış diğer sınıflarda yer alamayan mallar.Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
Sınıf 7: Makineler ve imalat tezgahları.Kabul edilmeyen terim, sınıf başlığının yalnızca “makineler” kısmıdır.Terimin kabul edilmeme nedeni, ne tip makinelerin kast edildiğinin belirtilmemiş olmasıdır.
Sınıf 14: Değerli metaller ve bunların alaşımları ve bunlardan (değerli metallerden ve bunların alaşımlarından) yapılmış veya bunlarla kaplanmış diğer sınıflarda yer almayan mallar.Kabul edilmeyen terim, sınıf başlığının yalnızca “değerli metallerden ve bunların alaşımlarından yapılmış veya bunlarla kaplanmış mallar” kısmıdır.Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının veya neyle kaplanmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
Sınıf 16: Kağıt, karton ve bu malzemelerden (kağıt veya kartondan) yapılmış diğer sınıflarda yer almayan mallar.Kabul edilmeyen terim, sınıf başlığının yalnızca “kağıt veya kartondan yapılmış mallar” kısmıdır.Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
Sınıf 17: Kauçuk, gütaperka, lastik, asbest, mika ve bu malzemelerden (kauçuk, gütaperka, lastik, asbest, mikadan) yapılmış diğer sınıflarda yer almayan mallar.Kabul edilmeyen terim, sınıf başlığının yalnızca “kauçuk, gütaperka, lastik, asbest, mikadan yapılmış mallar” kısmıdır.Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
Sınıf 18: Deri ve imitasyon deri ve bu malzemelerden (deri ve imitasyon deri) yapılmış diğer sınıflarda yer almayan mallar.Kabul edilmeyen terim, sınıf başlığının yalnızca “deri ve imitasyon deriden yapılmış mallar” kısmıdır.Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
Sınıf 20: Ahşap, mantar, saz, kamış, hasır, boynuz, kemik, fildişi, balina kemiği, kabuk, amber, sedef, lületaşı ve bunların ikamelerinden veya plastikten yapılmış diğer sınıflarda yer almayan mallar.Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
Sınıf 37: Tamir hizmetleri.Terimin kabul edilmeme nedeni, tamir hizmetinin konusu ürünlerin ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
Sınıf 37: Kurulum hizmetleri.Terimin kabul edilmeme nedeni, kurulum hizmetinin konusu ürünlerin ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
Sınıf 40: Malzemelerin işlenmesi hizmetleri.Terimin kabul edilmeme nedeni, işleme hizmetinin neyin işleneceği belirtilmediği sürece belirsiz bir tabir olmasıdır.
Sınıf 45: Bireylerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak üçüncü kişiler tarafından sağlanan kişisel ve sosyal hizmetler.Terimin kabul edilmeme nedeni, sağlanacak hizmetin açık şekilde belirtilmemiş olmasıdır.

Yukarıda sayılan 11 adet Nicé sınıflandırması başlığının, OHIM ve AB üyesi ülkeler üye ofisleri tarafından yeterince açık ve kesin tabirler olarak kabul edilmeyeceği yönündeki ortak bildirime göre, uygulama ilk olarak Birleşik Krallık marka ofisi tarafından 05/08/203’te yürürlüğe sokulmuştur, OHIM için uygulama 02/12/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve uygulamayı henüz yürürlüğe sokakmış tek ülke olan Yunanistan bakımından uygulama 01/05/2014 tarihinde başlayacaktır.

İkinci ortak bildiri kapsamında açık ve kesin olmayan terimler olarak belirtilmiş 11 terim dışında kalan Nicé sınıflandırması genel başlıkları terimlerinin, açıklık ve kesinlik ilkelerini karşıladığı ve malların ve hizmetlerin kapsamının anlaşılmasına imkan verdiği ise anlaşılmaktadır.

OHIM ve AB üyesi ülkeler tarafından yayınlanan üçüncü ortak bildiri ise sınıflandırma terimlerinin açık ve kesin niteliği belirlenirken kullanılması gereken ilkeleri belirtmektedir.

Buna göre, bir terimin açık ve kesin niteliği belirlenirken aşağıdaki esaslar dikkate alınacaktır:

1. Mallara ve hizmetlere ilişkin bir tanımın asli ve olağan anlamından koruma kapsamı anlaşılabiliyorsa, bu tanımın yeterince açık ve kesin olduğu kabul edilecektir.

2. Eğer koruma kapsamı anlaşılamıyorsa, yeteri derecede açıklık ve kesinlik ilkeleri, karakteristik özellikler, amaç ve ilgili sektör gibi ek faktörler belirtilerek sağlanabilir. İlgili sektör belirlenirken, tüketiciler veya satış kanalları, kullanılan beceri veya know-how, kullanılan teknik imkanlar, başta olmak üzere çeşitli faktörler dikkate alınabilir.

Açıklık ve kesinlik ilkelerini yerine getirmediği kabul edilen terimlerden örnekler verilecek olursa:

“Adi metallerden yapılmış diğer sınıflarda yer alamayan mallar.” terimi “Metalden inşaat malzemeleri.” ifadesiyle değiştirilerek açık ve kesin hale getirilebilir.

“Makineler.” terimi “Tarım makineleri.” ifadesiyle değiştirilerek açık ve kesin hale getirilebilir.

“Kağıt veya kartondan yapılmış mallar.” terimi “Kağıttan filtreleme makineleri.” ifadesiyle değiştirilerek açık ve kesin hale getirilebilir.

“Tamir hizmetleri.” terimi “Ayakkabı tamiri hizmetleri.” ifadesiyle değiştirilerek açık ve kesin hale getirilebilir.

“Malzemelerin işlenmesi hizmetleri.” terimi “Toksik atıkların işlenmesi hizmetleri.” ifadesiyle değiştirilerek açık ve kesin hale getirilebilir.

“Bireylerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak üçüncü kişiler tarafından sağlanan kişisel ve sosyal hizmetler.” terimi “Başkaları için kişisel alışveriş hizmetleri.” ifadesiyle değiştirilerek açık ve kesin hale getirilebilir.

3. Bir terimin birden fazla sınıftaki mallara ve hizmetlere ilişkin bir tanımın parçası olması mümkündür ve bu terimin bu sınıflardan birisinde ek bir açıklama gerektirmeksizin kesin ve açık nitelikte olması mümkündür. Örneğin, giysiler (sınıf 25) veya mobilyalar (sınıf 20). Bununla birlikte, eğer koruma, başka bir sınıfta yer alan özel bir mal veya hizmet kategorisine ilişkin olarak talep ediliyorsa, terime ilişkin ek açıklama yapılması gerekmektedir. Örneğin, tıbbi amaçlı mobilyalar (sınıf 10) veya koruyucu giysiler (sınıf 9).

Mal ve hizmetleri ifade ederken kullanılan tabirler, yukarıda yer verilen ilkeler doğrultusunda açıklık ve kesinlik testine tabi tutulabilir.

“IP Translator” sonrası oluşacak tabloyu OHIM ve AB üyesi ülkeler bakımından tahmin etmek hiç kolay değildi. Kanaatimizce, OHIM ve üye ülkeler yakınlaşma programı kapsamında ortak uygulamalar geliştirilmesi yöntemini efektif olarak kullanarak, IP Translator sonrası süreci büyük bir krize yer vermeden idare etmiştir. Nicé sınıflandırması sınıf başlıkları tabirlerinden (toplam 197 adet) yalnızca 11 tanesinin yeterince açık ve kesin olmayan tabirler olarak kabul edilmesi, ki bu tabirler kapsamları sınıflandırma açısından gerçekten çok belirsiz tabirlerdir, ve kalan terimlerin yeterince açık ve kesin tabirler olarak değerlendirilmesi suretiyle, olası IP Translator tsunami etkisinin sınırlı düzeyde tutulması sağlanmıştır. Bu haliyle, IP Translator sonrası etki, şimdilik, kontrol altında kalmıştır ve bu durum, şüphesiz, idari becerinin yüksekliğini işaret etmektedir. Açık ve kesin olmayan terimler niteliğindeki 11 tabirin, Türkiye bakımından da dikkate alınması, kanaatimizce, AB ile paralel uygulamalar geliştirilmesi perspektifi bakımından Türkiye için geleceğe yönelik fayda sağlayacaktır.

Önder Erol ÜNSAL

Nisan 2014

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, IP Translator Davası, Marka Nispi Ret Nedenleri, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması 1 Nisan 201410 Mayıs 2014

Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Vogue” Kararı – Kapsamı Belirsiz Terimler Bakımından Malların veya Hizmetlerin Benzerliğinin Değerlendirilmesi (T-229/12)

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesinin T-229/12 sayılı 27/02/2014 tarihli “Vogue” kararı kapsamı belirsiz mallar bakımından karıştırılma olasılığı değerlendirilmesinin ne şekilde yapılması gerektiği hakkında mahkemenin yaklaşımını ortaya koymaktadır.

Davanın detaylarına girmeden önce kapsamı “belirsiz” (İngilizce “vague” kelimesinin karşılığı olarak kullanılmıştır) mal terimiyle ne kast edildiğinin açıklanması yerinde olacaktır.

Topluluk Marka Tüzüğü Yönetmeliğine göre, marka tescil başvurularının mal ve hizmet listelerinde yer alan mallar veya hizmetler, ilgili malların veya hizmetlerin mahiyetlerinin açık olarak anlaşılmasını sağlayacak biçimde belirtilmiş olmalıdır. Malların veya hizmetlerin başvuru sahibi tarafından yeteri derecede açık ve kesin terimlerle ifade edilmesi suretiyle, Topluluk Marka Ofisinin (OHIM) ve diğer ilgililerin, korumanın kapsamını saptayabilmesi sağlanacaktır. Malların veya hizmetlerin başvuru sahibi tarafından yeteri derecede açık ve kesin terimlerle ifade edilmemesi durumunda ise, kapsamı belirsiz terimlerle (vague) karşılaşılmaktadır. Bu konuya ilişkin olarak Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından 2012 yılında verilen ünlü “IP Translator” kararı, OHIM uygulamasını büyük ölçüde değiştirmiş ve bazı AB üyesi ülkeler bakımından malların ve hizmetlerin ifade edilmesi biçimi konusunda radikal değişiklikler getirmiştir. “IP Translator” konusunda detaylı değerlendirmeler önceki yazılarımızda yapılmıştır, bu yazılar kapsamında konuyu daha detaylı olarak irdelemek isteyenlerin, ana sayfada “kategoriler” bölümünde “IP Translator Davası” kategorisi (http://iprgezgini.org/category/ip-translator-davasi ) altında yer alan yazıları incelemesi mümkündür.

Bu yazının konusunu oluşturan vakada, kapsamı belirsiz olmasına rağmen OHIM tarafından kabul edilmiş bir terimi içeren bir başvurunun ilanına karşı itiraz edilmesi söz konusudur. Davanın içeriği ve seyri aşağıda kısaca özetlenmiştir:

“Advance Magazine Publishers, Inc.” 2004 yılında “Vogue” markasının tescil ettirilmesi amacıyla OHIM’e başvuruda bulunur. Başvuru kapsamında diğerlerinin yanısıra “Sınıf 18: ………, şemsiyeler; güneş şemsiyeleri; aksesuarlar; ………….” malları yer almaktadır.

Başvurunun 2007 yılında ilan edilmesini takiben aynı yıl içerisinde İspanyol “Eduardo Lopez Cabre” başvurunun ilanına karşı itiraz eder. İtiraz gerekçesi 3 marka da “Vogue” kelimesinden oluşmaktadır ve birisi Topluluk, ikisi ulusal İspanyol markası olan 3 markanın kapsamında da “şemsiyeler” malı yer almaktadır.

OHIM İlana İtiraz Birimi 2011 yılında verdiği bir kararla itirazı önceden tescilli “Vogue” ibareli topluluk markasıyla karıştırılma ihtimali nedeniyle kısmen kabul eder ve başvuru kapsamındaki “şemsiyeler; güneş şemsiyeleri; aksesuarlar” mallarını reddeder. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder, ancak itirazı OHIM Temyiz Kurulunun2012 yılında verdiği kararla reddedilir ve başvuru hakkında “şemsiyeler; güneş şemsiyeleri; aksesuarlar” malları bakımından verilen ret kararı yerinde görülür.

Başvuru sahibi (davacı) bu karara karşı Adalet Divanı Genel Mahkemesi nezdinde dava açar.

Davacının talebi ret kararının tamamen kaldırılması, bu mümkün değilse ret kararının kapsamının “şemsiyeler; güneş şemsiyeleri; şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri için aksesuarlar” şeklinde sınırlandırılmasıdır.

Mahkeme, davaya ilişkin olarak öncelikle başvuru ile ret gerekçesi markanın kapsadığı mallara ilişkin karşılaştırma yapmıştır. Her iki markada da “şemsiyeler” malı yer aldığından, belirtilen mallar bakımından aynılık mevcuttur. Buna karşın, mahkemeye göre, “güneş şemsiyeleri” ile “şemsiyeler” malı arasında çalışma mekanizmaları ve amaçları bakımından benzerlik bulunmakla, bu ürünlerin son kullanıcıları, kullanım biçimleri ve dağıtım kanalları aynı değildir. Bu çerçevede, mahkemeye göre Temyiz Kurulunun, “şemsiyeler” ile “güneş şemsiyeleri” arasındaki “düşük derecede benzerlik” bulunduğu sonucuna ulaşması gerekirken, belirtilen mallar arasında “benzerlik” bulunduğu sonucuna ulaşmış olması yerinde değildir.

Mahkeme, son olarak, “aksesuarlar” ile “şemsiyeler” malı arasındaki benzerlik ilişkisini değerlendirmiştir. Bu hususta öncelikle, başvuru sahibinin, “aksesuarlar” malından ne anlaşılması gerektiğini (aksesuarların neyin aksesuarı olduğunu) başvurusunda belirtmemiş olduğu ifade edilmelidir. İçtihatta yer aldığı üzere (bkz. Adalet Divanı Genel Mahkemesinin T-39/10 sayılı kararı, paragraf 30) “aksesuarlar” terimi kapsamı belirsiz bir tabirdir ve mal listesinin kapsamının tespit edilebilmesi için aksesuarların neye ilişkin olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Daha önce de belirtildiği üzere, Topluluk Marka Tüzüğü Yönetmeliğine göre, marka tescil başvurularının mal ve hizmet listelerinde yer alan mallar veya hizmetler, ilgili malların veya hizmetlerin mahiyetlerinin açık olarak anlaşılmasını sağlayacak biçimde belirtilmiş olmalıdır. Malların veya hizmetlerin başvuru sahibi tarafından yeteri derecede açık ve kesin terimlerle ifade edilmesi suretiyle, Topluluk Marka Ofisinin (OHIM) ve diğer ilgililerin, korumanın kapsamını saptayabilmesi sağlanabilecektir.

Mallar veya hizmetler başvuru sahibi tarafından yeteri derecede açık ve kesin terimlerle ifade edilmişse, ilana itiraza ilişkin işlemlerde OHIM İlana İtiraz Birimi veya OHIM Temyiz Kurulu, inceleme konusu mallar veya hizmetler arasındaki benzerlik derecesini inceleyebilecektir. İncelenen vakada kullanılan “aksesuar” terimi ve yer verildiği sınıf bağlamında örnek verilecek olursa, 18. sınıfta yer alan malların bir bölümünün “giysi aksesuarı” mahiyetinde olması, bir kısmının “seyahat aksesuarı” olarak değerlendirilmesi, bir kısmının ise “hayvanlar için aksesuar” olması mümkündür ve bunlar genel nitelikleri ve kullanım amaçları itibarıyla birbirleriyle benzer nitelikte değildir.

Bu çerçevede, “aksesuarlar” malına ilişkin olarak, bu malın neye ilişkin aksesuarları kapsadığı belirtilmediği sürece, Temyiz Kurulunun, hukuki ve gerekçelendirme anlamında bir hata yapmadan, “şemsiyeler” ile “aksesuarlar” mallarının ortak nitelikleri, ortak fonksiyonları, tamamlayıcı nitelikleri, nihai kullanıcıları ve dağıtım kanalları bakımından benzer mallar olduğu sonucuna ulaşması mümkün değildir.

Buna ilaveten, başvuru dosyasında, “aksesuarlar” malının, “şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri için aksesuarlar” şeklinde sınırlandırılması şeklinde bir talep bulunmadığı belirtilmelidir. Bilindiği üzere, Genel Mahkemenin yetkisi, OHIM Temyiz Kurulu önüne getirilen hususlar ve yasal çerçeveyle sınırlıdır. Dolayısıyla, davacının itirazın yalnızca yukarıda belirtilen mallar bakımından kabul edilmiş olması gerektiği iddiasıyla, böyle bir sınırlandırmayı mümkün kılmak için OHIM Temyiz Kurulunun ret kararına dayanması makul değildir.

Belirtilen nedenlerle, Genel Mahkeme, malların karşılaştırılmasına ilişki olarak takip eden sonuçlara ulaşmıştır: Başvuru ile ret gerekçesi marka arasında “şemsiyeler” malı bakımından aynılık, “şemsiyeler” ile “güneş şemsiyeleri” malları bakımından düşük derecede benzerlik mevcuttur. Buna karşılık, “aksesuarlar” malının yeterince açık bir tabir olmaması nedeniyle, “şemsiyeler” ile “aksesuarlar” malları arasındaki benzerlik derecesinin Temyiz Kurulu tarafından tespit edilebilmesi mümkün değildir.

Mahkeme bunun ardından, markaları karşılaştırmış ve markaların görsel açıdan benzerliğini ve işitsel açıdan aynı olduğunu tespit etmiştir.

Davacının, başvurunun dergilere ilişkin ünü nedeniyle güçlü ayırt edici niteliğe sahip olduğu yönündeki iddiasına, sonraki markanın ününün karıştırılma olasılığı incelemesinde dikkate alınmasının mümkün olmaması nedeniyle itibar edilmemiş ve OHIM’in önceki kararlarının emsal gösterildiği argüman da, önceki OHIM kararlarının, inceleme konusu kararın yasallığını etkilemesinin mümkün olmaması nedeniyle kabul edilmemiştir.

Sayılan tüm hususların birlikte dikkate alınması (markalar arasındaki üst düzeydeki benzerliğin, mallar arasındaki düşük düzeydeki benzerliği telafi etmesi neticesinde karıştırılma olasılığı sonucuna varılmasının mümkün olması hususu dahil olmak üzere) neticesinde, Genel Mahkeme takip eden sonuçlara ulaşmıştır:

– “Şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri” bakımından başvuru ile ret gerekçesi marka arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkması mümkündür. Dolayısıyla, belirtilen mallar bakımından OHIM Temyiz Kurulunun ret kararı yerindedir.
– OHIM Temyiz Kurulu tarafından “aksesuarlar” malı bakımından verilen ret kararı, belirtilen malın neyi kapsadığının başvuru sahibi tarafından açık olarak belirtilmemiş olması, bu bağlamda, “şemsiyeler” ile “aksesuarlar” mallarının benzer olduğu neticesine varılamaması, dolayısıyla “aksesuarlar” malı bakımından başvuru ile ret gerekçesi marka arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkabileceği sonucuna ulaşılmasının mümkün olmaması nedenleriyle yerinde değildir.

Bu çerçevede, Genel Mahkeme, OHIM Temyiz Kurulunun ret kararını “şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri” bakımından onamış, buna karşın “aksesuarlar” bakımından verilen ret kararını iptal etmiştir. Dolayısıyla, “aksesuarlar” bakımından verilen ret kararı, işbu mahkeme kararında yer verilen değerlendirmeler ışığında OHIM tarafından yeniden incelenecektir.

Ulusal uygulamamızda da, kapsamı belirsiz terimlerle ilana itiraz süreçlerinde veya resen benzerlik incelemesi aşamalarında karşılaşılmaktadır. Belirtilen durumlarda malların veya hizmetlerin benzerliğine ilişkin olarak takip edilmesi gereken yolların net biçimde tespit edilmesi gerektiği açıktır. “IP Translator” kararı sonrası Avrupa’da sıklıkla bu tarz ihtilaflarla veya davalarla karşılaşılacağını şimdiden öngörmek kanaatimizce kahinlik olmayacaktır.

Önder Erol Ünsal
Nisan 2014
onderolunsal@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Haberler ve Gündem, IP Translator Davası, Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları, Marka Mutlak Ret Nedenleri, Marka Nispi Ret Nedenleri, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması 19 Aralık 2013

Avrupa Birliği Marka Rejimi Değişiyor mu? Avrupa Birliği Komisyonu’nun Taslak Direktif ve Tüzük Metinleri ve Değerlendirmesi (2)

(Görsel http://www.sodahead.com/living/some-people-prefer-consistency-and-get-very-anxious-when-confronted-with-the-concept-of-change-are/question-2473607/?link=ibaf&q=&esrc=s adresinden alınmıştır.)

Önceden yayınladığım “Avrupa Birliği Marka Rejimi Değişiyor mu? Avrupa Birliği Komisyonu’nun Taslak Direktif ve Tüzük Metinleri ve Değerlendirmesi (1)” başlıklı yazıda (http://wp.me/p43tJx-8e ) , 2008/95 (eski 89/104) sayılı Topluluk Marka Direktifi (bundan sonra Direktif olarak anılacaktır) ve 2007/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğünde (bundan sonra Tüzük olarak anılacaktır) önemli değişiklikler öngören Taslak Direktif ve Tüzük hakkında bilgi vermiştim. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından hazırlanan Taslak Direktif ve Tüzük, beklenen takvimde sıkıntı yaşanmazsa 2014 ilkbaharında yürürlüğe girecektir.

Konu hakkında yayınladığım ilk yazıda, öngörülen değişikliklerin bir bölümü hakkında bilgi vermiş ve değişikliklerin bazılarına başka bir yazıda yer vereceğimi belirtmiştim. Dolayısıyla, yazının bütünselliği içerisinde değerlendirilebilmesi için öncelikle, konu hakkında yazdığım ilk yazının gözden geçirilmesi yerinde olacaktır.

Önceki yazıda belirttiğim üzere, Taslak Direktifte öngörülen değişiklik doğrultusunda, önceki markalarla aynılık veya benzerlik halinde ortaya çıkacak ret kararları Ofisler tarafından resen verilemeyecektir. Taslak hükmün kabul edilmesi halinde, tüm Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke marka ofisleri, tıpkı İç Pazarda Uyum Ofisi (OHIM) gibi, resen incelemelerini mutlak ret nedenleri ile sınırlı tutacak, nispi ret nedenlerini, yani önceki markalarla aynılık veya benzerlikten kaynaklanacak ret nedenlerini ise resen inceleyemeyecektir.

Buna karşılık olarak, Taslak Direktifle getirilen 47. madde kapsamında getirilen bir diğer düzenleme, AB üyesi ülkelerin tamamına, marka ofisleri nezdinde hükümsüzlük ve iptal prosedürleri sağlama zorunluluğu getirmektedir. Bir diğer deyişle, Taslak Direktifin bu haliyle yürürlüğe girmesi halinde, tescilli markalara ilişkin hükümsüzlük ve iptal prosedürleri marka tescil ofisleri nezdinde idari yollarla da gerçekleştirilebilecektir. Bu düzenlemenin gerekçesi, önceden tescilli markalar nedeniyle ilana itirazla karşılaşan, ilana itiraz gerekçesi markaların hükümsüzlüğü için çoğu üye ülkede mahkemelere başvurmak zorunda olan ve bu nedenle uzun ve pahalı mahkeme süreçleriyle baş etmeleri gereken, Topluluk Markası başvurusu sahiplerine, daha ucuz ve kısa idari prosedürlerin kullanımı yoluyla önceki markaların hükümsüzlüğü veya iptali imkanını sağlamaktır. OHIM başta olmak üzere, bazı üye ülke ofislerince sağlanan idari yollarla hükümsüzlük ve iptal sistemi, prosedürleri hızlı ve ucuz hale getirerek, marka sahipleri tarafından tercih edilen bir sistem halini almıştır. Dolayısıyla, Taslak Direktif madde 47 hükmü uyarınca, marka ofisleri nezdinde hükümsüzlük ve iptal prosedürleri sisteminin, tüm üye ülkeler tarafından sağlanması istenmektedir.

Taslak Direktif madde 46 kapsamında getirilen hükümle, ilana itiraz prosedürlerinde önemli bir değişiklik öngörülmektedir. Halihazırda, OHIM’de uygulamada olan sistem doğrultusunda, bir Topluluk Markası (CTM) başvurusunun ilanına itiraz halinde, ilana itiraz gerekçesi markanın başvuru tarihiyle ilana itiraz tarihi arasında 5 yıldan fazla sürenin bulunması durumunda, CTM başvurusu sahibinin karşı argüman olarak itiraz gerekçesi markanın kullanılmadığını öne sürmesi mümkündür. Bu tip durumlarda, ilana itiraz sahibinin itiraz gerekçesi markayı kullandığını ispatlaması gerekmektedir, kullanımın ispatlanmaması halinde ilana itiraz tamamen veya kısmen (kullanıma konu olmayan mallar – hizmetler bakımından) reddedilmektedir. Taslak Direktif, bu uygulamanın tüm üye ülkeler bakımından kabul edilmesini zorunlu hale getirmekte ve dolayısıyla, CTM başvurusu sahiplerinin lehine, markayı her tür mal / hizmet için tescil ettirip kullanmayan tescilli marka sahiplerinin ise aleyhine bir düzenleme öngörmektedir. Benzer içerikte düzenleme madde 48 kapsamında hükümsüzlük için de getirilmiştir.

Taslak Direktif, madde 10(1) kapsamında getirilen düzenleme, Avrupa Birliği Adalet Divanının C-561/11 sayılı kararında getirdiği yorumu, Direktife yansıtmakta ve tescilli marka sahiplerine, kendisinden izin almamış tüm üçüncü kişilerin, kendi markasıyla karıştırılma olasılığına yol açabilecek işaretleri ticaret sırasında kullanımını engelleme hakkı vermektedir, hükmün getirdiği yenilik, bu hakkın kullanımının üçüncü kişilerin önceki haklarına halel getirmeyeceğini açık olarak belirtmesidir. Konu hakkında detaylı bilgi için, C-561/11 sayılı karar hakkında önceden yayınladığım http://wp.me/s43tJx-473 yazısının incelenmesi yerinde olacaktır.

Taslak Direktif, madde 10(3)(d) uyarınca, tescilli marka sahibine işaretin, ticari isim veya firma ismi olarak veya ticari isim veya firma isminin parçası olarak kullanımını yasaklama hakkı verilmektedir. Aynı maddenin (f) paragrafı uyarınca, tescilli marka sahibine, işaretin 2006/114 sayılı direktife aykırı biçimde karşılaştırmalı reklamlarda kullanımını yasaklama hakkı da tanınmaktadır. Bu iki yeniliğin tescilli marka sahibinin üçüncü kişilere karşı kullanabileceği hakların kapsamını genişlettiği şüphesizdir.

Taslak Direktif madde 10(4) uyarınca, ithalatçının ticari amaçlarla hareket etmemesine rağmen, malı gönderenin ticari amaçlarla hareket ettiği hallerde, tescilli marka sahibi, malların ithalatını engelleme hakkına sahip olacaktır.

Taslak Direktif madde 10(5), Avrupa Birliği Adalet Divanının C-495/09 sayılı Philips-Nokia kararı sonrası endişelenen marka sahiplerinin sıkıntılarını gideren ve marka sahiplerinin kullanımı yasaklama hakkının kapsamını, serbest dolaşıma açılmamış transit mallar bakımından da güçlendiren bir düzenleme getirmiştir. Avrupa Birliği Adalet Divanının C-495/09 sayılı Philips-Nokia kararı hakkında yazdığım yazıya http://wp.me/p43tJx-4p adresinden erişilerek, kararın incelenmesi ve sorunun anlaşılması mümkündür.

Taslak Direktif madde 11 uyarınca, mallar üzerinde veya hizmetler için kullanılacak dış görünümün (get-up), ambalajın veya diğer unsurların, marka sahibinin haklarına tecavüz oluşturacağı kanaatine varılması halinde, marka sahibine dış görünümün (get-up), ambalajın veya diğer unsurların kullanımını yasaklama hakkı verilmektedir. Bu yolla, mallara uygulanmaları halinde tecavüz oluşturacakları açık olan, etiket, vb. araçların ele geçirilmeleri halindeki hukuki durum belirlilik kazanmıştır.

Taslak Direktif madde 14 kapsamında önerilen düzenleme, tescilli markadan kaynaklanan hakların kapsamındaki istisnayı netleştirmektedir. Direktif, önceden üçüncü kişinin kendi adının kullanımının engellenemeyeceği hükmünü içerirken, Taslak Direktif, üçüncü kişinin kendi şahsi adının kullanımının engellenemeyeceği hükmünü getirerek, düzenlemeyi bireylere ait kişisel isimlerle sınırlı hale getirmektedir. Ayrıca, madde eklenen yeni bir fıkra kapsamında, özellikle hangi tür kullanımın ticaret alanında dürüst kullanım sayılmayacağı açıklığa kavuşturulmuştur. Buna göre, üçüncü kişi ile marka sahibi arasında ticari bağlantı olduğu izlenimini doğuran veya haklı nedenler olmaksızın, tescilli markanın ayırt edici karakterinden veya ününden haksız avantaj sağlayan veya tescilli markanın ayırt edici karakterine veya ününe zarar veren üçüncü kişi kullanımları dürüst kullanım sayılmayacaktır.

Direktifin mevcut halinde yer almayan, devir, rehin, haciz, tasfiye gibi durumlara Taslak Direktifte kısa maddeler halinde yer verilmiş ve markaların bu tür işlemlere konu olabileceği belirtilmiştir.

Mevcut Direktif kapsamında detaylı biçimde düzenlenmemiş “kolektif markalar” hakkında Taslak Direktif kapsamında oldukça detaylı hükümler getirilmiştir.

“IP Translator” kararı sonrası AB üyesi ülkeler bakımından öncelikli sorun haline gelen ve çözülmesi için büyük çaba sarf edilen, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları konusunda ve malların ve hizmetlerin sınıflandırılması alanında Taslak Direktif madde 40 kapsamında detaylı düzenlemeler getirilmiştir. Düzenlemeye göre, başvuru sahipleri, mal ve hizmet listelerini, yetkili otoriteler ve tacirlerce yeterli kesinlik ve açıklıkta anlaşılabilecek terimleri kullanarak hazırlayacaktır, bu terimler seçilirken açık ve kesin olmaları koşuluyla Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kullanılması mümkündür, ayrıca genel ifadelerin kapsamı kullanılan ifadenin kelime anlamının kapsamıyla sınırlı olacak, kullanılan genel ifade kapsamına girmeyen malların veya hizmetlerin kapsandığı kabul edilmeyecektir (konu hakkında daha detaylı bilgi ve açıklama bloğumda “IP Translator” kararı ile ilgili olarak yazdığım önceki 7 adet yazı incelenerek edinilebilir). Taslak hükümde, sınıflandırmanın yalnızca idari amaçlara hizmet ettiği, malların veya hizmetlerin sadece aynı sınıfta yer almaları nedeniyle benzer veya sadece farklı sınıflarda yer almaları nedeniyle benzemez olarak kabul edilemeyecekleri açık olarak belirtilmiştir. Taslak Tüzükte getirilen paralel düzenleme, “IP Translator” kararının verildiği 22/06/2012 tarihinden önce, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak başvurusu yapılmış CTM başvurularının sahiplerine, Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlayacak 4 ay içerisinde, sınıf başlıklarını kullanarak başvuru yaparlarken niyetlerinin sınıf başlığının kelime anlamı dışında kalan Nicé sınıflandırmasının alfabetik listesine dahil olan malları veya hizmetleri de kapsamak olduğunu belirtme hakkı sağlayacaktır. Taslak Tüzük maddesinin bu haliyle kabul edilmesi halinde, yukarıdaki düzenlemede öngörülen 4 aylık süre içerisinde, marka sahipleri, sınıf başlığı kullanarak başvuru yaparken mal veya hizmet listesi kapsamına girdiği niyetiyle başvuruyu gerçekleştirdikleri, sınıf başlığının kelime anlamı dışında kalan malları veya hizmetleri açık olarak OHIM’e sunacaktır. OHIM de sicilinde bu taleplere uygun olarak gerekli kaydı yapacaktır. Belirtilen süre içerisinde, bu yönde bir talebin sunulmaması halinde, sınıf başlığının kelime anlamı kapsamına giren malları veya hizmetleri kapsadığı kabul edilecektir.

Taslak Direktif madde 42, başvurunun mutlak ret nedenlerine aykırılık nedeniyle reddedilmesi için üçüncü kişi görüşü prosedürünü tüm üye ülkeler bakımından uygulanacak bir prosedür olarak belirtmiştir.

Taslak Direktif madde 44 kapsamında getirilen düzenleme, marka başvurusu ücretlerinin bir sınıf ve bir sınıftan sonraki her ek sınıf için ek ücret şeklinde olacağını öngörmektedir. Dolayısıyla, OHIM başta olmak üzere, bazı AB üyesi ülke ofisleri tarafından sürdürülen üç sınıf için sabit ücret, üç sınıftan fazla olan sınıflar başına ek sınıf ücreti uygulaması, Taslak Direktife göre terk edilecektir.

Taslak Direktif madde 45, tescil Ofisi nezdinde etkin ve süratli ilana itiraz prosedürlerini, tüm üye ülkeler bakımından zorunlu hale getirmektedir.

Taslak Direktifin 38. ve 39. maddeleri, marka başvurularına başvuru tarihi verilmesi için sunulması gerekli dokümanları, Singapur Andlaşmasına uygun biçimde, tescil talebi, başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgiler, tescil talebine konu mallar veya hizmetler, tescili talep edilen marka, başvuru ücreti (varsa ek sınıf ücreti) olarak belirlemiştir.

Taslak Direktif madde 43 kapsamında, marka başvurularının veya tescilli markaların sahipleri tarafından Ofise talep üzerine bölünebileceği belirtilmiştir.

Taslak Direktif derecesinde detaylı olmamakla birlikte, Taslak Tüzükte öngörülen değişikliklerden de kısaca bahsetmek yerinde olacaktır. Taslak Tüzükte öngörülen değişikliklerin büyük çoğunluğu, Taslak Direktifteki değişikliklerin Tüzüğe yansıması şeklinde olduğundan, yazı kapsamında yalnızca çok önemli değişiklikler başlıklar ve kısa açıklamalar şeklinde sayılacaktır.

Taslak Tüzük, kapsamında ilk olarak Topluluk Markası (CTM) tanımı ortadan kaldırılmış ve Avrupa Markası (European trade mark) tanımı getirilmiştir. Benzer şekilde, İç Pazarda Uyum Ofisi (OHIM) yerini “Avrupa Birliği Markalar ve Tasarımlar Ajansı (European Union Trade Marks and Designs Agency)” kurumuna bırakmıştır.

Taslak Tüzük çerçevesinde, Avrupa Markası başvurularının ulusal ofisler aracılığıyla yapılması prosedürü ortadan kaldırılmıştır. Aynı şekilde, Avrupa Markası başvuruları için ödenmesi gereken ücretlerin başvuru tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenmesi imkanı ortadan kaldırılmış ve başvuru ile birlikte ödeme yapılması şartı getirilmiştir.

Taslak Tüzük madde 40, üçüncü kişi görüşlerinin başvurunun ilanından sonra yapılması gerekliliğini ortadan kaldırmıştır. Dolayısıyla, üçüncü kişi görüşlerinin başvuru tarihinden itibaren gönderilmesi mümkün olacaktır. Üçüncü kişi görüşleri için gönderim süresinin dolduğu tarih ise, ilana itiraz süresinin bittiği tarih veya ilana itiraz yapıldıysa ilana itiraz hakkındaki nihai kararın alınmasından önceki tarihtir.

Ayrıca, Taslak direktif kapsamında yapılan ve bu yazı ve bu yazının öncesindeki yazımız çerçevesinde detaylı biçimde açıklanan değişiklikler de Taslak Tüzüğe yansıtılmıştır.

Mevcut Direktif 19 maddeyken, Taslak Direktifin 57 maddeden oluşması ve Taslak Tüzükle getirilen çok sayıdaki yeni tanım, işlem ve hüküm, Avrupa Birliği Komisyonunun Taslak Direktif ve Tüzükle öngördüğü değişikliklerin kapsamının genişliği ve etkisi hakkında fikir vermektedir. Bu yazı kapsamında öngörülen değişikliklerden, önemli bulduklarıma veya gözüme ilk çarpanlara yer vermiş olmakla birlikte, ilk bakışta gözden kaçırdığım önemli değişikliklerin de bulunduğu şüphesizdir.

Taslak Direktif ve Tüzük öngörülen takvimin sorunsuz işlemesi halinde 2014 ilkbaharında yürürlüğe girecek ve üye ülkelere mevzuatlarını yeni Birlik mevzuatıyla uyumlu hale getirmeleri için muhtemelen 2 yıllık geçiş süreci tanınacaktır. Belirtilen takvim göz önüne alındığında, Türkiye’nin öngörülen değişiklikleri incelemek ve en azından değişikliklerle uyumlu bir taslak hazırlamak için yeterli süresi bulunduğu düşünülmektedir. Takvim olarak, öncelikle taslak AB mevzuat önerilerinin nihai hallerini almalarının ve AB tarafından kabul edilmelerinin beklenmesi daha yerinde bir yaklaşım olacaktır. Bununla birlikte, böylesine kapsamlı değişikliklerin yer aldığı Taslak Direktif ve Tüzüğün kamu kurumları başta olmak üzere ilgili tüm kuruluşlar, vekil birlikleri veya örgütleri ve özel sektör tarafından en kısa sürede dikkatli biçimde incelenmesi, Türk marka sisteminin doğrudan etkilendiği AB mevzuatıyla bağlantısının ortadan kalkmaması bakımından büyük önem arz etmektedir.

Önder Erol Ünsal

Haziran 2013

Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Babilu” Kararı – “IP Translator” sonrası OHIM Başkanlık Genelgesi Uygulama Alanı Buluyor

(Görsel https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=188819&parent=825065 adresinden alınmıştır.)

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 31 Ocak 2013 tarihinde verdiği T-66/11 sayılı “babilu” kararında, Adalet Divanının 2012 tarihli “IP Translator” kararında belirtilen ilkeler ve bu ilkeler çerçevesinde yeniden formüle edilen Topluluk Marka Ofisi (OHIM)’nin 2/12 sayılı Genelgesi ilk kez uygulama alanı bulmuş ve mahkeme tarafından yorumlanmıştır.

2008 yılında “Present-Service Ullrich GmbH & Co. KG” firması “babilu” kelime markasının, 35. sınıfa dahil “reklamcılık, posta reklamcılığı, reklamların yayımı, bilgisayar ağlarında online reklamcılık, İnternette üçüncü kişiler için reklamcılık, firmaların İnternette ve diğer medyada tanıtımı, İnternette açık artırma hizmetlerinin sağlanması” hizmetleri için tescil edilmesi amacıyla OHIM’e başvuruda bulunur.

Başvurunun ilan edilmesinin ardından, “Punt-Nou, SL”, yukarıda belirtilen hizmetlerin tescil edilmesine karşı itiraz eder. İtiraza dayanak marka, 35. sınıfa dahil “ticari perakendecilik, ithalat ve ihracat, franchising ile ilgili ticari yönetim danışmanlığı, tanıtım, iş yönetimi, iş idaresi, ofis işlemleri” hizmetleri için OHIM’de önceden tescil edilmiş “babidu” markasıdır. (Başvurunun orijinal İspanyolca listesinde “publicidad” olarak yer alan hizmetler, OHIM tarafından “publicity (tanıtım)” olarak çevrilmiş olmakla birlikte, bu terimin Nicé sınıflandırmasındaki çevirisi “advertising (reklamcılık)”tır.

OHIM ilana itiraz birimi, yukarıda belirtilen hizmetler bakımından “babilu” ve “babidu” markaları arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği yönündeki tespit doğrultusunda başvuruyu reddeder ve bu ret kararı OHIM Temyiz Kurulu tarafından da yerinde görülür.

Başvuru sahibi ret kararına karşı Adalet Divanı Genel Mahkemesi nezdinde dava yoluna başvurur. Davacıya göre, markaların kapsadıkları hizmetler aynı değildir, markalar arasında yüksek derecede benzerlik bulunmamaktadır ve markalar arasında karıştırılma olasılığı ortaya çıkmayacaktır.

OHIM Temyiz Kurulu, başvurunun reddedilmesine yönelik kararında, ilk olarak hizmetlerin aynılığı / benzerliği hususunu irdelemiştir. Bu husus değerlendirilirken, “IP Translator” kararı öncesi yürürlükte olan OHIM’in 03/4 sayılı Başkanlık Genelgesi ile aynı kurumun “IP Translator” kararı sonrası yürürlüğe soktuğu 2/12 sayılı Genelgesi hükümlerine yer verilmiştir. 03/4 sayılı Genelge hükümlerine göre, OHIM, Nicé sınıflandırmasının bir sınıfına ait sınıf başlığını içeren markaların, o sınıfa dahil tüm malları veya hizmetleri kapsadığını kabul etmektedir. Buna karşılık, “IP Translator” kararı sonrası yürürlüğe giren 2/12 sayılı Genelge, bu yorumu ortadan kaldırmıştır. Bununla birlikte, 2/12 sayılı yeni genelgeye göre, genelgenin yürürlük tarihinden, yani 21/06/2012 tarihinden önce, OHIM’de Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış markaların, sınıflandırmanın alfabetik listesinde yer alan ve ilgili sınıflar kapsamında bulunan tüm malları veya hizmetleri kapsama niyetiyle yapıldıkları kabul edilecektir.

OHIM Temyiz Kurulu, takiben, başvurunun İspanyolca aslı dikkate alındığında, 35. sınıfın genel başlığını oluşturan “reklamcılık, iş idaresi, iş yönetimi, ofis işlemleri” hizmetlerini kapsadığını tespit etmiştir. Buradan hareketle, başvuru kapsamında bulunan 35. sınıfa dahil “reklamcılık, posta reklamcılığı, reklamların yayımı, bilgisayar ağlarında online reklamcılık, İnternette üçüncü kişiler için reklamcılık, firmaların İnternette ve diğer medyada tanıtımı, İnternette açık artırma hizmetlerinin sağlanması” hizmetleriyle aynı hizmetlerin ret gerekçesi marka kapsamında bulunduğunu tespit etmiştir.

Davacı bu tespite karşı takip eden argümanları öne sürmektedir:

Başvurunun kapsadığı, 35. sınıf dışında kalan, diğer mallar / hizmetler, ret gerekçesi markanın kapsamında bulunmamaktadır. Bu husus dikkate alındığında, profesyonellerin, markaların aynı işletmeden geldiği yönünde yanılgıya düşmeleri mümkün değildir.

Önceki marka kapsamında 35. sınıfta bulunan hizmetler başvuru kapsamında bulunan aynı sınıfa dahil hizmetlerden farklıdır.

Başvurunun İngilizce çevirisinde yer alan “publicity” hizmetleri “reklamcılık” değil, “halkla ilişkiler” hizmetleri olarak değerlendirilmelidir.

Başvuru sahibi firma ve ret gerekçesi markanın sahibi firma farklı sektörlerde faaliyet göstermektedir.

Genel Mahkeme, OHIM’in ret kararını davacının yukarıda yer verilen argümanlarını da dikkate alarak değerlendirmiştir.

Genel Mahkemeye göre, ilana itirazın yalnızca 35. sınıfa dahil hizmetler bakımından yapılması hususu dikkate alındığında, davacının başvurunun ve ret gerekçesi markanın kapsadığı diğer mallara ve hizmetlere vurgu yaparak ret kararının yerinde olmadığını belirtmesi, konuyla bağlantısızdır.

Davacının, tarafların tamamen farklı sektörlerde faaliyet gösterdiklerini ileri sürerek yaptığı itiraz da konuyla bağlantısızdır. Malların ve hizmetlerin benzerliği değerlendirilirken, ilgili markalar kapsamında fiilen piyasaya sürülen (pazarlanan) malların ve hizmetlerin değil, markalar kapsamında korunan malların ve hizmetlerin değerlendirmeye alınması esastır.

Davacının, ret gerekçesi markanın İngilizce hizmet listesinde yer alan “publicity” kelimesinin “advertising” anlamına gelmediği yönündeki itirazı da haklı bulunmamıştır. Şöyle ki, başvurunun aslı İspanyolca dilinde yapılmıştır ve İspanyolca “publicidad” kelimesi, Nicé sınıflandırmasının İspanyolca versiyonunda “advertising (reklamcılık)” teriminin karşılığı olarak kullanılmıştır.

Bu çerçevede, başvuru kapsamında bulunan “reklamcılık, posta reklamcılığı, reklamların yayımı, bilgisayar ağlarında online reklamcılık, İnternette üçüncü kişiler için reklamcılık, firmaların İnternette ve diğer medyada tanıtımı” hizmetleri bakımından (bu hizmetlerin ret gerekçesi marka kapsamında bulunan reklamcılık hizmetleri kapsamına girmesi nedeniyle), markaların aynı hizmetleri kapsadığı kanaatine varılmıştır.

Başvuru kapsamında bulunan 35. sınıfa dahil “İnternette açık artırma hizmetlerinin sağlanması” hizmetleri bakımından ise önceki markanın 35. sınıfın, sınıf başlığını kapsaması hususu dikkate alınarak yorum yapılmalıdır. Buna göre, OHIM’in 4/03 sayılı Başkanlık Genelgesine göre, sınıf başlıklarını kapsayan markaların ilgili sınıftaki tüm malları veya hizmetleri kapsadıkları kabul edilmektedir. Buna göre, 35. sınıfın sınıf başlığını içeren önceki markanın, “açık artırma hizmetlerini” veya “İnternette açık artırma hizmetlerinin sağlanması” hizmetlerini de kapsadığı kabul edilmelidir.

OHIM’in 4/03 sayılı Başkanlık Genelgesinin 20 Haziran 2012 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırıldığı ve yerine 2/12 sayılı genelgenin geldiği bilinmektedir. Bununla birlikte, 2/12 sayılı genelgede yer alan, “Genelgenin yürürlük tarihinden, yani 21/06/2012 tarihinden önce, OHIM’de Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış markaların, sınıflandırmanın alfabetik listesinde yer alan ve ilgili sınıflar kapsamında bulunan tüm malları veya hizmetleri kapsama niyetiyle yapıldıkları kabul edilecektir.” hükmü göz önüne alındığında, belirtilen tarihten önce tescil edilmiş ret gerekçesi markanın, ilgili sınıfa (35. sınıf) yönelik olarak, sınıflandırmanın alfabetik listesinde yer alan tüm hizmetleri kapsama niyetiyle yapıldığı kabul edilmelidir. Ret gerekçesi markanın sahibi, mahkemeye yazılı olarak sunduğu görüşünde, sınıf başlığını kullanarak, ilgili sınıftaki (35. sınıf) tüm hizmetleri kapsama niyetiyle başvuruda bulunduğunu teyit etmiştir.

Davacının, ret gerekçesi marka kapsamında yer alan 35. sınıfa dahil diğer hizmetlerin, başvuruda yer alan hizmetlerden tamamen farklı olduğu yönündeki iddiası da konuyla bağlantısız bulunmuştur. Şöyle ki, mallar ve/veya hizmetler karşılaştırılırken, itiraza konu mallar / hizmetler ile önceki marka kapsamında bulunan mallar / hizmetler arasındaki aynılık veya benzerlik araştırılır. Bu çerçevede, malların / hizmetlerin bir kısmının birbirleriyle benzer bulunmaması, birbirleriyle benzer bulunan malların / hizmetlerin benzerliğini ortadan kaldırmaz.

Yukarıda yer verilen tüm gerekçeler bağlamında, Genel Mahkeme başvuruyla, ret gerekçesi markanın kapsadığı 35. sınıfa dahil hizmetleri, birbirleriyle aynı hizmetler olarak değerlendirmiştir.

Hizmetlerin aynılığı yönündeki tespitin ardından, Genel Mahkeme “babilu” ve “babilu” markalarını görsel ve işitsel bakımdan üst düzeyde benzerlik içeren markalar olarak değerlendirmiştir. Markaların üst düzeydeki benzerliği ve hizmetlerin aynılığı dikkate alındığında, Genel Mahkeme, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği sonucuna ulaşmış, aynı tespit doğrultusunda OHIM Temyiz Kurulunca verilen ret kararını yerinde bulmuştur. Dolayısıyla, dava reddedilmiştir.

“Babilu” davasının önemi kanaatimizce, Adalet Divanının son derece önemli “IP Translator” kararı sonrası, OHIM tarafından ortaya konan 2/12 sayılı Başkanlık Genelgesinde yer verilen ilkelerin uygulama alanı bulmasından kaynaklanmaktadır.

Davada, 2/12 sayılı genelgede yer alan, “Genelgenin yürürlük tarihinden, yani 21/06/2012 tarihinden önce, OHIM’de Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış markaların, sınıflandırmanın alfabetik listesinde yer alan ve ilgili sınıflar kapsamında bulunan tüm malları veya hizmetleri kapsama niyetiyle yapıldıkları kabul edilecektir.” hükmü değerlendirme alanı bulmuştur. Sonuç olarak, bir sınıfa ait sınıf başlığını içeren önceki tarihli markanın, 4/03 sayılı Başkanlık Genelgesinin yürürlükte olduğu dönemde başvurusunun yapılmış olması nedeniyle, dolayısıyla, ilgili sınıfa ilişkin olarak sınıflandırmanın alfabetik listesinde yer alan tüm malları veya hizmetleri kapsama niyetiyle yapıldığı kabul edilmiştir.

“Babilu” davasının sonucu, OHIM’in 2/12 sayılı Genelgesinde eski tarihli markaların kapsamına yönelik olarak yapılan değerlendirmenin, Genel Mahkemece uygulamaya esas alındığını göstermektedir. “IP Translator” davasında yer verilen ve sonrasında OHIM Genelgesinde somutlaşma alanı bulan ilkelerin, mahkemelerce uygulanacağı yeni davalar, kafa karışıklıklarına ve belirsizliklere yol açan “IP Translator” ilkelerinin, uygulama şeklini kanaatimizce ilerleyen dönemlerde netleştirecektir.

Önder Erol Ünsal

Şubat 2013

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması 18 Aralık 2013

Malların ve/veya Hizmetlerin Benzerliğine İlişkin USPTO İnceleme Esasları

(Görsel http://www.businesspundit.com/25-least-trustworthy-brands-of-the-past-decade/head-in-hands-2/ adresinden alınmıştır.)

Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’nin marka incelemesi konusundaki uygulamaları ülkemizde Avrupa Birliği Marka Tescil Ofisi (OHIM) uygulamalarına oranla daha az bilinmekte ve yakından takip edilmemektedir. Türk marka mevzuatının büyük ölçüde AB mevzuatından aktarılmış olması ve Türkiye ile AB üyesi ülkeler ve OHIM arasında daha yakın bir işbirliği olması, bu durumun temel nedenleri olarak gösterebilir. Bununla birlikte, USPTO’nun markaların benzerliğine ilişkin incelemeyi Enstitü gibi resen gerçekleştiriyor olması ve inceleme esasları hakkında detaylı kılavuzlara sahip olması, USPTO yaklaşımlarının ülkemizde de değerlendirilmesini kanaatimizce zorunlu kılmaktadır.

Bloğumda önceden yayınladığım birkaç yazıda USPTO inceleme kriterlerine yönelik bazı aktarımlarda ve değerlendirmelerde bulunmuştum. Okumakta olduğunuz yazıda, USPTO’nun marka başvurularına yönelik incelemesinde malların / hizmetlerin benzerliğini hangi temel esaslar çerçevesinde değerlendirdiğini aktarmaya gayret edeceğim. Aktarımda kullandığım kaynak USPTO internet sitesinde yayınlanan marka inceleme kılavuzu (bölüm 1207.01(a)’dan başlayacak şekilde) olacaktır. Kılavuzun http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/1200.htm#_T120903g adresinden incelenmesi mümkündür.

A.B.D. marka mevzuatında, karıştırılma olasılığı gerekçeli ret gerekçesi Marka Kanununun 2(d) sayılı maddesinde düzenleniştir. Hüküm, “Patent ve Marka Ofisinde tescil edilmiş ve hükümden düşmemiş bir markadan oluşan veya tescil edilmiş ve hükümden düşmemiş bir markayla benzerlik gösteren, … ve başvuru sahibinin malları üzerinde veya bunlarla bağlantılı olarak kullanıldığında, (tescilli markayla) karışmaya, yanılgıya veya aldanmaya yol açması muhtemel markaların” tescil taleplerinin reddedileceği hükmünü içermektedir. [Consists of or comprises a mark which so resembles a mark registered in the Patent and Trademark Office, or a mark or trade name previously used in the United States by another and not abandoned, as to be likely, when used on or in connection with the goods of the applicant, to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive].

Hükmün yazım dili ve kullanılan İngilizce kavramlar Topluluk Marka mevzuatının (ve dolayısıyla, oradan çevrildiği haliyle Türk marka mevzuatının) yazım dilinden oldukça farklıdır (similar trademarks yerine resemble fiilinin kullanılması, identical or similar goods ifadesi yerine used on or in connection with the goods of the applicant ifadesinin kullanılması, vb.). Yazım dili farklı olmakla birlikte, ret gerekçesini düzenleyen hükmün işaret ettiği kavram, yani temel ret gerekçesi, Avrupa Birliğinde olduğu gibi, Amerika Birleşik Devletleri’nde de karıştırılma olasılığı kavramıdır.

A.B.D. mevzuatı markaların benzerliğine ilişkin incelemede kullanılacak benzerlik kavramını ayırt edilemeyecek derecede benzerlik – benzerlik şeklinde kategorilere bölmemiştir. Türk marka mevzuatında, resen benzerlik incelemesinde kullanılacak kavram setinin, itiraz üzerine yapılacak incelemede kullanılacak kavram setinden farklılaştırılması (ayırt edilemeyecek derecede benzerlik, benzerlik) biçiminde karşımıza çıkan, kavram çokluğu (karmaşası), A.B.D. bakımından söz konusu değildir. (Topluluk Marka Direktifi veya Tüzüğünde de Türkiye’deki farklılaştırılmış kavramlara dayanak bir ayırım yer almamaktadır, bu konudaki ayrıntılı değerlendirmelerim bloğumda önceden yayınlanan yazılarımda incelenebilir.)

USPTO marka kılavuzunun, markaların benzerliği ile ilgili kısmı bu yazı kapsamında ele alınmayacak ve yazı içeriğinde malların / hizmetlerin benzerliği ile ilgili kısımlar üzerinde yoğunlaşılacaktır.

Yazının önceki paragraflarında yer verildiği üzere, A.B.D. marka mevzuatında ve USPTO marka inceleme kılavuzunda benzer mal / hizmet şeklinde bir kavram kullanılmamıştır. Bunun yerine mevzuatta tercih edilen kavram “bağlantılı (in connection with) mal” kavramı, kılavuzda tercih edilen terim ise “malların / hizmetlerin ilintili (ilişkili) olması (relatedness of the goods or services)” terimidir.

Kılavuza göre; madde 2(d) kapsamında yapılan incelemede, karıştırılma olasılığı sonucuna varmak için, malların ve/veya hizmetlerin aynı veya birbirlerini tamamlayıcı olması şart değildir. (In re Iolo Techs., LLC, 95 USPQ2d 1498, 1499 (TTAB 2010); In re G.B.I. Tile & Stone, Inc., 92 USPQ2d 1366, 1368 (TTAB 2009)) Önemli olan husus, malların ve/veya hizmetlerin birbirleriyle karıştırılması değil, halkın (ilgili tüketici kesiminin) bunların kaynağına ilişkin olarak yanılgıya düşüp düşmeyeceğidir. (Recot Inc. v. M.C. Becton, 214 F.3d 1322, 1329, 54 USPQ2d 1894, 1898 (Fed. Cir. 2000)) İnceleme konusu mallar, türlerine ilişkin olarak birbirlerinden farklı ve bu nedenle ilişkili olmasa da, aynı mallar ilgili tüketici grubunun zihninde malların kaynağına ilişkin olarak, bağlantılı olabilirler. Karıştırılma olasılığı analizinde dikkate alınması gereken ilişki budur. (In re Shell Oil Co., 992 F.2d 1204, 1207, 26 USPQ2d 1687, 1689 (Fed. Cir. 1993); Safety-Kleen Corp. v. Dresser Indus., Inc., 518 F.2d 1399, 1403-04, 186 USPQ 476, 480 (C.C.P.A. 1975); In re Ass’n of the U.S. Army, 85 USPQ2d 1264, 1270 (TTAB 2007)) Başvuru sahibinin ve tescil sahibinin mallarının ve/veya hizmetlerinin bir şekilde bağlantılı olması veya malların ve/veya hizmetlerin pazarlamalarını etkileyen koşulların, kullanılan markalar dikkate alınarak, malların ve/veya hizmetlerin aynı kaynaktan geldiklerine dair yanlış bir kanıya yol açması, yeterlidir. (On-line Careline Inc. v. America Online Inc., 229 F.3d 1080, 56 USPQ2d 1471 (Fed. Cir. 2000) (“internet bağlantı hizmetleri” için ON-LINE TODAY markası ile “elektronik yayıncılık” için ONLINE TODAY markası arasında karıştırılma ihtimalinin varlığı sonucuna varılmıştır; In re Martin’s Famous Pastry Shoppe, Inc., 748 F.2d 1565, 223 USPQ 1289 (Fed. Cir. 1984) (“buğday kepeği ve ballı ekmek” için MARTIN’S markası ile “peynir” için MARTIN’S markası arasında karıştırılma ihtimalinin varlığı sonucuna varılmıştır; In re Toshiba Med. Sys. Corp., 91 USPQ2d 1266 (TTAB 2009) (“MRI teşhis cihazları” için VANTAGE TITAN markası ile “tıbbi ultrason cihazları” için TITAN markası arasında karıştırılma ihtimalinin varlığı sonucuna varılmıştır; L.C. Licensing, Inc. v. Berman, 86 USPQ2d 1883 (TTAB 2008) (“sipariş üzerine üretilen otomobil aksesuarları” için ENYCE markası ile “çeşitli şehir tarzı giysiler ve aksesuarlar” için ENYCE markası arasında karıştırılma ihtimalinin varlığı sonucuna varılmıştır; In re Corning Glass Works, 229 USPQ 65 (TTAB 1985) (“kan gazı analiz cihazlarında önceden belirlenmiş çözülmüş gaz değerlerini dengelemek için tamponlayıcı çözeltiler” için CONFIRM markası ile “laboratuvarda kullanım için tanılayıcı kan reaktif maddeleri” için CONFIRMCELLS markası arasında karıştırılma ihtimalinin varlığı sonucuna varılmıştır.)

Buna karşılık, mallar veya hizmetler bağlantılı değilse veya markalar aynı olsa da, mallar veya hizmetler, aynı kaynaktan geldikleri izlenimini doğurmayacak şekilde pazarlanıyorsa, karıştırılma ortaya çıkmayacaktır. (Shen Mfg.Co. v. Ritz Hotel Ltd., 393 F.3d 1238, 1244-45, 73 USPQ2d 1350, 1356 (Fed. Cir. 2004) (Temyiz kurulunun “pişirme ve şarap seçimi dersleri” için RITZ markası ile “mutfak testilleri” için RITZ markası arasında karıştırılma olasılığı bulunduğu yönündeki kararı, ilgili malların ve hizmetlerin ilişkisi somut kanıtlarla ispatlanmadığı için mahkeme tarafından bozulmuştur; Local Trademarks, Inc. v. Handy Boys Inc., 16 USPQ2d 1156, 1158 (TTAB 1990) (“sıvı boru açıcılar” ve “tesisat konusunda reklamcılık hizmetleri” çok farklı olduğundan, mallar ve hizmetler aynı markalarla sunulsa da, markalar arasında karıştırılmanın ortaya çıkmayacağı sonucuna varılmıştır; Quartz Radiation Corp. v. Comm/Scope Co., 1 USPQ2d 1668, 1669 (TTAB 1986) (“koaksiyel kablolar” için QR markası ile “fotokopi, çizim, ozalit baskı cihazları” için QR markası arasında malların niteliği, amacı, promosyon yöntemi, alıcı kitlesi gibi farklılıklar nedeniyle karıştırılma ihtimalinin oluşmayacağı sonucuna varılmıştır.)

Malların ve/veya hizmetlerin ilişkisi değerlendirilirken, inceleme konusu markaların benzerliği yüksekse, karıştırılma olasılığını destekleyecek bir bulguya erişmek için malların veya hizmetlerin benzerliğinin yüksekliğine ihtiyaç azalacaktır. (In re Shell Oil Co., 992 F.2d 1204, 1207, 26 USPQ2d 1687, 1689 (Fed. Cir. 1993); In re Iolo Techs., LLC, 95 USPQ2d 1498, 1499 (TTAB 2010); In re Opus One Inc., 60 USPQ2d 1812, 1815 (TTAB 2001)) Markalar aynı veya esas olarak aynıysa, karıştırılma olasılığının varlığı tespitine ulaşmak için malların ve/veya hizmetlerin ilişkinin, markalar arasında farklılıklar olduğu hallerdekine yakın olması gerekli değildir. (Shell Oil, 992 F.2d at 1207, 26 USPQ2d at 1689; In re Davey Prods. Pty Ltd., 92 USPQ2d 1198, 1202 (TTAB 2009); In re Thor Tech, Inc., 90 USPQ2d 1634, 1636 (TTAB 2009)) Bazı hallerde, yerleşmiş piyasa alışkanlıkları nedeniyle, aynı markaların birbirleriyle ilişkili olmayan mallar veya hizmetleri için kullanımı karıştırılma olasılığına yol açabilir.

USPTO marka inceleme kılavuzunun, başlık 1207.01(a)(ii)’ye göre inceleme sırasında mallar ve hizmetler arasında ilişki kurulabilir. Aynı veya benzer markalar arasında, markaların biri malları, diğeri o malları kapsayan hizmetleri içerdiğinde karıştırılmanın ortaya çıkabileceği bilinmektedir.

Benzer markalar arasında, markalar biri yiyecek ve içecek ürünlerini diğeri restoran hizmetlerini kapsarken sıklıkla karıştırılma olasılığı tespit edilirken, bu sonucu doğurur içerikte genel bir kural yoktur. Bu çerçevede, bu tip malların ve hizmetlerin ilişkili oldukları varsayım olarak kabul edilmemeli ve kantılar, benzer, hatta aynı markaların gıda ürünleri ve restoran hizmetleri için kullanıldığının ötesinde “daha fazla” (something more) bağlantı sunmalıdır. Gıda – içecek ürünleri ve restoran hizmetleri arasında aranan “daha fazla” (something more) bağlantının ne olabileceğine ilişkin bilginin, USPTO marka inceleme kılavuzunun 1207.01(a)(ii)(A) numaralı başlığından detaylı olarak incelenmesi mümkündür.

Taraflardan birinin mallarının veya hizmetlerinin niteliği ve kapsamı başvuru veya tescilde sayılan mallar veya hizmetler esas alınarak değerlendirilmelidir.

Tescil kapsamında mallar veya hizmetler geniş olarak tarif edildiyse ve malların / hizmetlerin niteliklerine, türlerine, ticari kanallarına veya alıcı kesimine yönelik olarak bir sınırlandırma yoksa, tescilin tarif edilen tür kapsamına giren tüm malları veya hizmetleri kapsadığı, normal ticari kanallardan sunulduğu ve tüm alıcı kitlelerine hitap ettiği kabul edilir. (re Thor Tech, Inc., 90 USPQ2d 1634, 1638 (TTAB 2009) “Tescil sahibinin mal tanımlasına kısıtlama veya sınırlandırma getirme yetkimiz bulunmamaktadır.”; re Jump Designs, LLC, 80 USPQ2d 1370, 1374 (TTAB 2006). “Benzer bulunan tescilli marka geniş bir mal veya hizmet tanımlaması içerirken, başvuru sahibinin mallarını daha dar biçimde belirtmesi tek başına karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmaz.”; re Linkvest S.A., 24 USPQ2d 1716 (TTAB 1992) “Tescilli marka sahibinin mallarının “manyetik disklere kaydedilmiş bilgisayar programları” olarak programların türüne veya kullanım alanına ilişkin kısıtlama yapılmadan belirtildiği dikkate alındığında, tescil sahibinin mallarının, ticari kanalların aynı olması ve bu malların tüm tüketicilerine hitap edilmesi gerekçeleriyle, başvuru sahibince piyasaya sürülen programlar dahil olmak üzere, tüm bilgisayar programlarını kapsadığı kabul edilmelidir.”; re Diet Ctr., Inc., 4 USPQ2d 1975 (TTAB 1987) “Başvuru sahibi malların yalnızca kilo verme hizmetleri sunan franchise outletler tarafından satıldığını belirterek listesini sınırlandırmış olsa da, karşı gösterilen tescil ticari kanallara, tüketici sınıfına ilişkin bir sınırlandırma içermediğinden, tescilli marka sahibinin mallarının ticaretin olağan kanalları aracılığıyla sunulduğu kabul edilmelidir.”; re Uncle Sam Chem. Co., 229 USPQ 233 (TTAB 1986) “Başvuru sahibinin temizlik müstahzarları ve yağ sökücüleri endüstriyel ve kurumsal kullanıma yönelik olarak sınırlandırılmış olsa da, tescil sahibinin ahşap ve mobilya temizliği için sıvı müstahzarlar malları, belirli bir ticari kanalla veya alıcı sınıfıyla sınırlandırılmamış olduğundan, bu malların endüstriyel ve kurumsal amaçla da kullanılabilecekleri varsayılabilir.”)

Benzer şekilde, başvuru sahibinin mallarını veya hizmetlerini geniş biçimde tanımlaması ve bu tanımlamanın tescil edilmiş benzer bir markanın kapsadığı malları veya hizmetleri içermesi durumunda da karıştırılma olasılığı ortaya çıkabilir. (re Fiesta Palms LLC, 85 USPQ2d 1360 (TTAB 2007) (“casino hizmetleri” için CLUB PALMS MVP markası ile “seçilmiş müşterilere özel tanıtım kartları aracılığıyla sunulan casino hizmetleri” için MVP markası karıştırılma olasılığına yol açabilir içerikte değerlendirilmiştir); re Equitable Bancorporation, 229 USPQ 709 (TTAB 1986) (“bankacılık hizmetleri” için RESPONSE markası ile “24 saat açık vezne makineleri aracılığıyla sağlanan bankacılık hizmetleri” için RESPONSE CARD markası karıştırılma olasılığına yol açabilir içerikte değerlendirilmiştir.)

USPTO marka inceleme kılavuzunun malların ve hizmetlerin benzerliği ile ilgili kısmında 1207.01(a)(iv) numaralı başlık enstitü uygulaması ile kıyas bakımından özellikle önemlidir. -No “per se” rule- başlığının “her duruma uygulanabilir kurallar yoktur” şeklinde kabaca Türkçeye çevrilmesi mümkündür. (per se rule: a generalized rule applied without consideration for specific circumstances. http://research.lawyers.com/glossary/per-se-rule.html)

-No “per se” rule- uygulamasına göre; her vakayı oluşturan şartlar birbirinden farklıdır ve her vakanın şartlarına göre ilgili du Pont faktörlerine verilecek ağırlık farklı olabilir. Bu nedenle, belirli malların veya hizmetlerin her durumda ilişkili olduğu, bunları kapsayan benzer markaların kullanımından dolayı karıştırılma olasılığının ortaya çıkmasının zorunlu olduğu biçiminde bir kural olması mümkün değildir. (re White Rock Distilleries Inc., 92 USPQ2d 1282, 1285 (TTAB 2009) (alkollü içeceklere ilişkin); Info. Res. Inc. v. X*Press Info. Servs., 6 USPQ2d 1034, 1038 (TTAB 1988) (bilgisayar yazılım ve donanımına ilişkin); Hi-Country Foods Corp. v. Hi Country Beef Jerky, 4 USPQ2d 1169, 1171-72 (TTAB 1987) (gıda maddelerine ilişkin); re Quadram Corp., 228 USPQ 863, 865 (TTAB 1985) (bilgisayar yazılım ve donanımına ilişkin); In re British Bulldog, Ltd., 224 USPQ 854, 855-56 (TTAB 1984) (giysilere ilişkin); M2 Software, Inc. v. M2 Commc’ns, Inc., 450 F.3d 1378, 1383, 78 USPQ2d 1944, 1947-48 (Fed. Cir. 2006) (Yazılım bağlantılı mallar, sadece aynı medya formatında sunuldukları için ilişkili olarak kabul edilemezler, bunun yerine ana konu (amaç) içerikli bir analiz daha uygundur.)

“Ticaretin genişlemesi doktrini (expansion of trade)” USPTO tarafından resen yapılacak benzerlik incelemesinde sınırlı uygulama alanı bulacaktır. “Tek taraflı işlemlerde Ofisin, başvuruya karşı gösterilen tescilli markanın mallarını veya hizmetlerini genişlettiğini veya genişleteceğini göstermesi gerekli değildir.” (re 1st USA Realty Prof’ls, Inc., 84 USPQ2d 1581, 1584 & n.4 (TTAB 2007); re Kysela Pere et Fils, Ltd., 98 USPQ2d 1261, 1266 (TTAB 2011)) “Ticaretin genişlemesi doktrini”, genellikle taraflar arası işlemlerde, itiraz eden önceki marka sahibinin, markası kapsamında yer alan malların veya hizmetlerin kullanımından kaynaklanan önceliğinin, yeni başvurunun kapsadığı malları veya hizmetlerin itiraz sahibinin genişlemesinin doğal kapsamında yer alması nedeniyle, söz konusu malları veya hizmetleri de içerecek biçimde genişletilmesini talep ettiği durumlarda uygulanır.

İnceleme uzmanı, karıştırılma olasılığı tespitini desteklemek için malların ve/veya hizmetlerin ilişkili olduğunu gösteren deliller sunmak zorundadır. Malların ve/veya hizmetlerin ilişkili olduğunu gösteren kanıtlar, gazete haberleri veya ilgili malların ve/veya hizmetlerin birlikte veya aynı tüketici grubunca kullanıldığını bilgisayar çıktıları, malların ve/veya hizmetlerin reklamının birlikte yapıldığını veya malların ve/veya hizmetlerin aynı satıcı tarafından birlikte satıldığını gösteren reklamlar veya hem başvuru sahibinin hem de önceki marka sahibinin mallarını / hizmetlerini içeren aynı markanın önceki kullanıma dayalı tescillerinin kopyaları olabilir.

Yazı boyunca gösterilemeye çalışıldığı üzere, malların ve/veya hizmetlerin benzerliği USPTO’da, önceden belirlenmiş benzer mal / hizmet listelerinin kullanımı veya sınıf esaslı benzerlik incelemesi yöntemleriyle değil, mal veya hizmet listelerinin kapsamlarının detaylı olarak değerlendirilmesi yoluyla yapılmaktadır. Türk marka inceleme sistemine paralel biçimde markaların benzerliğini resen inceleyen A.B.D. sisteminde, malların ve/veya hizmetlerin benzerliğinin –Türk inceleme sisteminin tersine- şablonculuktan uzak gerçekçi biçimde yapılması şüphesiz ideal durumdur. Buna karşılık, USPTO’nun aldığı başvuruları oluşturan mal veya hizmet listelerinin genellikle birkaç maldan veya hizmetten oluşuyor olmasına karşılık, Enstitü pratiğinde karşılaşılan başvuruların büyük çoğunluğunun ilgili sınıflardaki tüm malları veya hizmetleri kapsama (sınıf kapatma olarak ifade edilen yöntem) amacıyla yapılması gerçeği, malların ve/veya hizmetlerin benzerliğine ilişkin değerlendirmenin USPTO gibi bir sistemle yapılması olasılığını, Enstitü için kanaatimizce ortadan kaldırmaktadır. Gelecek yıllarda başvuru sahiplerinin ve marka vekillerinin, kopyala – yapıştır usulü başvuru yapma yöntemini terk etmeleri, marka inceleme sisteminin daha sağlıklı işlemesini sağlayacak ve Enstitü kararlarının kalitesini artıracaktır.

Önder Erol Ünsal

Eylül 2012

IP Translator VI – AB Üyesi Ülkelerin ve OHIM’in “IP Translator” Kararının Uygulamasıyla ilgili Ortak Bildirisi

(Görsel http://www.csmonitor.com adresinden alınmıştır.)

Avrupa Birliği Adalet Divanının 19/06/2012 tarihli C-307/10 sayılı “IP Translator” ön yorum kararı hakkında, biri karardan önce, kalanları karardan sonra olmak üzere toplam 6 yazı yayınladım.

Kararı; nedenleri, olası sonuçları ve geleceğe yönelik olarak Avrupa Birliği nezdinde düşünülen tedbirler çerçevesinde değerlendirdiğim önceki tarihli yazılarımın aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla incelenmesi mümkündür:

http://wp.me/p43tJx-5o

http://wp.me/p43tJx-5u

http://wp.me/p43tJx-5z

“IP Translator” kararı Topluluk Marka Ofisi (OHIM) başta olmak üzere, Avrupa Birliği üyesi ülke marka ofislerinin çoğunluğunun uygulamalarında büyük değişikliklere neden olmuş ve Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kapsamına ilişkin olarak üye ülkeler nezdinde ortak bir uygulama geliştirilmesi ihtiyacını yanında getirmiştir. Ortak uygulama geliştirilmesi çalışmaları bir yakınlaştırma projesi (convergence programme) çerçevesinde devam etmektedir. Söz konusu program kapsamında hazırlıklarına devam edilen sınıf kapsamları (class scopes) çalışması ise henüz sonuçlandırılmamış durumdadır.

“IP Translator” kararı sonrası OHIM ve AB üyesi ülkelerin uygulamalarının henüz yerleşik hale gelmemiş olması ve ofisler arasında kararın algılanış biçimi dahil, uygulama farklılıklarının giderilmemiş olması nedeniyle, İspanya’nın Alicante şehrinde toplananan AB üyesi ülke heyetleri 2 Mayıs 2013 tarihinde bir Ortak Bildiri yayınlamıştır. (bkz.http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/EUTMDN/common_communication_12042013_en.pdf)

Ortak Bildiri yayınlanmasının temel gerekçesi, kararın uyumlu biçimde algılanması ve uygulamaların uyumlu biçimde gerçekleştirilmesine yönelik Avrupa Birliği nezdinde güçlü bir niyetin var olduğunun açıklanmasıdır.

Ortak Bildirinin detaylarına girmeden önce, “IP Translator” ön yorum kararında Adalet Divanının, kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtların hatırlatılması yerinde olacaktır:

Ortak Bildiri kapsamında, OHIM ve AB üyesi ülkeler, Adalet Divanının ilk soruya verdiği yanıt hakkında takip eden açıklamayı yapmıştır: “Avrupa Birliği üyesi ülkelerin marka ofisleri, malların ve hizmetlerin ifade ediliş biçimi hakkındaki açıklık ve kesinlik şartları için ortak bir anlayış oluşturma ve ilgili sınıflandırma uygulamalarında kullanılacak ortak ilkeler geliştirme konularında birlikte çalışmaktadır.”

Adalet Divanının ikinci yanıtı hakkında Ortak Bildiri kapsamında takip eden açıklama yapılmıştır: “Avrupa Birliği üyesi ülkelerin marka ofisleri, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarında yer alan genel ifadelerden hangilerinin açıklık ve kesinlik ilkeleri çerçevesinde, sınıflandırma bakımından kabul edilebilir olduğunun belirlenmesi konusunda birlikte çalışmaktadır. Bu çalışma, terimlerin sınıflandırma bakımından kabul edilebilirliği hakkında ortak bir yaklaşım oluşturulmasıyla sona erecektir. Belirtilen uzlaşı nihai hale geldiğinde uygun biçimde açıklanacaktır.”

Adalet Divanını ön yorum kararındaki üçüncü yanıt hakkında yapılan açıklama ise aşağıdaki içeriktedir: “Avrupa Birliği üyesi ülkelerin marka ofisleri, her ofisin Adalet Divanı kararında bahsi geçen konularla ilgili uygulaması hakkında tam şeffaflık içeren bir çalışma hazırlamıştır.” Bu çalışma bildirinin ekinde yer almaktadır. (bkz.http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/EUTMDN/common_communication_12042013_en.pdf – konuyla ilgili olarak daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenlerin bağlantı aracılığıyla erişilebilecek çalışmayı incelemesi yerinde olacaktır.)

Ortak Bildirinin devamında, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin marka ofisleri, şeffaflığı ve öngörülebilirliği, uzmanların ve kullanıcıların yararı için artırmak amacıyla, yakınlaşma programında birlikte çalışma konusundaki taahhütlerini yinelemektedir.

Bu konudaki ilk somut amaç, kabul edilebilir mallara ve hizmetlere ilişkin harmonize edilmiş bir liste hazırlamaktır. Bu liste, görsel bir hiyerarşik yapı içerisinde sunulacaktır. Hiyerarşik yapı kullanıcıların arzu ettikleri malları ve hizmetleri kolayca bulmalarını sağlayacaktır. Hiyerarşik yapı, OHIM’in sınıflandırma araçlarına (TMClass gibi) yansıtılacaktır.

Ortak Bildiriye göre, hiyerarşik yapı sadece idari amaçlara hizmet edecek ve hukuki herhangi bir sonuca (etkiye) yol açmayacaktır. Hiyerarşik yapının, kullanıcılara mal ve hizmet listelerinin hazırlanması aşamasında, harmonize edilmiş kabul edilebilir bir terminolojinin sunulması yoluyla, kapsayıcı ve dinamik bir sınıflandırma aracı olması beklenmektedir. Bu yolla, kullanıcılar “IP Translator” kararında belirtilen açıklık ve kesinlik şartlarına uygun biçimde mal ve hizmet listelerini hazırlayabilecektir.

Ortak Bildiri, AB üyesi ülkelerin marka ofisleri, OHIM ve gözlemci statüsündeki Norveç ofisi tarafından yayınlanmıştır. Bu haliyle ortak bildirinin tüm Avrupa Birliğinin ortak çalışmanın sürdürülmesi konusundaki niyetinin altının kuvvetli biçimde çizildiği bir metin olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. “IP Translator” kararının yerindeliğine ilişkin tartışmaların yoğunlaştığı ve OHIM çalışanlarının eski OHIM uygulamasının sağladığı konforu özlediği son günlerde, ortak bir uygulama konusundaki Avrupa Birliği niyetinin altının çizilmesi kanaatimizce kuvvetli bir mesaj okunmalıdır.

Önder Erol Ünsal

Mayıs 2013

IP Translator IV – “Sınıf Kapsamları” Çalışması – Avrupa Birliğinde Sınıf Başlıklarının Revizyonu Projesi

(Görsel http://www.123rf.com/photo_12825194_problems-and-solutions-written-on-a-blackboard-background.html sitesinden alınmıştır.)

A- Giriş ve Sorunun Kapsamı

Avrupa Birliği Adalet Divanının 19 Haziran 2012 tarihli C/307/10 sayılı “IP Translator” kararı sonrası, Avrupa Birliği ülkelerinin bir kısmında ve Topluluk Marka Ofisinde (OHIM) önemli uygulama değişiklikleri olacağı şüphesizdir. “IP Translator” kararı hakkında birisi karardan önce diğerleri ise karardan sonra, toplam 4 yazım yayınlanmıştır. Önceki yazılarımda, kararın geçmişini, Adalet Divanından görüş istenmesinin nedenlerini, kararı, kararın önemli noktalarını, OHIM’in karar sonrası yayınladığı yeni uygulama genelgesini ve karara yönelik eleştirileri açıklamış ve değerlendirmiş olduğumdan, aynı açıklama ve değerlendirmeleri bu yazıda tekrarlamayacağım. Önceki yazılarıma aşağıdaki bağlantıları kullanarak erişmeniz mümkündür:

http://wp.me/p43tJx-5o

Karar hakkındaki son yazımın konusunu ise OHIM ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin marka ofislerince ortak olarak yürütülen “sınıf kapsamları” çalışması oluşturacaktır.

Bilindiği üzere,“IP Translator” kararının çekirdeğini, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kapsamına yönelik olarak Birliğin farklı üyelerince getirilen değişik yorumlar oluşturmaktadır. Birlik üyesi ülkeler ve OHIM tarafından, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından oluşan mal / hizmet listelerinin kapsamının farklı biçimde yorumlanması, aynı mallardan / hizmetlerden oluşan markaların koruma kapsamlarının birlik içerisinde farklı şekilde değerlendirilmesine yol açmaktadır. Bu durumun marka sahipleri ve diğer ilgililer tarafından tercih edilir bir durum olmadığı ise ortadadır. Bu sorunun ortadan kaldırılmasına yönelik olarak yapılan tartışmalar, sorunun asıl nedeninin Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının bir kısmının bazı üye ülkelerce yeterince açık bulunmaması ve korumanın sınıf başlığının kelime anlamıyla sınırlı tutulması, buna karşın bazı üye ülkelerin ve OHIM’in sınıf başlığının kapsamını ilgili sınıftaki tüm mallar / hizmetler olarak değerlendirmesi olduğunu ortaya koymuştur. Problem bu şekilde tespit edildikten sonra Birlik genelinde benzer bir uygulamayı sağlayabilmek için sınıf başlıklarına ilişkin ortak bir çalışma yapılması gerekliliği belirmiştir.

Sorunun ortadan kaldırılması için başlatılan ortak çalışma, birlik üyesi ülkeler ve OHIM’in marka tescili incelemesi uygulamalarındaki farklılıkları, mümkün olduğu ölçüde, ortadan kaldırmak için başlatılan “Yakınlaşma Programı (Convergence Programme)” kapsamında gerçekleştirilmektedir ve bir yıldan uzun süredir devam etmektedir.

“Yakınlaşma Programı” kapsamında sürdürülen çalışma sona ermeden önce, Adalet Divanının “IP Translator” kararının açıklanması, çalışmanın kapsamının karara da uygun olası imkanını sağlamıştır. Çalışma resmi olarak sonuçlandırılmamış ve tamamı açıklanmamış olsa da, ana yapı ve ilkeler genel hatlarıyla belli olmuş ve hatta bunların duyurulmasına da başlanmıştır.

Bu yazıda yeni sınıf başlıkları yapısını, OHIM web sitesinde Temmuz 2012’de (her ne kadar doküman June [Haziran] 2012 Issue olarak anılsa da yayın Temmuz ayında yapılmıştır) yayınlanan “IP C&C (Cooperate and Convergence)” haber bültenindeki açıklamalar (http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/QPLUS/convergence/ipcc_newsletter_5_en.pdf ) ve gene OHIM web sayfasındaki convergence bölümü altındaki bilgiler çerçevesinde aktarmaya gayret edeceğim.

Açıklamalara başlamadan önce, önemli bir noktanın altının çizilmesi yerinde olacaktır. Gerek, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları gerekse de OHIM’in çalışması kapsamında oluşturulmaya çalışılan revize edilmiş sınıf başlıkları, benzer malların veya hizmetlerin tespit edilmesi amaçlı listeler değildir. Bu anlamda, Türkiye’de malların ve hizmetlerin sınıflandırılmasına dair Tebliğ kapsamında ilan edilen listeler ile Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları ve OHIM’in revizyon çalışması arasında amaç farklılığı bulunmaktadır. Nicé sınıflandırması sınıf başlıkları ve OHIM’in revizyon çalışması bir sınıf kapsamında yer alan malların veya hizmetlerin kapsayıcı tanımlarla kısa biçimde ifade edilmesi amacına hizmet etmektedir. Buna karşılık, Türkiye’de, malların / hizmetlerin sınıflandırılması amaçlı Tebliğ çerçevesinde, Nicé sınıflandırmasına ait sınıf numaraları altındaki gruplar kapsamında gruplandırılmış mallardan veya hizmetlerden oluşan liste ise, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7/1-(b) bendinde karşımıza çıkan aynı tür malların veya hizmetlerin tespit edilmesi amacına yönelik bir yapıdır. Bu yapının ana amacı ise, aynı sınıfta yer alan ve çeşitli açılardan birbirlerine benzerlik içerdiği düşünülen malların veya hizmetlerin sınıflar altındaki farklı gruplarda gruplandırılması genel ilkesi esasında, aynı tür mal ve hizmet kavramıyla KHK’de yerini bulmuş benzer malların ve hizmetlerin tespit edilmesidir.

Yukarıda belirtilen farklılığın yazının bu aşamasında belirtilmesinin nedeni, Nicé sınıflandırması, sınıflandırmanın yapısı ve etkisi konusunda net bilgi sahibi olmayan okuyucuların, Türkiye’deki Tebliğin kapsamını, amacını ve yapısını esas alarak yurtdışındaki uygulamaları yanlış anlamasını ve değerlendirmesini engelleme isteğidir. Nicé sınıflandırması, yapısı ve etkisi hakkında önceden yayınladığım (http://wp.me/p43tJx-3y) yazısının okunması, olası yanlış değerlendirmeleri engelleyecek ve sınıflandırma hakkında net ve kapsamlı bilgi sahibi olunmasını sağlayacaktır.

B- Sınıf Kapsamları (Class Scopes) Çalışması

1- Amaç, Çalışma Grubu ve Yöntem

Temmuz 2011 tarihinden bu yana faaliyetlerini sürdüren bir çalışma grubu tarafından hazırlanan sınıf başlıklarına yönelik çalışma, Nicé sınıflarının kapsamlarının ortaya konulması amacına yöneliktir. Bu bağlamda çalışma “sınıf kapsamları (class scopes)” olarak adlandırılmıştır. Bundan sonra OHIM çalışması yazı boyunca “sınıf kapsamları çalışması” olarak anılacaktır.

“Sınıf kapsamları çalışması” OHIM bünyesinde çalışmalarını sürdüren bir grup tarafından hazırlanmıştır (hazırlanmaktadır). Çalışma grubu içerisinde OHIM uzmanlarının yanısıra, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin marka ofislerinden uzmanlar ve marka konusunda faaliyet gösteren uluslararası sivil toplum örgütlerinden temsilciler ve WIPO temsilcileri bulunmaktadır.

Çalışma grubu şu anda, sınıf kapsamları çalışmasının ilk iki aşamasını tamamlamış durumdadır. Tamamlanan ilk iki aşama WPI ve WP2 olarak adlandırılan ortak uygulamanın genel ilkelerinin ve iletişim planının belirlenmesidir. Şu an devam etmekte olan WP3 aşaması ise, sınıf kapsamları çalışmasının ilk versiyonunun oluşturulması (taslak metinlerin nihai hale getirilmesi), Birlik üyesi ülkelerin dillerine çevirilerin tamamlanması ve yeni uygulamanın yürürlüğe girmesi için takvimin belirlenmesi faaliyetlerine ilişkindir. WP4 aşaması ise geçmişte tescil edilen markalara ilişkin ortak bir uygulama planı belirlenmesine ilişkin olacaktır.

“Sınıf kapsamları” çalışmasının OHIM bakımından 2012 yılı sona ermeden yürürlüğe girmesi beklenmektedir.

Sınıf kapsamları çalışmasının temel hedefi, “Nicé sınıflandırmasına ait bir sınıftaki tüm malları veya hizmetleri içerecek kapsayıcı ifadelerden oluşan ve ortak olarak kabul edilebilir nitelikte sınıflandırma terimlerinin geliştirilmesi” olarak tanımlanabilir.

Belirtilen amaç doğrultusunda çalışan grup ilk olarak, amaca yönelik olarak kullanılacak terimlerin tamamının Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarında yer alan terimler arasından derlenmesinin mümkün olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Şöyle ki, bu terimlerin bir kısmı bazı üye ülke ofisleri tarafından çok geniş kapsamlı ifadeler olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, tüm üye ülke ofisleri tarafından üzerinde anlaşılabilecek sınıflandırılabilir terimlerin oluşturulması gereklidir.

Mevcut sınıf başlıklarının yukarıda belirtilen amacı karşılamaktan uzak olduğu yönündeki tespitin ardından, sınıf kapsamlarının belirlenmesi için “aşamalı tasnif (taxonomy)” yapısının kullanılabileceği görüşüne ulaşılmıştır.

2- “Aşamalı Tasnif (Taxonomy)” Yapısı

Yapı çerçevesinde, sınıflandırılamayacak derecede geniş kapsamlı ifadeler, bir alt kategoride kapsamı daha belirgin bir ifadelere indirgenecek ve sınıflandırmaya uygun kapsayıcı terimlerle karşılaşıldığı sürece alt basamaklara inilmeyecektir. Sınıflandırmaya uygun kapsayıcı terimlerden oluşan üst veya alt kategori terimlerin bütün olarak meydana getirecekleri grup başlıkları, ilgili sınıfta yer alan malların veya hizmetlerin tümünü tek seferde ifade eden yeni sınıf kapsamlarını oluşturacaktır.

“Aşamalı tasnif” yapısının daha iyi anlaşılabilir biçimde aktarılabilmesi amacıyla, OHIM tarafından yayınlanan “IP C&C (Cooperate and Convergence)” haber bültenindeki iki sınıfa ait örneklere yazı kapsamında yer verilecektir. Haber bültenine yazının önceki kısımlarında belirttiğim üzere http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/QPLUS/convergence/ipcc_newsletter_5_en.pdf adresinden erişilmesi mümkündür.

Haber bülteninde örnek verilen sınıflardan ilki Nicé sınıflandırmasının 22. sınıfıdır. 22. sınıfın Nicé sınıflandırmasının orijinal halindeki sınıf başlığı: “Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks and bags (not included in other classes); padding and stuffing materials (except of rubber or plastics); raw fibrous textile materials.” (İpler, sicimler, ağlar, çadırlar, tenteler, brandalar, yelkenler, çuvallar ve torbalar (diğer sınıflarda yer almayan); dolgu ve doldurma malzemeleri (kauçuk ve plastikten olanlar hariç); işlenmemiş lif halinde tekstil malzemeler.) şeklindedir.

Aşamalı tasnif çalışmasında, Nicé sınıflandırmasının 22. sınıfına ilişkin olarak, aşağıdaki aşamalı yapı oluşturulmuştur:

Tabloda, yanında yeşil renkte “OK” ibaresi görülen terimler sınıflandırılması mümkün ve kapsamı belli genel ifadeleri göstermektedir. Tersine, kırmızı renkte “X” ibaresi ise tek başına sınıflandırılması mümkün olmayan, kapsamı çok geniş ifadeyi içermektedir. Dolayısıyla, yanında “X” harfi olan genel terim bir alt kategoride sınıflandırılmalı ve kapsamı belli olan sınıflandırılabilir ifadelere bölünmelidir.

22. sınıfa ilişkin olarak, çalışma grubu, kapsayıcı ifadelerden “işlenmemiş tekstil lifler ve ikameleri; dolgu ve doldurma malzemeleri” terimlerini sınıflandırılabilir ve kapsamları yeteri derecede açık ifadeler olarak değerlendirmiş ve sınıf kapsamını oluşturacak ifadeler arasında belirtmiştir. Buna karşılık “tekstilden ve elyaftan yapılmış malzemeler” ifadesi sınıflandırılabilir derecede açık bir ifade olarak görülmemiş ve bu ifade bakımından bir alt kategoriye geçilmiştir. Alt kategoride, “tekstilden ve elyaftan yapılmış malzemeler” ifadesinin 22. sınıftaki kapsamı ise “paketleme, depolama ve nakliye amaçlı torbalar ve çuvallar; brandalar, tenteler; çadırlar; yelkenler; ipler, sicimler, bantlar ve ağlar” olarak tespit edilmiştir. Alt kategoride yer alan terimlerin tamamının kapsamının açık olduğu düşünüldüğünden bu terimler bakımından bir alt kategoriye, yani 3. kategoriye geçişe gerek görülmemiştir.

Bu çerçevede; 22. sınıfın kapsamı OHIM’in yeni “sınıf kapsamı” çalışması çerçevesinde “İşlenmemiş tekstil lifler ve ikameleri; paketleme, depolama ve nakliye amaçlı torbalar ve çuvallar; brandalar, tenteler; çadırlar; yelkenler; ipler, sicimler, bantlar ve ağlar; dolgu ve doldurma malzemeleri.” ifadesinden oluşacaktır. (Bu noktada, yazı kapsamında yer verdiğimiz ve OHIM web sayfasında yer verilen haber bülteninden alıntıladığımız örneklerin henüz taslak aşamasında olduğu ve çalışmaya nihai halinin verilmemiş olduğu özellikle belirtilmelidir.)

Haber bülteninde örnek verilen diğer sınıf ise Nicé sınıflandırmasının 34. sınıfıdır. 34. sınıfın Nicé sınıflandırmasının orijinal halindeki sınıf başlığı: “Tobacco; smokers’ articles; matches. (Tütün; tütün içenler için malzemeler; kibritler.) şeklindedir.

Aşamalı tasnif çalışmasında, Nicé sınıflandırmasının 34. sınıfına ilişkin olarak, aşağıdaki aşamalı yapı oluşturulmuştur:

34. sınıfa ilişkin olarak, çalışma grubu, üst kategorideki kapsayıcı ifadelerin tamamını yani “tütün ve tütün ürünleri (ikameler dahil); kibritler; tütünle birlikte kullanım için malzemeler” terimlerini sınıflandırılabilir ve kapsamları yeteri derecede açık ifadeler olarak değerlendirmiş ve sınıf kapsamını oluşturacak ifadeler arasında belirtmiştir. Üst kategorinin tamamı kapsamı açık ve sınıflandırılabilir terimlerden oluştuğundan, sınıf kapsamını belirlerken alt kategoriye inme ve alt kategorinin terimlerine başlık kapsamında belirtme gerekliliği ise bulunmamaktadır. Dolayısıyla; 34. sınıfın kapsamı OHIM’in yeni “sınıf kapsamı” çalışması çerçevesinde “Tütün; tütün içenler için malzemeler; kibritler.” ifadesinden oluşacaktır. (Yazı kapsamında yer verdiğimiz ve OHIM web sayfasında yer verilen haber bülteninden alıntıladığımız örneklerin henüz taslak aşamasında olduğu ve çalışmaya nihai halinin verilmemiş olduğu bir kez daha belirtilmelidir.)

Hiyerarşik bir yapılanma olan “aşamalı tasnif (taxonomy)” uygulamasından beklenen bir diğer fayda ise başvuru sahiplerinin hiyerarşik yapıyı kullanarak aradıkları mallara veya hizmetlere daha kolay ulaşmalarının sağlanmasıdır. “Sınıf kapsamları” kullanılmasına rağmen ilgili sınıfta bulunan bazı malların veya hizmetlerin kapsam dahiline alınmadığı düşünülüyorsa, bu tip mallara veya hizmetlere başvularda ayrı olarak yer verilmesi gerekecektir.

C- Sınıf Kapsamları Çalışmasına İlişkin Genel İlkeler

Sınıf kapsamları çalışmasına ilişkin (taslak veya önerilen) genel ilke ve amaçlar OHIM haber bülteninde takip eden biçimde sayılmıştır:

Sınıf kapsamları, “aşamalı tasnif (taxonomy)” yapısına göre oluşturulmuştur ve bir sınıfa dahil tüm malların veya hizmetlerin, sınıf kapsamını oluşturan ifade çerçevesinde tek seferde belirtilmesi amaçlanmıştır. Sınıf kapsamını oluşturan her ifade, kelime anlamı olarak kapsadığı malları veya hizmetleri içerir biçimde değerlendirilecektir.

Sınıf kapsamları, sınıflandırma için uygun grup başlıklarından oluşacaktır. Bir diğer deyişle, sınıf kapsamını oluşturan her başlık, tek başına sınıflandırmaya uygun, yeterince açık ve kapsamı belli nitelikte olmalıdır. Bu şekilde, sınıf kapsamlarının belirsiz terimlerden oluşmasının önüne geçilecektir.

Birlik üyesi ülkelerin ulusal ofisleri ve OHIM, aşamalı tasnif yapısı ve bunun uygulanması üzerinde uzlaşmış ve mutabakata varmıştır. Bu husus, sınıf kapsamını oluşturan her ifadenin, kelime anlamı olarak kapsadığı malları veya hizmetleri içerecek biçimde değerlendirilmesi anlamına gelmektedir.

Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları, başvuru sahipleri bu ifadelerle başvuru yapmayı tercih ettikleri sürece varlığını devam ettirecek olmakla birlikte, bunlara özel bir yorum veya kapsam sağlanmayacaktır. Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları, bir markanın mal / hizmet listesinde yer alan herhangi bir terimmiş gibi muamele görecektir.

Sınıf kapsamlarını oluşturan başlıklar, ulusal ofislerce çevrilecek ve onaylanacaktır.

Uygulamanın devamlılığının sağlanması için ortak bir strateji takip edilecektir.

D- Genel Değerlendirme ve Sonuç

Yazı boyunca yaptığımız açıklamalar ve OHIM haber bülteninden alıntılanan örnekler dikkate alındığında, “sınıf kapsamları” çalışmasının esas olarak, Nicé sınıflandırması sınıf başlıklarının daha açık hale getirilmesine ve kapsamı çok geniş ifadelerin terk edilmesine yönelik bir çalışma olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. “Sınıf kapsamları” çalışmasında, malların ve hizmetlerin açıklık amacıyla tek tek sayılması gibi bir yöntem tercih edilmemiş ve içeriği açık kapsayıcı terimlerin kullanılması suretiyle sınıfların kapsamının belirlenmesine gayret edilmiştir. Dolayısıyla, kanaatimizce sınıf kapsamları çalışması Nicé sınıflandırması sınıf başlıklarından kopuş olarak değil, sınıf başlıklarının kapsamının netleştirilmesi olarak görülmelidir. Bununla birlikte, çalışma, Nicé sınıf başlıklarının güncellenmesi gibi bir sonuç getirmeyeceğinden (çünkü bunun için WIPO bünyesinde toplanan ve Nicé anlaşması tarafı ülkelerin uzmanlarından oluşan Nicé sınıflandırması çalışma grubunun kararı gerekmektedir) ve yalnızca Avrupa Birliği için geçerli olduğundan, Nicé sınıflandırması yapısına ve sistemine bir alternatif olarak değerlendirilebilir nitelikte değildir.

Kanaatimizce, sınıf kapsamları çalışmasını oluşturan grup başlıklarının kesinleşmesinin ve gerekli kontrollerin ardından, bu terimlerin Türkiye’de mevcut sınıflandırma Tebliğindeki grup başlıklarına entegre edilmesi ve gerekli değişikliklerin yapılması yerinde olacaktır. Yurtdışından doğrudan veya Madrid Protokolü kanalıyla yapılacak Avrupa Birliği menşeili başvuruların (ki yabancı başvuruların oldukça büyük yüzdesi AB ülkelerinden gelmektedir) bir bölümünde bundan sonra, sınıf kapsamları çalışması sonucu oluşturulmuş terimler kullanılacağından, bu terimlerin Türkiye’de geçerli sınıflandırma Tebliğinde hangi grup kapsamında değerlendirileceğinin öncelikli olarak saptanmasının gerektiği düşünülmektedir. Bir diğer değişiklik boyutunu ise, sınıf kapsamları çalışmasında kullanılan terimlerle uyumunun sağlanması ve açıklık – kesinlik ilkelerine uygunluk esaslarında, sınıf kapsamlarında yer alan grup başlıklarının kullanılması ve buna bağlı değişiklikler oluşturmalıdır. Tüm bu hususlar değerlendirilirken, yazının başında belirttiğimiz üzere, gerek Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının gerekse de Avrupa Birliğinde devam eden “sınıf kapsamları” çalışmasının, benzer mal veya hizmetleri tespit etme amaçlı olmadığı (benzer mal / hizmetten ayrıştırılmış aynı tür mal / hizmet gibi bir kavram yurtdışında bulunmadığından bu terim özellikle kullanılmamıştır), özellikle göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu yazı ile birlikte, “IP Translator” kararının öncesini, kararı, karar ardından OHIM uygulama değişikliğini, karara yönelik eleştirileri ve sınıflandırmada yeni bir boyut olarak değerlendirebileceğimiz “sınıf kapsamları” çalışmasını aktardığım “IP Translator” serisini tamamlamış bulunmaktayım. Serinin önceki yazılarına erişim için bu yazının başında bulunan bağlantıların kullanılması yeterli olacaktır, kaldı ki “IP Translator” kararını ve karar öncesi tartışmaların içeriğini özümsemeden, sınıf kapsamları çalışmasının amacının da tam anlamıyla kavranamayacağını düşünmekteyim. “IP Translator” kararına ve kararın içeriğini oluşturan hususlara yönelik yeni gelişmeler halinde serinin yeni yazıları şüphesiz ortaya çıkacaktır. “IP Translator” öncesi ve sonrası gerçekleşen tartışmalar ve kararda değerlendirilen hususlar, Türkiye dahil birçok ülkede uzun zamandan beri ortada olan ve herkesin birbirine fısıldayarak sorduğu soruların yanıtının aranması niteliğindedir. Tartışmaların, bunların sonuçlarının ve uygulamaya yansıyış biçimlerinin yakından takip edilmesi, mevcut uygulamaların varılan sonuçlar çerçevesinde gözden geçirilmesi ve gerekli noktalarda revizyonu kanaatimizce Türkiye özelinde son derece faydalı olacaktır.

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2012

IP Translator III – Birinci Dalga Eleştiriler

(Görsel http://atthegarage.wordpress.com/2011/01/29/handling-criticism-in-youth-ministry/ adresinden alınmıştır.)

Avrupa Birliği Adalet Divanının 19 Haziran 2012 tarihli C/307/10 sayılı “IP Translator” kararı hakkında birisi karardan önce diğer ikisi karardan hemen sonra 3 yazı yayınladım: