Kategori: Nice Sınıflandırması – Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması

Bilmem Gereken Bir Şey mi Var? Alıcı ve Satıcılar için Online Pazaryeri (İnternet Sitesi) Sağlama Hizmetleri Ne Ola ki?

 

HAYIR: 80’ler hayranı değilim, tersine o yılları estetik düşmanlığının doruk noktası olarak görür ve kendimi stil ve zevk olarak daha çok 90’lar insanı olarak tanımlarım.

EVET: 80’lerin çok fazla güzel yönü vardır ve bunlardan birisi de Duran Duran’dır. Çoğu insan Duran Duran’a boyband’lerin atası olarak baksa da, grup benim için deha sahibi ve ilham vericidir.

Fikri mülkiyet bağlantısına çok sevdiğim bir Duran Duran şarkısından geçeceğiz.

“Is there something I should know? (Bilmem gereken bir şey mi var?)”, grubun tarzını yansıtan en güzel şarkılardan birisidir ve nakarat kısmında şu sözler geçer:

Please, please tell me now – Lütfen, lütfen bana şimdi söyle
Is there something I should know? – Bilmem gereken bir şey mi var?
Is there something I should say? – Söylemem gereken bir şey mi var?
That would make you come my way – Benim yolumu izlemeni sağlamak için

Şarkı da aşağıda buyurun dinleyin.

 

 

Yaptığım işe kafa yorar ve anlamadığım şeyleri sorgulamayı tercih ederim. Anlamadığım konularla karşılaşınca da aklıma “Bilmem gereken bir şey mi var?” sorusu ve şarkısı gelir. Anlamadığım meselelerden birisini de sizlerle paylaşmak istiyorum.

Marka Sınıflandırma Tebliği’nin 35. sınıfının ilk grubunda aşağıdaki hizmetlerle karşılaşırız (koyu renkli kısma konsantre olun lütfen):

“Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler, ticari ve reklam amaçlı sergi ve fuarların organizasyonu hizmetleri, reklam amaçlı tasarım hizmetleri; alıcı ve satıcılar için online pazaryeri (internet sitesi) sağlama hizmetleri.

Alıcı ve satıcılar için online pazaryeri (internet sitesi) sağlama hizmetleri.” sanırım ki şu anlama geliyor; internette bir site kuruyorsunuz ve orada alıcı ve satıcılar bir araya geliyor.

Peki, ne için?

Alıcı ve satıcılar herhalde internette sohbet etmek, tanışmak, bir gönül ilişkisine başlamak veya eğitim amaçlarıyla değil; satıcılar açısından mallarını veya hizmetlerini alıcılara sunmak, alıcılar açısından da mal veya hizmetleri görmek, bunlar arasından da varsa kendilerine en uygun olanı seçmek için bir araya geleceklerdir.

Bir diğer deyişle, ortada mal veya hizmetin alıcıya sunumu yoluyla alıcının alım gerçekleştirmesini sağlamak amacı olmadığı sürece Alıcı ve satıcılar için online pazaryeri (internet sitesi) sağlama hizmetleri.” anlamlı bir hizmet tanımı olmayacaktır.

Eğer birisi, Alıcı ve satıcılar için online pazaryeri (internet sitesi) sağlama hizmetleri.”yle kast edilen, böyle bir sitenin elektronik altyapısını oluşturmak veya siteyi hazırlamaktır derse, bu durumda hizmetin 35. sınıfta değil, 42. sınıfta yer alması gerektiğini peşinen belirtelim.

Bu noktada 35. sınıfın son grubuna gidiyoruz:

“Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için malların …( Bu kısımda mal veya mal grubu belirtiniz.)… bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir).”

Peki, bu hizmet nedir?

Satıcılar, bir takım malları alıcılara perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemlerle sunarlar ve alıcılar da bu malları inceleyerek kendileri için uygun olanı araştırırlar. Dilerlerse alırlar, beğenmezlerse veya kendilerine uygun değilse de almazlar. Kısaca bu gruptaki hizmetler satışa sunum hizmetleridir, satış hizmetin bir parçası değildir; yani bu hizmet grubu kısaca malların satışa sunumu hizmeti olarak tanımlanabilir.

Satışa sunum hizmetin tanımından da görüleceği üzere perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemlerle sağlanabilir. Bir diğer deyişle bir online pazaryeri (internet sitesi) aracılığıyla satışa sunum gerçekleştirilebilir.

Soru bu noktada geliyor?

Alıcı ve satıcıları bir internet sitesi aracılığıyla bir araya getirdiğiniz Alıcı ve satıcılar için online pazaryeri (internet sitesi) sağlama hizmetleri.” ile bir internet sitesi aracılığıyla da verebileceğiniz “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için malların …( Bu kısımda mal veya mal grubu belirtiniz.)… bir araya getirilmesi hizmetleri.” arasında amaçları bakımından nasıl bir farklılık vardır? Bu hizmetler aynı tür ve daha ötesinde aynı hizmetler değil midir?

Benim için bu sorunun yanıtı; her ne kadar farklı ifadelerle yazılmış olsalar da her iki hizmetin de aynı olduğu, dolayısıyla da farklı değil aynı gruplarda yer almaları gerektiği yönündedir.

Bu aşamada da “Bilmem gereken bir şey mi var? (Is there something I should know?)” sorusu ve şarkısı benim aklıma geliyor. 

Sizler ne dersiniz: Sizce bu hizmetler aynı veya aynı tür hizmetler değil midir veya aksi fikirdeyseniz, aralarındaki farklılık nedir?

Bilmem gereken bir şey mi var?

Önder Erol ÜNSAL

Eylül 2018

unsalonderol@gmail.com

 

 

“IPR Gezgini Seçme Yazılar – 1” Kitap Olarak Basıldı

 

IPR Gezgini’nde beş yıldır, toplamda ise yedi yıldır devam fikri mülkiyet bloğu yazarlığı serüvenimde, en sık karşılaştığım sorulardan birisi “Yazdıklarını neden kitap haline getirmiyorsun?” şeklindeydi. Bu sorunun benim için tam ve net bir yanıtı yoktu. Sanırım buna yönelik bir çabaya girmemek ilk yanıtım olacaktı.

2018 yaz aylarında Lykeion Yayınları’ndan gelen içten öneri beni bu konuda cesaretlendirdi ve meyvesi de “IPR Gezgini Seçme Yazılar – 1” başlığındaki bir kitapla Eylül 2018’de karşınıza çıktı.

Henüz yayınlanan kitap IPR Gezgini’ndeki yazılarımdan bir seçmedir. Seçilen yazılar rastgele değil, kitabın sistematik bir bütün oluşturması amaçlanarak derlenmiştir.

Seçilen 26 yazının ana konusunu, markaların tescilinde kullanılan malların ve hizmetlerin sınıflandırılması amaçlı Nicé sınıflandırması, malların ve hizmetlerin benzerliği, ayırt edici gücü bulunmayan veya zayıf işaretlerin karıştırılma olasılığına etkisi hususları ve bu konulardaki önemli Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) ve A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) kararları ve uygulamaları oluşturmaktadır. 

Sınıflandırma ve malların ve hizmetlerin benzerliği konuları kanaatimce, Türk marka uygulamasında ihmal edilen ve işin özüne girilmeden şekilci biçimde değerlendirilen meselelerdir. Oysa malların ve hizmetlerin benzerliği karıştırılma olasılığının kurucu unsurlarından birisidir, bu niteliğiyle de derinlemesine inceleme ve irdeleme gerektiren bir konudur. Kitapta, sınıflandırma ve malların ve hizmetlerin benzerliği hususları başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz biçimde detaylarıyla tartışılmaktadır.

Türkiye’de marka konusunda yazılmış eserlerin neredeyse tamamı, markanın tanımı, işlevleri, mutlak ve nispi ret nedenlerinin sıralanması ve bunlara birkaç örnek verilmesi şeklinde, adeta teamül haline gelmiş başlangıçlara sahiptir. Bu kitapta öyle bir başlangıç olmadığı gibi, kitap herkese hitap etme düşüncesiyle de yazılmamıştır; tersine bu kitap, marka incelemesi alanında belirli bir düzeye gelmiş, konuyu derinlemesine öğrenmek veya bilgilenmek isteyen okuyuculara yöneliktir.

Kitabın dağıtımı yayınevlerine ve kitapçılara yapılıyor. Kitabı edinmek isteyenler için şu anda verebileceğim bağlantı aşağıda:

https://www.seckin.com.tr/kitap/612936778

Kitabı alırsanız sevinirim elbette.

Seri devam edecek umarım.

Önder Erol ÜNSAL

Eylül 2018

unsalonderol@gmail.com

 

Cinsel Fantezi Dünyasından Karıştırılma Olasılığına Giden Uzun ve Dolambaçlı Yol – Kırbaçlar ile Parfümeri Ürünleri Benzer Mallar mıdır?

whip

Türk marka inceleme sistemi; başvuru sahipleri, vekiller, idare, bilirkişiler ve yargıyı da kapsayacak biçimde bütün olarak düşünüldüğünde, kanaatimizce sistemin en sorunlu ayaklarından birisi bilirkişilik müessesi olarak ortaya çıkmaktadır. Bilirkişilerin marka hukukuna ve sistemin yapıtaşlarına hakimiyet derecesi ve bilgi düzeyleri bazı raporlarda tartışmalı değerlendirmelere yol açmakta ve bilirkişilik sisteminin ortaya çıkardığı sonuçlar müessesenin güvenilirliğini tartışma konusu yapmaktadır.

İhtisas mahkemeleri hakimleri, bilirkişi raporları ile bağlı olmasa da Yargıtay’ın bilirkişi raporu alınmamış olması nedeniyle bozduğu kararların varlığı ve mahkemelerin ağır işyükü gibi gerekçeler, sistemin bilirkişi incelemesine bağımlılığını artırmaktadır. Buna ilaveten, Türk Patent Enstitüsü (TPE) Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK)’nun kararlarına karşı açılan davalarda, Enstitü savunmalarının bilirkişi raporlarına detaylı itirazları içerecek biçimde yapılamaması (ağır işyükü nedeniyle) ve kurum içinde kararı veren kişilerin savunmanın da bir parçası olabileceği iç mekanizmaların (gene işyükü nedeniyle) sağlıklı biçimde işletilememesi, son tahlilde Türk marka inceleme sistemini bilirkişilerin ilginç raporları kolaylıkla yazabildiği bir alan haline getirmiştir.

Hiç şüphesiz raporlarda yer alan maddi yanlışların veya belirgin hatalı yorumların itiraz yoluyla ortaya konulması raporlara en azından düzen verilmesini sağlayacaktır. Buna karşın, inceleme sistemindeki mevcut durumun, bilirkişi raporlarıyla -en azından şu an için- daha iyiye gitmediği, tersine marka incelemesine ilginç yorumların getirildiği kanaatimizce ortadadır.

Mevcut tecrübemiz bize bilirkişi raporlarının en sorunlu olduğu alanların; malların ve/veya hizmetlerin benzerliği hakkında getirilen yorumlar, Enstitü kararlarına karşı açılan iptal davalarında Enstitü’ye sunulmamış ancak dava aşamasında öne sürülen delilleri de dikkate alarak yazılan raporlar (ki Enstitü’ye sunulmamış delilleri esas alarak tanınmışlık, kötü niyet, kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğin varlığı sonuçlarına vararak Enstitü kararının iptalinin gerekliliği yorumunu yapmak kanaatimizce yerinde değildir) ve tanınmışlık yorumlarında esas alınan delillerin niteliği olduğunu göstermektedir.

Enstitü kararlarına karşı açılan davaların sonuçlarına ilişkin olarak kimi dönemlerde yapılan taramalarda, ilginç yorumlarla karşılaşıp dava dosyasının içeriğini incelendiğinde, bu ilginç yorumların ana dayanağının bilirkişi raporları olduğu gerçeğiyle karşılaşılmaktadır. Özellikle detaylı yorumlar içeren kararların (evet Enstitü bazen detaylı analizler içeren kararlar veriyor), bilirkişilerin ilginç yorumları esas alınarak iptal edilmesi hiç şüphesiz karar verenleri de etkilemektedir. Bu yazıda, bize göre en ilginç yorumlardan birisini içeren bir raporu, marka numarası, marka, karar numarası ve herhangi bir isim belirtmeden sadece tespitleri çerçevesinde değerlendirmeye çalışacağız.

Rapor konusu davanın özet içeriği aşağıdaki şekildedir:

Enstitü’ye yapılan marka başvurusu 18. sınıfa dahil “İşlenmiş veya işlenmemiş deriler ve postlar, yapay deriler, köseleler, astarlık deriler. Derilerden, deri taklitlerinden veya diğer malzemelerden mamul taşıma amaçlı başka sınıflarda yer almayan eşyalar(Çantalar, deri veya kösele kutular ve sandıklar, anahtarlıklar dahil). Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, güneşlikler, bastonlar. Kırbaçlar, koşum takımları, eyerler, üzengi ve eyer kayışları.” mallarını ve 35. sınıfa dahil “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri ( belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir ).” hizmetlerini içermektedir. Buna karşın itiraz gerekçesi markanın kapsamında 3. sınıfa dahil “Temizlik malzemeleri ve çamaşır yıkamada kullanım için diğer maddeler; temizlik, parlatma, ağartma ve aşındırma müstahzarları; sabunlar; parfümeri, esans yağları, kozmetikler, saç losyonları; diş macunları.” malları bulunmaktadır.

Başvuru konusu marka İngilizce anlamı bulunan, bu anlamı çok sofistike olmayan, Türk tüketicilerce anlamı kolaylıkla anlaşılabilecek ve Türkçe karşılığıyla neredeyse aynı kelime yapısına sahip bir ibaredir. Başvuru bu haliyle Türk başvuru sahiplerince de kolaylıkla marka olarak seçilebilecek içeriktedir ve –kanaatimizce- her duyulduğunda sadece itiraz sahibi firmayı refleksif olarak çağrıştırabilecek bir yapıya sahip değildir. İtiraz gerekçesi marka da aynı ibareden oluşmaktadır.

Başvurunun yayınına karşı yapılan itiraz TPE Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından reddedilir ve bir kez daha yapılan itiraz üzerine dosya YİDK nezdinde incelenir. YİDK, markalar benzer olsa da, kapsadıkları mal ve hizmetlerin benzer olmadığı, dolayısıyla karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı, itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığının itiraz ekinde sunulan dokümanlarla ispatlanmadığı, kötü niyet iddiasının ispatlanmadığı gibi gerekçeleri ayrıntılı biçimde açıklayarak itirazı reddeder.

İtirazın reddedilmesi kararına karşı YİDK kararının iptali talebiyle dava açılır ve dosya bilirkişiye tevdi edilir.

Bilirkişi heyeti, dava hakkında düzenlediği ilk raporda başvurunun kapsadığı 18 ve 35. sınıflara dahil mal ve hizmetlerle, itiraz gerekçesi markanın kapsadığı 3. sınıfa dahil malları benzer mallar ve hizmetler olarak değerlendirir ve tanınmışlık iddiasının da kabul edilmesi gerektiğini belirterek, belirtilen tespitleri içeren bir rapor sunar.

Mahkeme bilirkişi raporunu kısmen tatmin edici bulmaz ve “Sınıf 18: Kırbaçlar, koşum takımları, eyerler, üzengi ve eyer kayışları.” malları ile davacının 3. sınıfa dahil mallarının neden benzer olduğunun, 18. sınıfa dahil belirtilen malların modayla ilişkisinin ne olduğunun heyet tarafından yeniden irdelenmesi gerektiği tespitiyle ek rapor talep eder.

Bilirkişi heyeti uzun bir giriş yaptıktan sonra can alıcı gerekçesini açıklar ve “Sınıf 18: Kırbaçlar, koşum takımları, eyerler, üzengi ve eyer kayışları.” malları ile davacının 3. sınıfa dahil mallarının benzerliği yönündeki tespitindeki neden ısrarcı olduğunu belirtir:

“… kök raporda yer alan değerlendirmelerde, davaya konu marka başvurusunda yer alan “kırbaçlar, koşum takımları, eyerler, üzengi ve eyer kayışları.” emtiaları da benzerlik kapsamında değerlendirilmiştir. Her ne kadar, genel olarak az önce bahsedilen emtialar; sadece at, koşu ve takımları kapsamında düşünülmekte ise de, bu ve benzeri ürünlerin; farklı talepler kapsamında ve fantazi ürünler yelpazesinde; yine moda sektörü kapsamında, tüketiciye sunulmakta olduğu bir realitedir. Örneğin, Harvey Nichols markası altında yer alan ve yurtdışında oldukça bilinen Agent Provocateur markası; bahse konu emtiaları, tüketiciye, moda sektörü kapsamında arz etmektedir. Bahse konu markanın Türkiye’de (İstanbul Kanyon alışveriş merkezi) dahi bir şubesi bulunmaktadır.

Bu noktada takdiri Mahkemenize ait olmak üzere, ilk raporda 18. sınıf içerisinde yer alan “kırbaçlar, koşum takımları, eyerler, üzengi ve eyer kayışları.” emtialarının da moda ile ilişkili olduğu yönündeki görüşlerimizde herhangi bir değişiklik olmadığı belirtilmelidir.”  

(Bu aşamada, Agent Provocateur markasının rapora konu ihtilafla hiçbir ilgisinin bulunmadığı ve raporda sadece örnek mahiyetinde kullanıldığı özellikle belirtilmelidir. Ayrıca, rapordan yapılan alıntıdaki koyu renkli vurgular yazara aittir.)

Bilirkişi heyeti, ek raporda bu hususa ilaveten tanınmışlığa ilişkin tespiti bir kez daha yapmaktadır.

Yazı içeriğinde tartışacağımız konu “kırbaçlar, koşum takımları, eyerler, üzengi ve eyer kayışları.” mallarının moda sektörü ile ilişkisi, dolayısıyla parfüm ve kozmetik gibi ürünlerle bağlantısı kurulurken kullanılan argüman ve tespitlerin yerindeliği olacaktır. Tanınmışlık yönündeki tespitlere ve başvuru kapsamındaki diğer malların ve hizmetlerin 3. sınıftaki mallarla benzerliğinin kurulması için kullanılan argümanlara ise fazlasıyla değinilmeyecektir.

Ek raporun içeriğinde kullanılan “fantezi ürünler yelpazesi” terimi, açıkça ifade edilmemiş olsa da muhtemelen “kırbaçlar”ın cinsel yaşamda fantezi bir ürün olarak da kullanıldığı kabulüne dayanmaktadır. Şöyle ki inceleme konusu diğer malların yani “koşum takımları, eyerler, üzengi ve eyer kayışları.” mallarının nasıl birer cinsel fantezi ürünü olabileceği hususu zihnimizde canlanmamaktadır. (Canlandıran varsa tebrik ederiz.)

Cinsel yaşamda kullanılan fantezi ürünleri uzmanlık alanıma girmese de, fantezi ürün olarak kullanılabilecek kırbaçların, hayvanlar üzerinde kullanılan 18. sınıftaki bildiğimiz kırbaçlar olmadığı, seks oyuncağı mahiyetinde ürünler olduğu veya 18. sınıftaki kırbaçlar olsa dahi bunların genel moda sektörüyle bir bağlantısının kurulamayacağı görüşündeyim. (Bu tip kırbaçların modası varsa ve bu moda parfümeri, kozmetik kullanıcısı ortalama Türk tüketiciler tarafından takip ediliyorsa yazı için peşinen özür dilerim.)

Bir an için Nicé sınıflandırmasına bakılacak olursa “seks oyuncaklarının” 18. sınıfta değil, 10. sınıfta yer aldığı kolaylıkla görülebilir (bkz. https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=en , aranacak terim sex toys). Fantezi ürün mahiyetindeki kırbaçların Nicé sınıflandırmasının 10. mu yoksa 18. sınıfında mı sınıflandırılması gerektiği ayrı bir tartışma konusu olsa da, kanaatimizce tartışma konusu olmaması gereken konu, bu ürünlerin genel moda sektörüyle bağlantısının kurulmasının ve buna dayanarak parfüm ve kozmetiklerle benzer ürünler olarak değerlendirilmesinin yerinde olmadığıdır.

Bilirkişi heyeti bu noktada “Harvey Nichols markası altında yer alan ve yurtdışında oldukça bilinen Agent Provocateur markasını örnek göstermiş olsa da, her iki alanda (parfümeri ve kırbaç) birden faaliyet gösteren tek bir markanın varlığı, söz konusu ürünlerin genel moda sektörüyle bağlantılı olduğunu göstermek için yeterli olmayacaktır. Bunun ötesinde, malların ve hizmetlerin benzerliğinin içinde bulunulan zaman ve coğrafya da esas alınarak değerlendirilmesi gerekirken, Türkiye’de hangi tüketici grubunun parfüm ve kırbaçları birbirleriyle benzer veya ilişkili ürün olarak değerlendirebileceği, dahası kırbaçları cinsel fantezi ürünü olarak değerlendirip, moda sektörü kapsamında düşünebileceği, sonrasında da kırbaç markasını, parfüm markasıyla ilişkilendirebileceği hususu raporda elbette ki hiç belirtilmemiştir. Heyetin İstanbul Kanyon’da bir Agent Provocateur mağazasının bulunduğunu belirtmesi, kanaatimizce böylesine iddialı bir genellemenin yapılması için tek başına yeterli olmayacaktır.

Aslına bakılırsa bilirkişi heyeti, kanaatimizce kök rapordaki 3. ve 18. sınıftaki mallar esasen moda sektörüne dahil olduğundan, “kırbaçlar, koşum takımları, eyerler, üzengi ve eyer kayışları.” malları da dahil olmak üzere birbirleriyle benzerdir içeriğindeki kolaycı – kestirmeci görüşünden ek raporda vazgeçmemek için, fantezi ürünler sektörüne uzanan zorlama bir gerekçe yazmayı tercih etmiştir.

Belirtilen gerekçe bize göre zorlama olsa da mahkemeyi tatmin etmiş olsa gerek ki, mahkeme kararında “farklı talepler kapsamında ve fantezi ürünler yelpazesinde, yine moda sektöründe” ifadesi aynen kullanılarak ve de ilişki bu şekilde kurulmuşken ilgili tüketici kesimi “orta seviyede bilgi ve dikkate sahip kişiler” olarak tayin edilerek, mallar birbirleriyle benzer bulunmuş ve markalar arasında 556 s. KHK 8/1-(b) bendi bağlamında karıştırılma ihtimalinin bulunduğu kanaatine varılmıştır. (Bu durumda ortalama Türk tüketicisi kırbaç gördüğünde farklı şeyler düşünüyor demektir. Hipodrom, at çiftliği, binicilik tesisleri gibi ortamlardan uzak durmanızı öneririm.)

Mahkeme buna ilaveten tanınmışlık gerekçeli iddiayı da haklı bulmuş ve o iddia bakımından da davayı kabul etmiştir. Bu değerlendirmenin yerindeliği sonucuna varmak kanaatimizce de mümkün olduğundan (mevcut delillerle tersi de mümkün olsa da), tanınmışlık değerlendirmesi hakkında yapacağımız bir yorum bulunmamaktadır.

8/1-(b) bağlamındaki karıştırılma ihtimali sonucu, “kırbaçlar, koşum takımları, eyerler, üzengi ve eyer kayışları.” malları özelinde öne sürülen gerekçe ve değerlendirme bakımından kanaatimizce enteresan olsa da, farklı bir yol takip edildiğinde, hele de itiraz gerekçesi marka tanınmış veya bilinir bir marka olarak değerlendirilmişken, aynı sonuca varılabilmesi bizce mümkündür.

Şöyle ki, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Canon  ve Sabel-Puma davalarında ortaya koyduğu ilkeler ortadayken, yani “Mal  ve  hizmetlerin   benzerlik  derecesinin düşüklüğü, markaların benzerlik derecesinin yüksekliğiyle telafi edilebilir veya tam tersi geçerli olabilir. Divanın yerleşmiş uygulamasına göre de, önceki markanın ayırt edici gücünün yüksek olması durumunda karıştırılma riski artmaktadır. (Avrupa Adalet Divanı, Sabel – Puma davası) Dolayısıyla, ayırt edici gücü yüksek markaların korunma derecesi, ayırt ediciliği zayıf markalara göre daha fazladır. Bu nedenle Avrupa Adalet Divanına göre; Direktifin 4(1)(b) maddesinin (karıştırılma ihtimali ile ilgili ret gerekçesi) yorumlanması, mal ve hizmetler arasındaki benzerlik düşük derecede olsa da, markaların çok benzer ve önceki markanın ayırt edici gücünün yüksek olduğu durumlarda tescil talebinin reddedilmesi yönünde olacaktır.”  ilkeleri bağlamında, markalar kapsamındaki malların düşük derecede benzerliği sonucuna varmak mümkün olacaktır.

Nasıl mı? Aşağıdaki şekilde:

3. sınıfta genel olarak temizlik ve parlatma ürünlerinin bulunduğunun, bunlar arasında deriden ürünler için özel temizlik malzemelerinin, cilaların ve hayvanlar için temizlik ürünlerinin de bulunduğunun altının çizilmesi ve bu malların itiraz gerekçesi markanın kapsamında kullanılan genel ifadeler kapsamına girdiğinin belirtilmesi suretiyle; bu tip malların “kırbaçlar, koşum takımları, eyerler, üzengi ve eyer kayışları.” malları ile oldukça düşük derecede de olsa benzerliğinin bulunduğunun iddia edilmesi, buna ilaveten markaların ayniyet derecesindeki benzerliği, itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığı nedeniyle artırılmış ayırt edici gücünün varlığı ve bunların sonucunda yukarıda belirtilen Canon ilkeleri kapsamında markalar arasında karıştırılma ihtimalinin, en azından malların aynı veya bağlantılı ticari işletmelerden kaynaklanması anlamında ilişkilendirme ihtimalinin bulunduğunun öne sürülmesi, kanaatimizce daha kabul edilebilir ve daha az zorlama içeren bir gerekçelendirme olacaktır.

Buna karşın incelenen davada, bilirkişi heyetinin Canon kriterleri gibi ilkeleri hiç kullanmadan, kırbacı cinsel fantezi ürünü olarak değerlendirerek, cinsel fantezi ürünlerini de moda sektörüne dahil ürünler olarak kabul ederek ve sonrasında da sadece bu nedenle parfüm gibi mallarla kırbacı benzer bularak, önce malların benzerliği sonra karıştırma ihtimalinin varlığı sonucuna ulaşması, kanaatimizce oldukça zorlama bir tespittir.

Elbette bütün bunları yazarken, Enstitü tarafından ortaya çıkartılan alt grup sisteminin ve buna dayalı mal / hizmet benzerliği incelemesinin, Türk marka inceleme sisteminin gelişimini engelleyen başlıca husus olduğu yönünde yıllardır öne sürdüğümüz tespitimizi bir kez daha tekrar etmekte fayda bulunmaktadır.

IPR Gezgini, bu sonbahardan itibaren sadece yabancı ofis veya mahkeme kararları hakkında değil, kesinleşmiş kararlar olması şartıyla ulusal yargı kararları hakkında da değerlendirmelerde bulunmayı planlamaktadır. Okuduğunuz yazı bu niyetin ilk ürünüdür.

Her ne kadar kırbacın cinsel fantezi ürünü olup olmadığı, Türk tüketicilerce moda sektörüne dahil bir ürün olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ve sonrasında parfümlerle ilişkilendirilip ilişkilendirilmeyeceği hakkında sayfalarca yazmak ağır bir işsizlik göstergesi olarak algılanabilse de, gene de ilginç bulduğunuz karar ve değerlendirmeleri yazmamız için bize iletirseniz mutlu oluruz.

Önder Erol Ünsal

Ekim 2016

unsalonderol@gmail.com

IP TRANSLATOR Davası Işığında OHIM Harmonize Veri Tabanı (HDB)

ohimfoto

Tescil ettirmek ettiğiniz markanızın risk almadan ilk derece incelemesini geçebilecek olması sizce hayal mi? Veya emtia kısıtlaması olmadan veya emtia açıklaması istenmeden yayına çıkması?  Söz konusu önermeler şimdilik Türk Hukuku ve Türk Patent Enstitüsü uygulamaları ışığında pek mümkün gözükmese de Avrupa Birliği’nin göz bebeği olan İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) 2009 yılından beri, hayal gibi görünen Harmonize Veri Tabanı (Harmonised Database-HDB) projesini hayata geçirmek için son hız çalışmakta.

Projenin ivme kazanması aslında 2012 tarihli IP Translator[1] davasına dayanmakta. Bu davanın sonucunda Avrupa Adalet Divanı[2] sınıf başlıklarını oluşturan (‘class headings’) terimlerin mal ve hizmetleri açık ve şüpheye mahal vermeyecek şekilde tanımlaması halinde sınıf başlıklarını, emtia listesinde kullanmanın mümkün olduğunu karara bağlamıştır. Avrupa regülasyonlarını kökten bir reforma sürükleyen davada, 16 Ekim 2009 tarihinde İngiltere menşeli bir kişi ‘IP TRANSLATOR’ ibaresini 41. sınıfa ait sınıf başlığı için tescil ettirmek için başvurmuştur. İngiltere Marka Ofisi (UK IPO)  tescil başvurusunu ibarenin ayırt edicilik özellikten yoksun ve kapsadığı hizmetler nezdinde tanımlayıcı olması sebebiyle reddetmiştir.UK IPO, ‘tercüme hizmetlerinin’ başvurunun emtia listesinde 41. sınıfta açık olarak yazmamasına rağmen, başvuruda yer alan ilgili sınıf başlığının 41. sınıfta yer alan tüm hizmetleri kapsadığı görüşünden[3] yola çıkarak başvuruyu reddetmiştir. Fakat sınıf başlıklarının yorumlanması konusunda OHIM veya Avrupa Birliği’nde bulunan diğer ulusal marka ofislerinin benzer durumlar için marka başvurularını farklı şekillerde yorumladığı bilinmektedir.

Başvuru sahibi başvurunun reddedilmesine karşı itiraz ederek IP TRANSLATOR ibaresinin 41. sınıfta tercüme hizmetlerini kapsamadığını, bu nedenle red kararının iptalini isteyerek mesnetsiz olduğunu savunmuştur. İlk derece mahkemesi başvuru sahibini haklı bularak tercüme hizmetlerinin eğitim, öğretim hizmetleri; eğlence; spor ve kültürel aktivite sağlama hizmetlerinin alt sınıfı olamayacağına kanaat getirerek, Adalet Divanı’na sınıf başlıklarının nasıl yorumlanması gerektiğine dair üç adet soru yöneltmiştir. Adalet Divanı ise, marka başvurularında yer alan mal ve hizmetlerin herhangi bir belirsizliğe veya geniş yorumlamaya mahal vermeyerek açık ve kesin olması gerektiğini karara bağlamıştır. Bu yorumun özellikle OHIM ve çeşitli AB ulusal marka ofislerinin uygulamalarına etkileri olmuştur. An itibariyle AB’nin marka konjonktüründeki asıl amacı, emtia listelerinin yorumlanmasında herhangi bir karışıklığa yol açmamak ve ortak bir yorum ve uygulama birliğine sahip olmaktır. Avrupa Adalet Divanı aynı zamanda Nice sınıflandırma sistemindeki sınıf başlıklarının bazılarının tescile uygun olarak net ve açık olduğunu vurgularken örnek verdiği 45. sınıfta yer alan hizmetlerin genel ve belirsiz olduğunu belirtmiştir. Ulusal marka ofisleri söz konusu başvuruların AB direktif ve regülasyonlarına uygunluğunu yorumlarken açıklık ve netlik kriterlerine uymaları gerektiğini belirtmiştir.

İşte bu nedenledir ki IP TRANSLATOR davasının ardından, OHIM’de mal ve hizmetlerin değerlendirilmesi ve yorumlanması nezdinde ortak bir dil geliştirmek için ulusal marka ofislerinin de katılımı ile HDB’nin yaratım süreci hız kazanmıştır.

Söz konusu proje, OHIM kadar Avrupa Birliği’nde yer alan ülkeler ulusal marka ofislerinin de entegrasyonunu içermektedir. Bu projeyle amaçlanan, marka uzmanının ilk aşamada mal ve hizmetler konusunda yaptığı incelemeyi hem kolaylaştırmak, marka başvurularını hızlandırmak ve en önemlisi hem OHIM hem de başvuru sahibi için marka tescili matbu giderlerini azaltmaktır. HDB’nin amaçladığı bir diğer konu ise, veri tabanlarında İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca veya İspanyolca dillerinde var olan emtia listelerini otomatik olarak Topluluk üyesi devletlerin dillerine çevrilmesi için (yaklaşık 23 dilde) yapılan tercüme harcamalarını[4] sıfıra indirmektir. Bu motivasyonla, Avrupa Birliği’nde yer alan tüm ulusal marka ofislerinin[5] , kendi veri tabanlarını HDB’ye entegre etmesi ile birlikte HDB, 2014 yılından beri aktif olarak hem ulusal marka ofisleri hem de marka başvurusu yapan hukuk büroları ve şirketler tarafından aktif olarak kullanılmaktadır.

HDB’nin içeriğinde 23 dilde 73.000’den fazla terim yer almakta olup, mal ve hizmetlere ilişkin terimler her geçen gün artmaktadır. Bir diğer özellik ise OHIM’de yapacağınız marka başvurusuna ait emtia listesini HDB’den seçmeniz halinde, tüm AB ülkelerinde söz konusu emtia listesinin KABUL EDİLECEĞİ GARANTİDİR. Başka bir deyişle marka başvurunuzda yer alan emtia listesi ilk aşamada reddedilmeyerek hızlı bir şekilde itiraz için yayına çıkacaktır.

HDB’ye yeni mal ve hizmetler nasıl ekleniyor?

Yukarıda da bahsedildiği üzere, HDB sadece OHIM değil ulusal marka ofislerinin veri tabanlarının bir bileşkesidir ve birbirlerinden beslenmektedirler. Böylelikle mal ve hizmetlerin Nice sınıflandırmasına göre otomatik olarak güncellemeleri yapılmaktadır. Bütün ulusal marka ofisleri her ay kendilerine ayrılan özel bir ağda HDB’ye eklenmek çeşitli mal ve hizmet önerileri yapmakta ve belirli bir süre için söz konusu mal ve hizmetler tüm ofislerin oyuna sunulmaktadır. Her ulusal ofisin tek bir oy hakkı olup çoğunluk prensibine göre terimle HDB’ye eklenmektedir.  Böylelikle veri tabanı yönetişimi sağlanmaktadır.

Diğer bir yandan, HDB’nin diğer bir özelliği ise piyasanın değişen ve gelişen koşullarına ayak uydurmasıdır. HDB, çok hızlı gelişen teknoloji sektöründe faaliyet gösteren şirketler için oldukça ideal hale gelmektedir. Çünkü HDB dışındaki diğer veri tabanları, teknolojik gelişim ve market gereksinimlerini takipte zorlanmaktadır. Bu yapısıyla da HDB devamlı gelişen ve dinamik bir veri tabanı haline gelmektedir.

Kısa bir özet yapmak gerekirse HDB;

  • kullanıcılara veri tabanını kullanmak suretiyle kendi emtia listesini hazırlama olanağı sunmakta,
  • HDB’de yaratılan emtia listelerinin Avrupa Birliği üyesi tüm ulusal marka ofisleri tarafından kabul edileceği garanti altına alınmaktadır. Veri tabanında yer alan her terim, tüm AB marka ofislerinde yer alan marka uzmanları tarafından incelenmekte ve anında kullanıcının istediği 23 AB dilinden birine çevrilmektedir. Yani başvuru sahibi, sınıflandırma ilgili hiçbir problem yaşamadan markasını yayına hızlıca çıkarabilecektir.

HDB’nin AB üyesi ülke marka ofisleri ile işbirliğinden söz etmiştik. AB ülkelerinin yanı sıra  TM5 olarak adlandırılan ve dünyanın en büyük marka ofisleri olarak kabul edilen Çin, Japonya, OHIM, Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri’ne ait ID list olarak anılan ve yine HDB’deki mantığı izleyen önceden onaylanıp kabul edilmiş mal ve hizmet listesi ile Madrid başvuruları için  Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü[6] tarafından onaylanan  Madrid mal ve hizmet sistemi [7] tarafından beslenmektedir. Yani bir bakımdan AB içerisinde veri tabanları arasında ortak bir dil sağlanırken söz konusu 5 ofisin de katılımıyla global bir mal ve hizmetlere terminolojisi geliştirilmektedir.

Taksonomi nedir?

HDB’nin kendine terminoloji sistemi Taksonomi ağacını[8] içermekte olup söz konusu iskelet, genelden özele olmak üzere mal ve hizmetleri hiyerarşik olarak listelemektedir. Bu yapı her ne kadar Nice sınıflandırmasına benzetilse de, Nice sınıflandırma sisteminin yerini almak için değil, onun yorumlanmasına yardımcı olarak geliştirilmiştir. Taksonomi ağacının neye benzediğine dair örnek aşağıda yer almaktadır.

tax1

 

Taksonomi ağacında yer alan 1. sınıfa dair mal başlıkları

                 

tax2

 

Taksonomi’de yer alan her mal ve hizmet kullanıcılar tarafından marka başvuruları için kullanılamamaktadır. Çünkü Taksonomi, çok genel ve geniş mal ve hizmet tanımları içermektedir. Unutulmamalıdır ki, Taksonomi herhangi bir hukuki yaptırımı bulunmayan, kullanıcılara mal ve hizmetlerin sınıflandırılmasında yardımcı olmak için geliştirilen bir yol haritasıdır. Fakat kullanıcılara mal ve hizmetlerine has bir koruma sağlamakta olup dinamik ve esnek yapısıyla piyasa ve kullanıcılardan gelen terminoloji taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda, değişikliklere kolay uyum sağlayabilen bir yapıya sahiptir. Bu da Taksonomi’yi daha da cazip kılmaktadır.

HDB nasıl kullanılır?

HDB’ye ulaşmak için herhangi bir ayrı internet sayfası bulunmamaktadır. HDB, OHIM bünyesinde geliştirilen çeşitli enstrüman ve araçlarla beslenmektedir. Bu araçlardan en çok bilinen ve Türkiye’de en çok kullanılanlardan birisi de TMclass’dir. Türk Patent Enstitüsü’nün veri tabanı Tmclass’i besleyen veri tabanları arasındadır. TMclass’da ulusal marka ofisi olarak yer almak için AB üyeliği şartı aranmamaktadır.

TMclass, marka başvurusu yaparken seçilen mal ve hizmetlerin hangi sınıfa düşeceğini gösteren basit bir rehberdir. TMclass daha önce de bahsedilen TM5 ortaklarının veri tabanlarından beslenmektedir. Teker teker ortakların veri tabanlarında arama yapabileceğiniz gibi HDB sayesinde bütün veri tabanlarındaki sınıflandırma sonuçlarını aynı anda görmek mümkündür.  Görsel olarak nasıl göründüğüne bakacak olursak:

Candy[9] terimi için sınıf belirtmeden yapılan arama sonuçları HDB’de aşağıdaki gibidir:

 

tax3

Sol sütunda Taksonomi ağacı görülmektedir ve Candy terimini kapsayan 5, 9,11,20,21,28 ve 30. sınıflar ve sınıf başlıkları yer almaktadır.

İlk sütunda yer alan ve kırmızı ok ile gösterilen kısım HDB’yi; turuncu ok ile gösterilen kısım ise Nice sınıflandırmasını; mor ok TM5 ortaklarının veri tabanını son olarak mavi ok ise Madrid mal ve hizmet sınıflandırmasını temsil etmektedir. Sütunlarda yer alan yeşil ibare ise söz konusu terimin veri tabanlarında var olup olmadığını belirtmektedir.

HDB sistemsel olarak mal ve hizmetlerin sınıflandırması bağlamında uluslararası konjonktürde var olan sistemlerin karşılaştırılmasına olanak tanıyıp global bir terminolojik birliğe varmayı amaçlamaktadır.

Kanımca, HDB’nin başarılı olması için ulusal marka ofislerinin oynayacağı rol önem teşkil etmektedir. Çünkü avukatlar veya marka başvuruları için şirketlerde yer alan bölüm çalışanlarının emtia listeleri oluşturmadaki eski alışkanlıklarını bırakarak yeni sisteme adapte olmalarını gerektiren bir reform ile karşı karşıyayız. Çoğunluğun da aynı fikirde olacağı üzere özellikle avukatlar alışkanlıklarından kolay kolay vazgeçmemeleri ile bilinirler ve var olan sistemi bükerek veya etrafından dolanarak yine aynı sonuca ulaşmaya çalışırlar. Bu nedenle, alışkanlıklara yüksek derecede bağlılık, söz konusu sisteme uyum ve entegrasyonu için bir engel oluşturmaktadır. HDB’nin etkili kullanımı için, ulusal marka ofislerinin, avukatların veya başvuru sahibi şirketlerin HDB kullanımını zorunlu kılacak yöntemler geliştirmeleri ve HDB ile ilgili gerekli eğitimleri vermeleri gerekmektedir. Her ne kadar bir AB ofisi olarak faaliyet gösterse de OHIM’in HDB’nin yaygınlaştırılması hususunda Avrupa Birliği ile sınırlı kalmayarak Taksonomi uyumlaştırma metotlarını global alana taşıması ve Avrupa Birliği’nde yer almayan ülkelerin marka ofislerini de söz konusu sisteme dahil etmesi gerekmektedir.

Av. Selin KALEDELEN

İç Pazar Uyumlaştırma Ofisi (OHIM)

Selin.KALEDELEN@ext.oami.europa.eu

 

[1] IP Translator (C-370/10)

[2] Court of Justice of the European Union (CJEU)

[3] Class heading cover all approach

[4] 2015 yılı rakamlarına gore OHIM’in tercüme giderlerinin 2015 yılı için 20.000 Euro’dan fazla olduğu tahmin edilmektedir.

[5] Veri tabanları ile HDB sistemini besleyen ulusal marka ofisleri listesi şöyledir: Avusturya (OPA), Bulgaristan (BPO), Benelüks (BOIP), Güney Kıbrıs (DRCOR), Çek Cumhuriyeti (IPO CZ), Almanya (DPMA), Danimarka (DKPTO), Estonya (EPA), İspanya (OEPM), Finlandiya (PRH), Fransa (INPI), İngiltere (UKIPO), Yunanistan (GGE), Hırvatistan (SIPO HR), Macaristan (HIPO), İrlanda (IE IPO), İtalya ( UIBM), Litvanya (VPB), Letonya (LRPV), Malta ( CD IPRD), Polonya ( PPO), Portekiz (INPI PT), Romanya (OSIM), İsveç (PRV), Slovenya (SIPO), Slovakya (SK)

[6] World Intellectual Property Organization (WIPO)

[7] Madrid Goods & Services (MGS)

[8] Taxonomy Tree

[9] Türkçe “Şeker” anlamına gelmektedir.

“STYLEHOUSE” ve “STYLEHAÜS” Markaları USPTO Temyiz Kurulu’nca Karşılaştırılıyor – Giysiler ve Giysilerin Perakendeciliği Hizmetleri Reloaded

stylehaus2

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Marka Temyiz Kurulu (TTAB)’nun, 17 Şubat 2016 tarihinde verdiği “Stylehouse” kararı kanaatimizce birkaç açıdan ilgi çekicidir. http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-86345866-EXA-8.pdf bağlantısından erişilebilecek karar bu yazıda okuyucularımıza kısaca aktarılacaktır.

Başvuru sahibi “MUTYAAR INC.” stilize karakterlerde yazılı “stylehouse” markasının 25. sınıfa dahil “Giysiler, yani bluzlar, gömlekler, etekler, elbiseler, büstiyerler, sabahlıklar, pantolonlar, tişörtler, sweatshirtler, ceketler, iç çamaşırlar, atkılar, şallar, hırkalar, süveterler, jean giysiler” malları için tescil edilmesi talebiyle USPTO’ya başvuruda bulunur.

stylehouse2

USPTO uzmanı resen yapılan incelemede, başvuruyu 35. sınıfta “perakende giysi butikleri hizmetleri” için tescilli standart karakterlerde yazılı “STYLEHAÜS” markasıyla karıştırılma olasılığı gerekçesiyle reddeder.

STYLEHAÜS

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenip 17 Şubat 2016 tarihinde karara bağlanır.

Temyiz Kurulu’na göre, başvuru sahibinin stilize STYLEHOUSE markası ve önceden tescilli STYLEHAÜS markaları işitsel ve anlamsal açıdan çok benzerdir, şöyle ki Almanca “ev” anlamına gelen “HAÜS” kelimesinin anlamı, İngilizce “ev” anlamına gelen “house” kelimesiyle aynıdır. Buna karşın, başvuru sahibine göre Almanca bir kelime intibaı veren ve bu yönde bir ticari izlenim yaratan “STYLEHAÜS” ibaresi nedeniyle başvuru ile ret gerekçesi marka birbirlerinden kolaylıkla ayırt edilecektir.

Temyiz Kurulu, başvuru sahibiyle aynı kanaati paylaşmamaktadır. Başvuru ile ret gerekçesi markanın görünümü ve telaffuzunda farklılıklar olsa da, bu farklılıklar minimal düzeydedir ve bütünsel izlenimin benzerliğini değiştirmemektedir. Almanca “haus” kelimesinin doğru yazım halinde umlaut (iki nokta işareti) yer almasa da, bu husus aynı şekilde telaffuzu ve “Haüs” ve “Haus” ibarelerinin aynı şekilde algılanması durumunu değiştirmeyecektir. Bu çerçevede Kurul analizine göre, her iki markanın ikinci kısımları yani “HOUSE” ve “HAÜS” ibareleri birbirlerinin eşdeğeridir. Buna ilaveten, markaların yüksek düzeyde işitsel ve görsel benzerlik içerdiği de belirtilmelidir.

Ret gerekçesi STYLEHAÜS markası standart karakterlerde yazılmıştır ve herhangi bir tarif içermemektedir. Standart karakterlerde yazılı bir markanın koruma konusu kelimenin kendisidir ve herhangi bir gösterim biçimiyle sınırlı bir koruma söz konusu değildir. Bu çerçevede, başvuru sahibinin markasındaki stilize yazım biçimi markaların birbirinden ayırt edilmesini sağlamada büyük etkiye sahip olmayacaktır.

Sonuç olarak Temyiz Kurulu’na göre, başvuru ile ret gerekçesi marka, başlangıçlarının (STYLE kelimesi) aynı olması, sonlarında yer alan “HOUSE” ve “HAÜS” ibarelerinin birbirlerinin eşdeğeri olması nedenleriyle aynı yapıya sahip olarak değerlendirilmiş ve markalar arasındaki benzerliklerin farklılıklara göre daha ağır bastığı görüşüne ulaşılmıştır. Sonuç olarak Kurul, markaları benzer markalar olarak değerlendirmiştir.

Temyiz Kurulu bu tespitin ardından, markaların kapsamında bulunan malların ve hizmetlerin benzerliği hususunu irdelemiştir.

Başvuru kapsamında yer alan “Giysiler, yani bluzlar, gömlekler, etekler, elbiseler, büstiyerler, sabahlıklar, pantolonlar, tişörtler, sweatshirtler, ceketler, iç çamaşırlar, atkılar, şallar, hırkalar, süveterler, jean giysiler” malları hiç şüphesiz ret gerekçesi markanın kapsamında bulunan “perakende giysi butikleri”nde satışa sunulacak mallardır. Buna ilaveten, kanıtlar göstermektedir ki giysiler ve giysi mağazaları aynı ticari kaynağı gösterebilir nitelikte mallar ve hizmetlerdir.

Malların ve hizmetlerin ticari dağıtım kanalları ve tüketicilerin niteliği incelendiğinde, malların ve hizmetlerin normal ticari kanallarla sunulduğu ve tüketicilerin ortalama tüketiciler olduğu görülmektedir.

Başvuru sahibi, ret gerekçesi marka sahibinin butik dükkanlarının oldukça özelleşmiş ve randevuyla gidilen niteliği nedeniyle, mallar ve hizmetler arasında yeteri derecede farklılık bulunduğunu öne sürmektedir. Buna ilaveten, başvuru sahibi kendi mallarının tüketicilere normal ve geleneksel kanallarla ulaştırılmasına karşın, ret gerekçesi marka sahibinin hizmetlerinin tüketicilere yüksek derecede özelleşmiş ve karmaşık yollarla sadece Los Angeles’ta bulunan bir mağazada stilistler aracılığıyla sunulduğunu belirtmektedir.

Temyiz Kurulu’na göre, başvuru sahibinin argümanları sorunludur, şöyle ki bu argümanlar dışsal kanıtlara dayanmaktadır. Yerleşik içtihada göre karıştırılma olasılığı incelemesinde, markaların kapsadığı mallar ve/veya hizmetler, başvuru formu veya tescil belgesinde yazılmış oldukları halleriyle karşı karşıya konularak incelenir. Başvuru sahibi, ret gerekçesi markanın kapsamındaki hizmetlerin sunum biçimine ilişkin çeşitli iddialarda bulunmuş olmakla birlikte, markanın hizmet listesinde belirtilen içerikte bir sınırlandırma mevcut değildir. Bu çerçevede Kurul incelemesinde de, markaların mal ve hizmet listeleri yazılmış oldukları halleriyle esas alınmış ve yukarıda açıklanan nedenlerle malların ve hizmetlerin benzer oldukları, aynı ticari kaynaktan geldikleri izlenimini yaratabilecekleri, aynı ticari kanallarla piyasaya sunuldukları ve ayni tip tüketicilere hitap ettikleri sonucuna varılmıştır.

Başvuru sahibi, ret gerekçesi markanın kapsadığı hizmetlerin maliyeti dikkate alındığında hizmet alıcılarının sofistike tüketiciler olarak değerlendirilmesi gerektiğini öne sürmektedir. Kurul’a göre, başvuru sahibi ret gerekçesi markanın kapsamını bir kez daha kendi bakış açısıyla sınırlandırmaktadır. Şöyle ki, ret gerekçesi markada yer alan “perakende giysi butikleri” tanımı kapsamında fiyatı ve tüketici tipini işaret eden herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır, tersine bu tanımlama her tür müşterinin giysi alışverişini kapsayabilecek bir terimdir. Kanıtlar, perakende butiklerin müşterilerinin diğer yerlerden alışveriş yapan giysi tüketicilerinden daha itinalı ve dikkatli olduğunu da göstermemektedir. Dolayısıyla, Kurul analizinde her tür tüketiciyi dikkate almak durumundadır.

Sayılan tüm nedenlerle, Temyiz Kurulu markaların benzer olduğu, mallar ve hizmetler arasında benzerlik ve bağlantı bulunduğu ve ticari kanalların ve tüketicilerin çakıştığı, bunların sonucunda da başvuru ile ret gerekçesi marka arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu neticesine ulaşmıştır. Dolayısıyla, USPTO marka inceleme biriminin ret kararı Temyiz Kurulu tarafından onanmıştır.

Yazı içeriğinde yer verdiğimiz karar oldukça basit gözükse de, birkaç noktanın altı kanaatimizce dikkatlice çizilmelidir.

İlk olarak; USPTO incelemesinde markaların benzerliği resen değerlendirilirken bile mallar ve hizmetler arasındaki benzerlik ve bağlantı incelenmektedir ve mallar veya hizmetler arasında bağlantı kurulması için bunların aynı sınıfta olması gibi bir ön şart bulunmamaktadır. İncelenen vakada olduğu gibi, mallar ve hizmetler resen inceleme aşamasında bile benzer ve bağlantılı bulunabilmekte ve bu husus esas alınarak ret kararı verilebilmektedir.

İkinci olarak; giysiler ve giysilerin perakendeciliğine yönelik 35. sınıfa dahil hizmetler arasında benzerlik bulunduğu açık bir tespittir ve bu husus çok sayıda USPTO kararında olduğu gibi, bu kararda da tekrar edilmiştir.

Son olarak; malların ve hizmetlerin benzerliği incelenirken, mal ve hizmet listelerindeki yazım biçiminin esas olduğu, piyasadaki kullanım biçimi esas alınarak malların ve hizmetlerin benzerliğinin daha dar bir bakış açısıyla sınırlanamayacağı bir kez daha belirtilmiştir. Ülkemizde çok sayıda itiraz ve dava dilekçesinde ısrarla piyasadaki kullanım biçimi nedeniyle malların ve hizmetlerin farklılaştığı vurgulanmakta ve incelemenin bu husus dikkate alınarak sonuçlandırılması talep edilmektedir. Buna karşın, gelişmiş ülke ofislerinde olduğu gibi ülkemizde de markaların mal ve hizmet listeleri esas alınarak inceleme yapılmaktadır. Aksi durum marka tesciline olan güveni azaltacak ve tescil belgesi yerine piyasadaki kullanım hususunu esas alarak inceleme yapmayı gerektirecektir.

Altını çizdiğimiz noktaların, bu kısa kararı bilgilendirici ve okuyucularımız açısından ilgi çekici hale getirdiğini umuyoruz.

Önder Erol Ünsal

Şubat 2016

unsalonderol@gmail.com