Nicé Sınıflandırmasında Sınıf Başlıkları ve bunların Marka İncelemesine Etkisi
Markaların Tescili Amacıyla Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nicé Anlaşması bağlamında oluşturan Nicé sınıflandırması, adı geçen anlaşmanın tarafı olan 83 ülkenin marka tescil ofislerinin yanı sıra anlaşma tarafı olmayan 66 ülkenin ofisi ve OHIM, OAPI, ARIPO, Benelüks Ofisleri tarafından da kullanılmaktadır.
Anlaşma kapsamında oluşturulan sınıflandırma malların ve / veya hizmetlerin birbirleriyle benzerlikleri konusunda bağlayıcı hükümler içermemekle birlikte, sınıflandırmada yer alan 45 sınıf (34 mal – 11 hizmet sınıfı) genel olarak birbirlerine çeşitli açılardan benzer oldukları düşünülen malların veya hizmetlerin aynı sınıf içerisinde toplanması temel mantığı ekseninde tasnif edilmiştir. Sınıflandırmayı kullanan ofisler, sınıflandırmayı asıl olarak benzer malları – hizmetleri içeren aynı veya benzer markaların aranması aşamasında temel ayraç olarak kullanmaktadır. Birçok benzer mal veya hizmet sınıflandırma kapsamında farklı sınıf numaraları altında bulunmakla beraber, özellikle resen benzerlik incelemesi yapan ulusal ofisler sınıf numaralarına arama işleminde ana seperatör olarak yer vermektedir. Türk Patent Enstitüsü de resen benzerlik incelemesine ilişkin arama işlemini başvurunun içerdiği Nicé sınıflarıyla sınırlı olacak şekilde yapmakta ve sınıflandırmaya veya sınıf numaralarına esasa ilişkin incelemede önemli rol atfetmektedir.
Nicé sınıflandırmasında yer alan sınıfların tamamı, sınıf içeriğinde bulunan malların veya hizmetlerin genel niteliğini belirten sınıf başlıklarına (class headings) sahiptir. WIPO sınıf başlıklarının amacını “Sınıf başlıkları, mal ve hizmetlerin esas itibarıyla ait oldukları alanları genel anlamda belirtir. (bkz. Nicé sınıflandırması kullanıcı rehberi)” ifadesiyle açıklamaktadır. Sınıf başlıklarının altında yer alan açıklayıcı notlar (explanatory notes) ise ilgili sınıfın kapsamının daha net biçimde anlaşılmasını sağlayacak verileri içermektedir. Açıklayıcı notların ardından gelen alfabetik liste (alphabetical list), ilgili sınıfın kapsamına giren malların veya hizmetlerin ismen alfabetik biçimde sıralanmasından oluşmaktadır. Genel başlıklar, açıklayıcı notlar ve alfabetik liste kullanılmasına rağmen bir mal veya hizmetin hangi sınıfa ait olduğunun tespit edilememesi durumunda ise genel sınıflandırma ilkeleri (bunlara bu yazı kapsamında yer verilmeyecektir) kullanılarak, malın veya hizmetin ait olduğu sınıf belirlenecektir.
Bu yazının konusunu oluşturan sınıf başlıkları (class headings), ilgili sınıfın kapsamı hakkında genel bilgi vermeyi amaçlayan kısa listelerdir. Sınıf başlıkları kimi durumlarda birkaç kelimeden (örneğin, sınıf 25: giysiler, ayak giysileri, baş giysileri), kimi durumlarda ise daha uzun ifadelerden oluşur (örneğin, sınıf 21: ev içi kullanım veya mutfak gereçleri; taraklar ve süngerler; fırçalar (boya fırçaları hariç); fırça yapımında kullanılan malzemeler; temizlik amaçlı gereçler; çelik yünü; işlenmemiş veya yarı işlenmiş cam (inşaatlarda kullanılan cam hariç); züccaciye; diğer sınıflarda yer almayan porselen ve pişirilmiş topraktan malzemeler.).
Sınıf başlıklarını oluşturan ifadeler, kimi durumlarda ilgili sınıfın kapsamını çok net biçimde çizmekte ve ilgili malları veya hizmetlerin neredeyse tamamını kapsayacak içerikte olmakla birlikte (örneğin, sınıf 33: alkollü içecekler (biralar hariç)), genel ifadeler bazı sınıflarda ilgili sınıf kapsamında yer alan malların veya hizmetlerin tamamını kapsama yeterliliğinden uzaktır. Dolayısıyla, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarıyla yapılan başvuruların veya tescil edilen markaların ilgili sınıflarda yer alan malların veya hizmetlerin tamamını kapsayıp – kapsamadığı veya ne kadarını kapsadığı soruları tescil otoriteleri bakımından önemli tartışmalara yol açmaktadır.
Topluluk Marka Ofisi (OHIM) Başkanı tarafından yayınlanan 03/4 sayılı – 16 Haziran 2003 tarihli Genelge, Nicé sınıflandırmasının genel başlıklarıyla yapılan topluluk markası başvurularının veya tescilli topluluk markalarının kapsamlarının ne şekilde değerlendirileceği konusunda açıklamalar içermektedir. 03/4 sayılı Genelge’ye göre OHIM, bir sınıfa ait sınıf başlığının, o sınıfa dahil tüm malları veya hizmetleri kapsadığını kabul etmektedir. Bu kabul ve etkileri, tescil incelemesi için olduğu kadar, itiraz, sınırlandırma, kısmi iptal, kullanım gibi işlemler veya hükümler bakımından da geçerli olacaktır.
OHIM 03/4 sayılı Genelge kapsamında sınıf başlıklarının ilgili sınıf kapsamına giren tüm malları veya hizmetleri kapsadığını kabul etmekle birlikte, bu kabul Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ulusal ofislerinin tümü bakımından geçerli değildir.
MARQUES (Avrupa Marka Sahipleri Birliği) tarafından 2008 yılında Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bazılarının ulusal ofisleri ve ilaveten İsviçre, Norveç ve İzlanda ulusal ofisleri için gerçekleştirilen bir araştırma birlik üyesi ülkelerin sınıf başlıkları hakkındaki uygulamaları ile ilgili genel fikir vermektedir (http://www.marques.org/Teams/TeamPage.asp?PageID=95&TeamCode=TradTeam).
Araştırma sonuçlarına göre, araştırma kapsamında değerlendirilen ülkelerin tamamı, ilke olarak marka başvurularında Nice sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kullanılmasına imkan vermektedir, bunla birlikte bazı ülkeler sınıf başlığında yer alan bazı ifadelerin açık olarak belirtilmesini tavsiye etmektedir. 45. sınıftaki hizmetler bakımından İsviçre ve Letonya hizmetlerin açık olarak sayılmasını istemektedir.
Araştırma kapsamında değerlendirilen ülkelerden Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Finlandiya, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya ve Romanya’nın uygulaması OHIM uygulaması ile paraleldir, yani 03/4 sayılı Genelge’ye uygun biçimde Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının ilgili sınıfa dahil tüm malları veya hizmetleri kapsadığı kabul edilmektedir. Buna karşın, Benelüks, İsviçre, Almanya, Danimarka, İspanya, Fransa, İrlanda, Letonya, Norveç, Polonya, İsveç ve Birleşik Krallık ofislerinin sınıf başlığı içeriğindeki ifadeler kapsamına girmeyen malların veya hizmetlerin, sınıf başlığı tarafından kapsandığını kabul etmeyeceği belirtilmiştir.
Türk Patent Enstitüsü tarafından malların ve hizmetlerin sınıflandırılmasına dair Tebliğ kapsamında oluşturulan ve bir çeşit alt sınıflandırma olarak kabul edilebilecek Tebliğ ise aynı Nicé sınıfı içerisinde bulunan mallardan veya hizmetlerden birbirlerine daha üst düzeyde benzerlik gösterenlerin aynı gruplar içerinde listelenmesi ve bu grupların aynı tür malları veya hizmetleri oluşturması amacına hizmet etmektedir. Enstitü tarafından hazırlanan Tebliğ’de, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarına uyum gibi bir amaç gözetilmediğinden ve her sınıfın başında sınıf başlıklarına yer verilmediğinden, Tebliği kapsamında uygulanan sistemin 03/4 sayılı Genelge kapsamında OHIM tarafından kabul edilen sistemle ilişkisi veya benzerliği bulunmamaktadır. Kaldı ki, OHIM tarafından gerçekleştirilen incelemede resen benzerlik incelemesi bulunmadığından ve Enstitü tarafından Tebliğ kapsamında oluşturulan gruplar resen benzerlik incelemesinde aynı tür malın veya hizmetin tespit edilmesi amacına hizmet ettiğinden, OHIM ile Enstitü uygulamasını bu bağlamda karşılaştırmak anlamsız olacaktır.
“IP TRANSLATOR” Davası
2009 yılında “Chartered Institute of Patent Attorneys”, “IP TRANSLATOR” markasını tescil ettirmek için Birleşik Krallık marka tescil ofisine başvuruda bulunmuştur. Başvuru 41. sınıf için yapılmıştır ve kapsamında 41. sınıfın Nicé sınıflandırmasındaki sınıf başlığı olan “Öğretim; eğitim verilmesi; eğlence; sportif ve kültürel faaliyetler.” hizmetleri yer almaktadır.
“IP TRANSLATOR” markasında bulunan “IP” kelimesi “fikri mülkiyet” anlamına gelen “Intellectual Property” kelimesinin yaygın kullanılan kısaltmasıdır ve “translator” kelimesi de “çevirmen, mütercim, tercüman” gibi anlamlara gelmektedir. Birleşik Krallık Ofisi, 41. sınıfın sınıf başlığını kapsayan başvurunun kapsamının 03/4 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi kapsamında yorumlanması gerektiği görüşünden hareketle, başvurunun 41. sınıfa dahil “tercüme hizmetleri”ni de kapsadığı kanaatine varmış ve “IP TRANSLATOR” ibaresi anlamı itibarıyla “tercüme hizmetleri” bakımından ayırt edici nitelikte olmayacağından ve tanımlayıcı nitelikte olacağından başvurunun reddedilmesine karar vermiştir. Başvuru reddedilirken, ret kararı sınıf başlığının tamamı için verilmiş ve ret kararının yalnızca “tercüme hizmetleri” bakımından geçerli olduğunu belirtir içerikte hizmet listesi düzenlemesi veya sınırlandırması içerikli bir işlem yapılmamıştır. (Birleşik Krallık marka ofisinin MARQUES araştırmasına göre, sınıf başlığı içeriğindeki ifadeler kapsamına girmeyen malları veya hizmetleri sınıf başlığı kapsamında değerlendirmeyeceği belirtilmiş olmakla birlikte, “IP TRANSLATOR” başvurusu için ofis tarafından verilen karar aksi yöndedir. Dolayısıyla, MARQUES araştırmasının Birleşik Krallık ofisi bakımından doğru yönlendirme yapmadığı veya araştırma sonrası uygulamanın değiştiği veya bu başvuru bakımından ayrıksı karar verildiği var sayılabilir.)
Başvuru sahibi ofis işlemlerinin tamamlanması üzerine, ret kararını “Atanmış Kişi”ye (appointed person [Birleşik Krallık sisteminde bir temyiz merci]) götürmüştür. Başvuru sahibinin temel itiraz gerekçesi, hizmet listesinin kapsamında “tercüme hizmetleri”nin yer almaması ve kendisinin bu hizmetlerin tescili için başvuruda bulunmamış olmasıdır. Atanmış Kişi, “tercüme hizmetleri”nin tescili talep edilen hizmetler arasında yer almaması ve bu hizmetin tescili talep edilen “Öğretim; eğitim verilmesi; eğlence; sportif ve kültürel faaliyetler.” hizmetleri kapsamına girebilecek bir hizmet olmaması bulgularından hareketle, konu hakkında Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın görüşünün alınması gerektiği sonucuna ulaşmış ve Adalet Divanından takip eden üç sorunun yanıtlanacağı ön yorum kararı (preliminary ruling) verilmesini talep etmiştir:
- Bir marka başvurusunun kapsamında bulunan malların veya hizmetlerin açık ve kesin olarak belirtilmesine ihtiyaç var mıdır, eğer ihtiyaç varsa bu (açıklık ve kesinlik) hangi derecede olmalıdır?
- Marka başvurularının kapsamında bulunan malların veya hizmetlerin tanımlanması amacıyla Nicé Anlaşması çerçevesinde oluşturulan malların ve hizmetlerin uluslararası sınıflandırmasının sınıf başlıklarının içerdiği genel ifadelerin kullanılmasına izin verilmeli midir?
- Malların ve hizmetlerin uluslararası sınıflandırmasında yer alan sınıf başlıklarının içerdiği genel ifadelerin OHIM Başkanınca yayınlanan 16/06/2003 tarihli 03/4 sayılı Genelge’ye uygun biçimde yorumlanmasına ihtiyaç var mıdır veya bu şekildeki yoruma izin verilmeli midir?
Adalet Divanı henüz (Ocak 2012) dava hakkında karar vermemiş olmakla birlikte dava hakkında Hukuk Sözcüsünün (advocate general) görüşü açıklanmıştır. Hukuk Sözcüsü görüşünde yukarıda yer verilen sorulara karşılık olarak takip eden yanıtları vermiştir:
- (a) Topluluk Marka Direktifi ve Topluluk Marka Tüzüğü, başvuru sahibinin tescilini talep ettiği malların veya hizmetlerin tanımlanmasının, yetkili otoriteler ve işletmelerce tescilin sağladığı koruma kapsamının net olarak anlaşılmasına imkan verecek derecede açıklık ve kesinlikte olması gerektiğini, ifade eder biçimde yorumlanmalıdır. (b) Bu şartlar, başvuru sahibinin tescilini talep ettiği her malın veya hizmetin özel olarak belirtildiği bir listeyle sağlanabilir. Bu şartlar aynı zamanda, ilgili malların ve hizmetlerin temel özelliklerinin ve objektif vasıflarının yetkili otoriteler ve işletmelerce anlaşılmasına imkan verecek ana (“basic” kelimesinin karşılığı olarak kullanılmıştır) malların veya hizmetlerin tanımlanması yoluyla da gerçekleştirilebilir.
- Topluluk Marka Direktifi ve Topluluk Marka Tüzüğü, malların veya hizmetlerin tanımlanmasında açıklık ve kesinliğe ilişkin şartların yerine getirilmiş olması koşuluyla, başvuru sahibinin koruma talep ettiği malları veya hizmetleri, sınıflandırmanın sınıf başlıklarında yer alan genel ifadeleri kullanarak tanımlamasına engel olmayacak biçimde yorumlanmalıdır.
- Topluluk markası başvurularının ve tescillerinin mal ve hizmet listelerinde sınıf başlıklarının kullanımına ilişkin olarak OHIM Başkanı tarafından yayınlanan, içeriğinde genel ifadelerin ve sınıf başlıklarının OHIM tarafından çok muğlak veya belirsiz ifadeler olarak değerlendirilmeyeceğini ve bunların kullanımının ilgili sınıf kapsamında bulunan tüm mallara veya hizmetlere yönelik bir istem olacağını belirten 16/06/2003 tarihli 03/4 sayılı Genelge, ulusal markalar veya topluluk markaları bakımından, bir markanın tescili için gerekli açıklık ve kesinliği güvence altına almamaktadır. (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db75e12fc45e63404ca38d88f958ee682b.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxqTbNb0?docid=115482&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&cid=286100)
Hukuk Sözcüsünün birinci yanıtına göre, marka tescil başvurusunun mal ve hizmet listesi açıklık ve kesinlik içermektedir. Bu iki yolla sağlanabilir, birincisi her malın veya hizmetin açık olarak ismen yazılması yoluyla; ikincisi malların veya hizmetlerin genel isimlerinin kullanılması yoluyla (örneğin, ayakkabı, terlik, çizme, bot, çarık, spor ayakkabısı, sandalet şeklinde tek tek ayak giysilerini yazmak yerine “ayak giysileri” ifadesini kullanmak). İkinci yolun tercih edilmesi durumunda, , ilgili malların ve hizmetlerin temel özelliklerinin ve objektif vasıflarının yetkili otoriteler ve işletmelerce anlaşılmasına imkan verecek yeterlilikte terimlerin kullanılması gerekecektir.
Hukuk Sözcüsünün görüşünde yer alan 2 numaralı cevabın bazı sınıf başlıklarının açıklık ve kesinlik şartını yerine getirdiklerinin kabul edilmesi, bazı sınıf başlıklarının ise bunu yerine getirmediklerinin belirtilmesi olarak okunması yerinde olacaktır. Bir diğer deyişle Hukuk Sözcüsüne göre, açıklık ve kesinlik şartını sağlayan sınıf başlıkları kullanılarak, marka tescil başvurusu mal veya hizmet listesinin oluşturulmasının önünde engel bulunmamaktadır.
Hukuk Sözcüsünün üçüncü yanıtına göre, 03/4 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi’nde yer aldığı haliyle Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının ve bu sınıflandırmada yer alan genel ifadelerin OHIM tarafından çok muğlak veya belirsiz bulunmayacağı yönündeki uygulama ve bunların kullanımının ilgili sınıf kapsamında bulunan tüm mallara veya hizmetlere yönelik bir istem olacağı içerikli kabul, ulusal markalar veya topluluk markaları bakımından, bir markanın tescili için gerekli açıklık ve kesinliği güvence altına almamaktadır. Bir diğer deyişle, Hukuk Sözcüsü Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının her durumda ilgili sınıftaki tüm malları veya hizmetleri kapsadığının kabul edilmesi yönündeki OHIM uygulamasını yerinde bulmamaktadır.
Hukuk Sözcüsünün görüşlerine göre sınıf başlıklarının ilgili sınıf kapsamına giren tüm malları veya hizmetleri kapsadığının kabul edilmesi yönünde bir kural konulması mümkün değildir. Hukuk Sözcüsünün sınıf başlıklarının kabul edilebilirliği bakımından getirdiği asıl kıstasın, yetkili otoriteler ve işletmelerce koruma kapsamının net olarak anlaşılmasına imkan verecek derecede açık ve kesin ifadelerin kullanılması olmasından ve sınıf başlıklarının bu kriteri karşılamaları halinde tescillerine engel bulunmaması yorumlarından hareketle, Hukuk Sözcüsünün görüşlerinin Adalet Divanı kararına yansıması durumunda, Birlik üyesi ülkeler veya OHIM bakımından ortaya çıkacak olası uygulama biçiminin, sınıf başlıklarının bazı sınıflar bakımından ilgili sınıf dahilindeki tüm malları veya hizmetleri kapsadığının kabul edilmesi, bazı sınıflar bakımından ise sınıf başlığının içerdiği mallar veya hizmetlerle sınırlı biçimde değerlendirilmesi yönünde olabileceği düşünülmektedir.
Hukuk Sözcüsünün görüşünün ardından genellikle 5-6 ay içerisinde karar veren Adalet Divanının sınıf başlıkları bakımından getireceği yorum, ulusal ofislerin ve OHIM’in sınıf başlıklarından oluşan veya bunları içeren mal veya hizmet listeleri bakımından pratiklerini netleştirmelerini sağlayacaktır.
Adalet Divanının kararının Türk Patent Enstitüsü uygulamasında doğrudan etkisi olacağı düşünülmemektedir, şöyle ki Enstitü hali hazırda Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının ilgili sınıftaki tüm malları veya hizmetleri içerdiği şeklinde bir kabulü – (en azından) 7/1-(b) bendi kapsamında aynı tür mal veya hizmetler tespit edilirken – tüm sınıflar bakımından uygulanabilir içerikte bulmamaktadır. Böyle bir kabul Enstitü açısından, örneğin, 25. sınıfa dahil “giysiler, ayak giysileri, baş giysileri” şeklinde Nicé sınıflandırması sınıf başlığından müteşekkil bir liste bakımından mümkün olmakla birlikte, örneğin 40. sınıfın Nicé sınıflandırmasındaki sınıf başlığı olan “malzemelerin işlenmesi” hizmetlerinin ilgili sınıfta yer alan tüm hizmetleri kapsadığı biçiminde bir kabul çerçevesinde karar verilmemektedir.
Adalet Divanının vereceği kararın bir diğer önemli etkisi ise 03/4 sayılı OHIM Genelgesini dikkate alarak markalarını tescil ettiren marka sahipleri bakımından ortaya çıkacaktır. Genelge sınıf başlıklarının ilgili sınıflardaki tüm malları veya hizmetleri kapsadığını ön görmüşken, Adalet Divanının bunun tersine karar vermesi halinde, marka sahiplerinin tescil kapsamlarını netleştirecekleri çok sayıda yeni başvuru yapmaları gerekebilecektir.
Sonuç olarak, Adalet Divanının muhtemelen 2012 yılının ilk yarısında vereceği kararı şimdilik merakla beklemeye devam etmemiz gerekmektedir.
Önder Erol ÜNSAL
Ocak 2012