Etiket: kötü niyetle tescil edilmiş marka

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları

BANKSY’NİN BİR ESERİNİN MARKA OLARAK KORUNMAYA DEVAM ETME YOLCULUĞU: “LAUGH NOW, BUT ONE DAY WE’LL BE IN CHARGE”

Banksy… Farklı, ilham, ilgi uyandıran, kararlı, olağandışı, ses getiren, sınırsız, sürpriz, üretim, yaratıcılık ve tekrar baştan farklı, ilham… Bunlar ünlü “no-name” grafiti sanatçısı ve -her ne kadar önemsemediğini belirtse de- popüler ve “cool” kültürün bir parçası olan Banksy’yi düşününce ilk akla gelebilecek kelimeler. Banksy’nin eserlerinin değeri ve özelliği tartışılmaz olsa da, tek ses getiren özelliği yaratımları değil tabii ki. Nitekim “Kırmızı Balonlu Kız” eserinin, 2018 yılında yaklaşık 1 milyon sterline alıcı bulduğu bir müzayede satışı sırasında -daha önce bizzat Banksy’nin yerleştirdiği- gizli bir bıçak ile parçalanması gibi, aynı eserin -değerini 3 yılda yaklaşık 16’ya katlayarak- 2021 yılında yaklaşık 16 milyon sterline alıcı bulması da çok uzun süre gündemde kalmıştı. Bir eserinin Guess vitrinlerinde kullanımı akabinde, bu kullanımın izinsiz olduğunu ifade ederek yaptığı açıklamalar da yine Banksy’i bir hayli gündemde tutmuştu. Söz konusu durumun sebebinin ise Banksy’nin daha önce yaptığı “Telif ezikler içindir” açıklaması olduğu düşünülmüştü. Gerçekten de Banksy’nin internet sitesi incelendiğinde, bu yönde bir açıklaması olduğu ve hatta şahsi kullanımlar ile sınırlı kalmak kaydıyla eserlerinin kullanılmasına ve düzenlenmesine izin verdiği görülmektedir. Bu öyle bir açıklama ki, bugünkü yazımıza konu kararın temelini dahi yakından etkilemektedir. Biraz detaylandırmak gerekirse;

Her ne kadar Banksy dünya görüşü çerçevesinde telife inanmasa da, yukarıdaki Guess örneği, eserlerinin ve haklarının korunması gerektiğine son derece inandığını göstermektedir. Öyle ki, eserlerini çok yönlü koruyabilmek adına geniş bir strateji yaratan Banksy’nin -bu amaca uygun olarak- marka olarak tescil edilebilir eserlerin yaratımı üzerinde çalıştığı da bilinmektedir. Nitekim bu yaklaşım ile paralel olarak, Banksy’nin bir eseri  Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) nezdinde marka olarak tescil edilmiştir. Full Colour Black Limited (“Full Colour”) tarafından ise, söz konusu markanın ayırt edici olmadığı ve kullanılmadığı iddiası ile, markanın hükümsüzlüğü talep edilmiştir. Nitekim Full Colour tarafından dosya hakkında daha sonra yapılan açıklamalarda, markanın kullanım amacı olmaksızın tescil edildiğinin düşünüldüğü ve bu sebeple hükümsüzlük isteminde bulunulduğu belirtilmiştir.

EUIPO İptal Birimi tarafından dosyada yapılan ilk incelemede özetle; bu eserin bir grafiti olduğu ve halk tarafından fotoğraflanarak kullanılabileceği, nitekim eserin kullanımı için direkt Banksy’nin de izin verdiğinin anlaşıldığı, eserin telif korumasına tabi olduğu durumda bundan faydalanmak için Banksy’nin kimliğinin açıklamasının gerekeceği, diğer yandan Banksy’nin telif korumasının ezikler için olduğunu söylediği, söz konusu işaretin asla marka olarak kullanılmadığı, buradaki amacın farklı bir yolla eser üzerindeki ticari hak sahipliğini korumak olduğu değerlendirilmiş ve markanın kötü niyetle tescil edildiği gerekçesiyle markanın hükümsüzlüğüne karar verilmiştir. Genel strateji bakımından da önem arz eden bu karara karşı Banksy’nin ekibi tarafından kapsamlı bir itiraz yapılmıştır.

Karara itiraz üzerine EUIPO Temyiz Kurulu tarafından yapılan inceleme sonucunda ise, çok yönlü değerlendirmeler içeren bir karar verilmiştir. 25 Ekim 2022 tarihli karara bu bağlantıdan erişilmesi mümkündür. Kararda özetle belirtildiği üzere;

  • Banksy’nin eserinin bir grafiti olmasının ya da insanların onu fotoğraflayarak kullanabiliyor olmasının ya da -daha sonraki bir aşamada- bu eserin üçüncü kişilerce kullanıma izin verilmesinin dahi, markanın tescil edildiği dönemde, markanın kullanılma amacı olmadığı yönünde yorumlanamayacağı,
  • Nitekim üçüncü kişilere verilen kullanım izninin açıkça “ticari olmayan kullanım” ile sınırlandığı,
  • Eserin üçüncü kişiler tarafından bu sınırın dışında kullanılmasının ise, hakkın genişletilmesi anlamına gelmediği ve her şekilde hak sahibinin haklarının baki olduğu,
  • Kişilerin mümkün olduğu ölçüye kadar kimliklerini gizli tutma haklarına sahip olduğu,
  • Burada ilk derece kararı haklı bile olsa, bunda bir kötü niyet olmadığı, zira markanın kullanılmama niyetiyle başvuruya konu edildiğinin bir göstergesi olmadığı,
  • Banksy’nin “Telif ezikler içindir” açıklamasının ifade özgürlüğü kapsamında olduğu, başvurudan uzun yıllar önce yapılmış bu açıklamadan hareketle başvuru sahibinin kötü niyetli olduğu yönünde yorum yapılmasının son derece sübjektif olduğu,
  • Nitekim markanın hoşgörü süresinin de henüz sona ermediği,
  • İşbu marka başvurusu ile, telif hakkı koruması yerine ya da o genişletilerek bir koruma sağlanmış olsa bile, bunun otomatikman kötü niyet olarak kabul edilmeyeceği

değerlendirilmiştir.

Bu karar ile, ilk derece kararı iptal edilmiş ve Banksy’nin hem sanat eseri hem de markası olan işaretinin marka olarak korunması gerektiği yönünde hüküm kurulmuştur.

Görüldüğü üzere EUIPO Temyiz Kurulu, söz konusu EUIPO İptal Birimi kararının hemen hemen tüm gerekçeleri yönünden hatalı olduğuna hükmetmiş ve her biri açısından da çok yönlü açıklamalarda bulunarak, kararını objektif ve her şeyden öte hem hukuk hem de mantık çerçevesinde gerekçelendirmiştir.

Üstelik Temyiz Kurulu kararı; Banksy ya da herhangi bir kişinin ifade özgürlüğüne, geçmiş yıllardaki açıklamaların günümüz dosyaları ile bağlantısının zayıf olabileceğine, telif korumasından faydalanmak için kimliğini açıklamanın salt bir zorunluluk olmadığına ve hatta bir noktaya kadar bunun da bir hak olduğuna, kişilerin serbestçe marka/eser koruma stratejisi geliştirebileceğine ve -çoğu zaman unutulan ancak hayli önemli bir ilke olan- kötü niyetin başvuru anındaki varlığının sorgulanması gerektiğine dair çok fazla önemli konuya değinmiştir. Her ne kadar bu değerlendirmeler, çok geniş kapsamlı olmasa da, temel amacı ve yaklaşımı rahatlıkla anlayabilecek kadar açık ve sade bir şekilde ifade edilmiştir. Dolayısıyla, özellikle kötü niyet gibi aslında tamamen yoruma açık bir gerekçenin değerlendirmesinde bilgi ve belgelerin esnetilmemesi ve sehven dahi olsa sübjektif yorum yapılmaması gerektiği ortaya konulmuştur.

Genel hukuk sistematiği için son derece değerli olan bu karar, hiç şüphesiz ki pek çok dosyada hem Banksy hem de kötü niyet iddialarına konu markalar açısından çok yönlü olarak kullanılacaktır. Bu kapsamda kötü niyetin başvuru tarihi itibariyle aranması, kullanmama niyetine dair yorumların objektif yapılması ve kötü niyetin varlığına somut deliller ya da en azından objektif yorum ilkeleri kapsamında hükmedilmesi gerektiğine dair açıklamalar kapsamında bu kararı tekrar tekrar görmemiz çok olasıdır.

Kanaatimce de EUIPO Temyiz Kurulu’nun kararı son derece yerindedir. Zira, bir marka sahibinin dosya dışı açıklamalarının ve hatta eserlerini koruma stratejisinin etkisiyle verilen ve sonucu hükümsüzlük gibi doğrudan hak kaybı olan bir karar, öngörülemezliği de beraberinde getirmektedir. Nitekim bu yaklaşım o kadar göreceli ve temel -objektif- marka hukuku ilkelerinden o kadar uzak görünmektedir ki, daha en başta bile bu derece “niyet okuma” niteliğindeki bir kararın kabulü şaşırtıcı olmuştur. EUIPO nezdinde dahi kötü niyete bu kadar sübjektif yaklaşılabildiği düşünüldüğünde, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından bu gerekçeye çok sıkı yaklaşılması bir bakıma yerinde görünebilmektedir. Bununla birlikte, her durumda en güzeli denge olacaktır. İyi ve kötü arasında olduğu gibi, sübjektif objektif ve yorum arasındaki denge, hakkaniyeti de yanında getirmektedir.

Büşra BIÇAKCI

busrasbicakci@gmail.com

Mart 2023

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması

Eski Bir Markayı Canlandırmak: Saygı Gösterme Şekli Mi, Yoksa Kötüniyet Belirtisi Mi?

Tek bir cümle: “Kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir.”. Eminiz ki, bu cümle marka hukuku alanında çalışan herkesin yoluna çıkmıştır. Hatta varlığını kanıtlatmak için ne makaleler ne kararlar inceletmiştir!

Kötüniyet kimi zaman siyahla beyaz kadar net, kimi zaman ise marka hukukunun en gri alanlarından biri. Bu yazımız ile ele aldığımız 6 Temmuz 2022 tarihli Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T-250/21, EU:T:2022:430, Ladislav Zdút / EUIPO – Isabel Nehera, Jean-Henri Nehera et Natacha Sehnal (NEHERA) kararı da kötüniyetin gri derinliklerine dalarak konuyu ilginç bir açıdan mercek altına alıyor.

Olayın Geçmişi

Her şey 2013 yılında Ladislav Zdút’un “Nehera” markasının Avrupa Birliği Markası olarak tescili için 18, 24 ve 25. sınıflarda başvuru yapmasıyla ve markanın 2014 yılında tescil edilmesiyle başlamıştır.

2019 yılında, Jan Nehera’nın torunları tarafından markanın kapsamındaki tüm mallar bakımından hükümsüzlüğü talep edilmiştir. Hükümsüzlük talebi başvurunun kötüniyetli olarak yapılmasına dayandırılarak, Jan Nehera’nın “Nehera” markasını Çekoslovakya’da 1930’lu yıllarda kullanmaya başladığı, Çekoslovakya’da tescil ettirdiği ve markayı giyim/moda sektöründe tanınmış hale getirdiği iddia edilmiştir.

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) İptal Birimi hükümsüzlük talebini reddederken, EUIPO Temyiz Kurulu (“Kurul”), Jan Nehera tarafından Çekoslovakya’da tescil edilen “Nehera” markasının tanınmış olduğunu ve 1930’larda ciddi olarak kullanıldığını tespit etmiştir. Ayrıca Kurul, başvurucu Ladislav Zdút’un hem Jan Nehera’dan hem de belli bir tanınmışlığa ulaşan markasından haber olduğuna dikkat çekerek, Ladislav Zdút’un Jan Nehera ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği “Nehera” markası arasında bir bağlantı kurmaya çalıştığına ve hem Jan Nehera’nın hem de markasının tanınmışlığından haksız bir yarar sağlama amacı (“free-riding”) güttüğüne kanaat getirerek, başvurunun kötüniyetli olması sebebiyle hükümsüzlük talebini kabul etmiştir. 

Bu karar üzerine Ladislav Zdút, başvuruyu yaptığı tarihte Jan Nehera’nın Çekoslovakya’daki markasının hala tescilli ve kullanımda olduğunun ispat edilmediğini, Jan Nehera’nın ve markasının hala tanınmış olduğunun ispat edilmediğini belirterek başvurusunun kötüniyetli kabul edilemeyeceğini iddia etmiştir ve konuyu Genel Mahkeme’nin (“Mahkeme”) önüne getirmiştir.

Genel Mahkeme’nin İncelemesi

Mahkeme, somut olaya özgü koşullara geçmeden önce, yerleşmiş içtihatlara dayanarak kötüniyetin varlığını değerlendirmek için dört maddeden oluşan bir listeye yer vermiştir:

  • Kötü niyet, dürüst olmayan düşünce veya niyetin varlığını gerektirir.
  • Her ne kadar kötüniyet başvurucunun subjektif niyetine atıfta bulunsa da somut olayın tüm koşulları dikkate alınarak objektif bir değerlendirme yapılmalıdır.
  • Başvurucunun kötüniyetinin önceki bir markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlama amacına dayandırıldığı durumlarda, önceki markanın tanınmışlığı ve sağlanan haksız yararı değerlendirmek için, markanın hitap ettiği tüketici kesimi dikkate alınmalıdır.
  • Kötüniyetin varlığının kabulü için şartların oluştuğunu ispatlama yükümlülüğü, iddia eden tarafa aittir.

Mahkeme, yukarıda kısaca özetlediğimiz kriterlerden sonra Kurul kararının gerekçesini hatırlatmış ve tartışılması gereken konunun özünü ortaya koymuştur:

Ladislav Zdút, marka başvurusunu yaparken, Jan Nehera ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği Nehera markasının tanınmışlığından haksız fayda sağlama amacı (“free-riding”) gütmüş müdür?

Mahkeme, bu soruya cevap vermek için somut olaya özgü vakıaların; olayın tarihsel boyutunun; Jan Nehera’nın ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği Nehera markasının hukuki koruma, tanınmışlık ve gerçek kullanım derecesinin ve başvuru sahibinin tüm bu faktörler hususundaki bilgi seviyesinin dikkate alınması gerektiğini belirtmiştir. Bu faktörleri tek tek değerlendirmeden önce ise ilgili tüketici kesiminin Avrupa Birliği (“AB”) genel kamuoyu olduğunu belirtmiştir.

Gelelim Genel Mahkeme’nin bu faktörler için yaptığı değerlendirmelere:

Vakıalar ve Tarihsel Boyut

Jan Nehera’nın moda sektöründe faaliyet gösteren bir iş adamı olup, 1930’ların başında soyadına atfen Nehera markasını kurmuştur. Nehera markası, Çekoslovakya ve dışında başarılı olmuştur.  Ancak 2. Dünya Savaşı sırasında Alman işgalinden sonra “Nehera” markası altında sürdürülen faaliyetler Çekoslovak Hükümeti’ne devredilince, markaya ilişkin faaliyetler durdurulmuştur.

Jan Nehera, Çekoslovakya nezdinde, 1936 yılında “Nehera” markasını tescil ettirmiştir. Jan Nehera bu markayı 1930-40’larda Çekoslovakya ve dışında ve ayrıca göç ettiği Fas’ta sürdürdüğü faaliyetlerinde 1950’lere kadar kullanmıştır.

2006 yılında, reklam ve pazarlama alanında faaliyet gösteren ve Nehera ailesiyle hiçbir bağı bulunmayan Slovak iş adamı Ladislav Zdút, öncelikle Çek Cumhuriyeti’nde “Nehera” markasını tescil ettirdikten sonra, 2013 yılında AB marka başvurusunda bulunmuştur ve markayı tescil ettirmiştir.

  • Jan Nehera’nın adı ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği markasının hukuki koruma kapsamı

Ladislav Zdút AB marka başvurusunu yaptığı sırada, Jan Nehera’nın Çekoslovakya nezdinde tescil ettirdiği markasının hala tescilli olduğu bilgisine yer verilmemiştir. Aksine, EUIPO Jan Nehera’nın markasının 1946 yılında korumasının düştüğünü kabul etmiştir. Jan Nehera’nın adının başvuru yapıldığı sırada özel bir hukuki korumaya sahip olduğuna yönelik de bir bilgi ve iddia bulunmamaktadır.

  • Jan Nehera’nın adı ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği markasının kullanımı

Jan Nehera’nın Çekoslovakya nezdinde tescil ettirdiği markasının ve adının, Ladislav Zdút AB marka başvurusunu yaptığı sırada (2013) kullanılmaya devam ettiğine yönelik bir bilgi ve iddia bulunmamaktadır.

  • Jan Nehera’nın adı ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği markasının tanınmışlığı

Kurul, Jan Nehera’nın “ünlü biri” olduğunu ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği markasının hala belli bir tanınmışlığa sahip olduğunu, tarihsel bir değeri bulunduğunu kabul etmiştir. Taraflar, Jan Nehera’nın adı ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği markasının 1930-40’lı yıllarda en azından belli bir derecede tanınmış olduğu konusunda hemfikirdir. Ancak, önemli olan bu tanınmışlığın Ladislav Zdút’un başvuru yaptığı zamanda da devam edip etmediğidir. Jan Nehera’nın adı ve markasının tanınmışlığının 2013 yılında sürüyor olduğu ispatlanamamıştır. Dolayısıyla Kurul’un değerlendirmesi hatalıdır.

  • Ladislav Zdút’un Jan Nehera’nın adı ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği markasının varlığı ve tanınmışlığı hakkındaki bilgi seviyesi

Ladislav Zdút’un kadın giyim sektöründe kullanmak üzere eski, kullanılmayan ve unutulmuş bir marka arayışında olduğu, nihayetinde Çekoslovak tekstil sektörünün 1930’lardaki başarılı günlerine ve özellikle bu başarılı günlerin bir sembolü olarak Jan Nehera’ya saygılarını sunmak adına “Nehera” adında karar kıldığı anlaşılmaktadır.

Genel değerlendirme

Önceki markanın tanınmışlığından haksız yararlanma (“free-riding”) durumunun ortaya çıkması için, önceki markanın tanınmışlığının devam ediyor olması gerekir. Ladislav Zdút başvuru yaptığı sırada Jan Nehera’nın adı ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği markasının tanınmışlığının devam etmediği açık olduğundan, Zdút’un başvurusu haksız yararlanma faaliyeti kapsamında değerlendirilemez. Zdút’, Jan Nehera’nın geçmişte aynı sektörde faaliyet gösterdiğini ve “Nehera” markasını kullandığının bilincinde olsa da, bu durum tek başına Zdút’un kötüniyetini ortaya koymak için yeterli değildir.

Her ne kadar Zdút, pazarlama stratejisi kapsamında Jan Nehera’ya ve markasına yer verse de, bu markanın “yeniden canlandırıldığı”, “diriltildiği” açıkça belirtilmiştir. Kaldı ki, başvurunun yapıldığı 2013 yılında Jan Nehera ve markası ilgili tüketici kesimi tarafından tamamen unutulmuştur. Zdút, Nehera markasını canlandırmak için göz ardı edilemeyecek efor, zaman ve para harcamıştır. Zdút’un bu faaliyetleri dürüstlük kuralına aykırı değildir.

Zdút, Jan Nehera ile aile bağı bulunduğunu ve onun halefi konumunda bulunduğunu hiçbir zaman iddia etmemiştir. Aksine, 1930’lardan sonra kaybolan markayı canlandırdığını belirterek, Jan Nehera ve kendi faaliyetleri arasında bir devamlılık olmadığını ortaya koymuştur.

Kaldı ki, Jan Nehera adı ve markası Zdút başvuruyu yaptığı esnada hiçbir hukuki korumaya sahip değildir. Bu nedenle Jan Nehera’nın haleflerine ait hakların gasp edilmesi gibi bir sonuç da ortaya çıkamayacaktır.

Tüm bu hususlar dikkate alındığında, Zdút’un başvuruyu yaparken dürüst olmayan saikle hareket ettiği, Jan Nehera’nın ve markasının tanınmışlığından haksız fayda sağlamak amacı taşıdığı ispat edilemediğinden, Zdút’un başvurusunun kabulü ile Kurul kararının iptali gerekmektedir. 

Yorum

Yukarıda özetlediğimiz “Nehera” kararı ile “Free-riding” olarak adlandırılan haksız fayda sağlama ve geçmiş markalarının başarılarına referans gösterme kavramları arasında çok ince bir çizgi bulunduğunu görüyoruz. “Bağlantı kurma” halinin illaki kötüniyet göstergesi olmayacağını ve kötü niyet taşımadan da eskiden tanınmış markalara selam verip yeni bir marka kurmanın mümkün olduğunu anlıyoruz. Bu karar ayrıca kötüniyetin etraflıca değerlendirilmesi gereken bir kavram olduğunu ve geniş yorumlanmaması gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor.

Güldeniz DOĞAN ALKAN

guldenizdogan@hotmail.com

Ayşenur ÇITAK BOZDAĞ

aysenurcitak@gmail.com

Eylül 2022

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları

BİR TEKRAR MARKASI OLARAK MONOPOLY ABAD GENEL MAHKEMESİ TARAFINDAN KÖTÜ NİYETLİ KABUL EDİLDİ

Marka sahipleri önceden tescil edilmiş markalarının aynısı için aynı mal ve hizmetleri kapsayan yeni bir marka başvurusu yaptığında, bu markalar “tekrar markası” olarak adlandırılmaktadır. Marka başvuru sahibinin önceki markasının aynısını yeniden tescil ettirmesinin önünde yasal bir engel bulunmamaktadır, ancak genellikle bu başvuruların, önceden tescilli markanın kullanmama nedeni ile iptali talebinin önünü kesme veya kullanım ispatı delili hazırlama yükünden kaçınma amaçlı olarak yapıldığını söylemek mümkün. Elbette somut olayın kendi şartları içinde değerlendirme yapılması gerekir, ancak Türkiye ve Avrupa’da tekrar markalarının hangi hallerde kötü niyetli olarak değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin genel koşullar tartışılmaktadır. Herkesin yakından bildiği meşhur masa oyunu MONOPOLY markası da 2021 yılında işte tam bu sebeple, Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesinin kötü niyetli tescil gerekçeli bir hükümsüzlük davasına konu olmasıyla gündemde.

Hasbro Inc., 1991 yılından beri MONOPOLY markasının sahibidir. Şirket 2010 tarihinde MONOPOLY kelime markası için 9, 16, 28 ve 41. sınıflardaki mal ve hizmetleri kapsayacak şekilde Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisine (EUIPO) bir başvuruda bulunmuş ve söz konusu marka başvurusu 25 Mart 2011 tarihinde tescil edilmiştir. Hasbro Inc. şirketinin ayrıca 1998, 2009 ve 2010’da tescil edilmiş ve halen geçerli olan MONOPOLY markalarının da mevcut olduğunu belirtmemiz gerekir. Bu markaların kapsadığı mal ve hizmetler 2010 tarihli marka başvurusunun kapsamında yer alan mal ve hizmetlerden bazıları ile aynıdır.

25 Ağustos 2015 tarihinde DRINKOPOLY markalı masa oyununun sahibi Hırvat Kreativni Događaji doo şirketi söz konusu marka başvurusunun önceki markaların “tekrar başvurusu” olduğunu ve Hasbro Inc. şirketinin “önceki markalarının kullanımını kanıtlama yükümlülüğünü ortadan kaldırmayı amaçladığını” ve bu nedenle 2011 yılında tescil edilen MONOPOLY markasının kötü niyetli tescile konu olduğunu öne sürerek hükümsüzlük talebinde bulunmuştur.

Bu noktada şunu belirtmek gerekir ki, Avrupa Birliği (AB) Marka Tüzüğü uyarınca, bir marka başvurusu yapıldığı sırada markanın kullanılıyor olması ya da kullanım niyetinin bulunması gerekliliği söz konusu değildir. Bir marka tescil edildikten sonra, ticari marka sahibinden markayı gerçek anlamda kullandığını (veya kullanmamanın meşru sebeplerini) kanıtlamasının istenebilmesi için beş yıllık bir sürenin geçmiş olması gereklidir.  Marka tescil tarihini izleyen beş yıllık süreden sonra söz konusu marka kullanılmadığı iddiasıyla bir iptal davasına konu olabilir. Böyle bir sistem, bir yanda marka sahibinin meşru çıkarlarını diğer yanda da rakiplerinin meşru çıkarlarını dengeler.

EUIPO İptal Dairesi 22 Haziran 2017 tarihinde hükümsüzlük talebini reddetmiş ve Hasbro’nun kötü niyetle hareket ettiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını ve aynı markayı 14 yıllık bir süre boyunca birden fazla başvuruyla korumanın tek başına kullanım yükümlülüğünden kaçınma niyetinin kanıtı olmadığını tespit etmiştir. Bu karara karşı Kreativni Događaji doo şirketi tarafından yapılan itiraz sonucu 22 Temmuz 2019 tarihli kararla EUIPO İkinci Temyiz Kurulu, İptal Dairesi’nin kararını kısmen iptal etmiştir. Esasen, Temyiz Kurulu, toplanan delillerin, itiraz edilen markanın ve önceki markaların kapsadığı aynı mal ve hizmetler açısından Hasbro Inc. şirketinin kötü niyetle hareket ettiğini gösterdiğini tespit etmiştir.

Bunun üzerine Hasbro Inc. şirketi AB Genel Mahkemesi’ne başvuruda bulunarak  esasen kötü niyetle hareket etmediğini aynı zamanda izlediği yöntemin diğer marka sahipleri tarafından da benimsenen stratejik bir yöntem olduğunu iddia etmiştir. Ancak bu iddiaların Genel Mahkeme’nin kötü niyete ilişkin görüşlerinin şekillenmesine hizmet ettiğini belirtmek gerekir.

Genel Mahkeme kötü niyet kavramını incelerken, kötü niyetin tespiti için marka tescilinin kötüye kullanılıp kullanılmadığının, dürüst ticari uygulamalara aykırı olup olmadığının, başvurunun yapılmasının altında yatan ticari mantık ve AB marka başvurusunun yapılması sırasında gerçekleşen tüm kronolojik faktörlerin dikkate alınması gerektiğinin altını çizmiştir.

21 Nisan 2021 tarihinde ABAD Genel Mahkemesi T‑663/19 sayılı kararı ile Hasbro Inc. şirketinin temyiz itirazlarını reddetmiş ve şirketin “kasıtlı olarak kullanım kanıtı kuralını atlatmaya çalıştığını” tespit ederek Temyiz Kurulu kararını onamıştır. Mahkeme, ticari markaların bu şekilde yeniden tescil edilmesine ilişkin bir yasak olmadığını, ancak somut uyuşmazlıkta Hasbro Inc. şirketinin MONOPOLY markası için  daha önceki markalarının kapsamında yer alan mal ve hizmetleri de içerecek şekilde tescil başvurusu yapmış olmasının bilinçli olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, başvuranın bu strateji sayesinde itiraz davalarında itiraz edilen markanın kullanımını kanıtlamak zorunda kalmayacağını ikrar ettiğini, başvuranın marka sistemini suistimal ettiği için kötü niyetli olduğunu ve böyle bir başvuru stratejisinin gerekçesi konusunda başka bir ticari mantık görmediğini de eklemiştir. Marka sahibinin markayı kötü niyetle tescil ettirdiği sonucuna varılırken, dava konusu (tekrar) marka(sı)nın EUIPO nezdinde itiraz gerekçesi olarak gösterilmesi ve bu itirazların başarıyla sonuçlanması gibi faktörler ve bu tip tekrar markalarının birçok firma tarafından kullanılan bir strateji olduğu, idari süreçlerdeki yükü azalttığı gibi beyanlar da EUIPO Temyiz Kurulu tarafından dikkate alınmış ve bu değerlendirmeler Genel Mahkeme tarafından da yerinde görülmüştür.

Monopoly kararı, Avrupa Birliği markası sahiplerinin “tekrar başvuruları sonucu tescil edilmiş markaların” kendiliğinden iptal edilmeyeceğine işaret eden bir karar olmakla birlikte “tekrar başvuruları sonucu tescil edilmiş markaların” başvuru anında kötü niyetle yapılıp yapılmadığı yönünde inceleneceğini de gösteren bir karardır.  Bu nedenle marka sahiplerinin aynı markanın tekrarı niteliğinde bir başvuru yaparken kötü niyet iddiası ile karşı karşıya kalabileceklerini düşünerek daha temkinli hareket etmeleri mantıklı olacaktır.

Nihan ÖZKOÇAK

Temmuz 2021    

avnihanozkocak@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları

Kötü Niyetle Gerçekleştirilen Marka Tescilleri Bir Kez Daha ABAD Önüne Geldi -TARGET VENTURES Kararı (T-273/19)

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi 28 Ekim 2020 tarihli T-273/19 sayılı kararında kötü niyetle yapılan marka başvuruları hususunu bir kez daha değerlendirmiştir.

“TARGET VENTURES” kararı olarak anacağımız bu kararda; marka sahibinin marka tescil başvurusunu yaptığı andaki niyeti tespit edilirken, üçüncü kişilerin önceki kullanımlarını bilmesi veya bilmesi gerekliliği hususuna ilişkin önemli saptamalar yapılmıştır. Genel Mahkeme bu saptamalarında, EUIPO Temyiz Kurulu’nun sınırlayıcı yaklaşımını yerinde bulmamış, üçüncü kişilerin önceki kullanımlarını bilme veya bilme gerekliliği hususunu dikkate alınması gereken faktörlerden sadece birisi olarak belirtmiş ve markayı işlevlerine uygun biçimde kullanma niyetinin var olup olmamasını ön plana çıkartmıştır.

Tespitleri bakımından son derece önemli gördüğümüz bu kararı, bu yazı boyunca sizlere aktarmaya çalışacağız. 

İhtilafın Arka Planı

Almanya’da kurulu “TARGET PARTNERS GMBH” girişim sermayesi fonu olarak faaliyet göstermektedir. Firma 2002 yılından bu yana “targetventures.com”, 2009 yılından bu yana ise “targetventures.de” alan adlarının sahibidir, ancak bu alan adları yalnızca firmanın “www.targetpartners.de” alan adlı resmi web sitesine yönlendirmedir ve içerikleri anılan siteyi göstermektedir.

İngiliz Virjin Adaları’nda kurulu “TARGET VENTURES GROUP” da bir girişim sermayesi fonudur. Bu firma “Target Ventures” markasıyla Rus girişim sermayesi pazarında 2012 yılından bu yana, Avrupa Birliği’nde ise ilk olarak 8 Mart 2013 tarihinden başlayarak faaliyette bulunduğunu iddia etmektedir. TARGET VENTURES GROUP, 23 Aralık 2013 – 18 Aralık 2014 tarihleri arasında markasıyla AB’nde beş şirkete finansal ve parasal hizmetler sağladığını, bunun karşılığında kendi yatırımcıları adına bu şirketlerde hisse sahibi olduğunu belirtmektedir. Bu yatırımların alanda faaliyet gösteren uzmanlık internet sitelerinde ve yatırım yapılan işletmelerin web sitelerinde onaylı olarak görülebileceği de iddia edilmiştir. 

Kasım 2014’te her iki firmanın temsilcileri Londra’da finans alanında dünyaca ünlü bir konferansa katılmışlardır; bu konferansa katılan bir start-up temsilcisi, her iki firmanın temsilcilerinin @targetpartners.de, @targetventures.ru eklentileriyle biten e-posta adreslerinin yer aldığı iki e-postayı alıcılar beraber olacak şekilde göndermiştir.

Ocak 2015’te “TARGET PARTNERS GMBH”, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne başvuruda bulunarak “TARGET VENTURES” kelime markasının tescilini talep etmiştir. Mayıs 2015’te tescil edilen markanın kapsamında “Sınıf 35: Reklamcılık, iş yönetimi, iş idaresi, ticari danışmanlık, büro işleri hizmetleri. Sınıf 36: Finansal işlemler, ödeme sistemleri ve ödemelerle veya para temini ile ilgili elektronik iletişim sistemleri hariç olmak üzere parasal işlemler hizmetleri.” yer almaktadır.     

Temmuz 2015’te Berlin’de promosyon etkinliği düzenleyen bir müşterisinden firmaları karıştırdığı yönünde bir e-posta aldığını ileri süren “TARGET PARTNERS GMBH”, “TARGET VENTURES GROUP”a ihtarname gönderir.

“TARGET VENTURES GROUP” bunun üzerine EUIPO’ya başvuruda bulunarak “TARGET VENTURES” markasının kötü niyetle tescil edildiğini, bu gerekçeyle hükümsüz kılınmasını talep eder.  

EUIPO Temyiz Kurulu Kararı

EUIPO İptal Birimi ve Temyiz Kurulu hükümsüzlük talebini reddeder.

EUIPO Temyiz Kurulu talebin reddedilmesinde esasen aşağıdaki gerekçelere dayanmaktadır:

  1. Hükümsüzlüğü talep edilen markanın sahibinin, hükümsüzlük talebi sahibinin Avrupa Birliği’nde “TARGET VENTURES” işaretiyle gösterdiği faaliyetler hakkında bilgi sahibi olduğu ispatlanamamıştır. Şöyle ki, hükümsüzlük talebi sahibinin “TARGET VENTURES” işaretiyle AB’nde sağladığı hizmetler yaygın değildir ve yaygın hizmet sağlanmaması halinde, marka sahibinin tescil başvurusunu yaptığı anda, kullanıma konu işaretin ilgili tüketiciler veya rakipler tarafından bilinir veya tanınır hale gelmiş olduğu varsayılamaz.
  2. “TARGET VENTURES” işareti, başvuru tarihinden (Ocak 2015) önce AB’nde kısa süre kullanılmıştır ve yüksek yoğunlukta kullanım veya geniş medya tanıtımı da mevcut değildir. Bu bağlamda, marka sahibinin başvuru tarihinden önce, hükümsüzlük talebi sahibinin ticari faaliyetlerinden haberdar olduğu veya olması gerektiği beklenemez.
  3. Marka sahibinin başvuru tarihinden önce, hükümsüzlük talebi sahibinin ticari faaliyetlerinden haberdar olduğu veya olması gerektiği ispatlanmış olsaydı bile, marka sahibinin markayı kullanım niyetinin bulunmadığı, markayı hükümsüzlük talebi sahibinin Avrupa pazarına girişini engellemek amacıyla tescil ettirdiği ispatlanamamıştır. Tersine, marka sahibi tescil ettirmekte meşru bir ticari faydası bulunduğunu kanıtlarıyla göstermiştir.
  4. Sonuç olarak Temyiz Kurulu’na göre; hükümsüzlük talebinin konusu marka, “TARGET” ayırt edici unsurunu “TARGET PARTNERS” şeklinde kullanan marka sahibinin, tali bir unsur olan “VENTURES” ibaresiyle de birlikte kullanmak istemesi, bu yolla da müşterilerinde oluşabilecek olası karıştırma hallerini engelleme amacını gütmesi nedenleriyle tescil ettirilmiş olabilir ve bu yönüyle de ticari ve meşru bir mantık söz konusudur.

Genel Mahkeme Kararı

“TARGET VENTURES GROUP” bu karara karşı dava açar. Dava, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülür ve 28 Ekim 2020 tarihli T-273/19 sayılı kararla sonuçlandırılır. Yazının devamında Genel Mahkeme kararı okuyuculara aktarılacaktır.

Davacının temel iddiaları iki ayrı kısımdan oluşmaktadır:

  1. Tescil başvurusunun yapıldığı tarihte marka sahibinin, davacının söz konusu işaretle Avrupa Birliği’ndeki ticari faaliyetlerini bilip bilmemesi hususu Temyiz Kurulu’nca yanlış değerlendirilmiştir. Şöyle ki, marka sahibi, davacının ilgili işaretle varlığını / faaliyet gösterdiğini içeren iki e-posta almıştır ve davacı ilgili işareti AB dışında yoğun olarak uzun süredir, AB içinde ise başvuru tarihinden bir yıl önceye dayanacak şekilde girişim sermayesi hizmetleri için kullanmaktadır. Davacının iddiası, “TARGET VENTURES” işaretiyle girişim sermayesi sektöründe büyük bir aktör olarak bilindiğidir.
  2. Davacının ikinci temel iddiası, marka sahibinin tescil ettirdiği markayı hiç kullanmadığı ve kullanım niyetinin bulunmadığıdır. Marka sahibi, başvuru tarihinden 13 yıl önce “targetventures.de” alan adını kaydettirmiş olsa da, bu alan adı gerçekte hiç kullanılmamıştır ve marka sahibinin “www.targetparners.de” sitesine yönlendirme işlevi görmektedir. Bu yönlendirme çok zorlama biçimde “bir miktar kullanım” olarak kabul edilebilir. Marka sahibi, markasını “TARGET PARTNERS” markasının korumasını güçlendirmek ve başkalarının, özellikle de davacının “TARGET VENTURES” markasının kullanımını engellemek için tescil ettirmiştir. Buna ilaveten Temyiz Kurulu olayların kronolojisini de doğru biçimde değerlendirmemiştir. Sonuç olarak, markanın başvurusunun yapıldığı anda marka sahibinin kötü niyetle hareket etmediği sonucuna varan Temyiz Kurulu kararı hatalıdır.

EUIPO ve marka sahibi, davacının iddialarına karşı çıkmaktadır ve özellikle AB markasının tescil edilmesinden önce, marka sahibinin ilgili işareti kullanmasını meşru bir ticari yararın varlığını gösteren bir hal olarak kabul etmektedir. 

Genel Mahkeme, belirtilen iddialar ve karşı argümanlar çerçevesinde incelemesini gerçekleştirir.

AB markaları bakımından kötü niyet bir hükümsüzlük gerekçesidir. Kötü niyet halinin varlığından bahsedebilmek için, AB markasının sahibinin tescil başvurusunu; rekabete adil biçimde katılmak amacıyla değil, üçüncü kişilerin çıkarlarının aleyhine dürüst olmayan biçimde veya özel bir üçüncü kişiyi gözetmeksizin, bir markayı işlevlerine uygun olmayacak şekilde kullanma niyetiyle elde etme amacıyla yapması gerekmektedir.

İncelenen vakada Temyiz Kurulu kötü niyet kavramını çok kısıtlayıcı yorumlamıştır. Oysa ki yukarıda da bahsedildiği üzere, belirli bir üçüncü kişiyi gözetmeksizin, bir markayı işlevlerine, özellikle de kaynak gösterme işlevine, uygun biçimde kullanma niyeti olmaksızın elde etme hali, marka tescil başvurusunun kötü niyetle yapıldığı sonucuna varmak için yeterlidir.

Kötü niyet olarak kategorize etmek için marka sahibinin belirli bir üçüncü kişiyi hedef alması şart olmasa da, bu tip hallerde marka sahibinin üçüncü bir tarafın ihtilaf konusu markayı kullanımı hakkında bilgi sahibi olduğu gösterilmelidir. Bu bağlamda, marka sahibinin bu konuda bilgisi varsa, başvuru kaçınılmaz biçimde bahsedilen üçüncü kişiyi hedef alacaktır.

Bu çerçevede; marka sahibinin, işaretin davacı tarafından önceki kullanımına ilişkin fiili veya varsayılabilecek düzeyde bilgi sahibi olduğunu gösterir kanıtlar sunulmaması tespitinin, hükümsüzlük talebini reddetmek için yeterli olduğunu bildiren Temyiz Kurulu kararı hatalıdır. Marka sahibinin, işaretin üçüncü bir kişi tarafından önceki kullanımını bilmesi veya bilmesi gerekliliği, kötü niyet incelemesinde dikkate alınması gereken hususlardan sadece birisidir. İncelenen vakada, Temyiz Kurulu incelenen vakaya ilişkin diğer halleri dikkate almamıştır.

İnceleme konusu ihtilafta, marka sahibinin tescil başvurusunu yaptığı andaki niyetinin markayı işlevlerine uygun biçimde kullanma sokmak olmadığı objektif, ilgili ve istikrarlı göstergeler çerçevesinde açıktır.

Temyiz Kurulu kararında, “TARGET” ayırt edici unsurunu “TARGET PARTNERS” şeklinde kullanan marka sahibinin, ayırt edici unsuru tali bir unsur olan “VENTURES” ibaresiyle de birlikte kullanmak istemesinin, bu yolla da müşterilerinde oluşabilecek olası karıştırma hallerini engelleme amacını gütmesinin ticari ve meşru bir mantık olabileceği belirtilmiştir.

Ancak, bu durum Genel Mahkeme’ye göre, markanın işlevleri ve özellikle kaynak gösterme işlevi ile bağlantısızdır ve hükümsüzlüğü talep edilen marka tescil edilmeden önce veya tescil edildikten sonra marka sahibi tarafından hizmetleri için kullanılan tek marka olan “TARGET PARTNERS” markasının güçlendirilmesi ve korunması amacına hizmet etmektedir. Marka sahibinin “www.targetventures.de” ve “www.targetventures.com” web sitelerinin sadece ana web sitesi olan “www.targetpartners.de” sitesine yönlendirme amacına hizmet etmesi de, ana markanın güçlendirmesi amacının göstergesidir ve bu husus duruşmada da marka sahibi tarafından dile getirilmiştir.

Belirtilen tüm hususlar ışığında ve marka sahibinin “TARGET VENTURES” ibaresini kullanım biçiminin markanın tescil edilmesinden önce veya sonra değişmemesi de dikkate alınarak, marka sahibinin ihtilaf konusu markayı ticarette adil biçimde kullanmak amacıyla değil, özel bir üçüncü kişiyi hedef alınmasa da, markanın kaynak gösterme işlevi başta olmak üzere, markanın işlevleri arasında yer almayan bir amaca yönelik münhasır haklar elde etme amacıyla tescil ettirdiği anlaşılmaktadır.

Marka sahibinin “TARGET” ayırt edici unsuruna ilave edeceği “VENTURES” gibi tali unsurlarla kullanımını genişletme niyeti anlaşılır olsa da; marka tescil edilmeden önce veya sonra bu yönde hiç kullanım olmaması, duruşmada marka sahibinin tescile yönelik amacını ana markanın güçlendirilmesi olarak beyan etmesi ve marka sahibinin tüketicilerin zihinlerinde yalnızca “TARGET PARTNERS” markasıyla yerleştiğinden emin olması hususları, bu niyetle çelişmektedir.

Temmuz 2015’te Berlin’de promosyon etkinliği düzenleyen bir müşterisinden firmaları karıştırdığı yönünde bir e-posta aldığını bildiren marka sahibi, bu e-postaya verdiği yanıtta kendisinin de “TARGET VENTURES” markasını kullandığı yönünde beyanda bulunmamıştır. Sunulan kanıtlar ve beyanlar açık olarak marka sahibinin “TARGET VENTURES” markasını hiç kullanmadığını, kullandığı markanın “TARGET PARTNERS” olduğunu göstermektedir.

Bu çerçevede Temyiz Kurulu kararı, marka sahibinin tescil başvurusunun yapılmasının altındaki niyetin, kullanımı “TARGET VENTURES” ibaresine genişletmek olabileceği öngörüsüne (ön kabulüne) dayanması bakımından da hatalıdır.

Önceden de belirtildiği üzere; marka sahibinin, işaretin üçüncü bir kişi tarafından önceki kullanımını bilmesi veya bilmesi gerekliliği, kötü niyet incelemesinde dikkate alınması gereken hususlardan sadece birisidir. Bu nedenle inceleme konusu olaydaki vakaların kronolojik olarak incelenmesi de şart değildir. Ancak, incelenen ihtilafta Temyiz Kurulu, bilme veya bilme gerekliliğini bir koşul olarak ortaya koymuştur. Dolayısıyla da, bunu yapmışsa, vakada olayların kronolojik akışını incelemiş olmalıydı. Bu incelemede, davacının markasının ilk olarak Avrupa Birliği sınırları dışındaki kullanımının ve devamında da olayların kronolojisinin incelenmesini gerektirirdi.

Adalet Divanı’nın C-104/18 sayılı Koton kararı çerçevesinde, marka sahibinin üçüncü bir kişinin markayı önceki kullanımı hakkında bilgi sahibi olması için, önceki kullanımın Avrupa Birliği sınırları dahilinde gerçekleşmesi şart değildir. Hatta, C-529/07 sayılı Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli kararında belirtildiği üzere kötü niyetli marka başvurusunun varlığından bahsetmek için üçüncü bir kişinin Birlik pazarında önceki kullanımı da şart değildir. Bunların ışığında incelenen vakada, Temyiz Kurulu “TARGET VENTURES” markasının üçüncü kişilerce kullanımından kaynaklanacak bilme veya bilme gerekliliği halini Avrupa Birliği sınırlarına özgüleyerek, incelemeyi eksik biçimde yapmıştır. Buna ilaveten, Temyiz Kurulu incelenen ihtilafta olayların kronolojisini de dikkate almamıştır. Temyiz Kurulu kararı bu yönüyle de hatalıdır.

Bahsedilen tüm nedenlerle, Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu kararını iptal etmiştir.

Sonuç

“TARGET VENTURES” kararı ışığında Adalet Divanı’nın kötü niyetli başvuruların tespiti hususunda sınırlayıcı yaklaşımı kabul etmediğini, tek bir faktörün eksikliğinde kötü niyetin ortaya çıkmayacağı yönündeki yaklaşımdan uzakta durduğunu, marka sahibinin kullanım niyetinin olmamasına, yani markanın temel işlevlerine aykırı bir yaklaşıma öncelikle önem verdiğini, inceleme konusu vakalar özelinde detaylı değerlendirme yapılması gerektiğini işaret ettiğini, üçüncü kişilerin önceki kullanımlarının incelenmesi hususunu sadece Avrupa Birliği sınırları ile kısıtlı tutmadığını, olayların kronolojik akışının da dikkate alınması gerekliliğini işaret ettiğini söyleyebiliriz.

“TARGET VENTURES” kararı bu yönleriyle kötü niyetli marka tescili hakkındaki önemli kararlardan birisi olarak içtihatta yerini almıştır ve kanaatimizce ilerleyen zamanlarda atıf yapılan temel kararlardan birisi olarak sıklıkla karşımıza çıkacaktır.

Önder Erol ÜNSAL

Aralık 2020

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları

ABAD’DAN KÖTÜNİYETE İLİŞKİN ENTERESAN BİR KARAR

ABAD 10. Dairesi’nin 13/11/2019 tarih ve C-528/18P numaralı kararının kötüniyet açısından ilginç olduğunu düşünerek siz takipçilerimizle paylaşmak istedik.

1-) 25 Haziran 2007 tarihinde Almanya’da mukim “Outsource2India” şirketi EUIPO nezdinde aşağıdaki marka için 35-36 ve 41. sınıflarda tescil başvurusunda bulunur ve marka sorunsuz şekilde 2008 yılında tescil edilir.

Image not found

Hindistan’da kurulmuş Flatworld Solutions Pvt Ltd şirketi 2013 senesinde EUIPO’ya başvurarak Outsource2India’ya ait bu tescilin kötüniyet sebebiyle hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep eder.

2-) 2015 senesinde EUIPO İptal Birimi hükümsüzlük talebini kabul ederek der ki; bu markayla tescil sahibi Flatworld tarafından Avrupa Birliği’nde kullanılan Outsource2India ibaresi üzerinde hak elde etmeye çalışıyor ve başvuru tarihinde ortada kötüniyet var.

Tescil sahibi bu kararı EUIPO Temyiz Birimine götürür.

3-) EUIPO 4. Temyiz Kurulu, EUIPO İptal Birimi’nin verdiği kararı iptal eder.

Temyiz Kurulu’na göre; dosya içeriğinde tescil sahibinin kötüniyetli olduğunu gösteren bir durum yoktur. Tescil sahibi olan şirket itiraz eden şirketle bir ticari ilişki kurarak Almanya ya da Avrupa Birliği’nin herhangi bir yerindeki şirketlerin işlerinin Hindistan’da yaptırılmasını (outsource) sağlamak istemiştir, fakat bu durumdan tescil sahibinin “outsource2india” ibaresini ele geçirmeye çalıştığı anlamı çıkmaz çünkü bu tanımlayıcı bir ibaredir ve sektörde hizmetlerini Hindistan’a outsource eden herkes tarafından kullanılabilir. Böyle bir durumda bu ibareyi kullanan biri için  basiretli tacir gibi davranmamıştır denemez. 

Ayrıca dosyada Outsource2India şirketinin Flatworld şirketinin menfaatlerine halel getirmek istediğini gösteren somut bir delil de yoktur. Aksine, tescili yapılan markada yer alan şekil unsuru hiçbir zaman Flatworld tarafından kullanılmış bir unsur değildir. Bilakis Flatworld adına 2010 yılında tescil edilmiş olan marka aşağıdaki gibidir.

Image not found

Gerçi Flatworld bu yukarıdaki işareti 2007 yılının Temmuz ayından önce  kullanmaya başladığını  iddia ediyor ve Outsource2India şirketinin de bu kullanımlardan haberi olduğu dosyadan açıkça anlaşılıyorsa da bu durum illa ki ortada bir kötüniyet olduğu anlamına gelmez, çünkü tarafların işaretlerinde yer alan şekil unsurları farklı.

Dosyaya, 2006 Yılında Flatworld’ün web sayfasında  Almanca dilinde  bilgilendirici bir sayfası bulunduğuna  dair delil sunulmuşsa da bu  durum Flatworld’ün Almanya’da o tarihlerde fiilen bir hizmet sunduğu anlamına gelmez. 

4-) Flatworld ihtilafı Genel Mahkeme’ye taşır ve Genel Mahkeme EUIPO Temyiz Kurulu kararını bozar. Bu sırada Outsource2India şirketi unvanını  “Outsource Professional Services” olarak değiştirir.

Genel Mahkeme der ki;

Avrupa Birliği’nde ilk başvuran tescili alır kuralı geçerlidir, ancak marka sahibi başvuru tarihinde kötüniyetliyse durum değişir.   

11 Haziran  2009 tarihli Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361) kararında da dendiği gibi kötüniyet konusunda göz önüne alınacak olan faktörlerden bazıları  şunlardır; başvuru sahibi başvuruyu yaparken bir başkasının aynı/benzer mal/hizmetler için aynı veya karıştırılacak kadar benzer bir işareti kullandığını biliyor mudur veya bilebilecek durumda mıdır, başvuru sahibi bu başvuruyu yaparken mevcut üçüncü kişinin kullanımlarını engelleme niyeti var mıdır, taraf markalarının korunma seviyeleri ne düzeydedir. Sonuçta bu yukarıda belirtilen durumlar sınırlı değil sadece örneksemedir.

4/11/ 2006 tarihinde Flatworld ile irtibata geçen bazı kişiler birlikte iş yapma teklifinde bulunmuştur. Daha sonra aynı kişiler 13/12/2006 tarihinde bu işbirliği için Almanya’da “Outsource2India Ltd” adında bir şirket kurduklarını ve kurdukları bu şirketin de Flatworld’ün kullandığı “outsource2india’ ibaresini içeren bir işareti kullanmayı istediğini bildirmişler. Flatworld bu işbirliği konusunda bazı şüphelere düşmüş, yazılı olarak bazı itirazlarda bulunmuş, nihayetinde ise 2007 Mayıs ayında onlarla işbirliği yapmayacağını ve bu kişilerin Outsource2India şirketini kurmaktaki asıl amaçlarının ‘outsource2india’ ibaresinden haksız faydalanmak olduğunu düşündüğünü bildirmiştir.

EUIPO Temyiz Kurulunun belirttiğinin aksine, Outsource2India şirketi davaya konu başvuruyu yaptığı  tarihte Flatworld’ün  Almanya’da outsourcing hizmeti verdiğini, pazarlama yaptığını  ve tescil edilmemiş bir işareti kullandığını biliyor, yani Flatworld’ün web sayfasındaki Almanca bölüm sadece bilgilendirme amaçlı değil.

Outsource2India‘nın yaklaşımıyla taraflar arasında kurulan Sözleşme öncesi ilişkide Outsource2India eğer taraflar arasında bir işbirliği zemini oluşmazsa kendisinin web sayfasını değiştireceğini ve ismini de farklılaştıracağını taahhüt etmiş. İki taraf arasında bir iş ilişkisinin kurulamayacağı anlaşılınca ise Flatworld şaşırarak görmüş ki karşı taraf  halen outsource2india ibaresini kullanmaya devam ediyor. Zaten sözleşme öncesi ilişki sona erer ermez de hemen davaya konu olan marka için tescil başvurusunda bulunulmuş ve buradaki amacın outsource2india ibaresinin ekonomik potansiyelinden haksız biçimde fayda sağlamak olduğu  hususu taraflar arasındaki e-mail yazışmalarından da anlaşılıyor. Bu noktada  yapılan başvuru, outsource2india tanımlayıcı mıdır değil midir sorusundan bağımsız olarak, kötüniyetlidir. 

6-) Dosya ABAD’a taşınır. Tabii ki tescil sahibi asla, kat’a ve vallahi billahi kötüniyetli değilim der ve buna gerekçe olarak da aşağıdaki argümanları ileri sürer;

— Başvuru tarihinden evvel Flatworld benimkine benzer bir markayı AB’de kullandığını ispat edememiştir

— İşaretler arasındaki tek ortak unsur olan ‘outsource2india’ tanımlayıcıdır ve tanımlayıcı kelimeleri kullanmak basiretli davranış kuralına aykırı değildir

— Bu tanımlayıcı ibareyi çıkarınca geriye kalan şey şekil unsurlarıdır ki onların da zaten birbiriyle hiçbir alakası yoktur

— Genel Mahkeme 25/06/2007 tarihinden önce Flatworld Almanya’da kendi işaretiyle faaliyette bulunmuş diyor ama böyle bir durum yok,  web sayfasında bir sayfalık Almanca bölüm olması fiili kullanım sayılmaz, bu sadece bilgilendiricidir,

— Dava konusu marka için başvurulduğunda Flatworld’e ait işaret marka olarak tescilli değil, ve ayrıca Alman Hukuku veya (AB üyesi) başka bir ülkenin hukukuna göre “tescilsiz marka” da değil.

— Genel Mahkeme’nin kararında belirtildiğinin aksine Outsource2India hiçbir zaman ‘outsource2india’ ibaresini kullanmayı bırakacağım + unvanımı değiştireceğim diye bir taahhütte bulunmadı. 

— Genel Mahkeme Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361), kararındaki bütün kriterlerin olup olmadığına bakmalıydı, sadece bir kısmına baktı, karar eksik incelemeyle verildi. Mesela Genel Mahkeme ilgili toplum kesiminin bu işaretleri karıştırıp karıştırmayacağını hiç incelemedi, eğer inceleme yapılsaydı zaten ortada karışıklık doğuracak bir durum olmadığı görülecekti.

EUIPO diyor ki;  

— Genel Mahkeme, Flatworld’ün kullandığı işaretin “tescilsiz marka” olduğunu söylüyor ama bunun gerekçesi nedir belli değil. Ayrıca AB Hukuku’nda “tescilsiz marka” diye bir konsept yok ki zaten, evet bazı ülkelerin ulusal sistemlerinde varsa da, eğer Genel Mahkeme bunun uygulanabileceğini düşünüyorduysa kararında bunun uygulanması için gerekçelerini açıkça belirtmeliydi.

— Genel Mahkeme ortada bir karıştırma ihtimali olduğunu söylüyor ama kararda bunun nasıl olacağı hakkında hiçbir gerekçeye değinilmemiş.  Karıştırma ihtimali var denilince  Flatworld’ün kullandığı ‘outsource2india’ ibaresi ayırt edicidir anlamına gelir halbuki  kararda bunun tanımlayıcı olduğunu ifade eden/ima eden  cümleler var; bu apaçık çelişkidir. Burada kullanılan “outsource2india” ibaresi tanımlayıcı.

ABAD Kararında Diyor ki;

Genel Mahkeme 25/06/2007 tarihinden önce Flatworld Almanya’da kendi işaretiyle faaliyette bulunmuş diyor ama böyle bir durum yok,  web sayfasında bir sayfalık Almanca bölüm olması fiili kullanım sayılmaz, bu sadece bilgilendiricidir iddiasına ilişkin olarak; temyiz eden taraf Genel Mahkeme’nin vardığı bu sonucu değiştirecek bir bilgi veya dokümana işaret etmiyor dosyanın içinde. Yani bu sadece bir iddiadan ibaret, bu noktada ABAD’ın incelemesi gereken hukuki bir mesele yok ortada.

Outsource2India ,eğer taraflar bir iş ilişkisi kurmaya muvaffak olamazsa, ticaret unvanını- adını- web sayfasını değiştirmeyi taahhüt etti mi etmedi mi konusunda ise dosyada mevcut Sözleşme taslağı ve tarafların şirket yetkilileri arasında yapılmış yazışmalara bakıldığında şu kesin olarak görülüyor; eğer taraflar arasında bir iş ilişkisi kurulamazsa ne olacağı konusunda şirket yöneticilerinin bakış açıları birbirinden tamamen farklı.  

Flatworld böyle bir halde karşı tarafın ‘outsource2india’ ibaresini web sayfasında ve şirket isminde kullanmayı bırakacağını düşünürken/zannederken/karşı tarafın bunu taahhüt ettiğine ikna olmuşken, yazışmalarda Outsource2India ise sadece Flatworld’ün yukarıda gösterilen  şekildeki işaretini ve ticari faaliyetlerinde Flatworld’ün web sayfasını kullanmayacağını belirtiyor. Genel Mahkeme burada Flatworld’ün iddialarının kabul edilebilirliğine dayalı olarak görüş oluşturmuş ama bu görüşünde özellikle hangi yazışma/dokümana dayanarak neticeye vardığını belirtmemiş; işin bu kısmında Genel Mahkeme kararı hatalı.

Ancak buna rağmen Genel Mahkeme’nin vardığı neticenin hatalı olduğu söylenemez.

Her ne kadar Genel Mahkeme kararında karıştırılma ihtimali ile ilgili bölümü gerekçelendirmemişse de kötüniyet ile ilgili bölüm uygun şekilde düzenlenmiştir. Bir olayda karıştırılma ihtimali olmasa dahi olayın özellikleri neticesinde ortada kötüniyet olduğuna hükmedilebilir. Eğer durumdan  marka başvurusunun  dürüst uygulamalara aykırı bir iradeyle, üçüncü kişileri hedefleyerek, veya özel olarak bir üçüncü kişiyi hedeflemese dahi   markanın fonksiyonuna aykırı bir hakkı elde etmeyi amaçlayarak yapıldığı görülüyorsa o vakit markanın hükümsüzlüğüne karar verilebilir ki bu durumda toplum gözünde karıştırma ihtimali olup olmadığına bakılmaz. Başvuru sahibinin başvuru anındaki iradesi ebette ki sübjektif bir durumdur  ancak idari makamlarca ve mahkemelerce objektif şekilde değerlendirilebilir. Kötüniyet olaydaki ilgili tüm faktörlerin ve tüm vak’aların birlikte göz önüne alınmasıyla değerlendirilir. (12/09/2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724)

Huzurdaki olayda Genel Mahkeme  karar verirken olaya özgü durumları göz önüne almıştır. Evet Genel Mahkeme kararında Outsource2India’nın, eğer taraflar arasında bir anlaşma olmazsa,ismini ve web sayfasını değiştireceğine dair görüş oluştururken delilleri tam doğru değerlendirmemiştir. Ancak yine de Genel Mahkeme birçok faktörü/vakayı da son derece doğru şekilde değerlendirmiştir , özellikle Alman girişimcinin Kasım 2006 itibariyle Flatworld ile Almanya’da  bir ticari işbirliğine girme çabaları, bu amaçla Flatworld’den izin almadan Alman Hukuku’na göre    Outsource2India diye şirket kurması ve bu ibareyi web sayfasında kullanması, Şubat ve Mayıs 2007’de Flatworld’ün yapılan iş teklifine ilişkin gönülsüzlüğü ve meydana çıkan kullanımlar karşısındaki itirazları ile memnuniyetsizliği ifade etmesi gibi haller Genel Mahkeme tarafından doğru şekilde değerlendirilmiştir. Kaldı ki Genel Mahkeme’nin bu değerlendirmelerine  temyiz eden tarafından öne sürülen bir itirazda mevcut değildir. Dolayısıyla Genel Mahkeme ortada kötüniyet olduğuna hükmederken doğru bir karar vermiştir.

Genel Mahkeme ‘outsource2india’ ibaresinin potansiyel olarak tanımlayıcı olduğunun varsayılması halinde dahi bunun kötüniyeti ortadan kaldırmayacağına karar verirken olaya  doğru bir bakış açısıyla yaklaşmıştır. İddiaların aksine ortada  bir çelişki yoktur. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur; Genel Mahkeme, Flatworld’ün ‘outsource2india’ ibaresi üzerinde münhasır bir hakkı olduğunu söylemiyor  veya bu ibarenin  bazı hallerde Flatworld’ün bir rakibi tarafından başka figüratif unsurlarla-elementlerle birlikte bir AB markası olarak tescil edilebilme ihtimalini dışarıda bırakmış değil. Genel Mahkeme yalnızca Alman Hukukuna göre kurulmuş Outsource2India şirketinin Flatworld ile iş yapmak amacıyla kurulduğunu, Flatworld bu işbirliğini kabul etmeyince de kısa süre sonra Flatworld’ün ticari faaliyetlerinde kullandığı ibareyi kapsayan bir işaret için Birlik markası tescili başvurusu yaparak kötüniyetli hareket ettiğini belirtmiştir.

Hem EUIPO vekili hem de temyiz eden Genel Mahkeme’nin Flatworld’ün kullandığı ibare için neden “tescil edilmemiş marka” ifadesini kullandığını sorgulamaktadır. Kararın geneline bakıldığında Genel Mahkeme’nin bu kelimelerle Alman Hukuku veya başka bir hukuki sistemdeki bir marka türünü kastetmediği zaten anlaşılmaktadır; Mahkeme’nin söylediği şey davaya konu marka için başvurulduğu tarihte Flatworld’ün kullandığı işaretin tescil edilmemiş olduğudur sadece.

ABAD, Genel Mahkeme’nin verdiği kararda kötüniyetin değerlendirilmesi açısından bir hukuka aykırılık görmeyerek temyiz talebini  reddetmiştir.

Özlem FÜTMAN

Mayıs 2020

ofutman@gmail.com

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması

KÖTÜ NİYETE DAİR BÜYÜK KURUL KARARI: “LA IRLANDESA”

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) Büyük Temyiz Kurulu 2 Mart 2020 tarihinde, yanıltıcılık ve kötü niyetin varlığı sonucu marka hükümsüzlüğüne ilişkin R 1499/2016-G numaralı önemli bir karar vermiştir. Büyük Kurul’un bu karara bakmasındaki esas amaç, gelecekte aynı hususta Temyiz Kurullarının önüne gelebilecek ihtilaflarda onlara rehberlik etmektir.

Kararda; markanın satışa sunulduğu ürünlerin coğrafi kaynağına ilişkin yanıltıcılığı ile marka sahibinin hükümsüzlük talebi sahiplerinden biriyle önceki ticari ilişkisinde gereken coğrafi bağ bulunmasına rağmen söz konusu ilişkinin marka başvuru tarihinden çok önce sona ermiş olduğu ve yine de başvurunun hala söz konusu ilişkiden doğan coğrafi köken mevcutmuş gibi bir görüntü çizmek amacıyla yapıldığından kötü niyetin varlığı hususları değerlendirilmiştir.

Uyuşmazlığı mümkün olduğunca kısa tutmaya çalışarak aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

6 Ağustos 2013 tarihinde Hijos de Moisés Rodríguez González, S.A. (“Marka Sahibi”), aşağıda sunulan Avrupa Birliği (“AB”) şekil markasının tescili için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (“EUIPO”) sarı, yeşil ve beyaz renkleri ve Nice sınıflandırmasına göre 29. sınıftaki “et, balık, kümes hayvanları ve sebzeler; jöleler, reçeller, kompostolar; yumurtalar; süt ve süt ürünleri; yenilebilir katı ve sıvı yağlar.” mallarını kapsayacak şekilde başvurmuş ve EUIPO tarafından bu marka 3 Ocak 2014 tarihinde tescil edilmiştir:

7 Ocak 2015 tarihinde, İrlanda Hükümetinin İş, Girişim ve İnovasyon Bakanı (“Bakan”) ile İrlanda Süt Ürünleri Kurulu Kooperatif Şirketi (“Kooperatif”), AB Marka Tüzüğünün (“EUTMR”) 59(1)(a) maddesi kapsamında aynı tüzüğün 7(1)(g) ve 52(1)(b) maddelerine dayanarak söz konusu markanın hükümsüzlüğü talebinde bulunmuştur. Gerekçe olarak sunulan maddeler, markanın yanıltıcı olması ile kötü niyete ilişkindir. Hükümsüzlük talebi sahiplerinin iddiaları kısaca şu şekildedir:

  • Tescilli AB markası, kapsadığı malların İrlanda’dan kaynaklandığını düşündürmektedir ve söz konusu ürünler İrlanda’dan gelmediği takdirde tüketiciler yanıltılmış olacaktır. Bunun nedeni, “La Irlandesa” teriminin “İrlandalı kadın” ya da İspanyolcada dişil tanımlayıcı ile kullanılan bir terimin “İrlandalı” anlamına gelmesidir. Bunun yanı sıra, sembolik kelt düğüm şeklinin ve renklerinin de İrlanda’nın milli renkleri ve bayrağını çağrıştırdığı, bu nedenle de somut olayda gerçek olmamasına rağmen malların İrlanda’da üretildiği veya bir şekilde bu niteliğe sahip olduğu hissinin verildiği iddia edilmektedir.
  • Ayrıca, bu argümanı destekleyen şu evraklar kanıt olarak sunulmuştur: Marka sahibinin Hollanda peyniri ve jambonu, salamı, tereyağı veya süt gibi ürünlerinin bulunduğu fakat İrlanda menşeli hiçbir ürüne yer verilmeyen 2014 tarihli çevrimiçi kataloğu ile EUIPO İptal Birimi tarafından verilen 25 Eylül 2002 tarihli 283 572 numaralı “” şekil markasının yine Bakanlığın talebiyle 29. sınıfta yer alan “tereyağı ve süt tozu” mallarında EUTMR madde 7(1)(g) ve 7(2) uyarınca İspanyol halkı için yanıltıcılığı dolayısıyla hükümsüzlüğüne dair kesin karar.
  • Kötü niyete dair, marka sahibinin marka başvurusunda bulunurken ticari hayattaki dürüstlük kurallarından saptığı iddia edilmiştir. Buna ilişkin, uzun yıllar boyunca marka sahibi ile Kooperatifin aralarında ticari bir ilişki olduğu ve 1967 yılından itibaren Kooperatifin Kanarya Adaları’nda marka sahibine toptan İrlanda menşeli tereyağı sattığı ve marka sahibinin de bu tereyağını “LA IRLANDESA” ve “KERRYGOLD” markaları altında (iki markayı bir arada kullanarak) sattığı ve “KERRYGOLD” markasını da kendi adına İspanya’da tescil ettirdiği belirtilmiştir. Kooperatifle aralarındaki hukuki uyuşmazlık sonucu 1984 yılında “KERRYGOLD” markasının Kooperatife devrine ilişkin marka sahibiyle imzalanan anlaşma hükümsüzlük talebiyle birlikte sunulmuştur. Artık aralarında bir ticari ilişki olmadığı da belirtilmiştir. “LA IRLANDESA” markasına ilişkin de söz konusu taraflar arasında İspanya’da 1990lı yıllardan itibaren süregelen hukuki ihtilaflar da, örneğin İspanya Marka Ofisi’nin ve Madrid Yüksek Adalet Mahkemesi’nin bu markaya ve taraflara ilişkin muhtelif ret kararları ve bunların çevirileri gibi, sunulmuştur.
  • Tüm bu sunulan geçmiş hukuki ihtilaflar ve ret kararlarının varlığına rağmen marka sahibi “LA IRLANDESA” terimini içeren, bu uyuşmazlığa konu marka dahil, dört yeni marka tescil talebinde bulunmuştur. Ayrıca, uyuşmazlık konusu marka görünüş olarak Kooperatifin tanınmış “KERRYGOLD” markasına çok benzemektedir. Marka sahibinin önceki ticari ilişkileri çerçevesinde bilgisi dahilinde olmasına rağmen böylesi benzer bir başvuruda bulunmak istemesi haksız rekabet ve kötü niyet teşkil etmektedir.

Kısaca marka sahibinin söz konusu iddialara verdiği cevaplar da şu şekildedir:

  • Hükümsüzlük talebi sahiplerinin söz konusu talebi, marka sahibine karşı rekabeti engelleyici bir stratejidir. 30 yıllık sıkı bir ticari işbirliğinin bitmesinin ardından rakip markanın saf dışı bırakılması amaçlanmaktadır.
  • Uyuşmazlık konusu markanın yanıltıcı olduğuna dair bir kanıt yoktur ve iddialar yalnızca spekülasyonlara dayanmaktadır.
  • “LA IRLANDESA” terimi ilgili malların coğrafi kaynağı açısından tanımlayıcı değildir, hatta Kanarya Adalarının ünlü bir markasıdır.
  • İspanya’da söz konusu marka 1967 yılından beri 538 320 numarası ile tescillidir ve hala geçerlidir. Marka sahibi, bahsedilen terimi içeren başka İspanyol ve AB markalarına da sahiptir.

Hükümsüzlük talebi sahiplerinin bunlara cevabı ise marka sahibi tarafından satılan malların açıkça İrlanda’dan olmadığı ve aksinin kanıtlanamadığı doğrultusundadır. 1967 yılına dayanan İspanyol markasına ise itiraz edilmemiştir, zira bu kullanım zamanında taraflar arasında var olan ticari ilişkiye dayanmaktadır. “LA IRLANDESA” markası özellikle o sırada İrlanda’dan gelen tereyağını belirtmek için yaratılmıştır fakat bu artık gerçeğe dayanmamaktadır, çünkü 2001 yılında Kooperatif marka sahibiyle olan tereyağı tedarik anlaşmasını sona erdirmiştir. Yukarıda bahsedildiği üzere hükümsüzlük talebi sahipleri hali hazırda birçok uyuşmazlıkta marka sahibine karşı başarılı olmuştur.

EUIPO İptal Biriminin 15 Haziran 2016 tarihli kararıyla hükümsüzlük talebi tümden reddedilmiştir. Söz konusu kararın gerekçeleri olarak öncelikle, EUTMR m. 7(1)(g) doğrultusunda markanın yanıltıcı niteliğine dair uyuşmazlık konusu şekil markasının esas kısmında yer alan “LA IRLANDESA” teriminin İspanyol Sözlüğüne bakıldığında “İrlandalı/İrlandalı kadın” anlamına geldiği ve bu marka altında satışa sunulan malların açıkça İrlanda’dan geldiğinin, markanın İrlanda ile açıkça bir coğrafi bağ kurduğunun düşünüleceği belirtilmiştir. İptal Birimine göre, bir işaretin EUTMR 7(1)(g) uyarınca reddedilebilmesi için korumanın talep edildiği malların özelliklerine açıkça zıt objektif bir işaret içermesi gerekmektedir. İşaret ve mallar arasında başvuru sırasında açıkça tezat yoksa söz konusu marka EUTMR 7(1)(g) maddesine aykırı olarak tescil edilmiş denemeyecektir. Eğer yanıltıcı olmayan bir kullanım ihtimali söz konusuysa tescile itiraz mümkün değildir. Bu durumda, eğer İrlanda kaynaklı ürünler satılıyorsa dürüst kullanımdan söz edilebilir. Uyuşmazlık konusu marka bakımından işaret ile koruma talep edilen mallar arasında başvuru anında açık bir tezat bulunmadığından EUTMR 7(1)(g) maddesi kapsamındaki yanıltıcılık gerekçesi İptal Birimi tarafından kabul edilmemiştir. Zaten, herhangi bir potansiyel veya fiili yanıltıcı kullanım ancak başlatılan bir iptal işlemi kapsamında değerlendirilebilmektedir. Kötü niyete ilişkinse İptal Birimi, uyuşmazlık konusu markaya dair başvuru anında herhangi bir kötü niyetin bulunduğunun ileri sürülen argümanlarla ispatlanamadığına karar vermiştir. Zira, önceki kararlar kimi zaman marka sahibinin niyetine ilişkin fikir uyandırabilse de bunlar Birim için bağlayıcı değildir, ayrıca markanın İrlanda’ya atfedilmek istenen unsurları tek başına marka sahibinin kötü niyetli ticari tutumuna karar vermeye yetmeyecektir.

Hükümsüzlük talebi sahipleri söz konusu kararı 12 Ağustos 2016 tarihinde temyiz etmiştir. 6 Aralık 2017 tarihinde Temyiz Kurulu Başkanlığı uyuşmazlığı, gelecekteki benzer uyuşmazlıklarda uyumlu bir yaklaşım benimsenebilmesi için Büyük Kurul’a göndermeyi uygun bulmuştur. Büyük Kurul, temyizi kabul etmiş, uyuşmazlık konusu kararın iptaline ve AB markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesi gerektiği sonucuna varmıştır. Bunun nedeni olarak, sunulan delillere ve markanın kapsadığı malların İrlanda’da üretilebileceğine, hatta bazılarının, et, balık veya tereyağı gibi, bu sebeple tanınmış olduğuna ve işaretteki “LA IRLANDESA” teriminin İspanyolcadaki anlamına işaret edilmiştir. İspanyolca konuşan tüketicilerin işareti gördüğünde ürünlerin İrlanda’dan geldiğine inanacakları fakat sunulan delillere bakılırsa tüm ürünlerin İrlanda kaynaklı ürünler olmadığı, çoğunlukla Hollanda veya Almanya menşeli olup bunların ambalaj veya etikete söz konusu markayla birlikte ancak çok küçük harflerle veya ülke kodlarıyla yazıldığı ve bu nedenle markanın kaynağına ilişkin yanıltıcı olduğu kanaatine varılmıştır. Marka ile kapsadığı ürünler arasında açık bir tezat söz konusudur. Ayrıca, önceki EUIPO ve İspanyol otoriteleri kararlarının, her ne kadar Kurul için bağlayıcı olmasalar da, Kurul’un güncel bulgularını özellikle de ilgili İspanyol halkın markayı gördüğü anda ürünlerin İrlanda’dan geldiğini düşüneceği doğrultusunda yanıltıcılığı açıklama ve doğrulama yönünden önemine dikkat çekilmiştir.

Kurul kötü niyet değerlendirmesinde, AB Adalet Divanı’nın Lindt ya da Stylo & Koton gibi geçmiş kararlarına göndermeler yaparak bazı kriterlere değinmiştir. Dikkate değer noktalardan bazıları, uyuşmazlık konusu işaretin kaynağı ve yaratımından beri kullanımı, AB markası başvurusunun yapılmasındaki ticari mantık ve başvuruya kadarki olaylar kronolojisidir. Ayrıca, başvuru sahibinin kötü niyetini değerlendirirken başvuru öncesi taraflar arasındaki sözleşmesel ve sözleşme öncesi veya sonrası ilişkilerin, geçmiş ya da güncel mesleki durumdan kaynaklı sadakat veya işteki pozisyondan doğabilecek karşılıklı görev ve sorumlulukların değerlendirileceği belirtilmiştir. Kararda belirtilen ve değinilmesi gereken belki de son nokta, Avrupa Birliği Haksız Rekabet Uygulamaları Direktifi (2005/29/EC) 5(4) ve 6(1)(b) maddeleri uyarınca, ticari uygulamaların yanlış bilgi içermesi halinde veya bir şekilde ürünlerin coğrafi veya ticari kaynağına ilişkin özelliklerine dair ortalama tüketiciyi yanıltabilecek olması durumunda haksız ve dolayısıyla dürüst olmayan uygulamalar olarak kabul edilmesidir. Tüm kriterlerin, objektif faktörlerin ve sunulan delillerin ışığında Kurul, marka sahibinin bilerek İrlanda ile bir ilişki kurulması amacıyla başvuru yaptığını ve bu nedenle kötü niyetin varlığını onaylamıştır.

İnceleme konusu kararın; kötü niyet gibi yazılı hukukta çok detaylı ve açık düzenlenmeyen ve genelde uygulama ile şekillenen bir kavramın değerlendirilmesi yönünde, elbette işaretin yanıltıcılığı hususunda da, daha genel ve somut kriterlerin uygulanmaya çalışılması bakımından önemli bir karar olduğu kanaatindeyiz. Bu kararın amacı doğrultusunda EUIPO İptal Birimlerine ve Temyiz Kurullarına kötü niyete ilişkin kararları bakımından bir rehber teşkil etmesi ve kararların uyumlaştırılması beklenmektedir.

Alara NAÇAR

Mayıs 2020

nacar.alara@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları

Kötüniyetli Marka Başvurusu Hakkında Güncel Bir ABAD Kararı: KOTON/EUIPO – NADAL ESTEBAN

ABAD, 12.09.2019 tarih C‑104/18 P sayılı kararında “hangi şartların varlığı halinde kötüniyetli marka başvurusundan bahsedilebileceğini” hükme bağlamıştır.

ABAD kararına konu olan olaydaki taraflar:

– Temyiz eden: “KOTON Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ” (Bu yazı kapsamında “KOTON” olarak geçecektir).

– İlk derecede davalı: Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)

– İlk derecede müdahil: Joaquín Nadal Esteban (Bu yazı kapsamında “Nadal Esteban” olarak geçecektir).

Nadal Esteban, 25.04.2011 tarihinde aşağıdaki markanın tescili için EUIPO’ya başvuruda bulunmuştur.

Başvuru, “Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nis Anlaşması”nın 25., 35. ve 39. sınıfları için yapılmıştır. Söz konusu bu sınıflara ait mal ve hizmetlerin içerikleri kısaca şu şekilde özetlenebilir:

– 25. Sınıf: İç-dış giysiler, ayak giysileri, baş giysileri.

– 35. Sınıf: Reklamcılık, iş yönetimi, iş idaresi, büro hizmetleri.

– 39. Sınıf: Taşımacılık ve malların paketlenmesi ve depolanması hizmetleri; tur düzenleme, seyahat için yer ayarlama hizmetleri.

KOTON ise elbise, ayakkabı ve aksesuarlar üretip satmaktadır. KOTON’a ait aşağıdaki marka Nis Anlaşması’nın 25. ve 35. sınıfları kapsamında tecil edilmiştir:

KOTON’a ait bir başka marka ise Nis Anlaşması’nın 18., 25. ve 35. sınıfları kapsamında tescil edilmiştir:

KOTON, marka tescilinde nispi ret nedenlerini düzenleyen 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün 8/I. maddesine dayanarak itirazda bulunmuştur.

EUIPO, KOTON’nun yaptığı itirazı 25. ve 35. sınıflar bakımından kabul etmiş; 39. sınıf bakımından ise itirazı reddetmiştir. Bu karar, EUIPO’nun Dördüncü Temyiz Kurulu tarafından da onaylanmıştır. Bunun üzerine Nadal Esteban tarafından tescil başvurusunda bulunulan marka, Nis Anlaşması’nın 39. sınıfı kapsamında tescil edilmiştir.

KOTON, tescili yapılan bu markanın Topluluk Marka Tüzüğü’nün mutlak hükümsüzlük nedenlerinden kötüniyetli marka tescilini düzenleyen 52. maddenin 1. fıkrasının b) bendine göre hükümsüz sayılmasını talep etmiştir.

EUIPO İptal Birimi, Nadal Esteban’nın kötüniyetinin ispatlanamaması sebebi ile KOTON’un yaptığı bu itirazı reddetmiştir.

KOTON, verilen bu karara karşı EUIPO’nun İkinci Temyiz Kurulu nezdinde itiraz etmiştir. Ancak KOTON’nun itirazını değerlendiren EUIPO’nun İkinci Temyiz Kurulu da KOTON’nun itirazını reddetmiştir. İkinci Temyiz Kurulu’na göre, uyuşmazlığın konusu olan markaların birbirleri ile olan benzerlikleri ve Nadal Esteban’ın KOTON’a ait tescilli markadan haber olup olmadığı, somut olayda kötüniyetin tespiti bakımından karar verici role sahip değildir. Zira uyuşmazlık konusu KOTON’a ait 18., 25. ve 35. sınıfları kapsamında tescil edilmiş markalar ile Nadal Esteban adına Nis Anlaşması’nın 39. sınıfı kapsamında tescil edilmiş markanın kapsadığı mal veya hizmetler, aynılık ya da benzerlik arz etmemektedir. Bu sebeple Topluluk Marka Tüzük’ünün 52/I-b maddesi kapsamında kötüniyetten bahsedilemez.

KOTON, 23.09.2016 tarihinde EUIPO’nun İkinci Temyiz Kurulu’nun bu kararına karşı Avrupa Birliği Genel Mahkemesi nezdinde itirazda bulunmuştur. KOTON, yaptığı itirazda Topluluk Marka Tüzük’ünün 52/I-b maddesi kapsamında kötüniyetin varlığının kabulü için uyuşmazlık konusu markaların aynı mal ve hizmetleri kapsamasının gerekli olmadığını; bunun aksinin ne Topluluk Marka Tüzük’ünden ne de ABAD kararlarından çıkarılabileceğini ileri sürmüştür. Ancak Avrupa Birliği Genel Mahkemesi de 30.11.2017 tarihli kararında Nadal Esteban adına tescil edilmiş markanın KOTON’a ait markalarla aynı mal ve hizmet sınıfına dahil olmadığına ve bu sebeple kötüniyetin var olmadığına hükmetmiştir. Zira kötüniyetli marka tescilinden bahsedilebilmesi için sonraki tarihli markanın önceki tarihli marka ile aynılık veya benzerlik arz etmesi ve aynı veya karıştırılabilecek derecede benzeri bir mal veya hizmet kapsamında tescil edilmesi gereklidir. Nadal Esteban’nın KOTON’a ait markadan sadece haberdar olması, onun kötüniyetli olduğuna ilişkin yeterli bir sebep değildir. Ayrıca Nadal Esteban’nın daha önce tescil edilmiş olan KOTON markalarının kullanımını engelleme amacı ve kötüniyeti de KOTON tarafından ispat edilememiştir.

KOTON, Avrupa Birliği Genel Mahkemesi’nin vermiş olduğu bu kararı ABAD’da taşımıştır. ABAD, uyuşmazlık hakkında özetle şu kararı vermiştir:

Topluluk Marka Tüzük’ünde “kötüniyet” kavramı tanımlanmamıştır. Kötüniyet kavramının anlamı, hangi kapsam içinde kullanıldığına ve bu Tüzük’ün amacına bakılarak tespit edilmelidir. Marka hukuku kapsamında kötüniyet, ticari hayatta doğruluğa ve dürüstlüğe aykırı olan anlayışın ve amacın varlığını ifade etmektedir. Topluluk markasına ilişkin kuralların amacı, özellikle Avrupa Birlik’i içinde dürüst ve bozulmamış rekabeti sağlamaktır. Bu rekabet teşebbüslerin mal ve hizmetlerinin kalitesi ile müşterilerini kendilerine bağlayabilmeleri ile gerçekleşebilecektir. Söz konusu bu amaç teşebbüslerin mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden karıştırma tehlikesi olmaksızın ayırt edilmesini sağlayacak markaları tescil edebilme imkanına sahip olmakla mümkün olacaktır.

Topluluk Marka Tüzük’ünün 52/I-b maddesi kapsamında mutlak hükümsüzlükten bahsedilebilmesi için topluluk markası sahibinin marka başvurusu yapmaktaki amacı,

– Dürüst bir şekilde rekabet etmek olmamalı;

– Ticari teamüllerle ters düşecek şekilde üçüncü kişilerin menfaatlerine zarar vermek veya markanın sağladığı faydaları haksız bir şekilde elde etmek olmalı ve bu durum inandırıcı ve birbiri ile uyumlu delillerle ispat edilebilmelidir.

Marka başvurusunda bulunan kişinin sübjektif nitelik taşıyan bu amacı, yetkili makamlar tarafından objektif kriterler kullanılarak tespit edilmelidir. Bu tespit, her somut olaydaki tüm veriler dikkate alınarak yapılmalıdır.

ABAD, Topluluk Marka Tüzük’ünün 52/I-b’deki “kötüniyetli marka başvurusu” ile Topluluk Marka Tüzük’ünün 53/I-a’daki nispi hükümsüzlük nedenlerinden “karıştırma tehlikesi”, birbirinden farklı müesseseler olduğunu belirtmiştir. Topluluk Marka Tüzük’ü 52/I-b maddesi, 53/I-a’dan farklı olarak, hükümsüzlük talebinde bulunan kişinin kullandığı markanın hükümsüzlüğü talep edilen marka ile aynı veya benzer ürünler için tescil edilmiş olmasını şart koşmamakta ve karıştırma tehlikesinin varlığını da aramamaktadır.

ABAD’a göre kötüniyetli marka başvurusundan bahsedilebilmesi için uyuşmazlık konusu sonraki tarihli marka ile üçüncü bir kişi tarafından kullanılan önceki tarihli marka arasında karıştırma tehlikesinin bulunması veya söz konusu markaların aynı veya benzer olmaları şart olmayıp; diğer inandırıcı ve birbiri ile uyumlu delillerin varlığı halinde de marka tescil başvurusunda bulunan kişinin kötüniyetinden bahsedilebilecektir.

ABAD’a göre kötüniyet, sadece aynı veya benzer işaretin aynı veya benzer ürünler için kullanılması durumunda söz konusu değildir. Zira kötüniyetin varlığının sadece aynı veya benzeri işaretlerin aynı mal ve hizmetler için kullanılması durumu ile sınırlandırılması, Topluluk Marka Tüzük’ünün 52/I-b maddesinin kapsamını daraltacaktır.  

ABAD, başvuru sahibinin kötüniyeti tespit edilirken dikkate alınacak etkenlerin özellikle tescil başvurusunun yapıldığı zamanki etkenler olduğunu hükme bağlamıştır. Ancak AB Genel Mahkemesi, tescil için başvurusunun yapıldığı zamanki tüm etkenleri, somut olay bakımından önem arz etmesine rağmen dikkate almamıştır. Bu etkenler özellikle şunlardır:

– Nadal Esteban, şekillendirilmiş bir şekilde yazılan “KOTON” kelimesini sadece Nis Anlaşması’nın 39. sınıfındaki hizmetler için değil ayrıca Nis Anlaşması’nın 25. ve 35. sınıflarına ait olan mal ve hizmetler için de tescil ettirmiştir. AB Genel Mahkemesi’nin karar verirken tartışmasız olan ve KOTON tarafından da ileri sürülen bu durumu, dikkate alması gereklidir.

– Topluluk Marka Tüzük’ünün 52/III. maddesine göre “hükümsüzlük sebepleri”, tescil edilen ürün veya hizmet sınıflarının tümü için ileri sürülebileceği gibi, sadece bir kısmı için de ileri sürülebilir. Somut olayda KOTON, kısmi hükümsüzlük talebinde bulunmayıp; tüm ürün ve hizmet sınıfları için marka tescilinin hükümsüzlüğünü talep etmiştir. KOTON, tekstil ürünleri için kullandığı markanın Nadal Esteban tarafından tekstil ürünleri de dahil olmak üzere birden çok mal ve hizmetler için tescil ettirilmek istendiğini ileri sürmüştür. KOTON, bu kapsamda Nadal Esteban’ın tescil başvurusu yaptığı sıradaki amacının ve dolayısıyla kötüniyetin varlığının incelenmesini talep etmiştir.

– KOTON ve Nadal Esteban, önceden ticari bir ilişki içerisinde bulunmuşlar ve bu ticari ilişki KOTON tarafından sona erdirilmiştir. AB Genel Mahkemesi, vermiş olduğu kararda taraflar arasındaki KOTON tarafından sona erdirilmiş olan bu ticari ilişkiyi ikinci derecede ele almıştır. AB Genel Mahkemesi, şekillendirilmiş bir şekilde yazılan “KOTON” kelimesini içeren ve Nis Anlaşması’nın 25., 35. ve 39. sınıflarına ait olan mal ve hizmetler için yapılan marka başvurusunun Nadal Esteban’ın ekonomik faaliyetleri dikkate alındığında ticari mantığa ne kadar uygun olduğunu incelememiştir.

– AB Genel Mahkemesi, verdiği kararda “marka başvurusundaki ticari mantığın” veya “marka başvurusundaki aşamalardaki kronolojinin” uyuşmazlığın çözümünde önemli bir yere sahip olduğundan bahsetse de bu unsurları, verdiği kararda tartışmamıştır.

ABAD, söz konusu sebeplerle AB Genel Mahkemesi’nin verdiği kararı bozmuştur.

Dr. Öğr. Üyesi Salih POLATER

Ekim 2019

salihpolater@gmail.com

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri, Markanın Kullanımı

Markanın İptali Prosedürü ve Yeni Tarihli Marka Başvuruları ile Kanun Yolunun Dolanılması – MONOPOLY Kararı

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (Kanun) ile düzenlenen “markanın kullanmama nedeniyle iptali” kavramına Yüksek Mahkeme içtihatları ile yıllardır fikri ve sınai mülkiyet hukukunda yer verilmiştir. Güncel tarihli içtihatlar da markalarına yatırım yapan ticari işletmelerin marka yönetimine ilişkin stratejik adımlar atması gerekliliğini ortaya koymuştur.

Markanın kullanmama nedeniyle iptali kavramı “Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.”  hükmü ile kanunumuzda düzenlenmiştir. Paralel düzenlenmeye de EUTMR (“European Union Trade Mark Regulation”) madde 58’de yer verilmiştir.

Marka sahiplerince, markalarını ve markalarına bağlı ticari itibar ve ilgili ekonomik değerleri korumak ticari işletmelerin marka yönetiminde öncül ilkedir. Buna bağlı olarak markayı en geniş anlamda koruma güdüsü ile hareket edilmektedir. Uygulamada da ticari işletme ve markanın kullanılacağı alana odaklanarak, gelecekte yatırım yapılabilecek başkaca mal veya hizmet sınıflarında da tescilinin sağlandığı sık görülen durumlardandır.

Ancak marka sahiplerince benimsenen bu yöntem, yeni başvuru yapacak marka sahipleri açısından marka sahiplerinin pazara girişini engelleyerek; haksız rekabet yaratmaktadır. Yine başvuru sürecinde yeni başvuru yapacak marka sahipleri açısından, tescil sürecinde yapılacak masraflara veya eski tarihli tescil sahibinin markasını göz önüne alarak yeni marka oluşturma sürecinde yapılacak masraflara katlanmak düşmektedir.

Ülkemizde olduğu gibi, Avrupa Birliği’nde de haksız tescillerin önüne geçilerek, markadan doğan hakları korumak ve pazara serbest erişimi sağlamak için; her marka sahibine markayı serbestçe değerlendirebileceği 5 yıl süre tanınmıştır. Bu süre, ürün veya hizmeti sunmak ve markayı kullanmak gerekirse lisans yolu ile kullandırmak için marka sahiplerine tanınan bir süredir. Her ne kadar aksi yönde görüşler olsa da kanımca 5 yıllık bir pazara giriş süreci bir ticari işletme için yeterli olmalıdır.

Markayı kullanma yükümlülüğünü dikkate alınarak, tescil ile sağlanan hakların ileri sürülebileceği alanı genişletmek için marka sahipleri uygulamada aynı markaya ait birebir ve bazen daha geniş kapsamlı yeni tescil başvuruları ile kanunu dolanmaya çalışmakta ve bu pratik kimi zaman kötüniyetli olarak değerlendirilebilmektedir.

Bu yazımızda emsal nitelikte addedilebilecek EUIPO Temyiz Kurulu 22.07.2019 tarih ve R 1849/2017-2 esaslı Kreativni Dogadaji d.o.o vs. Hasbro,Inc. (‘MONOPOLY’) kararını ve Birlik Hukuku’nda yer verilen güncel uygulamayı siz okuyucularımız ile paylaşmak istedik.

Aynı yönde daha önce incelediğimiz Kabelplus[1] ve Pelikan[2] kararlarına linkten ulaşabilirsiniz.

Bir hükümsüzlük talebi olan ihtilaf, talep sahibi Kreativni Dogadaji d.o.o ve “Monopoly” markasının sahibi Hasbro,Inc. arasında, kullanmama nedeniyle iptalinin önüne geçmek amacıyla aynı markanın farklı tarihlerde; birebir/daha kapsamlı sınıflarda başvurusunun yapılmasının kötüniyetli olduğu iddiasına dayalı olarak ikame edilmiştir.

24 Nisan 1996 tarihinde marka sahibi Hasbro,Inc kelime markası olan “Monopoly” markasını 9. (elektronik oyunlar), 25. (giyim) ve 28. (oyunlar, oyuncaklar) sınıflarda başvuru yaparak, markasını 23 Kasım 1998 tarihinde tescil ettirmiştir.

7 Mayıs 2008 tarihli başvurusu ile markasının 41.sınıfta (eğlence hizmetleri) ve 12 Mart 2010 tarihli başvurusu ile 16. sınıfta (kağıt ve kağıttan yapılan materyaller) tescilini sağlamıştır.

30 Nisan 2010 tarihli marka başvurusu ile ‘Monopoly’ kelime markasının 9. sınıf, 16.sınıf, 28. sınıf ve 41.sınıfta tescili 25 Mart 2011 tarihinde sağlanmıştır.

25 Ağustos 2015 tarihinde Kreativni Dogadaji d.o.o,  EUTMR madde 59/1 gereğince marka sahibinin tekrar eden tescil başvuruları yaparak ve önceki tarihlerde markasının tescilini sağladığı tüm sınıfları kapsam içine alarak, marka başvurusunu kötüniyetle yaptığını iddia etmiştir.

22 Haziran 2017’de EUIPO İptal Birimi, marka sahibinin yeni tarihli başvurusunun daha kapsamlı sınıflarda yapıldığını, marka sahibinin 1996’dan beri markasını korumaya çalışmasının kötüniyet olarak değerlendirilemeyeceğini, iptal talebini öne süren tarafın kötüniyeti ispata elverişli yeterli delil sunmadığını, ‘OPOLY’ markasının hükümsüzlüğüne ilişkin ihtilafta ‘MONOPOLY’ markasının ilgili sınıflarda kullanımına dair delil sunulmamasının görülmekte olan ihtilafta ispat niteliğinde olmadığını belirterek; iptal talebini reddetmiştir.

Aynı tarihte iptal talebinde bulunan Kreativni Dogadaji d.o.o, karara karşı EUIPO Temyiz Kurulu nezdinde itiraz etmiş ve sözlü yargılama talebinde bulunmuştur. Kurul, tarafların iddialarını daha iyi anlayabilmek amacıyla yargılama talebini kabul etmiştir. Bu süreçte ayrıca marka sahibi, şirket çalışanın ifadesini sunarak, iddialarını desteklemeye çalışmıştır.

Temyiz sahibi; EUIPO İptal Biriminin kararında ispat yükünü göz ardı ettiğini ve marka sahibinin “markayı kullanma niyetini” dahi ispatlayacak bir delil sunmadığını, markanın sadece İngiltere’de masa oyunu için tanınan bir marka addedildiğini, tekrar eden marka başvurularının 5 yıllık kullanım süresini uzatmak amacıyla gerçekleştirildiğini, markanın yenilenmesi yerine tekrar başvuru yapılmasının dahi kötüniyet göstergesi olduğu ve “OPOLY” gibi markaların hükümsüzlüğü sağlanan ihtilaflarda da ilgili sınıflarda marka kullanımının ispatlanamadığını belirtmektedir.

Marka sahibi ise kötüniyet ispatının iptal talebi sahibi tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini, marka tescil başvurularının sadece 3. kişi marka başvurularını engellemek için yapılmadığını, hükümsüzlük talebi sahibi markasının marka sahibi ile aynı sınıflarda tescilinin önüne geçilmesinin nedeninin kötüniyet olamayacağını, işbu başvurunun 6 ay önceden yapıldığını, markanın Kurul nezdinde dahi yoğun kullanım sonucu yüksek tanınmışlık seviyesine sahip olduğunu, bu doğrultuda markanın hiç kullanılmayıp 5 sene sonrasında yenilenmediğini aksine markanın kullanım alanı genişlediğini, ‘OPOLY’ markasının ihtilaf konusu olmadığını ve tanık ifadesinin de ihtilafa ışık tutacağını belirtmiştir.

Tanık ifadesinde marka tescil süreçlerinde birçok hedef olduğunu ve markanın mümkün olan en geniş anlamda yerel hukukta korumasının sağlanması için yeni tescil başvurularının gerçekleştirildiğini, ana pazar alanını içeren kapsamlı başvuruların yeni girilecek pazarlar da göz önüne alınarak yapıldığını belirtmiş; marka başvurusunun iyiniyetli yapıldığını ifade etmiştir.

Temyiz eden tanık ifadesinin delil sunmak için öngörülen zamanda sunulmadığı ve bağımsız bir delil oluşturmadığından kabul edilmemesi gerektiğini, ancak Kurul aksi kanaatte ise markanın yenilenmesinin daha kolay ve ulaşılabilir bir yol olduğunu, aksine yeni marka başvurusunun daha karışık ve masraflı bir yol olduğunu vurgulamaktadır.

Marka sahibi ise delilin ihtilafı aydınlatma amacıyla iddiaları desteklemeye yönelik sunulduğunu, en geniş anlamda marka koruması sağlamanın tek amaç olmadığını ve diğer amaçlarla beraber değerlendirildiğini, iddia sahibinin yalan beyanlar ile Kurul’u yanıltmak istediğini öne sürmüştür.

Kurul, EUTMR madde 95/2’te sonradan sunulan delillerin kabul şartlarına atıf yaparak, tanık ifadesinin incelemenin sıhhati açısından kabulüne ilişkin takdir yetkisini kullanmıştır.

İhtilafın genel marka hukuku kapsamında yapılan değerlendirmesinde ise ilk olarak belirtmek gerekir ki; ülkemizde olduğu gibi önceki tarihli başvuru sahibinin (first-to-file) markadan doğan haklarının korunduğu sistem Birlik Hukuku’nda da yürürlüktedir. Bilindiği üzere bu prensibin tek istisnası “gerçek hak sahipliği”dir.

Ancak bu sistemde benzer markaların tescilinin önüne geçilmesi ve kullanılmayan Avrupa markalarının malların ve hizmetlerin serbest dolaşımını kısıtlaması düşünülemez.

Tescil sahibine aktif olmayan süresiz bir hukuki tekel hakkı verilemeyeceğinden, markanın Birlik Hukuku’nda korunması için marka mutlaka ciddi bir kullanıma konulmalıdır. Yani diğer anlamda marka sahibine bu özel hak ancak markanın dava veya itiraz süreçlerinde ciddi kullanımına ilişkin delil sunulması halinde tanınabilecektir. “Kullanma arzusu” bu doğrultuda korunacak bir değer değildir.

EUTMR nezdinde kötüniyet, dürüst olmayan düşünce veya hileli bir hareket ile etik prensiplerden, dürüst ticari ve iş prensiplerinden ayrılarak yapılan başvurulara işaret etmektedir.

Mümkündür ki; marka sahibinin markayı kullanmama nedeniyle kısmi veya tamamen iptalinin sonuçlarının önüne geçmek amacıyla markanın yeniden başvurusunun sağlanması kötüniyet olarak değerlendirilebilecektir.

Ayrıca kötüniyet iddiasının kabulü, marka başvurusu anında aranacak ve itiraz sahibince kanıtlanacak bir husustur.

Eldeki ihtilafta, markanın birebir yeni tarihli olarak başvurusunun yapılmasını Kurul kötüniyet olarak değerlendirmiştir. Aynı markanın 14 yıldan fazla bir süredir korunması ve hukuki olarak markayı kullanma yükümlülüğünün önüne geçilmesi amacıyla haksız ve hileli olarak tescilinin sağlandığına karar verilmiştir. Ayrıca marka “masa oyunları” için kullanımı ispatlamış olsa da diğer mal ve hizmetler için kullanımı ispatlayamamıştır.

Her ne kadar tanık ifadesinde ticari amaçların da dikkate alınarak marka başvurularının yapıldığı ve markanın korunmasında birçok sektörden şirketin bu yönde adım attığı belirtilmiş ise de Kurul “belirli bir başvuru stratejisinin, o stratejinin Mahkemeler önünde test edilip kabul edilmediği sürece hukuken kabul edilebilir bir strateji olarak değerlendirilebilir olmadığını” vurgulamıştır.

Sonuç olarak “MONOPOLY” markasının kullanımı kanıtlamadığından, kötüniyetli olarak tescili sağlanan mallar ve hizmetler yönünden kısmi iptaline karar verilmiştir.

Kararın Sayın Okurlarımızca da değerlendirildiğinde görülecektir ki; markaya sağlanan korumalar marka sahiplerine sağlanan mutlak bir tekel hakkı olarak düşünülmemelidir.  Tanınırlığının yüksekliği sebebi ile kötüniyetli ve benzer marka başvurularına konu olan tanınmış marka sahipleri dahi markalarını korumak için her sınıfta birebir başvuru yaparak, bu korumayı sağlayamayacaktır. Benzerlik iddiasının ve kötüniyetin kanıtlanması aksi halde kullanım olmayan bir sınıfta diğer marka başvurularına tescil imkanının tanınması muhakkaktır.

Aksi durumda, bu nevi korumayı sağlamak için yapılan benzer nitelikli başvurular artık “markanın iptali” hükümleri gereğince iptal edilebilecek ve diğer marka sahipleri ile haksız rekabet ortamı oluşturulmasını engelleyecektir.

Ayrıca unutmamak gerekir ki; markanın kullanılmayan mallar ve hizmetler yönünden kısmi iptali de mümkün durumda olup, takdir iptale yetkili idare veya mahkemenin olacaktır.

Temyiz Kurulu’nun tanınmış nitelikte bir marka olan Monopoly kararının, tanınmış marka niteliği olsa da markanın iptalinin önüne geçmeyeceğini dikkatinize sunar; kararın öneminden bahisle marka hukukunda emsal bir karar olarak dikkate alınması temenni ederim.

Av. Didem TENEKECİOĞLU

didemtenekecioglu@gmail.com

Eylül 2019

[1] https://iprgezgini.org/2017/02/20/kullanmama-savunmasi-3-ayni-markanin-yeniden-tescili-halinde-kullanim-zorunlulugun-baslangic-tarihi-eski-tarihli-markaya-gore-mi-tespit-edilir-euipo-temyiz-kurulu-kabelplus-karari/

[2] https://iprgezgini.org/2017/03/12/kullanmama-savunmasi-4-ayni-markanin-tescil-talebinin-yinelenmesi-hangi-durumlarda-kotu-niyeti-gosterebilir-adalet-divani-genel-mahkemesi-pelikan-karari-t‑13611/

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları, Marka Nispi Ret Nedenleri

NEYMAR Kararı – Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nden Kötü Niyetli Markalara İlişkin Değerlendirme (T-795/17)

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 14 Mayıs 2019 tarihli güncel bir kararı, ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar’ın ismi ve kötü niyetli marka tescili hususlarıyla ilgili olması nedenleriyle oldukça dikkat çekicidir. Bu yazıda T-795/17 sayılı Genel Mahkeme kararını sizlere aktarmaya gayret edeceğiz.

“Neymar da Silva Santos Junior” veya hepimizin bildiği kısa adıyla “Neymar”, dünyanın en ünlü ve pahalı futbolcularından birisidir. Brezilyalı Neymar, futbol yaşamına ülkesinde başlamış, Santos kulübünde parlamış, 2013 yılında Barcelona, 2017 yılında ise Paris Saint Germain (PSG) takımlarına transfer olmuştur, halen de PSG’de spor yaşamına devam etmektedir. Neymar, bu takımlara ilaveten Brezilya milli futbol takımında da görev yapmaktadır. Neymar’ın ülkemiz dahil tüm dünyada oldukça bilinen bir futbol yıldızı olduğu kanaatimizce tartışmasızdır.

Portekiz vatandaşı “Carlos Moreira”, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO), 17 Aralık 2012 tarihinde “Neymar” kelime markasının 25. sınıfa dahil “Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri” malları için tescil edilmesi talebiyle bir başvuru yapar.

Başvuru ilan edilir ve ilanına karşı itiraz edilmeden 12 Nisan 2013 tarihinde tescil edilir.

Brezilyalı futbolcu Neymar da Silva Santos Junior, tescilli markanın kötü niyet gerekçesiyle hükümsüz kılınması istemiyle EUIPO İptal Birimine talepte bulunur. Talep kabul edilir, marka hükümsüz kılınır, marka sahibi Carlos Moreira bu karara karşı itiraz eder ve EUIPO Temyiz Kurulu 6 Eylül 2017 tarihli kararıyla hükümsüzlük kararını onar.

Carlos Moreira, Temyiz Kurulu kararına karşı dava açar. Adalet Divanı Genel Mahkemesi 14 Mayıs 2019 tarihinde T-795/17 sayıyla kararla davayı sonuçlandırır. Karar metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=7F6CB6BA5607D6F96F3BE69E06AFA047?text=&docid=214045&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5336319  bağlantısından görülmesi mümkündür.  

Yazının devamında, marka hukukunda kötü niyetin değerlendirilmesine ilişkin önemli tespitler içeren bu kararı ana hatlarıyla okuyucularımıza aktaracağız.

Bu noktada Temyiz Kurulu kararında; Neymar’ın başvuru tarihinden sonra, 2013 yılında Avrupa’ya transfer olmasına rağmen, umut vadeden bir oyuncu olarak Avrupa’da bilinmesinin ve buna ilaveten başvuru sahibinin aynı tarihli başka bir başvurusunun da ünlü bir futbolcu olan “IKER CASILLAS”ın isminin tesciline yönelik olmasının, başvuru sahibinin dünya futbolu hakkında bilgisinin olduğunu gösterdiği tespitlerinin yer aldığı belirtilmelidir.

Davacı Carlos Moreira, davada kötü niyetin yanlış yorumlanması ana gerekçesine dayanmaktadır. Davacıya göre, marka tescil başvurusunun yapıldığı andaki, yani 17 Aralık 2012 tarihindeki niyet araştırılmalıdır. Belirtilen tarihte, Neymar Avrupa’da bilinen bir futbolcu olmadığından ve ayrıca “IKER CASILLAS” isminin tesciline yönelik başvurusu, inceleme konusu “Neymar” markasının değerlendirilmesine etkide bulunmayacağından, davacıya göre hükümsüzlük kararı yerinde değildir.

AB içtihadı, marka başvurusunun yapıldığı tarihteki niyetin değerlendirilmesi gerektiği konusunda açıktır ve dolayısıyla, davacının marka başvurusunu yaptığı tarihte kötü niyetli olup olmadığı araştırılmalıdır. Başvuru tarihinde başvuru sahibinin niyeti subjektif bir faktör olsa da, inceleme vakanın objektif koşullarına atıf yapılarak, vaka bazında gerçekleştirilmelidir. Bu bağlamda kötü niyet, marka başvurusu sahibinin öznel motivasyonuyla, yani dürüst olmayan veya kötü niyetli güdüleriyle ilgilidir. Kötü niyet, kabul görmüş etik davranış ilkelerinden veya dürüst ticari ve iş pratiklerinden uzaklaşmayı kapsar. Kötü niyeti gösterdiği kabul edilebilecek objektif hususlar, iddiayı öne süren tarafından ortaya konulmalıdır.

Genel Mahkeme incelemesi bu hususlar çerçevesinde yapılmıştır:

Neymar, Avrupa’ya 2013 yılında transfer edilmiş olsa da, 2013 yılı öncesinde de Avrupa’nın en büyük futbol kulüplerinin dikkatini çekmiş ünlü bir oyuncudur ve dahası 2013’ten birkaç yıl öncesinden başlayarak Brezilya futbol milli takımında oynamaktadır. Hükümsüzlük talebi sahibi, bu hususları özellikle Fransa, İspanya ve Birleşik Krallığa ilişkin çok sayıda delille ortaya koymuştur.  Dolayıyla, marka sahibinin Neymar’ın başvurunun yapıldığı tarihte Avrupa’da tanınmadığı yönündeki argümanı yanlıştır. Buna ilaveten, marka başvurusunun yapıldığı gün, marka sahibi dünyaca ünlü bir diğer futbolcunun ismi olan “IKER CASILLAS” ibaresinin de kendisi adına tescili amacıyla başvuruda bulunmuştur ve bu husus marka sahibinin dünya futbolu hakkında bilgi sahibi olduğunun bir göstergesidir.

Davacı, başvuruyu yaptığı tarihte Neymar’ın Avrupa’ya transfer olmadığını, olası transferi halinde bile bu futbolcunun Avrupa’da başarılı olup olmayacağının tahmin edilmesinin mümkün olmadığını, dolayısıyla başvuru tarihinde kötü niyetten bahsedilemeyeceğini öne sürmektedir. Mahkeme bu konuda da Temyiz Kurulu’na katılmaktadır, şöyle ki başvurunun yapıldığı tarihte Neymar, yetenekleri uluslararası düzeyde kabul görmüş profesyonel bir futbolcudur ve başvuru sahibinin bu durumdan haberdar olmadığının kabul edilmesi mümkün değildir.

Marka sahibinin bir diğer argümanı, inceleme konusu markanın tescili yoluyla Neymar’ın ününden haksız biçimde kazanç sağlanması niyetine ilişkin Temyiz Kurulu tespitinin yanlışlığıdır. Bu iddiasına yönelik olarak, davacı takip eden argümanları öne sürmektedir: “Neymar kelimesinin seçilmesinin nedeni, sadece ve sadece kelimenin fonetik yapısıdır, tesadüfidir ve marka sahibi futbolcu Neymar’ın imajından yararlanmayı hiçbir şekilde düşünmemiştir; marka sahibi markayı tescil ettirerek futbolcu Neymar’a karşı kullanmayı hiçbir zaman düşünmemiştir; futbolcu Neymar başvurunun yayımına karşı itiraz etmemiştir, dolayısıyla başvurunun tescil işlemlerine devam edilmiştir, itiraz edilmiş olsaydı ve buna rağmen başvuru sahibi başvuruyu geri çekmemiş olsaydı kötü niyetten bahsedilebilirdi, ancak incelenen vakada durum öyle değildir; başvurunun yapıldığı tarihte Neymar ibaresi marka olarak tescilli olmadığı gibi, marka olarak da kullanılmamaktadır; Temyiz Kurulu kararında marka sahibinin futbolcu Neymar’ın ününden haksız kazanç sağlayacağını gösteren hiçbir belge veya kanıt bulunmamaktadır.”

Mahkeme davacının yukarıda sayılan argümanlarını takip eden biçimde değerlendirmiştir:

Kararın önceki bölümlerinde, futbolcu Neymar’ın başvuru tarihinde dünyadaki bilinirliğinden ve marka sahibinin “IKER CASILLAS” başvurusunun da bulunması nedeniyle futbol dünyası hakkında bilgi sahibi olduğu tespitinden bahsedilmiştir. Dolayısıyla, Neymar ibaresinin tesadüfi biçimde marka olarak seçildiği yönündeki argümanın kabul edilmesi mümkün değildir.

Marka sahibine göre; Temyiz Kurulu sadece Neymar isminde bir futbolcunun varlığına dayanarak, marka tescilinin futbolcunun ününden finansal haksız çıkar sağlama niyetinde olduğu yönünde çıkarsamalar yapmıştır, bu sadece spekülasyondur ve hiçbir kanıta dayanmamaktadır.

Mahkeme, marka sahibiyle aynı görüşte değildir. Temyiz Kurulu, objektif kanıtlara dayanarak Neymar’ın dünyaca bilinen bir futbolcu olduğunu ortaya koymuştur, ilaveten marka sahibinin “IKER CASILLAS” başvurusu da marka sahibinin futbol dünyası hakkında bilgi sahibi olduğunu gösteren bir diğer objektif unsurdur. Dolayısıyla, marka sahibinin Temyiz Kurulu’nun hiçbir delil veya belgeye dayanmadığı yönündeki argümanı yerinde değildir. Temyiz Kurulu son derece yerinde olarak, marka sahibinin markanın tescili için başvuruda bulunduğu aşamadaki ticari amacının, futbolcu Neymar’ın ününden hiçbir çaba sarf etmeden yararlanmak olduğunu ortaya koymuştur. Temyiz Kurulu kararını vakaya özgü faktörleri değerlendirerek vermiştir ve kararın hiçbir yerinde, bir kişinin ününün, o kişinin isminden oluşan bir markanın otomatik olarak kötü niyetli sayılacağı yönünde genel bir varsayımda bulunmamıştır.  

Marka sahibinin “marka sahibi markayı tescil ettirerek futbolcu Neymar’a karşı kullanmayı hiçbir zaman düşünmemiştir; futbolcu Neymar başvurunun yayımına karşı itiraz etmemiştir, dolayısıyla başvurunun tescil işlemlerine devam edilmiştir, itiraz edilmiş olsaydı ve buna rağmen başvuru sahibi başvuruyu geri çekmemiş olsaydı kötü niyetten bahsedilebilirdi, ancak incelenen vakada durum öyle değildir; başvurunun yapıldığı tarihte Neymar ibaresi marka olarak tescilli olmadığı gibi, marka olarak da kullanılmamaktadır” gibi argümanları kararın esasını etkiler mahiyette değildir. Şöyle ki; Temyiz Kurulu kararı, marka tescil başvurusunun yapıldığı tarihte başvuru sahibinin niyetinin, futbolcu Neymar’la bağlantı kurulmasını sağlayarak, onun ününden haksız avantaj sağlamak olduğu tespitine dayanmaktadır. Yukarıda belirtilen marka sahibi argümanlarının hiçbirisi bu tespitin haklılığını ortadan kaldırmamaktadır, dolayısıyla da kararın yerindeliğiyle hiçbir bağlantı içermemektedir.

Sayılan tüm nedenlerle Genel Mahkeme, vakanın objektif hallerinin marka tescili için başvurunun yapıldığı tarihte marka sahibinin kötü niyetli olduğunu gösterdiğini kabul etmiş ve aynı yöndeki EUIPO Temyiz Kurulu kararını onamıştır.

Neymar kararı kanaatimizce Türkiye’de aynı konudaki incelemelerde kullanılabilecek önemli tespitler içermektedir.

Türkiye’de kötü niyetli marka iddialı itiraz ve davalarla sıklıkla karşılaşılmaktadır ve bu iddiaya karşı yapılan savunmalarda sıklıkla “marka sahibinin markayı kulağa fonetik olarak hoş geldiği için tesadüfi biçimde seçtiği, marka sahibinin diğer markalarının tek bir markaya karşı yapılan itirazla (açılan davayla) bağlantısının bulunmadığı, gerçek hak sahibi olduğunu iddia eden kişinin başvuruya karşı itiraz etmemesi nedeniyle markanın tescil edildiği, bunun da davacının haksızlığını gösterdiği, markanın gerçek hak sahibi olduğunu iddia eden kişi tarafından Türkiye’de kullanılmadığı” yönünde argümanlar öne sürülmektedir.

Genel Mahkeme’nin Neymar kararında, vakanın objektif şartlarının önemli olduğunun altını çizmiş, objektif şartlar çerçevesinde fonetik olarak kulağa hoş gelme nedeniyle tesadüfi seçim argümanını kabul etmemiş ve marka sahibinin diğer markalarının incelemedeki önemini tespit etmiştir. Buna ilaveten, kötü niyetli bulunan marka sahibinin, başvurunun ilanına karşı itiraz edilmemesi, markanın kullanılmaması gibi argümanlarının, kötü niyetin varlığına ilişkin objektif hallere dayalı tespitleri ortadan kaldıramayacağını da belirtmiştir. Bu bağlamda, aynı argümanlarla Türkiye’de sıklıkla karşılaşan uygulayıcılar olarak, kanaatimizce Neymar kararını dikkatlice incelememizde fayda bulunmaktadır.

Önder Erol ÜNSAL

Mayıs 2019

unsalonderol@gmail.com      

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları

Bir Ortağın, Şirketten Habersiz Kendi Adına Marka Tescili Başvurusu Yapması “Kötü Niyet” Olarak Değerlendirilmiştir. Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin, “Bol Aktörlü” Bir Hükümsüzlük Davasına İlişkin 16 Haziran 2015 Tarihli Kararı, (T-306/13)

Sınai haklar alanında çalışan meslektaşlarımın da çok iyi bildiği üzere, şirket ortakları arasında ticari başarı elde etmiş marka konusunda ihtilaf sıklıkla yaşanmaktadır. Ortaklardan biri markayı ilk kullananın kendisi olduğunu iddia ederken, diğer ortak da markanın kendi adına tescilinden dolayı hak sahibi olduğunu iddia eder. Bu yazı konusu kararda, Mahkeme dava konusu markayı şirketten “habersiz” şekilde kendi adına tescil eden ve aynı zamanda şirket müdürü olan ortağın hareketini “hileli” olarak nitelendirmiştir. Bu ortağın başvurunun yapıldığı sırada kötü niyetli olduğunun kabulü ile markanın hükümsüzlüğüne karar vermiştir. Bu yargılamadaki kötü niyet tespiti yapılırken birçok unsur bir arada değerlendirilerek sonuca varılmıştır.

Kararın orijinal metnine okuyucularımız http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165052&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=52140 linkinden ulaşabilirler.

Olayın tarihçesi ve aktörleri aşağıdaki gibidir:

  • İrlanda merkezli LLR-G5 Ltd, 24 Eylül 1999 tarihinde organik G5 silikon üretmek üzere kurulmuştur. Şirket hisselerinin yarısı Bay R’ye diğer yarısı Bay V’ye aittir.
  • 2 Eylül 2003 tarihinde Bay I

resim_llrg5

kelime markasının topluluk markası olarak tescili için OHIM’e başvurmuştur.

  • Başvurunun içerdiği mallar ve hizmetler Nice Sınıflandırması’nın 5. sınıfında yer alan “insan ve hayvan sağlığı için ilaçlar; diyabetik ilaçlar, ürünler, alerji ürünleri, vitaminler”; 32. sınıfında yer alan “alkolsüz içecekler”; 44. sınıfında yer alan “sağlık ve veterinerlik hizmetleri”dir.
  • 24 Şubat 2004 tarihinde Bay R şirket içindeki müdürlük görevinden istifa etmiş ancak Ekim 2006 tarihine kadar LLR-G5 şirketinde ortak olarak kalmaya devam etmiştir.
  • 7 Nisan 2004 tarihinde Bay I başvurunun Bay R’ye devri için başvurmuştur. Başvuru sahibi değişikliği 10 Mayıs 2004 tarihinde sicile kaydedilmiştir.
  • Başvuru, 4 Ekim 2004 tarihinde ilan edilmiştir.
  • 21 Aralık 2004 tarihinde Bay R ve LLR-G5 şirketi bir anlaşma imzalamıştır. Bu anlaşmaya göre Bay R, LLR-G5 şirketine G5 ürününü üretmesi, satması ve LLRG5 markasını kullanması için inhisari lisans vermiştir.
  • Başvuruya itiraz olmadığından 27 Nisan 2005 tarihinde tescil edilmiştir.
  • 28 Eylül 2005 tarihinde LLR-G5 şirketi, İspanya merkezi Silicium España (“Silicium”) şirketine bir ihtarname göndererek, Bay R ve LLR-G5 şirketi arasında 21 Aralık 2004 tarihli LLR-G5 şirketi lehine tesis edilen inhisari lisans hatırlatılmıştır.
  • Bay R 7 Haziran 2007 tarihinde ölmüştür.
  • 11 Mart 2008 tarihinde LLR-G5, OHIM’e Bay R ile arasında imzalanan anlaşmayı göndererek LLRG5 topluluk markasının adına devrini talep etmiştir. OHIM 16 Ocak 2009 tarihli kararı ile söz konusu anlaşmada, Bay R’nin markayı LLR-G5 şirketine devri kararlaştırılmadığından bu talebi reddetmiştir. Karar temyiz edilmediğinden kesinleşmiştir.
  • 9 Şubat 2010 tarihinde LLR-G5 şirketi, LLRG5 topluluk markasının hükümsüzlüğü için OHIM’e başvurmuştur. Gerekçe olarak Tüzüğün 52/1 (b) maddesi gösterilmiş ve tescilin kötü niyetli yapıldığı iddia edilmiştir.
  • 2 Temmuz 2010 tarihinde Bay R’nin mirasçısı Bay C markanın kendi adına devri için talepte bulunmuştur. Talep kabul edilmiş ve marka Bay C adına 14 Temmuz 2010 tarihinde tescil edilmiştir.
  • 21 Şubat 2011 tarihinde Bay C markayı Silicum’a devretmiştir. Devir 25 Şubat 2011 tarihinde sicile kaydedilmiştir.
  • 20 Aralık 2011 tarihinde OHIM İtiraz Bölümü, LLR-G5 şirketinin Bay R’nin LLRG5 markasının tescili konusunda Bay I’yı yanlış bilgilendirdiğinden dolayı kötüniyetli olduğu gerekçesi ile yaptığı hükümsüzlük başvurusunu, iddia ispatlanamadığından reddetmiştir.
  • 17 Şubat 2012 tarihinde LLR-G5 şirketi red kararı üzerine OHIM Temyiz Kurulu’na başvurmuştur.
  • OHIM Temyiz Kurulu 7 Mart 2013 tarihli kararı ile İtiraz Bölümü’nün kararını iptal ederek, LLRG5 markasının hükümsüzlüğüne karar vermiştir. Temyiz Kurulu Bay R’nin başvuruyu dosyalarken kötü niyetli olduğunu tespit etmiştir.
  • Silicum bu karar üzerine 5 Haziran 2013 tarihinde Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nde dava açmıştır.

Davacı Silicum’un Bay R’nin kötü niyetli davrandığı şeklindeki OHIM tespitinin yerinde olmadığı iddiası karşılığında Mahkeme öncelikle şu tespitte bulunmuştur: Bilindiği üzere topluluk marka sistemi, Tüzüğün 8/2. maddesine göre “önceki tarihli başvuru” prensibi üzerindedir. Buna göre bir marka ancak önceki tarihli başka bir başvuru/marka mevcut olmadığı sürece tescil edilebilir. Ancak bu prensip, Tüzüğün 52/1 (b) maddesi düzenlemesi ile kısıtlanmıştır. Yani bir başvuru kötü niyetle yapılmışsa, o tescilin hükümsüzlüğüne karar verilebilmektedir. Bu nedenle hükümsüzlük talebinde bulunan kişinin, başvuru sırasında kötü niyetli davranıldığı iddiasını ispatlaması gerekmektedir. AB mevzuatında Tüzüğün 52/1 (b) maddesinde yer alan kötü niyet iddiasının ne şekilde ve hangi içerikte ispatlanacağı açıklanmamıştır, düzenlenmemiştir.[1]  Buna rağmen Mahkeme bu konuda hangi hususların dikkate alınacağını birçok kararında göstermiştir.

Mahkeme’ye göre kötü niyetinde tespitinde başvurunun yapıldığı sıradaki somut olaya ilişkin tüm faktörler dikkate alınarak; 1) Başvurucunun başvurunun yapıldığı sırada markanın aynı veya benzerinin en az bir üye devlette bir başkası tarafından kullanıldığını bilmesi veya bilmesi gerektiği, 2) Başvurucunun, önceki markanın kullanmasını engellemeye yönelik niyeti, 3) Başvurusu yapılan ve diğer kişi tarafından önceden kullanılan markanın tanınmışlık ve ayırt edicilik düzeyi konularında yapılacak araştırmaya göre değerlendirme yapılmalıdır. (Not: Bu hususların ve referans olarak gösterilen Lindt Goldhase kararı, sitemizde daha önce yazı konusu yapılmıştır. Bu yazıya http://iprgezgini.org/2015/05/25/meshur-paskalya-tavsani-karari-adalet-divani-lindt-goldhase-tescilindeki-kotu-niyet-iddiasini-tartisiyor-c-52907/ linkinden ulaşabilirsiniz.)

Daha önceki verilen kararlara göre Mahkeme’nin kötü niyetin tespiti konusundaki değerlendirmesi, sadece yukarıda belirtilen unsurlarla sınırlı değildir. Bu unsurlara ek olarak, somut olayın bir bütün olarak ele alınması gerekmektedir. Buna göre Tüzüğün 52/1 (b) maddesine göre yapılacak bütünsel değerlendirmede, markanın kökeni, kullanımı, başvurunun altında yatan ticari niyet/mantık ve olayların tarihsel akışının da aynı zamanda dikkate alınması gerekmektedir.[2]

Somut olayda OHIM, Bay R’nin başvuruyu yaparken kötü niyetli davrandığı tespitini, LLR-G5 şirketinin sunduğu belgelere dayandırmıştır. Bu belgelerden anlaşıldığına göre Bay R şirket müdürü olmasına rağmen şirketi bilgilendirmeden ve şirkete danışmadan, şirketin ticaret unvanının çekirdek unsurunu kendi adına tescil ettirmiştir. Bay R bilerek şahsi menfaatini şirket menfaatinin üzerinde tutmuştur ve şirketin bu markayı kullanarak ticaret yapmasını engelleyerek şirkete ciddi suretle zarar verebileceğini bilmektedir.

Diğer yandan OHIM’e göre sunulan belgeler, LLRG5 markasının Fransa ya da başka bir yerde Bay R’ye ait olduğunu göstermemekte, Bay R tarafından kullanılan tek markanın LLRG5 değil G5 olduğunu göstermektedir. Ek olarak, OHIM’e göre ne taraflar arasında anlaşma ne de ihtarname LLGR5 markasının Bay R’ye ait olduğu ispatlayabilmektedir. Son olarak Bay R’nin neden markayı kendi adına Eylül 2003’de tescil ettiği konusunda açıklama yapılamamaktadır.

Davacı Silicum şirketine göre ise Bay R’nin LLRG5 markasını tescil ettirmesinin altında yasal bir menfaat yatmaktadır. Yine Davacı’ya göre OHIM kötü niyet tespitinde yeterli ve inandırıcı delile dayanmamaktadır.

Mahkeme Davacı’nın yetersiz delil iddiasını kabul etmemiştir. Zira sunulan belgelerin usulüne uygun alınmış resmi belgeler ve bilgiler olduğunun altını çizmiştir. Bu belgelerin içeriğinden ve yeminli tanık ifadelerinden tereddütsüz olarak, LLRG5 markasının başvurusunun yapıldığı sıradaki olaylar, kişiler ve tarihler anlaşılmaktadır. Ek olarak Bay R’nin LLR-G5 şirketinin 1999 yılından beri LLR-G5 ibaresini ticaret unvanı olarak kullandığını bilmesine rağmen başvuruyu şirketi haberdar etmeksizin kendi adına tescil etmesinin altındaki şahsi menfaatin, dürüstlük kuralına aykırı ve ticari hayatın olağan ticari akışına aykırı olduğunun anlaşıldığı belirtilmiştir. Buna göre sunulan belgelerin bir iddiayı ispatlamak için aranan nitelikleri haiz, somut ve güvenilir olduğuna karar verilmiştir.[3]

Her ne kadar, başvurunun yapıldığı sıradaki “niyet” değerlendirmesi subjektif bir kavram olsa da olayın objektif koşullarının değerlendirilmesi neticesinde bir sonuca ulaşmak mümkündür. Buna göre niyet değerlendirmesi yapılırken başvurucunun, (i)pozisyonu gereği yaptığı somut hareketleri, (ii)söz konusu markanın önceki kullanımına dair bilinç düzeyi, (iii)hükümsüzlük talep edenle sözleşmesel, sözleşme öncesi ve sonrası ilişkisi, (iv)karşılıklı hak ve yükümlülükler, (v)şirket içindeki mevcut veya önceki görevi gereği sadakat ve dürüstlük yükümlülüğü ve (vi)marka konusunda çatışan menfaat tablosu gibi tüm somut koşullar dikkate alınır.

Mahkeme her ne kadar Bay R’nin şirket müdürlüğü görevinden istifa etmesi ve başvuruyu neden kendi adına tescil ettirmesi konusunda detayların eksik olduğunu belirtse de, tüm belgelerden şirketin 20 Eylül 1999 tarihinde Bay R ve Bay V tarafından kurulduğu ve şirketin kuruluşunda bu iki ortak müdürün ticaret unvanında, o tarihten bu yana LLR-G5 ibaresini kullandıklarını açıkça tespit etmiştir. Yine her ne kadar taraflar arasında o tarihteki ortak niyetin ne olduğunu kesin şekilde ortaya koymak mümkün değilse de, dosyadan Bay R’nin LLRG5 ibaresi üzerinde hakkını saklı tuttuğuna dair sonuç çıkarmak da mümkün değildir. Davacı, Bay R’nin marka üzerinde münhasır hak sahibi olduğu konusundaki iddiasının temeline dair dayanak bir belge sunamamıştır. OHIM de bu iddiaya karşılık, Bay R’nin başvurunun yapıldığı sırada LLRG5 markasını ne kullandığını ne de kullanmaya niyeti olduğunu ispatlayabildiğini; bu nedenle de başvuru yapıldığı sırada Bay R’nin münhasır hak sahibi olduğu sonucuna varılamayacağını belirtmiştir.

Bu nedenle Mahkeme başvuru yapıldığı sırada Bay R’nin marka üzerinde münhasır hak sahibi olduğu iddiasının ispatlanamadığına karar vermiştir. Bu konuda sunulan belgelerin en fazla Bay R’nin Fransa’da “G5” veya “Silanol” markası üzerinde hak sahipliğini gösterdiğini belirtmiştir.

Kaldı ki Bay R, LLR-G5 şirketi içindeki rolü gereği “şirketin işlerinde” 1999-2003 tarihleri arasında dava konusu markayı kullanmıştır. Bu nedenle Bay R’nin, şirket ticaret unvanı ve ürünlerin markası olarak dava konusu markayı kullandığı kabul edilmelidir. Bu nedenlerle tüm süreç boyunca Bay R’nin dava konusu marka üzerinde şahsi olarak münhasır hak sahibi olduğu iddia edilemez. Bu sonucun aksi, dosyaya sunulan ve Davacı tarafından Bay R’nin hak sahibi olduğuna ve LLR-G5 şirketine inhisari lisans tanıdığı iddiasına dayanak olarak gösterilen anlaşma ve ihtarnamelerden de çıkarılamaz. Keza, dosyaya sunulan diğer tüm deliller ve olayların kronolojisi ışığında, Davacının iddia ettiği sonuca varılamaz. Bahse konu anlaşma Bay R’nin şirketten ayrılması sırasında iki ortağın bölünen ticari menfaatlerini, rekabet yasağını ve ilişkilerini düzenlemek üzere akdedilmiştir.

Sonuç olarak Mahkeme, tüm bu tespitlere dayanarak Bay R’nin ayrıldığı şirket içindeki pozisyonu gereği şirket menfaatlerini korumakla yükümlülüğü, kendisi adına yapılacak bir tescilin şirkete zarar vereceğini bilmesi, tescil konusunda şirketi bilgilendirmemesini “hileli davranış” olarak nitelemiş ve OHIM kararındaki gibi Bay R’nin markanın başvurusunun yapıldığı sırada kötü niyetli olduğuna karar vermiştir. Dolayısıyla davayı red ederek, OHIM’in kötü niyetli yapıldığından markanın hükümsüzlüğüne ilişkin kararını yerinde bulmuştur.

Yazının girişinde de belirtildiği üzere ülkemizde de ortaklar arası marka ihtilafı sıklıkla görülmekte ve bu konuda yargılama kapsamında tarafların sundukları deliller ışığında kötü niyet tespitine varılabilmekte ve akabinde de hükümsüzlük/iptal kararı verilebilmektedir. Ancak kötü niyetin tespitine rağmen, markanın tescilli olduğu dönemde kötü niyetli tescil sahibinin marka hakkına dayanarak yaptığı girişimler haksız olarak nitelendirilmemekte, tazminat konusu olmamaktır. Bu durum gerçek hak sahibi açısından ciddi sıkıntılar yaratmaktadır. Oysaki kötü niyetin hiçbir hukuk düzeninde himaye göremeyeceğine ilişkin evrensel hukuk kuralı karşısında, kötü niyetle yapılmış haksız tescil kullanılarak verilen zararlardan kötü niyetli tescil sahibinin muaf tutulması, kanımca bu kural ile tezat bir fikri ve sınai haklar uygulaması olarak ortaya çıkarmaktadır.

Gülcan Tutkun Berk

Temmuz, 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

Dipnotlar:

[1] 26 Şubat 2015 tarihli Pangyrus v OHIM — RSVP Design (COLOURBLIND) kararı, T‑257/11

[2] 14 Şubat 2012 tarihli Peeters Landbouwmachines v OHIM — Fors MW (BIGAB) kararı, T‑33/11)

[3] 16 Kasım 2011 tarihli Buffalo Milke Automotive Polishing Products v OHIM — Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products) kararı,T‑308/06

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları, Marka Nispi Ret Nedenleri

Meşhur “Paskalya Tavşanı” Kararı – Adalet Divanı “Lindt Goldhase” Tescilindeki Kötü Niyet İddiasını Tartışıyor (C-529/07)

badfaith

Bu hafta okuyucularımızla Adalet Divanı’nın “kötü niyet” kavramına bakış açısını paylaşmak istedik. Bu konuda yaptığımız araştırmada sıklıkla aşağıdaki karara atıf yapıldığını gördük. Bu karar, daha doğrusu görüş, Avusturya Mahkemeleri önündeki Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG ve Franz Hauswirth GmbH firmaları arasında 2004 yılında başlayan “Goldhase” davası kapsamında, Avusturya Temyiz Mahkemesi’nin talebiyle oluşturulmuştur.

Avusturya Temyiz Mahkemesi 2 Kasım 2007 tarihinde verdiği ara karar ile Adalet Divanı’ndan o zaman yürürlükte bulunan 40/94 sayılı Tüzüğün 51/1 (b) maddesinde düzenlenen kötü niyet kavramının yorumu için görüş istemiştir. Divan 11 Haziran 2009 tarihinde bu yazı konusu görüşünü içeren kararı vermiştir. Kararın orijinal metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130de82a924c22530499d93e78b4cb43d23b4.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObxqOe0?text=&docid=74488&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=170618 bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Özetle; İsviçre’de faaliyet Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (‘Lindt & Sprüngli’), Avusturya’da faaliyet gösteren Franz Hauswirth GmbH (‘Franz Hauswirth’) şirketine karşı, kendi adına topluluk markası “Lindt Goldhase” olarak tescilli üç boyutlu çikolata tavşana çok benzer şekilde ürünü, Avrupa Birliği içinde ürettiği/pazarladığı ve bu durumun karıştırılma ihtimali doğurduğunu iddia ederek, bu kullanımın önlenmesi için Avusturya’da dava açmıştır. Dava konusu markalar aşağıdaki gibidir:

tavşan1   tavşan2

Franz Hauswirth, dosya kapsamında yaptığı savunmada, Lindt&Sprüngli’nin başvuruyu yaptığı sırada kötü niyetli olduğunu, bu nedenle o tarihte yürürlükte olan 40/94 sayılı Tüzüğün 51/1(b) maddesi uyarınca (13 Nisan 2009 tarihinde yürürlüğe giren 207/2009 sayılı Tüzüğün 52/1 (b) maddesidir) marka hükümsüzlüğüne karar verilmesi gerektiğini iddia etmiştir.

O tarihte yürürlükte olan 40/94 sayılı Tüzüğün 51/1 (b) maddesi (207/2009 sayılı Tüzük 52/1 (b) maddesi) markanın hükümsüzlüğü için mutlak nedenler başlığı taşımakta olup lâfzı şu şekildedir:

‘A Community trade mark shall be declared invalid on application to the Office or on the basis of a counterclaim in infringement proceedings,

(b) where the applicant was acting in bad faith when he filed the application for the trade mark.’[1]

Paralel şekilde Avusturya Marka Koruma Kanunu’nun (Markenschutzgesetz, BGBl. 260/1970) 34/1. maddesi de şu şekildedir:

‘Any person can apply for a trade mark to be cancelled if the applicant was acting in bad faith at the time of application.’[2]

Dava konusu çikolata tavşanlar, halk arasında bilinen adıyla “Paskalya Tavşanları” 1930 yılından beri çeşitli boy ve renklerde piyasada bulunmaktadır. Bu çikolata tavşanların şekli, elle üretildiği zamanlarda birbirinden oldukça farklı olmasına rağmen üretimde ve paketlemedeki otomasyonun başlaması ile birlikte tavşanlar birbirine benzemeye başlamıştır.

Lindt & Sprüngli 1950’den beri dava konusu çikolata tavşanı, tescilli üç boyutlu markasında olduğu gibi üretmektedir. 1994’den bu yana bu ürün Lindt & Sprüngli tarafından Avusturya’da satılmaktadır. Lindt & Sprüngli, 2000 yılında üç boyutlu altın tavşan figüründen oluşan:

tavşan1

markasını “Lindt GOLDHASE” adıyla tescil ettirerek koruma altına almıştır. Marka çikolata ve çikolata ürünleri için Nice Sınıflandırması’nın 30. sınıfında tescil edilmiştir.

Franz Hauswirth ise dava konusu olan:

tavşan2

çikolata tavşanını 1962 yılından beri satışa sunmaktadır.

Üç boyutlu markasının tescilinden önce Lindt & Sprüngli, benzer ürünü üreten üreticiler için ulusal haksız rekabet ve sınai haklar mevzuatına göre gerekli yasal işlemleri yapmıştır. Tescilden sonra da benzer olduğu tespit edilen ürünler için karıştırılma ihtimali iddiası ile yine yasal işlemlere devam etmiştir ki bu davalardan biri de Avusturya’da Franz Hauswirth’e karşı açılmış olan davadır.

Bu davada Avusturya Temyiz Mahkemesi, davalı Franz Hauswirth’in, tescil sırasında Lindt & Sprüngli’nin kötü niyetli olduğundan karşı dava konusu “Lindt Goldhase” markasının 40/94 sayılı Tüzüğün 51/1 (b) maddesine göre hükümsüzlüğüne karar verilmesi talebi nedeniyle, yargılamaya bekletici sorun yaparak ara vermiş ve dosyayı görüş bildirmesi için Adalet Divanı’na göndermiştir. Avusturya Temyiz Mahkemesi’nin Adalet Divanı’ndan kendisine kılavuzluk ederek görüş bildirmesini beklediği sorular şunlardır:

  1. Şayet bir topluluk markası başvurucusu başvuru sırasında, rakibin en az bir üye ülkede kendi markası ile karıştırılmaya müsait aynı veya benzer işareti aynı veya benzer mallar veya hizmetler için kullandığını biliyorsa ve sözkonusu tescil başvurusunu rakibin bu işareti kullanmasını engellemek yapıyorsa, bu durum 40/94 sayılı Tüzüğün 51/1 (b) maddesi anlamında başvurucunun kötü niyeti olarak değerlendirilebilir mi?
  2. Şayet yukarıdaki sorunun cevabı “olumsuz” ise: başvurucunun başvuruyu yaptığı sırada aynı veya benzer mallar veya hizmetler için başvuru konusu marka ile karıştırılmaya müsait aynı veya benzer işaret üzerinde rakibin “kazanılmış hak/valuable right/wertwollen Besitzstand” sahibi olduğunu biliyorsa veya bilmesi gerekiyorsa ve rakibin sözkonusu işareti kullanmasını engellemek için başvuruyu yapmışsa, bu durum ilgili madde anlamında kötü niyet teşkil eder mi?
  3. Birinci veya ikinci sorunun cevabı “olumlu” ise: başvurucunun markası halk arasında tanınmışsa ve bu nedenle zaten haksız rekabet hükümlerine göre hâlihazırda koruma altındaysa, bu durum kötü niyeti bertaraf eder mi?

Lindt & Sprüngli sözkonusu iddia karşısında, piyasadaki rakiplerden haberdar olma ve onların piyasaya girişlerini engellemeye çalışmanın Tüzüğün ilgili maddesi anlamında kötü niyet oluşturmayacağını dile getirmiştir. Ona göre bu durum en fazla “dürüstlüğe veya iş ahlakına aykırı bir davranış” olarak değerlendirebilir ki bu davada da böyle davrandığı zaten ispatlanamamıştır. Kaldı ki; dava konusu üç boyutlu marka, tescilden önce sektörde tanınmış ve ayırt ediciliğe sahip bir marka olup, bu nedenle birçok üye devlette ya haksız rekabet ya da marka mevzuatına göre koruma altındaydı. Ayrıca bu marka tescilden önce de çok uzun süre bir marka olarak kullanılmış ve büyük reklam yatırımları neticesinde tanınmışlık kazanmıştır. Sonuç olarak, dava konusu işaret, zaten bir “ticari bir değer” olarak taklitlerine karşı koruma altındaydı.

Diğer yandan, Lindt& Sprüngli’ye göre şayet OHIM tescilden sonra kullanılmayan bir işareti marka olarak tescil ettiyse, üçüncü kişiler tescilden itibaren 5 yıl bitmeden önce, başvurucunun Tüzüğün 51/1 (b) maddesi anlamında başvuru sırasında kötü niyetli olduğunu ileri sürerek sözkonusu tescilin hükümsüzlüğünü talep edebilirler.

Franz Hauswirth’e göre ise Tüzüğün 51/1 (b) maddesi, bir markanın hükümsüzlüğü için mutlak veya nisbi red sebeplerin olmadığı veya ileri sürülemediği haller için öngörülmüş durumlar için bir yaptırım sağlamaktadır. Franz Hauswirth’e göre başvurucunun aynı veya benzer mallar veya hizmetler için, rakibinin en az bir üye devlette kazanılmış hak sahibi olduğunu bildiği bir işaret ile aynı veya benzer bir marka için, sırf rakibini o işareti kullanmaktan men etmek amacıyla topluluk markası başvurusu yapması bir kötü niyettir. Bu anlamda, Lindt & Sprüngli’nin dava konusu topluluk markasını tescil ettirmesinin arkasında da tüm rakiplerini engelleme niyeti yatmaktadır. Franz Hauswirth’e göre, 1960 yılından beri piyasada olması ve 1997 yılından beri de dava konusu çikolata tavşan şeklini kullanması suretiyle elde ettiği kazanılmış hakkı, Lindt & Sprüngli’nin dava konusu kötü niyetli tescili nedeniyle tehdit edilmemelidir.

Franz Hauswirth ayrıca Tüzüğün 51/1 (b) maddesi lafzından, tescilden önce tanınmış olan markanın tescili halinde kötü niyetin bertaraf olacağına ilişkin bir sonucun çıkarılamayacağını, bu nedenle mevcut davada da dava konusu üç boyutlu markanın tescil öncesi kazandığı tanınmışlığından bahisle başvurucunun kötü niyetli olmadığı sonucuna ulaşılamayacağını belirtmiştir.

Divan, kendisinden görüş sorulan sorularla ilgili yaptığı incelemede şu tespitlerde bulunmuştur:

  • Tüzüğün 51/1 (b) maddesinde düzenlenen kötü niyet mutlak bir hükümsüzlük nedenidir. Bu neden ya OHIM nezdinde ya da bir ihlal davasında karşı dava olarak ileri sürülebilir.
  • Bu maddede ifade edilen kötü niyetin mevcudiyetinin aranacağı zaman; açıkça başvuru sırasındaki zamandır. Başvurucunun başvuru sırasındaki kötü niyeti sorgulanmalıdır.
  • Mevcut davada, başvurucunun başvuruyu dosyaladığı sırada pek çok üretici, aynı veya benzer mallar için başvuru konusu işaret ile karıştırılmaya müsait aynı veya bezer işareti piyasada kullandığı anlaşılmaktadır.
  • Görüş istenilen sorularda yer alan, başvurucunun aynı veya benzer mallar için başvuru konusu işaret ile karıştırılmaya müsait aynı veya benzer işaretlerin sektörde varlığını “bilmesi gerekmesi” ifadesi; ilgili piyasaya ilişkin bir “genel bilgi karinesini” işaret etmekte olup, bu karine markanın kullanılma süresi ile bağlantılıdır. Bir markanın kullanılma süresi ne kadar uzunsa, başvurucunun başvuru sırasında sektörle ilgili o kadar çok genel bilgiye sahip olduğu varsayılmaktadır.
  • Başvurucunun başvuruyu yaptığı sırada, üçüncü bir kişinin en az bir üye devlette başvuru konusu işaret ile karıştırılmaya müsait aynı ve benzer bir işareti kullandığını bilmesi veya bilmesi gerekmesi olgusu, tek başına başvurucunun kötü niyetli davrandığı sonucuna varılması için yeterli değildir.
  • Kötü niyetin varlığının tespiti için başvurucunun başvuru sırasındaki niyetine dikkat edilmelidir.
  • Başvurucunun o zamanki niyeti ise tamamen subjektif bir unsur olup, her somut olayın objektif şartları dâhilinde tespit edilmelidir.
  • Başvurucunun üçüncü kişileri sektörden uzaklaştırmak niyetiyle tescil başvurusu yapması, belli koşullarda kötü niyet unsurudur. Şayet bir olayda başvurucunun topluluk markası olarak tescilinden sonra o markayı kullanma niyeti olmadığı açıkça anlaşılıyorsa, o başvurucunun tek amacı üçüncü kişileri sektöre girmekten alıkoymaktır. Bu durumda da bir marka kendisinden beklenen ana işlevi, yani tüketicilere mal ve hizmetlerin hangi işletmece sunulduğu veya karıştırılmadan mal ve hizmeti birbirinden ayırt etme işlevi yerine getirmemektedir.
  • Benzer şekilde, üçüncü bir kişinin başvurusu yapılan işaret ile karıştırılma ihtimali olan aynı veya benzer bir işareti uzun süredir kullanması ve bu nedenle yasal korumadan yararlanması hali de, başvurucunun kötü niyetinin tespitinde ilgili unsurlardan biridir. Zira bu durumda başvurucunun tek amacı; topluluk markasına bahşedilen haklardan yararlanma avantajına sahip olarak, aynı ve benzer işareti kendisi için ayırt edici hale getirmiş ve yasal koruma kazanmış rakibe karşı haksız rekabet yaratmaktır.
  • Ancak, sektördeki pek çok üreticinin başvuru konusu işaret ile karıştırılmaya müsait aynı ve benzer işareti kullanarak üretim yaptığı hallerde de, başvurucunun tescil ile yasal korunma aradığı amacı da gözardı edilmemelidir.
  • Mevcut olayda da başvurucu başvuru yaptığı sırada, piyasaya yeni giriş yapan üçüncü kişilerin, başvurucunun işaretini taklit ederek avantaj sağladıklarını bildiğinden, bu kullanımları engellemek için sözkonusu işareti koruma altına almaya niyetlenmiştir.
  • Başvurucunun kötü niyetinin tespitinde dava konusu yapılan işaretin şekli de dikkate alınmalıdır. Somut olayda dava konusu işaret ve ürünün sunumu bir bütünlük arzetmektedir. Rakiplerin ürünün şekline ilişkin tercihlerinin teknik veya ticari sebeplerle kısıtlı olduğu hallerde başvurucunun kötü niyeti daha kolay tespit edilebilmektedir. Zira tescil ile başvurucu sadece rakiplerini aynı ve benzer işareti kullanmaktan değil aynı zamanda benzer ürünü pazarlamaktan da men edecektir.
  • Başvurucunun kötü niyetinin tespitinde ele alınması gereken bir diğer konu ise topluluk markası olarak başvurusu yapılan markanın, başvuru sırasında sahip olduğu tanınmışlık düzeyidir. Tanınmışlığın düzeyi, başvurucunun markası için daha geniş bir koruma sağlamaya yönelik amacını haklı kılmaktadır.

Tüm bu değerlendirmeler sonucunda Adalet Divanı, Avusturya Temyiz Mahkemesi’ne bildirdiği görüşte Tüzüğün 51/1 (b) maddesi anlamında başvurucunun kötü niyetinin tespiti için 3 noktayı ele almasını işaret etmiştir. Bunlar:

  1. Başvurucunun en az bir üye devlette, üçüncü bir kişinin başvuru konusu işaret ile aynı veya benzer işareti kullandığını bildiği veya bilmedi gerektiği hususu;
  2. Başvurucunun niyeti;
  3. Başvurucunun işareti ile üçüncü kişinin işaretinin sahip olduğu yasal korumanın derecesi

Divan’ın işaret ettiği hususlar yönünden yapılan uzun yargılama sonucunda, 2012 yılında Avusturya Temyiz Mahkemesi Lindt & Sprüngli lehine karar vererek, Franz Hauswirth’in tavşanının bu haliyle kullanılmasını yasaklamıştır.

Ülkemizdeki duruma gelince; 556 sayılı KHK kötü niyet 207/2009 sayılı Tüzük’te olduğu gibi bağımsız bir hükümsüzlük nedeni olarak sayılmamıştır. Dolayısıyla kötü niyet tek başına hükümsüzlük nedeni olarak ileri sürülememekte, maddede sayılan hükümsüzlük nedenlerine eşlik etmekte; varlığının tespiti halinde de hükümsüzlük davası açma süresine etki etmektedir. Yargı kararlarına baktığımızda kötü niyet kavramı daha çok Medeni Kanun 2. maddesi kapsamındaki genel dürüstlük ve doğruluk esasları üzerinden değerlendirilmektedir. Ancak, marka hukuku anlamındaki kötü niyetin daha özel ve somut olarak sınırlarının belirlenmesine ihtiyaç olduğu da açıktır.

Esasen KHK’da kötü niyetin başlı başına bir hükümsüzlük nedeni olarak sayılması ve sadece bu sebepten hükümsüzlük davası açma hakkının tanınması KHK’nın bütünlüğü açısından da yerinde olurdu. Zira KHK’nın 35/1 maddesinde “Tescil başvurusu yapılmış markanın 7 nci ve 8 inci madde hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ile başvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayınından itibaren üç ay içerisinde yapılır” denilmek suretiyle kötü niyet ayrı bir “itiraz nedeni” olarak açıkça gösterilmiştir. Dolayısıyla marka tescil başvurusunun kötü niyetle gerçekleştiği itirazı üzerine TPE bu itirazı inceleyip, karara bağlayacaktır. TPE’deki tescil aşamasında kötü niyet iddiasıyla başvurunun reddinin mümkün olmadığı haller için, her ne kadar TPE kararlarına karşı iptal davası açmak mümkün ise de, itiraz nedeni olarak bağımsız düzenlenen kötü niyetin, tek başına bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmemiş olmasının yine de bir eksilik olduğu söylenebilir kanaatindeyim.

Gülcan Tutkun Berk

Mayıs 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

Dipnotlar:

[1] “OHIM’e yapılacak bir başvuru ya da bir ihlal davasında açılacak karşı dava kapsamında, başvurucunun başvuruyu dosyaladığı sırada kötü niyetli davrandığı tespit edilirse, o topluluk markasının hükümsüzlüğüne karar verilebilir”

[2] “Başvurunun yapıldığı sırada başvurucunun kötü niyetli davrandığı iddiasında olan kimse, o markanın hükümsüzlüğünü talep edebilir.”

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları, Marka Mutlak Ret Nedenleri, Marka Nispi Ret Nedenleri

Kötü Niyetle Yapılan Marka Başvuruları Hakkında Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararlarında Yer Alan Temel İlkeler

kötüniyetiçin

 

2008/95 sayılı Topluluk Marka Direktifi madde 3(2)(d) “Her üye ülke, bir marka başvurusunun, başvuru sahibi tarafından kötü niyetle yapılması halinde tescil edilmeyeceği, tescil edilmişse hükümsüz kılınabileceği koşulunu koyabilir.” hükmünü içermektedir. Aynı Direktif madde 4(4)(g) kapsamında ise “Başvuru tarihinde, yurtdışında kullanıma konu olan ve kullanımı halen devam eden önceki bir markayla karıştırılabilecek markaların, başvuru tarihinde başvuru sahibinin kötü niyetle hareket etmesi halinde reddedilebileceği” hükmü yer almaktadır. Hükümlerin her ikisi de, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin mevzuatlarında yer alması gereken zorunlu hükümler olarak düzenlenmemiş ve hükümlere ulusal mevzuatlarda yer verilmesi her üye ülkenin kendi inisiyatifine bırakılmıştır. Bu bağlamda üye ülkelerden bir kısmı ulusal mevzuatlarında kötü niyetli başvuruların reddedileceği yönünde düzenleme yapmışken, bazı üye ülke mevzuatlarında bu yönde düzenlemeye rastlanılmamaktadır. İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) tarafından tescil edilen Topluluk Markalarının (CTM) tabi olduğu rejimi düzenleyen 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nde kötü niyet hususu marka tescil başvurularına ilişkin bir ret gerekçesi olarak düzenlenmemiştir. Buna karşın, tescil edilmiş CTM’lerin hükümsüzlüğünü düzenleyen madde 52(1)(b)’de kötü niyet bir hükümsüzlük gerekçesi olarak yer almaktadır. Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(3)’de ayrı bir ret gerekçesi olarak düzenlenmiş vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın markanın kendi adlarına tescil edilmesi için başvuruda bulunması hali ise bu yazı kapsamında değerlendirilmeyecektir.

 

Kötü niyet hususu, Topluluk Marka Direktifi’nde ulusal mevzuatlarda yer verilmesi zorunlu olmayan bir ret hali olarak düzenlenmiş, Topluluk Marka Tüzüğü’nde ise hükümsüzlük gerekçesi olmanın dışında, başvuru ret gerekçesi olarak düzenlenmemiş olmakla birlikte; Direktifin ve Tüzüğün revizyonu amacıyla hazırlanan taslaklarda kötü niyetli markalarla ilgili ret halinin daha kapsamlı biçimde ele alındığı görülmektedir. Taslak Direktif’te, kötü niyetle tescil edilmiş markaların hükümsüz kılınması yönündeki hükmün tüm Birlik üyesi ülkeler bakımından zorunlu bir düzenleme haline getirildiği ve kötü niyetle yapılan başvuruların reddedileceği yönündeki hükmün üye ülkeler bakımından seçimlik bir ret gerekçesi olarak muhafaza edildiği (bkz. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52013PC0162) görülmektedir. Taslak Tüzük’te ise, nispi ret gerekçeleri arasına kötü niyet hükmünün eklendiği (Başvuru tarihinde önceki tarihli markanın gerçek kullanıma konu olması ve başvuru sahibinin kötü niyetli olması halinde Birlik sınırları dışında tescil edilmiş önceki tarihli bir markayla karıştırılabilecek markalar reddedilecektir., bkz. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52013PC0162) tespit edilmiştir. Kabul edilmeleri halinde AB marka mevzuatının ana metinlerini oluşturacak taslak Direktif ve Tüzük’te kötü niyet konusunda daha açık ve uygulama alanını genişletici hükümlerin yer alması, kötü niyetli marka başvuruları konusunun AB bakımından da daha titiz biçimde değerlendirilen bir konu olduğunu göstermektedir.

 

Bu yazıda, kötü niyetle başvurusu yapıldığı iddia edilen markalara ilişkin olarak Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce verilen kararlarda yer alan temel ilkeler aktarılmaya ve bu yolla kötü niyetli marka başvuruları konusunun AB yargısınca ne şekilde değerlendirildiği açıklanmaya çalışılacaktır.

 

Açıklamalara geçmeden önce kötü niyet kavramının AB Marka Direktifi’nde veya Topluluk Markası Tüzüğü’nde tanımlanmadığı belirtilmelidir. Bu çerçevede kötü niyet kavramının tanımlanması ve açıklanmasında Adalet Divanının kavramı ne şekilde değerlendirdiği önem kazanmaktadır.

 

Adalet Divanının kötü niyet kavramını değerlendirdiği önemli kararlardan birisi 27/06/2013 tarihli C-320/12 sayılı karardır (Karar hakkında yazdığım detaylı bir yazının http://wp.me/p43tJx-2l bağlantısından görülmesi mümkündür.). Adalet Divanı C-320/12 sayılı kararda kötü niyet kavramı ve uygulama biçimi hakkında takip eden açıklamaları yapmıştır:

 

2008/95 sayılı Direktif madde 4(4)(g)’de yer alan kötü niyet kavramı, Avrupa Birliği içerisinde tek tip bir yorum gerektiren, Avrupa Birliği hukukuna ait otonom bir kavramdır. 2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesi bağlamında, başvuru sahibinin kötü niyetli başvuru yaptığı sonucuna varılabilmesi için, incelenen vakaya ilişkin olarak, tescil başvurusunun yapıldığı tarihteki ilgili tüm faktörlerin değerlendirmeye alınması gerekmektedir. Başvuru sahibinin, başvurusu yapılan markayla karıştırılması olası bir markanın yurtdışında üçüncü bir kişi tarafından kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerekliliği hususu, tek başına, başvuru sahibinin ilgili hüküm kapsamında, kötü niyetle hareket ettiği sonucuna varılması için yeterli değildir. 2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesi, üye ülkelerin, yabancı markalara bu hükümle oluşturulan sistemden farklı olarak, başvuru sahibinin yabancı markayı bildiği veya bilmesi gerektiği esasına dayalı olarak, özel bir koruma sistemi oluşturmasına izin verilmediği, anlamına gelecek biçimde yorumlanmalıdır.

 

Adalet Divanı C-320/12 sayılı kararında belirtilen “kötü niyetin tespiti için tescil başvurusunun yapıldığı tarihteki ilgili tüm faktörlerin dikkate alınması gerektiği” yönündeki değerlendirme, daha kapsamlı biçimde Adalet Divanının C-529/07 sayılı kararında irdelenmiştir.

 

Adalet Divanının konu hakkındaki en kapsamlı ve ünlü kararı olan 11/06/2009 tarihli C-529/07 sayılı karar, kötü niyetin tespiti için dikkate alınacak başlıca bileşenleri sıralamaktadır.

 

Kararın 35.-53. paragraflarında yer alan önemli değerlendirmeler aşağıda sıralanmıştır:

 

Adalet Divanı’na göre, kötü niyetin tespitinde, başvuru sahibinin, markanın tescil edilmesi için başvuruyu yaptığı tarihteki niyeti dikkate alınmalıdır.

 

Başvuru sahibinin, başvuruya konu işaretle aynı veya benzer bir işaretin, aynı veya benzer ürünler için üçüncü bir tarafça kullanıldığını bilmesi gerektiği yönündeki varsayım, piyasanın ilgili sektörünün genel bilgisinden ve kullanım süresinin uzunluğundan kaynaklanabilir. Üçüncü taraf kullanımının eskiden beri süregelen kullanımının uzunluğu arttıkça, başvuru sahibinin tescil başvurusunu yaparken söz konusu kullanımdan haberdar olması olasılığı artar. Bununla birlikte, başvuru sahibinin, aynı veya benzer işaretin, aynı veya benzer ürünler için üçüncü tarafça en az bir üye ülkede gerçekleşen kullanımını bildiği veya bilmesi gerektiği hususu, tek başına başvuru sahibinin kötü niyetle hareket ettiği sonucuna varılmasını sağlamaz.

 

Başvuru sahibinin, başvuruyu yaptığı tarihteki niyeti, incelenen vakanın nesnel şartları dikkate alınarak tespit edilebilecek bir husustur. Bazı durumlarda, üçüncü bir tarafın bir ürünü pazarlamasını engelleme niyeti, başvuru sahibinin kötü niyetini gösteren bir husus olabilir. Bu durum özellikle, kullanma niyeti olmaksızın topluluk markası tescil ettiren kişinin, tek amacının üçüncü bir tarafın piyasaya girmesini engelleme olması durumunda ortaya çıkar.

 

Üçüncü bir tarafın başvurusu yapılan bir markayla karıştırılabilecek bir işareti, aynı veya benzer mallar için uzun süredir kullanması ve bu işaretin belirli düzeyde hukuki korumadan faydalanması hususu da, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket edip etmediğinin tespitinde kullanılabilecek faktörlerden birisidir. Bu tip durumlarda, başvuru sahibinin topluluk markasının sağladığı haklardan beklediği tek avantaj, o zamana dek kendi karakteristik özellikleri nedeniyle belirli düzeyde hukuki koruma elde etmiş bir işareti kullanan ticari rakipleriyle haksız biçimde rekabet etmek olabilir. Bununla birlikte, bu tip bir durumda bile ve özellikle, birden fazla sayıda üreticinin pazarda aynı veya benzer mallar için, başvurusu yapılan işaretle karıştırılabilecek (aynı veya benzer) işaretleri kullandıkları halde, başvuru sahibinin işareti tescil ettirmesi meşru bir amacın gerçekleştirilmesine yönelik olabilir.

 

Bu hususlara ilaveten, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket edip etmediği belirlenirken, topluluk markası tescil başvurusu yapılırken, işaretin sahip olduğu bilinirlik (ün) derecesi de dikkate alınmalıdır.

 

Sayılan tüm hususların ışığında, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket ettiği tespit edilirken, incelenen vakaya ilişkin olarak, topluluk markası başvurusunun yapıldığı anda mevcut olan tüm faktörler dikkate alınmalıdır. Bu faktörlerden özellikle; başvuru sahibinin, aynı veya benzer işaretin, aynı veya benzer ürünler için üçüncü tarafça en az bir üye ülkede gerçekleşen kullanımını bildiği veya bilmesi gerektiği hususu, başvuru sahibinin üçüncü bir tarafın süregelen kullanımını engelleme niyeti hususu ve üçüncü taraf işaretinin ve tescili talep edilen işaretin yararlandığı hukuki koruma derecesi hususu göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 01/02/2012 tarihli T-291/09 sayılı kararında kötü niyetli başvuruların tespit edilmesinde kullanılacak bir diğer önemli ilke yer almaktadır. Kararın 90. paragrafında, inceleme konusu işaretlerin aynı olması, diğer faktörlerden hiçbirisi mevcut değilken (diğer faktörler için bkz. yukarıda sayılan kötü niyeti ispatlarken kullanılan faktörler), kötü niyetin varlığını ortaya çıkarmaz tespiti yapılmıştır. Bir diğer deyişle, kötü niyetle başvurusunun yapıldığı iddia edilen işaretle buna karşı öne sürülen işaretin aynı olması, tek başına başvurunun kötü niyetle yapıldığını ispatlamayacaktır.

 

Aynı kararın 88. ve 89. paragraflarında bir diğer önemli değerlendirme yer almaktadır. Dava konusu markanın, başvurunun kötü niyetle yapıldığını öne süren tarafa devredilmesi için finansal karşılık talep edilmesi, dikkate alınabilir nitelikte olmasına karşın, incelenen vakada tek başına, başvurunun yapıldığı tarihte başvuru sahibinin kötü niyetli olduğunu ispatlamayacaktır. Dava konusu markanın devri için talep edilen miktar markanın gelişimi incelendiğinde aşırı derecede yüksek olsa da, diğer faktörlerden hiçbirisi mevcut değilken (diğer faktörler için bkz. yukarıda sayılan kötü niyeti ispatlarken kullanılan faktörler), incelenen vakada, sadece bu husustan hareketle, başvurunun yapıldığı tarihte başvuru sahibinin kötü niyetli olduğu sonucuna varılamayacaktır.

 

Kötü niyetli marka başvuruları hakkında önemli değerlendirmelerin yapıldığı bir diğer Genel Mahkeme kararı ise, 13/12/2012 tarihli T-136/11 sayılı karardır.

 

Kararın 54.-56. paragraflarında yer alan tespitlere göre, Topluluk Marka Tüzüğü veya yerleşik içtihat, tescil başvurusunda yer alan mal ve hizmet listesinin uzunluğuna bağlı olarak kötü niyetli başvuru sonucuna varılmasını sağlayabilecek herhangi bir dayanak içermemektedir. Fazla sayıda ve çok çeşitli mal veya hizmet için tescil başvurusunda bulunmak topluluk markası tescil ettirmek isteyen çok sayıda firmanın izlediği bir yöntemdir. Bu yöntem, ticaret ve iş yaşamının genel kabul görmüş etik davranış biçimlerinin veya dürüst ticaret teamüllerinin dışında kalan bir fiil değildir. Bir işletmenin, marka tescil başvurusunun yapıldığı anda pazarladığı mallar veya hizmetler arasında yer almayan, ancak gelecekte pazarlamayı planladığı malları ve hizmetleri tescil ettirmek istemesi, kural olarak meşrudur.

 

Aynı kararın, 27. paragrafında yer verilen tespite göre, bir topluluk markası sahibinin önceki markalarının kullanılmama nedeniyle iptal edilmesinden kaynaklanacak sonuçları engellemek amacıyla, aynı markanın tekrar başvurusunu yapması, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket edip etmediğini değerlendirirken dikkate alınabilecek bir husustur.

 

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 14/02/2012 tarihli T-33/11 sayılı kararında da kötü niyetli başvuru hususu irdelenmiştir. Bu kararda dikkat çeken husus, kötü niyet hususu incelenirken, inceleme konusu işaretin kökeninin, yaratıldığı andan itibaren kullanımının ve işaretin topluluk markası olarak tescil edilmesi talebinin altında yatan ticari mantığın araştırılması gerektiğinin ifade edilmesidir (bkz. kararın 21. paragrafı). Genel Mahkeme aynı kararın 24. paragrafında, markayı taşıyan malların tescil tarihinden başlayarak Avrupa Birliğinin çok sayıda bölgesinde pazarlanmasından hareket ederek, inceleme konusu markanın kullanılma niyeti olmaksızın tescil ettirildiğinin ve tek amacın üçüncü bir tarafın pazara girmesini engellemek olduğunun öne sürülemeyeceğini ifade etmiştir.

 

Yazı boyunca yer verdiğimiz, kötü niyetli başvurular hakkında değerlendirmeleri içeren Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararlarından süzdüğümüz genel ilke ve yaklaşımlar maddeler halinde özetlenecek olursa:

 

Kötü niyetli başvuruların tespitinde, başvuru sahibinin, markanın tescil edilmesi için başvuruyu yaptığı tarihteki niyeti dikkate alınmalıdır. (Adalet Divanı, 11/06/2009 tarihli C-529/07 sayılı karar)

 

Başvuru sahibinin kötü niyetle hareket ettiği tespit edilirken, incelenen vakaya ilişkin olarak, topluluk markası başvurusunun yapıldığı anda mevcut olan tüm faktörler dikkate alınmalıdır. Bu faktörlerden özellikle; başvuru sahibinin, aynı veya benzer işaretin, aynı veya benzer ürünler için üçüncü tarafça en az bir üye ülkede gerçekleşen kullanımını bildiği veya bilmesi gerektiği hususu, başvuru sahibinin üçüncü bir tarafın süregelen kullanımını engelleme niyeti hususu ve üçüncü taraf işaretinin ve tescili talep edilen işaretin yararlandığı hukuki koruma derecesi hususu göz önünde bulundurulmalıdır. (Adalet Divanı, 11/06/2009 tarihli C-529/07 sayılı karar)

 

Kötü niyet kavramı, Avrupa Birliği içerisinde tek tip bir yorum gerektiren, Avrupa Birliği hukukuna ait otonom bir kavramdır. 2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesi bağlamında, başvuru sahibinin kötü niyetli başvuru yaptığı sonucuna varılabilmesi için, incelenen vakaya ilişkin olarak, tescil başvurusunun yapıldığı tarihteki ilgili tüm faktörlerin değerlendirmeye alınması gerekmektedir. Başvuru sahibinin, başvurusu yapılan markayla karıştırılması olası bir markanın yurtdışında üçüncü bir kişi tarafından kullanıldığını bilmesi veya bilmesi gerekliliği hususu, tek başına, başvuru sahibinin ilgili hüküm kapsamında, kötü niyetle hareket ettiği sonucuna varılması için yeterli değildir. (Adalet Divanı, 27/06/2013 tarihli C-320/12)

 

İnceleme konusu işaretlerin aynı olması, diğer faktörlerden hiçbirisi mevcut değilken (diğer faktörler için bkz. yukarıda sayılan kötü niyeti ispatlarken kullanılan faktörler), kötü niyetin varlığını ortaya çıkarmaz. (Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 01/02/2012 tarihli, T-291/09 sayılı karar)

 

Dava konusu markanın, başvurunun kötü niyetle yapıldığını öne süren tarafa devredilmesi için finansal karşılık talep edilmesi, dikkate alınabilir nitelikte olmasına karşın, incelenen vakada tek başına, başvurunun yapıldığı tarihte başvuru sahibinin kötü niyetli olduğunu ispatlamayacaktır. Dava konusu markanın devri için talep edilen miktar markanın gelişimi incelendiğinde aşırı derecede yüksek olsa da, diğer faktörlerden hiçbirisi mevcut değilken (diğer faktörler için bkz. yukarıda sayılan kötü niyeti ispatlarken kullanılan faktörler), incelenen vakada, sadece bu husustan hareketle, başvurunun yapıldığı tarihte başvuru sahibinin kötü niyetli olduğu sonucuna varılamayacaktır. (Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 01/02/2012 tarihli, T-291/09 sayılı karar)

 

Kötü niyet hususu incelenirken, inceleme konusu işaretin kökeninin, yaratıldığı andan itibaren kullanımının ve işaretin topluluk markası olarak tescil edilmesi talebinin altında yatan ticari mantığın araştırılması gerekmektedir. (Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 14/02/2012 tarihli, T-33/11 sayılı karar)

 

Topluluk Marka Tüzüğü veya yerleşik içtihat tescil başvurusunda yer alan mal ve hizmet listesinin uzunluğuna bağlı olarak kötü niyetli başvuru sonucuna varılmasını sağlayabilecek herhangi bir dayanak içermemektedir. Fazla sayıda ve çok çeşitli mal veya hizmet için tescil başvurusunda bulunmak topluluk markası tescil ettirmek isteyen çok sayıda firmanın izlediği bir yöntemdir. Bu yöntem, ticaret ve iş yaşamının genel kabul görmüş etik davranış biçimlerinin veya dürüst ticaret teamüllerinin dışında kalan bir fiil içermemektedir. Bir işletmenin, marka tescil başvurusunun yapıldığı anda pazarladığı mallar veya hizmetler arasında yer almayan, ancak gelecekte pazarlamayı planladığı malları ve hizmetleri tescil ettirmek istemesi, kural olarak meşrudur. (Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 13/12/2012 tarihli T-136/11)

 

Topluluk markası sahibinin önceki markalarının kullanılmama nedeniyle iptal edilmesinden kaynaklanacak sonuçları engellemek amacıyla aynı markanın tekrar başvurusunu yapması, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket edip etmediğini değerlendirirken dikkate alınabilecek bir husustur. (Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 13/12/2012 tarihli T-136/11)

 

Dikkatli okuyucular, yazı içerisinde aktardığımız ilkelerin yer bulduğu 5 kararın 2009, 2012 ve 2013 yıllarına ait olduğunu, dolayısıyla kötü niyet hususunun Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararlarında son dönemlerde irdelendiğini fark etmiştir. Buna ilaveten, yazının başlangıcında belirttiğimiz üzere, içinde bulunduğumuz dönemde görüşülmekte olan Taslak AB Marka Direktifi ve Topluluk Marka Tüzüğü’nde kötü niyet konusunda daha kapsamlı düzenlemeler öngörülmüştür. Her iki durum birlikte göz önünde alındığında, Adalet Divanı’ndan ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nden yakın gelecekte kötü niyetli başvurular konusunda yeni kararlar beklemek ve AB mevzuatında konu hakkında daha kapsayıcı düzenlemelerle karşılaşmak sürpriz olmayacaktır. Türkiye’de ilana itirazların çoğunluğunda başvurunun kötü niyetle yapıldığının öne sürülmesi ve iddianın kimi yargı kararlarında çok daha kolay kabul edilir bir argüman haline indirgenmesi, kötü niyetli başvuru hususunun Avrupa Birliği yargısına göre çok daha zor ispatlanabilir niteliğiyle birlikte dikkate alındığında, konu hakkındaki ulusal uygulamanın -yargı ve idare boyutlarıyla- incelenmesi şüphesiz çok daha dikkat çekici bir çalışma olacaktır.

 

Önder Erol Ünsal

Mayıs 2014

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları, Marka Nispi Ret Nedenleri

OHIM Temyiz Kurulu “Tony Montana” Kararı – Kurgu Karakterlerin İsimlerinden Oluşan Markalar ile Telif Haklarının İhtilafı ve Kötü Niyetli Başvuru Sonucu Tescil Edilmiş Markalar Hususu

tonymontana

OHIM Temyiz Kurulu, 30 Ekim 2012 tarihinde verdiği R 1163/2011-1 sayılı kararda kurgu karakterlerin isimlerinin telif hakkı kapsamına girip girmediğini, bu hakkın tescilli bir markanın iptalini sağlayabilecek önceki bir hak olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini ve kurgu karakter isminin seçiminin kötü niyetli tescili gösterip göstermeyeceği hususlarını tartışmıştır. İptali talep edilen topluluk markasının (CTM) sahibinin bir Türk firması olması ihtilafı bizim için daha da ilginç kılmaktadır.

 

İstanbul’da yerleşik Türk menşeili bir firma “Tony Montana” markasını CTM olarak 2007 yılında tescil ettirir. Tescil kapsamında 3.,18.,25. sınıflara dahil mallar ve 35. sınıfa dahil hizmetler yer almaktadır.

 

2009 yılında A.B.D. menşeili “Universal City Studios LLLP” yukarıda belirtilen tescilli “Tony Montana” markasının hükümsüz kılınması için OHIM’e talepte bulunur. Hükümsüzlük talebi telif hakkından kaynaklanan önceki haklarla ihtilaf ve kötü niyet iddialarına dayanmaktadır. Talep sahibi markanın tüm mallar ve hizmetler için hükümsüz kılınmasını talep etmektedir.

 

Hükümsüzlük talebi sahibi, Topluluk Marka Tüzüğü (CTMR) madde 53(2)(c) kapsamında CTM’in hükümsüzlüğünü talep ederken, telif hakkına sahip olduğu “Scarface (Yaralı Yüz)” filminin ana karakteri olan “Tony Montana” isminin kendisinin bilgisi ve izni dışında tescil edildiğini belirtmektedir. CTMR madde 53(2)(c)’ye göre;

 

“Bir Topluluk Markası, bu markanın kullanımının topluluk mevzuatı veya markanın korumasıyla ilgili ulusal mevzuat kapsamındaki başka bir önceki hak, özellikle;

….

(c) telif hakkı,

….

nedeniyle yasaklanabileceği hallerde, Ofise (OHIM) başvuru üzerine hükümsüz kılınabilir.”

 

Bu talep kapsamında, hükümsüzlük talebi sahibi, filmin 1983 yılında çekildiğini, 1984 yılında A.B.D. Telif Hakkı Siciline kaydedildiğini, Avrupa Birliğinin A.B.D.  gibi Bern Sözleşmesine taraf olduğunu, Bern Sözleşmesi kapsamında telif hakkı korumasının doğrudan taraf ülkelere yayıldığını belirtmektedir. Talep sahibi önceki hakkını İspanyol Marka Kanunu (İMK) kapsamında korunan haklarına dayandırmaktadır. İMK’ya madde 9’a göre, telif hakkı kapsamında korunan eserleri çoğaltılması, taklidi veya adaptasyonu niteliğindeki işaretler marka olarak tescilini yasaklamaktadır. Aynı kanunun 52. maddesi madde 9 hükümlerine aykırı olarak tescil edilen markaların hükümsüz kılınacağını belirtmektedir. Ek olarak İspanyol Telif Hakkı Kanuna’na referans yapan talep sahibi, bu kanun uyarınca sinematografik eserlerin oluşturulmasına ve korunmasıyla ilgili olarak telif hakkının tescil edilmesi zorunluluğunun bulunmadığını belirtmekte ve aynı kanunun 17. maddesi gereğince eserin ticari kullanımının gerçekleşmesi ve üçüncü kişilerce yetkisiz kullanımının engellenmesi için münhasır yetkilerin eser sahibine ait olduğunun altını çizmektedir. Bu çerçevede, talep sahibine göre İspanyol mevzuatı, eserden kaynaklanan haklara tecavüz durumunda telif hakkı sahiplerine tescilli markalarla veya marka başvurularıyla mücadele hakkı vermektedir.

 

Hükümsüzlük talebinin diğer gerekçesi ise CTMR madde  52(1)(b) kapsamındaki “tescile dayanak başvurunun yapıldığı tarihte başvuru sahibinin kötü niyetli olması” hükmüdür. Hükümsüzlük talebi sahibine göre, “Yaralı Yüz” filminin ve filmin ana karakteri “Tony Montana”nın bilinirliği ve önemi dikkati alındığında, hükümsüzlüğü istenen CTM’in şans eseri marka olarak seçildiğinden bahsedilmesi mümkün değildir. Talep sahibine göre, CTM sahibi dürüst olmayan biçimde ilgili filmin ve filmin ana karakteri “Tony Montana”nın ününden faydalanmak ve bu ünü sömürmek istemektedir.

 

CTM sahibi, bu argümanlara karşılık olarak telif hakkı kapsamında korunanın “Yaralı Yüz” filmi olduğunu, “Tony Montana” isminin telif hakkı koruması kapsamında olmadığını belirtmiştir. CTM sahibine göre, Avrupa Birliği mevzuatı, ulusal mevzuatlarının üstündedir ve AB mevzuatına göre sadece kelimeler için telif hakkı koruması sağlanası mümkün değildir. Marka sahibi, kötü niyetli tescile ilişkin argümanları da reddetmektedir. 

 

OHIM İptal Birimi (Cancellation division) Nisan 2011’de verdiği kararla “Tony Montana” ibareli CTM’i kapsadığı tüm mallar ve hizmetler bakımından hükümsüz kılmıştır. İptal Birimi kararında takip eden gerekçelere dayanmıştır:

 

·         Bern Sözleşmesi ve İspanyol Telif Hakkı Kanununa göre, sinematografik eserler herhangi bir tescil işlemine gerek olmaksızın sadece yaratılmış olmaları nedeniyle korunabilir ve sahiplerine münhasıran ticari kullanım ve üçüncü kişilerce yetkisiz kullanımı engelleme yetkisi verir.

 

·         Hükümsüzlük talebi ekinde sunulan kanıtlar, “Yaralı Yüz” filmindeki “Tony Montana” karakterinin, talebe konu CTM’in tescil tarihinden önce yaratıldığını ve İspanyol kamuoyu nezdinde dağıtıldığını göstermektedir. Sunulan kanıtlarda vurgu sadece film ismine değil, aynı zamanda filmdeki “Tony Montana” kurgu karakterine de yapılmıştır.

 

·         Talep sahibi İspanyol mevzuatında kurgu bir karaktere ilişkin bir ismin veya kelimenin, ait olduğu eserin isminden bağımsız bir yaratım olarak kabul edildiğini göstermiştir.

 

·         İspanyol Telif Hakkı Kanunu madde 17, eser sahibine yaratının yetkisiz biçimde kullanımını engelleme hakkı vermektedir. Bu hak herhangi bir kritere göre (malların / hizmetlerin benzerliği, mallar / hizmetlerle korunan eser arasında bağlantı olması dahil) sınırlanmamıştır.

 

·         Bu bağlamda hükümsüzlüğü talep edilen CTM, talep sahibinin önceki telif hakkına aykırı olduğu (İspanyol Marka Kanunu madde 52 ve 9, CTMR madde 53(2)) kabul edilmelidir.

 

·         Sonuç olarak, hükümsüzlüğü talep edilen CTM, CTMR madde 53(2)(c)’ye göre hükümsüz kılınmıştır. Bu nedenle, kötü niyet gerekçeli diğer hükümsüzlük gerekçesinin incelenmesi gerekli değildir.

 

Hükümsüzlük kararına karşı Kasım 2011’de CTM sahibi tarafından itiraz edilmiştir. CTM sahibine göre, hükümsüzlük talebi sahibi “Tony Montana” isminin telif hakkı korumasından yararlanabileceği gösterir yeterli kanıt sunmamıştır, “Tony Montana” ismi bir eser niteliğinde değildir ve esere ilişkin korumadan yararlanamaz, “Tony Montana” ismi veya benzer nitelikteki kurgusal karakter isimleriyle giyim eşyası satan firmalar bulunmaktadır, “Tony Montana” ismi orijinal nitelikte değildir, “Tony Montana” markası A.B.D.’nde tescilli bir markadır. Bu nedenlerle, hükümsüzlük kararı yerinde değildir ve kaldırılmalıdır. İtiraz OHIM Temyiz Kurulu tarafından incelenmiştir. 

 

OHIM Temyiz Kurulu ilk olarak, İspanyol Marka Kanunu, İspanyol Telif Hakkı Kanunu ve CTMR kapsamındaki hükümlerin İptal Birimi tarafında doğru uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmiş ve önceki bölümlerde özetlenen hükümler bakımından yapılan yorumları yerinde bulmuştur. Temyiz Kuruluna göre kritik soru, “Yaralı Yüz” filminden kaynaklanan telif haklarının “Tony Montana” kurgu karakterine yayılmasının yerinde olup olmadığıdır.   

 

OHIM Temyiz Kurulu, sinematografik veya edebi bir eser üzerindeki telif hakkı korumasının ilke olarak bu eserlerdeki karakterlere yayılmadığını kabul etmektedir. Bununla birlikte Kurula göre, kurgu karakterinin isminin yaygın biçimde kimlikle özdeşleştiği (commonly used as identification) durumlar dahil olmak üzere, bazı hallerde korumanın kurgu karakter isimlere yayılması mümkündür. Kurul, İptal Biriminin “telif hakkı koruması sağlamak için, kurgu karakterin özelliklerinin, eser sahibinin fikri yaratımına ait anlatımın yeniden üretimine imkan verecek derecede özel olarak tasvir edilmiş ve tam olarak geliştirilmiş olması gereklidir” şeklindeki yaklaşımını paylaşmaktadır. İlaveten, Kurula göre, hükümsüzlük talebi sahibinin “çoğu durumda, kurgu karakterlerin isimleri, karakterden ayrılmaz niteliktedir, çünkü bu karakterlerin halk tarafından tanınması sağlayan içkin özellikleri temsil eder, bir diğer deyişle kamu bir kişiye veya karaktere ismini kullanarak atıfta bulunur” şeklindeki argümanını da kabul etmektedir. Dolayısıyla, Kurula göre, telif hakkıyla korunan bir kurgu karakter ismi, sadece bir kişisel isim olarak değerlendirilemez. Bu nitelikteki isimlerin, halkın isimle sinematografik eser arasında bağlantı kurmasını sağlayan ve aynı sözcüğün kamu alanına ait başka herhangi anlamıyla bağlantı kurulmasına izin vermeyen, yaratılmış isimler olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

 

İncelenen vakada, hükümsüzlük talebi sahibince sunulan dokümanlar, “Yaralı Yüz” filminin uyuşturucu taciri Kübalı gangster “Tony Montana”yı benzersiz bir karakter olarak betimlediğini göstermektedir. Bu karakter, sıradan olmayan özel bir isme ve belirli, tasvir edilmiş bir fiziksel görünüme ve ayırt edilebilir bir tavra sahiptir. Sayılan tüm kişisel özellikler “Tony Montana” isimli kurgu karakteri belirgin olarak tasvir etmektedir. Bunun ötesinde, kanıtlar söz konusu kurgu karakterin ünlü olduğunu göstermektedir. “Tony Montana “ karakteri kültürel bir ikon haline gelmiş ve tüm zamanların en ünlü film karakterlerinden birisi olmuştur. Kurul, “Tony Montana” karakterinin filmde birincil öneme sahip olduğunu ve karakterin film gösterime girdiğinden bu yana ticari kaynağı gösterir bir indikatör olduğunun öne sürülebileceğini belirtmiştir. Sunulan reklamlar, dergi makaleleri ve sinema eleştirileri ve karakter pazarlamaya ilişkin kanıtlar, filme ilişkinin vurgunun yalnızca film ismine ilişkin olmadığını, “Tony Montana” ismine de vurgu yapıldığını göstermiştir.

 

Yukarıda belirtilen tüm hususları ve İspanyol mevzuatını dikkate alan dikkate alan Kurul, inceleme konusu kurgu karakter isminin, hükümsüzlük talebi sahibine ait sinematografik eserin özel içeriğini yansıtma kabiliyetine sahip olması nedeniyle, yalnız başına, fikri mülkiyet konusu olabileceği kanaatine ulaşmıştır. Dolayısıyla, incelenen vakada, “Yaralı Yüz” filminden kaynaklanan telif hakları, filmin ana kurgusal karakterine ve bu karakteri tanımlamak için kullanılan araçlara, yani “Tony Montana” ismine yayılabilir niteliktedir.

 

Kurula göre, “Tony Montana” markasının A.B.D.’nde tescilli olması OHIM kararını etkiler bir husus değildir, çünkü Topluluk Marka Sistemi otonom, kendi amaçları ve kuralları bulunan ve herhangi bir ulusal sistemden bağımsız işleyen bir sistem niteliğindedir. Kaldi, ki A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) kayıtlarında yapılan araştırma, bu markaya karşıda da aynı tarafça hükümsüzlük talebinde bulunulduğunu göstermiştir. USPTO’ya sunulan kanıtlar arasında yer alan bir doküman, marka sahibinin “Tony Montana” markasını “US Trade Mark Exchange (Amerika Marka Borsası)” isimli bir internet sitesinde, “Tony Montana markası Yaralı Yüz filminden kolaylıkla hatırlanabilir ve marka sadece filmin fanları tarafından hatırlanmanın ötesinde büyük bir pazara hitap eder” notlarıyla satışa çıkarttığını göstermiştir. Bu belge, Kurula göre CTM sahibinin, “Tony Montana” ibaresinin sadece bir isim olmadığının, “Yaralı Yüz” filminin yazarınca yaratılan çok popüler bir kurgu karakterin ismi olduğunun ayırdında olarak hareket ettiğini göstermektedir. Bu husus da ismin telif hakkından yararlanması gerektiğini göstermektedir.  

 

Bu çerçevede, Temyiz Kurulu, İptal Birimi tarafından CTMR madde 53(2)(c) kapsamında verilen hükümsüzlük kararını yerinde bulmuştur. Kurul, ayrıca, başvurunun tüm mallar / hizmetler bakımından reddedilmesi kararını da yerinde görmüştür.

 

Temyiz Kurulu bununla yetinmemiş, İptal Birimi tarafından incelenmemiş kötü niyet gerekçeli hükümsüzlük talebi yeniden ele almıştır. 

 

Kötü niyet gerekçesiyle tescilli bir CTM’in hükümsüz kılınması CTMR madde  52(1)(b) kapsamında düzenlenmiştir. Bu maddeye göre “tescile dayanak başvurunun yapıldığı tarihte başvuru sahibinin kötü niyetli olması” durumunda CTM’in hükümsüz kılınması mümkündür. Bu durumda incelenmesi gereken husus, CTM tescili için başvuruda bulunulan 2006 yılında tescil sahibinin kötü niyetli olup olmadığıdır.

 

Kurul içtihadına göre, CTMR madde 52(1)(b) anlamında kötü niyet, kabul edilebilir ticari teamül dışında kalan dürüst olmayan haller olarak kabul edilebilir. Belirtilen haller, etik teamüllere veya dürüst ticari ve iş yaşamına ilişkin eylemlere ait kabul görmüş ilkelere aykırı biçimde ve bunun farkında olarak CTM tescili talebinde bulunulması ve bu yolla haksız avantaj sağlanması veya birisine haksız biçimde zarar verilmesi durumlarında ortaya çıkar.

 

CTM sahibinin yukarıda belirtilen anlamda hareket edip etmediğinin tespit edilmesi için, ilgili vakaya ilişkin tüm faktörlerin dikkate alındığı geniş kapsamlı bir değerlendirme yapılmalıdır. Kötü niyet hususunun tespiti için CTM başvurunun yapıldığı tarihte inceleme konusu işaretin sahip olduğu tanınmışlık derecesi değerlendirilmelidir. Hükümsüzlük talebi sahibi, “Yaralı Yüz” filminin ve filmin ana karakterinin ismi olan “Tony Montana” ibaresinin halk nezdinde otuz yıldan fazla süredir tanınmış olduğunu ispatlamıştır. Bu tarihin başvuru tarihi olan 2006 yılından önce olduğu ortadadır. Film ve filmin ana karakteri halen toplumun her yaştaki nezdinde yüksek popülariteye sahiptir. Hükümsüzlük talebi sahibinin kanıtları arasında gösterildiği üzere “Tony Montana” ismi ve karakterin görüntüsü yıllar boyunca ticari öğeler olarak kullanılmıştır.

 

Yukarıda belirtilen tüm veriler dikkate alındığında, Kurul, CTM sahibinin 2006 yılından önce, talep sahibine ait sinema filminden ve ikonik “Tony Montana” karakterinden haberdar olduğu kanaatine ulaşmıştır. Başvurunun kapsadığı mallar arasında ünlü karakterlerle bağlantı kurularak tüketime konu olabilecek giysiler, parfümeri gibi ürünlerin de yer aldığı 3., 18., 25. sınıflara dahil mallar ve 35. sınıfa dahil hizmetler bulunmaktadır. Bu çerçevede, CTM sahibinin, hükümsüzlük istemine konu CTM’in tescili için talepte bulunarak, asıl hak sahibinin ticari faaliyetini engellemek ve karakterin itibarından haksız avantaj sağlamak amacını güttüğü sonucuna ulaşılabilir.

 

İçinde bulunulan dönemde, ünlü sinema filmi karakterlerini simgeleyen ürünlerin bu filmleri tanıtmak veya bu filmlerin veya karakterlerin halk nezdindeki bilinirliğinden amacıyla sıklıkla ticarileştirildiği bilinmektedir. Hükümsüzlüğü talep edilen CTM kapsamında bulunan mallar ve hizmetler, filmleri ve film karakterlerini ticarileştirmek için kullanılan mallar ve hizmetlerdir. Kararın telif hakkıyla ilgili bölümünde belirtildiği üzere, CTM sahibi A.B.D.’nde tescilli markasını üçüncü taraflara satmak veya lisansını vermek için çaba içerisindedir.

 

Açıklanan tüm verilerden hareketle, CTM sahibi, hükümsüzlük talebi sahibinin izni olmaksızın, makul derecede ticari bilince sahip herkes tarafından ticari teamüllere uygun bulunmayacak bir yolla, “Tony Montana” işaretini dürüst olamayan şekilde ele geçirmeye çalışmıştır.

 

Bu çerçevede, Temyiz Kurulu, CTM sahibinin “Tony Montana” markasının tescili için başvurusunu kötü niyetle yaptığı sonucuna ulaşmıştır. Dolayısıyla, “Tony Montana” markası kötü niyetli başvuru gerekçesiyle de hükümsüz kılınmıştır.

 

“Tony Montana” kararı, OHIM Temyiz Kurulunun, kurgu karakterlerin isimlerinden oluşan markalar hakkında telif haklarına aykırılık gerekçesiyle başvuruda bulunulması halinde uygulanacak genel yaklaşımı, ortaya koyması nedeniyle kanaatimizce önemlidir. Ayrıca, OHIM’in kötü niyetli başvuru tanımının genel kapsamını bu kararla belirlediği de iddia edilebilir (bkz. kararın 57.-62. paragrafları). OHIM’in kötü niyet gerekçesini bu denli derinlemesine araştırdığı karara şimdiye dek fazlaca rastlamamış olmam nedeniyle, bir Türk firmasına ait “Tony Montana” markasının, detaylı bir inceleme sonrası, kötü niyetli başvuru sonucu tescil edilmiş marka olarak değerlendirilmesini ilginç bir tesadüf olarak nitelendirmeyi tercih ediyorum. OHIM’in hükümsüzlük kararına karşı Adalet Divanı Genel mahkemesi nezdinde dava açılıp açılmadığını şu an için bilmemekle birlikte, karara karşı dava açılması halinde mahkeme kararını sabırsızlıkla bekleyeceğimi de şimdiden belirtiyorum. Son olarak, kanaatimce Enstitüye yapılan başvurularla OHIM’in karşılaşması halinde kötü niyet gerekçesini oldukça sık kullanmaya başlayacaklarından emin olduğumu da özellikle belirtmek istiyorum.

 

Önder Erol Ünsal

Ocak 2013

unsalonderol@gmail.com