Etiket: kötü niyetle tescil edilmiş marka

ABAD’DAN KÖTÜNİYETE İLİŞKİN ENTERESAN BİR KARAR

ABAD 10. Dairesi’nin 13/11/2019 tarih ve C-528/18P numaralı kararının kötüniyet açısından ilginç olduğunu düşünerek siz takipçilerimizle paylaşmak istedik.

1-) 25 Haziran 2007 tarihinde Almanya’da mukim “Outsource2India” şirketi EUIPO nezdinde aşağıdaki marka için 35-36 ve 41. sınıflarda tescil başvurusunda bulunur ve marka sorunsuz şekilde 2008 yılında tescil edilir.

Image not found

Hindistan’da kurulmuş Flatworld Solutions Pvt Ltd şirketi 2013 senesinde EUIPO’ya başvurarak Outsource2India’ya ait bu tescilin kötüniyet sebebiyle hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep eder.

2-) 2015 senesinde EUIPO İptal Birimi hükümsüzlük talebini kabul ederek der ki; bu markayla tescil sahibi Flatworld tarafından Avrupa Birliği’nde kullanılan Outsource2India ibaresi üzerinde hak elde etmeye çalışıyor ve başvuru tarihinde ortada kötüniyet var.

Tescil sahibi bu kararı EUIPO Temyiz Birimine götürür.

3-) EUIPO 4. Temyiz Kurulu, EUIPO İptal Birimi’nin verdiği kararı iptal eder.

Temyiz Kurulu’na göre; dosya içeriğinde tescil sahibinin kötüniyetli olduğunu gösteren bir durum yoktur. Tescil sahibi olan şirket itiraz eden şirketle bir ticari ilişki kurarak Almanya ya da Avrupa Birliği’nin herhangi bir yerindeki şirketlerin işlerinin Hindistan’da yaptırılmasını (outsource) sağlamak istemiştir, fakat bu durumdan tescil sahibinin “outsource2india” ibaresini ele geçirmeye çalıştığı anlamı çıkmaz çünkü bu tanımlayıcı bir ibaredir ve sektörde hizmetlerini Hindistan’a outsource eden herkes tarafından kullanılabilir. Böyle bir durumda bu ibareyi kullanan biri için  basiretli tacir gibi davranmamıştır denemez. 

Ayrıca dosyada Outsource2India şirketinin Flatworld şirketinin menfaatlerine halel getirmek istediğini gösteren somut bir delil de yoktur. Aksine, tescili yapılan markada yer alan şekil unsuru hiçbir zaman Flatworld tarafından kullanılmış bir unsur değildir. Bilakis Flatworld adına 2010 yılında tescil edilmiş olan marka aşağıdaki gibidir.

Image not found

Gerçi Flatworld bu yukarıdaki işareti 2007 yılının Temmuz ayından önce  kullanmaya başladığını  iddia ediyor ve Outsource2India şirketinin de bu kullanımlardan haberi olduğu dosyadan açıkça anlaşılıyorsa da bu durum illa ki ortada bir kötüniyet olduğu anlamına gelmez, çünkü tarafların işaretlerinde yer alan şekil unsurları farklı.

Dosyaya, 2006 Yılında Flatworld’ün web sayfasında  Almanca dilinde  bilgilendirici bir sayfası bulunduğuna  dair delil sunulmuşsa da bu  durum Flatworld’ün Almanya’da o tarihlerde fiilen bir hizmet sunduğu anlamına gelmez. 

4-) Flatworld ihtilafı Genel Mahkeme’ye taşır ve Genel Mahkeme EUIPO Temyiz Kurulu kararını bozar. Bu sırada Outsource2India şirketi unvanını  “Outsource Professional Services” olarak değiştirir.

Genel Mahkeme der ki;

Avrupa Birliği’nde ilk başvuran tescili alır kuralı geçerlidir, ancak marka sahibi başvuru tarihinde kötüniyetliyse durum değişir.   

11 Haziran  2009 tarihli Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361) kararında da dendiği gibi kötüniyet konusunda göz önüne alınacak olan faktörlerden bazıları  şunlardır; başvuru sahibi başvuruyu yaparken bir başkasının aynı/benzer mal/hizmetler için aynı veya karıştırılacak kadar benzer bir işareti kullandığını biliyor mudur veya bilebilecek durumda mıdır, başvuru sahibi bu başvuruyu yaparken mevcut üçüncü kişinin kullanımlarını engelleme niyeti var mıdır, taraf markalarının korunma seviyeleri ne düzeydedir. Sonuçta bu yukarıda belirtilen durumlar sınırlı değil sadece örneksemedir.

4/11/ 2006 tarihinde Flatworld ile irtibata geçen bazı kişiler birlikte iş yapma teklifinde bulunmuştur. Daha sonra aynı kişiler 13/12/2006 tarihinde bu işbirliği için Almanya’da “Outsource2India Ltd” adında bir şirket kurduklarını ve kurdukları bu şirketin de Flatworld’ün kullandığı “outsource2india’ ibaresini içeren bir işareti kullanmayı istediğini bildirmişler. Flatworld bu işbirliği konusunda bazı şüphelere düşmüş, yazılı olarak bazı itirazlarda bulunmuş, nihayetinde ise 2007 Mayıs ayında onlarla işbirliği yapmayacağını ve bu kişilerin Outsource2India şirketini kurmaktaki asıl amaçlarının ‘outsource2india’ ibaresinden haksız faydalanmak olduğunu düşündüğünü bildirmiştir.

EUIPO Temyiz Kurulunun belirttiğinin aksine, Outsource2India şirketi davaya konu başvuruyu yaptığı  tarihte Flatworld’ün  Almanya’da outsourcing hizmeti verdiğini, pazarlama yaptığını  ve tescil edilmemiş bir işareti kullandığını biliyor, yani Flatworld’ün web sayfasındaki Almanca bölüm sadece bilgilendirme amaçlı değil.

Outsource2India‘nın yaklaşımıyla taraflar arasında kurulan Sözleşme öncesi ilişkide Outsource2India eğer taraflar arasında bir işbirliği zemini oluşmazsa kendisinin web sayfasını değiştireceğini ve ismini de farklılaştıracağını taahhüt etmiş. İki taraf arasında bir iş ilişkisinin kurulamayacağı anlaşılınca ise Flatworld şaşırarak görmüş ki karşı taraf  halen outsource2india ibaresini kullanmaya devam ediyor. Zaten sözleşme öncesi ilişki sona erer ermez de hemen davaya konu olan marka için tescil başvurusunda bulunulmuş ve buradaki amacın outsource2india ibaresinin ekonomik potansiyelinden haksız biçimde fayda sağlamak olduğu  hususu taraflar arasındaki e-mail yazışmalarından da anlaşılıyor. Bu noktada  yapılan başvuru, outsource2india tanımlayıcı mıdır değil midir sorusundan bağımsız olarak, kötüniyetlidir. 

6-) Dosya ABAD’a taşınır. Tabii ki tescil sahibi asla, kat’a ve vallahi billahi kötüniyetli değilim der ve buna gerekçe olarak da aşağıdaki argümanları ileri sürer;

— Başvuru tarihinden evvel Flatworld benimkine benzer bir markayı AB’de kullandığını ispat edememiştir

— İşaretler arasındaki tek ortak unsur olan ‘outsource2india’ tanımlayıcıdır ve tanımlayıcı kelimeleri kullanmak basiretli davranış kuralına aykırı değildir

— Bu tanımlayıcı ibareyi çıkarınca geriye kalan şey şekil unsurlarıdır ki onların da zaten birbiriyle hiçbir alakası yoktur

— Genel Mahkeme 25/06/2007 tarihinden önce Flatworld Almanya’da kendi işaretiyle faaliyette bulunmuş diyor ama böyle bir durum yok,  web sayfasında bir sayfalık Almanca bölüm olması fiili kullanım sayılmaz, bu sadece bilgilendiricidir,

— Dava konusu marka için başvurulduğunda Flatworld’e ait işaret marka olarak tescilli değil, ve ayrıca Alman Hukuku veya (AB üyesi) başka bir ülkenin hukukuna göre “tescilsiz marka” da değil.

— Genel Mahkeme’nin kararında belirtildiğinin aksine Outsource2India hiçbir zaman ‘outsource2india’ ibaresini kullanmayı bırakacağım + unvanımı değiştireceğim diye bir taahhütte bulunmadı. 

— Genel Mahkeme Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361), kararındaki bütün kriterlerin olup olmadığına bakmalıydı, sadece bir kısmına baktı, karar eksik incelemeyle verildi. Mesela Genel Mahkeme ilgili toplum kesiminin bu işaretleri karıştırıp karıştırmayacağını hiç incelemedi, eğer inceleme yapılsaydı zaten ortada karışıklık doğuracak bir durum olmadığı görülecekti.

EUIPO diyor ki;  

— Genel Mahkeme, Flatworld’ün kullandığı işaretin “tescilsiz marka” olduğunu söylüyor ama bunun gerekçesi nedir belli değil. Ayrıca AB Hukuku’nda “tescilsiz marka” diye bir konsept yok ki zaten, evet bazı ülkelerin ulusal sistemlerinde varsa da, eğer Genel Mahkeme bunun uygulanabileceğini düşünüyorduysa kararında bunun uygulanması için gerekçelerini açıkça belirtmeliydi.

— Genel Mahkeme ortada bir karıştırma ihtimali olduğunu söylüyor ama kararda bunun nasıl olacağı hakkında hiçbir gerekçeye değinilmemiş.  Karıştırma ihtimali var denilince  Flatworld’ün kullandığı ‘outsource2india’ ibaresi ayırt edicidir anlamına gelir halbuki  kararda bunun tanımlayıcı olduğunu ifade eden/ima eden  cümleler var; bu apaçık çelişkidir. Burada kullanılan “outsource2india” ibaresi tanımlayıcı.

ABAD Kararında Diyor ki;

Genel Mahkeme 25/06/2007 tarihinden önce Flatworld Almanya’da kendi işaretiyle faaliyette bulunmuş diyor ama böyle bir durum yok,  web sayfasında bir sayfalık Almanca bölüm olması fiili kullanım sayılmaz, bu sadece bilgilendiricidir iddiasına ilişkin olarak; temyiz eden taraf Genel Mahkeme’nin vardığı bu sonucu değiştirecek bir bilgi veya dokümana işaret etmiyor dosyanın içinde. Yani bu sadece bir iddiadan ibaret, bu noktada ABAD’ın incelemesi gereken hukuki bir mesele yok ortada.

Outsource2India ,eğer taraflar bir iş ilişkisi kurmaya muvaffak olamazsa, ticaret unvanını- adını- web sayfasını değiştirmeyi taahhüt etti mi etmedi mi konusunda ise dosyada mevcut Sözleşme taslağı ve tarafların şirket yetkilileri arasında yapılmış yazışmalara bakıldığında şu kesin olarak görülüyor; eğer taraflar arasında bir iş ilişkisi kurulamazsa ne olacağı konusunda şirket yöneticilerinin bakış açıları birbirinden tamamen farklı.  

Flatworld böyle bir halde karşı tarafın ‘outsource2india’ ibaresini web sayfasında ve şirket isminde kullanmayı bırakacağını düşünürken/zannederken/karşı tarafın bunu taahhüt ettiğine ikna olmuşken, yazışmalarda Outsource2India ise sadece Flatworld’ün yukarıda gösterilen  şekildeki işaretini ve ticari faaliyetlerinde Flatworld’ün web sayfasını kullanmayacağını belirtiyor. Genel Mahkeme burada Flatworld’ün iddialarının kabul edilebilirliğine dayalı olarak görüş oluşturmuş ama bu görüşünde özellikle hangi yazışma/dokümana dayanarak neticeye vardığını belirtmemiş; işin bu kısmında Genel Mahkeme kararı hatalı.

Ancak buna rağmen Genel Mahkeme’nin vardığı neticenin hatalı olduğu söylenemez.

Her ne kadar Genel Mahkeme kararında karıştırılma ihtimali ile ilgili bölümü gerekçelendirmemişse de kötüniyet ile ilgili bölüm uygun şekilde düzenlenmiştir. Bir olayda karıştırılma ihtimali olmasa dahi olayın özellikleri neticesinde ortada kötüniyet olduğuna hükmedilebilir. Eğer durumdan  marka başvurusunun  dürüst uygulamalara aykırı bir iradeyle, üçüncü kişileri hedefleyerek, veya özel olarak bir üçüncü kişiyi hedeflemese dahi   markanın fonksiyonuna aykırı bir hakkı elde etmeyi amaçlayarak yapıldığı görülüyorsa o vakit markanın hükümsüzlüğüne karar verilebilir ki bu durumda toplum gözünde karıştırma ihtimali olup olmadığına bakılmaz. Başvuru sahibinin başvuru anındaki iradesi ebette ki sübjektif bir durumdur  ancak idari makamlarca ve mahkemelerce objektif şekilde değerlendirilebilir. Kötüniyet olaydaki ilgili tüm faktörlerin ve tüm vak’aların birlikte göz önüne alınmasıyla değerlendirilir. (12/09/2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724)

Huzurdaki olayda Genel Mahkeme  karar verirken olaya özgü durumları göz önüne almıştır. Evet Genel Mahkeme kararında Outsource2India’nın, eğer taraflar arasında bir anlaşma olmazsa,ismini ve web sayfasını değiştireceğine dair görüş oluştururken delilleri tam doğru değerlendirmemiştir. Ancak yine de Genel Mahkeme birçok faktörü/vakayı da son derece doğru şekilde değerlendirmiştir , özellikle Alman girişimcinin Kasım 2006 itibariyle Flatworld ile Almanya’da  bir ticari işbirliğine girme çabaları, bu amaçla Flatworld’den izin almadan Alman Hukuku’na göre    Outsource2India diye şirket kurması ve bu ibareyi web sayfasında kullanması, Şubat ve Mayıs 2007’de Flatworld’ün yapılan iş teklifine ilişkin gönülsüzlüğü ve meydana çıkan kullanımlar karşısındaki itirazları ile memnuniyetsizliği ifade etmesi gibi haller Genel Mahkeme tarafından doğru şekilde değerlendirilmiştir. Kaldı ki Genel Mahkeme’nin bu değerlendirmelerine  temyiz eden tarafından öne sürülen bir itirazda mevcut değildir. Dolayısıyla Genel Mahkeme ortada kötüniyet olduğuna hükmederken doğru bir karar vermiştir.

Genel Mahkeme ‘outsource2india’ ibaresinin potansiyel olarak tanımlayıcı olduğunun varsayılması halinde dahi bunun kötüniyeti ortadan kaldırmayacağına karar verirken olaya  doğru bir bakış açısıyla yaklaşmıştır. İddiaların aksine ortada  bir çelişki yoktur. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur; Genel Mahkeme, Flatworld’ün ‘outsource2india’ ibaresi üzerinde münhasır bir hakkı olduğunu söylemiyor  veya bu ibarenin  bazı hallerde Flatworld’ün bir rakibi tarafından başka figüratif unsurlarla-elementlerle birlikte bir AB markası olarak tescil edilebilme ihtimalini dışarıda bırakmış değil. Genel Mahkeme yalnızca Alman Hukukuna göre kurulmuş Outsource2India şirketinin Flatworld ile iş yapmak amacıyla kurulduğunu, Flatworld bu işbirliğini kabul etmeyince de kısa süre sonra Flatworld’ün ticari faaliyetlerinde kullandığı ibareyi kapsayan bir işaret için Birlik markası tescili başvurusu yaparak kötüniyetli hareket ettiğini belirtmiştir.

Hem EUIPO vekili hem de temyiz eden Genel Mahkeme’nin Flatworld’ün kullandığı ibare için neden “tescil edilmemiş marka” ifadesini kullandığını sorgulamaktadır. Kararın geneline bakıldığında Genel Mahkeme’nin bu kelimelerle Alman Hukuku veya başka bir hukuki sistemdeki bir marka türünü kastetmediği zaten anlaşılmaktadır; Mahkeme’nin söylediği şey davaya konu marka için başvurulduğu tarihte Flatworld’ün kullandığı işaretin tescil edilmemiş olduğudur sadece.

ABAD, Genel Mahkeme’nin verdiği kararda kötüniyetin değerlendirilmesi açısından bir hukuka aykırılık görmeyerek temyiz talebini  reddetmiştir.

Özlem FÜTMAN

Mayıs 2020

ofutman@gmail.com

KÖTÜ NİYETE DAİR BÜYÜK KURUL KARARI: “LA IRLANDESA”

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) Büyük Temyiz Kurulu 2 Mart 2020 tarihinde, yanıltıcılık ve kötü niyetin varlığı sonucu marka hükümsüzlüğüne ilişkin R 1499/2016-G numaralı önemli bir karar vermiştir. Büyük Kurul’un bu karara bakmasındaki esas amaç, gelecekte aynı hususta Temyiz Kurullarının önüne gelebilecek ihtilaflarda onlara rehberlik etmektir.

Kararda; markanın satışa sunulduğu ürünlerin coğrafi kaynağına ilişkin yanıltıcılığı ile marka sahibinin hükümsüzlük talebi sahiplerinden biriyle önceki ticari ilişkisinde gereken coğrafi bağ bulunmasına rağmen söz konusu ilişkinin marka başvuru tarihinden çok önce sona ermiş olduğu ve yine de başvurunun hala söz konusu ilişkiden doğan coğrafi köken mevcutmuş gibi bir görüntü çizmek amacıyla yapıldığından kötü niyetin varlığı hususları değerlendirilmiştir.

Uyuşmazlığı mümkün olduğunca kısa tutmaya çalışarak aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

6 Ağustos 2013 tarihinde Hijos de Moisés Rodríguez González, S.A. (“Marka Sahibi”), aşağıda sunulan Avrupa Birliği (“AB”) şekil markasının tescili için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (“EUIPO”) sarı, yeşil ve beyaz renkleri ve Nice sınıflandırmasına göre 29. sınıftaki “et, balık, kümes hayvanları ve sebzeler; jöleler, reçeller, kompostolar; yumurtalar; süt ve süt ürünleri; yenilebilir katı ve sıvı yağlar.” mallarını kapsayacak şekilde başvurmuş ve EUIPO tarafından bu marka 3 Ocak 2014 tarihinde tescil edilmiştir:

7 Ocak 2015 tarihinde, İrlanda Hükümetinin İş, Girişim ve İnovasyon Bakanı (“Bakan”) ile İrlanda Süt Ürünleri Kurulu Kooperatif Şirketi (“Kooperatif”), AB Marka Tüzüğünün (“EUTMR”) 59(1)(a) maddesi kapsamında aynı tüzüğün 7(1)(g) ve 52(1)(b) maddelerine dayanarak söz konusu markanın hükümsüzlüğü talebinde bulunmuştur. Gerekçe olarak sunulan maddeler, markanın yanıltıcı olması ile kötü niyete ilişkindir. Hükümsüzlük talebi sahiplerinin iddiaları kısaca şu şekildedir:

  • Tescilli AB markası, kapsadığı malların İrlanda’dan kaynaklandığını düşündürmektedir ve söz konusu ürünler İrlanda’dan gelmediği takdirde tüketiciler yanıltılmış olacaktır. Bunun nedeni, “La Irlandesa” teriminin “İrlandalı kadın” ya da İspanyolcada dişil tanımlayıcı ile kullanılan bir terimin “İrlandalı” anlamına gelmesidir. Bunun yanı sıra, sembolik kelt düğüm şeklinin ve renklerinin de İrlanda’nın milli renkleri ve bayrağını çağrıştırdığı, bu nedenle de somut olayda gerçek olmamasına rağmen malların İrlanda’da üretildiği veya bir şekilde bu niteliğe sahip olduğu hissinin verildiği iddia edilmektedir.
  • Ayrıca, bu argümanı destekleyen şu evraklar kanıt olarak sunulmuştur: Marka sahibinin Hollanda peyniri ve jambonu, salamı, tereyağı veya süt gibi ürünlerinin bulunduğu fakat İrlanda menşeli hiçbir ürüne yer verilmeyen 2014 tarihli çevrimiçi kataloğu ile EUIPO İptal Birimi tarafından verilen 25 Eylül 2002 tarihli 283 572 numaralı “” şekil markasının yine Bakanlığın talebiyle 29. sınıfta yer alan “tereyağı ve süt tozu” mallarında EUTMR madde 7(1)(g) ve 7(2) uyarınca İspanyol halkı için yanıltıcılığı dolayısıyla hükümsüzlüğüne dair kesin karar.
  • Kötü niyete dair, marka sahibinin marka başvurusunda bulunurken ticari hayattaki dürüstlük kurallarından saptığı iddia edilmiştir. Buna ilişkin, uzun yıllar boyunca marka sahibi ile Kooperatifin aralarında ticari bir ilişki olduğu ve 1967 yılından itibaren Kooperatifin Kanarya Adaları’nda marka sahibine toptan İrlanda menşeli tereyağı sattığı ve marka sahibinin de bu tereyağını “LA IRLANDESA” ve “KERRYGOLD” markaları altında (iki markayı bir arada kullanarak) sattığı ve “KERRYGOLD” markasını da kendi adına İspanya’da tescil ettirdiği belirtilmiştir. Kooperatifle aralarındaki hukuki uyuşmazlık sonucu 1984 yılında “KERRYGOLD” markasının Kooperatife devrine ilişkin marka sahibiyle imzalanan anlaşma hükümsüzlük talebiyle birlikte sunulmuştur. Artık aralarında bir ticari ilişki olmadığı da belirtilmiştir. “LA IRLANDESA” markasına ilişkin de söz konusu taraflar arasında İspanya’da 1990lı yıllardan itibaren süregelen hukuki ihtilaflar da, örneğin İspanya Marka Ofisi’nin ve Madrid Yüksek Adalet Mahkemesi’nin bu markaya ve taraflara ilişkin muhtelif ret kararları ve bunların çevirileri gibi, sunulmuştur.
  • Tüm bu sunulan geçmiş hukuki ihtilaflar ve ret kararlarının varlığına rağmen marka sahibi “LA IRLANDESA” terimini içeren, bu uyuşmazlığa konu marka dahil, dört yeni marka tescil talebinde bulunmuştur. Ayrıca, uyuşmazlık konusu marka görünüş olarak Kooperatifin tanınmış “KERRYGOLD” markasına çok benzemektedir. Marka sahibinin önceki ticari ilişkileri çerçevesinde bilgisi dahilinde olmasına rağmen böylesi benzer bir başvuruda bulunmak istemesi haksız rekabet ve kötü niyet teşkil etmektedir.

Kısaca marka sahibinin söz konusu iddialara verdiği cevaplar da şu şekildedir:

  • Hükümsüzlük talebi sahiplerinin söz konusu talebi, marka sahibine karşı rekabeti engelleyici bir stratejidir. 30 yıllık sıkı bir ticari işbirliğinin bitmesinin ardından rakip markanın saf dışı bırakılması amaçlanmaktadır.
  • Uyuşmazlık konusu markanın yanıltıcı olduğuna dair bir kanıt yoktur ve iddialar yalnızca spekülasyonlara dayanmaktadır.
  • “LA IRLANDESA” terimi ilgili malların coğrafi kaynağı açısından tanımlayıcı değildir, hatta Kanarya Adalarının ünlü bir markasıdır.
  • İspanya’da söz konusu marka 1967 yılından beri 538 320 numarası ile tescillidir ve hala geçerlidir. Marka sahibi, bahsedilen terimi içeren başka İspanyol ve AB markalarına da sahiptir.

Hükümsüzlük talebi sahiplerinin bunlara cevabı ise marka sahibi tarafından satılan malların açıkça İrlanda’dan olmadığı ve aksinin kanıtlanamadığı doğrultusundadır. 1967 yılına dayanan İspanyol markasına ise itiraz edilmemiştir, zira bu kullanım zamanında taraflar arasında var olan ticari ilişkiye dayanmaktadır. “LA IRLANDESA” markası özellikle o sırada İrlanda’dan gelen tereyağını belirtmek için yaratılmıştır fakat bu artık gerçeğe dayanmamaktadır, çünkü 2001 yılında Kooperatif marka sahibiyle olan tereyağı tedarik anlaşmasını sona erdirmiştir. Yukarıda bahsedildiği üzere hükümsüzlük talebi sahipleri hali hazırda birçok uyuşmazlıkta marka sahibine karşı başarılı olmuştur.

EUIPO İptal Biriminin 15 Haziran 2016 tarihli kararıyla hükümsüzlük talebi tümden reddedilmiştir. Söz konusu kararın gerekçeleri olarak öncelikle, EUTMR m. 7(1)(g) doğrultusunda markanın yanıltıcı niteliğine dair uyuşmazlık konusu şekil markasının esas kısmında yer alan “LA IRLANDESA” teriminin İspanyol Sözlüğüne bakıldığında “İrlandalı/İrlandalı kadın” anlamına geldiği ve bu marka altında satışa sunulan malların açıkça İrlanda’dan geldiğinin, markanın İrlanda ile açıkça bir coğrafi bağ kurduğunun düşünüleceği belirtilmiştir. İptal Birimine göre, bir işaretin EUTMR 7(1)(g) uyarınca reddedilebilmesi için korumanın talep edildiği malların özelliklerine açıkça zıt objektif bir işaret içermesi gerekmektedir. İşaret ve mallar arasında başvuru sırasında açıkça tezat yoksa söz konusu marka EUTMR 7(1)(g) maddesine aykırı olarak tescil edilmiş denemeyecektir. Eğer yanıltıcı olmayan bir kullanım ihtimali söz konusuysa tescile itiraz mümkün değildir. Bu durumda, eğer İrlanda kaynaklı ürünler satılıyorsa dürüst kullanımdan söz edilebilir. Uyuşmazlık konusu marka bakımından işaret ile koruma talep edilen mallar arasında başvuru anında açık bir tezat bulunmadığından EUTMR 7(1)(g) maddesi kapsamındaki yanıltıcılık gerekçesi İptal Birimi tarafından kabul edilmemiştir. Zaten, herhangi bir potansiyel veya fiili yanıltıcı kullanım ancak başlatılan bir iptal işlemi kapsamında değerlendirilebilmektedir. Kötü niyete ilişkinse İptal Birimi, uyuşmazlık konusu markaya dair başvuru anında herhangi bir kötü niyetin bulunduğunun ileri sürülen argümanlarla ispatlanamadığına karar vermiştir. Zira, önceki kararlar kimi zaman marka sahibinin niyetine ilişkin fikir uyandırabilse de bunlar Birim için bağlayıcı değildir, ayrıca markanın İrlanda’ya atfedilmek istenen unsurları tek başına marka sahibinin kötü niyetli ticari tutumuna karar vermeye yetmeyecektir.

Hükümsüzlük talebi sahipleri söz konusu kararı 12 Ağustos 2016 tarihinde temyiz etmiştir. 6 Aralık 2017 tarihinde Temyiz Kurulu Başkanlığı uyuşmazlığı, gelecekteki benzer uyuşmazlıklarda uyumlu bir yaklaşım benimsenebilmesi için Büyük Kurul’a göndermeyi uygun bulmuştur. Büyük Kurul, temyizi kabul etmiş, uyuşmazlık konusu kararın iptaline ve AB markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesi gerektiği sonucuna varmıştır. Bunun nedeni olarak, sunulan delillere ve markanın kapsadığı malların İrlanda’da üretilebileceğine, hatta bazılarının, et, balık veya tereyağı gibi, bu sebeple tanınmış olduğuna ve işaretteki “LA IRLANDESA” teriminin İspanyolcadaki anlamına işaret edilmiştir. İspanyolca konuşan tüketicilerin işareti gördüğünde ürünlerin İrlanda’dan geldiğine inanacakları fakat sunulan delillere bakılırsa tüm ürünlerin İrlanda kaynaklı ürünler olmadığı, çoğunlukla Hollanda veya Almanya menşeli olup bunların ambalaj veya etikete söz konusu markayla birlikte ancak çok küçük harflerle veya ülke kodlarıyla yazıldığı ve bu nedenle markanın kaynağına ilişkin yanıltıcı olduğu kanaatine varılmıştır. Marka ile kapsadığı ürünler arasında açık bir tezat söz konusudur. Ayrıca, önceki EUIPO ve İspanyol otoriteleri kararlarının, her ne kadar Kurul için bağlayıcı olmasalar da, Kurul’un güncel bulgularını özellikle de ilgili İspanyol halkın markayı gördüğü anda ürünlerin İrlanda’dan geldiğini düşüneceği doğrultusunda yanıltıcılığı açıklama ve doğrulama yönünden önemine dikkat çekilmiştir.

Kurul kötü niyet değerlendirmesinde, AB Adalet Divanı’nın Lindt ya da Stylo & Koton gibi geçmiş kararlarına göndermeler yaparak bazı kriterlere değinmiştir. Dikkate değer noktalardan bazıları, uyuşmazlık konusu işaretin kaynağı ve yaratımından beri kullanımı, AB markası başvurusunun yapılmasındaki ticari mantık ve başvuruya kadarki olaylar kronolojisidir. Ayrıca, başvuru sahibinin kötü niyetini değerlendirirken başvuru öncesi taraflar arasındaki sözleşmesel ve sözleşme öncesi veya sonrası ilişkilerin, geçmiş ya da güncel mesleki durumdan kaynaklı sadakat veya işteki pozisyondan doğabilecek karşılıklı görev ve sorumlulukların değerlendirileceği belirtilmiştir. Kararda belirtilen ve değinilmesi gereken belki de son nokta, Avrupa Birliği Haksız Rekabet Uygulamaları Direktifi (2005/29/EC) 5(4) ve 6(1)(b) maddeleri uyarınca, ticari uygulamaların yanlış bilgi içermesi halinde veya bir şekilde ürünlerin coğrafi veya ticari kaynağına ilişkin özelliklerine dair ortalama tüketiciyi yanıltabilecek olması durumunda haksız ve dolayısıyla dürüst olmayan uygulamalar olarak kabul edilmesidir. Tüm kriterlerin, objektif faktörlerin ve sunulan delillerin ışığında Kurul, marka sahibinin bilerek İrlanda ile bir ilişki kurulması amacıyla başvuru yaptığını ve bu nedenle kötü niyetin varlığını onaylamıştır.

İnceleme konusu kararın; kötü niyet gibi yazılı hukukta çok detaylı ve açık düzenlenmeyen ve genelde uygulama ile şekillenen bir kavramın değerlendirilmesi yönünde, elbette işaretin yanıltıcılığı hususunda da, daha genel ve somut kriterlerin uygulanmaya çalışılması bakımından önemli bir karar olduğu kanaatindeyiz. Bu kararın amacı doğrultusunda EUIPO İptal Birimlerine ve Temyiz Kurullarına kötü niyete ilişkin kararları bakımından bir rehber teşkil etmesi ve kararların uyumlaştırılması beklenmektedir.

Alara NAÇAR

Mayıs 2020

nacar.alara@gmail.com

Kötüniyetli Marka Başvurusu Hakkında Güncel Bir ABAD Kararı: KOTON/EUIPO – NADAL ESTEBAN

ABAD, 12.09.2019 tarih C‑104/18 P sayılı kararında “hangi şartların varlığı halinde kötüniyetli marka başvurusundan bahsedilebileceğini” hükme bağlamıştır.

ABAD kararına konu olan olaydaki taraflar:

– Temyiz eden: “KOTON Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ” (Bu yazı kapsamında “KOTON” olarak geçecektir).

– İlk derecede davalı: Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)

– İlk derecede müdahil: Joaquín Nadal Esteban (Bu yazı kapsamında “Nadal Esteban” olarak geçecektir).

Nadal Esteban, 25.04.2011 tarihinde aşağıdaki markanın tescili için EUIPO’ya başvuruda bulunmuştur.

Başvuru, “Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nis Anlaşması”nın 25., 35. ve 39. sınıfları için yapılmıştır. Söz konusu bu sınıflara ait mal ve hizmetlerin içerikleri kısaca şu şekilde özetlenebilir:

– 25. Sınıf: İç-dış giysiler, ayak giysileri, baş giysileri.

– 35. Sınıf: Reklamcılık, iş yönetimi, iş idaresi, büro hizmetleri.

– 39. Sınıf: Taşımacılık ve malların paketlenmesi ve depolanması hizmetleri; tur düzenleme, seyahat için yer ayarlama hizmetleri.

KOTON ise elbise, ayakkabı ve aksesuarlar üretip satmaktadır. KOTON’a ait aşağıdaki marka Nis Anlaşması’nın 25. ve 35. sınıfları kapsamında tecil edilmiştir:

KOTON’a ait bir başka marka ise Nis Anlaşması’nın 18., 25. ve 35. sınıfları kapsamında tescil edilmiştir:

KOTON, marka tescilinde nispi ret nedenlerini düzenleyen 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün 8/I. maddesine dayanarak itirazda bulunmuştur.

EUIPO, KOTON’nun yaptığı itirazı 25. ve 35. sınıflar bakımından kabul etmiş; 39. sınıf bakımından ise itirazı reddetmiştir. Bu karar, EUIPO’nun Dördüncü Temyiz Kurulu tarafından da onaylanmıştır. Bunun üzerine Nadal Esteban tarafından tescil başvurusunda bulunulan marka, Nis Anlaşması’nın 39. sınıfı kapsamında tescil edilmiştir.

KOTON, tescili yapılan bu markanın Topluluk Marka Tüzüğü’nün mutlak hükümsüzlük nedenlerinden kötüniyetli marka tescilini düzenleyen 52. maddenin 1. fıkrasının b) bendine göre hükümsüz sayılmasını talep etmiştir.

EUIPO İptal Birimi, Nadal Esteban’nın kötüniyetinin ispatlanamaması sebebi ile KOTON’un yaptığı bu itirazı reddetmiştir.

KOTON, verilen bu karara karşı EUIPO’nun İkinci Temyiz Kurulu nezdinde itiraz etmiştir. Ancak KOTON’nun itirazını değerlendiren EUIPO’nun İkinci Temyiz Kurulu da KOTON’nun itirazını reddetmiştir. İkinci Temyiz Kurulu’na göre, uyuşmazlığın konusu olan markaların birbirleri ile olan benzerlikleri ve Nadal Esteban’ın KOTON’a ait tescilli markadan haber olup olmadığı, somut olayda kötüniyetin tespiti bakımından karar verici role sahip değildir. Zira uyuşmazlık konusu KOTON’a ait 18., 25. ve 35. sınıfları kapsamında tescil edilmiş markalar ile Nadal Esteban adına Nis Anlaşması’nın 39. sınıfı kapsamında tescil edilmiş markanın kapsadığı mal veya hizmetler, aynılık ya da benzerlik arz etmemektedir. Bu sebeple Topluluk Marka Tüzük’ünün 52/I-b maddesi kapsamında kötüniyetten bahsedilemez.

KOTON, 23.09.2016 tarihinde EUIPO’nun İkinci Temyiz Kurulu’nun bu kararına karşı Avrupa Birliği Genel Mahkemesi nezdinde itirazda bulunmuştur. KOTON, yaptığı itirazda Topluluk Marka Tüzük’ünün 52/I-b maddesi kapsamında kötüniyetin varlığının kabulü için uyuşmazlık konusu markaların aynı mal ve hizmetleri kapsamasının gerekli olmadığını; bunun aksinin ne Topluluk Marka Tüzük’ünden ne de ABAD kararlarından çıkarılabileceğini ileri sürmüştür. Ancak Avrupa Birliği Genel Mahkemesi de 30.11.2017 tarihli kararında Nadal Esteban adına tescil edilmiş markanın KOTON’a ait markalarla aynı mal ve hizmet sınıfına dahil olmadığına ve bu sebeple kötüniyetin var olmadığına hükmetmiştir. Zira kötüniyetli marka tescilinden bahsedilebilmesi için sonraki tarihli markanın önceki tarihli marka ile aynılık veya benzerlik arz etmesi ve aynı veya karıştırılabilecek derecede benzeri bir mal veya hizmet kapsamında tescil edilmesi gereklidir. Nadal Esteban’nın KOTON’a ait markadan sadece haberdar olması, onun kötüniyetli olduğuna ilişkin yeterli bir sebep değildir. Ayrıca Nadal Esteban’nın daha önce tescil edilmiş olan KOTON markalarının kullanımını engelleme amacı ve kötüniyeti de KOTON tarafından ispat edilememiştir.

KOTON, Avrupa Birliği Genel Mahkemesi’nin vermiş olduğu bu kararı ABAD’da taşımıştır. ABAD, uyuşmazlık hakkında özetle şu kararı vermiştir:

Topluluk Marka Tüzük’ünde “kötüniyet” kavramı tanımlanmamıştır. Kötüniyet kavramının anlamı, hangi kapsam içinde kullanıldığına ve bu Tüzük’ün amacına bakılarak tespit edilmelidir. Marka hukuku kapsamında kötüniyet, ticari hayatta doğruluğa ve dürüstlüğe aykırı olan anlayışın ve amacın varlığını ifade etmektedir. Topluluk markasına ilişkin kuralların amacı, özellikle Avrupa Birlik’i içinde dürüst ve bozulmamış rekabeti sağlamaktır. Bu rekabet teşebbüslerin mal ve hizmetlerinin kalitesi ile müşterilerini kendilerine bağlayabilmeleri ile gerçekleşebilecektir. Söz konusu bu amaç teşebbüslerin mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden karıştırma tehlikesi olmaksızın ayırt edilmesini sağlayacak markaları tescil edebilme imkanına sahip olmakla mümkün olacaktır.

Topluluk Marka Tüzük’ünün 52/I-b maddesi kapsamında mutlak hükümsüzlükten bahsedilebilmesi için topluluk markası sahibinin marka başvurusu yapmaktaki amacı,

– Dürüst bir şekilde rekabet etmek olmamalı;

– Ticari teamüllerle ters düşecek şekilde üçüncü kişilerin menfaatlerine zarar vermek veya markanın sağladığı faydaları haksız bir şekilde elde etmek olmalı ve bu durum inandırıcı ve birbiri ile uyumlu delillerle ispat edilebilmelidir.

Marka başvurusunda bulunan kişinin sübjektif nitelik taşıyan bu amacı, yetkili makamlar tarafından objektif kriterler kullanılarak tespit edilmelidir. Bu tespit, her somut olaydaki tüm veriler dikkate alınarak yapılmalıdır.

ABAD, Topluluk Marka Tüzük’ünün 52/I-b’deki “kötüniyetli marka başvurusu” ile Topluluk Marka Tüzük’ünün 53/I-a’daki nispi hükümsüzlük nedenlerinden “karıştırma tehlikesi”, birbirinden farklı müesseseler olduğunu belirtmiştir. Topluluk Marka Tüzük’ü 52/I-b maddesi, 53/I-a’dan farklı olarak, hükümsüzlük talebinde bulunan kişinin kullandığı markanın hükümsüzlüğü talep edilen marka ile aynı veya benzer ürünler için tescil edilmiş olmasını şart koşmamakta ve karıştırma tehlikesinin varlığını da aramamaktadır.

ABAD’a göre kötüniyetli marka başvurusundan bahsedilebilmesi için uyuşmazlık konusu sonraki tarihli marka ile üçüncü bir kişi tarafından kullanılan önceki tarihli marka arasında karıştırma tehlikesinin bulunması veya söz konusu markaların aynı veya benzer olmaları şart olmayıp; diğer inandırıcı ve birbiri ile uyumlu delillerin varlığı halinde de marka tescil başvurusunda bulunan kişinin kötüniyetinden bahsedilebilecektir.

ABAD’a göre kötüniyet, sadece aynı veya benzer işaretin aynı veya benzer ürünler için kullanılması durumunda söz konusu değildir. Zira kötüniyetin varlığının sadece aynı veya benzeri işaretlerin aynı mal ve hizmetler için kullanılması durumu ile sınırlandırılması, Topluluk Marka Tüzük’ünün 52/I-b maddesinin kapsamını daraltacaktır.  

ABAD, başvuru sahibinin kötüniyeti tespit edilirken dikkate alınacak etkenlerin özellikle tescil başvurusunun yapıldığı zamanki etkenler olduğunu hükme bağlamıştır. Ancak AB Genel Mahkemesi, tescil için başvurusunun yapıldığı zamanki tüm etkenleri, somut olay bakımından önem arz etmesine rağmen dikkate almamıştır. Bu etkenler özellikle şunlardır:

– Nadal Esteban, şekillendirilmiş bir şekilde yazılan “KOTON” kelimesini sadece Nis Anlaşması’nın 39. sınıfındaki hizmetler için değil ayrıca Nis Anlaşması’nın 25. ve 35. sınıflarına ait olan mal ve hizmetler için de tescil ettirmiştir. AB Genel Mahkemesi’nin karar verirken tartışmasız olan ve KOTON tarafından da ileri sürülen bu durumu, dikkate alması gereklidir.

– Topluluk Marka Tüzük’ünün 52/III. maddesine göre “hükümsüzlük sebepleri”, tescil edilen ürün veya hizmet sınıflarının tümü için ileri sürülebileceği gibi, sadece bir kısmı için de ileri sürülebilir. Somut olayda KOTON, kısmi hükümsüzlük talebinde bulunmayıp; tüm ürün ve hizmet sınıfları için marka tescilinin hükümsüzlüğünü talep etmiştir. KOTON, tekstil ürünleri için kullandığı markanın Nadal Esteban tarafından tekstil ürünleri de dahil olmak üzere birden çok mal ve hizmetler için tescil ettirilmek istendiğini ileri sürmüştür. KOTON, bu kapsamda Nadal Esteban’ın tescil başvurusu yaptığı sıradaki amacının ve dolayısıyla kötüniyetin varlığının incelenmesini talep etmiştir.

– KOTON ve Nadal Esteban, önceden ticari bir ilişki içerisinde bulunmuşlar ve bu ticari ilişki KOTON tarafından sona erdirilmiştir. AB Genel Mahkemesi, vermiş olduğu kararda taraflar arasındaki KOTON tarafından sona erdirilmiş olan bu ticari ilişkiyi ikinci derecede ele almıştır. AB Genel Mahkemesi, şekillendirilmiş bir şekilde yazılan “KOTON” kelimesini içeren ve Nis Anlaşması’nın 25., 35. ve 39. sınıflarına ait olan mal ve hizmetler için yapılan marka başvurusunun Nadal Esteban’ın ekonomik faaliyetleri dikkate alındığında ticari mantığa ne kadar uygun olduğunu incelememiştir.

– AB Genel Mahkemesi, verdiği kararda “marka başvurusundaki ticari mantığın” veya “marka başvurusundaki aşamalardaki kronolojinin” uyuşmazlığın çözümünde önemli bir yere sahip olduğundan bahsetse de bu unsurları, verdiği kararda tartışmamıştır.

ABAD, söz konusu sebeplerle AB Genel Mahkemesi’nin verdiği kararı bozmuştur.

Dr. Öğr. Üyesi Salih POLATER

Ekim 2019

salihpolater@gmail.com

Markanın İptali Prosedürü ve Yeni Tarihli Marka Başvuruları ile Kanun Yolunun Dolanılması – MONOPOLY Kararı

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (Kanun) ile düzenlenen “markanın kullanmama nedeniyle iptali” kavramına Yüksek Mahkeme içtihatları ile yıllardır fikri ve sınai mülkiyet hukukunda yer verilmiştir. Güncel tarihli içtihatlar da markalarına yatırım yapan ticari işletmelerin marka yönetimine ilişkin stratejik adımlar atması gerekliliğini ortaya koymuştur.

Markanın kullanmama nedeniyle iptali kavramı “Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.”  hükmü ile kanunumuzda düzenlenmiştir. Paralel düzenlenmeye de EUTMR (“European Union Trade Mark Regulation”) madde 58’de yer verilmiştir.

Marka sahiplerince, markalarını ve markalarına bağlı ticari itibar ve ilgili ekonomik değerleri korumak ticari işletmelerin marka yönetiminde öncül ilkedir. Buna bağlı olarak markayı en geniş anlamda koruma güdüsü ile hareket edilmektedir. Uygulamada da ticari işletme ve markanın kullanılacağı alana odaklanarak, gelecekte yatırım yapılabilecek başkaca mal veya hizmet sınıflarında da tescilinin sağlandığı sık görülen durumlardandır.

Ancak marka sahiplerince benimsenen bu yöntem, yeni başvuru yapacak marka sahipleri açısından marka sahiplerinin pazara girişini engelleyerek; haksız rekabet yaratmaktadır. Yine başvuru sürecinde yeni başvuru yapacak marka sahipleri açısından, tescil sürecinde yapılacak masraflara veya eski tarihli tescil sahibinin markasını göz önüne alarak yeni marka oluşturma sürecinde yapılacak masraflara katlanmak düşmektedir.

Ülkemizde olduğu gibi, Avrupa Birliği’nde de haksız tescillerin önüne geçilerek, markadan doğan hakları korumak ve pazara serbest erişimi sağlamak için; her marka sahibine markayı serbestçe değerlendirebileceği 5 yıl süre tanınmıştır. Bu süre, ürün veya hizmeti sunmak ve markayı kullanmak gerekirse lisans yolu ile kullandırmak için marka sahiplerine tanınan bir süredir. Her ne kadar aksi yönde görüşler olsa da kanımca 5 yıllık bir pazara giriş süreci bir ticari işletme için yeterli olmalıdır.

Markayı kullanma yükümlülüğünü dikkate alınarak, tescil ile sağlanan hakların ileri sürülebileceği alanı genişletmek için marka sahipleri uygulamada aynı markaya ait birebir ve bazen daha geniş kapsamlı yeni tescil başvuruları ile kanunu dolanmaya çalışmakta ve bu pratik kimi zaman kötüniyetli olarak değerlendirilebilmektedir.

Bu yazımızda emsal nitelikte addedilebilecek EUIPO Temyiz Kurulu 22.07.2019 tarih ve R 1849/2017-2 esaslı Kreativni Dogadaji d.o.o vs. Hasbro,Inc. (‘MONOPOLY’) kararını ve Birlik Hukuku’nda yer verilen güncel uygulamayı siz okuyucularımız ile paylaşmak istedik.

Aynı yönde daha önce incelediğimiz Kabelplus[1] ve Pelikan[2] kararlarına linkten ulaşabilirsiniz.

Bir hükümsüzlük talebi olan ihtilaf, talep sahibi Kreativni Dogadaji d.o.o ve “Monopoly” markasının sahibi Hasbro,Inc. arasında, kullanmama nedeniyle iptalinin önüne geçmek amacıyla aynı markanın farklı tarihlerde; birebir/daha kapsamlı sınıflarda başvurusunun yapılmasının kötüniyetli olduğu iddiasına dayalı olarak ikame edilmiştir.

24 Nisan 1996 tarihinde marka sahibi Hasbro,Inc kelime markası olan “Monopoly” markasını 9. (elektronik oyunlar), 25. (giyim) ve 28. (oyunlar, oyuncaklar) sınıflarda başvuru yaparak, markasını 23 Kasım 1998 tarihinde tescil ettirmiştir.

7 Mayıs 2008 tarihli başvurusu ile markasının 41.sınıfta (eğlence hizmetleri) ve 12 Mart 2010 tarihli başvurusu ile 16. sınıfta (kağıt ve kağıttan yapılan materyaller) tescilini sağlamıştır.

30 Nisan 2010 tarihli marka başvurusu ile ‘Monopoly’ kelime markasının 9. sınıf, 16.sınıf, 28. sınıf ve 41.sınıfta tescili 25 Mart 2011 tarihinde sağlanmıştır.

25 Ağustos 2015 tarihinde Kreativni Dogadaji d.o.o,  EUTMR madde 59/1 gereğince marka sahibinin tekrar eden tescil başvuruları yaparak ve önceki tarihlerde markasının tescilini sağladığı tüm sınıfları kapsam içine alarak, marka başvurusunu kötüniyetle yaptığını iddia etmiştir.

22 Haziran 2017’de EUIPO İptal Birimi, marka sahibinin yeni tarihli başvurusunun daha kapsamlı sınıflarda yapıldığını, marka sahibinin 1996’dan beri markasını korumaya çalışmasının kötüniyet olarak değerlendirilemeyeceğini, iptal talebini öne süren tarafın kötüniyeti ispata elverişli yeterli delil sunmadığını, ‘OPOLY’ markasının hükümsüzlüğüne ilişkin ihtilafta ‘MONOPOLY’ markasının ilgili sınıflarda kullanımına dair delil sunulmamasının görülmekte olan ihtilafta ispat niteliğinde olmadığını belirterek; iptal talebini reddetmiştir.

Aynı tarihte iptal talebinde bulunan Kreativni Dogadaji d.o.o, karara karşı EUIPO Temyiz Kurulu nezdinde itiraz etmiş ve sözlü yargılama talebinde bulunmuştur. Kurul, tarafların iddialarını daha iyi anlayabilmek amacıyla yargılama talebini kabul etmiştir. Bu süreçte ayrıca marka sahibi, şirket çalışanın ifadesini sunarak, iddialarını desteklemeye çalışmıştır.

Temyiz sahibi; EUIPO İptal Biriminin kararında ispat yükünü göz ardı ettiğini ve marka sahibinin “markayı kullanma niyetini” dahi ispatlayacak bir delil sunmadığını, markanın sadece İngiltere’de masa oyunu için tanınan bir marka addedildiğini, tekrar eden marka başvurularının 5 yıllık kullanım süresini uzatmak amacıyla gerçekleştirildiğini, markanın yenilenmesi yerine tekrar başvuru yapılmasının dahi kötüniyet göstergesi olduğu ve “OPOLY” gibi markaların hükümsüzlüğü sağlanan ihtilaflarda da ilgili sınıflarda marka kullanımının ispatlanamadığını belirtmektedir.

Marka sahibi ise kötüniyet ispatının iptal talebi sahibi tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini, marka tescil başvurularının sadece 3. kişi marka başvurularını engellemek için yapılmadığını, hükümsüzlük talebi sahibi markasının marka sahibi ile aynı sınıflarda tescilinin önüne geçilmesinin nedeninin kötüniyet olamayacağını, işbu başvurunun 6 ay önceden yapıldığını, markanın Kurul nezdinde dahi yoğun kullanım sonucu yüksek tanınmışlık seviyesine sahip olduğunu, bu doğrultuda markanın hiç kullanılmayıp 5 sene sonrasında yenilenmediğini aksine markanın kullanım alanı genişlediğini, ‘OPOLY’ markasının ihtilaf konusu olmadığını ve tanık ifadesinin de ihtilafa ışık tutacağını belirtmiştir.

Tanık ifadesinde marka tescil süreçlerinde birçok hedef olduğunu ve markanın mümkün olan en geniş anlamda yerel hukukta korumasının sağlanması için yeni tescil başvurularının gerçekleştirildiğini, ana pazar alanını içeren kapsamlı başvuruların yeni girilecek pazarlar da göz önüne alınarak yapıldığını belirtmiş; marka başvurusunun iyiniyetli yapıldığını ifade etmiştir.

Temyiz eden tanık ifadesinin delil sunmak için öngörülen zamanda sunulmadığı ve bağımsız bir delil oluşturmadığından kabul edilmemesi gerektiğini, ancak Kurul aksi kanaatte ise markanın yenilenmesinin daha kolay ve ulaşılabilir bir yol olduğunu, aksine yeni marka başvurusunun daha karışık ve masraflı bir yol olduğunu vurgulamaktadır.

Marka sahibi ise delilin ihtilafı aydınlatma amacıyla iddiaları desteklemeye yönelik sunulduğunu, en geniş anlamda marka koruması sağlamanın tek amaç olmadığını ve diğer amaçlarla beraber değerlendirildiğini, iddia sahibinin yalan beyanlar ile Kurul’u yanıltmak istediğini öne sürmüştür.

Kurul, EUTMR madde 95/2’te sonradan sunulan delillerin kabul şartlarına atıf yaparak, tanık ifadesinin incelemenin sıhhati açısından kabulüne ilişkin takdir yetkisini kullanmıştır.

İhtilafın genel marka hukuku kapsamında yapılan değerlendirmesinde ise ilk olarak belirtmek gerekir ki; ülkemizde olduğu gibi önceki tarihli başvuru sahibinin (first-to-file) markadan doğan haklarının korunduğu sistem Birlik Hukuku’nda da yürürlüktedir. Bilindiği üzere bu prensibin tek istisnası “gerçek hak sahipliği”dir.

Ancak bu sistemde benzer markaların tescilinin önüne geçilmesi ve kullanılmayan Avrupa markalarının malların ve hizmetlerin serbest dolaşımını kısıtlaması düşünülemez.

Tescil sahibine aktif olmayan süresiz bir hukuki tekel hakkı verilemeyeceğinden, markanın Birlik Hukuku’nda korunması için marka mutlaka ciddi bir kullanıma konulmalıdır. Yani diğer anlamda marka sahibine bu özel hak ancak markanın dava veya itiraz süreçlerinde ciddi kullanımına ilişkin delil sunulması halinde tanınabilecektir. “Kullanma arzusu” bu doğrultuda korunacak bir değer değildir.

EUTMR nezdinde kötüniyet, dürüst olmayan düşünce veya hileli bir hareket ile etik prensiplerden, dürüst ticari ve iş prensiplerinden ayrılarak yapılan başvurulara işaret etmektedir.

Mümkündür ki; marka sahibinin markayı kullanmama nedeniyle kısmi veya tamamen iptalinin sonuçlarının önüne geçmek amacıyla markanın yeniden başvurusunun sağlanması kötüniyet olarak değerlendirilebilecektir.

Ayrıca kötüniyet iddiasının kabulü, marka başvurusu anında aranacak ve itiraz sahibince kanıtlanacak bir husustur.

Eldeki ihtilafta, markanın birebir yeni tarihli olarak başvurusunun yapılmasını Kurul kötüniyet olarak değerlendirmiştir. Aynı markanın 14 yıldan fazla bir süredir korunması ve hukuki olarak markayı kullanma yükümlülüğünün önüne geçilmesi amacıyla haksız ve hileli olarak tescilinin sağlandığına karar verilmiştir. Ayrıca marka “masa oyunları” için kullanımı ispatlamış olsa da diğer mal ve hizmetler için kullanımı ispatlayamamıştır.

Her ne kadar tanık ifadesinde ticari amaçların da dikkate alınarak marka başvurularının yapıldığı ve markanın korunmasında birçok sektörden şirketin bu yönde adım attığı belirtilmiş ise de Kurul “belirli bir başvuru stratejisinin, o stratejinin Mahkemeler önünde test edilip kabul edilmediği sürece hukuken kabul edilebilir bir strateji olarak değerlendirilebilir olmadığını” vurgulamıştır.

Sonuç olarak “MONOPOLY” markasının kullanımı kanıtlamadığından, kötüniyetli olarak tescili sağlanan mallar ve hizmetler yönünden kısmi iptaline karar verilmiştir.

Kararın Sayın Okurlarımızca da değerlendirildiğinde görülecektir ki; markaya sağlanan korumalar marka sahiplerine sağlanan mutlak bir tekel hakkı olarak düşünülmemelidir.  Tanınırlığının yüksekliği sebebi ile kötüniyetli ve benzer marka başvurularına konu olan tanınmış marka sahipleri dahi markalarını korumak için her sınıfta birebir başvuru yaparak, bu korumayı sağlayamayacaktır. Benzerlik iddiasının ve kötüniyetin kanıtlanması aksi halde kullanım olmayan bir sınıfta diğer marka başvurularına tescil imkanının tanınması muhakkaktır.

Aksi durumda, bu nevi korumayı sağlamak için yapılan benzer nitelikli başvurular artık “markanın iptali” hükümleri gereğince iptal edilebilecek ve diğer marka sahipleri ile haksız rekabet ortamı oluşturulmasını engelleyecektir.

Ayrıca unutmamak gerekir ki; markanın kullanılmayan mallar ve hizmetler yönünden kısmi iptali de mümkün durumda olup, takdir iptale yetkili idare veya mahkemenin olacaktır.

Temyiz Kurulu’nun tanınmış nitelikte bir marka olan Monopoly kararının, tanınmış marka niteliği olsa da markanın iptalinin önüne geçmeyeceğini dikkatinize sunar; kararın öneminden bahisle marka hukukunda emsal bir karar olarak dikkate alınması temenni ederim.

Av. Didem TENEKECİOĞLU

didemtenekecioglu@gmail.com

Eylül 2019


[1] https://iprgezgini.org/2017/02/20/kullanmama-savunmasi-3-ayni-markanin-yeniden-tescili-halinde-kullanim-zorunlulugun-baslangic-tarihi-eski-tarihli-markaya-gore-mi-tespit-edilir-euipo-temyiz-kurulu-kabelplus-karari/

[2] https://iprgezgini.org/2017/03/12/kullanmama-savunmasi-4-ayni-markanin-tescil-talebinin-yinelenmesi-hangi-durumlarda-kotu-niyeti-gosterebilir-adalet-divani-genel-mahkemesi-pelikan-karari-t‑13611/

NEYMAR Kararı – Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nden Kötü Niyetli Markalara İlişkin Değerlendirme (T-795/17)

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 14 Mayıs 2019 tarihli güncel bir kararı, ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar’ın ismi ve kötü niyetli marka tescili hususlarıyla ilgili olması nedenleriyle oldukça dikkat çekicidir. Bu yazıda T-795/17 sayılı Genel Mahkeme kararını sizlere aktarmaya gayret edeceğiz.

Neymar da Silva Santos Junior” veya hepimizin bildiği kısa adıyla “Neymar”, dünyanın en ünlü ve pahalı futbolcularından birisidir. Brezilyalı Neymar, futbol yaşamına ülkesinde başlamış, Santos kulübünde parlamış, 2013 yılında Barcelona, 2017 yılında ise Paris Saint Germain (PSG) takımlarına transfer olmuştur, halen de PSG’de spor yaşamına devam etmektedir. Neymar, bu takımlara ilaveten Brezilya milli futbol takımında da görev yapmaktadır. Neymar’ın ülkemiz dahil tüm dünyada oldukça bilinen bir futbol yıldızı olduğu kanaatimizce tartışmasızdır.


Portekiz vatandaşı “Carlos Moreira”, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO), 17 Aralık 2012 tarihinde “Neymar” kelime markasının 25. sınıfa dahil “Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri” malları için tescil edilmesi talebiyle bir başvuru yapar.

Başvuru ilan edilir ve ilanına karşı itiraz edilmeden 12 Nisan 2013 tarihinde tescil edilir.

Brezilyalı futbolcu Neymar da Silva Santos Junior, tescilli markanın kötü niyet gerekçesiyle hükümsüz kılınması istemiyle EUIPO İptal Birimine talepte bulunur. Talep kabul edilir, marka hükümsüz kılınır, marka sahibi Carlos Moreira bu karara karşı itiraz eder ve EUIPO Temyiz Kurulu 6 Eylül 2017 tarihli kararıyla hükümsüzlük kararını onar.

Carlos Moreira, Temyiz Kurulu kararına karşı dava açar. Adalet Divanı Genel Mahkemesi 14 Mayıs 2019 tarihinde T-795/17 sayıyla kararla davayı sonuçlandırır. Karar metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=7F6CB6BA5607D6F96F3BE69E06AFA047?text=&docid=214045&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5336319  bağlantısından görülmesi mümkündür.  

Yazının devamında, marka hukukunda kötü niyetin değerlendirilmesine ilişkin önemli tespitler içeren bu kararı ana hatlarıyla okuyucularımıza aktaracağız.

Bu noktada Temyiz Kurulu kararında; Neymar’ın başvuru tarihinden sonra, 2013 yılında Avrupa’ya transfer olmasına rağmen, umut vadeden bir oyuncu olarak Avrupa’da bilinmesinin ve buna ilaveten başvuru sahibinin aynı tarihli başka bir başvurusunun da ünlü bir futbolcu olan “IKER CASILLAS”ın isminin tesciline yönelik olmasının, başvuru sahibinin dünya futbolu hakkında bilgisinin olduğunu gösterdiği tespitlerinin yer aldığı belirtilmelidir.

Davacı Carlos Moreira, davada kötü niyetin yanlış yorumlanması ana gerekçesine dayanmaktadır. Davacıya göre, marka tescil başvurusunun yapıldığı andaki, yani 17 Aralık 2012 tarihindeki niyet araştırılmalıdır. Belirtilen tarihte, Neymar Avrupa’da bilinen bir futbolcu olmadığından ve ayrıca “IKER CASILLAS” isminin tesciline yönelik başvurusu, inceleme konusu “Neymar” markasının değerlendirilmesine etkide bulunmayacağından, davacıya göre hükümsüzlük kararı yerinde değildir.

AB içtihadı, marka başvurusunun yapıldığı tarihteki niyetin değerlendirilmesi gerektiği konusunda açıktır ve dolayısıyla, davacının marka başvurusunu yaptığı tarihte kötü niyetli olup olmadığı araştırılmalıdır. Başvuru tarihinde başvuru sahibinin niyeti subjektif bir faktör olsa da, inceleme vakanın objektif koşullarına atıf yapılarak, vaka bazında gerçekleştirilmelidir. Bu bağlamda kötü niyet, marka başvurusu sahibinin öznel motivasyonuyla, yani dürüst olmayan veya kötü niyetli güdüleriyle ilgilidir. Kötü niyet, kabul görmüş etik davranış ilkelerinden veya dürüst ticari ve iş pratiklerinden uzaklaşmayı kapsar. Kötü niyeti gösterdiği kabul edilebilecek objektif hususlar, iddiayı öne süren tarafından ortaya konulmalıdır.

Genel Mahkeme incelemesi bu hususlar çerçevesinde yapılmıştır:

Neymar, Avrupa’ya 2013 yılında transfer edilmiş olsa da, 2013 yılı öncesinde de Avrupa’nın en büyük futbol kulüplerinin dikkatini çekmiş ünlü bir oyuncudur ve dahası 2013’ten birkaç yıl öncesinden başlayarak Brezilya futbol milli takımında oynamaktadır. Hükümsüzlük talebi sahibi, bu hususları özellikle Fransa, İspanya ve Birleşik Krallığa ilişkin çok sayıda delille ortaya koymuştur.  Dolayıyla, marka sahibinin Neymar’ın başvurunun yapıldığı tarihte Avrupa’da tanınmadığı yönündeki argümanı yanlıştır. Buna ilaveten, marka başvurusunun yapıldığı gün, marka sahibi dünyaca ünlü bir diğer futbolcunun ismi olan “IKER CASILLAS” ibaresinin de kendisi adına tescili amacıyla başvuruda bulunmuştur ve bu husus marka sahibinin dünya futbolu hakkında bilgi sahibi olduğunun bir göstergesidir.

Davacı, başvuruyu yaptığı tarihte Neymar’ın Avrupa’ya transfer olmadığını, olası transferi halinde bile bu futbolcunun Avrupa’da başarılı olup olmayacağının tahmin edilmesinin mümkün olmadığını, dolayısıyla başvuru tarihinde kötü niyetten bahsedilemeyeceğini öne sürmektedir. Mahkeme bu konuda da Temyiz Kurulu’na katılmaktadır, şöyle ki başvurunun yapıldığı tarihte Neymar, yetenekleri uluslararası düzeyde kabul görmüş profesyonel bir futbolcudur ve başvuru sahibinin bu durumdan haberdar olmadığının kabul edilmesi mümkün değildir.

Marka sahibinin bir diğer argümanı, inceleme konusu markanın tescili yoluyla Neymar’ın ününden haksız biçimde kazanç sağlanması niyetine ilişkin Temyiz Kurulu tespitinin yanlışlığıdır. Bu iddiasına yönelik olarak, davacı takip eden argümanları öne sürmektedir: “Neymar kelimesinin seçilmesinin nedeni, sadece ve sadece kelimenin fonetik yapısıdır, tesadüfidir ve marka sahibi futbolcu Neymar’ın imajından yararlanmayı hiçbir şekilde düşünmemiştir; marka sahibi markayı tescil ettirerek futbolcu Neymar’a karşı kullanmayı hiçbir zaman düşünmemiştir; futbolcu Neymar başvurunun yayımına karşı itiraz etmemiştir, dolayısıyla başvurunun tescil işlemlerine devam edilmiştir, itiraz edilmiş olsaydı ve buna rağmen başvuru sahibi başvuruyu geri çekmemiş olsaydı kötü niyetten bahsedilebilirdi, ancak incelenen vakada durum öyle değildir; başvurunun yapıldığı tarihte Neymar ibaresi marka olarak tescilli olmadığı gibi, marka olarak da kullanılmamaktadır; Temyiz Kurulu kararında marka sahibinin futbolcu Neymar’ın ününden haksız kazanç sağlayacağını gösteren hiçbir belge veya kanıt bulunmamaktadır.”

Mahkeme davacının yukarıda sayılan argümanlarını takip eden biçimde değerlendirmiştir:

Kararın önceki bölümlerinde, futbolcu Neymar’ın başvuru tarihinde dünyadaki bilinirliğinden ve marka sahibinin “IKER CASILLAS” başvurusunun da bulunması nedeniyle futbol dünyası hakkında bilgi sahibi olduğu tespitinden bahsedilmiştir. Dolayısıyla, Neymar ibaresinin tesadüfi biçimde marka olarak seçildiği yönündeki argümanın kabul edilmesi mümkün değildir.

Marka sahibine göre; Temyiz Kurulu sadece Neymar isminde bir futbolcunun varlığına dayanarak, marka tescilinin futbolcunun ününden finansal haksız çıkar sağlama niyetinde olduğu yönünde çıkarsamalar yapmıştır, bu sadece spekülasyondur ve hiçbir kanıta dayanmamaktadır.

Mahkeme, marka sahibiyle aynı görüşte değildir. Temyiz Kurulu, objektif kanıtlara dayanarak Neymar’ın dünyaca bilinen bir futbolcu olduğunu ortaya koymuştur, ilaveten marka sahibinin “IKER CASILLAS” başvurusu da marka sahibinin futbol dünyası hakkında bilgi sahibi olduğunu gösteren bir diğer objektif unsurdur. Dolayısıyla, marka sahibinin Temyiz Kurulu’nun hiçbir delil veya belgeye dayanmadığı yönündeki argümanı yerinde değildir. Temyiz Kurulu son derece yerinde olarak, marka sahibinin markanın tescili için başvuruda bulunduğu aşamadaki ticari amacının, futbolcu Neymar’ın ününden hiçbir çaba sarf etmeden yararlanmak olduğunu ortaya koymuştur. Temyiz Kurulu kararını vakaya özgü faktörleri değerlendirerek vermiştir ve kararın hiçbir yerinde, bir kişinin ününün, o kişinin isminden oluşan bir markanın otomatik olarak kötü niyetli sayılacağı yönünde genel bir varsayımda bulunmamıştır.  

Marka sahibinin “marka sahibi markayı tescil ettirerek futbolcu Neymar’a karşı kullanmayı hiçbir zaman düşünmemiştir; futbolcu Neymar başvurunun yayımına karşı itiraz etmemiştir, dolayısıyla başvurunun tescil işlemlerine devam edilmiştir, itiraz edilmiş olsaydı ve buna rağmen başvuru sahibi başvuruyu geri çekmemiş olsaydı kötü niyetten bahsedilebilirdi, ancak incelenen vakada durum öyle değildir; başvurunun yapıldığı tarihte Neymar ibaresi marka olarak tescilli olmadığı gibi, marka olarak da kullanılmamaktadır” gibi argümanları kararın esasını etkiler mahiyette değildir. Şöyle ki; Temyiz Kurulu kararı, marka tescil başvurusunun yapıldığı tarihte başvuru sahibinin niyetinin, futbolcu Neymar’la bağlantı kurulmasını sağlayarak, onun ününden haksız avantaj sağlamak olduğu tespitine dayanmaktadır. Yukarıda belirtilen marka sahibi argümanlarının hiçbirisi bu tespitin haklılığını ortadan kaldırmamaktadır, dolayısıyla da kararın yerindeliğiyle hiçbir bağlantı içermemektedir.

Sayılan tüm nedenlerle Genel Mahkeme, vakanın objektif hallerinin marka tescili için başvurunun yapıldığı tarihte marka sahibinin kötü niyetli olduğunu gösterdiğini kabul etmiş ve aynı yöndeki EUIPO Temyiz Kurulu kararını onamıştır.

Neymar kararı kanaatimizce Türkiye’de aynı konudaki incelemelerde kullanılabilecek önemli tespitler içermektedir.

Türkiye’de kötü niyetli marka iddialı itiraz ve davalarla sıklıkla karşılaşılmaktadır ve bu iddiaya karşı yapılan savunmalarda sıklıkla “marka sahibinin markayı kulağa fonetik olarak hoş geldiği için tesadüfi biçimde seçtiği, marka sahibinin diğer markalarının tek bir markaya karşı yapılan itirazla (açılan davayla) bağlantısının bulunmadığı, gerçek hak sahibi olduğunu iddia eden kişinin başvuruya karşı itiraz etmemesi nedeniyle markanın tescil edildiği, bunun da davacının haksızlığını gösterdiği, markanın gerçek hak sahibi olduğunu iddia eden kişi tarafından Türkiye’de kullanılmadığı” yönünde argümanlar öne sürülmektedir.

Genel Mahkeme’nin Neymar kararında, vakanın objektif şartlarının önemli olduğunun altını çizmiş, objektif şartlar çerçevesinde fonetik olarak kulağa hoş gelme nedeniyle tesadüfi seçim argümanını kabul etmemiş ve marka sahibinin diğer markalarının incelemedeki önemini tespit etmiştir. Buna ilaveten, kötü niyetli bulunan marka sahibinin, başvurunun ilanına karşı itiraz edilmemesi, markanın kullanılmaması gibi argümanlarının, kötü niyetin varlığına ilişkin objektif hallere dayalı tespitleri ortadan kaldıramayacağını da belirtmiştir. Bu bağlamda, aynı argümanlarla Türkiye’de sıklıkla karşılaşan uygulayıcılar olarak, kanaatimizce Neymar kararını dikkatlice incelememizde fayda bulunmaktadır.

Önder Erol ÜNSAL

Mayıs 2019

unsalonderol@gmail.com