2008/95 sayılı Topluluk Marka Direktifi madde 3(2)(d) “Her üye ülke, bir marka başvurusunun, başvuru sahibi tarafından kötü niyetle yapılması halinde tescil edilmeyeceği, tescil edilmişse hükümsüz kılınabileceği koşulunu koyabilir.” hükmünü içermektedir. Aynı Direktif madde 4(4)(g) kapsamında ise “Başvuru tarihinde, yurtdışında kullanıma konu olan ve kullanımı halen devam eden önceki bir markayla karıştırılabilecek markaların, başvuru tarihinde başvuru sahibinin kötü niyetle hareket etmesi halinde reddedilebileceği” hükmü yer almaktadır. Hükümlerin her ikisi de, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin mevzuatlarında yer alması gereken zorunlu hükümler olarak düzenlenmemiş ve hükümlere ulusal mevzuatlarda yer verilmesi her üye ülkenin kendi inisiyatifine bırakılmıştır. Bu bağlamda üye ülkelerden bir kısmı ulusal mevzuatlarında kötü niyetli başvuruların reddedileceği yönünde düzenleme yapmışken, bazı üye ülke mevzuatlarında bu yönde düzenlemeye rastlanılmamaktadır. İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) tarafından tescil edilen Topluluk Markalarının (CTM) tabi olduğu rejimi düzenleyen 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nde kötü niyet hususu marka tescil başvurularına ilişkin bir ret gerekçesi olarak düzenlenmemiştir. Buna karşın, tescil edilmiş CTM’lerin hükümsüzlüğünü düzenleyen madde 52(1)(b)’de kötü niyet bir hükümsüzlük gerekçesi olarak yer almaktadır. Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(3)’de ayrı bir ret gerekçesi olarak düzenlenmiş vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın markanın kendi adlarına tescil edilmesi için başvuruda bulunması hali ise bu yazı kapsamında değerlendirilmeyecektir.
Kötü niyet hususu, Topluluk Marka Direktifi’nde ulusal mevzuatlarda yer verilmesi zorunlu olmayan bir ret hali olarak düzenlenmiş, Topluluk Marka Tüzüğü’nde ise hükümsüzlük gerekçesi olmanın dışında, başvuru ret gerekçesi olarak düzenlenmemiş olmakla birlikte; Direktifin ve Tüzüğün revizyonu amacıyla hazırlanan taslaklarda kötü niyetli markalarla ilgili ret halinin daha kapsamlı biçimde ele alındığı görülmektedir. Taslak Direktif’te, kötü niyetle tescil edilmiş markaların hükümsüz kılınması yönündeki hükmün tüm Birlik üyesi ülkeler bakımından zorunlu bir düzenleme haline getirildiği ve kötü niyetle yapılan başvuruların reddedileceği yönündeki hükmün üye ülkeler bakımından seçimlik bir ret gerekçesi olarak muhafaza edildiği (bkz. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52013PC0162) görülmektedir. Taslak Tüzük’te ise, nispi ret gerekçeleri arasına kötü niyet hükmünün eklendiği (Başvuru tarihinde önceki tarihli markanın gerçek kullanıma konu olması ve başvuru sahibinin kötü niyetli olması halinde Birlik sınırları dışında tescil edilmiş önceki tarihli bir markayla karıştırılabilecek markalar reddedilecektir., bkz. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52013PC0162) tespit edilmiştir. Kabul edilmeleri halinde AB marka mevzuatının ana metinlerini oluşturacak taslak Direktif ve Tüzük’te kötü niyet konusunda daha açık ve uygulama alanını genişletici hükümlerin yer alması, kötü niyetli marka başvuruları konusunun AB bakımından da daha titiz biçimde değerlendirilen bir konu olduğunu göstermektedir.
Bu yazıda, kötü niyetle başvurusu yapıldığı iddia edilen markalara ilişkin olarak Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce verilen kararlarda yer alan temel ilkeler aktarılmaya ve bu yolla kötü niyetli marka başvuruları konusunun AB yargısınca ne şekilde değerlendirildiği açıklanmaya çalışılacaktır.
Açıklamalara geçmeden önce kötü niyet kavramının AB Marka Direktifi’nde veya Topluluk Markası Tüzüğü’nde tanımlanmadığı belirtilmelidir. Bu çerçevede kötü niyet kavramının tanımlanması ve açıklanmasında Adalet Divanının kavramı ne şekilde değerlendirdiği önem kazanmaktadır.
Adalet Divanının kötü niyet kavramını değerlendirdiği önemli kararlardan birisi 27/06/2013 tarihli C-320/12 sayılı karardır (Karar hakkında yazdığım detaylı bir yazının http://wp.me/p43tJx-2l bağlantısından görülmesi mümkündür.). Adalet Divanı C-320/12 sayılı kararda kötü niyet kavramı ve uygulama biçimi hakkında takip eden açıklamaları yapmıştır:
2008/95 sayılı Direktif madde 4(4)(g)’de yer alan kötü niyet kavramı, Avrupa Birliği içerisinde tek tip bir yorum gerektiren, Avrupa Birliği hukukuna ait otonom bir kavramdır. 2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesi bağlamında, başvuru sahibinin kötü niyetli başvuru yaptığı sonucuna varılabilmesi için, incelenen vakaya ilişkin olarak, tescil başvurusunun yapıldığı tarihteki ilgili tüm faktörlerin değerlendirmeye alınması gerekmektedir. Başvuru sahibinin, başvurusu yapılan markayla karıştırılması olası bir markanın yurtdışında üçüncü bir kişi tarafından kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerekliliği hususu, tek başına, başvuru sahibinin ilgili hüküm kapsamında, kötü niyetle hareket ettiği sonucuna varılması için yeterli değildir. 2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesi, üye ülkelerin, yabancı markalara bu hükümle oluşturulan sistemden farklı olarak, başvuru sahibinin yabancı markayı bildiği veya bilmesi gerektiği esasına dayalı olarak, özel bir koruma sistemi oluşturmasına izin verilmediği, anlamına gelecek biçimde yorumlanmalıdır.
Adalet Divanı C-320/12 sayılı kararında belirtilen “kötü niyetin tespiti için tescil başvurusunun yapıldığı tarihteki ilgili tüm faktörlerin dikkate alınması gerektiği” yönündeki değerlendirme, daha kapsamlı biçimde Adalet Divanının C-529/07 sayılı kararında irdelenmiştir.
Adalet Divanının konu hakkındaki en kapsamlı ve ünlü kararı olan 11/06/2009 tarihli C-529/07 sayılı karar, kötü niyetin tespiti için dikkate alınacak başlıca bileşenleri sıralamaktadır.
Kararın 35.-53. paragraflarında yer alan önemli değerlendirmeler aşağıda sıralanmıştır:
Adalet Divanı’na göre, kötü niyetin tespitinde, başvuru sahibinin, markanın tescil edilmesi için başvuruyu yaptığı tarihteki niyeti dikkate alınmalıdır.
Başvuru sahibinin, başvuruya konu işaretle aynı veya benzer bir işaretin, aynı veya benzer ürünler için üçüncü bir tarafça kullanıldığını bilmesi gerektiği yönündeki varsayım, piyasanın ilgili sektörünün genel bilgisinden ve kullanım süresinin uzunluğundan kaynaklanabilir. Üçüncü taraf kullanımının eskiden beri süregelen kullanımının uzunluğu arttıkça, başvuru sahibinin tescil başvurusunu yaparken söz konusu kullanımdan haberdar olması olasılığı artar. Bununla birlikte, başvuru sahibinin, aynı veya benzer işaretin, aynı veya benzer ürünler için üçüncü tarafça en az bir üye ülkede gerçekleşen kullanımını bildiği veya bilmesi gerektiği hususu, tek başına başvuru sahibinin kötü niyetle hareket ettiği sonucuna varılmasını sağlamaz.
Başvuru sahibinin, başvuruyu yaptığı tarihteki niyeti, incelenen vakanın nesnel şartları dikkate alınarak tespit edilebilecek bir husustur. Bazı durumlarda, üçüncü bir tarafın bir ürünü pazarlamasını engelleme niyeti, başvuru sahibinin kötü niyetini gösteren bir husus olabilir. Bu durum özellikle, kullanma niyeti olmaksızın topluluk markası tescil ettiren kişinin, tek amacının üçüncü bir tarafın piyasaya girmesini engelleme olması durumunda ortaya çıkar.
Üçüncü bir tarafın başvurusu yapılan bir markayla karıştırılabilecek bir işareti, aynı veya benzer mallar için uzun süredir kullanması ve bu işaretin belirli düzeyde hukuki korumadan faydalanması hususu da, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket edip etmediğinin tespitinde kullanılabilecek faktörlerden birisidir. Bu tip durumlarda, başvuru sahibinin topluluk markasının sağladığı haklardan beklediği tek avantaj, o zamana dek kendi karakteristik özellikleri nedeniyle belirli düzeyde hukuki koruma elde etmiş bir işareti kullanan ticari rakipleriyle haksız biçimde rekabet etmek olabilir. Bununla birlikte, bu tip bir durumda bile ve özellikle, birden fazla sayıda üreticinin pazarda aynı veya benzer mallar için, başvurusu yapılan işaretle karıştırılabilecek (aynı veya benzer) işaretleri kullandıkları halde, başvuru sahibinin işareti tescil ettirmesi meşru bir amacın gerçekleştirilmesine yönelik olabilir.
Bu hususlara ilaveten, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket edip etmediği belirlenirken, topluluk markası tescil başvurusu yapılırken, işaretin sahip olduğu bilinirlik (ün) derecesi de dikkate alınmalıdır.
Sayılan tüm hususların ışığında, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket ettiği tespit edilirken, incelenen vakaya ilişkin olarak, topluluk markası başvurusunun yapıldığı anda mevcut olan tüm faktörler dikkate alınmalıdır. Bu faktörlerden özellikle; başvuru sahibinin, aynı veya benzer işaretin, aynı veya benzer ürünler için üçüncü tarafça en az bir üye ülkede gerçekleşen kullanımını bildiği veya bilmesi gerektiği hususu, başvuru sahibinin üçüncü bir tarafın süregelen kullanımını engelleme niyeti hususu ve üçüncü taraf işaretinin ve tescili talep edilen işaretin yararlandığı hukuki koruma derecesi hususu göz önünde bulundurulmalıdır.
Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 01/02/2012 tarihli T-291/09 sayılı kararında kötü niyetli başvuruların tespit edilmesinde kullanılacak bir diğer önemli ilke yer almaktadır. Kararın 90. paragrafında, inceleme konusu işaretlerin aynı olması, diğer faktörlerden hiçbirisi mevcut değilken (diğer faktörler için bkz. yukarıda sayılan kötü niyeti ispatlarken kullanılan faktörler), kötü niyetin varlığını ortaya çıkarmaz tespiti yapılmıştır. Bir diğer deyişle, kötü niyetle başvurusunun yapıldığı iddia edilen işaretle buna karşı öne sürülen işaretin aynı olması, tek başına başvurunun kötü niyetle yapıldığını ispatlamayacaktır.
Aynı kararın 88. ve 89. paragraflarında bir diğer önemli değerlendirme yer almaktadır. Dava konusu markanın, başvurunun kötü niyetle yapıldığını öne süren tarafa devredilmesi için finansal karşılık talep edilmesi, dikkate alınabilir nitelikte olmasına karşın, incelenen vakada tek başına, başvurunun yapıldığı tarihte başvuru sahibinin kötü niyetli olduğunu ispatlamayacaktır. Dava konusu markanın devri için talep edilen miktar markanın gelişimi incelendiğinde aşırı derecede yüksek olsa da, diğer faktörlerden hiçbirisi mevcut değilken (diğer faktörler için bkz. yukarıda sayılan kötü niyeti ispatlarken kullanılan faktörler), incelenen vakada, sadece bu husustan hareketle, başvurunun yapıldığı tarihte başvuru sahibinin kötü niyetli olduğu sonucuna varılamayacaktır.
Kötü niyetli marka başvuruları hakkında önemli değerlendirmelerin yapıldığı bir diğer Genel Mahkeme kararı ise, 13/12/2012 tarihli T-136/11 sayılı karardır.
Kararın 54.-56. paragraflarında yer alan tespitlere göre, Topluluk Marka Tüzüğü veya yerleşik içtihat, tescil başvurusunda yer alan mal ve hizmet listesinin uzunluğuna bağlı olarak kötü niyetli başvuru sonucuna varılmasını sağlayabilecek herhangi bir dayanak içermemektedir. Fazla sayıda ve çok çeşitli mal veya hizmet için tescil başvurusunda bulunmak topluluk markası tescil ettirmek isteyen çok sayıda firmanın izlediği bir yöntemdir. Bu yöntem, ticaret ve iş yaşamının genel kabul görmüş etik davranış biçimlerinin veya dürüst ticaret teamüllerinin dışında kalan bir fiil değildir. Bir işletmenin, marka tescil başvurusunun yapıldığı anda pazarladığı mallar veya hizmetler arasında yer almayan, ancak gelecekte pazarlamayı planladığı malları ve hizmetleri tescil ettirmek istemesi, kural olarak meşrudur.
Aynı kararın, 27. paragrafında yer verilen tespite göre, bir topluluk markası sahibinin önceki markalarının kullanılmama nedeniyle iptal edilmesinden kaynaklanacak sonuçları engellemek amacıyla, aynı markanın tekrar başvurusunu yapması, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket edip etmediğini değerlendirirken dikkate alınabilecek bir husustur.
Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 14/02/2012 tarihli T-33/11 sayılı kararında da kötü niyetli başvuru hususu irdelenmiştir. Bu kararda dikkat çeken husus, kötü niyet hususu incelenirken, inceleme konusu işaretin kökeninin, yaratıldığı andan itibaren kullanımının ve işaretin topluluk markası olarak tescil edilmesi talebinin altında yatan ticari mantığın araştırılması gerektiğinin ifade edilmesidir (bkz. kararın 21. paragrafı). Genel Mahkeme aynı kararın 24. paragrafında, markayı taşıyan malların tescil tarihinden başlayarak Avrupa Birliğinin çok sayıda bölgesinde pazarlanmasından hareket ederek, inceleme konusu markanın kullanılma niyeti olmaksızın tescil ettirildiğinin ve tek amacın üçüncü bir tarafın pazara girmesini engellemek olduğunun öne sürülemeyeceğini ifade etmiştir.
Yazı boyunca yer verdiğimiz, kötü niyetli başvurular hakkında değerlendirmeleri içeren Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararlarından süzdüğümüz genel ilke ve yaklaşımlar maddeler halinde özetlenecek olursa:
Kötü niyetli başvuruların tespitinde, başvuru sahibinin, markanın tescil edilmesi için başvuruyu yaptığı tarihteki niyeti dikkate alınmalıdır. (Adalet Divanı, 11/06/2009 tarihli C-529/07 sayılı karar)
Başvuru sahibinin kötü niyetle hareket ettiği tespit edilirken, incelenen vakaya ilişkin olarak, topluluk markası başvurusunun yapıldığı anda mevcut olan tüm faktörler dikkate alınmalıdır. Bu faktörlerden özellikle; başvuru sahibinin, aynı veya benzer işaretin, aynı veya benzer ürünler için üçüncü tarafça en az bir üye ülkede gerçekleşen kullanımını bildiği veya bilmesi gerektiği hususu, başvuru sahibinin üçüncü bir tarafın süregelen kullanımını engelleme niyeti hususu ve üçüncü taraf işaretinin ve tescili talep edilen işaretin yararlandığı hukuki koruma derecesi hususu göz önünde bulundurulmalıdır. (Adalet Divanı, 11/06/2009 tarihli C-529/07 sayılı karar)
Kötü niyet kavramı, Avrupa Birliği içerisinde tek tip bir yorum gerektiren, Avrupa Birliği hukukuna ait otonom bir kavramdır. 2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesi bağlamında, başvuru sahibinin kötü niyetli başvuru yaptığı sonucuna varılabilmesi için, incelenen vakaya ilişkin olarak, tescil başvurusunun yapıldığı tarihteki ilgili tüm faktörlerin değerlendirmeye alınması gerekmektedir. Başvuru sahibinin, başvurusu yapılan markayla karıştırılması olası bir markanın yurtdışında üçüncü bir kişi tarafından kullanıldığını bilmesi veya bilmesi gerekliliği hususu, tek başına, başvuru sahibinin ilgili hüküm kapsamında, kötü niyetle hareket ettiği sonucuna varılması için yeterli değildir. (Adalet Divanı, 27/06/2013 tarihli C-320/12)
İnceleme konusu işaretlerin aynı olması, diğer faktörlerden hiçbirisi mevcut değilken (diğer faktörler için bkz. yukarıda sayılan kötü niyeti ispatlarken kullanılan faktörler), kötü niyetin varlığını ortaya çıkarmaz. (Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 01/02/2012 tarihli, T-291/09 sayılı karar)
Dava konusu markanın, başvurunun kötü niyetle yapıldığını öne süren tarafa devredilmesi için finansal karşılık talep edilmesi, dikkate alınabilir nitelikte olmasına karşın, incelenen vakada tek başına, başvurunun yapıldığı tarihte başvuru sahibinin kötü niyetli olduğunu ispatlamayacaktır. Dava konusu markanın devri için talep edilen miktar markanın gelişimi incelendiğinde aşırı derecede yüksek olsa da, diğer faktörlerden hiçbirisi mevcut değilken (diğer faktörler için bkz. yukarıda sayılan kötü niyeti ispatlarken kullanılan faktörler), incelenen vakada, sadece bu husustan hareketle, başvurunun yapıldığı tarihte başvuru sahibinin kötü niyetli olduğu sonucuna varılamayacaktır. (Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 01/02/2012 tarihli, T-291/09 sayılı karar)
Kötü niyet hususu incelenirken, inceleme konusu işaretin kökeninin, yaratıldığı andan itibaren kullanımının ve işaretin topluluk markası olarak tescil edilmesi talebinin altında yatan ticari mantığın araştırılması gerekmektedir. (Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 14/02/2012 tarihli, T-33/11 sayılı karar)
Topluluk Marka Tüzüğü veya yerleşik içtihat tescil başvurusunda yer alan mal ve hizmet listesinin uzunluğuna bağlı olarak kötü niyetli başvuru sonucuna varılmasını sağlayabilecek herhangi bir dayanak içermemektedir. Fazla sayıda ve çok çeşitli mal veya hizmet için tescil başvurusunda bulunmak topluluk markası tescil ettirmek isteyen çok sayıda firmanın izlediği bir yöntemdir. Bu yöntem, ticaret ve iş yaşamının genel kabul görmüş etik davranış biçimlerinin veya dürüst ticaret teamüllerinin dışında kalan bir fiil içermemektedir. Bir işletmenin, marka tescil başvurusunun yapıldığı anda pazarladığı mallar veya hizmetler arasında yer almayan, ancak gelecekte pazarlamayı planladığı malları ve hizmetleri tescil ettirmek istemesi, kural olarak meşrudur. (Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 13/12/2012 tarihli T-136/11)
Topluluk markası sahibinin önceki markalarının kullanılmama nedeniyle iptal edilmesinden kaynaklanacak sonuçları engellemek amacıyla aynı markanın tekrar başvurusunu yapması, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket edip etmediğini değerlendirirken dikkate alınabilecek bir husustur. (Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 13/12/2012 tarihli T-136/11)
Dikkatli okuyucular, yazı içerisinde aktardığımız ilkelerin yer bulduğu 5 kararın 2009, 2012 ve 2013 yıllarına ait olduğunu, dolayısıyla kötü niyet hususunun Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararlarında son dönemlerde irdelendiğini fark etmiştir. Buna ilaveten, yazının başlangıcında belirttiğimiz üzere, içinde bulunduğumuz dönemde görüşülmekte olan Taslak AB Marka Direktifi ve Topluluk Marka Tüzüğü’nde kötü niyet konusunda daha kapsamlı düzenlemeler öngörülmüştür. Her iki durum birlikte göz önünde alındığında, Adalet Divanı’ndan ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nden yakın gelecekte kötü niyetli başvurular konusunda yeni kararlar beklemek ve AB mevzuatında konu hakkında daha kapsayıcı düzenlemelerle karşılaşmak sürpriz olmayacaktır. Türkiye’de ilana itirazların çoğunluğunda başvurunun kötü niyetle yapıldığının öne sürülmesi ve iddianın kimi yargı kararlarında çok daha kolay kabul edilir bir argüman haline indirgenmesi, kötü niyetli başvuru hususunun Avrupa Birliği yargısına göre çok daha zor ispatlanabilir niteliğiyle birlikte dikkate alındığında, konu hakkındaki ulusal uygulamanın -yargı ve idare boyutlarıyla- incelenmesi şüphesiz çok daha dikkat çekici bir çalışma olacaktır.
Önder Erol Ünsal
Mayıs 2014