Aylar: Ağustos 2015

Avrupa’da Markaların Kullanılmamasından ve Mal ve Hizmet Listelerinin Genişliğinden Kaynaklanan Sorunlar – Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi Raporu

cluttering

Kullanılmayan veya kullanılması olası olmayan mal ve/veya hizmetler için marka tescil ettirmek suretiyle, marka sicilini kullanılmayan mal ve hizmetlerle dolu bir çöplüğe dönüştürme pratiği ülkemizde yerleşik hale gelmiştir. Bu tip kullanılmayan markalar, sonraki dönemlerde iyi niyetli üçüncü kişilerin yeni marka tescil başvurularının reddedilmesine gerekçe teşkil ederek, ilana itirazlara gerekçe gösterilip gereksiz iş hacmi yaratarak ve kullanılmama nedeniyle hükümsüzlük davalarına konu olup mahkemelerin iş yükünü artırarak, her aşamada sorunlara ve verim kaybına neden olmaktadır.

Kullanılmayan mal ve hizmetlerin tescili sonrasında yaşanan problemler, sadece Türkiye’ye özgü değildir. Problem Avrupa’da da yaşanmaktadır ve sorunun nedenlerinin tespitinin yanısıra, çözüm olarak geliştirilecek stratejiler de tartışılmaktadır. Problemin en net biçimde tanımlandığı ve tartışıldığı sayısal verilere dayalı rapor, 25 Ağustos 2015 tarihinde Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi (UKIPO) tarafından yayınlanmıştır. “Avrupa’da Markaların Yığılması ve Kullanılmaması (Cluttering and Non-use of Trade Marks in Europe)” başlığını taşıyan rapora https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/455252/TM-cluttering-report.pdf bağlantısından erişim mümkündür. UKIPO raporu, Georg von Graevenitz, Richard Ashmead ve Christine Greenhalgh isimli alan uzmanlarına (akademisyen ve marka vekili) hazırlatmıştır. Soruna ilişkin nedenlerin, yasal çerçevenin, niceliksel – niteliksel verilerin ve tespitlerin ve vekil görüşlerinin yer aldığı rapor kanaatimizce örnek bir çalışma niteliğindedir ve dikkatle değerlendirilmesi yerinde olacaktır.

Raporda yer alan tespitleri ve sonuçları burada özetlemek yerine raporu öncelikle okuyucularımızın inceleyip değerlendirmesini tercih ediyor ve ulaştıkları sonuçları zihinlerinde Türkiye’ye de uyarlamalarını umuyoruz.

Ülkemizde, aynı problemin dramatik boyutlara ulaştığı ve marka incelemesinin büyük oranda, “hiç kullanılmayacak malları / hizmetleri içeren markalara karşı, hiç kullanılmayan malları / hizmetleri içeren markalarca yapılan itirazları değerlendirme” şeklinde bir hayali oyununa dönüşmekte olduğu ortadadır. Bu haliyle, 12. sınıf için marka tescil başvurusu yapan her başvuru sahibinin hava taşıtlarını, trenleri, 9. sınıfta başvuru yapan her kişinin bilgisayarları tescil ettirdiği, ancak gerçek yaşamda böyle markaların var olmadığı ülkemizde, konu hakkında bazı tedbirlerin alınması gerektiği açıktır. Şöyle ki, vardığımız noktada fantezi dünyalarda geçen TV dizilerinin gerçeklikle bağlantısı, Türkiye’deki marka tescil başvurularının mal listesi kapsamlarının gerçeklikle bağlantısıyla neredeyse eşit durumdadır.

Gerçeklikle bağlantısını yitirmiş temsili marka uzmanı.
Gerçeklikle bağlantısını yitirmiş temsili marka uzmanı.

 

Marka tescil başvurusu hazırlayıp müşterilerini yönlendiren marka vekili ve avukat okuyucularımızın konuyu gerçeklik ve gerçekçi kullanım niyeti perspektiflerinden değerlendirip, aşağıda yorumlar bölümünde görüşlerini paylaşmalarından IPR Gezgini memnuniyet duyacaktır.

Önder Erol Ünsal

Ağustos 2015

unsalonderol@gmail.com

 

ABD Federal Temyiz Mahkemesi 19 Ağustos 2015 Tarihli Kararında Jack Wolfskin’in Pençe İzi Markasını Tartışıyor.

Ayırt ediciliği düşük, zayıf markaların koruma kapsamının diğer markalara göre daha dar olması gerektiği konusu, ülkemizde de son birkaç yıldır tartışılan konulardan birisidir. Bu yazı konusu ABD Federal Temyiz Mahkemesi 19 Ağustos 2015 tarihli kararında, Jack Wolfskin firmasının pençe izi başvurusunu “zayıf marka” olarak kabul etmiştir. Bu kararda Mahkeme; bir yandan pençe izini zayıf marka olarak belirlerken, bir yandan da sektörde pek çok pençe izi markası kullanıldığından tüketicilerin bu markaları birbirinden ayırt etme kabiliyetine sahip oldukları, bu nedenle pençe izi üzerinden yapılan benzerlik değerlendirmesi sonucunda karıştırılma ihtimali olmadığına hükmetmiştir.  Kararın, bir markanın zayıf marka olarak belirlenmesi hususunda ABD Mahkemesi’nin bakış açısını yansıtması anlamında ilginç olduğu kanaatindeyim.

Kararın İngilizce metnine http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/14-1789.Opinion.8-17-2015.1.PDF bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Dosyanın, Federal Temyiz Mahkemesi önüne gelmeden önceki aşamaları şu şekildedir:

  • 10 Eylül 2009 tarihinde Jack Wolfskin Ausrustung Fur Draussen GmbH & Co. KGAA (“Jack Wolfskin”) şirketi ABD Patent ve Marka Ofisi’ne (“USTPO“) pençe izi logosundan oluşan

Wolfskin_resim

markasının tescili için başvuruda bulunmuştur. Başvuru 9, 18, 22 ve 25. sınıftaki mallar için yapılmıştır.

  • New Millennium Sports, S.L.U. (“New Millennium”) başvuruya, adına daha önceden 4 Ekim 1994 tarihinde aynı sınıftaki mallar için tescilli

kelme_resim1

markasını dayanak göstererek, 25. sınıftaki mallar için karıştırılma ihtimali nedeniyle itiraz etmiştir.

  • Wolfskin buna karşılık, New Millennium tescilli markasının kullanılmadığı iddiası ile markanın iptalini talep etmiştir.
  • USTPO verdiği kararda, New Millennium’un itirazını kabul etmiş ve karıştırılma ihtimali iddiasını mevcut gördüğünden Wolfskin’in başvurusunu reddetmiştir. Diğer yandan ise New Millennium’un itiraz dayanağı tescilli markasını aralıksız ve markada esaslı değişiklik yapmadan kullandığını tespit ettiğinden, Wolfskin’in yaptığı marka iptal talebini reddetmiştir.

USTPO kararının iptali için Wolfskin, Federal Temyiz Mahkemesi’nde dava açmıştır.

Temyiz Mahkemesi öncelikle, Wolfskin’in marka iptal talebini değerlendirmiştir. Wolfskin’in iddiasına göre New Millennium, tescilli markasını tescil edildiği şekilden farklı olarak modifiye ederek, modern versiyonda kullanmıştır. Bu nedenle markanın iptali gerekmektedir. New Millennium bu iddiaya itiraz etmeyerek, markayı 2004 yılından bu yana tescil edildiği şekilde kullanmadığını kabul etmiştir. Ancak New Millennium, markanın iki versiyonu arasında, yani tescil edildiği versiyon ile kullanıldığı modernize versiyon arasında, çok ufak farklılık olduğu şeklinde savunma yapmıştır.

Mahkeme, somut olayda uygulamada “tacking” olarak adlandırılan durumun mevcut olduğunu, bu duruma göre marka sahipleri bazen markalarının tescil edildiği şekilden farklı olarak modern/modifiye edilmiş versiyonda kullanmayı tercih edebildikleri tespitini yapmıştır. “Tacking” yapılması durumunda söz konusu olan değişiklik, marka sahibinin ya bir iptal davası ile ya da öncelik hakkının kullanımının engellenmesi ile karşılaşmasına neden olabilir. Mahkeme’ye göre bu durumlarda marka sahibi modern versiyon üzerinde de tescilli markadan dolayı sahip olduğu hakları muhafaza etmektedir. Zira bu halde, iki markanın “tüketiciler üzerinde aynı ve devam eden ticari etkiyi” yarattığından yasal olarak eşit olduğu; modifiye edilmiş/modernize versiyonun eski tescilli halinden “esaslı” bir farklılık taşımadığı, ayırt edici karakterini değiştirmediği ve marka sahibinin esasen halen eski markayı kullanmaya devam ettiği kabul edilmiştir.

Mahkeme, iki marka kullanımı arasında esaslı değişiklik olup olmadığının tespitinde, bu markaların “tüketiciler üzerinde aynı ticari etkiyi yaratıp yaratmadığı” sorusuna işaret etmiştir. Şayet yapılan esaslı değişiklik, yeni bir marka yaratmıyorsa ya da tüketiciler üzerindeki temel ve bütünsel ticari etkiyi değiştirmiyorsa marka iptali için bir neden bulunmadığı kabul edilir.

Mahkeme bu bilgiler ışığında New Millennium’un markasını incelemeye geçmiştir. New Millennium tescilli markası, solda KELME sağda ise pençe izinden oluşan bileşik bir markadır.  kelme_resim1

Yukarıda belirtildiği üzere New Millennium 2004 yılından bu yana markayı bu haliyle kullanmadığını kabul etmiştir.

2004 yılından bu yana New Millennium markayı aşağıdaki gibi modifiye ederek kullanmıştır.

kelme_resim2

Görüldüğü üzere markalardaki kelime ve şekil ana unsurları değişmemiştir. Değişiklik sadece KELME kelimesinin yazım karakterine ve pençe izinin karakterize ediliş tarzına ilişkindir. Bu nedenle Mahkeme USTPO’nun değişikliğin çok ufak olduğuna, bu değişikliklerin tüketiciler üzerindeki temel ticari etkiyi etkilemediğine ilişkin tespitlerine katılmıştır.

Wolfskin’in pençeye tırnakların eklenmesinin şekli değiştirdiği iddiası ise, bu tırnakların mevcut şeklin çok küçük bir parçası olması, şekli değiştirmemesi ve tırnakların genellikle pençeye eşlik edebileceğine yönelik genel kanı sebebiyle kabul edilmemiştir. Diğer yandan KELME kelimesinin yazım şeklinin değiştirilmesinin de tüketiciler üzerindeki ticari etkiyi etkilemeyeceği tespit edilmiştir. Tüm bu nedenlerle New Millennium markasının iptal edilmesi için yeterli neden bulunmadığına ve USTPO kararının bu kısmını yerinde olduğuna hükmedilmiştir.

Mahkeme bir sonraki aşamada New Millennium’un itirazı üzerine verilen karıştırılma ihtimali kararının değerlendirmesine geçmiştir. USTPO’ya göre iki marka arasında, içerdikleri mallar, dağıtım kanalları, tüketicileri, satış/sunuluş koşulları açısından benzerlik olduğundan karıştırılma ihtimali mevcuttur. Ancak Wolfskin temyiz başvurusunda, USTPO’nun karıştırılma ihtimali sonucuna yanlış şekilde vardığını; iki önemli hususun ispatının göz ardı ettiğini iddia etmiştir. Buna göre;  (1) markalar arasındaki benzerlik ve (2) piyasada benzer şekil ve içerikte üçüncü kişiler tarafından kullanılan benzer markalar hususları dikkate alınmamıştır. Mahkeme bu iki husus açısından somut olayı tekrar ele almıştır.

Mahkeme’ye göre benzerlik değerlendirmesinde iki marka arasındaki bütünsel anlamda görsel, işitsel, anlam benzerlikleri ile bu benzerliklerin tüketiciler üzerindeki ticari etkisi dikkate alınmalıdır. Bu değerlendirme mutlaka “bütünsel” olarak yapılmalı, bileşik markada markanın ayrıntıları üzerinden değerlendirme yapılmamalıdır.  Mahkeme, daha önceki kararlarına işaret ederek bileşik markalarda kelime unsurunun marka işlevini yerine getirme yani markanın içerdiği malın veya hizmetin hangi işletmeden kaynaklandığını gösterme işlevi açısından daha ön planda olduğunu hatırlatmıştır. Genel prensip bu olmakla beraber, elbette her somut olay kendine başına değerlendirilmelidir. Zira bazı hallerde bileşik marka içinde kelime unsuruna daha az ya da daha fazla önem verildiği de görülmüştür.

Wolfskin’in iddiasına göre New Millennium’un markası KELME kelime ve pençe işaretinden oluşmasına rağmen, USTPO benzerlik değerlendirmesi yaparken pençeye çok fazla önem atfetmiş ve kelime unsurunun marka bütünlüğündeki önemini küçümsemiştir. USTPO’ya göre KELME kelimesi iki marka arasında ortak unsur olmadığından ve dolayısıyla iki markanın oluşturduğu ticari etki bakımından ayırt edici karaktere sahip olmadığından değerlendirme sadece pençe izi bakımından yapılmıştır. USTPO bu bakış açısını desteklemek amacıyla; “giysi sektöründe bileşik marka kullanan şirketlerin genellikle kelime unsurlarını kullanmadan logolarını tek başına kullandıkları” şeklinde görüşüne dayanmıştır. Bu nedenle USTPO, tüketicilerin Wolfskin markasını gördüklerinde, kelime unsuru olmaksızın New Millennium markasının kullanıldığı şeklinde bir algıya sahip olacakları görüşündedir. Bu durum ise karıştırılma ihtimali yaratacaktır.

Mahkeme bu noktada Wolfskin iddiasına katılarak, USTPO’nun bileşik markadaki KELME unsurunun varlığını yeterli suretle değerlendirmediği kanaatine varmıştır. Mahkeme’ye göre USTPO markaların “bütünsel” değerlendirmesi açısından hataya düşmüştür. Mahkeme USTPO’nın bileşik marka sahibi işletmelerin markalarını kısaltarak sadece logolarını kullandıkları şeklinde bir ticari alışkanlıkları olduğu görüşüne de katılmamıştır. Kaldı ki somut olayda New Millennium markasının bu şekilde kısaltılarak kullanıldığı olgusu da ispattan yoksundur. Dosyaya sunulan belgelerden, New Millennium markasındaki pençe izinin tek başına marka olarak kullanıldığının ispatı sonucuna varılamaz. Keza pençe izinin tek başına kullanıldığına ilişkin olarak sunulan örnek ayakkabı kutularının bazılarının yan taraflarında, bazılarının ise ön ve arka taraflarında KELME kelimesinin yer aldığı görülmüştür. Dolayısıyla bu örneklerden yola çıkarak, pençe izinin New Millennium tarafından markanın içerdiği malları işaret etmek üzere tek başına kullanıldığının kabulü ve bu suretle USTPO’nun somut olayda kelime unsurunun önemsenmemesi gerektiğine ilişkin tespiti savunulamaz.  Bu nedenle Mahkeme’ye göre ispatlanamayan bu benzerlik değerlendirmesinden yola çıkarak verilen karıştırılma ihtimali kararı yerinde değildir.

Mahkeme son aşamada, dava konusu pençe izinin üçüncü kişiler tarafından sıklıkla kullanıldığı ve zayıf marka olduğuna ilişkin iddiayı incelemeye geçmiştir. Daha önce verilen kararlara göre; bir markanın veya benzerinin üçüncü kişiler tarafından benzer mallar için kullanılma sıklığı zayıf marka olgusunun tespiti ile ilişkili olup, daha dar bir korunma kapsamını gündeme getirebilir. Bu iddia kapsamında Wolfskin pençe izinin giysiler için üçüncü kişiler tarafından tescil edildiğine ve kullanıldığına ilişkin pek çok örnek sunmuştur. Ancak USTPO üçüncü kişilerin tescil örneklerine, “tescilin markanın kullanıma dair delil teşkil etmeyeceği” gerekçesi ile fazla önem atfetmemiştir. Mahkeme’ye göre USTPO, bu tescillerin “markanın kullanıldığına dair ikinci derecede delil olabilme olgusunu” aşırı derecede küçümsemiştir. Oysa Wolfskin’i sunduğu pek çok örnekte, pençe izinin firmaların ürettiği giysilerden daha çok üniversite, kolej ve onların spor takımlarının kıyafetlerini tanımladığı görülmüştür. Yine sunulan bir kısım delillerden pek çok pençe izi markasının özellikle internet üzerinden yapılan giysi satışlarında kullanıldığı tespit edilmiştir. Mahkeme bu delillerin USTPO tarafından yeterince önemsenmediği, üçüncü kişiler tarafından yapılan tescillerin markanın kullanıldığına dair bir “delil başlangıcı” olarak dikkate alınmadığı kanaatine varmıştır.

Mahkeme üçüncü kişiler tarafından pençe izinin marka olarak kullanıldığına dair yeterli delil olduğu tespitinin ardından, “benzer markanın benzer mallar için kullanılmasının markayı zayıf marka kategorisine sokmakla beraber, bu durumun tüketicilerin kolaylıkla markaları birbirinden ayırabildiklerini gösterdiği” tespitini yapmıştır. Somut olayda da Mahkeme Wolfskin tarafından sunulan delillerden, pençe izinin giysiler için sıklıkla kullanılan bir marka olduğu kanaatine varmıştır. Delillerden tüketicilerin pek çok pençe izi markasını, dolayısıyla bu marka konusu ürünleri üreten üreticileri kolaylıkla ayırt edebildikleri de tespit edilmiştir. Hatta birbirine çok benzer pençe izi markalarının bile tüketiciler arasında karıştırılma ihtimali yaratmadığı da bu deliller ile ispat edilen hususlar arasındadır. Dolayısıyla Mahkeme USTPO’nun dava konusu olayla ilgili verdiği kararda bu delilleri ve bu delillerin işaret ettiği hususları dikkate almamasını yerinde bulmamıştır.

Sonuç olarak Mahkeme;

  • KELME kelimesinin New Millennium markasının esas unsuru olmasına rağmen sadece pençe izine odaklanarak verilen USTPO kararının yanlış olduğunu;
  • Başvurusu yapılan Wolfskin markasında, KELME kelimesi bulunmadığından iki marka arasında farklılık olduğunu;
  • Bu farklılığın üçüncü kişilerce pençe izinin giysilerde sıklıkla kullanıldığının ispatı ile desteklendiğini;
  • Bu ispat nedeniyle New Millennium markasındaki pençe izinin zayıf marka olarak kabulünü

tespit etmiştir. Tüm bu tespitler nedeniyle, Mahkeme USTPO’nun kararının bu kısmını yerinde bulmamış ve Wolfskin markasının tüketiciler nezdinde karışıklık ihtimali oluşturmayacağına hükmetmiştir.

Zayıf markaların daha dar koruma kapsamından yararlanması gerektiği olgusundan hareketle, Wolfskin iki marka arasındaki ortak olan pençe izinin bu kapsamda olduğunu ispatlayarak doğru bir strateji izlemiş ve iki pençe izi kanaatimce benzer olmasına rağmen USTPO’nun karışıklık ihtimali olduğu kararını iptal ettirmeyi başarmıştır. Ancak madalyonun diğer tarafı Wolfskin’i gelecekte zor duruma düşürebilir. Zira Wolfskin artık USTPO’ya göre “tescilli bir zayıf marka sahibidir”. Yani artık benzer pençe izi başvuruları karşısında “daha dar” bir koruma şemsiyesi altındadır. Bu davada zayıf marka olgusu lehine kullanmasına rağmen, benzer pençe izi başvuruları karşısında nasıl bir strateji ile tescilli zayıf markasını koruyacağını açıkçası merak ediyorum.

Gülcan Tutkun Berk

Ağustos, 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

Anzak Markasının 1. Dünya Savaşı Döneminde Avustralya’da Kullanımına İlişkin Düzenleme – Avustralya Fikri Mülkiyet Ofisi 1. Dünya Savaşı’nın 100. Yılı Araştırmaları

auip

Avustralya Fikri Mülkiyet Ofisi (yazı boyunca “AUIP” olarak anılacaktır), coğrafi olarak bizden oldukça uzak olduğundan olsa gerek, ülkemiz sınai mülkiyet camiasında çok bilinen veya takip edilen bir ofis değildir. Yabancı ofislere yönelik konsantrasyonunu USPTO ve OHIM üzerinde yoğunlaştırmış sınai mülkiyet camiamıza AUIP’nin faaliyet ve yayınlarını http://www.ipaustralia.gov.au/ sitesi üzerinden takip etmelerini öneriyorum. Şüphem yok ki oldukça doyurucu bir içerikle karşılaşacak ve siteyi sürekli takip edeceksiniz.

AUIP, internet sitesinde Çanakkale Kara Savaşları’nın bu yılki yıldönümünde, yani 27 Nisan 2015 tarihinde bizim için de oldukça dikkat çekici bir makale yayınlandı. “1. Dünya Savaşı sırasında Markalar – Anzak Markası (Trade marks during WW1 – The Anzac Brand” başlığını taşıyan makale, adından da anlaşılacağı üzere 1. Dünya Savaşı sırasında savaşla ilgili isimlerin marka olarak tescil ettirilmeye çalışılması ve devletin bu konudaki düzenlemelerini konu alıyor. Bu ilginç makaleye http://www.ipaustralia.gov.au/about-us/news-media-and-events/feature-articles-listing/tm-during-wwi bağlantısı aracılığıyla erişebilirsiniz.

Makaleyi kapsamında; Anzac, Returned Soldier (Geri dönen asker), Aussie (Avustralyalı), Our Wounded Soldiers (Yaralı askerlerimiz), Repatriation (Ülkeye Geri Dönüş), AIF ve Australian Imperial Force (Avustralya İmparatorluk Kuvvetleri) gibi kelimelerin herhangi bir şekilde ticaret alanında, ticari unvan olarak, meslek ismi olarak kullanımının yasaklandığını ve bu tip terimleri içeren marka başvurularının Marka Ofisi’nce reddedileceğini belirten 18 Mayıs 1916 tarihli Savaş Önlemleri Yönetmeliği’nden de bahsedilmiştir.

1916 yılında savaş olanca şiddetiyle devam ederken marka ofisince yapılacak düzenlemeleri de içeren bir Yönetmeliğin çıkartılmış olması, fikri mülkiyet haklarının Pasifik ötesinde 1916 yılında bile ne derece ciddiye alındığının bir göstergesidir. (Bu hız ve azmin, mevzuat çalışmaları bağlamında ülkemize de yansımasını ümit ediyoruz.)

Aşağıdaki görseller, AUIP internet sitesinden http://www.ipaustralia.gov.au/about-us/news-media-and-events/feature-articles-listing/tm-during-wwi bağlantısından alınmıştır ve Ymnetmeliğin ilgili maddesinin yanısıra, savaş dönemi reklamlarından bazılarını göstermektedir:

anzak.yön

 

anzak.lever

 

anzak.rexona

 

AUIP’in “Fikri Mülkiyet Haklarının 1. Dünya Savaşı’ndan bu yana 100 Yılı” başlıklı çalışmaları Anzak markasıyla sınırlı değildir. Benzer diğer çalışmaların başlıkları ve bağlantılarına aşağıda yer verilmiştir:

“1. Dünya Savaşı sırasında Tasarımlar – Destek Sembolleri”http://www.ipaustralia.gov.au/about-us/news-media-and-events/feature-articles-listing/designs-during-wwi

“1. Dünya Savaşı sırasında Patentler ve İnovasyon – Cephedeki İnovasyonlar” – http://www.ipaustralia.gov.au/about-us/news-media-and-events/feature-articles-listing/Patents-and-innovations-during-WWI-Battlefront-innovations

Çanakkale Deniz ve Kara Savaşları, daha üst bir başlık olarak 1. Dünya Savaşı ve hemen ardından gelen Kurtuluş Savaşı, ulusal kimliğimizin üzerine inşa edildiği yakın tarih olaylarıdır. Ulusal kimliği belirleyen bu olayların, tarihsel, askeri ve siyasi perspektifin ötesinde diğer disiplinler bakımından da incelenmesi gereklidir. Bu haliyle, AUIP’in yaptığı çalışmanın benzerinin ülkemizde de yapılması, fikri ve sınai mülkiyet haklarının tarihsel gelişiminin takibi ve rutin dışı bilimsel çalışmaların yapılması bakımından şüphesiz ilginç olacaktır. Bu konudaki yönlendirici rolün devlet kurumlarına ve akademiye düştüğü ise kanaatimizce açıktır.

Önder Erol Ünsal

Ağustos 2015

unsalonderol@gmail.com

Yemek Tarifleri Telif Hakkı Kapsamında Korunabilir mi? A.B.D. Temyiz Mahkemesi “Pechu Sandwich” Kararı

pechuchicken

 

A.B.D. 1. Bölge Temyiz Mahkemesi, 21 Ağustos 2015 tarihinde verdiği bir kararda yemek tariflerinin telif hakkı ile korunamayacağı yönündeki ilk derece mahkemesi kararını onamıştır.

Davanın altyapısını oluşturan ihtilaf kısaca aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Norberto Colon Lorenzana isminde bir kişi, 1987 yılında “South American Restaurants Corporation (SARCO)” firmasında işe başlamıştır. Lorenzana iddiasına göre işe başladıktan sonra patronlarına yeni bir tavuklu sandviç çeşidi önermiş ve bu sandviçin mönüye girmesini sağlamıştır.

1991 yılında mönüye giren sandviçe “Pechu Sandwich” adı verilmiştir. “Pechu Sandwich”, sandviç ekmeği arasında kızarmış tavuk göğsü, marul, domates, Amerikan peyniri ve ekmeğin üzerine sürülmüş sarımsaklı mayonezden müteşekkil bir yiyecektir. “SARCO” firması, “Pechusandwich” markasını 2006 yılında A.B.D.’nde marka olarak da tescil ettirmiştir.

Takip eden yıllarda “SARCO”dan ayrılan Lorenzana, Pechu Sandwich’in ticari başarısının kendi yaratıcılığı ile ilgili olduğunu öne sürerek, sandviçten elde edilen karın bir kısmının kendisine aktarılması amacıyla dava açmıştır. Dava ilk derece mahkemesi tarafından reddedilmiş ve sonrasında karar Lorenzana tarafından temyiz edilmiştir. Yazı çerçevesinde aktarılacak tespitler, temyiz talebini inceleyen A.B.D. 1. Bölge Temyiz Mahkemesi’ne aittir. İlgilenen okuyucularımızın temyiz mahkemesi kararının tam metnine http://media.ca1.uscourts.gov/pdf.opinions/14-1698P-01A.pdf bağlantısından erişimi mümkündür.

Lorenzana’nın davası iki ayrı temel üzerine kuruludur: (i) Telif hakkı ihlali, (ii) marka hakkına tecavüz.

Temyiz Mahkemesi, Lorenzana’nın iki iddiasını da haksız bulmuş ve temyiz talebini reddetmiştir. Marka hakkına tecavüze ilişkin iddia ve tespit yazı kapsamında aktarılmayacak, sadece bize daha ilginç gelen Telif Hakkı ihlali iddiası hakkındaki tespitler aktarılacaktır.

Bir eserin telif hakkı koruması kapsamına girmeye uygun olup olmadığı değerlendirilirken “telif hakkı korumasının etkisinin, eser sahibinin yaratıcı emeğine karşılık adil bir getiri elde edebilmesini güvence altına almak, nihai amacının ise genel kamu yararı için sanatsal yaratıcılığı teşvik etmek” olduğu dikkate alınmalıdır (Twentieth Century Music Corp. v. Aiken, 422 U.S. 151, 156 (1975). Bu bağlamda yasa koyucu telif hakkı korumasına konu olabilecek eserleri sekiz kategoride saymıştır: (i) edebi eserler, (ii) müzik eserleri, içerdikleri sözler dahil (iii) tiyatro eserleri, eşlik eden müzik dahil, (iv) pantomim ve koreografik eserler, (v) resimler, grafik ve heykel niteliği taşıyan eserler, (vi) sinema filmleri ve diğer görsel işitsel eserler, (vii) ses kayıtları ve (viii) mimari eserler.

İlk derece mahkemesi davacının talebinin aksi yönünde karar vererek, tavuklu sandviç tarifini telif hakkı korumasına konu olabilecek eserler kapsamına sokmamıştır. Temyiz mahkemesi de bu tespiti paylaşmaktadır. İncelenen vakada, ne sandviçin tarifi ne de “Pechu Sandwich” ismi yukarıda sayılan kategoriler kapsamına girmektedir ve dolayısıyla Telif Hakkı Kanunu çerçevesinde koruma konusu olmaları mümkün değildir.

Tavuk, marul, domates, peynir ve mayonezin kombinasyon olarak ekmek üzerine konulması suretiyle oluşturulan bir tarif veya benzeri bir talimat oldukça açık biçimde telif hakkıyla korunabilir bir eser değildir. 7. Temyiz Mahkemesi’nce daha önceden belirtildiği üzere, yemek tarifleri bir sonuca varılmasını sağlayan işlevsel talimatlardır ve dolayısıyla telif hakkı kapsamına girmezler (Publ’ns Int’l Ltd. v. Meredith Corp., 88 F.3d 473, 480-81 (7th Cir. 1996)). “Pechu Sandwich” ismi bakımından değerlendirme yapılacak olursa, mahkeme tarafından daha önce de belirtildiği üzere “telif hakkı koruması, isimler, başlıklar ve sloganlar gibi sözcüklere ve kısa ifadelere genişletilemez.” (bkz. CMM Cable Rep, Inc. v. Ocean Coast Props., Inc., 97 F.3d 1504, 1520 (1st Cir. 1996))

Belirtilen nedenlerle, Temyiz Mahkemesi’ne göre, “Pechu Sandwich” ismi ve sandviçin tarifi telif hakkı korumasının konusu olamaz ve bu bağlamda incelenen vakada telif hakkı ihlalinden bahsedilmesi mümkün değildir.

Temyiz Mahkemesi, Lorenzana’nın marka hakkı ihlali iddialarını da yerinde bulmamış ve davanın reddi yönündeki kararı onamıştır.

Son dönemlerde marka tescil başvurularına karşı yapılan çok sayıda itirazda telif hakkı iddiasına dayanıldığı gözlemlenmektedir. Telif hakkı korumasına konu olabilecek eserlerin sınırının yeterince iyi çizilmemiş olmasından veya geniş yorumlardan kaynaklanan sorunlarla bu bağlamda ülkemizde de karşılaşılmaktadır. Yemek tariflerinin telif hakkı korumasına konu olamayacağı yönündeki A.B.D. Temyiz Mahkemesi kararının ülkemizdeki sorunlu alanlarla bağlantısı bulunmamakla birlikte, güncel bir kararın aktarılması bağlamında okuyucularımızın ilgisini çekeceğini düşünüyoruz.

Önder Erol Ünsal

Ağustos 2015

unsalonderol@gmail.com

Alman Federal Mahkemesi, 9 Temmuz 2015 tarihli “Nivea/Blau” Kararı ile Soyut, Tek Renk Markasının Ayırt Ediciliğini Tartışıyor.

556 sayılı KHK’nın 5.maddesine göre tek/soyut renkten oluşan markalar ayırt ediciliği haiz olduğu takdirde tescil edilebilir. Soyut renk markalarında tescil şartı olan bu ayırt ediciliği tespit etmek çok kolay değildir. Bu yazıda tek renk markasının tescil edilmesine ilişkin kriterlerin neler olduğunun biraz daha somutlaştırılması adına, Alman Federal Mahkemesi’nin tek renkten oluşan “Nivea/Blau (Pantone 280 C)” markası için verdiği yeni tarihli kararını sizlerle paylaşmak istedim. Federal Mahkeme bu kararında 80 yıldır Nivea krem kutularında kullanılan koyu mavi rengin, marka olarak ayırt edici karakteri haiz olup olmadığı noktasında İlk Derece Patent Mahkemesi’nin kararından farklı şekilde hüküm vermiştir.

Kararın Almanca metnine  http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=7d39c694347f5953e8da3c3139e5c472&nr=71944&pos=0&anz=2 bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Dava konusu olan tek, soyut Nivea/Blau (Pantone 280 C) renginivea_resim

12 Kasım 2007 tarihinde bu yana marka sahibi Beiersdorf AG adına Nice Sınıflandırması’nın 3. sınıfında yer alan bakım ve güzellikleri için tescillidir.

Alman Marka ve Patent Ofisine yapılan başvuru ile, söz konusu soyut renk markasının ayırt edici niteliği haiz olmadığından markanın hükümsüzlüğü talep edilmiştir. Bu talep üzerine Alman Patent ve Marka Ofisi dava konusu renk markanın hükümsüzlüğüne karar vermiştir. Bunun üzerine marka sahibi firma kararın iptal edilmesi için Federal Patent Mahkemesi’ne başvurmuştur.

Federal Patent Mahkemesi yaptığı yargılama sonucunda, Alman Marka Kanunu’nun 50. maddesine göre marka hükümsüzlük sebebinin mevcut olduğuna karar vermiştir. Patent Mahkemesi’ne göre dava konusu soyut renk markası, hem başvurunun yapıldığı hem de hükümsüzlük kararının verildiği zamanda Alman Marka Kanunu’na göre tescil şartı olan ayırt edici karakterden yoksundur. Aynı zamanda dava konusu soyut renk markasının, marka sahibi tarafından marka olarak kullanıldığı, mavi renkten bağımsız marka karakteri oluştuğu hususu Mahkeme’ye göre ispatlanamamıştır. Dava konusu renk, tanınmış Nivea markasının arka planında “dekoratif” amaçlı kullanılmıştır. Kaldı ki dava konusu rengin, değişik renklerle özellikle beyaz renkle birlikte kullanıldığı görülmüştür. Marka sahibinin dava konusu soyut renk markasının ayırt ediciliğine ve tanınmışlığına ilişkin sunduğu kamuoyu anketlerindeki oran yine Patent Mahkemesi’nce yetersiz görülmüştür.

Patent Mahkemesi’nin söz konusu kararı marka sahibince temyiz edilmiştir.

Federal Yüksek Mahkeme, öncelikle tescil için gerekli asgari şart olan ayırt ediciliğe ve bu şartın düzenlendiği hükme işaret etmiştir.  Alman Marka Kanunu 8. maddeye göre bir markanın, içerdiği malın veya hizmetin hangi işletmeden kaynaklandığını gösterdiği ve diğer işletmelerin ürünlerden ayırt etmeye hizmet ettiği sürece ayırt edici gücü olduğu kabul edilmektedir.  Düşük derecedeki ayırt edicilik dahi bir markanın tescili için yeterli sayılmaktadır. Bu temel prensip ve aynı ayırt edicilik ölçütü, tüm markalar için de geçerli görülmekle beraber bu ölçütün bazı marka kategorilerinde klasik kelime ve şekil markalarından farklı tarzda dikkate alınması gerekir.  Zira genellikle tüketiciler nezdinde malın şeklinden, paketlenme tarzından veya renginden, o malın hangi işletmeden kaynaklandığı konusunda kolaylıkla çağrışım uyanmaz. Bunun yanı sıra özellikle soyut renk markalarının korunmasında adil rekabet açısından diğer işletmelerin de serbestçe ilgili rengi kullanabilme ihtimali de göz önünde tutulmalıdır.  Bu geniş bakış açısı nedeniyle, genellikle korunma kriterlerine sahip soyut/tek renk markası sayısı çok azdır.

Yüksek Mahkeme’ye göre Patent Mahkeme’si dava konusu soyut renk markasının ayırt edici karakterden yoksun olduğu sonucuna yanlış hukuki ölçütlerle ulaşmıştır. Patent Mahkeme’si kararına dayanak olarak; soyut renk markalarındaki ayırt edicilik için üç koşulun bir arada bulunması gerektiğine işaret etmiştir. Buna göre: 1) Soyut renk markası görselliğin söz konusu olduğu çok spesifik bir sektörde kullanılmalı; 2) Bu spesifik sektörde rengin kullanılması ya olağandışı olmalı ya da en azından belli bir rengin kullanılması son derece nadir olmalı; 3) Soyut rengin uzun süreli marka olarak kullanıldığı konusunda tereddüt olmamalı.  Ancak Yüksek Mahkeme’ye göre söz konusu bu üç şartın her somut olayda aynı şekilde göz önüne alınması ayırt edicilik değerlendirilmesinin yapılmasında doğru sonuca götürmeyecektir.

Federal Patent Mahkemesi temyiz konusu kararında, dava konusu soyut renk markasının ilgili olduğu sektörde rengin birçok üretici tarafından dekoratif amaçlı olarak kullanıldığını tespit etmiştir. Özellikle koyu mavi rengin erkeklere hitap eden bakım ürünlerine veya gece bakım ürünlerine işaret ettiğini belirtmiştir. Bu anlamda bu sektörde renkler, aynı üreticinin farklı amaçlara yönelik ürünleri veya ürünlerin içeriğindeki kokularına göre ayırt etmek için kullanılmaktadır. Buna karşılık ilgili sektörde sadece birkaç üretici ürün paketlerinde hep aynı rengi kullanmaktadır.  Tüm bu değerlendirmeler nedeniyle Federal Patent Mahkeme’si (i) dava konusu soyut/tek rengin Alman Marka Kanunu’nun 8/2 (2).maddesinde düzenlenen tescil yasağı kapsamında olduğuna; (ii) bu rengin (Mavi/Pantone 280 C) farklı üreticiler tarafından üretilen gece bakım ürünlerini veya erkek bakım ürünlerini belirtmek amacıyla kullanıldığına; (iii) sadece marka sahibinin ürünlerini belirtmek için ayırt edicilik taşımadığına; (iv) diğer firmaların bu rengi kullanmalarının engellenemeyeceğine hükmetmiştir.

Yine Patent Mahkemesi’ne göre soyut renklerin tek başına ürün üzerinde veya reklamlarda kullanılması istisnai bir durum olup, renkler genelde grafik, logo veya kelime unsurları ile “birlikte” kullanılarak bir markadan beklenen ana fonksiyonu yerine getirmektedir. Temel ilke bu olmakla beraber, soyut renklerin tek başına marka olarak kullanıldığı ya da soyut rengin birlikte kullanıldığı diğer unsurlara nazaran ön plana geçtiği bazı mal ve hizmet sektörlerinde istisnalara da rastlanmaktadır. Bu istisnai durumun mevcut olup olmadığı her somut olayın özellikleri dikkate alınarak tespit edilmelidir.

Patent Mahkemesi’ne göre marka sahibi firma dava konusu soyut rengi, tek başına marka olarak hiçbir zaman kullanmamıştır. Mavi renk her zaman beyaz renk ile birlikte arka planda dekoratif amaçlı kullanılmıştır.  Bu nedenle dava konusu soyut rengin tek başına marka sahibinin ürünlerine çağrışım yaptığı iddia edilemez. Keza marka sahibi firma tarafından sunulan 2006 yılına ait kamuoyu anket raporundan soyut markanın tanınmışlığına ilişkin oranın %54,85 olduğu görülmüştür. Oysa soyut rengin ayırt ediciliğinin kabulü için bu oranın %75’den aşağı olmaması gerekmektedir.

Yüksek Mahkeme öncelikle Federal Patent Mahkemesi’nin soyut rengin marka olarak ayırt ediciliğinin mevcut olması için gerekli olarak gördüğü oranı yüksek bulmuştur. Yüksek Mahkeme’ye göre Patent Mahkemesi’nin sözünü ettiği bilirkişi raporundaki kamuoyu anket oranı, metottan kaynaklanan nedenlerle gerçekte %54,85 değil, %57,95 olup, bu orana göre her 2000 kişiden 1.088 kişiye dava konusu soyut renk markası, Nivea ürünlerini ya da marka sahibi firma olan Beiersdorf AG firmasını çağrıştırmaktadır. Her ne kadar Patent Mahkemesi’ne göre bu oran %75’in altında olduğundan ayırt edicilik için yeterli olmadığı belirtilmiş olsa da, Yüksek Mahkeme’ye göre bu yüksek oranın aranması yerinde değildir. Zira ne şimdiye kadar oluşan Yüksek Mahkeme karalarından ne de Avrupa Birliği Adalet Divanı kararlarından soyut rengin ayırt ediciliğinin kabulü için böyle yüksek bir oran arandığı sonucu çıkarılamaz. Bu oranı haklı kılacak hukuksal bir neden bulunmamaktadır.

Diğer yandan soyut bir rengin marka olarak ayırt ediciliğinin değerlendirmesi yapılırken söz konusu markanın tek başına kullanıldığının tespiti de aranmaz. Soyut rengin diğer unsurlarla beraber kullanılması halinde dahi, rengin marka olarak kullanıldığından bahsedilebilir.[1] Bu konuda odak noktası, söz konusu soyut rengin arka planda yer alsa da markanın geleneksel işlevini yerine getirmesinde itici güç olup olmadığı noktasıdır. Somut olayda kamuoyu anketinden çıkan dava konusu renkle ilgili %57,95 oranı da görmezden gelinemeyecek bir orandır. Keza bu oran marka sahibinin dava konusu soyut rengi 80 yıldır “Nivea Creme” kutusunda kullanması neticesinde ortaya çıkmıştır.

Yüksek Mahkeme’nin daha önceki kararlarında üç boyutlu markaların, marka olarak ayırt edici kullanımının kabulü için en az %50’lik anket oranını kabul etmiştir. Yüksek Mahkeme’ye göre bu oran, soyut markaların ayırt ediciliğinin tespiti için de kıyasen kullanılabilir. Ayrıca diğer marka kategorilerinde yer alan markaların ayırt ediciliğinin tespiti için uygulanan ve marka kanunundan kaynaklanan kriterler, soyut renk markalarının ayırt ediciliğinin tespiti için de geçerlidir. Soyut renk markasının doğasından kaynaklanan nedenlerle ayırt ediciliğinin tespitinin zorluk arz etmesi,  uygulanacak kriterlerin diğer marka kategorilerindeki kriterlere göre sertleştirilmesinin bir nedeni olamaz. Bu nedenle Yüksek Mahkeme’ye göre dava konusu soyut renk için sunulan rapordaki ayırt ediciliğe ilişkin kamuoyu anket oranı ister % 57,95 olsun ister % 54,85 olsun, bu oranlar dava konusu rengin marka olarak kullanıldığının tespiti için yeterlidir.

Tüm bu nedenlerle Yüksek Mahkeme, ilk derece Patent Mahkemesi’nin kararını yerinde bulmadığından kararı bozmuş ve dosyayı tekrar yargılama yapılmak üzere geri göndermiştir. Yüksek Mahkeme yeniden yapılacak yargılamada, sektörün özelliklerinin dikkate alınarak, doğru metodlarla ve yönlendirme yapılmamış sorularla düzenlenmiş kamuoyu anket raporu alınmasını ve karara dayanak oluşturulmasını talep etmiştir.

Kanaatimce Alman Federal Yüksek Mahkemesi’ bu yazı konusu kararında, soyut /tek renk markaların ayırt ediciliğinin tespitine ilişkin zorluğun aşılması anlamında, birkaç kriteri zihinlerde somutlaştırmıştır. Kararda yer alan bu kriterlerlerin, ülkemizde gerek TPE gerek yargı aşamasında renk markası ile ilgili konularda uygulayıcılar açısından faydalı olacağını umuyorum.

Gülcan Tutkun Berk

Ağustos, 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

Dipnotlar:

[1] 7 Temmuz 2005 tarihli Nestlé/Mars, C-353/03, 18 Nisan 2013 tarihli Colloseum/Levy Strauss, C-12/12, 18 Temmuz 2013 tarihli Specsavers/Asda, C-252/12 kararları