Etiket: renk markası

Renk kombinasyonlarının sicilde gösterim şartı konusunda AB Adalet Divanı son sözü söyledi: Renkleri eşit oranda yan yana dizmek yeterince açık ve kesin bir gösterim değildir!

Görsel: https://insights.howardkennedy.com/post/102fpgu/red-bull-has-the-blues

AB Adalet Divanı renk kombinasyonundan oluşan işaretlerin marka olarak tescil edilebilirliği hakkında merakla beklenen kararını 29 Temmuz 2019 tarihinde verdi. Karar renk kombinasyonlarının ayırt edici niteliğinin tartışıldığı bir karar değil, odak noktasında sicilde gösterim koşulu var. Mahkemece ulaşılan sonuç önemli tartışmalara gebe olacak ve AB düzeyinde uygulamada değişikliğine de yol açabilecek gibi gözüküyor.

Yazının devamında detaylarını aktaracağımız vakayı AB Adalet Divanı’nın önüne getiren idari ve yargısal süreç kısaca şöyle gelişiyor: Red Bull firmasının EUIPO nezdinde tescil edilmiş iki ayrı mavi/gümüş renk kombinasyonu markasının hükümsüzlüğü talep ediliyor. EUIPO İptali Birimi talebi kabul ediyor ve markaların hükümsüzlüğüne karar veriyor. Red Bull’un bu karara karşı yaptığı itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından reddediliyor. Red Bull EUIPO Temyiz Kurulu kararına karşı dava açıyor ve davayı inceleyen AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi davanın reddine karar veriyor. Red Bull son kanun yoluna da başvurarak Genel Mahkeme’nin kararını temyiz ediyor ve bunun üzerine dava AB Adalet Divanı tarafından inceleniyor.

Kararı aktarmaya başlamadan önce, dava konusu Genel Mahkeme kararıyla ilgili “Red Bull’un mavi/gümüş renk markaları hakkında AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararı” başlıklı yazıyı Nisan 2018’de IPR Gezgininde yayımladığımızı hatırlatalım. Öncesinde ilgili yazıyı okumak / hatırlamak isteyen okurlar https://iprgezgini.org/2018/04/12/renk-kombinasyonlarinin-marka-olarak-tescili-daha-zor-hale-mi-geliyor-red-bullun-mavi-gumus-renk-markalari-hakkinda-ab-adalet-divani-genel-mahkemesi-karari/ bağlantısından yazıya erişebilirler. Ancak, önceki yazıyı okumadan devam etmek isteyenler için uyuşmazlığın özeti ile başlayalım:

15 Ocak 2002 tarihinde Red Bull firması EUIPO nezdinde bir AB markası başvurusunda bulunmuştur. Tescili istenen marka, aşağıda görüldüğü gibi iki rengin kombinasyonundan oluşmaktadır:

30 Haziran 2003 tarihinde Red Bull, söz konusu markanın kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığını kanıtlamak amacıyla ek belgeler sunmuştur. 11 Ocak 2004 tarihinde ise markaya ilişkin olarak, Koruma mavi (RAL 5002) ve gümüş (RAL 9006) renkler için talep edilmektedir. Renkleri oranı yaklaşık %50-%50’dir.” ifadelerinden oluşan tarifnameyi sunmuştur. Başvurunun mal listesi kapsamında 32. sınıftaki “enerji içecekleri” bulunmaktadır. Söz konusu marka, kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığı belirtilerek ve yukarıda yer verilen tarifnameyle birlikte 25 Temmuz 2005 tarihinde tescil edilmiştir.

20 Eylül 2013’te Polonya menşeli Optimum Mark sp. z.o.o. isimli firma (kısaca Optimum Mark) yukarıda belirtilen markanın hükümsüzlüğünü talep etmiştir.  Hükümsüzlük talebine gerekçe olarak, markanın grafik gösterim için aranan (açıklık, kesinlik, … ve renkleri önceden belirlenmiş ve yeknesak şekilde birleştiren bir sistematik düzen) gerekli koşulları sağlamadığını ve tescil başvurusuna eşlik eden tarifnamedeki ifadenin, iki rengin ‘yaklaşık’ %50 – %50 şeklinde çok sayıda farklı kombinasyonuna olanak sağladığını öne sürmüştür.

Red Bull’un bir diğer renk markası başvurusu da 1 Ekim 2010 tarihinde EUIPO’ya yapılmıştır. Bu markanın da görseli ve eşya listesi yukarıda belirtilen markanın aynısıdır. Başvuru 29 Kasım 2010 tarihli Bültende yayımlanmış, ancak başvuruyu inceleyen marka uzmanı 22 Aralık 2010 tarihinde renklerin marka örneği içindeki dağılımlarının belirtilmemiş olması nedeniyle eksiklik bildiriminde bulunarak bu eksikliğin giderilmesini talep etmiştir.  Red Bull firması tarafından gönderilen cevap dilekçesi üzerine, 8 Mart 2011 tarihinde söz konusu marka, mavi (Pantone 2747C) ve gümüş (Pantone 877C) renkler için aşağıdaki açıklamayla (tarifnameyle) birlikte kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğe dayalı olarak tescil edilmiştir:

“İki renk birbirine eşit oranda uygulanacaktır ve renkler birbirine bitişik (yan yana) halde dizilmiştir.” (The two colours will be applied in equal proportion and juxtaposed to each other)

27 Eylül 2011 tarihinde Optimum Mark, benzer gerekçelerle markanın hükümsüzlüğü talebinde bulunmuştur. Optimum Mark, tarifnamede yer alan “juxtaposed” ifadesinin “ortak bir sınırı olan”, “yan yana konulmuş” veya “kontrast etki için birbirine yakın duran” gibi biçimlerde algılanabileceğini, marka tarifnamesinin, iki rengin mallara ne şekilde uygulandığına ilişkin düzeni belirtmediğini, bu nedenle de gösterimin açık ve kesin olmadığını ileri sürmüştür.

EUIPO İptal Birimi, markaların gösteriminin yeterli kesinlikte olmaması nedeniyle iki markanın da hükümsüzlüğüne karar vermiştir. Kararda, markaların grafik gösteriminin çok sayıda farklı kombinasyona olanak sağladığı ve bu durumun, tüketicilerin satın alımlarını kesinlik içinde yapabilmeleri için sadece belirli bir kombinasyonu algılayıp anımsamalarına engel olduğu belirtilmiştir.

Red Bull, EUIPO İptal Biriminin kararlarına karşı EUIPO Temyiz Kurulu nezdinde itirazda bulunmuştur. Temyiz Kurulu 2 Aralık 2014 tarihli kararlarıyla her iki itirazın da reddine karar vermiştir. Kurul, Adalet Divanı’nın Heidelberger kararında ortaya koyduğu ilkelere atıf yaparak söz konusu markaların, eşlik eden tarifnamelerle birlikte değerlendirildiklerinde, yeterince kesin ve yeknesak (uniform) olmadığı tespitinde bulunmuştur. Kurul’a göre söz konusu markalar, iki rengin birbirinden farklı genel izlenime sahip çok sayıda farklı kombinasyonla tertip edilebilmelerine imkân tanımaktadır.

Red Bull tarafından EUIPO Temyiz Kurulu’nun bu kararlarına karşı açılan dava AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 30 Kasım 2017 tarihli kararıyla reddedilmiş ve bu kararın da temyiz edilmesi üzerine dava son karar mercii olan AB Adalet Divanı tarafından görülmüştür.

Başvuru sahibi Red Bull tarafından davada beş gerekçe ileri sürülmüştür:

  • eşit muamele ilkesinin ihlali,
  • AB Marka Tüzüğünün m. 4 (marka olabilecek işaretleri düzenleyen ve sicilde gösterim koşuluna yer veren madde) hükmü ile m. 7(1)(a) (4. maddede belirtilen şartları taşımayan işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceğini düzenleyen mutlak tescil engeli) hükümlerinin ihlal edilmesi,
  • yasal beklentilerin korunması ilkesinin ihlali
  • ölçülülük ilkesinin ihlali
  • Genel Mahkemenin usul kurallarına ilişkin bazı hükümlerin ihlali

Burada, özellikle ikinci sırada yer verilen dava gerekçesi bağlamındaki tespit ve değerlendirmeler üzerinde durulacaktır. Nitekim Adalet Divanı da kararında ilk olarak ikinci dava gerekçesini ele almıştır.

Bu kapsamda Divan tarafından, öncelikle bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için o işarete sağlanacak korumanın konusunun ve kapsamının açık ve kesin bir şekilde belirlenebilmesine imkân tanıyan bir gösteriminin sunulmasının gerekli olduğu hatırlatılmıştır. Eğer başvuruya yazılı bir tarifname eşlik ediyorsa, bu tarifname tescille elde edilmek istenen korumanın konusunu ve kapsamını netleştirmeye yardım etmeli; sunulan gösterim ile uyumsuz olmamalı ve sunulan gösterimin konusu ve kapsamı hakkında şüphelere yol açmamalıdır. (27/03/2019, Hartwall, C-578/17, EU:C:2019:261, para. 39-40)

Dış hat sınırları olmaksızın, münhasıran ve soyut olarak iki veya daha fazla rengin kombinasyonundan oluşan işaretlerin gösteriminin, renkleri önceden belirlenmiş ve yeknesak şekilde birleştiren bir sistematik düzen içermesi gerekmektedir. İki veya daha fazla rengin, belli bir şekil ve dış hat çizgileri olmaksızın sadece bir araya getirilmesi, ya da iki veya daha fazla renge ‘akla gelebilen her biçimde’ gönderme yapılması; gerekli kesinlik ve yeknesaklığı (uniformity) sağlamayacaktır. Bu şekildeki gösterimler birbirinden farklı çok sayıda kombinasyon yaratılmasına olanak sağlamaktadır. Bu da, tüketicilerin -ilerideki satın alımlarını kesinlik içinde yapabilmeleri bakımından- sadece belirli bir kombinasyonu algılayıp anımsamalarına engel olmaktadır. Ayrıca böylesi gösterimler, yetkili otoriteler ve ticari aktörlerin korumanın kapsamını bilmelerine de imkân vermemektedir.

Somut olayda Red Bull’a ait tescil başvurularının münhasıran mavi ve gümüş renklerin kombinasyonundan oluştuğu konusunda bir tartışma bulunmamaktadır.

Her iki işaretin de gösterimi, birbirine paralel ve yan yana dizilmiş, eşit yüzeye sahip biri mavi, diğeri gümüş renkte iki dikey blok biçiminde yapılmıştır. Bu gösterimlere birer tarifname de eşlik etmektedir. Bunlardan birincisi her bir rengin oranının “yaklaşık %50-%50” olduğunu, ikincisi ise iki rengin yan yana konulduğunu ve eşit oranda uygulanacağını belirtmektedir.

Dava konusu kararında Genel Mahkeme, ilk tescille ilgili olarak tarifnamede yer alan “yaklaşık” kelimesinin, gösterimdeki kesinlik eksikliğini destekler mahiyette olduğunu, bu durumun da ilgili renklerin farklı biçimlerde tertip edilebilmesine imkân sağladığını belirtmektedir.

Diğer tescille ilgili olarak ise Genel Mahkeme, yana yana dizilimin (juxtaposition) farklı biçimler alabileceğini, renkler eşit oranda dağılım gösterseler dahi bunların yana yana diziliminin farklı görünümlere ve yerleşimlere sebebiyet vereceğini ifade etmektedir.

Adalet Divanı, Genel Mahkeme’nin dava konusu kararındaki bu tespitlerine katılmaktadır. Söz konusu markaların tescili, önceden belirlenmiş olmayan çoklu gösterimlere yol açmakta olup yeknesak değildir. Dolayısıyla markalar, sicilde gösterim şartına ilişkin mevzuat hükmüne ve Mahkemenin “Heidelberger Bauchemie” kararında[1] ortaya koyduğu ilkelere aykırı olarak tescil edilmişlerdir.

Hatırlatmak gerekirse, Adalet Divanı, renk kombinasyonlarından oluşan markaların açık ve kesin şekilde sicilde gösterimi konusunda ilkesel nitelikteki Heidelberger kararında, dış hat sınırları olmaksızın, münhasıran ve soyut olarak iki veya daha fazla rengin kombinasyonundan oluşan markalar bakımından, grafik gösterimin “renkleri önceden belirlenmiş ve yeknesak şekilde birleştiren bir sistematik düzen” içermesi gerektiğini ortaya koymuştur. Yine aynı kararda, iki veya daha fazla rengin, belli bir şekil ve dış hat çizgileri olmaksızın sadece bir araya getirilmesinin, ya da iki veya daha fazla renge ‘akla gelebilen her biçimde’ gönderme yapılmasının; gerekli kesinlik ve yeknesaklığı (uniformity) sağlamayacağına hükmedilmiştir.

Diğer taraftan Adalet Divanı’na göre, somut olayda davacı Reb Bull’un iddiasının aksine, renklerin kombinasyonundan oluşan markaların, söz konusu renkleri önceden belirlenmiş ve yeknesak şekilde birleştiren bir sistematik düzen içermesi koşulu, bu tür markaları bir figüratif markaya dönüştürmeyecektir. Zira bu koşul, renklerin gösteriminin dış hatlarla belirlenmesinin şart olduğu anlamına gelmemektedir.

Markalar kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğe dayalı olarak tescil edilmiş olduğundan, EUIPO’nun ve Genel Mahkeme’nin, sicilde gösterim koşuluna ilişkin madde hükmü kapsamındaki değerlendirmede, markaların çeşitli tezahürlerdeki kullanımını, özellikle de söz konusu markaların fiili kullanımlarını göz önünde tutmasında bir engel bulunmamaktadır.

Belirtilen tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde Adalet Divanı, Genel Mahkeme tarafından verilen kararı yerinde bulmuştur. Davacı Red Bull tarafından ileri sürülen eşitlik, ölçülülük ve yasal beklentilerin korunması ilkelerinin ihlali gibi diğer gerekçeler de haklı görülmemiş ve sonuç olarak davanın reddine karar verilmiştir.

Adalet Divanı’nın aktardığımız kararı bu uyuşmazlık hakkındaki nihai ve kesin karardır.  Karar kanaatimizce bir takım soruları ve tartışmaları da beraberinde getirecektir.

Aktardığımız karar ekseninde tarafımızca yapılan bazı tespitler ve ilk akla gelen meseleler şunlardır:

  • Hükümsüzlük talebine konu her iki markada da marka örneğiyle (markanın reprodüksüyonu) birlikte birer yazılı tarifname sunulmuş ve ilgili renklerin kodları da bu tarifnamede verilmiştir. Ancak marka örneği (renkler marka örneğinde görünüm olarak eşit oranda yer kaplasa dahi) ve renk kodlarının verilmesi, renk kombinasyonundan oluşan markalarda gerekli kesinlik şartını yerine getirmeyecektir. Heidelberger kararında da ortaya konulduğu üzere, bu renklerin önceden belirlenmiş ve yeknesak bir sistematik düzen içermesi de gereklidir. Kanaatimizce bu da ancak bir tarifnameyle mümkün olabilecektir.
  • Dava konusu olayda marka örneğine eşlik eden ve renklerin dağılımını “yaklaşık %50-%50” şeklinde ifade eden tarifname yeterli kesinlikte bulunmamıştır. “Yaklaşık” kelimesinin anlamı itibarıyla zaten bir kesinlik içermemesi nedeniyle bu tarifnameyle tescil edilmiş marka bakımından ulaşılan sonuç çok da şaşırtıcı değildir. Ancak, dava konusu diğer markada, marka örneğine (ve ilgili renklerin kodlarına) eşlik eden “İki renk birbirine eşit oranda uygulanacaktır ve renkler birbirine bitişik (yan yana) halde dizilmiştir.” şeklindeki tarifname de EUIPO ve AB Adalet Divanınca, sicilde gösterim koşulu bağlamında yeterli kesinliği sağlar nitelikte görülmemiştir.
  • Şu halde, renk kombinasyonlarından oluşan başvurularda; marka örneğine ve renk kodlarına eşlik eden “renklerin dağılımı eşit orandadır”, “renklerin oranı %50-%50’dir”, “renkler eşit oranda yan yana getirilmiştir” vb. yazılı açıklamaların, sicilde gösterim şartının sağlanması bakımından yeterli olmayacağı anlaşılmakla birlikte, Mahkeme kararında bu koşulların nasıl bir tarifname (veya ilave bir açıklama ya da belge) ile sağlanabileceği konusunda bir ipucu da bulunmamaktadır.
  • Dava konusu olaydaki markalarda olduğu gibi, yeterli kesinlik taşımayan tarifnamelerle (veya tarifnamesiz) olarak tescil edilmiş renk kombinasyonu markaları, Adalet Divanı’nın bu kararı neticesinde, olası hükümsüzlük taleplerine/davalarına konu edilebilecektir. Dolayısıyla sicilde gösterimi yeterli kesinliği taşımayan renk kombinasyonu markaları, bu gerekçeye dayalı olarak hükümsüzlük tehdidi altında olacaktır.
  • Renk kombinasyonunun, marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin şekilde anlaşılmasını sağlayacak şekilde sicilde gösterimi, markanın kullanımının devreye girdiği durumlar (örn. kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik, tescilli bir renk kombinasyonu markasına dayanılarak yapılan itirazda markanın kullanım ispatı talebine konu olması, vb.) bakımından da büyük önem arz edecektir.  Örneğin dava konusu markayı ele alacak olursak, renk kombinasyonunun aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi bir fiili kullanımı, tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştiren bir kullanım olarak mı, yoksa ayırt edici karakterini değiştirmeyen bir kullanım olarak mı değerlendirilmelidir?
  • İşte, tescil talebine konu işaret için marka sahibine sağlanacak korumanın konusu açık ve kesin şekilde belirlenebilir olmadığında,  diğer bir ifadeyle markanın sicilde gösterimi aranan bu koşulları sağlar nitelikte olmadığında, yukarıdaki soruya verilecek yanıt da güçleşecektir. Şüphesiz korumanın konusunun kesin ve net olarak belirli olması, bu işarete başka işaretler karşısında sağlanacak korumanın kapsamının ve sınırlarının belirlenmesi açısından da etkili olabilecektir.
  • Dava konusu markalar “grafik gösterim” (graphic representation) şartının bulunduğu dönemde (önceki AB Marka Tüzüğü’nün yürürlükte bulunduğu) tescil edilmiş ve markaların hükümsüzlüğü bu mevzuat döneminde talep edilmiştir. Ancak şu an yürürlükte bulunan 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğünde, “grafik gösterim” şartı yerine “marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin şekilde anlaşılmasını sağlayacak şekilde sicilde gösterimi” şartı bulunmaktadır. Ancak kanaatimizce bu durum, kararın yürürlükteki mevzuata etkisini ve uygulanabilirliğini ortadan kaldırmayacaktır. Zira dava konusu Genel Mahkeme kararında da belirtildiği üzere, ilgili maddenin yeni lafzı, hukuki belirliliği güçlendirme amacını taşımakta olup madde hükümde yer alan ifadeler, hükmün bir önceki lafzından daha da kısıtlayıcı niteliktedir. Şöyle ki, AB kanun koyucusu, ilgili hükmün gövdesine açıkça, Adalet Divanı’nın Sieckmann (C-273/00) ve Heidelberger (C-49/02) kararlarında belirlenen ilkeleri dâhil etmiş ve böylelikle, söz konusu maddenin yeni lafzını içtihatlarla tam uyumlu hale getirmiştir. Dolayısıyla, verilen kararın yürürlükteki AB mevzuatı açısından da doğrudan etkileri olacağı ve kararın uygulama alanı bulacağı düşünülmektedir.
  • Adalet Divanı kararları, EUIPO ve AB üye ülkeleri açısından bağlayıcı niteliktedir. Dolayısıyla, başta EUIPO olmak üzere AB üye ülkelerinin fikri mülkiyet ofisleri/kurumlarının, renk kombinasyonlarından oluşan başvurulara ilişkin olarak sicilde gösterim koşulunun ne şekilde sağlanabileceğini tekrar tartışmaya açması ve uygulama kriterlerini revize etmeleri muhtemeldir.
  • Bundan böyle renk kombinasyonlarının, bilhassa AB’de ve AB üye ülkelerinde marka olarak tescilinin, sicilde gösterim şartının eksiksiz yerine getirilmesi bakımından biraz daha meşakkatli olacağı, zira inceleyici ofislerin bu tür markaları bahsi geçen husus açısından daha titiz bir incelemeye tabi tutacakları öngörülmektedir.
  • Ülkemiz açısından, 6769 sayılı SMK’nın marka hukukuna ilişkin pek çok maddesi gibi “marka olabilecek işaretler” başlığı bağlamında markanın sicilde gösterim şartını da içeren 4’üncü maddesi, AB Marka Tüzüğü’nün ilgili maddesinden alınmıştır. AB Adalet Divanı’nın bu kararı ve buna bağlı olarak AB düzeyinde olası bir uygulama değişikliğinin, mevzuatında çok benzer içerikte bir hüküm bulunan Türkiye açısından da etki ve yansımaları olacak mıdır?

Konuyla ilgili tespitleri, değerlendirmeleri ve bağlantılı olabilecek soruları çoğaltmak mümkündür.  Bu meselelerin ne şekilde çözüme kavuşacağını, ofis kararları ve mahkeme kararları ekseninde gelişip şekillenecek uygulamalar zaman içinde gösterecektir.

H. Tolga Karadenizli

Ekim 2019, Ankara

karadenizlit@gmail.com


[1] C-49/02, EU:C:2004:384

AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI CHRISTIAN LOUBOUTIN’in KIRMIZI RENKLİ AYAKKABI TABANI MARKASININ GEÇERLİLİĞİNİ TEYİT ETTİ

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”) 12.06.2018 tarihinde, ilk etapta sadece Fransızca ve Flemenkçe dillerinde yayınlanan, uzun süredir sonucu beklenen Louboutin’in kırmızı renk pozisyon markası ile ilgili olarak C-163/16 sayılı kararını (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd2777e6ac64b64143a249907f3f306aa0.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNchz0?text=&docid=202761&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1178815) verdi.

Okuyucuların hatırlayacağı üzere, 19.02.2018 tarihinde H. Tolga Karadenizli IPR Gezgini’nde söz konusu davaya konu olayı ve davada Hukuk Sözcüsünün verdiği görüş ve ek görüşü detaylı bir şekilde paylaşmıştı (https://iprgezgini.org/2018/02/19/christian-louboutinin-kirmizi-renkli-tabanlar-uzerindeki-marka-hakki-tehdit-altinda-ab-adalet-divani-hukuk-sozcusu-davada-ek-gorusunu-acikladi/).

12.06.2018 tarihli karar, ünlü ayakkabı tasarımcısı ve üreticisi Christian Louboutin’in kırmızı renkli ayakkabı tabanı markasının hükümsüzlüğü talebine ilişkin olarak Hollanda’da görülen davada, davayı görmekte olan Lahey Bölge Mahkemesi tarafından ABAD’a yöneltilen soru ve bu soruya ilişkin olarak verilen karardan ibarettir.

Christian Louboutin, Aralık 2009’da 25. sınıftaki “ayak giysileri (ortopedik ayak giysileri hariç)” malları için aşağıdaki görselden oluşan bir marka tescil başvurusu yapmış ve bu başvuru Benelüks markası olarak 6 Ocak 2010 tarihinde tescil edilmiştir. Tescil kapsamındaki mallar, 10 Nisan 2013 tarihinde, “yüksek topuklu ayakkabılar (ortopedik ayakkabılar hariç)” şeklinde sınırlandırılmıştır.

Louboutin’e ait dava konusu Benelüks markası şu şekilde tanımlanmıştır: “Bir ayakkabının tabanına aşağıda gösterildiği gibi uygulanan kırmızı renk (Pantone 18-1663TP) (ayakkabının dış hatları markanın bir parçası değildir, markanın konumunu göstermek amacıyla verilmiştir.)”.

Hollanda’da ayakkabı satıcılığı alanında faaliyet gösteren Van Haren Schoenen BV (“Van Haren”) ise, 2012 yılı boyunca kırmızı tabanlı topuklu kadın ayakkabısı satışı yapmış bir şirkettir. Louboutin, Hollanda Lahey Bölge Mahkemesinde Van Haren aleyhine marka hakkına tecavüzün tespiti davası açmış ve bu dava Louboutin lehine sonuçlanmıştır. Bu karar üzerine Van Haren, dava konusu markanın hükümsüzlüğünü talep etmiştir.

Van Haren bu talebini, 2008/95 sayılı Direktifin mala asli değerini veren şeklin marka olarak tescil edilemeyeceğini düzenleyen 3(1)(e)(iii) maddesi hükmüne dayandırmıştır. Hatırlamak gerekirse, söz konusu hüküm uyarınca “münhasıran mala asli değerini veren şekilden oluşan işaretler” reddedilir veya hükümsüz kılınır.

Van Haren’in talebini değerlendiren Lahey Bölge Mahkemesi, kırmızı taban renginin, Louboutin tarafından piyasaya sürülen ayakkabılara asli bir değer kattığı, zira bu taban renginin, müşterilerin ürünü satın alıp almama kararını büyük ölçüde etkilediği görüşündedir. Bu nedenle de, Louboutin’e ait söz konusu markanın, 2008/95 sayılı Direktifin 3(1)(e)(iii) maddesi kapsamına girip giremeyeceğini belirleme gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu noktada Mahkeme, davayı durdurarak ABAD’a, bu madde anlamında şekil kavramının, malların dış hatları, ölçüleri ve hacimleri gibi üç boyutlu özellikleriyle mi sınırlı olduğunu, yoksa malların rengi gibi diğer (üç boyutlu olmayan) özellikleri de mi kapsadığını sormuştur.

Divanın hukuk sözcüsü, 22 Haziran 2017 tarihinde verdiği görüşte, Louboutin’in markasının da ilgili hükümde tescili yasaklanan “şekil” kavramı kapsamında kabul edilmesi gerektiğini açıklamıştır. Hukuk sözcüsü, yalnızca bir rengin tescilinden oluşan markalarla, belli bir şeklin içine entegre edilmiş bir renkten oluşan markaların birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini, bunlardan sadece renk tescilinden ibaret olan markaların 3(1)(e)(iii) maddesi kapsamının dışında kalacağını belirtmiştir. Bunun üzerine Divan, alışılmışın dışına çıkarak yeni bir sözlü yargılama tarihi daha vermiş, dosyayı Büyük Daire’ye göndermiştir. 14 Kasım 2017 tarihinde gerçekleşen sözlü aşamanın ardından Divan’ın hukuk sözcüsü Şubat 2018 tarihinde ek bir görüş daha vererek ilk başta verdiği görüşü tekrarlamış, Louboutin’in markasının 3(1)(e)(iii)’deki yasak kapsamına gireceğini, bu nedenle de hükümsüz kılınması gerektiğini vurgulamıştır.

Ancak bunun üzerine, ABAD, 12 Haziran 2018 tarihinde beklenmedik bir şekilde hukuk sözcüsünün tam aksi yönünde bir karara varmış ve Louboutin’in markasının ilgili madde hükmü kapsamına girmeyeceğini vurgulayarak bu madde altında hükümsüz kılınamayacağını belirtmiştir. Divan’a göre, her ne kadar ürünün şekli, tescil edilmek istenen rengin dış hatlarını belirlese de; markanın tanımından da görüldüğü üzere amacı bir şekli değil, bir rengin şekil üzerindeki uygulanışını korumak olan bir marka, şekilden ibaret olarak değerlendirilemez.

Dolayısıyla karar doğrultusunda Louboutin’in markası, yüksek topuklu ayakkabı şeklini değil, bu ayakkabı üzerine uygulanacak özel bir kırmızı rengin pozisyonunu korumayı amaçladığından, diğer bir deyişle şekil veya renk markası değil, pozisyon markası olarak korunmak istendiğinden, madde 3(1)(e)(iii)’deki şekil kavramından ibaret kabul edilemez. Bu nedenle, bu madde kapsamında markanın hükümsüz kılınması mümkün değildir. Divanı’nın bu ön yorum kararına göre artık, bir ürünün tamamına ya da belli bir bölgesine uygulanan renkten oluşan pozisyon markaları, madde 3(1)(e)(iii) uyarınca hükümsüz kılınma riski olmadan tescil edilebilecektir.

Son zamanlarda moda haberlerinden daha çok marka kararları ile gündemimize gelen Christian Loubutin kırmızı renkli topuklu ayakkabılarının marka olarak korunmasında çok önemli bir testi başarıyla atlatmış olup bundan sonra söz Hollanda Mahkemeleri’nindir.

ABAD’ın bu kararı, tescil edilebilirliği kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanmadığı sürece oldukça zor olan tek bir rengin marka olarak tescil ettirilebilme imkanına farklı bir boyut kazandırmıştır.  Düz bir rengin herhangi bir mal ya da hizmet sınıfı için tescil ettirilmesindeki zorluk, yalnızca renkten oluşan bir pozisyon markası ile aşılabilecektir.

Güldeniz Doğan ALKAN

guldenizdogan@hotmail.com

Temmuz 2018

Alman Federal Mahkemesi, 9 Temmuz 2015 tarihli “Nivea/Blau” Kararı ile Soyut, Tek Renk Markasının Ayırt Ediciliğini Tartışıyor.

556 sayılı KHK’nın 5.maddesine göre tek/soyut renkten oluşan markalar ayırt ediciliği haiz olduğu takdirde tescil edilebilir. Soyut renk markalarında tescil şartı olan bu ayırt ediciliği tespit etmek çok kolay değildir. Bu yazıda tek renk markasının tescil edilmesine ilişkin kriterlerin neler olduğunun biraz daha somutlaştırılması adına, Alman Federal Mahkemesi’nin tek renkten oluşan “Nivea/Blau (Pantone 280 C)” markası için verdiği yeni tarihli kararını sizlerle paylaşmak istedim. Federal Mahkeme bu kararında 80 yıldır Nivea krem kutularında kullanılan koyu mavi rengin, marka olarak ayırt edici karakteri haiz olup olmadığı noktasında İlk Derece Patent Mahkemesi’nin kararından farklı şekilde hüküm vermiştir.

Kararın Almanca metnine  http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=7d39c694347f5953e8da3c3139e5c472&nr=71944&pos=0&anz=2 bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Dava konusu olan tek, soyut Nivea/Blau (Pantone 280 C) renginivea_resim

12 Kasım 2007 tarihinde bu yana marka sahibi Beiersdorf AG adına Nice Sınıflandırması’nın 3. sınıfında yer alan bakım ve güzellikleri için tescillidir.

Alman Marka ve Patent Ofisine yapılan başvuru ile, söz konusu soyut renk markasının ayırt edici niteliği haiz olmadığından markanın hükümsüzlüğü talep edilmiştir. Bu talep üzerine Alman Patent ve Marka Ofisi dava konusu renk markanın hükümsüzlüğüne karar vermiştir. Bunun üzerine marka sahibi firma kararın iptal edilmesi için Federal Patent Mahkemesi’ne başvurmuştur.

Federal Patent Mahkemesi yaptığı yargılama sonucunda, Alman Marka Kanunu’nun 50. maddesine göre marka hükümsüzlük sebebinin mevcut olduğuna karar vermiştir. Patent Mahkemesi’ne göre dava konusu soyut renk markası, hem başvurunun yapıldığı hem de hükümsüzlük kararının verildiği zamanda Alman Marka Kanunu’na göre tescil şartı olan ayırt edici karakterden yoksundur. Aynı zamanda dava konusu soyut renk markasının, marka sahibi tarafından marka olarak kullanıldığı, mavi renkten bağımsız marka karakteri oluştuğu hususu Mahkeme’ye göre ispatlanamamıştır. Dava konusu renk, tanınmış Nivea markasının arka planında “dekoratif” amaçlı kullanılmıştır. Kaldı ki dava konusu rengin, değişik renklerle özellikle beyaz renkle birlikte kullanıldığı görülmüştür. Marka sahibinin dava konusu soyut renk markasının ayırt ediciliğine ve tanınmışlığına ilişkin sunduğu kamuoyu anketlerindeki oran yine Patent Mahkemesi’nce yetersiz görülmüştür.

Patent Mahkemesi’nin söz konusu kararı marka sahibince temyiz edilmiştir.

Federal Yüksek Mahkeme, öncelikle tescil için gerekli asgari şart olan ayırt ediciliğe ve bu şartın düzenlendiği hükme işaret etmiştir.  Alman Marka Kanunu 8. maddeye göre bir markanın, içerdiği malın veya hizmetin hangi işletmeden kaynaklandığını gösterdiği ve diğer işletmelerin ürünlerden ayırt etmeye hizmet ettiği sürece ayırt edici gücü olduğu kabul edilmektedir.  Düşük derecedeki ayırt edicilik dahi bir markanın tescili için yeterli sayılmaktadır. Bu temel prensip ve aynı ayırt edicilik ölçütü, tüm markalar için de geçerli görülmekle beraber bu ölçütün bazı marka kategorilerinde klasik kelime ve şekil markalarından farklı tarzda dikkate alınması gerekir.  Zira genellikle tüketiciler nezdinde malın şeklinden, paketlenme tarzından veya renginden, o malın hangi işletmeden kaynaklandığı konusunda kolaylıkla çağrışım uyanmaz. Bunun yanı sıra özellikle soyut renk markalarının korunmasında adil rekabet açısından diğer işletmelerin de serbestçe ilgili rengi kullanabilme ihtimali de göz önünde tutulmalıdır.  Bu geniş bakış açısı nedeniyle, genellikle korunma kriterlerine sahip soyut/tek renk markası sayısı çok azdır.

Yüksek Mahkeme’ye göre Patent Mahkeme’si dava konusu soyut renk markasının ayırt edici karakterden yoksun olduğu sonucuna yanlış hukuki ölçütlerle ulaşmıştır. Patent Mahkeme’si kararına dayanak olarak; soyut renk markalarındaki ayırt edicilik için üç koşulun bir arada bulunması gerektiğine işaret etmiştir. Buna göre: 1) Soyut renk markası görselliğin söz konusu olduğu çok spesifik bir sektörde kullanılmalı; 2) Bu spesifik sektörde rengin kullanılması ya olağandışı olmalı ya da en azından belli bir rengin kullanılması son derece nadir olmalı; 3) Soyut rengin uzun süreli marka olarak kullanıldığı konusunda tereddüt olmamalı.  Ancak Yüksek Mahkeme’ye göre söz konusu bu üç şartın her somut olayda aynı şekilde göz önüne alınması ayırt edicilik değerlendirilmesinin yapılmasında doğru sonuca götürmeyecektir.

Federal Patent Mahkemesi temyiz konusu kararında, dava konusu soyut renk markasının ilgili olduğu sektörde rengin birçok üretici tarafından dekoratif amaçlı olarak kullanıldığını tespit etmiştir. Özellikle koyu mavi rengin erkeklere hitap eden bakım ürünlerine veya gece bakım ürünlerine işaret ettiğini belirtmiştir. Bu anlamda bu sektörde renkler, aynı üreticinin farklı amaçlara yönelik ürünleri veya ürünlerin içeriğindeki kokularına göre ayırt etmek için kullanılmaktadır. Buna karşılık ilgili sektörde sadece birkaç üretici ürün paketlerinde hep aynı rengi kullanmaktadır.  Tüm bu değerlendirmeler nedeniyle Federal Patent Mahkeme’si (i) dava konusu soyut/tek rengin Alman Marka Kanunu’nun 8/2 (2).maddesinde düzenlenen tescil yasağı kapsamında olduğuna; (ii) bu rengin (Mavi/Pantone 280 C) farklı üreticiler tarafından üretilen gece bakım ürünlerini veya erkek bakım ürünlerini belirtmek amacıyla kullanıldığına; (iii) sadece marka sahibinin ürünlerini belirtmek için ayırt edicilik taşımadığına; (iv) diğer firmaların bu rengi kullanmalarının engellenemeyeceğine hükmetmiştir.

Yine Patent Mahkemesi’ne göre soyut renklerin tek başına ürün üzerinde veya reklamlarda kullanılması istisnai bir durum olup, renkler genelde grafik, logo veya kelime unsurları ile “birlikte” kullanılarak bir markadan beklenen ana fonksiyonu yerine getirmektedir. Temel ilke bu olmakla beraber, soyut renklerin tek başına marka olarak kullanıldığı ya da soyut rengin birlikte kullanıldığı diğer unsurlara nazaran ön plana geçtiği bazı mal ve hizmet sektörlerinde istisnalara da rastlanmaktadır. Bu istisnai durumun mevcut olup olmadığı her somut olayın özellikleri dikkate alınarak tespit edilmelidir.

Patent Mahkemesi’ne göre marka sahibi firma dava konusu soyut rengi, tek başına marka olarak hiçbir zaman kullanmamıştır. Mavi renk her zaman beyaz renk ile birlikte arka planda dekoratif amaçlı kullanılmıştır.  Bu nedenle dava konusu soyut rengin tek başına marka sahibinin ürünlerine çağrışım yaptığı iddia edilemez. Keza marka sahibi firma tarafından sunulan 2006 yılına ait kamuoyu anket raporundan soyut markanın tanınmışlığına ilişkin oranın %54,85 olduğu görülmüştür. Oysa soyut rengin ayırt ediciliğinin kabulü için bu oranın %75’den aşağı olmaması gerekmektedir.

Yüksek Mahkeme öncelikle Federal Patent Mahkemesi’nin soyut rengin marka olarak ayırt ediciliğinin mevcut olması için gerekli olarak gördüğü oranı yüksek bulmuştur. Yüksek Mahkeme’ye göre Patent Mahkemesi’nin sözünü ettiği bilirkişi raporundaki kamuoyu anket oranı, metottan kaynaklanan nedenlerle gerçekte %54,85 değil, %57,95 olup, bu orana göre her 2000 kişiden 1.088 kişiye dava konusu soyut renk markası, Nivea ürünlerini ya da marka sahibi firma olan Beiersdorf AG firmasını çağrıştırmaktadır. Her ne kadar Patent Mahkemesi’ne göre bu oran %75’in altında olduğundan ayırt edicilik için yeterli olmadığı belirtilmiş olsa da, Yüksek Mahkeme’ye göre bu yüksek oranın aranması yerinde değildir. Zira ne şimdiye kadar oluşan Yüksek Mahkeme karalarından ne de Avrupa Birliği Adalet Divanı kararlarından soyut rengin ayırt ediciliğinin kabulü için böyle yüksek bir oran arandığı sonucu çıkarılamaz. Bu oranı haklı kılacak hukuksal bir neden bulunmamaktadır.

Diğer yandan soyut bir rengin marka olarak ayırt ediciliğinin değerlendirmesi yapılırken söz konusu markanın tek başına kullanıldığının tespiti de aranmaz. Soyut rengin diğer unsurlarla beraber kullanılması halinde dahi, rengin marka olarak kullanıldığından bahsedilebilir.[1] Bu konuda odak noktası, söz konusu soyut rengin arka planda yer alsa da markanın geleneksel işlevini yerine getirmesinde itici güç olup olmadığı noktasıdır. Somut olayda kamuoyu anketinden çıkan dava konusu renkle ilgili %57,95 oranı da görmezden gelinemeyecek bir orandır. Keza bu oran marka sahibinin dava konusu soyut rengi 80 yıldır “Nivea Creme” kutusunda kullanması neticesinde ortaya çıkmıştır.

Yüksek Mahkeme’nin daha önceki kararlarında üç boyutlu markaların, marka olarak ayırt edici kullanımının kabulü için en az %50’lik anket oranını kabul etmiştir. Yüksek Mahkeme’ye göre bu oran, soyut markaların ayırt ediciliğinin tespiti için de kıyasen kullanılabilir. Ayrıca diğer marka kategorilerinde yer alan markaların ayırt ediciliğinin tespiti için uygulanan ve marka kanunundan kaynaklanan kriterler, soyut renk markalarının ayırt ediciliğinin tespiti için de geçerlidir. Soyut renk markasının doğasından kaynaklanan nedenlerle ayırt ediciliğinin tespitinin zorluk arz etmesi,  uygulanacak kriterlerin diğer marka kategorilerindeki kriterlere göre sertleştirilmesinin bir nedeni olamaz. Bu nedenle Yüksek Mahkeme’ye göre dava konusu soyut renk için sunulan rapordaki ayırt ediciliğe ilişkin kamuoyu anket oranı ister % 57,95 olsun ister % 54,85 olsun, bu oranlar dava konusu rengin marka olarak kullanıldığının tespiti için yeterlidir.

Tüm bu nedenlerle Yüksek Mahkeme, ilk derece Patent Mahkemesi’nin kararını yerinde bulmadığından kararı bozmuş ve dosyayı tekrar yargılama yapılmak üzere geri göndermiştir. Yüksek Mahkeme yeniden yapılacak yargılamada, sektörün özelliklerinin dikkate alınarak, doğru metodlarla ve yönlendirme yapılmamış sorularla düzenlenmiş kamuoyu anket raporu alınmasını ve karara dayanak oluşturulmasını talep etmiştir.

Kanaatimce Alman Federal Yüksek Mahkemesi’ bu yazı konusu kararında, soyut /tek renk markaların ayırt ediciliğinin tespitine ilişkin zorluğun aşılması anlamında, birkaç kriteri zihinlerde somutlaştırmıştır. Kararda yer alan bu kriterlerlerin, ülkemizde gerek TPE gerek yargı aşamasında renk markası ile ilgili konularda uygulayıcılar açısından faydalı olacağını umuyorum.

Gülcan Tutkun Berk

Ağustos, 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

Dipnotlar:

[1] 7 Temmuz 2005 tarihli Nestlé/Mars, C-353/03, 18 Nisan 2013 tarihli Colloseum/Levy Strauss, C-12/12, 18 Temmuz 2013 tarihli Specsavers/Asda, C-252/12 kararları