Alman Federal Mahkemesi, 9 Temmuz 2015 tarihli “Nivea/Blau” Kararı ile Soyut, Tek Renk Markasının Ayırt Ediciliğini Tartışıyor.

556 sayılı KHK’nın 5.maddesine göre tek/soyut renkten oluşan markalar ayırt ediciliği haiz olduğu takdirde tescil edilebilir. Soyut renk markalarında tescil şartı olan bu ayırt ediciliği tespit etmek çok kolay değildir. Bu yazıda tek renk markasının tescil edilmesine ilişkin kriterlerin neler olduğunun biraz daha somutlaştırılması adına, Alman Federal Mahkemesi’nin tek renkten oluşan “Nivea/Blau (Pantone 280 C)” markası için verdiği yeni tarihli kararını sizlerle paylaşmak istedim. Federal Mahkeme bu kararında 80 yıldır Nivea krem kutularında kullanılan koyu mavi rengin, marka olarak ayırt edici karakteri haiz olup olmadığı noktasında İlk Derece Patent Mahkemesi’nin kararından farklı şekilde hüküm vermiştir.

Kararın Almanca metnine  http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=7d39c694347f5953e8da3c3139e5c472&nr=71944&pos=0&anz=2 bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Dava konusu olan tek, soyut Nivea/Blau (Pantone 280 C) renginivea_resim

12 Kasım 2007 tarihinde bu yana marka sahibi Beiersdorf AG adına Nice Sınıflandırması’nın 3. sınıfında yer alan bakım ve güzellikleri için tescillidir.

Alman Marka ve Patent Ofisine yapılan başvuru ile, söz konusu soyut renk markasının ayırt edici niteliği haiz olmadığından markanın hükümsüzlüğü talep edilmiştir. Bu talep üzerine Alman Patent ve Marka Ofisi dava konusu renk markanın hükümsüzlüğüne karar vermiştir. Bunun üzerine marka sahibi firma kararın iptal edilmesi için Federal Patent Mahkemesi’ne başvurmuştur.

Federal Patent Mahkemesi yaptığı yargılama sonucunda, Alman Marka Kanunu’nun 50. maddesine göre marka hükümsüzlük sebebinin mevcut olduğuna karar vermiştir. Patent Mahkemesi’ne göre dava konusu soyut renk markası, hem başvurunun yapıldığı hem de hükümsüzlük kararının verildiği zamanda Alman Marka Kanunu’na göre tescil şartı olan ayırt edici karakterden yoksundur. Aynı zamanda dava konusu soyut renk markasının, marka sahibi tarafından marka olarak kullanıldığı, mavi renkten bağımsız marka karakteri oluştuğu hususu Mahkeme’ye göre ispatlanamamıştır. Dava konusu renk, tanınmış Nivea markasının arka planında “dekoratif” amaçlı kullanılmıştır. Kaldı ki dava konusu rengin, değişik renklerle özellikle beyaz renkle birlikte kullanıldığı görülmüştür. Marka sahibinin dava konusu soyut renk markasının ayırt ediciliğine ve tanınmışlığına ilişkin sunduğu kamuoyu anketlerindeki oran yine Patent Mahkemesi’nce yetersiz görülmüştür.

Patent Mahkemesi’nin söz konusu kararı marka sahibince temyiz edilmiştir.

Federal Yüksek Mahkeme, öncelikle tescil için gerekli asgari şart olan ayırt ediciliğe ve bu şartın düzenlendiği hükme işaret etmiştir.  Alman Marka Kanunu 8. maddeye göre bir markanın, içerdiği malın veya hizmetin hangi işletmeden kaynaklandığını gösterdiği ve diğer işletmelerin ürünlerden ayırt etmeye hizmet ettiği sürece ayırt edici gücü olduğu kabul edilmektedir.  Düşük derecedeki ayırt edicilik dahi bir markanın tescili için yeterli sayılmaktadır. Bu temel prensip ve aynı ayırt edicilik ölçütü, tüm markalar için de geçerli görülmekle beraber bu ölçütün bazı marka kategorilerinde klasik kelime ve şekil markalarından farklı tarzda dikkate alınması gerekir.  Zira genellikle tüketiciler nezdinde malın şeklinden, paketlenme tarzından veya renginden, o malın hangi işletmeden kaynaklandığı konusunda kolaylıkla çağrışım uyanmaz. Bunun yanı sıra özellikle soyut renk markalarının korunmasında adil rekabet açısından diğer işletmelerin de serbestçe ilgili rengi kullanabilme ihtimali de göz önünde tutulmalıdır.  Bu geniş bakış açısı nedeniyle, genellikle korunma kriterlerine sahip soyut/tek renk markası sayısı çok azdır.

Yüksek Mahkeme’ye göre Patent Mahkeme’si dava konusu soyut renk markasının ayırt edici karakterden yoksun olduğu sonucuna yanlış hukuki ölçütlerle ulaşmıştır. Patent Mahkeme’si kararına dayanak olarak; soyut renk markalarındaki ayırt edicilik için üç koşulun bir arada bulunması gerektiğine işaret etmiştir. Buna göre: 1) Soyut renk markası görselliğin söz konusu olduğu çok spesifik bir sektörde kullanılmalı; 2) Bu spesifik sektörde rengin kullanılması ya olağandışı olmalı ya da en azından belli bir rengin kullanılması son derece nadir olmalı; 3) Soyut rengin uzun süreli marka olarak kullanıldığı konusunda tereddüt olmamalı.  Ancak Yüksek Mahkeme’ye göre söz konusu bu üç şartın her somut olayda aynı şekilde göz önüne alınması ayırt edicilik değerlendirilmesinin yapılmasında doğru sonuca götürmeyecektir.

Federal Patent Mahkemesi temyiz konusu kararında, dava konusu soyut renk markasının ilgili olduğu sektörde rengin birçok üretici tarafından dekoratif amaçlı olarak kullanıldığını tespit etmiştir. Özellikle koyu mavi rengin erkeklere hitap eden bakım ürünlerine veya gece bakım ürünlerine işaret ettiğini belirtmiştir. Bu anlamda bu sektörde renkler, aynı üreticinin farklı amaçlara yönelik ürünleri veya ürünlerin içeriğindeki kokularına göre ayırt etmek için kullanılmaktadır. Buna karşılık ilgili sektörde sadece birkaç üretici ürün paketlerinde hep aynı rengi kullanmaktadır.  Tüm bu değerlendirmeler nedeniyle Federal Patent Mahkeme’si (i) dava konusu soyut/tek rengin Alman Marka Kanunu’nun 8/2 (2).maddesinde düzenlenen tescil yasağı kapsamında olduğuna; (ii) bu rengin (Mavi/Pantone 280 C) farklı üreticiler tarafından üretilen gece bakım ürünlerini veya erkek bakım ürünlerini belirtmek amacıyla kullanıldığına; (iii) sadece marka sahibinin ürünlerini belirtmek için ayırt edicilik taşımadığına; (iv) diğer firmaların bu rengi kullanmalarının engellenemeyeceğine hükmetmiştir.

Yine Patent Mahkemesi’ne göre soyut renklerin tek başına ürün üzerinde veya reklamlarda kullanılması istisnai bir durum olup, renkler genelde grafik, logo veya kelime unsurları ile “birlikte” kullanılarak bir markadan beklenen ana fonksiyonu yerine getirmektedir. Temel ilke bu olmakla beraber, soyut renklerin tek başına marka olarak kullanıldığı ya da soyut rengin birlikte kullanıldığı diğer unsurlara nazaran ön plana geçtiği bazı mal ve hizmet sektörlerinde istisnalara da rastlanmaktadır. Bu istisnai durumun mevcut olup olmadığı her somut olayın özellikleri dikkate alınarak tespit edilmelidir.

Patent Mahkemesi’ne göre marka sahibi firma dava konusu soyut rengi, tek başına marka olarak hiçbir zaman kullanmamıştır. Mavi renk her zaman beyaz renk ile birlikte arka planda dekoratif amaçlı kullanılmıştır.  Bu nedenle dava konusu soyut rengin tek başına marka sahibinin ürünlerine çağrışım yaptığı iddia edilemez. Keza marka sahibi firma tarafından sunulan 2006 yılına ait kamuoyu anket raporundan soyut markanın tanınmışlığına ilişkin oranın %54,85 olduğu görülmüştür. Oysa soyut rengin ayırt ediciliğinin kabulü için bu oranın %75’den aşağı olmaması gerekmektedir.

Yüksek Mahkeme öncelikle Federal Patent Mahkemesi’nin soyut rengin marka olarak ayırt ediciliğinin mevcut olması için gerekli olarak gördüğü oranı yüksek bulmuştur. Yüksek Mahkeme’ye göre Patent Mahkemesi’nin sözünü ettiği bilirkişi raporundaki kamuoyu anket oranı, metottan kaynaklanan nedenlerle gerçekte %54,85 değil, %57,95 olup, bu orana göre her 2000 kişiden 1.088 kişiye dava konusu soyut renk markası, Nivea ürünlerini ya da marka sahibi firma olan Beiersdorf AG firmasını çağrıştırmaktadır. Her ne kadar Patent Mahkemesi’ne göre bu oran %75’in altında olduğundan ayırt edicilik için yeterli olmadığı belirtilmiş olsa da, Yüksek Mahkeme’ye göre bu yüksek oranın aranması yerinde değildir. Zira ne şimdiye kadar oluşan Yüksek Mahkeme karalarından ne de Avrupa Birliği Adalet Divanı kararlarından soyut rengin ayırt ediciliğinin kabulü için böyle yüksek bir oran arandığı sonucu çıkarılamaz. Bu oranı haklı kılacak hukuksal bir neden bulunmamaktadır.

Diğer yandan soyut bir rengin marka olarak ayırt ediciliğinin değerlendirmesi yapılırken söz konusu markanın tek başına kullanıldığının tespiti de aranmaz. Soyut rengin diğer unsurlarla beraber kullanılması halinde dahi, rengin marka olarak kullanıldığından bahsedilebilir.[1] Bu konuda odak noktası, söz konusu soyut rengin arka planda yer alsa da markanın geleneksel işlevini yerine getirmesinde itici güç olup olmadığı noktasıdır. Somut olayda kamuoyu anketinden çıkan dava konusu renkle ilgili %57,95 oranı da görmezden gelinemeyecek bir orandır. Keza bu oran marka sahibinin dava konusu soyut rengi 80 yıldır “Nivea Creme” kutusunda kullanması neticesinde ortaya çıkmıştır.

Yüksek Mahkeme’nin daha önceki kararlarında üç boyutlu markaların, marka olarak ayırt edici kullanımının kabulü için en az %50’lik anket oranını kabul etmiştir. Yüksek Mahkeme’ye göre bu oran, soyut markaların ayırt ediciliğinin tespiti için de kıyasen kullanılabilir. Ayrıca diğer marka kategorilerinde yer alan markaların ayırt ediciliğinin tespiti için uygulanan ve marka kanunundan kaynaklanan kriterler, soyut renk markalarının ayırt ediciliğinin tespiti için de geçerlidir. Soyut renk markasının doğasından kaynaklanan nedenlerle ayırt ediciliğinin tespitinin zorluk arz etmesi,  uygulanacak kriterlerin diğer marka kategorilerindeki kriterlere göre sertleştirilmesinin bir nedeni olamaz. Bu nedenle Yüksek Mahkeme’ye göre dava konusu soyut renk için sunulan rapordaki ayırt ediciliğe ilişkin kamuoyu anket oranı ister % 57,95 olsun ister % 54,85 olsun, bu oranlar dava konusu rengin marka olarak kullanıldığının tespiti için yeterlidir.

Tüm bu nedenlerle Yüksek Mahkeme, ilk derece Patent Mahkemesi’nin kararını yerinde bulmadığından kararı bozmuş ve dosyayı tekrar yargılama yapılmak üzere geri göndermiştir. Yüksek Mahkeme yeniden yapılacak yargılamada, sektörün özelliklerinin dikkate alınarak, doğru metodlarla ve yönlendirme yapılmamış sorularla düzenlenmiş kamuoyu anket raporu alınmasını ve karara dayanak oluşturulmasını talep etmiştir.

Kanaatimce Alman Federal Yüksek Mahkemesi’ bu yazı konusu kararında, soyut /tek renk markaların ayırt ediciliğinin tespitine ilişkin zorluğun aşılması anlamında, birkaç kriteri zihinlerde somutlaştırmıştır. Kararda yer alan bu kriterlerlerin, ülkemizde gerek TPE gerek yargı aşamasında renk markası ile ilgili konularda uygulayıcılar açısından faydalı olacağını umuyorum.

Gülcan Tutkun Berk

Ağustos, 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

Dipnotlar:

[1] 7 Temmuz 2005 tarihli Nestlé/Mars, C-353/03, 18 Nisan 2013 tarihli Colloseum/Levy Strauss, C-12/12, 18 Temmuz 2013 tarihli Specsavers/Asda, C-252/12 kararları

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s