Etiket: Avrupa Birliği Adalet Divanı

ABAD İkinci Tıbbi Kullanım Ürünlerine İlişkin Ek Koruma Sertifikası Hakkında Son Sözünü Söyledi: Santen Yorum Kararı (C‑673/18)

Bilindiği üzere, patent koruması mevzuat gereğince buluş sahibine 20 yıl süreyle pazarda tekel olma hakkı tanımaktadır. Yeni keşfedilen bir etken maddenin patentinin alınması ile söz konusu etken maddeden üretilen bir ilacın piyasaya çıkması uzun yıllar aldığından koruma süresi ilaç firmalarına yetmemektedir. İlaç firmalarını bu olumsuz etkiden korumak amacıyla, Avrupa Birliği ülkelerinde Ek Koruma Sertifikası gündeme gelmiş, düzenleme 2 Ocak 1993 tarihinde yürürlüğe girmiş ve Avrupa Parlamentosu’nun 6 Mayıs 2009 tarihli ve 469/2009 sayılı Tüzüğü ile günümüzdeki şeklini almıştır. Türkiye, henüz bir Avrupa Birliği üyesi olmadığından ek koruma konusundaki AB mevzuatı ile bağlı değildir.

İlaç şirketleri, ek korumadan yalnızca Ek Koruma Sertifikası Tüzüğü (SPC) kapsamındaki koruma kriterlerini karşıladıkları takdirde yararlanabilirler. ABAD’ın önündeki bu dava, kriterlerin nasıl uygulanması gerektiği ile ilgilidir.

İlk olarak, Japon ilaç şirketi Santen, bir göz damlası emülsiyonu için bir SPC başvurusunda bulundu ve Ikervis için bir pazarlama izni verdi.  Fransız Patent Ofisi (INPI), 1983’te Sandimnun ürünü için daha önce verilen bir pazarlama izninin varlığına dayanarak SPC başvurusunu reddetti.

INPI, Santen’in AB’nin SPC tüzüğünün 3(d) maddesine uymadığını savundu. SPC tüzüğünün 3(d) maddesi, SPC başvurusuna temel teşkil eden pazarlama izninin ‘ürünü tıbbi ürün olarak piyasaya sürmek için ilk izin’ olması gerektiğini belirtir. Neurim davası olarak bilinen 2012 tarihli kararda; ABAD, bu maddenin ilaç şirketlerinin aynı ürünün farklı bir uygulaması için bir SPC elde etmesine engel olmadığına karar vermiştir. Ancak bu karar nelerin ‘ürün’ olduğu konusunda pek çok tartışma konusuna neden olmuştur.

ABAD; 9 Temmuz 2020 tarihli C‑673/18 sayılı Santen kararında[1] Tüzüğün 1 (b) maddesinin bir SPC’nin “ürününü” kullanımından veya onaylanmış terapi amaçlı uygulamasından bağımsız olarak tanımladığını gerekçelendirmiştir. Bu nedenle, yeni bir terapi amaçlı uygulama için bir aktif bileşen kullanılıyorsa, bu, aynı aktif bileşenin daha önce farklı bir terapi amaçlı uygulama için zaten kullanılmış olduğu durumlarda onu farklı bir “ürün” yapmayacağını belirtmiştir. Bu çerçevede, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın “ürün” kavramını yukarıda belirtilen katı yorumundan, Madde 3 (d)’nin, aktif bileşeni (veya aktif bileşenlerin kombinasyonunu içeren herhangi bir tıbbi ürün için ilk pazarlama ruhsatı ile ilgili olarak anlaşılması gerektiği) onaylandığı terapi amaçlı uygulamaya bakılmaksızın değerlendirdiği anlaşılmaktadır.  Sonuç olarak, yeni bir tedavi amaçlı kullanım için bir aktif bileşenin veya aktif bileşenlerin bir kombinasyonunun kullanılabileceği gerçeği, bu yeni tedavi amaçlı kullanım nedeniyle onu ayrı bir “ürün” haline getirmez. Yani ikinci tıbbi kullanımlar ‘ürün’ olarak kabul edilmemektedir.

SPC tüzüğü; herhangi bir veya tüm araştırmayı ödüllendirmeyi amaçlamamakta, daha ziyade yalnızca bir aktif bileşenin veya bir ilaç olarak aktif bileşenlerin kombinasyonunun ilk kez piyasaya sürülmesini sağlayan araştırmayı ödüllendirmeyi amaçlamaktadır. Mahkeme bu amaç çerçevesinde bir yoruma giderek, ikinci tıbbi kullanımlar için Ek Koruma Sertifikasının mümkün olamayacağını belirterek uzun süredir devam eden tartışmaları nihayet sona erdirmiştir.

Ülkemizde ilaçla ilgili temel hukuksal sorunları özel olarak düzenleyen bir “ilaç yasası” bulunmamaktadır. Buna karşılık çeşitli yasalarda ve yönetmeliklerde ilaçla ilgili genel düzenlemelere yer verildiğinden söz edilebilir. Bunlardan Beşeri ve Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği’ne göre ilaç, “etkin madde/ maddeler açısından bilimsel olarak kabul edilebilir etkinlik, kalite ve güvenliğe sahip olduğu kanıtlanarak, dünyada pazara ilk defa sunulmak üzere ruhsatlandırılmış/ izin verilmiş ürün”dür.[2] Tıbbi bir ürün olan ilaç, patentin konusunu oluşturan diğer buluşlar gibi patent koruması altındadır. Ülkemizde, ikinci tıbbi kullanımlar tartışma konusu olmakla birlikte ek koruma sertifikası koruması bulunmamaktadır. Bahsi geçen Ek Koruma Sertifikasının uygulanmaya başlamasının Türkiye bakımından maliyetleri azaltma konusunda olmasa da patent süresinin uzamasına bağlı olarak kârlılığı artırma konusunda sağlayacağı faydanın, yerli ilaç firmalarını orijinal ilaç geliştirmeye yöneltebileceği düşünülebilir.[3] Ancak, Rekabet Kurulu’nun raporlarına göre; patent sahibi ilaç firmalarının idari izinler nedeniyle yaşadıkları olası kayıp sürelerin pek önemli olmadığı tespit edilmiştir.[4] Bu bakımdan, ilaçların ek koruma süresine ihtiyaç olup olmadığı ülkemizde halen bir tartışma konusudur.

Aysu TAŞ

Eylül 2020

aaaysutas@gmail.com


[1] http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=B757697B9B84F487781FFEA60EC8DD30?text=&docid=228371&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1760612

[2] ÖZCAN BÜYÜKTANIR Dr. Burcu G., İlaç Patenti Sahibinin İlaç Kullanımına Bağlı Zararları Tazmin Yükümlülüğü, Ankara Barosu Dergisi, 2012/2 , s.125,126

[3] KONCA Murat, ÖZER Özlem, UĞURLUOĞLU Özgür , ‘İlaç Sektöründe Ürün Geliştirme, Ek Koruma Sertifikasının Önemi ve Türkiye’deki Durum’ , Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt:4 Sayı:3 Aralık 2015, s.195

[4] GÜLERGÜN C. Emin/KARAKOÇ H. Deniz/ HATİPOĞLU C. Atalay; 27.03.2013 Tarihli Rekabet Kurumu Sektör Araştırma Raporu, s. 223. www. rekabet.gov.tr (erişim: 12.06.2014)

İnternetteki Marka İhlallerinde İhlal Sahibinin Sorumluluğunun Sınırı Nedir?

Sorunun Cevabı ABAD’tan Geldi

Hepimizin, günlük yaşantısındaki pek çok aktiviteyi tamamen taşımaya başladığı sanal dünyanın, engellenmesinin çok da mümkün olmadığını düşündüğüm kendi kuralsızlıkları içerisinde, şüphesiz ki sınai mülkiyet haklarının da en çok zarar gören, zarar görmese dahi en çok ihlale konu olan haklar arasında değerlendirilmesi doğru bir tespit olacaktır. Sosyal medya hesaplarında adınıza açılan fake hesaplar, internete yüklediğiniz fotoğraflarınızın talebiniz dışında onlarca web sitesindeki kullanımları ile nasıl ki “sürpriz” şekillerde karşılaşabiliyorsak, sınai mülkiyet haklarına dair gerçekleştirilen hak ihlalleri bakımından da bu yönde pek çok sorun ile karşı karşıya kalınması mümkündür.  Nitekim ABAD, 02.07.2020 tarihli ve C-684/19 sayılı ön kararında, bir internet arama motoru sonuçlarında ortaya çıkan ilanlar nedeniyle ileri sürülen bir marka ihlali iddiasında, uyuşmazlık konusunu tartışmakta olan Dusseldorf Yüksek Bölge Mahkemesi’nin kendisine yönlendirdiği soru üzerine, tam olarak bu konuyu tartışmış ve “kullanım” kavramını sorgulamak suretiyle birtakım değerlendirmelerde bulunarak, ihlalin kasıtlı yapılıp yapılmadığının araştırılması gerektiğini vurgulamıştır.

Dusseldorf Yüksek Bölge Mahkemesi’nin ön karar talebine ilişkin verilen bu ABAD kararında özetle, tescilli bir markayı, internet üzerinde çeşitli web siteleri aracılığıyla gerçekleştirilen reklam ve ilan yerleştirmeleri neticesinde ihlal ettiği öne sürülen bir kimsenin, bu yerleştirmelerin yer aldığı her bir web sitesindeki reklam ve ilanları, ancak bilinçli bir şekilde yönetmiş olması halinde, ihlale konu eylemler nedeniyle sorumlu olacağını kabul edilmiştir.

Somut olayın detaylarına dönecek olursak, uyuşmazlığın temelinin iki hukuk firmasının bir marka ihlali nedeniyle karşı karşıya gelmesinden kaynaklı olduğu görülmektedir.

Almanya’da Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin bir şehri olan Mönchengladbach şehrinde faaliyet gösteren bir hukuk ofisi olan “MBK Rechtsanwälte” (Bundan sonra kısaca Davacı), aynı zamanda bu ibareyi marka olarak da “hukuki faaliyetler” hizmetlerinde kendi adına tescil ettirmiştir.

Yine Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yer alan Kleve kasabasında da “MK ADVOKATEN” isimli bir hukuk ofisi faaliyet göstermekte olup bu hukuk ofisi faaliyetlerinde, davacı adına tescilli “Mbk Rechtsanwälte’ markasındaki “Rechtsanwälte” (avukatlar) ibaresinin Felemenkçe karşılığı olan “MBK ADVOKATEN” ibaresini kullanmaktadır.

Bu durumdan kaynaklı olarak taraflar arasında Dusseldorf Bölge Mahkemesinde bir marka ihlal davası görülmüş ve 17.10.2016 tarihinde sonuçlanan davanın neticesinde, “MK ADVOKATEN” firmasının, “MBK Rechtsanwälte” firmasına ait olan ve aynı ibareden oluşan tescilinden doğan haklarını ihlal ettiğine kanaat getirilmiş ve bu şekilde taraflar arasındaki uyuşmazlık sonuçlanmıştır.

Ancak bu karar sonrasında Davacı tarafından, Google yönetimindeki  arama motoru aracılığıyla “‘MBK RECHTSANWÄLTE’ anahtar kelimeleri ile arama yapıldığında, çeşitli web sitelerinde sonuçların ortaya çıktığı ve bu çıkan sonuçlar arasında yer alan www.kleve-niederrhein-stadtbranchenbuch.com web sayfasında ise “MK ADVOKATEN”  firmasının, hukuk işlerindeki faaliyetleri ile ilgili reklamların da ortaya çıktığı iddia edilmiş ve Davacı, “MK ADVOKATEN”  firmasının cezalandırılması için bir kez daha durumu mahkemeye taşımıştır.

“MK ADVOKATEN” firması, kendisine yönlendirilen bu iddia üzerine vermiş olduğu savunmasında, reklam vermek adına kendi iradeleri ile  gerçekleştirdikleri tek girişimin Das Örtliche isimli çevrimiçi rehbere gerçekleştirdikleri kayıttan ibaret olduğunu, taraflar arasında görülen yargılama sonrasında da bu kayıt için verdikleri tüm işaretleri, “mbk” harflerini içerir olanlar da dahil geri çekmek için ilgili web sitesine başvuruda bulunduklarını, hiçbir zaman başka web sitelerinde, bu ilanın/kaydın/reklamın yayınlanması yönünde bir girişimleri bulunmadığından, başkaca bir yükümlük altında da olmadıklarını belirtmiştir.

Dusseldorf Bölge Mahkemesinde görülen bu yargılama neticesinde, Mahkeme, “MK ADVOKATEN” firmasının bu savunmasını itibar edilebilir bulmayarak, “Das Örtliche” isimli çevrimiçi rehbere verilen ilan dışındaki web sitelerinin de, bu sayfadaki ilanı esas alarak yaptığı reklamlarda, özünde “MK ADVOKATEN” firmasına fayda sağlayan bir reklamı yerleştirmiş olmalarını gerekçe göstererek bir kez daha firmaya ceza verirken, bu noktada ayrıca “MK ADVOKATEN” ‘ın yalnızca Das Örtliche sitesindeki ilanın kaldırılması yönündeki talebinin yetersiz olduğunu, diğer web sitelerine karşı bir müdahalede bulunmamasının ise ihlal nedeni olduğunu vurgulamıştır.

Bu karar üzerinde “MK ADVOKATEN”, aleyhinde verilen hükmü Dusseldorf Yüksek Bölge Mahkemesine taşımış, Yüksek Mahkeme ise 2008/95 sayılı Direktifin 5 (1) Maddesi çerçevesinde konunun incelenmesi gerektiğine kanaat getirmiştir.

Mahkemeye göre, Alman Hukukundaki yasal düzenlemeler uyarınca bir web sayfasına konulan reklamın/ilanın, üçüncü bir kişinin haklarını ihlal etmesi halinde, reklamın verilmesini talep edenin, yalnızca reklamın yayınlandığı web sayfasından bir kaldırma talebinde bulunmasının yeterli olmadığını, ayrıca yine arama motorlarını kullanmak suretiyle, farklı web sayfalarının da aynı ilanı yeniden yayımlamak/kopyalamak suretiyle kullanıp kullanmadığını tespit etmesi ve buna göre bu şekilde sonraki girdiler varsa bu ilanların da kaldırılması için ciddi girişimlerde bulunması gerekmektedir.

Zira mahkemenin bu değerlendirmesi temelinde, bir reklamın herhangi bir şekilde gösteriminin, sunduğu mal veya hizmeti bu sayede tanıtan kimseye doğrudan fayda sağlaması yer almaktadır. Bu nedenle eğer ki bu reklam, üçüncü bir kişiye ait olan bir hakkı ihlal ediyor ise internette görülen bu reklamın tüm örneklerinin de kaldırılması için gerekli ciddi adımların atılması gerekir.

Bununla birlikte mahkeme, ABAD’ın C ‑ 179/15, EU:C:2016:134 sayılı DAIMLER kararında üçüncü bir kişinin markasını ihlal eden reklamlar konusunda farklı bir yaklaşım izlediğini belirterek, anılan kararın bu uyuşmazlık açısından da etki edebileceğini vurgulamıştır.

Mahkemeye göre taraflar arasındaki ilk uyuşmazlıkta, “MK ADVOKATEN” firmasının bilinçli olarak verdiği reklam nedeniyle hak ihlaline kanaat getirilmesi yerindedir. Ancak 2008/95 sayılın Direktifin 5(1) maddesindeki düzenlemede yer alan “kullanım” kavramının yorumu çok da açık değildir.  Dolayısıyla mahkeme Alman Hukuku ve AB Hukukundaki farklılıklar noktasında sağlıklı bir yorum yapabilmek adına yargılamayı durdurarak Adalet Divanına şu soruyu sorma gereği duymuştur;

“3. bir kişiyi referans eden ve fakat tescilli bir marka ile aynı ibareyi içeren bir kullanımda, kullanıma konu ilanın 3. Kişinin kendisi tarafından konulmuş bir ilan olmaması ve başka bir web sitesi işleticisi tarafından kopyalanmış olması halinde 3. Kişinin marka ihlali nedeniyle bir sorumluluğu, 2008/95 sayılın Direktifin 5(1) kapsamında, bulunacak mıdır?

Aslında bu soruyla, başvuruda bulunan mahkeme, ticari faaliyet gösteren bir kimsenin, başkasına ait tescilli bir markayı ihlal eden bir reklamı/ilanı, bir web sitesine yerleştirmesi ile diğer web siteleri operatörlerinin bu reklamı çoğaltması/kopyalaması suretiyle başka başka web sitelerinde de aynı ilan/reklamın yayınlaması halinde bu durumun direktifin ilgili maddesi kapsamında, ilk reklam veren aleyhinde değerlendirilebilecek bir kullanım olarak yorumlanıp yorumlanmaması gerektiğini öğrenmeye çalışmaktadır.

Bu bağlamda öncelikle üçüncü bir kişinin markası ile aynı veya benzer bir işaret altında mal ve hizmetlerin sunulması veya bu işaret altında bu mal veya hizmetlerin reklamının yapılmasının, tescilli marka ile ihlal teşkil eden bir kullanım olarak kabul edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Ayrıca yine yasal düzenlemelere göre üçüncü bir kimseye ait marka ile aynı veya benzer olan bir işaretin reklam veren tarafından çevrimiçi referans sağlayan servislerde yalnızca anahtar kelime olarak kullanımı dahi, o kullanımda ihlale konu işaretin kendisi doğrudan yer almasa da, reklam verenin reklamının görüntülenmesi/hit almasını sağlayan bir kullanımdır. (Interflora and Interflora British Unit, C‑323/09, EU:C:2011:604, paragraphs 30 and 31)

Dolayısıyla bir marka sahibinin, ticari faaliyeti esnasında, bir web sitesinde reklamının yayınlanmasına dair talebinde,  üçüncü bir kişiye ait marka ile aynı ya da benzer bir reklam vermesi ve bu reklamda ilgili markayı tetikleyen bir kullanım olması hali, direktifin ilgili maddesi  kapsamsında değerlendirilmesi gereken bir kullanımdır.

Ancak bu durumun aksine, bağımsız ticari web sitesi operatörlerinin, kaynak web sitesi  reklamdan yararlanarak, reklam veren kişi ile hiçbir doğrudan ya da dolaylı anlaşması  olmaksızın, yani o kişi adına hareket etmeksizin, tamamen kendi inisiyatifleri ile kendi adlarına gerçekleştirdikleri kullanımlardan reklam verenin sorumlu tutulması isabetli değildir.

Zira Direktifin ilgili maddesinde bahsi geçen “kullanım” kavramına göre,  kullanıma konu eylem, ilgili kişinin, aktif idaresinde olmalı ve doğrudan ya da dolaylı kontrolünü içermelidir.  Ancak söz konusu eylem bağımsız bir operatör aracılığıyla ve reklam verenin rızası dışında gerçekleştirilmişse artık burada bir iradeden söz edilemez. (Daimler, C ‑ 179/15, AB: C: 2016: 134, paragraf 42).)

Dolayısıyla direktifteki söz konusu düzenleme, bir kimsenin, davranış biçimine bakılmaksızın, salt üçüncü kişinin markası ile aynı veya benzer kullanımı gerçekleştiriyor olmasına bağlı olarak her koşulda finansal menfaat elde edeceği temelinde bir yorumla değerlendirilmemelidir.

Somut olayda da, soruyu yönlendiren mahkemenin, “MK ADVOKATEN”in davranışını araştırarak/inceleyerek, “MK ADVOKATEN” ile doğrudan ya da dolaylı bir şekilde web sitelerinin (reklamların/ilanların yayınlandığı) operatörleri arasında bir ilişki bulunup bulunmadığını, ilgili sitelerin operatörlerinin, sayfalarına yerleştirdikleri çevrimiçi reklamları, “MK ADVOKATEN”in talebiyle veya onun adına yapıp yapmadıklarını incelemek görevidir.  Bu tür bir davranışın yokluğunda Davacı tarafın, direktifin 5(1) maddesi anlamında haklı bir gerekçesinin, Das Örtliche  sitesindeki rehber ilanı dışındaki web sitelerinde yayınlanan reklamlar açısından, bulunmadığı kabul edilmelidir.

Ancak bu durum davacı yana, “MK ADVOKATEN”in kullanımlarını konu eden ilgili operatörlere karşı dava açma hakkını elinden almayacaktır. Bu durumda, web sitesi operatörlerinin, reklam ve ilanları kendi kendilerine ve kendi adlarına yayınladıklarında, malları ve hizmetleri tanıtılan işletmenin, ilgili sitelerin müşterisi olmadığı kabul edilmelidir.  Ayrıca bu durum Davacının ilgili operatörlere karşı dava hakkını ortadan kaldırmamaktadır. Zira böyle bir durumda ilgili web sitesi operatörlerince ihlale konu işaretler, aynı veya benzer markaları ihlal edecek şekilde satış teklifi,  doğrudan bir reklam ilanı ya da reklamın  görüntülenmesi için tetikleyici olarak kullanılabilir. Bu durumda marka sahiplerinin, ilgili teklif veya reklamlara konu mal veya hizmetler ile aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsar işaretlerden kaynaklı olarak, operatörlere karşı direktifin 5(1) maddesi uyarınca hak iddia etmesi de mümkündür.

Ayrıca ABAD’a göre ilgili düzenlemenin bu şekildeki yorumu, marka sahibinin, 3. Kişilerin, markalarını izinsiz kullanımlarını engelleme hakkına sahip olması ile de uyumlu bir yorumdur.

Bu karar bağlamında reklam veren, ihlale konu bir reklam yerleştirmesi için ilgili arama motoru operatöründen veya arama dizininden, burada yer alan reklamı veya markayı silmesini açıkça talep etmişse ve buna rağmen talebi karşılık bulmamışsa, artık bu kişi 2008/95 Direktifi uyarınca ihlale konu işaretin kullanıcısı olarak kabul edilmez.

Sonuç olarak mahkemenin sormuş olduğu sorunun direktifin ilgili maddesi uyarınca yorumunda, bir kimsenin, kendi yürüttüğü ticareti faaliyetler ile ilgili ayarladığı reklamlar/ilanların, bir web sitesinde yayınlanması halinde, üçüncü kişiye ait tescilli bir markadan doğan hakları ihlal etmesi mümkün olmakla birlikte, web sitesine yerleştirilen bu reklamın başkaca web sitesi operatörleri tarafından, reklam verenin bilgisi dışında, kendi web sitelerinde yeniden yayınlanması/kopyalanması hali ilgili operatörlerin kendi inisiyatifleri ve kendi namlarına kabul edilmeli ve ticari faaliyeti için ilk reklam veren kimsenin kullanımı olarak değerlendirilmemelidir.

Yazının girişinde de belirttiğimiz gibi internetteki her türlü veriyi yedekleyen, arşivleyen, yeniden paylaşan çok sayıda robot web sitesinin varlığı göz önüne alındığında, hiç ummadığınız anda hiç beklemediğiniz web sayfalarında, sosyal medya platformunda sahip olduğunuz hakları, hiç haberiniz dahi olmadan doğrudan ihlal eden veya siz ediyormuşsunuz gibi davranılmış durumlarla karşı karşıya kalmak her zaman mümkün. İnternetin yasaklanması veya kapatılması makul bir çözüm hiçbir zaman olamayacağına göre teknolojinin doğurduğu risklere karşı hazır ve bilinçli bir şekilde hareket etmekte fayda var.

Poyraz DENİZ

Ağustos 2020

poyrazdeniz@hotmail.com

ARABA SAVAŞLARI VE STANDARDA ESAS PATENTLER – AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI ACABA NE DİYECEK?

1700’lü yıllarda buhar kazanlarıyla çalışan araçlardan, kendi kendine gidebilen otomobillere kadar uzanan araba teknolojisi günümüzde artık tekerleri olan birer akıllı telefonlara dönüşmüş durumda. Bilişim teknolojisindeki gelişmeler sonucunda ortaya çıkan “connected car” teknolojisi, bir internet bağlantısına sahip olan ve bu bağlantı sayesinde araç içindeki ve dışındaki diğer cihazlarla iletişim kuran cihazlardan oluşmaktadır. Connected car teknolojisine sahip bir aracın özelliklerine en basit örnekler olarak uzaktan aracın konumunu belirleme, aracı çalıştırma, klimasını kontrol etme, radyo ve navigasyon sistemini güncelleme verilebilir. Kısacası, otomobil firmaları ile telekomünikasyon firmaları arasındaki çizgi her geçen gün daha da azalmakta ve dolayısıyla otomobil üreticilerinin 4G ve 5G standartlarına olan bağlılığı artmakta. Tabii ki bu standart teknolojiler çoğunlukla patent korumasından yararlanmakta ve dolayısıyla da lisans işlemlerine tabi olmakta.

Yazıya konu uyuşmazlığın esasına geçmeden önce konunun daha anlaşılır olması adına standarda esas patentler (SEP – Standard Essential Patents) hakkında kısaca bir bilgi verilmesi faydalı olacaktır. SEP’ler diğer patentlerden farklı olarak, teknoloji standartlarında kullanılması zorunlu olan patentlerdir. Bir patentin standarda esas olup olmadığı, standart belirleme kuruluşları tarafından belirlenir. Örneğin bir akıllı telefon birden fazla SEP tarafından korunan teknolojiyi kapsamaktadır. Yine Wi-Fi: bilgisayarlar, akıllı telefonlar/televizyonlar gibi cihazların kablosuz olarak birbirlerine veya internete bağlanmasını sağlayan teknolojidir ve ürünlerin kablosuz bağlantı sağlayabildiğini gösteren bir uyumluluk göstergesidir. Dolayısıyla Wi-Fi teknolojisini koruyan patent bir standarda esas patenttir.

Patent hakkının sağlamış olduğu tekel hakkı özellikle SEP’ler söz konusu olduğunda birçok soruna yol açabilmektedir. Zira patent sahibinin, standardı uygulamak isteyen kişi üzerinde bir gücü bulunmaktadır, eğer ki patent sahibi buluşunun lisansını vermek istemezse kişi standardı uygulayamayacaktır. SEP sahiplerinin bu gücünü sınırlandırmak ve tekelleşmenin önüne geçmek amacıyla standart belirleme kuruluşları FRAND (Fair, Reasonable, Non-Discriminatory)[1] lisans şartlarını öngörmüştür. SEP sahipleri standart belirleme kuruluşu ile yaptıkları anlaşmada FRAND şartlarını kabul ettiklerini taahhüt etmektedirler. Bu da SEP sahiplerinin standardı uygulamak isteyen herkese FRAND terimleri doğrultusunda lisans vereceğini taahhüt etmesidir.

SEP ve FRAND terimlerinden kısaca bahsettikten sonra uyuşmazlık konusu olaya geri dönüldüğünde; yukarıda da bahsedildiği üzere navigasyon, araç iletişimi ve kendi kendini süren otomobiller için gerekli olan patentli teknolojilerden bazıları da 4G ve 5G teknolojileridir. Bu teknolojilerin geliştiricisi olan Nokia ile bu teknolojilere ihtiyaç duyan otomobil üreticileri arasında SEP lisans sözleşmeleri bağlamında çekişmeler meydana gelmiştir. 2019 yılında Daimler, Ford, Cisco, BMW, Dell, Lenovo dahil toplam 27 şirketten oluşan bir grup, diğer şirketlerin standarda esas patentlerinin adil ve makul şartlarda lisansını vermeyi reddederek mevcut patent sisteminin kötüye kullanıldığını ve bu hususun da kendi kendini süren araçların ve birbirine bağlı cihazların (“connected devices”) geliştirilmesini tehlikeye soktuğunu belirten şikayetlerini Avrupa Komisyonu’na sunmuşlar ve Komisyondan Avrupa yasaları ve politikasının tüm endüstrilerdeki yeniliği koruyacak şekilde uygulanmasını talep etmişlerdir. Şikayette şirketler açıkça Nokia’nın adını zikretmese de bu şikayetin aslında SEP’lerini otomobil şirketlerine ve tamamlayıcı parça tedarikçilerine FRAND terimlerine uygun olarak lisanslamayı reddeden Nokia’ya karşı bir tavır olduğu pek çok kişi tarafından yazılmıştır. Avrupa Komisyonu tarafından henüz bir karar verilmemiş olup; Nokia ve Daimler arasında mahkemeye taşınan uyuşmazlık ise aşağıdaki şekilde gelişmiştir.

Şirketler Avrupa Komisyonu’na şikayette bulunduğu sırada Nokia da Daimler’e karşı patentlerini lisanssız kullandığı için Almanya’da patent hakkına tecavüz davası açmıştır. Mannheim Bölge Mahkemesinde (ID 2 0 34/19 numaralı) açılmış olan tecavüz davasının konusunu, Nokia’nın UMTS ve LTE cep telefonu standartları ile ilgili olan EP 29 81 103 B1 numaralı patenti oluşturmaktadır. UMTS (Universal Mobile Technology System) 3G mobil telefon teknolojisinin bir çeşidi iken; LTE (Long-Term Evolution) ise 4G hızının bir diğer adı olarak kullanılan bir terim. Nokia ayrıca bu davada mahkemeden Daimler’e karşı bir ihtiyati tedbir talebinde de bulunmuştur.

Her iki taraf da birbirini Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (“ABAD”) Huawei v ZTE[2] kararında da açıkladığı şekilde, FRAND terimlerine uygun bir lisans sözleşmesi teklifi yapmamakla suçlamaktadır. Daimler, Nokia’nın lisansı sadece Daimler’e vermek istediğini ancak Daimler’in kendi tedarikçilerine vermek istemediğini iddia ederken; Nokia tedarikçilerin lisans hakkının olmadığını yalnızca orijinal ekipman üreticilerine lisans verebileceğini belirtmektedir.

18 Haziran 2020’de Alman Rekabet Kurumu, davanın görüldüğü mahkemeye “amicus curiae” talebinde bulunmuştur. “Amicus curiae” dilimize mahkemenin dostu olarak çevrilebilecek olup aslında uyuşmazlığın bir tarafı olmayıp mahkemeye bilgi vererek davanın karara bağlanma sürecine yardımcı olan anlamındadır. Alman Rekabet Kurulu, Mannheim Bölge Mahkemesinin dosyayı ABAD’a iletip aşağıdaki hususlarda bir ön yorum kararı talebinde bulunmaya davet etmiştir:

  • Bir SEP sahibinin tedarikçiye lisans vermeyi reddederken patent teknolojisinin aynı tedarik zincirinde yer alan bir nihai ürün üreticisine karşı dava açması Avrupa Birliği’nin İşleyişine İlişkin Anlaşma madde 102 uyarınca hakim durumun kötüye kullanılması hali teşkil eder mi?
  • Bir SEP sahibi isteyen herkese lisans vermekle yükümlü müdür, yani tedarik zincirindeki her birime lisans vermesi gerekir mi? SEP sahipleri tamamlayıcı parça tedarikçilerine lisans vermek zorunda mıdır? Hangi durumlarda bir tedarik zinciri içindeki bazı işletmeler lisans teklifinden muaf tutulabilir?
  • SEP sahipleri, potansiyel lisans sahibinin faaliyet gösterdiği tedarik zincirinin hangi aşamasında olduğuna bağlı olarak, hangi işletmelere lisans vereceğine ve hangilerine vermeyeceğine tamamen kendileri karar verebilirler mi?

Mahkemeler, diğer kurumlardan gelen “amicus curiae” taleplerini kabul etmek zorunda olmamasına rağmen Mannheim Mahkemesi 23 Haziran’da vermesi öngörülen kararını bahsi geçen “amicus curiae” talebinden sonra ertelemiştir.

Bu durum, Mahkeme’nin söz konusu uyuşmazlığı, ön yorum almak için ABAD önüne taşımayı düşündüğüne işaret ettiği yönünde yorumlanabilecektir. ABAD tarafından bu hususta verilecek olan bir ön yorum kararı, birçok şirketin karmaşık bir ürün için tedarik zincirine dahil olduğu durumlarda SEP’lerin lisanslanması süreci ile ilgili olarak ortaya çıkan sorunlara ışık tutabilecektir.

B. Eylül YALÇIN

Ağustos 2020

eylulyalcin96@gmail.com


[1] Adil, Makul, Ayrımcı Olmayan

[2] Huawei Technologies Co. Ltd v ZTE Corp. and ZTE Deutschland GmbH, Case C-170/13

Bir Kördüğüm ki İçim, Çözdükçe Dolaşıyor: Rubik Küpü

(Görsel https://www.rubiks.com/en-us/ internet sitesinden alınmıştır.)

Marka olarak tescil kabiliyeti olup olmadığı tartışması 15 yıldır süren ve gerçek bir kördüğüme dönen Rubik Küpü markası ile karşınızdayız bugün. Yazımızda, Rubik Küpü’nün geçmişinden biraz bahsedecek, konu hakkındaki Avrupa Birliği Ofis ve Mahkemelerince verilen kararları kronolojik olarak özetleyecek ve en sonunda da karardaki tartışmalı gördüğümüz hususlara değineceğiz.

Kim buldu bu Rubik Küpü?

Orijinal ürünün internet sitesindeki bilgiye göre Macar profesör Ernõ Rubik, mimarlık öğrencilerine üç boyut kavramını daha iyi anlatmak için, 1974 yılında Rubik Küpü’nün ilk prototipini ortaya koymuştur. Rubik’in kendisinin bile bulmacayı çözmesinin bir aydan fazla sürdüğü söylenmektedir. Rubik 1975 yılında bu sihirli küpün patentini alır ve 70’lerin sonlarına doğru özellikle Macaristan’da “Magic Cube” adıyla oldukça popüler olarak pazarlanır. O zamandan bu zamana şöhretini giderek arttırır ve tüm dünyaya yayılarak dizi ve filmlerde, reklam kampanyalarında, sergilerde, festivallerde, tekstil sektöründe adından söz ettirir. Aynı zamanda tüm zamanların en çok satan oyuncağına dönüşür. Öyle ki, Rubik Küpü’nü kim daha hızlı çözecek temalı yarışmalar düzenlenir ve rekorlar kırılır.

Uyuşmazlığın hikayesi

Seven Towns Ltd. adlı firma (sonradan Rubik’s Brand Limited olmuştur ve bu yazıda “Rubik’s Brand” olarak anılacaktır), 1 Nisan 1996’da, aşağıdaki markayı – o zamanki adıyla Office for Harmonisation in the Internal Market (“OHIM” ya da “Ofis” olarak anılacaktır) nezdinde – Topluluk markası olarak 28. sınıftaki “üç boyutlu bulmacalar” için tescil ettirmek üzere başvuruda bulunur ve başvuru 162784 sayı ile kayıt altına alınıp 6 Nisan 1999’da tescil edilir.

(Görsel karar içeriğinden alınmıştır.)

Ünlü oyuncak firması Simba Toys GmbH & Co. KG (bu yazıda “Simba Toys” olarak anılacaktır) 2006 yılında, işaretin marka olabilecek işaretlerden olmadığı, ayırt edicilikten yoksun olduğu, ticaret alanında malların özelliklerini gösterdiği, malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şekli ya da başka bir özelliğini içerdiği iddialarıyla bu markanın hükümsüzlüğünü talep eder. Bu hükümsüzlük talebi (o zamanki) OHIM nezdinde hem ilk, hem de ikinci aşamada haksız bulunur.

Ofis, 1 Eylül 2009 tarihli Temyiz Kurulu kararında, hükümsüzlük talebine konu işaretin:

  • Grafik olarak yeterince temsil edildiğini ve kübik ızgaralı yapısının bir işletmenin mallarını diğerlerininkinden ayırmak için yeterli olmaması için geçerli bir gerekçe olmadığını;
  • Sektörün geleneklerinden yeterince ayrıştığını, zira kübik ızgaralı şeklin üç boyutlu bulmacalar için alışılageldik bir norm olmadığını ve ilgili mallar bakımından kendiliğinden ayırt edici olarak görülmek için yeterli özellik gösterdiğini;
  • Önceden bilgi olmaksızın, salt işaretin tüketiciler tarafından bir üç boyutlu bulmacaya benzetilmeyeceğini;
  • Kübik ızgaralı yapının, herhangi bir işlevi olsa dahi böyle bir işleve işaret etmediğini; üç boyutlu bulmacalar için herhangi bir teknik avantaj ya da etki sağlayabileceği sonucuna varmanın imkânsız olduğunu; açıkça bir bulmaca şeklini içermediğinden ve işlevleri ile hareketleri gizlendiğinden, bu şeklin malın doğasından kaynaklandığının düşünülemeyeceğini; salt kübik ızgaralı yapının ilgili mallara asli değerini veren şekli içerdiğinin söylenemeyeceğini;

değerlendirmiştir.

Bunun üzerine markanın hükümsüzlüğünü isteyen Simba Toys dava yoluna gider. Simba Toys önceki iddialarıyla paralel olarak malın şekli teknik bir sonucun elde edilmesi için zorunlu olduğundan, malın doğasından kaynaklanan bir şekil olduğundan ve mala asli değerini veren şekil söz konusu olduğundan ve ayırt edicilikten yoksun olduğundan bu işaretin marka olarak tescil edilemeyeceğini; ayrıca Ofis’in, hükümsüzlük taleplerini incelerken kendisine sunulan vakıa, delil ve iddialarla bağlı olması gerektiği prensibinin ihlal edildiğini ve bazı açılardan kararını yeterli derecede gerekçelendirmediğini ileri sürmektedir.

Genel Mahkeme, 25 Kasım 2014 tarihli ve T450/09 sayılı kararıyla, Simba Toys’un tüm iddialarını çürütür ve davasının reddine karar verir. Kararda özetle, markanın grafik gösterim şartının yerine getirildiği; işaretin ilgili sektörün normlarından yeterli derecede farklılaştığı ve bu sebeple kendiliğinden ayırt edici nitelikte olduğu; ortalama tüketicilerde – önceki bilgiye dayanmaksızın/aniden – üç boyutlu bulmacayı çağrıştırmayacağı; ürün şeklinde öne çıkan kübik ızgara yapısının herhangi bir işleve hizmet etmediği; kaldı ki sahip olabileceği işlevin de şeklin içine gizlenmiş olduğu ve işaretin grafik gösteriminde görünür olmadığı gerekçelerine değinilerek Ofis kararının yerinde olduğuna, bir diğer değişle Rubik küp markasının tescilinin geçerli olduğuna hükmedilmiştir.

Bu karar metninin tamamı işbu bağlantı üzerinden incelenebilir olup ayrıca Önder Erol Ünsal’ın, yine bu blogda yayımlanan 01 Aralık 2014 tarihli yazısında da detaylıca ele alınmıştır.

Simba Toys bunun üzerine Avrupa Birliği Adalet Divanı’na (“ABAD” ya da “Divan”) başvuruda bulunur. Birinci Daire, Hukuk Sözcüsü Maciej Szpunar’ın görüşünü de dikkate alarak, 10.11.2016 tarihli ve C30/15 P sayılı kararında, uyuşmazlık hakkındaki tüm önceki kararlardan farklı bir rota çizerek Simba Toys’un hükümsüzlük talebini reddeden EUIPO ve Genel Mahkeme kararlarının iptaline karar verir.

Daire, Genel Mahkeme’nin söz konusu malların, yani üç boyutlu bulmacaların teknik işlevini tanımlamış ve işaretin temel özelliklerinin işlevini değerlendirirken bunu dikkate almış olması gerektiğini vurgulamıştır. Bir diğer deyişle Daire, işaretin grafik gösteriminde doğrudan görünür olmasa da, ilgili malın işlevine ilişkin olan diğer ek unsurların da analizde tamamen göz ardı edilemeyeceğini belirtmiştir. Nitekim Divan’ın önceki içtihadında da ortaya koyduğu üzere, bir şeklin yalnızca grafik gösterimi üzerinden, ilgili malların fiili özelliklerine dair ek bilgi kullanılmaksızın değerlendirilmesi de sağlıklı olmayacaktır.

Buna ek olarak Daire, Rubik’s Brand’in markasının mal ve hizmet listesinin genel olarak “üç boyutlu bulmacalar” olarak belirlenmiş olduğunu ve bulmacanın rotasyon kabiliyetiyle ilgili herhangi bir sınırlandırma ya da açıklama yapılmadığını; marka sahibinin tescil koruma kapsamını bu nedenle benzer şekle sahip üç boyutlu bulmacalara karşı – bunların herhangi bir işlevi ya da rotasyon kabiliyeti olmasa da – kullanabilecek şekilde genişletebileceğini, bunun ise tescil engellerinin amacıyla örtüşmeyeceğini belirtmiştir.

Bu karar üzerine Ofis (yeni adıyla European Union Intellectual Property Office, ya da “EUIPO”), uyuşmazlığı yeniden ele alır ve 19 Haziran 2017 tarihli kararıyla, teknik bir sonucu elde etmek için zaruri olan şekli içermesi nedeniyle Rubik küp markasının hükümsüzlüğüne karar verir.

Ofis bu kararında, ilk olarak hükümsüzlüğü istenen markanın grafik gösteriminde üç önemli özelliğin ön plana çıktığını belirler. Bunları; i) genel küp şekli, ii) siyah şeritler ve küpün tüm yüzeylerinde bulunan küçük kareler ve iii) küpün altı yüzündeki farklı renkler olarak tanımlar. Devamında ise bu üç temel özelliğin teknik sonuca ulaşmak için zorunlu olup olmadığı irdeler.

İncelemenin bu ikinci kısmında Ofis, küpün yüzeylerindeki siyah şeritlerin tek tek küçük küplerin birbirinden ayrılığını gösterdiğini ve böylelikle de ürünün rotasyon işlevini ortaya çıkardığını; ızgaralı yapının markada keyfi bir özellik olmayıp, küpleri birbirinden ayıran yatay ve dikey çizgilerin kesişmesi sebebiyle doğal olarak ortaya çıktığını; rotasyon kabiliyeti için küpler arasında fiziksel bir ayrımın mecburi olduğunu ve bu rotasyonun da aslında ürünün teknik işlevini yerine getirmesi için zaruri olduğunu; dolayısıyla siyah çizgilerin teknik sonucun elde edilmesi için gerekli olduğunu belirtmiştir.

Öte yandan genel küp şeklinin, ürünü oluşturan 3×3 düzeninde bulunan küplerin birleşiminden kaynaklı olarak doğal ve zorunlu bir sonuç olduğunu söylemiş; küpün altı yüzeyindeki farklı renkler içinse, her yüzeyin farklı renkte olmasının bulmacanın amacını gerçekleştirmesi için şart olduğunu değerlendirmiştir.

Bunun üzerine Rubik’s Brand temyiz yoluyla Genel Mahkeme’ye başvurarak Ofis kararının kaldırılmasını istemiştir. 24 Ekim 2019 tarihli T-601/17 sayılı kararıyla Sekizinci Daire, Rubik’s Brand’in başvurusunu reddetmiş ve markanın hükümsüz kılınması gerektiğine dair kararı teyit etmiştir.

Bu kararında Daire, ürünün altı yüzeyindeki farklı renklerin dava konusu markanın temel özelliklerinden olmadığını belirlese de, diğer iki temel özelliğin teknik işleve hizmet etmesi sebebiyle Ofis’in bu kısmen hatalı değerlendirmesini sonuca etkisiz bulur. Bir diğer deyişle Daire, ürünün rotasyon kabiliyetinden oluşan teknik sonucu elde etmek için, bu şeklin temel özelliklerinin gerekli olduğunu ve bu sebeple marka olarak tescil kabiliyeti olmadığını değerlendirmiştir.

Rubik’s Brand, Daire’nin 2019’da verdiği bu kararın kaldırılmasını talep etmişse de, Divan’ın temyiz başvurularının incelenip incelenemeyeceğine dair ön kararı veren birimi, 23 Nisan 2020 tarihli ve C-936/19 P sayılı kararıyla, Statute of the Court of Justice of the European Union madde 58a çerçevesinde Rubik’s Brand’in temyiz başvurusunun görülemeyeceği sonucuna varır. Böylelikle markanın hükümsüzlüğüne dair karar teyit edilir.

Tartışmalı konular

Karardaki tartışmalı olan hususlardan birisi, davaya konu edilen markanın bu görünüm şeklinin, tek başına teknik işlev için zorunlu şekli içerdiği saptamasının – işaretin sicilde görünen halinden çok fazla uzaklaşması ve gerçek ürünün niteliklerine çok fazla değer biçmesidir.

Gerçekten de yukarıdaki şeklin rotasyon kabiliyeti olduğu, işaretin grafik gösteriminden tek başına anlaşılmamakta, ancak bildiğimiz Rubik Küpü ürününün zihinde canlandırılması sonucunda varlığı idrak edilmektedir. Ancak bu işaret, aslında örneğin parçaların tek tek takılıp çıkarılmasıyla, ya da yatay ve dikey küp gruplarının birbirinden ayrılıp yerlerinin değiştirilmesiyle oynanan bir üç boyutlu bulmaca da olabilir. O halde teknik işlev için zorunlu olan bir şekilden yine de söz etmek mümkün olabilecek midir – sorusu tartışılabilir.

Yahut bu markanın mal listesinde “üç boyutlu bulmacalar” değil de sadece “bulmacalar” ya da “oyuncaklar” belirtilseydi, o halde de aynı teknik işlevden söz etmek mümkün olacak mıdır?

Buna ek olarak, çıkış noktası bu 3×3 küp şekli olsa da, zaman içinde hem bizzat Rubik’s Brand hem de diğer üreticiler tarafından küp şeklinde olmayan çok farklı ürünler üretilmiştir. Bunlarda ise genel küp şekli ile siyah şeritler ve küpün tüm yüzeylerinde bulunan küçük kareler, teknik sonuca ulaşmak için aslında zorunlu değildir.

 (Görsel şu internet sitesinden alınmıştır.)

Ayrıca siyah ızgaralı yapı, görsel olarak ön planda olsa da, aslında teknik çözüm için olmazsa olmaz bir unsur değildir.

Divan bu son iki konu hakkında, aslında küp harici başka geometrik şekillere sahip olan ya da üzerinde siyah çizgiler ve ızgaralı yapı bulunmayan ürünler bulunsa da, bunun somut olaydaki işaretin, teknik sonucu elde etmek için zorunlu şekli içerdiği gerçeğini ortadan kaldırmadığını belirtmektedir. 


Ofis ve Mahkemeler arasında farklı değerlendirmelere yol açan ve özünde bu uyuşmazlığa sebep olan, aslında karşı karşıya gelen ve birbirine ağır basmaya çalışan iki yarardır. Bir yanda, bu denli orijinal bir ürünü ortaya koyan ve yıllar boyu yoğun kullanım neticesinde onun tanınmışlığını daha da arttıran marka sahibinin hakları ve diğer yanda, rakip üreticilerin ve rekabetin fiyatları düşürmesi sebebiyle kazancı olan toplum yararı.

Üreticiler tarafından belli bir konu için üretilen teknik çözümün temel koruma aracı esasen patent yoluyla olacağından ve patent ile de yalnız süreli bir koruma sağlanacağından, bu süreli koruma sona erdikten sonra aynı ürünün (teknik çözüm getiren ürünün) marka ile süresiz bir şekilde korunmasına imkân verilmesi, o teknik çözüm üzerinde ilk üreticiye bir tekel hakkı sağlayacak ve üçüncü kişilerin bu teknik çözümü serbestçe kullanma imkânını elinden alacak, bu sebeple de kamu yararına aykırı düşecektir.

Ancak öte yandan, marka olarak tescili tartışmalı hale gelen bu işaretin aslında ticari olarak marka sahibini işaret ettiği ve marka işlevini fazlasıyla yerine getirdiği de bizce açıktır. Markası için bu şekilde yoğun AR-GE, yatırım, tanıtım ve pazarlama gerçekleştiren bir firmanın bu çabasının göz ardı edilmesi de, tahmin edeceğimiz üzere marka ve ürün sahipleri/geliştiricileri için motivasyon kaybına sebep olabilecektir – ki aslında uzun vadede bakıldığında, bu da serbest piyasada farklı ürünlerin geliştirilmesini ve dolayısıyla rekabeti zedeleyeceğinden bu da kamu yararına tam uygun düşen bir çözüm değildir.

İşte bu farklı açılardan bakıldığında, her iki tarafın da haklı iddiaları olduğunu ve aslında bunların bir şekilde dengelenmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Ancak karar her ne kadar genel olarak tartışmaya açık olsa da, Divan’ın konu ile ilgili kararlarına baktığımızda, örneğin ilk akla gelen Lego Juris ve Philips kararları gibi, markadaki şeklin teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olup olmadığına karar verirken, incelemenin, markanın grafik gösteriminin dışına da çıkılabileceğinin artık oturmuş bir içtihada dönüştüğünü görüyoruz. Yine daha güncel Capri Sun ve Gömböc kararları da Divan’ın bu çizgisini koruyor. Dolayısıyla şimdilik, teknik işlevi olduğu iddia edilen önceki marka sahipleri için parlak bir tablonun olmadığını söyleyebiliriz.

Güldeniz Doğan ALKAN

guldenizdogan@hotmail.com

Dilan Sıla KAYALICA

dilansilaaslan@gmail.com

Haziran 2020

“Fack Ju Göhte” yani “Lanet Olsun Sana Göhte” Kararı

Johann Wolfgang von Goethe’yi belki 18 yaşında yazmaya başlayıp bütün bir ömrü boyunca yazarak tamamladığı yapıt olan “Faust”tan; ya da belki 27 yaşındayken yazdığı “Genç Werther’in Acıları” ile bir anda bütün dünyanın gündemine oturmasından tanırsınız. Bu kitabı ile insanları derin bir melankoliye sürüklediği, intiharların artmasına neden olduğu, kamu düzenine zarar verdiği söylenen Goethe bir dönem Danimarka, İtalya ve Leipzig’de tehlikeli bulunarak yasaklanmıştı. Hatta literatürde “intihar edici davranışların taklit edici etkisini” tanımlamak üzere “Werther’s Effect”[1] diye bir kavramın çıkmasına neden olan Goethe’nin adını yaklaşık 250 yıl sonra yine bir “kamu düzenine aykırılık” kavramı ile birlikte “Fack Ju Göthe” kararı ile duyduk.

Her şey 2013 yılında Türk asıllı Alman Yönetmen Bora Dağtekin’in hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini yaptığı “Fack Ju Göthe” filmi ile başladı. Almanya’da çok beğenilen, gişe rekorları kıran bu filmin sonrasında Fack Ju Göthe 2 ve Fack Ju Göthe 3 versiyonları da çekildi ve yine başta Almanya olmak üzere pek çok ülkede milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Filmin yapımcısı Constantin Film Produktion GmbH 2015 yılında Fack Ju Göthe ibaresinin marka olarak tescili için EUIPO’ya başvurdu. Ancak EUIPO söz konusu başvuruyu Birlik Marka Tüzüğü 7(1)(f) maddesi uyarınca “kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı” bularak reddetti. İlgili kararda Fack Ju Göthe ibaresinin İngilizce’deki “Fuck You” küfrünü çağrıştırdığını, Alman halkı tarafından “Fick Dich” olarak algılanacağını bu kelimenin de ahlaka aykırı bir çağrışımı olduğunu, Almanca konuşan halkın “Fack Ju” ile “Fuck You” ibareleri arasında işitsel ve görsel yakınlık kuracağını belirterek marka başvurusunu reddetti. Başvuru sahibi kararı temyiz etse de, EUIPO Temyiz Kurulu verilen kararı onadı ve bu marka başvurusunun aynı zamanda Johann Wolfgang von Goethe’ye karşı ölümünün ardından hakaret içerdiğini belirterek başvurunun genel ahlaka da aykırı olduğunu belirtti.

Yapımcı şirket işbu karara karşı dava açtı açmasına, ancak Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi 25.01.2018 tarihli kararı ile Temyiz Kurulu’nu haklı buldu ve sonuç yine değişmedi.   

Mahkeme, marka başvurusunun aynı zamanda dünyaca ünlü yazar Johann Wolfgang von Goethe gibi saygı duyulan bir yazara karşı aşağılayıcı söz içerdiğini ve dahası “Göhte” şeklinde yazılarak yazım hatası yapıldığını belirterek başvurunun genel ahlaka aykırı olduğu konusunda Temyiz Kurulu ile hemfikir olduğunu belirtti.

Başvuru sahibi davacı şirket ise filmin milyonlarca kişi tarafından izlendiğini, “Fack Ju” ibaresinin yeterli ölçüde “Fuck You” ibaresinden uzaklaştığını, işaretin özgün, orijinal, eğlenceli ve hicivli bir içeriğe işaret ettiğini savundu. Ancak mahkeme sadece birkaç harfin değiştirilmesi ile oluşan ibarenin yine de “Fuck You Goethe” olarak yorumlanacağını, bu harf değişimlerinin markaya eğlence veya hiciv katmadığını belirtti. Ayrıca Almanya ve Avusturya’daki ortalama tüketicinin algısının dikkate alınması gerektiğini ve tescil talebinde bulunulan sınıflardaki mal ve hizmetlerin genel tüketiciye hitap ettiğini hatta bazı mal ve hizmetlerin doğrudan çocuklar ile gençlere yönelik olduğunu, filmin çok izlenmiş olmasının ilgili tüketiciyi kötü şekilde etkilemediği anlamına gelmeyeceğini belirterek Fack Ju Göhte başvurusunun doğası gereği kaba olduğunu ve ilgili kamuoyunun rahatsız olabileceğini varsaydı.

Bununla birlikte Mahkeme, EUIPO tarafından da belirtildiği üzere sanat, kültür ve edebiyatta ifade özgürlüğünün her zaman savunulduğunu, ancak Marka Hukukunda böyle bir kavramın mevcut olmadığına değinerek; ortalama tüketicinin bir ürün veya hizmet satın alırken markayı gördüğünde aklına filmin geleceğinin ve bu ibarenin “şaka” olarak kabul göreceğinin tespit edilemediğini belirtti.

Davacı şirketin itirazlarının dayanaklarından bir diğeri ise daha önce verilmiş “Die Wanderhure (Gezinen Fahişe)” kararıydı. Davacı, bu filmin adı marka olarak tescil edilebilmişken kendi başvurularının tescil edilememesinin yerinde olmadığını savunmaktaydı. Buna karşın Mahkeme, Die Wanderhure ibaresinin daha az saldırgan ve aşağılayıcı olduğunu, ibarenin filmin içeriğini açıkladığını, sınıf kapsamının da genel olarak sanat eserleri çerçevesinde olduğunu, ancak Fack Ju Göhte markasının hem tescil talep ettiği sınıfların kapsamının genel olduğunu hem de ibareyi gören tüketicinin markayı anında filmdeki karakter ile özdeşleştirmeyeceğini belirterek aslında çok da tatmin edici olmayan açıklamalarda bulundu.

Bu karara karşı yapımcı şirket direndi ve son kozunu da oynayarak konuyu Avrupa Birliği Adalet Divanı’na taşıdı.

Divan kararını vermeden önce Hukuk Sözcüsü Michal Bobek konuya ilişkin görüşünü açıkladı. Divan’ın mahkeme kararını bir kenara bırakarak EUIPO’nun kararını bozması gerektiğini söyleyerek bazı önemli noktalara değindi:

Bobek, ifade özgürlüğünün Marka Hukuku alanında da uygulandığını, temel amacının markayı korumak olmasa da, tüketicilere mal ve hizmetin kaynağını garanti etmek olduğunu belirtti. Aynı şekilde EUIPO’nun da asıl amacının kamu düzenini korumak olmasa da, bu kavram üzerinde bir rolü olduğunu, ancak “kamu düzeni” ile “kabul edilen ahlak ilkeleri” kavramları arasında bir ilinti olsa da değerlendirmede farklı unsurların göz önüne alınması gerektiğine değindi. EUIPO’nun mutlak ret nedenleri arasında sayılan “kabul edilen ahlak ilkelerine” dayanarak karar verdiği durumlarda; o ibarenin neden ihlal oluşturacağına inandığını açıklaması gerektiğini, bu değerlendirmenin belirli bir sosyal bağlamda temellendirilmesine ihtiyaç bulunduğunu ve bu değerlendirme yapılırken şüphe uyandıran kanıtların göz ardı edilemeyeceğini belirtti. Yani, sadece tescil talebine konu işaret kapsamında değil, konunun toplumsal algı ve bütün kanıtlar dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizerken, mevcut kararın bu standartları karşılamadığını da ileri sürdü.

Bobek ayrıca, yapımcı Constantin tarafından iddia edilen unsurların dikkate alınması gerektiğini, başvuru “kamu ahlakı” nedeniyle reddedilirken EUIPO ve Mahkeme tarafından daha ikna edici argümanlar sunulması gerektiğini ifade etti. Son olarak ise Constantin’in iddialarından biri olan daha önceki benzer bir başvuru olan “Die Wanderhure (Gezinen Fahişe)” markasının tescile izin verilmesinin nedeninin Mahkeme tarafından makul bir şekilde açıklanamadığını söyleyerek görüşünü tamamladı.

Ve sonunda beklenen an geldi; Avrupa Birliği Adalet Divanı, 27 Şubat 2020 tarihli C‑240/18 sayılı kararında, davacı Constantin’in aşağıda sayılan itirazlarını göz önünde bulundurdu:

  • Mahkemenin başvuruya konu Fack Ju Göhte ibaresini değil, Fuck You Goethe ibaresini incelediği için bireysel inceleme ilkesini ihlal ettiği,
  • Filmin adı konusunda veya filmin gençlere hitaben yayınlanmasında bir sorun yaşanmayıp gerekli izinlerin alınmış olduğu,
  • Filmin Goethe Enstitüsü’nün eğitim programına sorunsuz olarak dahil edilmiş olmasının göz ardı edilmemesi gerektiği,
  • “Fuck” and “Fuck You” kelimelerinin dilin evrimi nedeniyle ağır aşağılayıcı anlamlarını günümüzde yitirdiği, “Fucking Hell” (Hay Allah Kahretsin) ve “Macafucker” (Lanet olsun sana! Çünkü sen de annene lanet etmişsin!)[2] kelimelerinin artık marka olarak tescil edilebildiği,
  • Mahkemenin 7(1)(f) maddesini çok geniş yorumladığı, markanın bir bütün olarak değil sadece “Fuck You” ibaresi üzerinden incelendiği,
  • Başvuruya konu ibareden popüler olmayan, okul derslerini veya okuldaki hayal kırıklığını ifade eden zararsız, çocuksu ve eğlenceli bir kişiliğin anlaşılması gerektiği.

Davacının iddiaları dikkate alınarak yapılan inceleme sonucunda Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından verilen karardaki ana tespitler şöyledir:

  • Fack Ju Göhte ibaresinin kamu düzeni çerçevesinde değil “kabul edilebilir ahlak ilkeleri” kapsamında incelenmesi gerekmektedir ve bu ilkelerin ise Bobek’in de görüşünde belirttiği gibi sosyal bağlam dikkate alınarak o zamanın kültürel, dini ve felsefi çeşitliliğine göre değişebildiğinin göz önünde bulundurulması gerekir.
  • Fack Ju Göhte marka olarak kullanıldığında ilgili tüketicinin böyle bir işareti nasıl algılayacağını belirlemek için bütün unsurların ve iddiaların değerlendirilmesi gerekir.
  • Bu bağlamda ibarenin kötü bir izlenim bırakması 7(1)(f) kapsamında kamu düzenine aykırılık nedeni ile reddedilmesi için yeterli değildir.
  • İnceleme sırasında, ibarenin ilgili tüketici açısından o anda var olan ahlak ilkelerine ve toplum standartlarına aykırı olup olmadığının değerlendirilmesi gerekir ve bunun saptanması için ise ortalama tolerans ve duyarlılığa sahip makul bir kişinin esas alınması gerekir.
  • Başvuruya konu ibarenin cinsel bir çağrışımda bulunması ve kaba olmasına rağmen, aynı zamanda öfkeyi, güvensizliği ve hor görmeyi ifade etmek için de kullanıldığı bilinmektedir.
  • Almanca konuşan halk arasında aynı isimdeki filmin büyük başarıya ulaşması, filmin adının herhangi bir tartışmaya neden olmaması ve yetkili makamlarca onaylanması, gençlerin filme erişmesine izin verilmesi ve Alman dili bilgisini teşvik etmekle görevli Almanya Federal Cumhuriyeti Enstitüsü olan Goethe Enstitüsü’nün filmi eğitim amaçlı kullanması gibi davacı argümanları göz ardı edilebilecek iddialar değildir.
  • Genel Mahkeme, Almanca konuşan halkın markayı neden toplumun temel değerlerine ve standartlarına aykırı olarak algılayacağını makul bir şekilde açıklayan somut kanıtlara atıfta bulunmamıştır.

Adalet Divanı belirtilen gerekçelerle, EUIPO ve Genel Mahkeme’nin kararlarını bozmuştur. (Karar metni için bkz.: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223843&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&p)

Fack Ju Göhte kararı; “ifade özgürlüğü” ve “kabul edilen genel ahlak ilkelerine” dair, uzun zaman boyunca anacağımız bir karar olacaktır.

Son olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 1976 verdiği Handyside/İngiltere kararında geçen önemli bir noktayı hatırlatmak isterim: “İfade özgürlüğü” sadece olumlu karşılanan ve zararsız düşünceleri değil, aynı zamanda devleti ya da toplumun bir bölümünü inciten, şok eden ya da rahatsız eden düşünceleri de kapsar. Bu demokratik bir toplumu oluşturan çoğulculuk, hoşgörü ve açık fikirliliğin bir gereğidir.”

Gözde EKER

Haziran 2020

avgozdeeker@gmail.com


[1] 1974 yılında Sosyolog David Philips tarafından kullanılan terimdir.

[2] Yiğit Özgür Karikatürü http://galeri4.uludagsozluk.com/119/cunku-sen-de-annene-lanet-etmissin_183152.jpg

ABAD’DAN KÖTÜNİYETE İLİŞKİN ENTERESAN BİR KARAR

ABAD 10. Dairesi’nin 13/11/2019 tarih ve C-528/18P numaralı kararının kötüniyet açısından ilginç olduğunu düşünerek siz takipçilerimizle paylaşmak istedik.

1-) 25 Haziran 2007 tarihinde Almanya’da mukim “Outsource2India” şirketi EUIPO nezdinde aşağıdaki marka için 35-36 ve 41. sınıflarda tescil başvurusunda bulunur ve marka sorunsuz şekilde 2008 yılında tescil edilir.

Image not found

Hindistan’da kurulmuş Flatworld Solutions Pvt Ltd şirketi 2013 senesinde EUIPO’ya başvurarak Outsource2India’ya ait bu tescilin kötüniyet sebebiyle hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep eder.

2-) 2015 senesinde EUIPO İptal Birimi hükümsüzlük talebini kabul ederek der ki; bu markayla tescil sahibi Flatworld tarafından Avrupa Birliği’nde kullanılan Outsource2India ibaresi üzerinde hak elde etmeye çalışıyor ve başvuru tarihinde ortada kötüniyet var.

Tescil sahibi bu kararı EUIPO Temyiz Birimine götürür.

3-) EUIPO 4. Temyiz Kurulu, EUIPO İptal Birimi’nin verdiği kararı iptal eder.

Temyiz Kurulu’na göre; dosya içeriğinde tescil sahibinin kötüniyetli olduğunu gösteren bir durum yoktur. Tescil sahibi olan şirket itiraz eden şirketle bir ticari ilişki kurarak Almanya ya da Avrupa Birliği’nin herhangi bir yerindeki şirketlerin işlerinin Hindistan’da yaptırılmasını (outsource) sağlamak istemiştir, fakat bu durumdan tescil sahibinin “outsource2india” ibaresini ele geçirmeye çalıştığı anlamı çıkmaz çünkü bu tanımlayıcı bir ibaredir ve sektörde hizmetlerini Hindistan’a outsource eden herkes tarafından kullanılabilir. Böyle bir durumda bu ibareyi kullanan biri için  basiretli tacir gibi davranmamıştır denemez. 

Ayrıca dosyada Outsource2India şirketinin Flatworld şirketinin menfaatlerine halel getirmek istediğini gösteren somut bir delil de yoktur. Aksine, tescili yapılan markada yer alan şekil unsuru hiçbir zaman Flatworld tarafından kullanılmış bir unsur değildir. Bilakis Flatworld adına 2010 yılında tescil edilmiş olan marka aşağıdaki gibidir.

Image not found

Gerçi Flatworld bu yukarıdaki işareti 2007 yılının Temmuz ayından önce  kullanmaya başladığını  iddia ediyor ve Outsource2India şirketinin de bu kullanımlardan haberi olduğu dosyadan açıkça anlaşılıyorsa da bu durum illa ki ortada bir kötüniyet olduğu anlamına gelmez, çünkü tarafların işaretlerinde yer alan şekil unsurları farklı.

Dosyaya, 2006 Yılında Flatworld’ün web sayfasında  Almanca dilinde  bilgilendirici bir sayfası bulunduğuna  dair delil sunulmuşsa da bu  durum Flatworld’ün Almanya’da o tarihlerde fiilen bir hizmet sunduğu anlamına gelmez. 

4-) Flatworld ihtilafı Genel Mahkeme’ye taşır ve Genel Mahkeme EUIPO Temyiz Kurulu kararını bozar. Bu sırada Outsource2India şirketi unvanını  “Outsource Professional Services” olarak değiştirir.

Genel Mahkeme der ki;

Avrupa Birliği’nde ilk başvuran tescili alır kuralı geçerlidir, ancak marka sahibi başvuru tarihinde kötüniyetliyse durum değişir.   

11 Haziran  2009 tarihli Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361) kararında da dendiği gibi kötüniyet konusunda göz önüne alınacak olan faktörlerden bazıları  şunlardır; başvuru sahibi başvuruyu yaparken bir başkasının aynı/benzer mal/hizmetler için aynı veya karıştırılacak kadar benzer bir işareti kullandığını biliyor mudur veya bilebilecek durumda mıdır, başvuru sahibi bu başvuruyu yaparken mevcut üçüncü kişinin kullanımlarını engelleme niyeti var mıdır, taraf markalarının korunma seviyeleri ne düzeydedir. Sonuçta bu yukarıda belirtilen durumlar sınırlı değil sadece örneksemedir.

4/11/ 2006 tarihinde Flatworld ile irtibata geçen bazı kişiler birlikte iş yapma teklifinde bulunmuştur. Daha sonra aynı kişiler 13/12/2006 tarihinde bu işbirliği için Almanya’da “Outsource2India Ltd” adında bir şirket kurduklarını ve kurdukları bu şirketin de Flatworld’ün kullandığı “outsource2india’ ibaresini içeren bir işareti kullanmayı istediğini bildirmişler. Flatworld bu işbirliği konusunda bazı şüphelere düşmüş, yazılı olarak bazı itirazlarda bulunmuş, nihayetinde ise 2007 Mayıs ayında onlarla işbirliği yapmayacağını ve bu kişilerin Outsource2India şirketini kurmaktaki asıl amaçlarının ‘outsource2india’ ibaresinden haksız faydalanmak olduğunu düşündüğünü bildirmiştir.

EUIPO Temyiz Kurulunun belirttiğinin aksine, Outsource2India şirketi davaya konu başvuruyu yaptığı  tarihte Flatworld’ün  Almanya’da outsourcing hizmeti verdiğini, pazarlama yaptığını  ve tescil edilmemiş bir işareti kullandığını biliyor, yani Flatworld’ün web sayfasındaki Almanca bölüm sadece bilgilendirme amaçlı değil.

Outsource2India‘nın yaklaşımıyla taraflar arasında kurulan Sözleşme öncesi ilişkide Outsource2India eğer taraflar arasında bir işbirliği zemini oluşmazsa kendisinin web sayfasını değiştireceğini ve ismini de farklılaştıracağını taahhüt etmiş. İki taraf arasında bir iş ilişkisinin kurulamayacağı anlaşılınca ise Flatworld şaşırarak görmüş ki karşı taraf  halen outsource2india ibaresini kullanmaya devam ediyor. Zaten sözleşme öncesi ilişki sona erer ermez de hemen davaya konu olan marka için tescil başvurusunda bulunulmuş ve buradaki amacın outsource2india ibaresinin ekonomik potansiyelinden haksız biçimde fayda sağlamak olduğu  hususu taraflar arasındaki e-mail yazışmalarından da anlaşılıyor. Bu noktada  yapılan başvuru, outsource2india tanımlayıcı mıdır değil midir sorusundan bağımsız olarak, kötüniyetlidir. 

6-) Dosya ABAD’a taşınır. Tabii ki tescil sahibi asla, kat’a ve vallahi billahi kötüniyetli değilim der ve buna gerekçe olarak da aşağıdaki argümanları ileri sürer;

— Başvuru tarihinden evvel Flatworld benimkine benzer bir markayı AB’de kullandığını ispat edememiştir

— İşaretler arasındaki tek ortak unsur olan ‘outsource2india’ tanımlayıcıdır ve tanımlayıcı kelimeleri kullanmak basiretli davranış kuralına aykırı değildir

— Bu tanımlayıcı ibareyi çıkarınca geriye kalan şey şekil unsurlarıdır ki onların da zaten birbiriyle hiçbir alakası yoktur

— Genel Mahkeme 25/06/2007 tarihinden önce Flatworld Almanya’da kendi işaretiyle faaliyette bulunmuş diyor ama böyle bir durum yok,  web sayfasında bir sayfalık Almanca bölüm olması fiili kullanım sayılmaz, bu sadece bilgilendiricidir,

— Dava konusu marka için başvurulduğunda Flatworld’e ait işaret marka olarak tescilli değil, ve ayrıca Alman Hukuku veya (AB üyesi) başka bir ülkenin hukukuna göre “tescilsiz marka” da değil.

— Genel Mahkeme’nin kararında belirtildiğinin aksine Outsource2India hiçbir zaman ‘outsource2india’ ibaresini kullanmayı bırakacağım + unvanımı değiştireceğim diye bir taahhütte bulunmadı. 

— Genel Mahkeme Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361), kararındaki bütün kriterlerin olup olmadığına bakmalıydı, sadece bir kısmına baktı, karar eksik incelemeyle verildi. Mesela Genel Mahkeme ilgili toplum kesiminin bu işaretleri karıştırıp karıştırmayacağını hiç incelemedi, eğer inceleme yapılsaydı zaten ortada karışıklık doğuracak bir durum olmadığı görülecekti.

EUIPO diyor ki;  

— Genel Mahkeme, Flatworld’ün kullandığı işaretin “tescilsiz marka” olduğunu söylüyor ama bunun gerekçesi nedir belli değil. Ayrıca AB Hukuku’nda “tescilsiz marka” diye bir konsept yok ki zaten, evet bazı ülkelerin ulusal sistemlerinde varsa da, eğer Genel Mahkeme bunun uygulanabileceğini düşünüyorduysa kararında bunun uygulanması için gerekçelerini açıkça belirtmeliydi.

— Genel Mahkeme ortada bir karıştırma ihtimali olduğunu söylüyor ama kararda bunun nasıl olacağı hakkında hiçbir gerekçeye değinilmemiş.  Karıştırma ihtimali var denilince  Flatworld’ün kullandığı ‘outsource2india’ ibaresi ayırt edicidir anlamına gelir halbuki  kararda bunun tanımlayıcı olduğunu ifade eden/ima eden  cümleler var; bu apaçık çelişkidir. Burada kullanılan “outsource2india” ibaresi tanımlayıcı.

ABAD Kararında Diyor ki;

Genel Mahkeme 25/06/2007 tarihinden önce Flatworld Almanya’da kendi işaretiyle faaliyette bulunmuş diyor ama böyle bir durum yok,  web sayfasında bir sayfalık Almanca bölüm olması fiili kullanım sayılmaz, bu sadece bilgilendiricidir iddiasına ilişkin olarak; temyiz eden taraf Genel Mahkeme’nin vardığı bu sonucu değiştirecek bir bilgi veya dokümana işaret etmiyor dosyanın içinde. Yani bu sadece bir iddiadan ibaret, bu noktada ABAD’ın incelemesi gereken hukuki bir mesele yok ortada.

Outsource2India ,eğer taraflar bir iş ilişkisi kurmaya muvaffak olamazsa, ticaret unvanını- adını- web sayfasını değiştirmeyi taahhüt etti mi etmedi mi konusunda ise dosyada mevcut Sözleşme taslağı ve tarafların şirket yetkilileri arasında yapılmış yazışmalara bakıldığında şu kesin olarak görülüyor; eğer taraflar arasında bir iş ilişkisi kurulamazsa ne olacağı konusunda şirket yöneticilerinin bakış açıları birbirinden tamamen farklı.  

Flatworld böyle bir halde karşı tarafın ‘outsource2india’ ibaresini web sayfasında ve şirket isminde kullanmayı bırakacağını düşünürken/zannederken/karşı tarafın bunu taahhüt ettiğine ikna olmuşken, yazışmalarda Outsource2India ise sadece Flatworld’ün yukarıda gösterilen  şekildeki işaretini ve ticari faaliyetlerinde Flatworld’ün web sayfasını kullanmayacağını belirtiyor. Genel Mahkeme burada Flatworld’ün iddialarının kabul edilebilirliğine dayalı olarak görüş oluşturmuş ama bu görüşünde özellikle hangi yazışma/dokümana dayanarak neticeye vardığını belirtmemiş; işin bu kısmında Genel Mahkeme kararı hatalı.

Ancak buna rağmen Genel Mahkeme’nin vardığı neticenin hatalı olduğu söylenemez.

Her ne kadar Genel Mahkeme kararında karıştırılma ihtimali ile ilgili bölümü gerekçelendirmemişse de kötüniyet ile ilgili bölüm uygun şekilde düzenlenmiştir. Bir olayda karıştırılma ihtimali olmasa dahi olayın özellikleri neticesinde ortada kötüniyet olduğuna hükmedilebilir. Eğer durumdan  marka başvurusunun  dürüst uygulamalara aykırı bir iradeyle, üçüncü kişileri hedefleyerek, veya özel olarak bir üçüncü kişiyi hedeflemese dahi   markanın fonksiyonuna aykırı bir hakkı elde etmeyi amaçlayarak yapıldığı görülüyorsa o vakit markanın hükümsüzlüğüne karar verilebilir ki bu durumda toplum gözünde karıştırma ihtimali olup olmadığına bakılmaz. Başvuru sahibinin başvuru anındaki iradesi ebette ki sübjektif bir durumdur  ancak idari makamlarca ve mahkemelerce objektif şekilde değerlendirilebilir. Kötüniyet olaydaki ilgili tüm faktörlerin ve tüm vak’aların birlikte göz önüne alınmasıyla değerlendirilir. (12/09/2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724)

Huzurdaki olayda Genel Mahkeme  karar verirken olaya özgü durumları göz önüne almıştır. Evet Genel Mahkeme kararında Outsource2India’nın, eğer taraflar arasında bir anlaşma olmazsa,ismini ve web sayfasını değiştireceğine dair görüş oluştururken delilleri tam doğru değerlendirmemiştir. Ancak yine de Genel Mahkeme birçok faktörü/vakayı da son derece doğru şekilde değerlendirmiştir , özellikle Alman girişimcinin Kasım 2006 itibariyle Flatworld ile Almanya’da  bir ticari işbirliğine girme çabaları, bu amaçla Flatworld’den izin almadan Alman Hukuku’na göre    Outsource2India diye şirket kurması ve bu ibareyi web sayfasında kullanması, Şubat ve Mayıs 2007’de Flatworld’ün yapılan iş teklifine ilişkin gönülsüzlüğü ve meydana çıkan kullanımlar karşısındaki itirazları ile memnuniyetsizliği ifade etmesi gibi haller Genel Mahkeme tarafından doğru şekilde değerlendirilmiştir. Kaldı ki Genel Mahkeme’nin bu değerlendirmelerine  temyiz eden tarafından öne sürülen bir itirazda mevcut değildir. Dolayısıyla Genel Mahkeme ortada kötüniyet olduğuna hükmederken doğru bir karar vermiştir.

Genel Mahkeme ‘outsource2india’ ibaresinin potansiyel olarak tanımlayıcı olduğunun varsayılması halinde dahi bunun kötüniyeti ortadan kaldırmayacağına karar verirken olaya  doğru bir bakış açısıyla yaklaşmıştır. İddiaların aksine ortada  bir çelişki yoktur. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur; Genel Mahkeme, Flatworld’ün ‘outsource2india’ ibaresi üzerinde münhasır bir hakkı olduğunu söylemiyor  veya bu ibarenin  bazı hallerde Flatworld’ün bir rakibi tarafından başka figüratif unsurlarla-elementlerle birlikte bir AB markası olarak tescil edilebilme ihtimalini dışarıda bırakmış değil. Genel Mahkeme yalnızca Alman Hukukuna göre kurulmuş Outsource2India şirketinin Flatworld ile iş yapmak amacıyla kurulduğunu, Flatworld bu işbirliğini kabul etmeyince de kısa süre sonra Flatworld’ün ticari faaliyetlerinde kullandığı ibareyi kapsayan bir işaret için Birlik markası tescili başvurusu yaparak kötüniyetli hareket ettiğini belirtmiştir.

Hem EUIPO vekili hem de temyiz eden Genel Mahkeme’nin Flatworld’ün kullandığı ibare için neden “tescil edilmemiş marka” ifadesini kullandığını sorgulamaktadır. Kararın geneline bakıldığında Genel Mahkeme’nin bu kelimelerle Alman Hukuku veya başka bir hukuki sistemdeki bir marka türünü kastetmediği zaten anlaşılmaktadır; Mahkeme’nin söylediği şey davaya konu marka için başvurulduğu tarihte Flatworld’ün kullandığı işaretin tescil edilmemiş olduğudur sadece.

ABAD, Genel Mahkeme’nin verdiği kararda kötüniyetin değerlendirilmesi açısından bir hukuka aykırılık görmeyerek temyiz talebini  reddetmiştir.

Özlem FÜTMAN

Mayıs 2020

ofutman@gmail.com

MATEMATİKSEL KEŞİF GÖMBÖC, AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI ÖNÜNDE – TEKNİK İŞLEV İÇEREN VE ÜRÜNLERE ESASA İLİŞKİN DEĞER KATAN ŞEKİLLERİN MARKA OLARAK TESCİLİ TALEPLERİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRME

Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”), 23 Nisan 2020 tarihli ve C-237/19 sayılı ön yorum kararında[1], ürünün kendi şeklinden oluşan üç boyutlu bir marka başvurusunda, şeklin teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olup olmadığına karar verilirken ilgili kamu kesiminin ürünü algılayış şeklinin dikkate alınıp alınmayacağına ve bu değerlendirmenin yalnızca markanın grafik gösterimine bağlı olarak yapılıp yapılmayacağına dair değerlendirmelerde bulunmuştur. ABAD söz konusu kararı verirken ayrıca mala asli değerini veren özelliklerin neler olabileceği konusunda açıklamalar yaparak marka ve tasarım hukuku arasındaki ilişkiye değinmiştir.

Aşağıda detayları açıklanacak olan ön yorum kararı (Gömböc, C-237/19), 2008/95 sayılı AB Marka Direktifi (“Direktif”)[2] m.3(1)(e) ile ilgili önemli değerlendirmeler içermekte olup bu karar, aynı paragrafın mevzuatımızdaki karşılığı olan 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu m. 5/1(e)’in yorumlanması hususunda da yol gösterici niteliktedir.

Marka Başvurusuna Konu Olan Ürün Hakkında

Kararın detaylarına geçmeden önce, marka başvurusuna ve karara konu olan üç boyutlu şekil hakkında bilgi vermek kanaatimizce gereklidir.

Katı cisimlerdeki statik denge noktalarının sayı ve konumlarının araştırılması Arşimet zamanına kadar uzansa da, konuyla ilgili en temel sorulardan biri olan “tek bir katı cismin kaç tane denge noktası olabilir?” sorusu yakın zamana kadar cevaplanmamıştır. Denge sayısının asgari olarak dört olması gerektiğine dair güçlü göstergeler olsa da, 1995 yılında Rus matematikçi Vladimir Arnold asgari sayının iki olabileceğini iddia etmiştir. Arnold’un bu iddiası, daha önce sadece iki denge noktasına sahip bir cisim görülmediği için, birçok bilim adamını şaşırtmıştır. Ne var ki bu teori, 2006 yılında Macar bilim adamları tarafından marka başvurusuna konu ürün olan “Gömböc” ile kanıtlanmıştır.

Gömböc, aşağıdaki görselden de görülebileceği üzere, matematiksel hesaplamaların sonucu olarak çıkan bir ürün olup, köşeleri olan yuvarlak bir cisme benzemektedir.

Alüminyum Gomboc,Benzersiz Bir Matematiksel Yenilik,Kendine ...

 Gömböc, bir kararlı ve bir kararsız denge noktasına sahip ilk ve tek üç boyutlu homojen nesne olup bu özelliği sayesinde hangi konumda bırakılırsa bırakılsın kendi temel konumuna dönebilmektedir (“self-righting”).

Ürünün tanımına bakıldığında akıllara ülkemizde hacıyatmaz olarak bilinen oyuncaklar gelse de bu oyuncakların altında eski şekillerine dönebilmelerini sağlayan ağırlıklar bulunmaktadır. Oysaki Gömböc, homojen bir malzemeden oluşmakta ve dolayısıyla cismin matematiksel hesaplamalarla oluşturulan şekli, cismin ilk baştaki ana konumuna geri dönmesini sağlayan temel unsurdur.

Daha çok dekoratif amaçlarla kullanılan bu ürünün işleyişini görmek isteyen okuyucularımız aşağıda yer alan videoya göz atabilirler:

Yerel Mahkeme Süreci ve ABAD’a Yöneltilen Sorular

Gömböc’ün yaratıcısı Macar Şirket Gömböc Kft., aşağıda görseline yer verilen üç boyutlu şeklin 14.sınıftaki “dekoratif eşyalar”, 21. sınıftaki “ dekoratif kristal ve porselen eşyalar” ve 28. sınıftaki “oyuncaklar” emtiası üzerinde tescil edilmesi için Macar Fikri Mülkiyet Ofisine (“HIPO”) bir marka başvurusunda bulunmuştur.

indir.png

HIPO, marka başvurusuna konu şeklin Gömböc ürününün kendi şekli olduğu, ürünün oyuncak olarak teknik işlevinin ne şekilde yüzeye bırakılırsa bırakılsın kendisini düzeltip temel konumuna dönebilmek olduğu ve bu özelliğin de ürününün dış tasarımından kaynaklandığı tespitinde bulunmuştur. HIPO, bu nedenle şeklin bilgilendirilmiş ve makul tüketici tarafından bir marka olarak değil de, belirtilen teknik sonuca ulaşmak için gerekli olan bir şekil olarak algılanacağına karar vermiştir.  Yerel Ofis 14. ve 21. sınıflarda yer alan dekoratif eşyalar bakımından ise, Gömböc’ün ticari değerinin göz alıcı şeklinden kaynaklandığına ve bu şeklin de ürüne asli değerini verdiğine karar vermiştir. Sonuç olarak, başvuru 2008/95 sayılı Direktifin 3(1)(e) paragrafı nedeniyle tümden reddedilmiştir.

Gömböc Kft’nin HIPO’nun kararına karşı yapmış olduğu itirazı birinci ve ikinci derece mahkemeler tarafından reddedilince, şirket son olarak kararı Macaristan Yüksek Mahkemesine (Kúria) taşımıştır. Yüksek Mahkeme, 2008/95 numaralı Direktif’in m. 3(1)(e)(ii) ve (iii) uyarınca meseleyi ABAD’a taşımış ve aşağıdaki soruların ön yorum kararıyla cevaplandırılmasını talep etmiştir:

“1.  Markanın yalnızca ürünün şeklinden oluşan bir işaret olması durumunda, Marka Direktifi m. 3(1)(e)(ii),

 (a) istenen teknik sonucu yerine getirmek için şeklin gerekli olup olmadığı hususunun yalnızca markanın sicilde yer alan grafik gösterimine dayanarak yapılacağı şeklinde mi, yoksa

(b) ilgili kamu kesiminin şekli algılayış biçiminin de dikkate alınabileceği şeklinde mi yorumlanmalıdır?

Bir başka deyişle, istenen teknik sonucu elde etmek için tescili talep edilen şeklin zorunlu olduğunun ilgili kamu kesimi tarafından bilinmesi değerlendirmede dikkate alınabilir mi?

2. Markanın yalnızca ürünün şeklinden oluşan bir işaret olması durumunda, Marka Direktifi m. 3(1)(e)(iii)’de yer alan ret veya hükümsüzlük sebebi,  yetkili makamın sadece ilgili kamu kesiminin ürünle ilgili algısı veya bilgisine dayanarak ilgili şeklin ürüne esasa ilişkin değer kattığı sonucuna varabileceği şeklinde yorumlanabilir mi?

3. Marka Direktifi m.3(1)(e)(iii)’de yer alan ret veya hükümsüzlük sebebi,

(a) markanın yalnızca ürünün şeklinden oluşan bir işaret olması ve bu şeklin ayırt edici niteliği nedeniyle hâlihazırda tasarım korumasından yararlanması durumunda veya

(b) ürünün estetik görünüşünün ürüne belirli bir değer kattığı durumda uygulanabilir mi?”[3].

ABAD’ın Değerlendirmeleri

Birinci Soru

Divan’a göre Temyiz Mahkemesi ilk sorusuyla, Direktifi’in m. 3(1)(e)(ii)[4]’de yer alan ret gerekçesinin değerlendirilmesinde yalnızca markanın grafik gösteriminin mi dikkate alınacağını yoksa ilgili kamu kesiminin işareti algılayış biçimi veya başka bilgilerin de dikkate alınıp alınamayacağını sormaktadır.

Bu hüküm uyarınca, sadece teknik bir sonucu elde etmek için gerekli olan şekilleri münhasıran içeren işaretler tescil edilemeyecek veya tescil edilmişlerse hükümsüz kılınabilecektir.

Divanın önceki kararları doğrultusunda, Direktif m. 3(1)(e)’nin bir ret gerekçesi olarak düzenlenmesinin nedeni, ürün kullanıcılarının rakip şirketlerin ürünlerinde de aramaları muhtemel olan teknik çözümlere veya işlevsel özelliklere ilişkin olarak tek bir kişiye marka tescili yoluyla tekel hakkı verilmesini önlemektir. Maddenin ikinci paragrafında düzenlenen işlevsel şekiller hakkındaki tescil yasağının amacı  Avrupa Birliği mevzuatı çerçevesinde belirli sürelerle korunan diğer haklara (tasarım, patent, vb.) sağlanan korumanın, kalıcı haklar sağlayan marka tescili yoluyla belirsiz sürelerle uzatılmasını engellemektir.

ABAD, m. 3(1)(e)(ii) hükmünün doğru uygulanabilmesi için kararında iki adımdan oluşan bir değerlendirme öngörmüştür. ABAD, markanın tesciline karar verecek olan yetkili makamın ilk olarak üç boyutlu şeklin esas özelliklerini belirlemesi gerektiğini, ikinci olarak ise bu özelliklerin ilgili ürünün teknik fonksiyonunu yerine getirip getirmediğine karar vermesi gerektiğini belirtmiştir.

Bu değerlendirmenin ilk aşaması ile ilgili olarak ABAD, üç boyutlu şeklin esas özelliklerinin değerlendirilmesine prensip olarak işaretin grafik görselinin incelemesiyle başlanması gerektiğini ancak yetkili makamın esas özellikleri doğru tanımlamasını sağlayacak diğer faydalı bilgilere (anketler, uzman görüşleri vb.) de başvurabileceğini ifade etmiştir. Mahkeme, ilgili kamu kesiminin üç boyutlu şekli algılayış biçiminin şeklin esas özelliklerinin tespitinde dikkate alınabileceğine karar vermiştir.

Değerlendirmenin ikinci aşaması (ilk adımda belirlenen esas özelliklerin ürünün teknik fonksiyonunu yerine getirip getirmediği tespiti) ile ilgili olarak ise Mahkeme, şeklin grafik gösteriminde ürünün yalnızca bir kısmının gözükmesi durumunda, gözüken kısım tek başına teknik sonuca ulaşmak için yeterli olmasa da, eğer istenen teknik sonuç için gerekliyse m. 3(1)(e)(ii)’nin uygulanabileceğine karar vermiştir.

Bir başka deyişle, bu ret sebebinin uygulanabilmesi için markanın grafik gösteriminde ürünün teknik sonucunu elde etmek için gerekli olan temel özelliklerinden yalnızca birinin görünür olması yeterlidir.

ABAD’a göre, ürünün teknik fonksiyonu objektif ve güvenilir bilgilere dayanarak belirlenmelidir. Mahkeme, yerel ofisin bu değerlendirmeyi yaparken ürünün teknik fonksiyonları hakkında yazılmış olan bilimsel yayınları, katalogları ve uzman görüşlerini dikkate alabileceğini belirtmiştir. Mahkemeye göre, ilgili kamu kesiminin algısı her ne kadar şeklin esas özelliklerini belirlemede dikkate alınabilecekse de, ürünün teknik fonksiyonlarının belirlenmesinde bu husus dikkate alınmamalıdır. Mahkeme tarafından ilgili kamu kesiminin söz konusu ürünün teknik özelliklerinin ne olduğunu ve işareti oluşturan ürün şeklinin ne ölçüde bu özelliklere katkıda bulunduğunu kesin olarak belirleyecek uzmanlığa sahip olamayacağına dikkat çekilmiştir.

İkinci Soru

Temyiz Mahkemesi tarafından ABAD’a yöneltilen ikinci soru ürünlere esasa ilişkin değer katan şekillerden münhasır biçimde oluşan markaların reddedileceğini düzenleyen Direktif m. 3(1)(e)(iii)’nin[5] yorumlanmasına ilişkindir.

ABAD kararında bu hükmün uygulamasının; ilgili şeklin özellikleri nedeniyle ürünün çekiciliğinin tüketiciler üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu, bu nedenle de şeklin tek bir üreticinin tekeline bırakılmasının rekabeti bozacağını gösteren objektif bir analize dayanması gerektiğini belirtmiştir. Kısacası Mahkeme, bu ret sebebinin uygulanabilmesi için tüketicinin söz konusu malları satın alma kararının büyük ölçüde işareti oluşturan şeklin özelliği tarafından şekillendiğinin nesnel ve güvenilir kanıtlarla ortaya konulması gerektiğini ifade etmiştir. Öte yandan, Mahkeme’ye göre ürünün teknik nitelikleri veya itibarı gibi şekline bağlı olmayan diğer özellikleri bu değerlendirme açısından önemsizdir.

ABAD, ortalama bir tüketicinin ürünü algılayış şeklinin tek başına m. 3(1)(e)’nin üçüncü paragrafında yer alan ret sebebinin uygulanması için belirleyici bir unsur olmadığını ancak yine de bu hususun işaretin esas özelliklerini belirlemek için yararlı bir kriter olabileceğini belirtmiştir.

ABAD’ın kararında belirtildiği üzere; yerel mahkeme, ürüne esas değer katan unsurun ürünün şeklinin matematiksel bir keşfin somut sembolü haline gelmesi olduğuna karar vermiştir. ABAD’a göre yetkili makam, ilgili kamu kesiminin markayı oluşturan şekli algılayış şeklini ve ürün hakkındaki bilgisini göz önünde tutarak şeklin bir matematiksel keşfin sembolü haline geldiğine karar verme yetkisine sahiptir.  Yetkili makam bu yönde karar verdiği için, ABAD’a göre, şeklin esas özelliğinin de bu husus olduğuna karar vermeye yetkilidir. ABAD, şeklin bu özelliğinin ürünlere esasa ilişkin değer katıp katmadığının yetkili makam tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir.

ABAD’ın değerlendirmesine göre böyle bir özelliğin kendi başına şeklin estetik değerleriyle ilgili olmaması Direktif m. 3(1)(e)(iii)’nin uygulanmasına engel değildir. Mahkeme, “ürünlere esasa ilişkin değer katan şekil” kavramının yalnızca sanatsal veya süs değeri olan malların şekilleri ile sınırlı olmadığının unutulmaması gerektiğini belirtmiştir. Zira Mahkemeye göre, şeklin ürünlere esasa ilişkin bir değer katıp katmadığı sorusu şeklin ilgili piyasada ortak olarak kullanılan diğer şekillerden farklı olup olmadığı da dahil olmak üzere çeşitli faktörler temelinde incelenebilecektir.

Sonuç olarak ABAD, üç boyutlu ürünün şeklinden oluşan markalarda şeklin esas özelliklerinin belirlenmesinde ilgili kamu kesiminin ürünü algılama şeklinin veya ürüne dair bilgisinin dikkate alınabileceğine karar vermiştir.

Üçüncü Soru

Yukarıda belirtilen üçüncü soru ile ilgili olarak Yerel Mahkeme’nin emin olamadığı husus tasarım korumasından yararlanan bir şeklin otomatik olarak marka korumasından istisna tutulup tutulmadığı olmuştur. Bu soruya cevap vermek için ABAD, Direktif m. 3’ün amacını bir kez daha yineleyip bu amacın çeşitli yasal koruma biçimlerinin bir arada var olmasını engellediği anlamına gelmediğini belirtmiştir. ABAD’ın kararında belirttiği üzere, tasarım hukuku ile marka hukuku birbirinden bağımsız olup aralarında bir hiyerarşi de yoktur.

ABAD’a göre bir ürünün tasarım olarak korunması, ürünün şeklinden oluşan bir marka başvurusunun otomatik olarak m. 3(1)(e)(iii) (mala esasa ilişkin değer katan şekil hali), nedeniyle reddedileceği anlamına gelmemektedir.

Temyiz Mahkemesi tarafından ABAD’a yöneltilen 3. sorunun (b) şıkkı, Direktif m. 3(1)(e)(iii)’te yer alan ret sebebinin ürünün şeklinden oluşan bir işarette, ürüne belirli bir değer katan unsurun ürünün estetik görünüşü olması durumunda uygulanıp uygulanamayacağıdır. ABAD bu hususla ilgili olarak, ilgili maddenin dekoratif bir eşyanın şeklinden oluşan işaretlere de uygulanabileceğini ancak bu maddenin ilgili işaretlerin otomatik olarak reddine sebep olmayacağını belirtmiştir.

ABAD, ürüne esasa ilişkin değer katan unsurların ürünün şeklinden kaynaklanması gerektiğini, ürünün; üretim biçiminin, içerdiği materyallerin, yaratılış hikâyesinin veya tasarımcısının bu değerlendirmede bir öneminin olmadığını ifade etmiştir.

Sonuç

ABAD bu kararıyla, Marka Direktifi m. 3(1)(e)’nin yorumlanmasına ışık tutmuştur. Özellikle de “mallara esasa ilişkin değer katan şekil” kavramı, Hauck[6] kararından sonra daha da detaylandırılarak açıklanmıştır. Karar, marka başvurusunda yer alan şeklin ürüne esasa dair bir değer katıp katmadığı değerlendirmesinde kamunun ilgili kesiminin ürünü algılayış şeklinin ya da bilgisinin yalnızca ürünün esas özelliklerinin belirlenmesinde dikkate alınabileceği ortaya koymuştur. Ne var ki karara göre, başvurunun reddedilmesi için tüketicinin ürünü almasının sebebinin büyük ölçüde şeklin esas özelliklerinden kaynaklandığının objektif ve güvenilir delillerle kanıtlanması gereklidir.

ABAD bu kararında Lego kararında[7] olduğu gibi başvuruya konu şeklin teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olup olmadığına karar verirken markanın grafik gösteriminin dışına çıkılabileceğine karar vermiştir. ABAD’ın bu son kararına göre, ürünün esas özelliklerinin (essential characteristics) belirlenmesinde ilgili kamu kesiminin algısı dikkate alınabilecektir ancak bu özelliklerin ürüne teknik bir fonksiyon katıp katmadığının değerlendirilmesi ancak objektif ve güvenilir kaynaklara dayanılarak yapılmalıdır.

Son olarak karar, aynı şekil için tasarım ve marka korumasının bir arada bulunabileceğini ve üç boyutlu marka başvurusuna konu dekoratif şekillerin ve hatta dekoratif eşyaların otomatik olarak marka korumasından muaf tutulamayacağını belirtmiştir.

Banu Eylül YALÇIN

Mayıs 2020

eylulyalcin96@gmail.com


[1] ABAD’ın C‑237/19, EU:C:2020:296 sayılı, 23 Nisan 2020 tarihli Gömböc kararı, < http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225524&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8319192>

[2] 22.10.2008 tarihli (AB) 2008/95 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesi

[3] C‑237/19 numaralı Gömböc kararı, paragraf 22.

[4]The following shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid: signs which consist exclusively of: the shape of goods which is necessary to obtain a technical result.”

[5]The following shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid: signs which consist exclusively of: the shape which gives substantial value to the goods”

[6] ABAD’ın C-205/13, EU:C:2014:2233 sayılı Hauck GmbH v Stokke A/S & others kararı

[7] ABAD’ın C‑48/09 P, EU:C:2010:516 sayılı Lego Juris v OHIM kararı

AB Adalet Divanı “HALLOUMI” Kararı: Karıştırılma İhtimali Değerlendirmesinde İtiraz Gerekçesi Marka Ortak Marka Olduğunda İnceleme Nasıl Yapılmalıdır?

Avrupa Birliği Adalet Divanı (“Divan”) 5 Mart’ta verdiği kararla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Geleneksel Peyniri Hellimi Koruma Derneği (“Dernek”) ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) arasında görülen davayı sonuçlandırdı.

Bulgar bir şirket EUIPO nezdinde tescil arayan aşağıda görselini gördüğünüz ve Nice Sınıflandırması’na göre 29, 30 ve 43. sınıflarda yer alan mal ve hizmetler için tescil arayan “BBQLOUMI” marka başvurusunda bulunmuştur.

Başvuru, 12 Ağustos 2014 tarihinde Bülten’de yayınlanmış ve bunun üzerine başvuruya anılan sınıflar için AB ortak markası “HALLOUMI” dayanak gösterilerek Dernek tarafından itiraz edilmiştir. 15 Ocak 2016 tarihinde ise EUIPO İtiraz Dairesi itirazı reddetmiştir. Dernek, bu kararı EUIPO Temyiz Kurulu önüne getirmiş ve Temyiz Kurulu gerekçeli kararında “HALLOUMI” ve “BBQLOUMI” ibarelerini neden benzer bulmadığını şu gerekçelerle açıklamıştır: “Önceki tarihli ortak markalar itiraz süreçlerinde tıpkı herhangi bir önceki tarihli bir marka nasıl değerlendirilecekse öyle değerlendirmelidirler. Söz konusu olayda ise itiraza dayanak önceki tarihli markanın ayırt edici gücü düşüktür çünkü “HALLOUMI” (Türkçe karşılığı: “HELLİM”) ibaresini basit bir şekilde bir peynir çeşidini belirtmektedir. Bu isim, ürün tipinin jenerik adıdır. İtiraz sahibi Dernek, Kıbrıs adası ve Yunanistan’daki kamu kesiminin bile “HALLOUMI” ibaresini bir tür peynir çeşidi dışında farklı bir ibare olarak algıladığını gösterecek yeterli delili gösterememiştir. Bu nedenlerle markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmamaktadır. Her ne kadar başvuru kapsamındaki mal ve hizmetler aynı ve benzer olsa da, markalar arasındaki görsel benzerlik oldukça düşüktür.”

İtiraz sahibi Dernek, 26 Mayıs 2017 tarihinde yukarıda bahsedilen Kararı Avrupa Birliği Genel Mahkemesi (“Genel Mahkeme”) önüne getirmiş ve kararın iptalini istemiştir. Dernek, Temyiz Kurulu’nun ortak markaların karakteristik özelliklerini yanlış değerlendirdiğini, 207/2009 sayılı Tüzük’ün 66. maddesine göre ortak markaların coğrafi bir kaynağı değil ticari bir kaynağı gösterdiğinin değerlendirmesi gerektiğini, önceki markanın jenerik bir isim olduğunu değerlendirerek yanlış karar verdiği ve bu nedenle markanın ayırt edicilik karakterini değerlendirmede hataya düştüğünü iddia etmiştir. Genel Mahkeme, iddia edilen koşulların hiçbirinin gerçekleşmediğinden bahisle davayı reddetmiştir. Genel Mahkeme değerlendirmesinde şu hususları belirtmiştir: “Söz konusu başvuru ile itiraza dayanak markanın kapsadıkları sınıfların bir kısmı aynı diğer bir kısmı ise benzer olsa da düşük derecede görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik düzeyi düşük olduğu, önceki tarihli marka tanımlayıcı nitelikte olduğu ve ayırt edici karakteri düşük olduğu nedenleri ile başvuru ilgili kamu kesimi nezdinde karıştırılma ihtimali yaratmamaktadır.“

İtiraz sahibi Dernek, Genel Mahkeme kararını Divan’ının önüne taşımıştır. Dernek, temyiz gerekçesinde temelde 4 neden üzerinde durmuştur, bu nedenler şöyledir:

  1. 207/2009 sayılı Tüzük’ün 66. maddesine göre (şu an 2017/1001 sayılı Tüzük’ün 74. maddesi) ortak markaların ayırt edicilik değerlendirilmesi bireysel markalarda yapılan değerlendirme kriterlerine göre yapılmayacaktır. Ortak markalar bir Dernek’in üyelerinin ürettiği ürünleri ayırt etme amacına hizmet etmektedir. Ürünlerin coğrafi kaynağını göstermektedir.
  2. Genel Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu’nun “HALLOUMI” ibaresinin bir peynir adı olduğunu belirterek ortak markanın ayırt edici karakterini küçümseyerek vermiş olduğu kararı onamıştır ve Kıbrıs’tan gelen özel bir sütle ve özel bir tarifle yapılan bir peynir çeşidi olduğunu değerlendirmeyi atlamıştır.
  3. Genel Mahkeme’nin Tüzük’ün 8(1)(b) maddesine göre yaptıkları itirazı değerlendirmediğini belirtmiştir.
  4. EUIPO Temyiz Kurulu’nun inceleme sırasında yaptığı hatalara rağmen Genel Mahkeme’nin kararı geri göndermemekte hatalı olduğunu belirtmiştir.

Adalet Divanı önüne gelen uyuşmazlık için verdiği kararda şu değerlendirmelere yer vermiştir: “Önceki marka bir ortak marka olduğunda göz önüne alınması gereken şey ortak markaların temel amacı ortak markanın yaratıcısı ve bu marka altında üretim yapmayı taahhüt edenlerin ürünlerinin ticari kaynağını göstermeye hizmet etmesidir. Dernek’in üyelerine ait olan mal ve hizmetlerin ayırt ediciliğini sağlamaktır. Bu çerçevede Tüzük madde 8(1)(b) kapsamında yapılacak olan karıştırılma ihtimali incelemesi, ortak markalar için, kamunun ilgili ürünün kaynağının söz konusu önceki ortak markanın bir üyesine ya da ortak marka sahibi Dernek’e ait olduğunu düşünmesi riski olarak anlaşılmalıdır.”

Adalet Divanı kararının devamında ise AB hukuku kapsamında ortak markaların karakteristik özelliklerinin hiçbirinin markanın değerinin azalmasına gerekçe olamayacağını, karıştırılma ihtimali değerlendirmesinin her olayın kendi içindeki özelliklere göre ve bağlılık kuralına göre bütün ilgili faktörler bir arada değerlendirilmek üzere bir değerlendirme ile yapılması gerektiğini belirtmiştir.

Temyiz gerekçelerinden olan ortak markaların ayırt ediciliğinin farklı değerlendirilmesi gerektiği ile ilgili iddiaları Divan tarafından reddedilmiştir. Divan, AB Marka Tüzüğü madde 67 ve 74 arasındaki ortak markaları düzenleyen bölümlerde böyle bir değerlendirme yapılması gerektiğine dair hüküm bulunmadığını belirtmiş ve ortak markaların da gerek doğası gereği gerekse kullanım sonucu kazanılmış olan bir ayırt ediciliğinin bulunması gerektiğini belirtmiştir.

Kararın devamında Divan, Tüzük’ün 66(2). maddesinin ayırt edicilik kriteri için ortak markalara tanınmış bir istisna olmadığını ve ayırt ediciliği bulunmayan ibarelerin ortak marka olan tesciline de izin verilmediğini belirtmiştir.

Nihayetinde Divan, Genel Mahkeme’nin değerlendirmesinde karıştırılma ihtimali değerlendirmesinin bütüncül olarak yapılmasının ihmal ettiğini ve Mahkeme’nin önceki markanın ayırt edici karakterinin düşük olduğu durumlarda sonraki marka ile karıştırılma ihtimali yaratmayacağı ön yargısı ile karar verdiğini belirterek bir markanın ayırt edici karakterinin düşük olmasının karıştırılma ihtimali yaratmayacağı sonucuna varılmasının yanlış olduğunu belirtmiştir. Adalet Divanı, Genel Mahkeme’nin kararını bozarak geri göndermiş ve aynen şu değerlendirmelere yer vermiştir: “Markaların arasındaki düşük derecede benzerliğin, markaların kapsadığı mal ve hizmetlerin benzerliği ya da aynılığı ile dengelenip dengelenmediğinin incelenmesi kati öneme sahiptir. Genel Mahkeme’nin yapmış olduğu değerlendirmede, karıştırılma ihtimali incelemesinde ele alınması gereken bütün unsurların bağlılık kuralı çerçevesinde bütüncül bir değerlendirme ile yapılmaması sonucunda Genel Mahkeme hukuki bir hata yapmıştır.”

Sonuç olarak Divan kararında özetle, ortak markaların ayırt edici bir karakteri olup olmadığı incelenirken bireysel bir markadan farklı olmadığını fakat yine de karıştırılma ihtimali incelemesinde “karıştırılma ihtimali” kavramı ile anlaşılması gerekenin ilgili tüketici kesiminin malın veya hizmetin ticari kaynağının söz konusu ortak marka sahibi kuruluş olup olmadığı ile ilgili yanılgıya düşme olasılığı olarak algılanmasının gerektiğini, karıştırılma ihtimali incelemesinde bağlılık kuralı gereği bütüncül bir değerlendirme yapılmasının zorunlu olduğunu ve markaların benzerliği düşük olsa da mal ve hizmet benzerliği ya da aynılığının bu durumu dengeleyebileceğini belirtmiş ve Genel Mahkeme’nin bu bütüncül incelemeyi yapmayarak hukuki hataya düştüğünden bahisle geri gönderdiği karar ile karıştırılma ihtimali incelemesinin yeniden yapılmasını talep etmiştir. Genel Mahkeme’nin kararını değiştirip değiştirmeyeceğini ise önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz…

Güldeniz DOĞAN ALKAN

Nisan 2020

guldenizdogan@hotmail.com

Dijital Ürün de Tükenir mi Dersiniz? ABAD’ın Tom Kabinet Kararı ve Hukuk Sözcüsü Szpunar’ın Değerlendirmesine Kısa Bir Bakış!

Dijital dünyada ikinci el üründen bahsetmek mümkün mü? Sorunun cevabı her zaman çok da net olamayabiliyor. Zira, dijital ürünlerin satışı geleneksel ürünlere ilişkin benzerlikleri içinde bulundursa da  onlardan bir o kadar da farklı.

Kısa bir süre önce, Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), Tom Kabinet davasında hakkın tükenmesi prensibinin dijital ürünler bakımından uygulama alanı bulup bulamayacağına ilişkin bir soruyla karşı karşıya kaldı. Konuya ilişkin karar 19.12.2019 tarihinde yayımlanmıştır[1]. Kararda, hukuk sözcüsü Szpunar’ın sunduğu hukuk sözcüsü görüşü büyük ölçüde benimsenmiş görünüyor[2].

Davanın ayrıntıları ve Szpunar’ın görüşüne geçmeden önce eserin yayma hakkının tükenmesi müesesesi üzerinde durmakta fayda görüyorum.

Eserin Yayma Hakkının Tükenmesi Kavramı

“Eserin yayma hakkının tükenmesi ilkesi”, Fikri Mülkiyet Hukuku ile haşır neşir olan herkesin bildiği bir müessese olmakla birlikte, eserin aslı veya çoğaltılmış nüshalarının satışa çıkarılması ve diğer yollarla dağıtılmasını içeren yayma hakkının kullanılması neticesinde aslı ya da örneğinin mülkiyeti devredilerek ilk satışı veya dağıtımı yapıldıktan sonra, bunların yeniden yayımının engellenememesi yayma hakkının tüketilmesi olarak ifade edilmektedir.

İnternetin hayatımızda kapladığı alanın büyümesi, ticaretin internet ortamına yayılması yeni nesil hukuki problemleri de beraberinde getirmiştir. Örneğin, yayma hakkının tükenmesi ilkesinin internet üzerinden yayılan eser örnekleri bakımından uygulama alanı bulup bulmayacağı uzun süre tartışmalara yol açmıştır. 2012 yılında ABAD tarafından verilen Usedsoft kararında, yayma hakkının tükenmesi ilkesinin internetten indirilen programlar/yazılımlar bakımından da uygulama alanı bulacağı yönünde bir karar verilmişti. ABAD, kararında, programın sürekli ve limitsiz kullanımına ilişkin açık bir kullanım hakkı tanınması halinde bu durumun tükenme ilkesinin ilgili ürünler bakımından da uygulanmasının kapılarını açtığını belirtmişti.

Bilmeyenler için “dijital hakkın tükenmesi” kavramının nasıl gündeme geldiğine ilişkin kısaca özet geçelim.  

Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”) Usedsoft kararı[3] ile internetten program indirilmesi işlemini, teknik anlamda bir çoğaltma işlemi olarak nitelendirmiş ve AB Yönergesi kapsamında değerlendirmiştir. Bahsi geçen karara konu olayda çoğaltma işlemi bilgisayar programını hukuki yollardan temin eden kişinin programı yüklemesi eylemi ile oluşuyordu. ABAD kararında, ikinci el lisansı edindikten sonra programı Oracle’ın web sitesi üzerinden kendi sunucu bilgisayarına indiren kişinin de programı hukuka uygun bir biçimde edindiği kabul edilmiş ve bu doğrultuda belirtilen şekilde programı edinen kişi tarafından yapılacak satışın dijital hakkın tükenmesi kapsamında değerlendirilerek fikri mülkiyet hakkı ihlali oluşturmayacağına dikkat çekilmiştir. Ancak, UsedSoft kararının uygulama alanının oldukça dar olduğu göz önünde bulundurulduğunda diğer dijital ürünler için hakkın tükenmesi kavramının nasıl yorumlanacağı sorusu güncelliğini koruyordu. Yine ABAD tarafından verilen Nintendo[4] kararında, video oyunlarının bir bilgisayar programından fazlası olarak tanımlanarak, video oyunu sahibine bilgisayar programı sahibinden daha fazla koruma hakkı tanıdığını belirtmiş ve UsedSoft kararının uygulama alanının oldukça dar olduğunu açıklamıştır. Telif Hakkı Direktifi’nin çalışmasına video oyunlarını dahil etmiş olması nedeniyle, Nintendo kararı ABAD’ın dijital video oyunlarının yeniden satılmasının hukuka uygun olmadığına ilişkin bir açıklaması olarak görülmektedir. Nintendo kararında fiziksel video oyunları bakımından hakkın tükenmesi ilkesinin uygulama alanı bulacağı belirtilirken dijital video oyunları bakımından hak sahibinin daha geniş bir korumadan faydalanması gerektiğine dikkat çekilmişse de ne yazık ki Nintendo kararında neden bu ayırımın yapıldığını ve neden her iki ürüne farklı şekilde yaklaşılması gerektiğini açıklamamıştır. Bu durum en azından Nintendo davası kapsamında fiziksel durumla dijital durumun farkının anlaşılmasını güçleştirmektedir.

Yukarıda da anlatıldığı üzere, verilen kararlar ışığında, bir bilgisayar programının kopyasının ilk yasal satışıyla ilgili olarak öngörülen aynı sonuçların, InfoSoc Direktifi[5] kapsamında korunan ürünleri de kapsayıp kapsamadığı meselesi netliğe kavuşmamıştı. Yine, AB üye devletlerin konuya ilişkin farklı yaklaşımlar geliştirdiği de rastlanan bir durumdur. Örneğin, Almanya’da verilen bir kararda sesli kitaplar bakımından eserin yayma hakkının tükendiğinden bahsedilmesinin mümkün olmayacağı dile getirilmiştir[6].

Tom Kabinet Davası

Dava, yayma hakkının tükenmesi ilkesinin ikinci el e-kitaplar bakımından uygulama alanı bulup bulmayacağına ilişkindir. Davaya konu olay, Hollanda yayımcılar birliği ve kullanıcılarına ikinci el kitap indirme ve çoğaltma imkanı tanıyan “Tom Kabinet Okuma Kulübü” ismindeki platformun sahibi olan Tom Kabinet arasında gerçekleşmektedir. Yayımcılar, birkaç yazarla birlikte, Tom Kabinet’in bu eylemlerinin kendilerinin telif hakkını ihlal ettiğini, diğer bir deyişle, Tom Kabinet tarafından, e-kitapların kamuya izinsiz olarak iletildiğini ileri sürmüştür. Buna karşılık, Tom Kabinet, e-kitaplara ilişkin eylemlerinin, hakkın tükenmesi ilkesi kapsamında olduğunu ileri sürmüştür. Bu iddia uyarınca, e-kitabın bir kere hukuka uygun halde satışının gerçekleşmesi halinde, eser hakkı sahibinin telif hakkı ihlal edilmeksizin dağıtılmasının mümkün olmaktadır. Tom Kabinet tarafından ileri sürülen bu iddialar ABAD’ın, Usedsoft kararındaki gerekçeleri temeli üzerinde inşa edilmiştir. 

Hollanda’daki yerel mahkeme tarafların iddialarını değerlendirerek, e-kitapların yasal olarak ilk satışından sonra eserin yayma hakkının tüketilmesi ilkesinin uygulama alanı bulacağına karar verilmiştir[7]. Yayımcılar tarafından, verilen karara itiraz edilerek karar Lahey Mahkemesi önüne  getirilmiştir. Kararın temyiz merciine taşınması üzerine mahkeme eserin yayma hakkının tükenmesi ilkesinin e-kitaplar bakımından uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin ABAD’ın görüşünü almak üzere başvuruda bulunmuştur.

ABAD’ın hukuk sözcüsü Szpunar mahkemeye sunduğu 10.09.2019 tarihli görüşünde e-kitapların kalıcı olarak kullanılmak üzere indirilmesinin InfoSoc Direktifi’nin 4. Maddesi anlamında bir dağıtım oluşturmayacağı ancak Direktifin 3(1) maddesi kapsamına gireceğini, bu nedenle de bu madde anlamında yapılan bir kamuya iletmenin eserin yayma hakkının tükenmesi sonucunu doğurmayacağını belirtmiştir.

Bilindiği üzere hukuk sözcüsü görüşleri ABAD’ı bağlayıcı hükümde olmasa da genellikle ABAD kararlarında büyük ölçüde hukuk sözcüsünün görüşünden yararlanmaktadır. Bu kararda da benzer bir yaklaşıma yer verildiği görülmektedir.

ABAD 19.12.2019 tarihli kararında, hakkın tükenmesi prensibinin e-kitaplar bakımından uygulama alanı bulmayacağı yönünde karar verdi. ABAD kararında, ikinci el e-kitapların satışa sunulmasının InfoSoc Direktifi altında yetkisiz bir “kamuya iletim” olarak nitelendirileceğini açıklamıştır. Karar hukuk sözcüsü Szpunar’ın sunduğu görüş ışığında inşa edildiğinden, görüşün ayrıntılarına inilmesinde kararın dayanağının anlaşılması bakımından fayda görüyorum.

Hukuk Sözcüsü Szpunar’ın Görüşü

Szpunar, ABAD nezdinde sorulan soruların cevaplanması esnasında, hukuki değerlendirme, geçmiş kararlar ışığında değerlendirme ve kuralların amacı bakımından değerlendirme yaparak görüşünü üç katmanlı bir argüman üzerinde inşa etmiştir.  

Szpunar tarafından sunulan hukuki argümanlara bakıldığında, olayın kilit noktasının bir e-kitabı indirmenin InfoSoc Direktifi’nin 3. Maddesi anlamında bir eserin dağıtımı mı yoksa 4. Maddesi anlamında bir kamuya iletim mi olduğu meselesinin çözülmesi olduğu anlaşılmaktadır. Szpunar, görüşünde, dijital eserin yayma hakkının tükenmesinin InfoSoc Direktifi’nin 2. Maddesi ile düzenlenen çoğaltma hakkıyla engellendiğini ileri sürmektedir. Eser sahibinin rızası olmayan hallerde, eserin kopyasının çoğaltılması, bu durumun m. 5’te düzenlenen hiçbir istisna hallerinden birini teşkil etmediği ve m. 5(1)’deki şartları sağlamadığı durumlarda hukuka aykırı olduğu kabul edilmektedir[8].

Szpunar, uygulanacak hukuk kurallarına ilişkin genel çerçeveyi ortaya koyduktan sonra, Tom Kabinet kararı ile yazımızın başında yer vermiş olduğumuz UsedSoft kararını karşılaştırarak, Tom Kabinet kararının yalnızca yazılımlara ilişkin özel hukuk kuralları olması nedeniyle değil aynı zamanda yazılımın farklı özellikleri olması nedeniyle UsedSoft kararından ayrıldığını belirtmiştir. Görüş, yazılımın, dağıtım ortamının niteliğini alakasız kılan, kullanılması gereken bir bilgisayarda çalıştırılması gereken bir araç olduğunu vurgulamaktadır. Ayrıca, yazılım sürekli bakım ve güncelleme ihtiyacı duyduğundan, her zaman bir lisans yolu ile ticarete konu edilir ve böylelikle satış kavramının yazılımlar bakımından geniş yorumlanmasını haklı kılacağına ilişkin yoruma da görüşte yer verilmiştir. Yine, yazılımın aynı zamanda geleneksel eserlerden daha uzun süre kullanılır ve hızlı bir şekilde eskime ve değer kaybına maruz kalacağına da dikkat çekilmiş ve bu iki özelliğin de hakkın tükenmesinin yazılım pazarındaki hak sahipleri üzerindeki etkisini en aza indireceği belirtilmiştir.  

Szpunar; Yazılım Direktifi’nin 5. maddesi, yazılımı yasal bir şekilde elde eden tarafın programın kullanımı için gerekli olan tüm çoğaltmalara taşınabilir kopyaları kapsam dışında bırakmadan izin verdiğinden hakkın tükenmesi ilkesinin uygulanmasını mümkün hale getirdiğini ileri sürmüştür.  

Açıklamaları ışığında Szpunar, ABAD’ın, Tom Kabinet tarafından yapılan uygulamaların InfoSoc Direktifi’nin 4. maddesinin 2. fıkrası kapsamında değerlendirilemeyeceğine karar verilmesi gerektiği yönünde görüşünü sunmuştur.

ABAD Kararı

ABAD, Szpunar’ın görüşünü esas alarak, hakkın tükenmesi ilkesinin e-kitaplar bakımından uygulanabilir olduğuna karar verilmesi halinde, e-kitap üzerinde fikri mülkiyet hakkı olanların, fiziksel kitap sahibi olanlardan çok daha fazla zarar göreceğini belirmiştir.   ABAD’a göre bunun temel nedeni, dijital ürün olan e-kitapların her zaman ilk halini yitirmeden çoğaltılabileceklerini ve bozulmalarının, kötüleşmelerinin söz konusu olmamasıdır.

AB hukuku altında, telif hakkının tükenmesi ilkesi yalnızca dağıtım hakkı bakımından uygulama alanı bulmaktadır. ABAD’ın 19.12.2019 tarihli kararında, e-kitapların internet ortamında indirilmesi bir dağıtım hakkı kapsamında değil, kamuya iletim hakkı kapsamında değerlerlendirilmiş ve bu kapsamda herhangi bir telif hakkı üzerinde herhangi bir tükenmenin söz konusu olmayacağının altı çizilmiştir.

ABAD, kararında, InfoSoc Direktifinin temelini oluşturan, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün (WIPO) Fikri Mülkiyet Anlaşması’na atıfta bulunarak, anlaşmanın, hakkın tükenmesi ilkesinin, yalnızca fiziksel kitaplar gibi “somut nesnelerin dağıtılması”na ilişkin olarak uygulama alanı bulacağını belirtmiştir.

ABAD’ın bu kararının, eserin yayma hakkının tükenmesi ilkesinin dijital ürünler bakımından uygulanma alanı bulup bulmayacağı meselesine bir açıklık getirdiğine şüphe yoktur. ABAD bu kararı, Yazılım Direktifi’nin uygulama kapsamına giren Unisoft kararından ayırarak, InfoSoc Direktifi kapsamında eserin yayma hakkınının tükenmesi ilkesinin dijital ürünler bakımından uygulanmayacağını belirtmiştir.

Diğer bir deyişle, her ne kadar yazılım programının çoğaltılarak satılmasının yasal olduğuna ilişkin Unisoft kararı bu uygulamanın diğer dijital ürünlere de uygulanıp uygulanmayacağını gündeme getirmişse de,  Tom Kabinet kararında e-kitapların bilgisayar yazılımı/programı olmadığı bu nedenle bir özel yasal düzenleme olan Yazılım Direktifi kapsamında değerlendirilmediği bu nedenle de hakkın tükenmesi ilkesinin e-kitaplar bakımından uygulanma alanı bulmayacağı açığa kavuşturulmuştur. Yine, kitapların ve e-kitapların, kullanım ve ekonomik bakımdan değerlendirildiğinde, Usedsoft kararına konu yazılımlar gibi birbirine eş olmadığı bu nedenle e-kitaplar için bir ikinci el piyasasının var olmasının, e-kitaplar eskimediğinden yeni kitap alımını ortadan kaldırarak, telif hakkı sahiplerini ciddi bir şekilde etkileyeceğini vurgulamıştır. ABAD aynı zamanda, Tom Kabinet’in e-kitapları,  kamuya sunduğunu, değerlendirme yapılırken yalnızca kaç kişinin e-kitaba ulaştığının değil kaç kişinin ulaşabilmesinin mümkün olduğunun değerlendirilmesi gerektiği üzerinde durmuştur.

Sonuç

ABAD tarafından, Unisoft kararı sonrası oluşan, dijital ürünlerin yeniden satışının hukuka uygun olup olmadığı meselesi açıklığa kavuşturularak, Unisoft kararında uygulanan Yazılım Direktifi’nden farklı olarak InfoSoc Direktifi altında, hakkın tükenmesi ilkesinin e-kitaplar bakımından uygulama alanı bulmasının söz konusu olmadığı açığa kavuşturulmuştur.

Karar her ne kadar e-kitap piyasası için oldukça önemli olsa da, dijital müzik ve film gibi eserler bakımından da emsal teşkil etmektedir. Kanaatimizce, dijital müzik veya filmlerin de yeniden satışa sunulması fikri mülkiyet hukukuna aykırılık teşkil edecektir.

İnci ERBİLEN

Aralık 2019

inc.erb@hotmail.com


[1] ABAD’ın C‑263/18 sayı ve 19.12.2019 tarihli Tom Kabinet kararı (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221807&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=43327)

[2] Hukuk Sözcüsü Szpunar’ın C‑263/18 sayılı Nederlands Uitgeversverbond,

Groep Algemene Uitgevers vs. Tom Kabinet davasında  10.10.2019 tarihli görüşü. (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217552&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=12761903)

[3] ABAD’ın C‑128/11 sayılı 3.07.2012 tarihli kararı. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=124564&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6507912

[4] ABAD’ın C‑355/12 sayılı 26.07.2012 tarihli Nintendo Co. Ltd, Nintendo of America Inc., Nintendo of Europe GmbH vs. PC Box Srl, 9Net Srl kararı (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146686&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6514375)

[5] 2001/29/EC sayı ve 22 Mayıs 2001 tarihli InfoSoc Direktifi (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32001L0029)

[6] OLG Hamm, 22 U 60/13: karara ilişkin inceleme için Bkz.: Eleonora Rosati, “No exhaustion beyond software: Katfriend translates German decision on audiobooks” (http://ipkitten.blogspot.com/2014/07/no-exhaustion-beyond-software-katfriend.html)

[7] Amsterdam Mahkemesi’nin C/13/567567 / KG ZA 14-795 SP/MV, NL:RBAMS:2014:4360 sayılı kararı (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2014:4360)

[8]InfoSoc Direktifi m. 5.

Kötüniyetli Marka Başvurusu Hakkında Güncel Bir ABAD Kararı: KOTON/EUIPO – NADAL ESTEBAN

ABAD, 12.09.2019 tarih C‑104/18 P sayılı kararında “hangi şartların varlığı halinde kötüniyetli marka başvurusundan bahsedilebileceğini” hükme bağlamıştır.

ABAD kararına konu olan olaydaki taraflar:

– Temyiz eden: “KOTON Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ” (Bu yazı kapsamında “KOTON” olarak geçecektir).

– İlk derecede davalı: Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)

– İlk derecede müdahil: Joaquín Nadal Esteban (Bu yazı kapsamında “Nadal Esteban” olarak geçecektir).

Nadal Esteban, 25.04.2011 tarihinde aşağıdaki markanın tescili için EUIPO’ya başvuruda bulunmuştur.

Başvuru, “Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nis Anlaşması”nın 25., 35. ve 39. sınıfları için yapılmıştır. Söz konusu bu sınıflara ait mal ve hizmetlerin içerikleri kısaca şu şekilde özetlenebilir:

– 25. Sınıf: İç-dış giysiler, ayak giysileri, baş giysileri.

– 35. Sınıf: Reklamcılık, iş yönetimi, iş idaresi, büro hizmetleri.

– 39. Sınıf: Taşımacılık ve malların paketlenmesi ve depolanması hizmetleri; tur düzenleme, seyahat için yer ayarlama hizmetleri.

KOTON ise elbise, ayakkabı ve aksesuarlar üretip satmaktadır. KOTON’a ait aşağıdaki marka Nis Anlaşması’nın 25. ve 35. sınıfları kapsamında tecil edilmiştir:

KOTON’a ait bir başka marka ise Nis Anlaşması’nın 18., 25. ve 35. sınıfları kapsamında tescil edilmiştir:

KOTON, marka tescilinde nispi ret nedenlerini düzenleyen 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün 8/I. maddesine dayanarak itirazda bulunmuştur.

EUIPO, KOTON’nun yaptığı itirazı 25. ve 35. sınıflar bakımından kabul etmiş; 39. sınıf bakımından ise itirazı reddetmiştir. Bu karar, EUIPO’nun Dördüncü Temyiz Kurulu tarafından da onaylanmıştır. Bunun üzerine Nadal Esteban tarafından tescil başvurusunda bulunulan marka, Nis Anlaşması’nın 39. sınıfı kapsamında tescil edilmiştir.

KOTON, tescili yapılan bu markanın Topluluk Marka Tüzüğü’nün mutlak hükümsüzlük nedenlerinden kötüniyetli marka tescilini düzenleyen 52. maddenin 1. fıkrasının b) bendine göre hükümsüz sayılmasını talep etmiştir.

EUIPO İptal Birimi, Nadal Esteban’nın kötüniyetinin ispatlanamaması sebebi ile KOTON’un yaptığı bu itirazı reddetmiştir.

KOTON, verilen bu karara karşı EUIPO’nun İkinci Temyiz Kurulu nezdinde itiraz etmiştir. Ancak KOTON’nun itirazını değerlendiren EUIPO’nun İkinci Temyiz Kurulu da KOTON’nun itirazını reddetmiştir. İkinci Temyiz Kurulu’na göre, uyuşmazlığın konusu olan markaların birbirleri ile olan benzerlikleri ve Nadal Esteban’ın KOTON’a ait tescilli markadan haber olup olmadığı, somut olayda kötüniyetin tespiti bakımından karar verici role sahip değildir. Zira uyuşmazlık konusu KOTON’a ait 18., 25. ve 35. sınıfları kapsamında tescil edilmiş markalar ile Nadal Esteban adına Nis Anlaşması’nın 39. sınıfı kapsamında tescil edilmiş markanın kapsadığı mal veya hizmetler, aynılık ya da benzerlik arz etmemektedir. Bu sebeple Topluluk Marka Tüzük’ünün 52/I-b maddesi kapsamında kötüniyetten bahsedilemez.

KOTON, 23.09.2016 tarihinde EUIPO’nun İkinci Temyiz Kurulu’nun bu kararına karşı Avrupa Birliği Genel Mahkemesi nezdinde itirazda bulunmuştur. KOTON, yaptığı itirazda Topluluk Marka Tüzük’ünün 52/I-b maddesi kapsamında kötüniyetin varlığının kabulü için uyuşmazlık konusu markaların aynı mal ve hizmetleri kapsamasının gerekli olmadığını; bunun aksinin ne Topluluk Marka Tüzük’ünden ne de ABAD kararlarından çıkarılabileceğini ileri sürmüştür. Ancak Avrupa Birliği Genel Mahkemesi de 30.11.2017 tarihli kararında Nadal Esteban adına tescil edilmiş markanın KOTON’a ait markalarla aynı mal ve hizmet sınıfına dahil olmadığına ve bu sebeple kötüniyetin var olmadığına hükmetmiştir. Zira kötüniyetli marka tescilinden bahsedilebilmesi için sonraki tarihli markanın önceki tarihli marka ile aynılık veya benzerlik arz etmesi ve aynı veya karıştırılabilecek derecede benzeri bir mal veya hizmet kapsamında tescil edilmesi gereklidir. Nadal Esteban’nın KOTON’a ait markadan sadece haberdar olması, onun kötüniyetli olduğuna ilişkin yeterli bir sebep değildir. Ayrıca Nadal Esteban’nın daha önce tescil edilmiş olan KOTON markalarının kullanımını engelleme amacı ve kötüniyeti de KOTON tarafından ispat edilememiştir.

KOTON, Avrupa Birliği Genel Mahkemesi’nin vermiş olduğu bu kararı ABAD’da taşımıştır. ABAD, uyuşmazlık hakkında özetle şu kararı vermiştir:

Topluluk Marka Tüzük’ünde “kötüniyet” kavramı tanımlanmamıştır. Kötüniyet kavramının anlamı, hangi kapsam içinde kullanıldığına ve bu Tüzük’ün amacına bakılarak tespit edilmelidir. Marka hukuku kapsamında kötüniyet, ticari hayatta doğruluğa ve dürüstlüğe aykırı olan anlayışın ve amacın varlığını ifade etmektedir. Topluluk markasına ilişkin kuralların amacı, özellikle Avrupa Birlik’i içinde dürüst ve bozulmamış rekabeti sağlamaktır. Bu rekabet teşebbüslerin mal ve hizmetlerinin kalitesi ile müşterilerini kendilerine bağlayabilmeleri ile gerçekleşebilecektir. Söz konusu bu amaç teşebbüslerin mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden karıştırma tehlikesi olmaksızın ayırt edilmesini sağlayacak markaları tescil edebilme imkanına sahip olmakla mümkün olacaktır.

Topluluk Marka Tüzük’ünün 52/I-b maddesi kapsamında mutlak hükümsüzlükten bahsedilebilmesi için topluluk markası sahibinin marka başvurusu yapmaktaki amacı,

– Dürüst bir şekilde rekabet etmek olmamalı;

– Ticari teamüllerle ters düşecek şekilde üçüncü kişilerin menfaatlerine zarar vermek veya markanın sağladığı faydaları haksız bir şekilde elde etmek olmalı ve bu durum inandırıcı ve birbiri ile uyumlu delillerle ispat edilebilmelidir.

Marka başvurusunda bulunan kişinin sübjektif nitelik taşıyan bu amacı, yetkili makamlar tarafından objektif kriterler kullanılarak tespit edilmelidir. Bu tespit, her somut olaydaki tüm veriler dikkate alınarak yapılmalıdır.

ABAD, Topluluk Marka Tüzük’ünün 52/I-b’deki “kötüniyetli marka başvurusu” ile Topluluk Marka Tüzük’ünün 53/I-a’daki nispi hükümsüzlük nedenlerinden “karıştırma tehlikesi”, birbirinden farklı müesseseler olduğunu belirtmiştir. Topluluk Marka Tüzük’ü 52/I-b maddesi, 53/I-a’dan farklı olarak, hükümsüzlük talebinde bulunan kişinin kullandığı markanın hükümsüzlüğü talep edilen marka ile aynı veya benzer ürünler için tescil edilmiş olmasını şart koşmamakta ve karıştırma tehlikesinin varlığını da aramamaktadır.

ABAD’a göre kötüniyetli marka başvurusundan bahsedilebilmesi için uyuşmazlık konusu sonraki tarihli marka ile üçüncü bir kişi tarafından kullanılan önceki tarihli marka arasında karıştırma tehlikesinin bulunması veya söz konusu markaların aynı veya benzer olmaları şart olmayıp; diğer inandırıcı ve birbiri ile uyumlu delillerin varlığı halinde de marka tescil başvurusunda bulunan kişinin kötüniyetinden bahsedilebilecektir.

ABAD’a göre kötüniyet, sadece aynı veya benzer işaretin aynı veya benzer ürünler için kullanılması durumunda söz konusu değildir. Zira kötüniyetin varlığının sadece aynı veya benzeri işaretlerin aynı mal ve hizmetler için kullanılması durumu ile sınırlandırılması, Topluluk Marka Tüzük’ünün 52/I-b maddesinin kapsamını daraltacaktır.  

ABAD, başvuru sahibinin kötüniyeti tespit edilirken dikkate alınacak etkenlerin özellikle tescil başvurusunun yapıldığı zamanki etkenler olduğunu hükme bağlamıştır. Ancak AB Genel Mahkemesi, tescil için başvurusunun yapıldığı zamanki tüm etkenleri, somut olay bakımından önem arz etmesine rağmen dikkate almamıştır. Bu etkenler özellikle şunlardır:

– Nadal Esteban, şekillendirilmiş bir şekilde yazılan “KOTON” kelimesini sadece Nis Anlaşması’nın 39. sınıfındaki hizmetler için değil ayrıca Nis Anlaşması’nın 25. ve 35. sınıflarına ait olan mal ve hizmetler için de tescil ettirmiştir. AB Genel Mahkemesi’nin karar verirken tartışmasız olan ve KOTON tarafından da ileri sürülen bu durumu, dikkate alması gereklidir.

– Topluluk Marka Tüzük’ünün 52/III. maddesine göre “hükümsüzlük sebepleri”, tescil edilen ürün veya hizmet sınıflarının tümü için ileri sürülebileceği gibi, sadece bir kısmı için de ileri sürülebilir. Somut olayda KOTON, kısmi hükümsüzlük talebinde bulunmayıp; tüm ürün ve hizmet sınıfları için marka tescilinin hükümsüzlüğünü talep etmiştir. KOTON, tekstil ürünleri için kullandığı markanın Nadal Esteban tarafından tekstil ürünleri de dahil olmak üzere birden çok mal ve hizmetler için tescil ettirilmek istendiğini ileri sürmüştür. KOTON, bu kapsamda Nadal Esteban’ın tescil başvurusu yaptığı sıradaki amacının ve dolayısıyla kötüniyetin varlığının incelenmesini talep etmiştir.

– KOTON ve Nadal Esteban, önceden ticari bir ilişki içerisinde bulunmuşlar ve bu ticari ilişki KOTON tarafından sona erdirilmiştir. AB Genel Mahkemesi, vermiş olduğu kararda taraflar arasındaki KOTON tarafından sona erdirilmiş olan bu ticari ilişkiyi ikinci derecede ele almıştır. AB Genel Mahkemesi, şekillendirilmiş bir şekilde yazılan “KOTON” kelimesini içeren ve Nis Anlaşması’nın 25., 35. ve 39. sınıflarına ait olan mal ve hizmetler için yapılan marka başvurusunun Nadal Esteban’ın ekonomik faaliyetleri dikkate alındığında ticari mantığa ne kadar uygun olduğunu incelememiştir.

– AB Genel Mahkemesi, verdiği kararda “marka başvurusundaki ticari mantığın” veya “marka başvurusundaki aşamalardaki kronolojinin” uyuşmazlığın çözümünde önemli bir yere sahip olduğundan bahsetse de bu unsurları, verdiği kararda tartışmamıştır.

ABAD, söz konusu sebeplerle AB Genel Mahkemesi’nin verdiği kararı bozmuştur.

Dr. Öğr. Üyesi Salih POLATER

Ekim 2019

salihpolater@gmail.com

ORİJİNAL OLMAYAN TASARIMLAR ESER OLAMAZ! G-STAR V. COFEMEL

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), Portekiz Yüksek Mahkemesi’nden gelen soru üzerine çok beklenen Cofemel (C-683/17) kararını verdi. ABAD verdiği karar ile, kümülatif koruma ilkesine tekrar vurgu yapmış ve Avrupa Birliği’nde yeknesak uygulamanın önemini ortaya koyarak InfoSoc Direktifi olarak da bilinen 2001/29/EC sayılı Direktife göre telif koruması şartlarını taşıyan tasarımların aynı zamanda telif korumasından da bütün Avrupa Birliği üye ülkelerinde korunacağını ortaya koymuştur. Karar metninin tamamına http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217668&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=698043 linkinden ulaşabilirsiniz.

Mahkeme daha önce vermiş olduğu kararlar (örn; C-168/09, C-5/11) ile aynı çizgide olan bu kararını açıklarken AB Temel Haklar Anlaşması’nda fikri mülkiyet hakkının temel bir hak olarak düzenlenmesine de vurgu yapmış ve telif koruması şartlarını taşıyan her şeyin bu korumadan yararlanmasının önlenemeyeceğine işaret etmiştir.

G-STAR, Cofemel’e Karşı

Dünyada yaygın olarak da bilindiği üzere G-Star giyecek sektöründe faaliyet göstermekte ve bu ürünlerini de G-STAR, G-STAR RAW, G-STAR DENIM RAW, GS-RAW, G-RAW ve RAW markaları altında satışa sunmaktadır. Bu markalar altında aynı zamanda ARC isimli kot modelini ve ROWDY isimli kazak (sweatshirt) modelini de satışa sunmaktadır.

Cofemel ise yine giyecek sektöründe TIFFOSI markası altında faaliyet gösteren bir şirkettir.

G-STAR, Cofemel’in 30 Ağustos 2013 tarihinde ARC ve ROWDY isimli modelleri ile aynı çizgide ürünler ürettiğini ve bu fiillerin ürünler üzerindeki telif korumasını ihlal ettiğini Portekiz mahkemelerinde dava etmiş ve zararlarının tazminini talep etmiştir.

Cofemel ise davacının bu iddialarına karşılık bu modellerin ‘eser’ olarak tanımlanamayacağını ve bu nedenle de telif korumasından yararlanamayacağı cevabını vermiştir.

Portekiz mahkemeleri davayı kabul etmiş ve Cofemel’i tazminata mahkum etmişlerdir. Buna karşılık, Portekiz Yüksek Mahkemesi, InfoSoc Direktifi’nin ülke mevzuatından öncelikli olarak uygulanıp uygulanmayacağı ve bu doğrultuda bu tasarımların telif korumasından yararlanabilip yararlanamayacakları konusunda ABAD’a danışmayı uygun görmüştür.

Burada Portekiz Yüksek Mahkemesi ABAD’a iki soru yöneltmiştir ve sorular şu şekildedir:

  1. Mahkeme InfoSoc Direktifi’nin 2 (a) maddesi çerçevesinde, ulusal mevzuatta yer alan; uygulamalı sanat eserlerini, endüstriyel tasarımları ve sanat eserlerinin telif olarak korunabilmesi için kullanım amaçlarına ek olarak estetik açıdan çarpıcı görsel etki yaratması şartının orijinalite şartı ile eşdeğer olduğu şeklinde yorumlanabilir mi? Başka bir deyişle üye ülkeler tasarımların telif olarak korunabilmesi için orijinalite şartının dışında başka bir şart getirebilirler mi?
  2. Mahkeme InfoSoc Direktifi’nin 2 (a) maddesi çerçevesinde, ulusal mevzuatta yer alan; uygulamalı sanat eserleri ve endüstriyel tasarımlar da, sanatsal karakterleri sıkı bir değerlendirmeden geçtikten sonra telif ile korunan sanat eserleri gibi sanatsal yaratım veya sanat eseri olarak sınıflandırmayı hak ediyor mu?

ABAD bu iki sorudan yalnızca ilkine cevap vermeyi uygun bulmuş ve ilk soruya verilen cevaptan sonra ikinci soruya cevap verilmesinin gereksiz olduğunu belirtmiştir.

ABAD birinci soruya vermiş olduğu cevapta, AB hukukunun ve böylece InfoSoc Direktifi’nin 2 (a) maddesinin ulusal düzenlemeyi önleyici bir şekilde yorumlanması gerektiğini ifade etmiştir.

Kararda telif korumasının tüm üye ülkelerde ve AB kurumlarında yeknesak bir şekilde uygulanmasının önemi ve gerekliliğinden bahsedilmiş ve bir nesneye/ yaratıma telif koruması sağlanabilmesi için iki şartın birlikte aranacağını öngörmüştür. Bu iki şart şu şekildedir:

  • Özgür yaratıcı kararlar ile sahibinin hususiyetini içermesi (orijinal olması).
  • Eser olarak nitelendirilmesi için gerekli şartları taşıması; eser olması.

Cofemel davasında, Portekiz ulusal hukukunda telif korumasından yararlanabilecek yaratımlar arasında tasarımlar da sayılmış olduğundan ikinci şart için olumsuz bir durum yoktur. Bununla birlikte, sahibinin hususiyetini içermesi koşulu ile sağlanan orijinalite koşulu, çeşitli üye ülkelerde farklı koşullar ile düzenlenmiş ve buna ilişkin farklı davalar yine ABAD’ın önüne gelmiştir (örn; C-168/09, C-5/11). ABAD bu davada da aynı görüşünü sürdürmüş ve AB mevzuatı ve direktifler ile düzenlenen koşulların ulusal mevzuattan öncelikli olarak uygulanarak yeknesak bir uygulamanın sağlanması gerekliliğini vurgulamıştır.

ABAD ilk soruya olumlu yanıt vermiş ve bir tasarımın çarpıcı görsel etki yaratmasının, telif koruması sağlanması için gerekli olan orijinalite (sahibinin hususiyetini taşıması gerekliliği) koşulunu tek başına sağlamadığına hükmetmiştir. Bununla birlikte, çarpıcı görsel etkinin orijinalite koşulunu sağlamaya yönelik bir delil olabileceğini de belirtmiştir.

Böylelikle ABAD Cofemel kararında özet olarak; tasarımların kümülatif koruma ilkesi kapsamında aynı zamanda telif olarak da korunabileceğine ve tasarımların telif olarak korunması için yukarıda belirtilen iki şartı (orijinal olması ve eser olması) yerine getirmesi ve bu şartlardan farklı şartlar getirilmemesi gerektiğine hükmetmiştir.

Turan KOCAKAYA

Ekim 2019

turankocakaya@gmail.com

Cordoba Davası Üzerine İnceleme: Umuma İletim Hakkı ve “Yeni Umum” Kriterinin Yerindeliği

Dava (Cordoba Davası olarak da anılacaktır), Dirk Renckhoff isimli profesyonel fotoğrafçı ile Almanya’nın Waltrop şehrindeki Gesamtschule Waltrop Ortaokulu arasındaki bir uyuşmazlıktan kaynaklanmaktadır. İlgili karar, Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD)’nın umuma iletim kavramı hakkındaki en güncel yorumlarından birini teşkil etmektedir.

Bay Renckhoff, İspanyol şehri Cordoba ile ilgili fotoğrafının kullanım hakkını münhasır olarak Schwarzaufweiss (www.schwarzaufweiss.de) olarak bilinen çevrimiçi seyahat portalına devretmiştir. Fotoğrafının kullanımı ile alakalı münhasır kullanım hakkı verirken fotoğrafla ilgili olarak herhangi bir erişim ya da indirme kısıtlaması koymamıştır. Gesamtschule Waltrop’ta okumakta olan bir öğrenci bu fotoğrafı indirmiş ve İspanyolca dersi atölyesindeki projesine bu resmi dahil etmiştir. Ayrıca, ilgili öğrenci fotoğrafın altında, fotoğrafı indirdiği çevrimiçi seyahat sitesine atıfta bulunmuştur. Projenin tamamlanmasına müteakiben, okul bu projeyi internet sitesi üzerinden ulaşılabilir hale getirmiştir. Bay Renckhoff bu durumdan haberdar olduğunda Hamburg Bölge Mahkemesi (Landgericht Hamburg) nezdinde ihlal davası açmıştır. Bu davada, fotoğrafın kullanım hakkını yalnızca seyahat sitesine verdiğini ve dolayısıyla okulun internet sitesinde ilgili fotoğrafın paylaşılmasının fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğini iddia etmiştir. Bay Renckhoff’un fikrim mülkiyet ihlali iddiaları hem birinci derece mahkemesi hem de istinaf mahkemesi tarafından kabul edilmiştir. Bununla birlikte dava temyiz edilerek Almanya Federal Mahkemesi’ne götürülmüştür. Federal Mahkeme eser sahibinin izni olmadan ilgili fotoğrafı içeren bir proje ödevini okulun internet sitesinde paylaşmanın 2001/29 sayılı (Info So) Direktifin 3. maddesinde belirtilen şekilde eseri umuma iletme teşkil edip etmeyeceği noktasında şüpheye düşmüş ve ABAD’a bu yönde sorular yöneltmiştir. 

ABAD ve Başsavcı (Advocate General-AG) Sanchez-Bordona, kolayca ulaşılabilir olan bir fotoğrafın, eser sahibinin izni olmadan başka bir internet sitesinde paylaşılmasının umuma iletim teşkil edip etmeyeceği üzerinde farklı görüşler sunmuşlardır. Başsavcı olayda umuma iletim bulunmadığı görüşünde olmasına rağmen, olaydaki bulguların Avrupa Birliği’nin eser sahibi merkezli fikri mülkiyet düzenlemelerine uygun olduğunu söylemek zordur. Söz konusu karara ulaşırken Başsavcı, öğrenci ve okulun eser sahibinin fikri mülkiyet hakkını kasten ihlal etmediği, olayda fotoğrafın tali nitelik taşıdığı ve maddi kazanç elde etme saikinin olmamasını dikkate almıştır. Bununla birlikte, ABAD kasten ihlal olgusunun var olup olmadığını inceleme konusu yapmamıştır. ABAD, sadece okulun internet sitesine erişimi olan kişilerin ilgili fotoğrafa ulaşabilirliğini değerlendirmekte ve dolayısıyla olayda umuma iletim olduğuna hüküm vermektedir. ABAD’ın bu yaklaşımının eser sahiplerine yüksek bir düzeyde koruma sağlanmasını koruma istediğinden kaynaklandığı ifade edilebilir. Bununla birlikte, bu durum kafa karıştırıcı bir hal almaktadır, çünkü ABAD GS Media kararında ifade ettiği kasten ihlal/müdahale kriterini bu davada dikkate almamıştır. Bu bağlamda, öncelikle sübjektif bir kriter olduğu için böyle bir ihlalin her olayda varlığını tespit etmenin zor olduğunu belirtmek gereklidir. Dolayısıyla, umuma iletim sorununu değerlendirirken bu kriterin kararda değerlendirilen bir kriter olmaması daha makuldür. İkinci olarak, okulun ilgili fotoğrafı internet sitesinden ulaşılabilir hale getirirken, umuma iletim durumundan haberdar olmadığını kabul etmek makul gözükmemektedir. Okulun internet sitesi bütün internet kullanıcılarına açık olduğu için, okulun aksi görüşü savunmamalıdır. Proje için hedef kitlenin temel olarak aile bireyleri, öğrenciler ve öğrencilerden oluşması bu durumu değiştirmemektedir çünkü bütün internet kullanıcıları internet sitesine ve dolayısıyla ilgili fotoğrafa ulaşabilmektedir. Buna ek olarak, ABAD’ın umuma iletimi durumunu değerlendirirken, hyperlink bağlamının aksine, “kasten ihlal” durumunu genel bir kriter olarak görmediği için bu durumu değerlendirmesine almadığı söylenebilir.

Dava konusu ihtilaf daha ziyade telif konusu eserin “yeni bir umuma (kitleye)” iletilip iletilmediği noktasında örgülenmektedir. Daha önce de belirtildiği üzere, telif konusu fotoğraf hiçbir kısıtlama ve ücret talep edilmeksizin online bir seyahat sitesinde yayımlanmıştır. Bu noktada, Advocate General Sanchez’in yaptığı gibi, hali hazırda söz konusu fotoğrafın kısıtlama olmaksızın bütün internet kullanıcılarının erişimine sunulduğu ve bu sebeple daha sonraki bir sitede yayımlanmasının fotoğrafı daha geniş bir kitleye ulaştırmayacağı akla gelebilir. Böylesi bir yaklaşım söz konusu ihtilaf ile Svenson (hyperlink) davası arasında ne gibi bir bağ olduğu/olabileceği sorusunu doğurmaktadır. Svenson davasında ABAD, hyperlink yoluyla bir esere erişimin sağlanmasını umuma iletim olarak tanımlamış ancak, söz konusu iletimin yeni bir kitleye (new public) erişim sağlamadığı tespitinde bulunmuştur[1]. Bu tespiti yaparken ABAD, hyperlink ile erişim sağlanan eserin ilk olarak bir web sitesinde yayımlandığı, söz konusu yayımın bir kısıtlama olmaksızın yapıldığı ve bu sebeple bütün potansiyel internet kullanıcılarının hedef kitle oluşturduğu olgularına dayanmıştır[2]. Bununla birlikte ABAD, mevcut dava kapsamında davalı okul ve İtalyan hükümeti tarafında ileri sürülen aynı minvaldeki argümanı kabul etmemiştir[3]. ABAD, içtihadı ile uyumlu olarak, eserin iletimi/yayımlanması noktasında yeni umum kavramının kapsamını belirlerken telif sahibi tarafından göz önüne alınan umumu/kitleyi dikkate almıştır. ABAD’a göre, Renckhoff tarafından fotoğrafın eriştirilmek istendiği hedef kitle yalnızca bahsi geçen seyahat web sitesinin kullanıcılarından oluşmakta olup, Land Nordrhein okul websitesi kullanıcılarını kapsamamaktadır[4].

Belirtmek gerekir ki, ABAD doğru bir şekilde ihtilaf konusu eylemin InfoSoc Direktifi 3. Madde uyarınca umuma iletişim olarak nitelendirmiştir. Bir eserin ücretsiz olarak erişime sunulması 3.kişilere telif konusu eseri dilediğince kullanılması hakkı bahşetmemektedir. Aksi bir tutum, ABAD tarafından da işaret edildiği üzere, ilgili Direktif tarafından açıkça yasaklanan telif hakkının tükenmesi (exhaustion principle) sonucunu doğuracaktır[5]. ABAD bununla yetinmeyip söz konusu eylemi yeni bir kitleye iletişim kapsamında da değerlendirmiştir. Rafael Otel davası ile birlikte yeni bir kitleye iletişim konsepti ABAD’ın içtihatının önemli bir parçası haline gelmiştir. Ancak, Cordoba davası ile bir kez daha “yeni umum/kitle” kriterine gerçekten ihtiyaç duyulup duyulmadığı ve söz konusu kriterin uluslararası hukuk ile ne kadar uyumlu olduğu sorusu tekrar gündeme gelmiştir. Rafael Hotel davasında ABAD tarafından da belirtildiği üzere, Birlik hukuku uluslararası (fikri sınai haklar) hukuk ile uyumlu olarak yorumlanmalıdır[6]. Yeni umum kriteri Bern Konvansiyonu’nun kaleme alınması sırasında açıkça reddedilmiş olup, buna rağmen ABAD tarafından umuma iletişim kapsamının bir parçası olarak incelenmesi doktrinde eleştirilere yol açmıştır[7]. Mevcut dava kapsamında, telif hakkının 3. kişilerin kullanımını önleyici özelliği özel olarak vurgulanmasına rağmen ABAD’ın yeni umum üzerindeki ısrarcı tutumu sorgulanmaya değer bir hususiyet arz etmektedir.  İhtilaf konusu eylemin umuma iletişim oluşturup oluşturmadığı ve bu neticede eser sahibinin umuma iletişim hakkının ihlal edilip edilmediği sorusunun ortaya çıktığı durumlarda, asıl dikkatin eser sahibinin eseri üzerindeki kontrolü icra edebilmesi ve bunun sonucu olarak maddi bir karşılık elde edebilme yetisi üzerinde olması gerektiği kanaatindeyim. 3. kişilerin telif konusu eserden istifadesini kontrol edebilme ve bunun neticesinde maddi bir karşılık elde edebilme telif haklarının temelini oluşturmaktadır. Seyahat web sitesinde yayımlanan fotoğrafın başka bir sitede yayımlanması eğer umuma iletişim olarak kabul edilmez ise, eser sahibinin kendi eseri üzerindeki kontrolü kaybedeceği aşikardır. Böylesi bir durum, yukarıda bahsi geçtiği üzere, temel amacı eser sahibine bir güvence ve mülkiyet hakkı tanımak olan telif sistemi ile çelişecektir. Bu durum yalnızca eser sahibi açısından değil, kamu menfaati açısından da problemler oluşturacaktır. Ücretsiz ve sınırlama olmaksızın erişime sunulan eserlere telif hakkının tanınmaması eser sahiplerinin eserlerini ücretsiz olarak umuma açma düşüncesinden vazgeçirebilecek niteliktedir. Bu noktada AG Sanchez, eser sahibinin başka sitelerden kendi eserinin kaldırılmasını talep edebileceğini ve bu şekilde eser üzerindeki kontrolünü sürdürebileceğini iddia etmiştir. Ancak, böylesi bir kabul eser sahibinin umuma iletişim hakkını icrasını sınırlandıracak ve birtakım formalitelere tabi olmasına yol açacaktır. Böyle bir durumda, eser sahibi sürekli olarak 3.kişilerce eserinin başka sitelerde erişime sunulup sunulmadığını kontrol etmek ve eserinin kaldırılması için girişimlerde bulunmak külfetine maruz kalacaktır. Bu yaklaşımın Bern Konvansiyonu’na aykırılık oluşturacağı aşikardır zira, Konvansiyonun 5. maddesinde açıkça telif haklarının icrasının herhangi bir formalite veya yükümlülüğe tabi tutulamayacağı hükmolunmuştur[8]. Bunun yanında ayrıca belirtilmelidir ki, yeni umuma iletim hakkının sınırlarını belirleme noktasında eser sahibince dikkate alınan umumun esas alınması telif hakları ile koruma altına alınan “münhasır hak” konsepti ile uyumsuzluk göstermektedir. Zira, telif ile koruma altına alınan münhasır haklar mülkiyet hakkı gibi mutlak bir hak teşkil edip sınırlarının net ve objektif bir şekilde çizilmesi gerekmektedir. Kesin ve objektif koşullar yerine eser sahibinin niyetinin anlaşılmaya çalışılması gibi sübjektif kriterlere dayanılması söz konusu hakkın kapsamını belirsiz hale getirmektedir[9]. Bahsi geçen sebeplerden ötürü, odak noktası eser sahibinin eseri üzerindeki kontrolünü dilediği gibi devam ettirip ettiremediği ettirebilmesi ve maddi menfaatlerden mahrum kalıp kalmadığı olmalıdır.

Kuşkusuz, umuma iletim hakkı sınırsız bir hak olmayıp birtakım sınırlama ve istisnalara tabidir. İlgili dava bakımından söz konusu olan istisna eğitim faaliyetlerine ilişkindir. Info So Direktifi 5. madde eğitimsel amaçlar ile bir eserin kullanılmasına ilişkin istisna öngörmektedir. AG Sanchez dava konusu eylemin bu istisna kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini incelemiş olsa da ABAD bu konuya ilişkin olarak herhangi bir değerlendirme de bulunmamıştır. ABAD’ın bu hususta sessiz kalması kendisine bu husus ile alakalı bir soru yöneltilmemiş olmasından kaynaklanmaktadır.  Meseleye ilişkin olarak Sanchez, okul tarafından gerçekleştirilen eylemin eğitimsel faaliyet istisnası koşullarını sağladığı ve bu sebeple eser sahibinin rızasına ihtiyaç duyulmadığı hükmüne varmıştır. Bu sonuca ulaşırken Sanchez, fotoğrafın kaynağı belirtilerek siteye konduğu ne öğrencinin ne de okulun herhangi bir kâr amacı taşımadığı ve söz konusu eylemin hiçbir şekilde eser sahibinin maddi haklarını olumsuz bir şekilde etkilemediği olgularına dayanmıştır. Bununla birlikte, ALAI davaya ilişkin yayımladığı görüşünde bütün internet kullanıcılarına açık bir yayın yapılmasının eğitim amacını aştığını iddia etmiştir. Görünen o ki ALAI, söz konusu eylemin eserin olağan kullanım hakkı ile çeliştiği kanısındadır[10]. Ancak, Sanchez tarafından da belirtildiği üzere, okul sitesi ziyaretçilerinin çoğunluk itibari ile okul öğrencileri ve öğrenci velileri olduğu nazara alındığında böyle bir yaklaşımın doğruluğu şüphe oluşturmaktadır. Akıllara acaba ABAD bu husus ile alakalı nasıl bir yaklaşım ortaya koyardı sorusu olarak gelmektedir. Bu noktadaki esas mesele, telif koruması ve eğitim amacı ile kullanım hakkı arasında adilane bir dengenin nasıl kurulabileceği meselesidir. Eğer ABAD telif hakkının olabildiğince geniş, istisnaların ise dar yorumlandığı klasik yaklaşımını benimser ise, ALAI’ye benzer bir yaklaşım takınacağı söylenebilir. Ancak, böylesi bir yaklaşımın yukarıda bahsi geçen iki hak arasında adilane bir denge tesis edeceğini söylemek güç olacaktır. Bu yaklaşım öğrenci ve öğretmenlerin ücretsiz ve kısıtlama olmaksızın internette yayımlanmış materyalleri kullanmasını ciddi ölçüde kısıtlayabilecek ve telif sisteminin meşruiyetine gölge düşürebilecek niteliktedir[11]

Ahmet Şamil ÇİÇEK

Haziran 2019

a.samilcicek@gmail.com


[1] Svensson and others v Retrierver Sverige AB (Case C-466/12)

[2] Ibid, paragraf 25 ve 26

[3] Renchkhoff Case C-161/17, paragraf 27

[4] Ibid, paragraf 35

[5] InfoSoc Direkif 3. Madde 3. fıkra

[6]  SGAE v Rafael Hotels Case C-306/05, paragraf 35

[7]  Makeen F. Makeen, The Controversy of Simultaneous Cable Retransmission to Hotel Rooms under International and European Copyright Laws, 57 J. Copyright Soc’y U.S.A. 59 (2009); ALAI Opinion on Case C-161/17, 29 May 2018; P. Bernt Hugenholtz and Sam C. van Velze, Communication to a New Public? Three reasons why EU copyright law can do without a ‘new public’, July 2016 

[8]  Berne Konvansiyonu Madde 5 fıkra 2

[9]   P. Bernt Hugenholtz and Sam C. van Velze, Communication to a New Public? Three reasons why EU copyright law can do without a ‘new public’

[10]  ALAI Opinion on Case C-161/17 (Land Nordrhein Westfalen v. Dirk Renckhoff

[11]  Opinion of the European Copyright Society concerning the scope of the economic rights in light of case C-161/17, Land Nordrhein Westfalen v. Dirk Renckhoff

ABAD KİM?

Harry Potter’ın okula başlama hikayesini hatırlayanınız vardır eminim. Harry’nin  okula başlama yaşı gelince okul müdürü Albus Dumbledore, Harry’e bir mektup yazarak kendisini resmi olarak Hogwarts’a gelip okula başlamaya davet eder. Fakat Harry’nin teyzesi ve eniştesi, mektubun içeriğini tahmin ettiklerinden, bunu yırtıp atarlar ve Harry’e vermezler. Dumbledore yılmaz ve üst üste aynı mektubu defalarca kez gönderir, lakin teyzeyle enişte de aynı azimle gelen bütün mektupları yok ederler. Nihayetinde bir gün evin kapısından bacasından binlerce mektup yağmur gibi yağmaya başlar ve ev mektuplarla dolar taşar.

İşte benim hayatımda son zamanlarda biraz öyle oldu galiba; işyerinde- evde, değdiğim her yerde nereye elimi atsam bir ABAD kararı- bir hukuk sözcüsü görüşü çıkıyor; masaların, koltukların, sehpaların üstü, raflar, çantalarımın içi  ve daha aklınıza gelebilecek her yer karar ve görüşlerle dolu. Yardımcım Ayfer’in deyişiyle “Ne bunlar böyle ya? Her yer kağıt kağıt kağıt, topla topla bitmiyorlar vallahi”!!!! 

Court of Justice of the EuropeanUnion (CJEU) yani Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD) adını aramızda neredeyse her Allah’ın günü anıyoruz. Gün geçmiyor ki bir Hukuk Sözcüsü görüşünden veya bir ABAD yorum kararından bahsetmeyelim bu sitede. Ben eskiden de ABAD kararlarını ve Hukuk Sözcüsü görüşlerini okurdum, ama sitede yazmaya başladığımdan beri ABAD’da görev yapan  hakim ve hukuk sözcüleriyle kendimi neredeyse akraba gibi hissediyorum artık!

Bize Hukuk Fakültesi’nde ne öğretmişlerdi Kuvvetler Ayrılığı konusunda; Yargı, eşitler arasında önde gidendir. AB’nin bir çok organı ve değişik kurumları  var, ama bir de ABAD var işte bulunduğu noktadan Eski Kıta’yı  şekillendiren.

Geçenlerde yine bir ABAD kararını okurken birden durup dedim ki; ben ABAD hakkında ne biliyorum? Aklıma tabii ki bazı bilgiler geldi ve zihnimde ABAD’ın logosu belirdi.  Tamam ABAD Avrupa Birliği’nin Mahkemesi, ama mesela kaç hakim ya da hukuk sözcüsü görev ifa ediyor orada ya da ABAD ne zamandır var?  Tabi merak böceği zihni ısırınca karar okumak filan hak getire, bilgisayarın başına geçip araştırmaya başladım, sonra da bulduklarım içimde kalmasın ve  sizlerle de paylaşayım istedim.

Önce hemen şunusöyleyeyim; Takipçilerimiz arasında Avrupa Birliği Hukuku üzerine çalışanlar olduğunu biliyoruz veya bu alanda çalışmasa da eminim ki konu hakkında benden fazla bilgisi olanlar vardır. Dolayısıyla yazıdaki bilgilerin hatalı-eksik-güncellenmemiş olduğunu ya da benim yararlanılan kaynaklardan hatalı bir çeviri yaptığımı düşünenler varsa kendilerini yorum yazarak veya yazacakları ayrı bir yazıyla katkı sağlamaya ve beni düzeltmeye davet ediyorum. Böylece hem ben hem de takipçiler daha doğru biçimde bilgilenmiş olur.

Buyurun bakalım, ABAD’ı takdimimdir!

ABAD’ın rolü genel olarak şöyle tarif ediliyor; AB Hukuku’nun tüm üye ülkelerde aynı şekilde yorumlanıp uygulanmasını temin etmek; üye ülkelerin ve AB Kurumlarının AB Hukuku’na riayet etmesini temin etmek. 

ABAD 1952 yılında kurulmuş ve Lüksemburg’da. Aranızda Mahkemeyi  ziyaret etmek isteyenler olur belki diyerek açık adresini de vereyim: Palais de la Cour de Justice, Boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg,L-2925, Lüksemburg.

Bunlar da ABAD’ın altın renkli  binaları işte;

ABAD bu altın renkli binalara 2008 yılında taşınmış ve alan toplamda 124.000 m2, binaların kapladığı alan ise 75.000 m2. Binanın maliyeti 355 milyon Euro.

31.12.2017 itibarıyla;

—– 1952’den beri ABAD’da çalışanların %60’ı kadın. Çalışanların yaş ortalaması 44.

—- ABAD’da bir çok  dilbilimci avukat ve 74 tercüman var.

—-  1.135.000 sayfa tercüme edilmiş, 696 duruşmada ve yıllık toplantılarda sözlü tercüme yapılmış.

—- ABAD kütüphanesinde 245.000 kitap var ve bu kitaplar yanyana koyulduğunda 10,2 km bir uzunluk oluşturuyor.

ABAD’ın 2018 yılı bütçesi 410,03 Milyon Euro.

Etkileyici veriler değil mi?

ABAD’ın  gördüğü dava türleri genel olarak şöyle klasifiye edilmiş;

  • Hukukun Yorumlanması (ön karar) – Bir üye ülke mahkemesi AB Hukuku’na ilişkin bir maddenin yorumlanması veya geçerliliği konusunda şüpheye düşerse ABAD’dan bu konuda görüş/yorum sorabilir. Aynı şekilde bir görüş/yorum bir ulusal hukukun veya uygulamanın AB hukuku ile uyumlu olup olmadığı yönünden de sorulabilir.
  • İhmal Davaları; Bir üye ülkenin AB Hukuku’na uymaması halinde bir başka üye ülke veya AB Komisyonu tarafından hukuka uymayan ülke aleyhine açılan davadır.
  • İptal Davaları; AB hukuk kurallarından birinin temel haklara veya AB Sözleşmelerinden birine  ters düşmesi sebebiyle iptali talebiyle açılan davalardır. Böyle bir davayı bir AB hükümeti, AB Komisyonu, AB Konseyi veya bazı durumlarda AB Parlamentosu açabilir. Gerçek kişilerde kendilerini doğrudan ilgilendirmesi halinde böyle bir dava açabilir.
  • Hareketsizlik Davaları  –AB Parlamentosu-AB Konseyi ve AB Komisyonu bazı hallerde belli kararları vermek zorundadır. Eğer bu tip kararları vermekten imtina ederlerse üye ülkeler, diğer AB kurumları ve belli koşullar halinde, gerçek kişiler ya da şirketler de ABAD’a başvurabilir.
  • Tazminat Davaları – AB’nin veya çalışanlarının eylemleri ya da eylemsizlikleri sebebiyle menfaatleri zarar gören kişi veya şirketlerin bunlar aleyhine açabilecekleri davalardır. Bu tip davalar için 2 yol var; 1-Ulusal bir Mahkeme nezdinde dava açılıyor ve ilgili ulusal Mahkeme davayı ABAD’a göndermeye karar verebiliyor. 2-Doğrudan Genel Mahkeme nezdinde dava açılıyor.

ABAD bünyesinde 2 Mahkeme var;

1-Adalet Divanı (Court of Justice)

2-Genel Mahkeme

2011-2016 arasında görev yapmış üçüncü bir Mahkeme daha varmış ama 2016’dan beri onun görevlerini de Genel Mahkeme yapıyor. 1952 senesinden beri bu 3 Mahkeme toplamda 35.382 karar vermiş.

Court of Justice’de her bir üye ülkeden bir Hakim (28 Hakim) ve toplamda 11 Hukuk Sözcüsü görev yapıyor. Genel Mahkeme’de ise 47 Hakim var ama bu sayı 2019 yılında 56 Hakim’e çıkarılacak yani her bir üye ülkeden iki Hakim atanacak.

Her bir Hakim ve Hukuk Sözcüsü 6 yıllık bir dönem için atanıyor, görev süresinin üye ülkelerin ortak kararıyla aynı süre için uzatılması mümkün.Her bir Mahkeme 3 yıllık süre için görev yapacak bir Başkan seçiyor ve Başkan’ın görev süresi de  yenilenebiliyor.

ABAD NASIL ÇALIŞIYOR?

Yazılı Aşama

Dosyanın tarafları yazılı  beyanlarını Mahkeme’ye sunuyor. Üye ülkelerin ulusal kurumlarının, AB Kurumlarının ve bazen gerçek kişilerin de Mahkeme’ye görüşlerini sunma hakkı var. Nitekim bazı davalarda böyle görüşlerin sunulduğunu hatırlarsınız, biz de bunlara yazılarımızda yer vermiştik.

Tüm bu sunulanlar dosyanın röportör hakimi tarafından özetleniyor ve Mahkeme  tarafından bir oturum yapılarak aşağıdakiler konusunda karar veriliyor ;

— Dava  kaç Hakim tarafından görülecek. 3 Hakim mi, 5 Hakim mi yoksa 15 Hakim tarafından mı. Çoğunlukla davalar 5 Hakimle görülüyor , çok istisna durumlarda bir dosyaya  15 Hakim  bakıyor.

— Duruşma açılacak mı açılmayacak mı?

— Dosyada bir hukuk sözcüsünden görüş alınması gerekiyor mu?

Sözlü Aşama/Duruşma

Avukatlar argümanlarını hakimlere ve hukuk sözcüsüne sözlü olarak ifade ediyorlar. Hakimlerin ve hukuk sözcüsünün avukatlara soru sorması mümkün. Eğer Mahkeme hukuk sözcüsünden görüş alınması gerektiğine karar vermişse bu görüş duruşmadan sonraki haftalarda veriliyor. Daha sonra ise Mahkeme kararını veriyor.

Genel Mahkeme nezdindeki prosedür de buna benzer yalnız şu farkla; çoğu dava 3 hakim tarafından görülüyor ve orada hukuk sözcüsü yok. 

CVRIA NE DEMEK?

ABAD’ın logosunda CVRIA yazdığını biliyoruz. CVRIA Latince bir kelime ve Latince’de U harfi V şeklinde yazılıyor (Latince V harfini içeren ve  V’nin U olarak okunduğu çok meşhur bir saat ve mücevher markası var, hatırladınız değil mi?)

Curia ile ilgili şöyle bir tanımlama buldum; “Roma’nın erken dönemlerinde aşağı yukarı kabilelere göre yapılmış toplumsal taksimle oluşmuş her bir alt bölüm ve aynı zamanda bir mecaz-ı mürsel olarak kabile üyelerinin bir araya gelerek kabile ile ilgili meselelerini tartıştıkları yer.”

Başka bir yerde de CVRIA için toplumsal, resmi ve dini meselelerin tartışıldığı mahkeme, meclis veya konsül deniyor.

Merriam-Webster online sözlüğünde kelimenin bir ortaçağ kralının mahkemesi anlamına da geldiği belirtiliyor.

Anlaşılan o ki CVRIA, ABAD’ın Avrupa Topluluklarının Mahkemesi olmasına refere ediyor ve bu toplumların hukuki meselelerinin tartışıldığı bir Mahkeme olmasına atıf yapıyor. Latince bir kelime seçilmiş olması da tesadüf olmasa gerek, herhangi bir üye ülkede konuşulan dildeki bir kelime yerine Batı dünyasında  temel dil olarak yer almış Latince’nin seçimi de kültürün kendi içerisinde manalı ve mantıklı.

Özlem FÜTMAN

ofutman@gmail.com

Mayıs 2019

DOCERAM VS CERAMTEC: BİR ÜRÜNÜN GÖRÜNÜM ÖZELLİKLERİNİN YALNIZCA TEKNİK İŞLEVDEN KAYNAKLANIP KAYNAKLANMADIĞI NASIL BELİRLENMELİDİR ÜZERİNE ABAD GÖRÜŞÜ

8 Mart 2018 tarihinde Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), bir ürünün görünüm özelliklerinin yalnızca teknik işlevden kaynaklanıp kaynaklanmadığının nasıl belirlenmesi gerektiği konusundaki görüşünü açıklayan önemli bir karar verdi.

Taraflardan Doceram GMBH teknik seramik bileşenleri üreten ve üç farklı geometrik şekle sahip kaynak merkezleme pimleri için topluluk tasarım tescilleri olan bir Alman şirketidir. Diğer taraf Ceramtec GMBH de Doceram’in tasarım tescilleri ile korunanlarla aynı türde merkezleme pimleri üreten yine bir başka Alman şirketidir. Ceramtec, Doceram’in kendisine Düsseldorf ilk derece mahkemesi nezdinde tasarım tecavüzü davası açması üzerine, karşı argüman olarak Doceram’in topluluk tasarım tescillerinin geçersiz olduğunu ileri sürmüştür.

Bunun üzerine Mahkeme, geçersiz olduğu iddia edilen tasarımların görünüm özelliklerinin yalnızca tasarımın teknik işlevinden ileri geldiğini ve bu yüzden de tasarım korumasına tabi olmadığını dolayısıyla Doceram’in topluluk tasarım tescillerinin 6/2002 sayılı Topluluk Tasarımlarına İlişkin Tüzüğün(CDR) 8(1)’inci maddesi kapsamında geçersiz olduğuna hükmetmiştir. (6/2002 sayılı Topluluk Tasarımlarına İlişkin Tüzüğün (CDR) 8(1)’inci maddesine göre, ürünün “yalnızca teknik işlevinin zorunlu kıldığı” görünüm özelliklerine tasarım koruması sağlanmaz.)

Doceram bu karara temyiz başvurusunda bulunmuş ve temyiz mahkemesi 6/2002 sayılı Topluluk Tasarımlarına İlişkin Tüzüğün (CDR) 8(1)’inci maddesinin nasıl yorumlanması gerektiğine ilişkin iki farklı yaklaşım olduğunu ve maddenin yorumlanmasının davanın sonucu açısından belirleyici olduğunu göz önünde bulundurarak “yorum kararı” (preliminary ruling) için ABAD’a başvurmaya karar vermiştir.

Peki bu iki yaklaşım nedir?

“Formların çeşitliliği” (multiplicity of forms) yaklaşımına göre eğer aynı işlevi ifa eden alternatif bir tasarım mevcutsa, söz konusu tasarımın yalnızca ürünün teknik işlevinden kaynakladığı sonucuna varılamaz.

“Estetik kaygının yokluğu” (no-aesthetic-consideration) yaklaşımına göre ise sorulması gereken soru şudur; ürünün tasarımı oluşturulurken sadece teknik sebepler mi göz önünde bulundurulmuştur. Diğer bir anlatımla, tasarımı oluştururken aynı zamanda estetik kaygılar da göz önünde bulundurulmuş mudur sorusunun cevabı aranmalıdır. Eğer bulundurulmuşsa, söz konusu tasarımın yalnızca ürünün teknik işlevinden kaynakladığı sonucuna varılamaz.

Bunlar doğrultusunda ABAD’a aşağıda belirtilen sorular yöneltilmiştir:

1. 6/2002 sayılı Tüzüğün 8(1)’inci maddesi kapsamında koruma dışı kalan bir ürünün görünüm özellikleri, yalnızca ürünün teknik işlevinden mi kaynaklanıyor, aynı zamanda tasarım etkisinin ürünün görünümünde hiçbir önemi yok mu, yoksa teknik işlev tasarımı belirleyen tek etken midir?  

2. Eğer mahkemenin ilk soruya yanıtı olumlu ise; bir ürünün münferit görünüm özelliklerinin, yalnızca ürünün işlevi göz önünde bulundurularak seçilip seçilmediği hangi bakış açısından değerlendirilmelidir? “Objektif bir gözlemci” mi gerekir ve ,eğer öyleyse, böyle bir gözlemci nasıl tanımlanacaktır?

ABAD 8 Mart 2018 tarihinde C-395/16 numaralı kararında aşağıdaki cevapları vermiştir:

Birinci soruya istinaden ABAD, hukuk sözcüsünün görüşüne paralel şekilde ürünün görünüm özelliklerinin yalnızca teknik işleviyle belirlenip belirlenmediğini tespit etmek için, teknik işlevin o özellikleri belirleyen tek etken olduğunun tespit edilmesi gerektiğini ve alternatif tasarımların mevcudiyetinin bu açıdan belirleyici olmadığını belirterek 8(1) maddesindeki “yalnızca” kelimesinin yorumuna ilişkin yıllardır süregelen tartışmayı sonlandırmıştır.

Yani aslında üzerinde durulması gereken husus, tasarımcı konu tasarımı yaratırken, yalnızca ürünün teknik işlevini mi göz önünde bulundurmuştur yoksa tasarımın nasıl görüneceği hususunu da dikkate almış mıdır.

Yine hukuk sözcüsünün görüşüne paralel olarak ABAD;  “Formların çeşitliliği” görüşünün kabulü durumunda, bir ürünün yalnızca teknik işlevden kaynaklanan görünümlerinin farklı formlarda bir başvuru sahibi tarafından tasarım tesciline konu edilebileceğini; bu durumda tasarım tescilinin şartlarını karşılamadığı halde patent tescilinin sağladığı korumaya eşit bir koruma sağlayacağını ve bunun diğer rakip şirketler tarafından adil olmayan sonuçlara yol açacağını belirtmiştir.

İkinci soruya cevaben ABAD her münferit davada ilgili tüm objektif koşulların dikkate alınması gerektiğini, yanideğerlendirmenin, ilgili tasarımın görünüm özelliklerini belirleyen sebepleri gösteren nesnel koşullar, ürünün kullanımıyla ya da aynı teknik işlevi yerine getiren alternatif tasarımların varlığıyla ilgili bilgiler ışığında yapılması gerektiğini belirtmektedir. Ancak bu koşulların veya alternatif tasarımların varlığına ilişkin verilerin veya bilgilerin güvenilir kanıtlarla desteklenmesi şarttır. Dolayısıyla ABAD, değerlendirmenin “objektif bir gözlemci”nin algısına dayalı olarak yapılmasının gerekli olmadığını belirtmektedir.

Anılan kararında “estetik kaygının yokluğu” yaklaşımını benimseyen ABAD, alternatif tasarımların varlığının otomatikman bir ürünün görünüm özelliklerinin yalnızca teknik işlevden kaynaklanmadığı anlamına gelmeyeceğini söylemektedir. Bununla beraber ABAD bir ürünün görünüm özelliklerinin, yalnızca ürünün teknik işlevi göz önünde bulundurularak seçilip seçilmediği konusundaki değerlendirilmede alternatif tasarımların varlığının dikkate alınacak objektif koşullar arasında yer alabileceğini ifade etmiştir.

Damla DUYAN

damladuyan@yahoo.co.uk

Ocak 2019

MELEKLERİN PAYI: The Scotch Whisky Association v Michael Klotz İhtilafında 22 Şubat 2018 Tarihli Hukuk Sözcüsü Görüşü (C-44/17)

 

 

Yunanlıların uzosu ve Fransızların şarabı varsa, İskoçların da viskisi var! Soğuk iklime sahip İskoçya’da güçlü distile içecek viskinin üretilmesi ve yoğun tüketiliyor  olmasına şaşmamalı. Ülkedeki su kalitesinin yüksekliği de tabi ki İskoç viskisinin kalitesine doğrudan etki ediyor. Başka ülkelerde de viski üretiliyor, hatta bugünlerde bir Japon viskisi furyasıdır gidiyor dünyada ve takip ettiğim kadarıyla bazı İskoç markaları da Japonlarca satın alındı, ama yine de bu içeceği sevenler için İskoç viskisinin yeri ayrı görünüyor.

Yazının başlığı “Meleklerin Payı” çünkü görüşü görür görmez ilk aklıma gelen nedense bu oldu. Meşe fıçılarda yıllanan viskilerin her yıl %2 oranında bir bölümü fıçıların gözle görülmeyen gözeneklerinden buharlaşarak atmosfere karışıyor, yani ürün her yıl %2 oranında eksiliyor durduğu yerde, ki bunun çok büyük bir fire olduğu ortada. Bu konuda ki “acıyı” en azından manen hafifletmek için olsa gerek, eksilen bu  miktara üreticiler “meleklerin payı” diyorlar. Bakalım inceleyeceğimiz görüşe konu davada  İskoçlar için meleklerin payı ne kadar olacak!

Davacı The Scotch Whisky Association (TSWA), İskoçya’da kurulmuş olan, İskoç viski endüstrisinin haklarını ve viski ticaretini İskoçya ve dünya genelinde korumak ve tanıtmak amacı güden bir  organizasyon. Ürünü tanıtmak için TSWA’nın Edinburgh’da herkese açık bir tadım merkezi bulunduğunu da ekleyelim.

Davalı Michael Klotz ise Almanya’da mukim bir kişi; bir web sayfası yoluyla Almanya’da üretilen ‘Glen Buchenbach’ markalı viskilerin satış ve pazarlamasını yapıyor. ‘Glen Buchenbach’ işaretli viskiler Berglen’de bulunan Waldhorn isimli imalathanede üretiliyor. Berglen, Almanya’da Swabia idari bölgesinde yer alan Baden-Württemberg’deki  “Buchenbach” vadisinde yer alıyor.

Klotz’un sattığı ürünlerin etiketinde şunlar yer alıyor; Alman üreticinin tam adresi, stilize halde bir av borusu şekli (Almanca’da Waldhorn) “Waldhornbrennerei” (Waldhorn imalathanesi),Glen Buchenbach, Swabian Single Malt Whisky, 500 ml, 40% vol, Deutsches Erzeugnis [Alman ürünü) Hergestellt in den Berglen [Berglen’de üretilmiştir].

TSWA davalının kullandığı “GLEN” ibaresinin, 110/2008 sayılı AB Tüzüğünün 16. Maddesi kapsamında, “Scotch Whisky” coğrafi işaret tescilini ihlal ettiği, bunun coğrafi işaretin dolaylı ticari kullanımı olduğu ve dahi coğrafi işareti çağrıştırdığı, yanlış ve yanıltıcı kaynak gösterdiği   gerekçesiyle Hamburg Bölge Mahkemesi’nden davalının satışlarının durdurulmasını talep ediyor.

Bu arada hemen bir not düşelim; “GLEN” Kelt (İskoç) dilinde “dar vadi” demek. Dava dosyasındaki bilgilere göre İskoçya’daki 116 viski üreticinden 31 tanesinin adında/markasında GLEN kelimesi geçiyor. (Marka konusuyla ilgilenenler zaten biliyordur ama ben yine de çok tanınanlardan  bir iki örnek vereyim; Glenfiddich, Glenmorangie, The Glenvilet,  Glenfarclas)

110/2008 numaralı AB Tüzüğü’nün 16 maddesinde bahsedilen Coğrafi İşaretler Tüzüğünün III numaralı ekinde yer alanlar. 16. Madde  koruma altındaki bu işaretlerin ürünün kaynağı konusunda tüketiciyi yanıltacak uygulamalara karşı korunmasını hedefliyor.

Hamburg Mahkemesi Ocak 2017’de yargılamayı durdurarak ABAD’a aşağıdaki soruları yöneltiyor;

1-  16 (a) Maddesinde geçen “dolaylı ticari kullanım” (indirect commercial use) sadece tescilli coğrafi işaretin aynısının veya okunuş ve/veya görünüş olarak benzer formlarının kullanımı halinde mi uygulanır, yoksa kullanılan ibarenin ilgili toplum gözünde tescilli coğrafi işareti veya onun bağlı olduğu coğrafi yeri  bir tür/bir şekilde anımsatması da yeterli midir?

Eğer soruya anımsatma da yeterlidir diye cevap verilirse; dolaylı ticari kullanım olup olmadığı incelenirken ihtilafa konu ibarenin yanında yer alan ifadeler, ürünün gerçek kaynağını  gösteriyor olsa dahi, dikkate alınmalı mıdır yoksa alınmamalı mıdır?

2- 16(b) Maddesinde geçen “çağrıştırma” müessesesinin uygulanabilmesi için illa ki tescilli coğrafi işaret ile karşı tarafın ihtilafa konu ibaresi arasında fonetik ve/veya görsel bir benzerlik olmalı mıdır, yoksa ihtilafa konu olan ibarenin ilgili toplum gözünde bir tür/bir şekilde o coğrafi işareti veya onun bağlı olduğu coğrafi yeri anımsatması da yeterli midir?

Eğer soruya anımsatma da yeterlidir diye cevap verilirse; çağrıştırma olup olmadığı incelenirken ihtilafa konu ibarenin yanında yer alan ifadeler, ürünün gerçek kaynağını  gösteriyor olsa dahi, dikkate alınmalı mıdır yoksa alınmamalı mıdır?

3- 16(c) Maddesinde geçen “diğer yanlış veya yanıltıcı işaretler” hususunun mevcut olup olmadığı incelenirken, ihtilafa konu  ibare ile birlikte kullanılan diğer  ifadeler ,ürünün gerçek coğrafi kaynağını gösteriyor olsa dahi, göz önüne alınır mı yoksa alınmaz mı?

Hamburg Hakimi bu soruları soruyor çünkü davacının dayandığı ve “viski” emtiası için tescil edilmiş olan coğrafi işaret “Scotch Whisky”;  halbuki davalı bundan okunuş, yazılış ve  görünüm olarak tamamen farklı olan “GLEN” ibaresini kullanıyor. İşte zaten ihtilaf tam da bu sebeple son derece zihin açıcı ve heyecan verici çünkü Tüzüğün 16.maddesinin böyle durumlarda nasıl yorumlanacağı konusuna odaklanıyor!

Davada TSWA , GLEN ibaresinin kullanımının tescilli coğrafi işarete refere ettiğini, toplumun bu ibareyi İskoçya ve İskoç Viskisi ile özdeşleştirdiğini ve davalının etiketlerde Almanya’ya yani ürünün orjinine ilişkin kullandığı diğer bilgi ve ifadelerin durumu değiştirmeyeceği iddiasında.

Bu dosyaya, Yunan, Fransız, İtalyan, Hollanda devletleri  ve AB Komisyonu da görüş sunuyor. Ne de olsa, dediğim gibi, konu ilginç ve önemli.

  1. Sorunun Yorumu ve “dolaylı ticari kullanım” konsepti 

Hamburg Mahkemesi ilk soruyu sorarken kendisi de 16. Maddenin soruda geçen her iki biçimde yorumlanabileceğini belirtmiş. Ayrıca Mahkeme, Alman doktrininde 1.görüşün kabul ediliyor olduğunu yani “dolaylı ticari kullanım” olabilmesi için ya tescilli coğrafi işaretin aynısının veya en azından fonetik ve/veya görsel açıdan bir benzerinin, ürün/ürün ambalajları dışında, başka yerlerde kullanılmasının arandığını işaret etmiş.Mahkeme’nin sorduğu, EU level bazında Tüzük maddesinin nasıl yorumlanması gerektiği.   Mahkeme,Almanya’da ki gibi bir  yorumun kabulü halinde 16(a) Maddesinin huzurdaki olayda uygulama yeri bulamayacağını kabul etmiş çünkü ‘GLEN’ ve ‘Scotch Whisky’ ne aynı ne de benzer ibareler. (1. Yorum)

Ancak diğer yorum benimsenirse o zaman kullanılan ibare ilgili toplum nezdinde tescilli coğrafi işaret veya işaretin bağlı olduğu coğrafi yeri bir tür/bir şekilde anımsatsa/bağlantı kursada yeterli olacak ve madde uygulanacak.(2. Yorum)

Tahmin edeceğiniz gibi TSWA, ayrıca Yunan ve İtalyan hükümetleri, 2. Yorumdan yana; kullanım coğrafi işarete ilişkin bir imada bulunuyorsa dahi 16(a)maddesi uygulanmalıdır diyorlar, bir anlamda maddenin geniş yorumlanması gerektiğini savunuyorlar.

Davalı Bay Klotz ise,  yanına Fransız ve Hollanda  Hükümetleri ile  AB Komisyonu’nu alarak, 1.yorumu savunuyor. Hukuk Sözcüsü’nün görüşü 1. Yorumdan yana ve diyor ki;

AB Hukukunun herhangi bir maddesi  yorumlanırken sadece lafzi yorum yapılamaz ve maddelerin ortaya çıktığı koşullar ile koyuluş amacı da gözönüne alınır.

İster doğrudan ister dolaylı ticari kullanım olsun, 16(a) Maddesinin bahsettiği “tescilli” coğrafi işaretlerin kullanımıdır. O sebeple bir başkasının kullanımında  coğrafi işaret ya tescil edildiği biçimde aynen geçmelidir veya kullanım en azından bununla yakın bağ kuracak bir formda olmalıdır. Yani ya kullanılan işaret /ibare tescilli coğrafi işaretle (tamamen veya kısmen) aynı olmalıdır ya da en azından fonetik ve/veya görsel bir benzerlik içermelidir.

— Bana göre,maddenin  dolaylı kullanımda uygulanabilmesi için kullanımın tescilli coğrafi işarete açıkça referans vermesi gerekir.

Doğrudan kullanımla kastedilen şey ürün veya ambalaj üzerinde kullanımdır.  Dolaylı kullanımda ise ürüne dair reklam gibi pazarlama veya bilgilendirme kaynaklarında veya dökümanlarda kullanım kastedilir.

Ayrıca 16(a) ile 16(b) maddelerinin amacını  birbirinden ayırmak gerekir; (b) maddesi  coğrafi işaretin istismarı, taklidi veya çağrıştırmasından bahseder ki burada kullanım doğrudan coğrafi işaretin kendisine ilişkin değildir, ama coğrafi işarete üstü kapalı bir referans vardır ve bu da 16(a) maddesinden farklı bir durumdur. Bu çerçevede 16(a) maddesinin geniş yorumlanması halinde 16(b) maddesinin pratik anlamı ortadan kalkar. ABAD içtihatlarında 16(b) maddesindeki çağrıştırma halinin kabulü için coğrafi işarete yeterince yakın bağlantı kuran bir kullanımın aranması da bu yorumun doğru olduğuna işaret etmektedir .

İlgili Tüzükle AB Kanun koyucusu bu tip içeceklere (spirit drinks) ilişkin sistematik bir mevzuat oluşturmayı hedeflemiştir ve bunu sağlamanın bir yoluda coğrafi işaretlerin korunması konusunda açıkça tanımlanmış kriterler oluşturmaktır. Halbu ki ilgili toplumun bir tür/bir şekilde bağlantı kurmasını kriter almak bu hedefle uyuşmaz ve belirsizlik yaratır.Evet kabul ediyorum ki ABAD içtihatlarında bu kavram tarif edilirken “ürünün kaynağı konusunda toplum zihninde bir bağlantı kurulmasından” bahsedilmiştir; ancak ben bunun,maddede geçen koşulların uygulanırlığı tartışılırken, genel olarak karara etki edecek kesin bir kriter olarak koyulmak niyetiyle söylendiği kanaatinde değilim.

Tüzüğün ve özellikle 16. Maddenin amacı tüketicileri korumak, yanıltıcı uygulamaların önüne geçmek, şeffaf bir Pazar oluşturmak ve haksız rekabeti önlemektir. Ayrıca bu tip ürünlerde coğrafi işarete konu ürünün tescil kapsamıyla uyuşmayan istismarların öne geçmek de bir amaç olarak tanımlanmıştır.

Bana göre 16. Maddenin amacı sadece tüketicileri ve bu ürünleri üretenlerin menfaatlerini değil aynı zamanda tescilli  coğrafi işaretlerin istismarını da önlemektir. Bu çerçevede 16(a)maddesi spesifik olarak işaretin tescil sahibi dışındaki diğer işletmelerce ,tescile konu malların özelliklerinin tümünü sağlamayan ürünlerde,  ticari olarak kullanılmasına engel olmayı düzenler,coğrafi işaretin ününden haksız faydalanmanın önüne geçer .

Tabi ki tüketicilerin yüksek seviyede korunması önemli amaçlardan biridir, ama bu amaç 16(a) maddesinin geniş yorumlanması gerektiği anlamına gelmez çünkü maddenin amaçlarından bir diğeri de piyasa şeffaflığını ve adil ticari rekabeti korumaktır.

  1. Sorunun Yorumu ve “çağrıştırma” konsepti 

Hamburg Mahkemesi şunu soruyordu; 16(b) maddesinde bahsi geçen “çağrıştırma” durumunun mevcut olduğunu kabul etmek için, ihtilafa konu ibarenin tescilli coğrafi işaretle birebir aynı veya fonetik ve/veya görsel olarak benzer formda mı olması lazım(1. Yorum), yoksa kullanılan ibarenin ilgili toplum nezdinde coğrafi işaretle veya onun bağlı olduğu coğrafi yerle bir tür/bir şekilde bağlantı kuruyor olması yeterli midir? (2. Yorum)

Bu soruyu sorarken Hamburg Mahkemesi aynı zamanda ABAD içtihatlarına atıf yaparak ABAD’ın çağrıştırmayı şöyle tanımladığını da belirtmiş ”kullanılan ibare tescilli coğrafi işaretin bir bölümünü kapsar ve böylece tüketiciler ürünle karşılaştıklarında zihinlerinde korunan coğrafi işaretli ürünün imajı belirir” . Hamburg Mahkemesi diyor ki; tamam ABAD kriteri böyle koydu, ama şu ana kadar kullanılan ibareyle tescilli coğrafi işaret arasında fonetik/görsel bir benzerlik olması gerekli mi değil mi konusunda bir şey söylemedi.  Mahkeme bunu soruyor çünkü Scotch Whisky ile GLEN arasında hiçbir benzerlik yok gerçekten.

Tahmin edeceğiniz gibi, Klotz ve dahi Hollanda hükümeti  1. Yorum tarafında saf tutarken,  TSWA ve ayrıca Yunan-Fransız-İtalyan hükümetleri 2. Yorumdan yana.

Peki AB Komisyonu ne diyor? Onlar iki arada bir derede kalmış görünüyor (!) ve diyor ki; illa da fonetik ve/veya görsel benzerlik veya yalnızca düşünsel bir bağ kurma hali aranmasın, onun yerine –olayın şart ve koşullarına göre –makul düzeyde bilgili tüketicinin kavramsal yakınlık çerçevesinde tescilli coğrafi işaretle ihtilafa konu  kullanım arasında açık ve direkt bir bağ kurup kurmayacağına bakılsın.(3.yorum)

Hukuk Sözcüsü’nün görüşü 3. yorumdan yana. Diyor ki;

16(b)maddesi “çağrıştırma”yı tanımlamıyor, ama şöyle yorumlayabiliriz; maddede geçen diğer iki duruma nazaran (istismar ve taklit) daha düşük seviyede olsa da, çağrıştırma konseptindede tescilli coğrafi işaretle belli seviyede bir benzerlik aranır. ABAD içtihatlarına konu olan önceki olaylarda ihtilafa konu kullanımın tescilli coğrafi işareti kısmen de olsa içermesinden bahsedilmiştir, ama bunun sebebi o ihtilaflarda gerçekten de böyle bir durum olmasıdır. Ancak  ABAD’ın, kullanımın tescilli işareti kısmen dahi olsa kapsama halini, 16(b) maddesinin uygulanması için bir sine qua non (olmazsa olmaz/mutlak şart) olarak işaret ettiği söylenemez.

Zaten Hamburg Mahkemesi’nin yukarıda atıf yaptığı ABAD kararında ki “böylece” kelimesinden sonra devam eden cümleyle  ABAD aranan temel kriterin “ tüketici ürünün adını gördüğünde zihninde beliren imaj coğrafi işaretle korunan ürün müdür?” olduğunu açıkça ifade etmiştir.

ABAD’a göre ulusal mahkemeler karar verirken tüketicinin farzolunan reaksiyonunu dikkate almalıdır. Buradaki tüketici  makul düzeyde bilgilendirilmiş ve makul düzeyde gözlemci ortalama Avrupalı tüketicidir.

Aslına bakılırsa kullanım tescilli coğrafi işareti içinde bir bölümde aynen içeriyor olsa da bu durum tüketicinin illa ki kullanımla coğrafi işareti birbirine bağlayacağı manasına da gelmez.  Mesela Port Charlotte kararında (C-56/16) coğrafi işaret davalının markası içinde birebir yer aldığı halde ortalama tüketicinin bunu mutlaka Porto coğrafi işareti ile bağlantılı görmeyeceği ifade edilmiştir.  (ah bu Port Charlotte kararı ah! Var herhalde kararı verenlerin bir bildiği ve benim kaçırdığım bir şeyler ki karar öyle çıktı.Yazarın kendisine not; kararı bir daha oku!)

Görünümleri çok benzer ve satış isimleri fonetik ve görsel olarak benzer olan ürünlere ilişkin Viiniverla kararında ise Mahkeme (C-75/15), ihtilafa konu ibarenin son iki hecesiyle tescilli coğrafi işaretin son hecesinin aynı olmasını ve her iki kelimenin de aynı sayıda hece içeriyor olmasını çağrıştırma için yeterli bulmuştur.

Bence çağrıştırmanın uygulanabilmesi için ortada illa ki tescilli coğrafi işaretle fonetik ve görsel benzerlik bulunması esaslı bir şart değildir, bu ancak gözönüne alınacak kriterlerden biri olabilir.

ABAD’in içtihatlarında fonetik ve görsel ilişkiye veya benzerliğe referans yapılmasının sebebi o ihtilaflarda böyle durumların mevcut olmasıdır. Fakat bir olayda bu durumların hiçbiri bulunmazsa ortada çağrıştırma da yoktur denemez

Gözönüne alınacak bir diğer kriter ise ibareler arasındaki  “kavramsal  yakınlık”tır. ABAD bunu diğer kriterlerden ve “fonetik ve görsel ilişki” kriterinden ayırmıştır; bu kriter tüketicinin algısı üzerine yoğunlaşır.

Bana göre 16(b) maddesinin uygulanmasında temel alınacak kriter “tüketici ürünün adıyla karşılaştığında zihninde beliren imaj coğrafi işaretle korunan ürün müdür?”olmalıdır ki buna karar verirken de Ulusal Mahkemeler diğer kriterlerden yararlanmalıdır.

Bunlar yerine “kullanılan ibarenin ilgili toplum nezdinde coğrafi işaretle veya onun bağlı olduğu coğrafi yerle bir tür/bir şekilde bağlantı” kurması gibi belirsiz ve amacı aşar bir kriter kabul edilemez.Bu kadar ucu açık bir kriterin kabul edilmesi (AB’nin temel ilkelerinden olan) malların serbest dolaşımı ilkesini tehdit eden bir yorum olur.

Ayrıca eğer bir tescilli coğrafi işaretin koruması kendisine en ufak benzerlik içermeyen bir kullanımı veya ona referans vermeyen bir ürünü/markayı içerir şekilde genişletilirse , bu durumda başka ülkelerde aynı ürünü (viski) üretenlerin ürünlerinin/markalarının düşüşe geçmesine sebep olur.

Dolayısıyla ben maddenin uygulanması için illa ki arada fonetik/görsel benzerlik olması gerektiğini düşünmüyorum, ancak tüketicinin arada bir tür/bir şekilde bağlantı görüyor olmasının yeterli olduğu yönündeki bir  kriteri de kabul etmiyorum.  Ortada benzerlik yoksa, o zaman kavramsal yakınlık olup olmadığına bakılsın; bu kavramsal yakınlıktan dolayı tüketicinin zihninde coğrafi işaretli ürün beliriyorsa o zaman 16(b) maddesindeki çağrıştırma uygulansın.

Hamburg Mahkemesi davaya konu  “GLEN” kelimesinin Kelt dilinde “dar bir vadi” anlamına geldiğini, İskoç viskisi üreten 116 imalathanenin 31 tanesinin adında GLEN kelimesinin geçtiğini ve GLEN’in ardından imalathanelerin bulunduğu yerin adına yer verildiğini belirtmiştir.

Ancak Hamburg Mahkemesi ayrıca İskoçya dışında viski üreten başka işletmelerin de GLEN ibaresini kullandığını bildirmektedir; Kanada’da ki “Glen Breton”, İrlanda’da ki “Glendalough”, Almanya’da ki “Glen Els” gibi.

TSWA ise dosyaya bir tüketici anketi sunmuştur; buna göre, Almanya’da ki viski tüketicilerinin %4,5 oranındaki bir bölümü GLEN kelimesini İskoç viskisiyle veya İskoç olan şeylerle bağlantılı görmektedir.

AB Komisyonu’na şu yönden katılıyorum, olaydaki gibi durumlarda 16(b) maddesinde geçen çağrıştırma kavramının kesin olarak uygulanacağını  söylemek mümkün değil. Burada karar mercii tamamiyle Ulusal Mahkeme’dir;  Ulusal Mahkeme ortalama Avrupa tüketicisi GlEN ibaresini gördüğünde zihninde doğrudan Scotch Whiskey (İskoç viskisi) imajı oluşuyor mu diye tespit etmelidir.

Hamburg Mahkemesi tüketicilerin sistematik olarak GLEN kelimesini “viski emtiası” ile bağlantılı gördüğü kanaatine varsa dahi  bu durum,Scottish Whisky yada Scotch Whisky ile  aranan ve gerekli olan yakın bağlantının bulunmadığı anlamına gelir.

2.Sorunun 2. Bölümü Hakkında Yorum; İhtilafa Konu İbarenin Etrafında Kullanılan Diğer İfade ve İbarelerin 16(b) Maddesi İncelemesine Etkisi

Hatırlarsanız davalının malları üzerinde sadece Glen Buchenbach değil, başkaca pek çok ibare de kullanılıyordu ve bunlar dava konusu viskilerin gerçek orijinine(Alman) işaret ediyordu.

Hamburg Mahkemesi en basit anlatımıyla şunu soruyor; 16(b) maddesi çerçevesinde çağrıştırma var mı yok mu diye  inceleme yaparken ben sadece GLEN kelimesine mi odaklanmalı/bunu mu gözönüne almalıyım (1.Yorum), yoksa bunun dışında geçen ve orjin gösteren diğer ifadeleri/bilgileri de dikkate alayım m?(2. Yorum)

Bunu sorarken Ulusal Mahkeme madde metninde “ürünün gerçek orijini belirtilmiş olsa da “(even if the true origin of the product is indicated)  “herhangi” (any) bir çağrıştırmanın engelleneceğinin belirtildiğine dikkat çekiyor.

Hukuk Sözcüsü’nün yorumu şöyle;

Bir ürünün gerçek orjinini /kaynağını gösteren bir ibareye ürün üzerinde yer verilmiş olması, 16(b) maddesi çerçevesinde, kullanılan ibarenin yanıltıcı vasfının bulunmadığı ve ortada bir çağrıştırma olmadığı anlamına gelmez. Zaten maddenin devamında geçen “coğrafi işaretin tercümesinin kullanılması, veyahut “gibi”,“tipinde”, “stilinde”, “yapılmış”,”tadında” veya buna benzer ifadelerle birlikte  kullanımın da yasaklanmış olması bu yorumu destekliyor.

ABAD içtihatları da bu yönde. Hatta ABAD toplumun bir kısmı için karıştırma ihtimali bulunmasa dahi yine de ortada çağrıştırma olabileceğini içtihat etmiştir.

Davalı “Glen Buchenbach” ifadesinin kullanımının bir kelime oyunu içerdiğini, çünkü viskilerin orjininin/üretim yerinin Berglen olduğunu ancak kullanımda bir nehir olan Buchenbach’a yer verildiğini söylüyor. (Yani davalı diyor ki; aslında biz viskilerin gerçek üretim yerini  belirten bir ibare dahi kullanmıyoruz, ürünler Berglen’de üretiliyor fakat biz oradaki nehrin adını kullandık, dolayısıyla bu yönden de 16(b) içine giren bir durum yok ortada.) ABAD içtihatları ürünün nerede/kim tarafından üretildiğinin belirtilmesinin maddenin uygulamasına bir etkisi olmadığını açıkça söyler.

Dolayısıyla, çağrıştırma varmı yokmu diye incelenirken davaya konu ibare dışındaki ek bilgilere/ifadelere, tanımlamalara, ürünün etiketine ve bundaki bilgilere, ve dahi ürünün gerçek orjinini belirtilen ibarelere bakılarak karar verilemez.

3.Soru Hakkında Yorum; İhtilafa Konu İbarenin Etrafında Kullanılan Diğer İfade ve İbarelerin 16(c) Maddesi İncelemesine Etkisi

Bu soruyla Hamburg Mahkemesi 16 (c) maddesinde geçen “ürünün orjini konusunda herhangi bir yanlış veya yanıltıcı işaret” olup olmadığı incelenirken, ihtilafa konu ibarenin etrafında, bununla birlikte kullanılan ifade/ibarelerin dikkate alınıp alınmayacağını soruyor. Yani burada da yine; sadece ihtilaf konusuna (GLEN) kelimesine mi  bakayım karar verirken, yoksa diğer bilgi/ifade/ibareleri de gözönüne alayım mı diye soruyor.

Bay Klotz, AB Komisyonu, Hollanda Hükümeti ve bir noktada İtalyan Hükümeti; diğer ibareler de dikkate alınsın diyor.

TSWA, Yunan ve Fransız Hükümetleri ise; bunların ne önemi var ki, sadece ihtilafa konu ibare göz önüne alınmalı diyor.

Peki Hukuk Sözcüsü hangi görüşte? TSWA ile aynı yönde düşünüyor! Sözcü’ye göre;

Eğer bir ibare bizzat yanıltıcı veya yanlışsa, o zaman etrafında kullanılan diğer ibarelerin incelemede gözönüne alınması maddenin koyuluş amacını sınırlar.

Komisyon maddede geçen “description, presentation or labeling of the products” ifadesinin “bütünsel inceleme” yapılması gerektiği anlamına geldiğini söylüyor. Ama ben öyle düşünmüyorum ve madde metninden Komisyonun nasıl böyle bir yoruma vardığını da anlayamıyorum. AB Kanun koyucusu kendisi yanlış veya yanıltıcılık içeren bir ibarenin sırf etrafındaki diğer ibareler yüzünden böyle vasıflandırılamayacağını düşünseydi, hükmü ona göre kaleme alırdı.

16. Maddeki (c) fıkrası (a) ve (b) fıkralarından farklıdır çünkü 16(c) coğrafi işaretin koruma kapsamını genişletir. Buna giren  kullanımlar tescilli coğrafi işareti çağrıştırmaz, ancak  ürünle o işaret arasındaki bağlantı konusunda yanlış veya yanıltıcılık içerir. Ancak fıkralar arasındaki bu farklılık  etikette yer alan ibarelerin bir bütün olarak incelemede gözönüne alınacağı  anlamına gelmez.

Bu madde kapsamında da bakılması gereken ihtilafa konu ibarenin kendisidir sadece.

Hamburg Mahkemesi’nin Sorduğu Sorularla İlgili Olarak Hukuk Sözcüsü’nün Yorumları Özet Olarak Şöyle;

1- Tüzüğün 16(a)maddesi ile yasaklanan “dolaylı ticari kullanım” geniş yorumlanamaz. Bunun uygulanabilmesi için  ihtilaf konusu olan ibarenin tescilli coğrafin işaretin aynısını veya fonetik ve/veya görünüm olarak benzerini içermesi gerekir.  İhtilaflı ibarenin ilgili toplum gözünde tescilli coğrafi işaretle veya işaretin bağlı olduğu coğrafi yerle  bir tür/bir şekilde   bağlantı kuracak şekilde anımsatmada bulunması yeterli değildir.

2- Tüzüğün 16 (b) maddesinde yer alan “çağrıştırma”nın uygulanabilmesi için illa ki tescilli coğrafi işaretle ihtilaf konusu kullanım arasında bir fonetik/görsel benzerlik bulunması gerekmez. Ancak, ihtilaflı ibarenin ilgili toplum nezdinde tescilli coğrafi işaretle veya bunun bağlı olduğu coğrafi yerle  bir tür/bir şekilde bağlantı kuracak şekilde anımsatmada bulunması da çağrıştırma için yeterli değildir.

Ortada bir benzerlik yoksa, o zaman  “kavramsal yakınlık” olup olmadığına ve bu yakınlığın tüketici zihninde korunan coğrafi işaretli ürünün imajını oluşturup oluşturmadığına bakılmalıdır.

İncelemede sadece ihtilafa konu ibare göz önüne alınarak inceleme yapılmalıdır.

3- Tüzüğün 16 (c) mddesine göre yapılacak incelemede de yine sadece ihtilafa konu ibare göz önüne alınarak inceleme yapılmalıdır.

Sevgili Okur,

Ben dosyanın ne tarafı ne de hakimiyim. Demokrasi var sonuçta, fikrimi söyleyeceğim; BEN İSKOÇLARI TUTUYORUM BU İŞTE. Davalıya karşı zihnimde şu sorular dönüp duruyor sürekli; Neden “Glen”? Amaç ne bunu kullanmakta? Neden Almanya’da üretilen viski için Keltçe bir kelime? Hadi Keltçe bir kelime kullanmak istediniz, neden GLEN ama başka bir Keltçe kelime değil?  Tek kullanan biz değiliz, başkaları da var gibi argümanlar da nedense kalbimi soğutmuyor.

Ama tabi bir yandan da coğrafi işaretler konusundaki sıkışıklığın farkındayım, yine de nefesimi tutmuş ne olacak diye bekliyorum. Davayı takip etmeye ve gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. ABAD, Hamburg Mahkemesi ve ileriki aşamalarda Alman Ulusal Temyiz Mahkemesi ne der göreceğiz (eğer ihtilaf sulh ile çözülmezse iş kesin oraya kadar gider)

Bu arada, Hukuk Sözcüsü SAUGMANDSGAARD ØE’ye benden selam olsun! Kendisinin yorumlarını tartışmıyorum, sadece naçizane şunu söylemek istiyorum; su gibi akan ve argümanların açık-anlaşılır biçimde yazıldığı bir görüş kaleme almış, insan okurken zevk alıyor. Henüz kendisinin haberi yok ama, Türkiye’den bir hayranı var artık! (ne yapalım ben de böyleyim işte, idare edin lütfen)

Özlem Fütman

ofutman@gmail.com

Mart 2018

ALDI’Yİ ŞAMPANYA ÇARPTI! CHAMPAGNER SORBET İHTİLAFINDA HUKUK SÖZCÜSÜ M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA’NIN GÖRÜŞÜ

 

Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne v Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co (C393/16)

Ben çocukken gazetelerde “doğru bildiğimiz yanlışlar” diye haberler yayınlanırdı. Çoğunlukla sade suya tirit, kolayca bulunabilecek bilgileri derleyen ve gazetedeki boş yerleri doldurmaya yarayan bu yazıları ben yine de okurdum. Bugün biraz nostalji yapıp önce doğru/yanlış oyunu oynayalım diyorum.

1-Champagne (şampanya) dünyanın en bilinen/en meşhur coğrafi işaretidir; muhtemelen doğru. Şampanya kraliçe ise Konyak  kraldır diye devam edebiliriz.

2-Bütün köpüklü şaraplar şampanyadır;  Yanlış.

3-Şampanya Birliği en zengin coğrafi işaret birliğidir; muhtemelen doğru, en azından onlardan biridir

4-Bütün coğrafi işaret birlikleri ve üreticileri zaten zengindir; Yanlış. Arapgir’de köhnü üzümü üreten çiftçi zengin mi? İtalya’da bin kişilik kasabada 800 yıldır atasından gördüğü  peyniri üretmekte ısrar eden adamla Şampanya Birliği’nin ne alakası var?

5-Şampanya sadece bir iki üreticinin elinde, onlarda herkese dava açıyor; Yanlış. Fransa’da Champagne bölgesine gidip kaç tane irili ufaklı üretici olduğunu görsen şaşarsın. Yani hayat Moët & Chandon,Veuve Clicquot, Dom Perignon dan ibaret değil şampanya dünyasında.

6-Şampanya zengin içeceğidir; Yanlış. Türkiye’de ki lokantalarda yazılan fiyatlara bakma, Yeşilçam filmlerindeki Şampanya imajının sana subliminal mesaj vermesine izin verme! Şampanya özel günlerde daha fazla tercih edilen bir içecek olabilir, ama zengin içeceğidir denemez bence.

7-Amerikalılar Kaliforniya şampanyası üretiyor, İspanyolların da Cava (kava) diye şampanyası var; Yanlış. Amerikalıların da İspanyolların da şampanya üretmesi mümkün değil, çünkü bu ülkeler/bölgeler  Fransa ‘da ki Champagne bölgesinde değil! Ayrıca, İspanyollar kendi içeceklerine Cava derken sen neden şampanya demekte ısrar ediyorsun acaba?

8-Almanların uzun yıllardır yaptığı geleneksel bir sorbesi/dondurulmuş tatlısı var ve adı da Champagner Sorbet (şampanyalı sorbe/şampanya sorbesi), bunun içine gerçekten de şampanya koyuyorlar; DOĞRU , Hatta o kadar doğru ki aşağıdaki görüşe konu olan dava da zaten buradan temelleniyor.

İHTİLAFIN ÖZETİ

Almanların meşhur indirimli süpermarket devi ALDI 2014 yılında aşağıda görseli sunulan paketlerle şampanyalı sorbe satmaya başlayınca Fransa’da alarm zilleri çaldı!

 

 

Şampanya üreticilerinin haklarını ve Champagne coğrafi işaretini korumak için kurulmuş The Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) hemen harekete geçerek ALDI’ye dava açtı ve ürünlerin satışına son verilmesini istedi. CIVC, Aldi’nin sattığı sorbelerin paketlerinde

—tescilli Champagne  coğrafi işaretinin kullanılmasının,

—ayrıca görsel olarak bir şişe şampanya, yarım doldurulmuş şampanya kadehi ve bir şişe mantarının yer almasının şampanya coğrafi işaretinin ününden haksız yararlanmaya sebep olduğunu ve haklarını ihlal ettiğini iddia etti.

Bu arada, Aldi’nin sattığı ürünlerde gerçekten de %12 oranında şampanya kullanıldığını belirtelim.

Münih Yerel Mahkemesi CIVC lehine karar verdi. Ama Bölgesel Temyiz Mahkemesi, Yerel Mahkeme’nin kararını bozdu! Temyiz Mahkemesine göre

–Aldi, tescilli Champagne coğrafi işaretinin ününden haksız yararlanmamıştı  çünkü “Champagner Sorbet” Almanya’da belli bir tatlının /sorbenin adı olarak çok uzun yıllardır kullanılmaktaydı,

–ayrıca Aldi ürünlerinin içinde bulunan %12 oranında ki şampanya ürüne/gıda maddesine  karakteristiğini vermek için yeterliydi.

Bunun üzerine CIVC, ihtilafı Alman Federal Temyiz Mahkemesi’ne taşıdı (aksi beklenemezdi her halde!) . Mahkeme yargılamayı durdurarak AB Adalet Divanına dört soru yöneltti. Dosya, Hukuk Sözcüsü M Campos Sánchez-Bordona’nın önüne geldi. Aşağıdaki yazı Bordona’nın heyecanla beklenen 20 Temmuz 2017 tarihinde açıkladığı görüşe ilişkindir.

Federal Temyiz Mahkemesi’nin ABAD’a yönelttiği dört soru içerisinde en kritik olanı şuydu;

“İçinde malzeme/bileşen olarak coğrafi işaretle korunan bir ürünün kullanıldığı gıda maddesinin ambalajında konu coğrafi işarete yer verilmesi, o coğrafi işaretin ününden yararlanma-istismar anlamına gelir mi?”

Bir diğer anlatımla;  bir gıda şirketi/gıda satan şirket, korunan Champagne işaretini, içinde şampanya bulunan bir ürün için  hangi şart ve koşullarda ürün ambalajında kullanabilir?

Mahkeme verilecek cevapta toplum nezdinde  ürünün isminin (olayda “Champagner sorbet”) toplumda jenerik olarak kullanılıyor olmasının ve coğrafi işaretle korunan ürünün (olayda champagne) satışa sunulan gıda maddesinin son hali içinde ürüne ana karakteristiğini verecek oranda kullanılmasının etkisinin de gözönüne alınmasını talep etmiştir.

Hukuk Sözcüsü Bordona görüşünde konuyla ilgili olarak ilk önce şu hususa dikkat çekiyor; coğrafi işaretle korunan bir ürünün, gıda maddesinin  paketinde kullanılması “masum” bir seçim olamaz ve mantıken  o coğrafi işaretli ürünün ünüyle bağlantı kurularak bu ünden faydalanma eğilimine işaret eder; o yüzden de hukuka aykırı kullanım olarak değerlendirilmelidir.

Ancak bu tarz bir kullanım yasal bir gerekçeye dayanıyorsa  durum farklı  değerlendirilebilir. Söz konusu olabilecek yasal menfaatler şunlar olabilir;

— Marka tescili gibi önceden mevcut haklar (olayda Aldi için böyle bir durum söz konusu değildir)

— Etiketleme mevzuatı gibi yasal zorunluluklar (olayda bu düşünülebilir, değerlendirilebilir)

–zararsız kullanım (olayda düşünülebilir)

Dava sürecinde Aldi, sattığı ürünlerin ambalajlarında ürünün adını doğru şekilde yazmak zorunda olduğunu ve bu zorunluluğunda etiket mevzuatından kaynaklandığını ileri sürmüştü. Aldi’ye göre, satılan ürünün adı Alman tüketiciler için “Champagner sorbet” olduğundan, paketlerde bu şekilde kullanım mecburidir.

Ancak Bordona, coğrafi işaret korumasının temel amacının coğrafi işaretle korunan ürünün adının jenerik hale gelmesine engel olmak olduğuna vurgu yaparak, Aldi’nin bu savunmasına itibar edilemeyeceğini belirtiyor. Champagner sorbet bir veya birden fazla AB ülkesinde bir sorbe türünün adı olarak kullanılıyor olsa dahi bunun yukarıda belirtilen istisnalardan biri içine girmeyeceğini söylüyor.

Gıda maddesinin içinde coğrafi işaretle korunan ürünün kullanılmasının satılan gıda ürününe karakteristik özelliğini vermesi konusuna gelince;  Bordona burada 2010 tarihli, içinde coğrafi işaretli ürün ihtiva eden gıda maddelerinin etiketlenmesine dair, AB Komisyonu Kılavuzlarından yararlanarak yorum yapıyor. Bu Kılavuzların bağlayıcı olmadığını ve esasında  şarap ve diğer alkollü içeceklere ilişkin olmadığını belirtelim. Ancak Bordona Kılavuzların analoji yapmak için kullanılabileceğine işaret ediyor.

Kılavuzlara göre,  korunan coğrafi işaretli ürün, bir gıda maddesinin içinde yer alıyorsa ve aşağıdaki şart ve koşullar mevcutsa gıda ürününün adında veya buna yakın yerleştirilerek kullanılabilir.

1) Söz konusu gıda maddesi, başka hiçbir ‘karşılaştırılabilir- yerine ikame edilebilir içerik maddesi’ içermemelidir, yani kısmen veya tamamen korunan coğrafi işaretli ürünün yerine geçebilecek/geçmesi mümkün bir ürün içermemelidir. (Örneğin, şampanya sorbesi şampanyadan başka bir köpüklü şarap içermemelidir),

2) Coğrafi işaretli ürün (Şampanya)içinde kullanıldığı gıda ürününe (Şampanya sorbesi ) esaslı karakteristiğini  kazandıracak miktarda  olmalıdır, (bu şart her olayda vaka bazında değerlendirilmelidir.)

3) Coğrafi işaretli ürünün gıda maddesi içindeki oranı ilgili gıdanın isminin yanında veya buna çok yakın bir yerde veya ürün içindeki malzemelerin/bileşenlerin listesi kısmında açıkça yazılmalıdır. (örneğin ‘Şampanya sorbesi ( % 12)” gibi veya ürünün bileşenlerinin yer aldığı listede “Şampanya (% 12)” gibi )

Bordona’ya göre ihtilafta birinci ve üçüncü koşullar konu değildir , ikinci koşula bakılmalıdır. İkinci koşul için  ise Bordona, bununla ilgili gerekli incelemenin vaka bazında Ulusal Mahkemelerce yapılması gerektiğini belirtmektedir. Dolayısıyla, olayda Aldi’nin sattığı ürünlerin %12 oranında şampanya  içermesinin sorbeye esaslı karakteristiğini verip vermediği konusundaki karar Alman Mahkemelerince verilmelidir. Alman Mahkemeleri bu yönde inceleme yaparken, sorbe ürünü içinde şampanyanın tadının aromasının ne kadar hissedildiği gibi noktalara dikkat etmelidir.

Ancak görüşün kanaatimizce kreşendosu en sonda yer almaktadır; yukarıda ki prensipleri ortaya koyan ve ürüne karakteristik özellik katılıp katılmadığı incelemesinde görev ve yetkinin Alman Ulusal Mahkemelerinde olduğunu söyleyen Bordona,   Mahkemelerin aynı zamanda ürün paketlerinin dürüst rekabetin aşağıdaki iki ana koşuluna uygun olup olmadığını da incelemesi gerektiğini belirtmektedir.

Bordona ya göre; her halükarda bir ürünün sunumunun adil ticari uygulamalara ve genel teamüllere uygun olması gerekir. 1234/2007 sayılı Tüzüğün(mülga) 118. quaterdecies  (c) ve (d) numaralı maddelerinde, özellikle “Şampanya” gibi koruma altındaki işaretlerin aşağıdaki durumlara karşı kesin bir koruma altında olduğu belirtilmiştir;

  • Ürünün bölgesi, orijini, doğası veya esaslı özelliklerine ilişkin yanlış veya yanıltıcı ifadeler,
  • Ürünün gerçek orijinine ilişkin tüketiciyi yanlış yönlendirecek diğer uygulamalar,

Bu nedenle, eğer ulusal mahkemeler tarafından % 12 oranındaki şampanyanın sorbeye esaslı karakteristik özelliğini vermeye yeterli olduğu kanaatine varılırsa dahi,  paketler üzerinde  şampanya şişesi, şampanya kadehi, mantar tıpa gibi görsellerin baskın ve yoğun kullanımı dikkate alınarak, ürünün genel sunumunun (paket, reklam materyali, belgeler vs.)

—ürünlerin  orijini, nitelik veya kalitesi hakkında yanıltıcı olup olmadığını,

—ve/veya konu ürünün tescilli şampanya coğrafi işaretinin ününden haksız yararlanıp yararlanmadığının, şampanyanın ünüyle bağlantı kurma amacına hizmet edip etmediğinin de incelenmesi şarttır.

Bordona’ya göre, Aldi’nin ürün paketlerinin genel görünümünü göz ardı etmek mümkün değildir.

Bu görüşü duyduklarında CVIC’de şişelerce şampanya açılarak kutlama yapıldığını görür gibiyim! Eğer , pek çok olayda olduğu gibi, Alman Mahkemeleri Hukuk Sözcüsünün görüşü doğrultusunda karar verirse verilecek kararın gıda maddesi üreten/satanlar için ne anlama geldiği açıktır; bundan sonra herkes ambalajlarını daha dikkatli gözden geçirmek zorundadır!

 

Özlem FÜTMAN

ofutman@gmail.com

Aralık 2017

 

Markanın Ulusal Düzeyde Tescilli Olması Aynı Markanın Diğer Ülkelerde Tescil Edilebilmesi için Dayanak Teşkil Eder mi? Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları Işığında Değerlendirme

equaltreat

Bu yazının kısaltılmış hali GOssIP dergisinin Aralık 2015 tarihli 40. sayısında yayınlanmıştır. Dergiye http://issuu.com/gossipdergi/docs/gossip_dergi_40 bağlantısından erişebilirsiniz.

Başarılı her markanın kaderi taklit edilmektir ve başarısı ulusal düzeyin ötesine taşmış markalar çoğunlukla uluslararası düzeyde de taklit edilmektedir. Bu bağlamda, yurtdışına açılmış bir markanın ulusal düzeyde tescil ettirilmiş olması, yurtdışında koruma için yeterli midir sorusu ortaya çıkmaktadır.

Neredeyse her devlet ulusal marka sicilini tutmaktan sahipli bir sınai mülkiyet ofisine veya belirtilen yetkiyle donatılmış bir devlet birimine sahiptir. Ulusal ofislerde yaptırılan marka tescilleri yalnızca ilgili ülkenin sınırları dahilinde yasal etkiye sahiptir. Bu durumun istisnası, bölgesel düzeyde tescil yapma yetkisiyle donatılmış ofislerdir. Bu tip ofislere örnek olarak, Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında geçerli marka tescilleri yapmaya yetkili İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) ve Benelüks ülkelerinde geçerli marka tescilleri yapan Benelüks Sınai Mülkiyet Ofisi (BOIP) verilebilir. Ayrıca, Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi (WIPO) tarafından yürütülen Madrid Protokolü’ne taraf ülke vatandaşları, WIPO aracılığıyla birçok farklı ülkede uluslararası marka tescili yaptırabilmektedir. Buna karşın, Madrid Protokolü kapsamında elde edilen tesciller, marka sahiplerine sadece seçtikleri ülkelerde geçerli olabilecek haklar vermektedir ve bu anlamda tescillerin etkisi ulusal düzeyde etkiyle sınırlı kalmaktadır.

Tescilli marka haklarının sağladığı korumanın, yalnızca tescilin elde edildiği ülkenin sınırları dahilinde geçerli olması “ülkesellik ilkesi” kavramı ile açıklanmaktadır. Ülkesellik ilkesi gereğince, bir ülkede marka hakkı elde etmiş bir kişinin hakları yalnızca o ülkenin sınırları dahilinde geçerlidir ve marka sahibinin diğer ülkelerde geçerli marka hakkına sahip olabilmesi için markasını koruma talep ettiği ülkelerin ofislerinde de tescil ettirmesi gereklidir.

Marka sahipleri açısından bu durum her zaman kolaylıkla anlaşılamamaktadır, şöyle ki çoğu marka sahibi ulusal düzeyde tescil ettirdikleri ve maddi – manevi çok emek verdikleri markalarının diğer ülkelerde de otomatikman korunması gerektiğini düşünmektedir. Hele ki, bir ülkede kolaylıkla tescil edilmiş bir markanın, bir diğer ülke ofisince reddedilmesi marka sahiplerinin kafasındaki soru işaretlerini iyice artırmaktadır. Bu yazıda, bir ülkede herhangi bir problemle karşılaşılmadan tescil edilmesine rağmen, bir diğer ülke sınai mülkiyet ofisince reddedilen markalar hakkında açılan davalarda Avrupa Birliği Adalet Divanı’nca verilen birkaç karar okuyucularla paylaşılacak ve Avrupa Birliği yargısının konu hakkındaki değerlendirmesi aktarılacaktır.

Okuyuculara aktarılacak ilk karar Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi’nin 2002 yılında verdiği T-106/00 sayılı “Streamserve” kararıdır. OHIM’in “streamserve” ibareli marka tescil başvurusunu reddetmesi kararına karşı, başvuru sahibi dava açar ve aynı markanın bazı Avrupa Birliği ülkelerinde tescilli olduğu iddiasının yanısıra, OHIM’in benzer başvurular hakkında verdiği kararlar iddiasını öne sürülür. Mahkeme bu iddiaları takip eden gerekçelerle reddeder.

Kararın 47. – 48. paragrafları diğer ülkelerdeki tescil hususunun OHIM (veya yeni başvuruya konu ülkelerdeki) etkisini tartışmaktadır:

“47.  Başvuru sahibince öne sürülen ulusal kararlara ilişkin olarak, içtihattan açık olarak anlaşılacağı üzere, Topluluk markası sistemi, kendine yeterli ve herhangi bir ulusal sistemden bağımsız işleyen, kendi amaçları ve özellikleri bulunan otonom bir sistemdir. Bunun sonucunda, bir işaretin Topluluk markası olarak tescil edilebilirliği yalnızca ilgili Topluluk mevzuatı hükümleri dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Bu çerçevede, Ofis (OHIM) ve Topluluk yargısı, ihtilaf konusu işaretin üye bir ülkede veya üçüncü bir ülkede ulusal bir marka olarak tescil edilebilirliği hususunda verilmiş olan önceki bir kararla bağlı değildir. Bu kararın Topluluk Marka Direktifiyle uyumlu bir ulusal mevzuat kapsamında alınmış olması veya kararın, ihtilaf konusu kelimenin kaynak dilsel bölgesine (ilgili kelimenin ait olduğu dilin anadil olduğu) ait, bir ülke tarafından verilmiş olması durumlarında dahi değerlendirme aynı şekilde olacaktır.

  1. Bunun sonucu olarak, başvuru sahibinin, “streamserve” kelimesinin ulusal marka olarak tescil edilebilirliğine ilişkin ulusal kararların varlığı ve özellikle bu kararlardan birisinin Birleşik Krallık’ta verilmiş olması gerekçeli argümanı kabul edilebilir içerikte değildir. Daha ötesi, başvuru sahibi bu kararlardan sonuca ulaşılmasına sağlayacak esasa ilişkin hiçbir argüman sunmamaktadır.”

Başvuru sahibinin mahkemede öne sürdüğü iddialardan bir diğeri ise, OHIM Temyiz Kurulu’nun aynı malları içeren benzer nitelikteki bir marka (imagestream) hakkındaki ret kararını kısmen kaldırılmış olmasıdır. Başvuru sahibi aynı değerlendirmenin “streamserve” markası hakkında yapılmamış olmasını istikrarsızlık olarak nitelendirme ve “streamserve” markası için eşit muamele talep etmektedir.

Mahkeme, bu talep hakkında kararın 66. – 67. paragraflarında takip eden değerlendirmeleri yapmıştır:

“66. … Temyiz Kurulu’nun kararlarının hukuka uygunluğu, Kurul’un önceki karar verme pratikleri esasına göre değil, sadece – Topluluk yargısınca yorumlandığı haliyle –  Topluluk marka tüzüğü esasına göre değerlendirilmelidir.

  1. Bu bağlamda iki hipotez ortaya çıkmaktadır. Eğer, önceki bir vakada, Temyiz Kurulu bir işaretin Topluluk markası olarak tescil edilebilirliğine karar vererek, Tüzüğün ilgili maddelerini doğru biçimde uygulamışken, ilk vakayla kıyaslanabilecek sonraki bir vakada Kurul aksi yönde bir karar aldıysa, Topluluk yargısının tüzüğün ilgili maddelerine aykırılık nedeniyle sonraki kararı iptal etmesi gerekecektir. Bu ilk hipotez çerçevesinde, ayrım yapılmaması (eşit muamele) ilkesine aykırılık iddiası başarısız olmuştur. Diğer taraftan, bir işaretin tescil edilebilirliğine karar vererek Temyiz Kurulu hukuki bir hata yapmışsa ve ilk vakayla kıyaslanabilir sonraki bir vakada, Kurul aksi yönde bir karar almışsa, ilk karar sonraki kararın iptal edilmesini sağlamak için bir gerekçe olamaz. Adalet mahkemesi içtihadına göre, eşit muamele ilkesi, hiç kimsenin talebini desteklemek için başkası lehine önceden gerçekleşmiş kanun dışı fiillere dayanamayacağı prensibini içeren kanunilik ilkesi ışığında uygulanmalıdır. Belirtilen ikinci hipoteze göre de ayrım yapılmaması (eşit muamele) ilkesine aykırılık iddiası başarısız olmuştur.”  

Yukarıda yer verilen paragraflardan açık olarak anlaşılacağı üzere, Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi’ne göre aynı markanın aynı mevzuata sahip başka bir ülke tarafından tescil edilmiş olması, markayı oluşturan kelime tescile konu ülkenin ana dili olsa da, diğer ülkelere veya OHIM’e aynı markayı tescil etme konusunda bir yükümlülük getirmemektedir.

Mutlak ret nedenlerine göre reddedilmiş markalara ilişkin itiraz dilekçelerinde ispatlanması gereken husus, markanın hangi nedenle ilgili ret gerekçesi kapsamında değerlendirilemeyeceğidir. Aynı markanın, aynı mevzuat hükmüne sahip olsalar da diğer ülkelerde tescil edilmiş olması, ret kararını kendiliğinden yanlış hale getirmez. Başvuruyu oluşturan kelime yabancı dilde olsa da ve marka o dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede tescil edilmiş olsa da sonuç aynıdır, ispatlanması gereken diğer ülkelerdeki tescil hususu değil, kararın veya değerlendirmenin yanlışlığıdır.

Karara göre, önceden yanlışlıkla verildiği açık olan tescil kararlarının sonraki kararlara esas olması biçiminde bir pratik kabul edilmesi Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi’ne göre mümkün değildir. Aksi yöndeki yorum, kanunilik ilkesi ile çelişmektedir ve eşitlik ilkesini uygulamak için kanunilik ilkesini yok saymak yerinde olmayacaktır.

Konuyla ilgili olarak okuyuculara aktaracağımız ikinci karar, Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin Mart 2012 tarihli T-242/11 sayılı “3D eXam” kararıdır.

OHIM’in, “3D eXam” başvurusunu ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle reddetmesi kararına karşı açılan davada mahkeme, davacının aynı markanın farklı ülkelerde hali hazırda tescil edilmiş ve tanımlayıcı bir marka olarak değerlendirilmemiş olduğu yönündeki iddiasını incelemiştir. Başvuru sahibi aynı markanın aynı mallar / hizmetler için Almanya, A.B.D. ve Japonya’da tescil edilmiş olmasından hareketle ret kararının yerinde olmadığını iddia etmektedir.

Mahkeme bu iddiaya ilişkin olarak takip eden değerlendirmeyi yapmıştır. Topluluk marka rejimi, kendi amaçları olan otonom bir hukuki sistemdir ve herhangi bir ulusal sistemden bağımsızdır. Bu çerçevede, bir topluluk markasının korunabilirliği ya da tescil edilebilirliği yalnızca ilgili topluluk mevzuatı çerçevesinde değerlendirilir. Bunun sonucu olarak, ne OHIM ne de Topluluk Mahkemeleri, birlik üyesi bir ülkede veya üçüncü bir ülkede bir markanın ulusal bir marka olarak tescil edilebilirliğine ilişkin olarak alınan kararlarla bağlı değildir. Bu durum, tescil edilebilirliğe ilişkin kararın, inceleme konusu kelime markasının dilsel açıdan ait olduğu bölgede kurulu bir ülke tarafından verilmiş olması halinde de geçerlidir. Belirtilen yerleşik içtihat doğrultusunda önceki ulusal tescillere dayandırılan itiraz da haklı bulunmamıştır.

Okuyuculara sunacağımız bir diğer örnek kararsa, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce 2012 yılında verilen T-338/11 sayılı “photos.com” kararıdır. Dava, “photos.com” başvurusunun OHIM tarafından ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle reddedilmesi kararına karşı açılmıştır. Davacı aynı markanın, benzer mallar ve hizmetler için kendi adına önceden OHIM tarafından iki kez tescil edilmiş olmasını belirterek eşit değerlendirme ve meşru beklentilerin karşılanması içerikli argümanlar öne sürmüştür.

Başvuru sahibine göre, önceden tescil edilmiş markalar, yeni başvurunun da tescil edilmesi gerektiği beklentisini ortaya çıkartmaktadır; davacının ticari rakiplerinden hiçbirisinin önceki tescillerin geçerliliğine ilişkin işlem (hükümsüzlük, vb.) başlatmamış olması da, bu beklentiyi desteklemektedir. Ayrıca, bu tescillerin hiçbirisi kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnası çerçevesinde elde edilmemiştir.

Mahkemeye göre, OHIM yetkilerini Birlik mevzuatının genel ilkeleri çerçevesinde kullanmakla yükümlüdür. Eşit muamele ve düzgün yönetim ilkeleri çerçevesinde OHIM benzer markalar hakkında önceden verilmiş kararları dikkate almalı ve aynı yönde karar verip vermeyeceğini dikkatle belirlemelidir. Bununla birlikte, bu ilkelerin ne şekilde uygulanacağı hukukilik ilkesiyle uyumlu olmalıdır. Bu çerçevede, bir markayı tescil ettirmek isteyen kişi, kendi lehine aynı kararın verilmesi talebiyle başka bir kişi adına gerçekleştirilmiş kanuni olmayan bir işleme dayanamaz. Bunun ötesinde, hukuki belirlilik ve iyi yönetim esasları çerçevesinde, markaların uygun olmayan biçimde tescil edilmesini engellemek amacıyla, her markanın incelenmesi düzgün ve kapsamlı biçimde yapılmalıdır. Buna uygun olarak, inceleme her vaka bazında ayrı olarak yapılmalıdır. Bir markanın tescil edilmesi, ilgili markanın kendi olguları kapsamında değerlendirilebilecek ve amacı, inceleme konusu markanın herhangi bir ret gerekçesi kapsamına girip girmediğini belirlemek olan özel kriterlere bağlıdır.

Sayılan hususlar ışığında mahkeme, davacının, önceki OHIM kararlarını emsal göstererek öne sürdüğü, eşit muamele ve meşru beklentilerin karşılanması ilkeleri içerikli argümanlarını kabul etmemiştir.

Yazı içeriğinde yer verdiğimiz kararlar, Avrupa Birliği yargısı içtihadı çerçevesinde, aynı markanın birlik ülkeleri dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde tescil edilmiş olmasının, marka sahibine söz konusu markayı farklı ülkelerde tescil ettirme hakkını vermediğini göstermiştir. Hatta, “photos.com” kararı aynı markanın aynı ofiste önceden tescil edilmiş olmasının, aynı markadan oluşan yeni bir başvurunun mutlak ret nedenleri çerçevesinde reddedilmesini engellemeyeceğini de göstermektedir.

Markalarıyla farklı pazarlara açılmayı hedefleyen okuyuculara önerimiz, markalarını vakit geçirmeksizin yurtdışında tescil ettirmek için ilgili ülkelere başvuruda bulunmalarıdır.

Önder Erol Ünsal

Ocak 2016

unsalonderol@gmail.com

Karıştırılma İhtimali: AB Adalet Divanı İçtihatları ve Dava Hukuku Kaynaklı Genel İlkeler

ab-adalet-divani

Bir önceki yazımızda, AB marka hukuku ve OHIM uygulaması bağlamında karıştırılma ihtimali kavramını, karıştırılma ihtimaline ilişkin genel ilkeler ve OHIM metodolojisi özelinde ele almıştık. (bkz. http://wp.me/p43tJx-lU) Söz konusu yazıda, AB Adalet Divanı içtihatları çerçevesinde oluşan genel ilkelerin bir bölümüne değinilmiş olmakla birlikte, bu yazıda karıştırılma ihtimali incelemesine yön veren genel ilkeleri oluşturan, ilkesel nitelikteki Adalet Divanı kararlarının (Sabel, Canon, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Marca Mode ve Medion kararları) ilgili bölümlerine maddeler halinde yer verilecektir.[1]

Artık AB marka hukukunda yerleşik hale gelmiş olan bu ilkelerin ülkemizde de marka hukuku alanında çalışan kişiler ve uygulayıcılar tarafından büyük ölçüde bilindiği varsayılmakla birlikte, bu kararlarda yer verilen temel ilkelerin toplu halde ve tek bir içerik altında verilmesinin okuyuculara kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir.

 ‘Sabel’ kararı (11/11/1997, C-251/95)

  • Karıştırılma ihtimali, somut olayın koşullarıyla alakalı tüm faktörlerin göz önüne alınması suretiyle, geniş çaplı olarak değerlendirilmelidir. (para. 22)
  • Karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesi bilhassa, markanın piyasadaki tanınırlığı, halkın iki marka arasında ilişkilendirme yapabilmesi ve işaretler ile mallar arasındaki benzerlik düzeyi olmak üzere pek çok unsura bağlıdır. (para. 22)
  • Çekişme konusu markaların görsel, işitsel veya kavramsal benzerliğine ilişkin genel değerlendirme, markaların ayırt edici ve baskın unsurlarını göz önünde bulundurarak, markaların bütünüyle bıraktıkları izlenime dayalı olarak yapılmalıdır. (para. 23)
  • Ortama tüketici genellikle markayı bir bütün olarak algılar ve çeşitli detaylarını analiz etmeye girişmez. (para. 23)
  • Önceki markanın ayırt ediciliği ne kadar yüksekse, karıştırılma ihtimali o kadar fazla olacaktır. (para. 24)
  • Önceki markanın kendiliğinden veya halk nezdinde sahip olduğu ünden kaynaklı olarak yüksek ayırt ediciliğe sahip olması durumunda, iki markada benzer anlamsal içeriğe sahip şekiller kullanılmış olmasından kaynaklı kavramsal benzerliğin karıştırılma ihtimaline yol açabilmesi olanaksız değildir. (para. 24)
  • Bununla birlikte, eğer önceki marka halk nezdinde özellikle tanınmış değilse ve yaratıcı içeriği çok az bir şekilden oluşuyorsa, sadece markaların kavramsal olarak benzer olması karıştırılma ihtimaline yol açmak için yeterli değildir. (para. 25)
  • İlişkilendirilme ihtimali kavramı, karıştırılma ihtimaline bir alternatif değildir, sadece onun kapsamını belirlemeye hizmet etmektedir. (para. 18)
  • Kavramsal içeriklerinin benzer olmasının sonucu olarak halkın iki marka arasında ilişki kurabilecek olması, tek başına, karıştırılma ihtimali sonucuna ulaşmak için yeterli bir neden değildir. (para. 26)

‘Canon’ kararı (29/09/1998, C-39/97)

  • Halkın, ihtilaf konusu mal ve hizmetlerin aynı teşebbüsten, ya da duruma göre iktisaden birbirine bağlı teşebbüslerden geldiğine inanabilmesi riski, karıştırılma ihtimali teşkil eder. (para. 29)
  • Buna karşın, halkın, malların aynı teşebbüsten (ya da iktisaden birbirine bağlı teşebbüslerden) geldiğini düşünmemesi durumunda böyle bir ihtimal söz konusu değildir. (para. 30)
  • Mal ve hizmetlerin benzerliği değerlendirilirken, bu mal veya hizmetlerin kendisine ilişkin tüm ilgili faktörler dikkate alınmalıdır. (para. 23)
  • Bu faktörler, diğerlerinin yanı sıra, mal veya hizmetlerin tabiatını, kullanım amaçlarını ve kullanım şekillerini ve birbirleriyle rekabet halinde veya birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olup olmadıklarını içermektedir. (para. 23)
  • Karıştırılma ihtimaline ilişkin genel değerlendirme, özellikle markalar arasındaki benzerlik ve mal veya hizmetler arasındaki benzerlik olmak üzere ilgili faktörlerin birbirine karşılıklı bağımlılığını beraberinde getirir. Mallar arasındaki düşük benzerlik düzeyi, markalar arasındaki daha yüksek benzerlik ile (veya tam tersi) dengelenebilir. (para. 17)
  • Kendiliğinden veya pazarda sahip olduğu ünden kaynaklı olarak yüksek ayırt ediciliğe sahip markalar, düşük ayırt ediciliğe sahip markalara kıyasla daha geniş korumadanyararlanırlar. (para. 18)
  • Markalar çok benzer ve önceki markanın özellikle ünü nedeniyle ayırt ediciliği yüksekse, mal veya hizmetler arasında görece daha düşük düzeyde benzerlik bulunmasına rağmen, marka tescil talebinin reddi gerekebilir. (para. 19)
  • Mal ve hizmetler arasındaki benzerliğin karıştırılma ihtimaline yol açıp açmayacağının belirlenmesinde, önceki markanın ayırt edici karakteri ve özellikle sahip olduğu ün/itibar dikkate alınmalıdır. (para. 24)
  • Halk bu malların farklı üretim yerlerine sahip olduğunu düşünse dahi karıştırılma ihtimali bulunabilir. (para. 30)

‘Lloyd Schuhfabrik Meyer’ kararı (22/06/1999, C-342/97)

  • Makul düzeyde bilgili, gözlemci ve dikkatli olduğu varsayılan ortalama tüketicinin dikkat düzeyi, çekişme konusu mal ve hizmetlerin türüne (category) göre değişkenlik göstermektedir. (para. 26)
  • Bununla birlikte, ortalama tüketicinin oldukça nadiren farklı markalar arasında direkt bir karşılaştırma yapma şansı olduğu ve markalar hakkında zihninde kalan net olmayan resme itimat etmek zorunda olduğu hususu göz önüne alınmalıdır. (para. 26)
  • Görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik düzeyi tayin edilirken, malların türüne göre bu benzerliklere verilen önemin ve malların pazarlanma yöntemlerinin değerlendirilmesi uygun olabilir. (para. 27)
  • Sadece işitsel benzerliğin karıştırılma ihtimaline yol açabilmesi olasıdır. (para. 28)
  • Markanın ayırt edici niteliğini, dolayısıyla, markanın yüksek ayırt ediciliğe sahip olup olmadığını değerlendirirken, markanın, tescil edildiği mal ve hizmetleri belirli bir teşebbüsten gelen mal ve hizmetler olarak teşhis edebilme kabiliyetinin yüksekliği veya düşüklüğüne dair genel bir değerlendirme yapılmalıdır. (para. 22)
  • Bu değerlendirme yapılırken, özellikle, markanın tescil kapsamındaki mal veya hizmetler için tanımlayıcı bir unsur ihtiva edip etmediği hususu da dâhil olmak üzere, markanın kendinde var olan (içsel) özellikleri; markanın sahip olduğu pazar payı; markanın kullanımının ne ölçüde yoğun, coğrafi olarak geniş alana yayılmış ve uzun süreli olduğu; teşebbüsün markanın tanıtımı için yaptığı yatırımın miktarı; halkın, marka nedeniyle mal ve hizmetlerin belli bir teşebbüsten kaynaklandığını teşhis eden ilgili kesiminin oranı; ticaret ve sanayi odaları ya da diğer profesyonel birliklerin beyanları dikkate alınmalıdır. (para. 23)
  • Bir markanın ne zaman güçlü ayırt edici karaktere sahip olduğunu genel itibariyle, örneğin markanın halkın ilgili kesiminde eriştiği tanınmışlığa ilişkin belirli yüzdeler vererek belirtmek mümkün değildir. (para. 24)

‘Marca Mode’ kararı (22/06/2000, C-425/98)

  • Bir markanın tanınmışlığı, tam manasıyla sadece ilişkilendirilme ihtimalinin varlığı nedeniyle karıştırılma ihtimalinin bulunduğunu varsaymaya neden olmaz. (para. 41)
  • Direktif’in 5(1)(b) maddesi[2],
    • bir marka, kendiliğinden veya halk nezdinde sahip olduğu tanınmışlık nedeniyle özellikle ayırt edici karaktere sahipse, ve
    • üçüncü bir tarafın marka ile ilişkilendirilme ihtimaline yol açabilecek kadar benzer bir işareti, marka sahibinin izni olmaksızın, markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetler için ticaret alanında kullanması durumunda, marka sahibinin sahip olduğu münhasır hakkın, eğer markanın ayırt edici karakteri, söz konusu ilişkilendirilme ihtimalinin karıştırılma ihtimaline yol açmasını bertaraf edemeyecek ölçüdeyse, işaretin o üçüncü tarafça kullanımını engelleme hakkı vereceği

anlamına gelecek şekilde yorumlanmamalıdır. (para. 42)

‘Medion’ kararı[3] (06/10/2005, C-120/04)

  • İhtilafa (itiraza/tecavüz iddiasına) konu işaretin, bir diğer tarafın işletme adı ile normal düzeyde ayırt ediciliğe sahip olan tescilli – ve bileşke markanın ilettiği bütünsel izlenimi tek başına oluşturmamakla birlikte, bileşke markada bağımsız bir ayırt edici niteliğe sahip- bir markanın bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş olması halinde, mal veya hizmetler aynıysa, halk tarafından karıştırılma ihtimali ortaya çıkabilir. (para. 37)

H. Tolga KARADENİZLİ

Temmuz, 2015

karadenizlit@gmail.com

Kaynak: OHIM Guidelines, Part C: Opposition, Section 2: Identity and Likelihood of Confusion, Chapter 1: General principles and methodology, Annex I

Dipnotlar:

[1] Belirtilen kararlar, bir önceki yazının da temel kaynağını oluşturan OHIM Kılavuzu, Bölüm C: Yayına İtiraz, Kısım 2: Aynılık ve Karıştırılma İhtimali, Konu 1: Genel İlkeler ve Metodoloji başlıklı OHIM kılavuzunun ekinde de yer almaktadır.

[2] Article 5 (Rights conferred by a trade mark)

  1. The registered trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade

(b) any sign where, because of its identity with, or similarity to, the trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade mark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public; the likelihood of confusion includes the likelihood of association between the sign and the trade mark.

[3] ‘Life/Thomson life’ kararı olarak da anılmaktadır. Bu kararla ilgili detaylı yazı için bkz. “Bileşke Kelime Markalarında Kelime Unsurlarından Birisinin Önceden Tescilli Olması Durumunda Karıştırılma İhtimalinin Varlığı – Adalet Divanı “Medion v. Thomson” Kararı”, Önder Erol Ünsal, http://wp.me/p43tJx-9S

“Perakendecilik Hizmetleri” Nedir? Marka Tescilinde Somut Karşılığı Ne Şekilde Ortaya Çıkar?

shopping-carts

“Perakendencilik Hizmetleri” – Tanım ve Bu Hizmetin Kullanımından Bahsedilebilecek Haller

Avrupa Birliği Adalet Divanı, 7/7/2005 tarihli C-418/02 sayılı “Praktiker” kararının 34. paragrafında (Praktiker Bau– und Heimwerkermarkte), “perakendecilik hizmetleri”nin nihai amacının malların tüketicilere satışı olduğunu, belirtilen hizmetin satış işleminin yanısıra, bu işlemin gerçekleşmesini sağlamak için tacir tarafından gerçekleştirilen her tür eylemi kapsadığını belirtmiştir. Anılan eylemler karara göre, diğerlerinin yanısıra, satışa sunulan malların seçimini ve satışın rakiplerle değil kendisiyle tamamlanmasını isteyen bir tacirin tüketicileri teşviğe yönelik çeşitli hizmetleri sunmasını da kapsar.

Malların satışı, malların ve hizmetlerin uluslararası sınıflandırması amaçlı Nicé sınıflandırması kapsamında tanımlanmış veya bu sınıflandırma kapsamında değerlendirilmesi mümkün olan bir hizmet değildir. Bu bağlamda, nihai hedefi malların satışı olan hizmetler bütünü, anılan sınıflandırmanın 35. sınıfının açıklayıcı notlarında yer alan “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” (the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling customers to conveniently view and purchase those goods) tanımı kapsamında değerlendirilmektedir.

Yazı boyunca, “perakendecilik hizmetleri” için uzun tanımı ile “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” ifadesi kullanılacaktır. Bununla birlikte, anılan hizmetin yalnızca “perakende satışa” yönelik hizmetleri değil, aynı zamanda “toptan satışa” yönelik hizmetleri kapsadığı da belirtilmelidir.

Takip eden satırlarda, “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” ifadesi kullanılacak olmakla birlikte, bu ifadenin “çeşitli mallar” terimi yerine “özel olarak belirtilmiş malların” yazıldığı halleri de kapsayacak anlamda kullanıldığı özellikle belirtilmelidir. Bir diğer deyişle, yazının kapsamı sadece “çeşitli mallar” genel tabirinin kullanıldığı hallere ilişkin değildir, perakendecilik hizmetinin konusu malların özel biçimde belirtildiği ifade biçimleri de yazı kapsamına girmektedir. Yazı boyunca, “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” ifadesinin kullanılacak olmasının nedeni anlatım kolaylığının sağlanması ve yazı boyunca tek bir ifade biçiminin kullanılmasının tercih edilmesidir.

“Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” en basit haliyle, tüketicilerin farklı seçenekler veya çeşitler arasından kendisine en uygununu bulup satın alması için çeşitli malların bir arada satışa sunulması hizmetidir. Bu hizmet, birbirinden nitelik, ölçek, ortam olarak farklı satış noktalarında (süpermarket, hipermarket, katalog, internet, vb.) sunulabilir.

Yazının giriş kısmında da belirtildiği üzere, inceleme konusu hizmet, malların satışı işleminden ibaret değildir. Hizmet esasen, malların satışa nihai amacına yönelik olarak tacir tarafından sunulan bir hizmetler bütününü ifade etmektedir. Bu haliyle hizmetin kapsamı “perakende veya toptan satış ortamlarında, malların satış amacıyla tüketicilere sunumu”dur.

Hizmetin sunulduğu ortamın dükkan, mağaza, vb. gibi bir mekan olması zorunluluğu bulunmamaktadır. Anılan hizmet; dükkan, mağaza gibi mekanlarda malların klasik biçimde sunumu yoluyla verilebildiği gibi, internet, TV gibi elektronik ortamlarda veya katalog yoluyla satışa sunum gibi farklı yöntemlerle de sunulabilir. Bununla birlikte, hizmetin internet, TV gibi elektronik ortamlarda veya katalog yoluyla sağlandığından bahsedebilmek için, hizmet tanımında yer verildiği üzere “elverişli bir şekilde görme ve satın alma” amacına uygunluk aranmalıdır, yani malların listelenerek gösterilmesi yeterli değildir, aynı zamanda satışa sunumu, yani alımı sağlayacak araçların da sunulmuş olması gereklidir. Satışa sunumu sağlayan araç, TV üzerinden satışta uzaktan kumandayı kullanarak veya telefonla alım yapma, internet üzerinden satışta, ürünleri sitede gördükten sonra alışveriş sepetine ekleyerek, sonra kredi kartıyla ödeme yaparak alım, katalogla üzerinden alımda telefonla satış ve telefon üzerinden kredi kartı numarası vererek ödeme veya bunlara benzer diğer ödeme yöntemleri olabilir.

“Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri”, hizmet tanımından anlaşılacağı üzere, “elverişli bir şekilde görme ve satın alma” amacına uygunluk içermelidir. Bu itibarla, markayı taşıyan malların tanıtımı için broşür veya katalog basılmış olması veya markayı taşıyan malların reklamının yapılıyor olması veya malların internet üzerinden tanıtılması, söz konusu markanın “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” için kullanıldığı anlamına gelmez. Şöyle ki, belirtilen kullanım biçimleri tanıtım – reklam amaçlıdır. Söz konusu kullanım biçimlerinin elverişli biçimde görme amacına hizmet ettikleri kabul edilse de, eşzamanlı olarak aranan diğer amaç olan “müşterilerin malları ………. satın alması için çeşitli malları bir araya getirilmesi” amacına hizmet ettiklerinin kabul edilmesi mümkün değildir.

Yukarıda yapılan açıklamalardan anlaşıldığı üzere, “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri”nin varlığından bahsedebilmek için, öncelikli olarak “çeşitli malların tüketicilerin beğenisine ve alımına sunulma amacıyla bir araya getirilmiş olması” ve “bir araya getirilen malların tüketicilere sunulduğu bir ortam (mağaza, dükkan, internet sitesi, TV yoluyla alım için bir platform, katalog yoluyla satışı sağlayacak yöntem ve araçlar, vb.)” şartlarının bir arada gerçekleşmiş olması gereklidir.

Mallar için tescil edilmiş bir markayı taşıyan ürünlerin piyasaya sürülmesi veya üçüncü kişilere satılması için, söz konusu markanın 35. sınıfa dahil “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” bakımından da tescil edilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Ticari markalar doğaları gereği ticarette kullanım, bir diğer deyişle üçüncü kişilere satış amacıyla tescil edilmekte, mallar üzerinde veya hizmetler için bu amaçla kullanılmakta ve potansiyel alıcılara genellikle ücret karşılığında satılmaktadır. Ticari kanallarla sunulan malların veya hizmetlerin birbirlerinden ayırt edilmesini sağlamak için kullanılan markalar, uluslararası bir sınıflandırma niteliğindeki Nicé sınıflandırmasına göre belirlenmiş mal ve hizmetler sınıfları için tescil edilmektedir. Nicé sınıflandırmasının herhangi bir sınıfında tescil edilmiş bir malın veya hizmetin, üçüncü kişilere satışı için söz konusu malın veya hizmetin ayrıca 35. sınıf kapsamında “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” için tescil edilmesi gerekli değildir.

Tekrar etmek gerekirse, “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” en basit tanımıyla tüketicilerin farklı seçenekler veya çeşitler arasından kendisine en uygununu bulup satın alması için çeşitli malların bir arada satışa sunulması hizmetidir. Bu bağlamda, markasını taşıyan bir malı üretip, piyasaya süren bir firmanın, o malı piyasaya sürüp üçüncü kişilere satmak için markasını “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” için tescil ettirmesi zorunluluğu bulunmadığı gibi, markalı bir ürünün üretilip piyasaya sürülmesi de, o markanın “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” için kullanıldığı anlamına gelmemektedir.

Şöyle ki, “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” için kullanımdan bahsedilmek için, çeşitli malların müşterilere sunum amacıyla bir araya getirilmesi gereklidir ve sonrasında eğer, müşteri tarafından alım kararına varılırsa satış söz konusu olmaktadır. Ayrıca, hizmet tanımında yer alan “elverişli” kelimesinin de işaret ettiği üzere, malların tüketicilere elverişli bir biçimde sunulması, yani “bir araya getirilen malların tüketicilere sunulduğu bir ortam (mağaza, dükkan, internet sitesi, TV yoluyla alım için bir platform, katalog yoluyla satışı sağlayacak yöntem ve araçlar, vb.)” gereklidir.

Sayılan tüm hususlar ışığında kanaatimizce, “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” için kullanım aşağıdaki değerlendirmeler çerçevesinde tespit edilmelidir:

  1. Markalı bir malın üretilmesi veya piyasaya sürülmesi, tek başına söz konusu markanın “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” için kullanıldığını gösteremez.
  2. “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” için kullanımdan bahsedebilmek için çeşitli malların satış amacıyla, tüketicilerin beğenisine elverişli bir ortamda sunulmuş olması gereklidir.
  3. Müşterilerin malları elverişli biçimde görmesi, yani tüketicilere sunum için bir ortam gereklidir. Bu ortamın fiziksel bir mekan olması şart değildir, mallar tüketicilere mağaza, dükkan, internet sitesi, TV yoluyla alım için bir platform, katalog yoluyla satışı sağlayacak yöntem ve araçlar, vb. birçok farklı ortam kullanılarak sunulabilir.
  4. Tüketiciler elverişli ortamda kendilerine sunulan malları inceledikten sonra alımı gerçekleştirir veya gerçekleştirmez. Alımın gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi hizmetin niteliğini etkilemez, şöyle ki “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” satış işleminden ibaret değildir ve hizmetin asıl doğası “malların tüketicilere perakende veya toptan satış ortamlarında sunumu”dur.
  5. Markayı taşıyan malların tanıtımı amaçlı kataloglar, dokümanlar, reklamlar, internet siteleri, tek başlarına markanın “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” için kullanıldığını ispatlama gücüne sahip değildir. Şöyle ki, hizmet tanımından anlaşıldığı üzere, müşterilerin malları elverişli biçimde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi gereklidir. Ürünlere ait tanıtım dokümanlarının veya reklamların, malların elverişli biçimde satışa sunumunu sağlama fonksiyonunu yerine getiren araçlar olduğunun kabul edilmesi ise mümkün değildir.

Perakendencilik Hizmetleri ile Malların Benzerliği

“Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri”nin kapsamını yukarıdaki şekilde tanımladıktan sonra, belirtilen hizmetlerin mallarla benzerliği hakkında birkaç yorumda bulunmak yerinde olacaktır.

Mallar için tescil edilmiş markaların sahibi olan kişiler, aynı malların perakendeciliğine yönelik hizmetleri kapsayan ve kendi markalarıyla aynı veya benzer olan yeni marka başvurularının yapılması halinde, malların ve hizmetlerin birbirleri ile benzer olup olmadıkları hakkında net kriterlerin tanımlanmasını istemektedir.

IPR Gezgini’nde önceden yayınladığım bir yazıda yer verilen tespitler, bu konu hakkında Adalet Divanı Genel Mahkemesi ve OHIM değerlendirmesine ışık tutacak içeriktedir.

Belirtilen yazıya, http://iprgezgini.org/2014/06/08/giysiler-ile-giysilerin-perakendeciligi-hizmetlerinin-benzerligi-adalet-divani-genel-mahkemesi-eni-v-emi-karari-t-59911-ve-konu-hakkinda-ohim-kara/ bağlantısından erişilmesi mümkündür. Yazıda yer alan tespitlere göre, Adalet Divanı ve OHIM, belirli mallar ve bu malların perakendeciliğine yönelik hizmetleri takip eden şekilde değerlendirmektedir:

“Belirli malların perakendeciliğine yönelik hizmetler, söz konusu mallarla (düşük derecede) benzer niteliktedir (bkz. Adalet Divanı Genel Mahkemesi, “Rosalia de Castro” kararı, T-421/10, 05/10/2011, paragraf 33). Belirtilen malların ve hizmetlerin nitelikleri, amaçları ve kullanım yöntemleri aynı olmasa da, söz konusu mallar ile hizmetler arasında, birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olmaları ve hizmetlerin sunulduğu yerin genellikle, malların satışa sunulduğu yerle aynı olması nedenleriyle benzerlikler bulunmaktadır. Bunun ötesinde, bu mallar ve hizmetler halkın aynı kesimine yöneliktir. Belirli mallara yönelik perakendecilik hizmetleri ile diğer marka kapsamında bulunan malların benzerliğinden bahsedebilmek için söz konusu malların aynı olması veya kapsayıcı bir ifade kullanılmışsa, malların kapsayıcı ifadenin doğal ve genel anlamı kapsamına girmesi gerekmektedir (Örneğin, “güneş gözlüğü perakendeciliği hizmetleri ve güneş gözlükleri” veya “optik araçların perakendeciliği hizmetleri ve güneş gözlükleri”.) (bkz. Ofiste Kullanım için Kılavuz, Bölüm C, İlana İtiraz, s.50 – https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP/Part-C/02-part_c_opposition_section_2/part_c_opposition_section_2_chapter_2_comparison_of_goods_and_services/part_c_opposition_section_2_chapter_2_comparison_of_goods_and_services_en.pdf)

Buna karşın, OHIM İnceleme Kılavuzuna göre, genel biçimde ifade edilmiş ve hangi malın veya malların perakendeciliğine yönelik olduğu özel olarak belirtilmemiş olan perakendecilik hizmetleri, hiçbir malla (söz konusu edilen hizmetler ile malların benzerliğidir) benzer değildir. Bu durumda, mallarla – hizmetlerin niteliklerinin farklı olmasının yanısıra, hizmetler soyutken, malların somut olması, farklı ihtiyaçlara hitap etmeleri söz konusudur. Bunun ötesinde, malların ve hizmetlerin kullanım biçimi farklıdır ve birbirleriyle rekabet eder veya birbirlerini tamamlayıcı nitelikte değillerdir (bkz. aynı kılavuz, s.49).

Açıkça anlaşıldığı üzere OHIM, belirli mallarla, aynı malların perakendeciliğine yönelik hizmetleri (düşük derecede) benzer olarak kabul etmektedir. Bu yanıt, malların veya hizmetlerin benzerliğini Türk sınıflandırma tebliğ çerçevesinde algılamaya alışkın bazı okuyuculara anlamlı gelmeyebilir. Ne var ki, malların ve/veya hizmetlerin birbirlerine benzer olması için, ne sınıflandırmanın aynı sınıfında, ne de bir Türk uygulaması olan sınıflandırma tebliğinin aynı alt sınıfında bulunma zorunluluğu vardır. Aynı zamanda, mallar ve/veya hizmetler birbirlerine yüksek, orta veya düşük derecede benzer olabilirler. Bu tip durumlarda, markalar arasında karıştırılma olasılığı bulunup bulunmadığı sorusunun yanıtı, markaların benzerlik derecesine ve karıştırılma olasılığını etkileyen diğer faktörlere bağlı olarak ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla, bazı malları içeren bir markayla, aynı malların perakendeciliğini içeren bir diğer marka arasında karıştırılma olasılığının bulunup bulunmadığı incelenirken, OHIM uygulamasında ilk olarak malların ve hizmetlerin düşük benzerliği tespit edilecek ve markaların benzerlik derecesinin değerlendirilmesinin ardından karıştırılma olasılığı iddiasının yanıtı verilecektir. Ayrıca, OHIM uygulaması çerçevesinde, belirli mallarla, aynı malların perakendeciliğine yönelik hizmetleri (düşük derecede) benzer olarak kabul edilirken, ne önceki markanın kullanımı ne de tanınmışlığı şartları aranmaktadır. Malların ve/veya hizmetlerin benzerliği, bu tip ek şartların (kullanım, tanınmışlık) varlığından bağımsız, ayrı bir inceleme alanıdır. Önceki markanın tanınmışlığı, kullanımı veya ayırt edici gücünün yüksekliği gibi hususlar, malların ve/veya hizmetlerin benzerliğinin incelendiği aşamada değil, ancak karıştırılma olasılığının varlığına yönelik sonraki aşamalarda dikkate alınacaktır.

Marka inceleme sistemimizin en sorunlu alanlarından birisini oluşturan “perakendecilik hizmetleri” hakkında detaylı açıklama ve görüşlerimizi ortaya koyduğumuz bu yazının, inceleme konusu hizmet hakkında ortaya çıkmış soru işaretlerini kısmen ortadan kaldıracağını umuyoruz.

Önder Erol Ünsal

Haziran 2015

unsalonderol@gmail.com

Nicé Sınıflandırmasının Sınıf Başlıklarının Kapsamı Hakkında A.B.D. ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Uygulamaları ve Türkiye Bakımından Kısa Değerlendirme

Bu yazı ilk olarak Uluslararası Fikri Mülkiyet Haklarını Koruma Derneği (AIPPI) Türkiye Ulusal Grubunun Bülteni “Fikri Gündem” dergisinin Ağustos 2014 sayısında yayınlanmıştır. Fikri Gündem’e http://www.aippiturkey.org/yonetim/files/fikri_gundem_sayi_5.pdf linkinden erişilmesi mümkündür. 

labirent

I- Giriş

Marka tescilinde malların ve hizmetlerin sınıflandırılması amacıyla kullanılan Nicé sınıflandırması, sınıflandırmanın yapısı ve ulusal ofislerdeki uygulama biçimi, önceki markalarla benzerlik açısından yapılan değerlendirme başta olmak üzere, birçok ülkede marka incelemesini doğrudan etkiler niteliktedir. Sınıflandırma ve uygulama biçiminin incelemeye etkisi özellikle Türkiye’de oldukça kuvvetlidir. Buna karşın, sınıflandırma ülkemizde incelemeye yaptığı etki ölçüsünde bilinmemekte ve tartışılmamaktadır. Bu yazı, sınıflandırmanın incelemeye etkisinin ortaya çıktığı alanlardan birisi olan Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları (class headings) kavramının açıklanması, sınıf başlıklarının kapsamının Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.) Patent ve Marka Ofisi’nde (USPTO) ne şekilde değerlendirildiğini gösteren USPTO Temyiz Kurulu’nun 2014 yılına ait “FIAT 500” kararı ile konu hakkında Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile OHIM uygulamasının ana çerçevesini oluşturan Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın “IP Translator” kararının aktarılması ve bunun ardından konunun Türkiye bakımından da tartışılması amacıyla hazırlanmıştır.

 

II- Nicé Sınıflandırması ve Sınıf Başlıkları

 

Nicé sınıflandırması, en basit biçimde, markaların tescilinde kullanım için malların ve hizmetlerin sınıflandırılması amacıyla oluşturulan uluslararası bir sistem olarak tanımlanabilir. Nicé sınıflandırması, 1957 yılında uygulamaya giren Nicé Andlaşması ile oluşturulmuştur ve sınıflandırmanın uzmanlar komitesinin (uzmanlar komitesi andlaşma üyesi ülkelerin temsilcilerinden oluşmaktadır) teklifleri çerçevesinde belirli aralıklarla güncellenmektedir.

Nicé sınıflandırması 2014 yılı itibarıyla 45 sınıftan oluşmaktadır. Bu sınıflardan 34 adedi mallara, kalan 11 sınıf ise hizmetlere aittir. Sınıf sayısının artırılması, yani mevcut sınıfların gelecekte yeni sınıflara bölünerek yeni sınıfların oluşturulması, andlaşma kapsamında öngörülen prosedürler çerçevesinde mümkündür.

Uluslararası sınıflandırmayı kuran Nicé Andlaşması’nın ikinci maddesi, sınıflandırmanın hukuki etkisini ve kullanımını düzenlemektedir. Anılan maddenin birinci fıkrasında, andlaşmada doğrudan düzenlenen kurallar dışında, andlaşmanın etkisinin taraf her ülke tarafından ona tanınan etki olacağı ve anlaşmanın taraf ülkeleri herhangi bir markaya sağlanan koruma kapsamının değerlendirilmesi açısından bağlamayacağı belirtilmektedir. Açıklamalardan anlaşılacağı üzere Nicé Andlaşması malların ve hizmetlerin benzerliği konusunda ofislerin yapacağı değerlendirmeyi etkileyebilecek herhangi bir hüküm içermemektedir. Tersine, andlaşmada, sınıflandırmanın etkisinin taraf her ülke tarafından ona tanınan etki olacağı belirtilmiş, ofisler sınıflandırmayı esas veya yardımcı sistem olarak kullanmakta serbest bırakılmış ve ofislere sadece yapacakları yayınlarda ve düzenledikleri belgelerde sınıf numarasını belirtme zorunluluğu getirilmiştir.

Nicé sınıflandırmasında sınıflar dışında alt sınıflar, gruplar veya alt gruplar yoktur. Alt sınıf, grup veya alt gruplar, andlaşma tarafı ülkelerin bir kısmı tarafından uygulamaya konulan iç düzenlemeler niteliğindedir. Türkiye’de kullanılan ve mal ve hizmet sınıflandırması tebliğ ile oluşturulan gruplandırma (alt grup) sistemi Türkiye’ye özgüdür ve bu tip düzenlemelerin andlaşma tarafı diğer ülkeler bakımından bağlayıcılığı yoktur.

Nicé sınıflandırmasında yer alan sınıfların tamamı, sınıf içeriğinde bulunan malların veya hizmetlerin genel niteliğini belirten sınıf başlıklarına (class headings) sahiptir.[1] Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) sınıf başlıklarının amacını, “Sınıf başlıkları, mal ve hizmetlerin esas itibarıyla ait oldukları alanları genel şekilde belirtir.”[2] ifadesiyle açıklamaktadır. Sınıf başlıklarının altında yer alan açıklayıcı notlar (explanatory notes) ise ilgili sınıfın kapsamının daha net biçimde anlaşılmasını sağlayacak verileri içermektedir. Açıklayıcı notların ardından gelen alfabetik liste (alphabetical list), ilgili sınıfın kapsamına giren malların veya hizmetlerin ismen alfabetik biçimde sıralanmasından oluşmaktadır. Genel başlıklar, açıklayıcı notlar ve alfabetik liste kullanılmasına rağmen bir mal veya hizmetin hangi sınıfa ait olduğunun tespit edilememesi durumunda ise genel sınıflandırma ilkeleri (bunlara bu yazı kapsamında yer verilmeyecektir) kullanılarak, malın veya hizmetin ait olduğu sınıf belirlenecektir.

Bu yazıda üzerinde yoğunlaşılacak sınıf başlıkları, ilgili sınıfın kapsamı hakkında genel bilgi vermeyi amaçlayan kısa listelerdir. Sınıf başlıkları kimi durumlarda birkaç kelimeden (Örneğin, Sınıf 25: Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri), kimi durumlarda ise daha uzun ifadelerden oluşur (Örneğin, Sınıf 21: Ev içi kullanım ve mutfak aletleri ve kapları; taraklar ve süngerler; fırçalar (boya fırçaları hariç); fırçalama malzemeleri; temizlik amaçlı malzemeler; çelik yünü; işlenmemiş veya yarı işlenmiş halde cam (binalarda kullanılan cam hariç); diğer sınıflarda yer almayan cam, porselen ve seramik eşyalar.).

Sınıf başlıklarını oluşturan ifadeler, kimi durumlarda ilgili sınıfın kapsamını çok net biçimde çizmekte ve ilgili malların veya hizmetlerin neredeyse tamamını kapsayacak içerikte olmakla birlikte (Örneğin, Sınıf 33: Alkollü içecekler (biralar hariç).), bu ifadeler bazı sınıflarda ilgili sınıf kapsamında yer alan malların veya hizmetlerin tamamını kapsama yeterliliğinden uzaktır. Dolayısıyla, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarıyla yapılan başvuruların veya tescil edilen markaların ilgili sınıflarda yer alan malların veya hizmetlerin tamamını kapsayıp kapsamadığı veya ne kadarını kapsadığı soruları tescil otoriteleri ve yargı açısından önemli tartışmalara yol açmaktadır.

 

III- Sınıf Başlıklarının Kapsamı Konusunda A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Uygulaması ve USPTO Temyiz Kurulu’nun “FIAT 500” Kararı

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) uygulamasında Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının çoğunluğu, başlangıçtan bu yana çok geniş (kapsamı belirsiz) ifadeler olarak kabul edilmekte ve açıklanmaları istenmektedir. Bu uygulama, diğer ülkelerde kapsamı oldukça belirli olan terimlerin de açıklanmasının talep edilmesini yanında getirdiğinden, A.B.D.’ye özgü ve diğer ülkelerden farklılaşmış bir uygulama niteliği göstermektedir. A.B.D. uygulaması mevcut haliyle, özellikle Madrid Protokolü kapsamında A.B.D. için uluslararası tescil başvurusu yapan başvuru sahiplerini zorlamaktadır. Şöyle ki, dünyanın diğer ülkelerinde kabul edilen çok sayıda terim (sınıf başlıkları dahil olmak üzere), A.B.D. tarafından kabul edilmediğinden, başvuruların mal ve hizmet listelerinin hazırlanmasından ardından, A.B.D. için mal ve hizmet sınırlandırması yapılmakta ve daha detaylı listeler düzenlenmektedir. USPTO tarafından kabul edilen mal ve hizmet tanımlamalarına http://tess2.uspto.gov/netahtml/tidm.html adresinden ulaşılması mümkündür.

USPTO’nun, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları hakkındaki uygulaması, USPTO inceleme kılavuzunda takip eden ifadelerle yer almaktadır: “Yabancı tesciller, malları ve hizmetleri çoğunlukla geniş ifadelerle belirtmektedir. Birçok durumda, mal ve hizmet tanımı, ilgili sınıfın sınıf başlığından oluşmaktadır. Bu tip geniş kapsamlı tanımlar A.B.D. başvurularında genel olarak kabul edilmemektedir. Yabancı tescil geniş kapsamlı bir ifade içerse de, A.B.D. başvurusunda, mal ve hizmet tanımlaması açık ve kesin olmalıdır.”[3]

USPTO uygulamasında, mal ve hizmet listelerinde yer alan terimlerin kapsamı belirlenirken “sıradan anlam (ordinary meaning)” testi uygulanmaktadır. Sıradan anlam testi, uzmanın inceleme esnasında, malı veya hizmeti ifade eden terimi, Nicé sınıfı numarasıyla değil, sıradan kelime anlamıyla değerlendirmesi anlamına gelmektedir. Malın veya hizmetin Nicé sınıfı numarası, yapılabilecek işlemlerin kapsamını sınırlandırmayacaktır. Mal ve hizmet listesini oluşturan terimlerin bir sınıfın sınıf başlığından oluştuğu durumlarda, USPTO terimlerin kapsamını belirlemek için kelimelerin sıradan anlamını dikkate alacaktır. Bu doğrultuda, başvuru sahibi, mal ve hizmet listesinde değişiklik yapmak isterse ve bu değişiklik, sınıf başlığının kelime anlamı kapsamına girmemekle birlikte ilgili sınıfta yer alan bir terimin mal ve hizmet listesine eklenmesine yönelik olursa, USPTO bu yöndeki değişiklik talebini kabul etmeyecektir.[4]

USPTO’nun Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları hakkındaki değerlendirmesinin daha kolay biçimde anlaşılabilmesini sağlayacak en güncel karar, USPTO Temyiz Kurulu’nun 31/01/2014 tarihli “FIAT 500” kararıdır.[5]

USPTO Temyiz Kurulu, kurum uzmanlarının verdiği kararlara karşı yapılan itirazların incelendiği kurumun nihai karar organıdır. USPTO Temyiz Kurulu’nun bazı kararları emsal niteliği taşıyan (precedential) kararlardır. Emsal niteliği taşıyan kararlar, karar yayınlanırken USPTO tarafından bu isimle adlandırılmakta, benzer argümanları içeren itirazların değerlendirilmesinde esas alınmakta ve bağlayıcı nitelik göstermektedir.

Bu yazı kapsamında açıklanacak olan “FIAT 500” kararı, USPTO Temyiz Kurulu’nun emsal niteliği taşıyan kararlarından birisidir.

İtalyan menşeili “FIAT GROUP MARKETING & CORPORATE COMMUNICATIONS S.P.A.” firması standart karakterlerde yazılı “FIAT 500” markasının çeşitli ülkelerde tescil edilmesi amacıyla Madrid Protokolü kapsamında bir uluslararası marka tescil başvurusu yapar. Uluslararası sicilde 1082074 sayıyla kaydedilen markanın tescil amacıyla yöneltildiği ülkelerden birisi de A.B.D.’dir. Uluslararası marka tescil başvurusunun kapsamında Nicé sınıflandırmasının 35. sınıfının sınıf başlığını oluşturan “Reklamcılık hizmetleri; iş yönetimi hizmetleri; iş idaresi hizmetleri; ofis hizmetleri.”[6]de yer almaktadır.

USPTO uzmanı, başvurunun mal ve hizmet listesinde yer alan bazı terimlerin çok geniş kapsamlı ifadeler olduğu tespitiyle başvuruyu reddeder. Başvuru sahibi ret kararının ardından yaptığı itirazla, mal ve hizmet listesinde çeşitli düzenlemeler yapılmasını ve ret kararının kaldırılmasını talep eder.

Başvuru sahibinin 35. sınıfında talep ettiği düzenleme, ilgili sınıftaki hizmetlerin “Reklamcılık hizmetleri; başkalarına ait geniş çeşitlilikte tüketim mallarının perakendeciliği ve çevrimiçi perakendeciliği hizmetleri.” şeklinde sınırlandırılması yönündedir.

USPTO uzmanı, başvuru sahibinin 35. sınıfa ilişkin yukarıda belirtilen hizmet kısıtlamasını kabul etmez. Şöyle ki, uzmana göre, listenin kısıtlanmış halinde yer alan “perakendecilik ve çevrimiçi perakendecilik hizmetleri”, başvurunun kısıtlama öncesi hizmet listesinin kapsamına giren nitelikte hizmetler değildir. Bir diğer deyişle, uzman, “perakendecilik ve çevrimiçi perakendecilik hizmetleri”nin, başvurunun ilgili sınıfının ilk halini oluşturan “Reklamcılık hizmetleri; iş yönetimi hizmetleri; iş idaresi hizmetleri; ofis hizmetleri.”nin kapsamına giren bir ifade olmadığı ve bu nedenle hizmet listesindeki sınırlandırmanın kabul edilebilir mahiyette olmadığı görüşündedir. Bu görüşten hareketle, uzman ikinci bir ret kararı gönderir ve başvuru sahibinin mal ve hizmet listesinde yaptığı düzeltmenin yukarıda belirtilen hizmetler bakımından kabul edilmediğini bildirir.

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenir.

İncelemenin esasını, aynı zamanda Nicé sınıflandırmasının 35. sınıfının sınıf başlığını da oluşturan “Reklamcılık hizmetleri; iş yönetimi hizmetleri; iş idaresi hizmetleri; ofis hizmetleri.” şeklindeki listenin “Başkalarına ait geniş çeşitlilikte tüketim mallarının perakendeciliği ve çevrimiçi perakendeciliği hizmetleri.” biçiminde sınırlandırılmasının, hizmet listesinin başvuru aşamasındaki halinin genişletilmesi anlamına gelip gelmediği sorusu oluşturmaktadır. Ret kararının dayanağı olan Yönetmelik 2.71(a) maddesi, başvuru sahiplerinin, başvurunun mal ve hizmet listesinde düzeltme veya kısıtlama yapabilecekleri, ancak listenin kapsamını genişletemeyecekleri hükmünü içermektedir.

Başvuru sahibi itirazında, hizmet listesinde yer alan 35. sınıfın sınıf başlığının, aynı sınıf kapsamındaki “perakendecilik hizmetleri”ni de kapsadığını, dolayısıyla kısıtlama sonucu oluşan hizmet listesinin başvurunun ilk halinin kapsamına girdiğinin kabul edilmesi gerektiğini öne sürmektedir. Başvuru sahibine göre, “perakendecilik hizmetleri”nin sınıf başlığında yer alan “iş yönetimi hizmetleri”nin kapsamına girdiğinin kabul edilmesi mümkündür, şöyle ki bir perakende dükkanı işletmek ve bu hizmetleri sunmak ticari bir hizmettir ve ticari işletmenin idare edilmesini de içermektedir. Bunlara ek olarak başvuru sahibi, USPTO’nun önceden kabul ettiği benzer nitelikte birkaç örneği de gündeme getirmekte ve bu kararların esas alınmasını talep etmektedir.

Buna karşılık, inceleme uzmanı, başvuruyu değerlendirirken “sıradan anlam” testini uyguladığını, dolayısıyla, başvuruyu oluşturan terimlerin sıradan anlamı doğrultusunda, bu terimlerin “perakendecilik hizmetleri”ni kapsamadığı kanaatine ulaştığını belirtmektedir. Uzman, buna ek olarak, “iş idaresi” teriminin sözlük anlamını sunarak, bu terimin bir ticari işletmenin yaptığı her işi kapsamadığını, asıl anlamının bir ticari işletmenin başarı sağlamak için uyguladığı yönetim teknikleri olduğunu öne sürmektedir. Ayrıca, inceleme uzmanına göre, bir başvuruda Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kullanılması, ilgili sınıftaki tüm malların veya hizmetlerin otomatikman kapsandığı anlamına gelmemektedir.

Başvuru sahibi ve inceleme uzmanının argümanlarını değerlendiren Temyiz Kurulu takip eden tespitlere ulaşmıştır.

Temyiz Kurulu’na göre, başvuru sahibince hizmet listesinde yapılan değişiklik, hizmet listesinin kapsamının uygun olmayan biçimde genişletilmesi niteliğindedir ve Nicé sınıflandırmasının 35. sınıfının sınıf başlığındaki terimlerin (iş idaresi hizmetleri dahil olmak üzere), “perakendecilik hizmetleri”ni kapsadığının kabul edilmesi mümkün değildir. Başvuru sahiplerinin, başvurularının mal ve hizmet listesinde yer alan terimleri, USPTO’nun malları ve hizmetleri doğru biçimde sınıflandırmasına imkan verecek açıklıkta tanımlamaları gerekmektedir. Malların ve hizmetlerin açık biçimde tanımlanmasına ilişkin değerlendirme kriterlerini belirlemek USPTO takdirindedir. İnceleme uzmanı, USPTO’nun mal ve hizmet tanımlamalarının kapsamlarını belirlerken uyguladığı “sıradan anlam” testini bu başvurunun incelenmesinde doğru biçimde uygulamıştır ve “iş idaresi hizmetleri” dahil olmak üzere, başvurunun hizmet listesinin ilk halinde yer alan terimlerinin hiç birisinin “perakendecilik hizmetleri”ni kapsamadığı yönündeki uzman tespiti yerindedir. “İş idaresi hizmetleri”nin tanımı ve bir hizmetin marka olarak tescil edilebilmesi başkalarının yararı için verilmesi gerekliliği zorunluluğu göz önüne alındığında, bu hizmetlerin içeriği, iş idaresini tekniklerine sahip bir işletmenin, bu teknikleri başka bir işletmeye, o işletmenin amaçlarına erişmesini sağlamak için aktarması olarak ortaya çıkmaktadır. Bir diğer deyişle, “iş idaresi hizmetleri”nde esas olan, bir işletmenin bir diğer işletmeye faaliyetlerini daha iyi biçimde sürdürmesi için yardım sağlamasıdır ve bu hizmet işletmeler arasında (business to business) bir hizmet niteliğindedir. Buna karşın, “perakendecilik hizmetleri”, firmaların tüketicilere perakende alım için çeşitli ürünleri sunmasıdır ve hizmet işletmeden tüketiciye verilmektedir.

Temyiz Kurulu, kararın kalan bölümünde sınıf başlıklarının kapsamı sorununu irdelemiştir:

Temyiz Kurulu’na göre, sınıf başlıkları bilinçli şekilde seçilmiş kapsamı geniş ifadelerden oluşsa da, bunların her durumda ilgili sınıftaki tüm malları ve hizmetleri kapsadıkları kabul edilemez. USPTO inceleme kılavuzunda da belirtildiği üzere, mal veya hizmet listesinin sınıf başlığından oluşması ve ardından başvuru sahibinin listede kısıtlama talep etmesi durumunda, kısıtlama sonucu oluşacak mal veya hizmetler, orijinal listenin sıradan anlamı kapsamına girmiyorsa, USPTO kısıtlamayı kabul etmeyecektir.

Madrid Protokolü’ne taraf bazı ülkelerce uygulandığı bilinen “sınıf başlığı herşeyi kapsar (class heading covers all)” yaklaşımı uyarınca bu ülkelerin, bir başvurunun mal ve hizmet listesinin Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından oluşması durumunda, başvurunun ilgili sınıflardaki tüm malları ve hizmetleri kapsadığını kabul ettiği bilinmekle birlikte, bu durum uluslararası andlaşmaların (Nicé Andlaşması veya Madrid Protokolü) getirdiği bir zorunluluk değildir. Uluslararası andlaşmalar böyle bir zorunluluk getirmemişken ve A.B.D. mevzuatında bu yönde bir düzenleme yokken, tersine A.B.D. uygulamasının sınıf başlıklarının kapsamı konusunda “sıradan anlam (ordinary meaning)” yaklaşımı açıkken, uluslararası markalar için sınıf başlıklarının ilgili sınıftaki tüm malları veya hizmetleri kapsadığı yönünde bir istisna tanınması mümkün değildir. Bu çerçevede, Madrid Protokolü’ne taraf bazı ülkelerin, 35. sınıfın sınıf başlığının ilgili sınıftaki hizmetlerin tamamını ve dolayısıyla “perakendecilik hizmetleri”ni kapsadığını kabul etmesi, USPTO’nun da aynı yaklaşımı takip etmesi gerektiği anlamına gelmemekte ve USPTO değerlendirmesini etkilememektedir.

İlaveten, Temyiz Kurulu’nun, başvuru sahibinin önceki emsal kararlar gerekçeli itirazına verdiği yanıt da belirtilmelidir. Temyiz Kurulu’na göre, “İncelemede tutarlığının sağlanması Ofis’in hedefi olsa da, inceleme uzmanlarının önceki kararları bizim için bağlayıcı değildir ve her vakada önümüze sunulan kanıtları esas alarak vaka bazında karar vermemiz gerekmektedir.”

Sonuç olarak, Temyiz Kurulu’na göre, başvuru sahibinin hizmet listesinde “Başkalarına ait geniş çeşitlilikte tüketim mallarının perakendeciliği ve çevrimiçi perakendeciliği hizmetleri.”ne yer vererek yaptığı sınırlandırma, bu hizmetlerin, başvurunun orijinal hizmet listesinde yer alan “Reklamcılık hizmetleri; iş yönetimi hizmetleri; iş idaresi hizmetleri; ofis hizmetleri.”nin kapsamına girer nitelikte bir ifade olmaması nedeniyle kabul edilebilir mahiyette bulunmamıştır. Dolayısıyla, başvuru sahibinin itirazı Temyiz Kurulu tarafından reddedilmiştir.

USPTO Temyiz Kurulu’nun “FIAT 500” kararı, ofisin Nicé sınıflandırmasının genel başlıkları konusunda uzun yıllardır devam eden istikrarlı uygulamasının devamı niteliğinde bir karar olması nedeniyle beklenmedik veya sıradışı nitelikte bir karar değildir. Bununla birlikte, bu kararın Avrupa Birliği’nde “IP Translator” kararı sonrası yaşanan kargaşa ve tartışmaların ardından gelmesi ve “IP Translator” kararıyla “sınıf başlığı herşeyi kapsar” yaklaşımını net biçimde geride bırakan yeni AB uygulamasıyla paralellik göstermesi, “FIAT 500” kararını dikkat çekici hale getirmektedir. Kararın önemini daha iyi anlamak için “IP Translator” kararını, kararın arka planını ve getirdiği yenilikleri bir kez daha anımsamak yerinde olacaktır.

 

IV- Sınıf Başlıklarının Kapsamı Konusunda İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) Uygulaması ve Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın “IP Translator” Kararı

Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kapsamı konusunda OHIM uygulamasını, “IP Translator” kararını milat kabul ederek, “IP Translator” öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırmak gerekmektedir.[7]

“IP Translator” kararı öncesi durumda, uygulamanın esasını OHIM Başkanı tarafından yayınlanmış 16 Haziran 2003 tarihli 03/4 sayılı Genelge oluşturmaktaydı. 03/4 sayılı Genelge’ye göre OHIM, bir sınıfa ait sınıf başlığının, o sınıfa dahil tüm malları veya hizmetleri kapsadığını kabul etmekteydi. Bu kabul ve etkileri, tescil incelemesi için olduğu kadar, itiraz, sınırlandırma, kısmi iptal, kullanım gibi işlemler veya hükümler bakımından da geçerliydi.

OHIM, 03/4 sayılı Genelge kapsamında sınıf başlıklarının ilgili sınıf kapsamına giren tüm malları veya hizmetleri kapsadığını kabul etmekle birlikte, bu kabul Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ulusal ofislerinin tümü bakımından geçerli değildi. Bu konuda üye ülkelerin bir kısmı, OHIM’in uygulamasına paralel olarak, sınıf başlıklarının ilgili sınıftaki tüm malları veya hizmetleri kapsadığını kabul etmişken, Birleşik Krallık başta olmak üzere bir diğer kısmı ise sınıf başlıklarının kapsamını sadece sınıf başlığında yazılı mallarla veya hizmetlerle sınırlı olarak değerlendirmekte ve ilgili sınıftaki malların veya hizmetlerin tümünün sınıf başlığınca kapsandığı yönündeki yorumu kabul etmemekteydi. Dolayısıyla, sınıf başlığından oluşan başvuruların kapsamı konusunda, Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında ciddi uygulama ve değerlendirme farklılığı bulunmaktaydı.

Sınıf başlıkları konusunda birlik üyesi ülkeler arasındaki uygulama ve değerlendirme farklılıkları, tescilli markaların kapsamının ne olduğu sorusunu da gündeme getirdiğinden ve bu sorunun cevabı ülkeden ülkeye değiştiğinden, marka sahipleri markalarının kapsamları konusunda endişeye düşmüşlerdi. Dolayısıyla, durumun netleştirilmesi için Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın yorumuna ihtiyaç duyulmuştu. Bu çerçevede, aşağıda detaylarını okuyacağınız bir dava inşa edilerek, konu Adalet Divanı önüne taşındı.

2009 yılında “Chartered Institute of Patent Attorneys”, “IP Translator” markasını tescil ettirmek için Birleşik Krallık marka tescil ofisine başvuruda bulunmuştur. Başvuru 41. sınıf için yapılmıştır ve kapsamında 41. sınıfın Nicé sınıflandırmasındaki sınıf başlığı olan “Öğretim; eğitim verilmesi; eğlence; sportif ve kültürel faaliyetler.” hizmetleri yer almaktadır. Birleşik Krallık Ofisi, 41. sınıfın sınıf başlığını kapsayan başvurunun kapsamının 03/4 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi kapsamında yorumlanması gerektiği görüşünden hareketle, başvurunun 41. sınıfa dahil “tercüme hizmetleri”ni de kapsadığı tespiti doğrultusunda, “IP Translator” markasının anlamı itibarıyla “tercüme hizmetleri” bakımından ayırt edici nitelikte olmadığı ve tanımlayıcı nitelikte olduğu gerekçeleriyle başvurunun reddedilmesine karar vermiştir. Başvuru reddedilirken, ret kararı sınıf başlığının tamamı için verilmiş ve ret kararının yalnızca “tercüme hizmetleri” bakımından geçerli olduğunu belirtir içerikte hizmet listesi düzenlemesi veya sınırlandırması içerikli bir işlem yapılmamıştır. (Birleşik Krallık marka ofisi sınıf başlıklarının kapsamı konusunda, sınıf başlığının ilgili sınıftaki tüm malları veya hizmetleri kapsamadığı uygulamasını kabul etmiş olmakla birlikte, bu marka için farklı bir değerlendirmede bulunmuştur. Bunun nedeni konuyu ön yorum kararı için ECJ önüne taşımaktır. Dolayısıyla, başvuru ve sonrasındaki Ofis kararını senaryo olarak kabul etmek yerinde olacaktır.)

Başvuru sahibi ofis işlemlerinin tamamlanması üzerine, ret kararını “Atanmış Kişi”ye (appointed person [Birleşik Krallık sisteminde bir temyiz merci]) götürmüştür. Başvuru sahibinin temel itiraz gerekçesi, hizmet listesinin kapsamında “tercüme hizmetleri”nin yer almaması ve kendisinin bu hizmetlerin tescili için başvuruda bulunmamış olmasıdır. Atanmış Kişi, “tercüme hizmetleri”nin tescili talep edilen hizmetler arasında yer almaması ve bu hizmetin tescili talep edilen “Öğretim; eğitim verilmesi; eğlence; sportif ve kültürel faaliyetler.” hizmetleri kapsamına girebilecek bir hizmet olmaması bulgularından hareketle, konu hakkında Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın görüşünün alınması gerektiği sonucuna ulaşmış ve Adalet Divanından takip eden üç sorunun yanıtlanacağı ön yorum kararı (preliminary ruling) verilmesini talep etmiştir:

  1. Bir marka başvurusunun kapsamında bulunan malların veya hizmetlerin açık ve kesin olarak belirtilmesine ihtiyaç var mıdır, eğer ihtiyaç varsa bu (açıklık ve kesinlik) hangi derecede olmalıdır?
  2. Marka başvurularının kapsamında bulunan malların veya hizmetlerin tanımlanması amacıyla Nicé Andlaşması çerçevesinde oluşturulan malların ve hizmetlerin uluslararası sınıflandırmasının sınıf başlıklarının içerdiği genel ifadelerin kullanılmasına izin verilmeli midir?
  3. Malların ve hizmetlerin uluslararası sınıflandırmasında yer alan sınıf başlıklarının içerdiği genel ifadelerin OHIM Başkanınca yayınlanan 16/06/2003 tarihli 03/4 sayılı Genelge’ye uygun biçimde yorumlanmasına ihtiyaç var mıdır veya bu şekildeki yoruma izin verilmeli midir?

Adalet Divanı yukarıda yer verilen sorulara 19 Haziran 2012 tarihli C-307/10 sayılı kararı ile takip eden yanıtları vermiştir:[8]

“2008/95 sayılı Direktif, marka korumasının talep edildiği malların ve hizmetlerin, başvuru sahibince,  yetkili makamların ve tacirlerin, sadece bu bilgiye dayanarak, koruma talebinin kapsamını belirleyebilecekleri derecede (yeterlilikte) açık ve kesin biçimde tanımlanmasını gerektirmektedir, anlamında yorumlanmalıdır.

2008/95 sayılı Direktif, (mallara ve hizmetlere ilişkin) tanımlamanın, yetkili makamların ve tacirlerin koruma kapsamını yeterince açık ve kesin biçimde anlamalarına imkan verdiği durumlarda, marka korumasının talep edildiği malları ve hizmetleri tanımlamak için, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarındaki genel unsurların kullanımına engel olmayacaktır, anlamında yorumlanmalıdır.

Koruma talep ettiği markanın kapsadığı malları veya hizmetleri belirtmek için, Nicé anlaşmasının birinci maddesinde belirtilen sınıflandırmanın belirli bir sınıfına ait sınıf başlığında yer alan genel ifadelerin tamamını kullanan bir ulusal marka sahibi, tescil başvurusunun ilgili sınıfa dahil olup alfabetik listede yer alan tüm malları veya hizmetleri kapsama niyetiyle mi yoksa ilgili sınıftaki malların veya hizmetlerin sadece bir kısmını kapsama niyetiyle mi  yapıldığını belirtmek zorundadır. Eğer başvuru, malların veya hizmetlerin bir bölümü için yapılmışsa, başvuru sahibinin o sınıfta bulunan hangi malları veya hizmetleri kapsama niyetinde olduğunu belirtmesi gerekmektedir.”

Bu yanıtlardan özellikle ikincisi, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının ne şekilde değerlendirilmesi ve anlaşılması gerektiği konusunu düzenlemektedir.

Adalet Divanına göre, 2008/95 sayılı Direktifin etkin uygulamasını ve marka tescili sisteminin sorunsuz işleyişini sağlamak için, kararın önceki paragraflarında (bkz. 1 numaralı soruya ilişkin yanıt) belirtilen açıklık ve kesinlik ilkesi malların ve hizmetlerin tanımlanması bakımından da geçerli olacaktır.

Bu çerçevede, Nicé sınıflandırmasının, sınıf başlıklarında yer alan ifadelerin bir kısmı, yetkili makamların markanın koruma kapsamını tespit etmelerine yönelik olarak yeterli derecede açıklık ve kesinlik içerirken, sınıf başlıklarının bir diğer kısmı çok genel olmaları ve markanın kaynak gösterme işlevine uygun olmayacak derecede çeşitli malları veya hizmetleri içermeleri nedeniyle açıklık ve kesinlik kriterlerine uygun değildir.

Dolayısıyla, yetkili makamların, başvuru sahibinin koruma talep ettiği markanın kapsadığı sınıf başlıklarının açıklık ve kesinlik ilkelerine uygunluğunu, vaka bazında (case-by case basis) değerlendirmesi gerekmektedir.

“IP Translator” kararının hemen ardından OHIM 2/12 sayılı yeni bir Başkanlık Genelgesi yayınlamıştır.

2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi 21/06/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş ve bu tarih itibarıyla 16 Haziran 2003 tarihli 03/4 sayılı Başkanlık Genelgesi yürürlükten kalkmıştır.03/4 sayılı genelgenin ortadan kalkmasıyla, anılan genelgede belirtilen, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak yapılan başvuruların, ilgili sınıflara dahil tüm malları veya hizmetleri kapsadığı yönündeki yorum da ortadan kalkmış ve terimlerin kelime anlamları kapsamına giren malları ve hizmetleri kapsadıkları kabul edilmeye başlanmıştır.

2/12 sayılı Genelge’ye göre, OHIM, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından yeteri derecede açık ve kesin olanları kabul etmeye devam edecektir. Tersi durumda, yani sınıf başlığının yeteri kadar açık ve kesin olmadığının düşünüldüğü durumlarda OHIM’in başvuru sahibinden açıklama isteyecektir.

Nice sınıflandırmasının sınıf başlıklarından hangilerinin yeteri derecede açık ve kesin olmadığı ise OHIM’in üye ülkelerle birlikte yürüttüğü yakınlaşma projesi kapsamında karara bağlanmıştır. Konu hakkında yürütülen yoğun bir çalışmanın ardından 2013 yılında açıklanan ortak bildiri ile Nice sınıflandırmasının sınıf başlıklarından 11 tanesinin “IP Translator” kararında belirtilen açıklık ve kesinlik ilkelerini karşılamadığı tespit edilmiştir.[9] Nice sınıflandırmasının 197 adet genel başlığından yalnızca 11 tanesinin açıklık ve kesinlik ilkelerine aykırı olduğunun belirlenmesi, “IP Translator” kararının uygulama alanını sınırlı tutmuş ve sınıf başlıklarının ilgili sınıf kapsamındaki tüm malları kapsadığını kabul eden ülkelerin ve OHIM’in “IP Translator” sonrası döneme daha yumuşak biçimde geçebilmelerini sağlamıştır.

Özetlemek gerekirse, “IP Translator” kararı, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kapsamı konusunda Avrupa Birliği’nde birbiriyle açıkça çelişkili biçimde uygulanan iki yaklaşım, yani “sınıf başlığı herşeyi kapsar (class heading covers all)” ve “sınıf başlığı ne anlama geliyorsa kapsamı odur (means what it says)” yaklaşımları arasından, “sınıf başlığı ne anlama geliyorsa kapsamı odur (means what it says)” yaklaşımını yerinde bulmuş ve diğer yaklaşımı ortadan kaldırmıştır. Bununla birlikte, karar sonrasında, OHIM ve AB üyesi ülkelerin, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından yalnızca 11 tanesinin, “IP Translator” kararının açıklık ve kesinlik ilkelerine aykırı olduğunu kabul etmesi nedeniyle, kararın uygulama alanı çok genişletilmemiş ve bu yolla gerek tescil ofislerinin uygulamalarının yeni sisteme daha kolay entegrasyonu sağlanmış gerekse de marka sahiplerinin önceki tarihli markalarının kapsamlarının belirlenmesinde karşılaşılabilecek olası problemler minimum düzeye indirilmiştir.

Buna ilaveten, Adalet Divanı’nın “IP Translator” kararıyla “sınıf başlığı ne anlama geliyorsa kapsamı odur (means what it says)” yaklaşımının tercih edilmesi sonucunda, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kapsamı hakkındaki Avrupa Birliği uygulamasının, A.B.D. tarafından uygulanmakta olan “sıradan anlam (ordinary meaning)” yaklaşımıyla yakınlaştığı belirtilmelidir. Buna karşın, Nicé sınıflandırmasının 197 adet sınıf başlığının büyük çoğunluğunun A.B.D. tarafından belirsiz ifadeler olarak kabul edilmesi karşısında, Avrupa Birliği’nin bunlardan yalnızca 11 tanesini kapsamı açık ve kesin olmayan tanımlar olarak değerlendirmesi göz önüne alındığında, uluslararası marka uygulamasının önde gelen iki büyük gücü arasında, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları konusunda, halen oldukça büyük bir değerlendirme farklılığı olduğu ortaya çıkmaktadır.

 

V- Türkiye’nin Nicé Sınıflandırmasının Sınıf Başlıkları Konusundaki Yaklaşımı ve Türkiye Bakımından Değerlendirme

Türk Patent Ensitüsü’ne (TPE) ulusal yolla yapılan marka başvurularının çoğunluğunda, TPE’nin yayınladığı 2013/2 sayılı Mal ve Hizmet Sınıflandırmasına İlişkin Tebliğ’de[10] yer alan ifadeler kullanılmaktadır. Tebliğ ile getirilen sistem ve bu sisteme dayalı başvuru alışkanlıkları (kopyala – yapıştır yöntemiyle oluşturulan ve mal ve hizmet listelerinin kapsamı bakımından gerçekçi olmayan başvurular; başvurularda kullanılan veya kullanılacak mallara ve hizmetlere yer verilmemesi, tersine ilgili sınıflar kapsamındaki tüm malların ve hizmetlerin listelenmesi; Tebliğ ile oluşturulan grupların aynı, aynı tür veya benzer mal ve hizmetlerin belirlenmesi konusunda yeterliliği; aynı tür mal ve hizmet ile benzer mal ve hizmet ayrımının yerindeliği veya gerekliliği; aynı tür kavramı ile benzer kavramının anlamlı bir farklılığının söz konusu olup olmadığı; uygulanan sistemin gelişmiş ülke uygulamaları ile uyumu, vb.) bu satırların yazarına göre ciddi şekilde irdelenmesi gereken önemli konular olmakla birlikte, bu hususlar işbu yazının konusunu oluşturmadığından, burada değerlendirilmeyecektir.

2013/2 sayılı Tebliğ’in 3. maddesinde yer alan “Tebliğin ekindeki listede yer alan bazı gruplar genel başlıklar halinde düzenlenmiştir. Bu gruplara ilişkin genel başlıkların, tanımlama kapsamına giren ve ilgili Nis sınıfında bulunan malların veya hizmetlerin tamamını kapsadığı kabul edilecektir.” hükmü kanaatimizce “sınıf başlığı ne anlama geliyorsa kapsamı odur (means what it says)” yaklaşımıyla paralel nitelik göstermektedir. Şöyle ki, madde içeriğinde yer alan “tanımlama kapsamına giren” ifadesi genel başlığın kapsamını ilgili tanımın kapsamı ile sınırlandırmakta ve sonrasında gelen ilgili Nicé sınıfında bulunma şartıyla, genel başlığın kapsamının ilgili Nicé sınıfının kapsamıyla da sınırlı olduğu belirtilmektedir. Bu çerçevede, TPE uygulamasında, Tebliğ’de yer verilen genel başlıkların kapsamının, ilgili tanımın anlamı ve bu anlam esasında ilgili Nicé sınıfının kapsamı biçiminde, birbirleriyle aynı anda ortaya çıkan iki sınırlama esasında belirleneceği ortaya çıkmaktadır.

Bununla birlikte, TPE sınıflandırma tebliğinde yer alan genel başlıklar, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından farklı olduğundan ve TPE tebliğinin asıl amacı aynı tür mal ve hizmetin belirlenmesi olduğundan, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları ile TPE tebliğinde yer alan genel başlıklar arasında amaç ve kapsam bakımından büyük bir farklılık olduğu ortadadır. Dolayısıyla, Türkiye’de Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları hakkındaki yaklaşımın ne olduğu sorusunun yanıtının sınıflandırma tebliğine bakılarak tespit edilmesi mümkün değildir. Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kapsamı ve hangilerinin kabul edilebilir nitelikte olduğu sorusunun yanıtı, mevzuat veya uygulama kılavuzunda da belirtilmemiş olduğundan, sorunun yanıtı ancak uygulamaya bakılarak tespit edilebilecek içeriktedir. Uygulamaya bakıldığında ise Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından büyük bir bölümünün sorunsuz biçimde kabul edildiği, ancak bir kısmı hakkında açıklama talep edildiği görülmektedir.

A.B.D. uygulamasına eşdeğer bir uygulamanın Türkiye bakımından kabul edilmesi kanaatimizce mümkün ve uygulanabilir içerikte değildir. Şöyle ki, A.B.D. uygulaması uzun yıllardır süren bir geleneğin devamı niteliğindedir ve sınıf başlıklarının çoğunluğunu uzun yıllardır kabul etmeyen A.B.D.’nin bunları kabul etmemeye devam etmesi anlaşılır bir tutumdur. Buna karşın sınıf başlıklarını sorunsuz biçimde kabul eden OHIM, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve Türkiye’nin –A.B.D. uygulamasıyla aynı şekilde- bir anda sınıf başlıklarının neredeyse tamamını kapsamı belirsiz terimler olarak kabul etmeye başlaması, uygulamada ve özellikle önceki tarihli tescilli markaların kapsamının belirlenmesi konusunda büyük sıkıntılara yol açacak niteliktedir. Kaldı ki, Türkiye’nin sınai mülkiyet konusunda Avrupa Birliği mevzuatıyla paralel mevzuata sahip olması ve yakın işbirliği içerisinde bulunduğu ülkelerin Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve OHIM olduğu göz önüne alındığında, konu hakkında Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve OHIM yaklaşımının tercih edilmesi gerektiği hususu, kanaatimizce belirginleşmektedir.

Belirtilen durum çerçevesinde, “IP Translator” kararı sonrası OHIM ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerde ortaya çıkan yaklaşım ve sonuçlarının Türkiye tarafından yakından takip edilmeye devam edilmesi ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve OHIM tarafından kapsamı belirsiz bulunan 11 sınıf başlığına ilişkin uygulamanın Türkiye açısından gözden geçirilmesi yerinde olacaktır.

 

VI- Sonuç

 

Yazı boyunca, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kapsamı ve kabul edilebilirliği hususundaki A.B.D. ve OHIM – Avrupa Birliği üyesi ülkelerin uygulamaları “FIAT 500” ve “IP Translator” kararları ışığında detaylı biçimde aktarılmaya çalışılmıştır. “FIAT 500” ve “IP Translator” kararlarını açıklamaya geçmeden önceyse yazının konusunun okuyucularca daha net biçimde anlaşılması için Nicé sınıflandırması ve sınıflandırmanın sınıf başlıkları hakkında bilgi verilmiştir. Son olarak, konu Türkiye bakımından kısaca değerlendirilmiştir.

Yazı boyunca yapılan değerlendirmeler ışığında, öncelikli olarak Adalet Divanı’nın “IP Translator” kararıyla, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kapsamı konusunda Avrupa Birliği’nin Haziran 2012’den başlayarak “sınıf başlığı ne anlama geliyorsa kapsamı odur” yaklaşımını benimsediği belirtilmelidir. Bu yaklaşımın sınıf başlıklarının kapsamı konusunda A.B.D.’nin uzun yıllardır uyguladığı “sıradan anlam” yaklaşımı ile paralelliği nedeniyle, A.B.D. ile Avrupa Birliği uygulamasının, birbirine yakınlaştığı ifade edilmelidir.

Nicé sınıflandırmasının 197 adet sınıf başlığının büyük çoğunluğu A.B.D. tarafından halen kapsamı belirsiz ifadeler olarak kabul edilmektedir. Buna karşın, Avrupa Birliği’nin bu başlıklardan yalnızca 11 tanesini kapsamı açık ve kesin olmayan tanımlar olarak değerlendirmesi göz önüne alındığında, A.B.D. ve Avrupa Birliği arasında, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarını oluşturan terimlerin açık ve kesinliği konusunda, halen büyük bir değerlendirme farklılığı olduğu görülmektedir.

Bir diğer deyişle, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarını oluşturan terimlerin kapsamı değerlendirilirken, terimlerin kelime anlamının dikkate alınması gerektiği konusunda A.B.D. ve Avrupa Birliği birbirine yakınlaşmışken, söz konusu terimlerin hangilerinin kapsamının açık olduğu konusunda taraflar arasında halen belirgin bir yorum farkı bulunmaktadır.

Konu Türkiye özelinde değerlendirildiğinde, öncelikli olarak, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları ile TPE sınıflandırma tebliğinde yer alan genel başlıklar arasında içerik, amaç ve kapsam bakımından büyük farklılık olduğu belirtilmeli ve karşılaştırma Türk sınıflandırma tebliğ ile Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları arasında değil, uygulama pratikleri arasında yapılmalıdır. Bu karşılaştırmanın sonucunda, yazar, Türkiye’nin, A.B.D. uygulaması benzeri bir yaklaşımı değil, ülke açısından daha kolay uygulanabilir Avrupa Birliği yaklaşımını tercih etmesi gerektiğini düşünmektedir.

Son olarak, yazara göre, Avrupa Birliği uygulamasına paralellik sağlanması için, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve OHIM tarafından kapsamı belirsiz bulunan 11 sınıf başlığına ilişkin uygulama Türkiye bakımından gözden geçirilmelidir.

 

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2014

unsalonderol@gmail.com

[1] Sınıf başlıklarının listesinin http://tmclass.tmdn.org/ec2/classheadings;jsessionid=D0DB1D33C66BB086921BC067FFB0E48E.ec2t3 bağlantısından görülmesi mümkündür.

[2] http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/# (The class headings indicate in a general manner the fields to which the goods and services in principle belong.)

[3] http://tmep.uspto.gov/RDMS/detail/manual/TMEP/Apr2013/d1e2.xml#/manual/TMEP/current/TMEP-1400d1e2049.xml

[4] http://tmep.uspto.gov/RDMS/detail/manual/TMEP/Apr2013/d1e2.xml#/manual/TMEP/current/TMEP-1400d1e2479.xml

[5] Kararın tam metnine http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-79099154-EXA-13.pdf adresinden erişilmesi mümkündür.

[6] Advertising services; business management; business administration; office functions.

[7] “IP Translator” kararı, karar öncesi ve sonrası OHIM ile Avrupa Birliği üyesi ülkelerin uygulamaları hakkında detaylı bilginin http://iprgezgini.org/category/ip-translator-davasi/ adresinde yer alan yazılardan incelenmesi mümkündür.

[8] Kararın tam metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=124102&doclang=EN adresinden erişilmesi mümkündür.

[9] Ortak bildiri kapsamında yeterince açık ve kesin bulunmayan ve kabul edilemeyecekleri bildirilen 11 terim aşağıda sayılmıştır:

  1. Sınıf 6: Adi metallerden yapılmış diğer sınıflarda yer alamayan mallar. Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
  2. Sınıf 7: Makineler ve imalat tezgahları. Kabul edilmeyen terim, sınıf başlığının yalnızca “makineler” kısmıdır. Terimin kabul edilmeme nedeni, ne tip makinelerin kast edildiğinin belirtilmemiş olmasıdır.
  3. Sınıf 14: Değerli metaller ve bunların alaşımları ve bunlardan (değerli metallerden ve bunların alaşımlarından) yapılmış veya bunlarla kaplanmış diğer sınıflarda yer almayan Kabul edilmeyen terim, sınıf başlığının yalnızca “değerli metallerden ve bunların alaşımlarından yapılmış veya bunlarla kaplanmış mallar” kısmıdır. Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının veya neyle kaplanmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
  4. Sınıf 16: Kağıt, karton ve bu malzemelerden (kağıt veya kartondan) yapılmış diğer sınıflarda yer almayan Kabul edilmeyen terim, sınıf başlığının yalnızca “kağıt veya kartondan yapılmış mallar” kısmıdır. Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
  5. Sınıf 17: Kauçuk, gütaperka, lastik, asbest, mika ve bu malzemelerden (kauçuk, gütaperka, lastik, asbest, mikadan) yapılmış diğer sınıflarda yer almayan mallar. Kabul edilmeyen terim, sınıf başlığının yalnızca “kauçuk, gütaperka, lastik, asbest, mikadan yapılmış mallar” kısmıdır. Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
  6. Sınıf 18: Deri ve imitasyon deri ve bu malzemelerden (deri ve imitasyon deri) yapılmış diğer sınıflarda yer almayan mallar. Kabul edilmeyen terim, sınıf başlığının yalnızca “deri ve imitasyon deriden yapılmış mallar” kısmıdır. Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
  7. Sınıf 20: Ahşap, mantar, saz, kamış, hasır, boynuz, kemik, fildişi, balina kemiği, kabuk, amber, sedef, lületaşı ve bunların ikamelerinden veya plastikten yapılmış diğer sınıflarda yer almayan mallar. Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
  8. Sınıf 37: Tamir hizmetleri. Terimin kabul edilmeme nedeni, tamir hizmetinin konusu ürünlerin ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
  9. Sınıf 37: Kurulum hizmetleri. Terimin kabul edilmeme nedeni, kurulum hizmetinin konusu ürünlerin ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
  10. Sınıf 40: Malzemelerin işlenmesi hizmetleri. Terimin kabul edilmeme nedeni, işleme hizmetinin neyin işleneceği belirtilmediği sürece belirsiz bir tabir olmasıdır.
  11. Sınıf 45: Bireylerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak üçüncü kişiler tarafından sağlanan kişisel ve sosyal hizmetler. Terimin kabul edilmeme nedeni, sağlanacak hizmetin açık şekilde belirtilmemiş olmasıdır.

[10] http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/mevzuat/MarkaTeb.pdf;   http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/nice/Sinif_01-45_degisiklik.pdf

 

 

Hizmetlerin Perakendeciliği Bir Hizmet Midir? Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın “Netto” Kararı (C-420/13)

untitled2

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı, 10/07/2014 tarihinde verdiği C-420/13 sayılı ön yorum kararı ile perakendeciliğe yönelik hizmetlerin yalnızca malların bir araya getirilmesine yönelik olmadığını, hizmetlerin bir araya getirilip tüketicilere sunulmasının da bir hizmet olduğunu ifade etmiştir.

Öncelikli olarak, ön yorum kararına konu davanın ve Adalet Divanı’na yöneltilen soruların açıklanması yerinde olacaktır.

Alman menşeili “NETTO MARKEN-DISCOUNT AG & CO. KG” aşağıda görseline yer verilen markayı tescil ettirmek için 10/09/2011 tarihinde Alman Patent ve Marka Ofisi’ne (DPMA) başvuruda bulunur:

netto

Başvurunun hizmet listesi kapsamında 35. sınıfa dahil olacak biçimde listelenmiş aşağıdaki hizmetler de yer almaktadır:

“Perakende ve toptan ticaretle ilgili hizmetler, özellikle, başkalarının faydası için, çeşitli hizmetlerin müşterilerin bu hizmetleri elverişli bir şekilde satın alması amacıyla bir araya getirilmesi hizmetleri, belirtilen hizmetler takip eden hizmetlere ilişkin olarak verilecektir: Sınıf 35: Reklamcılık, iş yönetimi, iş idaresi, büro hizmetleri. Sınıf 36: Maddi değer taşıyan makbuzların ve fişlerin piyasaya sürülmesi hizmetleri. Sınıf 39: Seyahat düzenlenmesi. Sınıf 41: Eğlence. Sınıf 45: Bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kişisel ve sosyal hizmetler, belirtilen hizmetler özellikle, perakende, toptan satış mağazaları, posta sipariş katalogları veya elektronik ortamlar, örneğin web siteleri ve televizyon alışveriş programları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemleri ile sağlanan hizmetlerdir.”

DPMA, başvuruyu 35. sınıfa dahil yukarıda belirtilen hizmetler bakımından reddeder. Ret kararının gerekçesi, reddedilen hizmetlerin, listede sıralanan hizmetlerden esas ve kapsam bakımından açık olarak ayırt edilmesinin mümkün olmamasıdır. (Alman Marka Kanunu’nun Uygulamasına ilişkin Yönetmelik hükümlerine göre, mallar ve hizmetler, her malın ve hizmetin bir sınıfta sınıflandırılmasına imkan verecek terimlerle belirtilmelidir.)

“NETTO MARKEN-DISCOUNT AG & CO. KG” bu kararın iptali amacıyla dava açar. Davayı gören Federal Patent Mahkemesi (Bundespatentgericht), öncelikli olarak, hizmetlerin perakendeciliğinin mümkün olup olmadığı konusunda mahkemenin önceki bir kararının bulunmadığını tespit eder. Buradan hareket eden Federal Patent Mahkemesi, davaya ilişkin işlemleri durdurur ve Adalet Divanı’na ön yorum kararı verilmesi talebiyle takip eden soruları yöneltir:

1. Topluluk Marka Direktifi’nin ikinci maddesi, bu hüküm kapsamına giren hizmetler, hizmetlerin perakendeciliğine yönelik hizmetleri de kapsar, anlamına gelecek biçimde mi yorumlanmalıdır?

2. Eğer ilk soruya verilen yanıt olumlu yöndeyse,

Direktif’in ikinci maddesi, perakendeci tarafından sunulan hizmetlerin içeriği, perakendeci tarafından sunulan mallardaki gibi detaylı şekilde   belirtilmelidir, anlamına gelecek biçimde mi yorumlanmalıdır?

(a) Hizmetler belirtilirken, hizmetlerin;

(i) Genel alan olarak veya sınıf başlığıyla mı,

(ii) Sadece sınıflarla mı,

(iii) Her bağımsız hizmetin ismiyle mi,

belirtilmesi yeterli olacaktır?

(b) Bu ifade ediliş biçimi başvuru tarihinin verilmesinde belirleyici rol oynar mı veya, genel sınıf başlıklarının veya sınıf numaralarının belirtilmesi durumunda, ekleme veya çıkartma yapılması mümkün müdür?

3. Eğer ilk soruya verilen yanıt olumlu yöndeyse,

Direktif’in ikinci maddesi, perakende hizmetlerine ilişkin olarak sağlanan marka koruma derecesi, perakendecinin kendisi tarafından sağlanan hizmetlere de sağlanacaktır, anlamına gelecek biçimde mi yorumlanmalıdır?

Adalet Divanı, Federal Patent Mahkemesi’nce yöneltilen soruları takip eden biçimde yanıtlamıştır:

Birinci Soru:

Federal Patent Mahkemesi, ilk sorusuyla esasen, bir perakendecinin, hizmetleri bir araya getirerek müşterilerin bunları elverişli biçimde karşılaştırmasını ve satın almasını sağlamanın, 2008/95 sayılı Direktif’in ikinci maddesinde yer verilen hizmet kavramı kapsamına girip girmediğini sormaktadır.

2008/95 sayılı Direktif madde 2 uyarınca tescil edilebilir bir marka oluşturmak için üç şart yerine getirilmelidir. Öncelikle, bir tescili talep edilen bir işaret olmalı, sonrasında bu işaretin grafik gösterimi mümkün olmalı, nihayetinde de işaret, bir işletmenin mallarını veya hizmetlerini diğer işletmelerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilebilmesini sağlar içerikte olmalıdır.

“Hizmet” kavramı Avrupa Birliği mevzuatında tanımlanmamış olmakla birlikte, farklı ulusal mevzuatlar uyarınca tescil için farklı şartlar getirilmesinin engellenmesi amacıyla, kavrama tek tip bir yorum getirilmesi gereklidir.

Bu tip bir yorum Adalet Divanı tarafından önceden verilen C-418/02 sayılı “Praktiker Bau- und Heimwerkermarkte” kararında yapılmıştır. Bu karara göre, malların perakendeciliğine yönelik olarak verilen hizmetler tescil edilebilir nitelikte hizmetlerdir. Malların perakendeciliğine yönelik hizmetler, malların satışından ibaret değildir, perakendeci tarafından verilen, satışa sunulan malların seçimi gibi diğer hizmetler ve tüketicinin başka bir satıcı yerine ilgili satıcıdan alım yapmayı tercih etmesini sağlayacak çeşitli hizmetler de malların perakendeciliğine yönelik hizmetlerin kapsamına girmektedir.

Hizmetlerin, mallar da olduğu gibi perakende ticarete konu olup olamayacağının tartışılması gerekli değildir, şöyle ki, tacirler çeşitli üçüncü kişi hizmetlerini seçerek, tüketicilerin bunların arasından tercihi için tek bir temas noktası aracılığıyla bunları bir araya getirip sunmaktadır.

Bu tip bir tacirin sunduğu hizmetler, özellikle, müşterilerin bir araya getirilmiş hizmetleri rahat biçimde karşılaştırmasını ve satın almasını sağlayacak eylemlerden ve reklam hizmetlerinden oluşur.

Bu tip bir araya getirme ve reklam hizmetleri, uygun hallerde, Nicé sınıflandırmasının 35. sınıfı kapsamına girer (burada mahkeme 35. sınıfın genel başlığı ve açıklayıcı notlarına referansta bulunmuştur). Bu olasılık sınıflandırmanın alfabetik listesinde yer alan “üçüncü taraflar için satış promosyonu hizmetleri” tabiri ile de desteklenmektedir.

Bu bağlamda, yukarıda yer verilen hizmetler, 2008/95 sayılı Direktif’in ikinci maddesi anlamında hizmet kavramı kapsamına girmektedir. Şöyle ki, Nicé Andlaşması, Paris Sözleşmesi’ne uygun olarak kabul edildiğinden ve 2008/95 sayılı Direktif hükümlerinin Paris Sözleşmesi hükümleri ile uyumlu olması zorunluluğu bulunduğundan, Direktif’in ikinci maddesi, Nicé sınıflandırmasına uygun olmayan biçimde yorumlanamayacaktır.

İnceleme konusu vakada, başvuruya bakıldığında, hizmetlerin bir araya getirilmesinin özellikle üçüncü taraf hizmetlerine yönelik olduğu görülmektedir. Başvuru sahibi, duruşmada bir araya getirip tüketicilere sunduğu hizmetlerin tamamının üçüncü taraflara ait olduğunu belirtmiş olsa da, kullanılan “özellikle” kelimesi, sunulan hizmetlerin üçüncü tarafların hizmetleriyle sınırlı olmadığı, başvuru sahibinin kendi hizmetlerini de kapsayabileceği algısını ortaya çıkartmaktadır.

Başvuru sahibi tarafından sunulan hizmet çeşitleri, başvuru sahibinin kendisine ait hizmetleri içerse de, bu durum, “başkalarının faydası için, çeşitli hizmetlerin müşterilerin bu hizmetleri elverişli bir şekilde satın alması amacıyla bir araya getirilmesi” tabiriyle ifade edilen sunumun, bir hizmet olarak kategorize edilebilmesini kuşkulu hale getirmemektedir. Başvuru sahibinin tüketicilere sunacağı hizmet çeşitleri arasında kendisi tarafından sağlanan hizmetlerin de bulunması tek başına ret gerekçesi olamaz.

Bütün açıklamaların ışığında, birinci soruya ilişkin yanıt takip eden biçimde oluşmuştur: “Bir iktisadi işletmenin, müşterilerin hizmetleri elverişli biçimde karşılaştırması ve satın alması amacıyla hizmetleri bir araya getirmesinden oluşan hizmetler, 2008/95 sayılı Direktif’in ikinci maddesi kapsamındaki hizmet kavramına girmektedir.”

İkinci Soru:

Federal Patent Mahkemesi, ikinci sorusuyla esasen 2008/95 sayılı Direktif’in, hizmetlerin bir araya getirilmesinden oluşan bir hizmetin tescil edilmesi amacıyla yapılan bir başvurunun, bir araya getirme hizmetini oluşturan hizmetleri ve bir araya getirilen hizmetleri, özel ve açık şekilde belirtilmiş olarak birlikte içermesi şarttır, biçiminde yorumlamanın yerinde olup olmadığını sormaktadır.

Adalet Divanı, bu soruyu yanıtlarken, öncelikle C-307/10 sayılı “IP Translator” kararına çeşitli atıflarda bulunmuş ve malların ve hizmetlerin, yetkili makamlarca kapsamlarının açık ve kesin biçimde anlaşılmasını sağlayacak biçimde ifade edilmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Bu şartın, bir araya getirme hizmetleri bakımından sağlanabilmesi için bu hizmeti oluşturan eylemlerin detaylı biçimde belirtilmesine ihtiyaç yoktur. Tartışma konusu hizmetin, incelenen başvuruda olduğu gibi, “Başkalarının faydası için, çeşitli hizmetlerin müşterilerin bu hizmetleri elverişli bir şekilde satın alması amacıyla bir araya getirilmesi hizmetleri, özellikle, perakende, toptan satış mağazaları, posta sipariş katalogları veya elektronik ortamlar, örneğin web siteleri ve televizyon alışveriş programları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemleri ile sağlanan hizmetler.” biçiminde ifade edilmesi, yetkili makamların ve ekonomik aktörlerin başvurunun, “müşterilerin tek bir temas noktası aracılığıyla, çeşitli hizmetler arasından tercihini sağlamak için çeşitli hizmetlerin seçimi ve sunumundan oluşan hizmetler” için yapıldığını anlamasını sağlayacaktır.

Bununla birlikte, başvuru sahibinin, bir araya getirme hizmetinin hangi hizmetlerin bir araya getirilmesine ilişkin olduğunu yeteri derecede açık ve kesin biçimde belirtmesi gerekmektedir. Bunun eksikliğinde, yetkili makamların başvuruyu incelemesi imkansız olmasa da, oldukça zor olacaktır.

İncelenen başvuruda, başvuru sahibinin bir araya getirme hizmetinin konusu olarak belirttiği hizmetler, Nicé sınıflandırmasının 35., 36., 39., 41. ve 45. sınıflarına ilişkin hizmetlerdir. Bununla birlikte, bu hizmetler belirtilirken, genellikle ilgili sınıfların sınıf başlıkları kullanılmıştır. Bu bağlamda, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının bir bölümünün, açıklık ve kesinlik şartlarını yerine getirmediği hatırlanmalıdır (Bu konuda geniş bilgi ve detaylı açıklamalar, sitede http://iprgezgini.org/category/ip-translator-davasi/ kategorisi altında yer alan yazıların incelenmesi yoluyla edinilebilir.).

Bu çerçevede, başvuruda yer alan ve bir araya getirme hizmetinin kapsamının tanımlanmasında kullanılan tabirlerden hangilerinin, açıklık ve kesinlik şartlarını yerine getirdiğini tespit etmek, ilgili makamların yetkisi dahilindedir.

Bununla birlikte, bir sınıftaki tüm genel başlıkları kullanarak başvuru yapan kişilerin, sınıf başlıklarını kullanmak suretiyle, o sınıfa ilişkin olarak alfabetik listede yer alan malların veya hizmetlerin tümünü mü yoksa bir kısmını mı kast ettiklerini belirtmeleri gerekmektedir.

İncelenen başvuruda, başvuru sahibi, bir araya getirilecek hizmetlere ilişkin olarak, Nicé sınıflandırmasının 35. sınıfında yer alan genel başlıkların tamamına yer vermiş olmakla birlikte, alfabetik listede yer alan hizmetlerin tamamını mı yoksa bir bölümünü mü talep ettiğini belirtmemiştir.

Yukarıda yapılan açıklamaların ışığında, ikinci soruya ilişkin yanıt takip eden biçimde oluşmuştur: “2008/95 sayılı Direktif, çeşitli hizmetlerin bir araya getirilmesinden oluşan hizmetlerin tescili amacıyla yapılan başvurularda, hizmetler, yetkili makamların ve diğer ekonomik aktörlerin, bir araya getirme niyetinin konusu hizmetleri yeteri derecede açık ve kesin biçimde anlamalarını sağlayacak şekilde belirtilmesi gerekmektedir, anlamına gelecek biçimde yorumlanmalıdır.”

Üçüncü Soru:

Adalet Divanı, son olarak Federal Patent Mahkemesi’nin üçüncü sorusunu değerlendirmiştir.

Adalet Divanı, Direktif’in ikinci maddesi, perakende hizmetlerine ilişkin olarak sağlanan marka koruma derecesi, perakendecinin kendisi tarafından sağlanan hizmetlere de sağlanacaktır, anlamına gelecek biçimde mi yorumlanmalıdır? şeklindeki soruyu, incelenen vakanın esasıyla bağlantısının bulunmaması nedeniyle değerlendirmeye almamış ve yanıtlamamıştır.

Sonuç Yerine

Adalet Divanı, Alman Federal Patent Mahkemesi’nin sorularına verdiği ilk yanıtla, tüketicilerin rahat biçimde karşılaştırmaları ve satın almaları amacıyla çeşitli hizmetlerin bir araya getirilmesinden oluşan hizmetlerin, Direktif madde 2 kapsamında hizmet kavramı kapsamına girdiğini belirtmiştir. Adalet Divanı ikinci yanıtıyla, bir araya getirilecek hizmetlerin, ilgili makamların ve diğer ekonomik aktörlerin hizmetlerin ne olduğunu anlayabileceği açıklık ve kesinlikte ifade edilmesi gerektiğini ortaya koymuştur.

Bu haliyle Adalet Divanı’nın ikinci yanıtı “IP Translator” kararında yer verilen ilkelerin tekrarlanmasından ibaret olup, beklenmedik bir nitelik göstermemektedir.

Buna karşın, Adalet Divanının ilk soruya ilişkin olarak verdiği yanıt, önemli bir konudaki boşluğun doldurulması anlamına gelmektedir. Şöyle ki, bu yanıt, hizmetlerin kendilerinden bağımsız olarak, bu hizmetlerin bir araya getirilip tüketicilere sunulmasının da bir hizmet olarak kabul edilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu yanıt, özellikle internet aracılığıyla tüketicilere sunulan ve farklı hizmetlerin bir arada sunulup aralarından seçim yapılmasını sağlayan hizmetlerin ayrı bir hizmet olabileceği değerlendirmesini de yanında getirebilir.

Konu hakkında, OHIM ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler ofislerindeki değerlendirmelerin takibi yerinde olacaktır. Buna ilaveten, Nicé sınıflandırmasının 01/01/2015 tarihinden itibaren geçerli olacak versiyonuyla alfabetik listeye eklenecek olan “malların ve hizmetlerin alıcıları ve satıcıları için çevrimiçi pazar yerlerinin sağlanması hizmetleri (provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services)” tabiri de, hizmetlerin perakendeciliğine yönelik hizmet tanımlarıyla yakın gelecekte sıkça karşılaşılabileceğinin ön sinyali niteliğindedir.

 

Önder Erol Ünsal

Ağustos 2014

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Perakende Satış Mağazalarının Görsel Düzenlerinin Marka Olarak Tescil Edilebilirliğine İlişkin C-421/13 Sayılı Ön Yorum Kararı

applestore

Avrupa Birliği Adalet Divanı, 10/07/2014 tarihli C-421/13 sayılı ön yorum kararında perakende satış dükkanlarının görsel düzenlerinin ayırt edici niteliği konusunda değerlendirmelerde bulunmuştur.

 

İlk olarak, ön yorum kararına konu dava ve Alman Federal Patent Mahkemesi’nin Adalet Divanı’na yönelttiği soruların özetlenmesi yerinde olacaktır.

 

“Apple, Inc.” (bundan sonra “Apple” olarak anılacaktır) Kasım 2010’da aşağıda görseline yer verilen üç boyutlu markayı Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi’nde (USPTO) tescil ettirir. USPTO’ya sunulan tarifnamede marka “Bir perakende satış dükkanının ayırt edici tasarımı ve görsel düzeni” olarak tanımlanmıştır. Marka, Nicé sınıflandırmasının 35. sınıfına dahil “Bilgisayarların, bilgisayar yazılımlarının, bilgisayar çevre ürünlerinin, taşınabilir telefonların, tüketici elektronik ürünlerinin ve bunlara ait aksesuarların perakendeciliği hizmetleri ve bunlara ilişkin malların demonstrasyonu hizmetleri.” için tescil edilmiştir.

 

applestore

 

USPTO’da elde edilen tescilin ardından “Apple” markanın çeşitli ülkelerde yukarıda belirtilen hizmetler için tescil edilmesi amacıyla Madrid Protokolü kapsamında başvuruda bulunur. Uluslararası Sicil’de 1060321 sayıyla kaydedilen markanın bir başvuru olarak yöneltildiği ülkeler arasında Almanya da bulunmaktadır.

 

Alman Patent ve Marka Ofisi (DPMA), başvuruyu Ocak 2013’de işletmenin ürünlerinin satışı için oluşturulan görsel tasvirin, işletmenin ticari faaliyetini yürütürken kullandığı esas görünümün gösteriminden ibaret olması, tüketicilerin bu tip bir görsel düzeni ürünlerin kalitesinin veya fiyat aralığının göstergesi olarak algılaması mümkün olsa da, bu görsel düzeni ticari kaynak gösteren bir işaret olarak değerlendirmelerinin mümkün olmaması ve incelenen vakada yer alan perakende satış dükkanı görsel düzeninin, diğer elektronik ürün sağlayıcıların dükkanlarından ayırt edilmesini sağlayabilecek derecede farklılaşmamış olması gerekçeleriyle reddeder.

 

“Apple”, DPMA’nın ret kararına karşı “Alman Federal Patent Mahkemesi (Bundespatentgericht)” nezdinde dava açar.

 

Federal Patent Mahkemesi, davaya konu görsel düzenin, elektronik sektöründeki perakendecilerin kullandığı alışılmış görsel düzenlerden ayırt edilebilmesini sağlayan özelliklere sahip olduğu görüşünde olsa da, görülmekte olan davanın marka hukukuna ilişkin esaslı sorunları gündeme getirmesinden hareketle, davaya ilişkin işlemleri durdurur ve takip eden 4 soruyu ön yorum kararı verilmesi talebiyle Avrupa Birliği Adalet Divanı’na yöneltir:

 

      1. 2008/95 sayılı Direktif’in 2. maddesi uyarınca, “malların ambalajlarının” korunabilmesine sağlanan imkanın, bir hizmetin içerisinde  sağlandığı kuruluşun gösterimine de yayılması mümkün müdür?

     2. 2008/95 sayılı Direktif madde 2 ve 3(1) hükmü, bir hizmetin içerisinde sağlandığı kuruluşun gösteriminden oluşan işaretler, marka olarak   tescil edilebilir biçiminde yorumlanabilir mi?

    3. 2008/95 sayılı Direktif’in 2. maddesinde yer alan grafik gösterim şartının, sadece bir görsel tasarımın sunulması veya bu tasarıma ek olarak görsel düzenin veya özelliklerinin tarifnamesi olarak metre cinsinden mutlak boyutların veya oran olarak izafi boyutların sunulması durumunda, yerine getirildiği kabul edilebilir mi?

   4. 2008/95 sayılı Direktif madde 2 hükmü, perakende hizmetleri için tescilli bir markanın sağladığı koruma derecesi, perakendecinin kendisinin ürettiği ürünlere de sağlanacaktır biçiminde yorumlanabilir mi?

 

Adalet Divanı, ilk üç soruyu bir arada değerlendirmiştir.

 

Adalet Divanı’na göre ilk iki soruda yer alan “bir hizmetin içerisinde sağlandığı kuruluşun gösterimi” terimi, “Apple”ın “tüketicilerin malları satın almalarını sağlamak çeşitli hizmetlerin sunulması” için marka olarak tescil ettirmek istediği, satış mağazalarının görsel tasvirinden oluşan işareti ifade etmek için kullanılmaktadır.

 

Bu çerçevede, Adalet Divanı’na göre, birlikte incelenmesi gereken ilk üç soru esasen aşağıdaki anlama gelmektedir:

 

“Bir perakende satış dükkanının görsel düzeninin, ölçüleri veya boyutları belirtilmemiş, tasarımından oluşan bir gösterim, başvuru sahibinin ürünlerinin satın alınması amacıyla tüketicilere çeşitli hizmetlerin sunulması için tescil edilebilir mi ve eğer yanıt olumluysa, “bir hizmetin içerisinde sağlandığı kuruluşun gösterimi” , “ambalajla” aynı şekilde değerlendirilebilir mi?”

 

Adalet Divanı bu soruyu takip eden yorum çerçevesinde yanıtlamıştır:

 

2008/95 sayılı Direktif madde 2 uyarınca tescil edilebilir bir marka oluşturmak için üç şart yerine getirilmelidir. Öncelikle, bir tescili talep edilen bir işaret olmalı, sonrasında bu işaretin grafik gösterimi mümkün olmalı, nihayetinde de işaret, bir işletmenin mallarını veya hizmetlerini diğer işletmelerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilebilmesini sağlar içerikte olmalıdır. Direktif madde 2’nin yazım biçiminden, tasarımların, grafik gösterimi mümkün olan işaretler kategorisinde yer aldığı açıktır.

 

Bu çerçevede, incelenen vakada, bir perakende satış dükkanının görsel düzeninden oluşan gösterimin, bir işletmenin mallarını veya hizmetlerini diğer işletmelerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilebilmesini sağlar içerikte olup olmadığı değerlendirilmelidir. İncelenen vakanın konusu gösterim, bir önceki paragrafta yer verilen ilk iki şartı (işaretin varlığı, grafik gösterimin mümkün olması) yerine getirdiğinden, inceleme konusu işaret sunulurken, perakende dükkanının ölçülerine veya oranlarına ilişkin bilginin var olup olmadığı ve “bir hizmetin içerisinde sağlandığı kuruluşun gösterimi”nin, “ambalajla” aynı şekilde değerlendirilmesinin gerekip gerekmediği soruları esasa ilişkin önem arz etmemektedir.

 

Bir perakende dükkanının görsel düzeninin bir tasarımla gösterimi, bir işletmenin mallarının veya hizmetlerinin diğer işletmelerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilebilmesini sağlama yeterliliğine sahiptir ve bu nedenle, iki paragraf üstte belirtilen üçüncü şartı yerine getirmektedir. Bu çerçevede, bir perakende satış dükkanının görsel düzeninden oluşan bir işaretin, tescili talep edilen malların veya hizmetlerin belirli bir işletmeden geldiğini gösterebilme ihtimalinin bulunduğunun reddedilemeyeceği belirtilmelidir. Bu durum, tescili talep edilen görsel düzenin, ilgili sektörün kurallarından ve geleneklerinden dikkat çekici ölçüde uzaklaştığı hallerde ortaya çıkabilir.

 

Bir işaretin Direktif madde 2 anlamında marka oluşturabilecek yeterliliğe sahip olması, aynı işaretin, tescili talep edilen mallara ve hizmetlere ilişkin olarak, Direktif madde 3(1)(b) uyarınca, zorunlu biçimde, ayırt edici niteliğe sahip olduğu anlamına gelmemektedir.

 

Bir işaretin ayırt edici niteliği, somut olarak, (1) inceleme konusu mallara veya hizmetlere ilişkin olarak, (2) kamunun ilgili kesiminin, yani malların ve hizmetlerin ait olduğu sektörün makul düzeyde iyi bilgilenmiş ve makul düzeyde gözlemci ve ihtiyatlı ortalama tüketicilerinin algısına göre, değerlendirilmelidir.

 

Malların şekillerinden oluşan işaretlerin tescil edilebilirliği ile ilgili olan ve bu nedenle inceleme konusu vakayla bağlantısı bulunmayan Direktif madde 3(1)(e) hariç olmak üzere, Direktif madde 3(1)’de yer alan hükümlerin hiçbirisi farklı marka türleri hakkında bir ayırım yapmamaktadır. Dolayısıyla, bir perakende dükkanının görsel düzenini tasvir eden bir tasarımdan oluşan işaretin değerlendirilmesine ilişkin olarak yetkili makamlar tarafından uygulanacak değerlendirme kriterleri diğer marka türleri bakımından uygulanacak kriterlerden farklılaşmamaktadır.

 

Adalet Divanı, ilk üç soruya ilişkin yanıtını vermeden önce, Federal Patent Mahkemesi’nin yazılı soruları arasında yer alamayan, ancak duruşmada gündeme gelen bir soruyu değerlendirmiştir. Bu soru esasen, inceleme konusu vakadakine benzer işaretler Direktif madde 2 kapsamında değerlendirilirken, müşterileri tescil talebi sahibinin ürünlerini almaya teşvik edecek hizmetlerin, “hizmet” tanımı kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ile ilgilidir.

 

Adalet Divanı’na göre, bir ürün üreticisine ait satış yerinin görsel düzenini tasvir eden işaretler, Direktif’in ilgili maddelerinde belirtilen ret nedenleri kapsamına girmedikleri sürece, yalnızca mallar için değil, hizmetler için de tescil edilebilir, ancak bunun için bu hizmetlerin malların satışa sunumunun bütünleşik (dahili, yekpare) bir parçası olmaması gerekir. “Apple”a ait başvuruda sayılan ve duruşma sırasında açıklanan “satış dükkanında sergilenen ürünlere ilişkin olarak seminerler aracılığıyla demonstrasyon (kullanımı gösterme) yapılmasını sağlama”, “hizmet” kavramı kapsamına girebilecek niteliğindedir.

 

Sayılan değerlendirmelerin ışığında, Adalet Divanı, Alman Federal Patent Mahkemesi’nin ilk üç sorusuna karşılık olarak aşağıdaki yanıtı vermiştir:

 

“2008/95 sayılı Direktif maddeler 2 ve 3, bir perakende satış dükkanının görsel düzeninin, ölçüleri veya boyutları belirtilmemiş, tasarımından oluşan bir gösterim, mallara ilişkin olan, ancak onların satışa sunumunun bütünleşik bir parçasını oluşturmayan hizmetlerden oluşan hizmetler için, işaretin başvuru sahibinin hizmetlerinin, diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt edilebilmesini sağlaması ve Direktif’te sayılan diğer ret gerekçeleri kapsamına girmemesi durumunda tescil edilebilir, anlamına gelecek biçimde yorumlanmalıdır.”

 

Takiben, Adalet Divanı, Federal Patent Mahkemesi’nin son sorusunu değerlendirmiştir.

 

Adalet Divanı, “2008/95 sayılı Direktif madde 2 hükmü, perakende hizmetleri için tescilli bir markanın sağladığı koruma derecesi, perakendecinin kendisinin ürettiği ürünlere de sağlanacaktır biçiminde yorumlanabilir mi?” şeklindeki soruyu, incelenen vakanın esasıyla bağlantısının bulunmaması nedeniyle değerlendirmeye almamış ve yanıtlamamıştır.

 

Adalet Divanı’nın C-421/13 sayılı ön yorum kararı, perakende satış dükkanının görsel düzeninden oluşan işaretlerin, ayırt edici nitelikte olmaları ve diğer ret gerekçeleri kapsamına girmemeleri durumunda tescil edilebilir nitelikte oldukları yorumunu içermesi anlamında, büyük bir sürprize yol açmamış, diğer bir deyişle çok yeni bir şey söylememiştir. Gene de, kararın, bu tip başvuruları kapsamlı testler uygulamadan ve fazlaca yorum yapmadan reddeden ülke ofisleri açısından daha detaylı değerlendirme ölçütlerini yanında getireceğini şimdiden tahmin etmek yerinde olacaktır. İnceleme konusu markaya ilişkin Romarin kayıtları (http://www.wipo.int/romarin/detail.do?ID=0) incelendiğinde, başvuruyu reddeden ülkelerin (Türkiye dahil olmak üzere) sayısının fazlalığı ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, yakın gelecekte, birçok tescil ofisinde perakende satış dükkanlarının görsel düzenlerinin tescil edilebilirliğine ilişkin olarak, yeni değerlendirme ilkelerinin ortaya çıkabileceğini varsayabiliriz.

 

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2014

unsalonderol@gmail.com

 

Kötü Niyetle Yapılan Marka Başvuruları Hakkında Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararlarında Yer Alan Temel İlkeler

kötüniyetiçin

 

2008/95 sayılı Topluluk Marka Direktifi madde 3(2)(d) “Her üye ülke, bir marka başvurusunun, başvuru sahibi tarafından kötü niyetle yapılması halinde tescil edilmeyeceği, tescil edilmişse hükümsüz kılınabileceği koşulunu koyabilir.” hükmünü içermektedir. Aynı Direktif madde 4(4)(g) kapsamında ise “Başvuru tarihinde, yurtdışında kullanıma konu olan ve kullanımı halen devam eden önceki bir markayla karıştırılabilecek markaların, başvuru tarihinde başvuru sahibinin kötü niyetle hareket etmesi halinde reddedilebileceği” hükmü yer almaktadır. Hükümlerin her ikisi de, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin mevzuatlarında yer alması gereken zorunlu hükümler olarak düzenlenmemiş ve hükümlere ulusal mevzuatlarda yer verilmesi her üye ülkenin kendi inisiyatifine bırakılmıştır. Bu bağlamda üye ülkelerden bir kısmı ulusal mevzuatlarında kötü niyetli başvuruların reddedileceği yönünde düzenleme yapmışken, bazı üye ülke mevzuatlarında bu yönde düzenlemeye rastlanılmamaktadır. İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) tarafından tescil edilen Topluluk Markalarının (CTM) tabi olduğu rejimi düzenleyen 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nde kötü niyet hususu marka tescil başvurularına ilişkin bir ret gerekçesi olarak düzenlenmemiştir. Buna karşın, tescil edilmiş CTM’lerin hükümsüzlüğünü düzenleyen madde 52(1)(b)’de kötü niyet bir hükümsüzlük gerekçesi olarak yer almaktadır. Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(3)’de ayrı bir ret gerekçesi olarak düzenlenmiş vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın markanın kendi adlarına tescil edilmesi için başvuruda bulunması hali ise bu yazı kapsamında değerlendirilmeyecektir.

 

Kötü niyet hususu, Topluluk Marka Direktifi’nde ulusal mevzuatlarda yer verilmesi zorunlu olmayan bir ret hali olarak düzenlenmiş, Topluluk Marka Tüzüğü’nde ise hükümsüzlük gerekçesi olmanın dışında, başvuru ret gerekçesi olarak düzenlenmemiş olmakla birlikte; Direktifin ve Tüzüğün revizyonu amacıyla hazırlanan taslaklarda kötü niyetli markalarla ilgili ret halinin daha kapsamlı biçimde ele alındığı görülmektedir. Taslak Direktif’te, kötü niyetle tescil edilmiş markaların hükümsüz kılınması yönündeki hükmün tüm Birlik üyesi ülkeler bakımından zorunlu bir düzenleme haline getirildiği ve kötü niyetle yapılan başvuruların reddedileceği yönündeki hükmün üye ülkeler bakımından seçimlik bir ret gerekçesi olarak muhafaza edildiği (bkz. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52013PC0162) görülmektedir. Taslak Tüzük’te ise, nispi ret gerekçeleri arasına kötü niyet hükmünün eklendiği (Başvuru tarihinde önceki tarihli markanın gerçek kullanıma konu olması ve başvuru sahibinin kötü niyetli olması halinde Birlik sınırları dışında tescil edilmiş önceki tarihli bir markayla karıştırılabilecek markalar reddedilecektir., bkz. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52013PC0162) tespit edilmiştir. Kabul edilmeleri halinde AB marka mevzuatının ana metinlerini oluşturacak taslak Direktif ve Tüzük’te kötü niyet konusunda daha açık ve uygulama alanını genişletici hükümlerin yer alması, kötü niyetli marka başvuruları konusunun AB bakımından da daha titiz biçimde değerlendirilen bir konu olduğunu göstermektedir.

 

Bu yazıda, kötü niyetle başvurusu yapıldığı iddia edilen markalara ilişkin olarak Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce verilen kararlarda yer alan temel ilkeler aktarılmaya ve bu yolla kötü niyetli marka başvuruları konusunun AB yargısınca ne şekilde değerlendirildiği açıklanmaya çalışılacaktır.

 

Açıklamalara geçmeden önce kötü niyet kavramının AB Marka Direktifi’nde veya Topluluk Markası Tüzüğü’nde tanımlanmadığı belirtilmelidir. Bu çerçevede kötü niyet kavramının tanımlanması ve açıklanmasında Adalet Divanının kavramı ne şekilde değerlendirdiği önem kazanmaktadır.

 

Adalet Divanının kötü niyet kavramını değerlendirdiği önemli kararlardan birisi 27/06/2013 tarihli C-320/12 sayılı karardır (Karar hakkında yazdığım detaylı bir yazının http://wp.me/p43tJx-2l bağlantısından görülmesi mümkündür.). Adalet Divanı C-320/12 sayılı kararda kötü niyet kavramı ve uygulama biçimi hakkında takip eden açıklamaları yapmıştır:

 

2008/95 sayılı Direktif madde 4(4)(g)’de yer alan kötü niyet kavramı, Avrupa Birliği içerisinde tek tip bir yorum gerektiren, Avrupa Birliği hukukuna ait otonom bir kavramdır. 2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesi bağlamında, başvuru sahibinin kötü niyetli başvuru yaptığı sonucuna varılabilmesi için, incelenen vakaya ilişkin olarak, tescil başvurusunun yapıldığı tarihteki ilgili tüm faktörlerin değerlendirmeye alınması gerekmektedir. Başvuru sahibinin, başvurusu yapılan markayla karıştırılması olası bir markanın yurtdışında üçüncü bir kişi tarafından kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerekliliği hususu, tek başına, başvuru sahibinin ilgili hüküm kapsamında, kötü niyetle hareket ettiği sonucuna varılması için yeterli değildir. 2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesi, üye ülkelerin, yabancı markalara bu hükümle oluşturulan sistemden farklı olarak, başvuru sahibinin yabancı markayı bildiği veya bilmesi gerektiği esasına dayalı olarak, özel bir koruma sistemi oluşturmasına izin verilmediği, anlamına gelecek biçimde yorumlanmalıdır.

 

Adalet Divanı C-320/12 sayılı kararında belirtilen “kötü niyetin tespiti için tescil başvurusunun yapıldığı tarihteki ilgili tüm faktörlerin dikkate alınması gerektiği” yönündeki değerlendirme, daha kapsamlı biçimde Adalet Divanının C-529/07 sayılı kararında irdelenmiştir.

 

Adalet Divanının konu hakkındaki en kapsamlı ve ünlü kararı olan 11/06/2009 tarihli C-529/07 sayılı karar, kötü niyetin tespiti için dikkate alınacak başlıca bileşenleri sıralamaktadır.

 

Kararın 35.-53. paragraflarında yer alan önemli değerlendirmeler aşağıda sıralanmıştır:

 

Adalet Divanı’na göre, kötü niyetin tespitinde, başvuru sahibinin, markanın tescil edilmesi için başvuruyu yaptığı tarihteki niyeti dikkate alınmalıdır.

 

Başvuru sahibinin, başvuruya konu işaretle aynı veya benzer bir işaretin, aynı veya benzer ürünler için üçüncü bir tarafça kullanıldığını bilmesi gerektiği yönündeki varsayım, piyasanın ilgili sektörünün genel bilgisinden ve kullanım süresinin uzunluğundan kaynaklanabilir. Üçüncü taraf kullanımının eskiden beri süregelen kullanımının uzunluğu arttıkça, başvuru sahibinin tescil başvurusunu yaparken söz konusu kullanımdan haberdar olması olasılığı artar. Bununla birlikte, başvuru sahibinin, aynı veya benzer işaretin, aynı veya benzer ürünler için üçüncü tarafça en az bir üye ülkede gerçekleşen kullanımını bildiği veya bilmesi gerektiği hususu, tek başına başvuru sahibinin kötü niyetle hareket ettiği sonucuna varılmasını sağlamaz.

 

Başvuru sahibinin, başvuruyu yaptığı tarihteki niyeti, incelenen vakanın nesnel şartları dikkate alınarak tespit edilebilecek bir husustur. Bazı durumlarda, üçüncü bir tarafın bir ürünü pazarlamasını engelleme niyeti, başvuru sahibinin kötü niyetini gösteren bir husus olabilir. Bu durum özellikle, kullanma niyeti olmaksızın topluluk markası tescil ettiren kişinin, tek amacının üçüncü bir tarafın piyasaya girmesini engelleme olması durumunda ortaya çıkar.

 

Üçüncü bir tarafın başvurusu yapılan bir markayla karıştırılabilecek bir işareti, aynı veya benzer mallar için uzun süredir kullanması ve bu işaretin belirli düzeyde hukuki korumadan faydalanması hususu da, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket edip etmediğinin tespitinde kullanılabilecek faktörlerden birisidir. Bu tip durumlarda, başvuru sahibinin topluluk markasının sağladığı haklardan beklediği tek avantaj, o zamana dek kendi karakteristik özellikleri nedeniyle belirli düzeyde hukuki koruma elde etmiş bir işareti kullanan ticari rakipleriyle haksız biçimde rekabet etmek olabilir. Bununla birlikte, bu tip bir durumda bile ve özellikle, birden fazla sayıda üreticinin pazarda aynı veya benzer mallar için, başvurusu yapılan işaretle karıştırılabilecek (aynı veya benzer) işaretleri kullandıkları halde, başvuru sahibinin işareti tescil ettirmesi meşru bir amacın gerçekleştirilmesine yönelik olabilir.

 

Bu hususlara ilaveten, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket edip etmediği belirlenirken, topluluk markası tescil başvurusu yapılırken, işaretin sahip olduğu bilinirlik (ün) derecesi de dikkate alınmalıdır.

 

Sayılan tüm hususların ışığında, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket ettiği tespit edilirken, incelenen vakaya ilişkin olarak, topluluk markası başvurusunun yapıldığı anda mevcut olan tüm faktörler dikkate alınmalıdır. Bu faktörlerden özellikle; başvuru sahibinin, aynı veya benzer işaretin, aynı veya benzer ürünler için üçüncü tarafça en az bir üye ülkede gerçekleşen kullanımını bildiği veya bilmesi gerektiği hususu, başvuru sahibinin üçüncü bir tarafın süregelen kullanımını engelleme niyeti hususu ve üçüncü taraf işaretinin ve tescili talep edilen işaretin yararlandığı hukuki koruma derecesi hususu göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 01/02/2012 tarihli T-291/09 sayılı kararında kötü niyetli başvuruların tespit edilmesinde kullanılacak bir diğer önemli ilke yer almaktadır. Kararın 90. paragrafında, inceleme konusu işaretlerin aynı olması, diğer faktörlerden hiçbirisi mevcut değilken (diğer faktörler için bkz. yukarıda sayılan kötü niyeti ispatlarken kullanılan faktörler), kötü niyetin varlığını ortaya çıkarmaz tespiti yapılmıştır. Bir diğer deyişle, kötü niyetle başvurusunun yapıldığı iddia edilen işaretle buna karşı öne sürülen işaretin aynı olması, tek başına başvurunun kötü niyetle yapıldığını ispatlamayacaktır.

 

Aynı kararın 88. ve 89. paragraflarında bir diğer önemli değerlendirme yer almaktadır. Dava konusu markanın, başvurunun kötü niyetle yapıldığını öne süren tarafa devredilmesi için finansal karşılık talep edilmesi, dikkate alınabilir nitelikte olmasına karşın, incelenen vakada tek başına, başvurunun yapıldığı tarihte başvuru sahibinin kötü niyetli olduğunu ispatlamayacaktır. Dava konusu markanın devri için talep edilen miktar markanın gelişimi incelendiğinde aşırı derecede yüksek olsa da, diğer faktörlerden hiçbirisi mevcut değilken (diğer faktörler için bkz. yukarıda sayılan kötü niyeti ispatlarken kullanılan faktörler), incelenen vakada, sadece bu husustan hareketle, başvurunun yapıldığı tarihte başvuru sahibinin kötü niyetli olduğu sonucuna varılamayacaktır.

 

Kötü niyetli marka başvuruları hakkında önemli değerlendirmelerin yapıldığı bir diğer Genel Mahkeme kararı ise, 13/12/2012 tarihli T-136/11 sayılı karardır.

 

Kararın 54.-56. paragraflarında yer alan tespitlere göre, Topluluk Marka Tüzüğü veya yerleşik içtihat, tescil başvurusunda yer alan mal ve hizmet listesinin uzunluğuna bağlı olarak kötü niyetli başvuru sonucuna varılmasını sağlayabilecek herhangi bir dayanak içermemektedir. Fazla sayıda ve çok çeşitli mal veya hizmet için tescil başvurusunda bulunmak topluluk markası tescil ettirmek isteyen çok sayıda firmanın izlediği bir yöntemdir. Bu yöntem, ticaret ve iş yaşamının genel kabul görmüş etik davranış biçimlerinin veya dürüst ticaret teamüllerinin dışında kalan bir fiil değildir. Bir işletmenin, marka tescil başvurusunun yapıldığı anda pazarladığı mallar veya hizmetler arasında yer almayan, ancak gelecekte pazarlamayı planladığı malları ve hizmetleri tescil ettirmek istemesi, kural olarak meşrudur.

 

Aynı kararın, 27. paragrafında yer verilen tespite göre, bir topluluk markası sahibinin önceki markalarının kullanılmama nedeniyle iptal edilmesinden kaynaklanacak sonuçları engellemek amacıyla, aynı markanın tekrar başvurusunu yapması, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket edip etmediğini değerlendirirken dikkate alınabilecek bir husustur.

 

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 14/02/2012 tarihli T-33/11 sayılı kararında da kötü niyetli başvuru hususu irdelenmiştir. Bu kararda dikkat çeken husus, kötü niyet hususu incelenirken, inceleme konusu işaretin kökeninin, yaratıldığı andan itibaren kullanımının ve işaretin topluluk markası olarak tescil edilmesi talebinin altında yatan ticari mantığın araştırılması gerektiğinin ifade edilmesidir (bkz. kararın 21. paragrafı). Genel Mahkeme aynı kararın 24. paragrafında, markayı taşıyan malların tescil tarihinden başlayarak Avrupa Birliğinin çok sayıda bölgesinde pazarlanmasından hareket ederek, inceleme konusu markanın kullanılma niyeti olmaksızın tescil ettirildiğinin ve tek amacın üçüncü bir tarafın pazara girmesini engellemek olduğunun öne sürülemeyeceğini ifade etmiştir.

 

Yazı boyunca yer verdiğimiz, kötü niyetli başvurular hakkında değerlendirmeleri içeren Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararlarından süzdüğümüz genel ilke ve yaklaşımlar maddeler halinde özetlenecek olursa:

 

Kötü niyetli başvuruların tespitinde, başvuru sahibinin, markanın tescil edilmesi için başvuruyu yaptığı tarihteki niyeti dikkate alınmalıdır. (Adalet Divanı, 11/06/2009 tarihli C-529/07 sayılı karar)

 

Başvuru sahibinin kötü niyetle hareket ettiği tespit edilirken, incelenen vakaya ilişkin olarak, topluluk markası başvurusunun yapıldığı anda mevcut olan tüm faktörler dikkate alınmalıdır. Bu faktörlerden özellikle; başvuru sahibinin, aynı veya benzer işaretin, aynı veya benzer ürünler için üçüncü tarafça en az bir üye ülkede gerçekleşen kullanımını bildiği veya bilmesi gerektiği hususu, başvuru sahibinin üçüncü bir tarafın süregelen kullanımını engelleme niyeti hususu ve üçüncü taraf işaretinin ve tescili talep edilen işaretin yararlandığı hukuki koruma derecesi hususu göz önünde bulundurulmalıdır. (Adalet Divanı, 11/06/2009 tarihli C-529/07 sayılı karar)

 

Kötü niyet kavramı, Avrupa Birliği içerisinde tek tip bir yorum gerektiren, Avrupa Birliği hukukuna ait otonom bir kavramdır. 2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesi bağlamında, başvuru sahibinin kötü niyetli başvuru yaptığı sonucuna varılabilmesi için, incelenen vakaya ilişkin olarak, tescil başvurusunun yapıldığı tarihteki ilgili tüm faktörlerin değerlendirmeye alınması gerekmektedir. Başvuru sahibinin, başvurusu yapılan markayla karıştırılması olası bir markanın yurtdışında üçüncü bir kişi tarafından kullanıldığını bilmesi veya bilmesi gerekliliği hususu, tek başına, başvuru sahibinin ilgili hüküm kapsamında, kötü niyetle hareket ettiği sonucuna varılması için yeterli değildir. (Adalet Divanı, 27/06/2013 tarihli C-320/12)

 

İnceleme konusu işaretlerin aynı olması, diğer faktörlerden hiçbirisi mevcut değilken (diğer faktörler için bkz. yukarıda sayılan kötü niyeti ispatlarken kullanılan faktörler), kötü niyetin varlığını ortaya çıkarmaz. (Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 01/02/2012 tarihli, T-291/09 sayılı karar)

 

Dava konusu markanın, başvurunun kötü niyetle yapıldığını öne süren tarafa devredilmesi için finansal karşılık talep edilmesi, dikkate alınabilir nitelikte olmasına karşın, incelenen vakada tek başına, başvurunun yapıldığı tarihte başvuru sahibinin kötü niyetli olduğunu ispatlamayacaktır. Dava konusu markanın devri için talep edilen miktar markanın gelişimi incelendiğinde aşırı derecede yüksek olsa da, diğer faktörlerden hiçbirisi mevcut değilken (diğer faktörler için bkz. yukarıda sayılan kötü niyeti ispatlarken kullanılan faktörler), incelenen vakada, sadece bu husustan hareketle, başvurunun yapıldığı tarihte başvuru sahibinin kötü niyetli olduğu sonucuna varılamayacaktır. (Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 01/02/2012 tarihli, T-291/09 sayılı karar)

 

Kötü niyet hususu incelenirken, inceleme konusu işaretin kökeninin, yaratıldığı andan itibaren kullanımının ve işaretin topluluk markası olarak tescil edilmesi talebinin altında yatan ticari mantığın araştırılması gerekmektedir. (Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 14/02/2012 tarihli, T-33/11 sayılı karar)

 

Topluluk Marka Tüzüğü veya yerleşik içtihat tescil başvurusunda yer alan mal ve hizmet listesinin uzunluğuna bağlı olarak kötü niyetli başvuru sonucuna varılmasını sağlayabilecek herhangi bir dayanak içermemektedir. Fazla sayıda ve çok çeşitli mal veya hizmet için tescil başvurusunda bulunmak topluluk markası tescil ettirmek isteyen çok sayıda firmanın izlediği bir yöntemdir. Bu yöntem, ticaret ve iş yaşamının genel kabul görmüş etik davranış biçimlerinin veya dürüst ticaret teamüllerinin dışında kalan bir fiil içermemektedir. Bir işletmenin, marka tescil başvurusunun yapıldığı anda pazarladığı mallar veya hizmetler arasında yer almayan, ancak gelecekte pazarlamayı planladığı malları ve hizmetleri tescil ettirmek istemesi, kural olarak meşrudur. (Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 13/12/2012 tarihli T-136/11)

 

Topluluk markası sahibinin önceki markalarının kullanılmama nedeniyle iptal edilmesinden kaynaklanacak sonuçları engellemek amacıyla aynı markanın tekrar başvurusunu yapması, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket edip etmediğini değerlendirirken dikkate alınabilecek bir husustur. (Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 13/12/2012 tarihli T-136/11)

 

Dikkatli okuyucular, yazı içerisinde aktardığımız ilkelerin yer bulduğu 5 kararın 2009, 2012 ve 2013 yıllarına ait olduğunu, dolayısıyla kötü niyet hususunun Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararlarında son dönemlerde irdelendiğini fark etmiştir. Buna ilaveten, yazının başlangıcında belirttiğimiz üzere, içinde bulunduğumuz dönemde görüşülmekte olan Taslak AB Marka Direktifi ve Topluluk Marka Tüzüğü’nde kötü niyet konusunda daha kapsamlı düzenlemeler öngörülmüştür. Her iki durum birlikte göz önünde alındığında, Adalet Divanı’ndan ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nden yakın gelecekte kötü niyetli başvurular konusunda yeni kararlar beklemek ve AB mevzuatında konu hakkında daha kapsayıcı düzenlemelerle karşılaşmak sürpriz olmayacaktır. Türkiye’de ilana itirazların çoğunluğunda başvurunun kötü niyetle yapıldığının öne sürülmesi ve iddianın kimi yargı kararlarında çok daha kolay kabul edilir bir argüman haline indirgenmesi, kötü niyetli başvuru hususunun Avrupa Birliği yargısına göre çok daha zor ispatlanabilir niteliğiyle birlikte dikkate alındığında, konu hakkındaki ulusal uygulamanın -yargı ve idare boyutlarıyla- incelenmesi şüphesiz çok daha dikkat çekici bir çalışma olacaktır.

 

Önder Erol Ünsal

Mayıs 2014

unsalonderol@gmail.com

Tanınmış Markanın Üçüncü Kişilerce Kullanımında “Haklı Neden” Kavramı – Adalet Divanı “Leidseplein Beheer v. Red Bull” Ön Yorum Kararı (C-65/12)

bulldog

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) 06/02/2014 tarihinde verdiği C-65/12 sayılı “Leidseplein Beheer v. Red Bull” ön yorum kararı ile, bilinir markanın ününden haksız avantaj sağlama gerekçeli ret nedeninin istisnasını teşkil eden “haklı sebep (due cause)” kavramı ve haklı sebebin uygulama alanı hakkında açıklamalar getirmiştir.

Karar hakkındaki açıklamalara geçmeden önce,2008/95 sayılı Topluluk Marka Direktifinin 5. maddesinin 2. fıkrasının “Tescilli marka sahibi, kendisince verilen bir izin olmaksızın, tescilli markayla aynı veya benzer bir işaretin ticaret esnasında kullanımını, sonraki işaret, tescilli markanın kapsadığı mallarla benzer olmayan mallar veya hizmetler için kullanılsa da, tescilli markanın üye ülkede üne sahip olması ve işaretin haklı bir neden olmaksızın kullanımının tescilli markanın ayırt edici karakterinden veya ününden haksız fayda sağlanmasına yol açması veya önceki markanın ayırt edici karakterine veya ününe zarar vermesi durumlarında engelleyebilecektir.” hükmünü içerdiği belirtilmelidir.

Buna karşılık bu maddenin Türk marka mevzuatındaki karşılığı olan 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname madde 9/1-(c) “Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsamına giren mal ve/veya hizmetlerle benzer olmayan, ancak Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle tescilli markanın itibarından dolayı haksız bir yarar elde edecek veya tescilli markanın itibarına zarar verecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin kullanılması.” hükmünü içermektedir ve hükümden görüleceği üzere, hükmün içeriğinde “haklı neden” şeklinde bir kavram veya istisna belirtilmemiş durumdadır. Bu bağlamda, belirtilen madde kaynak Avrupa Birliği (AB) mevzuatından aktarılırken, paralel maddede “haklı neden (due cause)” kavramına yer verilmediği (veya atlandığı) anlaşılmaktadır. Bu çerçevede, bu yazı kapsamında yer verilecek “haklı neden (due cause)” kavramına, kaynak AB mevzuatında gerek nispi ret nedenleri ile ilgili madde 4(3) kapsamında gerekse de tescilli markanın sahibine sağladığı haklarla ilgili madde 5(2) kapsamında yer verilmiş olsa da, belirtilen maddelere paralel olarak hazırlanan Türk marka mevzuatı madde 8(4) ve 9(1)(c) kapsamlarında “haklı neden (due cause)” kavramına rastlanmamaktadır. Dolayısıyla, C-65/12 sayılı kararı veya bu yazıyı okuduktan sonra kararın Türk marka mevzuatının uygulamasındaki yansımasının ne şekilde olması gerektiği düşüneceklerin karşısına açık biçimde ifade edilmiş kavramların çıkmayacağı öncelikle belirtilmelidir.
C-65/12 sayılı ön yorum kararına konu soru, aşağıda özetlenen ihtilafın sonucunda ortaya çıkmıştır:

Davacı “RED BULL” Benelüks Ofisi’nde 11/07/1983 tarihinde “alkolsüz içecekler” için tescil edilmiş “Red Bull Krating-Daeng” başta olmak üzere çok sayıda markanın sahibidir.

Davalı bay “de Vries” ise Benelüks ülkelerinde 32. Sınıfa dahil “içecekleri” kapsayan “The Bulldog” (14/07/1983, 23/12/1999) ve “The Bulldog Energy Drink” (15/06/2000) markalarına sahiptir.

“Red Bull”un 1983 yılında markasını tescil ettirmesinden önce, bay “de Vries” , “The Bulldog” markasını içeceklerin satışı dahil olmak üzere otel, restoran ve kafe hizmetleri için ticari işletme ismi olarak kullandığı kabul edilmektedir. Aynı şekilde, davacının “Red Bull Krating-Daeng” markasının Benelüks ülkelerinde üne sahip olduğu kabul edilmektedir.

Bay de Vries’in “The Bulldog” markasının “bull” kelimesini içermesi, bu nedenle tanınmış “Red Bull Krating-Daeng” markasını olumsuz olarak etkilemesi gerekçesiyle “Red Bull” firması, “The Bulldog” markalı enerji içeceklerinin üretim ve pazarlamasının durdurulması talebiyle, 2005 yılında “Amsterdam Bölge Mahkemesi”nde bay de Vries aleyhine bir dava açar.

Bay de Vries karşı bir dava açar ve Red Bull’un “Red Bull Krating-Daeng” markasının Benelüks ülkelerinde hükümsüz kılınmasını talep eder.

2007 yılında verdiği kararla Amsterdam Bölge Mahkemesi her iki tarafın taleplerini de reddeder.

2010 yılında temyiz talebini karara bağlayan “Amsterdam Bölgesel Temyiz Mahkemesi”, Red Bull’un taleplerini büyük ölçüde kabul eder. Amsterdam Bölgesel Temyiz Mahkemesi’ne göre, kamunun ilgili kesimi markaları karıştırmayacak olsa da, “Red Bull Krating-Daeng” markasının Benelüks ülkelerinde sahip olduğu ün ve markaların “bull” kelimesini ortak olarak içermeleri anlamındaki benzerlik göz önüne alındığında, markalar arasında bağlantı kuracaktır. Bu çerçevede, Amsterdam Bölgesel Temyiz Mahkemesi, “The Bulldog” ibaresinin “Red Bull Krating-Daeng” markasıyla benzer olduğu ve üne sahip markanın kuyruğunda dolaşarak (İngilizce orijinal kararda, ride on the coattail = başarılı birisiyle bağ oluşturarak o başarıdan kişisel olarak faydalanmak anlamındaki deyim kullanılmıştır.), üne sahip markanın ününden fayda sağladığı görüşünü belirtmiştir. Mahkeme, bay de Vries tarafından öne sürülen, “The Bulldog” markasının kullanımının, 1983’ten önce aynı işaretin, ticarette ve otel, restoran ve kafe hizmetleriyle ilgili olarak kullanımının devamı olduğu ve dolayısıyla bu işaretin kullanımına yönelik olarak “haklı neden (due cause)” oluşturduğu yönündeki iddiasını kabul etmemiştir.

Bu karara karşı bay de Vries Yüksek Mahkeme’ye başvurmuştur. Bay de Vries, temyiz talebinde, Amsterdam Bölgesel Temyiz Mahkemesi’nin “haklı neden (due cause)” kavramını dar yorumladığını, incelenen vakada, “The Bulldog” işaretinin kendisi tarafından, “Red Bull Krating-Daeng” markasından önce, iyi niyetli biçimde ticari isim (unvan, işletme adı, vb.) olarak kullanımının, “haklı neden (due cause)” oluşturduğunu öne sürmektedir.

Yüksek Mahkeme, davayı incelerken, “haklı neden (due cause)” kavramının içeriği konusunda Avrupa Birliği Adalet Divanına danışılması gerektiği kararını vermiş ve takip eden soruyu sorarak Adalet Divanından ön yorum kararı verilmesini talep etmiştir:

“Üne sahip bir markayla aynı veya benzer bir işaretin, üçüncü bir kişi tarafından iyi niyetle, üne sahip markanın tescil başvurusunun yapılmasından önce kullanılıyor olması, Topluluk Marka Direktifi madde 5(2) çerçevesinde haklı nedenin ortaya çıkmış olduğu şeklinde yorumlanabilir mi?”

Adalet Divanı, öncelikli olarak, Direktif madde 5(2), tescilli marka ile kullanıma konu işaretin aynı veya benzer olduğu ve işaretin kullanıldığı mal ve hizmetlerin, üne sahip tescilli markanın kapsadığı mal ve hizmetlerden farklı olduğu duruma referansta bulunsa da, bu kapsamdaki korumanın, evleviyetle, işaretin kullanıldığı mal ve hizmetlerle, tescilli markanın kapsadığı mal ve hizmetlerin aynı veya benzer olduğu durumları da kapsadığını belirtmiştir (bkz. Adalet Divanı Interflora kararı, C-323/09, paragraf 68). Bu çerçevede, “Red Bull Krating-Daeng” markasının üne sahip olması ve davacının üretiminin ve pazarlanmasının durdurulmasını talep ettiği malların, tescilli markanın kapsamında bulunması dikkate alındığında, madde 5(2) incelenen vaka bakımından uygulanabilir bir hüküm halini almaktadır. Buna karşın, taraflar arasındaki anlaşmazlığın esasen , “haklı neden (due cause)” kavramının yorumlanmasına yönelik olduğu görülmektedir. Bay de Vries, üne sahip markanın tescil başvurusunun yapılmasından önce başlayan iyi niyetli üçüncü kişi kullanımının, “haklı neden (due cause)” teşkil ettiğini öne sürerken, Red Bull, bu kavramın yalnızca objektif biçimde ortaya çıkan yorum gerektirmeyen halleri kapsadığını ifade etmektedir.

Adalet Divanına göre, “haklı neden (due cause)” gerekçesinin ortaya çıkıp çıkmadığı değerlendirilirken iki temel faktör dikkate alınmalıdır. Bunlardan ilki, kullanıma konu işaretin, kamunun ilgili kesimi tarafından ne derecede benimsendiğinin ve belirtilen kesim nezdinde ne denli ünlü olduğunun belirlenmesidir. İncelenen vakada, “The Bulldog” işaretinin 1983 yılı ve öncesinden bu yana, bay de Vries tarafından kullanıldığı gösterilmiştir. Buna karşılık, bay de Vries’in hangi tarihten bu yana enerji içeceklerini satışa sunduğu gösterilmemiştir. İkinci olarak, işareti kullanan kişinin niyetinin incelenmesi gereklidir. Bu bağlamda, üne sahip markayla benzer işaretin kullanımının iyi niyetli olup olmadığı belirlenirken, kullanıma konu mallar ve hizmetlerle, üne sahip tescilli markanın kapsadığı mallar ve hizmetlerin yakınlık derecesi, tescilli markanın kapsadığı mallarla aynı mallar için kullanım mevcutsa işaretin bu nitelikteki mallar bakımından ne zaman kullanıldığı ve tescilli markanın ne zaman ün kazandığı incelenmelidir.

Eğer, işaret üne sahip markanın tescil edilmesinden önce kullanılmışsa ve bu kullanım, sonradan tescil edilen üne sahip markanın tescili kapsamındaki mallarla bağlantılı mallara veya hizmetlere ilişkinse, işareti kullanan kişinin, sonraki tarihlerde üne sahip markanın kapsadığı mallara ilişkin kullanım gerçekleştirmesi, kamunun ilgili kesimi bakımından mallarının veya hizmetlerin doğal biçimde genişlemesi olarak kabul edilebilir.

Adalet Divanı yukarıda yer verilen açıklamalar ve karar kapsamında görülmesi mümkün olan diğer faktörler ışığında, Hollanda Yüksek Mahkemesinin talep ettiği ön yorum kararını takip eden biçimde oluşturmuştur:

“Topluluk Marka Direktifi madde 5(2), üne sahip bir markanın sahibi, bu madde kapsamında yer alan “haklı neden” kavramı çerçevesinde, eğer benzer bir işaretin, üne sahip markanın tescil başvurusunun yapılmasından önceki bir tarihte kullanıldığı ve işaretin üne sahip markanın kapsadığı mallarla aynı mallara ilişkin kullanımının iyi niyetli olduğu gösterilmişse, tescilli markasının kapsadığı mallarla aynı mallar bakımından üçüncü bir kişinin benzer bir işareti kullanmasına tolerans göstermelidir, anlamına gelmektedir biçiminde yorumlanmalıdır. Bu hususlar tespit edilirken, ulusal mahkemeler özellikle aşağıda hususları dikkate almalıdır:

– İşaretin, kamunun ilgili kesimince ne derecede benimsendiği ve belirtilen kesim nezdinde ne denli ünlü olduğu;

– İşaretin başlangıçta kullanıldığı mallar ve hizmetlerle ve üne sahip markanın tescil edildiği ürün arasındaki yakınlık derecesi;

– Tescilli markayla benzer işaretin, üne sahip markanın tescil edildiği ürün bakımından kullanımının ekonomik ve ticari açılardan önemi.”

 
Yukarıdaki anahatlarıyla açıklanmaya çalışılan vaka, sorulan soru ve Adalet Divanı önyorum kararının gösterdiği temel sonuç, Adalet Divanı tarafından sayılan ilkeler dikkate alınarak, “haklı neden (due cause)” kavramının her uyuşmazlığın kendi özel şartları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğidir. “Haklı neden (due cause)” kavramının varlığına sonucuna varılabilmesi için detaylı bir inceleme gerekecektir ve işaretin önceki tarihlerde kullanılması her durumda haklı nedenin varlığını işaret etmeyecektir. Buna karşın, haklı nedeninin varlığının, ancak istisnai koşullarda oluşması gibi bir durum da söz konusu değildir.

“Haklı neden (due cause)” kavramının bir ölçüde açıklığa kavuşturulması, hiç şüphesiz AB üyesi ülke ofislerinin ve mahkemelerinin, kavramı daha net ve uyumlu biçimde değerlendirmesinin önünü açacaktır. Buna karşın, bu açıklamaların paralel mevzuata sahip Türkiye bakımından ne derece işe yarayacağı açık değildir. Şöyle ki, ulusal mevzuatımız oluşturulurken, AB mevzuatındaki paralel hükümlerde yer alan “haklı neden (due cause)” kavramına her nedense, ulusal paralel hükümler olan 556 sayılı KHK madde 8(4) ve 9(1) kapsamında yer verilmemiştir. Bu durum, kaynak AB mevzuatında bulunmayan ilkel kavramlara (ayırt edilemeyecek derecede benzerlik, aynı tür mal / hizmet, esas unsur, vb.) ulusal mevzuatta yer verilmesi ve kaynak AB mevzuatında bulunan önemli kavramlara ulusal mevzuatta yer verilmemesi pratiği anlamında, 556 sayılı KHK’nın genel yapısı ile uyuşsa da, modern mevzuatın, uygulamanın ve yurtdışı pratiklerin takip edilmesi anlamında, kanaatimizce uygulayıcılar ve yargı bakımından sorun teşkil etmektedir.

 
Önder Erol Ünsal
Mart 2014
unsalonderol@gmail.com

Bileşke Kelime Markalarında Karıştırılma İhtimalinin Değerlendirilmesi – Topluluk Marka Ofisi (OHIM) Uygulaması

Oami-Back-2008_big

Bileşke kelime markasını oluşturan kelime unsurlarından birisinin önceden üçüncü bir kişi adına tescilli bir marka olması durumunda karıştırılma olasılığının ortaya çıkıp – çıkmayacağı sorusuna yönelik olarak Avrupa Birliği Adalet Divanının verdiği “Thomson Life” önyorum kararını http://wp.me/p43tJx-9S bağlantısından erişebileceğiniz yazıda ana hatlarıyla aktarmıştık.

Önyorum kararında yer verilen genel ilke çerçevesinde İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisinin (OHIM) uygulamasının hangi yönde şekillendiğinin aktarılması ise bu yazının konusunu oluşturmaktadır. Yazı içerisinde aktarılacak veriler, OHIM uygulamasının genel çerçevesinin çizildiği OHIM Marka Kılavuzunun İlana İtiraz – Aynılık ve Karıştırılma Olasılığı – Bütünsel Değerlendirme bölümünden aktarılacaktır (bkz. https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/15_part_c_opposition_section_2_identity_and_likelihood_of_confusion_chapter_8_global_assessment_en.pdf; s. 29-33).

Yazı içeriğinde aktarılacak veriler, bileşke bir kelime markasında yer alan kelime unsurlarından birisinin önceden üçüncü bir kişi adına tescilli olması durumunda, ilana itiraz aşamasında karıştırılma olasılığı incelemesinin ne şekilde yapılması gerektiği hususuna ışık tutmaktadır. Buna karşılık, ortak kelime unsurunun kişi ismi veya soyismi olması durumunda yapılması gereken değerlendirme, aynı kılavuzun başka bir başlığında incelenmiştir (bkz. yukarıdaki bağlantı s. 16-22). Dolayısıyla, kişi isimleri veya soyisimlerinin markaların ortak kelime unsurunu teşkil etmesi halinin bu yazı kapsamından ayrı biçimde incelenmesi gerektiğini ve bu hususa ilişkin ayrı bir yazı yazacağımızı başlangıçta belirtmemiz yerinde olacaktır.

Adalet Divanı “Thomson Life” önyorum kararında takip eden ana ilkeyi ortaya koymuştur: “Malların veya hizmetlerin aynı olduğu hallerde, ihtilafa konu işaretin, üçüncü bir tarafa ait bir şirket ismi ve bileşke markanın ortaya çıkardığı bütünsel izlenimi tek başına oluşturmasa da, bileşke marka içerisinde bağımsız ayırt edici bir güce sahip tescilli bir markanın bir arada kullanılmasından oluşturulduğu durumda, Direktif madde 5(1)(b) kapsamında halkın bir kısmında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği şeklinde yorumlanması gerekmektedir.”

“Thomson Life” önyorum kararından önce, benzer içerikteki ihtilaflar hakkında Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesince alınan iki diğer kararda ise takip eden yorumlar yapılmıştır: “Bir markanın önceki markaya eklenmiş bir diğer kelimeden oluşması iki markanın benzer markalar olduğu yönünde bir göstergedir.” (Karar no: T-22/04, 04/05/2005, “Westlife”, paragraf: 40); “Birlikte bir kelime markasını oluşturan iki kelimeden birisi, tek kelimeden müteşekkil önceki bir kelime markasıyla, görsel ve işitsel bakımlardan aynıysa, ve bu kelimeler kamunun ilgili kesimi açısından, birlikte veya başka unsurlardan ayrı biçimde kavramsal bir karşılığı işaret etmiyorsa, inceleme konusu markalar bütün olarak değerlendirildiğinde, normal şartlarda markaların benzer olduğu kabul edilmelidir.” (Karar no: T-286/02, 25/11/2003, “Kiap Mou”, paragraf: 39).

Yukarıda yer verilen kararlar sonrası Adalet Divanınca verilen “Thomson Life” önyorum kararı sonrası uygulamanın anahatları genel itibarıyla şekillenmiş ve bir kelime unsurunun markalarda ortak olarak yer almasının markaların benzerliği sonucuna yol açıp açmayacağı konusunda iki temel faktörün belirleyici olacağı kanaatine varılmıştır:

a-     Ortak kelime unsuru fark edilebilir (recognisable) konumda mıdır?

b-     Ortak kelime unsuru bağımsız bir ayırt edici role (independent distinctive role) sahip midir?

Belirtilen iki temel faktörün ne şekilde değerlendirildiğinin OHIM karar kılavuzunda yer bulduğu haliyle aktarılması, bir kelime unsuru ortak olan bileşke markalar bakımından karıştırılma olasılığı değerlendirmesi hakkında daha net bir fikir verecektir.

a-    Fark edilebilir (recognisable) unsur:

Ortak kelime unsurunun bileşke markada, ayrı (ayrık) biçimde fark edilir nitelikte olması önem arz etmektedir. Ayrı biçimde fark edilirlik hali, ortak kelime unsuur ile diğer kelime arasında boşluk veya “-“ işareti bulunmasından veya ortak kelime unsurunun açık bir anlamının bulunması nedeniyle ayrı bir unsur olarak algılanmasından kaynaklanabilir.

Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesine göre “Kelime(ler)den oluşan bir işaretle karşılaşan ortalama bir tüketici, işareti belirli bir anlama karşılık gelen veya anlamlı kelimeleri anımsatan parçalara bölecektir”. (Karar no: T-356/02, 06/10/2004, “Vitakraft”, paragraf: 51, karar Adalet Divanının C-512/04 sayılı kararı ile onanmıştır.)

Buna karşın, markaların bir harf dizisini ortak olarak içermeleri benzerlik için yeterli değildir. Kararlar, tescilli bir işaretin diğer işarette yer alması münhasır gerekçesine dayandırılmayacaktır.

Aşağıda yer verilen örnekler, OHIM marka kılavuzunda yer almaktadır ve kelime unsurunun markalarda ortak olarak yer almasının fark edilebilir olmadığı halleri göstermektedir:

thomson1

Buna karşılık aşağıda yer verilen örneklerde, ortak unsurun anlamlı bir kelime olması nedeniyle, halkın ilgili kesiminin, kelimeyi mantıklı biçimde parçalara böleceği belirtilmiştir:

 thomson2

Aşağıdaki örneklerde ise, ortak kelime unsurunun ayrı bir kelime olması nedeniyle fark edilebilirlik hususunun açık biçimde ortaya çıktığı ifade edilmiştir:

 thomson3

OHIM marka kılavuzuna göre, ortak kelime unsurunun, bileşke markanın ilk ya da ikinci kelimesi olması durumu değiştirmeyecektir. Özellikle, incelemeye konu markanın bileşke marka olması halinde, bileşke markanın ortak kelime unsurunu ilk ya da ikinci unsur olarak içermesi önem arz etmemektedir.

b-    Bağımsız ayırt edici rol (independent distinctive role):

İşaretler arasında karıştırılma olasılığının tespit edilebilmesi için bileşke markanın ortaya çıkardığı bütünsel izlenimde ortak kelime unsurunun baskın (dominant) konumda olması şart değildir. (Karar no: C-57/08 P, 11/12/2008, “Activy Media Gateway”, paragraf: 53; (Karar no: C-120/04, 06/10/2005, “Thomson Life”, paragraf: 32.)

Bununla birlikte, ortak kelime unsurunun ayırt edici gücü zayıf veya görsel olarak göz ardı edilebilir (önemsiz) bir unsur olması halinde, genellikle karıştırılma olasılığının bulunmadığı sonucuna varılacaktır. Önceki markayı oluşturan kelimenin sonraki bileşke markada aynen kullanılması ve bileşke markada bağımsız bir role sahip olması, ortak unsurun ayırt edici olmaması veya diğer unsurların ortak unsurdan önemli olması halinde, karıştırılma olasılığı sonucuna yol açmayacaktır.

Bileşke işaretlerle, tek kelimeden oluşan işaretlerin benzerliği analiz edilirken, ortak unsurun ve farklı unsurların ayırt edicilik derecesi özel önem taşımaktadır. Ortak unsurun zayıf bir işaret olması halinde karıştırılma olasılığı ortaya çıkmayacaktır. Aşağıdaki örnekler OHIM marka kılavuzunda yer almaktadır ve ortak kelime unsurunun ayırt edici gücünün zayıflığı nedeniyle karıştırılma olasılığının ortaya çıkmayacağı halleri göstermektedir:

 thomson4

Buna karşın, bileşke markanın içerdiği diğer (ortak olmayan) kelime unsurunun ayırt edici gücünün daha düşük olduğu hallerde AB mahkemeleri karıştırılma olasılığının ortaya çıkabileceğini belirtmiştir (bkz. aşağıdaki örnek):

 thomson5

c-     İlave (ortak olmayan) unsurların önemi:

Önceden tescilli bir kelime markasın içeren bileşke markalara yönelik karıştırılma olasılığı incelemesinde dikkate alınması gereken bir diğer faktörse, farklı (ortak olmayan) unsurların, işaretlerin oluşturduğu genel izlenimdeki önemi ve ağırlığıdır. Ortak olmayan unsurların uzunluğu, yapısı veya görünümü gibi unsurlar aşağıdaki örneklerde, işaretler arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığı sonucuna varılmasını sağlamıştır:

 thomson6

Yapılan tüm açıklamalar ışığında OHIM Marka Kılavuzunda incelemeyi gerçekleştirecek uzmanlara aşağıdaki tavsiyelerde bulunulmuş ve bileşke kelime markasını oluşturan kelime unsurlarından birisinin önceden üçüncü bir kişi adına tescilli bir marka olması halinde takip eden hususlar dikkate alınarak karar verilmesi istenmiştir.

İhtilafa konu markalardan biri veya bu markanın bir bölümü, diğer markada aynen yer alıyorsa, aşağıdaki durumlar hariç olmak üzere, markaların benzer olduğu kabul edilecektir:

  • Ortak unsurun diğer markada fark edilebilir (recognisable) halde olmaması (örneğin, PARAVAC v. ARAVA).
  • Diğer markaya eklenen unsurların açık olarak markanın bütünsel olarak oluşturduğu algıya hakim olması (örneğin, P&G PRESTIGE  BEAUTE v. PRESTIGE).
  • Farklı kelime unsurlarının eklenmesi yoluyla diğer markanın kavramsal bakımdan farklılık kazanması (örneğin, LINE v. SKYLINE).
  • Ortak kelime unsurunun ayırt edici niteliğinin düşük olması veya tanımlayıcı bir terime yakın olması (örneğin, ACTIVY MEDIA GATEWAY v. GATEWAY).

Diğer tüm durumlarda, bir işaretin bir diğer işarette tamamen yer alması halinde, uygulanacak temel kural, işaretlerin benzer olduğu yönünde olacaktır. Buna ilaveten, mallar aynı veya yüksek derecede benzerse ve diğer faktörler nedeniyle tespit olumsuz yönde etkilenmeyecekse, sonuç karıştırılma olasılığının varlığı şeklinde gerçekleşecektir.

Bu kabuller, her iki işaretin de ortak kelime unsuruna ilaveten farklı – ek kelime unsurları içermesi halinde de uygulanabilecektir. Bununla birlikte, her iki işaretin ortak kelime unsuruna ilaveten farklı kelime unsurları içermesi halinde, tek bir kelime unsurunun ortaklığı genellikle karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna yol açmayacaktır. Bu tip durumlarda, ortak kelime unsurunun her iki işaretin bütünsel izlenimine etkisi, farklı kelime unsurlarının bütünsel izlenime etkisiyle karşılaştırılmalıdır. Bu bağlamda, incelemeye konu her iki işarette ek kelime unsurlarının yer alması hali, tek kelimeden müteşekkil bir markayı oluşturan kelimenin bir bileşke markada aynen yer alması haline kıyasla, tek kelimenin markalarda ortak olarak yer alması hususunun önemini azaltacaktır.   

OHIM Marka İnceleme Kılavuzunun ilgili bölümünün aktarılmasından oluşan bu yazının sonuç ve uygulama ilkesi bölümünü teşkil eden yukarıda koyu karakterlerle yazılı kısımdan anlaşılacağı üzere, incelemede ortak kelime unsurunun varlığı kadar, bu unsurun ayırt edici gücü, bileşke markanın ayrı bir kavramsal karşılığının bulunup – bulunmaması, diğer (farklı) kelime unsurlarının niteliği, ortak kelime unsurunun bileşke markadaki fark edilirliği gibi hususlar da önem kazanmaktadır. Bu itibarla, OHIM uygulamasında, kelime markalarının bir kelime unsurunu ortak olarak içermesinin -şablon biçimde- her halükarda, markaların benzerliği sonucuna yol açacağının kabul edilmediği görülmektedir. Bunun aksine, öncelikle bu tip bir durumda, hangi hallerde markaların benzerliğinin ortaya çıkmayacağı öncelikli olarak belirlenmiş ve bu hallerin sayılmasının ardından, diğer hallerde markaların benzerliği yönünde genel bir kabulün geçerli olması gerektiği belirtilmiştir. Buna ilaveten, her iki markanın da ortak kelime unsuruna ilaveten farklı kelime unsurları içermesi halinde, aynı ve farklı unsurların bütünsel izlenime etkisinin değerlendirmeye alınması gerektiği ve sonucun bu kıyaslamanın ardından oluşturulması gerektiği ifade edilmiştir.

Son olarak, yazının başında belirttiğimiz bir diğer özel halin, yani kişi isimleri veya soyisimlerinin markaların ortak kelime unsurunu teşkil etmesi halinin, OHIM Marka Kılavuzunda ayrı bir başlıkta incelendiğini, dolayısıyla bu yazının konusu olmadığını ve bizim de bu konuya ilişkin ayrı bir yazı yazacağımızı tekrar etmemiz yerinde olacaktır.

Önder Erol Ünsal

Şubat 2014 

Bileşke Kelime Markalarında Kelime Unsurlarından Birisinin Önceden Tescilli Olması Durumunda Karıştırılma İhtimalinin Varlığı – Adalet Divanı “Medion v. Thomson” Kararı (C-120/04)

massconfusion

Markalar arasındaki karıştırılma olasılığı tespit edilirken, önceki markanın ayırt edici gücü, varsa bilinirliği de göz önüne alınarak, markaların görsel, işitsel ve kavramsal benzerliği ve malların ve/veya hizmetlerin benzerliği sonucu ortaya çıkan genel değerlendirme esas alınır. Genel algı, ilgili malların ve/veya hizmetlerin ortalama tüketici grubu bakımından ortaya çıkacağı varsayılan algıdır.

Avrupa Birliği marka hukukunda karıştırılma olasılığına ilişkin temel ilkeler yıllar önce tespit edilmiş ve kabul gören ilkeler üzerinde genel uzlaşı sağlanmış durumdadır.

Türkiye bakımından da 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi birinci fıkrası (b) bendi kapsamında düzenlemiş hükmün uygulama alanı konusunda genel hatlarıyla bir uzlaşı bulunduğunun kabul edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte üzerinde uzlaşı sağlandığı kabul edilen bazı konulara ilişkin genel ilkelerin halen oluşturulmamış olması uygulama anlamında kimi zaman sıkıntılara yol açmaktadır.

Bu yazı kapsamında, karıştırılma olasılığı kavramı irdelenirken sıklıkla kullanılan genel değerlendirme (global appreciation) kavramının bir anlamda istisnasını teşkil eden “bileşke kelime markalarında yer alan kelime unsurlarından birisinin tescilli bir marka olması halinde” karıştırılma olasılığının ortaya çıkıp çıkmayacağı hususu ve Avrupa Birliği Adalet Divanının bu tip durumlarda uygulanacak genel kriterleri belirlediği “Medion v. Thomson” kararı incelenecektir.

Adalet Divanının 06/10/2005 tarihinde verdiği C-120/04 sayılı ön yorum kararı, karıştırılma olasılığı incelemesinde sıklıkla karşılaşılan bir problem hakkındaki belirsizliği büyük oranda ortadan kaldırması nedeniyle sıklıkla atıf yapılan bir karar haline gelmiştir.

Önyorum kararının gerekçesi ihtilaf kısaca aşağıdaki biçimde gerçekleşmiştir:

“MEDION AG” (bundan sonra “Medion” olarak anılacaktır)firması Almanya’da 1998 yılında “life” markasını tescil ettirir. Markanın kapsamında “eğlence amaçlı elektronik cihazlar” yer almaktadır. “THOMSON MULTIMEDIA SALES GERMANY & AUSTRIA GMBH” (bundan sonra “Thomson” olarak anılacaktır), “Thomson Life” markasını “eğlence amaçlı elektronik cihazlar” için kullanmaktadır.

2002 yılında “Medion”, “Thomson”’un “Thomson Life” markasını “televizyon setleri, kasetçalarlar, CD çalarlar, hi-fi sistemleri” için kullanımının, kendisine ait “Life” markasından kaynaklanan haklara tecavüz mahiyetinde olduğunu iddia eder ve kullanımın engellenmesi amacıyla dava açar.

İlk derece mahkemesi, “Life” markasıyla “Thomson Life” markası arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkmayacağı tespitiyle davayı reddeder.

“Medion” karara karşı temyiz yolunu kullanır ve ihtilaf Düsseldorf Yüksek Bölge Mahkemesi önüne taşınır.

Düsseldorf Yüksek Bölge Mahkemesi, öncelikle ihtilafın çözümünün “Life” markasıyla – “Thomson Life” markası arasında, Topluluk Marka Direktifi madde 5(1)(b) kapsamında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkıp çıkmayacağı sorusunun yanıtına bağlı olduğunu ortaya koyar.  Mahkemeye göre, Alman Federal Adalet Mahkemesinin o dönemde uyguladığı “Pragetheorie” (iletilen algı teorisi) ismindeki teoriye göre, ihtilafa konu işaretlerin benzerliğini değerlendirmek için, her iki işaretin ilettiği bütüncül algı değerlendirmeye alınacak ve ortak unsurun, bileşke markadaki diğer unsurları bütüncül izlenimde ikinci planda bırakacak derecede, bileşke markaya hakim olup olmadığı belirlenecektir. “Pragetheorie”ye göre, ortak unsur, işaretin oluşturduğu genel izlenime sadece katkıda bulunuyorsa karıştırılma olasılığı ortaya çıkmayacaktır. Bileşke işarette yer alan tescilli markanın bağımsız bir ayırt edici role sahip olması sonucu etkilemeyecektir.

Düsseldorf Yüksek Bölge Mahkemesine göre incelemeye konu malların ait olduğu sektörde tüketiciler önemi öncelikle üreticinin ismine vermektedir. Bu husus incelenen ihtilafa uygulandığında, üreticinin ismi olan “Thomson” kelimesi “Thomson Life” bileşke markasının ilettiği bütünsel izlenimde asli öneme sahip unsuru teşkil etmektedir. Normal düzeyde ayırt edici niteliğe sahip “Life” işaretinin eklenmesi, “Thomson” kelime unsurunun, bileşke işaretin ilettiği bütünsel izlenimde asli öneme sahip olması durumunu değiştirmemektedir.

Buna karşın, Düsseldorf Yüksek Bölge Mahkemesi bu teorinin tartışmaya açık olduğunu, bazı yazarların farklı görüşleri bulunduğunu ve bu görüşlerin Alman Federal Adalet Mahkemesinin önceki içtihadı paralelinde olduğunu belirtmektedir. Alman Federal Adalet Mahkemesinin önceki içtihadı, ihtilaf konusu bileşke işarette, önceki markayla aynı olan kısmın, bağımsız ayırt edici role sahip olduğu, işaretin bütünü tarafından absorbe edilmemiş olduğu ve tescilli markayı anımsatmayı durduracak duruma indirgenmediği hallerde, karıştırılma olasılığının varlığının tespit edilmesi gerektiği yönündedir. Düsseldorf Yüksek Bölge Mahkemesi, önceki içtihadın uygulanması halinde, “Life” markası ile “Thomson Life” markası arasında karıştırılma ihtimalinin varlığının tespit edilmesi gerektiği görüşündedir ve mevcut durumda hangi kriterin uygulanması gerektiği konusunda şüpheye düşmüştür.

Dolayısıyla, Düsseldorf Yüksek Bölge Mahkemesi işlemleri durdurur ve Adalet Divanına önyorum kararı verilmesi maksadıyla takip eden soruyu yöneltir:

“İhtilaf içerisinde bulunan işaretlerin kapsadığı malların veya hizmetlerin aynı olduğu hallerde, normal düzeyde ayırt edici niteliğe sahip bir kelime markası, üçüncü bir kişiye ait sonraki tarihli bir bileşke kelime markasında (veya üçüncü bir kişiye ait kelimelerle ifade edilebilen kelime ve şekilden oluşan bir bileşke markada), üçüncü kişinin şirket ismi, ortak kelime unsurundan (önceki tescilli markadan) önce gelecek şekilde kullanılmışsa ve ortak kelime unsuru, bileşke markanın ortaya çıkardığı bütünsel izlenimi tek başına oluşturmasa da, bileşke marka içerisinde bağımsız ayırt edici bir güce sahipse, Direktif madde 5(1)(b) işaretler arasında karıştırılma olasılığı ortaya çıkacaktır şeklinde mi yorumlanmalıdır?”  

Adalet Divanı, kendisine yöneltilen soruyu öncelikle aşağıdaki şekilde kolayca anlaşılır hale getirmiş ve ardından incelemiştir:

“İhtilafa konu işaretin üçüncü bir kişiye ait bir şirket isminin ve normal düzeyde ayırt ediciliğe sahip tescilli bir markanın birlikte kullanılmasından oluşturulması ve tescilli markanın, bileşke markanın ilettiği bütünsel izlenimi tek başına oluşturmamakla birlikte, bileşke markada bağımsız bir ayırt edici niteliğe sahip olması halinde, mallar veya hizmetler aynıysa, halkın ilgili kesimi nezdinde Direktif madde 5(1)(b) kapsamında karıştırılma ihtimali ortaya çıkacak mıdır?”

Adalet Divanı, öncelikle karıştırılma ihtimaline ilişkin olarak önceki kararlarında yer verdiği temel ilkeleri sıralamış ve kavramın genel hatlarını ve uygulama alanını ortaya koymuştur:

“Halkın mevzubahis malların veya hizmetlerin aynı işletmeden veya ekonomik olarak bağlantılı işletmelerden geldiğine inanması yönündeki risk, Direktif madde 5(1)(b) anlamında karıştırılma ihtimalini ortaya çıkartır (Karar no: C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, 1999, paragraf: 17). Halkın bir kısmında ortaya çıkabilecek karıştırılma olasılığı, ilgili vakaya ilişkin tüm faktörler dikkate alınarak bütün olarak değerlendirilmelidir (Karar no: C-251/95, Sabel, 1997, paragraf: 22; Karar no: C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, 1999, paragraf: 18; Karar no: C-425/98, Marca Mode, 2000, paragraf: 40; Karar no: C-3/03, Matratzen Concord v. OHIM, 2004, paragraf: 28). Karıştırılma olasılığının bütünsel değerlendirmesi, inceleme konusu markaların görsel, işitsel veya kavramsal benzerliği bakımından, markaların ayırt edici ve baskın unsurları özellikle göz önüne alınarak, markaların bütünsel olarak ortaya çıkardıkları izlenim esasında yapılmalıdır. İnceleme konusu malların veya hizmetlerin ortalama tüketicilerinin markaları algılayış biçimi, karıştırılma olasılığına yönelik genel değerlendirmede belirleyici rol oynar. Bu bağlamda, ortalama tüketiciler markayı genellikle bütün olarak algılar ve markanın çeşitli detaylarını analize girişmez (Karar no: C-251/95, Sabel, 1997, paragraf: 23; Karar no: C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, 1999, paragraf: 25; Karar no: C-3/03, Matratzen Concord v. OHIM, 2004, paragraf: 29). Karıştırılma olasılığı incelemesinde, markaların benzerliğinin değerlendirilmesi, bileşke markayı oluşturan unsurlardan birisinin alınıp bu unsurun diğer markayla karşılaştırılmasından daha öte bir anlama gelir. Bunun tersine, karşılaştırma inceleme konusu markaların her birini bütün olarak inceleyerek yapılmalıdır, ancak bu husus, bileşke markanın, halkın ilgili kesimine ilettiği bütünsel algının, bazı durumlarda bileşke markanın, bir veya birden fazla sayıda baskın öğesince gerçekleştirilmesini ortadan kaldırmaz (Karar no: C-3/03, Matratzen Concord v. OHIM, 2004, paragraf: 32).”

Bununla birlikte, bütünsel izlenimin baskın konumdaki bir veya daha fazla sayıdaki öğe tarafından belirlenmediği ve ortalama tüketicilerin markayı bütüncül olarak algıladıkları normal şartlarda, bir bileşke işarette üçüncü bir tarafın şirket ismiyle birlikte kullanılan önceden tescilli bir markanın, bileşke işaretin baskın unsurunu teşkil etmese de, bileşke markada bağımsız bir ayırt edici role sahip olması mümkündür.

Bu tip bir durumda, bileşke markanın oluşturduğu bütünsel izlenim, halkın inceleme konusu malların veya hizmetlerin, en azından, ekonomik olarak bağlantılı şirketlerden geldiğine inanmasına yol açabilir, ki bu da karıştırılma olasılığının ortaya çıkması anlamına gelir. Karıştırılma olasılığının ortaya çıkacağı yönündeki bulgu, bileşke markanın ortaya çıkardığı bütünsel izlenimde önceki markada aynen yer alan kısmın baskın olması koşuluna bağlı olmamalıdır. Böyle bir koşul zorunlu kılınmış olsaydı, önceki markanın sahibi, markanın, bileşke işarette baskın olmasa da, bağımsız bir ayırt edici role sahip olduğu hallerde, Direktif madde 5(1) uyarınca kendisine sağlanan münhasır haklardan yoksun bırakılmış olacaktır.

Bu tip durumlar, örneğin, geniş ölçüde tanınan bir markanın sahibinin, bu markasının yanında başkasına ait, aynı derecede tanınmış olmayan önceden tescilli markaları kullanması veya bileşke markanın, bilinir bir ticaret unvanı ile önceden tescilli bir diğer markadan oluşması hallerinde ortaya çıkabilir. Esasen, bu tip durumlarda, bileşke markanın bütüncül olarak oluşturduğu izlenimde, çoğunlukla bileşke markada yer alan geniş ölçüde tanınan marka veya ticaret unvanı baskın nitelikte olacaktır.

Bu durumda, önceki marka bileşke işarette bağımsız bir ayırt edici role sahip olsa da, önceki markanın ticari kaynak göstermesi garanti edilemeyecektir.

Dolayısıyla, karıştırılma olasılığının ortaya çıkması için, önceki markanın bağımsız bir ayırt edici role sahip olması nedeniyle, halkın bileşke markanın kapsadığı malların veya hizmetlerin kaynağını, önceki markanın sahibine bağlamasının yeterli olacağının kabul edilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, Adalet Divanının önyorum kararı aşağıdaki biçimde oluşmuştur:

“Malların veya hizmetlerin aynı olduğu hallerde, ihtilafa konu işaretin, üçüncü bir tarafa ait bir şirket ismi ve bileşke markanın ortaya çıkardığı bütünsel izlenimi tek başına oluşturmasa da, bileşke marka içerisinde bağımsız ayırt edici bir güce sahip tescilli bir markanın bir arada kullanılmasından oluşturulduğu durumda, Direktif madde 5(1)(b) kapsamında halkın bir kısmında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği şeklinde yorumlanması gerekmektedir.” 

Yukarıda detaylarına yer verilen karar, bileşke kelime markalarında, kelime unsurlarından birisinin önceden tescilli olması durumunda, markalar arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkıp çıkmayacağı sorusu hakkında genel bir cevap vermektedir.

Adalet Divanına göre bu sorunun yanıtı, markalar arasında karıştırılma olasılığı ortaya çıkmayacaktır şeklinde değildir. Bu tip durumlarda markalar arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkabileceği (may be a likelihood of confusion) şeklindeki cevap ise inceleme biriminin veya mahkemenin kimi durumlarda karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna varabileceğini ortaya koymaktadır. Uygulamada benzer hallerde hangi tür durumlarda karıştırılma olasılığının ortaya çıkacağı ve hangi hallerde bu ihtimalle karşılaşılmayacağı ise ayrı bir soru teşkil etmektedir. Bir sonraki yazıda İç Pazarda Uyum Ofisi (OHIM) Marka İnceleme Kılavuzunda bu soruya nasıl bir yanıt verildiği incelenecek ve konu daha derinlemesine irdelenecektir.

Yaşamı siyah-beyaz görmeye alışkın ve keskin değerlendirmeleri (kanaatimizce daha doğru terim “kolay çözümleri” olmalıdır) seven Türk uygulayıcıları bu tip bir yanıtın tatmin etmeyeceği ise açıktır. Şöyle ki, Türkiye’de bu tip soruların yanıtının “may be (olabilir)” or “may not be (olmayabilir)” yerine “shall be (olacaktır)” veya “shall not be (olmayacaktır)” şeklinde kalıplara dökülmesi ve her sorunun yanıtını veren sihirli formüller oluşturularak sorunlu alanların ortadan kaldırılması tercih edilmektedir. Bu hususta söylenmesi gereken ise, yeni bir kavram setine sahip olan ve bizim yaklaşık onbeş yıldan bu yana uygulamaya çalıştığımız modern marka hukukunun, Türkiye’den çok önce Avrupa Birliği ülkeleri ve A.B.D. başta olmak üzere çok sayıda ülkede uygulandığı, bu konuda çokça teori ve doktrin geliştirildiği, bu teorilerin, doktrinlerin ve yüksek yargı kararlarının neredeyse tamamının, özellikle karıştırılma olasılığı konusunda “olabilir” veya “olmayabilir” şeklinde yanıtları tercih ederek, keskin kalıplardan kaçındığıdır. Kanaatimizce de, adı üzerinde bir “ihtimal” incelenirken, sihirli formüller geliştirerek, “bu tip durumlarda her marka benzer” veya “bu tip durumlarda hiçbir marka benzemez” sonuçlarına gitmek yerine, genel ilkeler oluşturulmalı ve ihtimalin ortaya çıkıp çıkmayacağı genel ilkeler esasında her vakanın kendi özel şartları bağlamında değerlendirilmelidir.

 

Önder Erol Ünsal

Şubat 2014         

OHIM Uygulaması – Mutlak Ret Nedenleri Kapsamında Reddedilen Markalara İlişkin İtirazlarda Kabul Edilmesi Mümkün Olmayan Argümanlar

ohimfoto

Marka tescil başvurularının mutlak ret nedenleri incelemesi sonucunda reddedilmesi kararlarına karşı yapılan itirazlarda, başvuru sahipleri tarafından öne sürülen karşı argümanların kategorize edilmesi genellikle mümkündür. Ret kararlarına karşı sunulan argümanların bir bölümünün ret kararının yerindeliğini değiştirmesi mümkün değildir. İç Pazar Harmonizasyon Ofisi (OHIM)’nin marka inceleme kılavuzunda yer verilen kabul edilmesi mümkün olmayan karşı argümanlar başlığı bu kısa yazının konusunu oluşturmaktadır.

 

Kabul edilmesi mümkün olmayan karşı argümanlar kategorisine giren iddialarla Türkiye uygulamasında da sıklıkla karşılaşılmakta ve bu iddialar kimi zaman ciddi tartışmalara yol açabilmektedir. Dolayısıyla, Avrupa Birliği uygulamasında kabul edilmesi mümkün olmayan karşı iddiaların aktarılmasının, Türkiye’deki tartışmalara da belirli ölçüde ışık tutabileceği düşünülmektedir. Buna karşın, Türkiye’deki tartışmaların çoğunlukla kavramlar veya gerçekçi argümanlar kullanılarak değil, kısır biçimde (neye dayalı olarak belirlendiği belli olmayan) katılık – esneklik skalasında gerçekleştirilmesi, geleceğe yönelik iyimser beklentileri çoğunlukla ortadan kaldırmaktadır.

 

Mutlak ret nedenleri incelemesi sonucu verilen ret kararlarına karşı yapılan itirazlarda yer verilen, ancak kabul edilmesi mümkün olmayan argümanlar, OHIM marka inceleme kılavuzunun, mutlak ret nedenleri bölümünde “Irrelevant Criteria (mevzu dışı kriterler)” başlığı altında incelenmiştir. AB Mahkemeleri tarafından “mevzu dışı kriterler” olarak belirlenen, OHIM tarafından da ilgili mahkeme kararlarına atıf yapılarak kabul edilmeyen karşı argümanlar olarak kategorize edilen haller, dört ana başlık altında toplanmıştır:

 

a-     Kullanılmayan Terimler: Başvuruya konu terimin piyasada tanımlayıcı kullanımının tespit edilememesi hususu kabul edilebilir nitelikte bir karşı argüman değildir. Tanımlayıcı niteliğe ilişkin değerlendirme, başvuruya konu markanın başvuru kapsamındaki mallar veya hizmetler için kullanılacağı varsayımıyla yapılmalıdır. Bu husus, Topluluk Marka Tüzüğünün ilgili bendinin (7(1)(c) paragrafı) yazımında kullanılan “may serve” kalıbından da anlaşılmaktadır (bkz. Adalet Divanının 23/10/2003 tarihli C-191/01 sayılı “Doublemint” kararı, paragraf: 33).

 

b-     Serbest Bırakma Gerekliliği:  Başvuruları reddedilen marka sahipleri sıklıkla, başvuruya konu terimi diğer tacirlerin kullanması zorunluluğun bulunmadığını, diğer tacirlerin mallarının veya hizmetlerinin karakteristik özelliklerini belirtme yönündeki ihtiyaçlarını karşılayabilecek daha net ve doğrudan tabirler bulunduğunu öne sürmektedir. Bu argüman “mevzu dışı kriter” olarak kabul edilmeli ve reddedilmelidir.

 

Topluluk Marka Tüzüğünün ilgili bendi (7(1)(c) paragrafı), tanımlayıcı terimlerin tescil edilmesini engelleyerek ve bu yolla bu tip terimlerin ilgili sektördeki herkes tarafından serbest şekilde kullanmasını sağlayarak kamu yararını gözetse de, Ofisin (OHIM’in), başvuruya konu tanımlayıcı terimin şu anda veya gelecekte üçüncü şahıslarca kullanılması gerekliliğini veya üçüncü şahısların terimin serbestçe kullanımından fayda sağlayacaklarını ispatlaması gerekli değildir (bkz. Adalet Divanının 04/05/1999 tarihli C-108/97 sayılı “Chiemsee” kararı, paragraf: 35; Adalet Divanının 12/02/2004 tarihli C-363/99 sayılı “Postkantoor” kararı, paragraf: 61).

 

Başvuruya konu tanımlayıcı terimle eş anlamlı başka sözcüklerin bulunması veya tanımlayıcı anlamı ifade etmek için daha genel geçer ifadelerin bulunması hususları da dikkate alınmayacaktır (bkz. Adalet Divanının 12/02/2003 tarihli C-265/00 sayılı “Biomild” kararı, paragraf: 42).

 

c-      Fiili Tekel: Başvuru sahibinin, markanın tanımlayıcı nitelikte bulunduğu malların veya hizmetlerin tek sağlayıcısı olması, Topluluk Marka Tüzüğünün ilgili bendi (7(1)(c) paragrafı) kapsamında verilen ret kararının yerindeliğini ortadan kaldıran bir husus değildir. Ancak, bu tip durumlarda, başvuru sahibinin kullanım sonucu kazanılmış ayırt edici nitelik hususunu ispatlaması daha olası olacaktır.

 

d-     Çift Anlam: Başvuru sahiplerinin sıklıkla öne sürdüğü, başvuruya konu terimin birden fazla anlamının bulunması ve bu anlamlardan birisinin başvuru kapsamındaki mallar veya hizmetler için tanımlayıcı nitelikte olmaması argümanı kabul edilmeyecektir. Topluluk Marka Tüzüğünün ilgili bendinin (7(1)(c) paragrafı) uygulanabilmesi için, ilgili mallar veya hizmetler bakımından terimin olası anlamlarından sadece birisinin tanımlayıcı olması yeterlidir (bkz. Adalet Divanının 23/10/2003 tarihli C-191/01 sayılı “Doublemint” kararı, paragraf: 32; Adalet Divanının 12/02/2004 tarihli C-363/99 sayılı “Postkantoor” kararı, paragraf: 97).

 

İncelemenin, başvurunun kapsadığı mallar veya hizmetlere odaklanarak yapılması gerekliliği dikkate alındığında, başvuruyu oluşturan kelime veya kelimelerin, tanımlayıcılık değerlendirmesine konu mallar veya hizmetlerle ilgisi olmayan, diğer olası anlamlarına ilişkin argümanlar kabul edilmeyecektir. Aynı şekilde, başvuruya konu markanın bileşke bir kelime markası olması durumunda, inceleme esasları bakımından önemli olan husus, başvuruyu oluşturan kelimelerin birbirlerinden ayrı biçimde düşünülecek olası anlamları değil, başvuruya konu bileşke markanın bütün olarak ortaya çıkan anlamıdır (Adalet Divanının 08/06/2005 tarihli C-315/03 sayılı “Rockbass” kararı, paragraf: 56).

 

Yukarıda yer verilen genel ilkeler, Avrupa Birliği’nde, başvuruları oluşturan terimlerin anlamlarını objektif biçimde esas alarak karar tesis etme yükümlülüğünü veya genel ilkesini ortaya koymaktadır. Buna karşın, ülkemizdeki kimi alan profesyonellerinin (marka uzmanları dahil olmak üzere), kendi bakış açıları çerçevesinde, “hayali piyasalar” yaratarak ve bu hayali piyasaların hayali bakış açılarını kendilerince esas alarak argüman üretme veya karar tesis etme alışkanlıkları bulunmaktadır ve bunun dışındaki her pratik –her ne kadar objektif ve maddi verilere dayansa da- “katı” olarak adlandırılmaktadır. Hayali piyasaların hayali bakış açılarına dayalı ve objektif kriterleri göz ardı eden bakış açısı, özellikle tanımlayıcı markaların tescil edilebilmesi riski bakımından, tanımlayıcı terimlerin ilgili sektördeki herkes tarafından serbest şekilde kullanılabilmesi genel ilkesini tehdit etmektedir. Yazı kapsamında açıklandığı haliyle Avrupa Birliğine egemen olan, Adalet Divanı tarafından çerçevesi çizilen ve OHIM tarafından uygulanan genel ilkeler ise, hayali piyasalara dayanmak yerine, objektif ve maddi verilere dayalı olarak karar tesis edilmesini öngörmektedir.

 

Önder Erol Ünsal

Ocak 2014

Avrupa Birliği Adalet Divanı Bainbridge Kararı (C-234/06) – Bir Marka Serisine veya Marka Ailesine Dahil Olma Gerekçesiyle Karıştırılma veya Çağrıştırma İhtimali

Parchment-Books-Series-Of-12(Görsel http://www.milieuhomegoods.com/parchment-books-series-of-12/ adresinden alınmıştır.)

Avrupa Birliği Adalet Divanının, 13 Ekim 2007 tarihli C-234/06 sayılı “Bainbridge” kararı, bir marka serisinin veya marka ailesinin içerisinde olma zannıyla ortaya çıkabilecek karıştırılma veya çağrıştırma ihtimali hususunu irdeleyen önemli bir karardır.

 

Önceki marka sahibinin seri markaları içine dahil olmaktan veya daha doğru bir tabirle, tüketicilerin bir markayı, üçüncü bir kişiye ait bir marka serisinin veya marka ailesinin devamı niteliğinde bir marka zannederek, malların veya hizmetlerin kaynağı konusunda yanılgıya düşmesinden kaynaklanacak karıştırılma veya çağrıştırma ihtimali uygulamada sıklıkla öne sürülen bir ilana itiraz gerekçesidir.

 

Seri marka kavramıyla uygulamada sıklıkla karşılaşılmakla birlikte konu hakkındaki tanımların veya sınırların belirgin ve yeterli olduğundan söz etmek mümkün değildir. Bu nedenle seri marka veya bir marka ailesinin dahilinde olmak gibi kavramların Adalet Divanı tarafından ne şekilde yorumlandığının aktarılması ve bu amaç doğrultusunda “Bainbridge” kararındaki temel tespitlerin aktarılması kanaatimizce yerinde olacaktır.

 

“Bainbridge” davası oldukça uzun ve detaylı bir karar olduğundan yazı boyunca kararın yalnızca seri marka kavramı ile ilgili bölümü değerlendirilecek ve aktarılacaktır.

 

Dava konusu uyuşmazlık esasen, Topluluk Marka Ofisine (OHIM) “Bainbridge” markasının tescil edilmesi için başvuran “F.M.G. TEXTILES SRL” ile bu başvurunun tescil edilmemesi için “bridge” ibaresini içeren 11 adet markasıyla (bridge, old bridge, the bridge basket, the bridge, footbridge, the bridge wayfarer, over the bridge) karıştırılma olasılığı gerekçesini öne süren “IL PONTE FINANZIARA SPA” arasında yaşanmaktadır. “Bainbridge” başvurusuna karşı yukarıda belirtilen markalar gerekçe gösterilerek yapılan itiraz OHIM itiraz birimi ve ardından OHIM Temyiz Kurulu tarafından reddedilir. OHIM Temyiz Kurulunun itirazı reddetme gerekçesi, itiraz gerekçesi markalardan 5’inin kullanılmaması (Topluluk Marka Tüzüğüne göre, itiraz gerekçesi markaların tescilinden sonra 5 yıl geçmişse, bunlara dayalı itirazlarda, kullanımlarının ispatlanması gerektiği belirtilebilir), kalan 6 adet markanın ise bir marka serisi oluşturmaya yetecek derecede kullanılmamış olmalarıdır. Temyiz Kurul sonuç olarak markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmayacağını belirtmiştir.

 

“IL PONTE FINANZIARA SPA” bu karara karşı dava açar ve dava Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi tarafından görülür. İlk Derece Mahkemesi, itiraz sahibince bir marka serisi oluşturdukları iddia edilen markaların tümünün veya bir marka ailesi oluşturmaya yetecek derece miktarının kullanıldığını gösterir kanıtlar sunulmaması nedeniyle OHIM Temyiz Kurulunun seri markalar gerekçeli itirazı reddetmesi hususu da dahil olmak üzere, Temyiz Kurulunun kararını yerinde bulur. “IL PONTE FINANZIARA SPA” bu kararı da yerinde bulmaz ve Adalet Divanı nezdinde kararı temyiz eder.

 

Adalet Divanı davayı C-234/06 sayı ile inceler. Bu yazı kapsamında, daha önce de belirttiğimiz üzere, kararın yalnızca seri markalar ile ilgili kısımlarını aktarmakla yetineceğiz. Kararın tamamını incelemek isteyenlerin karara http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d58bbeef61e80d40f89ec2ffccdeee7951.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4OahmQe0?text=&docid=62798&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3526211 bağlantısından erişmesi mümkündür.

 

Adalet Divanı kararının 54.-67. paragraflarında davacının marka serisine veya marka ailesine dahil olma esaslı karıştırılma olasılığı iddiasını incelemiştir. Adalet Divanı, kararın 63.—66. paragraflarında, bu konuda takip eden önemli saptamaları yapmıştır:

 

“63. Halkın, malların veya hizmetlerin aynı işletmeden veya ekonomik olarak bağlantılı bir işletmeden geldiğini düşünmesi durumunda, Topluluk Marka Tüzüğü 8/1-(b) bendi anlamında karıştırılma ihtimali ortaya çıkar. Bir marka ailesi veya markalar serisi söz konusu olduğunda, karıştırılma ihtimali daha özel olarak, tüketicinin mal ve hizmetlerin kaynağına veya menşeine ilişkin olarak yanılgıya düşmesi veya hatayla markanın -başka bir firmaya ait- bir marka ailesinin veya markalar serisinin parçası olduğunu düşünmesi olasılıklarından kaynaklanır.

 

64. Hukuk sözcüsünün görüşünün 101. paragrafında belirttiği üzere, bir marka ailesi veya markalar serisi oluşturabilecek sayıda marka olmadığı sürece, hiçbir tüketiciden, bu marka ailesinin veya markalar serisinin ortak unsurunu tespit etmesi ve/veya bu marka ailesi veya markalar serisi ile aynı ortak unsuru içeren bir başka markayı ilişkilendirmesi beklenemez. Buna bağlı olarak, başvurusu yapılan markanın bir marka ailesine veya markalar serisine ait olması nedeniyle halk nezdinde yanılgı olasılığının ortaya çıkması için, marka ailesine veya markalar serisine dahil olan önceki markaların piyasada mevcut olması (kullanılıyor olması ç.n.) gerekir.

 

65. Bu bağlamda, davacının iddia ettiğinin aksine, İlk Derece Mahkemesi, önceki markaların kullanımına ilişkin kanıt talep etmekten ziyade, bunların bir kısmının kullanımının bir marka ailesi veya markalar serisi oluşturmaya yeterli olup olmadığını ve bu şekilde karıştırılma olasılığı değerlendirmesinde bir marka ailesinin veya markalar serisi oluşup oluşmadığını gösterebilecek kullanım kanıtını talep etmiştir.

 

66. Belirtilen nitelikte kullanıma rastlanılmadığından, İlk Derece Mahkemesinin; – Temyiz Kurulunun  davacı tarafından öne sürülen marka serilerinden kaynaklanan koruma talebini dikkate almama yetkisi bulunmaktadır – yönündeki kararı yerindedir.”

 

Adalet Divanının “Bainbridge” kararında yaptığı yorum, marka serileri gerekçeli itirazların, ancak seriye dahil markaların piyasada fiilen kullanılmaları durumunda kabul edilebileceğini göstermektedir. Adalet Divanına göre, bir marka ailesi veya markalar serisi gerekçe gösterilerek yapılan itirazlarda, öncelikle bir marka ailesi veya markalar serisi oluşturabilecek sayıda markanın varlığı aranacak (Adalet Divanı bu konuda minimum sayı belirtmemiştir, ancak kullanılan “sufficient number – yeterli sayıda” marka terimi, bu sayının birden fazla marka olduğunu göstermektedir.), ardından marka ailesine veya markalar serisine dahil markaların piyasada fiilen kullanılıp kullanılmadığına göre karar verilecektir. Şöyle ki, Adalet Divanına göre, yeterli sayıda markanın kullanımı olmadan, hiçbir tüketiciden bir marka ailesine veya markalar serisine dahil markaların ortak unsurlarını tespit ederek, bu unsuru, başka bir markada yer alan aynı unsurla ilişkilendirmesi beklenemez.

 

Adalet Divanının “Bainbridge” kararında getirdiği yorum, Alman Federal Adalet Mahkemesinin marka serilerinden kaynaklanacak karıştırılma ihtimali hakkında önceden verdiği “BIG” ve “BANK 24” kararlarıyla da paralellik içermektedir.  http://servicemarks.blogspot.com/2007/09/ecj-endorses-concept-of-serial-marks.html bağlantısından görülebilecek yazıda belirtildiği haliyle, Federal Adalet Mahkemesi marka serilerinden bahsedebilmek için aşağıdaki kriterlerin yerine getirilmesi gerektiğini ortaya koymuştur:

 

  •  Halk, bir firmanın birkaç markasının ortak kökünü oluşturan unsuru, tek bir marka sahibini işaret eden ortak bir kaynak göstergesi olarak algılamalıdır.
  • Halk, belirtilen nitelikteki ortak kök unsura dayanan bir markayı bir firmaya, ancak o firmanın söz konusu unsuru başka birkaç markada daha kullandığını bilmesi ve özellikle, ortak kök unsurun firmanın kendisi için akılda kalıcı bir sözcük olarak kullanılması durumunda bağlayacaktır.
  • Ortak kök unsur tanınmışsa, bu markalar serisinin oluşmasının lehinde bir husustur.
  • Bütün bunların sonucunda, marka serilerinin esası, sadece belirli sayıda  – kullanılan veya kullanılmayan – markanın varlığı değil, bir marka serisinin fiili kullanımı nedeniyle halkta oluşan algı olmalıdır.

 

Adalet Divanının “Bainbridge” kararı ve Alman Federal Adalet Mahkemesinin yorumları esasında, bir marka serisinden bahsetmenin ancak, aynı kök unsuru içeren birkaç markanın varlığı ve bu markaların fiili kullanımı nedeniyle, bu kök unsurun halk tarafından bir firmaya bağlanması halinde mümkün olacağı ortaya çıkmaktadır. Kanaatimizce son derece yerinde olan bu yorumun, ülkemizdeki uygulamalarda da esas olarak kabul edilmesi yerinde olacaktır.

 

Sadece tek bir markaya dayanarak yapılan -seri marka olarak algılanma gerekçesiyle karıştırılma ihtimali ortaya çıkacaktır- içerikli itiraz dilekçeleriyle ve bu iddianın kabul gördüğü idare veya yargı kararlarıyla ülkemiz uygulamasında karşılaşılmaktadır. Bu tip değerlendirmelerin, kavram kargaşası nedeniyle, markalar serisi kavramını, özel bir durum olmaktan çıkartarak, dar anlamda karıştırılma olasılığıyla (önceki tarihli tescilli bir markayla benzer mallar veya hizmetler için sonraki tarihli markanın varlığı) aynı düzlemde değerlendirmekten kaynaklandığı söylenebilir. Görüşümüz, kavramların doğru anlamlarında kullanılması ve markalar serisine dahil olma zannıyla karıştırılma veya çağrıştırma ihtimali kavramının, durumun gerektirdiği özel şartlar bağlamında incelenmesidir. Bununla birlikte, uluslararası nitelikteki marka kavramlarının çoğunun gerçek ve doğru anlamlarının dışında kullanıldığı marka uygulamalarımızda, (vekiller, idare ve yargı bütünü açısından) bu beklentinin şimdilik iyimser bir beklenti olarak kalacağı şüphesizdir.

 

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2013

OHIM Temyiz Kurulu, OHIM İnceleme Kılavuzuyla Ne Derecede Bağlıdır? Avrupa Birliği Adalet Divanının C-53/11 Sayılı Kararı

r10(Görsel http://dyn.com/blog/defining-rules-vs-guidelines-errors-and-empowerment/  adresinden alınmıştır.)

 

Marka tescil işlemlerinden sorumlu kamu kurumlarının, başvuruların tescil edilebilirliğine yönelik değerlendirmelerini içeren ve diğer işlemler bakımından da süreçleri açıklayan inceleme kılavuzları, başvuru sahipleri ve marka vekilleri için olduğu kadar, inceleme uzmanları için de önemli metinler niteliğindedir.

 

Başvuru sahipleri ve marka vekilleri, inceleme kılavuzlarında yer alan değerlendirmelerin incelenmesi neticesinde, yapacakları veya yaptıkları başvuruların akıbetlerini aşağı yukarı tahmin edebilmekte veya başvuru hakkında verilen kararın gerekçelerini kılavuzda yer alan verilerle eşleştirerek, kararın yerindeliğini sorgulayabilmektedir. Aynı şekilde, inceleme uzmanları da, inceleme kılavuzlarında kendilerine çizilen hareket alanının sınırları içerisinde karar vererek, kurum tarafından belirlenen politikayı uygulamaktadır. Her iki durumda da, inceleme kılavuzlarının, kurum kararlarının tahmin edilebilirliğini ve karar tutarlılığını (birlikteliğini) mümkün olduğu ölçüde artırarak, sistemin tüm aktörleri için maksimum fayda sağladığı açıktır.

 

Türk Patent Enstitüsü (TPE) Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan marka karar kılavuzunun, bu amaca olabildiğince hizmet ettiği ortadadır. http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/haber/Marka_Karar_Kriteri_TR.pdf adresinden erişilebilecek kılavuzun, yurtdışındaki denkleriyle karşılaştırıldığında, mutlak ve nispi ret nedenleri incelemesinin esasları konusunda kapsamlı ve -tamamen olmasa da- büyük ölçüde yeterli olduğunun iddia edilmesi mümkündür. Bununla birlikte, kılavuz, mutlak ve nispi ret nedenleri incelemesi dışındaki konularda (şekli inceleme, başvuru tarihinin belirlenmesi ile ilgili ilkeler, sınıflandırma, arama, devir, lisans, unvan-adres-nevi değişikliği gibi işlemler, vb. konular) yetersiz kalmaktadır ve bu eksikliklerin kısa sürede giderileceği umulmaktadır.

 

İç Pazarda Uyum için Ofis (OHIM) tarafından hazırlanan ve kullanıcılara sunulan inceleme kılavuzu ve talimatnamesi (http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/OHIMManual.en.do & http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do), OHIM tarafından gerçekleştirilen iş süreçlerinin neredeyse tamamı hakkında detaylı bilgi ve düzenleme içermektedir. Kapsamları mutlak ve nispi ret nedenleri incelemesi ile sınırlı olmayan kılavuz ve talimatnamenin, OHIM kararlarının ve işlem süreçlerinin tahmin edilebilirliğini artırdığı, kurumun daha şeffaf işlem süreçlerine sahip olmasını sağladığı ve kurum çalışanları açısından da işlemlerde kolaylık sağladığı şüphesizdir.

 

Kurum, inceleme kılavuzlarının, sistemin tüm bileşenleri bakımından fayda sağladığı açık olmakla birlikte, kılavuzların kullanımıyla birlikte eş zamanlı bir soru da ortaya çıkmaktadır:

 

İnceleme kılavuzlarının ne derecede bağlayıcıdır ve bu bağlayıcılık kimler açısından geçerlidir?

 

Bu sorunun yanıtına yönelik tespitler içeren ve esası itibarıyla oldukça karışık olan bir davanın sonucunda, Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından verilen 19/01/2012 tarihli C-53/11 sayılı karar, okumakta olduğunuz yazının konusunu oluşturmaktadır.

 

Konunun bütünlüğünden kopmamak ve son derece karışık davanın detayları içerisinde kaybolmamak amaçlarıyla, yazı kapsamında, davanın konusu kısaca özetlenecek ve asıl olarak, Adalet Divanının, inceleme kılavuzlarının bağlayıcılığı konusundaki yorumuna yer verilecektir.

 

OHIM tarafından ilan edilen “Aurelio Munoz Molina”ya ait “R10” ibareli başvurunun ilanına karşı, “DL Sports & Marketing Ltda” tarafından itiraz edilir. İtiraz gerekçesi, ticaret sırasında bu işaretin itiraz sahibi tarafından eskiye dayalı olarak kullanımıdır. OHIM ilana itiraz birimi, eskiye dayalı kullanımı gösteren kanıtları itiraz sahibinden talep eder, ancak verilen süre ve ek süre içerisinde kullanımı gösterir kanıtlar sunulmaz. Ancak, verilen süre ve ek sürenin dolmasının ardından, “Nike International Ltd” itiraz gerekçesi markayı devraldıklarını belirten bir sözleşme sunar. OHIM, ilana itiraz birimi, ilana itirazı reddeder ve ret kararında önceki kullanımı gösterir yeterli kanıt bulunmadığını belirtir. “Nike International Ltd”  karara karşı itiraz eder ve OHIM Temyiz Kurulu, itirazı, “Nike International Ltd”’in itiraz prosedürlerine taraf olduğunu gösterir kanıt sunmaması, bu nedenle itiraz etme yetkisinin bulunmaması nedeniyle reddeder. Temyiz Kurulu, “Nike International Ltd”nin, itiraz gerekçesi tescilli olmayan markayı devraldığını gösterir kanıtlar sunmadığını, karara itiraz aşamasında da bunu kanıtlamadığını belirtir. Temyiz Kuruluna göre, devir sözleşmesi, “Nike International Ltd”nin bazı topluluk markalarını devraldığını göstermektedir, ancak itiraz gerekçesi tescilli olmayan marka, özel olarak bunlar arasında belirtilmemiştir.

 

“Nike International Ltd”, bu karara karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından T-137/09 sayı ile görülür.

 

“Nike International Ltd”nın öne sürdüğü 4 gerekçeden ikisi reddedilir, birisi kabul edilir, sonuncusu ise diğer iddianın kabul edilmesi nedeniyle incelenmez. Dolayısıyla, yazı kapsamında kabul edilen iddia açıklanacaktır.

 

Adalet Divanı Genel Mahkemesi, öncelikli olarak itirazın, “Nike International Ltd”nin itiraz prosedürlerine taraf olduğunu gösterir kanıt sunmaması, bu nedenle itiraz etme yetkisinin bulunmaması nedeniyle reddedildiğini belirtir. Buna karşın, OHIM’in ilke olarak uymakla yükümlü olduğu İnceleme Kılavuzunun, ilana itirazla ilgili prosedürel işlemler kısmında “Eskiye dayalı (önceki) bir ulusal hakkın yeni sahibinin, OHIM’i devir konusunda bilgilendirmesi, ancak buna ilişkin yeterli kanıt sunmaması durumunda, yeni sahibe bu işleme ilişkin kanıt sunması için iki aylık süre verilir ve bu süre zarfında işlemler askıya alınır.” düzenlemesi yer almaktadır.  Bu düzenlemeyi ve bağlantılı diğer gerekçeleri dikkate alan Genel Mahkeme, davayı kabul eder ve OHIM Temyiz Kurulunun kararını iptal eder.

 

OHIM bu karara karşı, Avrupa Birliği Adalet Divanı nezdinde dava açar ve dava C-53/11 sayı ile görülür. OHIM, esasen konu hakkında özel bir düzenleme mevcutken (Topluluk Marka Tüzüğüne ilişkin Yönetmelik kural 49 ve Topluluk Marka Tüzüğü madde 58) ve Temyiz Kurulu kararı bu hükümlere dayanırken, Genel Mahkemenin bu hükümleri göz ardı ederek ve ilintisiz hükümlerle analoji yoluyla karar verdiğini ileri sürmektedir.

 

Davada öne sürülen argüman çerçevesinde OHIM’e göre, OHIM Marka İnceleme Kılavuzu, uzmanlar ve diğer OHIM birimlerince alınan kararlarda dayanak olarak kullanılan OHIM personeli talimatnamesi niteliğindedir. Buna karşın, OHIM uzmanları ve birimleri tarafından verilen kararların Topluluk Marka Tüzüğü ve Yönetmeliği ile uyumunu (tutarlığını) kontrol etmekle yükümlü olan OHIM Temyiz Kurulunun, bu kılavuzları uygulama zorunluluğu bulunmamaktadır. Bunun ötesinde, OHIM Temyiz Kurulunun kararları sınırları çizilmiş yetkiler çerçevesinde alınır ve bu kararlar takdir yetkisinin kullanılması olarak değerlendirilemez. Buna bağlı olarak, OHIM Temyiz Kurulunun kararlarının hukuka uygunluğu, OHIM’in önceki karar verme pratiği çerçevesinde değil, yalnızca, Avrupa Birliği Mahkemeleri tarafından yorumlandığı haliyle Topluluk Marka Tüzüğü ve buna ilişkin Yönetmelik çerçevesinde değerlendirilmelidir. İncelenen vakada, OHIM’e göre, tartışma konusu yönetmelik maddesi, idari talimatnamelere göre değil, Topluluk Marka Tüzüğü ve buna ilişkin Yönetmelikte yer alan hükümler çerçevesinde değerlendirilmelidir.

 

Buna karşılık, “Nike International Ltd”e göre, OHIM kararlarda tutarlılık ihtiyacı doğrultusunda, az ya da çok bağlayıcılığı bulunan, uygulama kılavuzlarını kabul etmiştir ve Topluluk Marka Tüzüğü ve buna ilişkin Yönetmeliği, OHIM Uygulama Kılavuzunda belirtilen ilkeler çerçevesinde uygulamalıdır.

 

Adalet Divanı, yukarıda yer verilen argümanları değerlendirdikten sonra, konuyu takip eden biçimde yorumlamıştır:

 

İncelenen davada, Adalet Divanı Genel Mahkemesi, OHIM Temyiz Kurulunun OHIM İnceleme Kılavuzunu uygulaması gerektiğini belirtmiş olmakla birlikte, OHIM tarafından öne sürüldüğü üzere, bir işaretin Topluluk Markası olarak tescil edilmesiyle ilgili olarak OHIM Temyiz Kurulunun kararları, sınırları çizilmiş yetkiler çerçevesinde alınır, bu kararlar takdir yetkisinin kullanılması olarak değerlendirilmez ve buna bağlı olarak, OHIM Temyiz Kurulunun kararlarının hukuka uygunluğu, yalnızca, Avrupa Birliği Mahkemeleri tarafından yorumlandığı haliyle Topluluk Marka Tüzüğü çerçevesinde değerlendirilmelidir.

 

Bu çerçevede, Avrupa Birliği Adalet Divanı, OHIM’in iddialarını, Topluluk Marka Tüzüğü ve buna ilişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirmiş ve Adalet Divanı Genel Mahkemesinin kararını yerinde bulmamıştır. Yazı içeriğinde, Adalet Divanının bu davaya ilişkin olarak hangi gerekçeyle hangi Yönetmelik hükmünün uygulanmasının gerektiğini tespit ettiği belirtilmemiş olmakla birlikte, kararı bu yönüyle değerlendirmek isteyenlerin C-53/11 sayılı kararı detaylı biçimde incelemeleri yerinde olacaktır.

 

Kararın, bu yazının amacı bakımından önemli yönü, Adalet Divanının OHIM Temyiz Kurulunun hareket alanını, inceleme kılavuzuna uygun karar vermekle sınırlamamış olması, OHIM Temyiz Kurulunun kararlarının hukuka uygunluğunun Avrupa Birliği Mahkemeleri tarafından yorumlandığı haliyle Topluluk Marka Tüzüğü göre değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiş olmasıdır.

 

Bu durumda, davada OHIM tarafından öne sürülen argüman dikkate alınırsa, OHIM Marka İnceleme Kılavuzu, uzmanlar ve diğer OHIM birimlerince alınan kararlarda dayanak olarak kullanılması zorunlu OHIM personeli talimatnamesi niteliğindedir. Dolayısıyla, OHIM personeli karar verirken bu kılavuza uymakla yükümlüdür. Buna karşın, OHIM Temyiz Kurulu, OHIM’in diğer birimlerince verilen kararları, Topluluk Marka mevzuatına uygunluk anlamında kontrol etmekle yükümlüdür ve Temyiz Kurulunun inceleme kılavuzuna uygun karar verme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 

OHIM Temyiz Kurulunun yapısı, üyelerinin seçim yöntemi ve statüsü (bkz. Topluluk Marka Tüzüğü madde 125, maddeler 135-137)  dikkate alındığında, oluşturulan farklılaşma bir dereceye kadar anlam kazanmaktadır. Şöyle ki, OHIM Temyiz Kurulu başkanı ve üyeleri, OHIM İdari Kurulunun önerisi üzerine Avrupa Birliği Konseyi tarafından atanmaktadır. Üyeler, 5 yıllık süre için (yenilenebilir) atanmakta ve ciddi nedenler olmadıkça bu süre içerisinde görevden alınamamaktadır.  Topluluk Marka Tüzüğü madde 136(4)’e göre, OHIM Temyiz Kurulu başkanı ve üyeleri görevlerinde bağımsızdır ve kararlarında herhangi bir talimatname ile bağlı değildir. Bu çerçevede, OHIM Temyiz Kurulu, OHIM’in parçası olmakla birlikte, yapısı ve çalışma biçimi itibarıyla kurum içerisinde ayrı bir kurum izlenimini ortaya çıkartmaktadır.

 

Özetlendiği haliyle, OHIM Temyiz Kurulunun yapısı ve statüsü, Kurulu, OHIM’in İnceleme, İtiraz ve İptal birimlerinden belirgin biçimde farklılaştırmakta ve bu hususların tümü dikkate alındığında, Adalet Divanının bu yazı boyunca aktarmaya gayret ettiğimiz kararı belirli bir derecede anlam kazanmaktadır.

 

Bununla birlikte, kişisel olarak yerinde bulduğumuz yorum biçiminin Adalet Divanı Genel Mahkemesinin -üst mahkemece yerinde bulunmayan- yorumu olduğu, yani OHIM’in bir parçası olan, OHIM Temyiz Kurulunun da, OHIM inceleme kılavuzu ile bağlı olması gerektiği yönünde olduğu belirtilmelidir. Buna dayanak olarak ilkin, kurumlar tarafından hazırlanan uygulama kılavuzlarının, istisnai haller dışında, ilgili mevzuata uygun olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir. Ofisler tarafından hazırlanan uygulama kılavuzlarının amacının kurum içi karar tutarlılığını ve ofislerin tahmin edilebilir kararlar vermesini sağlamak olduğu ve kullanıcı gruplarının (başvuru sahipleri – vekiller), tescil ofislerini ayrı kriterlere göre çalışan ayrı kurumlar olarak değil, –haklı biçimde- tek bir kurum olarak gördükleri dikkate alındığında; Temyiz Kurullarına -uygulama kılavuzunun kanuna açıkça aykırı olması hali dışında- uygulama kılavuzuna aykırı hareket etme serbestisi tanınmaması, kanaatimizce –en azından kendisine sunulan kılavuzla uyumlu uygulamalar bekleyen kullanıcı grupları açısından- daha anlamlı olacaktır.

 

Önder Erol Ünsal

Haziran 2013

 

“Halloumi” Kararı Avrupa Birliği Adalet Divanı Tarafından Onandı

approved

Avrupa Birliği Adalet Divanı, 21/03/2013 tarihli C-393/12 P sayılı kararı ile “Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi” adına yapılan temyiz talebini reddederek, Adalet Divanı Genel Mahkemesinin T-534/10 sayılı “Halloumi” kararını onamıştır.

 

“Halloumi” kararının detayları, içeriği ve Türkiye bakımında önemi bloğumda önceden, Ekim 2012 tarihinde yayınladığım başka bir yazı aracılığıyla incelenebilir. Bu yazıya http://wp.me/p43tJx-79 linkinden erişilebilir.

 

Adalet Divanının, onama kararı, Genel Mahkemenin; “Türkçe, Avrupa Birliğinin resmi dillerinden birisi olmasa da, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin (yazarın notu: Avrupa Birliği, Güney Kıbrıs Rum Yönetimini, Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanımaktadır.) resmi dillerinden birisidir. Bu çerçevede, Türkçe’nin Kıbrıs nüfusunun belirli bir bölümü tarafından anlaşıldığı ve konuşulduğu kabul edilmelidir. Kavramsal benzerliğe ilişkin olarak dikkate alınması gereken, Avrupa Birliği sınırları içerisinde bulunan ve her iki kelimenin de anlam ifade ettiği tüketicilerin bakış açısıdır. Buna karşılık, incelemeye konu işaretleri oluşturan kelimelerin anlamlarına yönelik analizin, kelimelerin kamunun ilgili kesiminin dilinde net anlamları bulunması nedeniyle nötr olması mümkün değildir.” yönündeki yorumunun aksi doğrultuda bir tespit içermemektedir. Bu haliyle, Türkçe’nin üye ülkelerden birisinin (Kıbrıs) resmi dillerinden birisi olarak, OHIM’in mutlak ret nedenleri incelemesinde resen dikkate alınması gereken bir dillerden birisi olduğu sonucu iyice netlik kazanmaktadır.

 

Türkiye bakımından önemli bir karar olan “Halloumi” kararının detayları için Adalet Divanının C-393/12 P sayılı kararının, Adalet Divanı Genel Mahkemesinin T-534/10 sayılı kararının ve bloğumda önceden yayınladığım yukarıda linkini verdiğim yazının incelenmesi yerinde olacaktır.

 

Sonuç olarak, Türkiye henüz Avrupa Birliği üyesi olmasa da, Türkçe’nin OHIM nezdinde üye ülke dilleriyle eşdeğer bir statü kazandığını -şimdilik teorik olarak, zaman pratikteki uygulamayı gösterecektir- dile getirmek mümkündür.

 

Önder Erol Ünsal

Haziran 2013

Avrupa Birliği Adalet Divanı “FCI” Ön Yorum Kararı

Achievement_of_Starkater_-_Olaus_Magnus_1555(Görsel, Olaus Magnus’a ait “Historia de gentibus septentrionalibus” (1555) eseridir.)

Avrupa Birliği Adalet Divanı “FCI” Ön Yorum Kararı – Tescil Zırhı Önceki Markadan Kaynaklanan Hakların Uygulanmasını Engeller mi?

Avrupa Birliği Adalet Divanı, C-561/11 sayılı 21 Şubat 2013 tarihli “FCI” ön yorum kararı ile marka tescilinden doğan hakların kapsamı ile ilgili büyük bir belirsizliği ortadan kaldırmıştır. (Kararın tam metni için: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=134112&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1612807)

Ortadan kaldırılan belirsizlik, aralarında karıştırılma ihtimali bulunduğu kabul edilebilecek iki markanın da Topluluk Markası (CTM) olarak tescilli olması halinde, önceki tarihli CTM’den kaynaklanan münhasır hakların, yani üçüncü kişilerin markayı kullanımını engelleme hakkının, sonraki tarihli CTM hükümsüz kılınmamış olsa da, sonraki tarihli CTM’e karşı öne sürülüp sürülemeyeceği sorusuna ilişkindir.

Adalet Divanının yorumuna geçmeden önce, yoruma konu ihtilafın ana hatlarıyla açıklanması yerinde olacaktır:

“Federation Cynologique Internationale” (bundan sonra “FCI” olarak anılacaktır), aşağıdaki markayı, köpeklerle ilgili olarak ticari ve reklam amaçlı sergilerin düzenlenmesi, köpek bakımı, beslemesi, yetiştirilmesi ile ilgili eğitim hizmetleri, köpek yetiştirme ile ilgili şovların düzenlenmesi hizmetleri, köpeklere ilişkin olarak soy ve kontrol sertifikalarının düzenlenmesi, vb. bazı hizmetler için 2006 yılında CTM olarak tescil ettirmiştir:

fci

“Federation Canina Internacional de Perros de Pura Raza” (bundan sonra “FCIPPR” olarak anılacaktır) firması aşağıda yer verilen markayı; 2005, 2008 yıllarında İspanya’da ulusal marka olarak, 2009 yılında ise OHIM’de CTM olarak tescil ettirmiştir:

fci2

FCIPPR adına tescilli markaların kapsamında, köpek yarışmalarının ve şovlarının düzenlenmesi, köpek yetiştirmeye ilişkin akreditasyon sertifikalarının, diplomaların, kartların düzenlenmesi, vb. bazı hizmetler yer almaktadır.

FCI, FCIPPR adına yapılan CTM başvurusunun ilanına karşı itiraz etmiş, ancak ilana itiraz itiraz ücretinin ödenmemesi nedeniyle reddedilmiştir. FCI, sonraki aşamada FCIPPR adına tescilli CTM’in hükümsüzlüğü için OHIM nezdinde talepte bulunmuştur. Ancak, FCIPPR, taraflar arasında görülmekte olan ve Adalet Divanının işbu kararına konu olan dava nedeniyle OHIM’den hükümsüzlük talebinin incelenmesinin ertelenmesini talep etmiş ve OHIM’de bu talebi kabul etmiştir.

FCI, 2010 yılında, FCIPPR aleyhine, kendi adına önceden tescilli CTM’e tecavüz iddiasıyla dava açmıştır. FCI, aynı dava kapsamında FCIPPR adına İspanya’da tescil edilmiş markaların, kendi adına CTM’le karıştırılma olasılığı nedeniyle hükümsüz kılınmasını da talep etmektedir. 

FCIPPR, bu iddialara karşılık olarak, markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığını öne sürmekte ve karşı argüman olarak, FCI adına tescil edilmiş CTM’in kötü niyetle tescil edildiğini ve kendisi adına önceden tescilli ulusal markayla karıştırılma olasılığı bulunduğunu belirterek, bu markanın hükümsüzlüğünü talep etmektedir.

Davayı gören İspanyol mahkemesi karara ulaşmadan önce işlemleri durdurarak, Adalet Divanına takip eden soruyu yöneltmiş ve ön yorum kararı verilmesini talep etmiştir:

“Bir Topluluk Markasıyla elde edilen münhasır haklara karşı tecavüz işlemlerinde, işaretin üçüncü kişilerce kullanımının engellenmesi hakkı (Topluluk Marka Tüzüğü (CTMR) madde 9(1)), bu işaretle karıştırılma olasılığı bulunan (önceki CTM’le benzer olduğu ve benzer malları ve hizmetleri kapsadığı için) bir işareti kullanan bütün üçüncü taraflara karşı öne sürülebilir mi, veya tersine, önceki CTM’le karıştırılma olasılığı bulunan bir işareti kullanan, ancak söz konusu işareti kendi adına CTM olarak tescil ettirmiş üçüncü kişiler, sonraki tarihli CTM hükümsüz kılınana kadar kullanımın engellenmesi hakkının dışında tutulabilir mi?”

Adalet Divanı ilk olarak ön yorum talebinin kabul edilebilirliğini sorgulayan FCI argümanını incelemiş ve İspanyol mahkemesince görülen davaya ilişkin olarak ön yorum talebinin yapılabileceğine hükmederek, FCI argümanını reddetmiştir.

Adalet Divanı takiben ön yorum talebinin esasını incelemeye değerlendirmeye almıştır. Adalet Divanı, ön yorum talebinin içeriğini aşağıdaki temel soruya indirgemiştir:

“Ulusal mahkeme talebiyle esas olarak, Topluluk Marka Tüzüğü (CTMR) madde 9(1) hükmünün, bir CTM sahibinin kendi markasıyla aynı veya benzer işaretlerin ticaret sırasında diğer tüm üçüncü kişilerce kullanımının engellenmesine imkan sağlayan münhasır haklarının, sonradan tescil edilmiş bir CTM sahibine karşı, sonraki CTM’in hükümsüzlüğü yönelik bir karar olmadan, öne sürülebileceği (veya sürülemeyeceği), yorumuna imkan verip vermediğini sormaktadır.”  

Adalet Divanı, kararın 32-52. paragraflarında ön yorum talebini esasına yönelik olarak değerlendirmiştir. Adalet Divanına göre, CTMR madde 9(1), üçüncü tarafın bir CTM’e sahip olup olmaması esasına göre bir ayrım yapmamaktadır. Bu çerçevede, hüküm, CTM sahibine, kendisinden sahibinden izin almamış tüm tarafların, kendi markasına tecavüz teşkil edebilecek, ticaret sırasındaki kullanımını engellemeye yönelik münhasır haklar sağlamaktadır. CTMR madde 54 kapsamında yapılan düzenleme ise, “CTM sahibi, başka bir CTM’in kullanımına kesintisiz 5 yıl boyunca sessiz kalması halinde, ………., sonraki CTM’in hükümsüzlüğü için talepte bulunma veya bunun kullanımına karşı itiraz etme hakkını kaybeder.” hükmünü içermektedir. Dolayısıyla, önceki CTM’in sahibi, sessiz kalma yoluyla hak kaybının gerçekleşmesine ilişkin süre kısıtı dolmadan, sonraki CTM’in hükümsüzlüğünü talep etme veya kullanımına karşı önceki CTM’den kaynaklanan haklara tecavüz gerekçesiyle tecavüz işlemleri başlatma hakkına sahiptir. Ayrıca, CTMR madde 12’de yer alan marka tescilinden doğan hakların kapsamında istisna içerikli madde kapsamında, CTM’den kaynaklanan münhasır hakların, sonraki tarihli benzer CTM’lerin sahiplerine karşı öne sürülemeyeceği içerikli bir istisna bulunmamaktadır. Bu çerçevede, CTMR madde 9(1)’in yazım biçiminin ve genel yaklaşımının, bir CTM sahibine, sonraki tarihli karıştırılma olasılığına yol açabilecek nitelikteki bir CTM’in sahibinin kullanımını engelleme hakkını verdiği sonucu, ortaya çıkmaktadır. Bu sonuç, sonraki marka sahibinin de madde 9(1) kapsamında münhasır haklara sahip olduğu argümanıyla sorgulanamaz. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından gönderilen görüşte de belirtildiği üzere, CTMR hükümleri, önceki tarihli CTM’in, sonraki tarihli CTM üzerindeki üstünlüğü esasına dayanan, öncelik ilkesi ışığında değerlendirilmelidir.  

CTMR madde 8(1) ve 53(1) hükümleri çerçevesinde, iki marka arasında ihtilaf çıkması durumunda, önceki tarihte tescil edilen CTM’in sonraki tarihte tescil edilen CTM’e göre topluluk korumasını elde ettiğinin kabul edildiği açıktır. Buna ilaveten incelenen ihtilafın taraflarından FCIPPR’ın “Topluluk markalarının tescil prosedürü, bu prosedürün sonunda marka CTM olarak tescil edilirse, CTM sahibine, ancak OHIM nezdinde yapılacak bir hükümsüzlük talebiyle veya marka hakkına tecavüz iddialı karşı davalarla geçerliliği sorgulanabilecek haklar sağlar.” içerikli argümanın da reddedilmesi gereklidir. CTM tescil prosedürünün, tescilden önce esasa ilişkin inceleme içerdiği ve üçüncü kişilere ilana itiraz hakkı verdiği ortadadır. Bununla birlikte, CTMR’da öngörülen güvence hükümlerine (esasa ilişkin inceleme, ilana itiraz) rağmen, önceki tarihli bir CTM’e tecavüz edebilecek sonraki tarihli CTM’lerin tescil edilmesi tamamen tasavvur edilemez bir hal değildir. Bu tip tecavüz halleri, önceki tarihli CTM sahibinin ilana itiraz etmemesi veya ilana itirazın, işbu karara konu ihtilafta olduğu gibi, şekli şartlara uygun olmama gerekçesiyle OHIM tarafından incelenmemesi gibi hallerde ortaya çıkabilir. Daha önceden Topluluk Tasarımlarına ilişkin olarak verilmiş bir Adalet Divanı kararında (C-488/10, 16 Şubat 2012 – Celaya Emparanza y Galdos Internacional) belirtilen temel ilke, Topluluk Markaları bakımından da uygulanabilir niteliktedir. Buna göre, önceki tarihli bir CTM sahibinin, sonraki tarihli bir CTM’in sahibine karşı tecavüz işlemlerini başlatması, OHIM nezdinde sonraki tarihli CTM’in hükümsüzlüğü için talepte bulunulmasını veya topluluk markalarının tescili için mevcut kontrol mekanizmalarını tümüyle amaç dışı (anlamsız – işlevsiz) hale getirmez. Adalet Divanı Hukuk Sözcüsünün işbu davaya ilişkin görüşünün 43. ve 44. paragraflarında belirttiği üzere, önceki tarihli bir CTM’in sahibinin, kendi markasının işlevlerini (tüketicilere ürünlerin kaynağını gösterme) etkileyecek sonraki tarihli bir CTM’in kullanımını engelleyebilmek için, sonraki tarihli CTM’in hükümsüz kılınmasını beklemek zorunda bırakılması, CTMR madde 9(1) uyarınca topluluk markalarına sağlanan korumayı büyük ölçüde zayıflatacaktır.

Yukarıda belirtilen tüm açıklamalar ışığında, Adalet Divanı, İspanyol mahkemesince kendisinden talep edilen ön yorum kararın aşağıda şekilde vermiştir:

“207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü madde 9(1) uyarıca, bir topluluk markası sahibine tanınan, tüm üçüncü kişilerin kendi markasıyla aynı veya benzer işaretleri ticaret sırasındaki kullanımını engelleme hakkı, sonraki tarihli bir topluluk markasının sahibi olan üçüncü kişilere karşı da, sonraki tarihli topluluk markasını öncelikle hükümsüz kılma zorunluluğu olmaksızın, öne sürülebilir.” 

Adalet Divanının yazı boyunca açıklanmaya gayret edilen ön yorum kararı, önceki bir topluluk markasıyla karıştırılma olasılığı bulunmasına rağmen herhangi bir şekilde (ilana itiraz edilmemiş, ilana itiraz şekli nedenle reddedilmiş, vs.) tescil edilmiş topluluk markalarının, öncelikle hükümsüz kılınmaları zorunlu olmaksızın, önceki marka sahibince, kullanımlarının engellenmesini amacıyla işleme konu edilebileceğini, açık olarak ifade etmektedir.

Ön yorum kararının önemi, tescilde öncelik ilkesinin öneminin bir kez altının çizilmesi, önceki tarihli bir markayla karıştırılma olasılığı bulunan sonraki tarihli işaretlerin, tescilli olsalar dahi, önceki tarihli tescilin sahibince başlatılabilecek işlemlere karşı tescilli marka zırhını giyerek, her türlü saldırıyı bertaraf edebilecekleri yaklaşımının ortadan kaldırılmasından kaynaklanmaktadır.

Türkiye uygulamasında kararın yansımasının ne şekilde olacağı ve mahkemelerin bu kararı ne şekilde yorumlayacağı şu an için bilinmemektedir.. Bununla birlikte, kararda belirtilen ilkenin “kazanılmış marka haklarına dayanarak” ilana itirazların reddedilmesi şeklinde ortaya çıkabilen inceleme pratiklerine ilişkin tartışmaya da katkıda bulunabileceği kanaatimce şüphesizdir. 

Önder Erol Ünsal

Şubat 2013

Adalet Divanı Birinci Derece Mahkemesi “Eurohealth” Kararı – Kapsayıcı Terimin İçeriğinin Yalnızca Bir Bölümüne İlişkin Tanımlayıcılık Hali

kt3(Görsel http://www.survival-supply.com/survival-kits-c-260.html adresinden alınmıştır.)

 

Adalet Divanı Birinci Derece Mahkemesinin 07/06/2001 tarihli T-359/99 sayılı “Eurohealth” kararının dikkat çekici yanı, birden fazla sayıda malı veya hizmeti kapsayabilecek nitelikteki kapsayıcı ifadelerden oluşan mal veya hizmet tanımlamalarında, tanımlayıcılık veya ayırt edici nitelikten yoksunluk halinin tanım kapsamına giren malların veya hizmetlerin sadece birine veya bir bölümüne ilişkin olması halinde, ret kararının kapsamının ne şekilde belirleneceğinin açıklığa kavuşturulmasıdır. (Kararın tamamı için bkz. http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/jugement/T-359-99.htm)

 

Mal ve hizmet listelerinde uzun ifadelerden kaçınmak isteyen başvuru sahiplerinin kapsayıcı terimler kullanarak mal ve hizmet listelerini düzenlemeleri sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Örneğin, her tür basılı yayını tescil ettirmek isteyen başvuru sahipleri mal listelerinde onlarca tür basılı yayını tek tek saymak yerine, genellikle “basılı yayınlar” ifadesine yer vermekte ve anlamı itibarıyla her tür basılı yayını kapsayıcı içerikte bir ifade olan bu terimin tescil ettirilmesi yoluyla tüm basılı yayınlar üzerinde hak tesis edilmektedir. Bununla birlikte, yalnızca bir basılı yayın türüne ilişkin bir ret gerekçesinin ortaya çıkması durumunda ret kararının kapsamının ne şekilde verilmesi gerektiği konusunda kimi zaman belirsizlikler ortaya çıkabilmektedir.

 

Adalet Divanı Birinci Derece Mahkemesinin “eurohealth” kararı bu duruma ilişkin Avrupa Birliği pratiğini 2001 yılında belirleyerek, konuyu açıklığa kavuşturmuştur.

 

36. sınıfta yer alan “finans hizmetleri ve sigorta hizmetleri”ni kapsayan “eurohealth” başvurusunun OHIM tarafından ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle reddedilmesi üzerine başvuru sahibi karara karşı dava açmıştır. Başvuru sahibi, “eurohealth” teriminin başvuru kapsamında bulunan hizmetler bakımından ayırt edici nitelikte olduğunu, tanımlayıcı olmadığını iddia etmekte ve başvurunun gerçekçi olmayan, spekülatif nedenlerle reddedildiğini öne sürmektedir. Başvuru sahibine göre markanın Birlik üyesi bazı ülkelerde tescilli olması da markanın reddedilmemesi gerektiğini göstermektedir. Buna karşılık OHIM, “eurohealth” markasının olası anlamlarından birisinin ret kararının verilmesi için yeterli olduğunu belirtmektedir.

 

Mahkeme incelemesi, başvuru kapsamında bulunan “sigorta hizmetleri” ve “finansal hizmetler” bakımından ayrı ayrı yapılmıştır.

 

“Sigorta hizmetleri” bakımından yapılan incelemede; “sağlık” anlamına gelen “health” kelimesi ve “Avrupa’ya ait” anlamında kullanılan “Euro” sıfatının bir arada yazılmasından oluşturulmuş “eurohealth” teriminin, OHIM Temyiz Kurulunun belirtildiği üzere ilgili iş çevrelerinde “Avrupa düzeyinde geçerli sağlık sigortası” olarak algılanabileceği belirtilmiş, ilgili hizmetler bakımından açık biçimde tanımlayıcı olan “health” kelimesinin başına “Euro” sıfatının getirilmesinin markanın tanımlayıcı niteliğini ortadan kaldırmadığının altı çizilmiştir.

 

Mahkemeye göre, halkın ilgili kesimi,  “eurohealth” kelimesi ile “sigorta hizmetleri” kapsamına giren “sağlık sigortası hizmetleri” arasında derhal ve doğrudan bağlantı kuracaktır.

 

Markanın Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ulusal ofislerinde tescilli olması kararı esas yönünden etkilemeyen, sadece incelemede göz önüne alınan bir husus olduğundan markanın (İngilizce konuşan ülkeler olan) İrlanda ve İngiltere’de tescil edilmiş olması OHIM incelemesinin aynı yönde sonuçlanmasını gerektirmemektedir.

 

Başvuru sahibi, tescil talebini, aralarında ayrım yapmaksızın sigorta hizmetleri tanımlaması kapsamına giren tüm sigorta hizmetleri için yapmış olduğundanTemyiz Kurulunun bu hizmetleri bütün olarak değerlendirerek inceleme yapmış olmasının da onaylanması gerekmektedir (paragraf 33) (Bu yazının amacını oluşturan paragrafın yorumu kararın içeriği aktarıldıktan sonra yapılacaktır.).

 

Belirtilen nedenlerle, Mahkeme başvurunun “sigorta hizmetleri” bakımından tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi kararını yerinde bulmuştur. Mahkemeye göre, başvurunun aynı hizmetler bakımından ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddedilmesi de yerindedir.

 

“Finansal hizmetler” bakımından yapılan inceleme sonucunda ise başvurunun tanımlayıcı nitelikte olmadığı ve ayırt edici niteliğe sahip olduğu sonuçlarına varılmış ve OHIM Temyiz Kurulunun ret kararı belirtilen hizmetler bakımından kaldırılmıştır.

 

Sonuç olarak, Adalet Divanı Birinci Derece Mahkemesi, “eurohealth” markasının “sigorta hizmetleri” bakımından reddedilmesi kararını ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle yerinde bulmuş, buna karşın “finansal hizmetler” bakımından verilen ret kararı haklı görülmemiştir.

 

Kararın 33. paragrafında yapılan değerlendirmeye dönülecek olursa, Mahkemenin başvuruda “sigorta hizmetleri” ifadesinin yer aldığını belirttiği ve başvuru sahibinin “sigorta hizmetleri” arasında ayrım yapmadığının altını çizdiği görülmektedir. Bu husus göz önünde bulundurulduğunda Mahkemeye göre, ret kararının gerekçesi “sağlık sigortası hizmetleri”ne ilişkin olsa da, kararın kapsamının tüm “sigorta hizmetleri”ne ilişkin olması yerindedir. Bu çerçevede Mahkemenin, tanımlayıcılık gerekçeli ret kararından kaçınmak amacıyla, mal veya hizmet listesinin sınırlandırılması işlemini başvuru sahibinin yapması gerektiği görüşünde olduğu sonucuna ulaşılması, kanaatimizce mümkündür.

 

Alternatif durum, yani Ofisin “sigorta hizmetleri”ni resen ikiye bölerek, “sağlık sigortası hizmetleri” bakımından ret kararını devam ettirmesi ve “sağlık sigortası hizmetleri dışında kalan sigorta hizmetleri” bakımından ret kararını kaldırması ise Mahkeme kararında söz konusu edilmemiştir. Bununla birlikte, kanaatimizce bu yöntem de kimi durumlarda uygulanabilir niteliktedir.

 

İçeriği itibarıyla birden fazla sayıda malı veya hizmeti içeren mal – hizmet tanımlamaları (örn: basılı yayınlar, giysiler, iletişim hizmetleri, eğitim hizmetleri, vb.) söz konusu olduğunda ve ret gerekçesinin bu tanım kapsamına giren malların veya hizmetlerin tamamına değil sadece birine veya bir kısmına ilişkin olması halinde takip edilebilecek yollar kanaatimizce takip eden iki alternatif biçimde olmalıdır:

 

1-      Ret kararı göndermeden uyarı yazışmaları yoluyla sınırlandırma yapılmasının sağlanması (ideal yöntem): Başvurunun reddedilmesinden önce Ofisçe yazılacak bir uyarı mektubu yoluyla, başvuru sahibine başvurusunda yer alan kapsayıcı terimi hangi biçimde sınırlandırması durumunda ret kararı ile karşılaşmadan işlemleri sürdürebileceği hakkında bilgi vermek. Süreli bu mektuba yanıt verilmemesi veya önerinin kabul edilmemesi halinde kapsayıcı terimi reddetmek ve varsa karara itiraz üzerine incelemeyi sürdürmek. Bu yöntem, kanaatimizce ideal yöntem olmakla birlikte, çok sayıda başvuru, inceleme ve itiraz yükü altında ezilmiş ofisler bakımından, ek yazışma işlemleri yaratılması anlamında sürdürebilir bir yöntem olmayabilir.

 

2-     Ret mektubu üzerine yapılacak sınırlandırma ve eş zamanlı karara itiraz yöntemi: Öncelikli olarak, ret kararını ilgili kapsayıcı tanım bakımından vermek ve ret kararında mal / hizmet listesinin ne şekilde sınırlanması halinde ret kararının kısmen kaldırılabileceğinin çerçevesini başvuru sahibine çizmek. Başvuru sahibinin sınırlandırma talebinin yapılması yoluyla ret kararını kısmen kaldırmayı uygun bulması durumunda, Ofise bu yöndeki sınırlandırma talebini ve eş zamanlı olarak sınırlandırma talebini gönderdiğini belirten karara itiraz dilekçesini sunması ve itiraz işlemlerini talebin kaydedilmesi çerçevesinde sonuçlandırmak.

 

Son bölümlerde yazının ana fikrinden uzaklaşmış olmakla birlikte bu yazıda altını çizmek istediğimiz husus, başvuru listesinde yer alan kapsayıcı (birden fazla malı veya hizmeti işaret eden) bir terime (örn: basılı yayınlar, giysiler, iletişim hizmetleri, eğitim hizmetleri, vb.) ilişkin olarak, markanın o tanım kapsamına giren mallardan veya hizmetlerden sadece birisi veya bir bölümü bakımından ayırt edici nitelikten yoksun veya tanımlayıcı olması halinde, malın veya hizmetin başvuru sahibi tarafından sınırlandırılmaması halinde ret kararının malın veya hizmetin tamamına ilişkin olarak verilmesi gerektiğidir.

 

Bu içerikteki bir ret kararıyla karşılaşmamanın veya ret kararını kısmen bertaraf etmenin yolu ise, kapsayıcı terimin başvuru sahibince sınırlandırılması olacaktır (bkz. yukarıdaki öneriler). Bu sınırlandırmanın ne içerikte, şekilde ve aşamada yapılması gerektiğinin tescil Ofisi tarafından başvuru sahibine yazılı olarak bildirilmesi ve tarafların (Ofis ve başvuru sahibi) aynı fikirde olması hali, tarafları, belirsizlik ve itiraz incelemesi yükünden kurtararak, işlemlerin daha hızlı ve düzenli biçimde ilerlemesini sağlayabilecektir. Bu işleyiş biçiminin gerekli değişiklikler yapılarak diğer ret gerekçeleri bakımından da uygulanması da elbette mümkün olacaktır.

 

Önder Erol Ünsal

unsalonderol@gmail.com

 

“What About Transits?” – Transit Mallar Hakkında Adalet Divanı’ndan Geç Kalmış Yanıt

imagesCAFTKFXR(Görsel http://www.zurich.com.au/content/zurich_au/business/small-medium-business/cargo_insurance.html adresinden alınmıştır.)

 

Haziran 2011’de işyerinden bazı arkadaşlarımla ve bazı yargı mensuplarıyla birlikte Almanya’da katıldığım bir eğitime damgasını vuran soru “What about transits ? (peki ya transitlerde durum nedir?)” şeklindeydi. Sorunun sahibi Almanlardan beklediği netlikte cevapları alabildi mi, o kısmını biz pek anlayamadık, ama “What about transits?” sorusu o güzel haftayı anarken kullandığımız bir kalıp olarak bizim hafızamıza kazındı.

 

Avrupa’da marka incelemesine ve mahkeme kararlarına dair gelişmeleri takip ederken sürekli kullandığım ve çok faydalandığım “Marques  Class 46″te  (http://www.marques.org/class46/) rastladığım son Avrupa Birliği Adalet Divanı kararı transitte ele geçirilen taklit mallarla ilgili olunca, aklıma ilk olarak “What about transits?” sorusu geldi, kararı inceleyince kararın ana hatlarını ilgili sorunun yanıtlarından birisi olarak blogda paylaşmanın iyi olacağını düşündüm. İşte beklenen yanıt geliyor.

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından 01/12/2011 tarihinde verilen ve birleştirilmiş C-446/09 (Koninklijke Philips Electronics NV v Lucheng Meijing Industrial Company Ltd, Far East Sourcing Ltd, Röhlig Hong Kong Ltd, Röhlig Belgium NV), C-495/09 (Nokia Corporation v Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs – Müdahil: INTA) davalarına ilişkin olan, kısaca Philips – Nokia davası olarak anacağımız, karar transit geçişte tespit edilen taklit mallara Avrupa Birliği ülkeleri gümrük otoriteleri tarafından yapılacak muameleyle ilgilidir.

 

Ön karar (preliminary ruling) verilmesi amacıyla Avrupa Birliği Adalet Divanı’na Belçika ve Birleşik Krallık ulusal mahkemeleri tarafından yöneltilen sorular esasen birbirine çok benzerdir ve soruları “Avrupa Birliği’nde marka, tasarım, telif hakkı veya bağlantılı bir hakla korunan malların taklidi olan ve birlik üyesi olmayan bir ülkeden gelen malların, Avrupa Birliği’nde serbest dolaşıma sokulmadan, sadece Birliğin gümrük alanına sokulmasının 1383/2003 sayılı tüzük veya bu Tüzük yürürlüğe girmeden önce geçerli olan 3295/94 sayılı Tüzük çerçevesinde “taklit mallar” veya “korsan mallar” olarak kabul edilmesi uygun mudur?” biçiminde tek bir soruya indirgemek mümkündür. Adalet Divanı Philips – Nokia davasına ilişkin kararın 49. paragrafında yukarıdaki yorumu yapmış ve Belçika ve Birleşik Krallık ulusal mahkemelerinin sorularını yukarıda (tarafımca) çevirisi yapılan tek bir soruya indirgemiştir.

 

Karar içeriğinde Birliğin ilgili mevzuatından uzun alıntılar yapılmış ve tarafların görüşleri çerçevesinde değerlendirmeler yapılmış olmakla birlikte, kararın içeriğinin ve dolayısıyla Adalet Divanının yorumunun net olarak anlaşılabilmesi için yazımız içeriğinde Philips – Nokia davasına ilişkin kararın yalnızca sonuç bölümüne yer verilecektir.

 

Divan Philips – Nokia davasında ulusal mahkemeler tarafından yöneltilen soruların cevabını takip eden biçimde vermiştir:

 

Fikri mülkiyet haklarına tecavüz ettiklerinden şüphe duyulan mallara uygulanacak gümrük işlemlerini ve bu haklara tecavüz ettikleri tespit edilen mallara ilişkin olarak uygulanacak yaptırımları içeren Tüzükler takip eden biçimde yorumlanmalıdır:

 

“Avrupa Birliği’nde marka hakkıyla korunan malların taklidi olan veya Avrupa Birliği’nde telif hakkı, bağlantılı bir hak veya tasarım hakkıyla korunan malların kopyası olan ve birlik üyesi olmayan bir ülkeden gelen mallar, sadece erteleyici bir işlem (suspensive procedure) çerçevesinde Avrupa Birliği gümrük alanına sokulmaları nedeniyle, ilgili Tüzükler anlamında “taklit mallar” veya “korsan mallar” olarak sınıflandırılamaz;

 

Diğer taraftan bu malların, Avrupa Birliği’nde satışa sunulması niyetinin bulunduğunun ispatlanması (ispatın, diğerlerine ilaveten, malların Avrupa Birliği’nde bir müşteriye satıldığının veya Avrupa Birliği’ndeki müşterilere satışının teklif edildiğinin veya reklamının yapıldığının ortaya konulması veya mallara ilişkin belgelerden veya yazışmalardan bu malların Avrupa Birliği müşterilerine yönlendirileceğinin açık olarak öngörülmesi hallerinde, gerçekleştiği kabul edilir)  durumunda, bu mallar nedeniyle söz konusu haklara tecavüz gerçekleşebilir ve bu sebeple bu mallar “taklit mallar” veya “korsan mallar” olarak sınıflandırılabilir;

 

Esasa ilişkin kararı vermeye yetkili otoritenin, yukarıda yer verilen nitelikteki kanıtların veya diğer hususların, dayanılan fikri mülkiyet hakkına tecavüzü oluşturup oluşturmadığını inceleyebilmesi için, işlem talebinin yapıldığı gümrük otoritesi, elinde tecavüzün gerçekleştiğinden şüphelenilmesine imkan sağlayacak gerekçeler bulunduğu anda, bu malların serbest bırakılmasını askıya almalı veya bu malları alıkoymalıdır; ve

 

Bu gerekçeler, diğerlerinin yanı sıra, talep edilen erteleyici işlemin bu yönde bir beyanı şart koşmasına rağmen malların destinasyonunun belirtilmemiş olması durumunu, malları üretenin veya gönderenin kimliğine veya adresine ilişkin olarak tam veya güvenilir bilginin eksikliğini, gümrük otoriteleri ile işbirliğinin eksikliğini veya şüpheli mallara ilişkin dokümanların veya yazışmaların bu malların Avrupa Birliği müşterilerine yönlendirileceği ihtimalini ortaya koyduğunun belirlenmesini, içerebilir.

 

Yukarıdaki paragraflarda yer verilen genel ilkeler, transit mallar söz konusu olduğunda fikri mülkiyet haklarına tecavüzün Avrupa Birliği’nde hangi şartlarda gerçekleşmiş sayılacağı konusunda Adalet Divanı’nın yorumunu ortaya koymaktadır. Aralık 2011’e ait kararın bu konudaki belirsizliği tam olarak ortadan kaldırıp kaldırmayacağını ise zaman gösterecektir. Ancak, şurası şüphesiz ki, Almanya’ya giden bir heyet, “What about transits?” sorusunu yönelttiği zaman, Alman hakimler cevap vermekte eskiden olduğu gibi pek zorlanmayacaklar.

 

Önder Erol Ünsal

Aralık 2011

 

Ayırt Edici Nitelikten Yoksun ve Tanımlayıcı Markaların Değerlendirilmesi – Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın C-90/11 sayılı Kararı

parvis(Görsel http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/image/jpeg/2009-07/parvis.jpg adresinden alınmıştır.)

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından 15 Mart 2012 tarihinde (birleştirilmiş C‑90/11, C-91/11 sayılı davalara ilişkin olarak) verilen C-90/11 sayılı ön yorum (preliminary ruling) kararı ayırt edici nitelikten yoksun ve/veya tanımlayıcı nitelikte olan markaların değerlendirilmesi konusundaki yorum farklılıklarının giderilmesine yardımcı olacak değerlendirmeler içermektedir. Kararın İngilizce metninin http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0090:EN:HTML  adresinden görülmesi mümkündür.

 

Karar yukarıda belirtildiği üzere birleştirilmiş iki davaya ilişkindir.

 

Birinci davada taraflar, Alfred Strigl ve Alman Patent ve Marka Ofisi’dir. Davanın geçmişi takip eden şekilde özetlenebilir. Alfred Strigl, “Multi Markets Fund MMF” markasının 36. sınıftaki “sigortacılık, finansal hizmetler, gayrimenkul komisyonculuğu, finansal danışmanlık, sigorta danışmanlığı, parasal işlemler, vb.” hizmetler için tescil ettirilmesi amacıyla 2008 yılında Alman Patent ve Marka Ofisi’ne başvuruda bulunur. “Multi Markets Fund” terimi Türkçe’ye “çoklu piyasalar fonu” olarak çevrilebilirken “MMF” kelimesinin bilinen bir anlamı yoktur. Ofis aynı yıl verdiği kararla başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle reddeder. Ofisin ret kararının gerekçesi “multi markets fund” teriminin finansal piyasalarda rastlanan bir yatırım fonunun ismi olmasıdır. “MMF” kısaltması ise Ofise göre, herhangi bir anlamı bulunmayan, ancak “multi markets fund” teriminin ardında yer alması nedeniyle ortalama tüketicilerde bu terimi oluşturan üç kelimenin baş harflerinden oluşan kısaltma olarak algılanabilecek bir harf dizisidir. Ofise göre, “MMF” harf dizisi, çok sayıda farklı terimin kısaltması olarak kullanılabilecek olmakla birlikte, başvuruyu oluşturan diğer kelimeler ve tescili talep edilen hizmetler dikkate alındığında ne şekilde kullanıldığı açıktır.

 

Başvuru sahibi bu karara karşı Federal Patent Mahkemesi’nde dava açmış ve “MMF” harf dizisinin çok sayıda farklı terimin kısaltması olabileceğini, herhangi bir finansal hizmetle doğrudan bağlantısının bulunmadığını belirterek, başvurunun ayırt edici niteliğe sahip olduğunu iddia etmiştir. Federal Patent Mahkemesi, bu aşamada işlemleri durdurmuş ve davayla ilgili olarak takip eden soruyu Adalet Divanına yöneltmiştir:

 

“Tanımlayıcı bir kelime kombinasyonu ve tanımlayıcı olmayan bir harf dizisinden oluşan kelime markaları bakımından, ilgili kamu kesiminin harf dizisini, bu dizinin tanımlayıcı kelimelerin baş harflerinden oluşması nedeniyle, tanımlayıcı kelimelerin kısaltması olarak algılaması ve bu şekilde markanın bütün olarak tanımlayıcı ibarenin veya kısaltmanın kombinasyonundan oluştuğu şeklinde yorumlaması halinde,  Direktifin 3(1)(b) ve/veya 3(1)(c) maddelerinde (ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık) düzenlenen ret gerekçelerinin uygulanması mümkün müdür?”

 

Birleştirilen ikinci davada taraflar, “Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH” ve “Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH” firmalarıdır. Securvita firması “NAI – Der Natur-Aktien-Index” kelime markasını 36. sınıftaki hizmetler bakımından 2001 yılında Alman ofisinde tescil ettirmiştir. 2007 yılında Öko-Invest firması, “NAI” kısaltmasının finans sektöründe “Natur-Aktien-Index” kelime kombinasyonun kısaltması olarak kullanılması gerekçesiyle tescilin iptal edilmesi talebinde bulunmuştur. Öko-Invest firması, “Natur-Aktien-Index” kelime kombinasyonunun tanımlayıcı olduğunu öne sürmekte, tanımlayıcı kelime kombinasyonunun ilk harflerinden oluşan ve bu kombinasyonun öncesinde yer alan harf dizisinin de kaçınılmaz olarak tanımlayıcı biçimde algılanacağını belirtmektedir. 2008 yılında Alman Ofisi, Öko-Invest firmasının iddialarını haklı bulmuş, “NAI” kısaltmasının, takip eden tanımlayıcı kelime kombinasyonundaki kelimelerin ilk harflerinden oluşması nedeniyle, tanımlayıcı kelime kombinasyonunu simgeleyen bir kelime olarak değerlendirileceği görüşüne ulaşmış, bu sebeple markayı bütün olarak tanımlayıcı içerikte bir marka olarak nitelendirmiş ve markayı iptal etmiştir. Bu karara karşı, Securvita firması tarafından dava açılmıştır. Securvita firması, markanın iptal edilmesi için geçerli nedenlerin olmadığını iddia etmektedir. Federal Patent Mahkemesi bu aşamada işlemleri durdurmuş ve davayla ilgili olarak takip eden soruyu Adalet Divanına yöneltmiştir:

 

“–Tek başına ele alındığında- tanımlayıcı olmayan bir harf dizisi ve tanımlayıcı bir kelime kombinasyonundan oluşan kelime markaları bakımından, ilgili kamu kesiminin harf dizisini, bu dizinin tanımlayıcı kelimelerin baş harflerinden oluşması nedeniyle, tanımlayıcı kelimelerin kısaltması olarak algılaması ve bu şekilde markanın bütün olarak tanımlayıcı ibarenin veya kısaltmanın kombinasyonundan oluştuğu şeklinde yorumlaması halinde,  Direktifin 3(1)(b) ve/veya 3(1)(c) maddelerinde (ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık) düzenlenen ret gerekçelerinin uygulanması mümkün müdür?

 

Adalet Divanı, davalara ilişkin incelemesi sırasında davaları birleştirme kararı almış ve iki dava hakkında tek bir karar vermiştir. Adalet Divanı kararının gerekçeleri ve sonucu takip eden biçimdedir.

 

Adalet Divanı, ilk olarak soruları içerik açısından tahlil etmiştir. Buna göre, her iki davada tartışma konusu edilen terimlerden, “multi markets fund” ve “der natür-aktien-index” kelime kombinasyonları tescili talep edilen hizmetler bakımından hizmetlerin vasfını belirtir nitelikte olmaları nedeniyle tanımlayıcı nitelikte terimlerdir. Bu terimlerle birlikte markaları oluşturan “MMF” ve “NAI” kısaltmaları ise tescili talep edilen hizmetlere ilişkin olarak tanımlayıcı nitelikte kelimeler değildir. Bununla birlikte, her iki kısaltmada yer alan harfler, tanımlayıcı terimlerin ilk harflerin yanyana getirilmesinden oluşturulmuştur. Bu çerçevede, dava konusu her iki markada da kelime kombinasyonları ve  kısaltma biçimindeki harf dizileri birbirlerini açıklama ve bağlantılı bulundukları diğer terime dikkati çekme niyetiyle kullanılmıştır. Dolayısıyla, kısaltma biçimindeki iki harf dizisi de, kelime kombinasyonunun kullanımını basitleştirme ve hatırlanmasını kolaylaştırma yollarıyla, ilgili kamu kesiminin kelime kombinasyonunu algılamasını desteklemek amacıyla oluşturulmuştur. Bu bağlamda, kısaltma biçimindeki harf dizisinin tanımlayıcı kelime kombinasyonunun başında veya sonunda olmasının önemi bulunmamaktadır. Belirtilen hususlara ilaveten, kelime kombinasyonunun ve harf dizisinin birlikte yer alması suretiyle oluşturulan markaların sıradışı veya kendi anlamına sahip olarak algılanmasını sağlayacak, bir diğer deyişle ibarelerin ilgili kamu kesimince marka olarak ayırt edilmesine imkan verebilecek ek unsurlar her iki markada da bulunmamaktadır. Tersine, kısaltma niteliğindeki (veya öyle algılanan) bir harf dizisini ve bir kelime kombinasyonunu, sıradışı herhangi bir farklı unsura yer vermeksizin sadece bir araya getirmek, ticari hayatta münhasıran hizmetlerin karakteristik özelliklerini bildiren işaretlerden veya unsurlardan oluşan kelimeler şeklinde değerlendirmeye yol açacaktır. Ayrıca, harf dizilerinin ilgili kamu kesimi tarafından birlikte yer aldıkları kelime kombinasyonunun kısaltması olarak algılanması halinde, bu harf dizileri tek başlarına ayırt edici nitelikte olsalar da, bütün olarak yapılacak değerlendirme bakımından, söz konusu harf serileri markada bulunan tüm unsurların oluşturduğu sonucun (algının) ötesinde bir sonuca (algıya) yol açmayacaktır. Tersine, kelime kombinasyonunu oluşturan kelimelerin ilk harflerinden oluşan harf dizisi, kelime kombinasyonuna göre tali pozisyonda kalacaktır. Dava konusu markalarda yer alan iki harf dizisi (MMF, NAI) de tek başlarına tanımlayıcı nitelikte olmasalar da, onların kısaltması biçiminde algılandıkları sürece, bu markalarda yer alan tanımlayıcı kelime kombinasyonlarıyla birlikte tanımlayıcı nitelikte olacaklardır.

 

Dolayısıyla, ilgili kamu kesimi, dava konusu markaları bütün olarak değerlendirdiğinde, finansal hizmetlerin karakteristik özelliklerinin belirtildiği algısına ulaşıyorsa, bu tip markalar Direktif madde 3(1)(c) kapsamında tanımlayıcı markalar olarak değerlendirilmelidir. Adalet Divanı içtihadına göre (bkz. Koninklijke KPN Nederland, paragraf 86), kapsadıkları mallar / hizmetler bakımından tanımlayıcı olan markalar, aynı mallar / hizmetler bakımından aynı zaman da Direktif madde 3(1)(b)’ye göre ayırt edici nitelikten yoksundur.

 

Sayılan tüm gerekçeler ışığında Adalet Divanı, Alman Federal Patent Mahkemesi’nce yöneltilen sorulara takip eden yanıtı vermiştir:

 

“Tanımlayıcı bir kelime kombinasyonu ve tanımlayıcı olmayan bir harf dizisinden oluşan kelime markaları bakımından, ilgili kamu kesiminin harf dizisini, bu dizinin tanımlayıcı kelimelerin baş harflerinden oluşması nedeniyle, tanımlayıcı kelimelerin kısaltması olarak algılaması ve bu şekilde markanın bütün olarak tanımlayıcı ibarenin veya kısaltmanın kombinasyonundan oluştuğu şeklinde değerlendirmesi halinde,  Direktifin 3(1)(b) ve/veya 3(1)(c) maddelerinde (ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık) düzenlenen ret gerekçeleri, bu tip markalara belirtilen ret gerekçelerinin uygulanması mümkündür şeklinde yorumlanmalıdır.”

 

Adalet Divanının bu kararı, genele ilişkin bir düzenleme olmaktan ziyade, son derece özel bir duruma (tanımlayıcı kelime kombinasyonu ve bu kombinasyonu oluşturan kelimelerin ilk harflerinden oluşturulmuş harf dizilerinin birlikte oluşturduğu markaların tanımlayıcılığı ve ayırt ediciliği hususu) ilişkin bir değerlendirme ilkesi getirmektedir. Bu haliyle, kararın uygulama alanı içeriği itibarıyla son derece sınırlıdır. Bununla birlikte, uygulamada bu tip markalarla sıklıkla karşılaşılması ve getirilen yorum farklılıklarının yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda, Adalet Divanı kararının uygulamada birliktelik sağlanması bakımından fayda sağlayacağı şüphesizdir. Aynı değerlendirme, kararda belirtilen ilkelerin Enstitü ve mahkemeler tarafından benimsenmesi halinde Türkiye bakımından da geçerli olacaktır.

 

 

Önder Erol ÜNSAL

Mart 2012

 

“Streamserve” kararı – Aynı Markanın Farklı Ülkelerde Önceden Tescil Edilmesi Hususunun ve İnceleme Ofisinin Önceki Kararlarının Marka İncelemesine Etkisi –

EqualTreatment_000

(Görsel http://www.iaapa.org/europe/en/EqualTreatment.asp adresinden alınmıştır.)

Avrupa Toplulukları Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi tarafından 27 Şubat 2002 tarihinde verilen T-106/00 sayılı “streamserve” kararında, Topluluk üyesi diğer ülkelerde tescilli olan bir markanın “Topluluk Marka Ofisi” (OHIM)’nde de mutlak ret nedenlerine takılmadan tescil edilmesinin gerekip gerekmediği ve aynı veya benzer markanın OHIM tarafından önceden tescil edilmiş olmasının yeni başvurunun da tescil edilmesini sağlayıp sağlamayacağı hususlarında önemli tespitler yer almaktadır.

Kararın içeriğini aktarmaya girmeden önce, yazı kapsamında cevabı aranacak soruların netleştirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, yanıtı aranacak ilk soru, Topluluk üyesi ülkelerin bir kısmında mutlak ret nedenleri kapsamında reddedilmeden tescil edilmiş olan markaların, diğer Topluluk üyesi ülkelerde veya OHIM’de mutlak ret nedenleri incelemesi sonucu reddedilmesi hakkında Adalet Divanı değerlendirmesinin ne yönde olduğudur. Yanıtlanacak diğer soru ise, tescili talep edilen başvuru ile aynı veya benzer bir marka, eğer OHIM tarafından önceden mutlak ret nedenleri kapsamında reddedilmemişse, bu durum sonraki başvurunun da reddedilmemesi gerektiği sonucunu yanında getirecek midir sorusudur.

Soruların yanıtları tescil incelemesi bakımından kritik önemdedir. Şöyle ki, özellikle yabancı ülkelerden yapılan başvuruların Enstitü tarafından mutlak ret nedenleri (kast edilen ret nedenleri ayırt edici nitelikten yoksunluk, tanımlayıcılık, yanıltıcılık, vb. ret nedenleridir, önceki haklarla ihtilaf kapsamında aslı itibarıyla nispi bir ret nedeni olan 7/1-(b) bendi kast edilmemektedir) kapsamında reddedilmesine kararlarına karşı yapılan itirazların vazgeçilmez gerekçelerden birisi aynı markanın bazı ülkelerde tescil edilmiş olması hususuna yapılan atıftır. Diğer ülkelerdeki tescil iddiası genellikle iki ayrı başlık kapsamında sunulmaktadır. Bu iddialardan ilki Paris Sözleşmesi’nin dördüncü mükerrer altıncı maddesi kapsamında menşe ülkesinde tescilli olan markaların reddedilemeyeceği görüşü, diğeri ise aynı mevzuata sahip ülkelerce reddedilmeyen bir markanın Enstitü tarafından da reddedilmemesi gerektiği görüşüdür. İddialardan ilkinin Paris Sözleşmesi’nin yanlış yorumlanmasına dayandığını http://wp.me/p43tJx-42 adresinden görebileceğiniz yazıda göstermeye çalışmıştık. Dolayısıyla, bu yazı kapsamında bazı ülkelerde tescil edilmiş markaların Türkiye’de tescil zorunluluğu getirip getirmediği sorusunun yanıtını Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi’nin “streamserve” kararı kapsamında yapılan değerlendirmeler ışığında açıklamaya çalışacağız.

Açıklamalara başlamadan önce Enstitü’nün bazı durumlarda, aslında mutlak ret nedenleri kapsamında değerlendirilmemesi gereken bazı sözcüklere dolaylı anlamlar yükleyerek ret kararları verdiği, bu durumun özellikle yabancı dillerdeki sözcüklerin değerlendirilmesi aşamasında ortaya çıkabildiği ve bu tip kararların değerlendirmeye yönelik hata içermeleri nedeniyle yerinde olmadığı belirtilmelidir. Bu çerçevede, itirazda ispatlanması gereken husus, değerlendirmenin yanlışlığının gösterilmesidir ve bu husus ispatlanırken aynı markanın yurtdışında tescilli olması hususunun öne sürülmesi son derece mantıklıdır.

Bununla birlikte, bu yazı kapsamında tartışılacak husus, değerlendirme yanlışlığı içermeyen ret kararlarının, aynı markanın yurtdışında başka tescil sistemleri kapsamında tescilli olmasının tek başına ret kararının kaldırılması sonucuna yol açıp açmayacağıdır.

“Streamserve” markasının 09. ve 16. sınıflara dahil bazı mallar bakımından tescil edilmesi talebiyle OHIM’e yapılan başvuru kelimenin tescili talep edilen mallar bakımından ayırt edici nitelikte bulunmaması ve tanımlayıcı içerikte görülmesi nedeniyle reddedilmiştir. Uzman “streamserve” kelimesinin bilgisayar teknolojisi alanında anlamı ve kullanımı bulunan bir sözcük olduğunu tespit etmiş ve ret kararını bu hususa dayandırmıştır. Aynı yaklaşım Temyiz Kurulu tarafından da benimsenmiş ve ret kararı yerinde bulunarak başvuru sahibi tarafından yapılan itiraz reddedilmiştir. Bunun üzerine başvuru sahibi Temyiz Kurulu kararına karşı dava açmış ve dava Avrupa Toplulukları Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi tarafından görülmüştür.

Başvuru sahibi itirazında, öncelikli olarak “streamserve” kelimesine ilişkin değerlendirmenin yerinde olmadığını belirtmiş, ardından aynı markanın aynı mallar için aynı mevzuatı uygulayan Birleşik Krallık, İsveç, Almanya, Benelüks, Norveç, Fransa gibi ülkelerin ofislerince mutlak ret nedenleri incelemesi kapsamında değerlendirilip kabul edilmiş olduğunu belirtmiş ve markanın bu ülkelerden bir kısmı tarafından tescil edilmiş olduğunu öne sürmüştür. Bu iddia kapsamında sayılan ülkelerden bir kısmının ana dilinin İngilizce olduğu, bir kısmının İngilizce kelimeler bakımından ana dilleriyle eşdeğer inceleme yaptığının altı çizilmiştir. Başvuru sahibi son olarak, OHIM Temyiz Kurulu’nun “streamserve” ibaresiyle  anlam ve içerik olarak çok benzer “imagestream” markası hakkındaki ret kararını kısmen kaldırmış olduğunu, dolayısıyla bu başvuruya ilişkin olarak aynı kararın verilmemesinin yerinde olmadığını, istikrarsızlık ve eşitsizlik olduğunu belirtmekte ve ret kararının bu nedenle de kaldırılması gerektiğini öne sürmektedir.

İlk Derece Mahkemesi kararında, öncelikli olarak “streamserve” kelimesinin tanımlayıcılığı hususunu değerlendirmiştir. Yazımızın konusu bu husus olmadığından bu değerlendirmenin sonucunu belirtmek bizim için yeterli olacaktır. Değerlendirme sonucunda, mahkeme “streamserve” ibaresinin başvuru kapsamında yer alan mallardan “rehberler ve yayınlar” gibi mallar bakımından tanımlayıcı nitelikte olmadığı ve ayırt edici olduğu sonucuna ulaşmış ve ret kararını bu mallar bakımından yerinde bulmamıştır. Bununla birlikte, 9. Sınıfa dahil mallar bakımından ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle verilen ret kararı yerinde görülmüştür.

Kararın devamında yazımızın konusunu oluşturan hususlar irdelenmiştir. Kararın 47. – 48. paragrafları diğer ülkelerdeki tescil hususunun OHIM (veya yeni başvuruya konu ülkelerdeki) etkisini tartışmaktadır. Belirtilen paragraflarda yer verilen değerlendirmelerin birebir çevirisine aşağıda yer verilmiştir:

“47.  Başvuru sahibince öne sürülen ulusal kararlara ilişkin olarak, içtihattan açık olarak anlaşılacağı üzere (bkz. T-32/00 sayılı dava, Messe München v OHIM (electronica) [2000] ECR II-3289, paragraph 47), Topluluk markası sisteminin, kendine yeterli ve herhangi bir ulusal sistemden bağımsız işleyen, kendi amaçları ve özellikleri bulunan otonom bir sistem olduğu akılda bulundurulmalıdır. Bunun sonucunda, bir işaretin Topluluk markası olarak tescil edilebilirliği yalnızca ilgili Topluluk mevzuatı hükümleri dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Bu çerçevede, Ofis (OHIM) ve Topluluk yargısı, ihtilaf konusu işaretin üye bir ülkede veya üçüncü bir ülkede ulusal bir marka olarak tescil edilebilirliği hususunda verilmiş olan önceki bir kararla bağlı değildir. Bu kararın Topluluk Marka Direktifiyle uyumlu bir ulusal mevzuat kapsamında alınmış olması veya kararın, ihtilaf konusu kelimenin kaynak dilsel bölgesine (ilgili kelimenin ait olduğu dilin anadil olduğu, ç.n.) ait, bir ülke tarafından verilmiş olması durumlarında dahi değerlendirme aynı şekilde olacaktır.

48. Bunun sonucu olarak, başvuru sahibinin, “streamserve” kelimesinin ulusal marka olarak tescil edilebilirliğine ilişkin ulusal kararların varlığı ve özellikle bu kararlardan birisinin Birleşik Krallık’ta verilmiş olması gerekçeli argümanı mevzu dışıdır (kabul edilebilir içerikte değildir). Daha ötesi, başvuru sahibi bu kararlardan sonuca ulaşılmasına sağlayacak esasa ilişkin hiçbir argüman sunmamaktadır.”

Yukarıda yer verilen paragraflardan açık olarak anlaşılacağı üzere, Avrupa Toplulukları Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi’ne göre aynı markanın aynı mevzuata sahip başka bir ülke tarafından tescil edilmiş olması, markayı oluşturan kelime tescile konu ülkenin ana dili olsa da, diğer ülkelere veya OHIM’e aynı markayı tescil etme konusunda bir yükümlülük getirmemektedir.

Karar o denli açıktır ki, bu kararın ne anlama geldiğini veya kararda ne denilmek istediğini uzun uzadıya tartışamaya gerek bulunmamaktadır. Uygulamaya ilişkin sonuç olarak belki ise, takip eden değerlendirmenin yapılması yeterli olacaktır:

Mutlak ret nedenlerine göre reddedilmiş markalara ilişkin itiraz dilekçelerinde ispatlanması gereken husus, markanın hangi nedenle ilgili ret gerekçesi kapsamında değerlendirilemeyeceğidir. Aynı markanın, aynı mevzuat hükmüne sahip olsalar da diğer ülkelerde tescil edilmiş olması, ret kararını kendiliğinden yanlış hale getirmez. Başvuruyu oluşturan kelime yabancı dilde olsa da ve marka o dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede tescil edilmiş olsa da sonuç aynıdır, ispatlanması gereken diğer ülkelerdeki tescil hususu değil, kararın veya değerlendirmenin yanlışlığıdır.

Bir markanın, mutlak ret nedenleri kapsamına girse de, bir ülkede kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnası kapsamında tescil edilmiş olması olasılığı ve bazı ülke ofislerinin neredeyse hiç inceleme yapmadan markaları tescil etmesi ve tescilin geçerliliğinin hükümsüzlük davaları ile mahkemelerce değerlendirilmesi gibi farklı inceleme gelenekleri dikkate alındığında, farklı ülkelerdeki tescilleri incelemeye esas alma argümanı mantıken de anlam içeren nitelik sunmamaktadır.

Başvuru sahibinin mahkemede öne sürdüğü iddialardan bir diğeri ise, OHIM Temyiz Kurulu’nun aynı malları içeren benzer nitelikteki bir marka (imagestream) hakkındaki ret kararını kısmen kaldırılmış olmasıdır. Başvuru sahibi aynı değerlendirmenin “streamserve” markası hakkında yapılmamış olmasını istikrarsızlık olarak nitelendirme ve “streamserve” markası için eşit muamele talep etmektedir.

Mahkeme, bu talep hakkında kararın 66. – 68. paragraflarında takip eden değerlendirmeleri yapmıştır:

“66. … Temyiz Kurulu’nun kararlarının hukuka uygunluğu, Kurul’un önceki karar verme pratikleri esasına göre değil, sadece – Topluluk yargısınca yorumlandığı haliyle –  Topluluk marka tüzüğü esasına göre değerlendirilmelidir.

67. Bu bağlamda iki hipotez ortaya çıkmaktadır. Eğer, önceki bir vakada, Temyiz Kurulu bir işaretin Topluluk markası olarak tescil edilebilirliğine karar vererek, Tüzüğün ilgili maddelerini doğru biçimde uygulamışken, ilk vakayla kıyaslanabilecek sonraki bir vakada Kurul aksi yönde bir karar aldıysa, Topluluk yargısının tüzüğün ilgili maddelerine aykırılık nedeniyle sonraki kararı iptal etmesi gerekecektir. Bu ilk hipotez çerçevesinde, (incelenen vakada öne sürülen, ç.n.) ayrım yapılmaması (eşit muamele, ç.n.) ilkesine aykırılık iddiası başarısız olmuştur. Diğer taraftan, bir işaretin tescil edilebilirliğine karar vererek Temyiz Kurulu hukuki bir hata yapmışsa ve ilk vakayla kıyaslanabilir sonraki bir vakada, Kurul aksi yönde bir karar almışsa, ilk karar sonraki kararın iptal edilmesini sağlamak için bir gerekçe olamaz. Adalet mahkemesi içtihadına göre (bkz. 134/84 Williams v Court of Auditors [1985] ECR 2225, paragraf 14, ve 188/83 Witte v Parliament [1984] ECR 3465, paragraf 15), eşit muamele ilkesi, hiç kimsenin talebini desteklemek için başkası lehine önceden gerçekleşmiş kanun dışı fiillere dayanamayacağı prensibini içeren kanunilik ilkesi ışığında uygulanmalıdır. Belirtilen ikinci hipoteze göre de, (incelenen vakada öne sürülen, ç.n.) ayrım yapılmaması (eşit muamele, ç.n.) ilkesine aykırılık iddiası başarısız olmuştur.

68. Belirtilen hususlar bağlamında, ayrım yapılmaması (eşit muamele, ç.n.) ilkesine aykırılık iddiası başarısız olmuştur.”  

“Streamserve” kararının yukarıda yer verilen bölümü, son derece önemlidir. Buna göre, önceden yanlışlıkla verildiği açık olan tescil kararlarının sonraki kararlara esas olması biçiminde bir pratik kabul edilmesi Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi’ne göre mümkün değildir. Aksi yöndeki yorum, kanunilik ilkesi ile çelişmektedir ve eşitlik ilkesini uygulamak için kanunilik ilkesini yok saymak yerinde olmayacaktır.

Uygulama pratiği bakımından karşımıza çıkan tablo oldukça nettir. Hatalı karar emsal karar kabul edilmez ve hatalı tescil sonraki tesciller için kazanılmış hak sağlamayacaktır şeklinde inceleme diline çevrilmesi mümkün olan mahkeme kararını mutlak ret nedenleri bakımından uygulamak son derece kolaydır. Nispi ret nedenleri bakımından uygulamanın ne şekilde yapılması gerektiği veya bu ilkenin aynı şekilde uygulanıp uygulanamayacağı ise ayrı bir tartışma oluşturabilir içeriktedir. Bu tartışma bu yazı kapsamında yapılmayacak olmakla birlikte, Türk marka tescil sisteminin en muğlak alanlarından birisini oluşturan kazanılmış hak konusunun nispi ret nedenleri bakımından açıklığa kavuşturulması önemli beklentilerden birisini oluşturmaktadır.

Önder Erol Ünsal

Nisan 2012

Adalet Divanı “Bravo” kararı çerçevesinde Topluluk Marka Direktifi 3(1)(d) bendinin analizi ve 556 sayılı KHK 7/1-(d) bendi ile içerik karşılaştırması

parvis-nuit-02_bis(Görsel http://www.coris-uk.co.uk/EN/news/n_105 adresinden alınmıştır.)

 

2008/95 sayılı (eski 89/104) Topluluk Marka Direktifinin ret veya hükümsüzlük nedenleri başlıklı 3üncü maddesi birinci fıkrası (d) paragrafında yer alan ret gerekçesinin takip eden biçimde Türkçe’ye çevirisi uygun olacaktır:  “Güncel (yaygın, yürürlükteki) dilde veya iyi niyete dayalı (hüsnüniyetli) ve yerleşik ticari faaliyetlerde kullanımı teamül haline (alışılagelmiş hale) gelmiş işaret veya unsurlardan münhasıran oluşan markalar (tescil edilmeyecektir)” – “(the following shall not registered)… trade marks which consist exclusively of signs or indications which have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade.” Hüküm aynı içerikle 207/2009 sayılı (eski 40/94) Topluluk Marka Tüzüğünün mutlak ret nedenleri başlıklı 7nci maddesinin birinci fıkrası (d) bendinde de yer almaktadır.

Hükmün analizi ise Adalet Divanının C-517/99 sayılı 04/10/2001 tarihli “Bravo” (Merz & Krell GmbH& Co.) kararında yapılmıştır. Bu yazı kapsamında ilgili ret gerekçesinin Adalet Divanı tarafından yorumlanış biçimini “Bravo” kararı kapsamında açıklamaya çalışacağız. Yazının son kısmında ise ilgili ret gerekçesinin 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki karşılığı olduğu varsayılan 7/1-(d) bendi ile kısa karşılaştırmasını yapmaya gayret edeceğiz.

“Bravo” markasının yazım aletleri için tescil edilmesi amacıyla Merz & Krell GmbH & Co. tarafından Alman Marka ve Patent Ofisi’ne yapılan başvuru, Ofis tarafından “bravo” kelimesinin bir övgü kelimesi, bundan başka bir algı yaratmaması, reklam sloganı olarak algılanarak ayırt edici özelliğinin bulunmaması gerekçelerine dayanılarak reddedilir. Başvuru sahibi ret kararına karşı dava açar ve Ofis tarafından tespit edilen anlam ve kullanımın yazım aletleri malı ile bağlantısı bulunmadığını, Alman Marka Kanunu madde 8(2)(3)’nin “güncel (yaygın, yürürlükteki) dilde veya iyi niyete dayalı (hüsnüniyetli) ve yerleşik ticari faaliyetlerde kullanımı malları veya hizmetleri işaret edecek şekilde teamül haline (alışılagelmiş hale) gelmiş işaret veya unsurlardan münhasıran oluşan markalar”ın tescil edilmeyeceği hükmünü içerdiğini belirtir. Federal Patent Mahkemesi, Direktif madde 3(1)(d)’ye göre “bravo” kelime markasının “güncel (yaygın, yürürlükteki) dilde veya iyi niyete dayalı (hüsnüniyetli) ve yerleşik ticari faaliyetlerde kullanımı teamül haline (alışılagelmiş hale) gelmiş işaret veya unsurlardan münhasıran oluşan markalar tescil edilmeyecektir” hükmü çerçevesinde reddedilebilmesi için “bravo” kelimesinin bu kapsama girmesinin yeterli olduğu görüşünde olmakla birlikte, Alman Marka Kanunu madde 8(2)(3)’nin aynı hükmün uygulanabilmesi için açık olarak mal ve hizmetlere atıf yapması nedeniyle işlemleri durdurur. Mahkeme ilaveten, Alman Marka Kanunu madde 8(2)(3)’nin başvurunun reddedilebilmesi için mallarla veya hizmetlerle genel bir bağlantı kurulmasının yeterli olup olmadığı veya belirtilen mallar ve hizmetlerle spesifik bir bağlantı kurulmasının gerekip gerekmediği hakkında açıklık içermediğini de tespit eder. Belirtilen hususlardan hareket eden, Federal Patent Mahkemesi, Alman Marka Kanunu madde 8(2)(3)’ün Topluluk Marka Direktifi madde 3(1)(d)’ye uygun biçimde yorumlanmasının sağlanması için Adalet Divanına takip eden soruları yöneltir ve ön yorum kararı verilmesini talep eder:

“Üye ülkelerin marka kanunlarının uyumlaştırılması amaçlı 89/104 sayılı Topluluk Marka Direktifi madde 3(1)(d), yazım biçimi aksini ifade etse de, tescil talebine konu spesifik malları ve hizmetleri veya bunların asli özelliklerini veya niteliklerini doğrudan tarif eden işaretlerin veya unsurların tescil engelinden etkileneceği şeklinde kısıtlayıcı biçimde mi yorumlanmalıdır? Ya da, bu hüküm, jenerik işaret ve adlandırmalara ek olarak, güncel (yaygın, yürürlükteki) dilde veya iyi niyete dayalı (hüsnüniyetli) ve yerleşik ticari faaliyetlerde kullanımı ilgili veya benzer sektörler bakımından teamül haline (alışılagelmiş hale) gelmiş reklam sloganı, kalite bildiren veya alımı teşvik eden unsurlar gibi tescili talep edilen malların veya hizmetlerin özel niteliklerini doğrudan tarif etmeyen işaretlerin veya unsurların da tescil edilmesini engeller biçimde mi yorumlanmalıdır?”

Adalet Divanı, Federal Patent Mahkemesinin talebini soruyu iki ayrı parçaya bölerek yanıtlamıştır.

Federal Patent Mahkemesi sorusunun ilk bölümünde asıl olarak “markayı münhasıran oluşturan işaret veya unsurların, tescili talep edilen mallara veya hizmetlere ilişkin olarak, güncel (yaygın, yürürlükteki) dilde veya iyi niyete dayalı (hüsnüniyetli) ve yerleşik ticari faaliyetlerde kullanımı teamül haline (alışılagelmiş hale) gelmiş işaret veya unsurlar olmaması halinde, madde 3(1)(d)’de belirtilen ret gerekçesinin uygulanabilir mi?” sorusunu yöneltmektedir. Soru en basit haliyle, ilgili ret gerekçesinin tescili talep edilen mallardan veya hizmetlerden bağımsız olarak uygulanabilir nitelikte olup olmadığını irdelemektedir.

Adalet Divanı sorunun ilk bölümüne ilişkin yanıtında takip eden tespitleri yapmıştır:

Direktif madde 3(1)(d), güncel (yaygın, yürürlükteki) dilde veya iyi niyete dayalı (hüsnüniyetli) ve yerleşik ticari faaliyetlerde kullanımı teamül haline (alışılagelmiş hale) gelmiş işaret veya unsurlardan münhasıran oluşan markaların tescil edilmeyeceği hükmünü içermektedir. Güncel (yaygın, yürürlükteki) dilde veya iyi niyete dayalı (hüsnüniyetli) ve yerleşik ticari faaliyetlerde kullanımı malları veya hizmetleri işaret edecek şekilde teamül haline (alışılagelmiş hale) gelmiş işaret veya unsurlardan münhasıran oluşan markaların tescil edilmeyeceği hükmünü içeren Alman Marka Kanunu madde 8(2)(3)’ün aksine, Direktif madde 3(1)(d) hükmünün mallara ve hizmetlere yönelik doğrudan bir atıf içermediği doğrudur. Bununla birlikte, buradan hareketle, bir markanın tescil edilebilirliğini değerlendirirken, markayı oluşturan işaret veya unsurlarla, markanın kapsadığı mallar veya hizmetler arasındaki bağlantının dikkate alınmayacağı sonucuna ulaşmak mümkün değildir. Direktif madde 3(1)(d)’nin amacı bir işletmenin mallarının veya hizmetlerinin diğer işletmelerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlamayan ve bu nedenle Direktif madde 2’de belirtilen şartı yerine getirmeyen işaretlerin veya unsurların tescil edilmesinin engellenmesidir. Markayı oluşturan işaret veya unsurların ayırt edici karaktere sahip olup olmadıkları hususunun nazari olarak ve markanın kapsadığı (ayırt etme işlevinin gerçekleşmesinin beklendiği) mallardan veya hizmetlerden ayrı biçimde değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu çerçevede, Direktif madde 3(1)(d)’nin, güncel (yaygın, yürürlükteki) dilde veya iyi niyete dayalı (hüsnüniyetli) ve yerleşik ticari faaliyetlerde tescili talep edilen malları veya hizmetleri işaret edecek şekilde kullanımı teamül haline (alışılagelmiş hale) gelmiş işaret veya unsurlardan münhasıran oluşan markaların tescilinin engellendiği biçiminde yorumlanması gerekmektedir.

Federal Patent Mahkemesi sorusunun ikinci bölümünde, Direktif madde 3(1)(d)’de yer alan ret halinin, yalnızca, markayı oluşturan işaret veya unsurların münhasıran tescilin talep edildiği malların ve hizmetlerin özelliklerini ve niteliklerini bildiren içerikte olduğu durumlarda mı uygulanacağını, yoksa markayı oluşturan işaret veya unsurlar belirtilen malların ve hizmetlerin özelliklerini ve niteliklerini bildirir içerikte olmasa da,  bu işaret veya unsurların reklam sloganı, kalite bildiren veya alımı teşvik eden ibareler olması durumunda da Direktif madde 3(1)(d)’deki ret halinin ortaya çıkıp çıkmayacağını sormaktadır.

Adalet Divanına göre, Direktif madde 3(1)(c) ile 3(1)(d)’nin kapsamları arasında açık biçimde örtüşme olsa da, madde 3(1)(d) çerçevesinde reddedilecek markaların kabul edilmeme gerekçesi bu markaların tanımlayıcı olması değil, tescilin talep edildiği malların veya hizmetlerin ait olduğu ticari sektörde bu markaların kullanımıdır. Direktif madde 3(1)(d)’nin uygulama kapsamı sadece markanın kapsadığı malların veya hizmetlerin özelliklerini veya niteliklerini münhasıran tarif eden markalarla sınırlanmamalıdır. Markayı oluşturan işaret veya unsurların, markanın kapsadığı malların veya hizmetlerin özelliklerini veya niteliklerini tarif etmesi hükmün uygulanması için zorunlu değildir. Markayı oluşturan işaret veya unsurların, güncel (yaygın, yürürlükteki) dilde veya iyi niyete dayalı (hüsnüniyetli) ve yerleşik ticari faaliyetlerde kullanımının teamül haline (alışılagelmiş hale) gelmesi durumunda, bu işaret veya unsurların reklam sloganı, kalite bildiren veya alımı teşvik eden ibareler olarak kullanılması büyük önem arz etmemektedir. Bununla birlikte, markanın kapsadığı mallara veya hizmetlere ilişkin olarak aynı zamanda reklam sloganı, kalite bildiren veya alımı teşvik eden ibareler olarak da kullanılan bir markanın tescili bu kullanım nedeniyle engellenemez. Markanın kapsadığı mallara veya hizmetlere ilişkin olarak, markayı oluşturan işaret veya unsurların güncel (yaygın, yürürlükteki) dildeki veya iyi niyete dayalı (hüsnüniyetli) ve yerleşik ticari faaliyetlerdeki kullanımının teamül haline (alışılagelmiş hale) gelip gelmediği, ulusal mahkemeler tarafından her olayda ayrıca değerlendirilmelidir. Bu çerçevede, Direktif madde 3(1)(d), markanın kapsadığı mallara veya hizmetlere ilişkin olarak, markayı oluşturan işaret veya unsurların münhasıran, güncel (yaygın, yürürlükteki) dilde veya iyi niyete dayalı (hüsnüniyetli) ve yerleşik ticari faaliyetlerde kullanımı teamül haline (alışılagelmiş hale) gelmiş ibareler olması halinde uygulanacak bir ret gerekçesi olarak yorumlanmalıdır. Hükmün uygulandığı anda, tartışma konusu işaretlerin veya unsurların ilgili malların veya hizmetlerin özelliklerini veya niteliklerini tarif edip etmediği esasa etki etmeyecektir.

Adalet Divanı, Alman Federal Patent Mahkemesinin sorusunu yukarıda yer verilen biçimde yanıtlayarak, Direktif madde 3(1)(d)’nin ve parale hükmü içeren Tüzük madde 7/1-(d)’nin uygulama kapsamını ve uygulanabileceği halleri bir ölçüde netleştirmiştir. Adalet Divanı kararda özet olarak, hüküm uygulanırken markanın kapsadığı malların veya hizmetlerin dikkate alınması ve ret kararının mallar veya hizmetler göz önünde bulundurularak verilmesi gerektiğini ve Direktif madde 3(1)(c) [tanımlayıcı markalar] ile madde 3(1)(d) arasında büyük ölçüde örtüşme olsa da madde 3(1)(d)’nin uygulanması için markayı oluşturan unsurların tanımlayıcı olması gibi bir zorunluluk bulunmadığını belirtmiştir. Madde 3(1)(d) kapsamına giren, yani güncel (yaygın, yürürlükteki) dilde veya iyi niyete dayalı (hüsnüniyetli) ve yerleşik ticari faaliyetlerde kullanımı teamül haline (alışılagelmiş hale) gelmiş işaret veya unsurların genel adı olan jenerik işaretler hususunu ise bir diğer yazıda açıklamaya çalışacağız.

Adalet Divanının “bravo” kararı Topluluk Marka Direktifi madde 3(1)(d)’nin ve Topluluk Marka Tüzüğü madde 7/1-(d)’nin içeriklerinin değerlendirilmesi konusunda kullanılabilir başlıca mahkeme kararı niteliğindedir. Belirtilen maddelerin ve mahkeme kararının 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yer alan 7/1-(d) bendi ile karşılaştırılması da yerinde olacaktır.

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7/1-(d) bendi takip eden hükmü içermektedir:

“Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar (tescil edilemez).”

Sağlıklı bir karşılaştırma için bu hüküm ile yukarıda çevirisine yer verdiğimiz haliyle Topluluk Marka Direktifi ve Topluluk Marka Tüzüğünün paralel (oldukları varsayılan) maddelerinin birlikte okunması gerekmektedir:

“Güncel (yaygın, yürürlükteki) dilde veya iyi niyete dayalı (hüsnüniyetli) ve yerleşik ticari faaliyetlerde kullanımı teamül haline (alışılagelmiş hale) gelmiş işaret veya unsurlardan münhasıran oluşan markalar (tescil edilmeyecektir).”

 Yukarıda yer verilen maddelerin birlikte okunması, maddelerin kapsamlarının birbirlerinden farklı olduğunu ortaya koymaktadır. Türk mevzuatında yer alan “ticaret alanında herkes tarafından kullanım” halinin, Avrupa Birliği mevzuatında daha detaylı biçimde tarif edilmiş “güncel (yaygın, yürürlükteki) dilde veya iyi niyete dayalı (hüsnüniyetli) ve yerleşik ticari faaliyetlerde kullanımı teamül haline (alışılagelmiş hale) gelmiş işaret veya unsurlar” halini karşıladığı varsayıldığında bile, Türk mevzuatında yer alan diğer şartın, yani “belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adlar” şartının Topluluk mevzuatında karşılığının bulunmadığı görülmektedir. Buna ilaveten, 7/1-(c) bendinde de karşımıza çıkan ve Topluluk marka mevzuatında karşılığı bulunmayan “esas unsur” kavramının da bir diğer farklılık olduğunun altını çizmek gerekmektedir.

Kanaatimizce, 556 sayılı KHK oluşturulurken, Topluluk marka mevzuatının esas alındığı sıklıkla dile getirilmesine rağmen, mevzuat yazılırken yapılan ve sonrasında da uygulamada yer bulan çok sayıda müdahale, Türk mevzuatı ile Topluluk marka mevzuatının yapısal ve uygulama olarak birbirlerinden belirli ölçüde farklılaşmasını sağlamıştır. Ayırt edilemeyecek derecede benzerlik, aynı tür mal / hizmet, esas unsur gibi kavramlar, yukarıda örneğini verdiğimiz 7/1-(d) bendinde yapılan değişiklik, 7/1-(b),(ı) bendi gibi kavramsal olarak nispi ret nedeni olan ret gerekçelerinin mutlak ret nedenleri arasında sayılması, koruma markası, tanınmışlık listesi gibi uygulamalar ile Türk mevzuat ve uygulaması, Topluluk mevzuat ve uygulamasından farklı hale getirilmiştir. Bu unsurların tespitini ve değerlendirmesini ise başka bir yazıya bırakıyoruz.

 

Önder Erol Ünsal

Mayıs 2012

 

Adalet Divanı “Céline” kararı (C-17/06) – Tescilli Markanın Üçüncü Kişiler Tarafından Ticaret Unvanı, Şirket veya Dükkan İsmi Olarak Kullanımı ve Taslak Direktifle Öngörülen Düzenleme

simplify

(Görsel http://www.stage2planning.com/blog/bid/62080/Too-Many-Advisors-Think-Complicated-Is-Better-Than-Simple adresinden alınmıştır.)

Avrupa Birliği Adalet Divanının 11/09/2007 tarihli C-17/06 sayılı “Celine” ön yorum kararında, üçüncü bir şahsın, marka sahibinin izni olmaksızın tescilli bir kelime markasını, -tescilli marka kapsamındaki mallarla- aynı malların pazarlanmasıyla ilgili olarak şirket ismi, ticaret unvanı  veya dükkan ismi olarak edinmesinin, tescilli marka sahibinin münhasır haklarını kullanarak yasaklayabileceği ticaret sırasında kullanım olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği sorusunun yanıtı verilmiştir. 

 

Adalet Divanına kadar giden süreç aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 

Yorum kararına konu uyuşmazlık “CELİNE SA” ve “CELİNE SARL” firmaları arasındadır ve sonraki firmanın “celine” ibaresini ticaret unvanı ve dükkan ismi olarak kullanmasıyla ilgilidir. 

 

1928 yılında kurulan “CELİNE SA” firmasının ana iştigal alanı giysilerin ve moda aksesuarlarının tasarımı ve pazarlanmasıdır. “CELİNE SA”, “celine” kelime markasının 1948 yılında “giysiler ve ayakkabılar” mallarını da içerecek biçimde tescil ettirir. Markanın yenilemesi geçen yıllar içerisinde kesintisiz olarak gerçekleştirilir.

 

Bay Grynfogel, 1950 yılında “Celine” ismiyle ”erkek ve kadın giyimi” alanında ticaret yapacak biçimde Nancy (Fransa’da bir şehir) Ticaret ve Şirketler Sicilinde kayıt işlemini gerçekleştirir. “CELİNE SARL”, “celine” ismiyle ticari faaliyet gösterme hakkının Bay Grynfogel’le başladığını ve bu hakkın devirler yoluyla kendisine geçtiğini belirtmektedir. “CELİNE SARL”, Ticaret ve Şirketler Siciline “hazır giyim, iç çamaşır, giysi, kürk, kıyafet ve çeşitli giyim aksesuarları” alanında faaliyet gösterecek biçimde 1992 yılında kaydedilmiştir.

 

Durumdan haberdar olan “CELİNE SA”, “celine” markasına tecavüzün ve “celine” ibaresinin şirket veya ticari işletme ismi olarak kullanılması yoluyla ortaya çıkan haksız rekabetin durdurulması ve zararının tazmini amaçlarıyla, “CELİNE SARL” aleyhine hukuki prosedürleri başlatır.

 

Nancy Bölgesel Mahkemesi 2005 yılında verdiği kararla “CELİNE SA”nın tüm taleplerini haklı bularak, “CELİNE SARL”ın “celine” kelimesini tek başına veya başka eklerle birlikte kullanmasını yasaklar ve şirket unvanının “celine” markasıyla karıştırılmayacak biçimde değiştirilmesi ve 25000 Euro tazminat ödenmesi yönünde hüküm verir.    

 

“CELİNE SARL” bu karara karşı itiraz eder ve dava Nancy Temyiz Mahkemesine taşınır. “CELİNE SARL” temyiz talebinde, tescilli bir kelime markasıyla aynı olan işaretin şirket veya dükkan işletme ismi olarak kullanılmasının tescilli markaya tecavüz sonucunu doğurmayacağı, şirket veya dükkan isminin malları veya hizmetleri ayırt etme gibi bir işlevinin bulunmadığını, bu nedenle malların kaynağı hakkında tüketicilerde karıştırmanın ortaya çıkmayacağını iddialarını öne sürmektedir.

 

Nancy Temyiz Mahkemesi, bu aşamada işlemleri durdurur ve Adalet Divanına ön yorum kararı verilmesi amacıyla takip eden soruyu yöneltir:

 

Direktifin 5(1) maddesi, üçüncü bir şahsın, marka sahibinin izni olmaksızın tescilli bir kelime markasını, aynı malların pazarlanmasıyla ilgili olarak şirket ismi, ticaret unvanı veya dükkan ismi olarak edinmesi, tescilli marka sahibinin münhasır haklarını kullanarak yasaklayabileceği ticaret sırasında kullanım kapsamına girmektedir, biçimde mi yorumlanmalıdır?

 

Karar içeriğinin aktarılmasından önce Direktif madde 5’in ilgili bölümünün içeriğini aktarmak yerinde olacaktır:

 

“5. Tescilli marka sahibine münhasır haklar sağlayacaktır. Marka sahibi kendisinden izin almamış üçüncü şahısların ticaret sırasında aşağıda sayılan biçimlerdeki kullanımını engelleme hakkına sahip olacaktır:

 

     (a)  Markanın tescil edildiği mallar veya hizmetlerle aynı mallar veya hizmetler için aynı işaretin kullanımı.” 

 

Adalet Divanı, ilk olarak, kendisine yöneltilen soruyla ulusal mahkemenin, tescilli bir kelime markasıyla aynı olan bir işaretin, tescilli marka kapsamında yer alan mallarla aynı malların pazarlanmasına yönelik olarak üçüncü bir kişi tarafından izinsiz biçimde şirket ismi, ticaret unvanı veya dükkan ismi olarak kullanımının, Direktif madde 5(1) çerçevesinde marka sahibi tarafından engellenebilecek nitelikte bir kullanım olup olmadığı sorusunun yanıtını aradığını belirtmiştir.

 

Adalet Divanının önceki içtihatından (Arsenal kararı – C-206/01; Anheuser-Busch kararı – C-245/02; Adam  Opel kararı – C-48/05) görüleceği üzere, tescilli bir markanın sahibi kendi markasıyla aynı olan bir işaretin kullanımını, Direktif madde 5(1)(a) kapsamında aşağıdaki dört koşulun yerine gelmiş olması halinde engelleyebilir:

 

  • Kullanım ticaret sırasında olmalıdır.
  • Kullanım konusunda marka sahibinin izni olmamalıdır.
  • Kullanım markanın tescil edildiği mallarla / hizmetlerle aynı mallar / hizmetler için olmalıdır.
  • Kullanım markanın işlevlerini, özellikle tüketicilere malların veya hizmetlerin kaynağını garanti etme yönündeki temel işlevini, etkiler veya etkilemeye müsait nitelikte olmalıdır.

 

Adalet Divanına göre, incelenen vakada, kullanımın ticaret sırasında olduğu (kazanç amacıyla gerçekleştirilen ticari bir aktivite olduğu, özel bir kullanım olmadığı) ve tescilli markanın sahibinin kullanıma izin vermediği açıktır. Buna karşılık, davalı “CELINE SARL” kendi kullanımının, tescilli marka kapsamındaki mallarla aynı mallara yönelik olduğunu kabul etmemektedir.

 

Adalet Divanına göre, bir şirket isminin, ticaret unvanının veya dükkan isminin amacı malların veya hizmetlerin ayırt edilmesini sağlamak değildir (bkz. Robelco kararı – C-23/01; Anheuser-Busch kararı – C-245/02). Ticaret unvanın amacı bir şirketin kimliğini saptamak, şirket veya dükkan isminin amacı ise faaliyeti süren bir ticari işletmeyi adlandırmaktır. Bu doğrultuda, şirket isminin, ticaret unvanının veya dükkan isminin kullanım amacı, bir şirketin kimliğini saptamak veya faaliyeti süren bir ticari işletmeyi adlandırmak olarak sınırlandırılınca, bu nitelikte kullanım, Direktif madde 5(1) kapsamına giren “mallara veya hizmetlere yönelik kullanım” olarak kabul edilemez. 

 

Bunun tersine, üçüncü şahsın pazarladığı malların üzerine şirket ismini, ticaret unvanını veya dükkan ismini oluşan işareti taktığı (yapıştırdığı, iliştirdiği) halde, madde 5(1) kapsamına giren “mallara ilişkin kullanım” ortaya çıkar (bkz. Arsenal kararı – C-206/01; Adam  Opel kararı – C-48/05). 

 

Buna ilaveten, işaret takılmamış (yapıştırılmamış, iliştirilmemiş) olsa da, üçüncü şahsın işareti, şirket ismini, ticaret unvanını veya dükkan ismini oluşturan işaretle, üçüncü şahıs tarafından pazarlanan mallar veya sunulan hizmetler arasında bağlantı kurulmasını sağlayacak biçimde kullanması halinde, “mallara veya hizmetlere ilişkin kullanım” ortaya çıkar.

 

İncelenen vakada, “CELINE SARL”ın kullanımının ”mallara ilişkin kullanım” olup olmadığını belirlemek ise ulusal mahkemenin görevidir. 

 

“CELINE SARL”ın diğer iddiası ise malların kaynağına ilişkin olarak ilgili kamu kesiminde karıştırılmanın oluşmayacağıdır.

 

Daha önce de belirtildiği üzere, tescilli bir markayla aynı işaretin, aynı mallar veya hizmetler için izinsiz biçimde üçüncü bir şahısça kullanımı, kullanımın, markanın işlevlerini, özellikle tüketicilere malların veya hizmetlerin kaynağını garanti etme yönündeki temel işlevini etkiler veya etkilemeye müsait nitelikte olmadığı sürece, Direktif madde 5(1) uyarınca engellenemez. Bu durum, üçüncü şahsın işareti, mallarına veya hizmetlerine ilişkin olarak, “tüketicilerin işareti, malların veya hizmetlerin kaynağını gösterir bir isimlendirme olarak algılamasına müsait biçimde kullanması” halinde ortaya çıkar. Böyle bir durumda, işaretin kullanımı, markanın temel fonksiyonunu tehlikeye düşürür niteliktedir, şöyle ki, Topluluk mevzuatının kurmaya ve sürdürmeye çalıştığı düzgün rekabet sisteminde markanın asli rolü, markayı taşıyan malların veya hizmetlerin, kalitelerinden sorumlu tek bir işletmenin kontrolü altında üretildiğinin veya sunulduğunun garanti edilmesidir (bkz. Arsenal kararı – C-206/01).  

 

İncelenen vakada, “CELINE SARL”ın “celine” işaretini kullanımının ”celine” markasının işlevlerini, özellikle asli işlevini, etkileyip etkilemediğini veya etkilemeye müsait olup olmadığını belirlemek ulusal mahkemenin görevidir. 

 

Adalet Divanına göre incelenen vakada Direktif madde 6(1)(a)’da dikkate alınmalıdır. Direktif madde 6(1)(a), üçüncü şahsın kullanımının ticaret veya sanayi alanında dürüst teamüller kapsamında olması kaydıyla, marka sahibinin üçüncü şahsın kendi ismini veya adresini kullanımının engellenemeyeceği hükmünü içermektedir. Adalet Divanı, bu hükmün uygulama alanının sadece gerçek kişi isimleriyle sınırlı olmadığını önceden belirtmiştir (bkz. Anheuser-Busch kararı – C-245/02).

 

Ticaret veya sanayi alanında dürüst teamüller koşulunun yerine getirilip getirilmediği değerlendirilirken, ilk olarak, üçüncü kişinin ismini kullanımının, kamunun ilgili kesiminde veya bu kesimin önemli bölümünde, üçüncü kişinin malları veya hizmetleri ile marka sahibi veya onun yetkilendirdiği kişi arasında ne ölçüde bir bağlantı kurulmasına yol açtığı göz önünde bulundurulmalıdır. İkinci olarak ise, üçüncü kişinin bu bağlantının ne ölçüde farkında olduğu dikkate alınmalıdır. Değerlendirme yapılırken göz önünde bulundurulması gereken bir diğer faktörse, markanın tescil edildiği veya korumanın talep edildiği üye ülkede, malların veya hizmetlerin pazarlanması yoluyla üçüncü kişinin faydalanabileceği bir üne (bilinirliğe) sahip olup olmadığıdır (bkz. Anheuser-Busch kararı – C-245/02). 

 

İncelenen vakada, ilgili tüm faktörleri dikkate alarak “CELINE SARL”ın tescilli marka sahibi “CELINE SA” aleyhine haksız rekabet kapsamına girecek faaliyette bulunup bulunmadığını belirlemek ulusal mahkemenin görevidir. 

 

Yukarıda yer verilen tüm açıklamalar ışığında Adalet Divanı ulusal mahkeme tarafından yöneltilen soruyu takip eden biçimde yanıtlamıştır:

 

Üçüncü bir şahsın, marka sahibinin izni olmaksızın, önceden tescilli bir markayla aynı nitelikteki bir şirket ismini, ticaret unvanını veya dükkan ismini (- tescilli marka kapsamındaki mallarla – ç.n.) aynı olan malların pazarlanmasıyla ilgili olarak şirket ismi, ticaret unvanı veya dükkan ismi olarak kullanması, mallara ilişkin kullanımın markanın işlevlerini etkilemesi veya etkilemeye müsait olması halinde, Direktif madde 5(1)(a) kapsamında tescilli marka sahibinin engellemeye yetkili olduğu nitelikte kullanımı oluşturur. Bununla birlikte, Direktif madde 6(1)(a), yalnızca üçüncü kişinin kendi şirket ismini veya ticaret unvanını, ticaret veya sanayi alanında dürüst teamüllere uygun biçimde kullanması halinde, kullanımın yasaklanmasına engel oluşturabilir. 

 

Adalet Divanının ön yorum kararı önemli eleştirilerin hedefi olmuştur. Eleştiriler, özellikle tescilli markalara tecavüzün gerçekleşmesi için aynı markanın aynı mallar / hizmetler için kullanılmasının (double identity – çifte ayniyet) yeterli görülmemesi, Adalet Divanının önceki içtihadıyla paralel biçimde markanın, malların diğer işletmelerin mallarından ayırt edilmesini sağlayacak biçimde kullanılması gerekliliğinin altının çizilmesinden kaynaklanmıştır. Eleştiri sahiplerine göre, çifte ayniyet durumlarında dahi, bu hususun araştırılması, tecavüz tespitine varılmasını zorlaştırmaktadır. 

 

Bloğumdaki önceki yazılarımda hakkında detaylı bilgi verdiğim ve 2014 yılında yürürlüğe girmesi beklenen Taslak Marka Direktifi ve Taslak Topluluk Markası Tüzüğü ise Adalet Divanının “celine” kararında yer verilen yaklaşımı esas almanın yanısıra, tescilli marka sahibinin kullanımı yasaklayabileceği haller arasına yeni durumlar koyarak Direktif ve Taslağın uygulama alanını netleştirmektedir.

 

Taslak Direktif madde 10(2)(a) ya göre:

 

“2. …. (tescilli marka sahibi aşağıdaki durumlarda tescilli markasına dayanarak üçüncü kişilerin izinsiz kullanımını engelleme hakkına sahiptir:)

(a)  İşaret tescilli markayla aynıysa ve markanın tescil edildiği mallarla veya hizmetlerle aynı mallar veya hizmetler için kullanılıyorsa ve bu kullanım markanın tüketicilere malların veya hizmetlerin kaynağını garanti etme işlevini etkiliyorsa veya bu işlevi etkilemesi mümkünse.

(b)  …”

 

Taslak Direktif madde 10(3)(d) ise takip eden şekilde düzenlenmiştir:

 

“3. … (Özellikle aşağıda sayılan haller paragraf 2 uyarınca yasaklanabilir:)

            …

(d)  İşareti ticaret unvanı veya şirket ismi olarak veya ticaret unvanı veya şirket isminin parçası olarak kullanmak.

(e)  …”

 

Taslak Tüzük’te yer alan paralel hükümler, aynı düzenlemelerin Topluluk Markaları için de kabul edilmesi yönündeki niyeti göstermektedir.

 

Yukarıda açıklanmaya çalışılan “celine” kararı, kanaatimizce Direktif açık olarak yazılmamış bir halin uygulanmasında karşılaşılan boşluk ve sıkıntıların Adalet Divanı tarafından doldurulması amacına hizmet etmektedir. Taslak Direktif ve Tüzük’te yer verilen “işaretin ticaret unvanı veya şirket ismi olarak veya ticaret unvanı veya şirket isminin parçası olarak kullanmasının tescilli marka sahibince engellenebileceği” yönündeki hüküm ise tescilli marka sahiplerinin lehine daha açık bir düzenleme getirmektedir.

 

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2013

 unsalonderol@gmail.com

Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvurularının Tespit Edilmesinde Uygulanabilecek Bazı İlkeler Hakkında Avrupa Birliği Adalet Divanı Ön Yorum Kararı (C-320/12)

Demon, pushing the puppet

(Görsel  http://nationalmortgageprofessional.com/content/evil-devil-pushing-man-carrying-briefcaseadresinden alınmıştır.)

 

2008/95 (eski 89/104) sayılı Avrupa Birliği Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesi “Başvurunun yapıldığı tarihte yurtdışında kullanımda olan ve halen kullanılan bir markayla karıştırılması mümkün olan markaların, başvuru sahibinin başvuru tarihinde kötü niyetle hareket etmesi koşuluyla reddedilebileceği veya hükümsüz kılınabileceği” hükmünü içermektedir. 

 

4(4)(g) maddesi, İngilizce “may” kalıbı kullanılarak yazılan, dolayısıyla Birlik üyesi ülkelerin mevzuatlarında zorunlu olarak yer vermeleri gerekmeyen ret nedenlerinden birisidir. Bir diğer deyişle, Birlik üyesi ülkelerden bir kısmı kötü niyetli başvuruların reddedilebileceği yönünde bir ret gerekçesine (veya hükümsüzlük nedenine) mevzuatlarında yer verebilirler, diğerleri ise böyle bir düzenleme yapmak yükümlülüğünde değildir. Örneğin, İç Pazarda Uyum için Ofis (OHIM) tarafından tescil işlemleri yürütülen Topluluk Markalarına ilişkin, 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğünün 52(1) sayılı maddesinde, kötü niyet bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmiştir.

 

“Kötü niyet” terimi, Marka Direktifi ve Topluluk Marka Tüzüğünde kullanılan bir tabir olmakla birlikte, her iki düzenleme kapsamında da tanımlanmamış ve hangi durumların kötü niyetli başvuru kapsamına girebileceği konusunda bir açıklama yapılmamıştır. Bu durumun yarattığı belirsizlik, farklı ülke ofislerinin kötü niyetli başvuru durumunu farklı biçimlerde tanımlamalarını yanında getirmiş ve bu konuda Birlik içerisinde çok sayıda farklı uygulama ortaya çıkmıştır.

 

Farklı uygulamaların ve bu uygulamaların gerekçesi farklı tanımların yol açtığı belirsizlik ortamını bir ölçüde ortadan kaldıran bir açıklama, Avrupa Birliği Adalet Divanının C-529/07 sayılı “Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli” kararında yapılmıştır. Bu karara göre, kötü niyetin varlığının tespit edilmesi için, incelenen vakaya ilişkin olarak, başvuru tarihindeki tüm faktörler dikkate alınarak, bütüncül bir değerlendirme yapılmalıdır, bu faktörler, diğerlerinin yanısıra, özellikle, başvuru sahibinin, tescili talep edilen markayla aynı veya benzer bir markanın, aynı veya benzer mallar / hizmetleri için üçüncü kişilerce kullanıldığını bilmesi veya bilmesi gerektiği halini, başvuru sahibinin söz konusu üçüncü kişinin kullanımını engelleme niyetinde olması halini, üçüncü kişinin işaretinin ve tescili talep edilen işaretin yararlandığı hukuki korumanın derecesini, içerir.

 

Kötü niyetli başvuruların tespit edilmesine yönelik genel yaklaşım Adalet Divanınca bu şekilde tespit edildikten sonra, bu hükümlerin birlik üyesi ülkelerin ofisleri ve mahkemeleri tarafından ne şekilde değerlendirileceği öncelikli sorun halini almıştır. Bu yazı kapsamında inceleyeceğimiz, Avrupa Birliği Adalet Divanının 27/06/2013 tarihli C-320/12 sayılı kararı, kötü niyetli başvuruların tespitine yönelik spesifik bir konudaki genel yaklaşımı belirleyen bir ön yorum kararı niteliğindedir.

 

Karara konu uyuşmazlığın anahatları aşağıdaki biçimdedir:

 

Japonya menşeili “Kabushiki Kaisha Yakult Honsha” firması (bundan sonra “YAKULT” olarak anılacaktır) 1965 yılında, sütlü bir içecek için kullanılan plastik bir şişeyi Japonya’da marka olarak tescil ettirir. Marka daha sonra Avrupa Birliği üyesi ülkeler dahil olmak üzere, yurtdışında da tescil ettirilir.

 

Malezya menşeili Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd.” firması (bundan sonra “MALAYSIA DAIRY” olarak anılacaktır), 1977 yılından bu yana plastik şişelerde satılan bir sütlü içecek üretmektedir. 1980 yılında yapılan bir başvuru ile “MALAYSIA DAIRY” benzer nitelikteki plastik şişesini Malezya’da tescil ettirir.

 

1993 yılında, “YAKULT” ve “MALAYSIA DAIRY”, şişelerinin bazı ülkelerdeki kullanımı ve tesciliyle ilgili haklarını ve karşılıklı yükümlülüklerini düzenleyen bir mutabakat anlaşması imzalar.     

 

1995 yılında “MALAYSIA DAIRY”, şişe şeklini üç boyutlu marka olarak Danimarka’da tescil ettirir. 2000 yılında, “YAKULT”, “MALAYSIA DAIRY”nin başvuru tarihinde, “YAKULT”un aynı markalara yurtdışında sahip olduğunu bildiğini veya bilmesi gerektiğini ve durumun Danimarka Marka Kanunu madde 15(3)(3) kapsamına girdiğini belirterek bu tescile karşı itiraz eder.

 

Danimarka Marka Kanunu madde 15(3)(3) takip eden hükmü içermektedir: “Bir marka; başvuru tarihinde, tescili talep edilen markayla aynı veya benzer mallar veya hizmetler için yurtdışında kullanılan ve kullanımı halen devam eden bir başka markayla aynıysa veya önemsiz derecede farklıysa ve başvuru sahibi, başvuru tarihinde yabancı markayı biliyorsa veya bilmesi gerekiyorsa, tescil edilemez.”

 

“YAKULT”un itirazı Danimarka Patent ve Marka Ofisi tarafından reddedilir. İtirazın ret gerekçesi, başvuru tarihinde “MALAYSIA DAIRY”nin, Malezya’da aynı markayı halihazırda tescil ettirmiş bulunması, dolayısıyla başvuru sahibinin, “YAKULT”un markası konusunda bilgi sahibi olmasının, incelenen vakada tek başına kötü niyeti göstermesinin mümkün olmamasıdır. Bu karara karşı, “YAKULT” tarafından yapılan itiraz ise Temyiz Kurulu tarafında kabul edilir ve “MALAYSIA DAIRY”nin markası iptal edilir. Temyiz Kuruluna göre başvuru sahibi aynı markayı başka bir ülkede önceden tescil ettirmiş olsa da, yurtdışında tescilli bir markanın bilinmesi veya bilinmesinin gerekmesi, madde 15(3)(3)’e göre, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket ettiği sonucuna varılması için yeterlidir.

 

“MALAYSIA DAIRY” bu karara karşı, ilk derece mahkemesine gider, mahkeme Temyiz Kurulunun kararına onayınca, bu karara karşı Yüksek Mahkemeye temyiz talebinde bulunur. Yüksek Mahkeme, Topluluk Marka Direktifi madde 4(4)(g) anlamındaki kötü niyetin tarifi konusunda taraflar arasında anlaşmazlık bulunduğu ve hükmün uygulama alanı konusunda yorum gerekliliği nedenleriyle yargılamayı durdurur ve Avrupa Birliği Adalet Divanına takip eden soruları ön yorum kararı verilmesi amacıyla yöneltir:

 

 

1-      2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesinde yer alan kötü niyet kavramı, ulusal kanunlar çerçevesinde içi doldurulması gereken bir hukuki ölçüt terimi midir, yoksa Tüm Avrupa Birliği sathında tek tip bir yoruma konu olması gereken bir Avrupa Birliği hukuku kavramı mıdır?

 

 

2-     Eğer 2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesinde yer alan kötü niyet kavramı bir Avrupa Birliği hukuku kavramı ise, kavram, başvuru sahibinin, başvurunun yapıldığı tarihte yabancı bir markayı bilmesinin veya bilmesi gerektiğinin (kötü niyetin varlığı için) yeterli olduğu anlamında mı anlaşılmalıdır, yoksa tescilin reddedilmesi için başvuru sahibinin öznel durumuna ilişkin başka şartlar da mı mevcuttur?

 

 

3-     Bir üye ülke, yabancı markalarda kötü niyet şartlarına ilişkin olarak, 2008/95 sayılı Direktif madde 4(4)(g)’den farklı spesifik bir düzenleme getirebilir mi, örneğin, başvuru sahibinin yabancı markayı bildiği veya bilmesi gerektiği şeklinde özel bir düzenleme yapılabilir mi?

 

 

Adalet Divanı, Danimarka Yüksek Mahkemesince yöneltilen soruları takip eden biçimde yanıtlamıştır:

 

Adalet Divanına göre, Danimarka Yüksek Mahkemesi ilk sorusuyla, 2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesinde yer alan kötü niyet kavramının, tek tip bir yorumu gerektiren bir Avrupa Birliği hukuku kavramı olup olmadığını sormaktadır.

 

Adalet Divanına göre, Direktifin 3. ve 4. maddeleri, bir marka başvurusunun reddedilmesine veya tescil edilmişse hükümsüz kılınmasına gerekçe olabilecek, mutlak ve nispi ret nedenlerini düzenlemektedir. Bu hükümlerden bazılarına üye ülkelerin mevzuatlarında yer verilmesi zorunludur, ancak bazılarına ulusal mevzuatlarda yer verilmesi üye ülkelerin tercihine bırakılmıştır. Direktif madde 4(4)(g), üye ülkelerin tercihine bırakılan opsiyonel ret gerekçeleri arasındadır. Bununla birlikte, bir ret gerekçesinin opsiyonel olması, o ret gerekçesine tek tip bir yorum yapılmasının önünde engel değildir (C-408/01, Adidas-Salomon & Adidas Benelux davası, paragraf 18-21).

 

Yerleşik içtihada göre, Avrupa Birliği hukukunun tek tip biçimde uygulanması yönündeki ihtiyaç ve eşitlik ilkesi, anlamlarının ve kapsamlarının belirlenmesi amacıyla üye ülkelerin mevzuatlarına doğrudan atıf yapılmadığı sürece Avrupa Birliği hukuku terimlerine, tüm Avrupa Birliği sathında bağımsız ve tek tip bir yorum yapılmasını gerektirmektedir. Bu yorum, hükmün kapsamını ve ilgili mevzuatın amacını dikkate almalıdır (C-482/09, Budejovicky Budvar, paragraf 29).

 

Direktif madde 4(4)(g)’nin kötü niyet kavramının tanımını içermediği ve Direktifin diğer maddelerinde de bu tanımın yer almadığı açıktır. Bununla birlikte, hüküm, kavramla ilgili olarak üye ülkelerin ulusal mevzuatlarına doğrudan atıf yapmamaktadır. Dolayısıyla, kavramın anlamı ve kapsamı, 2008/95 sayılı Direktifte yer alan hükmün bağlamı ve direktifin amacı çerçevesinde değerlendirilmelidir.

 

2008/95 sayılı Direktifin amacı, üye ülkelerin mevzuatlarını tamamen aynı hale getirmek olmasa da, direktifin esasa ilişkin maddeler (iç pazarın işlevlerini doğrudan etkileyen hükümler) bakımından harmonizasyon öngördüğü ortadadır.

 

Yukarıda yer verilen tüm değerlendirmeler ışığında, Adalet Mahkemesi, Danimarka Yüksek Mahkemesi ilk sorusuna yönelik olarak, 2008/95 sayılı Direktif madde 4(4)(g)’de yer alan kötü niyet kavramının, ilgili hüküm bağlamında, Avrupa Birliğinde tek tip bir yorum gerektiren, Avrupa Birliği hukukuna ait otonom bir kavram olduğu cevabını vermiştir.

 

Adalet Divanına göre, Danimarka Yüksek Mahkemesi ikinci sorusuyla, ilk soruya verilen yanıtın olumlu olması halinde, başvuru sahibinin, başvurunun yapıldığı tarihte yurtdışında kullanılan ve başvuruyla karıştırılabilecek nitelikte olan bir markanın varlığını bilmesinin veya bilmesi gerekliliği yönündeki varsayımın, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket ettiği sonucuna ulaşmaya yeterli olup olmadığını veya (bu sonuca ulaşmak için) başvuru sahibine ilişkin diğer öznel faktörlerin değerlendirmeye alınması gerekip gerekmediğini sormaktadır.

 

Adalet Divanına göre, Direktif madde 4(4)(g) ve 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü madde 52(1)(b)’de yer alan hüküm (Başvuru sahibinin başvuruyu yaparken kötü niyetle hareket etmesi halinde tescilli marka hükümsüz kılınır.) aynı amaca hizmet etmektedir ve paralel biçimde yorumlanmalıdır. Bu çerçevede, Topluluk Marka Tüzüğü madde 52(1) hakkında yorum içeren içtihat, Direktif madde 4(4)(g) açısından da kabul edilebilir niteliktedir.

 

Bu bağlamda Adalet Divanının, Topluluk Marka Tüzüğü madde 52(1) açısından değerlendirmede bulunduğu C-529/07 sayılı “Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli” kararı paragraf 37 ve paragraflar 40-42 dikkate alınmalıdır. Buna göre, kötü niyetin varlığının tespit edilmesi için, incelenen vakaya ilişkin olarak, başvuru tarihindeki tüm faktörler dikkate alınarak, bütüncül bir değerlendirme yapılmalıdır, bu faktörler arasında, diğerlerinin yanısıra, başvuru sahibinin, tescili talep edilen markayla aynı veya benzer bir markanın, aynı veya benzer mallar / hizmetleri için üçüncü kişilerce kullanıldığını bilmesi veya bilmesi gerektiği hali de yer almaktadır. Ancak, başvuru sahibinin, bu nitelikteki bir işaretin kullanıldığı bilmesi veya bilmesi gerektiği, tek başına, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket ettiği sonucuna varılması için yeterli değildir. Ek bir faktör olarak, başvuru sahibinin başvuruyu yaptığı andaki niyeti dikkate alınmalıdır, ki bu husus incelenen vakanın nesnel şartları çerçevesinde belirlenmesi gereken öznel bir faktör niteliğindedir.

 

Yukarıda yer verilen değerlendirmeler ışığında, Adalet Divanı, Danimarka Yüksek Mahkemesinin ikinci sorusu hakkında takip eden değerlendirmeyi yapmıştır: 2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesi, başvuru sahibinin bu hüküm bağlamında kötü niyetli başvuru yaptığı sonucuna varılabilmesi için, incelenen vakaya ilişkin olarak, tescil başvurusunun yapıldığı tarihteki tüm ilgili faktörlerin değerlendirmeye alınması gerekmektedir, şeklinde yorumlanmalıdır. Başvuru sahibinin, başvurusu yapılan markayla karıştırılması olası bir markanın yurtdışında kullanıldığını bilmesi veya bilmesi gerekliliği, tek başına, başvuru sahibinin ilgili hüküm kapsamında, kötü niyetle hareket ettiği sonucuna varılması için yeterli değildir.

 

Adalet Divanına göre, Danimarka Yüksek Mahkemesi üçüncü sorusuyla, esas olarak, 2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesinin üye ülkelere, başvuru sahibinin yabancı bir markayı bilmesi veya bilmesi gerekliliği temeline dayalı olarak, yabancı markalar için özel bir koruma biçimi sağlayacak biçimde yorumlanmasına imkan verip vermediğini sormaktadır.

 

2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesinde yer alan gerekçe üye ülkelerin opsiyonel olarak mevzuatlarına alıp almamakta serbest oldukları bir hüküm olmakla birlikte, üye ülkenin serbestisi ulusal mevzuatına bu hükmü, direktifte yer aldığı haliyle alıp almamakla sınırlıdır. 2008/95 sayılı Direktif, üye ülkelerin direktifte bulunanların dışındaki ret veya hükümsüzlük nedenlerine ulusal mevzuatlarında yer vermelerine izin vermez.

 

Dolayısıyla, Adalet Divanı, Danimarka Yüksek Mahkemesinin üçüncü sorusu hakkında takip eden değerlendirmeyi yapmıştır: 2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesi, üye ülkelerin, yabancı markalara bu hükümle oluşturulan sistemden farklı olarak, başvuru sahibinin yabancı markayı bildiği veya bilmesi gerektiği esasına dayalı olarak, özel bir koruma sistemi oluşturmasına izin verilmediği, anlamına gelecek biçimde yorumlanmalıdır.

 

Sonuç olarak, Avrupa Birliği Adalet Divanının, Danimarka Yüksek Mahkemesinin sorularına yönelik ön yorum kararı aşağıdaki şekilde olmuştur:

 

 

1-     2008/95 sayılı Direktif madde 4(4)(g)’de yer alan kötü niyet kavramının, ilgili hüküm bağlamında, Avrupa Birliği içerisinde tek tip bir yorum gerektiren, Avrupa Birliği hukukuna ait otonom bir kavramdır.

 

 

2-    2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesi, başvuru sahibinin bu hüküm bağlamında kötü niyetli başvuru yaptığı sonucuna varılabilmesi için, incelenen vakaya ilişkin olarak, tescil başvurusunun yapıldığı tarihteki tüm ilgili faktörlerin değerlendirmeye alınması gerekmektedir, şeklinde yorumlanmalıdır. Başvuru sahibinin, başvurusu yapılan markayla karıştırılması olası bir markanın yurtdışında üçüncü bir kişi tarafından kullanıldığını bilmesi veya bilmesi gerekliliği hususu, tek başına, başvuru sahibinin ilgili hüküm kapsamında, kötü niyetle hareket ettiği sonucuna varılması için yeterli değildir.

 

 

3-    2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesi, üye ülkelerin, yabancı markalara bu hükümle oluşturulan sistemden farklı olarak, başvuru sahibinin yabancı markayı bildiği veya bilmesi gerektiği esasına dayalı olarak, özel bir koruma sistemi oluşturmasına izin verilmediği, anlamına gelecek biçimde yorumlanmalıdır.

 

 

Adalet Divanının henüz çok yeni (bu yazı Adalet Divanı kararının verilmesinden bir gün sonra yazılmıştır – yazar burada bloğunun sağladığı hizmetin hızına dikkat çekiyor) olan bu kararıyla getirdiği yorum, kötü niyetle yapılan marka başvurularının tespit edilmesinde, bir faktörün (ilgili markanın başvuru tarihinden önce yurtdışında kullanıldığının başvuru sahibi tarafından bilinmesi veya bilinmesinin gerektiği hususu) tek başına yeterli olmadığı, somut uyuşmazlıkla ilgili diğer hususların da dikkate alınması gerektiğini işaret etmektedir. Bununla birlikte, tespit edilebilecek diğer hususların da (başvuru sahibinin söz konusu üçüncü kişinin kullanımını engelleme niyetinde olması, üçüncü kişinin işaretinin ve tescili talep edilen işaretin yararlandığı hukuki korumanın derecesi, vb.) objektif kriterlerle tespit edilmesinin güçlüğü, kötü niyetli başvuru değerlendirmesini, kanaatimizce her durumda büyük ölçüde öznel bir değerlendirme durumunda tutacaktır.

 

Türk Patent Enstitüsüne yapılan ilana itirazlarda, itirazların neredeyse üçte ikisinde başvuru sahiplerinin kötü niyetli başvuru gerekçesini öne sürmesi, bu iddianın genellikle hiçbir kanıta dayanmaması ve kötü niyetli başvuru hususunu objektif kriterlerle değerlendirmenin güçlüğü gibi haller, Enstitü değerlendirmesinde kötü niyetli başvuru tespitine ancak sınırlı ve özel durumlarda varılmasına yol açmaktadır. Adalet Divanı kararında yer verilen değerlendirmeler de, kötü niyetli başvuru tespitine, ancak özel hallerde varılabileceğini göstermektedir. Bu haliyle, geleceğe yönelik beklenti ve temennimiz, Türk marka uygulamasında ilana itiraz aşamasında, genellikle, kopyala – yapıştır kolaycılığı bağlamında, standart metinlerle sıklıkla ileri sürülen kötü niyet iddialarının, daha objektif biçimde ve kanıtlarla ileri sürülmesidir.

 

 Önder Erol Ünsal

Haziran 2013

unsalonderol@gmail.com