Etiket: Avrupa Birliği Adalet Divanı

ABAD’DAN KÖTÜNİYETE İLİŞKİN ENTERESAN BİR KARAR

ABAD 10. Dairesi’nin 13/11/2019 tarih ve C-528/18P numaralı kararının kötüniyet açısından ilginç olduğunu düşünerek siz takipçilerimizle paylaşmak istedik.

1-) 25 Haziran 2007 tarihinde Almanya’da mukim “Outsource2India” şirketi EUIPO nezdinde aşağıdaki marka için 35-36 ve 41. sınıflarda tescil başvurusunda bulunur ve marka sorunsuz şekilde 2008 yılında tescil edilir.

Image not found

Hindistan’da kurulmuş Flatworld Solutions Pvt Ltd şirketi 2013 senesinde EUIPO’ya başvurarak Outsource2India’ya ait bu tescilin kötüniyet sebebiyle hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep eder.

2-) 2015 senesinde EUIPO İptal Birimi hükümsüzlük talebini kabul ederek der ki; bu markayla tescil sahibi Flatworld tarafından Avrupa Birliği’nde kullanılan Outsource2India ibaresi üzerinde hak elde etmeye çalışıyor ve başvuru tarihinde ortada kötüniyet var.

Tescil sahibi bu kararı EUIPO Temyiz Birimine götürür.

3-) EUIPO 4. Temyiz Kurulu, EUIPO İptal Birimi’nin verdiği kararı iptal eder.

Temyiz Kurulu’na göre; dosya içeriğinde tescil sahibinin kötüniyetli olduğunu gösteren bir durum yoktur. Tescil sahibi olan şirket itiraz eden şirketle bir ticari ilişki kurarak Almanya ya da Avrupa Birliği’nin herhangi bir yerindeki şirketlerin işlerinin Hindistan’da yaptırılmasını (outsource) sağlamak istemiştir, fakat bu durumdan tescil sahibinin “outsource2india” ibaresini ele geçirmeye çalıştığı anlamı çıkmaz çünkü bu tanımlayıcı bir ibaredir ve sektörde hizmetlerini Hindistan’a outsource eden herkes tarafından kullanılabilir. Böyle bir durumda bu ibareyi kullanan biri için  basiretli tacir gibi davranmamıştır denemez. 

Ayrıca dosyada Outsource2India şirketinin Flatworld şirketinin menfaatlerine halel getirmek istediğini gösteren somut bir delil de yoktur. Aksine, tescili yapılan markada yer alan şekil unsuru hiçbir zaman Flatworld tarafından kullanılmış bir unsur değildir. Bilakis Flatworld adına 2010 yılında tescil edilmiş olan marka aşağıdaki gibidir.

Image not found

Gerçi Flatworld bu yukarıdaki işareti 2007 yılının Temmuz ayından önce  kullanmaya başladığını  iddia ediyor ve Outsource2India şirketinin de bu kullanımlardan haberi olduğu dosyadan açıkça anlaşılıyorsa da bu durum illa ki ortada bir kötüniyet olduğu anlamına gelmez, çünkü tarafların işaretlerinde yer alan şekil unsurları farklı.

Dosyaya, 2006 Yılında Flatworld’ün web sayfasında  Almanca dilinde  bilgilendirici bir sayfası bulunduğuna  dair delil sunulmuşsa da bu  durum Flatworld’ün Almanya’da o tarihlerde fiilen bir hizmet sunduğu anlamına gelmez. 

4-) Flatworld ihtilafı Genel Mahkeme’ye taşır ve Genel Mahkeme EUIPO Temyiz Kurulu kararını bozar. Bu sırada Outsource2India şirketi unvanını  “Outsource Professional Services” olarak değiştirir.

Genel Mahkeme der ki;

Avrupa Birliği’nde ilk başvuran tescili alır kuralı geçerlidir, ancak marka sahibi başvuru tarihinde kötüniyetliyse durum değişir.   

11 Haziran  2009 tarihli Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361) kararında da dendiği gibi kötüniyet konusunda göz önüne alınacak olan faktörlerden bazıları  şunlardır; başvuru sahibi başvuruyu yaparken bir başkasının aynı/benzer mal/hizmetler için aynı veya karıştırılacak kadar benzer bir işareti kullandığını biliyor mudur veya bilebilecek durumda mıdır, başvuru sahibi bu başvuruyu yaparken mevcut üçüncü kişinin kullanımlarını engelleme niyeti var mıdır, taraf markalarının korunma seviyeleri ne düzeydedir. Sonuçta bu yukarıda belirtilen durumlar sınırlı değil sadece örneksemedir.

4/11/ 2006 tarihinde Flatworld ile irtibata geçen bazı kişiler birlikte iş yapma teklifinde bulunmuştur. Daha sonra aynı kişiler 13/12/2006 tarihinde bu işbirliği için Almanya’da “Outsource2India Ltd” adında bir şirket kurduklarını ve kurdukları bu şirketin de Flatworld’ün kullandığı “outsource2india’ ibaresini içeren bir işareti kullanmayı istediğini bildirmişler. Flatworld bu işbirliği konusunda bazı şüphelere düşmüş, yazılı olarak bazı itirazlarda bulunmuş, nihayetinde ise 2007 Mayıs ayında onlarla işbirliği yapmayacağını ve bu kişilerin Outsource2India şirketini kurmaktaki asıl amaçlarının ‘outsource2india’ ibaresinden haksız faydalanmak olduğunu düşündüğünü bildirmiştir.

EUIPO Temyiz Kurulunun belirttiğinin aksine, Outsource2India şirketi davaya konu başvuruyu yaptığı  tarihte Flatworld’ün  Almanya’da outsourcing hizmeti verdiğini, pazarlama yaptığını  ve tescil edilmemiş bir işareti kullandığını biliyor, yani Flatworld’ün web sayfasındaki Almanca bölüm sadece bilgilendirme amaçlı değil.

Outsource2India‘nın yaklaşımıyla taraflar arasında kurulan Sözleşme öncesi ilişkide Outsource2India eğer taraflar arasında bir işbirliği zemini oluşmazsa kendisinin web sayfasını değiştireceğini ve ismini de farklılaştıracağını taahhüt etmiş. İki taraf arasında bir iş ilişkisinin kurulamayacağı anlaşılınca ise Flatworld şaşırarak görmüş ki karşı taraf  halen outsource2india ibaresini kullanmaya devam ediyor. Zaten sözleşme öncesi ilişki sona erer ermez de hemen davaya konu olan marka için tescil başvurusunda bulunulmuş ve buradaki amacın outsource2india ibaresinin ekonomik potansiyelinden haksız biçimde fayda sağlamak olduğu  hususu taraflar arasındaki e-mail yazışmalarından da anlaşılıyor. Bu noktada  yapılan başvuru, outsource2india tanımlayıcı mıdır değil midir sorusundan bağımsız olarak, kötüniyetlidir. 

6-) Dosya ABAD’a taşınır. Tabii ki tescil sahibi asla, kat’a ve vallahi billahi kötüniyetli değilim der ve buna gerekçe olarak da aşağıdaki argümanları ileri sürer;

— Başvuru tarihinden evvel Flatworld benimkine benzer bir markayı AB’de kullandığını ispat edememiştir

— İşaretler arasındaki tek ortak unsur olan ‘outsource2india’ tanımlayıcıdır ve tanımlayıcı kelimeleri kullanmak basiretli davranış kuralına aykırı değildir

— Bu tanımlayıcı ibareyi çıkarınca geriye kalan şey şekil unsurlarıdır ki onların da zaten birbiriyle hiçbir alakası yoktur

— Genel Mahkeme 25/06/2007 tarihinden önce Flatworld Almanya’da kendi işaretiyle faaliyette bulunmuş diyor ama böyle bir durum yok,  web sayfasında bir sayfalık Almanca bölüm olması fiili kullanım sayılmaz, bu sadece bilgilendiricidir,

— Dava konusu marka için başvurulduğunda Flatworld’e ait işaret marka olarak tescilli değil, ve ayrıca Alman Hukuku veya (AB üyesi) başka bir ülkenin hukukuna göre “tescilsiz marka” da değil.

— Genel Mahkeme’nin kararında belirtildiğinin aksine Outsource2India hiçbir zaman ‘outsource2india’ ibaresini kullanmayı bırakacağım + unvanımı değiştireceğim diye bir taahhütte bulunmadı. 

— Genel Mahkeme Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361), kararındaki bütün kriterlerin olup olmadığına bakmalıydı, sadece bir kısmına baktı, karar eksik incelemeyle verildi. Mesela Genel Mahkeme ilgili toplum kesiminin bu işaretleri karıştırıp karıştırmayacağını hiç incelemedi, eğer inceleme yapılsaydı zaten ortada karışıklık doğuracak bir durum olmadığı görülecekti.

EUIPO diyor ki;  

— Genel Mahkeme, Flatworld’ün kullandığı işaretin “tescilsiz marka” olduğunu söylüyor ama bunun gerekçesi nedir belli değil. Ayrıca AB Hukuku’nda “tescilsiz marka” diye bir konsept yok ki zaten, evet bazı ülkelerin ulusal sistemlerinde varsa da, eğer Genel Mahkeme bunun uygulanabileceğini düşünüyorduysa kararında bunun uygulanması için gerekçelerini açıkça belirtmeliydi.

— Genel Mahkeme ortada bir karıştırma ihtimali olduğunu söylüyor ama kararda bunun nasıl olacağı hakkında hiçbir gerekçeye değinilmemiş.  Karıştırma ihtimali var denilince  Flatworld’ün kullandığı ‘outsource2india’ ibaresi ayırt edicidir anlamına gelir halbuki  kararda bunun tanımlayıcı olduğunu ifade eden/ima eden  cümleler var; bu apaçık çelişkidir. Burada kullanılan “outsource2india” ibaresi tanımlayıcı.

ABAD Kararında Diyor ki;

Genel Mahkeme 25/06/2007 tarihinden önce Flatworld Almanya’da kendi işaretiyle faaliyette bulunmuş diyor ama böyle bir durum yok,  web sayfasında bir sayfalık Almanca bölüm olması fiili kullanım sayılmaz, bu sadece bilgilendiricidir iddiasına ilişkin olarak; temyiz eden taraf Genel Mahkeme’nin vardığı bu sonucu değiştirecek bir bilgi veya dokümana işaret etmiyor dosyanın içinde. Yani bu sadece bir iddiadan ibaret, bu noktada ABAD’ın incelemesi gereken hukuki bir mesele yok ortada.

Outsource2India ,eğer taraflar bir iş ilişkisi kurmaya muvaffak olamazsa, ticaret unvanını- adını- web sayfasını değiştirmeyi taahhüt etti mi etmedi mi konusunda ise dosyada mevcut Sözleşme taslağı ve tarafların şirket yetkilileri arasında yapılmış yazışmalara bakıldığında şu kesin olarak görülüyor; eğer taraflar arasında bir iş ilişkisi kurulamazsa ne olacağı konusunda şirket yöneticilerinin bakış açıları birbirinden tamamen farklı.  

Flatworld böyle bir halde karşı tarafın ‘outsource2india’ ibaresini web sayfasında ve şirket isminde kullanmayı bırakacağını düşünürken/zannederken/karşı tarafın bunu taahhüt ettiğine ikna olmuşken, yazışmalarda Outsource2India ise sadece Flatworld’ün yukarıda gösterilen  şekildeki işaretini ve ticari faaliyetlerinde Flatworld’ün web sayfasını kullanmayacağını belirtiyor. Genel Mahkeme burada Flatworld’ün iddialarının kabul edilebilirliğine dayalı olarak görüş oluşturmuş ama bu görüşünde özellikle hangi yazışma/dokümana dayanarak neticeye vardığını belirtmemiş; işin bu kısmında Genel Mahkeme kararı hatalı.

Ancak buna rağmen Genel Mahkeme’nin vardığı neticenin hatalı olduğu söylenemez.

Her ne kadar Genel Mahkeme kararında karıştırılma ihtimali ile ilgili bölümü gerekçelendirmemişse de kötüniyet ile ilgili bölüm uygun şekilde düzenlenmiştir. Bir olayda karıştırılma ihtimali olmasa dahi olayın özellikleri neticesinde ortada kötüniyet olduğuna hükmedilebilir. Eğer durumdan  marka başvurusunun  dürüst uygulamalara aykırı bir iradeyle, üçüncü kişileri hedefleyerek, veya özel olarak bir üçüncü kişiyi hedeflemese dahi   markanın fonksiyonuna aykırı bir hakkı elde etmeyi amaçlayarak yapıldığı görülüyorsa o vakit markanın hükümsüzlüğüne karar verilebilir ki bu durumda toplum gözünde karıştırma ihtimali olup olmadığına bakılmaz. Başvuru sahibinin başvuru anındaki iradesi ebette ki sübjektif bir durumdur  ancak idari makamlarca ve mahkemelerce objektif şekilde değerlendirilebilir. Kötüniyet olaydaki ilgili tüm faktörlerin ve tüm vak’aların birlikte göz önüne alınmasıyla değerlendirilir. (12/09/2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724)

Huzurdaki olayda Genel Mahkeme  karar verirken olaya özgü durumları göz önüne almıştır. Evet Genel Mahkeme kararında Outsource2India’nın, eğer taraflar arasında bir anlaşma olmazsa,ismini ve web sayfasını değiştireceğine dair görüş oluştururken delilleri tam doğru değerlendirmemiştir. Ancak yine de Genel Mahkeme birçok faktörü/vakayı da son derece doğru şekilde değerlendirmiştir , özellikle Alman girişimcinin Kasım 2006 itibariyle Flatworld ile Almanya’da  bir ticari işbirliğine girme çabaları, bu amaçla Flatworld’den izin almadan Alman Hukuku’na göre    Outsource2India diye şirket kurması ve bu ibareyi web sayfasında kullanması, Şubat ve Mayıs 2007’de Flatworld’ün yapılan iş teklifine ilişkin gönülsüzlüğü ve meydana çıkan kullanımlar karşısındaki itirazları ile memnuniyetsizliği ifade etmesi gibi haller Genel Mahkeme tarafından doğru şekilde değerlendirilmiştir. Kaldı ki Genel Mahkeme’nin bu değerlendirmelerine  temyiz eden tarafından öne sürülen bir itirazda mevcut değildir. Dolayısıyla Genel Mahkeme ortada kötüniyet olduğuna hükmederken doğru bir karar vermiştir.

Genel Mahkeme ‘outsource2india’ ibaresinin potansiyel olarak tanımlayıcı olduğunun varsayılması halinde dahi bunun kötüniyeti ortadan kaldırmayacağına karar verirken olaya  doğru bir bakış açısıyla yaklaşmıştır. İddiaların aksine ortada  bir çelişki yoktur. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur; Genel Mahkeme, Flatworld’ün ‘outsource2india’ ibaresi üzerinde münhasır bir hakkı olduğunu söylemiyor  veya bu ibarenin  bazı hallerde Flatworld’ün bir rakibi tarafından başka figüratif unsurlarla-elementlerle birlikte bir AB markası olarak tescil edilebilme ihtimalini dışarıda bırakmış değil. Genel Mahkeme yalnızca Alman Hukukuna göre kurulmuş Outsource2India şirketinin Flatworld ile iş yapmak amacıyla kurulduğunu, Flatworld bu işbirliğini kabul etmeyince de kısa süre sonra Flatworld’ün ticari faaliyetlerinde kullandığı ibareyi kapsayan bir işaret için Birlik markası tescili başvurusu yaparak kötüniyetli hareket ettiğini belirtmiştir.

Hem EUIPO vekili hem de temyiz eden Genel Mahkeme’nin Flatworld’ün kullandığı ibare için neden “tescil edilmemiş marka” ifadesini kullandığını sorgulamaktadır. Kararın geneline bakıldığında Genel Mahkeme’nin bu kelimelerle Alman Hukuku veya başka bir hukuki sistemdeki bir marka türünü kastetmediği zaten anlaşılmaktadır; Mahkeme’nin söylediği şey davaya konu marka için başvurulduğu tarihte Flatworld’ün kullandığı işaretin tescil edilmemiş olduğudur sadece.

ABAD, Genel Mahkeme’nin verdiği kararda kötüniyetin değerlendirilmesi açısından bir hukuka aykırılık görmeyerek temyiz talebini  reddetmiştir.

Özlem FÜTMAN

Mayıs 2020

ofutman@gmail.com

MATEMATİKSEL KEŞİF GÖMBÖC, AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI ÖNÜNDE – TEKNİK İŞLEV İÇEREN VE ÜRÜNLERE ESASA İLİŞKİN DEĞER KATAN ŞEKİLLERİN MARKA OLARAK TESCİLİ TALEPLERİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRME

Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”), 23 Nisan 2020 tarihli ve C-237/19 sayılı ön yorum kararında[1], ürünün kendi şeklinden oluşan üç boyutlu bir marka başvurusunda, şeklin teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olup olmadığına karar verilirken ilgili kamu kesiminin ürünü algılayış şeklinin dikkate alınıp alınmayacağına ve bu değerlendirmenin yalnızca markanın grafik gösterimine bağlı olarak yapılıp yapılmayacağına dair değerlendirmelerde bulunmuştur. ABAD söz konusu kararı verirken ayrıca mala asli değerini veren özelliklerin neler olabileceği konusunda açıklamalar yaparak marka ve tasarım hukuku arasındaki ilişkiye değinmiştir.

Aşağıda detayları açıklanacak olan ön yorum kararı (Gömböc, C-237/19), 2008/95 sayılı AB Marka Direktifi (“Direktif”)[2] m.3(1)(e) ile ilgili önemli değerlendirmeler içermekte olup bu karar, aynı paragrafın mevzuatımızdaki karşılığı olan 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu m. 5/1(e)’in yorumlanması hususunda da yol gösterici niteliktedir.

Marka Başvurusuna Konu Olan Ürün Hakkında

Kararın detaylarına geçmeden önce, marka başvurusuna ve karara konu olan üç boyutlu şekil hakkında bilgi vermek kanaatimizce gereklidir.

Katı cisimlerdeki statik denge noktalarının sayı ve konumlarının araştırılması Arşimet zamanına kadar uzansa da, konuyla ilgili en temel sorulardan biri olan “tek bir katı cismin kaç tane denge noktası olabilir?” sorusu yakın zamana kadar cevaplanmamıştır. Denge sayısının asgari olarak dört olması gerektiğine dair güçlü göstergeler olsa da, 1995 yılında Rus matematikçi Vladimir Arnold asgari sayının iki olabileceğini iddia etmiştir. Arnold’un bu iddiası, daha önce sadece iki denge noktasına sahip bir cisim görülmediği için, birçok bilim adamını şaşırtmıştır. Ne var ki bu teori, 2006 yılında Macar bilim adamları tarafından marka başvurusuna konu ürün olan “Gömböc” ile kanıtlanmıştır.

Gömböc, aşağıdaki görselden de görülebileceği üzere, matematiksel hesaplamaların sonucu olarak çıkan bir ürün olup, köşeleri olan yuvarlak bir cisme benzemektedir.

Alüminyum Gomboc,Benzersiz Bir Matematiksel Yenilik,Kendine ...

 Gömböc, bir kararlı ve bir kararsız denge noktasına sahip ilk ve tek üç boyutlu homojen nesne olup bu özelliği sayesinde hangi konumda bırakılırsa bırakılsın kendi temel konumuna dönebilmektedir (“self-righting”).

Ürünün tanımına bakıldığında akıllara ülkemizde hacıyatmaz olarak bilinen oyuncaklar gelse de bu oyuncakların altında eski şekillerine dönebilmelerini sağlayan ağırlıklar bulunmaktadır. Oysaki Gömböc, homojen bir malzemeden oluşmakta ve dolayısıyla cismin matematiksel hesaplamalarla oluşturulan şekli, cismin ilk baştaki ana konumuna geri dönmesini sağlayan temel unsurdur.

Daha çok dekoratif amaçlarla kullanılan bu ürünün işleyişini görmek isteyen okuyucularımız aşağıda yer alan videoya göz atabilirler:

Yerel Mahkeme Süreci ve ABAD’a Yöneltilen Sorular

Gömböc’ün yaratıcısı Macar Şirket Gömböc Kft., aşağıda görseline yer verilen üç boyutlu şeklin 14.sınıftaki “dekoratif eşyalar”, 21. sınıftaki “ dekoratif kristal ve porselen eşyalar” ve 28. sınıftaki “oyuncaklar” emtiası üzerinde tescil edilmesi için Macar Fikri Mülkiyet Ofisine (“HIPO”) bir marka başvurusunda bulunmuştur.

indir.png

HIPO, marka başvurusuna konu şeklin Gömböc ürününün kendi şekli olduğu, ürünün oyuncak olarak teknik işlevinin ne şekilde yüzeye bırakılırsa bırakılsın kendisini düzeltip temel konumuna dönebilmek olduğu ve bu özelliğin de ürününün dış tasarımından kaynaklandığı tespitinde bulunmuştur. HIPO, bu nedenle şeklin bilgilendirilmiş ve makul tüketici tarafından bir marka olarak değil de, belirtilen teknik sonuca ulaşmak için gerekli olan bir şekil olarak algılanacağına karar vermiştir.  Yerel Ofis 14. ve 21. sınıflarda yer alan dekoratif eşyalar bakımından ise, Gömböc’ün ticari değerinin göz alıcı şeklinden kaynaklandığına ve bu şeklin de ürüne asli değerini verdiğine karar vermiştir. Sonuç olarak, başvuru 2008/95 sayılı Direktifin 3(1)(e) paragrafı nedeniyle tümden reddedilmiştir.

Gömböc Kft’nin HIPO’nun kararına karşı yapmış olduğu itirazı birinci ve ikinci derece mahkemeler tarafından reddedilince, şirket son olarak kararı Macaristan Yüksek Mahkemesine (Kúria) taşımıştır. Yüksek Mahkeme, 2008/95 numaralı Direktif’in m. 3(1)(e)(ii) ve (iii) uyarınca meseleyi ABAD’a taşımış ve aşağıdaki soruların ön yorum kararıyla cevaplandırılmasını talep etmiştir:

“1.  Markanın yalnızca ürünün şeklinden oluşan bir işaret olması durumunda, Marka Direktifi m. 3(1)(e)(ii),

 (a) istenen teknik sonucu yerine getirmek için şeklin gerekli olup olmadığı hususunun yalnızca markanın sicilde yer alan grafik gösterimine dayanarak yapılacağı şeklinde mi, yoksa

(b) ilgili kamu kesiminin şekli algılayış biçiminin de dikkate alınabileceği şeklinde mi yorumlanmalıdır?

Bir başka deyişle, istenen teknik sonucu elde etmek için tescili talep edilen şeklin zorunlu olduğunun ilgili kamu kesimi tarafından bilinmesi değerlendirmede dikkate alınabilir mi?

2. Markanın yalnızca ürünün şeklinden oluşan bir işaret olması durumunda, Marka Direktifi m. 3(1)(e)(iii)’de yer alan ret veya hükümsüzlük sebebi,  yetkili makamın sadece ilgili kamu kesiminin ürünle ilgili algısı veya bilgisine dayanarak ilgili şeklin ürüne esasa ilişkin değer kattığı sonucuna varabileceği şeklinde yorumlanabilir mi?

3. Marka Direktifi m.3(1)(e)(iii)’de yer alan ret veya hükümsüzlük sebebi,

(a) markanın yalnızca ürünün şeklinden oluşan bir işaret olması ve bu şeklin ayırt edici niteliği nedeniyle hâlihazırda tasarım korumasından yararlanması durumunda veya

(b) ürünün estetik görünüşünün ürüne belirli bir değer kattığı durumda uygulanabilir mi?”[3].

ABAD’ın Değerlendirmeleri

Birinci Soru

Divan’a göre Temyiz Mahkemesi ilk sorusuyla, Direktifi’in m. 3(1)(e)(ii)[4]’de yer alan ret gerekçesinin değerlendirilmesinde yalnızca markanın grafik gösteriminin mi dikkate alınacağını yoksa ilgili kamu kesiminin işareti algılayış biçimi veya başka bilgilerin de dikkate alınıp alınamayacağını sormaktadır.

Bu hüküm uyarınca, sadece teknik bir sonucu elde etmek için gerekli olan şekilleri münhasıran içeren işaretler tescil edilemeyecek veya tescil edilmişlerse hükümsüz kılınabilecektir.

Divanın önceki kararları doğrultusunda, Direktif m. 3(1)(e)’nin bir ret gerekçesi olarak düzenlenmesinin nedeni, ürün kullanıcılarının rakip şirketlerin ürünlerinde de aramaları muhtemel olan teknik çözümlere veya işlevsel özelliklere ilişkin olarak tek bir kişiye marka tescili yoluyla tekel hakkı verilmesini önlemektir. Maddenin ikinci paragrafında düzenlenen işlevsel şekiller hakkındaki tescil yasağının amacı  Avrupa Birliği mevzuatı çerçevesinde belirli sürelerle korunan diğer haklara (tasarım, patent, vb.) sağlanan korumanın, kalıcı haklar sağlayan marka tescili yoluyla belirsiz sürelerle uzatılmasını engellemektir.

ABAD, m. 3(1)(e)(ii) hükmünün doğru uygulanabilmesi için kararında iki adımdan oluşan bir değerlendirme öngörmüştür. ABAD, markanın tesciline karar verecek olan yetkili makamın ilk olarak üç boyutlu şeklin esas özelliklerini belirlemesi gerektiğini, ikinci olarak ise bu özelliklerin ilgili ürünün teknik fonksiyonunu yerine getirip getirmediğine karar vermesi gerektiğini belirtmiştir.

Bu değerlendirmenin ilk aşaması ile ilgili olarak ABAD, üç boyutlu şeklin esas özelliklerinin değerlendirilmesine prensip olarak işaretin grafik görselinin incelemesiyle başlanması gerektiğini ancak yetkili makamın esas özellikleri doğru tanımlamasını sağlayacak diğer faydalı bilgilere (anketler, uzman görüşleri vb.) de başvurabileceğini ifade etmiştir. Mahkeme, ilgili kamu kesiminin üç boyutlu şekli algılayış biçiminin şeklin esas özelliklerinin tespitinde dikkate alınabileceğine karar vermiştir.

Değerlendirmenin ikinci aşaması (ilk adımda belirlenen esas özelliklerin ürünün teknik fonksiyonunu yerine getirip getirmediği tespiti) ile ilgili olarak ise Mahkeme, şeklin grafik gösteriminde ürünün yalnızca bir kısmının gözükmesi durumunda, gözüken kısım tek başına teknik sonuca ulaşmak için yeterli olmasa da, eğer istenen teknik sonuç için gerekliyse m. 3(1)(e)(ii)’nin uygulanabileceğine karar vermiştir.

Bir başka deyişle, bu ret sebebinin uygulanabilmesi için markanın grafik gösteriminde ürünün teknik sonucunu elde etmek için gerekli olan temel özelliklerinden yalnızca birinin görünür olması yeterlidir.

ABAD’a göre, ürünün teknik fonksiyonu objektif ve güvenilir bilgilere dayanarak belirlenmelidir. Mahkeme, yerel ofisin bu değerlendirmeyi yaparken ürünün teknik fonksiyonları hakkında yazılmış olan bilimsel yayınları, katalogları ve uzman görüşlerini dikkate alabileceğini belirtmiştir. Mahkemeye göre, ilgili kamu kesiminin algısı her ne kadar şeklin esas özelliklerini belirlemede dikkate alınabilecekse de, ürünün teknik fonksiyonlarının belirlenmesinde bu husus dikkate alınmamalıdır. Mahkeme tarafından ilgili kamu kesiminin söz konusu ürünün teknik özelliklerinin ne olduğunu ve işareti oluşturan ürün şeklinin ne ölçüde bu özelliklere katkıda bulunduğunu kesin olarak belirleyecek uzmanlığa sahip olamayacağına dikkat çekilmiştir.

İkinci Soru

Temyiz Mahkemesi tarafından ABAD’a yöneltilen ikinci soru ürünlere esasa ilişkin değer katan şekillerden münhasır biçimde oluşan markaların reddedileceğini düzenleyen Direktif m. 3(1)(e)(iii)’nin[5] yorumlanmasına ilişkindir.

ABAD kararında bu hükmün uygulamasının; ilgili şeklin özellikleri nedeniyle ürünün çekiciliğinin tüketiciler üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu, bu nedenle de şeklin tek bir üreticinin tekeline bırakılmasının rekabeti bozacağını gösteren objektif bir analize dayanması gerektiğini belirtmiştir. Kısacası Mahkeme, bu ret sebebinin uygulanabilmesi için tüketicinin söz konusu malları satın alma kararının büyük ölçüde işareti oluşturan şeklin özelliği tarafından şekillendiğinin nesnel ve güvenilir kanıtlarla ortaya konulması gerektiğini ifade etmiştir. Öte yandan, Mahkeme’ye göre ürünün teknik nitelikleri veya itibarı gibi şekline bağlı olmayan diğer özellikleri bu değerlendirme açısından önemsizdir.

ABAD, ortalama bir tüketicinin ürünü algılayış şeklinin tek başına m. 3(1)(e)’nin üçüncü paragrafında yer alan ret sebebinin uygulanması için belirleyici bir unsur olmadığını ancak yine de bu hususun işaretin esas özelliklerini belirlemek için yararlı bir kriter olabileceğini belirtmiştir.

ABAD’ın kararında belirtildiği üzere; yerel mahkeme, ürüne esas değer katan unsurun ürünün şeklinin matematiksel bir keşfin somut sembolü haline gelmesi olduğuna karar vermiştir. ABAD’a göre yetkili makam, ilgili kamu kesiminin markayı oluşturan şekli algılayış şeklini ve ürün hakkındaki bilgisini göz önünde tutarak şeklin bir matematiksel keşfin sembolü haline geldiğine karar verme yetkisine sahiptir.  Yetkili makam bu yönde karar verdiği için, ABAD’a göre, şeklin esas özelliğinin de bu husus olduğuna karar vermeye yetkilidir. ABAD, şeklin bu özelliğinin ürünlere esasa ilişkin değer katıp katmadığının yetkili makam tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir.

ABAD’ın değerlendirmesine göre böyle bir özelliğin kendi başına şeklin estetik değerleriyle ilgili olmaması Direktif m. 3(1)(e)(iii)’nin uygulanmasına engel değildir. Mahkeme, “ürünlere esasa ilişkin değer katan şekil” kavramının yalnızca sanatsal veya süs değeri olan malların şekilleri ile sınırlı olmadığının unutulmaması gerektiğini belirtmiştir. Zira Mahkemeye göre, şeklin ürünlere esasa ilişkin bir değer katıp katmadığı sorusu şeklin ilgili piyasada ortak olarak kullanılan diğer şekillerden farklı olup olmadığı da dahil olmak üzere çeşitli faktörler temelinde incelenebilecektir.

Sonuç olarak ABAD, üç boyutlu ürünün şeklinden oluşan markalarda şeklin esas özelliklerinin belirlenmesinde ilgili kamu kesiminin ürünü algılama şeklinin veya ürüne dair bilgisinin dikkate alınabileceğine karar vermiştir.

Üçüncü Soru

Yukarıda belirtilen üçüncü soru ile ilgili olarak Yerel Mahkeme’nin emin olamadığı husus tasarım korumasından yararlanan bir şeklin otomatik olarak marka korumasından istisna tutulup tutulmadığı olmuştur. Bu soruya cevap vermek için ABAD, Direktif m. 3’ün amacını bir kez daha yineleyip bu amacın çeşitli yasal koruma biçimlerinin bir arada var olmasını engellediği anlamına gelmediğini belirtmiştir. ABAD’ın kararında belirttiği üzere, tasarım hukuku ile marka hukuku birbirinden bağımsız olup aralarında bir hiyerarşi de yoktur.

ABAD’a göre bir ürünün tasarım olarak korunması, ürünün şeklinden oluşan bir marka başvurusunun otomatik olarak m. 3(1)(e)(iii) (mala esasa ilişkin değer katan şekil hali), nedeniyle reddedileceği anlamına gelmemektedir.

Temyiz Mahkemesi tarafından ABAD’a yöneltilen 3. sorunun (b) şıkkı, Direktif m. 3(1)(e)(iii)’te yer alan ret sebebinin ürünün şeklinden oluşan bir işarette, ürüne belirli bir değer katan unsurun ürünün estetik görünüşü olması durumunda uygulanıp uygulanamayacağıdır. ABAD bu hususla ilgili olarak, ilgili maddenin dekoratif bir eşyanın şeklinden oluşan işaretlere de uygulanabileceğini ancak bu maddenin ilgili işaretlerin otomatik olarak reddine sebep olmayacağını belirtmiştir.

ABAD, ürüne esasa ilişkin değer katan unsurların ürünün şeklinden kaynaklanması gerektiğini, ürünün; üretim biçiminin, içerdiği materyallerin, yaratılış hikâyesinin veya tasarımcısının bu değerlendirmede bir öneminin olmadığını ifade etmiştir.

Sonuç

ABAD bu kararıyla, Marka Direktifi m. 3(1)(e)’nin yorumlanmasına ışık tutmuştur. Özellikle de “mallara esasa ilişkin değer katan şekil” kavramı, Hauck[6] kararından sonra daha da detaylandırılarak açıklanmıştır. Karar, marka başvurusunda yer alan şeklin ürüne esasa dair bir değer katıp katmadığı değerlendirmesinde kamunun ilgili kesiminin ürünü algılayış şeklinin ya da bilgisinin yalnızca ürünün esas özelliklerinin belirlenmesinde dikkate alınabileceği ortaya koymuştur. Ne var ki karara göre, başvurunun reddedilmesi için tüketicinin ürünü almasının sebebinin büyük ölçüde şeklin esas özelliklerinden kaynaklandığının objektif ve güvenilir delillerle kanıtlanması gereklidir.

ABAD bu kararında Lego kararında[7] olduğu gibi başvuruya konu şeklin teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olup olmadığına karar verirken markanın grafik gösteriminin dışına çıkılabileceğine karar vermiştir. ABAD’ın bu son kararına göre, ürünün esas özelliklerinin (essential characteristics) belirlenmesinde ilgili kamu kesiminin algısı dikkate alınabilecektir ancak bu özelliklerin ürüne teknik bir fonksiyon katıp katmadığının değerlendirilmesi ancak objektif ve güvenilir kaynaklara dayanılarak yapılmalıdır.

Son olarak karar, aynı şekil için tasarım ve marka korumasının bir arada bulunabileceğini ve üç boyutlu marka başvurusuna konu dekoratif şekillerin ve hatta dekoratif eşyaların otomatik olarak marka korumasından muaf tutulamayacağını belirtmiştir.

Banu Eylül YALÇIN

Mayıs 2020

eylulyalcin96@gmail.com


[1] ABAD’ın C‑237/19, EU:C:2020:296 sayılı, 23 Nisan 2020 tarihli Gömböc kararı, < http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225524&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8319192>

[2] 22.10.2008 tarihli (AB) 2008/95 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesi

[3] C‑237/19 numaralı Gömböc kararı, paragraf 22.

[4]The following shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid: signs which consist exclusively of: the shape of goods which is necessary to obtain a technical result.”

[5]The following shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid: signs which consist exclusively of: the shape which gives substantial value to the goods”

[6] ABAD’ın C-205/13, EU:C:2014:2233 sayılı Hauck GmbH v Stokke A/S & others kararı

[7] ABAD’ın C‑48/09 P, EU:C:2010:516 sayılı Lego Juris v OHIM kararı

AB Adalet Divanı “HALLOUMI” Kararı: Karıştırılma İhtimali Değerlendirmesinde İtiraz Gerekçesi Marka Ortak Marka Olduğunda İnceleme Nasıl Yapılmalıdır?

Avrupa Birliği Adalet Divanı (“Divan”) 5 Mart’ta verdiği kararla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Geleneksel Peyniri Hellimi Koruma Derneği (“Dernek”) ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) arasında görülen davayı sonuçlandırdı.

Bulgar bir şirket EUIPO nezdinde tescil arayan aşağıda görselini gördüğünüz ve Nice Sınıflandırması’na göre 29, 30 ve 43. sınıflarda yer alan mal ve hizmetler için tescil arayan “BBQLOUMI” marka başvurusunda bulunmuştur.

Başvuru, 12 Ağustos 2014 tarihinde Bülten’de yayınlanmış ve bunun üzerine başvuruya anılan sınıflar için AB ortak markası “HALLOUMI” dayanak gösterilerek Dernek tarafından itiraz edilmiştir. 15 Ocak 2016 tarihinde ise EUIPO İtiraz Dairesi itirazı reddetmiştir. Dernek, bu kararı EUIPO Temyiz Kurulu önüne getirmiş ve Temyiz Kurulu gerekçeli kararında “HALLOUMI” ve “BBQLOUMI” ibarelerini neden benzer bulmadığını şu gerekçelerle açıklamıştır: “Önceki tarihli ortak markalar itiraz süreçlerinde tıpkı herhangi bir önceki tarihli bir marka nasıl değerlendirilecekse öyle değerlendirmelidirler. Söz konusu olayda ise itiraza dayanak önceki tarihli markanın ayırt edici gücü düşüktür çünkü “HALLOUMI” (Türkçe karşılığı: “HELLİM”) ibaresini basit bir şekilde bir peynir çeşidini belirtmektedir. Bu isim, ürün tipinin jenerik adıdır. İtiraz sahibi Dernek, Kıbrıs adası ve Yunanistan’daki kamu kesiminin bile “HALLOUMI” ibaresini bir tür peynir çeşidi dışında farklı bir ibare olarak algıladığını gösterecek yeterli delili gösterememiştir. Bu nedenlerle markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmamaktadır. Her ne kadar başvuru kapsamındaki mal ve hizmetler aynı ve benzer olsa da, markalar arasındaki görsel benzerlik oldukça düşüktür.”

İtiraz sahibi Dernek, 26 Mayıs 2017 tarihinde yukarıda bahsedilen Kararı Avrupa Birliği Genel Mahkemesi (“Genel Mahkeme”) önüne getirmiş ve kararın iptalini istemiştir. Dernek, Temyiz Kurulu’nun ortak markaların karakteristik özelliklerini yanlış değerlendirdiğini, 207/2009 sayılı Tüzük’ün 66. maddesine göre ortak markaların coğrafi bir kaynağı değil ticari bir kaynağı gösterdiğinin değerlendirmesi gerektiğini, önceki markanın jenerik bir isim olduğunu değerlendirerek yanlış karar verdiği ve bu nedenle markanın ayırt edicilik karakterini değerlendirmede hataya düştüğünü iddia etmiştir. Genel Mahkeme, iddia edilen koşulların hiçbirinin gerçekleşmediğinden bahisle davayı reddetmiştir. Genel Mahkeme değerlendirmesinde şu hususları belirtmiştir: “Söz konusu başvuru ile itiraza dayanak markanın kapsadıkları sınıfların bir kısmı aynı diğer bir kısmı ise benzer olsa da düşük derecede görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik düzeyi düşük olduğu, önceki tarihli marka tanımlayıcı nitelikte olduğu ve ayırt edici karakteri düşük olduğu nedenleri ile başvuru ilgili kamu kesimi nezdinde karıştırılma ihtimali yaratmamaktadır.“

İtiraz sahibi Dernek, Genel Mahkeme kararını Divan’ının önüne taşımıştır. Dernek, temyiz gerekçesinde temelde 4 neden üzerinde durmuştur, bu nedenler şöyledir:

  1. 207/2009 sayılı Tüzük’ün 66. maddesine göre (şu an 2017/1001 sayılı Tüzük’ün 74. maddesi) ortak markaların ayırt edicilik değerlendirilmesi bireysel markalarda yapılan değerlendirme kriterlerine göre yapılmayacaktır. Ortak markalar bir Dernek’in üyelerinin ürettiği ürünleri ayırt etme amacına hizmet etmektedir. Ürünlerin coğrafi kaynağını göstermektedir.
  2. Genel Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu’nun “HALLOUMI” ibaresinin bir peynir adı olduğunu belirterek ortak markanın ayırt edici karakterini küçümseyerek vermiş olduğu kararı onamıştır ve Kıbrıs’tan gelen özel bir sütle ve özel bir tarifle yapılan bir peynir çeşidi olduğunu değerlendirmeyi atlamıştır.
  3. Genel Mahkeme’nin Tüzük’ün 8(1)(b) maddesine göre yaptıkları itirazı değerlendirmediğini belirtmiştir.
  4. EUIPO Temyiz Kurulu’nun inceleme sırasında yaptığı hatalara rağmen Genel Mahkeme’nin kararı geri göndermemekte hatalı olduğunu belirtmiştir.

Adalet Divanı önüne gelen uyuşmazlık için verdiği kararda şu değerlendirmelere yer vermiştir: “Önceki marka bir ortak marka olduğunda göz önüne alınması gereken şey ortak markaların temel amacı ortak markanın yaratıcısı ve bu marka altında üretim yapmayı taahhüt edenlerin ürünlerinin ticari kaynağını göstermeye hizmet etmesidir. Dernek’in üyelerine ait olan mal ve hizmetlerin ayırt ediciliğini sağlamaktır. Bu çerçevede Tüzük madde 8(1)(b) kapsamında yapılacak olan karıştırılma ihtimali incelemesi, ortak markalar için, kamunun ilgili ürünün kaynağının söz konusu önceki ortak markanın bir üyesine ya da ortak marka sahibi Dernek’e ait olduğunu düşünmesi riski olarak anlaşılmalıdır.”

Adalet Divanı kararının devamında ise AB hukuku kapsamında ortak markaların karakteristik özelliklerinin hiçbirinin markanın değerinin azalmasına gerekçe olamayacağını, karıştırılma ihtimali değerlendirmesinin her olayın kendi içindeki özelliklere göre ve bağlılık kuralına göre bütün ilgili faktörler bir arada değerlendirilmek üzere bir değerlendirme ile yapılması gerektiğini belirtmiştir.

Temyiz gerekçelerinden olan ortak markaların ayırt ediciliğinin farklı değerlendirilmesi gerektiği ile ilgili iddiaları Divan tarafından reddedilmiştir. Divan, AB Marka Tüzüğü madde 67 ve 74 arasındaki ortak markaları düzenleyen bölümlerde böyle bir değerlendirme yapılması gerektiğine dair hüküm bulunmadığını belirtmiş ve ortak markaların da gerek doğası gereği gerekse kullanım sonucu kazanılmış olan bir ayırt ediciliğinin bulunması gerektiğini belirtmiştir.

Kararın devamında Divan, Tüzük’ün 66(2). maddesinin ayırt edicilik kriteri için ortak markalara tanınmış bir istisna olmadığını ve ayırt ediciliği bulunmayan ibarelerin ortak marka olan tesciline de izin verilmediğini belirtmiştir.

Nihayetinde Divan, Genel Mahkeme’nin değerlendirmesinde karıştırılma ihtimali değerlendirmesinin bütüncül olarak yapılmasının ihmal ettiğini ve Mahkeme’nin önceki markanın ayırt edici karakterinin düşük olduğu durumlarda sonraki marka ile karıştırılma ihtimali yaratmayacağı ön yargısı ile karar verdiğini belirterek bir markanın ayırt edici karakterinin düşük olmasının karıştırılma ihtimali yaratmayacağı sonucuna varılmasının yanlış olduğunu belirtmiştir. Adalet Divanı, Genel Mahkeme’nin kararını bozarak geri göndermiş ve aynen şu değerlendirmelere yer vermiştir: “Markaların arasındaki düşük derecede benzerliğin, markaların kapsadığı mal ve hizmetlerin benzerliği ya da aynılığı ile dengelenip dengelenmediğinin incelenmesi kati öneme sahiptir. Genel Mahkeme’nin yapmış olduğu değerlendirmede, karıştırılma ihtimali incelemesinde ele alınması gereken bütün unsurların bağlılık kuralı çerçevesinde bütüncül bir değerlendirme ile yapılmaması sonucunda Genel Mahkeme hukuki bir hata yapmıştır.”

Sonuç olarak Divan kararında özetle, ortak markaların ayırt edici bir karakteri olup olmadığı incelenirken bireysel bir markadan farklı olmadığını fakat yine de karıştırılma ihtimali incelemesinde “karıştırılma ihtimali” kavramı ile anlaşılması gerekenin ilgili tüketici kesiminin malın veya hizmetin ticari kaynağının söz konusu ortak marka sahibi kuruluş olup olmadığı ile ilgili yanılgıya düşme olasılığı olarak algılanmasının gerektiğini, karıştırılma ihtimali incelemesinde bağlılık kuralı gereği bütüncül bir değerlendirme yapılmasının zorunlu olduğunu ve markaların benzerliği düşük olsa da mal ve hizmet benzerliği ya da aynılığının bu durumu dengeleyebileceğini belirtmiş ve Genel Mahkeme’nin bu bütüncül incelemeyi yapmayarak hukuki hataya düştüğünden bahisle geri gönderdiği karar ile karıştırılma ihtimali incelemesinin yeniden yapılmasını talep etmiştir. Genel Mahkeme’nin kararını değiştirip değiştirmeyeceğini ise önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz…

Güldeniz DOĞAN ALKAN

Nisan 2020

guldenizdogan@hotmail.com

Dijital Ürün de Tükenir mi Dersiniz? ABAD’ın Tom Kabinet Kararı ve Hukuk Sözcüsü Szpunar’ın Değerlendirmesine Kısa Bir Bakış!

Dijital dünyada ikinci el üründen bahsetmek mümkün mü? Sorunun cevabı her zaman çok da net olamayabiliyor. Zira, dijital ürünlerin satışı geleneksel ürünlere ilişkin benzerlikleri içinde bulundursa da  onlardan bir o kadar da farklı.

Kısa bir süre önce, Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), Tom Kabinet davasında hakkın tükenmesi prensibinin dijital ürünler bakımından uygulama alanı bulup bulamayacağına ilişkin bir soruyla karşı karşıya kaldı. Konuya ilişkin karar 19.12.2019 tarihinde yayımlanmıştır[1]. Kararda, hukuk sözcüsü Szpunar’ın sunduğu hukuk sözcüsü görüşü büyük ölçüde benimsenmiş görünüyor[2].

Davanın ayrıntıları ve Szpunar’ın görüşüne geçmeden önce eserin yayma hakkının tükenmesi müesesesi üzerinde durmakta fayda görüyorum.

Eserin Yayma Hakkının Tükenmesi Kavramı

“Eserin yayma hakkının tükenmesi ilkesi”, Fikri Mülkiyet Hukuku ile haşır neşir olan herkesin bildiği bir müessese olmakla birlikte, eserin aslı veya çoğaltılmış nüshalarının satışa çıkarılması ve diğer yollarla dağıtılmasını içeren yayma hakkının kullanılması neticesinde aslı ya da örneğinin mülkiyeti devredilerek ilk satışı veya dağıtımı yapıldıktan sonra, bunların yeniden yayımının engellenememesi yayma hakkının tüketilmesi olarak ifade edilmektedir.

İnternetin hayatımızda kapladığı alanın büyümesi, ticaretin internet ortamına yayılması yeni nesil hukuki problemleri de beraberinde getirmiştir. Örneğin, yayma hakkının tükenmesi ilkesinin internet üzerinden yayılan eser örnekleri bakımından uygulama alanı bulup bulmayacağı uzun süre tartışmalara yol açmıştır. 2012 yılında ABAD tarafından verilen Usedsoft kararında, yayma hakkının tükenmesi ilkesinin internetten indirilen programlar/yazılımlar bakımından da uygulama alanı bulacağı yönünde bir karar verilmişti. ABAD, kararında, programın sürekli ve limitsiz kullanımına ilişkin açık bir kullanım hakkı tanınması halinde bu durumun tükenme ilkesinin ilgili ürünler bakımından da uygulanmasının kapılarını açtığını belirtmişti.

Bilmeyenler için “dijital hakkın tükenmesi” kavramının nasıl gündeme geldiğine ilişkin kısaca özet geçelim.  

Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”) Usedsoft kararı[3] ile internetten program indirilmesi işlemini, teknik anlamda bir çoğaltma işlemi olarak nitelendirmiş ve AB Yönergesi kapsamında değerlendirmiştir. Bahsi geçen karara konu olayda çoğaltma işlemi bilgisayar programını hukuki yollardan temin eden kişinin programı yüklemesi eylemi ile oluşuyordu. ABAD kararında, ikinci el lisansı edindikten sonra programı Oracle’ın web sitesi üzerinden kendi sunucu bilgisayarına indiren kişinin de programı hukuka uygun bir biçimde edindiği kabul edilmiş ve bu doğrultuda belirtilen şekilde programı edinen kişi tarafından yapılacak satışın dijital hakkın tükenmesi kapsamında değerlendirilerek fikri mülkiyet hakkı ihlali oluşturmayacağına dikkat çekilmiştir. Ancak, UsedSoft kararının uygulama alanının oldukça dar olduğu göz önünde bulundurulduğunda diğer dijital ürünler için hakkın tükenmesi kavramının nasıl yorumlanacağı sorusu güncelliğini koruyordu. Yine ABAD tarafından verilen Nintendo[4] kararında, video oyunlarının bir bilgisayar programından fazlası olarak tanımlanarak, video oyunu sahibine bilgisayar programı sahibinden daha fazla koruma hakkı tanıdığını belirtmiş ve UsedSoft kararının uygulama alanının oldukça dar olduğunu açıklamıştır. Telif Hakkı Direktifi’nin çalışmasına video oyunlarını dahil etmiş olması nedeniyle, Nintendo kararı ABAD’ın dijital video oyunlarının yeniden satılmasının hukuka uygun olmadığına ilişkin bir açıklaması olarak görülmektedir. Nintendo kararında fiziksel video oyunları bakımından hakkın tükenmesi ilkesinin uygulama alanı bulacağı belirtilirken dijital video oyunları bakımından hak sahibinin daha geniş bir korumadan faydalanması gerektiğine dikkat çekilmişse de ne yazık ki Nintendo kararında neden bu ayırımın yapıldığını ve neden her iki ürüne farklı şekilde yaklaşılması gerektiğini açıklamamıştır. Bu durum en azından Nintendo davası kapsamında fiziksel durumla dijital durumun farkının anlaşılmasını güçleştirmektedir.

Yukarıda da anlatıldığı üzere, verilen kararlar ışığında, bir bilgisayar programının kopyasının ilk yasal satışıyla ilgili olarak öngörülen aynı sonuçların, InfoSoc Direktifi[5] kapsamında korunan ürünleri de kapsayıp kapsamadığı meselesi netliğe kavuşmamıştı. Yine, AB üye devletlerin konuya ilişkin farklı yaklaşımlar geliştirdiği de rastlanan bir durumdur. Örneğin, Almanya’da verilen bir kararda sesli kitaplar bakımından eserin yayma hakkının tükendiğinden bahsedilmesinin mümkün olmayacağı dile getirilmiştir[6].

Tom Kabinet Davası

Dava, yayma hakkının tükenmesi ilkesinin ikinci el e-kitaplar bakımından uygulama alanı bulup bulmayacağına ilişkindir. Davaya konu olay, Hollanda yayımcılar birliği ve kullanıcılarına ikinci el kitap indirme ve çoğaltma imkanı tanıyan “Tom Kabinet Okuma Kulübü” ismindeki platformun sahibi olan Tom Kabinet arasında gerçekleşmektedir. Yayımcılar, birkaç yazarla birlikte, Tom Kabinet’in bu eylemlerinin kendilerinin telif hakkını ihlal ettiğini, diğer bir deyişle, Tom Kabinet tarafından, e-kitapların kamuya izinsiz olarak iletildiğini ileri sürmüştür. Buna karşılık, Tom Kabinet, e-kitaplara ilişkin eylemlerinin, hakkın tükenmesi ilkesi kapsamında olduğunu ileri sürmüştür. Bu iddia uyarınca, e-kitabın bir kere hukuka uygun halde satışının gerçekleşmesi halinde, eser hakkı sahibinin telif hakkı ihlal edilmeksizin dağıtılmasının mümkün olmaktadır. Tom Kabinet tarafından ileri sürülen bu iddialar ABAD’ın, Usedsoft kararındaki gerekçeleri temeli üzerinde inşa edilmiştir. 

Hollanda’daki yerel mahkeme tarafların iddialarını değerlendirerek, e-kitapların yasal olarak ilk satışından sonra eserin yayma hakkının tüketilmesi ilkesinin uygulama alanı bulacağına karar verilmiştir[7]. Yayımcılar tarafından, verilen karara itiraz edilerek karar Lahey Mahkemesi önüne  getirilmiştir. Kararın temyiz merciine taşınması üzerine mahkeme eserin yayma hakkının tükenmesi ilkesinin e-kitaplar bakımından uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin ABAD’ın görüşünü almak üzere başvuruda bulunmuştur.

ABAD’ın hukuk sözcüsü Szpunar mahkemeye sunduğu 10.09.2019 tarihli görüşünde e-kitapların kalıcı olarak kullanılmak üzere indirilmesinin InfoSoc Direktifi’nin 4. Maddesi anlamında bir dağıtım oluşturmayacağı ancak Direktifin 3(1) maddesi kapsamına gireceğini, bu nedenle de bu madde anlamında yapılan bir kamuya iletmenin eserin yayma hakkının tükenmesi sonucunu doğurmayacağını belirtmiştir.

Bilindiği üzere hukuk sözcüsü görüşleri ABAD’ı bağlayıcı hükümde olmasa da genellikle ABAD kararlarında büyük ölçüde hukuk sözcüsünün görüşünden yararlanmaktadır. Bu kararda da benzer bir yaklaşıma yer verildiği görülmektedir.

ABAD 19.12.2019 tarihli kararında, hakkın tükenmesi prensibinin e-kitaplar bakımından uygulama alanı bulmayacağı yönünde karar verdi. ABAD kararında, ikinci el e-kitapların satışa sunulmasının InfoSoc Direktifi altında yetkisiz bir “kamuya iletim” olarak nitelendirileceğini açıklamıştır. Karar hukuk sözcüsü Szpunar’ın sunduğu görüş ışığında inşa edildiğinden, görüşün ayrıntılarına inilmesinde kararın dayanağının anlaşılması bakımından fayda görüyorum.

Hukuk Sözcüsü Szpunar’ın Görüşü

Szpunar, ABAD nezdinde sorulan soruların cevaplanması esnasında, hukuki değerlendirme, geçmiş kararlar ışığında değerlendirme ve kuralların amacı bakımından değerlendirme yaparak görüşünü üç katmanlı bir argüman üzerinde inşa etmiştir.  

Szpunar tarafından sunulan hukuki argümanlara bakıldığında, olayın kilit noktasının bir e-kitabı indirmenin InfoSoc Direktifi’nin 3. Maddesi anlamında bir eserin dağıtımı mı yoksa 4. Maddesi anlamında bir kamuya iletim mi olduğu meselesinin çözülmesi olduğu anlaşılmaktadır. Szpunar, görüşünde, dijital eserin yayma hakkının tükenmesinin InfoSoc Direktifi’nin 2. Maddesi ile düzenlenen çoğaltma hakkıyla engellendiğini ileri sürmektedir. Eser sahibinin rızası olmayan hallerde, eserin kopyasının çoğaltılması, bu durumun m. 5’te düzenlenen hiçbir istisna hallerinden birini teşkil etmediği ve m. 5(1)’deki şartları sağlamadığı durumlarda hukuka aykırı olduğu kabul edilmektedir[8].

Szpunar, uygulanacak hukuk kurallarına ilişkin genel çerçeveyi ortaya koyduktan sonra, Tom Kabinet kararı ile yazımızın başında yer vermiş olduğumuz UsedSoft kararını karşılaştırarak, Tom Kabinet kararının yalnızca yazılımlara ilişkin özel hukuk kuralları olması nedeniyle değil aynı zamanda yazılımın farklı özellikleri olması nedeniyle UsedSoft kararından ayrıldığını belirtmiştir. Görüş, yazılımın, dağıtım ortamının niteliğini alakasız kılan, kullanılması gereken bir bilgisayarda çalıştırılması gereken bir araç olduğunu vurgulamaktadır. Ayrıca, yazılım sürekli bakım ve güncelleme ihtiyacı duyduğundan, her zaman bir lisans yolu ile ticarete konu edilir ve böylelikle satış kavramının yazılımlar bakımından geniş yorumlanmasını haklı kılacağına ilişkin yoruma da görüşte yer verilmiştir. Yine, yazılımın aynı zamanda geleneksel eserlerden daha uzun süre kullanılır ve hızlı bir şekilde eskime ve değer kaybına maruz kalacağına da dikkat çekilmiş ve bu iki özelliğin de hakkın tükenmesinin yazılım pazarındaki hak sahipleri üzerindeki etkisini en aza indireceği belirtilmiştir.  

Szpunar; Yazılım Direktifi’nin 5. maddesi, yazılımı yasal bir şekilde elde eden tarafın programın kullanımı için gerekli olan tüm çoğaltmalara taşınabilir kopyaları kapsam dışında bırakmadan izin verdiğinden hakkın tükenmesi ilkesinin uygulanmasını mümkün hale getirdiğini ileri sürmüştür.  

Açıklamaları ışığında Szpunar, ABAD’ın, Tom Kabinet tarafından yapılan uygulamaların InfoSoc Direktifi’nin 4. maddesinin 2. fıkrası kapsamında değerlendirilemeyeceğine karar verilmesi gerektiği yönünde görüşünü sunmuştur.

ABAD Kararı

ABAD, Szpunar’ın görüşünü esas alarak, hakkın tükenmesi ilkesinin e-kitaplar bakımından uygulanabilir olduğuna karar verilmesi halinde, e-kitap üzerinde fikri mülkiyet hakkı olanların, fiziksel kitap sahibi olanlardan çok daha fazla zarar göreceğini belirmiştir.   ABAD’a göre bunun temel nedeni, dijital ürün olan e-kitapların her zaman ilk halini yitirmeden çoğaltılabileceklerini ve bozulmalarının, kötüleşmelerinin söz konusu olmamasıdır.

AB hukuku altında, telif hakkının tükenmesi ilkesi yalnızca dağıtım hakkı bakımından uygulama alanı bulmaktadır. ABAD’ın 19.12.2019 tarihli kararında, e-kitapların internet ortamında indirilmesi bir dağıtım hakkı kapsamında değil, kamuya iletim hakkı kapsamında değerlerlendirilmiş ve bu kapsamda herhangi bir telif hakkı üzerinde herhangi bir tükenmenin söz konusu olmayacağının altı çizilmiştir.

ABAD, kararında, InfoSoc Direktifinin temelini oluşturan, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün (WIPO) Fikri Mülkiyet Anlaşması’na atıfta bulunarak, anlaşmanın, hakkın tükenmesi ilkesinin, yalnızca fiziksel kitaplar gibi “somut nesnelerin dağıtılması”na ilişkin olarak uygulama alanı bulacağını belirtmiştir.

ABAD’ın bu kararının, eserin yayma hakkının tükenmesi ilkesinin dijital ürünler bakımından uygulanma alanı bulup bulmayacağı meselesine bir açıklık getirdiğine şüphe yoktur. ABAD bu kararı, Yazılım Direktifi’nin uygulama kapsamına giren Unisoft kararından ayırarak, InfoSoc Direktifi kapsamında eserin yayma hakkınının tükenmesi ilkesinin dijital ürünler bakımından uygulanmayacağını belirtmiştir.

Diğer bir deyişle, her ne kadar yazılım programının çoğaltılarak satılmasının yasal olduğuna ilişkin Unisoft kararı bu uygulamanın diğer dijital ürünlere de uygulanıp uygulanmayacağını gündeme getirmişse de,  Tom Kabinet kararında e-kitapların bilgisayar yazılımı/programı olmadığı bu nedenle bir özel yasal düzenleme olan Yazılım Direktifi kapsamında değerlendirilmediği bu nedenle de hakkın tükenmesi ilkesinin e-kitaplar bakımından uygulanma alanı bulmayacağı açığa kavuşturulmuştur. Yine, kitapların ve e-kitapların, kullanım ve ekonomik bakımdan değerlendirildiğinde, Usedsoft kararına konu yazılımlar gibi birbirine eş olmadığı bu nedenle e-kitaplar için bir ikinci el piyasasının var olmasının, e-kitaplar eskimediğinden yeni kitap alımını ortadan kaldırarak, telif hakkı sahiplerini ciddi bir şekilde etkileyeceğini vurgulamıştır. ABAD aynı zamanda, Tom Kabinet’in e-kitapları,  kamuya sunduğunu, değerlendirme yapılırken yalnızca kaç kişinin e-kitaba ulaştığının değil kaç kişinin ulaşabilmesinin mümkün olduğunun değerlendirilmesi gerektiği üzerinde durmuştur.

Sonuç

ABAD tarafından, Unisoft kararı sonrası oluşan, dijital ürünlerin yeniden satışının hukuka uygun olup olmadığı meselesi açıklığa kavuşturularak, Unisoft kararında uygulanan Yazılım Direktifi’nden farklı olarak InfoSoc Direktifi altında, hakkın tükenmesi ilkesinin e-kitaplar bakımından uygulama alanı bulmasının söz konusu olmadığı açığa kavuşturulmuştur.

Karar her ne kadar e-kitap piyasası için oldukça önemli olsa da, dijital müzik ve film gibi eserler bakımından da emsal teşkil etmektedir. Kanaatimizce, dijital müzik veya filmlerin de yeniden satışa sunulması fikri mülkiyet hukukuna aykırılık teşkil edecektir.

İnci ERBİLEN

Aralık 2019

inc.erb@hotmail.com


[1] ABAD’ın C‑263/18 sayı ve 19.12.2019 tarihli Tom Kabinet kararı (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221807&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=43327)

[2] Hukuk Sözcüsü Szpunar’ın C‑263/18 sayılı Nederlands Uitgeversverbond,

Groep Algemene Uitgevers vs. Tom Kabinet davasında  10.10.2019 tarihli görüşü. (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217552&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=12761903)

[3] ABAD’ın C‑128/11 sayılı 3.07.2012 tarihli kararı. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=124564&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6507912

[4] ABAD’ın C‑355/12 sayılı 26.07.2012 tarihli Nintendo Co. Ltd, Nintendo of America Inc., Nintendo of Europe GmbH vs. PC Box Srl, 9Net Srl kararı (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146686&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6514375)

[5] 2001/29/EC sayı ve 22 Mayıs 2001 tarihli InfoSoc Direktifi (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32001L0029)

[6] OLG Hamm, 22 U 60/13: karara ilişkin inceleme için Bkz.: Eleonora Rosati, “No exhaustion beyond software: Katfriend translates German decision on audiobooks” (http://ipkitten.blogspot.com/2014/07/no-exhaustion-beyond-software-katfriend.html)

[7] Amsterdam Mahkemesi’nin C/13/567567 / KG ZA 14-795 SP/MV, NL:RBAMS:2014:4360 sayılı kararı (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2014:4360)

[8]InfoSoc Direktifi m. 5.

Kötüniyetli Marka Başvurusu Hakkında Güncel Bir ABAD Kararı: KOTON/EUIPO – NADAL ESTEBAN

ABAD, 12.09.2019 tarih C‑104/18 P sayılı kararında “hangi şartların varlığı halinde kötüniyetli marka başvurusundan bahsedilebileceğini” hükme bağlamıştır.

ABAD kararına konu olan olaydaki taraflar:

– Temyiz eden: “KOTON Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ” (Bu yazı kapsamında “KOTON” olarak geçecektir).

– İlk derecede davalı: Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)

– İlk derecede müdahil: Joaquín Nadal Esteban (Bu yazı kapsamında “Nadal Esteban” olarak geçecektir).

Nadal Esteban, 25.04.2011 tarihinde aşağıdaki markanın tescili için EUIPO’ya başvuruda bulunmuştur.

Başvuru, “Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nis Anlaşması”nın 25., 35. ve 39. sınıfları için yapılmıştır. Söz konusu bu sınıflara ait mal ve hizmetlerin içerikleri kısaca şu şekilde özetlenebilir:

– 25. Sınıf: İç-dış giysiler, ayak giysileri, baş giysileri.

– 35. Sınıf: Reklamcılık, iş yönetimi, iş idaresi, büro hizmetleri.

– 39. Sınıf: Taşımacılık ve malların paketlenmesi ve depolanması hizmetleri; tur düzenleme, seyahat için yer ayarlama hizmetleri.

KOTON ise elbise, ayakkabı ve aksesuarlar üretip satmaktadır. KOTON’a ait aşağıdaki marka Nis Anlaşması’nın 25. ve 35. sınıfları kapsamında tecil edilmiştir:

KOTON’a ait bir başka marka ise Nis Anlaşması’nın 18., 25. ve 35. sınıfları kapsamında tescil edilmiştir:

KOTON, marka tescilinde nispi ret nedenlerini düzenleyen 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün 8/I. maddesine dayanarak itirazda bulunmuştur.

EUIPO, KOTON’nun yaptığı itirazı 25. ve 35. sınıflar bakımından kabul etmiş; 39. sınıf bakımından ise itirazı reddetmiştir. Bu karar, EUIPO’nun Dördüncü Temyiz Kurulu tarafından da onaylanmıştır. Bunun üzerine Nadal Esteban tarafından tescil başvurusunda bulunulan marka, Nis Anlaşması’nın 39. sınıfı kapsamında tescil edilmiştir.

KOTON, tescili yapılan bu markanın Topluluk Marka Tüzüğü’nün mutlak hükümsüzlük nedenlerinden kötüniyetli marka tescilini düzenleyen 52. maddenin 1. fıkrasının b) bendine göre hükümsüz sayılmasını talep etmiştir.

EUIPO İptal Birimi, Nadal Esteban’nın kötüniyetinin ispatlanamaması sebebi ile KOTON’un yaptığı bu itirazı reddetmiştir.

KOTON, verilen bu karara karşı EUIPO’nun İkinci Temyiz Kurulu nezdinde itiraz etmiştir. Ancak KOTON’nun itirazını değerlendiren EUIPO’nun İkinci Temyiz Kurulu da KOTON’nun itirazını reddetmiştir. İkinci Temyiz Kurulu’na göre, uyuşmazlığın konusu olan markaların birbirleri ile olan benzerlikleri ve Nadal Esteban’ın KOTON’a ait tescilli markadan haber olup olmadığı, somut olayda kötüniyetin tespiti bakımından karar verici role sahip değildir. Zira uyuşmazlık konusu KOTON’a ait 18., 25. ve 35. sınıfları kapsamında tescil edilmiş markalar ile Nadal Esteban adına Nis Anlaşması’nın 39. sınıfı kapsamında tescil edilmiş markanın kapsadığı mal veya hizmetler, aynılık ya da benzerlik arz etmemektedir. Bu sebeple Topluluk Marka Tüzük’ünün 52/I-b maddesi kapsamında kötüniyetten bahsedilemez.

KOTON, 23.09.2016 tarihinde EUIPO’nun İkinci Temyiz Kurulu’nun bu kararına karşı Avrupa Birliği Genel Mahkemesi nezdinde itirazda bulunmuştur. KOTON, yaptığı itirazda Topluluk Marka Tüzük’ünün 52/I-b maddesi kapsamında kötüniyetin varlığının kabulü için uyuşmazlık konusu markaların aynı mal ve hizmetleri kapsamasının gerekli olmadığını; bunun aksinin ne Topluluk Marka Tüzük’ünden ne de ABAD kararlarından çıkarılabileceğini ileri sürmüştür. Ancak Avrupa Birliği Genel Mahkemesi de 30.11.2017 tarihli kararında Nadal Esteban adına tescil edilmiş markanın KOTON’a ait markalarla aynı mal ve hizmet sınıfına dahil olmadığına ve bu sebeple kötüniyetin var olmadığına hükmetmiştir. Zira kötüniyetli marka tescilinden bahsedilebilmesi için sonraki tarihli markanın önceki tarihli marka ile aynılık veya benzerlik arz etmesi ve aynı veya karıştırılabilecek derecede benzeri bir mal veya hizmet kapsamında tescil edilmesi gereklidir. Nadal Esteban’nın KOTON’a ait markadan sadece haberdar olması, onun kötüniyetli olduğuna ilişkin yeterli bir sebep değildir. Ayrıca Nadal Esteban’nın daha önce tescil edilmiş olan KOTON markalarının kullanımını engelleme amacı ve kötüniyeti de KOTON tarafından ispat edilememiştir.

KOTON, Avrupa Birliği Genel Mahkemesi’nin vermiş olduğu bu kararı ABAD’da taşımıştır. ABAD, uyuşmazlık hakkında özetle şu kararı vermiştir:

Topluluk Marka Tüzük’ünde “kötüniyet” kavramı tanımlanmamıştır. Kötüniyet kavramının anlamı, hangi kapsam içinde kullanıldığına ve bu Tüzük’ün amacına bakılarak tespit edilmelidir. Marka hukuku kapsamında kötüniyet, ticari hayatta doğruluğa ve dürüstlüğe aykırı olan anlayışın ve amacın varlığını ifade etmektedir. Topluluk markasına ilişkin kuralların amacı, özellikle Avrupa Birlik’i içinde dürüst ve bozulmamış rekabeti sağlamaktır. Bu rekabet teşebbüslerin mal ve hizmetlerinin kalitesi ile müşterilerini kendilerine bağlayabilmeleri ile gerçekleşebilecektir. Söz konusu bu amaç teşebbüslerin mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden karıştırma tehlikesi olmaksızın ayırt edilmesini sağlayacak markaları tescil edebilme imkanına sahip olmakla mümkün olacaktır.

Topluluk Marka Tüzük’ünün 52/I-b maddesi kapsamında mutlak hükümsüzlükten bahsedilebilmesi için topluluk markası sahibinin marka başvurusu yapmaktaki amacı,

– Dürüst bir şekilde rekabet etmek olmamalı;

– Ticari teamüllerle ters düşecek şekilde üçüncü kişilerin menfaatlerine zarar vermek veya markanın sağladığı faydaları haksız bir şekilde elde etmek olmalı ve bu durum inandırıcı ve birbiri ile uyumlu delillerle ispat edilebilmelidir.

Marka başvurusunda bulunan kişinin sübjektif nitelik taşıyan bu amacı, yetkili makamlar tarafından objektif kriterler kullanılarak tespit edilmelidir. Bu tespit, her somut olaydaki tüm veriler dikkate alınarak yapılmalıdır.

ABAD, Topluluk Marka Tüzük’ünün 52/I-b’deki “kötüniyetli marka başvurusu” ile Topluluk Marka Tüzük’ünün 53/I-a’daki nispi hükümsüzlük nedenlerinden “karıştırma tehlikesi”, birbirinden farklı müesseseler olduğunu belirtmiştir. Topluluk Marka Tüzük’ü 52/I-b maddesi, 53/I-a’dan farklı olarak, hükümsüzlük talebinde bulunan kişinin kullandığı markanın hükümsüzlüğü talep edilen marka ile aynı veya benzer ürünler için tescil edilmiş olmasını şart koşmamakta ve karıştırma tehlikesinin varlığını da aramamaktadır.

ABAD’a göre kötüniyetli marka başvurusundan bahsedilebilmesi için uyuşmazlık konusu sonraki tarihli marka ile üçüncü bir kişi tarafından kullanılan önceki tarihli marka arasında karıştırma tehlikesinin bulunması veya söz konusu markaların aynı veya benzer olmaları şart olmayıp; diğer inandırıcı ve birbiri ile uyumlu delillerin varlığı halinde de marka tescil başvurusunda bulunan kişinin kötüniyetinden bahsedilebilecektir.

ABAD’a göre kötüniyet, sadece aynı veya benzer işaretin aynı veya benzer ürünler için kullanılması durumunda söz konusu değildir. Zira kötüniyetin varlığının sadece aynı veya benzeri işaretlerin aynı mal ve hizmetler için kullanılması durumu ile sınırlandırılması, Topluluk Marka Tüzük’ünün 52/I-b maddesinin kapsamını daraltacaktır.  

ABAD, başvuru sahibinin kötüniyeti tespit edilirken dikkate alınacak etkenlerin özellikle tescil başvurusunun yapıldığı zamanki etkenler olduğunu hükme bağlamıştır. Ancak AB Genel Mahkemesi, tescil için başvurusunun yapıldığı zamanki tüm etkenleri, somut olay bakımından önem arz etmesine rağmen dikkate almamıştır. Bu etkenler özellikle şunlardır:

– Nadal Esteban, şekillendirilmiş bir şekilde yazılan “KOTON” kelimesini sadece Nis Anlaşması’nın 39. sınıfındaki hizmetler için değil ayrıca Nis Anlaşması’nın 25. ve 35. sınıflarına ait olan mal ve hizmetler için de tescil ettirmiştir. AB Genel Mahkemesi’nin karar verirken tartışmasız olan ve KOTON tarafından da ileri sürülen bu durumu, dikkate alması gereklidir.

– Topluluk Marka Tüzük’ünün 52/III. maddesine göre “hükümsüzlük sebepleri”, tescil edilen ürün veya hizmet sınıflarının tümü için ileri sürülebileceği gibi, sadece bir kısmı için de ileri sürülebilir. Somut olayda KOTON, kısmi hükümsüzlük talebinde bulunmayıp; tüm ürün ve hizmet sınıfları için marka tescilinin hükümsüzlüğünü talep etmiştir. KOTON, tekstil ürünleri için kullandığı markanın Nadal Esteban tarafından tekstil ürünleri de dahil olmak üzere birden çok mal ve hizmetler için tescil ettirilmek istendiğini ileri sürmüştür. KOTON, bu kapsamda Nadal Esteban’ın tescil başvurusu yaptığı sıradaki amacının ve dolayısıyla kötüniyetin varlığının incelenmesini talep etmiştir.

– KOTON ve Nadal Esteban, önceden ticari bir ilişki içerisinde bulunmuşlar ve bu ticari ilişki KOTON tarafından sona erdirilmiştir. AB Genel Mahkemesi, vermiş olduğu kararda taraflar arasındaki KOTON tarafından sona erdirilmiş olan bu ticari ilişkiyi ikinci derecede ele almıştır. AB Genel Mahkemesi, şekillendirilmiş bir şekilde yazılan “KOTON” kelimesini içeren ve Nis Anlaşması’nın 25., 35. ve 39. sınıflarına ait olan mal ve hizmetler için yapılan marka başvurusunun Nadal Esteban’ın ekonomik faaliyetleri dikkate alındığında ticari mantığa ne kadar uygun olduğunu incelememiştir.

– AB Genel Mahkemesi, verdiği kararda “marka başvurusundaki ticari mantığın” veya “marka başvurusundaki aşamalardaki kronolojinin” uyuşmazlığın çözümünde önemli bir yere sahip olduğundan bahsetse de bu unsurları, verdiği kararda tartışmamıştır.

ABAD, söz konusu sebeplerle AB Genel Mahkemesi’nin verdiği kararı bozmuştur.

Dr. Öğr. Üyesi Salih POLATER

Ekim 2019

salihpolater@gmail.com