Etiket: jenerik marka

Jenerik İsim ve İnternet Üst Seviye Alan Adını Birlikte İçeren Bileşke İşaretler (jenerik.com) Bütün Halde Jenerik Midir? – ABD Yüksek Mahkemesi’nden “booking.com” Kararı

Görsel https://www.goodrx.com/blog/prices-for-brand-drugs-spike-before-a-generic-is-released-heres-why/ adresinden alınmıştır.

ABD’nin federal düzeydeki en yüksek dereceli yargı organı olan ve aynı zamanda bir Anayasa Mahkemesi yetki ve görevlerine de sahip olan ABD Yüksek Mahkemesi (Supreme Court of the United States) geçtiğimiz günlerde, marka hukukunda jenerik isimlerle ilgili önemli bir karar vermiştir.

Kararı aktarmaya geçmeden önce, “jenerik isimler” in ne olduğuna kısaca değinelim. Marka hukukunda “jenerik isim” ile kastedilen, en basit tabirle, sunulan ürün veya hizmetin doğrudan kendisine işaret eden, ilgili ürün veya hizmetin yaygın ismi haline gelmiş adlandırmalardır. Bazen başlangıçta ayırt edici olan, aslında marka olan bir isim zaman içinde tüketiciler tarafından ilgili ürün veya hizmeti tanımlamak için kullanılan, jenerik bir isim haline gelebilir. Diğer bir ifadeyle, başlangıçta ayırt edici olan bir marka, zamanla jenerik hale gelebilir.[1] Ancak belirtilen durum bu yazımızın konusu dışındadır. Bazen de söz konusu isim, sunulan ürün veya hizmetin yaygın adı olması nedeniyle daha baştan itibaren jenerik bir isim olduğundan marka işlevi bulunmayabilir. Hemen her ülkenin marka mevzuatı, jenerik isimlerin marka olarak tescil edilemeyeceğine veya tescil edilmişse iptal edilebileceğine/hükümsüz kılınabileceğine ilişin düzenlemeler içermektedir. ABD’de ise jenerik isimlerin federal marka olarak tescili hiçbir koşulda mümkün değildir. Diğer bir ifadeyle, jenerik isimler için kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnasına dayalı bir tescil imkanı da bulunmamaktadır.

Bu açıklamaların ardından, dava konusu olayın Yüksek Mahkeme’nin önüne gelene kadarki geçmişini kısaca aktaralım. Otel rezervasyonu hizmetleri sunan dijital bir seyahat şirketi olan ve booking.com[2] ismiyle faaliyet gösteren Booking.com B.V. şirketi, “booking.com” ibaresinin ABD’de federal düzeyde marka olarak tescili için Amerikan Patent ve Marka Ofisi’ne (USPTO) dört ayrı başvuruda bulunmuştur. Başvurular seyahatle bağlantılı hizmetlere yöneliktir. Her bir başvuru farklı görsel özelliklere sahip olmakla birlikte tümü “booking.com” ibaresini ortak olarak içermektedir. Başvuruyu inceleyen uzman ve devamında USPTO Temyiz Kurulu “booking.com” ibaresinin online otel rezervasyonu hizmetleri için jenerik bir isim olduğu sonucuna ulaşmış ve başvurunun reddine karar vermiştir. USPTO Temyiz Kurulu’na göre “booking” kelimesi seyahat rezervasyonu yapmak anlamına gelmektedir ve “.com” ibaresi de ticari bir internet sitesini göstermektedir. Kurula göre tüketiciler booking.com ibaresini esasen seyahatler, turlar ve konaklamalar için online rezervasyon hizmetine işaret eder şekilde anlayacaklardır. Alternatif olarak, “booking.com” ibaresinin tanımlayıcı olduğu (jenerik değil) kabul edilse dahi, ibare yine tescil edilebilir nitelikte değildir, çünkü ikincil bir anlam içermemektedir.


Booking.com USPTO’nun ret kararına karşı dava açmıştır. Yerel mahkeme (1. derece), jenerik olan “booking” kelimesinin aksine, “booking.com” ibaresinin jenerik olmadığı değerlendirmesinde bulunmuştur. USPTO kararı temyiz etmiştir. Davaya bakan Temyiz Mahkemesi (2. derece) de, yerel mahkemenin değerlendirmesini onamıştır. Temyiz Mahkemesi, USPTO’nun, kural olarak “booking” gibi jenerik bir isim ile “.com” internet üst seviye alan adının bir araya getirilmesinin mutlaka jenerik bir bütün oluşturacağı yönündeki tezini de haklı bulmamıştır.[3] USPTO, Temyiz Mahkemesince verilen bu kararı, en üst temyiz organı (3. derece) olan Yüksek Mahkeme nezdinde davaya götürmüştür.  

Bu şekilde vaka Yüksek Mahkemenin önüne gelmiş ve Yüksek Mahkeme dava hakkındaki kararını 30 Haziran 2020 tarihinde vermiştir.[4]

Yüksek Mahkeme’nin kararına temel teşkil eden görüş, ilham verici kariyer hikâyesi 2018 yapımı “On the Basis of Sex[5]  isimli filme uyarlanan, ABD’de toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarının gelişmesinde önemli ve etkili bir isim olan Yargıç Ruth Bader Ginsburg tarafından verilmiştir. 

Taraflar arasında “booking” ibaresinin online otel rezervasyonu hizmetleri bakımından jenerik bir isim olduğu konusunda bir çekişme bulunmamaktadır. Uyuşmazlığın özü, USPTO tarafından ileri sürülen jenerik bir kelime ile “.com” kombinasyonunun da bütün halde jenerik olduğu yönündeki görüşün kabul edilebilir olup olmadığı noktasındadır.

Yüksek Mahkeme, ilk olarak markanın ve marka korumasının işlevlerine değinmiş ve bu konudaki ABD’deki yargı içtihatlarına atıf yapmıştır. Devamında işaretin ayırt edici niteliği ile marka koruması arasındaki ilişkiye değinmiştir. ABD’de “ana sicil” (principal register) ve “tamamlayıcı (ek) sicil” (supplemental register) olmak üzere iki marka sicili bulunmaktadır. Ana sicil, markanın geçerli bir marka olduğuna dair karine teşkil etmekte ve sahibine önemli faydalar sağlamaktadır. Tamamlayıcı sicilde bulunan bir markanın gelecekte ana sicile tescil için gerekli yeterliliği sağlaması mümkündür. Tamamlayıcı sicil, ana sicile kıyasla daha hafif faydalar sağlamaktadır. Özellikle, mal ve hizmetlere yönelik bir işaretin tamamlayıcı sicilde yer alması, benzer bir markayı/işareti kullanmak isteyenlere karşı bir duyuru niteliğindedir.

Tescil edilebilirlik koşullarının başında, markanın ayırt ediciliği gelmektedir. Ayırt edicilik giderek artan derecelerle ifade edilmektedir. Buna göre, kelime markaları (1) jenerik; (2) tanımlayıcı; (3) ima edici; (4) rastgele seçilmiş; (5) hayali olabilir. Markanın ayırt ediciliği ne kadar yüksekse, o markanın ana sicile tescil edilme yeterliliği o kadar hızlı olacaktır. Kendiliğinden ayırt edici niteliğe sahip markalar (4 ve 5 numaralar) ana sicile tescil edilebilir. Tanımlayıcı terimler ise, kendi içsel özelliklerine dayalı olarak ana sicile tescile uygun değildir. Bu tarz markaların ana sicile tescil edilebilmesi için, tüketicinin zihninde başvuru sahibine ait mal veya hizmetleri teşhis eder hale gelmesi gerekir. Bu nitelik, “kazanılmış ayırt edicilik” veya “ikincil anlam (kazanma)” olarak anılmaktadır. İkincil anlam kazanılmamışsa, tanımlayıcı terimler ancak tamamlayıcı sicile tescil edilebilmektedir.

Ayırt edicilik ölçeğinin en altında ise mal ve hizmetler için jenerik isimler bulunmaktadır. Jenerik isimlerin normal olarak marka korumasından yararlanması mümkün değildir. Zira, jenerik isimleri herkes serbestçe kullanabilir. Yüksek Mahkeme’ye göre jenerik isimlere ilişkin şu yol gösterici ilkeler taraflar arasında ortak müşterektir: Birincisi, jenerik bir isim, mal veya hizmetlerin belirli bir özelliğini veya örneklendirmesini değil, mal ve hizmetlerin kategorisini adlandırmaktadır. İkinci olarak, bileşke bir terim için ayırt edicilik incelemesi bileşke işareti oluşturan unsurların her birini izole ederek değil, işaretin bir bütün olarak taşıdığı anlama göre yapılır. Üçüncü olarak, bir terimin ilgili anlamı, o terimin tüketiciler nezdinde taşıdığı anlamdır. Herkesçe kabul olduğu üzere, tescile uygunluk, markanın malları “ticarette” ayırt etme kapasitesiyle ilgilidir. Bu ilkeler ışığında, “booking.com” ibaresinin jenerik olup olmadığı, ibarenin bir bütün olarak, tüketiciler tarafından online otel rezervasyonu hizmetleri kategorisini gösterir biçimde algılanıp algılanmadığına göre belirlenmelidir. Bu bağlamda Yüksek Mahkeme’ye göre, işaretin jenerik olduğundan söz edebilmemiz için, güvenilir bir online otel rezervasyonu hizmetleri kaynağı arayan bir tüketicinin, sık seyahat eden bir kişiye danışarak, onun en beğendiği “booking.com” sağlayıcısının adını sormasını beklememiz gerekir. Ancak tüketiciler aslında, “booking.com” terimini bu şekilde algılamamaktadır.[6] O halde, “booking.com” ibaresi tüketiciler açısından jenerik bir isim olmadığından, jenerik değildir. 

Bu sonuca karşı çıkan USPTO’ya göre, tüketici algısına ilişkin özel delillerden bağımsız olarak, “booking.com” ibaresi tescile uygun değildir. Zira USPTO görüşüne göre, jenerik bir terimin “.com” gibi jenerik bir üst seviye alan adı ile bir araya getirilmesinden oluşan kombinasyon da jeneriktir. Diğer bir ifadeyle, kural olarak “jenerik.com” şeklinde formüle edilebilecek her bir terim, istisnai bazı haller dışında[7] jeneriktir. Ancak, Yüksek Mahkeme, USPTO’nun kendi geçmiş uygulamalarının bu yönde kapsamlı bir kuralı yansıtmadığını ifade etmiştir. Örneğin, geçmişte art.com ibaresi diğerlerinin yanı sıra, online perakende satış hizmetleri için ana sicilde; dating.com ibaresi arkadaş bulma (dating) hizmetleri için tamamlayıcı sicilde tescil edilmiştir. Eğer USPTO’nun öne sürdüğü kural geçerli olacaksa, bu kuralla uyumsuz gözüken mevcut tesciller hükümsüzlük tehlikesi altında olacaktır. Yüksek Mahkeme, “jenerik.com” şeklindeki markaların jenerik olması nedeniyle tescile uygun olmadığına ilişkin USPTO tarafından öne sürülen kurala katılmamaktadır. Yüksek Mahkeme’ye göre jenerik.com şeklindeki bir terim tüketicilere, belirli bir web sitesiyle ilişkilendirmeye bağlı olarak ticari kaynak gösterme mesajını da iletebilir. Belli bir zamanda sadece bir teşebbüs belirli bir internet alan adına sahip olabileceğinden, alan adı sisteminin bu özelliğine aşina olan bir tüketici, “booking.com” ibaresinin belirli bir teşebbüse işaret ettiği yönünde bir çıkarımda bulunabilecektir. Dolayısıyla alan adlarının münhasırlık özelliği nedeniyle, tüketiciler jenerik.com şeklindeki terimlerin, karşılık gelen internet sitesine veya söz konusu internet sitesinin sahibine işaret ettiğini düşünebileceklerdir. Bu bakımdan Yüksek Mahkeme, USPTO’nun jenerik.com şeklindeki terimlerin, online sunulan mal veya hizmetlere ilişkin bütün bir kategoriye işaret ettiği ve buna bağlı olarak kaynak gösterme işlevinden kategorik olarak yoksun olduğu yönündeki pozisyonuna karşı durduğunu ifade etmiştir.

Ancak şu hususu da önemle belirtmek gerekir ki, Yüksek Mahkeme, jenerik.com şeklindeki terimlerin bütün halde jenerik olduğu yönünde USPTO tarafından savunulan kurala karşı olmakla birlikte, bu terimlerin otomatik olarak “jenerik değil” şeklinde tasnif edilmesi şeklinde bir kural da koymamaktadır. Zira Yüksek Mahkeme’ye göre, jenerik.com şeklindeki bir terimin jenerik olup olmadığı konusunda dikkate alınması gereken ölçüt, tüketicilerin bu terimi bir mal veya hizmet kategorisi olarak mı; yoksa bu kategori içindeki mal/hizmetlerin birbirinden ayırt edilmesini sağlayan bir işaret olarak mı algılayacaklarıdır.

USPTO, “booking.com” gibi bir ibareye marka koruması sağlanması durumunda rakip firmaların booking ve benzeri ibareleri kullanımını kısıtlayıcı veya engelleyici sonuçlara yol açabileceği yönünde kaygılarını da ileri sürmüştür. Yüksek Mahkemeye göre bu kaygı tüm tanımlayıcı markaları ilgilendirmektedir. USPTO’nun karşı çıktığı husus, “booking.com” ibaresinin münhasıran marka olarak kullanımı değil, benzer ibareler üzerinde (örn. booking) diğer kişilerin serbest kullanımlarının haksız şekilde kontrol edilmesidir. Yüksek Mahkemeye göre, rakip bir firmanın benzer bir ibareyi kullanımı, tüketiciler nezdinde iltibasa yol açmıyorsa, tescilli markadan kaynaklanan haklara tecavüzden söz edilemez. Zira tescilli bir markanın ayırt etme gücü ne kadar zayıfsa, sonraki bir markanın tescilli markayla karıştırılmaya yol açması ihtimali de o derece düşük olacaktır. Bir marka jenerik veya yüksek düzeyde tanımlayıcı unsurlar barındırıyorsa, sadece bu unsurun ortak olması durumunda tüketiciler sonraki bir kullanımı, tescilli marka sahibiyle ilişkilendirmeyecektir. Tüketiciler açısından bir karıştırma söz konusu olsa dahi, “adil kullanım” doktrini, tanımlayıcı bir terimi, markasal kullanım dışında, adil şekilde ve iyi niyetle, sadece kendi mallarını tanımlamak için kullanan bir kişiyi yasal sorumluluktan korumaktadır. İlaveten Yüksek Mahkeme, “booking.com” ibaresinin tescilinin, marka sahibine “booking” terimi üzerinde bir tekel hakkı oluşturmayacağını belirtmiştir. Booking.com firması, “booking.com” markasının zayıf bir marka olacağını kabullenmektedir. Zira markanın tanımlayıcı niteliği, karıştırılma ihtimalinin varlığını zorlaştırmaktadır. Ayrıca, Booking.com firması, “booking.com” markasının federal düzeyde tescilinin, rakip firmaların kendi hizmetlerini tanımlamak için “booking” kelimesini kullanmasına engel olmayacağını ikrar etmektedir.

Sonuç itibarıyla, Yüksek Mahkeme USPTO’nun dava gerekçesini haklı bulmamış ve ABD Temyiz Mahkemesinin kararını onamıştır. Dokuz yargıçtan oluşan Yüksek Mahkeme bu kararı 8’e karşı 1 oyçokluğu ile almıştır.[8] Muhalefet görüşü bildiren bir yargıcın karşı oy gerekçesi de kanaatimizce önemli görüşler içerdiğinden burada söz konusu görüşe de yer vermekte fayda vardır.  

Karşı oy görüşü bildiren yargıca göre, jenerik bir isme “.com” eklenmesinin, korunabilir bir markaya yol verebileceği şeklinde ortaya çıkan sonuç, marka ilkeleriyle ve sağlam marka politikasıyla uyumsuzdur. Bir işaretin marka işlevi görebilmek için yeterli ayırt ediciliğe sahip olduğunu belirlemek bakımından, mahkemeler genel olarak işareti beş kategoriden birine yerleştirmektedir.[9] Bu beş kategoriden dördü, işareti federal marka tesciline uygun kılmaktayken, bir tanesi (jenerik isimler) tescile uygun değildir. Jenerik isimler, malların kategorisini tanımlayan terimler olarak anılmaktadır. Jenerik terimler ile tanımlayıcı terimlerin ayrımı her zaman kolay değildir. Özellikle, bir firma iki veya daha fazla jenerik terimi bir araya getirerek bileşke bir terim oluşturduğunda bu ayrım zorlaşmaktadır. Eğer oluşan bütün, kendisini oluşturan parçaların toplamının ötesinde bir anlama yol açmıyorsa, bileşkenin kendisi de jeneriktir. Geçmişte Yüksek Mahkeme, jenerik bir isme eklenen “Company”, “Corp.”, “Inc.” gibi kurumsal ifadelerin korunabilir bir bütün oluşturmadığına karar vermiştir.  Bu davada da benzer ilkeler, alan adları bakımından geçerli olmalıdır. Karşı oy görüşü belirten yargıca göre, jenerik bir terime “.com” eklenmesi, bu unsurların ayrı ayrı anlamlarının ötesinde bir anlama yol açmamaktadır. Tıpkı “company” gibi kurumsal ifadelerde olduğu gibi “.com” şeklindeki internet üst seviye alan adlarının da mal ve hizmetlerin kaynağını gösterme ve ayırt etme işlevi bulunmamaktadır. Bu unsur sadece herhangi bir internet sitesinin gerekli bir unsurudur. Jenerik bir isme “.com” eklenmesi, sadece jenerik ismin nitelediği mal/hizmetlerle ilgili bir internet sitesi işletildiği mesajını vermektedir. Nasıl ki, “Wine Company” ibaresi, şarap işiyle uğraşan bir şirket şeklinde jenerik bir kavram belirtiyorsa, “wine.com” da aynı işi yapan bir internet sitesini göstermektedir. Aynısı “booking.com” için de geçerlidir.  Karşı oy bildiren yargıç, tüketici anketlerinin, jenerik terimlerle tanımlayıcı terimleri birbirinden ayırt etmek konusunda çok küçük bir değere sahip olduğu görüşündedir. Ankete katılan tüketicilerin büyük kısmı booking.com ibaresinin bir marka adı olduğunu düşünmektedir, çünkü reklam, vs. yoluyla bu ismi duymuşlardır. Buradan hareketle, herhangi bir jenerik.com şeklindeki terim de yoğun reklam yatırımları yoluyla benzer bir sonuç elde edebilecektir. Ancak bu durum, işaretin jenerik doğasını dönüştürecek midir? Yargıç, bu soruyu “elbette hayır” şeklinde yanıtlamaktadır. Zira, anket, işaretin kendisiyle ilgili bir şeyi test etmemekte, sadece tüketicilerin booking.com ibaresini belirli bir şirketle ilişkilendirip ilişkilendirmediğini test etmektedir. Ancak böyle bir ilişkilendirme, terimin jenerik olmadığı anlamına gelmemektedir. Yargıç, ayrıca, jenerik.com şeklindeki bir ifadenin, lehe anket sonuçlarıyla desteklenmesi durumunda, korunabilir bir marka haline dönüşmesi konusundaki eleştirilere de kulak asılması gerektiğini ifade etmektedir. Bu hususla ilgili olarak, jenerik.com şeklindeki ibarelere marka koruması sağlanması halinde, online pazarda rekabeti engelleyici ciddi sonuçlar doğması tehlikesine de dikkat çekmektedir. Zira kısa, jenerik alan adları sahipleri, marka hukukundan bağımsız olarak bir takım avantajlardan halihazırda yararlanmaktadır. Şöyle ki, bu gibi isimler anında işin doğasını gösterdiğinden, tüketicilerin bilgilendirilmesine yönelik efor ve harcama çok daha az olmaktadır. İlaveten alan adı sahipleri, marka hukukundan bağımsız olarak, otomatikman münhasır bir hak elde etmektedir. Zira alan adı tek bir kişi adına tahsis edilmekte ve marka sisteminden farklı olarak bu münhasır özellik dünya çapında geçerli olmaktadır. Jenerik alan adlarının tüketiciler tarafından bulunması kolaydır. Anahtar kelimeyi (örneğin, “wine”) arama motoruna yazan bir tüketici kolaylıkla jenerik alan adına (wine.com) yönlendirilebilecektir. Jenerik alan adı sahibi bu gibi faydalardan, sunduğu mal ve hizmetlerin kalitesi veya iyi niyeti sayesinde değil, sadece böylesi kıymetli bir online taşınmazı kendi adına tahsis ettiren şanslı (veya sezgili) ilk kişi olmasından ötürü yararlanmaktadır. Bu faydalara ek olarak bir de jenerik.com şeklindeki isimlere marka koruması sağlanması halinde, bu markaların sahibine, başkalarının benzer alan adlarını kullanmasına engel olma hakkı gibi ek diğer rekabet avantajları sağlayacaktır. Örneğin federal marka tescili, davalıya “Bookings.com”, “eBooking.com”, “Booker.com”, “Bookit.com” gibi alan adlarını kullanan rakiplere karşı marka davası açma imkânı sağlayacaktır. Her ne kadar davalı böyle bir yola başvurmayacağı söylese de, ileride jenerik.com şeklinde bir ismi tescil ettiren diğer firmalar bu kadar kontrollü davranmayabilecektir. Sonuç olarak, muhalefet görüşü bildiren yargıç, böylesi isimlere marka koruması sağlanmasının rekabeti zedeleyici sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekerek “booking.com” ibaresinin bir bütün olarak internet üzerinden rezervasyon (booking) hizmetlerine, yani davalının ve rakiplerinin sunduğu hizmetlere işaret eden, jenerik bir terim olduğu ve bu nedenle de marka korumasına uygun bir isim olmadığı yönündeki görüşüyle çoğunluk görüşüne katılmamıştır.

Gerek çoğunluk gerekse muhalefet görüşünde öne sürülen gerekçe ve argümanlar dikkat çekici ve kayda değerdir. Tekrar belirtelim ki, Yüksek Mahkeme bu kararıyla jenerik.com şeklinde isimlerin marka korumasına uygun olduğunu söylememektedir. Yüksek Mahkeme, jenerik.com şeklindeki isimlerin bütün halde jenerik olduğu yönünde genel bir kural konulmasına karşı çıkmaktadır. Mahkemeye göre böyle bir ibarenin jenerik olup olmadığı konusunda belirleyici olan temel kıstas, tüketicilerin ibareyi ne şekilde algıladıklarıdır.

İbare jenerik olmasa bile tanımlayıcı olabilir ve buna bağlı olarak reddedilebilir; o halde jenerik olup olmadığı tartışması neden bu kadar önemli diye düşünen okurlar olabilir. Hatırlatalım ki, bu ayrım ABD’de federal marka koruması elde etmek açısında oldukça önemlidir. Çünkü ABD’de jenerik bir ibarenin hiçbir surette marka koruması elde etmesi mümkün değilken, jenerik olmayıp da tanımlayıcı olan bir ibarenin tescil şansı, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnasına / ikincil anlam kazanmaya bağlı olarak mevcuttur.

Kanaatimizce Türkiye’de jenerik.com şeklinde formüle edilmiş ibarelerin bütün halde jenerik mi yoksa tanımlayıcı mı olduğu konusundaki bir tartışmadan çıkacak sonuç, çok da belirgin bir ayrıma yol açmayacaktır. Çünkü ABD’den farklı olarak, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (SMK) 5’inci maddesi sayılan mutlak ret nedenleri bağlamında jenerik ibareler ile tanımlayıcı ibarelere farklı bir hukuki sonuç bağlanmış değildir. Zira, SMK m. 5/1-(b) veya (d) bentleri kapsamında değerlendirilebilecek jenerik bir ibarenin kendiliğinden ve başlangıçta tescili mümkün olmasa dahi, m. 5/2 kapsamındaki istisna çerçevesinde kullanım sonucu ayırt edicilik kazanarak marka işlevi görmesi durumunda tescil edilmesi olasılık dahilinde olacaktır. Şüphesiz, mal veya hizmetin belirli bir özelliğini (örn. amacını, miktarını, coğrafi kaynağını, vb.) tanımlayan işaretlere kıyasla, sunulan malın veya hizmetin direkt olarak kendisine işaret eden bir ibarenin kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanması çok daha zor ve ancak fazlasıyla istisnai durumlarda mümkün olabilecektir. Ancak her halde, kullanım sonucu ayırt edicilik iddiasının dengeli rekabet sistemini, olası bir marka korumasının doğurabileceği etkileri ve sağlanacak olası bir korumanın kapsam ve sınırlarını da göz önünde bulundurmak suretiyle incelenmesi büyük önem arz etmektedir.

H. Tolga Karadenizli

Temmuz 2020, Ankara

karadenizlit@gmail.com


Dipnotlar:

[1] Örneğin “Kot (pantolon)” için bu durum söz konusudur. Kot ismi, blucin (blue jean) kumaşı ve bu kumaştan yapılan pantolonu Türkiye’de ilk kez üreten ve piyasaya süren Muhteşem Kot isimli kişinin soyadıdır. Başlangıçta ayırt edici niteliğe sahip Kot markası, zaman içinde ilgili ürünün kendi adıyla özdeşleşerek jenerik hale gelmiştir. (https://biyografiyazari.wordpress.com/2016/10/31/muhtesem-kot-ve-kot-pantalonun-dunya-tarihi-denim-blue-jean-levis/; https://www.milliyet.com.tr/muhtesem-kot-un-muhtesem-hikayesi-molatik-14040/; https://tr.wikipedia.org/wiki/Kot)

[2] www.booking.com aynı zamanda Booking.com BV şirketine ait internet sitesinin alan adıdır.

[3] Temyiz Mahkemesinin kararıyla ilgili daha önce IPR Gezgini’nde yayınlanan yazıya https://iprgezgini.org/2019/02/18/a-b-d-temyiz-mahkemesinin-booking-com-karari-booking-com-tescil-edilebilir/ bağlantısından erişilebilir.

[4] Dileyen okurlar kararın orijinal ve tam metnine https://www.supremecourt.gov/opinions/19pdf/19-46_8n59.pdf bağlantısından erişebilirler.

[5] Film ülkemizde “Eşitlik Savaşçısı” ismiyle sinemalarda gösterilmiştir. https://www.imdb.com/title/tt4669788/  Gerçek hayat hikâyesini esas alan filmlerden veya hukuk, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları, vb. konulardan hoşlanan sinemaseverlere tavsiye olunur.

[6] Bu yöndeki tüketici anketleri önceki aşamalarda Booking.com tarafından sunulmuştur.  Ankete göre tüketicilerin %74.8’i booking.com ibaresinin bir marka adı olduğunu, %23.8’i ise jenerik bir isim olduğunu düşünmektedir.

[7] Bu hususla ilgili USPTO tarafından belirtilen olası bir istisna şudur: Bazen jenerik bir terime jenerik üst seviye alan adının eklenmesi, kelime oyunu meydana getirebilmektedir. (örneğin bütün halde tenis ağı/filesi anlamına gelen tennis.net gibi) 

[8] Çoğunluk görüşünü oluşturan sekiz yargıçtan bir tanesi mutabık görüş bildirmiştir.

[9] Yazının önceki kısımlarında belirtilen (1) jenerik; (2) tanımlayıcı; (3) ima edici; (4) rastgele seçilmiş; (5) hayali şeklindeki kategoriler.

Googlelamak Fiili Google Markasını Jenerik Hale Getirir mi? A.B.D. Temyiz Mahkemesi Google Kararı

Sıradan bir iş gününde Google‘u kaç kez kullanıyorsunuz?

Ya da evde dinlenirken veya arkadaşlarınızla dışarıdayken merak ettiğiniz herhangi bir konuyu veya gideceğiniz restoranı nereden araştırıyorsunuz?

Bu sorulara karşı vereceğimiz yanıtlar, muhtemelen hepimize şunu gösterecektir:

Google bugünlerde hepimizin hayattaki en büyük yardımcısıdır ve onu ziyaret sıklığımız, hayatımızdaki herhangi birini ziyaret sıklığımızdan çok daha fazladır.

Hayatımızın bu denli içinde olan Google, Türkiye’de de googlelamak şeklinde bir fiilin türetilmesine yol açmıştır. Bir çoğumuz “Yakınlarda pizzacı var mı internet arama motorlarından bakar mısın?” demek yerine “Mahalledeki pizzacıları googlelar mısın?” demeyi tercih ediyoruz. Peki bu fiili durum, Google markasını jenerik bir marka haline getirmekte midir?

Bu soru, A.B.D.’nde tartışılmış ve 9. Bölge Temyiz Mahkemesi tarafından karara bağlanmıştır. İlgi çekici davayı bu yazı boyunca anahatlarıyla aktarmaya çalışacağım.

29 Şubat – 10 Mart 2012 tarihleri arasında Chris Gillespie isminde bir şahıs içinde Google kelimesi geçen 763 alan adını kendi adına kaydettirir. Alan adlarının tamamı Google kelimesini içermektedir ve bunun yanında bir ürün, kişi, marka, firma ismine yer verilmiştir. Örnekler: googledisney.com, googlebarackobama.com, googlenewstvs.com, vb.

Google markasının sahibi “Google, Inc.” alan adı tescillerine karşı, Google markasını ve kötü niyet gerekçelerini öne sürerek şikayet gerçekleştirir. Şikayeti değerlendiren Ulusal Tahkim Forumu (National Arbitration Forum), belirtilen gerekçeleri haklı bulur ve alan adlarının Google, Inc.’e devredilmesine karar verir.

Bu kararın ardından, David Elliott isimli bir şahıs, sonradan da Chris Gillespie‘nin katılımıyla, Google markasının iptal edilmesi talebiyle Arizona Bölge Mahkemesi’nde dava açar. Davacılara göre, “Google kelimesi tüm dünyada internet araması yapmayı tanımlayan jenerik bir ifade haline gelmiştir” ve bu nedenle jenerik hale gelmiş Google markasının iptal edilmesi gerekmektedir. Arizona Bölge Mahkemesi davayı reddeder ve davacılar bu karara karşı temyiz yolunu kullanır.

Yazının devamında tarafların argümanlarını ve mahkemenin gerekçelerini belirterek, davayı gören 9. Bölge Temyiz Mahkemesi‘nin 16 Mayıs 2017 tarihli kararına yer vereceğiz, karar metninin http://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2017/05/16/15-15809.pdf bağlantısından görülmesi mümkündür.

Davacılar, iptal talebinde iki ana argümana dayanmaktadır:

(i) İlk derece mahkemesi, Google kelimesinin fiil olarak kullanım biçimini dikkate almamıştır.

(ii) Davacılar tarafından sunulan kanıtlar yeteri derecede değerlendirilmemiştir.

Temyiz Mahkemesi analizine, marka koruması talep edilebilecek terimleri dört kategoriye bölerek başlamıştır: Jenerik, tanımlayıcı, çağrıştırıcı ve rastgele seçilmiş / fantezi terimler. Mahkeme’ye göre, bu davada ilk ve son kategorideki terimler, yani jenerik ve rastgele seçilmiş / fantezi terimler değerlendirilmelidir.

Jenerik terimler, belirli bir mal veya hizmetin ismini ifade eden, genel anlamda tanımlayıcı kelimelerdir ve ilgili malın veya hizmetin ticari kaynağını gösterme özellikleri olmadığından, marka olarak korunmaları mümkün değildir. Rastgele seçilmiş / fantezi terimlerin ise koruma talep edilecek mal veya hizmetlerle bağlantısı bulunmamaktadır, dolayısıyla doğaları gereği ticari kaynak gösterme vasfına sahiplerdir.

Bununla birlikte, geçerli bir markanın sahibi, geçen zaman için jenerikleşmenin (genericide) kurbanı olabilir. Jenerikleşme, halkın bir markanın ticari kaynağına bakmaksızın, o markayı belirli tipteki mal veya hizmetlerin jenerik adı olarak kullanmaya başlaması halinde ortaya çıkar. Bu tip markalara A.B.D.’nde örnek olarak Aspirin, Cellophane, Thermos markaları verilebilir. Bunlar bir dönem rastgele seçilmiş / fantezi kategorisindeki korunabilir markalar iken, halk bunları zaman içerisinde marka olarak kullanıldıkları mallar ile özdeşleştirmiş ve bu malların jenerik adı olarak kullanmaya başlamıştır. Buna karşın, halkın bir markayı belirli bir tipte bir ürünün ismi olarak kullanmaya başlaması tek başına ve derhal, bir markayı jenerik hale getirmez. Bir marka ancak “tescilli markanın kamunun ilgili kesiminde yarattığı birincil anlamın, ticari kaynağına hiç bakılmaksızın, belirli tipte bir mal veya hizmetin ismi haline gelmesi” durumunda jenerik hale gelmiş olarak kabul edilir.

Bu durumun tespiti için uygulanacak teste “kimsin / nesin testi” (who are you / what are you) adı verilmiştir. Eğer kamunun ilgili kesimi, bir markayı belirli mal ve hizmetlere ilişkin olarak “kimi veya ürünün nereden geldiğini” tanımlar biçiminde anlıyorsa, marka halen geçerlidir. Buna karşın, aynı kesim bir markayı belirli mal ve hizmetlerin “ne” olduğunu tanımlar biçimde anlıyorsa, marka jenerik hale gelmiştir. Dolayısıyla, sorulması gereken soru, “Terimin anlamının kamunun ilgili kesimi nezdinde (şu anda) ürünün ismi mi olduğu ve üreticiyi göstermediği midir?

Davacıların ilk argümanı, ilk derece mahkemesinin “Google” teriminin fiil olarak kullanımını göz ardı etmesidir.

Temyiz Mahkemesi’ne göre bu argüman iki açıdan yerinde değildir.

Birincisi, jenerik hale gelme iddiası mutlak surette belirli tipte mal veya hizmetlere ilişkin olmalıdır. Davacıların iddiası, Google ibaresinin internette arama yapma eylemi için jenerik bir fiil haline gelmesidir, buna karşın iddianın belirli bir mal veya hizmetle ilişkisi bulunmamaktadır. A.B.D. Marka Kanunu (Lanham Kanunu)’nda “bir markanın malların veya hizmetlerin jenerik adı haline gelmesi nedeniyle iptal edilmesinin talep edilebileceği” ve uygulanacak testin “tescilli markanın (belirli) malların veya hizmetlerin jenerik adı haline gelip gelmediğinin değerlendirilmesi” olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla, mevzuata göre jenerikleşme belirli mal veya hizmetlere ilişkin olmalıdır. Bu şart, fantezi markaların yaşayabilirliğinin sağlanması bakımından da önemlidir, çünkü aksi durumda belirli bir mal için fantezi yani tescil edilebilir olan bir terim, başka bir mal için jenerik olması nedeniyle, korunabileceği mallar bakımından da jenerikleşme tehlikesi içerisinde olacaktır.

İkincisi, bir terimin fiil olarak kullanılması, o terimin kullanımını otomatikman jenerik kullanım haline getirmemektedir. Davacılar, bir kelimenin ancak sıfat gibi kullanımı halinde markasal kullanımının söz konusu olacağını belirtmektedir. Lanham Kanunu’nda jenerikleşme testi hakkında değişiklik yapılırken, markaların ikili (dual) işlevinden bahsedilmiştir. Buna göre, markalar bir ürünü isimlendirme ve aynı zamanda ticari kaynağını belirtme amacına hizmet eder. Buna göre, bir ürün emsalsiz ise, ürün için seçilen markanın, o ürünün ismi olarak kullanılması kaçınılmazdır. Ancak bu durum markanın jenerik hale geldiği sonucunu ortaya çıkarmaz. Bu şekilde Kongre, bir kişinin bir markayı isim olarak ve aynı zamanda kaynak belirten bir marka olarak kullanabileceğini de göstermiştir. Bu yazıda detayına girmeyecek olsak da, Temyiz Mahkemesi’nin önceden verdiği “Coke” kararına sıklıkla atıf yaparak, bu argümanı reddettiğini belirtmemiz yerinde olacaktır. (Coke kararında yer verilen tespitleri okumak isteyen okurlarımızın yukarıda yer verdiğimiz bağlantıyı kullanarak karar metnini incelemeleri önerilir.)

Davacıların ikinci argümanı, ilk derece mahkemesinin Google teriminin jenerik hale geldiğini ispatlamak için sundukları delillerin yeterince incelememesidir.

Temyiz Mahkemesi’ne göre, yukarıda da belirtildiği üzere, jenerik hale gelme iddiası mutlak surette belirli tipte mal veya hizmetlere ilişkin olmalıdır. Google terimi bir fiil olarak jenerik biçimde ve arama motorları arasında ayırım gözetmeksizin kullanılsa da, bu durum bize ilgili terimin, internet arama motorlarının isimlerine ilişkin olarak kamu tarafından ne şekilde algılandığı hakkında bir fikir vermeyecektir. Bir diğer deyişle, davacılar tarafından sunulan kanıtlar, halkın çoğunluğunun “Google” terimini bir fiil olarak kullandığını gösterse de, bu faktör tek başına markanın belirli mal veya hizmetler için jenerik hale geldiğini göstermeyecektir.

Davacılar tarafından sunulan kanıtlar, Google teriminin internet arama motorları için jenerik biçimde kullanımını göstermemektedir ve tekrar etmek gerekirse yalnızca fiil olarak kullanımı ortaya koymaktadır. Bu husus, jenerik hale gelme iddiasının mutlak surette belirli tipte mal veya hizmetlere ilişkin olması zorunluluğu ile birleştiğinde, davacıların kanıtların yeterince incelenmediği yönündeki iddiası da reddedilmiştir. (Temyiz Mahkemesi’nin bu husustaki oldukça kapsamlı değerlendirmesi, yukarıdaki karar bağlantısından detaylarıyla görülebilir.)

Temyiz Mahkemesi, yukarıda anahatlarıyla açıkladığımız gerekçelerle davayı reddetmiş ve ilk derece mahkemesinin kararını onamıştır.

Davacılar bu karar üzerine Yüksek Mahkeme’ye başvurmuştur, ancak Yüksek Mahkeme davacıların dilekçesini esastan görüşmeyi reddetmiştir. (https://arstechnica.com/tech-policy/2017/10/supreme-court-wont-nullify-google-trademark-in-genericide-challenge/)

Jenerik marka teriminin, ülkemizde de oldukça hoyrat ve bilinçsiz biçimde kullanıldığı kişisel gözlemimizdir. Oldukça güçlü markalar olan ve sahibince de sıkı biçimde korunan bazı markalar, ülkemizde ortada jenerikliğe ilişkin bir karar veya sahibinin markayı terk etmesi gibi bir veri olmaksızın, jenerik markalar arasında örneklendirilmektedir. Bir markanın başarısının veya sektöründeki ilk markalardan birisi olmasının, markanın jenerik hale gelmesi gibi bir sonuca yol açmayacağı, yukarıda yer verdiğimiz Temyiz Mahkemesi kararından da açıkça görülmektedir.

Hayatımızın bir parçası olan googlelamak eylemi hakkında detaylı açıklama içeren kararın okuyucularımızın da ilgisini çektiğini umuyoruz.

Önder Erol ÜNSAL

Şubat 2018 

unsalonderol@gmail.com

 

Adalet Divanı “Bravo” kararı çerçevesinde Topluluk Marka Direktifi 3(1)(d) bendinin analizi ve 556 sayılı KHK 7/1-(d) bendi ile içerik karşılaştırması

parvis-nuit-02_bis(Görsel http://www.coris-uk.co.uk/EN/news/n_105 adresinden alınmıştır.)

 

2008/95 sayılı (eski 89/104) Topluluk Marka Direktifinin ret veya hükümsüzlük nedenleri başlıklı 3üncü maddesi birinci fıkrası (d) paragrafında yer alan ret gerekçesinin takip eden biçimde Türkçe’ye çevirisi uygun olacaktır:  “Güncel (yaygın, yürürlükteki) dilde veya iyi niyete dayalı (hüsnüniyetli) ve yerleşik ticari faaliyetlerde kullanımı teamül haline (alışılagelmiş hale) gelmiş işaret veya unsurlardan münhasıran oluşan markalar (tescil edilmeyecektir)” – “(the following shall not registered)… trade marks which consist exclusively of signs or indications which have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade.” Hüküm aynı içerikle 207/2009 sayılı (eski 40/94) Topluluk Marka Tüzüğünün mutlak ret nedenleri başlıklı 7nci maddesinin birinci fıkrası (d) bendinde de yer almaktadır.

Hükmün analizi ise Adalet Divanının C-517/99 sayılı 04/10/2001 tarihli “Bravo” (Merz & Krell GmbH& Co.) kararında yapılmıştır. Bu yazı kapsamında ilgili ret gerekçesinin Adalet Divanı tarafından yorumlanış biçimini “Bravo” kararı kapsamında açıklamaya çalışacağız. Yazının son kısmında ise ilgili ret gerekçesinin 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki karşılığı olduğu varsayılan 7/1-(d) bendi ile kısa karşılaştırmasını yapmaya gayret edeceğiz.

“Bravo” markasının yazım aletleri için tescil edilmesi amacıyla Merz & Krell GmbH & Co. tarafından Alman Marka ve Patent Ofisi’ne yapılan başvuru, Ofis tarafından “bravo” kelimesinin bir övgü kelimesi, bundan başka bir algı yaratmaması, reklam sloganı olarak algılanarak ayırt edici özelliğinin bulunmaması gerekçelerine dayanılarak reddedilir. Başvuru sahibi ret kararına karşı dava açar ve Ofis tarafından tespit edilen anlam ve kullanımın yazım aletleri malı ile bağlantısı bulunmadığını, Alman Marka Kanunu madde 8(2)(3)’nin “güncel (yaygın, yürürlükteki) dilde veya iyi niyete dayalı (hüsnüniyetli) ve yerleşik ticari faaliyetlerde kullanımı malları veya hizmetleri işaret edecek şekilde teamül haline (alışılagelmiş hale) gelmiş işaret veya unsurlardan münhasıran oluşan markalar”ın tescil edilmeyeceği hükmünü içerdiğini belirtir. Federal Patent Mahkemesi, Direktif madde 3(1)(d)’ye göre “bravo” kelime markasının “güncel (yaygın, yürürlükteki) dilde veya iyi niyete dayalı (hüsnüniyetli) ve yerleşik ticari faaliyetlerde kullanımı teamül haline (alışılagelmiş hale) gelmiş işaret veya unsurlardan münhasıran oluşan markalar tescil edilmeyecektir” hükmü çerçevesinde reddedilebilmesi için “bravo” kelimesinin bu kapsama girmesinin yeterli olduğu görüşünde olmakla birlikte, Alman Marka Kanunu madde 8(2)(3)’nin aynı hükmün uygulanabilmesi için açık olarak mal ve hizmetlere atıf yapması nedeniyle işlemleri durdurur. Mahkeme ilaveten, Alman Marka Kanunu madde 8(2)(3)’nin başvurunun reddedilebilmesi için mallarla veya hizmetlerle genel bir bağlantı kurulmasının yeterli olup olmadığı veya belirtilen mallar ve hizmetlerle spesifik bir bağlantı kurulmasının gerekip gerekmediği hakkında açıklık içermediğini de tespit eder. Belirtilen hususlardan hareket eden, Federal Patent Mahkemesi, Alman Marka Kanunu madde 8(2)(3)’ün Topluluk Marka Direktifi madde 3(1)(d)’ye uygun biçimde yorumlanmasının sağlanması için Adalet Divanına takip eden soruları yöneltir ve ön yorum kararı verilmesini talep eder:

“Üye ülkelerin marka kanunlarının uyumlaştırılması amaçlı 89/104 sayılı Topluluk Marka Direktifi madde 3(1)(d), yazım biçimi aksini ifade etse de, tescil talebine konu spesifik malları ve hizmetleri veya bunların asli özelliklerini veya niteliklerini doğrudan tarif eden işaretlerin veya unsurların tescil engelinden etkileneceği şeklinde kısıtlayıcı biçimde mi yorumlanmalıdır? Ya da, bu hüküm, jenerik işaret ve adlandırmalara ek olarak, güncel (yaygın, yürürlükteki) dilde veya iyi niyete dayalı (hüsnüniyetli) ve yerleşik ticari faaliyetlerde kullanımı ilgili veya benzer sektörler bakımından teamül haline (alışılagelmiş hale) gelmiş reklam sloganı, kalite bildiren veya alımı teşvik eden unsurlar gibi tescili talep edilen malların veya hizmetlerin özel niteliklerini doğrudan tarif etmeyen işaretlerin veya unsurların da tescil edilmesini engeller biçimde mi yorumlanmalıdır?”

Adalet Divanı, Federal Patent Mahkemesinin talebini soruyu iki ayrı parçaya bölerek yanıtlamıştır.

Federal Patent Mahkemesi sorusunun ilk bölümünde asıl olarak “markayı münhasıran oluşturan işaret veya unsurların, tescili talep edilen mallara veya hizmetlere ilişkin olarak, güncel (yaygın, yürürlükteki) dilde veya iyi niyete dayalı (hüsnüniyetli) ve yerleşik ticari faaliyetlerde kullanımı teamül haline (alışılagelmiş hale) gelmiş işaret veya unsurlar olmaması halinde, madde 3(1)(d)’de belirtilen ret gerekçesinin uygulanabilir mi?” sorusunu yöneltmektedir. Soru en basit haliyle, ilgili ret gerekçesinin tescili talep edilen mallardan veya hizmetlerden bağımsız olarak uygulanabilir nitelikte olup olmadığını irdelemektedir.

Adalet Divanı sorunun ilk bölümüne ilişkin yanıtında takip eden tespitleri yapmıştır:

Direktif madde 3(1)(d), güncel (yaygın, yürürlükteki) dilde veya iyi niyete dayalı (hüsnüniyetli) ve yerleşik ticari faaliyetlerde kullanımı teamül haline (alışılagelmiş hale) gelmiş işaret veya unsurlardan münhasıran oluşan markaların tescil edilmeyeceği hükmünü içermektedir. Güncel (yaygın, yürürlükteki) dilde veya iyi niyete dayalı (hüsnüniyetli) ve yerleşik ticari faaliyetlerde kullanımı malları veya hizmetleri işaret edecek şekilde teamül haline (alışılagelmiş hale) gelmiş işaret veya unsurlardan münhasıran oluşan markaların tescil edilmeyeceği hükmünü içeren Alman Marka Kanunu madde 8(2)(3)’ün aksine, Direktif madde 3(1)(d) hükmünün mallara ve hizmetlere yönelik doğrudan bir atıf içermediği doğrudur. Bununla birlikte, buradan hareketle, bir markanın tescil edilebilirliğini değerlendirirken, markayı oluşturan işaret veya unsurlarla, markanın kapsadığı mallar veya hizmetler arasındaki bağlantının dikkate alınmayacağı sonucuna ulaşmak mümkün değildir. Direktif madde 3(1)(d)’nin amacı bir işletmenin mallarının veya hizmetlerinin diğer işletmelerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlamayan ve bu nedenle Direktif madde 2’de belirtilen şartı yerine getirmeyen işaretlerin veya unsurların tescil edilmesinin engellenmesidir. Markayı oluşturan işaret veya unsurların ayırt edici karaktere sahip olup olmadıkları hususunun nazari olarak ve markanın kapsadığı (ayırt etme işlevinin gerçekleşmesinin beklendiği) mallardan veya hizmetlerden ayrı biçimde değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu çerçevede, Direktif madde 3(1)(d)’nin, güncel (yaygın, yürürlükteki) dilde veya iyi niyete dayalı (hüsnüniyetli) ve yerleşik ticari faaliyetlerde tescili talep edilen malları veya hizmetleri işaret edecek şekilde kullanımı teamül haline (alışılagelmiş hale) gelmiş işaret veya unsurlardan münhasıran oluşan markaların tescilinin engellendiği biçiminde yorumlanması gerekmektedir.

Federal Patent Mahkemesi sorusunun ikinci bölümünde, Direktif madde 3(1)(d)’de yer alan ret halinin, yalnızca, markayı oluşturan işaret veya unsurların münhasıran tescilin talep edildiği malların ve hizmetlerin özelliklerini ve niteliklerini bildiren içerikte olduğu durumlarda mı uygulanacağını, yoksa markayı oluşturan işaret veya unsurlar belirtilen malların ve hizmetlerin özelliklerini ve niteliklerini bildirir içerikte olmasa da,  bu işaret veya unsurların reklam sloganı, kalite bildiren veya alımı teşvik eden ibareler olması durumunda da Direktif madde 3(1)(d)’deki ret halinin ortaya çıkıp çıkmayacağını sormaktadır.

Adalet Divanına göre, Direktif madde 3(1)(c) ile 3(1)(d)’nin kapsamları arasında açık biçimde örtüşme olsa da, madde 3(1)(d) çerçevesinde reddedilecek markaların kabul edilmeme gerekçesi bu markaların tanımlayıcı olması değil, tescilin talep edildiği malların veya hizmetlerin ait olduğu ticari sektörde bu markaların kullanımıdır. Direktif madde 3(1)(d)’nin uygulama kapsamı sadece markanın kapsadığı malların veya hizmetlerin özelliklerini veya niteliklerini münhasıran tarif eden markalarla sınırlanmamalıdır. Markayı oluşturan işaret veya unsurların, markanın kapsadığı malların veya hizmetlerin özelliklerini veya niteliklerini tarif etmesi hükmün uygulanması için zorunlu değildir. Markayı oluşturan işaret veya unsurların, güncel (yaygın, yürürlükteki) dilde veya iyi niyete dayalı (hüsnüniyetli) ve yerleşik ticari faaliyetlerde kullanımının teamül haline (alışılagelmiş hale) gelmesi durumunda, bu işaret veya unsurların reklam sloganı, kalite bildiren veya alımı teşvik eden ibareler olarak kullanılması büyük önem arz etmemektedir. Bununla birlikte, markanın kapsadığı mallara veya hizmetlere ilişkin olarak aynı zamanda reklam sloganı, kalite bildiren veya alımı teşvik eden ibareler olarak da kullanılan bir markanın tescili bu kullanım nedeniyle engellenemez. Markanın kapsadığı mallara veya hizmetlere ilişkin olarak, markayı oluşturan işaret veya unsurların güncel (yaygın, yürürlükteki) dildeki veya iyi niyete dayalı (hüsnüniyetli) ve yerleşik ticari faaliyetlerdeki kullanımının teamül haline (alışılagelmiş hale) gelip gelmediği, ulusal mahkemeler tarafından her olayda ayrıca değerlendirilmelidir. Bu çerçevede, Direktif madde 3(1)(d), markanın kapsadığı mallara veya hizmetlere ilişkin olarak, markayı oluşturan işaret veya unsurların münhasıran, güncel (yaygın, yürürlükteki) dilde veya iyi niyete dayalı (hüsnüniyetli) ve yerleşik ticari faaliyetlerde kullanımı teamül haline (alışılagelmiş hale) gelmiş ibareler olması halinde uygulanacak bir ret gerekçesi olarak yorumlanmalıdır. Hükmün uygulandığı anda, tartışma konusu işaretlerin veya unsurların ilgili malların veya hizmetlerin özelliklerini veya niteliklerini tarif edip etmediği esasa etki etmeyecektir.

Adalet Divanı, Alman Federal Patent Mahkemesinin sorusunu yukarıda yer verilen biçimde yanıtlayarak, Direktif madde 3(1)(d)’nin ve parale hükmü içeren Tüzük madde 7/1-(d)’nin uygulama kapsamını ve uygulanabileceği halleri bir ölçüde netleştirmiştir. Adalet Divanı kararda özet olarak, hüküm uygulanırken markanın kapsadığı malların veya hizmetlerin dikkate alınması ve ret kararının mallar veya hizmetler göz önünde bulundurularak verilmesi gerektiğini ve Direktif madde 3(1)(c) [tanımlayıcı markalar] ile madde 3(1)(d) arasında büyük ölçüde örtüşme olsa da madde 3(1)(d)’nin uygulanması için markayı oluşturan unsurların tanımlayıcı olması gibi bir zorunluluk bulunmadığını belirtmiştir. Madde 3(1)(d) kapsamına giren, yani güncel (yaygın, yürürlükteki) dilde veya iyi niyete dayalı (hüsnüniyetli) ve yerleşik ticari faaliyetlerde kullanımı teamül haline (alışılagelmiş hale) gelmiş işaret veya unsurların genel adı olan jenerik işaretler hususunu ise bir diğer yazıda açıklamaya çalışacağız.

Adalet Divanının “bravo” kararı Topluluk Marka Direktifi madde 3(1)(d)’nin ve Topluluk Marka Tüzüğü madde 7/1-(d)’nin içeriklerinin değerlendirilmesi konusunda kullanılabilir başlıca mahkeme kararı niteliğindedir. Belirtilen maddelerin ve mahkeme kararının 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yer alan 7/1-(d) bendi ile karşılaştırılması da yerinde olacaktır.

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7/1-(d) bendi takip eden hükmü içermektedir:

“Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar (tescil edilemez).”

Sağlıklı bir karşılaştırma için bu hüküm ile yukarıda çevirisine yer verdiğimiz haliyle Topluluk Marka Direktifi ve Topluluk Marka Tüzüğünün paralel (oldukları varsayılan) maddelerinin birlikte okunması gerekmektedir:

“Güncel (yaygın, yürürlükteki) dilde veya iyi niyete dayalı (hüsnüniyetli) ve yerleşik ticari faaliyetlerde kullanımı teamül haline (alışılagelmiş hale) gelmiş işaret veya unsurlardan münhasıran oluşan markalar (tescil edilmeyecektir).”

 Yukarıda yer verilen maddelerin birlikte okunması, maddelerin kapsamlarının birbirlerinden farklı olduğunu ortaya koymaktadır. Türk mevzuatında yer alan “ticaret alanında herkes tarafından kullanım” halinin, Avrupa Birliği mevzuatında daha detaylı biçimde tarif edilmiş “güncel (yaygın, yürürlükteki) dilde veya iyi niyete dayalı (hüsnüniyetli) ve yerleşik ticari faaliyetlerde kullanımı teamül haline (alışılagelmiş hale) gelmiş işaret veya unsurlar” halini karşıladığı varsayıldığında bile, Türk mevzuatında yer alan diğer şartın, yani “belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adlar” şartının Topluluk mevzuatında karşılığının bulunmadığı görülmektedir. Buna ilaveten, 7/1-(c) bendinde de karşımıza çıkan ve Topluluk marka mevzuatında karşılığı bulunmayan “esas unsur” kavramının da bir diğer farklılık olduğunun altını çizmek gerekmektedir.

Kanaatimizce, 556 sayılı KHK oluşturulurken, Topluluk marka mevzuatının esas alındığı sıklıkla dile getirilmesine rağmen, mevzuat yazılırken yapılan ve sonrasında da uygulamada yer bulan çok sayıda müdahale, Türk mevzuatı ile Topluluk marka mevzuatının yapısal ve uygulama olarak birbirlerinden belirli ölçüde farklılaşmasını sağlamıştır. Ayırt edilemeyecek derecede benzerlik, aynı tür mal / hizmet, esas unsur gibi kavramlar, yukarıda örneğini verdiğimiz 7/1-(d) bendinde yapılan değişiklik, 7/1-(b),(ı) bendi gibi kavramsal olarak nispi ret nedeni olan ret gerekçelerinin mutlak ret nedenleri arasında sayılması, koruma markası, tanınmışlık listesi gibi uygulamalar ile Türk mevzuat ve uygulaması, Topluluk mevzuat ve uygulamasından farklı hale getirilmiştir. Bu unsurların tespitini ve değerlendirmesini ise başka bir yazıya bırakıyoruz.

 

Önder Erol Ünsal

Mayıs 2012