Etiket: ECJ

OHIM Uygulaması – Mutlak Ret Nedenleri Kapsamında Reddedilen Markalara İlişkin İtirazlarda Kabul Edilmesi Mümkün Olmayan Argümanlar

ohimfoto

Marka tescil başvurularının mutlak ret nedenleri incelemesi sonucunda reddedilmesi kararlarına karşı yapılan itirazlarda, başvuru sahipleri tarafından öne sürülen karşı argümanların kategorize edilmesi genellikle mümkündür. Ret kararlarına karşı sunulan argümanların bir bölümünün ret kararının yerindeliğini değiştirmesi mümkün değildir. İç Pazar Harmonizasyon Ofisi (OHIM)’nin marka inceleme kılavuzunda yer verilen kabul edilmesi mümkün olmayan karşı argümanlar başlığı bu kısa yazının konusunu oluşturmaktadır.

 

Kabul edilmesi mümkün olmayan karşı argümanlar kategorisine giren iddialarla Türkiye uygulamasında da sıklıkla karşılaşılmakta ve bu iddialar kimi zaman ciddi tartışmalara yol açabilmektedir. Dolayısıyla, Avrupa Birliği uygulamasında kabul edilmesi mümkün olmayan karşı iddiaların aktarılmasının, Türkiye’deki tartışmalara da belirli ölçüde ışık tutabileceği düşünülmektedir. Buna karşın, Türkiye’deki tartışmaların çoğunlukla kavramlar veya gerçekçi argümanlar kullanılarak değil, kısır biçimde (neye dayalı olarak belirlendiği belli olmayan) katılık – esneklik skalasında gerçekleştirilmesi, geleceğe yönelik iyimser beklentileri çoğunlukla ortadan kaldırmaktadır.

 

Mutlak ret nedenleri incelemesi sonucu verilen ret kararlarına karşı yapılan itirazlarda yer verilen, ancak kabul edilmesi mümkün olmayan argümanlar, OHIM marka inceleme kılavuzunun, mutlak ret nedenleri bölümünde “Irrelevant Criteria (mevzu dışı kriterler)” başlığı altında incelenmiştir. AB Mahkemeleri tarafından “mevzu dışı kriterler” olarak belirlenen, OHIM tarafından da ilgili mahkeme kararlarına atıf yapılarak kabul edilmeyen karşı argümanlar olarak kategorize edilen haller, dört ana başlık altında toplanmıştır:

 

a-     Kullanılmayan Terimler: Başvuruya konu terimin piyasada tanımlayıcı kullanımının tespit edilememesi hususu kabul edilebilir nitelikte bir karşı argüman değildir. Tanımlayıcı niteliğe ilişkin değerlendirme, başvuruya konu markanın başvuru kapsamındaki mallar veya hizmetler için kullanılacağı varsayımıyla yapılmalıdır. Bu husus, Topluluk Marka Tüzüğünün ilgili bendinin (7(1)(c) paragrafı) yazımında kullanılan “may serve” kalıbından da anlaşılmaktadır (bkz. Adalet Divanının 23/10/2003 tarihli C-191/01 sayılı “Doublemint” kararı, paragraf: 33).

 

b-     Serbest Bırakma Gerekliliği:  Başvuruları reddedilen marka sahipleri sıklıkla, başvuruya konu terimi diğer tacirlerin kullanması zorunluluğun bulunmadığını, diğer tacirlerin mallarının veya hizmetlerinin karakteristik özelliklerini belirtme yönündeki ihtiyaçlarını karşılayabilecek daha net ve doğrudan tabirler bulunduğunu öne sürmektedir. Bu argüman “mevzu dışı kriter” olarak kabul edilmeli ve reddedilmelidir.

 

Topluluk Marka Tüzüğünün ilgili bendi (7(1)(c) paragrafı), tanımlayıcı terimlerin tescil edilmesini engelleyerek ve bu yolla bu tip terimlerin ilgili sektördeki herkes tarafından serbest şekilde kullanmasını sağlayarak kamu yararını gözetse de, Ofisin (OHIM’in), başvuruya konu tanımlayıcı terimin şu anda veya gelecekte üçüncü şahıslarca kullanılması gerekliliğini veya üçüncü şahısların terimin serbestçe kullanımından fayda sağlayacaklarını ispatlaması gerekli değildir (bkz. Adalet Divanının 04/05/1999 tarihli C-108/97 sayılı “Chiemsee” kararı, paragraf: 35; Adalet Divanının 12/02/2004 tarihli C-363/99 sayılı “Postkantoor” kararı, paragraf: 61).

 

Başvuruya konu tanımlayıcı terimle eş anlamlı başka sözcüklerin bulunması veya tanımlayıcı anlamı ifade etmek için daha genel geçer ifadelerin bulunması hususları da dikkate alınmayacaktır (bkz. Adalet Divanının 12/02/2003 tarihli C-265/00 sayılı “Biomild” kararı, paragraf: 42).

 

c-      Fiili Tekel: Başvuru sahibinin, markanın tanımlayıcı nitelikte bulunduğu malların veya hizmetlerin tek sağlayıcısı olması, Topluluk Marka Tüzüğünün ilgili bendi (7(1)(c) paragrafı) kapsamında verilen ret kararının yerindeliğini ortadan kaldıran bir husus değildir. Ancak, bu tip durumlarda, başvuru sahibinin kullanım sonucu kazanılmış ayırt edici nitelik hususunu ispatlaması daha olası olacaktır.

 

d-     Çift Anlam: Başvuru sahiplerinin sıklıkla öne sürdüğü, başvuruya konu terimin birden fazla anlamının bulunması ve bu anlamlardan birisinin başvuru kapsamındaki mallar veya hizmetler için tanımlayıcı nitelikte olmaması argümanı kabul edilmeyecektir. Topluluk Marka Tüzüğünün ilgili bendinin (7(1)(c) paragrafı) uygulanabilmesi için, ilgili mallar veya hizmetler bakımından terimin olası anlamlarından sadece birisinin tanımlayıcı olması yeterlidir (bkz. Adalet Divanının 23/10/2003 tarihli C-191/01 sayılı “Doublemint” kararı, paragraf: 32; Adalet Divanının 12/02/2004 tarihli C-363/99 sayılı “Postkantoor” kararı, paragraf: 97).

 

İncelemenin, başvurunun kapsadığı mallar veya hizmetlere odaklanarak yapılması gerekliliği dikkate alındığında, başvuruyu oluşturan kelime veya kelimelerin, tanımlayıcılık değerlendirmesine konu mallar veya hizmetlerle ilgisi olmayan, diğer olası anlamlarına ilişkin argümanlar kabul edilmeyecektir. Aynı şekilde, başvuruya konu markanın bileşke bir kelime markası olması durumunda, inceleme esasları bakımından önemli olan husus, başvuruyu oluşturan kelimelerin birbirlerinden ayrı biçimde düşünülecek olası anlamları değil, başvuruya konu bileşke markanın bütün olarak ortaya çıkan anlamıdır (Adalet Divanının 08/06/2005 tarihli C-315/03 sayılı “Rockbass” kararı, paragraf: 56).

 

Yukarıda yer verilen genel ilkeler, Avrupa Birliği’nde, başvuruları oluşturan terimlerin anlamlarını objektif biçimde esas alarak karar tesis etme yükümlülüğünü veya genel ilkesini ortaya koymaktadır. Buna karşın, ülkemizdeki kimi alan profesyonellerinin (marka uzmanları dahil olmak üzere), kendi bakış açıları çerçevesinde, “hayali piyasalar” yaratarak ve bu hayali piyasaların hayali bakış açılarını kendilerince esas alarak argüman üretme veya karar tesis etme alışkanlıkları bulunmaktadır ve bunun dışındaki her pratik –her ne kadar objektif ve maddi verilere dayansa da- “katı” olarak adlandırılmaktadır. Hayali piyasaların hayali bakış açılarına dayalı ve objektif kriterleri göz ardı eden bakış açısı, özellikle tanımlayıcı markaların tescil edilebilmesi riski bakımından, tanımlayıcı terimlerin ilgili sektördeki herkes tarafından serbest şekilde kullanılabilmesi genel ilkesini tehdit etmektedir. Yazı kapsamında açıklandığı haliyle Avrupa Birliğine egemen olan, Adalet Divanı tarafından çerçevesi çizilen ve OHIM tarafından uygulanan genel ilkeler ise, hayali piyasalara dayanmak yerine, objektif ve maddi verilere dayalı olarak karar tesis edilmesini öngörmektedir.

 

Önder Erol Ünsal

Ocak 2014

“What About Transits?” – Transit Mallar Hakkında Adalet Divanı’ndan Geç Kalmış Yanıt

imagesCAFTKFXR(Görsel http://www.zurich.com.au/content/zurich_au/business/small-medium-business/cargo_insurance.html adresinden alınmıştır.)

 

Haziran 2011’de işyerinden bazı arkadaşlarımla ve bazı yargı mensuplarıyla birlikte Almanya’da katıldığım bir eğitime damgasını vuran soru “What about transits ? (peki ya transitlerde durum nedir?)” şeklindeydi. Sorunun sahibi Almanlardan beklediği netlikte cevapları alabildi mi, o kısmını biz pek anlayamadık, ama “What about transits?” sorusu o güzel haftayı anarken kullandığımız bir kalıp olarak bizim hafızamıza kazındı.

 

Avrupa’da marka incelemesine ve mahkeme kararlarına dair gelişmeleri takip ederken sürekli kullandığım ve çok faydalandığım “Marques  Class 46″te  (http://www.marques.org/class46/) rastladığım son Avrupa Birliği Adalet Divanı kararı transitte ele geçirilen taklit mallarla ilgili olunca, aklıma ilk olarak “What about transits?” sorusu geldi, kararı inceleyince kararın ana hatlarını ilgili sorunun yanıtlarından birisi olarak blogda paylaşmanın iyi olacağını düşündüm. İşte beklenen yanıt geliyor.

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından 01/12/2011 tarihinde verilen ve birleştirilmiş C-446/09 (Koninklijke Philips Electronics NV v Lucheng Meijing Industrial Company Ltd, Far East Sourcing Ltd, Röhlig Hong Kong Ltd, Röhlig Belgium NV), C-495/09 (Nokia Corporation v Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs – Müdahil: INTA) davalarına ilişkin olan, kısaca Philips – Nokia davası olarak anacağımız, karar transit geçişte tespit edilen taklit mallara Avrupa Birliği ülkeleri gümrük otoriteleri tarafından yapılacak muameleyle ilgilidir.

 

Ön karar (preliminary ruling) verilmesi amacıyla Avrupa Birliği Adalet Divanı’na Belçika ve Birleşik Krallık ulusal mahkemeleri tarafından yöneltilen sorular esasen birbirine çok benzerdir ve soruları “Avrupa Birliği’nde marka, tasarım, telif hakkı veya bağlantılı bir hakla korunan malların taklidi olan ve birlik üyesi olmayan bir ülkeden gelen malların, Avrupa Birliği’nde serbest dolaşıma sokulmadan, sadece Birliğin gümrük alanına sokulmasının 1383/2003 sayılı tüzük veya bu Tüzük yürürlüğe girmeden önce geçerli olan 3295/94 sayılı Tüzük çerçevesinde “taklit mallar” veya “korsan mallar” olarak kabul edilmesi uygun mudur?” biçiminde tek bir soruya indirgemek mümkündür. Adalet Divanı Philips – Nokia davasına ilişkin kararın 49. paragrafında yukarıdaki yorumu yapmış ve Belçika ve Birleşik Krallık ulusal mahkemelerinin sorularını yukarıda (tarafımca) çevirisi yapılan tek bir soruya indirgemiştir.

 

Karar içeriğinde Birliğin ilgili mevzuatından uzun alıntılar yapılmış ve tarafların görüşleri çerçevesinde değerlendirmeler yapılmış olmakla birlikte, kararın içeriğinin ve dolayısıyla Adalet Divanının yorumunun net olarak anlaşılabilmesi için yazımız içeriğinde Philips – Nokia davasına ilişkin kararın yalnızca sonuç bölümüne yer verilecektir.

 

Divan Philips – Nokia davasında ulusal mahkemeler tarafından yöneltilen soruların cevabını takip eden biçimde vermiştir:

 

Fikri mülkiyet haklarına tecavüz ettiklerinden şüphe duyulan mallara uygulanacak gümrük işlemlerini ve bu haklara tecavüz ettikleri tespit edilen mallara ilişkin olarak uygulanacak yaptırımları içeren Tüzükler takip eden biçimde yorumlanmalıdır:

 

“Avrupa Birliği’nde marka hakkıyla korunan malların taklidi olan veya Avrupa Birliği’nde telif hakkı, bağlantılı bir hak veya tasarım hakkıyla korunan malların kopyası olan ve birlik üyesi olmayan bir ülkeden gelen mallar, sadece erteleyici bir işlem (suspensive procedure) çerçevesinde Avrupa Birliği gümrük alanına sokulmaları nedeniyle, ilgili Tüzükler anlamında “taklit mallar” veya “korsan mallar” olarak sınıflandırılamaz;

 

Diğer taraftan bu malların, Avrupa Birliği’nde satışa sunulması niyetinin bulunduğunun ispatlanması (ispatın, diğerlerine ilaveten, malların Avrupa Birliği’nde bir müşteriye satıldığının veya Avrupa Birliği’ndeki müşterilere satışının teklif edildiğinin veya reklamının yapıldığının ortaya konulması veya mallara ilişkin belgelerden veya yazışmalardan bu malların Avrupa Birliği müşterilerine yönlendirileceğinin açık olarak öngörülmesi hallerinde, gerçekleştiği kabul edilir)  durumunda, bu mallar nedeniyle söz konusu haklara tecavüz gerçekleşebilir ve bu sebeple bu mallar “taklit mallar” veya “korsan mallar” olarak sınıflandırılabilir;

 

Esasa ilişkin kararı vermeye yetkili otoritenin, yukarıda yer verilen nitelikteki kanıtların veya diğer hususların, dayanılan fikri mülkiyet hakkına tecavüzü oluşturup oluşturmadığını inceleyebilmesi için, işlem talebinin yapıldığı gümrük otoritesi, elinde tecavüzün gerçekleştiğinden şüphelenilmesine imkan sağlayacak gerekçeler bulunduğu anda, bu malların serbest bırakılmasını askıya almalı veya bu malları alıkoymalıdır; ve

 

Bu gerekçeler, diğerlerinin yanı sıra, talep edilen erteleyici işlemin bu yönde bir beyanı şart koşmasına rağmen malların destinasyonunun belirtilmemiş olması durumunu, malları üretenin veya gönderenin kimliğine veya adresine ilişkin olarak tam veya güvenilir bilginin eksikliğini, gümrük otoriteleri ile işbirliğinin eksikliğini veya şüpheli mallara ilişkin dokümanların veya yazışmaların bu malların Avrupa Birliği müşterilerine yönlendirileceği ihtimalini ortaya koyduğunun belirlenmesini, içerebilir.

 

Yukarıdaki paragraflarda yer verilen genel ilkeler, transit mallar söz konusu olduğunda fikri mülkiyet haklarına tecavüzün Avrupa Birliği’nde hangi şartlarda gerçekleşmiş sayılacağı konusunda Adalet Divanı’nın yorumunu ortaya koymaktadır. Aralık 2011’e ait kararın bu konudaki belirsizliği tam olarak ortadan kaldırıp kaldırmayacağını ise zaman gösterecektir. Ancak, şurası şüphesiz ki, Almanya’ya giden bir heyet, “What about transits?” sorusunu yönelttiği zaman, Alman hakimler cevap vermekte eskiden olduğu gibi pek zorlanmayacaklar.

 

Önder Erol Ünsal

Aralık 2011

 

Adalet Divanı “Bravo” kararı çerçevesinde Topluluk Marka Direktifi 3(1)(d) bendinin analizi ve 556 sayılı KHK 7/1-(d) bendi ile içerik karşılaştırması

parvis-nuit-02_bis(Görsel http://www.coris-uk.co.uk/EN/news/n_105 adresinden alınmıştır.)

 

2008/95 sayılı (eski 89/104) Topluluk Marka Direktifinin ret veya hükümsüzlük nedenleri başlıklı 3üncü maddesi birinci fıkrası (d) paragrafında yer alan ret gerekçesinin takip eden biçimde Türkçe’ye çevirisi uygun olacaktır:  “Güncel (yaygın, yürürlükteki) dilde veya iyi niyete dayalı (hüsnüniyetli) ve yerleşik ticari faaliyetlerde kullanımı teamül haline (alışılagelmiş hale) gelmiş işaret veya unsurlardan münhasıran oluşan markalar (tescil edilmeyecektir)” – “(the following shall not registered)… trade marks which consist exclusively of signs or indications which have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade.” Hüküm aynı içerikle 207/2009 sayılı (eski 40/94) Topluluk Marka Tüzüğünün mutlak ret nedenleri başlıklı 7nci maddesinin birinci fıkrası (d) bendinde de yer almaktadır.

Hükmün analizi ise Adalet Divanının C-517/99 sayılı 04/10/2001 tarihli “Bravo” (Merz & Krell GmbH& Co.) kararında yapılmıştır. Bu yazı kapsamında ilgili ret gerekçesinin Adalet Divanı tarafından yorumlanış biçimini “Bravo” kararı kapsamında açıklamaya çalışacağız. Yazının son kısmında ise ilgili ret gerekçesinin 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki karşılığı olduğu varsayılan 7/1-(d) bendi ile kısa karşılaştırmasını yapmaya gayret edeceğiz.

“Bravo” markasının yazım aletleri için tescil edilmesi amacıyla Merz & Krell GmbH & Co. tarafından Alman Marka ve Patent Ofisi’ne yapılan başvuru, Ofis tarafından “bravo” kelimesinin bir övgü kelimesi, bundan başka bir algı yaratmaması, reklam sloganı olarak algılanarak ayırt edici özelliğinin bulunmaması gerekçelerine dayanılarak reddedilir. Başvuru sahibi ret kararına karşı dava açar ve Ofis tarafından tespit edilen anlam ve kullanımın yazım aletleri malı ile bağlantısı bulunmadığını, Alman Marka Kanunu madde 8(2)(3)’nin “güncel (yaygın, yürürlükteki) dilde veya iyi niyete dayalı (hüsnüniyetli) ve yerleşik ticari faaliyetlerde kullanımı malları veya hizmetleri işaret edecek şekilde teamül haline (alışılagelmiş hale) gelmiş işaret veya unsurlardan münhasıran oluşan markalar”ın tescil edilmeyeceği hükmünü içerdiğini belirtir. Federal Patent Mahkemesi, Direktif madde 3(1)(d)’ye göre “bravo” kelime markasının “güncel (yaygın, yürürlükteki) dilde veya iyi niyete dayalı (hüsnüniyetli) ve yerleşik ticari faaliyetlerde kullanımı teamül haline (alışılagelmiş hale) gelmiş işaret veya unsurlardan münhasıran oluşan markalar tescil edilmeyecektir” hükmü çerçevesinde reddedilebilmesi için “bravo” kelimesinin bu kapsama girmesinin yeterli olduğu görüşünde olmakla birlikte, Alman Marka Kanunu madde 8(2)(3)’nin aynı hükmün uygulanabilmesi için açık olarak mal ve hizmetlere atıf yapması nedeniyle işlemleri durdurur. Mahkeme ilaveten, Alman Marka Kanunu madde 8(2)(3)’nin başvurunun reddedilebilmesi için mallarla veya hizmetlerle genel bir bağlantı kurulmasının yeterli olup olmadığı veya belirtilen mallar ve hizmetlerle spesifik bir bağlantı kurulmasının gerekip gerekmediği hakkında açıklık içermediğini de tespit eder. Belirtilen hususlardan hareket eden, Federal Patent Mahkemesi, Alman Marka Kanunu madde 8(2)(3)’ün Topluluk Marka Direktifi madde 3(1)(d)’ye uygun biçimde yorumlanmasının sağlanması için Adalet Divanına takip eden soruları yöneltir ve ön yorum kararı verilmesini talep eder:

“Üye ülkelerin marka kanunlarının uyumlaştırılması amaçlı 89/104 sayılı Topluluk Marka Direktifi madde 3(1)(d), yazım biçimi aksini ifade etse de, tescil talebine konu spesifik malları ve hizmetleri veya bunların asli özelliklerini veya niteliklerini doğrudan tarif eden işaretlerin veya unsurların tescil engelinden etkileneceği şeklinde kısıtlayıcı biçimde mi yorumlanmalıdır? Ya da, bu hüküm, jenerik işaret ve adlandırmalara ek olarak, güncel (yaygın, yürürlükteki) dilde veya iyi niyete dayalı (hüsnüniyetli) ve yerleşik ticari faaliyetlerde kullanımı ilgili veya benzer sektörler bakımından teamül haline (alışılagelmiş hale) gelmiş reklam sloganı, kalite bildiren veya alımı teşvik eden unsurlar gibi tescili talep edilen malların veya hizmetlerin özel niteliklerini doğrudan tarif etmeyen işaretlerin veya unsurların da tescil edilmesini engeller biçimde mi yorumlanmalıdır?”

Adalet Divanı, Federal Patent Mahkemesinin talebini soruyu iki ayrı parçaya bölerek yanıtlamıştır.

Federal Patent Mahkemesi sorusunun ilk bölümünde asıl olarak “markayı münhasıran oluşturan işaret veya unsurların, tescili talep edilen mallara veya hizmetlere ilişkin olarak, güncel (yaygın, yürürlükteki) dilde veya iyi niyete dayalı (hüsnüniyetli) ve yerleşik ticari faaliyetlerde kullanımı teamül haline (alışılagelmiş hale) gelmiş işaret veya unsurlar olmaması halinde, madde 3(1)(d)’de belirtilen ret gerekçesinin uygulanabilir mi?” sorusunu yöneltmektedir. Soru en basit haliyle, ilgili ret gerekçesinin tescili talep edilen mallardan veya hizmetlerden bağımsız olarak uygulanabilir nitelikte olup olmadığını irdelemektedir.

Adalet Divanı sorunun ilk bölümüne ilişkin yanıtında takip eden tespitleri yapmıştır:

Direktif madde 3(1)(d), güncel (yaygın, yürürlükteki) dilde veya iyi niyete dayalı (hüsnüniyetli) ve yerleşik ticari faaliyetlerde kullanımı teamül haline (alışılagelmiş hale) gelmiş işaret veya unsurlardan münhasıran oluşan markaların tescil edilmeyeceği hükmünü içermektedir. Güncel (yaygın, yürürlükteki) dilde veya iyi niyete dayalı (hüsnüniyetli) ve yerleşik ticari faaliyetlerde kullanımı malları veya hizmetleri işaret edecek şekilde teamül haline (alışılagelmiş hale) gelmiş işaret veya unsurlardan münhasıran oluşan markaların tescil edilmeyeceği hükmünü içeren Alman Marka Kanunu madde 8(2)(3)’ün aksine, Direktif madde 3(1)(d) hükmünün mallara ve hizmetlere yönelik doğrudan bir atıf içermediği doğrudur. Bununla birlikte, buradan hareketle, bir markanın tescil edilebilirliğini değerlendirirken, markayı oluşturan işaret veya unsurlarla, markanın kapsadığı mallar veya hizmetler arasındaki bağlantının dikkate alınmayacağı sonucuna ulaşmak mümkün değildir. Direktif madde 3(1)(d)’nin amacı bir işletmenin mallarının veya hizmetlerinin diğer işletmelerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlamayan ve bu nedenle Direktif madde 2’de belirtilen şartı yerine getirmeyen işaretlerin veya unsurların tescil edilmesinin engellenmesidir. Markayı oluşturan işaret veya unsurların ayırt edici karaktere sahip olup olmadıkları hususunun nazari olarak ve markanın kapsadığı (ayırt etme işlevinin gerçekleşmesinin beklendiği) mallardan veya hizmetlerden ayrı biçimde değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu çerçevede, Direktif madde 3(1)(d)’nin, güncel (yaygın, yürürlükteki) dilde veya iyi niyete dayalı (hüsnüniyetli) ve yerleşik ticari faaliyetlerde tescili talep edilen malları veya hizmetleri işaret edecek şekilde kullanımı teamül haline (alışılagelmiş hale) gelmiş işaret veya unsurlardan münhasıran oluşan markaların tescilinin engellendiği biçiminde yorumlanması gerekmektedir.

Federal Patent Mahkemesi sorusunun ikinci bölümünde, Direktif madde 3(1)(d)’de yer alan ret halinin, yalnızca, markayı oluşturan işaret veya unsurların münhasıran tescilin talep edildiği malların ve hizmetlerin özelliklerini ve niteliklerini bildiren içerikte olduğu durumlarda mı uygulanacağını, yoksa markayı oluşturan işaret veya unsurlar belirtilen malların ve hizmetlerin özelliklerini ve niteliklerini bildirir içerikte olmasa da,  bu işaret veya unsurların reklam sloganı, kalite bildiren veya alımı teşvik eden ibareler olması durumunda da Direktif madde 3(1)(d)’deki ret halinin ortaya çıkıp çıkmayacağını sormaktadır.

Adalet Divanına göre, Direktif madde 3(1)(c) ile 3(1)(d)’nin kapsamları arasında açık biçimde örtüşme olsa da, madde 3(1)(d) çerçevesinde reddedilecek markaların kabul edilmeme gerekçesi bu markaların tanımlayıcı olması değil, tescilin talep edildiği malların veya hizmetlerin ait olduğu ticari sektörde bu markaların kullanımıdır. Direktif madde 3(1)(d)’nin uygulama kapsamı sadece markanın kapsadığı malların veya hizmetlerin özelliklerini veya niteliklerini münhasıran tarif eden markalarla sınırlanmamalıdır. Markayı oluşturan işaret veya unsurların, markanın kapsadığı malların veya hizmetlerin özelliklerini veya niteliklerini tarif etmesi hükmün uygulanması için zorunlu değildir. Markayı oluşturan işaret veya unsurların, güncel (yaygın, yürürlükteki) dilde veya iyi niyete dayalı (hüsnüniyetli) ve yerleşik ticari faaliyetlerde kullanımının teamül haline (alışılagelmiş hale) gelmesi durumunda, bu işaret veya unsurların reklam sloganı, kalite bildiren veya alımı teşvik eden ibareler olarak kullanılması büyük önem arz etmemektedir. Bununla birlikte, markanın kapsadığı mallara veya hizmetlere ilişkin olarak aynı zamanda reklam sloganı, kalite bildiren veya alımı teşvik eden ibareler olarak da kullanılan bir markanın tescili bu kullanım nedeniyle engellenemez. Markanın kapsadığı mallara veya hizmetlere ilişkin olarak, markayı oluşturan işaret veya unsurların güncel (yaygın, yürürlükteki) dildeki veya iyi niyete dayalı (hüsnüniyetli) ve yerleşik ticari faaliyetlerdeki kullanımının teamül haline (alışılagelmiş hale) gelip gelmediği, ulusal mahkemeler tarafından her olayda ayrıca değerlendirilmelidir. Bu çerçevede, Direktif madde 3(1)(d), markanın kapsadığı mallara veya hizmetlere ilişkin olarak, markayı oluşturan işaret veya unsurların münhasıran, güncel (yaygın, yürürlükteki) dilde veya iyi niyete dayalı (hüsnüniyetli) ve yerleşik ticari faaliyetlerde kullanımı teamül haline (alışılagelmiş hale) gelmiş ibareler olması halinde uygulanacak bir ret gerekçesi olarak yorumlanmalıdır. Hükmün uygulandığı anda, tartışma konusu işaretlerin veya unsurların ilgili malların veya hizmetlerin özelliklerini veya niteliklerini tarif edip etmediği esasa etki etmeyecektir.

Adalet Divanı, Alman Federal Patent Mahkemesinin sorusunu yukarıda yer verilen biçimde yanıtlayarak, Direktif madde 3(1)(d)’nin ve parale hükmü içeren Tüzük madde 7/1-(d)’nin uygulama kapsamını ve uygulanabileceği halleri bir ölçüde netleştirmiştir. Adalet Divanı kararda özet olarak, hüküm uygulanırken markanın kapsadığı malların veya hizmetlerin dikkate alınması ve ret kararının mallar veya hizmetler göz önünde bulundurularak verilmesi gerektiğini ve Direktif madde 3(1)(c) [tanımlayıcı markalar] ile madde 3(1)(d) arasında büyük ölçüde örtüşme olsa da madde 3(1)(d)’nin uygulanması için markayı oluşturan unsurların tanımlayıcı olması gibi bir zorunluluk bulunmadığını belirtmiştir. Madde 3(1)(d) kapsamına giren, yani güncel (yaygın, yürürlükteki) dilde veya iyi niyete dayalı (hüsnüniyetli) ve yerleşik ticari faaliyetlerde kullanımı teamül haline (alışılagelmiş hale) gelmiş işaret veya unsurların genel adı olan jenerik işaretler hususunu ise bir diğer yazıda açıklamaya çalışacağız.

Adalet Divanının “bravo” kararı Topluluk Marka Direktifi madde 3(1)(d)’nin ve Topluluk Marka Tüzüğü madde 7/1-(d)’nin içeriklerinin değerlendirilmesi konusunda kullanılabilir başlıca mahkeme kararı niteliğindedir. Belirtilen maddelerin ve mahkeme kararının 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yer alan 7/1-(d) bendi ile karşılaştırılması da yerinde olacaktır.

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7/1-(d) bendi takip eden hükmü içermektedir:

“Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar (tescil edilemez).”

Sağlıklı bir karşılaştırma için bu hüküm ile yukarıda çevirisine yer verdiğimiz haliyle Topluluk Marka Direktifi ve Topluluk Marka Tüzüğünün paralel (oldukları varsayılan) maddelerinin birlikte okunması gerekmektedir:

“Güncel (yaygın, yürürlükteki) dilde veya iyi niyete dayalı (hüsnüniyetli) ve yerleşik ticari faaliyetlerde kullanımı teamül haline (alışılagelmiş hale) gelmiş işaret veya unsurlardan münhasıran oluşan markalar (tescil edilmeyecektir).”

 Yukarıda yer verilen maddelerin birlikte okunması, maddelerin kapsamlarının birbirlerinden farklı olduğunu ortaya koymaktadır. Türk mevzuatında yer alan “ticaret alanında herkes tarafından kullanım” halinin, Avrupa Birliği mevzuatında daha detaylı biçimde tarif edilmiş “güncel (yaygın, yürürlükteki) dilde veya iyi niyete dayalı (hüsnüniyetli) ve yerleşik ticari faaliyetlerde kullanımı teamül haline (alışılagelmiş hale) gelmiş işaret veya unsurlar” halini karşıladığı varsayıldığında bile, Türk mevzuatında yer alan diğer şartın, yani “belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adlar” şartının Topluluk mevzuatında karşılığının bulunmadığı görülmektedir. Buna ilaveten, 7/1-(c) bendinde de karşımıza çıkan ve Topluluk marka mevzuatında karşılığı bulunmayan “esas unsur” kavramının da bir diğer farklılık olduğunun altını çizmek gerekmektedir.

Kanaatimizce, 556 sayılı KHK oluşturulurken, Topluluk marka mevzuatının esas alındığı sıklıkla dile getirilmesine rağmen, mevzuat yazılırken yapılan ve sonrasında da uygulamada yer bulan çok sayıda müdahale, Türk mevzuatı ile Topluluk marka mevzuatının yapısal ve uygulama olarak birbirlerinden belirli ölçüde farklılaşmasını sağlamıştır. Ayırt edilemeyecek derecede benzerlik, aynı tür mal / hizmet, esas unsur gibi kavramlar, yukarıda örneğini verdiğimiz 7/1-(d) bendinde yapılan değişiklik, 7/1-(b),(ı) bendi gibi kavramsal olarak nispi ret nedeni olan ret gerekçelerinin mutlak ret nedenleri arasında sayılması, koruma markası, tanınmışlık listesi gibi uygulamalar ile Türk mevzuat ve uygulaması, Topluluk mevzuat ve uygulamasından farklı hale getirilmiştir. Bu unsurların tespitini ve değerlendirmesini ise başka bir yazıya bırakıyoruz.

 

Önder Erol Ünsal

Mayıs 2012