(Görsel http://www.coris-uk.co.uk/EN/news/n_105 adresinden alınmıştır.)

2008/95 sayılı (eski 89/104) Topluluk Marka Direktifinin ret veya hükümsüzlük nedenleri başlıklı 3üncü maddesi birinci fıkrası (d) paragrafında yer alan ret gerekçesinin takip eden biçimde Türkçe’ye çevirisi uygun olacaktır:  “Güncel (yaygın, yürürlükteki) dilde veya iyi niyete dayalı (hüsnüniyetli) ve yerleşik ticari faaliyetlerde kullanımı teamül haline (alışılagelmiş hale) gelmiş işaret veya unsurlardan münhasıran oluşan markalar (tescil edilmeyecektir)” – “(the following shall not registered)… trade marks which consist exclusively of signs or indications which have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade.” Hüküm aynı içerikle 207/2009 sayılı (eski 40/94) Topluluk Marka Tüzüğünün mutlak ret nedenleri başlıklı 7nci maddesinin birinci fıkrası (d) bendinde de yer almaktadır.

Hükmün analizi ise Adalet Divanının C-517/99 sayılı 04/10/2001 tarihli “Bravo” (Merz & Krell GmbH& Co.) kararında yapılmıştır. Bu yazı kapsamında ilgili ret gerekçesinin Adalet Divanı tarafından yorumlanış biçimini “Bravo” kararı kapsamında açıklamaya çalışacağız. Yazının son kısmında ise ilgili ret gerekçesinin 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki karşılığı olduğu varsayılan 7/1-(d) bendi ile kısa karşılaştırmasını yapmaya gayret edeceğiz.

“Bravo” markasının yazım aletleri için tescil edilmesi amacıyla Merz & Krell GmbH & Co. tarafından Alman Marka ve Patent Ofisi’ne yapılan başvuru, Ofis tarafından “bravo” kelimesinin bir övgü kelimesi, bundan başka bir algı yaratmaması, reklam sloganı olarak algılanarak ayırt edici özelliğinin bulunmaması gerekçelerine dayanılarak reddedilir. Başvuru sahibi ret kararına karşı dava açar ve Ofis tarafından tespit edilen anlam ve kullanımın yazım aletleri malı ile bağlantısı bulunmadığını, Alman Marka Kanunu madde 8(2)(3)’nin “güncel (yaygın, yürürlükteki) dilde veya iyi niyete dayalı (hüsnüniyetli) ve yerleşik ticari faaliyetlerde kullanımı malları veya hizmetleri işaret edecek şekilde teamül haline (alışılagelmiş hale) gelmiş işaret veya unsurlardan münhasıran oluşan markalar”ın tescil edilmeyeceği hükmünü içerdiğini belirtir. Federal Patent Mahkemesi, Direktif madde 3(1)(d)’ye göre “bravo” kelime markasının “güncel (yaygın, yürürlükteki) dilde veya iyi niyete dayalı (hüsnüniyetli) ve yerleşik ticari faaliyetlerde kullanımı teamül haline (alışılagelmiş hale) gelmiş işaret veya unsurlardan münhasıran oluşan markalar tescil edilmeyecektir” hükmü çerçevesinde reddedilebilmesi için “bravo” kelimesinin bu kapsama girmesinin yeterli olduğu görüşünde olmakla birlikte, Alman Marka Kanunu madde 8(2)(3)’nin aynı hükmün uygulanabilmesi için açık olarak mal ve hizmetlere atıf yapması nedeniyle işlemleri durdurur. Mahkeme ilaveten, Alman Marka Kanunu madde 8(2)(3)’nin başvurunun reddedilebilmesi için mallarla veya hizmetlerle genel bir bağlantı kurulmasının yeterli olup olmadığı veya belirtilen mallar ve hizmetlerle spesifik bir bağlantı kurulmasının gerekip gerekmediği hakkında açıklık içermediğini de tespit eder. Belirtilen hususlardan hareket eden, Federal Patent Mahkemesi, Alman Marka Kanunu madde 8(2)(3)’ün Topluluk Marka Direktifi madde 3(1)(d)’ye uygun biçimde yorumlanmasının sağlanması için Adalet Divanına takip eden soruları yöneltir ve ön yorum kararı verilmesini talep eder:

“Üye ülkelerin marka kanunlarının uyumlaştırılması amaçlı 89/104 sayılı Topluluk Marka Direktifi madde 3(1)(d), yazım biçimi aksini ifade etse de, tescil talebine konu spesifik malları ve hizmetleri veya bunların asli özelliklerini veya niteliklerini doğrudan tarif eden işaretlerin veya unsurların tescil engelinden etkileneceği şeklinde kısıtlayıcı biçimde mi yorumlanmalıdır? Ya da, bu hüküm, jenerik işaret ve adlandırmalara ek olarak, güncel (yaygın, yürürlükteki) dilde veya iyi niyete dayalı (hüsnüniyetli) ve yerleşik ticari faaliyetlerde kullanımı ilgili veya benzer sektörler bakımından teamül haline (alışılagelmiş hale) gelmiş reklam sloganı, kalite bildiren veya alımı teşvik eden unsurlar gibi tescili talep edilen malların veya hizmetlerin özel niteliklerini doğrudan tarif etmeyen işaretlerin veya unsurların da tescil edilmesini engeller biçimde mi yorumlanmalıdır?”

Adalet Divanı, Federal Patent Mahkemesinin talebini soruyu iki ayrı parçaya bölerek yanıtlamıştır.

Federal Patent Mahkemesi sorusunun ilk bölümünde asıl olarak “markayı münhasıran oluşturan işaret veya unsurların, tescili talep edilen mallara veya hizmetlere ilişkin olarak, güncel (yaygın, yürürlükteki) dilde veya iyi niyete dayalı (hüsnüniyetli) ve yerleşik ticari faaliyetlerde kullanımı teamül haline (alışılagelmiş hale) gelmiş işaret veya unsurlar olmaması halinde, madde 3(1)(d)’de belirtilen ret gerekçesinin uygulanabilir mi?” sorusunu yöneltmektedir. Soru en basit haliyle, ilgili ret gerekçesinin tescili talep edilen mallardan veya hizmetlerden bağımsız olarak uygulanabilir nitelikte olup olmadığını irdelemektedir.

Adalet Divanı sorunun ilk bölümüne ilişkin yanıtında takip eden tespitleri yapmıştır:

Direktif madde 3(1)(d), güncel (yaygın, yürürlükteki) dilde veya iyi niyete dayalı (hüsnüniyetli) ve yerleşik ticari faaliyetlerde kullanımı teamül haline (alışılagelmiş hale) gelmiş işaret veya unsurlardan münhasıran oluşan markaların tescil edilmeyeceği hükmünü içermektedir. Güncel (yaygın, yürürlükteki) dilde veya iyi niyete dayalı (hüsnüniyetli) ve yerleşik ticari faaliyetlerde kullanımı malları veya hizmetleri işaret edecek şekilde teamül haline (alışılagelmiş hale) gelmiş işaret veya unsurlardan münhasıran oluşan markaların tescil edilmeyeceği hükmünü içeren Alman Marka Kanunu madde 8(2)(3)’ün aksine, Direktif madde 3(1)(d) hükmünün mallara ve hizmetlere yönelik doğrudan bir atıf içermediği doğrudur. Bununla birlikte, buradan hareketle, bir markanın tescil edilebilirliğini değerlendirirken, markayı oluşturan işaret veya unsurlarla, markanın kapsadığı mallar veya hizmetler arasındaki bağlantının dikkate alınmayacağı sonucuna ulaşmak mümkün değildir. Direktif madde 3(1)(d)’nin amacı bir işletmenin mallarının veya hizmetlerinin diğer işletmelerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlamayan ve bu nedenle Direktif madde 2’de belirtilen şartı yerine getirmeyen işaretlerin veya unsurların tescil edilmesinin engellenmesidir. Markayı oluşturan işaret veya unsurların ayırt edici karaktere sahip olup olmadıkları hususunun nazari olarak ve markanın kapsadığı (ayırt etme işlevinin gerçekleşmesinin beklendiği) mallardan veya hizmetlerden ayrı biçimde değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu çerçevede, Direktif madde 3(1)(d)’nin, güncel (yaygın, yürürlükteki) dilde veya iyi niyete dayalı (hüsnüniyetli) ve yerleşik ticari faaliyetlerde tescili talep edilen malları veya hizmetleri işaret edecek şekilde kullanımı teamül haline (alışılagelmiş hale) gelmiş işaret veya unsurlardan münhasıran oluşan markaların tescilinin engellendiği biçiminde yorumlanması gerekmektedir.

Federal Patent Mahkemesi sorusunun ikinci bölümünde, Direktif madde 3(1)(d)’de yer alan ret halinin, yalnızca, markayı oluşturan işaret veya unsurların münhasıran tescilin talep edildiği malların ve hizmetlerin özelliklerini ve niteliklerini bildiren içerikte olduğu durumlarda mı uygulanacağını, yoksa markayı oluşturan işaret veya unsurlar belirtilen malların ve hizmetlerin özelliklerini ve niteliklerini bildirir içerikte olmasa da,  bu işaret veya unsurların reklam sloganı, kalite bildiren veya alımı teşvik eden ibareler olması durumunda da Direktif madde 3(1)(d)’deki ret halinin ortaya çıkıp çıkmayacağını sormaktadır.

Adalet Divanına göre, Direktif madde 3(1)(c) ile 3(1)(d)’nin kapsamları arasında açık biçimde örtüşme olsa da, madde 3(1)(d) çerçevesinde reddedilecek markaların kabul edilmeme gerekçesi bu markaların tanımlayıcı olması değil, tescilin talep edildiği malların veya hizmetlerin ait olduğu ticari sektörde bu markaların kullanımıdır. Direktif madde 3(1)(d)’nin uygulama kapsamı sadece markanın kapsadığı malların veya hizmetlerin özelliklerini veya niteliklerini münhasıran tarif eden markalarla sınırlanmamalıdır. Markayı oluşturan işaret veya unsurların, markanın kapsadığı malların veya hizmetlerin özelliklerini veya niteliklerini tarif etmesi hükmün uygulanması için zorunlu değildir. Markayı oluşturan işaret veya unsurların, güncel (yaygın, yürürlükteki) dilde veya iyi niyete dayalı (hüsnüniyetli) ve yerleşik ticari faaliyetlerde kullanımının teamül haline (alışılagelmiş hale) gelmesi durumunda, bu işaret veya unsurların reklam sloganı, kalite bildiren veya alımı teşvik eden ibareler olarak kullanılması büyük önem arz etmemektedir. Bununla birlikte, markanın kapsadığı mallara veya hizmetlere ilişkin olarak aynı zamanda reklam sloganı, kalite bildiren veya alımı teşvik eden ibareler olarak da kullanılan bir markanın tescili bu kullanım nedeniyle engellenemez. Markanın kapsadığı mallara veya hizmetlere ilişkin olarak, markayı oluşturan işaret veya unsurların güncel (yaygın, yürürlükteki) dildeki veya iyi niyete dayalı (hüsnüniyetli) ve yerleşik ticari faaliyetlerdeki kullanımının teamül haline (alışılagelmiş hale) gelip gelmediği, ulusal mahkemeler tarafından her olayda ayrıca değerlendirilmelidir. Bu çerçevede, Direktif madde 3(1)(d), markanın kapsadığı mallara veya hizmetlere ilişkin olarak, markayı oluşturan işaret veya unsurların münhasıran, güncel (yaygın, yürürlükteki) dilde veya iyi niyete dayalı (hüsnüniyetli) ve yerleşik ticari faaliyetlerde kullanımı teamül haline (alışılagelmiş hale) gelmiş ibareler olması halinde uygulanacak bir ret gerekçesi olarak yorumlanmalıdır. Hükmün uygulandığı anda, tartışma konusu işaretlerin veya unsurların ilgili malların veya hizmetlerin özelliklerini veya niteliklerini tarif edip etmediği esasa etki etmeyecektir.

Adalet Divanı, Alman Federal Patent Mahkemesinin sorusunu yukarıda yer verilen biçimde yanıtlayarak, Direktif madde 3(1)(d)’nin ve parale hükmü içeren Tüzük madde 7/1-(d)’nin uygulama kapsamını ve uygulanabileceği halleri bir ölçüde netleştirmiştir. Adalet Divanı kararda özet olarak, hüküm uygulanırken markanın kapsadığı malların veya hizmetlerin dikkate alınması ve ret kararının mallar veya hizmetler göz önünde bulundurularak verilmesi gerektiğini ve Direktif madde 3(1)(c) [tanımlayıcı markalar] ile madde 3(1)(d) arasında büyük ölçüde örtüşme olsa da madde 3(1)(d)’nin uygulanması için markayı oluşturan unsurların tanımlayıcı olması gibi bir zorunluluk bulunmadığını belirtmiştir. Madde 3(1)(d) kapsamına giren, yani güncel (yaygın, yürürlükteki) dilde veya iyi niyete dayalı (hüsnüniyetli) ve yerleşik ticari faaliyetlerde kullanımı teamül haline (alışılagelmiş hale) gelmiş işaret veya unsurların genel adı olan jenerik işaretler hususunu ise bir diğer yazıda açıklamaya çalışacağız.

Adalet Divanının “bravo” kararı Topluluk Marka Direktifi madde 3(1)(d)’nin ve Topluluk Marka Tüzüğü madde 7/1-(d)’nin içeriklerinin değerlendirilmesi konusunda kullanılabilir başlıca mahkeme kararı niteliğindedir. Belirtilen maddelerin ve mahkeme kararının 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yer alan 7/1-(d) bendi ile karşılaştırılması da yerinde olacaktır.

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7/1-(d) bendi takip eden hükmü içermektedir:

“Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar (tescil edilemez).”

Sağlıklı bir karşılaştırma için bu hüküm ile yukarıda çevirisine yer verdiğimiz haliyle Topluluk Marka Direktifi ve Topluluk Marka Tüzüğünün paralel (oldukları varsayılan) maddelerinin birlikte okunması gerekmektedir:

“Güncel (yaygın, yürürlükteki) dilde veya iyi niyete dayalı (hüsnüniyetli) ve yerleşik ticari faaliyetlerde kullanımı teamül haline (alışılagelmiş hale) gelmiş işaret veya unsurlardan münhasıran oluşan markalar (tescil edilmeyecektir).”

 Yukarıda yer verilen maddelerin birlikte okunması, maddelerin kapsamlarının birbirlerinden farklı olduğunu ortaya koymaktadır. Türk mevzuatında yer alan “ticaret alanında herkes tarafından kullanım” halinin, Avrupa Birliği mevzuatında daha detaylı biçimde tarif edilmiş “güncel (yaygın, yürürlükteki) dilde veya iyi niyete dayalı (hüsnüniyetli) ve yerleşik ticari faaliyetlerde kullanımı teamül haline (alışılagelmiş hale) gelmiş işaret veya unsurlar” halini karşıladığı varsayıldığında bile, Türk mevzuatında yer alan diğer şartın, yani “belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adlar” şartının Topluluk mevzuatında karşılığının bulunmadığı görülmektedir. Buna ilaveten, 7/1-(c) bendinde de karşımıza çıkan ve Topluluk marka mevzuatında karşılığı bulunmayan “esas unsur” kavramının da bir diğer farklılık olduğunun altını çizmek gerekmektedir.

Kanaatimizce, 556 sayılı KHK oluşturulurken, Topluluk marka mevzuatının esas alındığı sıklıkla dile getirilmesine rağmen, mevzuat yazılırken yapılan ve sonrasında da uygulamada yer bulan çok sayıda müdahale, Türk mevzuatı ile Topluluk marka mevzuatının yapısal ve uygulama olarak birbirlerinden belirli ölçüde farklılaşmasını sağlamıştır. Ayırt edilemeyecek derecede benzerlik, aynı tür mal / hizmet, esas unsur gibi kavramlar, yukarıda örneğini verdiğimiz 7/1-(d) bendinde yapılan değişiklik, 7/1-(b),(ı) bendi gibi kavramsal olarak nispi ret nedeni olan ret gerekçelerinin mutlak ret nedenleri arasında sayılması, koruma markası, tanınmışlık listesi gibi uygulamalar ile Türk mevzuat ve uygulaması, Topluluk mevzuat ve uygulamasından farklı hale getirilmiştir. Bu unsurların tespitini ve değerlendirmesini ise başka bir yazıya bırakıyoruz.

Önder Erol Ünsal

Mayıs 2012