Etiket: ayırt edici nitelikten yoksunluk

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları

Sloganlardan Oluşan Markaların Ayırt Edici Niteliği: AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi “The Science of Care” Kararı (T-97/23)

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi (“Genel Mahkeme”) 15 Kasım 2023 tarihli T‑97/23 sayılı “The Science of Care” (Bakım Bilimi) kararında, sloganların marka olarak korunmasına ilişkin önemli değerlendirmeler içeren bir karara imza attı.

Başvuru sahibi Medela Holding AG’nin, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) Dördüncü Temyiz Kurulu’nun (Kurul) 2 Aralık 2022 tarihli kararının (R 1163/2022-4) (“Karar”) iptalini talep etmesi üzerine Genel Mahkeme, EUIPO’nun sloganların marka olarak tescili hususundaki süregelen çekimserliğine bir kez daha destek çıkmış oldu.

Uzun yıllar boyunca, bir markanın sadece slogan şeklinde tescil edilmesi ayırt edicilik koşulunu karşılamak için yeterliydi. Ancak, son birkaç yıldır EUIPO’nun bu tür markaların kabulüne ilişkin incelemesinin ve özellikle de ayırt edici karakterlerinin değerlendirilmesinin sıkılaştırıldığını görüyoruz. Örneğin benzer şekilde Genel Mahkeme önceki kararlarında aşağıdaki sloganların ayırt edici nitelik taşımadığı gerekçesiyle iptal talebinin reddine karar vermiştir:

  • “The future is plant-based” (AB Genel Mahkemesi, 15/03/2023, T-133/22 – gıda takviyeleri ve içecekler bakımından) ;
  • “Sustainability through quality” (T-253/22)
  • “Other companies do software, we do support” (T-204/22)

İptal talebine konu olay ve Temyiz Kurulu Kararı:

Başvuru sahibi, 24 Ağustos 2021 tarihinde,  WIPO aracılığıyla, Avrupa Birliği’nde koruma sağlayacak şekilde Türkçe’ye “Bakım Bilimi” olarak da tercüme edebileceğimiz gibi “The Science of Care” kelime markasının 1635852 numarası ile uluslararası marka tesciline başvurmuştur. Salt kelime unsurundan oluşan başvuruya aşağıda yer verilmiştir:

İlgili marka, EUIPO nezdinde de, diğer bazı mal ve hizmetlerin yanısıra 44. sınıfta yer alan:

 “Göğüs pompaları ve vakum pompalarının kiralanması; tıbbi ürünler hakkında danışmanlık ve bilgi hizmetleri; tıbbi cihaz ve aletler alanında danışmanlık hizmetleri, insanlar için hijyen ve güzellik bakımı; tıbbi ürünlere ilişkin danışmanlık ve bilgi hizmetleri; tıbbi tavsiye; tıbbi teknoloji, tıbbi cerrahi ve ortopedi alanında profesyonel danışmanlık hizmetleri” için tescil edilmek istenmiştir.

EUIPO, 9 Haziran 2022 tarihli kararıyla, marka başvurusunun ayırt edici nitelik taşımaması sebebiyle marka başvurusunu yukarıda belirtilen 44. sınıfta yer alan hizmetler  bakımından kısmen reddetmiştir.

1 Temmuz 2022 tarihinde, başvuru sahibi, EUIPO kararına karşı Temyiz Kurulu nezdinde “Göğüs pompaları ve vakum pompalarının kiralanması; tıbbi ürünler hakkında danışmanlık ve bilgi hizmetleri; tıbbi cihaz ve aletler alanında danışmanlık hizmetleri” hizmetleri bakımından kısmen temyizde  bulunmuştur.

Temyiz Kurulu, başvurulan markanın 2017/1001 sayılı Yönetmeliğin 7(1)(b) maddesi anlamında, özellikle de yukarıda belirtilen hizmetler bakımından ve ayrıca “insanlar için hijyen ve güzellik bakımı; tıbbi ürünlere ilişkin danışmanlık ve bilgi hizmetleri; tıbbi tavsiye; tıbbi teknoloji, tıbbi cerrahi ve ortopedi alanında profesyonel danışmanlık hizmetleri” bakımından ayırt edici karakterden yoksun olduğu gerekçesiyle itirazı reddetmiştir.

Kararda, ilgili tüketicinin Avrupa Birliği’ndeki İngilizce konuşan tüketicilerden oluştuğu, başvurulan markanın dilbilgisi olarak doğru olduğu ve sözdizimsel açıdan herhangi bir olağandışılık taşımadığı özellikle belirtilmiştir.

“Bilim” ve “bakım” [The Science of Care (Bakım Bilimi)] kelimelerinin anlamı göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu ibarenin sağlık mesleği mensupları tarafından hastaların yararına sunulacak sağlık hizmetlerini niteleyecek ve övecek şekilde kullanıldığı belirlenmiştir.

Bunun üzerine başvuru sahibi temel olarak iki argümana dayanarak Temyiz Kurulu kararının kısmen reddedilen “Göğüs pompaları ve vakum pompalarının kiralanması; tıbbi ürünler hakkında danışmanlık ve bilgi hizmetleri; tıbbi cihaz ve aletler alanında danışmanlık hizmetleri” bakımından kısmen iptalini talep etmiştir.

Başvuru sahibinin Temyiz Kurulu kararının iptali için gerekçeleri:

Başvuru sahibi, öncelikle Temyiz Kurulu’nun, 44. sınıfta tescili istenen tüm hizmetler bakımından inceleme yapmadığını, soyut bir biçimde genel olarak “sağlık hizmetleri” kavramına atıfta bulunarak bütün hizmetleri bütüncül bir incelemeye tabi tutmakla yetindiğini iddia etmiştir. Kurul’un kullandığı bu genel ifadenin 44. sınıftaki tüm hizmetleri tanımlamadığını belirtmiştir.

Başvuru sahibi, ayrıca marka başvurusunun ayırt edici nitelikte olmadığı gerekçesiyle reddedilmesine itiraz etmektedir. Kurul’un, sloganlara tanınan marka korumasına ilişkin hükümleri, ilkeleri ve içtihatları doğru uygulamadığını ve bu sebeple kararın kısmen iptalinin gerektiğini iddia etmiştir.

Genel Mahkeme’nin kararı:

Genel Mahkeme kararında, bir marka başvurusunun re’sen reddedilirken kural olarak tescil başvurusunda belirtilen mal ve hizmetlerin her biri için ulaşılan sonucun ayrı ayrı belirtileceğini, ancak aynı ret gerekçesi ile bir mal veya hizmet kategorisi reddedildiyse ilgili mal ve hizmetler için genel bir tanımda bulunabileceğini belirtmiştir. Ancak bu genel ifade veya tanım, ilgili mal veya hizmetlerin hepsi bakımından uygulanabilir olmalıdır. Somut olayda ise kurul, itiraza konu hizmetlerin tamamının insanlar için tıbbi bakıma yönelik olduğunu düşünmüştür. Başvuru sahibinin marka başvurusu kapsamındaki 44. sınıftaki diğer hizmetlerden olan “insanlar için hijyen ve güzellik bakımı; tıbbi ürünlere ilişkin danışmanlık ve bilgi hizmetleri; tıbbi tavsiye; tıbbi teknoloji, tıbbi cerrahi ve ortopedi alanında profesyonel danışmanlık hizmetleri” bakımından karara itiraz etmediğine de vurgu yapmıştır.

Mahkeme, hem marka başvurusunda 44. sınıftaki itiraza konu edilmeyen hizmetlerin, hem de itiraza konu hizmetlerin tıp alanıyla ve insan sağlığıyla bağlantısı olduğunu kabul etmiştir.

Bu bağlamda, başvuru sahibinin itiraza konu hizmetlerin sağlık hizmetleri olmadığı iddiasını reddedilmesi gerektiği ve başvuru sahibinin tıp alanını ve insan sağlığını çok dar bir şekilde yorumladığı tespitlerinde bulunmuştur. Sağlık hizmetleri ifadesinin söz konusu hizmetler dahil geniş bir yelpazeyi kapsayabileceğine hükmetmiştir.

Ayrıca, başvuru sahibinin ilgili hizmetlerin neden tek bir grup olarak ele alınamayacağını kanıtlayamadığını belirtmiş ve bu hizmetlerin doğası, özellikleri ve amacı açısından birbirinden ayıran önemli farklar bulunmadığını tespit etmiştir.

Bu nedenle bu hizmetlerin tümünün belirli bir homojenlik gösterdiği ve genel bir ibare ile tanımlanabileceği sonucuna varılmış ve başvuru sahibinin ilk argümanı bu doğrultuda reddedilmiştir.

Mahkeme ayırt ediciliğe ilişkin iddialara karşı ise, markanın fonksiyonunun, tüketicinin mal veya hizmetin hangi işletmeden geldiğini anlayabilmesi ve diğer mal veya hizmetlerden ayırt edebilmesini sağlamak olduğunun altını çizerek markanın temel işlevini, yani mal veya hizmetin menşeini belirtme işlevini yerine getiremeyen işaretlerin tescil edilemeyeceğine dikkat çekmiştir.

Bir markanın ayırt edici niteliğinin tespitinde markanın tescili talep edilen mal veya hizmetler ile ilişkisi ve markanın ilgili tüketici kitlesi tarafından nasıl algılandığının dikkate alınacağına işaret etmiştir.

Mahkemeye göre, markanın, malları veya hizmetleri satın almaya teşvik etmek için kullanılan slogan vb. işaretlerden oluşması tek başına markanın tesciline engel bir durum değildir. Bununla birlikte sloganlar, ancak mal ve hizmetin ticari kökenini belirtebilme fonksiyonunu yerine getirdiği takdirde ayırt edici olacak ve tescil edilebilecektir.

Başvuru sahibi her ne kadar, itiraza konu hizmetlerin, çoğunlukla sağlık profesyonellerini hedef aldığından bahisle “klasik” sağlık hizmetlerinin hitap ettiği tüketici kitlesinden farklılaştığını iddia etse de Genel Mahkeme’ye göre başvuru sahibi, söz konusu hizmetlerin tıp alanı ve insan sağlığı ile de ilişkili olduğunu ve bu nedenle sadece profesyonel bir kitleye hitap etmeyip her türlü hastaya hitap edebileceği gerçeğini atlamıştır.

Bu nedenle başvuru sahibinin markanın hitap ettiği tüketici kitlesi hakkındaki itirazları da yerinde  bulunmamıştır.

Ayrıca, Genel Mahkeme, Kurul’un “markanın İngilizce kelimelerden oluştuğu ve dolayısıyla ayırt edici karakterinin Birlik içinde İngilizce konuşan tüketicilere göre değerlendirilmesi gerektiği” yönündeki değerlendirmesine herhangi bir itirazda bulunulmadığına dikkat çekmiştir.

Genel Mahkeme’nin alıntıladığı üzere Kurul kararında, markayı oluşturan kelime unsurlarının anlamlarını incelemiş ve ifadenin dilbilgisel yapısının doğru olduğunu ve sözdizimi kurallarına uyduğunu tespit etmiştir. “Science” ve “care” kelimelerinin anlamları dikkate alındığında, ilgili işaretin bütün olarak sağlık meslek mensupları tarafından sunulan sağlık hizmetlerini över nitelikte anlaşılacağı tespit edilmiştir.

Bununla birlikte başvuru sahibinin itiraz gerekçelerinde, talep edilen markanın sıradan bir reklam mesajı olmadığını, özgün bir şekilde yaratıldığını ve bu kelime dizisinin yeterli bir ayırt edici karakter kazandıran bilişsel süreçleri tetikleyeceği iddiası üzerinde durulmuştur.

Başvuru sahibi itirazında belirttiği üzere “The Science of Care” ifadesinin dilbilgisel veya kavramsal olarak hiçbir şeyle ilişkisi olmayan ve yaygın bir ifade olmayan orijinal bir kelime oyunu olduğunu zira “science” ve “care” kelimesinin birden çok anlamı bulunduğunu, bu iki kelimenin yan yana getirilip tamlama yapılmasının oldukça belirsiz ve çoklu anlamlara yol açabilecek bir kelime oyunu olacağını ve bu ifadenin tüketiciler nezdinde yorum gerektiren alışılmadık bir etki yaratacağını iddia etmiştir.

Genel Mahkeme’ye göre gerçekten de, İngilizce’de “care” kelimesinin sağlık alanı dışında da anlamları olabileceği, ancak itiraza konu hizmetler üzerinde kullanıldığında sağlık hizmetleriyle ilişkilendirileceğinin açık olduğu belirtilmiştir.

Kurul’un belirttiği ve başvuru sahibinin da itiraz etmediği sözlük tanımları uyarınca “the science of care” ifadesinin, ilgili kamuoyu tarafından bir kişinin refahı ve sağlığına ilişkin hizmetler olarak değerlendirileceği düşünülmüştür.

Dolayısıyla Genel Mahkeme “The Science of Care” ifadesinin İngiliz dilinin sözdizimsel, dilbilgisel, fonetik veya anlamsal kuralları açısından alışılmadık bir karakter taşımadığı dikkate alındığında, ifadenin basit, açık ve net bir anlam ifade ettiğine ve herhangi bir özgünlük veya etkileyicilik içermediğine veya bilişsel bir süreci tetiklemediğine karar vermiştir.

Sonuç olarak Genel Mahkeme, “The Science Of Care” ifadesinin, ilgili tüketici kitlesi tarafından, marka başvurusunun tescil edilmek istendiği hizmetlerin ticari kökenini gösterme potansiyeline sahip olmadığına hükmetmiştir.

Sonuç:

Genel Mahkeme, bir sloganın alelade bir tamlama olarak algılanmayıp aynı zamanda ticari bir menşei göstergesi olarak kabul edildiği takdirde marka olarak tescil edilebileceği yönünde tespitlerde bulunmuştur. Bu doğrultuda markanın ticari menşei göstergesi olarak kabul edilebilmesi için sloganın yeterli derecede ayırt edici niteliğe sahip olması gerektiğini vurgulamıştır. Bu kararla birlikte, EUIPO’nun slogan markalarının korunmasına karşı çekimser yaklaşımına bir nevi destek çıkılmış ve ABAD ile EUIPO içtihatları arasında bir harmoni yaratılmıştır. Bu sebeple sloganların marka olarak tesciline ilişkin içtihada önemli bir katkı daha eklenmiştir.

Nazım Kaan DEMİR

nazimkaandemir@gmail.com

Mart 2024

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

ÜÇ BOYUTLU TABLET KILIFI ŞEKLİ EUIPO’DA AYIRT EDİCİLİK TESTİNİ GEÇEMEDİ

Gün geçtikçe ticaret hayatı ve piyasanın küçük ve orta ölçekli şirketler için olduğu kadar, büyük şirketler için de zorlayıcı olduğunu gözlemlemek mümkün… Bu konjonktürde şirketler, ürünlerine ve markalarına değer katmak için ciddi yatırımlar yaparak, sürekli büyüyen rekabetçi bir piyasada, yeni ve ilginç çözümler üretip pek çok ürün geliştirmekte ve sıradan ürün şekillerinden uzaklaşarak, markaları ile özdeşleşen ürünler yaratmaya çalışmaktadırlar. Yeni ve sıra dışı tasarımlar ve ürün şekilleri üreten şirketlerin, bu ürünleri korumak için, şüphesiz etkili fikri mülkiyet hukuku korumasına ihtiyaç duyarlar. Fakat fikri mülkiyet ofisleri, özellikle de ürün şekillerinin üç boyutlu marka olarak tescil edilmesi söz konusu olduğunda, bu ürün şekillerinin ayırt edici nitelikleri konusunda her zaman başvuru sahipleri ile aynı fikirde olmayabiliyor ve onları zorlayabiliyor…

Mesela yakın bir tarihte incelediğimiz EOS kararında da[1], Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”), EOS PRODUCTS SÀRL’e ait yumurta şeklindeki dudak balsamı şeklinin ayırt edici karakterden yoksun olduğuna ve tescil edilemeyeceğine karar vermişti.

Bu sefer ise üç boyutlu markasını tescil ettiremeyerek hüsrana uğrayan bir diğer şirket ünlü bir çanta/bavul üreticisi şirket oldu. Amerikalı şirket, 2019 yılında kolları ve bacakları olan bir silueti andıran iPad/tablet kılıfı şeklini, Avrupa Birliği (“AB”) markası olarak tescil ettirmeye çalışmış, ancak ayırt edicilik kriterine takılarak, başarılı olamamıştır.

UYUŞMAZLIĞIN GEÇMİŞİ

4 Şubat 2019 tarihinde, Amerikalı, çanta ve bavul üreticisi bir şirket, görseldeki tablet kılıfını marka olarak tescil ettirmek üzere AB Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) nezdinde marka başvurusunda bulunmuştur.

İlgili başvuru kapsamında, Nice Sınıflandırmasına göre 09. sınıfta: “Dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlar için kılıflar.” malları yer almaktadır.

8 Şubat 2019 tarihinde, yapılan inceleme neticesinde EUIPO marka uzmanı, başvuruyu ayırt edicilikten yoksun bularak AB Marka Tüzüğü (“EUTMR”) madde 7(1)(b) uyarınca tümden reddetmiştir. İncelemeyi yapan uzman, başvurusu yapılan üç boyutlu markanın görünümünün, ilgili sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde sapmadığını değerlendirmiştir. İlgili işaretin, yalnızca teknik bir sonuç elde etmek için gerekli olan bir şekli temsil ettiği sonucuna ulaşan uzman, bu ürün şeklinin ilgili tüketici tarafından tescil edilmek istenen mallar için piyasada yaygın bir şekil olarak görüleceğini belirtmiştir. Nihayetinde, ilgili işaretin, kollar ve bacaklara sahip komik bir siluet şeklini haiz olmasının, yalnızca piyasada yaygın olarak kullanılan ürün şekillerinin bir varyasyonu olarak değerlendirilmesine sebebiyet vereceği sonucuna ulaşmıştır.

Bunun üzerine başvuru sahibi, uzmanın kararına karşı EUIPO İkinci Temyiz Kurulu’na başvuruda bulunmuş ve ilgili şeklin ayırt edici niteliği haiz bulunduğunu zira piyasadaki diğer tablet kılıflarının yalnızca dikdörtgen şeklinde olduğunu fakat kendi marka başvurularındaki şeklin ise çizgi film karakterini andıran bir şekil ile ayırt edici özelliklere sahip olduğunu ve kullanım sonucu ayırt edicilik de kazandığını iddia etmiştir. Ayrıca başvuru sahibi, yine bir tablet kılıfı şekli olan ve yeşil bir çizgi film karakterini andıran EUIPO nezdinde 012570677 sayı ile tescilli marka gibi, kendi markalarının da tescil edilmesi gerektiği savunmuştur.

EUIPO İKİNCİ TEMYİZ KURULU’NUN DEĞERLENDİRMELERİ

İkinci Temyiz Kurulu kararını verirken, ürünün ilgili tüketici kesimini ve ürünün ayırt edici karakterden yoksun olup olmadığı sorularını değerlendirmiştir.

Bu kapsamda, öncelikle ilgili tüketici kesimi inceleyen Temyiz Kurulu, bir üç boyutlu markanın ortalama tüketici algısının, görünümden bağımsız bir işaretten oluşan bir kelime veya şekil markası ile aynı olmadığını vurgulamıştır. Temyiz Kurulu, ortalama tüketicilerin, herhangi bir şekil veya kelime unsurunun yokluğunda, ürünlerin menşei hakkında ürün şekillerine dayanarak varsayımlarda bulunma alışkanlığına sahip olmadığını belirtmiş ve bu nedenle de bu tür üç boyutlu bir ürünle ilgili olarak ayırt edici bir karakter oluşturmanın, kelime ve şekil markalarına nazaran daha zor olduğunu ifade etmiştir. 

Uyuşmazlık konusu marka başvurusunun kapsamında, çeşitli elektronik aletlere ait kılıflar mallarının bulunduğunu belirten Temyiz Kurulu, yaptığı değerlendirme neticesinde, somut olay bakımından ortalama tüketicinin, genel halk olduğunu ve ortalama dikkat seviyesine sahip tüketicilerden oluştuğunu tespit etmiştir.

Temyiz Kurulu, akabinde uyuşmazlık konusu marka başvurusunun ayırt edici olup olmadığı sorusunu incelemiş ve ilk olarak, başvuru sahibinin temyiz talebinde sunduğu, başkaca firmalara ait çizgi film karakterlerini andıran şekillerdeki tablet kılıflarının görselleri incelenmiştir. Temyiz Kurulu, bu örneklerin piyasada, çocuklara yönelik tabletler gibi dokunmatik ekranlı elektronik cihazlar için çok çeşitli tasarımların olduğunu gösterdiğini belirtmiş ve farklı renklerde ve tasarımlarında, yandan veya üstten kulplu ve serbest durma desteğini haiz, huzurdaki uyuşmazlığa konu markadaki şekle benzer tasarımların, 2017 yılından bu yana piyasada olduğunu belirterek, buna örnek olarak aşağıdaki ürünleri göstermiştir:

Akabinde, Temyiz Kurulu, başvuru sahibi şirketin uyuşmazlık konusu üç boyutlu şeklin, çocuklar tarafından bir “mini arkadaş” olarak algılanacağını iddiasını ele almış ve bu iddiayı bizzat başvuru sahibinin sunduğu örneklerle çürüterek, neden diğer tablet kılıfı şekillerinin de çocuklar tarafından benzer bir “mini arkadaş” olarak algılanmayacağını sorgulamıştır. Temyiz Kurulu’na göre tıpkı uyuşmazlık konusu üç boyutlu şekil gibi, sunulan örnekler de çizgi film karakterlerini andıran özellikleri ile çocukların ilgisini çekmektedir.

Temyiz Kurulu, sunulan örneklerin, tablet gibi dokunmatik ekranlı elektronik cihazlar için, standart dikdörtgen şeklinden önemli ölçüde farklılaşan ve gözler, kulaklar, vb. gibi özellikler içeren çok çeşitli kılıf şekilleri olduğunu ve bunun sonucunda tüketicilerin ürünleri görmeye alıştığını değerlendirmiştir.

Temyiz Kurulu kararın devamında, ortalama tüketicilerce başvuru sahibi şirketin ürününün estetik detaylarına daha fazla dikkat edileceği varsayılsa bile, bu durumun ortalama tüketicilerin otomatik olarak ilgili şekli bir marka olarak algılayabilecekleri anlamına gelmediğini belirtmiştir. Ayrıca kararda, bir işaretin tescil edilebilirliğinin değerlendirilmesinin, aynı veya benzer işaretin piyasada kullanılıp kullanılmadığına ve ne ölçüde kullanıldığına bağlı olmadığı da vurgulanmıştır.

Öte yandan, dosyaya sunulan benzer tablet kılıfı şekillerinin üç boyutlu marka olarak tescil edildiği iddiası ise, bu tescillerin somut olayla ilgili olmadığı değerlendirilerek reddedilmiştir. Temyiz Kurulu kararında, prensip olarak, benzer durumlarda benzer kararlara ulaşılarak içtihatlarda ve uygulamada bir bütünlük sağlanmaya çalışıldığı belirtilmişse de bir işaretin marka olarak tescil edilip edilemeyeceği değerlendirmelerinin her somut olayın özelliğine göre yapılacağı ve başkaca dosyalar için verilmiş kararların bağlayıcı olmadığı belirtilmiştir.

Tüm bu bulgular bir bütün olarak değerlendirildiğinde, başvuru sahibi şirketin markasının, ilgili sektörün norm ve geleneklerinden yeterince ve hatta ‘önemli ölçüde’ ayrılmadığı değerlendirilmiş ve üç boyutlu şekil marka başvurusunun, ayırt edici nitelikten yoksun olduğu kanaatine varılmıştır.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Karar neticesinde Temyiz Kurulu’nun değerlendirmelerine göre, tablet kılıflarındaki kol ve bacak gibi unsurlar, tüketicilerce ürünün işlevsel yönüyle, diğer bir deyişle cihazı tutma veya ayakta durmasını sağlama amacı ile ilişkilendirilmekte ve piyasadaki benzer tablet kılıflarının ve tescilli marka ve tasarımların, işlevsel kol ve bacaklara sahip olması, tüketicilerin bu tür tablet kılıflarına alıştığı anlamına gelmektedir. Her ne kadar bu makalenin kaleme alındığı tarihte ABAD kayıtlarında, Temyiz Kurulu kararına karşı açılmış bir dava görünmese de başvuru sahibi şirketin Temyiz Kurulu’nun kararını, ABAD önüne taşıyıp taşımayacağını ve taşır ise ABAD’ın farklı değerlendirmelerde bulunup bulunmayacağını ilerleyen zamanda hep birlikte göreceğiz.

Tüm bunlarla birlikte, incelenen uyuşmazlık ve Temyiz Kurulu kararı, üç boyutlu markaların, marka olarak tescilinin zorlu bir süreç olduğunu bir kez daha doğrulamaktadır. Bu karar esasen, üç boyutlu bir markanın hangi özelliklerinin teknik zorunluluk olarak nitelendirileceği ve hangi şartlar altında ayırt edici karakteri haiz olarak değerlendirileceği tartışmalarının önemini vurgulamakta ve benzer emtialar için birbirlerine çok benzer olan üç boyutlu markaların, birinin tesciline karar verilebilirken diğerinin tescil edilemeyeceğinin değerlendirilebileceğini bize göstermektedir.

Neticede bu karardan yapılacak çıkarım, üç boyutlu markayı tescil ettirmek için başvuru yapılırken, markanın bir bütün olarak ayırt edici olduğundan emin olunması gerektiği ve bu ayırt ediciliğin ispatlanması için sunulan bilgi ve belgelerin, karşı argümanlar ya da varılabilecek tüm değerlendirmeler de düşünülerek, aleyhe değerlendirmelerin çıkarılmasına olanak vermesinin önüne geçilmesi gerektiğidir.

Güldeniz DOĞAN ALKAN

Bengü ŞEN GÜRAKAN

Ocak 2023

guldenizdogan@hotmail.com

benguseen@gmail.com

DİPNOTLAR

[1]https://iprgezgini.org/2022/09/05/3d-zorlugu-eos-dudak-balsamlarinin-yumurta-sekli-uc-boyutlu-marka-olarak-tescil-edilebilir-mi/

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI GENEL MAHKEMESİ “IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS” SLOGANINI AYIRT EDİCİ BULDU
https://www.bluehorizon.com/oatly-billboards-in-uk-remind-consumers-only-plant-based-milk-is-suitable-for-humans/

Sanat sanat için midir sanat toplum için midir sorusu uzun yıllardır tahtını koruyadursun, Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi (“Genel Mahkeme”) bu yazıda inceleyeceğimiz kararında, süt insan için midir, öyleyse ayırt edici midir sorusuna yoğunlaşıyor.

20 Ocak 2021 tarihli T-253/20 sayılı kararla Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi Temyiz Kurulu tarafından (“EUIPO Temyiz Kurulu“) “IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS” (SÜT GİBİ AMA İNSANLAR İÇİN YAPILMIŞTIR) sloganının ayırt edici karakterden yoksun bulunması sebebi ile reddine ilişkin kararı iptal etmiştir.  Karar, sloganlardan oluşan markaların tescil edilebilirlik şartları ile ilgili kriterler belirlemek açısından önemli değerlendirmeler içermektedir:

Genel Mahkeme Kararı Öncesi: Başvuru, Ret Kararı ve Temyiz Kurulu Değerlendirmesi

14 Mart 2019’da İsveçli bir yulaflı içecek üreticisi olan Oatly AB firması 18, 25, 29, 30 ve. 32. sınıflarda “IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS” sloganı için EUIPO nezdinde bir marka başvurusu  yapmıştır. Başvuru kapsamında ilgili sınıflarda süt ürünleri ve süt yerine geçen ürünler ve yulaf bazlı içecekler dahil olmak üzere bir dizi ürün bulunmaktadır.

5 Eylül 2019 tarihinde, incelemeyi yapan uzman, 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü’nün 7(1)(b) maddesi ve bunun 7(2) maddesi ile bağlantılı olarak, süt ürünleri, süt ve içecekler dahil 29. sınıftaki ürünler ile 30 ve 32. sınıftaki malların pek çoğu için markayı ayırt edici bulmayarak kısmen reddetmiştir.

Ret kararı, Temyiz Kurulu’na taşınmış ve Temyiz Kurulu tarafından da 7 Şubat 2020 tarihinde haklı bulunarak onanmıştır.

Temyiz Kurulu, ret kararını onarken ilgili toplum kesiminin toplumun geneli olduğunu ve bu noktada dikkate alınması gerekenin AB içinde İngilizce konuşan tüketicilerin algısı olduğunu belirtmiştir.  Kurul onama gerekçesinde, markanın “like milk” yani “süt gibi” kısmının pazarlanan malların süt ikameleri olduğunu işaret ettiğini; işaretin ikinci kısmı olan “but made for humans” (“ama insanlar için yapılmıştır”) kısmının ise insan tüketimine daha uygun olduklarını anlattığını; bu nedenle işaretin bir bütün olarak veya ama (but) kelimesiyle ayrılan bölümlerinin tek başlarına algılanabilir bir fark yaratmadığını dolayısıyla işaretin kaynak gösterme fonksiyonundan yoksun olduğuna karar vermiştir. Kurul’a göre işaret kendisine ayırt edicilik katacak herhangi bir başka unsur da içermemektedir ve uzunluğu sebebiyle marka algısı da yaratmamaktadır.  

Temyiz Kurulu, bu sloganın laktoz intoleransı veya süte alerjisi olan veya vegan olan tüketicilere, işaretin kapsadığı ürünlerin süte çok benzediğini ve inek, keçi ve koyun sütünün aksine, özellikle insan tüketimi için üretildiğini anlatmaya yaradığını, bu nedenle söz konusu markanın, tescil edilmek istendiği malların kaynağını göstermekten ziyade, ürünün özelliklerini yücelten bir tanıtım sloganı olarak görmüştür.  Dolayısıyla, bu sloganı marka olmaya yeterli düzeyde ayırt edicilikte bulunmamıştır.

Akabinde  Oatly AB, konuyu Genel Mahkeme’ye taşımıştır.

Genel Mahkeme Kararı

20 Ocak 2021 tarihli kararında Genel Mahkeme incelemesinde önce markanın ayırt edici kabul edilmesi için gerekli kriterleri AB Marka Tüzüğü düzenlemesi ve Avrupa Birliği Adalet Divanı içtihatları ışığında ortaya koymuştur. Buna göre bir markanın ayırt edici olarak kabul edilmesi için asgari düzeyde bir ayırt edicilik aranacaktır. Bir markanın ayırt edici karakteri, öncelikle tescil edilmek istendiği mal ve hizmetler ve ikinci olarak da hitap ettiği tüketici kitlesi yani toplumun ilgili kesiminin algı düzeyi dikkate alınarak değerlendirilir. (Audi v OHIM, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, para. 34 Smart Technologies v OHIM, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, para. 24)

Genel Mahkeme, bir işaretin ayırt edici olup olmadığının belirlenmesine ilişkin genel kriterleri ortaya koyduktan sonra, bir de slogan markaları ve reklam kampanyası mesajlarından oluşan markaların ayırt ediciliği konusunda verilmiş ABAD kararlarına atıfta bulunmuş ve bu konudaki kriterleri hatırlatmıştır. Genel Mahkeme slogan markaları konusunda şu kriterleri ortaya koymuştur.

  • Yaratılmış (uydurulmuş) işaretler veya aynı zamanda reklam sloganı olarak da kullanılan işaretler , kalite göstergesi veya markanın kapsamına giren mal ve hizmetleri satın almaya teşvik etme amaçlı işaretlerden oluşan başvurular da, bu tip kullanıma konu olmaları sebebi ile, tescilden muaf tutulamaz. (C‑64/02 P, OHIMv Erpo Möbelwerk, par. 41, and C‑398/08 P, Audi v OHIM 35)
  • Markaların ayırt edici karakteri incelenirken, slogan markalarına daha yüksek  kriterler uygulanmamalıdır. (C‑398/08 P, Audiv OHIM 35 and the case-law cited, and C‑311/11 P, Smart Technologies v OHIM, par. 25 )
  • Her ne kadar markaların ayırt ediciliğinin değerlendirilmesindeki kriterler farklı marka türleri için aynı olsa da, toplumun ilgili kesiminin dikkat düzeyi her zaman aynı değildir ve bazı marka türleri için ayırt edici karakteri ortaya koymak daha zordur. (C‑398/08 P, Audiv OHIM 37 -T‑104/16, Puma v EUIPO (FOREVER FASTER), par. 18)
  • Bir reklam sloganının asgari düzeyde ayırt edicilik içerdiğinin kabulü için hayal gücü göstermesi veya sonuçta çarpıcı bir izlenim yaratacak şaşkınlık doğuran kavramsal bir heyecan göstermesi beklenemez. (Audi v OHIM, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, para. 39, Volkswagen v OHIM (COMPETITION), T‑550/14, EU:T:2015:640, para. 16)

Genel Mahkeme’nin değerlendirmesine göre, bir reklam sloganı, toplumun ilgili kesimi tarafından yalnızca bir tanıtım yöntemi/formülü olarak algılanıyorsa, ayırt edici karaktere sahip değildir. Buna karşılık, bu tür bir işaret, tanıtım işlevinin yanı sıra, ilgili kamuoyu tarafından ilgili mal ve hizmetlerin kaynağı olarak hemen algılanabiliyorsa, ayırt edici  karaktere sahip olarak kabul edilmelidir.

Genel Mahkeme de toplumun ilgili kesimini belirlerken, Temyiz Kurulu gibi, İngilizce konuşan kesimin algısını da dikkate alarak, toplumun ilgili kesimini ve hedef tüketiciyi, ortalama düzeyde dikkat seviyesine sahip tüketici olarak belirlemiştir. Akabinde, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS markasının ayırt edici olup olmadığı hakkında ise gerekçeleri ile birlikte şu kararı vermiştir:

  • Sloganı “ama” bağlacı iki kısma ayırmaktadır. Ama bağlacının varlığı nedeniyle, tüketici, markanın ilk kısmı (it’s like milk/ ‘süt gibidir’) ile işaretin ikinci kısmı (“but made for humans”/ ‘insanlar için yapılmıştır’) arasında bir zıtlık algılayacaktır ki  bu da sloganı hatırlanır kıldığı gibi başvuru sahibinin mallarını piyasadaki diğerlerinden ayıracaktır. Sonuç olarak, reklam sloganı sadece söz konusu ürünlerin (gıda maddeleri) süte benzer olduğu ve insan tüketimine yönelik olduğu fikrini değil, aynı zamanda ürünün süt olmadığı mesajını da iletmektedir.
  • Söz konusu slogan, genel kabul gören ,sütün insan beslenmesinin temel bir unsuru olduğu fikrini sorgulamakta ve  böylece toplumun ilgili kesiminin zihninde bu ürünleri anımsamayı kolaylaştıran bilişsel bir süreç başlatmaktadır. Bu sebeple de slogan, marka sahibinin mallarını başka bir işletmeden ayırt etmeye yarayan bir mesaj iletmektedir.
  • Bu tespitler sütün insan tüketimine uygunluğunun tartışma konusu olmasıyla bağdaştırılmamalıdır. İlgili tüketicinin önemli bir kesiminin etik veya fizyolojik nedenlerle süt tüketmediği göz ardı edilemez. Ancak toplumun bu kısmı süt tüketimine karşı dahi olsa sütün bir insanın beslenmesi için gerekli olduğunu kabul eden genel kanının farkında olabilecek durumdadır. Marka, bu anlamda toplumun bu kesiminde de bilişsel bir süreç başlatabilecek niteliktedir.

Bu tespitlerden sonra, Genel Mahkeme “IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS” reklam sloganının asgari düzeyde ayırt edici karaktere sahip olduğu sonucuna varmıştır.

Sonuç

Genel Mahkeme’nin kararındaki kriterlere baktığımızda, sloganların ayırt edicilik konusunda diğer markalardan farklı ve hatta yüksek kriterlerle değerlendirilmemesi gerektiği, sloganların tüketiciyi şok etmesi veya hayranlık uyandırıcı bir yaratıcılık düzeyine sahip olmasının gerekmediği net bir biçimde ortaya konmuştur.  “It’s Like Milk But Made For Humans” sloganı ise, kanaatimizce, marka olarak hayatına devam etmesini bir “ama” bağlacına borçludur.  

Mine GÜNER SUNAY

Şubat 2021

mine.guner@gmail.com 

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

BÜTÜN MARKA BAŞVURULARI EŞİTTİR, AMA BAZI MARKA BAŞVURULARI DİĞERLERİNDEN DAHA EŞİTTİR!

EUIPO TEMYİZ KURULU GEORGE ORWELL, 1984 VE ANIMAL FARM BAŞVURULARINI BÜYÜK KURUL’A HAVALE ETTİ

1903 – 1950 yılları arasında yaşamış ünlü İngiliz yazar George Orwell (gerçek adı Eric Arthur Blair), ülkemizde ve dünyada en çok 1984 ve Hayvan Çiftliği (Animal Farm) isimli eserleriyle tanınmaktadır.

Doğumunun 112. Yıl Dönümünde Edebiyatın Dahi Kalemi George Orwell - onedio.com

Kara ütopya türünün başyapıtlarından ve türün belki de en bilinen eseri olan 1984, günlük hayatımız üzerindeki kontrolün gelişen teknolojiler aracılığıyla artmasına paralel olarak yıllar geçtikçe daha da güncellik kazanmaktadır.

Hayvan Çiftliği ise siyasi hiciv türünün en önemli eserlerinden biri ve dönemi için keskin bir Stalinizm eleştirisidir. 20. yüzyıl siyasi tarihini az buçuk bilen herkes çiftliğin kahramanlarını ve dahası romandaki hayvan türlerini tarih içerisinde kolaylıkla bir kimlik veya kurumla özdeşleştirebilecektir.

Her iki eserin hatırlarda kalan en vurucu (ve de sanırım hiç eskimeyen) sloganlarını belirterek okuyucularımızın hafızalarını da tazeleyelim:

ANIMAL FARM: “Bütün hayvanlar eşittir, ama bazı hayvanlar diğerlerinden daha eşittir.” (All animals are equal, but some animals are more equal than others.)

George Orwell (author), said, 'All animals are equal, but some animals are more equal than others.' What does that mean? - Quora

1984: “Savaş barıştır, Özgürlük köleliktir, Cahillik güçtür.” (War is Peace, Freedom is Slavery, Ignorance is Strength)

The Meaning of: “War is Peace, Freedom is Slavery, Ignorance is Strength” | by Hugo | Medium

George Orwell ve eserleri hakkında söylenecek çok şey var ve hiç şüphesiz bunların başında hayranlık geliyor; ancak bunların yeri burası olmadığı gibi, yazının amacı da George Orwell’ı ve eserlerini tanıtmak değil. Dolayısıyla, daha fazla oyalanmadan yazının olaylar kısmına geçiyoruz.

Başvurular ve Kapsamları

“The Estate of the Late Sonia Brownell Orwell” (bundan sonra “başvuru sahibi” olarak anılacaktır), yani George Orwell’ın 1980’de vefat etmiş eşi Sonia Orwell’in mal varlığını yöneten yapı, 6 Mart 2018 tarihinde “GEORGE ORWELL”, “1984” ve “ANIMAL FARM” kelime markalarını tescil ettirmek için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne üç ayrı başvuruda bulunur.

Başvuruların tamamının kapsamında, diğerlerinin yanısıra, 9., 16. ve 41. sınıflara dahil “elektronik, manyetik ve dijital kayıt taşıyıcılar, dijital medya ve kayıtlar, elektronik yayınlar, bilgisayar oyunları, sinema filmleri, ses ve görüntü kayıtları; basılı yayınlar, kitaplar, dergiler, gazeteler, posterler, eğitim ve öğretim malzemeleri, çizimler, resimler; eğlence, eğitim ve kültürel faaliyetler hizmetleri, online eğlence hizmetleri, elektronik medya, video, sinema, TV programları, vs aracılığıyla sağlanan eğitim, eğlence, kültürel etkinlik hizmetleri.” malları  ve hizmetleri bulunmaktadır. “ANIMAL FARM” başvurusunda bunlara ilaveten 28. sınıfa dahil “oyunlar, oyuncaklar, elektronik oyunlar” gibi mallar da bulunmaktadır.

Bu aşamada dikkat çekmek istediğimiz noktalardan birisi, başvuruların yapıldığı Mart 2018’de George Orwell’in ölüm tarihinin üzerinden henüz 70 yıl geçmediği ve eserlerinin Türkiye’de olduğu gibi birçok Avrupa Birliği ülkesinde de halen telif hakkı koruması altında olduğudur. Yazarın ölüm tarihine eklenen 70 yıl, içinde bulunduğumuz 2021 yılında dolmuştur ve Orwell’in eserleri şu anda birçok ülkede kamuya ait hale gelmiş haldedir. Bu husus, marka tescil başvurularının yapılmasının altındaki amaç ve zamanlama konusunda kanaatimizce okurlara fikir verebilecektir.

EUIPO Kararları ve Gerekçeleri

EUIPO Marka Birimi, her üç başvuruyu da yukarıda anahatlarıyla belirtilen mallar ve hizmetler bakımından ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle kısmen reddeder.

Kısmi ret kararlarının gerekçeleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

  • GEORGE ORWELL markası bakımından: Yazarların isimleri kitaplar ve filmler bakımından münhasıran tescil edilemez nitelikte olmasa da, George Orwell 1950 yılında ölmüş çok ünlü bir yazardır. Dünya çapında klasikler olarak kabul edilen 1984, Hayvan Çiftliği gibi eserlerinin yanısıra başka romanları ve deneme, anı, politik yorum gibi kitapları da mevcuttur. Tek bir kitapla tanınan (örneğin Anne Frank) bir yazar değil, farklı türlerde eserler vermiş, 20. yüzyılın en önemli edebi figürlerinden birisidir. Bu bağlamda, GEORGE ORWELL ismi kısmi ret kararının konusu mallar ve hizmetler bakımından ilgili tüketicilerde ayırt edici bir marka algısı yaratmayacak, onların GEORGE ORWELL’dan geldiğini veya onunla ilgili olduğunu belirten tanımlayıcı bir işaret olarak algılanacaktır. Tek bir eserle ün kazanan yazarların eserlerine ilişkin kararların (örneğin Anne Frank’ın Günlüğü) incelenen başvuru için emsal teşkil etmesi mümkün değildir; buna karşın “SIBELIUS” kararı (ünlü besteci Sibelius) emsal olarak alınabilir. Telif hakkının varlığı ise, sonsuza dek sürebilecek marka hakkının sağlanması için meşru bir gerekçe değildir.
  • 1984 ve ANIMAL FARM markaları bakımından: Her iki başvuru çok ünlü sanat eserlerinin (romanların) adıdır ve bu nedenle kısmi ret kararının konusu mallar ve hizmetler bakımından kamu tarafından ticari kaynak gösteren markalar olarak değil, eserlerin ismi olarak algılanacaktır. Bazı hikayeler veya bunların isimleri geçen zaman içerisinde o denli bilinir hale gelirler ki, kitabın içeriğinden bağımsız olarak tematik önemleri nedeniyle dile yerleşirler. 1984 ibaresi, kitabı okumamış olanlar tarafından dahi anında belirli kavramlarla ilişkilendirilebilir haldedir ve ötesinde kitaptaki bazı kavramlar günlük dile de girmiştir. EUIPO tarafından tescil edilmiş bazı kitap isimleri olduğu gibi, reddedilmiş olanlar da vardır (THE JUNGLE BOOK, PINOCCHIO). 1984 ve ANIMAL FARM’ın da reddedilecekler kategorisine girdiği düşünülmektedir, bu nedenle tescil edilmiş örneklerin emsal olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Eserlere ilişkin telif hakkının varlığı ise mutlak ret nedenlerine göre yapılan incelemenin mahiyetini etkilemeyecektir. Bu hususlara ilaveten ANIMAL FARM markası 28. sınıfa dahil mallar bakımından “HAYVAN ÇİFTLİĞİ” anlamı itibarıyla da tanımlayıcı görülmüştür.

Kararlara İtirazlar ve Temyiz Kurulu Geçici Kararları

Başvuru sahibi üç kısmi ret kararına karşı itiraz eder ve itirazların tamamı EUIPO 5. Temyiz Kurulu’na havale edilir.

EUIPO 5. Temyiz Kurulu, başvuru sahibine gönderdiği yazışmayla 1984 ve ANIMAL FARM markaları bakımından ek ret gerekçeleri bildirir ve onlara karşı görüş talep eder:

  • 1984 sayısı, Avrupa Birliği’ndeki tüketicilerin önemli kısmı bakımından başvuru kapsamındaki mal ve hizmetlerin içeriğine veya konusuna ilişkin bir yılın bildirimi olarak algılanabilecektir (ilgili yılda gerçekleşmiş bir ekinlik veya olay gibi). Bu bağlamda, 1984 yılında çok önemli veya dikkat çekici bir olayın gerçekleşmesi veya kamunun bu özel olayın farkında olması da gerekli değildir. Dolayısıyla, bir zaman diliminin belirtilmesi (bu vakada 1984) tek başına bile, başvurunun tanımlayıcı olduğu anlamına gelmektedir.
  • “ANIMAL FARM” ifadesi araştırıldığında görülmüştür ki, bu ibare yayınlar, oyunlar, eğlence ve eğitim sektöründe popüler ve iyi bilinen bir konudur. Ana teması veya konusu çiftlikler veya hayvanlar olan çok sayıda oyun veya oyuncak da bulunmaktadır. Dolayısıyla, başvuru kısmi ret kararı kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin olarak ünlü bir eser adı olmasına ilaveten, iyi bilinen ve klasik bir konuyu da işaret etmektedir ve bu husus tek başına bile, başvurunun tanımlayıcı olduğu anlamına gelmektedir.

Başvuru sahibi ilk kararlara ve ilave gerekçelere itirazlarında esasen aşağıdaki argümanları öne sürmektedir:

  • GEORGE ORWELL markası bakımından: GEORGE ORWELL markası başvuru sahibi tarafından tüketicilerin yazarın orijinal eserlerini kolaylıkla tanımasını sağlayan bir işaret olarak kullanılmakta ve kontrol edilmektedir, bu yolla alıcılar, eserlerin yazardan veya onunla ekonomik olarak bağlantılı işletmelerden geldiğini anlamaktadır. Bu hususu gösteren; ticari belgeler, Orwell Vakfı ve Orwell Ödülleri hakkında bilgi ve George Orwell eserlerinin lisanslı kullanımına ilişkin örnekler itiraz ekinde sunulmuştur. Başvuru, bir besteci ismi olan ve farklı hizmetleri içeren “SIBELIUS” markası hakkındaki kararla değil, “Le Journal de Anne Frank” markasıyla benzerlik göstermektedir ve o karar emsal alınmalıdır. F. SCOTT FITZGERALD, IAN FLEMING, ALBERT CAMUS gibi ünlü yazarların isimleri de marka olarak tescil edilmiştir.  
  • 1984 markası bakımından: Sadece rakamlardan oluşan markalar tescil edilebilir ve yıl belirten çok sayıda marka da EUIPO tarafında tescil edilmiştir. 1984 sayısı kısmi ret konusu mal ve hizmetler bakımından herhangi bir bilgi veya özellik belirtmemektedir. Tüketicilerin çok satan bir kitabın türünü veya niteliğini bilmesi o kitabın adının marka olamayacağı anlamına gelmemektedir. Ki tersi olsaydı nispeten popüler hiçbir kitabın adının marka olarak tescil edilmemesi gerekirdi. Buna ilaveten “PINOCCHIO”, “THE JUNGLE BOOK” gibi basit fabllar ile daha karmaşık öyküler arasında fark vardır. Ayrıca, daha ünlü ve iyi bilinen “LORD OF THE RINGS”, “LE PETIT PRINCE”, “THEN THERE WERE NONE” gibi eser adları marka olarak tescil edilmiştir. Başvuru sahibi, şu ana dek 1984’ün adaptasyonlarını kontrol altında tutmuş ve bu yolla orijinal esere sadakat sağlanmıştır. 1984 sayısı bir kitap türünü veya başvuru kapsamındaki diğer mal ve hizmetlerin türünü değil, başvuru sahibinin kontrolünde sunulan veya kullanılan bir ürünü veya hizmeti işaret etmektedir. Dolayısıyla da marka işlevini yerine getirmektedir. Son olarak başvuru sahibi, 1984’ün yıl belirtmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek karşı argümanları bertaraf etmek için “takvimler” malının mal listesinden çıkartılmasını ve reddedilen her sınıfın sonuna “tamamı politik veya sosyal kurgusal eserle ilgilidir” ifadesinin eklenmesini talep etmiştir. İlave bir ret gerekçesi söz konusu olduğundan kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik hususunu gösterir kanıtlar sunulabileceği de belirtilmiştir.
  • ANIMAL FARM markası bakımından: Esasen 1984 itirazındaki argümanlar tekrarlanmış, 28. sınıfa dahil mallar bakımından da başvurunun tanımlayıcı olmadığı iddia edilmiş ve reddedilen her sınıfın sonuna “hiçbiri oyuncaklar çiftliklerle ilgili değildir” ve “tamamı politik veya sosyal kurgusal eserle ilgilidir” ifadesinin eklenmesini talep edilmiştir. İlave bir ret gerekçesi söz konusu olduğundan kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik hususunu gösterir kanıtlar sunulabileceği de belirtilmiştir.

Temyiz Kurulu, bu aşamadan sonra üç ret kararına karşı yapılan itirazları incelemeye başlar.

Kurul; inceleme esnasında ünlü kişilerin, ünlü kitapların veya eserlerde yer alan ünlü karakterlerin isimlerinin sinema filmleri, videolar, basılı yayınlar, fotoğraflar, kitaplar, tablolar, oyunlar, oyuncaklar, oyuncak figürler gibi mallar ve eğlence, kültür, eğitim hizmetleri bakımından tescil edilebilirliği konusunda EUIPO ve Temyiz Kurulu tarafından verilmiş çok sayıda çelişkili kararın varlığını tespit eder. Bu kararların bir kısmında ilgili kişi, karakter veya eser isimleri, doğrudan veya ret kararları kaldırılarak tescil edilmiş, bir kısmında ise ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle reddedilmiştir.   

Bu verilerin ışığında 5. Temyiz Kurulu, her üç itirazı da Büyük Kurul’a havale etmiş ve Büyük Kurul’dan tescil talebine konu “GEORGE ORWELL”, “1984”, “ANIMAL FARM” markalarının kısmi ret kararı kapsamındaki mallar ve hizmetler bakımından ayıt edici ve tanımlayıcı olup olmadıkları hakkında değerlendirme talep etmiştir. (5. Temyiz Kurulu’nun geçici kararları, bu bağlantılardan görülebilir: GEORGE ORWELL, 1984, ANIMAL FARM)

EUIPO Temyiz Kurulu yapısını bilmeyen okurlarımız için, Büyük Kurul’un dokuz üyeden oluşan ve Temyiz Kurullarının çözümlemekte güçlük çektiği, önemli bulduğu veya çelişki tespit ettiği meseleleri taşıdığı bir nevi üst kurul olduğu notunu da paylaşalım.

Büyük Kurul’un “GEORGE ORWELL”, “1984”, “ANIMAL FARM” markaları hakkında vereceği kararları, hem konuya olan özel ilgim hem de yazarın ve ilgili romanların hayranı olarak ben de merakla bekleyeceğim. Kararlardan haberdar olduğumda da vakit geçirmeksizin okuyucularla paylaşacağım.

Türkiye’de Durum ve Uygulama

Son olarak, benzeri konuların Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından nasıl değerlendirildiği meselesine gelelim.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 5-1/(b) bendi hükmü gereğince herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler marka olarak tescil edilemezler. Ayrıca kanunun 5/1-(ğ) bendi “… kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler marka olarak tescil edilemez.” hükmünü içermektedir.

Bu hükümlerin Kurum tarafından nasıl değerlendirileceğini düzenleyen Kurum inceleme kılavuzunda, maruf kitap adları konusunda “Maruf bir hikâye veya kitap adı başlığını münhasıran içeren markalar, söz konusu hikâye veya kitabın konusunu teşkil edebilecek mallar veya hizmetler için ayırt edici kabul edilmezler. Buradaki hareket noktası, bu tür hikâye veya kitapların oldukça uzun süreden beri var olmaları ve bilinmeleri sonucunda günlük dile girmiş olmaları ve bu nedenle de söz konusu hikâye ya da kitap adından öte herhangi bir algılamaya neden olma yeterliliklerinin olmamasıdır. Bu şekildeki başvuruların reddedilebilmesi için, söz konusu işaretin ilgili tüketici kesimi tarafından yeterince bilinirliğe sahip bir kitap/hikâye adını ifade etmesi ve başvuru konusu mal veya hizmetlerin de bunların konusunu ifade edebilecek nitelikte mallar veya hizmetler olması (basılı yayınlar, filmler, TV – tiyatro gösterileri gibi) gerekmektedir. Telif hakları korumasına tabi olan kitap/hikâye adları bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.” değerlendirmesi yer almaktadır.

Bu değerlendirme kapsamında, Türkiye’de de çok satan kitaplar / klasikler arasında bulunan 1984 ve Hayvan Çiftliği (Animal Farm) markalarının olası başvurularının basılı yayınlar, filmler, TV – tiyatro gösterileri gibi mal ve hizmetler bakımından reddedileceğini öngörmek güç değildir. Ancak, bu değerlendirmenin ön şartı Kurum tarafından belirlendiği haliyle ilgili eserin telif hakkı korumasına konu olmamasıdır. Bu şart kanaatimizce tartışmaya çok açıktır. Bir eserin klasik hale gelmesi veya adının günlük dile girmesi için yayın tarihinin üzerinden zaman geçmesi gerektiği açık olmakla birlikte, bu hususun tespitinin söz konusu eserin telif hakkına konu olup olmaması ile bize göre bağlantısı bulunmamaktadır. 

Ünlü yazar adları konusuna gelince; Kurum uygulama kılavuzunda “Tarihi veya kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ünlü Türk büyüklerinin isim ve fotoğraflarıyla, toplumun önemli bir kesimine hitap etmiş ve geniş kitlelerce bilinen sanatçı, yazar isimleri bu kapsamda değerlendirilir… Ancak, yaşayan ünlü sanatçı, sporcu, yazar, oyuncu, ressam gibi kişilerin adları bu kapsamda değerlendirilmez.” değerlendirmesi yer almaktadır.

Aynı kılavuzda yer alan bir başka değerlendirme ise “Bununla birlikte belirtmek gerekir ki, tarihi veya kültürel değer atfedilen kişi isimlerini içeren başvurular için, söz konusu şahsiyet ile ilgili kişi, kurum veya kuruluşun kendisi tarafından yapılan başvurular bu kapsamda değerlendirilmez.” şeklindedir.

Bu durumda karşımıza çıkan tabloya göre, ünlü bir yazarın isminden oluşan başvurunun Kurum tarafından kültürel bir değer olarak kabul edilip reddedilebilmesi için ilgili yazarın ölmüş olması gereklidir. Buna ilaveten, ünlü şahısla ilgili kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından yapılan başvurular reddedilmeyecektir.

Ölmüş olma şartı kanaatimizce tartışmaya açıktır. Şöyle ki, bir yazar başarıları ve toplumsal kabul düzeyi çerçevesinde elbette ki hayattayken de kültürel bir değer haline gelmiş olabilir. (Sanatçıların ölümlerinden sonra sıklıkla dile getirilen “Yaşarken değeri bilinmedi” cümlesi burada vaka olarak karşımızdadır, çünkü bir yazar ancak ölmüşse Kurum tarafından kültürel bir değer olarak kabul edilmektedir.). Ünlü şahısla ilgili kişi veya kuruluşlarca yapılacak başvuruların reddedilmemesi yönündeki düzenleme ise bize göre son derece yerindedir.  

Önder Erol ÜNSAL

Ocak 2021

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

AYIRT EDİCİLİĞİN ZAYIFLAMASI: “SMART” KELİMESİ AÇISINDAN BİR İNCELEME

AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI GENEL MAHKEMESİ “SMART:) THINGS” KARARI

Akıllı ürünlerin günlük hayatımıza hızlı bir şekilde adapte olmasıyla, marka başvurularında sıklıkla “akıllı” anlamına gelen “SMART” kelimesinin kullanıldığı görülmektedir. Türkiye açısından, Türk Patent ve Marka Kurumu marka araştırma sisteminden bakıldığında SMART ibaresini içeren 3377 tane marka başvurusu yapıldığı görülebilecektir.

SMART ibaresinin kullanım alanı günlük hayatımıza bu derece etki ederken, kelimenin ayırt ediciliği ve tescil edilmek istendiği mal ve hizmetler bakımından tanımlayıcılığı tartışma konusu olmaya başlamıştır. Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından verilmiş olan 15 Ekim 2020 tarihli T‑48/19 sayılı “SMART:) THINGS” kararı da mahkemenin SMART ibaresi üzerinde yaptığı değerlendirme bakımından önemlidir ve ileride yapılacak incelemelere ışık tutabilecektir.

İhtilafın geçmişine odaklanıldığında, 6 Mart 2013 tarihinde, başvuru sahibi “SMART THINGS SOLUTIONS GmbH” tarafından Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne “SMART:) THINGS” marka başvurusunun 9. 20. ve 35. sınıflar bakımından yapıldığı ve markanın tescil edildiği görülmektedir.

29 Şubat 2016 tarihinde “Samsung Electronics GmbH” tarafından, söz konusu markanın tüm mal ve hizmetler bakımından hükümsüz kılınması için EUIPO İptal Birimi’ne başvuru yapılmıştır fakat bu talep 8 Mart 2018 tarihinde reddedilmiştir. Aleyhe gelen bu karar Samsung Electronics GmbH tarafından temyiz edilmiştir. 20 Kasım 2018 tarihinde ise EUIPO Temyiz Kurulu, ilk kararı iptal etmiş ve markanın tüm mal ve hizmetler bakımından hükümsüzlüğü yönünde karar vermiştir.

Kararda ilk olarak, “SMART:) THINGS” ibaresinin hem ortalama tüketiciler hem daha bilinçli tüketiciler tarafından İngilizce bilinen ülkelerde anlaşılabilir kelimelerden oluşmasına, görsel ögenin ise ayırt ediciliği yüksek olmayan elektronik ortamlarda sıklıkla kullanılan bir şekil olduğuna; ikinci olarak, “SMART:) THINGS” markasının ayırt edicilikten yoksun nitelikte olduğuna işaret edilmiştir. Bu sebeple; Temyiz Kurulu, hem tescilin kapsadığı mal ve hizmetler bakımından, ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaretlerden oluştuğu gerekçesiyle markayı tanımlayıcı bulmuş, hem de markanın herhangi bir ayırt ediciliğe sahip olmadığına sonucuna ulaşmıştır. Belirtilen nedenlerle, marka kapsadığı tüm mal ve hizmetler bakımından hükümsüz kılınmıştır.

Bunun sonucunda ihtilaf, başvuru sahibi tarafından Avrupa Adalet Divanı Genel Mahkemesine taşınmıştır.

Genel Mahkeme öncelikle tanımlayıcılık bakımından” SMART:) THINGS” markasını incelemiştir:

Başvuru sahibi, SMART ibaresi ile “:)” şeklinin tescilin kapsadığı mal ve hizmetler bakımından doğrudan tanımlayıcı olmadığını iddia etmiştir. Ortalama tüketicilerin, başvurunun yapıldığı dönemde SMART ibaresiyle yapay zeka arasında doğrudan bağlantı kuramayacağını, bu ibarenin insanlar veya canlılarla ilişkilendirildiğini ve bu durumun olumlu duyguları ifade eden “:)” şekli bakımından da geçerli olduğunu belirtmiştir. Ek olarak “:)” şeklinin, tüketicilerin algısında hiçbir şekilde mal ve hizmetin değeri veyahut kalitesi ile ilgili çağrışım yaratmayacağı, markanın içerdiği kelime kombinasyonuyla birlikte çağrışım ihtimalinin daha da düşürüldüğü savunulmuştur.

1. Genel Mahkeme ilk olarak ilgili tüketici kitlesi bakımından incelemeye başlamıştır:

  • “SMART:) THINGS” markası kapsamındaki mal ve hizmetlerin, hem ortalama tüketicileri hem de bilgi teknolojisi ve ticaret alanında uzman bir tüketici kitlesini hedeflediği; kullanılan ibarenin, bilgi teknolojisi ve televizyon veya uluslararası ticari işlemler alanlarında yaygın olarak kullanılan temel İngilizce kelime dağarcığına ait terimlerden oluştuğu için, hükümsüzlük gerekçesinin, sadece İngilizce’nin resmi dil olduğu Üye Devletlerle sınırlı olmadığı yönünde karar verilmiştir.

2. Sonrasında Genel Mahkeme SMART ve THINGS ibareleri bakımından incelemeye geçmiştir:

  • Yapılan bu incelemede özellikle “ŞEYLER” anlamına gelen “THINGS” kelimesi ve kullanımının kapsamı düşünüldüğünde, 35. sınıftaki hizmetler açısından bu ibarenin kesinlikle tanımlayıcı olduğu kanısına varılmıştır. Çünkü, THINGS ibaresinin somut olan birçok şeye atıfta bulunacağı doğal olarak tanımlayıcılık sınırını genişlettiği düşünülmüştür.
  • “SMART” kelimesi bakımından ise; başvuru sahibi tarafından iddia edilen gerekçelerin kabul edilemeyeceği, çünkü SMART kelimesinin markanın kapsadığı mal ve hizmetleri tanımladığı kabul edilmiştir. Her şeyden önce, 9. sınıftaki mallarla ilgili olarak, bu malların, akıllı işlevlere sahip olabilen elektronik veya teknolojik açıdan karmaşık mallar olduğuna atıfta bulunulmuştur.
  • 20. sınıftaki mallar bakımından da “SMART” kelimesinin tanımlayıcı bir anlamının olduğu kabul edilmiştir. Bu da belirli koşullara, elektronik olarak adapte olabilen, uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen veya akıllı yazılım uygulamaları aracılığıyla otomatik olarak kontrol edilebilen mobilya veya aynalara atıfta bulunarak yapılmıştır. Aynı zamanda SMART ibaresinin “şık, modaya uygun” anlamında kullanılsa dahi 20. sınıfta belirtilen mantar, fildişi, kehribar veya lületaşı gibi herhangi bir teknolojik özelliğe sahip olmayan mallar bakımından da cins, vasıf, özellik belirtmesi sebebiyle tanımlayıcı olacağı yönünde karar verilmiştir.
  • Başvuru sahibinin iddia ettiği gibi SMART ibaresinin yalnızca insanlara veya canlılara atfedilen bir özellik olduğu iddiası kanıtlanamamıştır ve aynı zamanda sunulan belgeler, bu iddianın aksine, o dönemde birçok teknolojik alet için SMART ibaresinin kullanıldığını göstermiştir.

Yapılan bu değerlendirmeler sonucunda Genel Mahkeme, SMART ibaresinin, markanın kapsadığı tüm mal ve hizmetleri cins, vasıf olarak nitelendirdiğine yönelik tespitin herhangi bir değerlendirme hatası içermediğini kabul etmiştir. Kaldı ki marka sahibi tarafından iddia edilen, ibarelerin kombinasyonu sonucu ayırt edici bir markanın oluşmuş olması iddiası da yerinde görülmemiştir.

3. Son olarak Genel Mahkeme markada yer alan “:)” şekli ve görsel ögeler bakımından inceleme yapmıştır:

  • Genel Mahkeme ilk olarak, markanın yazı karakterinin yaygın yazı tiplerinden biraz farklılaştığı, ancak bu farklılığın ortalama tüketiciler tarafından fark edilemeyecek kadar küçük bir ayrıntı olduğu tespitinin yerinde olduğuna karar vermiştir.
  • Başvuru sahibinin dile getirdiğinin aksine, Temyiz Kurulu “:)” ibaresini tanımlayıcı bulmamıştır, aksine ayırt edicilikten yoksun bulmuştur.
  • Başvuru sahibinin “:)” ibaresinin insanlarla ilişkilendirilen olumlu bir duyguyu temsil ettiği iddiasına gelindiğinde, bu iddianın dayanaksız olduğuna işaret edilmiştir. Temyiz Kurulu’nun da belirttiği gibi, ‘:’ ve ‘)’ karakterlerinden oluşan ifade bir gülümsemeyi temsil etmektedir ve e-posta dahil olmak üzere birçok elektronik ortamda, reklamcılıkta kullanımı yaygındır.
  • Ayrıca, “:)” şeklinin SMART kelimesi ile ilişkili olarak akıllı olan şeylerin olumlu tarafına dikkat çekerek, ilgili malların olumlu özelliklere sahip olduğunu pekiştirme amacı taşıdığı yönündeki tespit Genel Mahkeme tarafından da doğru bulunmuştur.
  • “:)” şekli, markada dikkatleri “SMART THINGS” ibarelerinin verdiği mesajdan başka bir yöne çevirememiştir.
  • Yeşil renk unsuru ile ilgili olarak, rengin kelimeleri birbirinden ayırmak için kullanıldığı yönündeki Temyiz Kurulu tespitinin de yerinde olduğuna karar verilmiştir.

Sonuç olarak tanımlayıcılık incelemesi bakımından başvuru sahibinin iddiaları reddedilmiştir.

Genel Mahkeme, ikinci olarak “ayırt edicilik” bakımından “SMART:) THINGS” markasını incelemiştir:

Başvuru sahibi iddialarında, Temyiz Kurulu tarafından ayırt ediciliğin ayrıca incelenmediğini dile getirmiştir.

Genel Mahkeme, tanımlayıcılık ve ayırt edicilik gerekçelerinin birbirleriyle oldukça örtüşen iki gerekçe olduğunu ve özellikle, malların veya hizmetlerin özelliklerini tanımlayan bir kelimenin, söz konusu mal veya hizmetlerle ilgili olarak herhangi bir ayırt edici karaktere sahip olmadığının da kabul edilebileceği görüşündedir. Kaldı ki Genel Mahkeme, başvuru sahibinin aksine Temyiz Kurulu tarafından markanın ayırt ediciliğine ilişkin incelemenin yapıldığı kanaatindedir.

Temyiz Kurulu, markayı oluşturan unsurların, malları nitelendiren anlamlarının ötesinde, akılda kalıcılık bakımından da ilgili tüketicilerin işareti kolayca ve anında ezberlemesine olanak tanıyan hiçbir özelliğe sahip olmadığı görüşündedir. Tanımlayıcılık incelemesi yapılırken belirtilen gerekçeler de göz önünde bulundurulduğunda, başvuruyu oluşturan unsurların ayırt edicilikten de yoksun olduğu ve bir araya geliş biçimlerinin de markayı ayırt edici kılmaya yetmediği Genel Mahkeme tarafından da kabul edilmiştir.

Sonuç olarak, “SMART:) THINGS” markasının hem tanımlayıcı olması hem de ayırt edicilikten yoksun olması nedenleriyle başvuru sahibinin talepleri reddedilmiştir.

Belirtilen tüm hususlar göz önünde bulundurulduğunda, günümüzde SMART ibaresini ayırt edici başka bir unsur olmaksızın marka olarak tescil ettirmenin kolay olmayacağı anlaşılmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ile birçok malın ve hizmetin giderek “akıllanması”, SMART ibaresini bu tip mal ve hizmetler için tanımlayıcı hale getirmiştir.

Cansu ÇATMA BİLEN

Kasım 2020

cansucatma1@gmail.com

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması

EUIPO Temyiz Kurulu “Akış Halindeki Dairesel Mavi Halka” Hareket Markasının Tescil Edilebilirliğini İnceliyor

Belli bir nesnenin hareketinden, yani nesne ve hareketin gözle algılanabilir bir kombinasyonundan oluşan; bu suretle nesne veya görüntülerin hareketi yoluyla bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayan markalar “hareket markası” (motion mark) olarak anılmaktadır.

Marka tesciline yetkili makamlar, geleneksel markalara (kelime, şekil) kıyasla başvuru sayısı halen oldukça az olmakla birlikte zaman zaman geleneksel olmayan marka çeşitlerinden birisi olan “hareket markası” başvurularıyla da karşılaşmaktadır.

Bu yazımızın konusunu da AB Fikri Mülkiyet Ofisine (EUIPO) yapılmış ve ilk inceleme neticesinde reddedilmiş bir hareket markası başvurusu hakkında verilen EUIPO Temyiz Kurulu kararı (28 Nisan 2020 tarih ve R 1636/2019-2 sayılı) oluşturmaktadır.

2016 yılında Amazon Technologies, Inc. (başvuru sahibi) aşağıdaki işaretin marka olarak tescili için EUIPO’ya başvuruda bulunur:

Başvurunun eşya listesinde Nice Sınıflandırmasının 9, 35, 41, 42 ve 45. sınıflarında yer alan çeşitli mal ve hizmetler bulunmaktadır. Başvuru dilekçesinde marka aşağıdaki şekilde tarif edilmiştir:

“Marka akış halindeki dairesel mavi halkadan oluşan bir hareket markasıdır. Mavi renk(ler) markanın bir unsuru olarak talep edilmektedir. Halkanın içindeki beyaz dairesel disk markanın bir unsuru değildir ve bu unsur sadece arka zemini gösterme amacı taşımaktadır”

Başvuruyu inceleyen uzman, marka örneğinin, korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması koşulunu yerine getirmediği gerekçesiyle başvuruyu AB Marka Tüzüğünün 4(b) ve 7(1)(a) bentleri uyarınca reddeder. Karara itiraz üzerine Temyiz Kurulu, başvurunun sicilde gösterim için aranan şartları yerine getirdiği kanaatine varır ve ret kararını iptal eder. Bununla birlikte Temyiz Kurulu, başvurunun ayırt edicilik açısından incelenmesi için dosyanın ilk karar uzmanına havalesine karar verir.

Dosyanın kendisine geri gönderilmesi üzerine başvuruyu tekrar inceleyen uzman, başvuruyu bu defa ayırt edicilikten yoksunluk gerekçesiyle reddeder. Uzmana göre tescil talebine konu hareket akılda kalıcı değildir ve sıradandır.

Başvuru sahibi ayırt edicilikten yoksunluk gerekçesiyle verilen ret kararına karşı itiraz eder. Başvuru sahibi tarafından karara itirazda öne sürülen başlıca gerekçeler şunlardır:

  • İşaret özgündür ve ilgili mal ve hizmetler bakımından dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir üçüncü kişi tarafından kullanılmamaktadır. Bu nedenle, işaretin en azından minimum düzeyde ve kendiliğinden ayırt edici niteliği vardır.
  • Kararda ileri sürülen, hareketin sıradan olduğu yönündeki görüş yeterince gerekçelendirilmemiştir.
  • Uzman, her bir mal ve hizmet için işaretin ayırt edici olmadığına dair gerekçelendirme yapmak yerine başvuruyu tümüyle reddetmiştir.
  • İşaret ABD ve Almanya’da yetkili makamlar tarafından tescile uygun kabul edilmiştir.
  • Ofis geçmişte benzer nitelikteki çeşitli sayıda hareket markasını tescil etmiştir.

İtiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından incelenmiştir. Temyiz Kurulu mevzuattaki koşullara uygun bulunan gösterim ve tarifnameden hareketle, işareti şu şekilde tanımlamıştır:

İşaret, saat 6 konumundan tam bir daireye doğru eş zamanlı olarak hem saat yönünde, hem de saat yönünün tersinde yukarı doğru çıkan iki renkten oluşmaktadır. İlk olarak, “açık mavi” renk her iki yönde yükselmektedir. Sonrasında, açık mavi renk sırasıyla saat 3 ve saat 9 konumuna ulaştığında, mor renk ilerleyen açık mavi kısımları takip etmekte ve nihayetinde tüm çemberi her iki yandan tamamlamaktadır.

 Temyiz Kurulu, AB Marka Tüzüğünün 7(1)(b) bendi anlamında ayırt edici karakterin, belli düzeyde sanatsal yaratıcılığın veya hayal gücünün varlığı koşuluna bağlı olmadığını belirtmiştir. İşaretin ilgili tüketici kesiminin mal veya hizmetlerin kaynağını belirleyebilmesine imkân tanıması ve bu mal veya hizmetleri diğer teşebbüslerinkilerden ayırt etmeyi sağlaması yeterlidir. Başvuru sahibi tarafından da belirtildiği üzere, tescile uygunluk açısından asgari düzeyde bir ayırt edicilik yeterli olmaktadır. Ne var ki, yerleşik içtihada göre, şekilden oluşan işaretler bakımından asgari düzeydeki ayırt edicilikten söz edebilmek için inceleme konusu işaretin kolaylıkla ve derhal akılda kalmasını, mal ve hizmetlerin ticari kaynağını gösteren bir işaret olarak derhal algılanmasını sağlayabilecek bazı unsurların varlığı gereklidir.

Bu standartlar, kıyasen inceleme konusu hareket markasına da uygulanabilir durumdadır. Zira ayırt ediciliğin değerlendirilmesine ilişkin kriterlerin farklı marka kategorileri için esas olarak aynı olduğu belirtilmelidir. İlaveten, söz konusu hareket markası temelde iki boyutlu resimlerin akış halindeki bir diziliminden ibarettir. Bu nedenle, Temyiz Kuruluna göre başlangıçta, figüratif markalara uygulanan standartlardan farklı bazı standartlar uygulamaya gerek yoktur.

Tescil talebine konu mal ve hizmetler tüketici elektroniği, kişisel kullanım için yazılım, enformasyon ve eğlence hizmetleri, sipariş ve kişisel hizmetler gibi mal/hizmetlerden oluşmaktadır. Bu mal ve hizmetlerin ilgili tüketici kesimi, Avrupa Birliği halkının genelinden oluşmaktadır.

Temyiz Kurulu, inceleme konusu işaretin kolaylıkla ve derhal akılda kalmasını, mal ve hizmetlerin ticari kaynağını gösteren bir işaret olarak derhal algılanmasını sağlayan belirli bazı unsurları taşımadığı kanaatindedir. Tescili istenen işaret doğası gereği başvuru dilekçesinde tanımlandığı ve gösterildiği üzere bir akış hareketini ifade etmektedir, bu bakımdan sadece bir daireden oluştuğu söylenemez. Diğer taraftan, genel olarak ayırt ediciliği bulunmayan sıradan daire şeklinin işaretin merkezinde olduğu da inkar edilemez. İşaretin dairesel ana hattı, tescil talebine konu işaretin başlangıcından itibaren fark edilebilir durumdadır. Devamında hareket sırasında, renkli çizgiler tümüyle renkli bir çembere dönüşmekte ve işaret nihai durumuna gelmektedir. Dolayısıyla, tescili talep edilen hareket ile sonlanan şekil, bu haliyle, derhal malların ticari kaynağını gösteren bir unsur değildir. Hareketin kendisi, sonuçlanan şekle kıyasla, halkın algısında sadece sınırlı bir düzeyde etkiye sahiptir ve ayırt edici bir özellik olarak algılanmamaktadır. İlk olarak hareket, ince çizgiler üzerinde somutlaşmaktadır. Çizgilerin göründüğü renkler ve bunların hareket motifi dikkat çekici bir nitelikte değildir.   İkinci olarak, başvurunun yapıldığı Ağustos 2016 tarihinde, bir cismin zaman içindeki gelişimini gösteren görselleştirme, güncel ve yaygın bir özelliktir. Multimedya pazarlama ve ürün tasarımının yaygınlığı karşısında, tüketici bir ürün dış görünümünün / süslemesinin hareketli (animasyonlu) olmasını bekleyebilecek durumdadır. Elektronik tasarıma ilişkin çok çeşitli seçenekler bulunduğundan, eş zamanlı olarak yükselen çizgilerle bir çemberin tamamlanması, bir çember oluşturmak için oldukça doğal ve basit bir özelliktir. Bu bağlamda, başvuru tarihi itibariyle işaretin dairesel akışı, bu işaretin derhal ticari kaynak gösterir biçimde algılanmasını sağlayan bir unsur değildir. İşaret, müstakil olarak ayırt edilmesini sağlayacak başka bir unsur içermemektedir.

Tescili talep edilen hareket, 9. sınıfa dâhil mallar bakımından, marka olarak algılanmaksızın, özellikle dekoratif bir özellik olarak kullanılabilecek niteliktedir. Elektronik cihazlar ve yazılımlar, doğaları gereği bir akışı görselleştirmeye yarayan donatıya sahiptirler.

Başvuru konusu markanın ayırt ediciliği bulunmadığını göstermek için, o şeklin ticaret alanında yaygın olduğunu göstermek zorunlu değildir. Bu bağlamda, başvuru sahibinin işaretin özgün olduğu yönündeki iddiası etkisizdir. İşaretin ayırt edici niteliğinin bulunmaması, işaretin basitliğinden kaynaklanmaktadır ki bu husus, tüketicilerin söz konusu hareketi daha önce görmemelerinden değil, genel hayat tecrübelerinden aşikâr biçimde çıkarılabilecek bir sonuçtur.

İlaveten, tescili istenen işaret bir talebin, elektronik bir sistem tarafından anlaşıldığına ve işleme konulduğuna da işaret edebilecektir. Elektronik cihaz ve yazılımlar sıklıkla, yükleme veya arama işlemi gibi bir elektronik aktivitenin varlığını ve süresini görselleştirmek amacıyla çubuk, daire veya diğer basit geometrik şekiller dâhilindeki hareketleri kullanmaktadır. Başvuruya konu edilen çember şekli içinde yukarı doğru çıkan çizgilerin hareketi, bu tarz bir işlevi yerine getirir şekilde algılanabilecektir. Dolayısıyla, bu tarz özellikler içeren mal ve hizmetler bakımından başvuru konusu işaret belirtilen gerekçelerle ayırt edicilikten yoksun bulunmuştur.

Başvurunun eşya listesinde bulunan 9. sınıfa dâhil bazı mallar (ses kontrollü enformasyon cihazları, ses kontrollü hoparlörler; ses, veri veya görüntü aktarımı için kablosuz iletişim cihazları, vb.)  elektronik sürecin çalıştığını veya ne kadar süreceğini (örneğin bir işletim yazılımının başlatılması / booting esnasında) belirten özellikler barındırabilir. Bu sınıftaki diğer bazı mallar bakımından, tescili istenen işaret bir cihazın kullanıcı ara yüzü üzerinde, bir uygulamanın açıldığını ve/veya uzun bir işlemin (örneğin arama, kod çözme, veri transferi, içerik kaydetme gibi) yürütülmekte olduğunu göstermektedir.

Başvuru kapsamında 35. sınıfta yer alan hizmetler internet üzerinden, aktive edilmesi gereken ve yürütülmesi belli bir süre gerektirebilen bir yazılım tarafından sağlanabilir. Bu bağlamda başvuru konusu işaret, ilgili yazılımın girdiyi tanıdığına ve halen yürütmekte olduğuna dair bir reaksiyon biçiminde algılanacaktır.

Başvuru kapsamındaki 41. sınıfa dâhil hizmetler bakımından tescili istenen hareket, bir uygulamanın açılması ve/veya işlemde olduğuna (örn. bir yayın hizmeti yoluyla müzik, podcast veya bilgi sağlanması) işaret edecek biçimde algılanabilecektir. 42. sınıfa dâhil hizmetler bakımından tescili istenen hareket, yazılımın karşılık verdiğine işaret eder biçimde algılanacaktır. Benzer şekilde, hareket, bir kullanıcı girdisinin işlendiği (örneğin bir arama talebinin yürütülmekte olduğu veya bir danışma talebinin bittiği) biçiminde algılanabilecektir. Son olarak 45. sınıftaki konsiyerj hizmetleri de çevrimiçi olarak sipariş edilebilir veya çevrimiçi olarak sağlanabilir. (örneğin, bir müşteri için konser veya tiyatro bileti alınması) Böyle bir durumda, başvuruya konu hareket, hizmetin aktivasyonuna veya müşteri tarafından yapılan çevrimiçi talebe karşılık verildiğine işaret eder biçimde algılanacaktır.

Belirtilen tüm gerekçelerle EUIPO Temyiz Kurulu itirazın reddine karar vermiştir.

Görüldüğü üzere hareket markaları açısından koruma konusunun açık ve kesin olarak sicilde gösterilmesi şartının sağlanması, işaretin mutlaka ayırt edici olduğu anlamına gelmemektedir. Tescili istenen hareketin, başvuruya konu mal ve hizmetler ile ilgili tüketici kesiminin algısı bakımından ayırt edici olup olmadığı da her somut olay özelinde dikkatlice değerlendirilmelidir.

H. Tolga Karadenizli

Temmuz 2020, Ankara

karadenizlit@gmail.com

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

“Windsor Kalesi” Çay, Kahve ve Kurabiye İçin Ayırt Edici Bir Marka mıdır?

Morrissey’in Monarşi Eleştirileri Eşliğinde Bir EUIPO Temyiz Kurulu Kararı

https://www.royal.uk/royal-residences-windsor-castle

Toplumların tarihi ve kültürel hafızaları bakımından özel önem taşıyan yapıların isimlerinin marka olarak tescil edilmesi talepleriyle gerek ülkemizde gerekse de dünyanın farklı ülkelerinde karşılaşılmaktadır. Bu tip marka tescil başvurularının kabul edilip edilmemesi gerekliliği hususunda ise farklı argümanlar öne sürülmektedir. Bir görüşe göre, bu tip isimler diğer ret gerekçeleri kapsamına girmedikleri sürece tescil edilmelidir, çünkü ticari kaynak gösterme işlevini yerine getirmelerinin önünde bir engel bulunmamaktadır. Bir diğer görüşe göre ise toplumun ortak kültürel değeri mahiyetinde bu tür isimlerin, bir kişinin markası olması ve üzerinde tekelci hakların kurulmasına izin verilmesi mümkün olmamalıdır. Başka bir görüş ise başvurunun kapsadığı mal veya hizmetler esasında ayırt ediciliğinin irdelenmesi gerektiğini savunmaktadır.

Bu yazıda, İngilizler için yukarıda belirttiğimiz kapsama girebilecek bir isim olan “Windsor Castle” ibaresinin yani Türkçe adıyla “Windsor Kalesi (veya Sarayı veya Şatosu)”nin marka olarak tescili talebiyle yapılan bir başvuru hakkında EUIPO Temyiz Kurulu’nca verilen kararı okuyucularımızla paylaşacağım.

Bilmeyenler için ön bilgi: İlk hali 11. yüzyılda inşa edilen “Windsor Kalesi”, İngiliz Kraliyet ailesinin ana rezidanslarından birisidir. Şu dönemdeki İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, haftasonları başta olmak üzere zamanının bir kısmını bu kraliyet yerleşkesinde geçirmektedir.

Karara geçmeden dünyaca ünlü şarkıcı Morrissey ve İngiliz Kraliyet ailesi hakkındaki birkaç kişisel gözlemimi aktaracağım. Yazının kişisel kısımlarıyla ilgilenmeyenler, bu kısımları atlayarak doğrudan kararın aktarıldığı bölüme geçebilirler.    

Okurlarımızın bir kısmının tanıdığı “Morrissey” aileden İrlanda kökenli, İngiltere vatandaşı bir şarkıcıdır. Politik alandaki muhalif ve özgürlükçü söylemleriyle de tanınan Morrissey açık bir monarşizm karşıtıdır, yönetim biçimi olarak Cumhuriyeti istemektedir ve İngiliz Kraliyet ailesi hakkındaki eleştirilerini dile getirmekten hiçbir zaman kaçınmamaktadır.

Morrissey’in Kraliyet ailesi hakkındaki demeçlerinden birkaç örnek verelim. (https://www.rollingstone.com/music/music-news/morrissey-prince-is-the-royal-that-people-love-165979/, https://web.archive.org/web/20130526222643/http://foreverill.com/interviews/1985/charming.htm, https://en.wikipedia.org/wiki/Morrissey#cite_note-349)

Kraliçe Elizabeth’in tahta çıkışının 60. yılı kutlanırken; “Bu neyin kutlamasıdır? 60 yıllık bir diktatörlüğün. O benim kraliçem değil, ben bir kul değilim.”

Şarkıcı Prince’in ölüm haberlerinin Kraliçe’nin 90. doğumgünü kutlamaları haberlerinin gölgesinde kalması üzerine; “Prince halkın sevdiği asıl soylu kişidir, buna karşın II. Elizabeth, onu isteyip istemedikleri kendilerine hiç sorulmamış kişilere dayatılmıştır.”

Kraliyet ailesi hakkında; “Onlar beleşçiden başka bir şey değiller.”

Genel olarak; “Kraliyetten gerçekten nefret ediyorum. Hep öyleydim. Saçma bir büyülü hikaye. ..Görebildiğim kadarıyla kraliyet ailesi için harcanan para yakılan paradır…Her durumda bu yanlış bir bağlılık. Faşistçe ve çok çok zalimce olduğunu düşünüyorum. ..Kraliçe 6.000 poundluk bir elbise giydiğinde halka verdiği mesaj şudur: “Bana fantastik biçimde doğuştan hükümranlık hediye edildi ve sizler sümüklü köylülersiniz.””

Morrissey’in politik mesajlarını en doğrudan biçimde verdiği şarkıların başında “Irish Blood English Heart” gelmektedir. Şarkının ismini Türkçe’ye “İrlanda kanı, İngiliz yüreği” olarak çevirmek mümkündür. Morrissey şarkıda, İrlanda kökenli birisi olarak İngiliz yüreği taşıdığını, İngiliz olmanın zehirli hissettirmediği ve bayrağın yanında utanmadan, ırkçı veya bölücü olarak nitelendirilmeden durabileceği zamanları özlediğini, İngilizlerden beklentisinin Oliver Cromwell’in ismine tükürmeleri ve onu selamlamaktan hiçbir zaman geri durmayan Kraliyet ailesini eleştirmeleri-suçlamaları olduğunu belirtmektedir. (Oliver Cromwell, İngiliz İç Savaşı’nda monarşistlere karşı savaşan parlamenter güçlerin başıdır, ancak diktatöryel bir yönetim sergilemiştir ve önemlisi Püriten bir Protestan olarak adı, çoğunluğu Katolik olan İrlandalıların üçüncü sınıf insan muamelesi gördükleri bir dönemle özdeşleşmiştir.) 

Bu kadar açıklamanın üzerine benim bayıldığım bir şarkı olan “Irish Blood English Heart”ın tadını çıkartın öncelikle.

İngiliz monarşisi, Avrupa’daki günümüz monarşilerinin hemen tamamında olduğu gibi sembolik düzeydedir, hatta bir nevi turistik materyal işlevi de görmektedir. Kraliyet ailesinin politik etkisi bulunmasa da, kendi adıma Morrissey’in söylemlerine sonuna dek katılıyorum ve saltanat meselesini kökünden halleden Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucularına sonsuz bir minnet duyuyorum.

Safım belli, Morrissey’in yanındayım; Türkiye’de merakla Royal Wedding izleyip, Harry ile William’ın aşk hayatını takip edenlere de hayretle bakıyorum!  

Alman menşeili “Albert Darboven Holding GmbH & KG” firması aşağıda yer alan kelime markasının “Sınıf 16: Kağıttan filtreleme malzemeleri. Sınıf 30: Kahve, çay ve bunların ikameleri, fırıncılık mamulleri, hamur işleri ve kurabiyeler; şeker, doğal tatlandırıcılar.” malları için tescil edilmesi talebiyle Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)‘ne başvuruda bulunur.

WINDSOR-CASTLE

EUIPO uzmanı başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle “Sınıf 30: Kahve, çay ve bunların ikameleri, fırıncılık mamulleri, hamur işleri ve kurabiyeler.” malları bakımından reddeder. Uzmana göre “Windsor Castle” ibaresi İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in ana ikametgahının adıdır, bu özelliğiyle tüm AB’nde bilinmektedir ve aynı zamanda bir turistik mekan işlevi görmektedir. Çıkartılan mallar, bu önemli turistik merkezden alınan hediyelik eşyalar algısı yaratacaktır ve ticari kaynak gösteren bir marka olarak algılanmayacaktır. Markanın çeşitli AB ülkelerinde tescil edilmiş olmasının EUIPO uygulamaları bakımından bağlayıcılığı yoktur, dahası Birleşik Krallık’ın seçildiği uluslararası tescil bir şekil unsuru da içermektedir ve ötesinde bu başvuru Birleşik Krallık’ta kabul edilmemiştir. Ayrıca reddedilen kahve, çay, kurabiye gibi mallar İngiltere’den alınabilecek tipik hediyelerdir ve bu tip mallar için “Windsor-Castle” ibaresi ticari kaynak gösteren bir marka olmaktan ziyade, İngiltere’deki bir turistik lokasyona referans olarak algılanacaktır. 2009 yılında tescil edilmiş bir AB markası bulunsa da, o yıldan bu yana içtihat gelişmiş ve değişmiştir ve AB markalarının tescil edilebilirliği, ofisin önceki kararlarına göre değil, AB yargısınca çerçevesi çizilen mevzuata göre değerlendirilmelidir. Bu nedenlerle başvuru reddedilen mallar bakımından ayırt edici değildir.

Başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu’nca 19 Aralık 2019 tarihinde karara bağlanır. Karar metni https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///name/windsor-castle bağlantısından görülebilir.

Başvuru sahibi itirazında; “Windsor Kalesi”nde çay, kahve veya gıda üretimi yapılmadığını veya kale ile bu ürünlerin bir bağlantısının bulunmadığını, İngiliz çayına veya kahvesine ilgi duyanların Windsor Kalesi’ne değil, bu ürünleri satan dükkanlara gideceğini, reddedilen malların hediyelik eşyalar olmasının konuyla ilgisi bulunmadığını öne sürmektedir.

Temyiz Kurulu, itirazı incelemeden önce “Windsor Castle” ibaresinin bir çay karışımının adı olması gerekçesiyle, başvurunun ret gerekçeleri arasına Tüzüğün 7(1)(c) maddesinin de eklendiği konusunda başvuru sahibini bilgilendirir.

Başvuru sahibi sunduğu ek görüşte; bu isimli bir çay karışımının bulunmadığını, üç firmanın bu isimli bir karışımı piyasaya sürmesinin ek ret gerekçesini haklı hale getirmediğini, çay karışımlarının isimlerinin genellikle katkı maddelerine ve tada referans yaptığını, piyasaya bu isimle çay karışımı süren kişilerin amacının ürünlerine kraliyetle ilgili, lüks bir imaj verme çabası olduğunu, halkın “Windsor Castle” ibaresini bir çay karışımının adı olarak algılamadığını öne sürer.

Temyiz Kurulu itirazı ilk olarak ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret nedeni bakımından inceler. Öncelikli olarak ayırt edici nitelikten yoksunluk hakkındaki içtihada yer veren Kurul kararın devamında reddedilen mallar bakımından kamunun ilgili kısmının halkın geneli olduğunu belirtir.

Devamındaki tespitlerde; Windsor Kalesi’nin Britanya monarşisinin ünlü yerleşkesi olduğu, iyi korunan kalenin, saray, müze gibi bölümleri bulunduğu, Avrupa’da tarih turizminin önemli bir rotası olduğu; bu çerçevede AB’ndeki genel halkın “Windsor Castle” ibaresini ve Britanya monarşisi ile ilişkisini bildiği belirtilir.

Kurul’a göre; başvurudaki haliyle “Windsor-Castle” ibaresini görecek ortalama tüketiciler, ret kararı kapsamındaki mallar bakımından ürünlerin adı geçen şatoda satışa sunulan turizm ürünleri olduklarını düşünecek, ibareyi bu mallar bakımından ticari kaynak gösteren ayırt edici bir işaret olarak algılamayacaklardır. Buna ilaveten reddedilen malların, İngiltere’den alınabilecek hediyelik eşyalar arasında bulunduğu ve hediyelik eşyaların genel olarak tarihi değere sahip turistik yerlerde satıldığı da kararda tespit edilmiştir.

Başvuru konusu marka, “Windsor Castle” kelime unsurunun dışında ek bir ayırt edici kelime veya şekil unsuru içermemektedir. Ayrıca, ibarenin İngiliz Kraliyet ailesi sarayı dışında bir çağrışım yapmadığı da ortadadır.

Başvuru sahibinin Windsor Kalesi’nde reddedilen malların üretilmediği, kalenin bu ürünlerle ünlü olmadığı iddiası kabul edilemez, çünkü başvurunun reddedilmesinin gerekçesi bu değildir.

Başvuru sahibi “NEUSCHWANSTEIN” kararını öne sürmüş olsa da, o kararda başvuru sahibi adı geçen şatonun sahibidir, ancak incelenen başvuruda böyle bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla, söz konusu kararın emsal teşkil etmesi mümkün değildir.

Son olarak; başvuru sahibinin öne sürdüğü önceden tescil edilmiş aynı markaların varlığı yönündeki iddiası, başvuru hakkındaki ret kararının yerindeliğini etkilememektedir; şöyle ki, kararların yerindeliği değerlendirilirken kullanılacak ölçüt, önceki Ofis kararları değil, AB yargısı tarafından yorumlandığı haliyle Birlik Marka mevzuatıdır.

Sayılan nedenlerle, Temyiz Kurulu başvuru hakkında ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verilen kısmi ret kararını yerinde bulmuştur. Belirtilen ret gerekçesi yerinde görüldüğünden, 7(1)(c) bendi gereğince verilen ret kararının yerindeliği ayrıca incelenmemiş ve itiraz reddedilmiştir.

Tarihi yapıların isimlerini turistik yer adları olmaları ve hediyelik eşyaların bu tip yapılarla özdeşleştirilerek ticari kaynak gösteren markalar olarak algılanmayacakları tespitleri çerçevesinde değerlendiren yaklaşımın okuyucularımıza da ilgi çekici geleceğini düşünüyorum.

Bitirirken bir Morrissey şarkısı daha ekliyorum, bu şarkı kendisinin politize şarkılarından birisi değil.

Önder Erol ÜNSAL

Haziran 2020

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

Basit Geometrik Şekillerden Oluşan Markaların Ayırt Edici Niteliğine Dair Bir EUIPO Temyiz Kurulu Kararı

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) Temyiz Kurulu’nun (“Kurul”), 27 Mart 2020 tarihinde verdiği R 1780/2019-1 sayılı kararda, ek bir unsur olmadan tek başına geometrik veya basit bir şekilden oluşan marka başvurularının ayırt edici niteliği ve tescil edilebilirliği hususları incelenmiştir.

21 Mart 2019 tarihinde, Amerika’da mukim CIEE, Inc şirketi (başvuru sahibi), aşağıdaki işaretin EUIPO nezdinde Avrupa Birliği markası olarak tescili için başvuruda bulunmuştur. 35. sınıf içerisinde yer alan “Administration of cultural, educational, work, travel and volunteer exchange programs for students, teachers and professionals; business administration and management of grants, fellowships, scholarships, and awards for students, teachers and professionals participating in cultural, educational, work, travel and volunteer exchange program” hizmetleri bakımından yapılan başvuru aşağıdaki şekildedir:

İnceleme uzmanı yaptığı ilk inceleme sonrasında 12 Nisan 2019 tarihinde, başvuruya konu işaretin turuncu renkte, yaklaşık yarım daire veya kalın kavisli bir çizgiden oluştuğu; daireler, çizgiler, dikdörtgenler gibi basit geometrik şekillerin tüketiciler nezdinde bir marka algısı yaratmadığı ve bu nedenle başvuruya konu işaretin bir bütün olarak, tescil edilmek istendiği tüm hizmetler bakımından ayırt edici niteliği haiz olmadığı ve Avrupa Birliği Marka Tüzüğü (“EUTMR”) m.7(1)(b) ve m.7/2 hükmüne aykırılık teşkil hususundaki görüşünü başvuru sahibine bildirmiştir.

Başvuru sahibi, inceleme uzmanı tarafından ileri sürülen görüşe rağmen tescil talebini devam ettirmiş ve 8 Mayıs 2019 tarihinde aşağıdaki beyanları sunmuştur:

  • Marka başvurusunun basit bir geometrik şekilden farklı olarak, turuncu renkte bir gülümsemeyi tasvir eden, geniş kavisli bir çizgiden oluştuğu, markanın özel şeklinin gülümseme olması nedeniyle geometrik şeklin ötesinde kavramsal bir kimlik kazandığı, turuncu rengin parlak ve göz alıcı olduğu, söz konusu hizmetler ile ilgili olarak turuncu rengin yaygın olarak kullanılmadığı ve işarete ek bir ayırt edici karakter kattığı, bu nedenle, ilgili tüketicinin işareti “basit bir geometrik şekil” olarak değil, “parlak, turuncu bir gülümseme” olarak göreceği ve tüketici zihninde marka algısı yaratacağı,
  • Ofis’in daha önce, aşağıdaki benzer başvuruların tesciline karar verdiği, 
  • Marka başvurusunun kabul edilmemesi halinde, kullanım yoluyla kazanılan ayırt ediciliğe ilişkin kanıt sunma hakkının saklı tutulduğu.

13 Haziran 2019 tarihinde, başvurunun Avrupa Birliği Marka Tüzüğü (EUTMR) m. 7(1)(b) ve m. 7(2)  uyarınca başvuru kapsamında yer alan tüm hizmetler bakımından aşağıdaki gerekçelerle reddine karar verilmiştir:

  • Başvuruya konu işaretin turuncu, kalın kavisli bir çizgiden oluştuğu,
  • Başvuru sahibinin işaretin bir gülümseme olarak görüleceği iddiasının ikna edici olmadığı, gülümsemelerin genellikle turuncu renkte değil, dişlerin rengini yansıtan beyaz renkte olduğu, ayrıca, işaretin yüz özellikleri hakkında genel izlenimden yoksun olduğu ve başvuruya konu işaretin ilgili tüketici kitlesi tarafından kolaylıkla bir gülümseme olarak algılaması için yeterli özelliklere sahip olmadığı,
  • Başvuruya konu işaretin, kavisli bir çizgi veya turuncu bir yarım daire şeklinde basit bir geometrik şekli temsil ettiği için tüketicilerin bunu bir marka olarak değil, dekoratif bir unsur olarak algılayacağı ve ayırt edici olarak değerlendirmeyeceği.

12 Ağustos 2019 tarihinde başvuru sahibi, bu karara karşı itiraz etmiştir. İtirazda özetle şunlar ileri sürülmüştür:

  • Başvuru konusu markada yer alan kavisli çizginin açısı ve eğimi nedeniyle, ilgili tüketicinin şeklin bir gülümsemeyi temsil ettiğini derhal anlayacağı ve işaretin gülümsemeyi tasvir etmesi için beyaz rengin gerekmediği,
  • Örnek olarak, tanınmış SMILE Bank’ın bankacılık hizmetleri bakımından  şeklinde benzer bir gülümseme şekli kullandığı ve Birleşik Krallık’ta tescil ettirdiği,
  • Bilinçli tüketici kitlesinin görsel sunumda bir anlam arayacağı ve özel bir zihni çaba gerektirmeksizin, başvuru konusu markanın açısı ve genel izlenimi sebebiyle dişler yahut yüz özellikleri olmaksızın ilgili işareti gülümseme olarak algılayacağı,
  • İlgili işaretin iyi bilinen ve kullanılan bir grafik sembolü ya da daire, kare, üçgen gibi basit bir geometrik şekle sahip olmadığı, aksine belirli bir hususiyet içerdiği ve çarpıcı bir renk kullanıldığı,
  • İlgili tüketicinin başvuru konusu markayı ‘basit geometrik bir şekil’ olarak değil “parlak turuncu bir gülümseme” olarak göreceği, ayrıca turuncu rengin, söz konusu hizmetler ile ilgili olarak tipik ve yaygın olarak kullanılan bir renk olmadığı ve böylelikle son derece özenli ve dikkat düzeyi yüksek ilgili tüketici kitlesince marka olarak algılanacağı,
  • Ofisin benzer nitelikte markaları tescil ettiği,
  • Başvuru konusu işaretin asgari ayırt edici niteliğe sahip olduğu.

İtirazı inceleyen Temyiz Kurulu öncelikli olarak, marka başvurusunun reddine dayanak EUTMR madde hükmü açısından değerlendirme ve açıklamalar yapmıştır. EUTMR m. 7(1)(b) hükmüne göre ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler yani bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt edilmesine elverişli olmayan işaretler marka olarak tescil edilmemektedir. Kurul, aşırı derecede basit ve daire, çizgi, dikdörtgen veya sıradan bir beşgen gibi temel geometrik figürlerden oluşan bir işaretin, tek başına, tüketicilerin hatırlayabileceği bir mesaj iletmeyeceğini ve bu nedenle de tüketicilerin ilgili işareti marka olarak algılamayacağını belirtmiştir. Devamında ise, bir markanın ayırt edici fonksiyonunun ilk olarak, tescil başvurusu yapılan mal veya hizmetlere göre, ikinci olarak da tüketici algısına göre değerlendirileceği belirtilmiştir.

Devamında ise marka başvurusu kapsamında yer alan hizmetlerin hitap ettiği tüketici kitlesine ilişkin değerlendirme yapılmıştır. Kurul, başvuru kapsamında yer alan hizmetlerin hitap ettiği tüketici kitlesinin ağırlıklı olarak profesyonellerden oluştuğu ve işbu profesyonel tüketici kitlesinin dikkat düzeyinin yüksek olacağını belirtmiştir. Başvuru sahibinin itiraz ve görüşünün aksine, ilgili tüketici kitlesinin ağırlıklı olarak profesyonellerden oluşması ve dikkat düzeylerinin yüksek olmasının, bir işaretin ayırt edici karakterinin değerlendirmesinde yasal bir kriter olmadığını, gerçekten de, başvuru konusu marka kapsamında yer alan hizmetlerin tüketici kitlesinin dikkat düzeyinin, ortalama tüketiciden daha yüksek olduğu kabul edildiğinde dahi, işbu hususun markanın ayırt ediciliğine bir katkısı ve belirleyici bir etkisi olmayacağı belirtilmiştir.

Başvuru konusu markanın hitap ettiğini tüketici kitlesinin irdelenmesinin ardından Kurul, işaretin yarattığı algı değerlendirmesine geçerek; başvuru konusu işaretin turuncu renkte, kabaca bir dairenin üçte birine karşılık gelen alt kısmı olduğunu, kalın kavisli çizgiden oluştuğunu, tam bir geometrik şekil olmadığını ve basit bir geometrik şeklin bir bölümü (dairenin üçte birine karşılık gelen alt kısım) olarak tanımlanabileceğini belirtmiştir.

Kurul ilk olarak, başvuru konusu işaretin tam geometrik bir şekli ifade etmediği hususunda başvuru sahibi ile aynı kanaatte olduğunu ifade etmiştir. Devamında ise, madde 7 (1) (b) EUTMR uyarınca yapılan incelemenin, yalnızca temel geometrik şekillerden oluşan markalarla sınırlı olmadığı, aynı zamanda, son derece basit şekiller için de geçerli olabileceği belirtilerek, ayırt edici olmadıkları gerekçesiyle reddedilen marka başvurusu görsellerine örnek olarak yer verilmiştir:

Kurul ayrıca; başvuru sahibinin, uyuşmazlık konusu işaretin “basit bir geometrik şekil” olmadığı,  “gülümseme” olarak algılanacağı iddiasının ise, bir işaretin marka olarak ayırt edici ve tescil edilebilir olduğunu düşünmek için tek başına yeterli bir neden olmayacağını belirtmiş ve devamla kolayca bir gülümseme olarak algılanabilecek (29/09/2009, T-139/08, half-smiley) şeklindeki işareti içeren marka başvurusunun dahi bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmediği gerekçesiyle reddine karar verildiğini ilave etmiştir.

Başvuru sahibinin itiraz dilekçesinde belirtilen, tanınmış SMILE Bank tarafından kullanılan ve Birleşik Krallık’ta tescilli olan  marka görseline ilişkin olarak ise; ilgili başvurunun basit kavisli bir çizgiden çok daha kompleks olduğu, kalın yarım daire çizgisinin yuvarlak uçları olduğu ve kare bir çerçevenin ortasında bulunduğu sürece gülümseme algısı verecek özellikler içerdiği ve ayrıca “gülen yüz” algısının aynı zamanda ilgili logonun “smile” ibaresini içeren tanınmış SMILE Bank tarafından kullanılmasından da kaynaklı olacağı belirtilmiş ve devamla SMILE Bank marka logosunun, başvuru konusu  işaretinin bir gülümseme olarak algılanacağı ya da bunun bir EUTM markası olarak ayırt edici ve tescil edilebilir nitelikte olduğu iddiasına emsal teşkil edecek nitelikte olmadığı eklenmiştir.

Bunlara ilaveten; başvuru konusu işaretin, tam bir daire veya başka bir geometrik şekle karşılık gelmese bile, başkaca bir ek unsur olmadıkça, tüketici nezdinde gülümseme olarak algılanması için önemli bir zihinsel çaba gerektireceği ve ilgili işaretin kabaca bir dairenin üçte birine karşılık gelen basit bir eğri olarak algılanacağı da belirtilmiştir.

Kurul ayrıca, basit çizgiler, eğriler ve kısmi çerçevelerin, ticaret hayatında ve markalarda; alt çizgi veya etkiyi arttırıcı bir öğe olarak, tüketicinin dikkatini çekmek veya markanın önemli veya ayırt edici bir öğesini öne çıkarmak amacıyla, dekoratif unsur olarak yaygın olarak kullanıldığını, bu nedenle basit kavisli çizgilerin, tüketicilerin onu yalnızca basit bir dekoratif unsur olarak algılamamasını sağlamak için, diğer markalardan ayırabilecek herhangi bir karakteristik öğeye veya çarpıcı, göz alıcı bir özelliğe sahip olmadığı sürece minimum düzeyde ayırt edici karakter sağlayan bir öğe olmadığını belirtmiştir.

Kurul, ikinci olarak, başvuru sahibi tarafından tekrar tekrar vurgulanan, turuncu rengin gösterişli tonunun başvuru konusu markaya ayırt edici karakter kattığı iddiasını incelemiştir.

Kurul, turuncu rengin dikkat çeken bir renk olduğunu ve bu nedenle de ticaret hayatında her türlü mal ve hizmetler bakımından, tüketicinin dikkatini çekmek amacıyla yaygın olarak kullanıldığını, turuncu rengin tek başına ayırt edici olarak algılanmayacağını veya bir bütün olarak markaya ayırt edici karakter katmayacağını belirtmiştir. Devamında ise turuncu rengin, tek başına basit şekil /geometrik şekil içeren markalara ayırt edici karakter katmaması gerekçesiyle reddine karar verilen aşağıdaki marka görsellerine örnek olarak yer verilmiştir:

Son olarak Kurul; başvuru sahibinin  aşağıdaki benzer başvurular bakımından

Ofis’in tescile izin verdiğini iddiası bakımından değerlendirme yapmış; ilgili marka görsellerinin yalnızca basit bir eğri, basit bir geometrik figür ya da bu figürlerin kısmi çoğalması olmadığını, aksine, Ofis tarafından tescil edilen bu işaretlerin hepsinin, geometrik figürlere ek bir yüzey veya ek şerit, virgül, nokta veya bu tür bileşenlerin kombinasyonları gibi ek öğelerle birleştirilmiş, daha kompleks şekillerden oluştuğunu, bu nedenle de eldeki uyuşmazlıkta emsal teşkil etmeyeceğini belirtmiştir.

Sonuç olarak Kurul’a göre ilgili tüketiciler, başvuruya konu işaretini, ticari kaynak gösteren bir işaret olarak değil basit, koyu, kavisli bir çizgi yani dekoratif bir unsur olarak algılayacaktır. Kurul; başvuruya konu işaretin herhangi bir ek kelime veya figüratif unsur olmadan, örneğin bir antetli kağıt, katalog veya ofis dekorunun bir parçası olarak kullanıldığında, ilgili tüketicilerin bunu basit bir süsleme, alt çizgi veya kısmi çerçeve olarak algılayacağı, “gülümseme” olarak algılamayacağı, bu bağlamda da, ayırt edici ek bir unsur içermediği ya da kullanım yoluyla ayırt edici karakter kazanmadığı müddetçe, başvurunun kapsadığı tüm hizmetler bakımından ayırt edici nitelikten yoksun olduğu görüşündedir. Dolayısıyla da başvuru hakkında verilen ret kararı yerinde görülerek başvuru sahibinin itirazı reddedilmiştir.

şeklini gördüğünüzde siz bunun bir gülümse olduğunu mu düşünürdünüz yoksa yarım bir daire mi?

Burcu YAĞAR

Mayıs 2020

avburcuyagar@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

Adalet Divanı Genel Mahkemesi Burgu Peyniri Şekli Markasını Ayırt Edici Bulmadı

Bu karar üç boyutlu bir şekil markası başvurusunun ayırt edici karakterden yoksun olduğu ve ayırt edicilik kavramının değerlendirilmesinin nihai tüketici gözünden yapılmasının gerektiği gerekçesi ile reddine ilişkindir.

4 Haziran 2018 tarihinde, MURATBEY GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Muratbey), Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) nezdinde Avrupa Birliği markası başvurusunda bulunmuştur. Üç boyutlu marka statüsünde olan ve Nicé sınıflandırmasının 29. sınıfındaki “peynirler, işlenmiş peynirler” için yapılan başvuru aşağıdaki şekildedir:

25 Temmuz 2018 tarihinde, başvuruyu inceleyen uzman, başvurunun Birlik Marka Tüzüğünün 7/1-b maddesi yönünden ayırt edici karakterden yoksun olduğunu belirtmiş ve 27 Kasım 2018 tarihli karar ile başvuruyu bu maddeye dayanarak reddetmiştir.

Bu ret kararına karşı başvuru sahibi, 15 Ocak 2019 tarihinde itiraz etmiştir. Bu itiraz da 13 Haziran 2019 tarihli karar ile EUIPO Temyiz Kurulu tarafından reddedilmiştir. Temyiz Kurulu kararına karşı açılan dava, Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından 26 Mart 2020 tarihli T‑572/19 sayılı kararla sonuçlandırılmıştır. Bu yazıda anılan karar okuyuculara aktarılacaktır. (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224748&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2268187)

Temyiz Kurulu, başvurunun kapsadığı mallar bakımından kamunun ilgili kesiminin nihai tüketicilerden oluştuğuna kanaat getirmiştir. Uzman ret kararında, marka başvurusunun kapsadığı ürünler bakımından basit ve bilindik bir şekilden oluştuğunu belirtmiş ve buna örnekler sunarak, işbu başvurunun bu sektörde alışılan veya beklenenden bir farkı olmadığını belirtmiştir.

Temyiz Kurulu ürünün satış ve tüketimine ilişkin başka sonuçlara da varmıştır. İtiraz sahibinin gerekçelerinden olan, somut başvurunun bir yarışmada ödül alması hususunda Kurulun kararı, ödülün verildiği yarışmadaki değerlendirmenin kamunun ilgili kesiminin algısına göre yapıldığına ilişkin bir bilginin bulunmadığıdır.  

Kararın hukuki gerekçelerine bakıldığında;

Başvurunun ret gerekçesi Marka Tüzüğünün 7/1-b maddesidir. Bu maddeye göre ayırt edicilikten yoksun başvurular marka olarak tescil edilmemektedir.

Bu madde anlamında ayırt edicilik kavramı, markanın ait olduğu firmayı belli eder nitelikte olması ve ürünün diğer firmaların ürünlerinden ayırt edilmesini sağlamasıdır. (21 Ocak 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, paragraf 33).

Bu madde bağlamında ayırt edicilik bir yandan tescili talep edilen ürünler açısından, diğer yandan kamunun ilgili kesiminin algısı bakımından yorumlanmalıdır. (29 Nisan 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, paragraf 35).

Somut durumda, başvuruya konu ürünler “peynir” ve “işlenmiş peynir” olup, bu ürünler günlük tüketime uygun olduğundan, malların tüketici kesimi nihai tüketicilerdir.

Başvuru sahibinin de bu husus üzerinde aksi bir görüşü bulunmamakta olup, asıl üzerinde durduğu husus, Temyiz Kurulunun ayırt edici karakteri sadece nihai tüketici algısına göre değerlendirmesidir.

Başvuru sahibinin öne sürdüğü iddia, başvuruya konu ürünlerin aynı zamanda Avrupa Birliği içerisindeki profesyonel kesime de hitap ettiğidir. Başvuru sahibi, 2018 Dünya Süt Ürünleri İnovasyon Ödülünü alan bu marka başvurusu hakkında, bahsi geçen yarışmayı bilen profesyonel kesimin de bilgi sahibi olduğunu, dolayısıyla, somut olayda sadece son tüketicinin bakış açısının önemli olmadığını, profesyonel kesimin algı şeklinin de önemli olduğunu ileri sürmektedir.  

Somut olayda değerlendirilmesi gereken bir diğer husus da ilgili ürünler açısından, Temyiz Kurulunun dikkate aldığı son tüketicinin -bir başka deyişle Birlik genel halkının- kamunun ilgili kısmının önemli bir bölümünü oluşturmasıdır.

Bu aşamada, Temyiz Kurulunun daha adil bir değerlendirme ile nihai tüketici yerine bilgilenmiş ve makul derecede dikkatli genel halka göre ayırt ediciliği değerlendirmesi beklenebilirdi.

Bu açıdan, hatırlatmakta fayda var ki, her ne kadar ürünün kendi biçimi olan 3 boyutlu markaların ayırt edici karakterinin değerlendirilmesi, diğer kategorideki markalardan farklı olmamalıysa da; kamunun ilgili kesiminin algısı, ürünün kendi biçimi olan 3 boyutlu markalar bakımından, kullanılacağı üründen bağımsız olan kelime veya şekil markaları ile aynı değildir.  Sonuçta, ilgili ürünün ortalama tüketicisi grafik veya yazılı unsurların yokluğunda, ürünün şekline bakarak kökenini bilme alışkanlığına sahip değildir ve bu sebeple 3 boyutlu bir markanın ayırt ediciliğini anlamak bir şekil veya kelime markasına göre daha zordur.  [29 Nisan 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, paragraf 38 ; 31 Mayıs 2006, De Waele/OHMI (sosis şekli), T‑15/05, EU:T:2006:142, paragraf 32].

Tescili talep edilen şeklin ayırt edici karaktere sahip olduğundan bahsedebilmek için ilk bakışta ilgili ürünün menşeini göstermesi veya ilgili markanın belirgin bir şekilde sektörün standartlarından veya alışkanlıklarından ayrılması gerekmektedir.   [26 Kasım 2015, Établissement Amra/OHMI (KJ Kangoo Jumps XR), T‑390/14, EU:T:2015:897, paragraf 15].

İtiraz edilen kararda, Temyiz Kurulu, ilk olarak başvurusu yapılan markanın ürünün kendisi olduğunu ve ayırt edicilikten yoksun olduğunu belirtmiştir.

Ayrıca, uzmanın sunduğu örnek çizimler de göstermektedir ki, bantlar halinde kesilmiş peynirlerin örgü veya bükülmüş halde sunumu ticarette bilinen bir sunum biçimidir. Temyiz Kurulu ayrıca, peynirlerin genelde küp, dilim, yuvarlak gibi farklı şekiller altında satıldığını da belirtmiştir. Bununla birlikte Temyiz Kurulu, başvurulan marka ile sektörde bilinen ve alışılmış ürün şekilleri arasında belirgin bir fark olmadığına kanaat getirmiştir.

Bu hususu değerlendiren Mahkeme, aynı veya ayırt edilemeyecek kadar aynı şekillerin piyasada olduğunu kanıtlamanın gerekli olmadığını onaylamakla birlikte, ilgili sektörde önemli bir şekil çeşitliliği olup olmadığının ve somut başvurunun da bunun bir varyasyonu olup olmadığının incelenmesi gerektiğini belirtmektedir. [28 haziran 2019, Gibson Brands/EUIPO – Wilfer, T‑340/18, EU:T:2019:455, paragraflar 35 ve 36].

Somut durumda, piyasada birçok farklı formda peynirin var olduğu anlaşılmaktadır:  küp şeklinde peynir, dilimli peynir, bükülmüş şekilde peynir gibi. Bu halde, başvurusu yapılan markanın şeklindeki basitliği de göz önüne alındığında, kamunun ilgili kesiminin bu şekli belirli bir üreticiden gelen bir ürün olarak algılamaktan ziyade, daha çok ilgili piyasadaki şekil çeşitliliğinin sonucu olduğu düşünecekleri tahmin edilmektedir.

Sonuçta, Temyiz Kurulunca belirtildiği gibi, tescilin talep edildiği 3 boyutlu şekil piyasada var olan birçok farklı şekilden biri gibi görünmektedir. 

Bu halde ilk bakışta ilgili ürünün menşeini de belirtmediğinden, başvurusu yapılan markanın ayırt edici karakteri olduğu düşünülemez. 

Ayrıca, başvuru sahibinin, başvurusu yapılan markanın kullanım yolu ile ayırt edicilik kazandığına dair veri sunmadığı görülmektedir.

Başvuru sahibi ayrıca, Temyiz Kurulunun başvuruya konu ürün şeklini yanlış bir şekilde değerlendirdiğini ve peynirin bükülmüş kayışlardan oluşan spiral bir biçiminde olduğunu belirtmektedir.

Belirtilen hususu inceleyen Mahkeme, Temyiz Kurulu kararının özellikle 12, 13. ve 20. paragraflarında, Kurulun başvuruyu sadece kayışlı bir peynir bandıyla değil, aynı zamanda örgü veya bükülmüş birçok şekil ile karşılaştırdığını tespit etmiştir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin, şekil incelemenin eksik yapıldığı iddiası gerekçesiz sayılmıştır.

Başvuru sahibi ilaveten, başvurusu yapılan peynir şekli ile 2018 yılından yapılan bir yarışmada 2018 Dünya Süt Ürünleri İnovasyon Ödülünü aldıklarını ve bu sebeple de başvuru hakkındaki ret kararının kaldırılması gerektiğini belirtmekte ise de,  Temyiz Kurulu bu yarışmada değerlendirmenin nihai tüketici dikkate alınarak yapılıp yapılmadığının bilinmediğine kanaat getirmiştir.

Başvuru sahibi, başvuruya konu markanın sadece Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde değil, Birlik üyesi olan Almanya Patent ve Marka Kurumu nezdinde de tescilli olduğunu belirtmiş ise de; Birlik hukukunun ayrı ve özerk olması gerekçesi ile başvuru sahibinin bu itirazı da kabul görmemiştir. (17 Temmuz 2008, L & D/OHMI, C‑488/06 P, EU:C:2008:420, paragraf 58)

Tüm bunlar sonucunda Mahkeme, Temyiz Kurulu kararının Tüzüğün 7/1-b maddesini ihlal etmediği sonucuna vararak başvuru hakkındaki ret kararını onamıştır.

Mahkeme özetle üç boyutlu bir marka başvurusunun özgünlüğünün ayırt edicilik açısından önemli olduğunu kabul etmiş olmakla birlikte, yenilik ve özgünlüğün markanın hitap ettiği tüketici açısından değerlendirilmesi gerektiğine kanaat getirerek, Muratbey şirketinin burgu peyniri şekil markasını ayırt edicilikten yoksun görerek reddetmiştir.

Kanaatimce, Birlik ülkelerindeki tüketiciler ve bu tüketicilerin alışık olduğu peynirler ve peynir şekillerinin çeşitliliği göz önüne alındığında, Mahkeme kararına kısmen katılmak mümkündür. Genel Mahkeme bu vakada, ürün şeklinden oluşan şekil markalarının nihai tüketici grubu açısından değerlendirmenin gerekeceği yönünde bir karara varmıştır. Ancak, bir yandan da çeşitli peynir şekillerine alışık olan tüketiciye göre, yani tüketicinin coğrafyasına da bakarak bir karara varıldığı belki düşünülebilecektir.

Gizem KARPUZOĞLU

Nisan 2020

gizem_erkarakas@hotmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

ÜÇ BOYUTLU MARKALARDA AYIRT EDİCİLİK KRİTERLERİ: AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI’NDAN TEREYAĞI KABI KARARI

Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”) Genel Mahkemesi, 2 Nisan 2020 tarih ve T‑546/19 sayılı kararıyla[1], altın renkli ve üzerinde dalga şekli bulunan üç boyutlu bir kap için Avrupa Birliği marka başvurusunda bulunan başvuru sahibi Isigny-Sainte Mère ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) arasında görülen davada kararını verdi.

Başvuru sahibi, aşağıda görseline yer verilen üç boyutlu markanın 29. sınıfta “tereyağı” emtiası üzerinde tescil edilmesi talebiyle EUIPO nezdinde başvuruda bulunmuştur.

EUIPO, başvuruyu ayırt edici olmaması gerekçesiyle reddetmiş, başvuru sahibi tarafından bu karar, EUIPO Temyiz Kurulu önüne getirilmiş ve Kurul da 22 Mayıs 2019 tarihinde başvuru hakkında kararını vermiştir.

Temyiz Kurulu, ilk olarak başvurunun hitap edeceği kesimi belirlemiş ve başvurunun kapsadığı emtianın, Avrupa Birliği’nde makul düzeyde dikkatli olan ve normal bir bilgi seviyesine sahip olması beklenen genel halka hitap ettiğini belirtmiştir. Kurul başvuruya konu olan işaretin, tüketiciler tarafından orijinal olmayan ve piyasada bulunan benzer ambalajlardan ayırt edilmeyen bir ambalaj şekli olarak algılanacağı tespitinde bulunmuştur. Nitekim Kurul’a göre ortalama tüketiciler, herhangi grafik veya metinsel öğenin yokluğunda, ürünlerin şekline veya ambalajlarına bakarak ürünlerin ticari kaynağı hakkında varsayımda bulunma alışkanlığına sahip değildir. Bu nedenle de üç boyutlu şeklin sektördeki genel normlardan veya alışkanlıklardan önemli ölçüde farklılaşması gerekmektedir ki, bir marka olarak esas işlevi olan kaynak gösterme fonksiyonunu yerine getirebilsin.

Başvuru sahibi, redde konu şeklin pazarda yer alan çeşitli tereyağı ürünlerinden farklı olduğunu, zira ambalajda kullanılan altın renginin ve alüminyumun genelde sektörde kullanılan bir renk ve materyal olmadığını, piyasadaki tereyağlarının genelde plastik kaplarda ya da kağıt ambalajların içinde satışa sunulduğunu iddia etmiş ve bu iddialarını desteklemek için aşağıdaki tereyağı ambalaj görsellerini Temyiz Kurulu’na sunmuştur. Tereyağının genelde oval, üçgen şekilli, kare ve hatta borumsu şekillerde satışa sunulduğunu bu nedenle de başvuruya konu formun piyasadaki genel formlardan ayrıldığını iddia etmiştir.

Başvuru sahibi tarafından Temyiz Kurulu’na sunulan piyasadaki diğer tereyağı ambalajlarının görselleri

Ayrıca, başvurudaki şekli unsur olan kabartmalı dalga şeklinin yalnızca dekoratif bir unsur olarak algılanmayacağını, zira ambalajın yarısını kapsadığı için ayırt edici niteliğin varlığına ilişkin önemli bir rol oynadığını savunmuştur. Piyasadaki çeşitli tereyağı ürünlerinin genellikle düz ve kabartma özelliği olmayan ambalajlarla sunulduğunu bu yüzden kabartmalı dalga şeklinin tüketicilerin dikkatini çekeceğini ve bu nedenle de ayırt edici bir unsur olduğunu iddia etmiştir.

Temyiz Kurulu, somut olayda her ne kadar tereyağı için başvuruyla birebir aynı olan bir ambalaj örneği olmadığını kabul etse de başvuruya çok benzeyen kapların tereyağı için ve tereyağı ile aynı zamanda, özellikle kahvaltıda tüketilen reçel veya peynir gibi ürünler için de kullanıldığını belirtmiştir. Tüketiciler bu nedenle süpermarketlerde ya da yemek yenilen yerlerde tescili talep edilen şeklin benzerlerini görmeye alışkındır.  Temyiz Kurulu’na göre tereyağının küçük porsiyonlarda veya tekil kaplarda satıldığı ve bu tür kapların otellerde, barlarda ve diğer işyerlerinde sıkça kullanıldığı bilinen bir gerçektir. Tereyağı da dahil olmak üzere gıda ürünlerinin farklı şekil ve renklere sahip kutularda paketlenebileceği bilinmektedir, kaldı ki yuvarlak şekilli kaplar özellikle peynir piyasasında oldukça yaygındır.  Tereyağı gibi mandıra ürünlerinin ambalajlanması bir pazarlama zorunluluğu olabileceğinden, ortalama tüketici için ambalaj ilk etapta yalnızca bir işlevi yerine getirmektedir. Bu tür bir ambalajdan oluşan üç boyutlu bir işaret, bir analiz veya karşılaştırma yapmadan ortalama tüketicinin ürünü diğer şirketlerin ürünlerinden ayırt etmesine imkan sağlıyorsa ayırt edicidir. Oysaki başvurudaki altın rengi ve kabı süsleyen dalga şekli basit dekoratif unsurlardır ve gıda ürünlerinde alışılmadık unsurlar değildir.

Tüm bu nedenlerle Temyiz Kurulu, 2017/1001 sayılı Tüzüğün[2] 7(1)(b) maddesinde belirtilen ret sebebinin aşılabilmesi için sektörün normlarından veya alışkanlıklarından basit bir farklılaşmanın yeterli olmadığı; başvurulan markanın piyasada bulunan aynı kategorideki ürünlerin olağan özelliklerinden önemli ölçüde farklı olmadığı ve bu nedenle de başvurunun marka olarak değil de herhangi bir ambalaj biçimi olarak algılanacağını ifade ederek başvuru sahibinin itirazını reddetmiştir.

Başvuru sahibi, anılan ret kararının iptali için ABAD Genel Mahkemesi nezdinde dava açmıştır. Başvuru sahibine göre Temyiz Kurulu, başvurusu yapılan markanın ayırt edici karakterinin inceleneceği sektörü çok geniş tanımlamıştır. Başvurunun kapsamında yalnızca “tereyağı” olduğu için sadece bu ürün için ayırt edicilik incelemesi yapılması gerekirken, Temyiz Kurulu tereyağına benzer olmayan ürünlerin (peynir, reçel vs.) ambalajlarına kararında atıf yapmıştır. Ayrıca başvuru sahibi, Temyiz Kurulu’nun yaptığı incelemede başvuruya konu markanın materyaline yani alüminyum olmasına, ambalajının altın renkli olmasına, markanın üst kısmında yer alan sızdırmaz tabakaya ve kabartmalı dalga şekline yeteri kadar ağırlık vermediğini ileri sürmüştür.

Açılan davada başvuru sahibi ayrı ayrı veya birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu unsurların tereyağı için olağandışı olduğunu böylece sektörden önemli ölçüde farklılaştığını iddia ederek EUIPO’nun hali hazırda benzer gıda ambalajlarını tescil etme kararı vermiş olmasına rağmen Temyiz Kurulu’nun işbu markanın reddi kararını neden onayladığını yeteri kadar açıklamadığını; bu nedenle de eşit muamele ve sebep gösterme yükümlülüklerini yerine getirmediğini iddia etmiştir.

 Söz konusu iddiaları inceleyen ABAD Genel Mahkemesi özetle: “ayırt edicilik incelemesinin yalnızca markanın tescil edilmek istendiği malların ait olduğu sektörle sınırlandırılması gerekmemektedir. Belirli bir ürünün tüketicilerinin, bu ürünün ambalajını algılamalarında, aynı zamanda tüketici oldukları diğer ürünler için geliştirilen pazarlama yöntemlerinin de etkili olduğu göz ardı edilemez. Dolayısıyla, markanın ayırt edici olup olmadığı değerlendirilirken, başvuruya konu markaya ve kapsadığı malların niteliğine bağlı olarak daha büyük bir sektörü göz önünde bulundurmak gerekli olabilir. EUIPO tarafından atıfta bulunulan reçel, kahve kreması, domates ezmesi gibi ürünler ekmeğe sürülebilir veya süt ürünleri olmaları nedeniyle tereyağı ile aynı mahiyettedirler. Ayrıca bu ürünler, küçük kaplardaki tereyağlarının hitap ettiği aynı tüketici kesimine yani bireylere hitap etmekte ve benzer yerlerde tüketilmektedir.”[3]  Dolayısıyla Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun başvuruya konu markanın sektörün alışkanlıklarından önemli ölçüde farklılaşıp farklılaşmadığını analiz ederken bu ürünler için kullanılan ambalajlara atıfta bulunmakta haklı olduğuna karar vermiştir.

Başvuru sahibinin ikinci iddiası ile ilgili olarak Genel Mahkeme, başvurudan kabın alüminyumdan yapıldığının anlaşılmadığını, altın renginin ürünün üstün kalitesine işaret ettiğini ve tereyağı ambalajlarında oldukça yaygın olarak kullanıldığını değerlendirmiştir. Ayrıca, başvurunun şekli ile ilgili olarak başvuruda kabın üst kısmının sızdırmaz film ile kaplandığına dair herhangi bir emare olmadığını belirterek, söz konusu formun ayırt edici olmadığına karar vermiştir. Başvuruda yer alan kabartmalı dalga şeklinin orijinal veya görülebilir olmadığını, zira dalganın görülebilmesi için kabın sağ tarafının çevrilmesi gerektiğini; bir bütün olarak ele alındığında marka başvurusunun ortalama tüketiciler tarafından bir marka olarak değil, sadece benzer ambalajların bir başka türü olarak algılanacağına karar vermiştir.

Son olarak Genel Mahkeme, başvuru sahibi tarafından kendi başvurusuna benzer olduğunu iddia ettiği tescil kararlarının EUIPO tarafından verildiğini, ne Temyiz Kurulu’nun ne de Mahkeme’nin bu kararlarla bağlı olduğunu ve her olayın kendi özelliklerine göre değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Mahkeme’ye göre, bir işaretin Avrupa Birliği markası olarak tescil edilebilir olup olmadığı hususu EUIPO’nun önceki uygulamaları temelinde değil, yalnızca Birlik yargısı tarafından yorumlandığı şekliyle Tüzüğe dayanarak değerlendirilmelidir. Mahkeme ayrıca, Temyiz Kurulu’nun tarafların sunduğu tüm iddialara cevap vermek zorunluluğu olmadığını ifade ederek sadece bu sebeple Kurul’un tüm iddiaları dikkate almadığı sonucuna varılamayacağını belirtmiştir. Yukarıda açıklanan tüm sebeplerle başvuru sahibinin açmış olduğu iptal davası reddedilmiştir.

Üç boyutlu markalar, hak sahiplerine belirli bir ürün tasarımı üzerinde kalıcı bir tekel sağlama imkanı tanımaktadır. Oysaki patent ve tasarım hukuku kuralları yalnızca belirli koşullar altında ve belirli bir süre ile sınırlı olarak koruma sağlamaktadır. Bu nedenle, bu kuralların dolanılması suretiyle süresiz bir tekel hakkının oluşmaması ve marka tescilinin tasarım veya patent tescillerine bir alternatif haline gelmemesi için ABAD’ın üç boyutlu markaların ayırt ediciliği hususunda katı bir duruş sergilediğini bu karar bir kez daha ortaya koymuştur.

Banu Eylül YALÇIN

Nisan 2020

eylulyalcin96@gmail.com

[1]ABAD’ın T‑546/19, EU:T:2020:138 sayılı, 2 Nisan 2020 tarihli Isigny Sainte-Mère v EUIPO kararı, <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224909&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1819982>

[2] 14.06.2017 tarihli, (AB) 2017/1001 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü, Official Journal of the European Union, L 154, 16.06.2017 (“Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union Trade Mark)

[3] Isigny – Sainte Mère v EUIPO kararı, paragraf 27-29.

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

Bir Desen Şekli Daha Gördüm Sanki!! ABAD Genel Mahkemesi Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz? (II)

Birkaç gün önce sizlere geçtiğimiz aylarda verilen bir Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesi kararının konusu ihtilafı aktarmış ve kararın ne yönde olabileceği hakkındaki görüşlerinizi sormuştuk. Son dönemlerde yoğun olarak tartışılan desen (pattern) markaları hakkındaki ihtilafla ilgili görüşlerini bizimle paylaşan okuyucumuz Gökhan Bozkurt‘a çok teşekkür ediyoruz. Bu yazıda Genel Mahkeme’nin söz konusu kararını sizlerle paylaşacağız, ancak öncelikle ihtilafı bir kez daha özetliyoruz.

Aşağıda görseline yer verdiğimiz şeklin tescil edilmesi talebi Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne iletilir. Başvurunun kapsamında “Sınıf 20: Yataklar, yatak kasaları dahil olmak üzere mobilyalar, şilteler, yastıklar. Sınıf 24: Dokunmuş kumaşlar, diğer sınıflarda yer almayan tekstil ürünleri, yatak örtüleri, çarşaflar. Sınıf 25: Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri. Sınıf 35: Yukarıda sayılan malların pazarlanması hizmetleri.” olarak özetlenebilecek mal ve hizmetler bulunmaktadır.

EUIPO ilk inceleme sonucunda, başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddeder. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından incelenir.

Temyiz Kurulu inceleme sonucunda, başvuru hakkındaki ret kararını aşağıdaki gerekçelerle haklı bulur ve itirazı reddeder:

  • Başvuru kapsamındaki mal ve hizmetlerin ortalama tüketicileri, başvuruya konu şekli basit bir geometrik desen (eşit ölçüdeki dört kare bölünmüş bir kare, küçük karelerden üçü gri-mavinin farklı tonlarıyla, dördüncü kare ise beyaz renkle doldurulmuş) olarak algılayacaklardır.
  • Bu tip bir desen başvuru kapsamındaki tekstil ürünlerine, mobilyalara ve giysilere uygulanabilir ve bu haliyle bu ürünlerin kendi görünümünden farklı olmayacaktır.
  • Başvuruya konu desen başvuru kapsamındaki ürünlere uygulandığında, ticari kaynak gösteren bir işaret olmaktan ziyade, ürünlere ilişkin çekici bir detay olarak algılanacaktır, şöyleki ilgili sektörün norm ve geleneklerinden önemli bir ayrılış söz konusu değildir.
  • Başvuruya konu işaret, tekstil sektöründe her yerde bulunabilecek olan damalı desenlerin alışılagelmiş görünümünden farklı, dikkat çekici bir varyasyon içermemektedir.

Başvuru sahibi Temyiz Kurulu’nun itirazı reddetmesi kararına karşı dava açar, başvuru sahibinin dayandığı ana gerekçeler aşağıdaki şekildedir:

  • Başvuru, Temyiz Kurulunun iddia ettiğinin aksine ürünlerin üzerine uygulanacak bir desen değil, bir logodur. Dolayısıyla, ürünlerin üzerine uygulanacak desen tespitine dayalı tüm değerlendirmeler yanlıştır.
  • Başvuru kapsamındaki tüm mal ve hizmetlere yönelik olarak ret kararı verilmesi yerinde değildir, başvuru kapsamındaki tüm mal ve hizmetlerin reddedilmesinin ikna edici gerekçeleri yoktur.
  • Temyiz Kurulu markanın bir desen olduğundan hareketle başvuruyu reddettiyse, başvurunun ne şekilde kullanıldığını sorgulamış olmalıydı, bu yapılmamıştır ve dolayısıyla, bu hususta başvuru sahibine savunma hakkı verilmemiştir.

Dava, 3 Aralık 2019 tarihinde ABAD Genel Mahkemesi tarafından sonuçlandırılır. T-658/18 sayılı kararın http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=38D215E64E5E8D03B43BCC409D630D97?text=&docid=221241&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7255161 bağlantısından görülmesi mümkündür ve yazının kalan kısmında Genel Mahkeme’nin kararı ana hatlarıyla okuyuculara aktarılacaktır.

Başvuru sahibi, başvuruyu oluşturan şeklin Temyiz Kurulu’nun iddia ettiğinin aksine ürünlerin üzerine uygulanacak bir desen olmadığını, bir logo olduğunu ve dolayısıyla, ürünlerin üzerine uygulanacak desen tespitine dayalı tüm değerlendirmelerin yanlış olduğunu iddia etmektedir. Buna karşın, Temyiz Kurulu’nun doğru biçimde tespit ettiği gibi, marka başvuruları piyasada kullanıldıkları halleriyle değil, başvuruya konu oldukları halleriyle değerlendirilmelidir. Buna ilaveten başvuru sahibi, başvuruyu bir logo veya etiket izlenimini doğurabilecek bir çerçeve şeklinde yapmadığı gibi, markanın ürünler üzerindeki pozisyonunu belirten bir tarifname de sunmamıştır. Dolayısıyla, başvuruya konu işaret, ürünler üzerinde desen olarak kullanım biçimi dahil olmak üzere, işaretin olası tüm kullanım biçimlerini kapsamaktadır.

Genel Mahkeme buna ilaveten, başvuruya konu desenin başvuru kapsamındaki ürünlere uygulandığında, ticari kaynak gösteren bir işaret olmaktan ziyade, ürünlere ilişkin çekici bir detay olarak algılanacağı, damalı desen şeklinin ilgili sektörün norm ve geleneklerinden önemli biçimde ayrılmadığı yönündeki Temyiz Kurulu tespitlerini de yerinde bulmuştur.

Başvuru kapsamında bulunan mallardan “Sınıf 20: Yataklar, yatak kasaları dahil olmak üzere mobilyalar, şilteler, yastıklar. Sınıf 25: Ayak giysileri, baş giysileri.” malları kumaştan yapılabilir veya kumaş parçalar içerebilir ve başvuruya konu desen bunların üzerinde kullanılmış olabilir. “Sınıf 24: Dokunmuş kumaşlar, diğer sınıflarda yer almayan tekstil ürünleri, yatak örtüleri, çarşaflar. Sınıf 25: Giysiler.” malları kumaştan yapılmaktadır ve başvuruya konu desen bu ürünlerin üzerinde de kullanılabilir. 20., 24. ve 25. sınıflara dahil yukarıda sayılan malların pazarlanması hizmetleri ise kumaştan yapılan veya yapılabilen ve üzerlerinde başvuruya konu deseni içerebilecek mallarla ilgilidir. Bu halleriyle anılan mal ve hizmetler, yeteri derecede homojen bir nitelik göstermektedir ve bu mal ve hizmetlerin tamamı için verilen ret kararı yeteri derecede gerekçelidir.

Başvuru sahibine göre; Temyiz Kurulu markanın bir desen olduğundan hareketle başvuruyu reddettiyse, başvurunun ne şekilde kullanıldığını sorgulamış olmalıydı ve bu yapılmadığından başvuru sahibine savunma hakkı verilmemiştir. Genel Mahkeme, başvuru sahibinin bu iddiasını kabul etmemiştir; şöyleki, marka başvuruları piyasada kullanıldıkları halleriyle değil, başvuruya konu oldukları halleriyle değerlendirilmelidir. Başvuru sahibi, başvuruyu kullanım şeklini gösterebilecek şekilde bir gösterim biçimi (sınırları belirli bir logo veya etiket şeklinde gösterim) tercih edebilirdi, ancak bunu başvuruyu sunarken yapmamıştır. Bu bağlamda, başvuru sahibinin başvuru aşamasında kendisinin tercih etmediği bir sınırlandırmayı, EUIPO’nun neden kendisine önermediğini sorgulaması yerinde değildir.

Genel Mahkeme yukarıda özetlediğimiz gerekçelerle, başvuru ve itirazın reddedilmesi kararına karşı açılan davayı reddetmiş ve Temyiz Kurulu kararını onamıştır. Merak eden okuyucularımız kararın daha detaylı gerekçelendirmesini yukarıda yer verdiğimiz bağlantıyı kullanarak görebilir.

Kanaatimizce, kararın en can alıcı noktası, başvurunun bir desen olmadığını, bir logo olduğunu iddia eden başvuru sahibi argümanına karşı ortaya konulan, eğer iddia ve talebiniz o yönde ise, başvuruyu da sınırları belirli bir etiket halinde veya şeklin ürünlerin üzerindeki pozisyonunu gösterir biçimde yapmış olmalıydınız tespitidir. Bir diğer deyişle, başvuru konusu işaretin gösterim biçiminin ve/veya pozisyon markalarının öneminin altı Genel Mahkeme tarafından bir kez daha çizilmiştir.

Önder Erol ÜNSAL

Şubat 2020

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

EUIPO TEMYİZ KURULU EKİM AYI ÖNEMLİ KARARI: THE MOON RACE

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Temyiz Kurulunun 2019 yılının Ekim ayında vermiş olduğu kararlar arasında yer alan ve bu yazının konusunu oluşturan karar, reklam sloganları bağlamında ayırt ediciliği ele almaktadır. Almanya merkezli Airbus Defence & Space GmbH, 5  Eylül 2018 tarihinde “” kelime markasının aşağıda yer alan hizmetlerde marka olarak tescili amacıyla başvuruda bulunmuştur:

  • Class 35 – Promoting the interest and awareness of the need for the development of space explorations through the medium of award support, mentorship and advisory projects; Incentive award programs for the selection of aerospace technologies to encourage individuals and corporations to participate in the field of space exploration;
  • Class 41 – Contests for the selection of aerospace technologies to encourage individuals and corporations to participate in the field of space exploration; conducting annual programs for presentation of awards in recognition of distinguished achievement of space exploration; organizing and conducting awards ceremonies in the field of space exploration; providing recognition and incentives by the way of awards and contests to demonstrate excellence in the field of space exploration;
  • Class 42 – Providing technology supported platforms for arranging, managing and conducting competitions in the field of space exploration.  

Söz konusu başvuru, EUIPO Uzmanı tarafından 28 Şubat 2019 tarihinde, 2017/1001 sayılı Avrupa Birliği Marka Tüzüğü (EUTMR) m.7/2 ile bağlantılı olarak 7/1(b) hükmüne aykırılık oluşturduğu gerekçesiyle başvuru kapsamında yer alan tüm hizmetler için reddedilmiştir.

Başvuruyu inceleyen uzman;

  • İlgili başvurunun İngilizce dilinde iletişim kuran tüketiciler tarafından nihai amacın aya ulaşmak olduğu bir yarış olarak algılanacağını,
  • “THE MOON RACE” ibaresinin, reklam veya tanıtıcı bilginin ötesinde bir köken gösterici bir işaret olarak algılanamayacağını,
  • Sloganın verdiği mesajın, sadece söz konusu hizmetleri Ay’a ulaştırmayı hedefleyen rekabetle ilgili olduğunu vurguladığını,
  • İbarenin, başkaca ikincil veya örtülü herhangi bir anlamının bulunmadığını, ibarenin mecazi kullanımından da söz konusu edilemeyeceğini ve tüketicilere verdiği mesajın düz, doğrudan ve kesin olduğunu,
  • İşaretin kolayca ve anında ezberlenebilir nitelikte olmasının, onu ayırt edici kılmak için yeterli olmadığını,
  • Şu anda aya ulaşmak için bir yarış olmasa da teknolojinin mevcut durumu dikkate alındığında bunun mümkün olduğunu ve gerçekten günümüzde aya erişim sağlama noktasında  daha elverişli roketlerin faaliyete geçtiğini,

ifade ederek “THE MOON RACE” ibaresinin ayırt edici olmadığına karar vermiştir.

Söz konusu karara itiraz eden başvuru sahibi itiraz dilekçesinde;

  • Başvuru konusu ibarenin, içeriği analiz edilmeden bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini, başvuruyu inceleyen Uzmanın ise, ibareyi “THE MOON” (Dünya yörüngesinde yer alan astronomik cisim) ve “RACE” (bir hedefe ilerlemeyi içeren hız/ rekabet) şeklinde bölerek incelediğini,
  • İşaretin bir bütün olarak kolayca ezberlenebildiğini, çünkü şu anda mevcut olmayan bir durumu (Ay yarışını) göstermesi nedeniyle ayırt edici olduğunu,
  • İşaretin, hizmetlerin doğası veya diğer özellikleriyle ilgili herhangi bir bilgi ihtiva etmediğini,
  • İşaretin anlamının belirsiz olduğunu ve ilgili tüketici kesiminin önemli bir zihinsel çaba göstermeksizin işaret ile kapsadığı hizmetler arasında açık ve doğrudan bağlantı kuramayacağını,

ifade ederek işaretin EUTMR m.7/1(b) hükmünde ifade edilen ayırt edici karaktere sahip olduğunu iddia etmiştir.

EUTMR m.7/1(b) hükmüne göre; bir işletmenin mal ve hizmetlerini başka işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt edilmesine elverişli olmayan işaretler marka olarak tescil edilememektedir. Markanın ayırt etme işlevi sayesinde, markayı taşıyan mallara veya hizmetlere ilişkin olumlu ya da olumsuz deneyimleri ışığında ürünü veya hizmeti satın alma veya almama yönünde bir tercihte bulunacaktır.

EUIPO Temyiz Kurulu; bir reklam sloganının, ilgili halk tarafından hem tamamen tanıtım amaçlı bir formül hem de başvuru kapsamındaki mal veya hizmetlerin ticari kökeninin bir göstergesi olarak algılanabilmesi halinde, ilgili sloganın ayırt edici bir karaktere sahip olduğunu ifade etmiştir. EUIPO Temyiz Kurulu; reklam sloganının tescil edilebilmesi için gerekli olan ayırt ediciliğe sahip olmasına ilişkin değerlendirmede; sloganı oluşturan ibarenin, özellikle unutulmaz olmasının veya algılanması için belli düzeyde bir hayal gücünü gerektirmesinin şart olmadığını, ancak bu özelliklerin varlığı halinde bir reklam sloganının ayırt edici karaktere sahip olma olasılığı yüksek olduğunu ifade etmiştir.

Kararda; başvuru kapsamında yer alan hizmetlere bakıldığında başvuru konusu işaretin uzay teknolojileri alanındaki uzmanları hedef aldığı, bu tür teknolojilerin son derece pahalı olması nedeniyle ilgili tüketicinin dikkat seviyesinin yüksek olacağı belirtilmiştir. Kararda ayrıca, bilgilenmiş tüketicilerin esas alınmadığı promosyon işaretlerinde, tüketicinin dikkat seviyesinin görece daha düşük olduğu ve bu durumun ortalama tüketicinin söz konusu mal veya hizmetlerle ilgili tamamen tanıtım amaçlı bir işaretle veya gerçekçi bir ifadeyle karşı karşıya kaldığı zaman da geçerli olduğu belirtilmiştir.

Ayırt Edici Nitelikten Yoksunluk Değerlendirmesi:

Başvuru konusu işaret, dünyanın doğal uydusunu ifade eden “MOON” ibaresi, bir hedefe doğru ilerlemeyi içeren bir yarışma veya rekabet anlamına gelen “RACE” ibaresi ve İngilizcede bir artikel olan “THE” ibaresinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur.

EUIPO Temyiz Kuruluna göre; birleşik kelimelerden oluşan işaretler söz konusu olduğunda, o işareti oluşturan kelimelerin ayrı ayrı anlamlarına değil, kelimelerin bir bütün olarak oluşturdukları anlam dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, bu tür işaretlerin ayırt edici karakterinin değerlendirilmesinde, kelimelerinin veya işaretin bileşenlerinin her birinin ayrı ayrı değerlendirmesiyle sınırlı bir inceleme yapılmamalıdır. Ayrıca, bu değerlendirme, tek başına ayırt edici nitelikten yoksun olan unsurların, bir bütün halinde de ayırt edici bir karaktere sahip olamayacağı varsayımına değil, ilgili işaretin ilgili tüketici nezdindeki genel algısına dayanmalıdır.  İncelenen işarette yer alan unsurlardan her birinin, kendi başına ayırt ediciliğinin bulunmaması bu unsurların bir araya getirilmesiyle oluşturulan kompozisyonların da ayırt edici olmayacağı anlamına gelmemektedir. Başka bir ifadeyle, bir ticari markanın kendine özgü karakterinin bulunup bulunmadığını değerlendirmek için, işaretin genel izlenimi göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak, bu durum, işareti oluşturan her bir unsurun ayrı ayrı incelenmesiyle işe başlanamayacağı anlamına da gelmemektedir. Çünkü genel değerlendirme sırasında, ilgili işareti oluşturan bileşenlerin her birinin ayrı ayrı incelenmesi yararlı olabilir.

EUIPO Temyiz Kurulu kararında, “ THE MOON RACE” ibaresinin, EUIPO Uzmanı tarafından öne sürüldüğü gibi “son hedefin Ay’a ulaşmak olduğu bir rekabet”, ve “Ay ile ilgili herhangi bir rekabet” anlamına geldiği, bu anlamın hemen ve açıkça anlaşıldığı, herhangi bir yorum gerektirmediği ve başvuru sahibinin de itirazında aksini kanıtlayamadığı belirtilmiştir.

Başvuru kapsamında yer alan hizmetlerin tamamının, uzay araştırma konusu ile ilgili olması nedeniyle kararda uzay araştırmaları ile ilgili bazı bilgilere yer verilmiştir. Bu kapsamda kararda, 20. yüzyılda, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği gibi birçok ülkenin, yapay uyduları yörüngeye sokulması (1957), uzaya ilk kez insan gönderilmesi veya Ay’a ilk uzay aracının indirilmesi (1959) örneklerinde olduğu gibi, uzay araştırmalarında farklı hedeflere ulaşan ilk ülke olmak için rekabet ettiğinin herkes tarafından bilinen bir bilgi olduğu; Dünya’nın tek doğal uydusu olan Ay’ın her zaman özel bir ilgi gördüğü ve uzay araştırmalarında birçok hedefin konusu olduğu ifade edilmiştir. Bu nedenle, “MOON RACE” ifadesinin uzay araştırmalarında insansız uydu veya insanlı uzay aracı göndermek gibi en önemli yarışmalardan bazılarına atıfta bulunduğu belirtilmiştir.

EUIPO Temyiz Kurulu, uzay araştırmalarına ev sahipliği yapan gök cisimlerinin kapsamı genişlemiş olsa bile, Dünya’nın doğal uydusu olan Ay’ın uzay araştırmalarında en önemli hedeflerden biri olmaya devam ettiğini belirtmiştir. Bunun yanında, Ay’da bir tür yaşam veya su olup olmadığı ve insanlığın orada yaşamasının mümkün olup olmadığı, hâlâ temel sorulardan biri olduğundan Ay’ın kendisinin hâlâ analiz edilmekte olduğu, Sovyetler Birliği, ABD, Fransa, Japonya, İsrail, Çin ve Hindistan gibi birçok farklı ülkenin Ay’a uydu gönderdiği ve çeşitli uzay görevlerini başlattığı; turistik/eğlence amaçlı uzay yolculuğunun yakın zamanda başladığı; 2019 yılının başında ise Çin’in “Ay’ın karanlık tarafına” indiği ve orada pamuk tohumu yetiştirdiğini bildirdiği; Mars’a seyahat eden astronotlar veya gelecekteki keşifler için Ay’ın, bir üs olarak işlev görebileceğinin bilindiği; farklı türlerdeki Ay yarışlarının gerçekleştiği ve halen devam ettiği belirtilerek; Ay’ın uzay araştırmaları için hâlâ odak noktası olduğu ifade edilmiştir. Bu nedenlerle başvuru sahibinin “MOON RACE” ibaresinin var olmayan bir şeyi gösterdiği iddiasının bir kenara bırakılması gerektiği ifade edilmiştir.

Kararda halkın başvuru kapsamındaki hizmetlerle ilgili olarak “MOON RACE” ifadesiyle karşılaştığında, bu ifadeyi yalnızca bu hizmetlerle doğrudan ilişkili tanıtım ifadesi olarak algılayacağı belirtilmiştir. Başvuru sahibinin, başvuru konusu işaretin kolayca ezberlenebilir olduğu yönündeki iddiası ise, önemli olan hususun işaretin kolayca ezberlenebilir olup olmaması değil, işaretin mal veya hizmetlerin ticari kökenini gösterip göstermemesi olduğu gerekçesiyle kabul edilmemiştir. Ayrıca kararda başvuru konusu işaretin, belirsiz, sıra dışı, şaşırtıcı olmadığı, ilgili tüketici kesimine verdiği mesajın basit, doğrudan ve açık olduğu, ve bir özgünlük içermediği bu nedenle de ayırt edici niteliğe sahip olmadığı belirtilmiştir.

EUIPO Temyiz Kurulu’na göre, “MOON RACE” ibaresinin sadece tanıtım mesajı olmadığı savunulsa bile, ilgili işaretin EUTMR m.7/1(b) hükmü uyarınca herhangi bir ayırt ediciliği bulunmamaktadır. Çünkü işaret iletmiş olduğu mesajın, başvuru kapsamındaki hizmetlerle ilgili olarak bilgi vermekle sınırlı olduğu; bu nedenle ilgili tüketicilerin bu hizmetlerle ilgili olarak, başvuru konusu işaretle karşılaştığında, işareti ticari köken gösteren bir işaret olarak değil, tamamen bilgilendirici bir açıklama olarak göreceği değerlendirilmiştir.

EUIPO Temyiz Kurulu; sonuç olarak işaret bir teşebbüsün hizmetlerini başka bir teşebbüsün hizmetlerinden ayırt etme yeterliliğine ve başvuru kapsamındaki hizmetler için ticari köken gösterme işlevine sahip olmadığından, başvuru hakkında verilen ret kararının hukuka uygun ve yerinde olduğuna karar vermiştir.

Peki, aynı başvuru Türkiye’de yapılmış olsaydı Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun kararı hangi yönde olurdu 🙂 ?

Elif AYKURT KARACA

Aralık 2019

elifaykurt904@gmail.com

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

Ambalaj Kağıdı Deseni Sizce Ayırt Edici mi? EUIPO Temyiz Kurulu Kararı (I)

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Temyiz Kurulu, ofisin itiraza konu olan kararlarını, ilgili mevzuat ve Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları ışığında yorumlayarak, çoğu halde ofis birimlerinin gelecekteki uygulamalarına şekil vermektedir. Ofis bünyesinde bir Temyiz Kurulu bulunmasının mantığı bu ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır.

Aksi durum; ofis bünyesinde bir temyiz biriminin bulunmaması, ilk aşamadaki uzman kararlarının ofisin nihai kararı olması ve bu kararlara karşı yargı yolunun kullanılmasıdır. Tercih edilen yöntem bu değildir ve EUIPO, USPTO, EPO gibi ofisler başta olmak üzere birçok önde gelen fikri mülkiyet ofisi bünyelerinde itirazları esasa yönelik olarak incelemekle yükümlü bir Temyiz Kurulu barındırmaktadır. Bu bağlamda, fikri mülkiyet ofislerinin kendi bünyelerinde var olan Temyiz Kurullarının işlevi, yapılan işlemleri şekli açıdan veya inceleme kılavuzlarına uygunluk anlamında yorumlamak değil; mevzuat ve yargı kararları ışığında, ilk derece birimlerin kararlarının yerindeliğini incelemek ve değerlendirmektir. Türk Patent ve Marka Kurumu bünyesindeki Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun işlevi de bundan farklı değildir.

Farklı ofislerdeki Temyiz Kurullarının yapısını ve birbirlerinden değişkenlik gösteren çalışma yöntemlerini incelemek bu yazının konusu değildir. (İleride yapılacak böyle bir çalışma elbette oldukça ilginç olacaktır.)

Yazıya yukarıdaki biçimde giriş yapılmasının nedeni, tıpkı Türkiye’de olduğu gibi, EUIPO’da da temyiz kurulu kararlarının ofisin ilk derece kararlarından farklılık göstermesinin nedenini bir ölçüde de olsun açıklamaktır. Birçok itiraz dilekçesinde, ilk derece birimlerinin karar veya kararları Temyiz Kurullarının önüne sunularak, bunlara uygun karar talep edilse de, Kurullar ilk derece birimlerinin kararları ile kendilerini çoğu halde bağlı saymamakta ve mevzuat, yargı kararları ve kendi karar silsilelerini birlikte yorumlayarak karar vermektedir.

Bu hususlar bir tarafa konulacak olursa, çoğu fikri mülkiyet ofisi bakımından, Temyiz Kurullarının ilk derece ofis birimleri kararlarını büyük oranda onadığı görülmektedir. EUIPO açısından, Temyiz Kurulu kararlarının, ofisin ilk derece kararlarını onama oranının yıllara göre dağılımı aşağıdadır:

%70-80’ler bandında gezinen onama oranları göz önüne alınınca, EUIPO açısından Ofisin ilk derece birimleri ile Temyiz Kurulu arasında yüksek düzeyde uyum bulunduğunu iddia etmek mümkündür. Ancak, bu kendiliğinden olan bir şey değildir ve büyük bir çaba ve çalışmanın sonucunda gerçekleştiği de kabul edilmelidir.

Uzun girişin ardından sorumuzu yöneltiyor ve sizlerden yorumlarınızı bekliyoruz.

Aşağıda görseline yer verdiğimiz marka tescil başvurusu EUIPO’ya yapılır. Başvurunun kapsamında 16. sınıfa dahil kitaplar, boyama kitapları, hediye ambalajları, dekoratif ambalaj kağıtları, kırtasiye ürünleri, kağıtlar, paket kağıtları ve 28. sınıfa dahil küçük oyuncaklar, Noel ağacı süsleri gibi mallar bulunmaktadır.

EUIPO ilk derece kararı, başvurunun ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık nedenleriyle reddedilmesi yönündedir. Uzman ret kararında, başvurunun bir “desenden” oluştuğunu, başvuruya konu mallar özelinde desenlerle sıklıkla karşılaşıldığını, başvuruya konu şeklin sektördeki benzer ürünlerden önemli ölçüde farklılaşmadığını, tüketicilerin bu tip desenleri ayırt edici işaretler olarak değil, dekoratif unsurlar olarak algılama eğiliminde olduğunu belirtmektedir. (As regards the distinctiveness of the mark applied for, even if the pattern consists of a variety of geometric shapes, designs and colours, it is not considered sufficiently complex and distinctive. On the contrary, it is perceived as a typical pattern that can be found on a variety of products for decorative purposes. It is common for patterns on a number of goods, in particular on goods as such as decorative paper, bags and boxes, to include a number of colours and designs in order to make them appealing to the consumer and to the recipient of gifts. In the case at hand, it is not considered that the pattern differs significantly from the customs of the sector in order to allow consumers to identify the pattern as originating from a particular company and therefore distinguish it from patterns originating from other companies…)

Başvuru sahibi, yukarıda gerekçeleri özetlenen ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından incelenir.

Sizce EUIPO Temyiz Kurulunun kararı ne yönde olmuştur?

Yanıt ve yorumlarınızı görmekten mutlu olacağız ve Temyiz Kurulu kararına ilişkin yazımıza bu haftanın sonuna dek yer vereceğiz.

Şimdiden teşekkürler.

Önder Erol ÜNSAL

Aralık 2019

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Kullanım sonucu Kazanılmış Ayırt Edicilik, Marka Mutlak Ret Nedenleri

Flying V – Bir Kullanım Sonucu Kazanılmış (ya da Kazanılamamış) Ayırt Edicilik Kararı

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi (“Genel Mahkeme”), 28 Temmuz 2019 tarihinde Gibson Flying V elektro gitarlarının ‘V’ üç boyutlu şekil markasının kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğini değerlendirmiştir. (T-340/18 sayılı karara buradan ulaşabilirsiniz.)

Davanın arka planı şu şekilde: 16 Haziran 2010 tarihinde, Gibson Brands, Inc. (“Gibson”) aşağıdakiüç boyutlu şekil markasının 9., 15. ve 25. sınıflardaki mal ve hizmetler kapsamında tescili için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (“EUIPO”) başvurmuştur ve tescil 30 Kasım 2010 tarihinde gerçekleşmiştir. Ardından, 7 Ekim 2014 tarihinde, bu yazının konusu davaya müdahil olan Hans-Peter Wilfer, söz konusu markanın 15. sınıftaki “müzik enstrümanları” bakımından kısmen hükümsüzlüğü için EUIPO’ya başvurmuştur. Bunun üzerine EUIPO İptal Birimi, 21 Aralık 2016 tarihinde markanın söz konusu mallar bakımından 207/2009 sayılı AB Marka Tüzüğü madde 7(1)(b) çerçevesinde ayırt edicilikten yoksun olduğu ve Gibson’ın Avrupa Birliği çapında markanın ayırt edicilik kazandığını ispat edemediği gerekçesiyle kısmi hükümsüzlüğe karar vermiştir. Gibson, 23 Şubat 2017 tarihinde EUIPO nezdinde temyiz yoluna gitmiştir. EUIPO İkinci Temyiz Kurulu (“Kurul”), 8 Mart 2018 tarihinde temyizin reddine karar vermiştir.

http://www.gibson.com

Kurul’un temyizi ret gerekçeleri şu şekildedir: ‘V’ şekilli gövdeye sahip elektro gitarlar 1958 yılında piyasaya sürüldüğünde alışılmışın dışında olsalar da bu şekil günümüzde olası elektro gitar şekillerinden biri olarak algılanmaktadır ve artık elektro gitar sektörünün kaide ve teamüllerinden önemli ölçüde ayrılmamaktadır. Ayrıca, 2010 yılında ‘V’ şekilli elektro gitarların, Gibson Flying V modelinin taklidi olsalar dahi, başka üreticiler tarafından da üretildiği bir gerçektir. Sonuç olarak tüketiciler, satın alma kararlarını yalnızca ‘V’ şeklinin kaynak gösterme işlevine dayandırarak veremeyeceklerdir, çünkü bu şekil ayırt edici karakterden yoksundur. Kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğe ilişkin sunulan ve Almanya, İtalya ve İsveç’te yapılan anketler güvenilir olsa dahi, Avrupa Birliği’nin tamamını değerlendirmek açısından yeterli bulunmamıştır. Bulgaristan, İspanya, Hollanda, Polonya ve Birleşik Krallık’ta yapılan anketler ise bağımsız kuruluşlarca gerçekleştirilmediğinden dikkate alınmamıştır. Her halükarda, sekiz üye ülkeye ilişkin anketler de Avrupa Birliği’nin tamamı açısından değerlendirme yapmaya yetmeyecektir.

Yazımızın konusu davada Gibson, Kurul’un kullanım ile kazanılan ayırt edicilik değerlendirmesi ölçütünü düzgün uygulamadığını ve bu bakımdan da uyuşmazlık konusu kararın uygun bir gerekçeden yoksun olduğunu iddia etmektedir. Kurul’un,sektörün kaide veya teamüllerinden önemli ölçüde ayrılma şartının anlam ve kapsamını yanlış değerlendirerek yalnızca uyuşmazlık konusu markanın söz konusu mallar bakımından alışılmış şekillerden biri olup olmadığını incelediğini; halbuki, ortalama tüketicinin bakış açısını da dikkate alması gerektiğini savunmaktadır. Ayrıca Gibson, Kurul’un Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’daki kullanımlara dair sunulan delillere dayanarak karar verdiğini fakat ilgili kaide ve teamül incelemesinin Avrupa Birliği kapsamında yapılması gerektiğini belirtmiştir. Bunun yanı sıra, Flying V modeli gibi ikonik ve kendine has bir gitarın kaynağının sürekli olarak ilgili tüketici tarafından algılanacağını iddia etmektedir. Öncelikle, üç boyutlu şekil markalarının ayırt ediciliği için yenilik bir şart değildir. Aksine, marka ne kadar uzun süredir kullanılıyorsa ilgili tüketici nezdinde o kadar tanınmışlık edinecek ve değer kazanacaktır. Zaten orijinal Flying V gitarının üreticisi de kendisi olduğundan ve müdahil ilgili tüketicinin algısının zaman içinde değiştiğini gösteren herhangi bir delil sunmamış olduğundan Gibson, tüketicinin söz konusu şekli kendisiyle kuvvetli biçimde özdeşleştirmeye devam ettiğini iddia etmektedir.Kurul, Gibson’a göre, tescilden 4 yıl sonra uyuşmazlık konusu markanın neden ayırt ediciliğini yitirdiğini açıklamayı başaramamıştır. Diğer ‘V’ şekilli gitar üreticilerinin varlığının ilgili tüketiciler tarafından bilinmesinin markanın ayırt ediciliği üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Her halükarda, üçüncü kişiler tarafından markanın hukuka aykırı biçimde kullanımı, markanın korunması hakkının önünü kesmemelidir. Gibson’a göre müdahil, tüketicinin zihninde Gibson marka gitarlar ile üçüncü kişilerin malları arasında bir bağlantı kurduğunu gösterememiştir. Bunun aksine, tüketicinin orijinal ile taklitleri ayırt edebildiğine ilişkin makaleler dahil olmak üzere deliller sunmuştur.

İçtihat uyarınca markanın ayırt ediciliği, öncelikle tescil başvurusunun yapıldığı mal ve hizmetler açısından, ardından da ilgili tüketicinin markayı algısı bakımından değerlendirilmektedir.Malın dış görünüşünden oluşan üç boyutlu markalar açısından da bu değerlendirme diğer marka kategorilerinden farklı olmayacaktır.Ortalama tüketiciler, herhangi bir grafik ya da kelime unsuru bulunmayan ambalaj şekillerine veya genel olarak malın kendi şekline bakarak ürünlerin kaynağına ilişkin tahminde bulunma alışkanlığına sahip değillerdir, bu nedenle de üç boyutlu şekil markasının ayırt ediciliğini kanıtlamak kelime veya şekil markalarınınkinden daha zor olacaktır.Bu nedenle söz konusu değerlendirme yapılırken markanın, sektörün kaide ve teamüllerinden önemli ölçüde ayrılıp ayrılmadığı ve bu yolla kaynak gösterme işlevini yerine getirip getirmediği incelenir. Eğer ayrılıyorsa, marka ayırt edici addedilecektir. Her ne kadar söz konusu mallar “müzik enstrümanları” olsa da, söz konusu şekil bir elektro gitarın gövdesine ait olduğundan Genel Mahkeme, ayırt edici karakterin yalnızca elektro gitarlar bakımından incelenmesi gerektiğini belirtmiştir.İlgili tüketiciler, Avrupa Birliği bölgesindeki profesyonel ve amatör elektro gitaristler olarak belirlenmiştir.Söz konusu mallar, kullanımı yaygın mallar kategorisine girmemekle birlikte özel mahiyetleri nedeniyle tüketicilerin dikkat seviyesi yüksek olacaktır.Piyasada kayda değer sayıda şekille karşılaşan tüketiciler tarafından, bir şeklin pazarı tanımlayan şekillerden herhangi bir tanesi olarak algılanmayıp doğrudan belirli bir üreticiye ait olduğunun anlaşılması düşük bir ihtimaldir. Genel Mahkeme, hali hazırda piyasada geniş yelpazede orijinal ve fantastik görünüşlü birçok elektro gitarın bulunmasını, belirli bir şeklin pazara hakim olan teamüllerden ayrılarak tüketiciler tarafından özgün veya orijinal olarak tanımlanma ihtimalini sınırlayan bir durum olarak görmektedir. Kurul, itiraz kapsamında sunulan delilleri inceleyip uyuşmazlık konusu marka başvurusu yapıldığı sırada piyasada geniş yelpazede değişik ve alışılmamış şekilli elektro gitar gövdeleri bulunduğuna karar vermiştir. Söz konusu deliller arasında en azından bir düzine değişik gitar gövdesinin fotoğrafları yer almakta olup bunlar geleneksel şekilden açılı ‘V’ ile ‘X’ ve hatta balta şekline kadar çeşitlidir.

https://ehomerecordingstudio.com/best-electric-guitars/

Kurul’un vardığı sonuç esasen, uyuşmazlık konusu markanın tescili için başvurulduğu sırada ‘V’ şeklinin sektörün kaide veya teamüllerinden önemli ölçüde ayrılmadığıdır. 1958 yılında piyasaya ilk çıktığı zaman Flying V gitar çok orijinal olmakla birlikte 50 yıl içerisinde pazarın geliştiği ve çok çeşitli gitar gövdesi modelleriyle tanımlanabilir hale geldiği inkar edilemez. Şeklin orijinalliği, söz konusu üç boyutlu marka başvurusunun yapıldığı 16 Haziran 2010 tarihi başlangıç alınarak değerlendirilmelidir. EUIPO’ya göre, Gibson’ın taklit olduğunu iddia ettiği piyasadaki şekillerin varlığı ayırt edicilik değerlendirilmesinde önemli değildir.

Müdahil tarafından sunulan delillerin çoğunluğu her ne kadar Amerikan ve Kanadalı yayınlardan alınmış olsa da, söz konusu yayınlar AB piyasası için de bazı sonuçlara varılmasına olanak sağlayacaktır. Zira ilgili deliller Avrupa Birliği üye ülkelerinin vatandaşı olanlar dahil birçok ünlü gitaristin ve onların gitarlarının fotoğraflarını içermektedir. Bu kişiler dünya çapında performans göstermekte ve bu performanslar sırasında ister Amerika ister Kanada ister Avrupa Birliği ülkelerinde olsun aynı enstrümanları kullanmaktadır, bunun sonucunda da kullandıkları gitar şekilleri bu bölgelerde tanınır hale gelmektedir.

Elektro gitar ürünleri profesyonel ve amatör müzisyenlerden oluşan sınırlı bir tüketici grubuna yöneliktir. Bu kişilerin dikkat dereceleri, söz konusu malların özel nitelikleri ve ilgili piyasanın sınırlı ve uzmanlaşmış olduğu da hesaba katıldığında oldukça yüksektir. Özellikle profesyonel gitaristler arasından dünya çapında konserler verenler ve ünlü olanlar yüksek bir tanınmışlıktan yararlanır, aynı zamanda rol modellerdir, bu nedenle kullandıkları gitarlar ilgili toplum tarafından adeta simgesel kabul edilebilecektir. Genel Mahkeme’ye göre, elektro gitar pazarı uluslararası boyutu olan özel bir piyasa olarak değerlendirilmelidir. Dolayısıyla, esasen Kuzey Amerika’dan çıkmış olsalar dahi bu evrensel değerlerin AB tüketicileri tarafından da tanınacağı değerlendirilmiştir. Bu vakada piyasa tanımı, coğrafi açıdan değil sektörel olarak ele alınmıştır.

Kurul, uyuşmazlık konusu kararında, Genel Mahkeme’ye göre de doğru bir tespitle şu sonuca varmıştır: ilgili toplum ilgili zaman aralığında ‘V’ şekilli gitarların farklı üreticileri olduğunu biliyordu ve yalnızca ‘V’ şekline dayanarak bu malların kaynağı anlaşılamazdı.

Adalet Divanı’nın içtihadına göre, AB markasının veya sahibinin tanınmışlığı AB Marka Tüzüğü’nün 7. maddesindeki mutlak ret nedenlerini etkilemez. Kurul’un yaklaşımı ise, markanın tanınmışlığını ayırt ediciliğine karşı kullanmak olup Genel Mahkeme’ye göre doğru değildir. İşaretin kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğini tespit ederken yetkili makamlar delillerin genel olarak değerlendirmesini yapmalıdır. Bu değerlendirmeyi yaparken işaret vasıtasıyla ürünün belirli bir teşebbüse ait olduğunu ve bu ürünün diğer teşebbüslerin ürünlerinden ayırt edilebildiğini tespit etmek gerekmektedir. Markanın pazardaki hissesi ile yoğun, coğrafi olarak yaygın ve uzun süreli kullanımı, reklamı için yapılan yatırım, ilgili toplumda markayı diğerlerinden ayırt edebilenlerin oranı, ticaret odaları veya diğer ticari ve profesyonel birlikler tarafından düzenlenen beyannameler gibi etkenler bu değerlendirmede hesaba katılmalıdır.Kurul kararında, Kıbrıs ve Slovenya’da kullanıma dair yeterli delil ibraz edilmemesinden ötürü tüm AB üye ülkelerinde kullanım olmadığına hükmetmiş ve davayı reddetmiştir. Genel Mahkeme de, elindeki bütün unsurları inceleyerek kullanım sonucu ayırt edicilik için Avrupa Birliği’nin bir kısmında kullanımı yeterli görmemiş, geneline bakmıştır.

Sonuç itibariyle, sektörde Gibson’dan başka üreticilere ait ‘V’ şekilli elektro gitarların varlığı ışığında, tüketicilerin satın alma kararını vermeleri için yalnızca ‘V’ şeklinin yeterli olmadığına karar verilmiştir. Genel Mahkeme son aşama olmadığından kararın temyiz edilmesi halinde merakla sonucunu bekliyor olacağız.

Alara NAÇAR

Eylül 2019

nacar.alara@gmail.com

Uncategorized

EUIPO Büyük Temyiz Kurulu kararı: “Brexit” marka olarak tescil edilebilir mi?
Kaynak:
https://news.sky.com/story/what-different-types-of-brexit-will-mps-vote-on-today-11676574

Toplumsal ya da siyasi gelişmeler bağlamında yeni ortaya çıkan veya yeni ortaya çıkmamış olmamakla birlikte salt sözlük anlamından farklı bir bağlamda kullanılmaya başlanması nedeniyle yeni anlamlar kazanan bazı kavram, isim, simge veya adlandırmalar zaman zaman marka tescil başvurularına konu olabilmektedir. Türkiye’de de örneklerine pek çok kez rastladığımız bu tarz başvuruların yapılmasının başlıca amacı kamuoyunun, medyanın sıcak gündeminde olan böylesi kavramların yakaladığı popülarite rüzgarının, ticari bir avantaja dönüştürülmesidir. Zira, fazlasıyla gündemde olan böylesi adlandırmalar için fazladan reklam yapılmasına ihtiyaç kalmayacak, ticari ürün ve hizmetlerde bu adlandırmalar tüketicinin dikkatini kolaylıkla çekecektir.

Bu duruma güncel örneklerden birisi de “Brexit” kelimesidir. Son dönemde dünya siyasi gündeminin önemli başlıklarından birisi durumunda olan Brexit süreci herkesin malumudur. Hemen hergün yazılı ve görsel medyada kendine yer bulan, önemli politik, ekonomik sonuçlar doğuracak bu süreci ifade eden “brexit” kelimesi de çeşitli ülkelerde marka tescil başvurularına konu edilmiştir. Bu yazımızın konusunu oluşturan vaka ise AB Fikri Mülkiyet Ofisine (EUIPO) yapılan bir marka tescil başvurusuyla ilgilidir.

6 Eylül 2016 tarihinde Birleşik Krallık merkezli Brexit Drinks Ltd şirketi (başvuru sahibi) aşağıdaki figüratif markanın AB ülkelerinde tescili amacıyla EUIPO’ya başvuruda bulunmuştur:

Başvurunun tescil edilmek istendiği mallar şunlardır:

Sınıf 32: Kafein içeren enerji içecekleri; bira.

Başvuruyu inceleyen uzman, başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk ve kamu düzenine / genel ahlaka aykırılık gerekçeleriyle reddetmiştir. Kararda kamu düzenine aykırılık gerekçeli tescil engelinin varlığı için başvurunun mutlaka yasadışı veya saldırgan olmasının şart olmadığı; başvuru konusu işaret üzerinde “tekel hakkı” elde edilmesinin yasadışı veya saldırgan olarak algılanmasının da yeterli olduğundan bahisle başvuru konusu ifadenin, orijinal kullanım amacı yerine AB markası olarak bira ve enerji içeceği gibi malların ticari kaynağını belirtmek için tescil edilmesi halinde, AB vatandaşlarının derinden rencide olacağı, “brexit” kelimesinin tescilinin, AB tarihinde son derece önemli bir süreci işaret eden bu terimin ağırlığını, önemini baltalayabileceği gerekçesine yer verilmiştir. Diğer yandan, ayırt edicilikten yoksunluk gerekçeli tescil engeliyle ilgili olarak; “brexit” kelimesinin küresel medyada ve sosyal ağ sitelerinde sıklıkla kullanılması nedeniyle, başvuru konusu işaretin sadece ifade ettiği kavrama karşılık gelecek şekilde, yani Birleşik Krallık’ın AB’den çekilmesini ifade eden bir söz olarak algılanacağı, ticari kaynak belirten bir işaret olarak algılanamayacağı; “brexit” kelimesinin bazı İngilizce sözlüklerde dahi bu anlama karşılık gelecek şekilde yer aldığı; markadaki figüratif unsurların da Birleşik Krallık bayrağına gönderme yaptığı ve işaretin bütününe herhangi bir ayırt edicilik katmadığı gerekçelerine yer verilmiştir.

Başvuru sahibi bu karara itiraz etmiştir. EUIPO Temyiz Kurulunca verilen 8 Kasım 2017 tarihli ara kararda, dosyanın Büyük Temyiz Kuruluna (Grand Board) havale edilmesine karar verilmiştir. Dosyanın Büyük Temyiz Kuruluna taşınmasının gerekçesi ise; benzer bir olayda daha önce EUIPO 2. Temyiz Kurulu’nun “brexit” kelime markasının ayırt edicilikten yoksunluk ve kamu düzenine aykırılık gerekçeleriyle reddinin yerinde olmadığı yönünde kararının bulunması (28/06/2017, R 2244/2016, BREXIT) ve farklı ulusal tescil makamlarının aynı kelimenin tescil edilebilirliği konusunda birbirinden farklı sonuçlara ulaşmış olmasıdır.

İlgili mevzuat hükümleri uyarınca ara karar EUIPO Resmi Bülteninde ilan edilmiş ve iki aylık yasal süre içinde EUIPO’ya herhangi bir görüş gelmemiştir.

Dosyanın kendisine havale edilmesi üzerine itirazı inceleyen EUIPO Büyük Temyiz Kurulu 30 Ocak 2019 tarihinde vermiş olduğu kararında (R 958/2017-G) özetle, aşağıdaki tespit ve değerlendirmelerde bulunmuştur:

  • Brexit, “Britain” ve “exit” kelimelerinden oluşturulmuş bir kısa ad / kısaltma olup, Birleşik Krallığın AB’den çekilmesini ifade etmektedir. 23 Haziran 2016 tarihli referandumla Birleşik Krallık seçmeni AB’den ayrılma yönünde oy kullanmıştır. 6 Eylül 2016 tarihinde ise inceleme konusu marka başvurusu yapılmıştır.
  • Referandumun ardından önemli siyasi gelişmeler yaşanmıştır: Birleşik Krallık tarafında, hükümeti AB Anlaşması’nın 50. maddesini çalıştırmış; AB’den ayrılma süreci için yeni bir hükümet birimi / bakanlık kurmuş, bu bakanlığın başına David Davis’i getirmiştir. Birleşik Krallık ile AB arasındaki resmi müzakereler Haziran 2017’de başlamıştır. Bay Davis’den basında “Brexit Bakanı” olarak bahsedildiği herkesçe bilinmektedir. Avrupa Birliği tarafında ise, 27 Temmuz 2016’da, Michel Barnier Avrupa Komisyonu Başmüzakerecisi olarak görevlendirilmiştir. Bu görevin ardından Bay Barnier ise popüler olarak “Brexit Komiseri” olarak anılmaktadır. Süreç içinde Brexit kelimesi etrafında diğer bazı tabirler de ortaya çıkmıştır. (örn. Soft Brexit, Hard Brexit, Brexiteers)
  • Oxford, Collins ve Cambridge sözlüklerinde “brexit” kelimesi “isim” (noun) olarak yer almakta ve sözlüklerde kelimenin anlamı “Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden çekilmesi” olarak belirtilmektedir. Oxford Sözlüğü, kelimenin muhtemel kökeni olarak, Yunanistan’ın 2012 de Eurozone bölgesinden muhtemel çıkışını ifade eden “Grexit” terimini göstermektedir. Gelinen noktada Birleşik Krallık Hükümeti ve AB otoriteleri arasında devam eden zorlu müzakere sürecinde, ilgili terim, başvuruyla ilgili ilk ret bildiriminin yapıldığı tarihtekinden daha da yaygın olarak kullanılmaktadır. Brexit kelimesinin Oxford Sözlüğüne girdiği tarihten bağımsız olarak, ilgili terim, başvuru tarihinden önce halihazırda varolmuş durumdadır.
  • Belirtilen sözlük anlamları ve terimin bu anlam dâhilinde kullanımının yaygınlaşması karşısında, başvuru sahibinin “brexit” kelimesinin “brex” ve “it” şeklinde iki kısım olarak ve “brex”, “break” kelimesinden türetilmiş bir yeni sözcük şeklinde, “birşeyi kırmak”, örneğin bir içeceği içtikten sonra kutusunu parçalamak biçiminde algılanacağı yönündeki iddiası yerinde görülmemiştir.
  • İngilizcede var olan “Brexit” tabiri AB genelinde tüm dillerde kullanıldığından, ilgili tüketici kesiminin, AB’deki tüm tüketicileri içerdiği ve somut olayda içeceklerin günlük kullanıma yönelik, ortalama tüketicilere hitap eden mallar olmasından ötürü, tüketicilerin dikkat düzeyinin ortalama ila ortalamanın altında olacağı belirtilmiştir.
  • Somut olayda karar uzmanı, 32. sınıftaki mallarda kullanılacak “brexit” markasının, ortalama AB tüketicilerinin, bilhassa referanduma katılmış ve Birleşik Krallık’ın AB’de kalması yönünde oy kullanmış (%48,1 ile oyların önemli bir kısmını teşkil etmektedir) tüketicilerin hassasiyetlerini yaralayacağını belirtmiş ve bu nedenle “Brexit” kelimesinin tescilinin, AB tarihindeki son derece önemli bir süreci işaret eden bu terimin ağırlığını baltalama girişimi olduğu görüşünü benimsemiştir. Bu tespitler şu üç soruyu ortaya çıkarmaktadır: (1) Brexit yasadışı mıdır? (2) Brexit’i desteklemek yasadışı veya ağır şekilde kırıcı mıdır? (3) Brexit kelimesi, izole olarak, böyle bir fikri ifade etmekte midir? Bu üç sorunun tümünün yanıtı olumsuzdur.
  • Brexit terimi, tümüyle Lizbon Anlaşması ve Birleşik Krallık anayasal çerçevesine uygun olarak alınmış, egemen bir politik kararı ifade etmektedir. Herhangi bir manevi çağrışımı yoktur. Halk arasında “brexit” olarak ifade edilen karar tümüyle yasaldır. Birleşik Krallık’taki halkın bir bölümünün referandum sonucundan ve siyasi sürecin istenmeyen sonuçlarından dolayı üzgün olması, demokratik şekilde alınmış böylesi tartışmalı kararların doğal bir sonucudur. Bir siyasi gelişmeden dolayı üzgün olunması “hakaret” (offence) teşkil etmemektedir. Sadece halkın bir bölümünün bu fikri sevmemesinden ötürü, “brexit” kelimesinin manevi açıdan aykırı, rahatsız edici olduğu söylenemez. Brexit yasal olarak alınmış, egemen siyasi bir kararı belirtmekte olup, kelimenin olumsuz bir ahlaki / manevi çağrışımı bulunmamaktadır. Kelime provokasyon veya suça teşvik ya da karışıklık oluşturmamaktadır. Diğer yandan bu kelime bir terör, baskı ya da herhangi bir ayrımcılık sembolü değildir. Toplumsal huzursuzlukla eş anlamlı değildir. Brexit bir nefret, cinsiyet ayrımcılığı, ırkçılık ya da benzeri türden bir simge, deyiş değildir. İbare müstehcenlik de içermemektedir. Brexit kelimesi tek başına bir fikri ifade etmemektedir. Sadece halen devam eden bir siyasi süreci işaret etmektedir. İnceleme konusu olay bakımından Brexit’in bu haliyle pozitif veya negatif bir fikir teşkil ettiğini söylemek salt bir varsayımdan ibaret olacaktır. Bu çerçevede, “brexit” kelimesi, başlı başına veya başvuru konusu mallar için bir ticari marka olarak kullanılması halinde, genel ahlaka aykırı olmayacaktır. Bu nedenle kamu düzeni ve genel ahlaka aykırılık gerekçesi yönünden verilen ret kararı yerinde görülmemiştir.

Devamında Büyük Temyiz Kurulu, ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verilen ret kararı yönünden itiraz incelemesine devam etmiştir. Bu kapsamda ayırt edicilik değerlendirmesine ilişkin yerleşik içtihatlara atıf yapıldıktan sonra, kararda yer verilen başlıca tespit ve değerlendirmeler şöyledir:

  • Başvuru sahibi, başvurunun yapıldığı tarihte “brexit” kelimesinin yeni bir kelime (neologism) olduğunu, tüketicilerin bu kelimeden uzun süredir haber olmadığını ileri sürmekteyse de, Kurul tüketicilerin ilgili tarihte “Brexit” kelimesini, tarihsel ve siyasi bir süreçle ilgili bir olayı işaret eden anlamı dâhilinde bildikleri görüşündedir. Bu kelimeyle birlikte Birleşik Krallık bayrağını andıran figüratif unsurun bileşiminden oluşan marka, içecek kutuları ve şişeleri üzerinde görüldüğünde, tüketiciler tarafından sadece ilgili olaya işaret eder biçimde algılanacak olup, malların belirli bir sınai veya ticari kaynaktan geldiği yönünde algılanması mümkün olmayacaktır.
  • Ticari olmayan bağlamda (örneğin politik, tarihi, vb.) çok yoğun şekilde kullanılmakta olan bir işaret, ister istemez halk tarafından o bağlamla ilişkilendirilecek olup, ancak tüketicilerin o işarete ticari bağlamda yeterince maruz kalmaları halinde markasal ayırt edicilik kazanabilecektir.
  • Başvuru konusu marka, bazı figüratif unsurlar içermesine rağmen, malların ticari kaynağını gösteren bir işaret olarak görülmeyecektir. Kelime ve şekil unsurlarını birlikte içeren markalarda, kelime unsurunun kural olarak şekil unsurundan daha belirleyici olduğu; zira ortalama tüketicilerin şekil unsurunu tarif etmektense kelimeyi zikretmek suretiyle mallara veya hizmetlere kolaylıkla işaret edeceği kabul edilmektedir. Başvuru konusu işarette yer alan renk, yazım biçimi (büyük harf-küçük harf kullanımı), stilizasyon (Birleşik Krallık bayrağını akla getiren arka zemin) gibi figüratif unsurlar markayı ayırt edici hale getirmek için yeterince dikkat çekici değildir.
  • Başvuru sahibinin iddialarının aksine, işaretteki figüratif unsurlar ilgili tüketicilerin dikkatini, kelime unsuru ile verilen ayırt edici olmayan mesajdan uzaklaştırmamaktadır.

Bu tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, Büyük Temyiz Kurulu işaretin ayırt edici nitelikte olmadığı sonucuna ulaşmış ve bu gerekçeye dayalı ret kararını yerinde bulmuştur.

Başvuru sahibinin diğer ülkelerde verilen kararlara yönelik argümanlarına yönelik olarak ise Büyük Temyiz Kurulu; Alman Marka Ofisinin “brexit” ibaresini 36. sınıfta yer alan hizmetler için ayırt edici nitelikte yoksun ve tanımlayıcı bulduğunu; Estonya Marka Ofisi’nin 16, 35 ve 41. sınıfları içeren; Japon Marka Ofisi’nin ise 9, 16, 28, 35, 41, 42, 45. sınıfları içeren “brexit” ibareli başvurular hakkında benzer kararlar verdiğini belirtmiştir. Ayrıca, iki önemli İngilizce konuşulan hukuk sisteminde de aynı yönde karar verildiğine dikkat çekmiştir. Bu kapsamda Büyük Temyiz Kurulu, “brexit” ibareli, 25 ve 33. sınıflardaki malları içeren iki başvurunun ABD Patent ve Marka Ofisi (USPTO) tarafından reddedilmiş olduğunu; Birleşik Krallık ’ta ise “brexit” ibareli başvurunun 32. sınıftaki mallar için reddine ilişkin karara yapılan itirazın reddedildiğini ve ret kararının onandığını ifade etmiştir. Bu bağlamda, diğer ülkelerde verilen kararların, başvuru sahibinin iddiasının aksine, mevcut başvurunun reddine yönelik kararı destekler mahiyette olduğu belirtilmiştir.

Sonuç olarak, EUIPO Büyük Temyiz Kurulu, başvurunun kamu düzeni veya genel ahlaka aykırılık gerekçesiyle reddini yerinde bulmamakla birlikte, ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verilen ret kararını yerinde bulmuş ve başvuru sahibinin itirazının reddine karar vermiştir.

Birleşik Krallık Avrupa Birliğinden resmi olarak çıktıktan sonra, sınai ve fikri hakların ne şekilde etkileneceği “Brexit” süreci kapsamında halen tartışılırken, görünen o ki ulusal / bölgesel tescil otoriteleri de zaman zaman “brexit” ibareli marka tescil başvurularıyla muhatap olarak süreçten payına düşeni almakta ve kendi hukuk sistemleri kapsamında değerlendirmelerini yapmaktadır.

H. Tolga Karadenizli

Mart 2019, Ankara

karadenizlit@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri, Marka Nispi Ret Nedenleri

Yanıtlar: Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin Kararları – Siz Ne Düşünürsünüz? (2)

Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından sonuçlandırılan üç farklı dava hakkındaki yorumlarını bizlere ileten Mine Güner, @marka321b8b94505 ve Selçuk Bey’e teşekkür ediyor ve Mahkemenin kararlarını sizlerle paylaşıyoruz. 

Aşağıda öncelikle sorularımızı tekrar edecek ve devamında Mahkeme kararlarına ve gerekçelerine kısaca yer vereceğiz:

1- Aşağıda şişe şekli sizce ayırt edici nitelikten yoksun mudur?

EUIPO Temyiz Kurulu, 29.,30.32. ve 33. sınıflardaki gıda ürünlerini, alkollü ve alkolsüz içecekleri içeren aşağıdaki başvurunun “ayırt edici nitelikten yoksunluk” gerekçesiyle reddedilmesi kararını onayarak, başvuru sahibinin itirazını reddetmiştir. 

Başvuru sahibi Temyiz Kurulu kararına karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından karara bağlanır. 

Sizce Genel Mahkeme’nin değerlendirmesi ne yönde olmuştur?

Genel Mahkeme 3 Ekim 2018 tarihli T-313/17 sayılı kararıyla davacıyı haklı bulmuş ve EUIPO Temyiz Kurulu kararını iptal etmiştir.

İçtihatta bu tip şişe ve ambalajların tescil edilebilirliği için belirlenen ana kriter “piyasada kullanılan ürünlerin genel şeklinden önemli derecede uzaklaşmış olmaktır.” 

İnceleme konusu şişe şeklinin kavisli ve alt-üst kısımları belirgin derecede ayrıştırılmış yapısı ürüne sadece teknik ve fonksiyonel bir özellik katmamakta, aynı zamanda estetik bir özellik kazandırmaktadır. Tüketiciler böyle bir şişe biçimine alışkın değillerdir ve şişe özellikleriyle piyasada aynı amaca hizmet eden ürünlerden belirgin biçimde farklılaşmaktadır. Bu çerçevede, inceleme konusu şişe bir bütün olarak marka olarak tescil edilebilecek asgari ayırt edicilik şartını sağlamaktadır ve aksi yöndeki Temyiz Kurulu kararı iptal edilmiştir. 

2- Karıştırılma ihtimali ve tanınmışlık gerekçeleri hakkında ne dersiniz?

Aşağıda yer alan başvuru 9, 16, 18, 25, 28 ve 41. sınıflara dahil mal ve hizmetleri kapsamaktadır ve itiraz gerekçesi “Pelikan” markasının kapsamında da aynı ve benzer mal ve hizmetler bulunmaktadır. 

Başvuruya karşı yapılan itiraz EUIPO İtiraz Birimince kabul edilir, başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından kabul edilerek ret kararı kaldırılır. Bu kez yayıma itiraz sahibi, Genel Mahkeme nezdinde dava açarak, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunduğunu ve markaların tanınmışlık nedeniyle ilişkilendirileceğini belirterek Temyiz Kurulu kararının iptal edilmesini talep eder. 

(Başvurusu yapılan marka)
(İtiraz gerekçesi marka)

Sizce Genel Mahkeme’nin karıştırılma olasılığına yönelik değerlendirmesi ne yönde olmuştur?

Genel Mahkeme 12 Eylül 2018 tarihli T-112/17 sayılı kararıyla davacıyı haksız bulmuş ve EUIPO Temyiz Kurulu kararını onamıştır.

EUIPO Temyiz Kurulu, başvurunun baskın unsurunu “New Orleans” ibaresi olarak değerlendirerek bir hata yapmamıştır. Başvuruda yer alan “pelicans” ibaresi markada ikincil konumdadır ve bu nedenle hiç telaffuz edilmeyeceği gibi, telaffuz edilse dahi markanın son kısmı olarak “New Orleans” ibaresinin ardında yer alacaktır. Bunların yanında, markalardaki kelime sayısı ve farklılıklar da dikkate alındığında markalar işitsel olarak benzer değildir. “New Orleans Pelicans” A.B.D.’nde bir NBA takımının adıdır ve kamunun ilgili kesimince bilinen kavramsal bir bütün oluşturmaktadır, bu husus markanın şekil unsuruyla birlikte oluşturduğu bütüncül izlenimle birlikte dikkate alındığında, markalar arasında kavramsal benzerlik de bulunmamaktadır. Başvuruda yer alan “pelicans” ibaresi, başvurudaki konumu itibarıyla bağımsız bir ayırt edici unsur olmadığı gibi, bu ibare “pelikan” kelimesiyle aynı da değildir.  Belirtilen gerekçelerle markalar benzer bulunmamıştır. Markalar benzer bulunmadığından, markalar arasında karıştırılma ihtimali yoktur ve aynı nedenle başvurunun tanınmışlık nedeniyle reddedilmesi istemi de yerinde değildir. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu kararı haklı bulunmuş ve kararın iptali istemi Genel Mahkeme tarafından reddedilmiştir. 

3- Karıştırılma ihtimali hakkında ne dersiniz?

ANTONIO RUBINI kelime markası 33. sınıftaki alkollü içecekler için tescillidir. Bu markayla aynı malları kapsayan aşağıda görseline yer verilmiş önceki tarihli RUTINI markası gerekçe gösterilerek, ANTONIO RUBINI markasının hükümsüzlüğü talep edilir.  

(Hükümsüzlük talebinin gerekçesi marka)

EUIPO İptal Birimi talebi kabul eder ve markalar arasında karıştırılma ihitmalinin bulunduğu tespitiyle, ANTONIO RUBINI markasının hükümsüzlüğüne karar verir. Bu karara karşı yapılan itiraz EUIPO Temyiz Kurulu’nca reddedilir ve bu karara karşı dava açılır.

Sizce markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmakta mıdır ve Genel Mahkeme’nin kararı ne yönde olmuştur? 

Genel Mahkeme 11 Temmuz 2018 tarihli T-707/16 sayılı kararıyla davacıyı haksız bulmuş ve EUIPO Temyiz Kurulu kararını onamıştır. 

Şarap günlük tüketime yönelik bir üründür ve ortalama tüketicileri normal dikkat düzeyine sahiptir. 

Antonio gibi yaygın kullanımı bulunan bir kişi ismiyle birlikte, yaygın kullanımı bulunmayan bir soyisminden oluşan markalarda, kişi isminin ayırt edici gücü soyismine göre daha düşüktür. Şaraplar için asma yaprağı, kurdela ve hanedan arması gibi unsurlar markaya güçlü bir ayırt edici katmamaktadır ve dolayısıyla önceki tarihli markanın baskın unsuru “RUTINI” kelime unsurudur.

Markaların her ikisi de İtalyan orijinli soyisimleri içerse de, markalar arasında kavramsal benzerlik bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, “RUTINI” ile “RUBINI” baskın ve ayırt edici unsurlarının görsel ve işitsel benzerlikleri dikkate alındığında, aynı mallar bakımından markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmaktadır. Dolayısıyla, “ANTONIO RUBINI” markasının hükümsüzlüğüne ilişkin Temyiz Kurulu kararı yerindedir ve bu kararın iptali talebiyle açılan dava Genel Mahkeme tarafından reddedilmiştir.

Görüşlerini bizlerle paylaşan tüm okuyucularımıza teşekkür ediyoruz. 

Önder Erol ÜNSAL 

Aralık 2018 

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

Renk İsimlerinin Tanımlayıcı ve Ayırt Edici Niteliği – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “BLUE” Kararı (T-375/17)

 

Renk isimlerinin marka olarak tescil edilebilirliğine yönelik tartışmalar, en az münhasıran tek renkten veya renk kombinasyonundan oluşan markaların tescil edilmesi tartışmaları kadar yoğundur.

Renkler birçok ürün bakımından tüketicilerin ürünü tercih etmesini sağlayan önemli faktörlerden birisidir (Örneğin, kıyafetlerin renkleri). Buna ilaveten, birçok ürün bakımından da ürünün türünü veya niteliğini belirtir adlandırmalar olduklarının da kabul edilmesi gerekir (Örneğin, beyaz çay, siyah çay, yeşil çay). Buna ilaveten birçok hizmet bakımından da renk isimlerinin yaygın kullanımı bulunduğu ve hizmetlerin içeriğinin önemli karakteristiklerini bildirdikleri söylenebilir (Yeşil kelimesi, çevre dostu teknolojileri işaret eden anlamıyla birçok hizmetin niteliği bakımından çok açık ve doğrudan bir mesaj vermektedir.).

Renk isimlerinin tanımlayıcı olmadığı birçok durumdan da bahsedilebilir. Örneğin, bir rengin ismi, bir helikopter için veya matbaa makinesi için muhtemelen, bu ürünlerin alıcılarının tercihini etkileyen bir faktör olmayacak ve ürünlerin niteliğini belirtmeyecektir.

Tüm bunların dışında, bir de “Ne olacak ki?” ekolü mevcuttur. “Ne olacak ki?” ekolünün temel argümanı ise, renk isimlerinin herhangi bir kelimeden farkı bulunmadığı ve doğrudan ürünü tanımladıkları her durumun dışında (Örneğin, peynir için beyaz, et için kırmızı, vb.), renk isimlerinin herhangi bir ret engeline takılmamaları gerektiği yönündedir.

Kendi görüşümüzün “Ne olacak ki?” ekolünün çok uzağında belirterek, Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi‘nin 12 Haziran 2018 (dün) verdiği T-375/17 sayılı “Blue” kararını sizlerle paylaşıyoruz. Kararın tam metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202763&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=463006 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Macar vatandaşı “Klaudia Patricia Fenves” aşağıda görseline yer verilen “Blue” markasının 32. sınıfa dahil “Meşrubatlar, alkolsüz içecekler” malları ve 35., 41. sınıflara dahil bazı hizmetler bakımından tescil edilmesi talebiyle “Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)”ne başvuruda bulunur.

EUIPO operasyon birimi, başvuruyu 32. sınıfa dahil mallar bakımından ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle kısmen reddeder. Bu noktada, temel bir İngilizce sözcük olan “blue” kelimesinin “mavi” anlamına geldiği belirtilmelidir. Başvuru sahibi bunun üzerine başvurusunun içeriğini “Enerji içecekleri ve izotonik spor içecekleri hariç olmak üzere, meşrubatlar ve alkolsüz içecekler” olarak sınırlandırsa da, uzman ret kararı değiştirmez.

Başvuru sahibi, karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu’nca incelenir. Temyiz Kurulu, inceleme sonucunda itirazı aşağıda belirtilen temel nedenlerle reddeder:

i- Bir renk adı olan “blue” kelimesinin “Enerji içecekleri ve izotonik spor içecekleri hariç olmak üzere, meşrubatlar ve alkolsüz içecekler” mallarının önemsiz bir özelliği olduğu kabul edilemez. Renk isimleri tüketicinin tercihi bakımından önemlidir ve dolayısıyla bir renk ismi olan “blue” ibaresinin ortak kullanıma açık kalmasının sağlanması gereklidir.

ii- Tüketiciler, “blue” ibaresini, anında ve doğrudan şekilde içeceklerin rengini bildiren bir adlandırma olarak algılayacaklardır ve bu durum ürünlerin bir özelliğinin bildirilmesi anlamına gelmektedir.

iii- Başvurudaki şekil unsurları çok sıradan ve basittir. Dolayısıyla, tüketicilerin algısına tanımlayıcı kelime unsurundan uzaklaştırmaları mümkün değildir.

iv- Belirtilen nedenlerle ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleri ret kararı yerindedir.

Başvuru sahibi, Temyiz Kurulu’nun ret kararına karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülerek, 12 Haziran 2018 tarihli T-375/17 sayılı kararla sonuçlandırılır.

Takip eden satırlarda Genel Mahkeme kararının satırbaşlarına yer vereceğiz:

Başvuru sahibi, ret kararının yerinde olmadığını, başvurunun tanımlayıcı olmadığını ve ayırt edici niteliğe sahip olduğunu, ayrıca başvurunun stilize yazım biçiminin, renk ve şekil unsurlarının da başvuruya ayırt edici nitelik kattığını iddia etmektedir. Başvuru sahibi, buna ilaveten “Blue” ibaresi dahil olmak üzere çok sayıda renk isminin önceden EUIPO tarafından tescil edildiğini de belirtmektedir.

Belirtilen iddialar Genel Mahkeme tarafından takip eden şekilde değerlendirilir:

i- Dava konusu “Enerji içecekleri ve izotonik spor içecekleri hariç olmak üzere, meşrubatlar ve alkolsüz içecekler” mallarının ortalama tüketici kesimi, yeteri derecede bilgilenmiş, gözlemci ve ihtiyatlı ortalama tüketicilerdir.

ii- Tanımlayıcılık içerikli ret gerekçesinin amacı, marka olarak tescil edilerek tek bir işletmenin tekeline verilmemesi gereken işaretlerin tescilini engellemektedir. Dolayısıyla, bu ret nedeni, bu tip işaretlerin herkes tarafın ortak olarak kullanımını sağlayarak kamu yararına hizmet etmektedir.

iii- Yerleşik içtihada göre, bir işaretin tanımlayıcı olarak kabul edilebilmesi için, o işaretin tescil başvurusunun yapıldığı anda fiilen tanımlayıcı olarak kullanımı zorunlu değildir. İşaretin tanımlayıcı olarak kullanılabilmesi ihtimali yeterlidir. Dolayısıyla, işaretin olası anlamlarından birisinin, ilgili mal ve hizmetler için tanımlayıcı olması ret kararının verilebilmesi için yeter nedendir.

iv- İnceleme konusu başvuru “blue” kelimesinden ve stilize yazım biçimi, mavi renkte yazım, beyaz konturlar, diyagonal yazım stili gibi bir takım şekli unsurlardan oluşmaktadır.

v- “Blue (mavi)” kelimesi temel bir İngilizce sözcüktür ve malların ortalama tüketicilerinde anında ve herhangi bir ek zihinsel çaba olmadan yaratacağı algı, markanın mavi renge atıf yaptığıdır.

vi- Başvurunun mal listesini teşkil eden “meşrubatlar ve alkolsüz içecekler” sektöründe, içeceklerin renklerine göre ayırt edilmesi oldukça bilinen bir durumdur ve birçok üretici ticari başarılarını artırmak için içecekleri renklerine göre ayırmaktadır. Mavi renkli içeceklerin çok sayıda örneği mevcuttur ve bu bağlamda “blue” ibaresi inceleme konusu malların önemli bir karakteristik özelliği olarak, tüketicilerin tercihini etkileyecektir. Bu çerçevede, “blue” kelimesi başvuru kapsamındaki mallar için malların rengine doğrudan atıf yapmaktadır ve tanımlayıcıdır.

vii- İnceleme konusu başvuruda yer alan figüratif unsurlar, kamunun ilgili kesimince görsel olarak yakalanacak ve akılda kalacak nitelikte unsurlar değildir. Bu çerçevede bu unsurların, tüketicilerin algısına tanımlayıcı kelime unsurundan uzaklaştıramayacağı yönündeki Temyiz Kurulu tespiti yerindedir. Tüm bunların sonucunda, başvurunun figüratif unsurları, kamunun ilgili kesiminin algısını kelime unsurunun yarattığı tanımlayıcı mesajdan uzaklaştıracak nitelikte değildir.

viii- EUIPO, Blue markasını ve diğer renk isimlerini üçüncü taraflar adına tescil etmiş olsa da, bu durum inceleme sonucunda yapılan tespitleri ve kararın yerindeliğini değiştirmeyecektir. (EUIPO yetkilerini Birlik mevzuatının genel ilkeleri çerçevesinde kullanmakla yükümlüdür. Eşit muamele ve düzgün yönetim ilkeleri çerçevesinde EUIPO benzer markalar hakkında önceden verilmiş kararları dikkate almalı ve aynı yönde karar verip vermeyeceğini dikkatle belirlemelidir. Bununla birlikte, bu ilkelerin ne şekilde uygulanacağı hukukilik ilkesiyle uyumlu olmalıdır. Bu çerçevede, bir markayı tescil ettirmek isteyen kişi, kendi lehine aynı kararın verilmesi talebiyle başka bir kişi adına gerçekleştirilmiş kanuni olmayan bir işleme dayanamaz. Bunun ötesinde, hukuki belirlilik ve iyi yönetim esasları çerçevesinde, markaların uygun olmayan biçimde tescil edilmesini engellemek amacıyla, her markanın incelenmesi düzgün ve kapsamlı biçimde yapılmalıdır. Buna uygun olarak, inceleme her vaka bazında ayrı olarak yapılmalıdır. Bir markanın tescil edilmesi, ilgili markanın kendi olguları kapsamında değerlendirilebilecek ve amacı, inceleme konusu markanın herhangi bir ret gerekçesi kapsamına girip girmediğini belirlemek olan özel kriterlere bağlıdır.)

ix- Netice itibarıyla Genel Mahkeme başvurunun tanımlayıcılık nedeniyle “Enerji içecekleri ve izotonik spor içecekleri hariç olmak üzere, meşrubatlar ve alkolsüz içecekler” malları bakımından reddedilmesi kararının yerinde bulmuştur.

x- Tanımlayıcılık gerekçeli ret kararı yerinde bulunduğundan, Genel Mahkeme ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret kararını ayrıca incelememiş ve davanın reddedilmesine karar vermiştir.

Renk isimlerinin marka olarak tescil edilebilirliği içerikli tartışmalarda referans alınması başlıca hususlar, kanaatimizce malların ve hizmetlerin niteliği ve renk isminin mallara ve hizmetlere ilişkin tüketici tercihinde ne derece rol oynadığıdır. Bunun ötesinde, renk isminin malların veya hizmetlerin mutlak surette ayrılmaz bir özelliği olması gerekli değildir. Örneğin, “beyaz” ibaresinin arabalara ilişkin bir özellik olması şart değildir, ancak beyaz rengin tüketicinin araba satın alma tercihinde önemli bir faktör olması ret kararının verilebilmesi için kanaatimizce yeterli olacaktır. “Ne olacak ki?” bakış açısıyla -idare veya yargı kararıyla- tescil edilen markaların sonraki dönemlerde yol açtığı kaoslar (marka ismi vermemeyi tercih ediyoruz), bu noktada yeteri derecede önemli gösterge teşkil etmektedir.

Önder Erol ÜNSAL

Haziran 2018

unsalonderol@gmail.com 

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

Şerit Şekilleri Ayakkabılar için Ayırt Edici Niteliğe Sahip midir? Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T-3/15 Sayılı Kararı

kswiss

Spor ayakkabılarının yan taraflarında yer alan geometrik şekiller, kimi zaman tüketicilerce belirli bir markayla özdeşleştirilmekte ve bir kelime markasına ihtiyaç olmaksızın hangi markalı ürünle karşılaşıldığının anlaşılmasını mümkün kılmaktadır. Bu şekillerin bir kısmı son derece basit geometrik unsurlardan oluştuğundan marka olarak ayırt edici nitelikleri sorgulanmakta ve kimi zaman tescil talepleri ayırt edici nitelikten yoksunluk nedeniyle reddedilmektedir.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 4 Aralık 2015 tarihinde verdiği T-3/15 sayılı oldukça yeni bir kararında, bu tip bir şeklin ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddedilmesi kararına karşı açılan davayı sonuçlandırmıştır. Benzeri içerikte tescil talepleriyle Türkiye’de de sıklıkla karşılaşıldığından dava ve kararın okuyucularımızın dikkatini çekeceğini düşünüyoruz.

Kararın tüm metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd6058be42ad0c4effb364e1d85eeb3f30.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuSah50?text=&docid=172647&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=271829 bağlantısından incelenmesi mümkündür.

A.B.D. menşeili “K-SWISS INC.” firması 23/5/2013 tarihinde aşağıda yer alan şekil markasının “Sınıf 25: Spor ayakkabıları, yani tenis ayakkabıları, basketbol ayakkabıları, kros koşusu ayakkabıları, jogging ayakkabıları ve günlük kullanım için ayakkabılar.” malları için tescil edilmesi talebiyle tarihinde İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM)’ne başvuruda bulunur.

5stripes

OHIM başvuruyu 4/3/2014 tarihinde ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddeder ve başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder. İtiraz 30/10/2014 tarihinde OHIM Temyiz Kurulu tarafından reddedilir.

OHIM Temyiz Kurulu’na göre, ayakkabı şeklinin kenarında yer alan beş şerit şeklinin orijinal hiçbir özelliği yoktur ve spor ayakkabılara şerit şekli koyma şeklinde yaygın uygulama göz önüne alındığında beş şerit şekli sıradan, jenerik bir süslemeden başka bir şey değildir. Buna ilaveten Temyiz Kurulu’na göre; kamunun ilgili kesimi pahalı ayakkabılar alırken daha dikkatli olsa da, bu yaklaşım ilgili sektördeki tüm mallar için geçerli olmayacaktır, başvuru sahibinin sunduğu kanıtlar spor ayakkabılar için şeritlerden oluşan markaları OHIM’in genel bir uygulama olarak tescil ettiğini göstermemektedir ve OHIM kararlarının hukukiliği OHIM’in önceki kararları doğrultusunda değil, Birlik mahkemelerince yorumlandığı haliyle Marka Tüzüğüne göre değerlendirilmelidir.

Başvuru sahibi bu karara karşı dava açar. Dava yukarıda da belirtildiği üzere, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce 4 Aralık 2015 tarihinde T-3/15 sayılı kararla sonuçlandırılır.

Yerleşik içtihada göre, bir markanın ayırt edici karaktere sahip olması, inceleme konusu işaretin, tescili talep edilen mallar veya hizmetler bakımından bir işletmenin ürünlerini diğer işletmelerin ürünlerinden ayırt edilmesini mümkün kılması anlamına gelmektedir. Ayırt edici nitelik, ilk olarak tescil talebine konu mallar veya hizmetler bakımından, ikinci olaraksa söz konusu malların veya hizmetlerin ilgili tüketicilerine göre değerlendirilmelidir.

Başvuru sahibi OHIM değerlendirmesinin aksine, başvuruya konu işaretin ayırt edici nitelikte olduğunu öne sürüyorsa, bu durumda işaretin ayırt edici niteliğe sahip olduğuna dair spesifik ve doğrulanmış bilgileri sunma yükümlülüğü başvuru sahibine aittir.

İncelenen vakada başvuruya ait tarifnamede, başvuru takip eden biçimde tanımlanmıştır: “Marka, iki set halinde beş paralel şeritten oluşmaktadır. Şerit setlerinin her biri ayakkabının ortasında bulunmaktadır ve ayakkabının üst tarafından tabana doğru uzanmaktadır.”

Marka tarifnamesinden, markanın bir ayakkabı şeklinin iki boyutlu görünümünden değil, malların üzerine uygulanacak bir şekilden oluştuğu anlaşılmaktadır.

OHIM Temyiz Kurulu itirazı, başvuruya konu şeklin sıradan bir şekil olması ve ilgili sektörde yaygın bir uygulama olan ayakkabıların üzerine şerit şekli koyma uygulamasından yeterli derecede farklılaşmamış olması, bu çerçevede başvurunun malların ticari kaynağını gösterme vasfına sahip olmaması gerekçeleriyle reddetmiştir.

Genel Mahkeme’ye göre de, şerit şekilleri sıradan ve jenerik bir süslemeden başka bir şey değildir. Marka 5 adet birbirine paralel eğimli şeritten oluşmaktadır ve bu şeritlerin ölçüleri ayakkabının boyutuna göre değişmektedir.

Buna ilaveten, bu derece basit ve sıradan bir şeklin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanması da bir hayli güçtür, şöyle ki şekil ayakkabının yan tarafı üzerinde yer almaktadır. Açıklamak gerekirse ilk olarak, başvuru sahibinin de belirttiği üzere, çoğu spor ayakkabı üreticisi ayakkabıların yan taraflarına basit çizgi veya şerit şekilleri yerleştirmektedir. İkinci olarak, şeritler ayakkabının en yüksek kesimine dek uzanmaktadır ve bu yükseklik ayakkabının ölçüsüne göre değişmektedir. Bu durum işaretin, ürünün özelliklerinden bağımsız olarak anında kavranmasını engellemektedir. Son olarak, işaretin ayakkabının yan tarafına yerleştirilmesi kamunun ilgili kesiminin dikkatini muhtemelen çekmeyecek ve ayakkabıların yan taraflarına uygulanan diğer işaretlerden ayırt edilmesini muhtemelen sağlamayacaktır. Belirtilen nedenlerle ayakkabının yan tarafına yerleştirilmiş inceleme konusu işaret, ilgili mallar bakımından ticari kaynak gösteren bir işaret olarak algılanmayacaktır.

Başvuru sahibince öne sürülen iddialar da varılan sonucu değiştirmeyecektir.

Başvuru sahibine göre, ayakkabıların yan tarafına marka koymak ilgili sektörün bir geleneğidir ve bu gelenek nedeniyle, ortalama tüketiciler bu bölüme konulan işaretlere özellikle dikkat edecek ve bu işaretleri marka olarak değerlendirecektir.

Başvuru sahibince sunulan bilgi, çok sayıda spor ayakkabı üreticisinin ayakkabıların yan tarafına şekil markaları yerleştirdiğini gösterse de, bu bilgi ortalama tüketicilerin ayakkabıların yan tarafında yer alan işaretle belirli bir üretici arasında otomatik bir bağlantı kurmayı öğrendiğini ve bunun sonucunda tüketicilerin spor ayakkabıların yan tarafında yer alan her geometrik şekli marka olarak algıladığını kabul etmek için yeterli değildir.

Buna ilaveten, ayakkabıların yan tarafına yerleştirilmiş bazı basit geometrik şekiller bakımından ortalama tüketicilerin belirli bir üreticiyle bağlantı kurabileceği kabul edilse de, bu ayırt edici özellik işaretin ürün üzerine yerleştirilme biçiminden ziyade, ürünlerin piyasada yoğun biçimde kullanımıyla açıklanabilir.

Ayrıca, başvuru sahibi iddiasının aksine Adalet Divanı içtihadının, spor ayakkabıların yan tarafına yerleştirilmiş her basit geometrik şeklin ayırt edici niteliğe sahip olduğu yorumunu mümkün kılmadığı da belirtilmelidir.

Bir an için ayakkabıların yan tarafına yerleştirilmiş şekillere ortalama tüketicilerin özel dikkat gösterdiği ve bunları genellikle marka olarak değerlendirdiği kabul edildiğinde bile; inceleme konusu şeklin sıradanlığı göz önüne alındığında, ortalama tüketicilerin bu şekli basit bir dekoratif unsur olarak değil, ticari kaynak gösteren bir işaret olarak algılayacağını ispatlayan yeterli kanıt başvuru sahibince sunulmamıştır.

Buna ilaveten, en basiti dahil olmak üzere her geometrik şeklin ayakkabıların yan tarafına uygulandığında ayırt edici olduğunu kabul etmek, bazı üreticilerin herkesin kullanımına açık kalması gereken basit ve dekoratif şekilleri kendilerine mal etmelerine yol açacaktır.

Başvuru sahibinin bir itiraz gerekçesi ise, OHIM tarafından önceden benzer içerikteki markaların tescil edilmiş olmasıdır.

Genel Mahkeme bu iddiayı alışıldık gerekçeyle reddetmiştir:

OHIM, eşit muamele ve düzgün yönetim ilkeleri çerçevesinde benzer markalar hakkında önceden verilmiş kararları dikkate almalı ve aynı yönde karar verip vermeyeceğini dikkatle belirlemelidir. Bununla birlikte, bu ilkelerin ne şekilde uygulanacağı hukukilik ilkesiyle uyumlu olmalıdır. Bunun sonucu olarak, bir başvuru sahibi kendi çıkarına olan bir kararı elde edebilmek için, başka birisi için önceden verilmiş hukuki olmayan bir karara dayanamaz. Bunun ötesinde, hukuki belirlilik ve iyi yönetim esasları çerçevesinde, markaların uygun olmayan biçimde tescil edilmesini engellemek amacıyla, her markanın incelenmesi düzgün ve kapsamlı biçimde yapılmalıdır. Buna uygun olarak, inceleme her vaka bazında ayrı olarak gerçekleştirilmelidir. Bir markanın tescil edilmesi, ilgili vakanın kendi şartları kapsamında değerlendirilebilecek ve amacı, inceleme konusu markanın herhangi bir ret gerekçesi kapsamına girip girmediğini belirlemek olan özel kriterlere bağlıdır.

İncelenen vakada, Temyiz Kurulu’nun, itirazı reddederken kapsayıcı ve detaylı bir inceleme yaptığı açıktır. Kararın önceki bölümlerinde belirtildiği üzere, Temyiz Kurulu, başvuruya konu şeklin başvuru kapsamındaki mallar bakımından ayırt edici niteliğe sahip olmadığını tespit etmiştir ve Mahkeme’ye göre bu tespitler yerindedir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin bu sonucu ortadan kaldırmak için OHIM’in önceki kararlarına dayanması mümkün değildir.

Belirtilen tüm açıklamalar çerçevesinde, Adalet Divanı Genel Mahkemesi, OHIM Temyiz Kurulu’nun başvuru konusu şekil hakkında ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verdiği ret kararını yerinde bulmuş ve davayı reddetmiştir.

Genel Mahkeme bu kararıyla, ayakkabılar üzerine uygulanan şerit işaretlerini veya daha geniş bir tanımlamayla basit geometrik şekillerden oluşan işaretleri ayırt edici nitelikten yoksun olarak değerlendirmektedir. Bu durumun istisnası şüphesiz kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik halidir. Kararın yerindeliğinin değerlendirilmesini bu aşamada okuyucularımıza bırakıyoruz.

Kendi adıma özellikle son birkaç yılda karşılaştığım Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararlarının, aynı mahkemelerin eski pratiklerine ve OHIM kararlarına göre bir hayli farklılaştığını ifade etmem gerekiyor. Bu değişim kanaatimce, ayırt edici niteliğin tespiti konusunda sınırları oldukça geniş bırakan ilkelerin sınırlarının yeniden çizilmesi ve daraltılması amacından kaynaklanıyor. Bir diğer deyişle, Adalet Divanı eski kararlarının arkasını topluyor diyebiliriz. Yazının konusu kararı da bu gözle değerlendirmek kanaatimce yerinde olacaktır.

Önder Erol Ünsal

Aralık 205

unsalonderol@gmail.com

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

Üç Boyutlu Ürün Şekillerinin Ayırt Edici Niteliği – Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nden Remi Oyunu Ambalajına İlişkin Güncel Bir Karar (T-547/13)

rummyplayers

Türkçe’ye “Remi” adıyla geçmiş, “Rummy” isimli masa oyunu, iskambil kağıtları veya taşlarla oynanan ve yurtdışında oldukça popüler olan bir oyundur.

Ülkemizdeki en yaygın masa oyunu olan “Okey”le yakın benzerlik gösteren “Remi”nin amacı da, oyuncuların ellerindeki kağıt veya taşlarını diğerlerinden önce bitirerek oyunu kazanmasıdır.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi 8 Ekim 2015 tarihinde verdiği T-547/13 sayılı karar, Remi oyunu taşları ve tahtaları için tasarlanmış bir ambalaj biçiminin marka olarak tescil edilip edilemeyeceği sorusunun yanıtını içermektedir.

Kararı incelemek isteyen okuyucularımızın, kararın tamamına http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=169342&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=346998 bağlantısı aracılığıyla erişimi mümkündür.

Romanya menşeili “ROSIAN EXPRESS SRL” firması 11 Temmuz 2013 tarihinde aşağıdaki şekil markasının tescil edilmesi talebiyle İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi’ne (OHIM) başvuruda bulunur.

rummy

Başvuru kapsamında “Sınıf 28: Oyunlar, oyuncaklar; diğer sınıflarda yer almayan jimnastik ve spor malzemeleri; Noel ağacı süslemeleri. Sınıf 35: Reklamcılık hizmetleri; iş yönetimi ve idaresi hizmetleri; sekreterlik hizmetleri.” malları ve hizmetleri yer almaktadır.

OHIM uzmanı, 1 Şubat 2013 tarihinde verdiği kararla, başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle “Sınıf 28: Oyunlar ve oyuncaklar.” malları bakımından reddeder. Başvuru sahibi bu karara karşı OHIM Temyiz Kurulu nezdinde itiraz eder, ancak itirazı Temyiz Kurulu tarafından reddedilir. Başvuru sahibi bunun üzerine, OHIM Temyiz Kurul kararına karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından 8 Ekim 2015 tarihli T-547/13 sayılı kararla sonuçlandırılır.

Davacının temel argümanı, başvuruyu oluşturan şeklin ayırt edici niteliğe sahip olduğu, dolayısıyla başvuru hakkında verilen ret kararının yerinde olmadığıdır.

Davacıya göre, OHIM Temyiz Kurulu, Remi oyunu dahil olmak üzere salon oyunlarının, günlük kullanıma mahsus ürünler olmadığını, tersine dayanıklı ve uzun süre kullanılabilen mallar olduğunu, dolayısıyla da ilgili tüketici kesiminin yüksek derecede dikkate sahip olduğu hususunu incelemede dikkate almamıştır.

Davacı, Remi oyununa ilişkin standart tipte bir ambalajlamadan bahsedilemeyeceğini, dolayısıyla Temyiz Kurulu’nun ürünün doğasının başvuruda yer alan biçimde olduğu tespitini de eleştirmektedir. Ayrıca, davacıya göre Temyiz Kurulu kararında yer alan ve piyasada benzer nitelikteki kullanımları gösterdiği iddia edilen dokümanlar, orijinal ürünlerin sahibi olan davacının ürünlerinin taklitleridir. Bu bağlamda, Temyiz Kurulu taklit ürünleri esas alarak karar vermiştir ve karar bu bakımdan da yerinde değildir.

Mahkeme değerlendirmesine ilk olarak genel tespitlerle başlamıştır.

Buna göre; 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün 7/1-(b) bendine göre ayırt edici niteliğe sahip olmayan markaların tescil edilmesi mümkün değildir. Bu hüküm kapsamında bir markanın ayırt edici niteliği, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin belirli bir işletmeden gelen mallar ve hizmetler olduğunun anlaşılmasını sağlaması ve bu yolla, başka teşebbüslerin aynı nitelikteki mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması anlamına gelmektedir.

Ayırt edici nitelik, ilk olarak tescili talep edilen mallar veya hizmetler bakımından, ikinci olarak ise kamunun ilgili kesiminin algısı bakımından değerlendirilecektir. Kamunun ilgili kesimi, ilgili malların veya hizmetlerin, yeteri derecede bilgili, gözlemci ve ihtiyatlı ortalama tüketicilerinden oluşmaktadır.

Ürünlerin görünümünden oluşan üç boyutlu markaların ayırt edici niteliğini değerlendirmek için kullanılacak kriterler, diğer marka kategorileri için kullanılacak kriterlerden farklı değildir.

Bununla birlikte, ortalama tüketicilerin ürünlerin görünümden oluşan üç boyutlu markalara yönelik algısı, aynı tüketicilerin markanın kapsadığı malların görünümüne ilişkin herhangi bir bağlantı içermeyen kelime veya şekillerden oluşan markalara yönelik algısıyla her durumda aynı olmayacaktır. Ortalama tüketiciler, şekil veya kelime unsurları olmadığı sürece, ürünlerin veya ürünlerin ambalajlarının şekillerine bakarak malların kaynağı hakkında tahminde bulunma alışkanlığına sahip değillerdir ve bu nedenle, üç boyutlu bir markanın ayırt edici niteliğini ortaya koymak, bir kelime veya şekil markasının ayırt edici niteliğini ortaya koymaktan daha güç olabilir.

Yerleşik içtihada göre, başvurusu yapılan şekil, inceleme konusu ürünlerin olası şekline ne derece yakınlaşırsa, şeklin ayırt edici nitelikten yoksun bulunması ihtimali o derecede artacaktır. Bu tip durumlarda sadece, ilgili sektörün kurallarından ve geleneklerinden belirgin biçimde farklılaşan ve dolayısıyla, kaynak belirtme işlevi olarak tanımlanan asli işlevi yerine getirebilen markaların, madde 7/1-(b) anlamında ayırt edici niteliğe sahip olduğu söylenebilecektir.

Mahkeme yukarıda yer verilen genel tespitler ışığında davayı değerlendirmiştir.

Mahkemeye göre, inceleme konusu malların (oyunlar ve oyuncaklar) niteliği ve fiyatı dikkate alındığında, kamunun ilgili kesiminin bilgi düzeyi, ortalamadan yükseğe dek uzanabilir. Oyunlar ve oyuncaklar malları genel kullanıma yöneliktir ve kullanıcıları sadece profesyoneller ve oyun tutkunları değildir. Bu çerçevede, OHIM Temyiz Kurulu’nun mallarla ilgili tüketici kesimini, sadece yüksek derecede dikkate sahip tüketiciler olarak sınırlandırmaması yerindedir.

Başvuruya konu şeklin ayırt edici niteliği değerlendirilirken, Mahkeme ilk olarak ürünün başvuru sahibi tarafından, başvuruda yer verilen tarifnamesini esas almıştır. Özetlemek gerekirse, başvuruya konu şekil, ahşaptan yapılmış dikdörtgen bir kutudur, kutu ürünün diğer parçalarını içerisinde barındırmasını sağlayacak kayar rafları da içermektedir ve kutunun açık uçlarında bir kapatma mekanizması yer almaktadır. Bahsedilen raflı ve kapatma mekanizmalı sistem, oyun tahtalarının ve taşlarının kutunun içerisine yerleştirilmesini ve ürünün bütün olarak başka bir ambalaj gerekmeksizin saklanmasını sağlamaktadır.

Belirtilen tarifname esas alındığında, mahkemeye göre, OHIM Temyiz Kurulu’nun başvuruyu “şeklin ilgili sektörün kurallarından ve geleneklerinden belirgin biçimde farklılaşmaması ve bu tip oyunların yaygın biçimde, ahşaptan yapılanlar dahil olmak üzere, çeşitli malzemelerden yapılmış ambalajlarda satılması” gerekçeleriyle reddetmesi yerindedir.

İnceleme konusu malların çoğunlukla ahşap dikdörtgen kutularda satıldığı malumdur. Ayrıca, ürünlerin kayar farlardan oluşan bir ambalajlama sistemi ile kutulanması veya kutudan çıkartılması, ilgili sektörün kurallarından ve geleneklerinden belirgin biçimde farklılaşma anlamına gelmemektedir. Bunların sonucunda, başvurunun bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin belirli bir işletmeden gelen mallar ve hizmetler olduğunun anlaşılmasını sağladığını ve bu yolla, başka teşebbüslerin aynı nitelikteki mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilebilme işlevini yerine getirdiğini kabul etmek mümkün değildir.

Başvuru sahibi kendi başvurusuna benzer şekillerin piyasada bulunmadığına yönelik kanıtlar sunmuş olmakla birlikte, yerleşik içtihat çerçevesinde, bir markanın ayırt edici niteliğinin piyasada ne kadar sayıda benzer şeklin bulunduğuna veya piyasada aynı şeklin hiç bulunmamasına bağlı olarak değerlendirilmediği hatırlatılmalıdır. Bu bağlamda, piyasa hakkında araştırma yapmayan ortalama tüketicilerin piyasada sadece bir firmanın bir ambalaj biçimini kullandığını, buna karşın rakiplerinin aynı ürün için farklı ambalaj biçimlerini tercih ettiğini önceden bilemeyeceği de belirtilmelidir.

Ayrıca, başvuru sahibinin kendi ürünlerinin orijinal olduğu, buna karşın OHIM Temyiz Kurulu tarafından tespit edilen benzer ambalaj biçimlerinin kendi ürünlerinin taklidi olduğu yönündeki iddiası da kabul edilebilir nitelikte değildir.

Son olarak, başvuru sahibinin benzer üç boyutlu markaların OHIM tarafından önceden tescil edilmiş olduğu yönündeki iddiası değerlendirilmiştir.

Genel Mahkeme bu iddiayı alışıldık argümanıyla kabul etmemiştir:

OHIM, eşit muamele ve düzgün yönetim ilkeleri çerçevesinde benzer markalar hakkında önceden verilmiş kararları dikkate almalı ve aynı yönde karar verip vermeyeceğini dikkatle belirlemelidir. Bununla birlikte, bu ilkelerin ne şekilde uygulanacağı hukukilik ilkesiyle uyumlu olmalıdır. Bunun ötesinde, hukuki belirlilik ve iyi yönetim esasları çerçevesinde, markaların uygun olmayan biçimde tescil edilmesini engellemek amacıyla, her markanın incelenmesi düzgün ve kapsamlı biçimde yapılmalıdır. Buna uygun olarak, inceleme her vaka bazında ayrı olarak gerçekleştirilmelidir. Bir markanın tescil edilmesi, ilgili vakanın kendi şartları kapsamında değerlendirilebilecek ve amacı, inceleme konusu markanın herhangi bir ret gerekçesi kapsamına girip girmediğini belirlemek olan özel kriterlere bağlıdır.

İncelenen vakada, Temyiz Kurulu’nun, itirazı reddederken kapsayıcı ve detaylı bir inceleme yaptığı açıktır. Kararın önceki bölümlerinde belirtildiği üzere, Temyiz Kurulu, başvuruya konu şeklin ret kararı kapsamındaki mallar bakımından ayırt edici niteliğe sahip olmadığını tespit etmiştir ve Mahkeme’ye göre bu tespitler yerindedir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin bu sonucu ortadan kaldırmak için OHIM’in önceki kararlarına dayanması mümkün değildir.

Belirtilen tüm açıklamalar çerçevesinde, Adalet Divanı Genel Mahkemesi, OHIM Temyiz Kurulu’nun başvuru konusu şekil hakkında, “oyunlar ve oyuncaklar” malları için ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verdiği ret kararını yerinde bulmuş ve davayı reddetmiştir.

IPR Gezgini’nde daha önceden de yer verdiğimiz çok sayıda karar, ürün şekillerinden oluşan üç boyutlu marka başvuruları hakkında OHIM değerlendirmesinin ve Genel Mahkeme pratiğinin, başvuru konusu şekiller, ürünlerin standart biçimlerinden çok farklılaşmadığı sürece, çoğunlukla başvuruların reddedilmesi yönünde olduğunu göstermektedir. Bu sonuca varılırken kullanılan gerekçelendirme biçimiyse yazara göre oldukça yerindedir.

Önder Erol Ünsal

Kasım 2015

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

Adalet Divanı Genel Mahkemesi “SMARTER SCHEDULING” Başvurusunu Değerlendiriyor (T-499/13)

smarter

Akıllı teknolojilerle çalışan cihazları ifade etmek için kullanılan “smart” veya “akıllı” kelimeleri son yıllarda çok sayıda farklı markanın bileşeni olarak karşımıza çıkmaya başlamıştır. “Smart” kelimesiyle bir ürün veya hizmet adının birlikte kullanılması suretiyle oluşturulan marka başvurularının ayırt edici veya tanımlayıcı nitelikte olup olmadığı tartışması son dönemlerde sıklıkla yapılmaktadır ve okumakta olduğunuz karar bu hususun Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce ne şekilde değerlendirildiğini göstermektedir.

Adalet Divanı, bu yazıda inceleyeceğimiz 5 Şubat 2015 tarihli, T-499/13 sayılı kararında, içerdiği malların amacını, özelliğini doğrudan belirten “Smarter Scheduling” ibaresinin ayırt edici karakteri haiz olmadığından tescilini uygun bulmamıştır.

İnceleyeceğimiz bu karar, Amerikan Şirket nMetric LLC’nin OHIM Temyiz Kurulu’nun 17 Haziran 2013 tarihli kararını Mahkeme önüne taşıması sonucu verilmiş bir karardır.

Başvurucu Şirket, nMetric LLC, 22 Ağustos 2011 tarihinde standart karakterlerde yazılı iki kelimeden oluşan

“SMARTER SCHEDULING”

markasının topluluk markası olarak tescili için başvuruda bulunmuştur.

Bu aşamada “smarter” kelimesinin Türkçe karşılığının “daha akıllı”, “scheduling” kelimesinin karşılığının ise “planlama – programlama” kelimeleri olduğu belirtilmelidir. Bu haliyle, terimin bütüncül Türkçe karşılığı “daha akıllı planlama” olarak ortaya çıkmaktadır.

Başvuru, Nice Sınıflandırması’nın 9. sınıfında yer alan “İş yönetim sistemleri,yani mühendislik, imalat, hizmetler, proje ve/veya ilgili olabilecek tedarik zinciri aktiviteleri, sipariş yönetimi, envanter yönetimi, kaynak atama ve yönetimi, imalat süreç ve yönetimi, hizmet koordinasyon ve yönetimi, bakım koordinasyon ve yönetim, proje ve portföy koordinasyon ve yönetim, lojistik, veri analizi ve yönetimi dahil olmak üzere işin yönetimi, planlaması, koordinasyonu için yazılımlar’ malları için tescil edilmek istenmiştir.

OHIM uzmanı, başvuruyu 207/2009 sayılı Tüzüğün 7/1(b) ve 7/2 maddeleri uyarınca reddetmiştir. Buna göre başvuru ayırt edici karakterden yoksun bulunmuştur. “SMARTER SCHEDULING” şeklindeki bir başvurunun, içerdiği malların iyi yönlerinin altını çizmek için “övgü niteliğinde bir tanıtım” ibaresi olarak algılanacağını ve hitap ettiği tüketici kitlesince kolaylıkla ve hemen hatırlanmayacak nitelikte olduğundan, ayırt edici olmadığı belirlenmiştir. Başvurucu bu tespite karşı OHIM Temyiz Kurulu’na itiraz etmiştir.

Dava konusu Temyiz Kurulu kararında da, inceleme uzmanının görüşü doğrultusunda itiraz yerinde görülmeyerek başvuru reddedilmiştir.

Başvurucu Şirket, başvuru konusu markanın tanımlayıcı olmadığı ve ayırt edici olduğu iddiası ile dava açmıştır. Mahkeme önüne gelen dosyada öncelikle markanın fonksiyonuna değinmiştir. Tüzüğün 4. maddesinde yer alan marka tanımını ve daha önceki içtihatlarını da referans göstererek markanın ana fonksiyonunun; işletmelerin mal ve hizmetlerini birbirinden ayırmaya yarayan ve tüketicilerin edindikleri tecrübeye göre daha sonra o mal ya da hizmeti tekrar tercih etmelerine ya da uzak kalmalarına imkân sağlaması olduğunun altı çizilmiştir.[1] Söz konusu ayırt edici fonksiyonu taşımayan markalar Tüzüğün 7/1(b) maddesine göre tescil edilemezler.

Mahkeme’nin şimdiye kadar oluşan içtihatlarına göre bir markanın ayırt ediciliği; içerdiği mallar açısından ve ilgili tüketici kitlesinin algısı açısından yapılacak tespitlere göre belirlenmektedir.[2]

Başvurucu Şirket’e göre “SMARTER” ve “SCHEDULING” ibarelerinin, başvuru konusu mal sınıfına atıfta bulunduğu bakış açısı hatalıdır. Zira Başvurucu’ya göre ilgili tüketici kitlesinin “SMARTER SCHEDULING” ibaresinin iş yönetim sistemlerini ifade ettiğini hemen algılaması mümkün değildir; başvurunun içerdiği malları düşünmesi için birkaç aşamaya ihtiyaç duyacaktır.

Ancak Mahkeme’ye göre aynen Temyiz Kurulu’nun da dava konusu kararında belirttiği gibi, başvuru konusu ibarenin olası anlamlarından birisi dahi içerdiği sınıfta yer alan malların özelliğini/karakterini/amacını belirtiyorsa, başvuru tescil edilemez.[3]

Mahkeme’ye göre şimdiye kadar oluşan içtihatlar ışığında, uygulamada Tüzüğün 7/1 (b) ve (c) fıkraları birbiri ile kesişmektedir. Zira Tüzüğün 7/1 (c) maddesi anlamında mal veya hizmetlerin karakterini/özelliklerini belirten markalar, ayırt edici karakteri haiz olmadığında tescil edilememekte olduğundan, bu durum esasen 7/1 (b) maddesine göre tanımlayıcı kelimelerin de ayırt edici olmadığından tescil edilmemesi durumunu da kapsamaktadır.[4] Çoğu zaman bu iki fıkra dayanak gösterilerek verilen red kararları ve gerekçeleri birbiri ile benzerlik göstermektedir.[5]

Buna rağmen, bir ibarenin 7/1 (c) anlamında ilgili mal ve hizmetin karakteri/özellikleri bakımından tanımlayıcı nitelikte olmaması, söz konusu ibarenin her halükurda 7/1 (b) anlamında ayırt edici niteliği sahip olduğu anlamına gelmez. Böyle durumlarda ilgili ibarenin bir markadan beklenen ana fonksiyonu yani herhangi bir tereddüte mahal vermeden ayırt edicilik fonksiyonu taşıyıp taşımadığı hususunun ayrıca ele alınması gerekmektedir.[6]

Dava konusu olayda, Başvurucu Şirket ve OHIM arasında başvuru konusu ibarenin içerdiği sınıfta yer alan malların hitap ettiği tüketici kitlesinin, İngilizce konuşan ve ortalamadan daha yüksek dikkat seviyesine sahip profesyonellerden oluştuğu konusunda ihtilaf bulunmamaktadır. Başvurucu Şirket’e göre bu durum, “SMARTER SCHEDULING” ibaresi ile iş yönetim sistemleri arasında doğrudan bir bağlantı kurulduğuna yönelik tespit için yeterli bir neden değildir. Başvurucu “SMART” kelimesinin bilgisayar teknolojileri alanında sıklıkla kullanılmasının bu kelimenin tanımlayıcı olduğunu ifade etmeyeceğini iddia etmiştir. OHIM’in önceki kararlarında “smart”, “smarter” kelimelerini içeren ve markada yer alan diğer kelimenin de açıkça ayırt edici olmamasına rağmen, markaların tescilini kabul ettiğini öne sürmüş; “SMARTER” kelimesinin sadece tanıtıcı bir anlamı olmadığını, içerdiği mallar için sonradan hatırlamayı sağlayan özgün bir karakteri olduğunu da belirtmiştir. Bu özgün yapının markayı oluşturan kelimelerin ister ayrı ayrı, isterse beraber kullanılması halinde de mevcut olduğunu iddia etmiştir.

Başvurucu ek olarak başvuru konusu markanın İngilizce konuşan tüketici kitlesinden ve profesyonellerden oluşan ABD’de de tescilli olduğu itirazını dile getirmiştir.

Başvurucu’nun iddia ve itirazına karşılık OHIM ise, “smart” kelimesinin anlamından yola çıkarak “SMARTER” kelimesinin özellikle bilgisayar teknolojileri alanında sıkça kullanıldığı üzere “sofistike” ve “akıllı” anlamının daha vurgulanmış halini ifade ettiğini belirtmiştir. ‘SCHEDULING’ kelimesinin ise markanın içerdiği yazılımlar için doğrudan planlama ve koordinasyon kapasitesini belirtmektedir. Bu iki kelimenin oluşturduğu ibarenin anlamı düşünüldüğünde, hitap ettiği tüketici kitlesi açısından ayırt edicilikten ziyade doğrudan bir “amaç” belirten bir durum ortaya çıkmaktadır.

Mahkeme Temyiz Kurulu’nun, başvuru konusu ibarenin içerdiği malların hangi işletmeden kaynaklandığını göstermekten ziyade bu ibarenin içerdiği yazılımların diğerlerinden daha akıllı olduklarını işaret etmeye yaradığını tespitine de katılmıştır[7] ki yazılımın bu ana özelliğinin Başvurucu Şirket’in internet sitesi sayfasında da (www.nMetric.com) “schedule more effectively and more realistically’ ve “schedule faster and more easily’ şeklinde açıkça belirtildiği tespit edilmiştir.

Başvurucu Şirket’in OHIM’in daha önceden “smart” kelimesini içeren markaları tescil kararı verdiğine ilişkin iddiası ise yersiz bulunmuştur. Zira Mahkeme’ye göre ‘SMARTER SCHEDULING’ ibaresi başka mallar veya hizmetler için örneğin kağıttan veya kartondan mamül ürünler için kullanıldığında, bu ibarenin bu malların ana karakterini belirten bir anlamının olmadığını; ayırt edici karakteri haiz olduğunu belirtmiştir.[8] Ancak somut olayda Mahkeme, başvuru konusu bu ibarenin içerdiği mallar için ayırt edici olmadığını ve başvuru içeriği malların karakterini/özelliğini belirttiğini tespit etmiştir.

Mahkeme bir sonraki aşamada ise Başvurucu Şirket’in markanın iki kelimeden oluştuğunu ve bu durumun ona ayırt edicilik kazandırdığı iddiasını incelemiştir. Mahkeme’ye göre bir markanın birden çok kelimeden oluştuğu durumlarda, her bir kelime açısından ayrı ayrı inceleme yapılsa da nihayetinde bir bütün olarak da inceleme yapılması zorunludur. Zira bazı olaylarda markayı oluşturan kelimelerin her biri ayrı ayrı ayırt edici karakterden yoksun olmasına karşılık, bir bütün olarak ele alındığında ayırt edici karaktere sahip olabilmektedir.[9] Bu noktada Mahkeme, kelimelerden oluşan sloganların “şaşırtıcı ve etkili” bir karaktere sahip olmasının her zaman bir koşul olarak aranmasa da, Tüzüğün 7/1 (b) maddesine uygun olarak tescili için her hâlükârda ayırt edici sloganların bu karaktere sahip olduğunun görüldüğünü de hatırlatmıştır.

Somut olayda ise Mahkeme bu iki kelimenin oluşturduğu sloganın, yazılımın amacını belirtmek dışında özgün bir unsur içermediğini ve ilgili tüketici kitlesi için daha sonradan hızlı ve kolayca hatırlanmasını sağlayan ayırt edici karakteri haiz olmadığını tespit etmiştir. Bu nedenle Tüzüğün 7/1 (b) maddesi anlamında tescilini uygun görememiştir.

Mahkeme son olarak Başvuru Şirket’in başvuru konusu markanın ABD’de tescil edildiği iddiasını değerlendirmiş ve şu tespitte bulunmuştur: Topluluk marka sistemi kendine has kuralları ve amaçları olan bağımsız bir sistem olup, başvurular yalnızca bu sisteme uygun olarak ve ulusal sistemlerden bağımsız olarak değerlendirilmektedir.[10] Dolayısıyla gerek OHIM’in gerekse Mahkeme’nin üye devletin veya 3. bir devletin tartışma konusu başvuru hakkında verdiği bir kararla bağlı olması düşünülemez. [11] Ayrıca Mahkeme her somut olayda daha önceki kararlarından bağımsız olarak sadece 207/2009 sayılı Tüzüğün uygulanmasına bağlı olarak karar vermektedir.

Yukarıdaki tüm değerlendirmeleri dikkate alarak Mahkeme sonuç olarak “SMART SCHEDULING” başvurusunun reddine karar vermiştir.

“Smart” kelimesini tanımlayıcı kelimelerle birlikte içeren marka başvurusu sayısının ülkemizdeki fazlalılığı göz önüne alındığında, Genel Mahkeme’nin “Smarter Scheduling” kararının ülkemiz bakımından da dikkatle değerlendirilmesi gereken bir karar olduğu ortaya çıkmaktadır. Yazının bu nedenle de okuyucuların dikkatini çekeceği kanaatindeyiz.

Gülcan Tutkun Berk 

Nisan 2015 

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

Dipnotlar:

[1] 12 Haziran 2007 tarihli MacLean-Fogg v OHIM (LOKTHREAD), T‑339/05 sayılı ve 14 Haziran 2007 tarihli Europig v OHIM (EUROPIG), T‑207/06 sayılı kararlar.

[2] 29 Nisan 2004 tarihli Henkel v OHIM, C‑456/01 sayılı ve 21 Ocak 2010 tarihli Audi v OHIM, C‑398/08 sayılı kararlar.

[3] 23 Ekim 2003 tarihli OHIM v Wrigley, C‑191/01 sayılı ve 12 Temmuz 2012 tarihli medi v OHIM (medi), T‑470/09 sayılı kararları.

[4] 12 Şubat 2004 tarihli Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99 sayılı ve 29 Mart 2012 tarihli Kaltenbach & Voigt v OHIM (3D eXam), T‑242/11 sayılı kararlar.

[5]29 Nisan 2010 tarihli Kerma vOHIM (BIOPIETRA), T‑586/08 sayılı karar.

[6] 12 Ocak 2006 tarihli Deutsche SiSi-Werke v OHIM, C‑173/04 sayılı ve 8 Mayıs 2008 tarihli Eurohypo v OHIM, C‑304/06 P sayılı kararlar.

[7] 3 Temmuz 2003 tarihli Best Buy Concepts v OHIM (BEST BUY), T‑122/01 sayılı karar.

[8] 23 Kasım 2011 tarihli Geemarc Telecom v OHIM — Audioline (AMPLIDECT), T‑59/10 sayılı karar. 15 Eylül 2009 tarihli Wella v OHIM (TAME IT), T‑471/07 sayılı karar.

[9] 16 Eylül 2004 tarihli SAT.1 v OHIM, C‑329/02 P sayılı karar.

[10] 12 Aralık 2013 tarihli Rivella International v OHIM, C‑445/12 sayılı karar.

[11] 25 Mart 2014 tarihli Deutsche Bank v OHIM (Leistung aus Leidenschaft), T‑539/11 sayılı ve 24 Haziran 2014 tarihli 1872 Holdings v OHIM — Havana Club International (THE SPIRIT OF CUBA), T‑207/13 sayılı kararlar.

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

“GREEN” Sadece Bir Renk Adı Değildir – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “GREENWORLD” Kararı (T-106/14)

greenworld

 

Tüketicilerin yıllar içinde değişen bilinç düzeyinin ve tüketime ilişkin davranış eğilimlerindeki değişikliklerin, marka hukukuna ilişkin kararlara da yansıdığını görmekteyiz. Belki, 15-20 yıl önce “GREEN” ve “WORLD” kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşan “GREENWORLD” ibaresi enerji sektörünü ilgilendiren mallar ve hizmetler için ayırt edici niteliğe sahip bir marka algısı oluşabilirdi. Ancak son yıllarda kaynakların hızla tükenmesi neticesinde, çevre dostu, çevreye en az zarar veren enerji üretmek/tüketmek arayışında olan insanoğlunun yenilenebilir enerjiye olan yoğun ilgisi, bu ibarenin algılama biçimine de etki etmiştir. Artık tüketicilerin zihinlerinde, enerji sektöründe üretilen/tüketilen mallar ve hizmetler için kullanılan “GREENWORLD” ibaresi, “YEŞİL DÜNYA” şeklinde anlamı olan ayırt edici bir marka olarak değil, söz konusu mallar ve hizmetler için “ayırt edici niteliği bulunmayan” ve “tanımlayıcı” bir ibare olarak yer etmektedir.

Yukarıdaki bu tespit, 27 Şubat 2015 tarihinde Avrupa Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin “GREENWORLD” markasına ilişkin dava hakkında verdiği T-106/14 sayılı karara dayanmaktadır. Kararı orijinal Almanca metninden incelemek isteyen okuyucular, karara http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dda522765608f34b6eb538ee38064e0216.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuPbx50?text=&docid=162577&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=607241 bağlantısından erişebilir.

Konunun Mahkeme önüne gelmeden önceki safahatı kısaca şöyledir:

  • Alman Universal Utility International GmbH & Co. KG firması, standart karakterlerde yazılı,

                                                                        GREENWORLD

kelime markasının, topluluk markası olarak tescili için 28 Şubat 2013 tarihinde OHIM’e başvuruda bulunmuştur. Başvuru, Nice Sınıflandırmasının 4. sınıfı (Yakıtlar, elektrik enerjisi), 35. sınıfı (Yakıtların internet üzerinden perakende satış ve aracılık hizmeti, elektrik tedarik sözleşmeleri), 39. sınıfı (Elektrik, doğal gaz, su enerjisi iletim ve dağıtım hizmetleri, su temin hizmetleri) için yapılmıştır.

  • OHIM 15 Mart 2013 tarihli kararı ile bu başvuruyu reddetmiştir. Bu karara dayanak olarak 207/2009 sayılı Tüzüğün 7/1 maddesi (b) ve (c) bentleri ile 7/2 maddesi gösterilmiştir. Buna göre OHIM ret kararında, “GRENNWORLD” kelimesinin İngilizce bilen tüketiciler için içerdiği mal ve hizmetlerin “çevreye zararsız”, “çevre dostu” ürünler olduğuna işaret ettiğini, bu kelimenin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin niteliğini ve içeriğini belirttiğinden açıkça ve doğrudan tanımlayıcı olduğunu, ayırt edici karakterden yoksun olduğunu gerekçe göstermiştir.
  • Başvurucu firmanın ret kararına itirazlarının, OHIM nezdinde yine aynı gerekçelerle reddedilmesi üzerine Avrupa Adalet Divanı Mahkemesi’nde 14 Şubat 2014 tarihinde dava açılmıştır.

Davacı  Universal Utility International GmbH & Co. KG, öncellikle OHIM’in “GREENWORLD” kelimesinin tanımlayıcı olduğuna ilişkin tespitinin yerinde olmadığını iddia etmiştir.

Mahkeme bu iddia karşısında, 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü 7/1 maddesi (c) fıkrası uyarınca kamu yararı amacıyla ve herkes tarafından kullanılan ibare ve işaretlerin tanımlayıcı olduğuna ilişkin önceki tarihli içtihatlarına işaret etmiştir.[1] Malların ve hizmetlerin özelliklerini açıklayan bu tür ibare ve işaretlerin, bir markadan beklenen ana fonksiyona sahip olmadığını, bir mal veya hizmetin hangi işletme tarafından sunulduğunu göstermediğini, tüketicilerin edindiği iyi veya kötü tecrübelere göre daha sonra o ürünü ayırt etmelerine olanak sağlamadığını belirtmiştir. Buna ek olarak, bir ibarenin, tüketicilerin düşünmesine fırsat vermeden doğrudan ve ani şekilde ilgili ürünün içeriğini doğrudan ve somut şekilde belirtmesi halinde tesciline izin verilmediğinin altı çizilmiştir.

Tüzüğün 7/1 (c) maddesi anlamında tanımlayıcı nitelikte türetilmiş bir kelimeden ya da her biri tanımlayıcı nitelikteki kelimelerden oluşan bir markada, sadece markayı oluşturan unsurların teker teker tanımlayıcı olduğu tespiti ile yetinilmemesi gerektiği, markanın “bir bütün olarak tanımlayıcı” olup olmadığının tespit edilmesi gerektiği hatırlatılmıştır.[2] Zira bir marka her ne kadar tanımlayıcı nitelikte türetilmiş bir kelimeden ya da tanımlayıcı birden çok kelimelerin bir araya gelmesinden oluşsa da, “özgün/alışıldık olmayan şekilde biraya gelme tarzı itibari” ile “bir bütün olarak” ilgili olduğu mallar ve hizmetler için tanımlayıcı karakterden uzaklaşabilir. İlgili ibarenin bu anlamdaki analizinde, ait olduğu dildeki anlam ve dilbilgisi kuralları göz önüne alınacaktır.

Mahkemeye göre, bir ibarenin tanımlayıcı olup olmadığını tespitinde ilgili malların ve hizmetlerin hitap ettiği tüketici kitlesinin algılayış tarzı da dikkate alınmalıdır.[3] Söz konusu dava açısından OHIM tüketici kitlesini, dava konusu markanın hitap ettiği branştaki çalışanlar ve işletmeler ile aynı zamanda ortalama düzeyde bilgi ve dikkat sahibi tüketiciler olarak belirlemiştir. Başvuru konusu ibaredeki “GREEN” ve “WORLD” kelimeleri İngilizce olduğundan, İngilizce konuşan ülkelerdeki tüketiciler dikkate alınmıştır.

Sonraki aşamada Mahkeme, belirlenen tüketici kitlesi nezdinde dava konusu ibarenin, içerdiği mal ve hizmet grubu için doğrudan ve somut tanımlayıcılık ilişkisi içinde olup olmadığı hususunun incelemesine geçmiştir.[4] İlk olarak “GREEN” kelimesine yönelik tespitler yapılmıştır. “GREEN” kelimesinin sadece “yeşil renk” anlamına gelmediği aynı zamanda “yaygın” olarak “çevre dostu” olarak algılandığı belirtilmiştir. Mahkemeye göre, ilgili tüketici kitlesi bir ürün veya hizmet üzerinde bu kelimeyi gördüğünde, genel olarak o ürün ya da hizmeti çevre dostu ya da daha az çevreye zararlı olarak tanımlamaktadır.

“Dünya” anlamına gelen İngilizce “WORLD” kelimesinin ise, kelime anlamının mı yoksa mecazen mi anlaşılacağı sorusunun, dava konusu olayın değerlendirilmesinde ilgisiz olduğu belirtilmiştir.

“GREENWORLD” kelimesinin bir bütün olarak, içerdiği mallar ve hizmetler açısından incelendiğinde; özellikle yakıtlar ve elektrik enerjisi mal grubu ve elektrik, doğalgaz, termal, su enerjisi, yakıt dağıtım ve pazarlaması göz önüne alındığında “açıkça ve tereddütsüz çevre korumasına ilişkin yaygın bir tanımlayıcı karaktere” sahip olduğu belirlenmiştir.   Her biri ayrı ayrı tanımlayıcı karaktere sahip kelimelerin somut olaydaki şekilde bir araya gelmesi ile oluşan bütünün de tanımlayıcı karaktere sahip olduğu belirtilmiştir. Yine bu tarz bir bileşimin İngilizce dilinin gramer ve sözdizimi açısından da “özgün” olmadığı ortaya konmuştur.  Mahkeme bu noktada önceki tarihli bir içtihadına işaret ederek,    “COMPANY” ve “LİNE” kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşturulan markanın, ilgili işletmenin ürün ve hizmetlerini ayırt edici nitelikte olduğuna ilişkin verdikleri kararın ve o kararda yer alan “COMPANYLINE” şeklindeki kombinasyonun sözlükte bulunmadığına ilişkin tespitlerinin, somut olayda ileri sürülemeyeceğini açıklamıştır. [5]

Mahkeme, davacının “GREEN” kelimesinin “çevre dostu” yanında kullanılan diğer anlamlarının (genç, güvenilir, işlenmemiş, hazır olmayan, hasta/sağlıksız görünüm) olduğu yönündeki itirazlarını yerinde bulmamış, daha önceki içtihatlarına göre bir ibarenin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin özelliğini belirten bir anlamının olmasının, tescil engeli için yeterli olduğunu belirtmiştir.

Mahkeme OHIM Temyiz Kurulu’nun, ilgili mal ve hizmetlerden yakıtlar ve elektrik enerjisi için “GREENWORLD” ibaresini gören ortalama dikkat seviyesindeki tüketicilerin zihinlerinde, o mal ve hizmetlerin çevre dostu olduğu izlenimini uyandıracağını ve bu özellikleri nedenleri ile tercih edilecekleri şeklindeki tespitlerini yerinde bulmuştur. Davacının internet arama motorlarında veya Wikipedia kayıtlarında dava konusu markanın tanımlayıcı olarak kullanıldığına dair bir sonuç çıkmadığına ilişkin iddiasını da yerinde bulmamıştır. Zira Mahkemeye göre, her somut olayın özelliğine göre OHIM, mahkemelerin denetimine tabi olarak ve internet sonuçlarında bağımsız olarak bir markanın tanımlayıcı olup olmadığını belirlemektedir. [6]

Davacının son olarak, OHIM’in bir başka başvuru olarak “GREENWORLD” markasının 7, 37, 39 ve 42 için tesciline müsaade ettiğini, dava konusu benzer durumda ise farklı davranarak kararlardaki istikrar ve eşit muamele ilkesinden uzaklaşıldığını iddia etmiştir. Mahkeme, bir markanın topluluk markası olarak tescil edilip edilmeyeceği hususunun, OHIM’in önceki kararlarına bağlı olmadığını, bu konunun Tüzüğü yorumlayan uzmanların değerlendirmesine tabi olduğunu cevaben belirtmiştir.[7] Öte yandan, eşitlik ve yasal istikrar ilkelerinin bir gereği olarak OHIM kararlarının uyum içinde olması gerektiğinin, ancak her somut olayın özelliğine uygun olarak her marka başvurusunun tescil edilebilirlik hususunun titizlikle ve kapsamlı olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altı çizilmiştir.[8]

Sonuç olarak Mahkeme, dava konusu “GREENWORLD” markasının içerdiği mallar ve hizmetler için tanımlayıcı karaktere sahip olduğunu tespit ettiğinden, OHIM kararını yerinde bulmuş ve davacı firmanın davasını reddetmiştir.

Son yıllarda ülkemizde “yeşil” veya “green” kelimelerini ürün adlarıyla veya başka tanımlayıcı kelimelerle birlikte içeren markalara sıklıkla rastlanmaktadır. Bu tip markaların tescil başvurularının reddedilmesi durumunda, başvuru sahiplerinin “yeşil” veya “green” kelimesinin bir renk ismi olduğu belirtilerek ret kararlarının yerinde olmadığı savunabileceği düşünülebilir. Bununla birlikte, Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararında da belirtildiği üzere “yeşil” veya “green” kelimeleri, artık sadece renk adı değil, çevre dostu ürünleri simgeleyen genel bir adlandırma niteliğindedir ve tüketicilerce de bu şekilde algılanmaktadır. “GREENWORLD” kararı bu bağlamda, markaların kelime anlamına bağlı kalmak yerine, tüketicilerin kelimeleri ne şekilde algıladığına bağlı olarak değerlendirme yapmanın gerekli olduğunu gösteren önemli bir karar niteliğindedir.

Gülcan Tutkun Berk

Nisan 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

Dipnotlar:

[1] 23 Ekim 2003 tarihli HABM/Wrigley (C‑191/01), 27 Şubat 2002 tarihli Ellos/HABM [ELLOS] (T‑219/00), 7Temmuz 2011 tarihli Cree/HABM [TRUEWHITE] (T‑208/10) kararları

[2] 12 Ocak 2005 tarihli Wieland-Werke/HABM (T‑367/02), 12 Şubat 2004 tarihli Koninklijke KPN Nederland (C‑363/99) kararları

[3] 27 Şubat 2002 tarihli Eurocool Logistik/HABM [EUROCOOL] ( T‑34/00) kararı

[4] 26 Kasım 2003 tarihli HERON Robotunits/HABM [ROBOTUNITS] (T‑222/02) kararı

[5] 12 Ocak 2000 tarihli DKV/HABM (COMPANYLINE) (T‑19/99) kararı

[6] 10 Mayıs 2012 tarihli Amador López/HABM [AUTOCOACHING] (T‑325/11) kararı

[7] 15 Eylül 2005, BioID/HABM (C‑37/03) kararı

[8] 13 Haziran 2014, K-Swiss/HABM – Künzli SwissSchuh (T‑85/13), 10 Mart 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/HABM, (C‑51/10) kararları.

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

Çikolata Şekillerinin veya Ambalajlarının Ayırt Edici Niteliği – Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T-440/13 Sayılı Kararı

millano1

Ürünlerin veya ambalajlarının şekillerinden oluşan markaların, ilgili ürünün kendisi için marka olarak tescil edilmesi talepleri, başvuruyu oluşturan şeklin ayırt edici niteliğinin tespiti anlamında kimi zaman tartışmalı değerlendirmelere yol açmaktadır. Bu tartışmaların en çok yaşandığı ürün tiplerinin birisi de çikolata şekilleri veya bunlara ait ambalajlardır.

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 11 Aralık 2014 tarihinde verdiği T-440/13 sayılı oldukça yeni bir kararı ile bu konu hakkında artık istikrar kazanmış yorumunu bir kez daha tekrar etmiştir.

Polonya menşeili “Zakład Wyrobów Cukierniczych “Millano” Krzysztof Kotas” firması, 21 Ekim 2011 tarihinde aşağıda yer alan şeklin topluluk markası olarak tescil edilmesi talebiyle “İç Pazarda Harmonizasyon Ofisi (OHIM)”ne başvuruda bulunur.

 

millano

 

Başvuru kapsamında 30. sınıfa dahil “kutulanmış çikolata” malı yer almaktadır ve başvuru üç boyutlu marka başvurusu olarak yapılmıştır.

OHIM uzmanı 16 Şubat 2012 tarihli kararı ile başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddeder. Başvuru sahibince bu karara karşı yapılan itiraz ise OHIM Temyiz Kurulu’nun 22 Mayıs 2013 tarihli kararı ile reddedilir.

Başvuru sahibi bu karara karşı dava açar ve dava Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 11 Aralık 2014 tarihinde verdiği T-440/13 sayılı kararla sonuçlandırılır. Bu yazının yazıldığı tarihten sadece 3 gün önce verilmiş, dolayısıyla henüz kesinleşmemiş olan karara ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.

Başvuru sahibine göre, başvuruyu oluşturan şekil, başvuru kapsamındaki ürünlere yönelik olarak ilgili piyasada kural veya gelenek haline gelmiş ürün şekillerinden yeteri derecede farklılaşmış durumdadır. Bu çerçevede, başvuru sahibine göre, başvuruyu oluşturan şekil ayırt edici niteliğe sahiptir ve OHIM Temyiz Kurulu’nun kararı yerinde değildir.

Mahkeme değerlendirmesine ilk olarak genel tespitlerle başlamıştır. Buna göre; 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün 7/1-(b) bendine göre ayırt edici niteliğe sahip olmayan markaların tescil edilmesi mümkün değildir. Bu hüküm kapsamında bir markanın ayırt edici niteliği, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin belirli bir işletmeden gelen mallar ve hizmetler olduğunun anlaşılmasını sağlaması ve bu yolla, başka teşebbüslerin aynı nitelikteki mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması anlamına gelmektedir.

Ürünlerin görünümünden oluşan üç boyutlu markaların ayırt edici niteliğini değerlendirmek için kullanılacak kriterler, diğer marka kategorileri için kullanılacak kriterlerden farklı değildir.

Bununla birlikte, ortalama tüketicilerin ürünlerin görünümden oluşan üç boyutlu markalara yönelik algısı, aynı tüketicilerin markanın kapsadığı malların görünümüne ilişkin herhangi bir bağlantı içermeyen kelime veya şekillerden oluşan markalara yönelik algısıyla her durumda aynı olmayacaktır. Ortalama tüketiciler, şekil veya kelime unsurları olmadığı sürece, ürünlerin veya ürünlerin ambalajlarının şekillerine bakarak malların kaynağı hakkında tahminde bulunma alışkanlığına sahip değillerdir ve bu nedenle, üç boyutlu bir markanın ayırt edici niteliğini ortaya koymak, bir kelime veya şekil markasının ayırt edici niteliğini ortaya koymaktan daha güç olabilir.

Bu tip durumlarda sadece, ilgili sektörün kurallarından ve geleneklerinden belirgin biçimde farklılaşan ve dolayısıyla, kaynak belirtme işlevi olarak tanımlanan asli işlevi yerine getirebilen markaların, madde 7/1-(b) anlamında ayırt edici niteliğe sahip olduğu söylenebilecektir.

Ayırt edici nitelik, ilk olarak tescili talep edilen mallar veya hizmetler bakımından, ikinci olarak ise kamunun ilgili kesiminin algısı bakımından değerlendirilecektir.

İncelenen vakada, başvuru kapsamında bulunan malların günlük tüketime mahsus ürünler olduğu ve bu nedenle kamunun ilgili kesiminin ortalama tüketiciler olduğu açıktır.

OHIM Temyiz Kurulu, başvuruyu oluşturan unsurları, yani bir küp grubunu ve bunları taşıma amaçlı bir kalıbı ayrı ayrı ve sonrasında kombinasyon halinde değerlendirdiğinde, markanın ayırt edici niteliğe sahip olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Temyiz Kurulu’na göre, birbirleriyle bağlantısı olmayan 18 çikolata küpünün ve her küpün altında kare bir taban ve trapezoid kenarlar ve 3’lü sıralar halinde her sırada 6 yuva olacak şekilde tasarlanmış toplam 18 yuvaya sahip taşıma kalıbının kombinasyonundan oluşan üç boyutlu işaret, kamunun ilgili kesimi açısından ticari kaynak gösterme işlevine sahip olmayan sıradan ve ayırt edici niteliği bulunmayan bir işaret niteliğindedir.

Başvuru sahibi bu değerlendirmenin geçerliliğini ortadan kaldırabilecek nitelikte argümanlar öne sürememiştir.

Başvuru sahibinin ilk argümanı, başvuruyu oluşturan şeklin ilgili sektörün kural ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaştığı yönündedir. Buna karşın, Temyiz Kurulu’nca da belirtildiği üzere, basit geometrik şekiller çikolata ürünlerinin biçimi olarak yaygın biçimde kullanılmaktadır ve bu bağlamda başvuruyu oluşturan bileşenlerden birisi olan küpler ilgili sektörün kural ve geleneklerinden belirgin biçimde farklılaşmış nitelikte değildir. Aynı şekilde, başvuruda yer alan 3 sıra halinde dizilmiş 6’şar adet çikolata yuvasına sahip taşıma kalıbı da, alışıldık bir sunum biçimini işaret etmektedir ve dolayısıyla, alelade ve sıradan niteliktedir. Bu çerçevede, Temyiz Kurulu’nun bütüncül değerlendirmesi sonucunda başvurunun ayırt edici niteliğe sahip olmadığı kararına ulaşması yerindedir.

Son olarak, başvuru sahibi, başvuruyu oluşturan ambalaj şeklinin piyasadaki tek üreticisi olsa da, bu durum, başvuruyu oluşturan şeklin Tüzüğün 7/1-(b) bendi anlamında ayırt edici niteliğe sahip olduğu anlamına gelmeyecektir. Karar içeriğinde daha önce de belirtildiği üzere, önemli olan husus markayı oluşturan şeklin ilgili sektörün kural ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşmasıdır ve incelenen vakada başvuru sahibi bu hususu ispatlar nitelikte argümanlar sunmamış durumdadır.

Belirtilen nedenlerle Adalet Divanı Genel Mahkemesi, OHIM Temyiz Kurulu’nun başvurunun reddedilmesi yönündeki kararını yerinde bulmuş ve davayı reddetmiştir.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi verdiği bu karar ile ürünlerin veya ambalajlarının şekillerinden oluşan başvuruların ayırt edici niteliği konusunda büyük ölçüde istikrar kazanmış uygulamasını devam ettirmiş ve davayı, ürün veya ambalaj şeklinden oluşan markanın ilgili sektörün kural ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşıp farklılaşmadığı ölçütü çerçevesinde değerlendirerek sonuçlandırmıştır.

Önder Erol Ünsal

Aralık 2014

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Marka Mutlak Ret Nedenleri

Ayırt Edici Nitelikten Yoksun ve Tanımlayıcı Markaların Değerlendirilmesi – Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın C-90/11 sayılı Kararı

parvis(Görsel http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/image/jpeg/2009-07/parvis.jpg adresinden alınmıştır.)

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından 15 Mart 2012 tarihinde (birleştirilmiş C‑90/11, C-91/11 sayılı davalara ilişkin olarak) verilen C-90/11 sayılı ön yorum (preliminary ruling) kararı ayırt edici nitelikten yoksun ve/veya tanımlayıcı nitelikte olan markaların değerlendirilmesi konusundaki yorum farklılıklarının giderilmesine yardımcı olacak değerlendirmeler içermektedir. Kararın İngilizce metninin http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0090:EN:HTML  adresinden görülmesi mümkündür.

 

Karar yukarıda belirtildiği üzere birleştirilmiş iki davaya ilişkindir.

 

Birinci davada taraflar, Alfred Strigl ve Alman Patent ve Marka Ofisi’dir. Davanın geçmişi takip eden şekilde özetlenebilir. Alfred Strigl, “Multi Markets Fund MMF” markasının 36. sınıftaki “sigortacılık, finansal hizmetler, gayrimenkul komisyonculuğu, finansal danışmanlık, sigorta danışmanlığı, parasal işlemler, vb.” hizmetler için tescil ettirilmesi amacıyla 2008 yılında Alman Patent ve Marka Ofisi’ne başvuruda bulunur. “Multi Markets Fund” terimi Türkçe’ye “çoklu piyasalar fonu” olarak çevrilebilirken “MMF” kelimesinin bilinen bir anlamı yoktur. Ofis aynı yıl verdiği kararla başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle reddeder. Ofisin ret kararının gerekçesi “multi markets fund” teriminin finansal piyasalarda rastlanan bir yatırım fonunun ismi olmasıdır. “MMF” kısaltması ise Ofise göre, herhangi bir anlamı bulunmayan, ancak “multi markets fund” teriminin ardında yer alması nedeniyle ortalama tüketicilerde bu terimi oluşturan üç kelimenin baş harflerinden oluşan kısaltma olarak algılanabilecek bir harf dizisidir. Ofise göre, “MMF” harf dizisi, çok sayıda farklı terimin kısaltması olarak kullanılabilecek olmakla birlikte, başvuruyu oluşturan diğer kelimeler ve tescili talep edilen hizmetler dikkate alındığında ne şekilde kullanıldığı açıktır.

 

Başvuru sahibi bu karara karşı Federal Patent Mahkemesi’nde dava açmış ve “MMF” harf dizisinin çok sayıda farklı terimin kısaltması olabileceğini, herhangi bir finansal hizmetle doğrudan bağlantısının bulunmadığını belirterek, başvurunun ayırt edici niteliğe sahip olduğunu iddia etmiştir. Federal Patent Mahkemesi, bu aşamada işlemleri durdurmuş ve davayla ilgili olarak takip eden soruyu Adalet Divanına yöneltmiştir:

 

“Tanımlayıcı bir kelime kombinasyonu ve tanımlayıcı olmayan bir harf dizisinden oluşan kelime markaları bakımından, ilgili kamu kesiminin harf dizisini, bu dizinin tanımlayıcı kelimelerin baş harflerinden oluşması nedeniyle, tanımlayıcı kelimelerin kısaltması olarak algılaması ve bu şekilde markanın bütün olarak tanımlayıcı ibarenin veya kısaltmanın kombinasyonundan oluştuğu şeklinde yorumlaması halinde,  Direktifin 3(1)(b) ve/veya 3(1)(c) maddelerinde (ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık) düzenlenen ret gerekçelerinin uygulanması mümkün müdür?”

 

Birleştirilen ikinci davada taraflar, “Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH” ve “Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH” firmalarıdır. Securvita firması “NAI – Der Natur-Aktien-Index” kelime markasını 36. sınıftaki hizmetler bakımından 2001 yılında Alman ofisinde tescil ettirmiştir. 2007 yılında Öko-Invest firması, “NAI” kısaltmasının finans sektöründe “Natur-Aktien-Index” kelime kombinasyonun kısaltması olarak kullanılması gerekçesiyle tescilin iptal edilmesi talebinde bulunmuştur. Öko-Invest firması, “Natur-Aktien-Index” kelime kombinasyonunun tanımlayıcı olduğunu öne sürmekte, tanımlayıcı kelime kombinasyonunun ilk harflerinden oluşan ve bu kombinasyonun öncesinde yer alan harf dizisinin de kaçınılmaz olarak tanımlayıcı biçimde algılanacağını belirtmektedir. 2008 yılında Alman Ofisi, Öko-Invest firmasının iddialarını haklı bulmuş, “NAI” kısaltmasının, takip eden tanımlayıcı kelime kombinasyonundaki kelimelerin ilk harflerinden oluşması nedeniyle, tanımlayıcı kelime kombinasyonunu simgeleyen bir kelime olarak değerlendirileceği görüşüne ulaşmış, bu sebeple markayı bütün olarak tanımlayıcı içerikte bir marka olarak nitelendirmiş ve markayı iptal etmiştir. Bu karara karşı, Securvita firması tarafından dava açılmıştır. Securvita firması, markanın iptal edilmesi için geçerli nedenlerin olmadığını iddia etmektedir. Federal Patent Mahkemesi bu aşamada işlemleri durdurmuş ve davayla ilgili olarak takip eden soruyu Adalet Divanına yöneltmiştir:

 

“–Tek başına ele alındığında- tanımlayıcı olmayan bir harf dizisi ve tanımlayıcı bir kelime kombinasyonundan oluşan kelime markaları bakımından, ilgili kamu kesiminin harf dizisini, bu dizinin tanımlayıcı kelimelerin baş harflerinden oluşması nedeniyle, tanımlayıcı kelimelerin kısaltması olarak algılaması ve bu şekilde markanın bütün olarak tanımlayıcı ibarenin veya kısaltmanın kombinasyonundan oluştuğu şeklinde yorumlaması halinde,  Direktifin 3(1)(b) ve/veya 3(1)(c) maddelerinde (ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık) düzenlenen ret gerekçelerinin uygulanması mümkün müdür?

 

Adalet Divanı, davalara ilişkin incelemesi sırasında davaları birleştirme kararı almış ve iki dava hakkında tek bir karar vermiştir. Adalet Divanı kararının gerekçeleri ve sonucu takip eden biçimdedir.

 

Adalet Divanı, ilk olarak soruları içerik açısından tahlil etmiştir. Buna göre, her iki davada tartışma konusu edilen terimlerden, “multi markets fund” ve “der natür-aktien-index” kelime kombinasyonları tescili talep edilen hizmetler bakımından hizmetlerin vasfını belirtir nitelikte olmaları nedeniyle tanımlayıcı nitelikte terimlerdir. Bu terimlerle birlikte markaları oluşturan “MMF” ve “NAI” kısaltmaları ise tescili talep edilen hizmetlere ilişkin olarak tanımlayıcı nitelikte kelimeler değildir. Bununla birlikte, her iki kısaltmada yer alan harfler, tanımlayıcı terimlerin ilk harflerin yanyana getirilmesinden oluşturulmuştur. Bu çerçevede, dava konusu her iki markada da kelime kombinasyonları ve  kısaltma biçimindeki harf dizileri birbirlerini açıklama ve bağlantılı bulundukları diğer terime dikkati çekme niyetiyle kullanılmıştır. Dolayısıyla, kısaltma biçimindeki iki harf dizisi de, kelime kombinasyonunun kullanımını basitleştirme ve hatırlanmasını kolaylaştırma yollarıyla, ilgili kamu kesiminin kelime kombinasyonunu algılamasını desteklemek amacıyla oluşturulmuştur. Bu bağlamda, kısaltma biçimindeki harf dizisinin tanımlayıcı kelime kombinasyonunun başında veya sonunda olmasının önemi bulunmamaktadır. Belirtilen hususlara ilaveten, kelime kombinasyonunun ve harf dizisinin birlikte yer alması suretiyle oluşturulan markaların sıradışı veya kendi anlamına sahip olarak algılanmasını sağlayacak, bir diğer deyişle ibarelerin ilgili kamu kesimince marka olarak ayırt edilmesine imkan verebilecek ek unsurlar her iki markada da bulunmamaktadır. Tersine, kısaltma niteliğindeki (veya öyle algılanan) bir harf dizisini ve bir kelime kombinasyonunu, sıradışı herhangi bir farklı unsura yer vermeksizin sadece bir araya getirmek, ticari hayatta münhasıran hizmetlerin karakteristik özelliklerini bildiren işaretlerden veya unsurlardan oluşan kelimeler şeklinde değerlendirmeye yol açacaktır. Ayrıca, harf dizilerinin ilgili kamu kesimi tarafından birlikte yer aldıkları kelime kombinasyonunun kısaltması olarak algılanması halinde, bu harf dizileri tek başlarına ayırt edici nitelikte olsalar da, bütün olarak yapılacak değerlendirme bakımından, söz konusu harf serileri markada bulunan tüm unsurların oluşturduğu sonucun (algının) ötesinde bir sonuca (algıya) yol açmayacaktır. Tersine, kelime kombinasyonunu oluşturan kelimelerin ilk harflerinden oluşan harf dizisi, kelime kombinasyonuna göre tali pozisyonda kalacaktır. Dava konusu markalarda yer alan iki harf dizisi (MMF, NAI) de tek başlarına tanımlayıcı nitelikte olmasalar da, onların kısaltması biçiminde algılandıkları sürece, bu markalarda yer alan tanımlayıcı kelime kombinasyonlarıyla birlikte tanımlayıcı nitelikte olacaklardır.

 

Dolayısıyla, ilgili kamu kesimi, dava konusu markaları bütün olarak değerlendirdiğinde, finansal hizmetlerin karakteristik özelliklerinin belirtildiği algısına ulaşıyorsa, bu tip markalar Direktif madde 3(1)(c) kapsamında tanımlayıcı markalar olarak değerlendirilmelidir. Adalet Divanı içtihadına göre (bkz. Koninklijke KPN Nederland, paragraf 86), kapsadıkları mallar / hizmetler bakımından tanımlayıcı olan markalar, aynı mallar / hizmetler bakımından aynı zaman da Direktif madde 3(1)(b)’ye göre ayırt edici nitelikten yoksundur.

 

Sayılan tüm gerekçeler ışığında Adalet Divanı, Alman Federal Patent Mahkemesi’nce yöneltilen sorulara takip eden yanıtı vermiştir:

 

“Tanımlayıcı bir kelime kombinasyonu ve tanımlayıcı olmayan bir harf dizisinden oluşan kelime markaları bakımından, ilgili kamu kesiminin harf dizisini, bu dizinin tanımlayıcı kelimelerin baş harflerinden oluşması nedeniyle, tanımlayıcı kelimelerin kısaltması olarak algılaması ve bu şekilde markanın bütün olarak tanımlayıcı ibarenin veya kısaltmanın kombinasyonundan oluştuğu şeklinde değerlendirmesi halinde,  Direktifin 3(1)(b) ve/veya 3(1)(c) maddelerinde (ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık) düzenlenen ret gerekçeleri, bu tip markalara belirtilen ret gerekçelerinin uygulanması mümkündür şeklinde yorumlanmalıdır.”

 

Adalet Divanının bu kararı, genele ilişkin bir düzenleme olmaktan ziyade, son derece özel bir duruma (tanımlayıcı kelime kombinasyonu ve bu kombinasyonu oluşturan kelimelerin ilk harflerinden oluşturulmuş harf dizilerinin birlikte oluşturduğu markaların tanımlayıcılığı ve ayırt ediciliği hususu) ilişkin bir değerlendirme ilkesi getirmektedir. Bu haliyle, kararın uygulama alanı içeriği itibarıyla son derece sınırlıdır. Bununla birlikte, uygulamada bu tip markalarla sıklıkla karşılaşılması ve getirilen yorum farklılıklarının yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda, Adalet Divanı kararının uygulamada birliktelik sağlanması bakımından fayda sağlayacağı şüphesizdir. Aynı değerlendirme, kararda belirtilen ilkelerin Enstitü ve mahkemeler tarafından benimsenmesi halinde Türkiye bakımından da geçerli olacaktır.

 

 

Önder Erol ÜNSAL

Mart 2012

 

Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

Günlük Yaşama Ait Terimlerin Ayırt Edici Niteliği – Birleşik Krallık’ta “The Works” ve “The Basics” Kararları

ukipo

Günlük yaşamda yaygın biçimde kullanılan kelime, terim veya işaretlerin ayırt edici niteliği ve marka olarak tescil edilebilirliği konusundaki sınırların ve ilkelerin belirlenmesi marka tescil ofisleri ve ilgili mahkemeler bakımından genel hatlarıyla sorun teşkil eden bir konudur.

 

Belirtilen sorun yalnızca Türkiye’ye özgü değildir. Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi (UKIPO) tarafından “The Works” ve “The Basics” ibareli iki markaya ilişkin olarak verilen ret kararına karşı açılan dava sonucunda, Atanmış Kişi (appointed person) tarafından Eylül 2012’de verilen kararlar, günlük yaşamda yaygın biçimde kullanılan kelime, terim veya işaretlerin ayırt edici niteliği ve marka olarak tescil edilebilirliği konusunun Birleşik Krallık’ta da sınırda (borderline) bir mesele olarak kabul edildiğini ortaya koymaktadır.

 

Kararlara ilişkin açıklamalara geçmeden önce, Birleşik Krallık’ta uygulanan Atanmış Kişi (appointed person) sistemi hakkında kısaca bilgi vermek yerinde olacaktır. Atanmış kişiler, UKIPO tarafından verilen ret kararlarının yeniden değerlendirilmesi amacıyla tayin edilen tecrübeli ve bağımsız fikri mülkiyet hukukçularıdır. Atanmış kişiye başvuru, mahkemelerde kararlara karşı dava açmaktan daha az maliyeti olan, alternatif bir yöntem niteliğindedir. Atanmış Kişi kararları nihai niteliktedir ve bu kararlara karşı temyiz yolu kapalıdır (bkz. http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-other/t-object/t-challenge/t-appeal/t-appeal-appointed.htm)

 

“O2 HOLDINGS LIMITED” firması “The Works” ve “The Basics” ibareli iki markanın tescili için UKIPO’ya başvuruda bulunulur, başvurular 9.,38.41.,42. sınıflardaki malları / hizmetleri kapsamaktadır, UKIPO başvuruları bizdeki 7/1-(a),(c) bentlerine karşılık gelen gerekçelerle, yani ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle kısmen reddeder (9. sınıftaki bazı mallar ve 41. sınıftaki bazı hizmetler ret kararı kapsamı dışındadır). Başvuru sahibi kısmi ret kararlarına karşı Atanmış kişi nezdinde itirazda bulunur.

 

Atanmış Kişi, ilk olarak markalar için tanımlayıcılık nedeniyle verilmiş kısmi ret kararını inceler. Atanmış Kişiye göre, ppointed person, her iki markada da öncelikli olarak tanımlayıcılık gerekçeli kısmi ret kararını 9. sınıftaki mallar bakımından kaldırır, kısmi ret kararı kapsamındaki hizmetler bakımından  tanımlayıcılık kararını “The Basics” ibareli marka için yerinde bulurken, “The Works” ibareli marka için kısmi ret kararı kapsamındaki hizmetler bakımından bir değerlendirmede bulunmak yerine, öncelikli olarak ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret kararını incelemeyi tercih eder.

 

Kanaatimizce kararların dikkat çekici yönünü de ayırt edici nitelikten yoksunluk kararına karşı yapılan itiraza ilişkin değerlendirmeler oluşturmaktadır.

 

Öncelikli olarak, “The Works” ve “The Basics” ibareli markaların, hangi anlamları nedeniyle tanımlayıcı ve ayırt edici nitelikten yoksun bulunduğu konusuna bu yazı kapsamında detaylı olarak girmek yerine, bunu merak edenlerin aşağıdaki bağlantılardan Atanmış Kişi kararlarını incelemelerini öneriyorum:

 

http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-os/t-find/t-challenge-decision-results/o39712.pdf

 

http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-os/t-find/t-challenge-decision-results/o39812.pdf

 

Atanmış kişi, öncelikli olarak UKIPO’nun ret kararını hangi gerekçeleri esas alarak reddettiğini belirtir, buna göre UKIPO, ilk olarak, Avrupa Birliği Adalet Divanının konu hakkındaki önemli tespitlerini sıralamaktadır:

 

  • Avrupa Birliği (AB) Marka Direktifi madde 3(1)(b) kapsamındaki ret nedenleri [ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesi], Direktif madde 3(1)(c) kapsamındaki ret nedeninden [tanımlayıcılık gerekçeli ret nedeni] bağımsız olarak değerlendirilir. (bkz. Linde v. Deutsches Patent-und Markenamt kararı, C-53/01-C-55/01, paragraf 40-41 ve 47.)

 

  • Bir markanın ayırt edici karaktere sahip olduğundan bahsedebilmek için, bu markanın başvuru kapsamındaki malların veya hizmetlerin belirli bir işletmeden geldiğini göstermesi ve böylelikle, ilgili malların veya hizmetlerin başka işletmelerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması gerekir. (bkz. Linde kararı, paragraf 40-41 ve 47.)

 

  • Bir marka, kapsadığı mallara veya hizmetlere ilişkin olarak, tanımlayıcılık dışındaki gerekçeler nedeniyle de, ayırt edici nitelikten yoksun olabilir. (bkz. Postkantoor kararı, C-363-99, paragraf 86.)

 

  • Bir markanın ayırt ediciliği soyut olarak değil, kapsadığı mallar veya hizmetler ve kamunun ilgili kesiminin markaya ilişkin algısı referans alınarak değerlendirilmelidir. (bkz. Libertel Group BV v. Benelux Merkenbureau, C-104/01, paragraf 72-77.)

 

  • Kamunun ilgili kesiminin, yeteri derecede bilgi sahibi, gözlemci ve dikkatli ortalama tüketicilerden oluştuğu varsayılır. (bkz. Libertel kararı, paragraf 46 yapılan referansla C-342/97 sayılı Lloyd Schuhfabrik kararı.)

 

UKIPO belirtilen ilkeleri, inceleme konusu markalara uyguladığında, markaları ayırt edici nitelikten yoksun markalar olarak değerlendirmektedir.

 

Atanmış Kişi, UKIPO tespitlerini ve başvuru sahibinin karşı argümanlarını belirttikten sonra, kendi değerlendirmesini takip eden şekilde oluşturur (Atanmış Kişi kararının 31. ve 32. paragraflarında yer alan ifadeler, aşağıda tarafımca özetlenmiştir, bu özet çeviri niteliğinde değildir ve varsa çeviri hataları-anlam kaymaları bana aittir):

 

“31. Başvuru sahibi, AB Adalet Divanının C-329/02 sayılı SAT2 kararındaki “bir markanın ayırt edici niteliğe sahip olması için yüksek derecede yenilikçilik, dilbilgisel yaratıcılık veya hayalgücü içermesi gerekmez” tespitine dayanmaktadır. Bu yorum yerinde olmakla birlikte, incelenen davada konu, “The Works (veya The Basics)” markalarının, kullanıma dayalı olarak kazanılmış ayırt edicilik olmaksızın, kamunun ilgili kesimi nezdinde, kısmi ret kararı kapsamındaki malların / hizmetlerin, diğer firmaların mallarından / hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayıp sağlamayacağıdır.

32. Yukarıda sorunun yanıtı, inceleme uzmanına göre “sağlamayacaktır” şeklindedir ve buna katılıyorum. Bana (appointed person) göre, terim kısmi ret kararı kapsamındaki mallara / hizmetlere yönelik olarak kullanıldığı zaman menşe (kaynak) gösterme bakımından etkisiz (neutral) kalacaktır. “The Works (veya The Basics)” ibaresi, kısmi ret kararı kapsamındaki mallara / hizmetlere ilişkin olarak özel bir anlam taşımayan, ancak, -kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik olmadığı sürece-, ortalama tüketicilerin bu malları veya hizmetleri tek bir işletmeden gelen mallar / hizmetler olarak algılamasını sağlayacak yeterliliğe (kapasiteye) sahip olmayan, günlük yaşama ait bir terim niteliğindedir.”

 

Sonuç olarak, her iki marka hakkındaki ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli kısmi ret kararı Atanmış Kişi tarafından onaylanır.

 

Atanmış Kişi kararının birkaç yerinde, bu markaları sınırda vakalar (borderline  case) olarak değerlendirmekte, bir diğer deyişle bu tip markalara özgü sıkıntıların UKIPO gibi oldukça köklü bir geleneğe sahip ve yerleşik ofisler veya hukuk sistemleri bakımından da geçerli olduğunu ortaya koymaktadır.

 

“The Works” ve “The Basics” markaları için getirilen yaklaşım, bir markanın tescil edilebilmesi için yaratıcılık, hayalgücü, dilsel buluş içermesinin veya orijinal olmasının şart olmadığını, ancak tescili talep edilen işaretin, ortalama tüketiciler nezdinde, ilgili malların / hizmetlerin başka firmaların mallarından / hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlama işlevini yerine getirmesini gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu noktada, ilgili mallara veya hizmetlere ilişkin olarak doğrudan tanımlayıcı nitelikte olmadığı açık olmakla birlikte, ayırt edici özelliğe sahip olup olmadığı tartışmalı olan günlük yaşama ait terimlerin veya işaretlerin ne şekilde değerlendirilmesi gerektiği sorusu önem kazanmaktadır. Belki de, bu sorudan öncelikle sorulması gereken soru, günlük yaşama ait terimler, kelimeler veya işaretler ayrımının hangi düzlemde veya hangi kriterlere göre yapılması gerektiğidir. Atanmış Kişi,  “The Works” ve “The Basics” markaları için UKIPO’nun ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli kısmi ret kararını onayarak, bu markalar özelinde nihai kararı vermiştir, ancak kanaatimizce, günlük yaşama ait terimler, kelimeler veya işaretlerin tespitine yönelik ayrımın yapılabilmesi için net kriterler oluşturulmadığı sürece, her marka özelinde –kimi zaman birbiriyle çelişen- ayrı değerlendirmelerin yapılması kaçınılmazdır ve, görüldüğü üzere, bu tespit sadece Türkiye bakımından değil, Birleşik Krallık bakımından da oldukça zordur ve sınırda (borderline) değerlendirmeler yapılmasını gerektirmektedir.

 

Önder Erol Ünsal

Ağustos 2013

unsalonderol@gmail.com