Etiket: Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi

Avrupa’da Markaların Kullanılmamasından ve Mal ve Hizmet Listelerinin Genişliğinden Kaynaklanan Sorunlar – Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi Raporu

cluttering

Kullanılmayan veya kullanılması olası olmayan mal ve/veya hizmetler için marka tescil ettirmek suretiyle, marka sicilini kullanılmayan mal ve hizmetlerle dolu bir çöplüğe dönüştürme pratiği ülkemizde yerleşik hale gelmiştir. Bu tip kullanılmayan markalar, sonraki dönemlerde iyi niyetli üçüncü kişilerin yeni marka tescil başvurularının reddedilmesine gerekçe teşkil ederek, ilana itirazlara gerekçe gösterilip gereksiz iş hacmi yaratarak ve kullanılmama nedeniyle hükümsüzlük davalarına konu olup mahkemelerin iş yükünü artırarak, her aşamada sorunlara ve verim kaybına neden olmaktadır.

Kullanılmayan mal ve hizmetlerin tescili sonrasında yaşanan problemler, sadece Türkiye’ye özgü değildir. Problem Avrupa’da da yaşanmaktadır ve sorunun nedenlerinin tespitinin yanısıra, çözüm olarak geliştirilecek stratejiler de tartışılmaktadır. Problemin en net biçimde tanımlandığı ve tartışıldığı sayısal verilere dayalı rapor, 25 Ağustos 2015 tarihinde Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi (UKIPO) tarafından yayınlanmıştır. “Avrupa’da Markaların Yığılması ve Kullanılmaması (Cluttering and Non-use of Trade Marks in Europe)” başlığını taşıyan rapora https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/455252/TM-cluttering-report.pdf bağlantısından erişim mümkündür. UKIPO raporu, Georg von Graevenitz, Richard Ashmead ve Christine Greenhalgh isimli alan uzmanlarına (akademisyen ve marka vekili) hazırlatmıştır. Soruna ilişkin nedenlerin, yasal çerçevenin, niceliksel – niteliksel verilerin ve tespitlerin ve vekil görüşlerinin yer aldığı rapor kanaatimizce örnek bir çalışma niteliğindedir ve dikkatle değerlendirilmesi yerinde olacaktır.

Raporda yer alan tespitleri ve sonuçları burada özetlemek yerine raporu öncelikle okuyucularımızın inceleyip değerlendirmesini tercih ediyor ve ulaştıkları sonuçları zihinlerinde Türkiye’ye de uyarlamalarını umuyoruz.

Ülkemizde, aynı problemin dramatik boyutlara ulaştığı ve marka incelemesinin büyük oranda, “hiç kullanılmayacak malları / hizmetleri içeren markalara karşı, hiç kullanılmayan malları / hizmetleri içeren markalarca yapılan itirazları değerlendirme” şeklinde bir hayali oyununa dönüşmekte olduğu ortadadır. Bu haliyle, 12. sınıf için marka tescil başvurusu yapan her başvuru sahibinin hava taşıtlarını, trenleri, 9. sınıfta başvuru yapan her kişinin bilgisayarları tescil ettirdiği, ancak gerçek yaşamda böyle markaların var olmadığı ülkemizde, konu hakkında bazı tedbirlerin alınması gerektiği açıktır. Şöyle ki, vardığımız noktada fantezi dünyalarda geçen TV dizilerinin gerçeklikle bağlantısı, Türkiye’deki marka tescil başvurularının mal listesi kapsamlarının gerçeklikle bağlantısıyla neredeyse eşit durumdadır.

Gerçeklikle bağlantısını yitirmiş temsili marka uzmanı.
Gerçeklikle bağlantısını yitirmiş temsili marka uzmanı.

 

Marka tescil başvurusu hazırlayıp müşterilerini yönlendiren marka vekili ve avukat okuyucularımızın konuyu gerçeklik ve gerçekçi kullanım niyeti perspektiflerinden değerlendirip, aşağıda yorumlar bölümünde görüşlerini paylaşmalarından IPR Gezgini memnuniyet duyacaktır.

Önder Erol Ünsal

Ağustos 2015

unsalonderol@gmail.com

 

Günlük Yaşama Ait Terimlerin Ayırt Edici Niteliği – Birleşik Krallık’ta “The Works” ve “The Basics” Kararları

ukipo

Günlük yaşamda yaygın biçimde kullanılan kelime, terim veya işaretlerin ayırt edici niteliği ve marka olarak tescil edilebilirliği konusundaki sınırların ve ilkelerin belirlenmesi marka tescil ofisleri ve ilgili mahkemeler bakımından genel hatlarıyla sorun teşkil eden bir konudur.

 

Belirtilen sorun yalnızca Türkiye’ye özgü değildir. Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi (UKIPO) tarafından “The Works” ve “The Basics” ibareli iki markaya ilişkin olarak verilen ret kararına karşı açılan dava sonucunda, Atanmış Kişi (appointed person) tarafından Eylül 2012’de verilen kararlar, günlük yaşamda yaygın biçimde kullanılan kelime, terim veya işaretlerin ayırt edici niteliği ve marka olarak tescil edilebilirliği konusunun Birleşik Krallık’ta da sınırda (borderline) bir mesele olarak kabul edildiğini ortaya koymaktadır.

 

Kararlara ilişkin açıklamalara geçmeden önce, Birleşik Krallık’ta uygulanan Atanmış Kişi (appointed person) sistemi hakkında kısaca bilgi vermek yerinde olacaktır. Atanmış kişiler, UKIPO tarafından verilen ret kararlarının yeniden değerlendirilmesi amacıyla tayin edilen tecrübeli ve bağımsız fikri mülkiyet hukukçularıdır. Atanmış kişiye başvuru, mahkemelerde kararlara karşı dava açmaktan daha az maliyeti olan, alternatif bir yöntem niteliğindedir. Atanmış Kişi kararları nihai niteliktedir ve bu kararlara karşı temyiz yolu kapalıdır (bkz. http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-other/t-object/t-challenge/t-appeal/t-appeal-appointed.htm)

 

“O2 HOLDINGS LIMITED” firması “The Works” ve “The Basics” ibareli iki markanın tescili için UKIPO’ya başvuruda bulunulur, başvurular 9.,38.41.,42. sınıflardaki malları / hizmetleri kapsamaktadır, UKIPO başvuruları bizdeki 7/1-(a),(c) bentlerine karşılık gelen gerekçelerle, yani ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle kısmen reddeder (9. sınıftaki bazı mallar ve 41. sınıftaki bazı hizmetler ret kararı kapsamı dışındadır). Başvuru sahibi kısmi ret kararlarına karşı Atanmış kişi nezdinde itirazda bulunur.

 

Atanmış Kişi, ilk olarak markalar için tanımlayıcılık nedeniyle verilmiş kısmi ret kararını inceler. Atanmış Kişiye göre, ppointed person, her iki markada da öncelikli olarak tanımlayıcılık gerekçeli kısmi ret kararını 9. sınıftaki mallar bakımından kaldırır, kısmi ret kararı kapsamındaki hizmetler bakımından  tanımlayıcılık kararını “The Basics” ibareli marka için yerinde bulurken, “The Works” ibareli marka için kısmi ret kararı kapsamındaki hizmetler bakımından bir değerlendirmede bulunmak yerine, öncelikli olarak ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret kararını incelemeyi tercih eder.

 

Kanaatimizce kararların dikkat çekici yönünü de ayırt edici nitelikten yoksunluk kararına karşı yapılan itiraza ilişkin değerlendirmeler oluşturmaktadır.

 

Öncelikli olarak, “The Works” ve “The Basics” ibareli markaların, hangi anlamları nedeniyle tanımlayıcı ve ayırt edici nitelikten yoksun bulunduğu konusuna bu yazı kapsamında detaylı olarak girmek yerine, bunu merak edenlerin aşağıdaki bağlantılardan Atanmış Kişi kararlarını incelemelerini öneriyorum:

 

http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-os/t-find/t-challenge-decision-results/o39712.pdf

 

http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-os/t-find/t-challenge-decision-results/o39812.pdf

 

Atanmış kişi, öncelikli olarak UKIPO’nun ret kararını hangi gerekçeleri esas alarak reddettiğini belirtir, buna göre UKIPO, ilk olarak, Avrupa Birliği Adalet Divanının konu hakkındaki önemli tespitlerini sıralamaktadır:

 

  • Avrupa Birliği (AB) Marka Direktifi madde 3(1)(b) kapsamındaki ret nedenleri [ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesi], Direktif madde 3(1)(c) kapsamındaki ret nedeninden [tanımlayıcılık gerekçeli ret nedeni] bağımsız olarak değerlendirilir. (bkz. Linde v. Deutsches Patent-und Markenamt kararı, C-53/01-C-55/01, paragraf 40-41 ve 47.)

 

  • Bir markanın ayırt edici karaktere sahip olduğundan bahsedebilmek için, bu markanın başvuru kapsamındaki malların veya hizmetlerin belirli bir işletmeden geldiğini göstermesi ve böylelikle, ilgili malların veya hizmetlerin başka işletmelerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması gerekir. (bkz. Linde kararı, paragraf 40-41 ve 47.)

 

  • Bir marka, kapsadığı mallara veya hizmetlere ilişkin olarak, tanımlayıcılık dışındaki gerekçeler nedeniyle de, ayırt edici nitelikten yoksun olabilir. (bkz. Postkantoor kararı, C-363-99, paragraf 86.)

 

  • Bir markanın ayırt ediciliği soyut olarak değil, kapsadığı mallar veya hizmetler ve kamunun ilgili kesiminin markaya ilişkin algısı referans alınarak değerlendirilmelidir. (bkz. Libertel Group BV v. Benelux Merkenbureau, C-104/01, paragraf 72-77.)

 

  • Kamunun ilgili kesiminin, yeteri derecede bilgi sahibi, gözlemci ve dikkatli ortalama tüketicilerden oluştuğu varsayılır. (bkz. Libertel kararı, paragraf 46 yapılan referansla C-342/97 sayılı Lloyd Schuhfabrik kararı.)

 

UKIPO belirtilen ilkeleri, inceleme konusu markalara uyguladığında, markaları ayırt edici nitelikten yoksun markalar olarak değerlendirmektedir.

 

Atanmış Kişi, UKIPO tespitlerini ve başvuru sahibinin karşı argümanlarını belirttikten sonra, kendi değerlendirmesini takip eden şekilde oluşturur (Atanmış Kişi kararının 31. ve 32. paragraflarında yer alan ifadeler, aşağıda tarafımca özetlenmiştir, bu özet çeviri niteliğinde değildir ve varsa çeviri hataları-anlam kaymaları bana aittir):

 

“31. Başvuru sahibi, AB Adalet Divanının C-329/02 sayılı SAT2 kararındaki “bir markanın ayırt edici niteliğe sahip olması için yüksek derecede yenilikçilik, dilbilgisel yaratıcılık veya hayalgücü içermesi gerekmez” tespitine dayanmaktadır. Bu yorum yerinde olmakla birlikte, incelenen davada konu, “The Works (veya The Basics)” markalarının, kullanıma dayalı olarak kazanılmış ayırt edicilik olmaksızın, kamunun ilgili kesimi nezdinde, kısmi ret kararı kapsamındaki malların / hizmetlerin, diğer firmaların mallarından / hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayıp sağlamayacağıdır.

32. Yukarıda sorunun yanıtı, inceleme uzmanına göre “sağlamayacaktır” şeklindedir ve buna katılıyorum. Bana (appointed person) göre, terim kısmi ret kararı kapsamındaki mallara / hizmetlere yönelik olarak kullanıldığı zaman menşe (kaynak) gösterme bakımından etkisiz (neutral) kalacaktır. “The Works (veya The Basics)” ibaresi, kısmi ret kararı kapsamındaki mallara / hizmetlere ilişkin olarak özel bir anlam taşımayan, ancak, -kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik olmadığı sürece-, ortalama tüketicilerin bu malları veya hizmetleri tek bir işletmeden gelen mallar / hizmetler olarak algılamasını sağlayacak yeterliliğe (kapasiteye) sahip olmayan, günlük yaşama ait bir terim niteliğindedir.”

 

Sonuç olarak, her iki marka hakkındaki ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli kısmi ret kararı Atanmış Kişi tarafından onaylanır.

 

Atanmış Kişi kararının birkaç yerinde, bu markaları sınırda vakalar (borderline  case) olarak değerlendirmekte, bir diğer deyişle bu tip markalara özgü sıkıntıların UKIPO gibi oldukça köklü bir geleneğe sahip ve yerleşik ofisler veya hukuk sistemleri bakımından da geçerli olduğunu ortaya koymaktadır.

 

“The Works” ve “The Basics” markaları için getirilen yaklaşım, bir markanın tescil edilebilmesi için yaratıcılık, hayalgücü, dilsel buluş içermesinin veya orijinal olmasının şart olmadığını, ancak tescili talep edilen işaretin, ortalama tüketiciler nezdinde, ilgili malların / hizmetlerin başka firmaların mallarından / hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlama işlevini yerine getirmesini gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu noktada, ilgili mallara veya hizmetlere ilişkin olarak doğrudan tanımlayıcı nitelikte olmadığı açık olmakla birlikte, ayırt edici özelliğe sahip olup olmadığı tartışmalı olan günlük yaşama ait terimlerin veya işaretlerin ne şekilde değerlendirilmesi gerektiği sorusu önem kazanmaktadır. Belki de, bu sorudan öncelikle sorulması gereken soru, günlük yaşama ait terimler, kelimeler veya işaretler ayrımının hangi düzlemde veya hangi kriterlere göre yapılması gerektiğidir. Atanmış Kişi,  “The Works” ve “The Basics” markaları için UKIPO’nun ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli kısmi ret kararını onayarak, bu markalar özelinde nihai kararı vermiştir, ancak kanaatimizce, günlük yaşama ait terimler, kelimeler veya işaretlerin tespitine yönelik ayrımın yapılabilmesi için net kriterler oluşturulmadığı sürece, her marka özelinde –kimi zaman birbiriyle çelişen- ayrı değerlendirmelerin yapılması kaçınılmazdır ve, görüldüğü üzere, bu tespit sadece Türkiye bakımından değil, Birleşik Krallık bakımından da oldukça zordur ve sınırda (borderline) değerlendirmeler yapılmasını gerektirmektedir.

 

Önder Erol Ünsal

Ağustos 2013

unsalonderol@gmail.com