Kategori: A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması

IRKÇI MARKALARIN YENİ TALİPLERİ ÇIKTI BİLE

ABD’yi saran ve dünyaya yayılan ırkçılık karşıtı eylemlerin uzantısı olarak pek çok şirket, markalarında yer alan ve ırkçı stereotiplerin varlığını sürdürmesini destekleyen ırkçı izleri kaldırmaya yönelik çabalar sarf etmeye başladı. Bu doğrultuda ırkçı izler barındıran bir takım markaların artık kullanılmayacağı şirketler tarafından peşpeşe kamuoyuna açıklanıyor. Bu durum pek çokları tarafından alkışlanan bir gelişme olduysa da, bir yandan ırkçı markalara yönelik yeni ama etik yönü tartışmalı bir talep oluştuğunu da görüyoruz.

Örneğin 1889’dan beri pankekler, pankek şurupları vb. için kullanılan tescilli Aunt Jemima[1] markası ile; 1921’den beri dondurmalar, dondurma karışımları vb. için kullanılan “Eskimo turtası” anlamındaki tescilli Eskimo Pie[2] markalarının artık kullanılmayacağının açıklanmasının ardından çok geçmeden bu markaların yeni talipleri çıktı bile.

Leo Stoller “Aunt Jemina”, Eric Karich ve RetroBrands U.S.A. LLC şirketi ise “Aunt Jemima” markaları için USPTO nezdinde 1B başvuruları dosyaladılar. Leo Stoller ve RetroBrands U.S.A. LLC şirketi aynı zamanda “Eskimo Pie” markası için 1B başvurusu yaptılar.

RetroBrands U.S.A. LLC şirketi, websitelerinde “ilk sahipleri için artık önemli olmayan ancak [onlar] için önemli olabilecek ünlü markaları aktif olarak aradıklarını” ifade ediyor. Şirket, nostaljinin Amerikalılar için çok önemli olduğunun altını çizerek mazideki anıların konfor ve tebessüm getirdiğini ve RetroBrands U.S.A. LLC şirketinin misyonunun “terk edilmiş” ikonik markaları canlandırarak pazara yeniden getirmek olduğunu açıklıyor.[3]

2017 tarihli Matal v. Tam kararı ile ABD Yüksek Mahkemesi (SCOTUS); Lanham Act’in aşağılayıcı markaların tescilini yasaklayan 2(a) maddesinin, ABD Anayasası’nın ifade özgürlüğünü düzenleyen Birinci Ek Maddesi’ne  aykırı olduğuna hükmetmişti. Bu karar ile “çekikler” anlamına gelen “The Slants” markasının Uzak Doğu kökenli Amerikalı üyelerden oluşan rock grubu için tescili mümkün olmuştu.

Bu karar ışığında, USPTO’nun iltibas ihtimali veya başkaca bir ret sebebi görmemesi halinde, sahipleri tarafından ırkçı stereotiplerin ortadan kaldırılması amacıyla kullanımı bırakılan markaların tekrardan tescil edilmesi mümkün olabilecek.

Tüketicinin bu gelişmelere nasıl tepki vereceğini ise bekleyip göreceğiz. Irkçı markalar ekonomik değerini koruyacak mı, yoksa bu markaların pazarda tutulmasına yönelik atılan adımlar geri mi tepecek? Sosyal bir deney halihazırda sürmekte…

Av. Işıl Selen Denemeç, LL.M.

Temmuz 2020

isilsdenemec@gmail.com


[1] Tartışmalı logodaki Aunt Jemima karakterinin, ABD’de köle çalıştıran beyaz ailelerin çocuklarına bakan ve ev işleriyle ilgilenen siyahi kadın (“mammy”) arketipine dayandığı kabul ediliyor. Bu algının doğruluğu, şirket yetkililerinin yaptığı açıklama ile de desteklenmiştir.

Kaynaklar: https://en.wikipedia.org/wiki/Aunt_Jemima https://en.wikipedia.org/wiki/Mammy_archetype_in_the_United_States

https://nbcnews.com/news/us-news/aunt-jemima-brand-will-change-name-remove-image-quaker-says (28/06/2020 tarihinde ulaşıldı.)

[2] Eskimo kelimesinin etimolojisine yönelik farklı görüşler var, ancak Arktik bölgenin pek çok kısmında  yaşayanlara göre bu kelime, yerli olmayan ırkçı sömürgeciler tarafından yaygınlıkla kullandığı için aşağılayıcı kabul ediliyor. Hatta çoğu kişi bu kelimenin barbarlık ve vahşet anlamlarına işaret eden “çiğ et yiyici” anlamına geldiğini düşünüyor. Eskimo kelimesi kimi uzmanlara göre “aforoz edilmiş olanlar” anlamındaki Latince  excommunicati kelimesinden, kimi uzmanlara göre ise “kar ayakkabısı ören” anlamına gelen Fransızca esquimaux kelimesinden geliyor. Kaynak: https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2016/04/24/475129558/why-you-probably-shouldnt-say-eskimo (27/06/2020 tarihinde ulaşıldı.)

[3] http://intuit.org/ (27/06/2020 tarihinde ulaşıldı.)

Yeşilin Elli Tonu – Renk Markalarında Karıştırılma Olasılığı

“Bu itiraz bir sinema filmi olsaydı, filmin adı ‘Yeşilin Elli Tonu’ olurdu.”

cümlesiyle başlamakta olan bir USPTO Temyiz Kurulu kararı, bugünkü yazımızın konusunu oluşturuyor. Görünen o ki, USPTO Temyiz Kurulu üyeleri de kararlarında, A.B.D.’li yargıçların eğlenceli dilini kullanmayı seviyorlar ve mizahi yetenekleri de bir hayli gelişkin. (Bana sorarsanız, kararlarda eğlenceli bir dil kullanabiliyor olmayı elbette tercih ederdim.)

Sizlere aktaracağımız kararın konusunu “Tıbbi eldivenler.” malı oluşturuyor; bu husus da kararı Corona salgını günlerinde daha da ilginç kılıyor.

Kararın bir diğer önemli yönü ise, “emsal (precedential)” bir karar olması. Bildiğiniz (veya şimdi öğrendiğiniz) üzere USPTO Temyiz Kurulu kararlarının bir kısmı “emsal karar” başlığıyla alınıyor ve sonraki Kurul kararları için emsal teşkil edebilecek içerikte değerlendirmeler içeriyor.

Karar neden emsal niteliğinde diye soracak olursanız, yanıt kolay: “Bu kararda iki renk markasının benzerliği ve aralarındaki karıştırılma olasılığı hususu tartışılıyor. Bu da geleneksel olmayan marka türlerinin anavatanı A.B.D.’nde dahi sıklıkla karşılaşılan bir durum değil.”

Sözü daha fazla uzatmadan karara geçiyoruz.

Medline Industries Inc. (başvuru sahibi) aşağıda görseline yer verdiğimiz markanın 10. sınıfa dahil “Tıbbi muayene eldivenleri” malları için tescil edilmesi talebiyle A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’ne başvuruda bulunur. Marka koruması, “Yeşil renk (Pantone 2274C)” için talep edilmektedir.

Başvuru başlangıçta Esas Sicile (Principal Register) tescil talebi içermektedir.

USPTO uzmanı inceleme sonucunda başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk ve “Sınıf 10: Tıbbi kullanım için eldivenler ve koruyucu eldivenler.” mallarını kapsayan aşağıda görseline yer verdiğimiz markayla karıştırılma olasılığı gerekçeleriyle reddeder. Ret gerekçesi markada korumanın konusu da “Yeşil renk (Pantone 7488U)”tir.

Başvuru sahibi uzmana gönderdiği mektupla Esas Sicilde tescil talebini Ek Sicilde (Supplemental Register) tescil talebiyle değiştirir ve bunun neticesinde ayırt ediciliğe dayalı ret kararı kaldırılır. Ancak, uzman karıştırılma olasılığına dayalı ret kararını kaldırmaz. Bu yazının konusu Esas Sicil – Ek Sicil ayrımı olmadığından bu detaylara girilmeyecektir; bu ayrımı merak eden okuyucularımızın IPR Gezgini’nde daha önceden yayınlanan “A.B.D. Marka Hukukunda Esas Sicil – Ek Sicil Ayrımı” başlıklı yazısını incelemeleri yerinde olacaktır. (https://iprgezgini.org/2013/12/19/a-b-d-marka-hukukunda-esas-sicil-ve-ek-sicil-ayrimi/)

Bunun üzerine başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenir. 25 Mart 2020 tarihi Kurul kararı emsal bir karar olarak çıkar ve bu yazı söz konusu emsal kararla ilgilidir. (karar metni için bkz. http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-87680078-EXA-14.pdf)

Temyiz Kurulu kararında, aynı malları içerdikleri açık olan, “Yeşil renk (Pantone 2274C)”“Yeşil renk (Pantone 7488U)” şeklinde açıklanmış aşağıdaki iki marka arasındaki karıştırılma olasılığını incelemiştir.

Başvuru sahibi itirazında, markaların benzer olmadığını ve buna ilaveten piyasada yeşil rengin çeşitli tonlarında farklı üçüncü şahıslarca üretilen çok sayıda tıbbi eldiven bulunduğunu belirtir.

Temyiz Kurulu kararında ilk olarak, markaların kapsadıkları malların hukuki olarak aynı olduklarını tespit eder.

Devamında “benzer nitelikteki markaların benzer mallar için piyasadaki kullanımı ve bu kullanımın niteliği” içerikli altıncı DuPont faktörü incelenir. Benzer nitelikteki markaların üçüncü taraflarca kullanımı, içtihat çerçevesinde, tüketicilerin farklı markaları anlık kararlar çerçevesinde birbirlerinden ayırt etmeye yatkın olduklarını gösterebilecek bir faktörüdür.

Başvuru sahibi, farklı firmaların 11 adet yeşil tonlu eldiven görselini itirazına eklemiş olsa da, Kurul bu örneklerde yeşil rengin, başvuruda olduğunun tersine kaynak gösterme işlevine sahip bir işaret olarak kullanılmadığını belirterek, altıncı DuPont faktörüne dayalı itirazı kabul etmez.

Buna karşın “kullanımın etkisine dair kanıt gücüne sahip diğer faktörler” başlıklı onüçüncü DuPont faktörü çerçevesinde yapılan incelemede, gerek ret gerekçesi markanın gerekse de başvurunun Ek Sicilde tescilli / tescil talebine konu ayırt edici gücü zayıf işaretler olması, markalar arasında karıştırılmanın oluşması ihtimalini azaltan bir faktör olarak değerlendirilmiştir.

Takiben markaların benzerliği hususu değerlendirilir.

USPTO uzmanı, farklı tonlarda olsalar da her iki markanın da yeşil eldivenler olarak anılacağını, örneğin yeşil eldiven satın almak isteyen hastane çalışanları bakımından karıştırılmanın ortaya çıkacağını belirtmiştir.

Buna karşın başvuru sahibine göre, ret gerekçesi markanın sahibi yeşil rengin bir tonu için koruma talep etmiş olsa da, uzman korumayı yeşil rengin tüm tonlarını kapsayacak şekilde değerlendirerek hata yapmıştır. Yeşil rengin belirli tonları arasında benzerlik bulunsa da, başvuru sahibine göre, çok farklı olan Pantone 2274C Pantone 7488U tonları arasında böyle bir benzerlik söz konusu değildir.

Temyiz Kurulu, markalarda yer alan Pantone kodlarının talep edilen korumayı belirli hale getirdiği, bu nedenle markaların yeşilin her tonunu kapsayacak şekilde değerlendirilemeyeceği görüşündedir. Bu yöndeki bir yaklaşım yeşil rengin tüm tonlarının tıbbi eldivenler için tescilini potansiyel olarak baştan engellemek anlamına da gelecektir. Buna ilaveten Kurul’a göre, başvuruya konu yeşil rengin tonu ile ret gerekçesi markadaki yeşil renk tonu birbirlerinden görsel olarak oldukça farklıdır ve tüketicilerce benzer olarak değerlendirilmeyeceklerdir.

Yukarıda yer verilen görüşler çerçevesinde Temyiz Kurulu, başvuru ile ret gerekçesi markayı benzer işaretler olarak değerlendirmemiş ve markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmayacağı sonucuna ulaşmıştır. Dolayısıyla, başvuru hakkında ret kararı kaldırılmıştır.

USPTO Temyiz Kurulu’nun incelememize konu kararı; renk markalarının koruma kapsamının belirlenmesinde Pantone renk kodlarının önemini işaret ederek, kapsam belirlenirken sadece bir rengin genel adının değil, rengin tonunun esas alınması gerektiğini göstermektedir. Ancak, karardan anlaşılacağı üzere, incelemenin kapsamı Pantone kodlarının eşleştirilmesinden ibaret değildir; Pantone kodları aynı olmasa da renklerin tonları benzer olabilir ve incelemede bu husus da dikkate alınmalıdır. İnceleme konusu vakada, her iki marka yeşil rengin çok farklı tonlarında olduklarından benzer bulunmamış ve bu nedenle başvuru hakkındaki ret kararı Temyiz Kurulu’nca kaldırılmıştır.

USPTO Temyiz Kurulu’nca emsal karar olarak belirlenen ve incelemede sıklıkla karşımıza çıkmayan renk markalarının karıştırılması olasılığına ilişkin bu kararı, bu yazıyla okuyucularımızın bilgisine sunduk. Faydalı olmasını dileriz.

Önder Erol ÜNSAL

Nisan 2020

unsalonderol@gmail.com

-Muhafazakar Enstitü- Din, Siyaset ve Eğlence Alanlarında Bilgi Sağlama Hizmetleri İçin Doğrudan Tanımlayıcı mıdır? (USPTO Temyiz Kurulu Kararı)

Son yıllarda ülkemizde eğitim sektöründe çeşitlileşme, özel ilgi alanlarına ve küçük gruplara yönelik eğitimlerde artış gözlenmektedir. Kanaatimce bu halin sosyal medya kullanımdaki artış ve sosyal medya aracılığıyla tanıtım – reklamla da doğrudan ilişkisi bulunmaktadır.

Alanlarının gerçek uzmanı olan kişiler, fazlaca sermayeye veya kompleks iş bağlantılarına ihtiyaç duymaksızın, alanlarının ilgililerine sosyal medya aracılığıyla kolaylıkla ulaşabilmekte ve sadece eğitim amacıyla birkaç saatliğine geçici olarak kiraladıkları salon, restoran veya sınıflarda özel amaçlı eğitimlerini gerçekleştirebilmektedir. Entelektüel birikimlerini gelire dönüştüren eğitimciler ve herhangi aracı olmaksızın yetkin isimlerle doğrudan muhatap olarak istedikleri eğitimi alan kullanıcılar, bu durumdan genel anlamıyla oldukça memnundur.

Nispeten yeni sayılabilecek bu iş alanının marka tescil pratiklerine de yansıması bulunmaktadır. Eğitimin verildiği alanı gösteren isimler ile bir eğitim faaliyetini çağrıştıran kurumsal isimlerin birbirleriyle kombine edilmesiyle oluşturulan marka tescil başvurularına son yıllarda sıklıkla rastlanmaktadır. Gerçek hayatta karşıma çıkan örnekleri belirtmeyeceğim, ancak bir fikir oluşması için birkaç örneği kendim türeteyim: “Viski Akademisi”, “Yazılım Enstitüsü”, “Şiir Okulu”, “Denetim Akademisi”, “Natürmort Atölyesi”, vb.

Yukarıda örneklerle sınırlı düşünmemek kaydıyla, bu ve benzeri nitelikteki marka tescil başvurularının, mutlak ret nedenleri kapsamında reddedilip reddedilemeyeceği veya incelemede kullanılacak ölçütlerin neler olması gerektiği de tartışma konusudur. Türk Patent ve Marka Kurumu’nun 2019 yılında güncelleştirerek yeniden yayımladığı Marka İnceleme Kılavuzunda konu hakkında kısa bir bölüm bulunmaktadır:

Bu yazının gayesi, kılavuzdaki değerlendirmeleri tartışmak ve konuya yeni bir boyut kazandırmak değildir. Yazının uzun girişinin nedeni, aşağıda sizlere aktaracağımız USPTO Temyiz Kurulu kararını hangi amaçla seçtiğimizi düzgün biçimde açıklamak ve konunun Türkiye açısından da önemli olduğuna dikkat çekmektedir. Bunu gerçekleştirebildiğimizi düşünerek karara geçiyoruz.

USPTO Temyiz Kurulu’nun 8 Ekim 2019 tarihinde verdiği kararla “Conservative Institute” marka tescil başvurusunun tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi kararını onamıştır. Kurul kararı http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-87658084-EXA-11.pdf bağlantısından görülebilir.

2017 yılında kurulan “Conservative Institute, LLC” firması “Conservative Institute” kelime markasını “Sınıf 35: Siyaset alanında global bir iletişim ağı vasıtasıyla online bilgi sağlama hizmetleri. Sınıf 41: Eğlence alanında global bir iletişim ağı vasıtasıyla online bilgi sağlama hizmetleri. Sınıf 45: Din alanında global bir iletişim ağı vasıtasıyla online bilgi sağlama hizmetleri.” için tescil ettirmek için başvuruda bulunur.

“Conservative Institute” ibaresi Türkçe’ye “Muhafazakar Enstitü” olarak çevrilebilecek bir kelime kombinasyonudur. Başvuru sahibi, muhafazakar hayat ve siyaset anlayışının ilkelerini savunmak amacıyla web sayfasında günlük içerik sunan bir kuruluştur. 2017 yılında kurulmuş organizasyonun www.conservativeinstitute.com alan adlı web sayfasından, kuruluşun ilkeleri ve amacı hakkında bilgi edinilmesi mümkündür.

USPTO, başvuyu tanımlayıcılık gerekçesiyle reddeder ve başvuru sahibi karara karşı itiraz eder. İtiraz, USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenerek, aşağıdaki nedenlerle reddedilir.

Yerleşik içtihada göre münhasıran tanımlayıcı markalar, tescil talebine konu mal ve hizmetlerin niteliğini, kalitesini veya bir özelliğini doğrudan bildiren işaretlerdir. Bir işaretin doğrudan tanımlayıcı olması için mal veya hizmetin her özelliğini bildirmesi gerekmez, mal veya hizmetin önemli bir özelliğinin, niteliğinin veya vasfının bildirilmesi yeterlidir.

Başvuruda yer alan kelime unsurlarından “conservative (muhafazakar)”, “geleneksel görüş ve değerleri savunan, değişime karşı çıkma eğiliminde olan, muhafazarlık felsefesinden veya politik akımından gelen”; “institute (enstitü)” ise “bir amacı desteklemek için kurulmuş bir yapı; özellikle teknik konular alanında faaliyet gösteren eğitim kurumu” anlamlarına gelmektedir.

Başvuru hakkında ret kararını veren uzman, başvuru sahibinin web sitesinden topladığı kanıtları da karara ekleyerek, “muhafazakar enstitü” anlamına gelen “conservative institute” ibaresinin başvuru kapsamındaki “Sınıf 35: Siyaset alanında global bir iletişim ağı vasıtasıyla online bilgi sağlama hizmetleri. Sınıf 41: Eğlence alanında global bir iletişim ağı vasıtasıyla online bilgi sağlama hizmetleri. Sınıf 45: Din alanında global bir iletişim ağı vasıtasıyla online bilgi sağlama hizmetleri.” için doğrudan tanımlayıcı olduğu sonucuna ulaşmıştır.

Ayrıca, başvuru sahibinin kendi web sayfasında da belirtildiği üzere, “conservative institute” muhafazakar hayat ve siyaset anlayışının ilkelerini savunmak amacıyla web sayfasında günlük içerik sunan bir kuruluştur.

Temyiz Kurulu; başvurunun anlamı ve başvuru kapsamında bulunan hizmetlerin niteliği dikkate alındığında, tüketicilerin başvuruya konu markanın sunulan hizmetler hakkında doğrudan mesaj ilettiğini anlayacakları görüşündedir. Daha açık ifadeyle başvuru; kapsadığı hizmetler bakımından, yani siyaset, eğlence ve din alanlarında online sağlanan bilgi hizmetleri açısından muhafazakar inançlara ve muhafazakar bakış açısına yer verildiği mesajını tüketicilere doğrudan iletmektedir. Bu bağlamda başvuru hakkında doğrudan tanımlayıcılık gerekçesiyle verilen ret kararı yerinde görülmüştür.

Başvuru sahibi, markasının muhafazakarlığı yüceltmediğini belirtse de, buradaki soru markanın muhafazakarlığı yüceltip yüceltmediği değil, kapsadığı hizmetler bakımından tanımlayıcı olup olmadığıdır ve Kurul da USPTO uzmanı gibi başvurunun kapsadığı hizmetler bakımından açıkça tanımlayıcı olduğu görüşündedir.

Temyiz Kurulu belirtilen nedenlerle başvuru hakkındaki ret kararını onamış ve itirazı reddetmiştir.

Benzeri bir başvuru, ülkemizde ne şekilde değerlendirilirdi sorusunun yanıtı elbette bu yazıda yer almıyor; ancak bu başvuru özelindeki değerlendirmelerin yerindeliği tartışmaya açık olarak da görülebilir. Görüşünü belirtmek isteyen okuyucularımızın yorumlarını duymaktan memnun olacağız.

Önder Erol ÜNSAL

Kasım 2019

unsalonderol@gmail.com

Bir Zamanlar Amerika’da: Yasak Maddelerin İnsan Vücuduna Aktarımı Amaçlı Malzemeler Marka Tesciline Konu Olabilir mi? USPTO Temyiz Kurulu Sözünü Söyledi

“Cannabis sativa” bitkisinin, yani çoğunluğumuzun bildiği ismiyle “hint keneviri” bitkisinin yaprakları ve tohumları uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin üretiminde kullanılmaktadır. Bu tür maddelerin kullanımı ve bulundurulması dünya genelinde çoğunlukla kanun dışıdır. Bununla birlikte, A.B.D.’nin bazı eyaletlerinde hint keneviri veya marihuananın kullanımı, belirli şartlar dahilinde yasaldır, ancak bu eyaletlerdeki durum, konu federal düzeyde marka tesciline geldiğinde problemlere yol açmaktadır. Cannabis tüketilirken kullanılan malzemelerin, tescilli markaların kapsamında korunmasına ilişkin hususlar, A.B.D. marka hukuku ve uygulamasında yoğun biçimde tartışılmaktadır.

Bu yazıda size tartışmaların önemli eksenlerinden birini göstereceğiz ve federal bir devlet kurumu olan A.B.D. Patent ve Marka Ofisi‘nin (USPTO) konu hakkındaki değerlendirmesi hakkında fikir vermeye gayret edeceğiz.

“Canopy Growth Corporation” (başvuru sahibi), 2014 yılında USPTO’ya “JUJU RX” kelime markasının “dumansız hint keneviri buharlaştırma cihazları, yani tüttürme amaçlı oral buharlaştırıcılar; buharlaşmış hint kenevirini iletme cihazları, yani tüttürme amaçlı buharlaştırıcılar” malları için tescil edilmesi talebiyle başvuruda bulunur. Başvuru sahibi, buna ilaveten aynı malların tescili amacıyla “JUJU HYBRID” başvurusunda da bulunmuştur.

USPTO uzmanı her iki başvuruyu da markaları kanunlara uygun biçimde iyi niyetli kullanım amacının bulunmaması nedeniyle reddeder.

Başvuru sahibi bu kararlara karşı itiraz eder ve itirazlar USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenir. Kurul’un itirazlar hakkında verdiği ve bu yazıda sizlere aktarılacak olan kararın http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-86475885-EXA-19.pdf bağlantısından görülmesi mümkündür.

Kurul’un, kullanım niyetine bağlı başvurulardaki önceki içtihadı, “Eğer ki, başvuruya konu mallar, Federal Kontrol Altında Bulunan Mallar Kanunu‘na (CSA) göre kanun dışı ise, bu mallar başvuru sahibince ticarette kullanılamayacağından, başvuru sahibinin malları iyi niyetle kullanımının hukuken imkansız olduğu” yönündedir.

İncelenen vakada, daha öncekilerde olduğu gibi, başvuru sahibi mallarını hint keneviri veya marihuana buharlaştırıcılar olarak tanımlamıştır. CSA’ya göre marihuana bulundurulması kanunsuz olan kontrol altındaki bir maddedir ve böyle bir maddenin insan vücuduna herhangi bir biçimde intikal ettirilmesini sağlayan her tür cihaz, donanım, alet de CSA çerçevesinde satışa sunumu veya ticari kullanımı kanun dışı olan ilaç donanımlarıdır. CSA’da marihuana, “cannabis sativa (hint keneviri) bitkisinin her tür parçası, bu bitkiden elde edilen reçine, bu bitkiden, tohumlarından veya reçinesinden üretilen her tür bileşen, ürün, tuz, türev, karışım” olarak yer almaktadır.

Belirtilen tanımlar ve inceleme konusu vakaya ilişkin kayıtlar dikkate alınınca, başvuru kapsamında hint kenevirine yapılan atıfların, CSA’da yer alan tanım kapsamındaki marihuanaya yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu çerçevede, hint keneviri veya marihuanayı insan vücuduna herhangi bir şekilde aktarma amaçlı malzemeler, CSA kapsamında kanun dışı ilaç donanımlarıdır ve başvuru kapsamındaki mallar da bu klasmana girmektedir.

Malların ifade ediliş biçimi, malların amacının marihuanayı veya hint kenevirini insan vücuduna aktarmak olduğunu göstermektedir. Başvuru sahibi de malların amacına yönelik bu tespite itiraz etmemektedir. Başvuru sahibinin iddiası, tescilini talep ettiği malların, devlet tarafından satışına izin verilen ve düzenlenen hint keneviri endüstrisi satıcıları veya işletmecileri için tasarlandığıdır. Bu noktada, bazı A.B.D. eyaletlerinde sağlık amaçlı marihuana ticaretinin yasal olduğu bir kez daha belirtilmelidir.

Buna karşılık USPTO Temyiz Kurulu’na göre, USPTO’ya yapılan başvurular sonucu federal marka tescili elde edilmektedir ve dolayısıyla kanunilik meselesinin, gene bir federal kanun olan CSA’ya göre değerlendirilmesi gerekmektedir.

Başvuru sahibinin bir diğer iddiası, elektronik sigaralar gibi diğer oral buharlaştırıcı cihazların marka olarak tescil edilmesi önünde engel bulunmaması ve paralel değerlendirme yapılması gerekliliğidir. Bu tip mallar CSA kapsamında kanun dışı olmadığından, paralel değerlendirme yapılması Kurul’a göre mümkün değildir.

Başvuru sahibi, üçüncü kişilere ait bazı önceki tescilleri emsal olarak göstererek markasının tescil edilmesini talep etmektedir. Kurul, bu tescillerin bir kısmının CSA’daki yasal kullanım hallerine ilişkin olduğunu, dolayısıyla incelenen vaka için emsal teşkil etmeyeceğini, bunun ötesinde her vakanın kendi halleri çerçevesinde inceleneceğini belirtmiştir. Buna ilaveten bazı önceki tesciller, incelenen başvuruyla benzer özellikler gösterse de, USPTO’nun bu tescillere izin vermiş olmasının, Kurul veya Mahkemeler açısından bağlayıcılık taşımadığının da altı çizilmiştir.

Başvuru sahibi son olarak, Cole Memo isimli federal bir direktifi işaret ederek, başvuru kapsamındaki malların kanuni olduğunu iddia etmiştir. Temyiz Kurulu, bir kanun olan CSA’nın varlığı karşısında Cole Memo direktifinin dikkate alınamayacağını, kaldı ki bu direktifin de 2018 yılında iptal edildiğini belirterek, bu iddiayı da kabul etmemiştir.

Sonuç olarak, Temyiz Kurulu başvuru sahibinin tüm iddialarını reddederek başvurular hakkındaki ret kararlarını, başvuruların kapsamındaki mallara ilişkin kullanım niyetinin kanun dışı olması gerekçesiyle onamıştır.

Karar, Cannabis endüstrisi için sevindirici olmasa da, yoğun tartışmaların yaşandığı bu alanda gelecek günlerin ne getireceğini hep birlikte göreceğiz.

Son Not: Yazıyı yazmaya başladığım andan şu ana dek aklımda Sergio Leone‘nin hayranı olduğum ve onlarca kez izlediğim Bir Zamanlar Amerika’da (Once Upon a Time in America) filmi vardı. Neden mi? Film Noodles (Robert De Niro) bir afyon evinde uyuşturucunun etkisi altındayken başlar ve finalde de Noodles gene afyon evindeyken biter. Yaklaşık 4 saat süren, flashbacklerle dolu ve yoksulluk, dostluk ve ihanet başta gelmek üzere nice kavramı bir arada sorgulatan bu filmi, izleyenler de izlemeyenler de DVD’sini edinip ilk kez veya yeniden görsün. Ve evet, Ennio Morricone‘nin müzikleri en az film kadar güzel, belki de filmin önünde, hatta bana sorarsanız tüm zamanların en iyi soundtrack albümü Bir Zamanlar Amerika’da filmine aittir. Onun da Youtube bağlantısını aşağıya ekleyeyim, tadını çıkarın!

Önder Erol ÜNSAL

Ekim 2019

unsalonderol@gmail.com

Erkek Vücudu Biçimli Parfüm Şişeleri Hangi Halde Karıştırılır? USPTO Temyiz Kurulu Ne Demiş?

Parfüm şişeleri standart parfüm şişesi görünümünden uzaklaştıkları ölçüde, parfümleri ayırt etmek için kelime markaları kadar işlevsel hale gelmektedir.

Parfüm tutkunları, kullandıkları parfümün sadece şişesine bakarak, yani kelime markasını görmeden veya parfümü koklamaya ihtiyaç duymadan, kokunun markasını söyleyebilmeye yetisine çoğunlukla sahiptir. Elbette bu durum, bütün parfüm şişeleri açısından değil, stilize parfüm şişeleri bakımından geçerlidir. Böyle bir halde, stilize parfüm şişeleri birbirlerine benzerse, şişelerin benzerliği nedeniyle tüketicilerin markaları karıştırması olasılığından bahsetmek mümkün hale gelecektir.

Peki, parfüm şişeleri arasında karıştırılma olasılığının varlığından bahsedebilmek için ne düzeyde bir benzerlik aranmalıdır? A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu aşağıda yer vereceğimiz kararında bu soruyu erkek vücudu görünümlü parfüm şişeleri açısından vermiştir.

“Coscentra B.V.” aşağıda görseline yer verdiğimiz şekil markasının “parfümler ve esans yağları” için tescil edilmesi talebiyle USPTO’ya başvuruda bulunur. Başvuru tarifnamede; “Marka, malların erkek vücudu şeklindeki ambalajının üç boyutlu görünümünden oluşmaktadır. Sprey başlığını tasvir eden kesik çizgiler markanın parçası değildir. Markanın bir özelliği olarak renk talebi bulunmamaktadır.” biçiminde anlatılmıştır.

USPTO’da yapılan inceleme neticesinde uzman, başvuruyu aşağıdaki tescilli şekil markasıyla karıştırılma olasılığı gerekçesiyle reddeder. Ret gerekçesi markanın kapsamında da “parfümler” yer almaktadır.  Ret gerekçesi markanın tarifnamesi; “Marka, malların ambalajının üç boyutlu şeklinden oluşmaktadır. Şekildeki çizgi kısımlar mavi renk içindir.” biçimindedir.

Başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca 26 Mart 2019 tarihinde karara bağlanır. Kararın tüm metninin http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-79196465-EXA-14.pdf bağlantısından görülmesi mümkündür.

Temyiz Kurulu kararına karıştırılma olasılığı hakkındaki içtihatla başlar. IPR Gezgini’nde bu içtihadı daha önce defalarca yazdığımız için bir kez daha tekrarlamayacağız.

Karardaki ilk tespit, markaların kapsadığı malların aynı olduğuna ilişkindir. Devamında markaların benzerliği hususu detaylıca irdelenir.

Markaların benzerliği incelenirken dikkate alınan temel ilke, markaların yanyana konularak karşılaştırılması suretiyle birbirlerinden ayırt edilip edilmeyeceklerinin test edilmesi değil; oluşturdukları bütüncül ticari izlenim itibarıyla birbirleriyle yeterli düzeyde benzer olup olmadıklarının, bu yolla da malların ticari kaynağına ilişkin karıştırmanın ortaya çıkıp çıkmayacağının değerlendirilmesidir. Markaların benzerliği değerlendirilirken, markalar parçalara bölünerek, bu unsurların farklılıkları değil, markaların bütünsel olarak benzer olup olmadıkları dikkate alınmalıdır. Bu değerlendirme yapılırken farklı unsurların benzerliği göz önüne alınabilir. İncelenen vakada mallar aynı olduğundan, karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşabilmek için markaların benzerliğine duyulan ihtiyaç nispeten azalacaktır.

Başvuru ve ret gerekçesi marka parfüm şişelerinden oluşmaktadır. Normal pazar koşullarında, tüketicilerin markaları yanyana inceleme lüksü genellikle bulunmamaktadır, dolayısıyla tüketiciler karşılaştırmayı yaparken tam ve noksansız olmayan hafızalarından yararlanırlar. Ortalama tüketicinin hafızasının odağında, ürünleri spesifik değil genel izlenimi bulunmaktadır. Bu vakada, ortalama tüketici parfüm satın alabilecek her bireydir.

USPTO uzmanı kararında, her iki markanın da malların erkek vücudu biçimindeki ambalajından oluşmaları nedeniyle görsel, çağrışımsal ve bütünsel ticari algı anlamında benzer olduklarını öne sürmektedir. Başvuru sahibi de, markaların erkek vücudu biçimindeki ambalajlardan oluştuğunu kabul etmektedir, ancak ona göre vücutların biçimi tüketicilerin onları farklı ticari kaynaklardan gelen ürünler olarak değerlendirmelerini sağlayacak derecede farklıdır.

Başvuru sahibi, Britannica Ansiklopedisi’nde yer alan farklı vücut tiplerinden (endomorphic yani yuvarlak şişman vücut tipi; mesomorphic yani kaslı vücut tipi; ectomorphic yani zayıf düz vücut tipi) bahsetmiş;  buna bağlı olarak markalardaki erkek vücutlarının farklılıklarını belirtmiştir. Başvuru sahibine göre, ret gerekçesi markadaki erkek vücudu zayıf fiziğe sahip ve penissiz iken, başvurudaki erkek vücudu kaslı fiziğe ve penise sahiptir. Buna ilaveten; tüketiciler her tür medyada erkek biçimlerini görmeye alışkındır ve tüm erkeklerin aynı fiziğe sahip olmadıklarını bilirler; başvurudaki erkek vücudu şekli kaslı ve daha orantılı iken, ret gerekçesi markadaki erkek vücudu zayıf üst gövde ve orantısız derecede büyük kalçalara sahiptir; tüketici ürünlerinde penis çoğunlukla gösterilmese de başvuruda penis yer almaktadır ve tüketiciler bunu haliyle fark edecektir; ret gerekçesi markada kollar hemen kesilmişken, başvuruda kollar daha uzundur ve dolayısıyla geniş omuzlar belirgin hale getirilmiştir.

Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin markaların belirli yönleriyle farklılıklar içerdiği yönündeki iddiasına katılmaktadır; bununla birlikte Kurul incelemesi markaların görsel, çağrışımsal ve bütüncül ticari izlenimi dikkate alınarak yapılmalıdır. Uzman kararında düzinelerce parfüm şişesi şekline yer vermiştir ve bunların hiçbirisi erkek vücudu şeklinden oluşmamaktadır. Ret gerekçesi marka esas sicilde tescillidir ve korumadan muaf tutulan unsur veya kullanım sonucu kazanılmış ayırt edici nitelik içermemektedir. Bir diğer deyişle, ret gerekçesi markanın ticari veya kavramsal olarak zayıf olduğuna ilişkin bir kanıt bulunmamaktadır. Tersine, bütüncül olarak bakıldığında başvuru ve ret gerekçesi marka görsel, çağrışımsal ve ticari algı bakımından birbirleriyle benzerdir. Her iki marka da, tüketicilerce erkek vücudu biçiminde parfüm şişesi olarak anılacaktır. Sonuç olarak Kurul’a göre, markalar arasında benzerlik bulunmaktadır.

Temyiz Kurulu; malların aynı olması ve aynı ticari kanallarda dolaşımda olmasını, aynı tüketicilere hitap etmesini ve markaların görsel, çağrışımsal ve ticari algı bakımından benzer olmalarını birlikte dikkate aldığında, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği görüşüne ulaşmış ve başvuru hakkındaki ret kararını onamıştır.

Okuyucularımıza bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, bu ret kararı yayıma itiraz üzerine verilmemiştir, tersine USPTO resen yaptığı incelemede markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunduğuna karar vermiştir ve bu karar yukarıda okuduğunuz üzere Temyiz Kurulu’nca onanmıştır.

İçlerinden birisi olmasam da parfüm meraklısı okurlarımızın çoğu gibi ben de, ret gerekçesi markanın Jean Paul Gaultier’in efsanevi erkek parfümü şişesi olduğunu biliyorum. Uzman kararında ret gerekçesi markanın bilinirliğinden, dolayısıyla artırılmış ayırt edici gücünden hiç bahsedilmemesi bana tuhaf geldi diyebilirim.

Önder Erol ÜNSAL

Eylül 2019

unsalonderol@gmail.com

Inter Partes Review ve Buluş Basamağı (Non-obviousness) Terimlerinin Bir USPTO Temyiz Kurulu Kararına Etkisi (Riot Games, INC. v Paltalk Holdings, INC.)

Riot Games, INC. şirketi USPTO Temyiz Kuruluna, Paltalk Holdings, INC. şirketine ait 6,226,686 numaralı patentin aşağıda belirtilecek istemlerinin patentlenebilir olmadığına dair bir dilekçe vermiştir. İnceleme sonucunda USPTO Temyiz Kurulu, istemlerin buluş basamağını aşmadığı iddialarının yerinde olduğu gerekçesiyle 6,226,686 numaralı patentin 1-4, 7-21, 28-34, 35, 39 40, 47-54, 56,57 ve 64-70. istemlerinin A.B.D Patent Kanunu’nun (35 U.S.C.) 103. maddesi uyarınca patentlenemeyeceğine karar verdi.

Riot Games, INC. şirketi, 2006 yılında Los Angeles’da kurulmuş olan Dünyaca ünlü, oyun yapım şirketidir. Riot Games şirketinin bilinen en ünlü oyunu ise League of Legends’dır. Dilekçeye taraf olan diğer şirket Paltalk Holdings, INC. ise, 6,226,686 patentin sahibi olan, online platformlar üzerinde olmak üzere kullanıcılarına konuşma odaları, mesajlaşma gibi hizmetler sağlayan bir şirkettir.

Olayın geçmişine kısaca değinecek olursak, Paltalk Holdings INC. Şirketi,  Riot Games, INC şirketinin League of Legends oyunundaki sohbet odalarındaki kullanımlarının ‘686 numaralı patent hakkına tecavüz oluşturduğu iddialarıyla 16 Aralık 2016 tarihinde patent tecavüzü davası açar. Riot Games, INC şirketi ise bir savunma mekanizması olan ‘’Inter Partes Review’’ talebinde bulunur. Riot Games,INC. şirketinin bu talebi üzerine USPTO Temyiz Kurulu istemi kabul eder, duruşma yaparak, yukarıda belirtilen istemlerin A.B.D. Patent Kanunu’nun (35 U.S.C.) 103. maddesine göre patentlenebilir olup olmadığına ilişkin değerlendirmesine başlar.

USPTO Temyiz Kurulu kararına değinmeden önce, Inter Partes Review adı verilen dilekçenin anlamını ve taraflara nasıl bir imkan verdiğini inceleyecek olursak. Inter Partes Review mekanizması, 2012 yılında yürürlüğe girmiştir. Amacı, geçerli (valid) patentlerin istemlerinin A.B.D Patent Kanunu’nun (35 U.S.C.) 102. ve 103. maddeleri uyarınca USPTO Temyiz Kurulunca yeniden gözden geçirilmesini sağlamaktır. Bu mekanizma öncesinde, bir patentin geçerli olup olmadığına dair incelemeye yetkili kurum Bölge Mahkemeleriydi.

Yeni sayılabilecek bu sistemde, A.B.D Patent Kanunu’nun 286. maddesine göre, Inter Partes Review isteminde bulunan taraf, patent koruma süresi dolmuş olsa dahi, daha önce meydana gelen zararlarını 6 yıl ile sınırlı olmak kaydıyla isteyebilecektir.

Yazının devamında gerekçelerini belirterek, Inter Partes Review ve buluş basamağını değerlendiren USPTO Temyiz Kurulu’nun 14 Mayıs 2019 tarihli kararına yer vereceğiz, karar metninin Riot Games v Palktalk Holdings bağlantısından görülmesi mümkündür.

İnceleme konusu olan Paltalk Holdings, INC. Şirketine ait ‘686 numaralı patent, interaktif uygulamalar için sunucu grup mesajı sistemi başlığı altında yer alan, interaktif uygulamaları ana bilgisayarları ve grup mesajlaşma sunucularını içeren bir ağ üzerinden dağıtma yöntemi metodunu tanımlamaktadır. Internet gibi ağlar üzerinden dağıtılan paylaşılan, interaktif uygulamalar için ana bilgisayarlar arasında yönlendirme mesajlarını belirtir.

İnceleme talebinde bulunan Riot Games, INC. şirketi, dilekçesinde istem 1–4, 7–21, 28–30, 34, 35, 39, 40, 47–49, 53, 54, 56, 57, 64–66 ve 70’in Aldred ve RFC 1692’ye göre daha önceden belirtilen istemlerin değinildiğini ve buluş basamağının aşılmadığını belirtir. A.B.D. Patent Kanunu’nun (35 U.S.C) 103. maddesine göre göre, bir buluşun patentlenebilir olmasının şartlarından birisi de buluş basamağının aşılmasıdır.

A.B.D. Patent Kanunu’na göre, bir buluşun patent elde edebilmesi için tekniğin bilinen durumunun aşılması (non-obviousness), kullanılacak tekniğe yararlı (useful) ve yenilik (novelty) özelliklerine sahip olması gerekmektedir. Buluş basamağı, yenilik kavramı ile benzerlik göstermektedir. Fakat, buluş basamağı kavramında daha çok buluşun daha önceki patent başvurularında bilinip bilinmediği, buluşun daha önce yazılı şekilde tanımlanıp tanımlanmadığı gibi sorulara cevap vermesi gerekmektedir. Yeni bir buluş patent koruması altında olan diğer buluşlardan farklılık gösterse, bazı durumlarda yeni bir buluş olsa dahi patentlenemeyebilmektedir. Buluş basamağı kavramı, yeterli farklılık yani, o alandaki uzmana göre buluşun açık bir şekilde olmaması anlamına gelmektedir.

Buluş basamağının tespiti için Graham testi adı verilen 4 aşamalı bir değerlendirme yapılmaktadır:

  • Önceki tekniğin kapsamı ve içeriği;
  • İstemin söz konusu olduğu konu ile önceki teknik arasındaki farklar;
  • Buluş konusunundaki tekniğin kullanılma şekli ve
  • Buluşun o alanda uzman veya kamu nazarın açık, daha önceden belli olmadığına dair kanıtlar. Bknz. Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 17–18 (1966).

Yukarıda belirtildiği gibi, (i) tekniğin o alanda hangi sorunları çözdüğü, (ii) tekniğin alanıyla ilgili hangi sorunların bulunduğu gibi sorulara cevap veriliyor olması gerekmektedir.

USPTO Temyiz Kurulu değerlendirmelerine, ağda ortak çalışma başlıklı 26 Mayıs 1994 tarihinde yayınlanan Aldred uluslararası başvurusu ile devam eder. Aldred, ağda ortak çalışma için programlanabilir iş istasyonu ile ilgili olup, devreler arasında veri ve kaynakları paylaşan, paylaşım grubunun üyelerini bağlayan veri kanallarını paylaşan programların kümesinin paylaşımını içerir.

Şekil 3, A, B, C, D ve E devreler arasında veri ve kaynakları paylaşan uygulamaları göstermektedir. Şekil 4, Şekil 3’teki uygulamaların paylaşımı arasındaki iki paylaşım setini göstermektedir.

Ağustos 1994’te yayınlanan “Transport Multiplexing Protocol (TMux)” adlı RFC 1692, İnternet topluluğu için internet standartları izleme protokolü olup, iyileştirmeler için tartışma ve önerileri içermektedir. RFC 1692, TMux protokolunun birden çok tek bir bağlantı üzerinde bir çok terminal açmasını sağlayan ve verimliği artırıp, sistem yönetimini kolaylaştıran bir protokoldür.

RFC 1692, TMux’un, uygulama tipinden bağımsız olarak, bir sunucu ile ana bilgisayar arasında birleştirilebilen birden çok kısa nakil segmentine izin veren bir protokol olduğunu açıklar. Bu nedenle, “TMux, ağ trafiğini artırmak ve birçok kısa paket içeren çok sayıda oturum gerçekleştiren ana bilgisayarlardaki yükü azaltmak için” tasarlanmıştır.

Riot, INC. şirketi dilekçesinde, Aldred’in veri akışlarının seri hale getirilmesi ve iletilmesi ve merkezi seri hale getirme noktası istemini açıkladığını ve burada veri paketleri üzerindeki kanallar aracılığıyla gönderildiğini açıklar. Sonrasında da seri hale getirilmiş kanal setlerinin her bir paylaşım grubuna iletildiğini belirtir.  Riot Games INC. şirketi dilekçesinde ‘686 numaralı patentin,  Aldred ve RFC 1692’de açıklananların benzer teknik olduğunu ve hepsinin bilgisayar ağ sistemleri alanlarını içerdiği özellikle RFC 1962’de TMux protokolünün kümeleştirme isteminin açıklandığını belirtmiştir.

Dolayısıyla da, USPTO Temyiz Kurulu, Aldred olarak bilinen 1993 tarihli uluslararası başvuruda “veri akışını seri hale getirme ve iletmenin” ve RFC 1692’de ağ trafiğinin ve ana bilgisayardaki yükün nasıl azaltılacağının daha önceden açıklandığını ve bunu uzman bir kimsenin bilmesi gerektiğini belirtir.

Paltalk Holdings, INC.  şirketi  her ne kadar, Riot Games, INC. şirketinin dilekçesinde belirttiği istemlerinin RFC 1692’de belirtilmediğini ve istemlerinin açık olmadığı belirtse de, USPTO Temyiz Kurulu, Aldred ve RFC 1692 protokolünde yer alan sistemlerin, buluş basamağının aşılmasına engel olacağı gerekçesiyle, Palktalk Holdings, INC. Şirketinin 6,226,686 numaralı patentinin 1-4, 7-21, 28-34, 35, 39 40, 47-54, 56,57 ve 64-70. istemlerinin patentlenemeyeceğine karar verir. Paltalk Holdings, INC şirketinin USPTO Temyiz Kurulunun bu kararını, Federal Bölge Mahkemesi’ne taşıyıp taşımayacağını takip edeceğiz.

Tonay Berkay Aras

Mayıs 2019, San Francisco

tonayberkay@gmail.com  

FUCT Davasında [Brunetti v Iancu] A.B.D. Yüksek Mahkemesi Kararını Verdi: İfade Özgürlüğü ve Ahlaka Aykırılık Arasındaki İlişki Nasıl Anlaşılmalı?

Dava Prosedürü

Dava, tasarımcı ve girişimci Erik Brunetti ile A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) arasındaki uyuşmazlığa ilişkindir. Brunetti, kendi tasarımları ile ürettiği bir giyim markası sahibi olup ürünlerini FUCT markası altında üretmektedir ve FUCT ibaresinin “Friends You Can’t Trust (Güvenemeyeceğin Arkadaşlar)” ibaresinin kısaltması olduğunu iddia etmektedir.

Brunetti FUCT kelime markasını USPTO’da tescil ettirmek için başvuruda bulunmuştur. USPTO, Marka Kanunu (Lanham Act) çerçevesinde söz konusu marka başvurusunu “ahlaka aykırı ya da rezil, utandırıcı” (immoral or scandalous) olarak görmüş ve başvuruyu reddetmiştir. FUCT ibaresi USPTO tarafından, argo bir tabir olan “fucked” kelimesi ile eşsesli olarak değerlendirilmiş ve bu nedenle ahlaka aykırı görülmüştür.

USPTO, FUCT markasının “immoral or scandalous” kategorisi kapsamına girip girmediği hususunu değerlendirirken ilgili markanın toplumun kayda değer kesimince edep ve ahlak kurallarına aykırı olarak görülüp görülmediğini dikkate almış ve söz konusu markanın toplumun çoğunluğu tarafından kabul görmüş ahlak kurallarına ve duygularına aykırı olduğu sonucuna varmıştır. Karar üzerine Brunetti, USPTO bünyesinde itiraz mekanizmasını işletmiş ancak itirazı kabul görmemiştir.

USPTO bünyesindeki itiraz yollarının tüketilmesini takiben Brunetti, meseleyi İstinaf Mahkemesi (The Court of Appeals)’ne taşımıştır. İstinaf Mahkemesi, Lanham Act’ının “immoral or scandalous” marka başvurularına izin vermeyen düzenlemesinin First Amendment’ı ihlal ettiği hükmüne varmıştır. First Amendment Amerika Birleşik Devletleri Anayasası’nın bir parçası olup, Birleşik Devletler Kongresi’nin din özgürlüğü, ifade hürriyeti gibi temel hakları ihlal edecek düzenlemeler yapmasını yasaklayan hükümlerdir. Bununla birlikte, USPTO’un talebi üzerine dava Birleşik Devletler Yüksek Mahkemesi (Supreme Court of the United States)’ne taşınmıştır.

Yüksek Mahkeme Kararı (588 U.S. No. 18-302, 24 Haziran 2019 )

USPTO’un başvurusu üzerine meseleyi ele alan Yüksek Mahkeme, Lanham Act’ının ilgili hükmünün (madde 2(a)) First Amendment’ı ihlal ettiği ve ifade özgürlüğüne aykırı olduğu hükmüne vardı. Bu karara varırken Yüksek Mahkeme ilgili hükmün, marka başvuruları arasında markanın verdiği mesaja göre bir ayrıma gittiğini ve böylesi bir ayrımın ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu belirtmiştir.

Yüksek Mahkeme mevcut hukuki ihtilafı incelerken Matal v. Tam (2017) davasındaki kararına atıf yapmış ve benzer bir yaklaşım ortaya koymuştur. Matal v. Tam davasında Yüksek Mahkeme “aşağılayıcı, küçümseyici (disparaging)” ibarelere ilişkin marka tescili yasağının bakış açısı temelli bir düzenleme (view-point based bar) olduğunu ve böylesi bir düzenlemenin ifade özgürlüğüne aykırılık oluşturduğu sonucuna varmıştır. Mevcut uyuşmazlık noktasında da Yüksek Mahkeme, “immoral or scandalous” marka başvurularının kabul edilemeyeceği yönündeki düzenlemenin bakış açısı temelli ve ayrımcılık oluşturan bir düzenleme olup olmadığını ve bu sebeple ifade özgürlüğüne aykırılık teşkil edip etmediğini inceleme konusu yapmıştır. Amerikan Hükümeti ,“immoral or scandalous” yasağı düzenlenmesinin bakış açısı temelli bir yasak olmadığını aksine söz konusu düzenlemenin objektif bir düzenleme olduğunu iddia etmiştir. Bu noktada Hükümet temsilcisi, ilgili düzenlemenin markanın verdiği/vermeyi amaçladığı mesajdan bağımsız olarak yalnızca kullandığı ifade yöntemi/metodu itibarı ile mütecaviz olan başvuruları hedef aldığını öne sürmüştür. Ancak, bu iddia Yüksek Mahkeme tarafından kabul görmemiştir. Yüksek Mahkeme’ye göre böylesi bir yaklaşım ilgili düzenlemenin ifade ettiği mana ile uyuşmamaktadır. Her ne kadar Yüksek Mahkeme yorum yöntemi ile müphem düzenlemelere açıklık getirme yetkisi taşısa da, söz konusu yetki Mahkeme’ye kanun yaratma yetkisi bahşetmemektedir. Hükümet’in iddia ettiğinin aksine ilgili düzenleme, bakış açısından bağımsız olarak “ifade yöntemini/metodunu” esas alan bir düzenleme teşkil etmemektedir. Yüksek Mahkeme nazarında Hükümet’in yaklaşımı ilgili hükmü yorumlamak değil, aksine yeni bir hüküm yaratmaktan başka bir şey değildir.

İlgili düzenlemenin “bakış açısı temelli (view-point based)” bir hüküm olup olmadığı değerlendirmesini yaparken Yüksek Mahkeme, toplum tarafından kabul görmüş değerler ile çelişen marka başvurularının reddedildiğini, bununla birlikte, söz konusu değerler ile uyum gösteren başvuruların kabul edildiğini öne sürmüştür. Bu noktada, USPTO’un aynı konuları hedef alan marka başvurularını nasıl sonuçlandırdığını esas almıştır. Örneğin, USPTO madde kullanımını destekleyen bir marka başvurusunu (Marijuana Cola, Ko Kane for beverages) “immoral or scandalous” olduğu gerekçesi ile reddederken, madde kullanımına karşı çıkan (Say no to Drugs) bir marka başvurusunu kabul etmiştir. Mahkemeye göre söz konusu örnekler, Lanham Act’ının ilgili düzenlemesinin marka başvurularının markanın ilettiği mesaj temelli bir ayrım oluşturduğunu ispat eder niteliktedir.

Yorum

Söz konusu karar, bir hukuki yaklaşımın zaman içerisinde nasıl evrilebileceğini gösterir niteliktedir. Dava konusu uyuşmazlık 10 yıl kadar önce Yüksek Mahkeme önüne gelmiş olsaydı acaba Mahkeme’nin değerlendirmesi nasıl olurdu? 2005 yılında pornografik bir websitesi tarafından yapılan Fuckingmachines ibareli marka başvurusu USPTO tarafından reddedilmiş ve ret kararına itiraz neticesinde ihtilaf İstinaf Mahkemesi tarafından incelenmiştir. İstinaf Mahkemesi 2008 yılında yapılan itirazı reddetmiştir. Yaklaşık 10 yıl kadar sonra ise benzer bir davada İstinaf Mahkemesi, söz konusu reddin dayandığı ilgiliyi düzenlemeyi ifade özgürlüğüne aykırı bulmuştur.

Her ne kadar ilgili karar argo tabir içeren bir marka başvurusunu konu almış olsa da, bu karar esas alınarak toplumun büyük bir kesimi tarafından ahlaka aykırı kabul edilen herhangi bir marka başvurusunun kabul edileceği sonucunun çıkarılmaması gerektiği kanaatindeyim. Yüksek Mahkeme’nin esas itibarı ile üzerinde durduğu husus ahlaka aykırı marka başvurularını yasaklayan hükmün ayrımcılık oluşturup oluşturmadığı ve bu sebeple ifade özgürlüğünü ihlal edip etmediğidir. Eğer Hükümet’in iddia ettiği şekilde, yalnızca markanın ifade yöntemini esas alan bir düzenleme söz konusu olsa idi Yüksek Mahkeme’nin yaklaşımı farklı olabilirdi. Zira böylesi bir durumda, markanın ilettiği/iletmek istediği mesaj temelinde bir ayrım söz konusu olmayacak ve toplumca kabul gören değerleri öven veya bu değerleri hedef alan başvurular aynı şekilde ele alınmış olacaktı.

Mahkemece mevcut dava kapsamında değerlendirilmemiş olmakla birlikte, söz konusu dava bir noktada birbiri ile çelişen iki hukuki konsept arasındaki ilişkinin nasıl ele alınacağını da ilgilendirmektedir: İfade özgürlüğü ve Kamu düzeni.

Bir yandan ifade özgürlüğünün olabildiğince garanti altına alınması diğer yandan ise kamu düzeninin tesisi ihtiyacı dikkate alındığında dengenin nasıl sağlanması gerektiği sorusu gündeme gelecektir. Doktrinde bazı yazarlar ahlaka ve/veya kamu düzenine dayanılarak marka başvurusunun reddedilmesinin ifade özgürlüğü kapsamında ihlal oluşturmadığını iddia etmektedir (Jonathan Griffiths, “Is There a Right to An Immoral Trade Mark?”, Ekim 2009). Zira, her ne kadar ahlaka aykırılık gerekçesi ile marka başvurusu reddedilse de markanın kullanımı engellenmemekte ve söz konusu markanın kullanımı karşısında bir cezai yaptırım uygulanmamaktadır. Ancak, bu görüşün çoğunlukta kaldığını iddia etmek zor görünmektedir. Genel kabul, başvurucunun dilediği markayı koruma altına almak istemesinin ifade özgürlüğü korumasından yararlanması gerektiği yönündedir. Ancak, yukarıda bahsedildiği üzere ne ölçüde böyle bir korumanın verilmesi gerektiği ve kamu düzeni ile arasındaki ilişkinin ne şekilde tesis edileceği sorusu hala gündem teşkil edeceğe benzemektedir.

Ahmet Şamil ÇİÇEK

Temmuz 2019

a.samilcicek@gmail.com

Frank Sinatra, Franks Anatra Sosis Büfesine Karşı – USPTO Temyiz Kurulu Kararı

Frank Sinatra (1915-1998), Amerikan Rüyasının simgelerinden birisidir. Orta halli bir ailede doğmuş, iyi bir eğitim almamış, düşük ücretli işlerle çalışma hayatına başlamış, kendi yeteneği ve çabası ile müzikte zirveye çıkmış, dünyanın en tanınmış şarkıcı ve aktörlerinden birisi olmuş, dünyanın en tanınmış insanlarıyla dost olmuş, çok zengin ve dünyaca ünlü bir insan olarak hayata veda etmiştir. Detaylı bilgi vermemiş olsak da Amerikan Rüyası değil mi?

Frank Sinatra’nın hayatı sadece başarı basamaklarını tırmanmaktan ve kariyerden ibaret değildir; mafyayla sıkı fıkı ilişkileri vardır, özel yaşamında çok sayıda sevgilisi ve evliliği olmuştur, şiddet ve öfke eğilimi mevcuttur, uzun yıllar Demokratları desteklemiş olsa da, hayatının son döneminde Cumhuriyetçilerin, özellikle de Reagan’ın yanında yer almıştır.

Her şey bir yana, ölümünün üzerinden 20 yıldan fazla zaman geçmiş olsa da, Frank Sinatra halen dünyanın en bilinen şarkıcılarından birisidir, ilk pop yıldızı olarak kabul edilmektedir ve birçok şarkısı halen dillerdedir.


Bu yazıda Frank Sinatra’yı çağrıştırdığı iddia edilen bir marka tescil başvurusuna karşı yapılan itiraz sonucu verilen bir USPTO Temyiz Kurulu kararını sizlere aktaracağım.

Başvuru sahibi BILL LOIZON, standart karakterlerde yazılı “FRANKS ANATRA” markasını 43. sınıfta “Yiyecek ve içecek katering hizmetleri” için tescil ettirmek amacıyla USPTO’ya başvuruda bulunur.

Başvuru sahibi seyyar bir sosisli sandviç büfesi işletmektedir ve markayı kullanımına ilişkin numune aşağıdaki şekildedir:

Şarkıcı Frank Sinatra’nın haklarını elinde bulunduran “FRANK SINATRA ENTERPRISES, LLC”, başvurunun ilanına karşı itiraz eder. İtiraz gerekçeleri, FRANK SINATRA’yla yanlış bir bağlantı kurulması, karıştırılma olasılığı ve tanınmış markanın sulandırılmasıdır.

Karıştırılma olasılığı iddiasına gerekçe gösterilen itiraz sahibi markaları ve kapsamları aşağıda yer almaktadır:

  • 41. sınıfta bulunan “Eğlence hizmetleri, yani bir şarkıcı tarafından sunulan müzikal performanslar hizmetleri”ni kapsayan standart karakterlerde yazılı “FRANK SINATRA” ve “SINATRA” kelime markaları.
  • 30. sınıfta bulunan “Hazır soslar” mallarını kapsayan, yanda görseline yer verilmiş stilize “FRANK SINATRA” markası .

İtiraz, USPTO Temyiz Kurulu’nca 12 Eylül 2012 tarihinde incelenir. Takip eden satırlarda temyiz Kurulu kararına yer vereceğiz, merak eden okuyucularımız kararın tamamını
http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-91198282-OPP-16.pdf bağlantısından görebilirler.

Temyiz Kurulu, ilk olarak itiraz sahibi tarafından sunulan ve FRANK SINATRA’nın ünlü bir kişi olduğunu ispatladığı iddia edilen dokümanları incelemiştir. Detaylarına girmeye hiç gerek duymuyoruz, Kurul sunulan kanıtların FRANK SINATRA’nın ünlü bir kişi olduğunu ispatladığını kabul etmiştir.

Kurulca değerlendirilen ilk itiraz gerekçesi “yanlış bağlantı kurulması” iddiasıdır. A.B.D. Marka Kanunu’na göre, yaşayan veya ölü bir kişiyle yanlış biçimde bağlantı kurulmasını sağlayacak markalar reddedilecektir. Bu halin ortaya çıkıp çıkmadığı incelenirken 4 sorulu bir test uygulanmaktadır:

  • Başvuru, başka bir kişi tarafından önceden kullanılan adın veya kimliğin aynısından veya yakın benzerinden mi oluşmaktadır?
  • Başvuru, sadece ve açıkça başka bir kişiyi işaret eder biçimde mi algılanacaktır?
  • Başvurunun işaret ettiği kişinin, başvuru sahibinin markasıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerle bağlantısı var mıdır?
  • Diğer kişinin adının veya kimliğinin ünü ve bilinirliği, başvurunun başvuru sahibinin malları üzerinde kullanımı halinde, onunla bağlantı kurulacağı varsayımına ulaşmak için yeterli midir?

Temyiz Kurulu, “FRANKS ANATRA” başvurusunu bu test bağlamında değerlendirmiştir:

  • Temyiz Kurulu’na göre “FRANKS ANATRA” ibaresi “FRANK SINATRA” isminin yakın benzeridir; ibareler arasında bulunan oldukça güçlü düzeydeki işitsel benzerlik, görsel benzerliği yönelik algıyı da kuvvetlendirmektedir. Başvuru sahibi, “FRANKS” kelimesinin “frankfurter tipi sosisleri” için kullanıldığını, “ANATRA” kelimesinin ise İtalyanca’da “ördek” anlamına geldiğini belirtse de, Kurul tüketicilerde oluşacak ticari algının “FRANK SINATRA” ismi üzerinde oynamadan başka bir şey olmayacağı kanaatindedir.
  • Başvuru sahibi, yukarıda belirtildiği gibi “FRANKS” kelimesinin frankfurter tipi sosisleri çağrıştıracağı, ilaveten “ANATRA” kelimesinin “hayali bir ada devletinin adı” olduğu, tezgahında bu ada devletinin simgesinin bulunduğu, markasının ürünlerinin tüketicileri tarafından bütün olarak hayali bir sosis devletinin adı olarak değerlendirildiği görüşündedir. Temyiz Kurulu bu görüşe katılmamaktadır. Buna ilaveten Kurula göre, ünlü kişiler ve ünlü markaların sahipleri, isim veya markalarını kendi faaliyet alanlarının dışındaki sektörlerde de lisans verilmesi suretiyle veya farklı yollarla kullanmakta, bu şekilde ürün çeşitliliğini artırarak ticari kazanç sağlamaktadır. Bu kullanım yöntemiyle sıklıkla karşılaşılmaktadır. Kurul, “FRANKS ANATRA” markasının katering hizmetleri alanında kullanımı ile karşılaşacak tüketicilerin, markayı tanınmış “FRANK SINATRA” kişisiyle bağdaştıracağı görüşündedir.
  • “FRANK SINATRA”nın başvuru sahibi ve faaliyetleriyle hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
  • Kurula göre, “FRANK SINATRA”nın ününün derecesi, başvurunun başvuru sahibinin malları üzerinde kullanımı halinde, kendisiyle bağlantı kurulabileceği varsayımına ulaşılması için yeterlidir.

Temyiz Kurulu yukarıda belirtilen nedenlerle, “FRANKS ANATRA” ibaresinin, “FRANKS SINATRA” kişisiyle yanlış bağlantı kurulmasını sağlayacağı yönündeki itirazı haklı bulmuştur.

Temyiz Kurulu, kararın devamında karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazı irdelemiştir.

Kurul, yukarıda açıklanan nedenlerle, “FRANKS ANATRA” – “FRANKS SINATRA” ibarelerini işitsel, görsel ve bütüncül ticari algı bakımlarından benzer markalar olarak değerlendirmektedir. İtiraz gerekçesi “FRANK SINATRA” markasının eğlence hizmetleri alanında üne sahip markalar olduğu da Kurulun bir diğer tespitidir.

Malların ve hizmetlerin benzerliği hususunda ise ilgi çekici değerlendirmeler yer almaktadır.

Başvuru “Yiyecek ve içecek katering hizmetlerini” kapsarken, itiraz gerekçesi markaların kapsamında “Eğlence hizmetleri, yani bir şarkıcı tarafından sunulan müzikal performanslar hizmetleri” ve “Hazır soslar” malları bulunmaktadır. Kurul, bu mal ve hizmetlerin açıkça farklı olduğu konusunda nettir. Bununla birlikte, karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşmak için malların ve hizmetlerin benzer veya birbirleriyle rekabet halinde olması şart değildir; zarar göreceğini iddia eden tarafın malların ve hizmetlerin bir şekilde bağlantılı olduğunu ve/veya ilgili mal ve hizmetlerin piyasasına ilişkin hal ve koşullar dahilinde, bu mal veya hizmetlerle karşılaşacak aynı kişilerin, kullanılan markaların benzerliği çerçevesinde, mal ve hizmetlerin aynı veya bağlantılı üreticiden kaynaklandığı varsayımına ulaşabileceğini göstermesi yeterlidir.

Kararın önceki bölümlerinde belirtildiği üzere, ünlü kişilerin isimleri veya ünlü markalar, lisans ve diğer yollarla farklı mal ve hizmetler için yaygın biçimde kullanılmaktadır. Dolayısıyla, “FRANK SINATRA” markası eğlence hizmetleriyle benzerliği bulunmayan katering hizmetleri için de kullanılabilecektir. Bu nedenle Kurul, başvuru sahibi hizmetleri ile itiraz gerekçesi markaların kapsadığı hizmetlerin bağlantılı olduğu, aynı tüketicilerin, markaların benzerliği göz önüne alındığında, mal ve hizmetlerin aynı veya bağlantılı üreticiden kaynaklandığı yanlış inancına kapılabileceği kanaatindedir.

Belirtilen hususların tamamını bir arada dikkate alan Kurul; “Yiyecek ve içecek katering hizmetlerini” kapsayan “FRANKS ANATRA” başvurusu ile
“Eğlence hizmetleri, yani bir şarkıcı tarafından sunulan müzikal performanslar hizmetleri” ve “Hazır soslar”ı kapsayan “FRANKS SINATRA” markaları arasında karıştırılma ihtimalinin de ortaya çıkabileceği görüşüne ulaşmıştır.

Sayılan nedenlerle, itiraz haklı bulunmuş ve başvuru USPTO Temyiz Kurulu’nca reddedilmiştir.

Ana hatlarıyla aktardığım karar, umarım okuyucuların da ilgisini çekmiştir.

Önder Erol ÜNSAL

Mayıs 2019

unsalonderol@gmail.com

Daily Planet Kararı – Superman Evrenindeki İsimler Tescilsiz Olsalar da Korunacak mı?

Yazılı veya görsel eserlerde karşımıza çıkan kurgu karakterlerin en popüler olanları hiç şüphesiz süper kahramanlardır.

Süper kahramanların ortak özelliği, normal kişilerin sahip olmadığı olağanüstü güç, yetenek veya özelliklere sahip olmaları ve bunları genellikle (süper kahramanlar da bazen karakter sapmaları yaşıyorlar) insanlığın iyiliği için kullanmalarıdır.

Süper kahramanların kronolojik bakımdan ilki olmasa da, dünya çapında üne kavuşma anlamında ilki “Superman”dir. Jerry Siegel ve Joe Shuster tarafından 1938 yılında yaratılan Superman olağanüstü ticari başarıya ulaşmış ve çizgi romanla sınırlı kalmayarak çok sayıda sinema filminin, TV dizisinin ve radyo şovunun konusu olmuştur.

Süper kahramanların çoğunda olduğu gibi Superman serisinde de ana karakterin içinde yaşadığı hayali bir evren karşımızdadır. Bu evrende; Superman’in gizlediği insan kimliği (Clark Kent), alter ego olarak adlandırabileceğimiz bu gizli kimliğin kendisine ait hayatı, mesleği, ailesi, arkadaşları, olayların ana temasının içinde geçtiği hayali bir şehir (Metropolis), gizli bir sığınak (Fortress of Solitude), süper kahramanın gerçek fizyolojik ailesi, düşmanları ve aşk hikayeleri gibi birbirine bağlı veya birbirinden bağımsız birçok yapı ve karakter bulunmaktadır.

Yazımızın konusu, Superman evreninin yapıtaşlarından birisi olan ve süper kahramanın alter egosu gazeteci Clark Kent’in çalıştığı Daily Planet gazetesinin ismiyle ilgilidir. Superman evreninde Daily Planet; Metropolis şehrinde kurulu, baş editörü Perry White olan, Superman’in aşkı Lois Lane, arkadaşları Jimmy Olsen ve Lana Lang’in de bünyesinde çalıştığı günlük bir gazetedir. Superman serisinin yakaladığı büyük başarının sonucu olarak Daily Planet ismi de A.B.D. kamuoyunda oldukça bilinir hale gelmiştir. Daily Planet hayali evrendeki gazetenin ismi olmasının yanısıra, çizgi romanlarda zaman zaman yer alan tanıtımla ilgili bir bölümün de adıdır.

Yazı boyunca aktaracağımız dava, Superman serisinin haklarını elinde bulunduran davacı DC Comics firması ile davalı The Daily Planet, Inc. (Jerry Powers, Michael Barkow) arasındadır. Dava, A.B.D.’nde New York Bölge Mahkemesi tarafından 1978 yılında görülmüştür ve süper kahramanların kurgusal yaşamındaki kurgusal yapılarla ilgili olması anlamında dikkat çekicidir. Karar metninin https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/465/843/1420174/ bağlantısından görülmesi mümkündür.

Davalılar, Daily Planet isimli bir yeraltı haber gazetesini 1963-1973 yılları arasında Miami’de düzensiz biçimde yayımlarlar. Gazete 1973 yılında finansal sorunlar nedeniyle yayın hayatına son verir ve davalılar 1973 yılından sonra Superstar isimli bir başka yeraltı gazetesi yayımlarlar. 1978 yılında ise Daily Planet gazetesini yeniden yayımlamak için faaliyetlerine başlarlar.

Davalılardan Jerry Powers, Daily Planet markasını A.B.D. Patent ve Marka Ofisi’nde (USPTO) 1970 yılında gazeteler için tescil ettirmiştir; ancak gazetenin 1973 yılında yayın hayatına son vermesi nedeniyle, marka o tarihten sonra kullanılmamış ve USPTO tarafından iptal edilmiştir.

Davacı DC Comics, Superman çizgi karakterinin sahibi ve yayıncısıdır. DC Comics, Superman markasının ve çizgidizi ile ilgili bir dizi markanın sahibi olsa da, Daily Planet markasını tescil ettirmemiştir.

1978 yılı Superman serisi bakımından önemlidir, çünkü milyonlarca dolarlık yapım bütçesine sahip olan Superman sinema filmi (https://www.imdb.com/title/tt0078346/) o yıl gösterime girecektir.

Sinema filminin gösterime girmesinden hemen önce Daily Planet isimli bir gazetenin yeniden yayımlanacağını haber alan DC Comics, Daily Planet isminin davalılarca herhangi bir biçimde kullanımının engellenmesi amacıyla ihtiyati tedbir kararı alınması talepli davayı açar.

Davacı ve davalının her ikisinin de, Daily Planet ibareli hükümde olan tescilli bir markası bulunmamaktadır. Her iki taraf da Daily Planet ibaresini geçmişteki kullanımlarına dayanarak münhasır hakların kendilerine ait olduğunu iddia etmektedir.

Mahkemeye göre davada incelenmesi gereken başlıca husus, Superman sinema filminin gösterime girmesinin yaratacağı toplumsal ilgi de göz önüne alındığında, taraflardan hangisinin Daily Planet ibaresinin münhasır kullanım hakkına yetkisi olduğunun tespit edilmesidir.

Yukarıda da belirtildiği üzere davanın görüldüğü tarihte, taraflardan ikisi de Daily Planet ibaresine ilişkin geçerli bir marka tescilinin sahibi değildir. Bu tip durumlarda, bir tarafın markanın hak sahibi olup olmadığı değerlendirilirken, ilgili tarafın markayı taşıyan ürünleri ticari kaynağın kendisi olduğunu gösterebilecek kalitede ve sürede kullanmış olması hususu araştırılacaktır. Bir diğer deyişle markanın, kamunun ilgili kesiminin nezdinde ürünleri değil, üreticiyi işaret edecek biçimde ikincil anlam kazanıp kazanmadığına bakılacaktır.

Bu bağlamda davacının ispatlaması gereken üç ana husus bulunmaktadır: (i) Davacının markanın sahibi olduğu, (ii) Markanın malların ticari kaynağını gösterdiği, (iii) Davalının kullanımının tüketiciler nezdinde malların ticari kaynağına ilişkin karışıklık yarattığı. Daily Planet ibaresinin münhasır haklarını talep eden davalı bakımından da ispatlanması gereken hususlar aynıdır.

Mahkeme, Daily Planet isminin Superman çizgiromanında ilk kez 1940 yılında geçtiğini, ana karakterlerin bu isimli gazete çevresinde kümelendiğini ve anılan tarihten bu yana Daily Planet isminin seride anahtar rol oynadığını belirtir.

Davacı, Superman serisinin on yıllarca süren tarihi boyunca serideki karakterleri, öyküyle bağlantısı kurulabilecek çok sayıda ürün için kullanmış, bunun için büyük çaba ve harcamada bulunmuştur. Bu tip ürünler arasında oyuncaklar, okul gereçleri, kostümler, oyunlar ve giysiler yer almaktadır. Duruşmada dinlenen “Amerika Lisanslama Şirketi” yetkilisi Superman serisinin karakterlerinin lisanslama prosedürleri hakkında yeminli beyanda bulunmuştur. Yetkiliye göre, Superman hikayesi paket olarak lisanslanmaktadır, dolayısıyla lisans anlaşmasının konusu yalnızca Superman karakteri değil, öyküdeki tüm karakterlerdir. Daily Planet ibaresi tek başına bir lisans anlaşmasının konusu olmasa da, tipik bir lisans anlaşması bu ibareyi de kapsayacaktır. Buna ilaveten sunulan kanıtlardan lisanslı birçok ürünün Daily Planet ibaresini de içerdiği görülmüştür.

Buna karşın davalının Daily Planet ibaresiyle ilişkisi kısa ve seyrek olmuştur. 1969 yılından itibaren düzensiz biçimde yayımlanan yeraltı gazetesinin yayını 1973 yılında sona ermiştir. 1970 yılında tescil ettirilen marka ise 1976 yılında USPTO tarafından kullanılmadığı için iptal edilmiştir. Davalılar, 1973 yılından sonra da gazete yayımlamıştır, ancak bu gazetenin ismi “Superstar” olmuştur.

Bu tespitler ışığında Mahkeme, davalı tarafından sunulan kanıt ve argümanların, davalıların Daily Planet ibaresiyle güçlü ve gerçek bir bağlantısının bulunduğunu göstermediği kanaatine ulaşmıştır. Buna karşılık davacı tarafından sunulan kanıtlar, davacının Daily Planet ibaresiyle süre ve istikrar bakımından güçlü bir bağlantısının bulunduğunu göstermektedir. Delillerin bütünü Daily Planet ibaresinin Superman hikayesinin kumaşına ayrılmaz biçimde dokunduğunu göstermektedir.

Mahkeme kararın devamında, ihtiyati tedbir istemine dair tespitlerde bulunmuştur: Bir işaretin kullanımının ihtiyati tedbir yoluyla engellenebilmesi için davacı tarafın tescilli bir markasının bulunması şart değildir. Davacı, davalı kullanımının, işareti taşıyan malların ticari kaynağı konusunda tüketicileri karıştırmaya veya aldanmaya yönelttiğini göstermelidir; sorumluluğun ortaya çıkması için davalının davacıyla doğrudan rekabet halinde olması gerekli değildir.

Karıştırılma ihtimalini veya yanılmayı ölçebilmek için bir matematik formülü bulunmamaktadır. Bununla birlikte davacının sadece başlangıç aşamasında adil bir telafi yöntemini talep etmesi halinde, fiili karıştırmaya ilişkin kanıt genellikle aranmayacaktır. İlaveten sunulan delillerin, bir tarafın diğer tarafça inşa edilen ticari itibardan, başarıdan ve dürüst ticaretten avantaj elde etmek amacıyla, diğer tarafın ismini (markasını) kasıtlı biçimde seçtiğini gösterdiği hallerde, diğer tarafın ismini kullananın karıştırılmayı ve bundan edineceği ticari karı düşünerek davrandığı kabul edilebilecek ve karıştırılma ihtimalinin varlığı çıkarsaması önceden yapılabilecektir.

Yukarıda yer verilen ilkeler incelenen vakaya uygulandığında, davacı taraf talep ettiği adil telafi isteminde haklılığını gösterir yeterli argümanı öne sürmüş haldedir.

Daily Planet ibaresi davacı tarafından tek başına bir lisans anlaşmasına konu edilmemiş olsa da, ibare lisanslı birçok üründe kullanılmıştır ve lisans anlaşmalarında anahtar rol oynamaktadır. Ayrıca Daily Planet ibaresi, Superman hikayesiyle o denli bağlantılıdır ki, davalıların ibareyi kullanımı tüketiciler nezdinde karıştırılma ihtimaline yol açabilecektir. Davalı ifadesinde, Daily Planet ibaresinin Superman öyküsüyle bağlantısını, ibareyi ilk kez kullanımından önce bildiğini belirtmiştir. Davalının Daily Planet gazetesinde Superman karakterine ve öykünün diğer öğelerine sayısız referans yaptığı da görülmüştür. Bu hususlar çerçevesinde, davalıların 1969 yılında Daily Planet ismini kullanımının Superman öyküsünden ve onun ününden faydalanmak amaçlı olduğunu gösterir yeterince kanıt bulunmaktadır. Sayılan tüm hususlar sonucunda, davalıların Daily Planet ismini gazetelerinin adı olarak seçiminin kamuyu aldatmaya yönelik olmasa da, tüketicileri yayının ticari kaynağı konusunda karıştırmaya yönlendirme amaçlı olduğu kanaatine varılmıştır.

Mahkeme yukarıda yer verilen kanaat ve tespitler çerçevesinde, DC Comics’in ihtiyati tedbir talebini kabul etmiştir.

Dava 1978 yılına ait olsa da, günümüzdeki ticari gerçeklere de ışık tutabilecek içeriktedir.

İçinde yaşadığımız günlerde, süper kahramanların evrenleri ve daha ötesinde fantezi roman dünyası çok daha gelişmiş ve büyük bir küresel pazar haline gelmiştir. Bu denli büyük bir pazarın dikkat ve ilgi çekmesi elbette beklenecektir. Oyunu kuralına göre oynayanlar pazara hak sahipleriyle yapacakları lisans anlaşmalarıyla girmeyi düşünse de, nehrin karşı tarafında açıkgözlüler pusudadır.

Güncel bir örneklendirme deneyecek olursak:

Final sezonu merakla izlenmekte olan Taht Oyunları (Game of Thrones – GOT) evreninde sayısız karakter, aile-hanedan ve coğrafya ismi bulunmaktadır. Bunların neredeyse tamamı gerçek hayatta karşılığı bulunmayan ve GOT evrenine ait adlandırmalardır. Bunların her biri lisans anlaşmaları yoluyla farklı ürünlerde kullanılabilir ve hiç şüphesiz bu tip markalar ürünlerin cazibesini -en azından dizinin hayranları bakımından- artıracaktır.

Bu noktada, izinsiz kullanımları engellemek için GOT evrenindeki her ismin romanın-dizinin hak sahibince, birçok mal ve hizmet bakımından marka olarak tescil edilmesi gerektiğini öne sürmek ne derecede gerçekçi bir beklentidir?

Kanaatimizce yüzlerce ismin, yüzlerce mal ve hizmet için tescil edilmesi yönündeki beklenti gerçekçi değildir. Engellenmesi gereken freeriders (bedavacılar) olarak tabir edilen kesimdir ve yazıda yer verdiğimiz Daily Planet kararının bu gözle okunması yerinde olacaktır.

Sözü GOT’a getirmişken, Türkiye’de yarın izleyeceğimiz ve son sezonun 3. bölümünde gerçekleşeceğini düşündüğümüz Ölülerle – Yaşayanlar arasındaki Winterfell Savaşı’nda kimler hayatını kaybedecek sizce? Merakla bekliyorum ve tahminimce Tormund, Brienne of Tarth, Theon Greyjoy, Brandon Stark, Lyanna Mormont, Grey Worm, Jaime Stark ve niceleri bizlere veda edecek.

Yarını bekleyelim!

Önder Erol ÜNSAL

Nisan 2019

unsalonderol@gmail.com

ALDI’nin 80’ler Şarkıları Temalı Peynirleri – Şarkıların Hak Sahiplerinin Tepkisi Nasıl Olacak?

Son dönemlerin en eğlenceli ürün markalandırması Alman perakende zinciri ALDI’den geldi. ALDI’nin yalnızca Kuzey Amerika’daki marketlerinde piyasaya sürdüğü peynirlerin markaları bakalım sizlerde nasıl bir çağrışım yapacak?

1- SWEET CHEDDAR OF MINE

2- POUR SOME GOUDA ON ME

3- TOTAL ECLIPSE OF THE HAVARTI

4- WAKE ME UP BEFORE YOU GOAT GOAT

5- BILLIE GOAT IS MY LOVER

6- GIRLS JUST WANNA HAVE FONTINA


80’lerin çocukları ve gençleri muhtemelen kolaylıkla hatırlamışlardır. Yukarıda marka ve fotoğraflarına yer verdiğimiz altı peynir de 80’lerin ünlü pop – rock şarkılarından esinlenilerek isimlendirilmiştir. Şarkıların isimleri ve söyleyenleri aşağıda sayıyorum:

1- SWEET CHILD OF MINE – GUNS N’ ROSES

2- POUR SOME SUGAR ON ME – DEF LEPPARD

3- TOTAL ECLIPSE OF THE HEART – BONNIE TYLER

4- WAKE ME UP BEFORE YOU GO GO – WHAM

5- BILLIE JEAN (IS NOT MY LOVER) – MICHAEL JACKSON

6- GIRLS JUST WANNA HAVE FUN – CYNDI LAUPER

Bu noktada herkesin bildiğini varsayıyor olsam da; cheddar, gouda, havarti, fontina kelimelerinin peynir çeşitleri olduğunu, keçi anlamına gelen goat kelimesinin de keçi peynirini çağrıştıracak içerikte kullanıldığını ihtiyaten belirtiyorum.

ALDI bu peynirleri sadece Kuzey Amerika’da ve sadece kısa bir süreyle piyasada tutacağını belirtmiş olsa da, eğlenceli ve sansasyonel peynirler tüketicilerce büyük ilgiyle karşılanmıştır. Doğrusu Türkiye’de piyasaya sürülmüş olsalardı, ben de bir 80’ler-90’lar çocuğu olarak bu peynirleri satın almak isterdim.

Hikaye burada bitmiyor.

Peki atıfta bulunulan şarkıcı veya gruplar bu peynirleri ve isimlendirme yöntemini nasıl karşıladı acaba?

Bu sorunun yanıtını şimdilik bilmiyoruz, ancak bildiğimiz bir husus var ki, o da ALDI’nin SWEET CHEDDAR OF MINE markasının tescili için A.B.D. Patent ve Marka Ofisi’ne başvurduğu ve SWEET CHILD OF MINE şarkısının sahibi Guns N’ Roses grubunun bu başvurunun ilanına karşı 10 Nisan 2019 tarihinde itiraz ettiğidir. (bkz.
http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/v?pno=91247515&pty=OPP&eno=1)

ALDI’nin başvurusu 29. sınıfa dahil “peynirler, çedar peynirleri” için yapılmıştır, Guns N’ Roses ise başvurunun tesciline karşı “giysiler, kaydedilmiş biçimde müzik, canlı müzik performansları hizmetleri.” için tescil edilmiş SWEET CHILD OF MINE markasını gerekçe göstererek itiraz etmektedir. İtiraz gerekçeleri karıştırılma ihtimali ve başvurunun tüketicilerce yanlış ticari kaynakla özdeşleştirileceği yönündeki iddiadır.

USPTO’nun itiraz incelemesini sabırsızlıkla beklediğimi şimdiden belirteyim.

USPTO veritabanını araştırınca, ALDI’nin yukarıda isimlerini belirttiğimiz 6 ayrı peynir için de marka tescili başvurusunda bulunduğunu tespit ettim. Dolayısıyla; Cyndi Lauper, Def Leppard, Bonnie Tyler, Micheal Jackson ve WHAM’ın temsilcilerinden de itirazlar bekleyebiliriz. Bu vesileyle Michael Jackson’ı ve WHAM’dan George Michael’ı da anmış olalım.

Aslında yaratıcı bir marka seçme yöntemi gibi gözüküyor, üstünde biraz kafa yorup yeni markalar oluşturmayı biz de denesek mi?

Önder Erol ÜNSAL

Nisan 2019

unsalonderol@gmail.com

Kamu Kurumlarını Çağrıştıran Kelimeler Marka Olarak Tescil Edilebilir mi? USPTO Temyiz Kurulu TSA-KIT Kararı

Türkiye’de her geçen yıl artmakta olan marka tescil başvuruları, karar verilmesi güç, yeni karşılaşılan tipte başvuruları da yanında getirmektedir. Bununla birlikte, bu yazının ses, koku, pozisyon, hologram gibi geleneksel olmayan marka türlerine ilişkin olmadığını en başta ifade etmek yerinde olacaktır. Son yıllarda karşılaşılan başvuru tiplerinden birisi, genel anlamda kamu organlarına, kamusal simgelere, kamunun düzenleyici kurumlarının kullandığı standardizasyon kavramlarına, devletin önemli projelerine referanslar içeren, buna karşın kamunun organları tarafından yapılmayan başvurulardır. Bu noktada kamuyla kast ettiğimizin sadece devlet veya onun organları olmadığını, kamu yararına faaliyet gösteren ve genellikle kar amacı gütmeyen kuruluşları da kapsadığını belirtmek yerinde olacaktır.

Anılan tipteki başvuruların temel amacı, kanaatimize göre, kamusal faaliyet gösteren kuruluşlarla, başvurunun veya başvuru sahibinin bağlantısının bulunduğu mesajının tüketicilere verilmesi veya kamu tarafından aranan standartların sağlandığı algısının tüketicilerde yaratılması ve bu yollarla ticari rakipler karşısında tercih edilirlik kazanmanın yolunun açılmasıdır.

Belirtilen nitelikteki başvurular için uygulanacak ret gerekçesinin içeriği hakkında tartışmalar ortaya çıkmaktadır. Uygulanması gereken ret gerekçesi, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 5/1-(f) bendi[1] mi olmalıdır yoksa aynı kanunun 5/1-(ı)[2] bendi mi tercih edilmelidir?

5/1-(f) bendi, açık olarak malın veya hizmetin niteliği, kalitesi, coğrafi kaynağı konusunda yanıltıcılığı işaret ettiğinden ve bu tip başvurularda malın veya hizmetin niteliğinin, kalitesinin, coğrafi kaynağının yanıltıcılığından ziyade, başvuru sahibinin kimliğinden kaynaklanan bir yanıltıcılık hali bulunduğundan, kanaatimizce 5/1-(f) bendi yerinde bir ret gerekçesi olmayacaktır. Bu bağlamda, bize göre, tercih edilmesi gereken ret gerekçesi 5/1-(ı) bendidir, şöyle ki başvuru sahibi kamu otoritesini kullandığı (veya onun verdiği yetkiyle faaliyet gösterdiği) intibaını vererek, tüketicileri yanıltmakta ve bu yolla -geniş anlamda- kamu düzenine aykırı biçimde hareket etmektedir. Bu husus tartışmaya açıktır ve kanaatimizce tartışılması yerinde olacaktır.

Yurtdışında da bu tip başvurularla karşılaşılmaktadır ve bu yazıda bir USPTO Temyiz Kurulu kararı özelinde A.B.D. uygulaması hakkında bilgi vermeye gayret edeceğiz.

Öncelikli olarak, A.B.D. Marka Kanunu’nda yer alan ret gerekçelerinin, Avrupa Birliği ve dolayısıyla ondan esinlenilen Türk mevzuatından farklı olduğu belirtilmelidir.

A.B.D. Marka Kanunu, madde 2(a), “Yaşayan veya ölmüş kişilerle, kurumlarla, inançlarla veya ulusal sembollerle yanlış bir bağlantı kurulmasını sağlayacak işaretlerin” de reddedileceği hükmünü içermektedir. Belirtilen hüküm, kurumlarla yanlış bir bağlantı kurulmasını sağlayacak işaretlerin reddedileceği talimatı bağlamında, yukarıda açıkladığımız husus hakkında oldukça açık bir tabloyu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, değerlendirmenin ne şekilde yapıldığı konusunda aşağıda yer vereceğimiz karar okuyucularımızı daha da aydınlatacaktır.

USPTO Temyiz Kurulu, http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-87215481-EXA-14.pdf bağlantısından görülebilecek, 24 Ocak 2019 tarihli kararı ile madde 2(a) kapsamında verilen bir USPTO kararını onamıştır.

TSA-KIT ibareli bir kelime markasının “Sınıf 21: Boş satılan şişeler” malı için tescil edilmesi amacıyla Elisabeth Stecki DBA Whineware tarafından bir başvuru yapılır. Başvurudaki “kit” kelimesinin Türkçe karşılığı “donanım, malzeme, set” kelimeleridir.

USPTO uzmanı, başvurunun A.B.D. Yurtiçi Güvenlik Bakanlığı Ulaşım Güvenliği İdaresi ile yanlış biçimde bağlantı kurulmasını sağlayacağı gerekçesiyle madde 2(a) çerçevesinde reddeder.  Bu noktada A.B.D. Yurtiçi Güvenlik Bakanlığı’nın Ulaşım Güvenliği İdaresi‘nin İngilizce karşılığının Transportation Security Administration, kısaltmasının ise “TSA” olduğu belirtilmelidir. Bir diğer deyişle uzman “TSA-KIT” ibaresini “TSA sti (donanımı)” olarak tespit ederek başvuruyu reddetmiştir.

Okuyucularımızın zihninde daha açık bir resim oluşturmak amacıyla, Ulaşım Güvenliği İdaresi‘nin, yani TSA‘nın uçaklarda sıvı taşınması ve diğer uçuş güvenliği standartlarını belirleyen idare olduğu öncelikli olarak belirtilmelidir. Bu bağlamda, uzmana göre, TSA-KIT terimi, TSA standartlarına uygun donanım ve malzemeleri işaret etmektedir ve uçuşlardaki en önemli standartlardan birisi de TSA düzenlemelerine uygun şişelerdir (bu şişeler içecek, ilaç, bebek maması, vb. taşımak amaçlı da olabilir). Uzman ve TTAB kararda, üçüncü kişilerin TSA standartlarına uygun ürünleri işaret ettikleri ticari kullanımın varlığını göstermiştir. Aşağıda örnek görseller yer almaktadır:

Dahası başvuru sahibinin kendisi de ürünlerinin önemli özelliklerinden birisinin TSA standartlarına uygunluk olduğunu belirtmektedir:

Yukarıdaki bilgiler Temyiz Kurulu kararının değerlendirme bölümünde yer alsa da, başvurunun ret gerekçesinin okuyucularımızla daha kolaylıkla anlaşılabilmesi bakımından bu bilgilere başlangıçta yer vermeyi tercih ettik.

Temyiz Kurulu değerlendirmesinde ilk olarak, madde 2(a)’nın uygulama alanını ve uygulanacak testi açıklamıştır.

Kurul’a göre, devlet (hükümet) organları, içtihat gereğince madde 2(a)’nin yanlış bağlantı kurulmasını engelleme yasağı kapsamında korunacak kişiler kapsamına girmektedir. Madde 2(a)’nın gerekçesi, madde 2(d)’nin yani karıştırılma olasılığının gerekçesinden farklıdır. Madde 2(a) kapsamında aranan husus, davalının mallarının ticari kaynağının davacı olduğu şeklinde tüketicilerde ortaya çıkacak bir algı değildir; tüketicilerin davalının mallarının davacıyla bağlantılı olduğu yönünde yanlış bir bağlantı kurması gerekmektedir. Karıştırılma olasılığı, kamuyu malların ticari kaynağı konusunda karıştırmadan korumayı amaçlarken, madde 2(a) kapsamında yanlış bağlantı kurulmasını engelleme hükmünün asıl amacı halkı korumak değil, kişilerin veya kurumların şahsiyetlerinin sömürülmesini engellemektir.

Bir terimin madde2(a) kapsamına girip girmediğini değerlendirmek için içtihatta dört aşamalı bir test bulunmaktadır. Bu testin basamakları incelenen vakaya uyarlandığında, yanıtlanması gereken sorular aşağıdaki şekilde ortaya çıkmaktadır:

(1) Başvurusu yapılan marka, başka bir kişi veya kurum tarafından daha önce kullanılan ismin veya kimliğin aynısı veya yakın derecede benzeri midir? İncelenen vakada bu kurum TSA’dır. (2) Başvurusu yapılan marka, münhasıran ve hata olmaksızın TSA’yı işaret eder biçimde mi algılanacaktır? (3) Başvuru kapsamında bulunan mallarla TSA’nın bağlantısı bulunmakta mıdır? (4) Başvuru kapsamındaki mallar bakımından marka kullanıldığında, TSA’nın ününden – bilinirliğinden dolayı, TSA’yla bağlantı kurulabileceği varsayılabilir mi?

Temyiz Kurulu, vakayı belirtilen test kapsamında değerlendirmiştir. Buna göre:

(1) Başvurusu yapılan marka, başka bir kişi veya kurum tarafından daha önce kullanılan ismin veya kimliğin aynısı veya yakın derecede benzeri midir?

TSA, Ulaşım Güvenliği İdaresi (Transportation Security Administration)’ni resmi ve gayriresmi biçimde işaret etmektedir ve bu kuruluş A.B.D. Yurtiçi Güvenlik Bakanlığı’nın bir alt birimidir. TSA, 11 Eylül sonrasında kurulmuştur ve A.B.D.’ye giren ve çıkan yolcuların tamamını incelemektedir.

Kurul’a göre, TSA-KIT ibaresi TSA kısaltmasının yakın derecede benzeridir. Kurumun kısaltması ve devamında KIT ibaresinden oluşan başvuruda, KIT ibaresi malların bir kit (set, donanım) şeklinde satıldığını işaret etmektedir.

(2) Başvurusu yapılan marka, münhasıran ve hata olmaksızın TSA’yı işaret eder biçimde mi algılanacaktır?

Başvuru sahibi TSA-KIT markasının “Boş satılan şişeler” malları için tescil edilmesini talep etmektedir. Yazının önceki bölümlerinde yer verdiğimiz ve kararda daha fazlası da bulunan görseller, başvurunun kapsadığı mallar da dahil olmak üzere, bazı seyahat malzemelerinin üçüncü kişilerce TSA seyahat düzenlemelerine uygun oldukları belirtilerek satıldıklarını göstermektedir.  

Başvuru sahibinin kendi ilanı da dahil olmak üzere, bu kanıtlar, tüketicilerin münhasıran ve hata olmaksızın TSA ibaresini ilgili hükümet kurumunu işaret eder biçimde algılayacağını göstermektedir. Tüketiciler, başvurudaki TSA referansının önemini derhal fark edecek ve anlayacaktır.  

Başvuru sahibi TSA ibaresinin başka ifadelerin kısaltması (örneğin travel sufficient alcohol) olabileceğini de öne sürse de, bu hususu ispatlar kanıtlar bulunmamaktadır. Buna ilaveten, başvuru sahibinin kurumun şişe imalatı gibi işlerle iştigal etmediği yönündeki argümanı da kabul edilemez. Daha önceden de ifade edildiği gibi, madde 2(a) kapsamında yanlış bağlantı kurulmasını engelleme hükmünün asıl amacı halkı malların ticari kaynağı konusunda karıştırılma olasılığından korumak değil, kişilerin veya kurumların şahsiyetlerinin sömürülmesini engellemektir.

 (3) Başvuru kapsamında bulunan mallarla TSA’nın bağlantısı bulunmakta mıdır? (4) Başvuru kapsamındaki mallar bakımından marka kullanıldığında, TSA’nın ününden – bilinirliğinden dolayı, TSA’yla bağlantı kurulabileceği varsayılabilir mi?

Temyiz Kurulu testin kalan iki sorusunu birlikte değerlendirmiştir.

TSA kurumunun başvuru kapsamındaki mallarla bir bağlantısının bulunmadığı açıktır; ancak, TSA’nın ünü ve bilinirliği böyle bir bağlantının kurulabileceği yönünde varsayımda bulunulmasına imkan vermektedir. Dahası, dosyada bulunan kanıtlar TSA kısaltmasının, seyahat bağlantılı ürünler sektöründe oldukça iyi bilinen bir hükümet organının kısaltması olduğunu göstermektedir.

Sonuç olarak; başvuruya konu marka münhasıran TSA kurumunu işaret etmektedir ve böyle algılanacaktır; TSA kurumunun başvuru kapsamındaki mallarla bir bağlantısı bulunmasa da, TSA’nın ününün ve bilinirliğinin yüksekliği nedeniyle, başvuru sahibinin TSA-KIT markasını şişeler için kullanması halinde, böyle bir bağlantı kurulabileceği varsayılabilecektir.

Temyiz Kurulu, yukarıda yer verilen gerekçeler bağlamında, başvuru hakkında verilen ret kararını onamıştır.  

Yukarıda yer verilen test ve tespitler ışığında Türkiye özeline dönülecek olursa; devletin, kamusal yönü bulunan tüzel kişilerin ve devlet organlarının itibarlarından ve şahsiyetlerinden faydalanma amacı güden başvurularla son dönemlerde artan biçimde karşılaşıldığı gerçektir. Bu tip başvuruların incelenmesinde, yukarıda belirtilen A.B.D. uygulamasındaki testlerin kullanılması, şüphesiz daha sağlıklı inceleme basamaklarının oluşturulmasını sağlayacaktır.

Önder Erol ÜNSAL

Şubat 2019

unsalonderol@gmail.com


[1] (f) Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler.

[2](ı) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler.

A.B.D. Temyiz Mahkemesi’nin Booking.com Kararı, ”Booking.com” Tescil Edilebilir

Ülkemizde 2017 yılından itibaren haksız rekabet kapsamında faaliyetlerinin durdurması karar verilen ve dünyanın en büyük seyahat e-ticaretlerinden biri olan Booking.com B.V. LLC şirketinin, A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’nin itirazlarına rağmen ’’booking.com’’ teriminin marka olarak tescil edilebileceğine dair, 4. Federal Temyiz Mahkemesi kararını verdi. Olayın geçmişine kısaca değinecek olursak.

2006 yılından itibaren Booking.com B.V. LLC şirketi ‘’booking.com” terimini kullanmakta olup, 2011-2012 yıllarında 39. ve 43. sınıflarda; ulaşım/seyahat, tur bileti rezervasyonları hizmetleri ile online otel ve rezervasyon hizmetlerinde tescil ettirmek ister.

USPTO marka uzmanı, marka başvurusunu; tanımlayıcılık, markanın korunması için gerekli olan kullanım sonucu ikincil anlam (secondary meaning) kazanmadığı ve marka tescil talebinde bulunulan terimin ayırt edileciliği ulaşmadığı gerekçeleriyle reddeder. Booking.com şirketi tarafından USPTO marka uzmanının kararına karşı yapılan itiraz, USPTO Temyiz Kurulunca (TTAB) değerlendilir ve aşağıdaki gerekçelerle reddedilir.

TTAB tarafından yapılan değerlendirmede, ‘’booking’’ kelimesinin otel ve konaklama hizmetleri rezervasyonları ve planlanması konularında jenerik bir ifade olduğunu ‘’.com’’ ifadesinin ise ticari bir internet sitesi üzerinde kullanıldığı dolayısıyla da tüketicilerin nezdinde öncelikli olarak rezervasyon hizmetlerinin anlaşıldığı ve bu hizmetleri tanımladığı ve kapsadığı belirtilmiştir. Bu karara karşı, Booking.com LLC şirketi, ’’booking.com‘’ teriminin ayırt ediciliğine ulaştığı, tescil edilebileceği gerekçeleriyle, Doğu Virjinya Bölge Mahkemesi’ne TTAB kararının iptali için gider.

Doğu Virjinya Bölge Mahkemesi, USPTO kararını iptal ederek, ‘’booking.com” teriminin tanımlayıcı ikincil anlamı olduğunu ve terimin tescil edilebileceğine karar verir. USPTO ise, Bölge Mahkemesi kararını terimin tescil edilebilirliği açısından hatalı olup, ‘’booking.com’’un jenerik terim olduğuna dayanarak Doğu Virjinya Bölge Mahkemesi kararını temyiz eder.

Öncelikle U.S.A. Marka Hukuku (Lanham Kanunu)’na göre, bir terim tescil edilmek istenen mal veya hizmeti tanımlıyorsa, bu terim marka olarak tescil edilemez. Örneğin, ‘’Şarap’’ bir şarap markası olarak tescil edilemez fakat; ‘’Şarap’’ bir tekstil ürünü içeren bir mal sınıfında marka olarak tescil edilebilir.

Bir terimin korunabilmesi için, diğer terimlerden ayırt edici özelliğinin bulunması gerekmektedir. Genellikle markalar, belirtilen 4 kategori içerisinde yer alır: (1) jenerik, (2) tanımlayıcı, (3) çağrıştırıcı, (4) rastgele seçilmiş / fantezi terimler. Bu uyuşmazlıkta Mahkeme’ye göre, ilk iki kategoriyi içeren bir durum mevcuttur.

Yazının devamında mahkemenin gerekçelerini belirterek, davayı gören 4. Federal Temyiz Mahkemesi‘nin 04 Şubat 2019 tarihli kararına yer vereceğiz, karar metni-nin http://www.ca4.uscourts.gov/Opinions/172458.P.pdf  bağlantısından görülmesi mümkündür.

4. Federal Temyiz Mahkemesi, tarafların temyiz başvurularını incelemeye başlamadan önce iki noktaya değinir: (1) Marka tesciline konu olan terimin jenerik olup olmadığının ispat yükünün hangi tarafa ait olacağı? (2) Tescil edilmek istenen terimin jenerik olup olmadığına ilişkin değerlendirme. Federal Temyiz Mahkemesi, ‘’booking.com” teriminin jenerik olup olmadığını belirlemek için aşağıdaki 3 adımlı testi uygular.

(1) Marka tesciline konu olan terimin jenerik olup olmadığının ispat yükünün hangi tarafa ait olacağı? (2) Tescil edilmek istenen terimin jenerik olup olmadığına ilişkin değerlendirme. Federal Temyiz Mahkemesi, ‘’booking.com” teriminin jenerik olup olmadığını belirlemek için aşağıdaki 3 adımlı testi uygular.

(1) Terimin kullanıldığı ürün veya hizmet sınıfını belirlemek.

(2) Kamuda ilgili kesiminin sınıfı belirlemek.

(3)Terimin birincil anlamının, kamunun ilgili kesiminde ‘’booking.com”un mal ve hizmetleriyle ilişki olup olmadığı belirlemek.

Sorulması gereken soru, kamu nezdinde terimin ürünün ismi mi olduğu ve üreticiyi göstermediği midir? 6 Glover v. Ampak, Inc., 74 F.3d 57, 59 (4th Cir. 1996).

Uyuşmazlık testin 3. adımında kamunun ilgili kesiminde ‘’booking.com ‘’ teriminden ne anladığı konusunda uyuşmazlık ortaya çıkmaktadır. Mahkemece, kamunun ilgili kesiminde terimin birincil anlamının olup olmadığı incelenmiştir. Fakat, ortaya çıkan sonuca göre burada, kamunun ilgili kesiminde aşağıda belirtileceği gibi üründen ziyade kamuda ‘’booking.com‘’ terimi şirket olarak akıllara gelmektedir. USPTO’ya göre ise ‘’booking.com’’ terimi , sözlük anlamı rezervasyon anlamına gelip, kamuda da tanımlayıcı bir terim olup, tescil edilmek istenen sınıfları kapsamaktaydı.

Booking.com şirketi, Doğu Virjinya Bölge Mahkemesi’ne ‘’Teflon survey’’ adı verilen yeni bir delil sunar. Teflon anketi, mahkemeler tarafından terimin tüketici anketi yaparak jenerikliğinin tespiti açısından kullanılan bir metot olarak kullanılır. Belirtmek gerekir ki, Teflon anketi bazı mahkemeler tarafından her zaman ikna edici olarak bulunmaz. Bölge Mahkemesi tarafından ciddi bir delil olarak kabul edilmiştir.

Tüketicinin marka tesciline konu olan terim konusunda ne anladığını tespit etmek için, mahkeme tüketici tanıklığı, tüketici anketleri, listeler ve sözlükler, ticari dergiler, gazeteler ve diğer yayınlardan yardım alabilir. Glover, 74 F.3d at 59. Ayrıca Mahkeme’ye göre, bir terimin tüketici tarafından anlaşılıp, anlaşılmadığını tespit etmek için, tescil edilmek istemen terimin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Mahkeme’ye göre USPTO, “booking.com” tüketiciler nezdinde sadece bir internet sitesi olduğu, ‘’booking.com‘’ şirketi olarak anılmadığı ispatı konusunda başarısız olmuştur. Bölge Mahkemesi’nin, ‘’booking.com” şirketinin yaptığı Teflon anketinde tüketicilerin %74.8’nin bir otel rezervasyon sitesi yerinden ziyade ”booking.com”u bir şirket olarak bilindiği sonucu ortaya çıkmıştır.

USPTO, ‘’booking.com” içeren ‘’hotelbooking.com”, ‘’ebooking.com” gibi online otel rezervasyon sitelerinin bulunması tüketicilerin salt bu hizmeti anladığının bir göstergesi olduğu belirtilmiştir. Fakat, Mahkeme tarafından, ”booking.com” terimi olması sadece otel rezervasyon hizmeti olacağını anlamına gelmeyeceği, müzik bileti, tiyatro bileti gibi otel/seyahat rezervasyonu dışında hizmetlerin de sağlanabileceğini belirtmiştir. USPTO bu yönde karar verirken 2 noktaya dayanır.

(1) USPTO’nun burada dayandığı noktalardan birisi, 1888 Anayasa mahkemesi kararında tartışılmıştır. Goodyear’s Rubber Mfg. Co. v. Goodyear Rubber Co., 128 U.S. 598, 602–03 (1888). İlgili davada “.com”’ üst düzey alan adının bir, ikinci seviye alan adına (bir jenerik isme) eklenmesi asla o terimin jenerikliği değiştirmez denmiştir. Burada mahkeme sadece ticari terimler içeren ‘’Grain Company’’, ‘’ The Grocery Store’’ gibi tanımladığı mal sınıfını içeren bir terimin tescil edilemeyeceği belirtilmiştir. Fakat burada da belirtmek gerekir ki, diğer Federal Temyiz Mahkemelerin de uygulamalarında olan bir jenerik terime “.com” üst düzey alan adı eklenmesi, tüketici anketleri veya benzer deliller ile ispat edilebiliyorsa, her ne kadar jenerik olsa dahi, olarak marka tescillenebileceğine dair kararlar mevcuttur. Bkz. e.g., Advertise.com, Inc., 616 F.3d at 982; In re Hotels.com, 573 F.3d at 1304–05.

(2) USPTO, ‘’booking.com” teriminin değerlendirdiğinde ‘’booking’’ ve “.com” üst düzey alan adının iki jenerik terimin birleşiminden başka bir şey olmadığını belirtmiştir. Ayrıca, salt olarak değerlendirdiği, booking teriminin otel rezervasyonları için jenerik olduğunu, “.com” alan adı ile birleşmesiyle, kamuda ilgili tüketicinin internet rezervasyon hizmetlerinin anlaşılacağı dolayısıyla bu birleşiminde jenerik olacağı kanaatine varılmıştır.

4. Federal Temyiz Mahkemesi değerlendirmelerinde, ikinci seviye alan adına yalnızca “.com” üst düzey alan adı eklemek, onu non-jenerik yapmayacağını; terimin kamuda oluşan ve var olan terimin anlamının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Her ne kadar alan adı ve terim kapsadığı hizmeti tanımlasa da, bu kamunun ilgili kesiminin her zaman terimin tanımladığı hizmeti anladığı anlamına gelmez. Dolayısıyla, her iki terim de ayrı ayrı jenerik olsa ve bu oluşan terim sağladığı hizmeti içerse dahi, mahkemeler diğer delilleri (tüketici anketi vb. deliller), bu olayda Bölge Mahkemesi’nin kullandığı gibi, terimin jenerik olup olmadığı konusunda kullanabileceklerdir.

4. Federal Temyiz Mahkemesi, yukarıda ana hatlarıyla açıkladığımız gerekçelerle, USPTO yönünden davayı reddetmiş, Doğu Virjinya Bölge Mahkemesi ”booking.com” teriminin tescil edilebilirliği yönündeki kararını onamıştır.

Tonay Berkay Aras

Şubat 2019, San Francisco

tonayberkay@gmail.com

İnceleme Otoritesi Hatalı Kararlarını Düzeltebilir mi? USPTO “Açık Hata” Uygulaması

 

Türk Patent ve Marka Kurumu (Kurum) tarafından verilen kararların bir bölümü kararların yerindeliği, nispeten küçük bir bölümü ise kararların verildiği aşama bakımından eleştirilere konu olmaktadır.

Kararların yerindeliği tartışması, neredeyse dünya genelinde tüm tescil otoritelerinin kararları bakımından karşımıza çıkmaktadır. Benzerlik, karıştırılma olasılığı gibi öznel yönü ağır basan kararların yerindeliğinin tartışılması kanaatimizce de kaçınılmazdır ve bu yazının konusu belirtilen hususlar değildir.

İlk inceleme sonucunda Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuruların sonraki aşamalarda “düzeltme kararı” adı altında aynı Başkanlıkça reddedilmesi uygulaması ise tartışmanın diğer boyutunu oluşturmaktadır.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu madde 16(3) hükmü belirtilen uygulamayı mümkün kılmaktadır: “Başvurunun, 15 inci madde ile bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre reddedilmesine yayımdan sonra karar verilmesi hâlinde bu karar da Bültende ayrıca yayımlanır.”

Yukarıda yer verilen hükümde yer alan “yayımdan sonra” ifadesi, yayımdan tescile kadar olan süreçteki her aşamayı ifade etmektedir ve tescil ücretinin talep edilmesi ve ücretin ödenmesi için verilen iki aylık süre bakımından da bir istisna getirmemektedir. Bu bağlamda, Kurum’un ilk karar, yani yayım kararından sonra tescile kadar olan tüm aşamalarda yeni bir ret nedeni tespit etmesi halinde, başvurunun reddedilmesine karar verme yetkisi mevcuttur.

Bu tip kararları “düzeltme kararı” olarak adlandırarak yazıya devam ediyoruz.

Kurum’un bir düzeltme kararı ile başvurunun 5. madde hükümleri çerçevesinde reddedilmesine karar vermesi halinde kullanılabilecek yöntem ret kararının esasına karşı Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu nezdinde itiraz etmektir. Düzeltme kararı çerçevesinde başvurunun reddedilmesine karşı, Markalar Dairesi Başkanlığı bünyesinde yapılacak başkaca bir işlem veya telafi mekanizması bulunmamaktadır.

Kısaca “düzeltme kararı” olarak andığımız işlem tipinin yurtdışında bulunup bulunmadığına yönelik araştırma, karşımıza A.B.D. Patent ve Marka Ofisi’ndeki (USPTO), “açık hata (clear error)” uygulamasını getirmektedir.

Yazının devamında, USPTO’nun “açık hata” uygulamasını okuyucularla paylaşacağız.

USPTO “açık hata” uygulamasının genel ilkelerinin ve uygulama alanının https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-700d1e566.html bağlantısından görülmesi mümkündür. Uygulamanın anahatlarına aşağıda yer verilmiştir:

“Açık hata” terimi; USPTO uzmanının önceki bir ofis işlemi sırasında vermesi gereken bir ret kararını veya uygulaması gereken usul şartını yerine getirip getirmediğinin belirlenmesi için USPTO tarafından kullanılan idari nitelikte bir iç uygulamaya karşılık gelmektedir.

USPTO’nun politikası, uzmanın başvurunun ilk incelemesi sırasında tam bir inceleme yapması ve ilk Ofis kararında olası tüm ret nedenlerini ve eksiklikleri ortaya koymasıdır. Marka Kanunu veya Yönetmelik hükümlerini ihlal edecek bir tescil ortaya çıkmayacağı sürece USPTO yeni bir ret kararı vermeyecek veya ek şartlar öne sürmeyecektir. Ancak; örneğin, yayımdan sonra markanın kapsadığı mallar için jenerik bir adlandırma olduğunu açıkça gösteren yeni kanıtlar tespit edilirse, markanın tescili Marka Kanununun ihlali olacak ve uzmana başvurunun reddedilmesi yeni yetki verilecektir.

İç uygulama niteliğindeki “açık hata” ölçütü sadece idari bir rehberdir. Bu ölçüt, başvuru sahibine açık hatayı göstermek gibi bir yetki vermediği gibi, uzmana ret kararı için ilk aşamada ortaya koyması gerekenden daha yüksek düzeyde kanıtlar gösterme yükümlülüğü de getirmemektedir.    

Marka Kanununda ve Yönetmelikte, USPTO’nun tescilden önce yeni bir ret kararı vermesi veya usul şartı getirmesi için bir zaman kısıtlaması bulunmamaktadır. Açık hata uygulaması çerçevesinde verilen bir ret kararına karşı çıkmanın tek yolu, ret kararının esasına yönelik olarak USPTO Temyiz Kurulu nezdinde itiraz etmektir. Kurul, bu itirazı sadece ret kararının esasına yönelik olarak inceleyecektir.

USPTO’nun görevi uygun tesciller gerçekleştirmektir ve uzmanların ve diğer USPTO çalışanlarının hatalarını düzeltme konusunda geniş yetkisi bulunmaktadır. Dolayısıyla; USPTO, inceleme esnasında yapılan bir hatanın Marka Kanununun veya Yönetmeliğin ihlali sonucuna yol açacağını tespit ederse, tespit edilen ret nedeninin veya şartın daha önce ortaya konulmuş olması gerekliliğini bakmaksızın, ilgili ret kararını verecek veya yeni şartı getirecektir.

Yukarıda yer verilen USPTO uygulaması, Türkiye’de karşımıza çıkan düzeltme kararları ile oldukça benzer bir uygulama biçiminin USPTO’da da mevcut olduğunu göstermektedir. Her yıl yüzbinlerce karar veren tescil otoritelerinin tüm kararlarının doğru veya değiştirilemez olduğunu öne sürmek mümkün olmadığı gibi, kanaatimizce tescil otoritelerinin hatalı kararlarını düzeltme yetkilerinin de bulunduğunun kabul edilmesi gerekmektedir. Yerleşik ve standart uygulamaları sahip bir Ofis olan USPTO bakımından da durumun aynı olduğu yukarıda açıkladığımız “açık hata” uygulamasından anlaşılmaktadır.

Önder Erol ÜNSAL

Aralık 2018

unsalonderol@gmail.com

 

“Kanun Bu Kadar Şizofrenik Değildir” – A.B.D. Federal Temyiz Mahkemesi Karıştırılma Olasılığı Değerlendirmesinde Tanınmış Markanın Rolünü Açıklığa Kavuşturuyor (Play Doh – Fundough Kararı)

 

Şizofreni en basit ve oldukça eksik tanımıyla, kişinin gerçeği değerlendirme yetisini bozan ağır bir psikolojik hastalıktır.

Peki, bir kanunun uygulaması bir mahkeme tarafından nasıl şizofrenik olarak değerlendirebilir? Bu yazıda bu hususu sizlere bir A.B.D. Federal Temyiz Mahkemesi kararı özelinde aktarmaya gayret edeceğim.

Tanınmış bir marka, kimilerine göre, diğer markalardan çok daha kolaylıkla ayırt edilebilir ve dolayısıyla tanınmışlık, karıştırılma olasılığı incelemesinde tanınmış markanın sahibine avantaj değil dezavantaj sağlar.

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) içtihat ve kılavuzunda, yorum tam tersi yöndedir. Tanınmışlık, karıştırılma olasılığı incelemesinde, tanınmış markayla karıştırılma olasılığını artıran bir faktördür ve tanınmış marka sahibinin lehine yorumlanması gerekir.

Atlantik’in karşı tarafında belirtilen hususun nasıl değerlendirildiğini aktarmak, bu yazının konusunu oluşturmaktadır.

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi’nin (USPTO) bu konuda referansta bulunduğu başlıca karar, A.B.D. Federal Temyiz Mahkemesi’nin 1992 tarihli Kenner Parker Toys Inc. v. Rose Art Indus. Inc. kararıdır [963 F.2d 350, 22 USPQ2d 1453, 1456 (Fed. Cir. 1992)].

Yazı boyunca 1992 yılına ait bu ilke kararını özetleyerek sizlere aktarmaya gayret edeceğiz:

Davacı Kenner Parker Toys Inc. firması hepimizin bildiği “Play-Doh” markalarının sahibidir ve bu markaların kapsamında Türkiye’de “oyun hamuru” olarak tabir ettiğimiz mallar bulunmaktadır.

Davalı Rose Art Indus Inc. aynı nitelikteki mallar için “Fundough” markasının tescil edilmesi için USPTO’ya başvuruda bulunur.

Kenner Parker bu başvuruya karşı itiraz eder, ancak itirazı USPTO Temyiz Kurulu tarafından reddedilir. Kenner Parker bu karara karşı dava açar ve dava A.B.D. Federal Temyiz Mahkemesi tarafından 15 Nisan 1992 tarihinde karara bağlanır. Temel bir karar niteliğindeki Temyiz Mahkemesi değerlendirmesinin https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/963/350/243488/ bağlantısından görülebilir.

Temyiz Mahkemesi kararına önceki tarihli itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığı hususunun değerlendirilmesine ilişkin detaylı bir analizle başlar:

Önceki tarihli markanın ünü, güçlü veya ünlü bir markanın dahil olduğu vakalarda baskın bir role sahiptir. Ünlü veya güçlü markalar daha geniş bir hukuki korumadan yararlanır. İçtihada göre, bir taraf kendiliğinden zayıf bir markayı seçerse, güçlü markaların sahiplerine sağlanan geniş korumadan yararlanamaz. Kamu tarafından yoğun bilinirliğe ve üne sahip markalar, bilinmeyen veya zayıf markalara kıyasla daha geniş hukuki korumayı hak ederler.

Sayısız işaretin kamunun dikkatini çekmek için karmaşa içerisinde bulunduğu piyasada bir markanın ün kazanması, genellikle çok ayırt edici bir marka, büyük reklam harcamaları ve istikrarlı değere sahip bir ürün gerektirir. Bir marka ün kazandıktan sonra sadece sahibine kazanç sağlamaz, aynı zamanda tercih edilen ürünü tanımak için işarete güvenen tüketicilere de kazanç sağlar. Bununla birlikte markanın ünü ve tüketicilerin bu işarete güveni, bedavacıların (free riders) sömürüsüne konu olmaktadır.

Ticari rakipler, yerleşik bir piyasada reklam gideri olmaksızın benzer bir ürünü satmanın ekonomik avantajlarını kısa sürede hesaplayabilir. Bu güdüler, rakipleri ünlü bir markaya mümkün olduğunca sokulma konusunda cesaretlendirir. Bedavacıların ünlü markalara karşı oluşturduğu tehdidin farkında olan mahkeme, ticari rakiplerin zayıf markalara yaklaşmasına izin vermiştir. Buna karşın, güçlü bir marka ticari rakiplerin uzak durması gereken uzun bir gölgeye sahiptir.

Bu çerçevede, Marka Kanununun (Lanham Act) yarışan markalar arasındaki benzerlik hakkındaki toleransı, önceki tarihli markanın ününe bağlı olarak ters yönde değişmektedir. Markanın ünü arttıkça, kanunun yarışan markalar arasındaki benzerlik hakkındaki toleransı azalmaktadır. Bu çerçevede; itiraz sahibinin markasının güçlü, ünlü bir marka olması halinde, bu durum her zaman önem arz eder. Bir markanın ünü, tüketicilerin ünlü bir isme sahip bir ürünü satın alırken daha az dikkat gösterecek olmaları nedeniyle, tüketicilerin karıştırma olasılığına düşmeleri durumunu tetikleyebilir. Bu ilkeler ışığında Mahkemeye göre; ticari bir rakibin tanınmış markasına yaklaşmanın hiçbir bahanesi olamaz ve karıştırmanın, alımda hata veya yanılgının olası olup olmadığına ilişkin her kuşku, özellikle önceki markanın üne sahip olması halinde, yeni tarihli markanın aleyhine değerlendirilecektir.  

İncelenen vakada Temyiz Kurulu Kenner Parker’ın önceki tarihli markasının oyun hamurlarına ilişkin ününü kabul etmiştir ve Rose Art da bu ünü kabul etmektedir. Buna karşın, tüketicilerin ünlü bir markayla farklılıkları daha kolaylıkla algılayacağı yaklaşımından hareket eden Kurul; Kenner’ın ünlü markasının benzer markalar için daha az değil, daha fazla yasal tolerans sağlayacağı sonucuna varmıştır.

Akademisyenler, ünün markalar arasındaki farklılıkların algılanması hususunda kamunun algısını yükselttiği veya azalttığı hakkında önermeler sunarak konuyu tartışıyor olsalar da, yasal önerme tartışma götürmeyecek derecede açıktır. Marka Kanununun gerekçe ve kökenleri, Mahkemeler tarafından da istikrarlı biçimde uygulanan “ünlü markaların karıştırılmaya karşı daha fazla korunmasını” hususunu gerektirmektedir.

En eski içtihatlarda dahi, markaların fonksiyonu, hem markalarına itibarlarını ve sermayelerini yatıran üreticileri, hem de bu işaretlere güvenen tüketicileri korumaktır. Tüketicilerin ürünlerin kaynağını tanımasını sağlayacak markalar, tüketicileri ürünleri güvenilir bir üreticiden satın almaya geri götürecek ve bu yolla mükemmeliyet için ekonomik bir ödül yaratacaklardır. Dolayısıyla, markalar kaliteli ürünleri teşvik edecek ve tüketicilerin piyasa araştırması için maliyetlerini azaltacaktır. Buna ilaveten markalar, hak sahiplerinin yatırımlarını koruyacak ve emek ve sermaye sağlayanların hak ettikleri uygun getirilerini garanti altına alacaktır.

Marka Kanununun yukarıda bahsedilen çeşitli amaç ve faydaları; güçlü ve ayırt edilebilen bir markaya yapılan yatırımlar için, mutlak bir yasal koruma sağlanması ödülünün getirilmesi halinde işlerlik kazanacaktır.

Yatırımcıların yararlandığı yasal korumanın derecesi, markanın ününün artmasıyla düşerse, kanun markalara yapılan yatırımları engelleyici bir hali teşvik edecektir. Kanun bu kadar şizofrenik değildir. Marka korumasının amaçları ve kaynakları ile uyumlu olarak, Marka Kanunu markanın ünü arttıkça daha geniş kapsamlı bir koruma sağlar.

Mahkeme bu tespitlerin ardından, incelenen vakada markaların karşılaştırmasına geçer. Bu yazıda detaylarına girmeyecek olsak da, en basit haliyle, “PLAY” ve “FUN” kelimelerinin kavramsal yakınlığı ve “DOH” ve “DOUGH” ibarelerinin işitsel benzerliğini dikkate alarak markalar arasında belirli düzeyde benzerlik bulunduğu kanaatine ulaşır. Buna ilaveten, itiraz gerekçesi “PLAY-DOH” markasının ününün belirtilen benzerliğin önemini arttırması gerekirken, Kurul’un bu hususu yanlış değerlendirdiğini belirtir. Malların aynı olması, satış kanallarının aynı olması ve malların tüketici grubunun genel anlamda halk olması hususlarını da dikkate alarak Mahkeme, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunduğu kanaatine ulaşır ve aksi yöndeki USPTO Temyiz Kurulu kararını iptal eder.

Kararda yer verilen “Kanun bu kadar şizofrenik değildir.” ifadesi, Temyiz Mahkemesi’nin “tanınmış markalar diğer markalardan daha kolay ayırt edilir ve karıştırılmaz” biçiminde özetlenebilecek temelsiz argümandan artık sıkıldığını ortaya koymaktadır.

Önceki tarihli markanın tanınmışlığı halinde karıştırılma ihtimalinin güçleneceği Türkiye’de mahkemeler ve Kurum nezdinde de kabul görmüş bir ilkedir. Bununla birlikte aksi yöndeki yorumlarla, yani “Tanınmış marka çok daha kolay ayırt edilir ve benzerleriyle piyasada karıştırılmaz.” argümanıyla da halen sıklıkla karşılaşılmaktadır. Hukuki dayanağı bulunmayan ve neye göre ölçümlenip – iddia edildiği belli olmayan bu argümanın bu denli kolaylıkla dile getirilmesi şahsımca da ilginç bulunmakla birlikte, A.B.D. değerlendirmesinin de Türkiye’de genel kabule konu olan şekilde gerçekleştirildiği bu yazıda Kenner Parker kararı özelinde ortaya konulmuştur.

Okuyucularımızın faydalanacağını umuyoruz.

Önder Erol ÜNSAL

unsalonderol@gmail.com

Kasım 2018

 

 

Aksi Kedi Bu Kararla Daha da Aksileşecek – USPTO Temyiz Kurulu “Grumpy Cat” Kararı

 

Önce önemli notlar:

(1) Yazıyı sonuna kadar okuyacaksınız, lütfen yazının sonundaki duyurumuzu – sürprizimizi atlamayın. Yazıyı sonuna kadar okumayacaksınız da, lütfen önce duyurumuzu – sürprizimizi okuyun. Duyuruya yanıtsız kalmamanız bizi mutlu edecek.

(2) Bugün 29 Ekim 2018, Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıldönümü. Cumhuriyetin kuruluşu, eşit haklara sahip bireyler olmamız için atılan ilk adımdır. Bunun bilincinde olan ve bir hanedanın kulu olmaya özlem duymayan tüm okuyucularımızın Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Bu yolu bize açan Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz.

 

 

İnternette dolaşan sevimli hayvan videolarını ve fotoğraflarını görmek, çoğunluğumuz bakımından günlük hayatımızın en keyif verici anlarından birisini oluşturmaktadır. Bu video veya fotoğrafların kahramanlarından kimisi, internet fenomeni hayvanlar olarak ünlüler kervanına katılmıştır.

“Grumpy Cat (Aksi Kedi)” lakabıyla tanınan, gerçek adı “Tardar Sauce (Tartar Sosu)” olan bir kedi hiç şüphesiz internet dünyasının en ünlü hayvanlarından birisi, belki de en ünlüsüdür.

Bu noktada sözü Wikipedia’ya bırakıyor ve Tartar Sosu’nun ne denli ünlü olduğunu anlamanıza yardımcı olmaya çalışıyoruz:

Grumpy Cat (d. 4 Nisan 2012), gerçek adı Tardar Sauce (Türkçe: Tartar Sos) olan ve huysuz yüz ifadesi ile İnternette şöhret olarak tanınan dişi kedidir. Sahibi Tabatha Bundesen, Tardar’ın Cüce kedi olması nedeniyle sürekli olarak huysuz bir yüz ifadesine sahip olduğunu belirtmektedir. Grumpy Cat, şu anda elde ettiği şöhretini ise, sahibi Tabatha’nın kardeşi olan Bryan’ın 22 Eylül 2012 tarihinde fotoğrafını Reddit’e eklemesiyle elde etti. Daha sonra görüntü tüm huysuz başlıklarında makro resim haline gelmiştir. Facebook’ta “resmi huysuz kedi (TheOfficialGrumpyCat)” sayfasının 1.000.000’un üzerinde takipçisi bulunmaktadır. Grumpy Cat, yönetmenliğini Andy Capper ve Juliette Eisner’ın yaptığı internet memeleri ve viral videolar hakkında yaptıkları Lil Bub & Friendz isimli belgeselde rol almıştır. Belgeselin galası 18 Nisan 2013 tarihinde Tribeca Film Festivali’nde yapıldı. Ayrıca Grumpy Cat BuzzFeed’de 2013 Webby Ödülleri’nde yılın internet memesi ödülünü kazandı. 30 Mayıs 2013 tarihinde ise The Wall Street Journal ön sayfasında yer almıştır. (http://www.wikizeroo.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvR3J1bXB5X0NhdA)

Tartar Sosu’nun bu denli ünlü olması, marka tescil başvurusunu yanında getirmiş ve 2013 yılında aşağıdaki görsele sahip iki marka tescil başvurusu USPTO’ya yapılmıştır.

 

 

Başvuruların sahibi “Grumpy Cat Limited” isimli bir firmadır, iki başvuru da aynı görselden oluşmaktadır ve başvuruların kapsamında esasen aşağıdaki mal ve hizmetler yer almaktadır:

“Sınıf 9: Komedi içeren indirebilir video dosyaları; mobil telefonlar için bilgisayar uygulama yazılımları, oyunlar ve görüntü dağıtımı için yazılımlar. Sınıf 16: Posterler, tebrik kartları, not kartları, posta kartları, takvimler. Sınıf 28: Doldurulmuş ve pelüş oyuncaklar, aksiyon figürleri, oyuncak bebekler, oyuncak hayvanlar. Sınıf 41: Eğlence hizmetleri, yani fotoğraf, ses ve video içeren web sitelerinin sağlanması hizmetleri.”

USPTO uzmanı her iki başvuruyu da tanımlayıcılık gerekçesiyle reddeder ve başvuruların kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmadığını da belirtir. Başvuru sahibi bu kararlara karşı itiraz eder ve itirazlar USPTO Temyiz Kurulu tarafından değerlendirilir. Her iki başvuruya ilişkin olarak ret kararlarının gerekçesi ve itirazların içeriği aynı olduğundan, Temyiz Kurulu itirazları tek bir kararla 26 Ekim 2018 tarihinde sonuçlandırır. Temyiz Kurulu kararının http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-85836812-EXA-25.pdf bağlantısından görülmesi mümkündür ve bu yazı Kurul kararının okuyuculara anahatlarıyla aktarılması amacıyla yazılmıştır. (Bu noktada iki hususa dikkatinizi çekmek istiyoruz: (i) Başvurular 2013 yılında yapılmıştır ve Temyiz Kurulu kararı 2018 yılının neredeyse sonunda verilmiştir. Kısaca, ofisler açısından hızlı inceleme gelişmişlikle eş anlamlı değildir. (ii) 26 Ekim 2018 tarihinde verilmiş kararı, sizlere 29 Ekim 2018 tarihinde aktarıyoruz. Hiç fena sayılmayız.)

Temyiz Kurulu kararına, Tartar Sosu’nu kısaca tanıtarak başlar ve hemen ardından tanımlayıcılık gerekçeli ret kararını değerlendirir.

Bir terim veya bu vakada olduğu gibi bir şekil, kullanılacağı mal veya hizmetlerin kalitesine, özelliğine, işlevine veya karakteristiğine ilişkin bilgiyi derhal iletiyorsa münhasıran tanımlayıcıdır. İllüstrasyon veya fotoğraf gibi resimsel tasvirler bakımından da aynı durum söz konusudur. Münhasıran tanımlayıcılığın ortaya çıkması için kelime veya şeklin bir mal veya hizmetin tüm özelliklerini tarif etmesi gerekmez, önemli bir işlevin tarif edilmesi yeterlidir. Bir şeklin tanımlayıcılığı; soyut olarak değil, tescili talep edilen mal ve hizmetlerin kullanıldığı biçim, kullanımın malların ve hizmetlerin ortalama tüketicisi üzerinde bırakacağı olası etki dikkate alınarak değerlendirilir.

USPTO uzmanının başvuruyu reddetmesinin nedeni; kedi görselinin hukuken kedi kelimesine eşit olması ve bu nedenle de 28. sınıfta yer alan kedi görünümlü oyuncaklar ve 9., 16, ve 41. sınıflarda yer alan kedi biçimli veya kedilere ilişkin içeriği ana konu (subject matter) olarak barındıran mal ve hizmetler için münhasıran tanımlayıcı olmasıdır. Uzman buna ilaveten kedi görünümlü pelüş oyuncakların, posta kartlarının ve diğer basılı kartların piyasada çok yaygın olduğunu belirtmektedir. 41. sınıfa dahil eğlence hizmetleri bakımından ise uzman; komik kedi videolarını, kliplerini, hikayelerini, kedi fotoğraflarını ve şakalarını içeren üçüncü taraf web sitelerinin bulunduğunu ve bu durumda kedi kelimesinin mal ve hizmetlerin ana konusunu ve içeriğini belirttiğini gösterdiğini ifade etmektedir.

Başvuru sahibi buna karşılık olarak, başvuruda yer alan kedi fotoğrafının, jenerik bir kedinin standart bir görünümü olmadığı gibi, başvurunun kedi ürünlerini veya kedilere yönelik hizmetleri kapsamadığını, tersine bu fotoğrafın alışılmadık görünümlü bir kedinin ayırt edici görünümü olduğunu, ayrıca bu kedinin sıradışı görünümü nedeniyle ünlü olduğunu belirtmektedir. Başvuru sahibi buna ilaveten, uzmanın başvuruda yer alan kedi şeklini hukuken kedi kelimesine eş anlamlı olarak değerlendiren yaklaşımının yerinde olmadığını ifade etmekte ve ticari rakiplerin aynı kedi şeklini kullanım gibi bir zorunluluğunun bulunmadığını öne sürmektedir.

Temyiz Kurulu incelemesinde ilk olarak, uzmanın hukuki eşdeğerler teorisini bu başvuru için uygulamasının yerinde olmadığını belirtir. Bir şekil, şeklin karşılık geldiği kavramı alıcılara aktararak şeklin kelime karşılığının hukuki eşdeğeri olabilse de, bu durum uzun süreli ve eşzamanlı kullanım sonucu ortaya çıkacaktır, oysa incelenen vakada böyle bir durum söz konusu değildir. Buna ilaveten Temyiz Kurulu, bir kedi şeklini kedi kelimesine eşdeğer olarak kabul edip, tanımlayıcılık meselesini basitçe çözmenin de yerinde olmadığı görüşündedir.

Başvuru sahibi, ticari rakiplerin hiçbirisinin aynı kedi şeklini kullanımı zorunluluğunun bulunmadığını belirtse de, başvuru sahibinin tanımlayıcı bir markanın tek kullanıcısı olmasının, münhasıran tanımlayıcılık halini ortadan kaldırmadığı içtihatta sabittir.

Başvuru sahibinin bir diğer iddiası, süper kahraman şekillerinin oyuncaklar için sorunsuz biçimde tescil edilmesi ve benzer yorumun Tartar Sosu’nun görünümü için de yapılmasıdır. Temyiz Kurulu’na göre incelenen vakada durum aynı değildir, bunun da birkaç nedeni vardır: (i) Tartışılan mesele, Tartar Sosu’nun resminin marka olup olamayacağı değil, münhasıran tanımlayıcı olup olmadığıdır. (ii) Süperman, Batman, Joker gibi karakterler kurgu karakterlerdir. Bu vakada söz konusu olan bir kurgu karakterin çizimi değildir.

Başvuru sahibi, Tartar Sosu’nun görünümünün yüksek düzeyde stilize olduğunu belirtmektedir. Temyiz Kurulu tersini düşünmektedir: Başvuru, kurgu bir karakterin çiziminden veya stilize bir imajdan değil, gerçek bir kedinin fotoğrafından oluşmaktadır.

Takiben başvurunun münhasıran tanımlayıcı olup olmadığı meselesi Kurul tarafından tartışılmıştır.

9. sınıfa dahil mallar bakımından, uzman tarafından dosyaya sunulan kanıtlar, photo bomb (bir online mobil telefon uygulaması) uygulamasının önemli özelliklerinden birisinin Tartar Sosu’nun değişik görünümlerinin fotoğraflara eklenmesi olduğunu, hava durumu uygulamasında Tartar Sosu’nun görünümünün özel bir tema olarak yüklenebildiğini, bu haliyle başvuru konusu şeklin malların önemli bir özelliği olduğunu göstermektedir. Bu çerçevede, 9. sınıfa dahil mallar için verilen tanımlayıcılık gerekçeli ret kararı yerinde bulunmuştur.

Dosya kapsamında bulunan çok sayıda kanıt, Tartar Sosu’nun görünümünün pullarda, tebrik kartlarında, takvimlerde önemli bir özellik olarak kullanıldığını, bunların tümünde kedinin şeklinin ürünün karakteristik bir unsuru olduğunu göstermektedir. Bu çerçevede, 16. sınıfa dahil mallar için verilen tanımlayıcılık gerekçeli ret kararı yerinde bulunmuştur.

28. sınıfa dahil oyuncaklar bakımından durum daha da açıktır. Kurul’a göre, bir oyuncağın ana özelliklerinden birisi Tartar Sosu’nun portresinden oluşması olabilir. Pelüş oyuncaklara iliştirilecek üzerinde Tartar Sosu’nun görünümünü taşıyan etiketler, tüketicilere ürünün Tartar Sosu görünümlü bir oyuncak olduğunu mesajını açıkça verecektir. Bu çerçevede, 28. sınıfa dahil mallar için verilen tanımlayıcılık gerekçeli ret kararı yerinde bulunmuştur.

41. sınıfa dahil hizmetlere gelindiğinde, dosyada bulunan kanıtlar, eğlence hizmetlerinin ana konusunun veya içeriğinin başvuruda yer alan kediyi içerdiğini ve dahası ona odaklandığını göstermektedir. Dolayısıyla, Tartar Sosu eğlence hizmetlerinin, yani videoların içeriğinin önemli bir özelliğini oluşturmaktadır. 41. sınıf hizmetleriyle bağlantılı olarak Tartar Sosu’nun resmini görecek alıcılar, başka bir düşünceye veya algıya gerek kalmaksızın, hizmetin ana konusunun söz konusu kediyle ilgili olduğunu derhal anlayacaklardır. Bu çerçevede, 41. sınıfa dahil hizmetler için verilen tanımlayıcılık gerekçeli ret kararı da yerinde bulunmuştur.

Temyiz Kurulu belirtilen gerekçeler ışığında tanımlayıcılık gerekçeli ret kararını yerinde bulmuş ve onamıştır. Kararın devamında kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik hali incelenmiştir. Kararın oldukça uzun olan ve aslında çok dikkat çekici bu kısmını bu yazıda aktarmayacağız ve belki başka bir yazıda bu iddianın neden reddedildiğini değerlendireceğiz. Bu aşamada, başvuru sahibinin kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiasının, iddianın başvuru kapsamındaki mal ve hizmetler için ispatlanamadığı gerekçesiyle reddedildiğini belirtmekle yetinelim.

Tartar Sosu’nun fotoğrafından oluşan başvurunun, kedilerle ilgisi bulunmayan başvuru kapsamındaki mallar ve hizmetler, en azından 28. sınıfa dahil oyuncaklar dışında kalan mallar ve hizmetler bakımından reddedilmesi okuyucularımıza hiç şüphesiz ilginç gelmiştir.  9. ve 16. sınıflara dahil mallar ve 41. sınıfa dahil hizmetler bakımından benim için de durum aynıdır ve bu noktada kararı içselleştirmekte güçlük çektiğimi itiraf etmem gerekiyor. Bununla birlikte, USPTO’nun filli kullanım biçimini de esas alan ve sadece kurguya dayanmayan inceleme biçiminin, kararı anlamaya çalışırken dikkate alınması yerinde olacaktır.

Yazının başlangıcında bahsettiğimiz duyuruyu yapmanın sırası şimdi geldi:

IPR Gezgini tüm canlıların ve özellikle de hayvanların dostu bir sitedir. Yakın günlerde “IP Dünyamızın İnsan Olmayan Dostları” içerikli bir yazı yayınlayacağız ve bu yazıda okuyucularımızın ve bizlerin, insan olmayan dostlarının fotoğraflarına kısa notlarla birlikte yer vereceğiz. İnsan olmayan dostunuz evinizde, ofisinizde veya sokakta sizinle hayatını paylaşan kediniz, köpeğiniz, kuşunuz, balığınız veya insan olmayan her türden arkadaşınız ve hatta yıllardır sevgiyle büyüttüğünüz bitkiniz, ağacınız olabilir. Eğer yazının bir parçası olmak istiyorsanız, insan olmayan dostunuzla bir fotoğrafınızı veya dilerseniz sadece onun fotoğrafını, bizimle paylaşacağınız kısa bir notla birlikte iprgezgini@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. IPR Gezgini, Türk fikri mülkiyet dünyasının neşeli olmaya gayret eden yüzüdür, lütfen sizler de bizimle paylaşmayı unutmayın ve neşeyi birlikte yaratalım.

Önder Erol ÜNSAL

unsalonderol@gmail.com

Ekim 2018

“PLAY-DOH” KOKU MARKASI USPTO TESCİL KARARI

 

Kokuların marka olarak tescil edilip edilemeyeceği Türk hukukunda ve mehaz Avrupa Birliği (AB) hukukunda her zaman tartışma konusu olmuştur. Söz konusu tartışmanın yapı taşlarından birini Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) tarafından verilen Sieckmann kararı[1] oluşturmaktadır. İçtihat niteliğinde olan karara göre; görsel olmayan işaretlerin marka olarak tescil edilebilmesi için sicildeki gösterimlerinin açık, kesin, anlaşılır, zamana dayanıklı, değişmez, nesnel ve kendi içinde bir bütünlük oluşturacak şekilde olması gerekmektedir. Ancak kokunun kimyasal formülü, numunesi veya kokunun kelimeler yolu ile tarif edilmesi bu şartları sağlamamaktadır. Özellikle kelimeler yolu ile yapılan bir koku tarifi birden fazla koku için yapılabileceği gibi aynı kokunun farklı kişilerce farklı şekillerde tarif edilmesi de mümkündür. 22.12.2016 tarihli ve 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda (SMK) ise marka olabilecek işaretler arasında kokular açıkça sayılmamıştır. Ancak söz konusu sayım sınırlı olmadığı için kokuların marka olarak tesciline herhangi bir engel de bulunmamaktadır. SMK’nin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin Markaların Gösterimi başlıklı 7 nci maddesinde ise kokulara yer verilmediğinden şu an için kokuların gösterimine dair bir kesinlik olmadığı sonucuna varılabilmektedir.

AB ve Türk hukukundaki bu tartışmalar ve belirsizlikler mevcutken; ABD Patent ve Marka Ofisi (USPTO) uzun yıllardır kokuları marka olarak tescil etmektedir. USPTO tarafından koku markalarına dair verilen son karar ise bu yazının konusunu oluşturmaktadır.

Çocukluğu 90’ların başlarına denk gelmiş olanlar için bir statü nesnesi olan Play-Doh oyun hamurunun çok sevilen kokusunun marka olarak tescili için 14 Şubat 2017’de başlatılan süreç geçen hafta tamamlanmıştır ve 15 Mayıs 2018 tarihinde koku markası olarak tescil edilmiştir.

 

 

Esasen koku markalarının tesciline dair USPTO tarafından verilen ilk karar Play-Doh oyun hamuru kokusuna ilişkin değildir. Sandaletler için balonlu sakız kokusu, diş fırçaları için çilek kokusu, otomobil yağları için kiraz kokusu gibi birçok koku markası başvurusu, USPTO tarafından geçmiş yıllarda tescile bağlanmıştır. Ancak verilen bu kararlardan IP dünyasında ulusal ve uluslararası platformlarda en dikkat çekeni muhtemelen Play-Doh kararı olacaktır. Üzerine oldukça fazla inceleme ve haber yapılan bu karar, Play-Doh’un çocukluk anılarımın yanında mesleki anılarım arasında yer etmesini de sağlamış oldu. Yapmış olduğum incelemede; USPTO uzmanı tarafından başvuru konusu markanın ayırt ediciliği ve kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiasının incelediği bir ön karar, kararda belirtilen hususlara dair başvuru sahibince verilen cevap ve bunlara dair kısa bir değerlendirme yer alacaktır.

Play-Doh oyun hamuru yaratıcısı Ünlü Hasbro Inc. (Rhode Island Cooporation) tarafından yapılan başvurunun mal ve hizmet listesinde 28. sınıfa dahil “oyun hamuru” malları bulunmaktadır.

Başvuru sahibi dilekçesinde kokuyu “unique scent formed through the combination of a sweet, slightly musky, vanilla-like fragrance, with slight overtones of cherry, and the natural smell of a salted, wheat-based dough.” (tatlı, hafif misk kokulu, vanilya benzeri koku ile kirazın hafif tonları ve tuzlu, buğday esaslı hamurun doğal kokusunun kombinasyonundan oluşan benzersiz bir koku) olarak tarif etmiştir.

USPTO uzmanı tescil talebini kısaca, başvuru konusu işaretin oyun hamurları için ürün tasarımının ayırt edici olmayan özelliği olan kokuyu içermesi ve kullanım sonucu ayırt edicilik iddiasına dair delillerin yetersiz olduğu sebebi ile reddetmiştir. Söz konusu karara ve bu karara karşı başvuru sahibince yapılan savunmalara, bu yazıda yer verilecek olsa da ayrıntılara http://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caseId=sn87335817&docId=OOA20170526142952#docIndex=10&page=1 linkinden ulaşılması mümkündür.

USPTO uzmanı tarafından verilen ön karara göre; ABD Marka Yasası gereği, ürün tasarımının bir özelliğinin ayırt edici olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Çünkü tüketiciler bu tür tasarımların malların kaynağını göstermekten ziyade malları daha kullanışlı ve çekici hale getirme niyetinde olduğunun farkındadırlar. Oyun hamurları bakımından ise söz konusu ürüne koku eklenmesi pratiği, pazarda ayırt edicilik sağlamamaktadır. Bu nedenle alıcılar başvuru sahibinin ürünü ile karşılaştığında, bunu muhtemelen kaynak göstergesi olarak değil malların tesadüfi bir özelliği olarak algılayacaklardır.

Ayırt edici olmayan marka başvuruları ABD Marka Yasasına (Sections 1, 2 and 45 of the Trademark Act, 15 U.S.C. §§ 1051, 1052 and 1127)  göre kullanım sonucu ayırt edicilik kazanıldığı ispatlanmadan tescil edilememektedir.  ABD Marka Yasası 2(f) hükmüne göre ise başvuru konusu markanın kullanım yolu ile ayırt edicilik kazandığı iddiasının kabul edilebilmesi için söz konusu iddianın yapılmasından beş yıl öncesinde markanın başvuru konusu mallarda başvuru sahibince ticarette ciddi şekilde münhasır ve sürekli olarak kullanıldığının ve ayırt edicilik kazandığının kanıtlanması gerekmektedir. Bu kapsamda başvuru sahibi başvuru dilekçesinde, markanın 1955 tarihinden itibaren başvuru konusu mallarda kullanıldığına dayanarak ayırt edicilik kazanıldığını iddia etmiştir. Ancak bu iddia USPTO tarafından ayırt ediciliğinin kanıtlanması için yetersiz görülmüştür.  USPTO uzmanı çeşitli firmalara ait kokulu oyun hamuru fotoğraflarını dosyaya ekleyerek söz konusu malların piyasada genellikle kokulu olarak satıldığını belirtmiştir. Bu nedenle başvuru konusu kokunun ayırt edici olduğunu ve kaynak gösterdiğini kanıtlayan tatmin edici kanıtlar sunulmasının gerektiğini belirtmiştir. Zira beş yıllık kullanım kanıtı ayırt edici olmayan ürün tasarımı markalarının ayırt edicilik kazandığını göstermek için tek başına yeterli görülmemektedir. Bu nedenle sadece markanın uzun süre ticarette kullanılması, başvuru konusu mallarda kokunun o malın bir özelliği olarak yaygın olarak kullanıldığı göz önüne alındığında kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığı iddiasının ispatı için yeterli görülmemiştir. Sonuç olarak başvuru sahibi tarafından başvuru ekinde sunulan kanıtlar kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığının ispatında yetersiz bulunmuştur.

ABD yasalarına göre markanın ayırt edici olduğunu kanıtlamak yükümlülüğü başvuru sahibinde olduğu için başvuru sahibi ayırt ediciliğe ilişkin ek kanıt sunulabilecektir. Başvuru sahibinin markanın tüketiciler nezdinde kaynak gösterme işlevinin bulunduğunu da somut verilerle kanıtlaması gerekmektedir. Bu tür kanıtlar, ticarette uzun süreli kullanıma dair beyanları veya yazılı ifadeleri; reklam harcamalarını ve tüketicilerin ve/veya satıcıların, markanın kaynak gösterdiğine dair mektupları veya beyanlarıdır.

USPTO uzmanına göre başvuru sahibinin tescil başvurusu kapsamındaki malların kullanımı ile ilgili olarak bazı bilgi ve belgeleri de sağlaması gerekmektedir. Bu kapsamda başvuru sahibinden aşağıdaki taleplerde bulunulmuştur:

  1. Başvuru konusu kokunun veya herhangi bir özelliğinin tasarım, faydalı model, patent başvurusuna (süresi solan patentler ve vazgeçilen patentler dâhil) konu olup olmadığı ile ilgili yazılı açıklama.
  2. Özellikle başvuru konusu markadaki kokunun tanıtımını yapan veya ona referansta bulunan reklam veya promosyon malzemelerine dair açıklama.
  3. Başvuru konusu markanın kokusunun içeriğinin alternatif kompozisyonlarının olup olmadığı ve bu alternatif kompozisyonların eşit derecede etkili ve rekabetçi olup olmadığım hakkında yazılı beyan ve kanıt.
  4. Başvuru konusu koku içeriğinin oyun hamurunda doğal olarak bulunup bulunmadığı veya başvuru sahibinin bu içerikleri ürüne ekleyip eklemediği hakkında yazılı açıklama.
  5. Eğer başvuru sahibi katkı maddesi eklediyse, bu katkı maddesi olmadan ürünün verdiği kokunun tanımı veya numune ibrazı.
  6. Başvuru konusu kokunun diğer kokulara kıyasla işlevsel avantaj sağlayıp sağlamadığı hakkında yazılı açıklama.
  7. Başvuru sahibinin koku içeriğinin oyun hamurlarının daha uzun süre nemli kalmasına olanak sağlayıp sağlamadığı hakkında yazılı açıklama.
  8. Başvuru sahibinin koku içeriğinin oyun hamurlarının daha kolay boyanmasına veya rengini daha iyi tutmasına olanak sağlayıp sağlamadığı hakkında yazılı açıklama.
  9. Başvuru konusu koku içeriğinin başvuru sahibinin oyun hamurlarının dokusunu etkileyip etkilemediği hakkında yazılı açıklama.
  10. Başvuru konusu koku içeriğinin başvuru sahibinin oyun hamurlarının esnekliğini etkileyip etkilemediği hakkında yazılı açıklama.
  11. Önceki 4 soruya olumlu cevap veriliyorsa bu durumda başka bir kokunun en az başvuru konusu koku kadar etkili olup olmayacağı hakkında yazılı açıklama.
  12. Başvuru konusu kokunun oyun hamurları pazarındaki diğer kokular üzerinde herhangi bir avantaj sağlayıp sağlamayacağı hakkında yazılı açıklama.
  13. Başvuru sahibinin oyun hamurlarında koku kullanan herhangi bir rakipten bilgisi olup olmadığı konusunda yazılı bir açıklama.
  14. Başvuru konusu kokunun başvuru konusu mallarda buğday veya kış buğdayının kullanımının sonucu olup olmadığına dair yazılı bir açıklama.
  15. Başvuru konusu malların çeşitli renklerde olup olmadığı, birden fazla rengin söz konusu olduğu hallerde tüm renklerin kokusunun aynı mı yoksa farklı olduğu veya ürünlerin beyaz renkte satılması halinde bu ürünlerin de aynı kokuya sahip olup olmayacağı konusunda yazılı bir açıklama.

Ayrıca, başvuru sahibinden markanın tanımına dair bir takım değişiklikler yapması istenmiştir. Bu kapsamda ilk başvurusunda yer alan “unique scent formed through the combination of a sweet, slightly musky, vanilla-like fragrance, with slight overtones of cherry, and the natural smell of a salted, wheat-based dough” (tatlı, hafif misk kokulu, vanilya benzeri koku ile kirazın hafif tonları ve tuzlu, buğday esaslı hamurun doğal kokusunun kombinasyonundan oluşan benzersiz bir koku) ifadesinin “The mark is a scent of a sweet, slightly musky, vanilla fragrance, with slight overtones of cherry, combined with the smell of a salted, wheat-based dough  (tuzlu buğday esaslı hamur kokusuyla birleşen hafif kiraz kokusuna sahip tatlı, hafif misk kokulu, vanilya kokusu) şeklinde değiştirilmesi teklif edilmiştir. Bunun yanında başvuru sahibinden ticari markadaki lafzi ve şekli öğelerin doğru ve öz bir açıklamasını sunması istenmiştir.

Başvuru sahibi tarafından Ofisin söz konusu taleplerine verilen cevapta aşağıdaki ifadeler yer almaktadır:

  • Play-Doh oyun hamuru kokusunun başvuru sahibince ilk olarak 1950’de yaratıldığını ve oyun hamurlarının o tarihten itibaren sürekli olarak başvuru konusu kokuda olduğunu belirterek buna dair Play-Doh ve Playskool firmalarının Başkan Yardımcısının yazılı açıklamasını dosyaya eklemiştir.
  • Play-Doh oyun hamuru kokusunun 60 yıldan fazla süredir popüler olduğunu, çocuklar ve her yaştan yetişkinin hayran olduğu bir koku olduğunu, Play-Doh’un ayırt edici kokusunun tüketiciler arasında en sevilen ve en yaygın şekilde bilinen koku olduğunu belirtmiştir.
  • Tüketicilerin söz konusu kokuyu sadece Hasbro ile ilişkilendirdiğini ve bu koku altında satılan ürünlerin yüksek seviye kalitede olacağına dair beklenti içinde olduğunu belirtmiştir.
  • USPTO uzmanı tarafından farklı firmalara ait kokulu oyun hamurlarının bulunduğu ve oyun hamurlarının kokulu olarak satılmasının piyasada yaygın olduğuna dair yapılan açıklamalara karşı başvuru sahibi tarafından, , kiraz ve tuzlu buğday bazlı oyun hamuru kokusu kombinasyondan oluşan Play-Doh oyun hamuru kokusunun tüm bu kokulardan farklı ve eşsiz olduğu belirtilmiştir.
  • Başvuru sahibi ayrıca başvuru konusu koku markasının ayırt edici ve kaynak gösterici olduğunu ifade eden Play-Doh tüketicileri tarafından yazılan makale ve diğer açıklamaları dosya kapsamına eklemiştir.
  • Play-Doh oyun hamurlarının seksenden fazla ülkeye satıldığını; Amazon, Kmart, Target, Toys R Us gibi en büyük perakendeciler tarafından satılan ürünler olduğunu; 2004’ten beri dünya çapında yapılan satışlardan 2.2 milyar dolardan fazla kazanç sağlandığını; 2004’ten beri arasında dünya çapında yazılı, dijital ve televizyon reklamları dahil 220 milyon dolar reklam harcaması yapıldığını; Hasbro’nun facebook, instagram, twitter gibi sosyal mecralarda tüketiciler tarafından takip edildiğini; son iki yılda Play-Doh’un 42,000 den fazla kez sosyal medyada paylaşımlarında kullanıldığını; her Eylül’ün 16’sında dünya çapında milyonlarca insan ile başvuru sahibi Hasbro ‘nun Play-Doh ürününün tanıtımını yapmak ve kutlamak için Ulusal Play-Doh Günü düzenlediğini; New York Times, Fortune magazin, ABC News gibi mecralarda başvuru sahibinin talebi olmaksızın Play-Doh koku markasına dair haberler yapıldığı ve bu haberlerde Play-Doh kokusunun ayırt edici ve ikonik olarak tanımlandığını belirtmiş ve bu hususlara dair delilerini eklemiştir. Sonuçta başvuru sahibi tüm bu nedenlerle marka başvurusunun ayırt edici olduğunu ve tescil edilmesi gerektiğini belirtmiştir.
  • USPTO uzmanı tarafından talep edilen ve yukarıda yer verilen on beş adet talebe karşı başvuru sahibi tarafından verilen cevapta;
    • Başvuru konusu kokunun veya herhangi bir özelliğinin tasarım, faydalı model, patent başvurusuna (süresi solan patentler ve vazgeçilen patentler dâhil) konu olmadığı,
    • Başvuru konusu markadaki kokunun, 2012-2013 yılları arasında yürütülen “Stop and Smell Play-Doh” kampanyası dahil olmak üzere yıllardır pazarlama, tanıtım materyalleri ve kampanyalarında da yer aldığı,
    • Başvuru konusu kokunun doğal olarak meydana gelmediği yani hamurun doğal kokusuna başvuru sahibince bazı içeriklerin eklendiği; söz konusu katkılar olmadığında oyun hamurunun tatsız ve yalınken vanilya ve kirazın ayırt edici notaları ile başvuru konusu kokunun tatlı ve benzersiz koktuğu;
    • Başvuru konusu koku içinde yer alan katkı maddelerinin fonksiyonel herhangi bir avantaj sağlamadığını, tek avantajının ürün kaynağı olarak başvuru sahibi firmayı belirttiği,
    • Başvuru konusu koku içinde yer alan katkı maddelerinin başvuru sahibinin oyun hamurlarının daha uzun süre nemli kalmasını; daha kolay boyanmasını veya rengini daha iyi tutmasını sağlamadığı; oyun hamurlarının dokusunu ve esnekliğini etkilemediği,
    • Başvuru konusu kokuyu taşıyan oyun hamurlarının başvuru sahibi Hasbro tarafından üretilen Play-Doh oyun hamuru markalı oyun hamurları olduğunun göstermesinin bu kokunun oyun hamurları pazarındaki diğer kokular üzerinde sağladığı tek avantaj olduğu,
    • Başvuru konusu kokunun dosya kapsamında sunulan numunelerden anlaşılacağı üzere oyun hamurlarında koku kullanan diğer firmaların kokularından farklı ve ayırt edilebilir olduğu,
    • Başvuru konusu kokunun esasen başvuru sahibince eklenen katkı maddelerinin bir sonucu olduğu ve sadece buğday kullanımı ile söz konusu kokunun oluşturulamayacağı,
    • Başvuru konusu malların çeşitli beyaz renk dahil çeşitli renklerde olacağı ve tüm renklerin aynı kokuya sahip olacağı,

ifade edilmiş ve bunlara dair yazılı açıklamalar, numune ürünler ve görseller sunulmuştur.

İncelemenin neticesinde dosyada sunulan kanıtlar ve yazılı açıklamalar kapsamında USPTO uzmanı başvuru konusu kokunun ayırt edici olduğu ve tüketicilerce ticari kaynak gösteren koku olarak algılandığı konusunda ikna olmuş ve başvuru tescile bağlanmıştır.

 

 

Sunulan delillerden ve dosya kapsamından anlaşılacağı üzere başvuru konusu koku ve söz konusu kokuyu içeren oyun hamurunun tanınmışlık düzeyi kararın verilmesinde oldukça etkili olmuştur. İncelen kararda da görüleceği üzere ABD’de koku markalarının kelimelerle gösterimi geçerli gösterim olarak kabul edilmekle birlikte bu tarz başvuruların tescil edilebilmesi için kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanıldığının kanıtlanması gerekmektedir.

Avrupa Birliği ile Türkiye’de ise koku markalarının koku markalarının formül, numune veya kelimelerle gösterimi şimdilik kural olarak geçerli bir gösterim kabul edilmemektedir. Ancak gelecekte “sicilde gösterilebilir olma” şartının koku markaları bakımından kabul edilebilir bir şeklinin çıkıp çıkmayacağı tartışma konusudur. Bizler burada USPTO tarafından verilen kararı ve ulusal mevzuatımız bakımından koku markaları için kabul edilebilir sicilde gösterim şartının ne olabileceğini tartışırken, Hasbro kutlamalara çoktan başlayarak takipçilerinden #Playdohscent etiketi ile en sevdikleri anılarını paylaşmalarını istemiştir.

[1] ABAD: C-273/00 sayılı ve 12 Aralık 2002 tarihli Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent und Markenamt kararı.

Elif AYKURT KARACA

elifaykurt904@gmail.com

Mayıs 2018

“Cocky Gate” – A.B.D. Yazın Dünyasından Marka Tescili Temalı Bir Skandal

 

“Ne tür kitap seversiniz?” sorusuna verilen klişe yanıt “İyi olduğu sürece kitap ayırımı yapmam.” şeklindedir. Benim için durum öyle değil, iki tür kitabı asla okumam, kişisel gelişim kitapları ve aşk romanları. Bu tür kitapların sevenlerine yönelik tek bir sözüm yok, ancak mümkünse bu kitaplar bana uzak, sevenlerine yakın olsun.

Aşk romanlarının kendine özgü bir okuyucu kitlesi olduğunu kabul etmek gerekli; elbette bu okuyucu kitlesi, ortalama 3-4 saat süren köşklü, konaklı, ağalı, beyli, entrikalı, bir çay içme sahnesinin 10 dakika aldığı, muhafazakarlık soslu ancak sonunda herkesin elinin birbirinin cebinden çıktığı Türk TV dizilerini seven kitle ile de çakışıyor. Bu dizilere kazayla 10 dakika maruz kalınca bana düşen söz ise “Eeee hani marjinal bizdik?” diye sormak oluyor.

Egosantrik dokundurmamızı tamamlayıp, derin bir nefes aldıktan sonra bugünkü yazımıza geçiyoruz.

Yazının konusunu A.B.D.’nde “Cocky Gate” adını alan ve romantik roman dünyasında marka hakkına tecavüz iddialarını içeren güncel bir haber, mağdurlarına göre ise bir skandal oluşturuyor. Bu noktada, yazı boyunca başlıca kaynak olarak https://www.theguardian.com/books/2018/may/08/romantic-novelist-trademarking-of-word-cocky-fameela-hopkins?CMP=share_btn_link bağlantısındaki haberi kullandığımızı belirtmeliyiz.

“Cocky” kelimesi İngilizce diline ait bir sözcük ve Türkçe karşılığı “ukala, kendini beğenmiş, kibirli” sıfatlarına karşılık geliyor. “Cocky” kelimesi romantik roman dünyasında yaygın kullanımı olan bir sıfat ve çoğunlukla kendini beğenmiş erkekleri tanımlamak için kullanılıyor. Bu sıfat çok sayıda romantik romanın isminde farklı eklerle birlikte kullanılıyor.

Faleena Hopkins isimli bir kadın yazar, “Cocker Brothers” isimli bir roman serisi yazıyor, seri 6 kötü erkek kardeşle ilgili ve kitapların her birinin isminde “Cocky” kelimesi geçiyor: “Cocky Genius”, “Cocky Rockstar”, “Cocky Roomie”, “Cocky Senator”, “Cocky Romantic”, “Cocky Biker”, “Cocky Cowboy”, vs. (https://www.amazon.com/Cocker-Brothers-Atlanta-3-Book/dp/B01K86R1W0)

 

 

Hopkins, “Cocky” kitap serisini yazmakla yetinmiyor ve “Cocky” markasını USPTO’da “Aşk konulu basılı ve elektronik kitap serileri” malları için marka olarak tescil ettiriyor.

 

 

Faleena Hopkins sadece bir yazar değil, aynı zamanda çok cin fikirli (belki de okuduğu başarı endeksli kişisel gelişim kitaplarından bu konuda faydalanmıştır) bir girişimci.

Markasını tescil ettirdikten sonra başlığında “Cocky” kelimesi geçen kitapların yazarlarına ihtar göndererek, kitaplarının isimlerini değiştirmelerini talep ediyor ve aksi durumda yasal işlemlere başlayacağını bildiriyor.

Örneğin, Nana Malone’dan “Mr Cocky” isimli romanının isminin değiştirilmesi talep ediliyor, TL Smith ve Melissa Jane “Cocky Fiance” isimli kitaplarının adını “Arrogant Fiance” olarak değiştiriyorlar. Başka bazı yazarlar da Hopkins’in kendilerini Amazon online satış sitesine şikayet ettiğini ve şikayet sonucunda kitaplarının satıştan kaldırıldığını bildiriyorlar.

Bu ihtarnameyi alanlardan birisi olan Jamila Jasper, Twitter’da “Cocky Gate” isimli bir kampanya başlatıyor ve kendisine destek çığ gibi büyüyor. (Gate kelimesi A.B.D.’nde önemli skandalların isimlendirilmesinde kullanılan bir kelimedir, en bilinen örneği ise Watergate’dir.)

Aşağıda, Faleena Hopkins’in, Jamila Jasper’a gönderdiği ihtarı görebilirsiniz:

 

 

Jamila Jasper’ın ifşasının ardından Twitter’da Cocky Gate’le alakalı çok sayıda paylaşım oluyor ve komik paylaşımlar birbirini izliyor, bunların birisini aşağıda görebilirsiniz.

 

 

Faleena Hopkins ise bu tepkilere karşı temasa geçtiği yazarların sadece kitaplarının ismini değiştirerek kitaplarını, online rankinglerini, yorumları ve paralarını koruyabileceklerini ve kendisinin siber zorbalık kurbanı olduğunu (Türkçesi sanal lince uğradığını) belirtmektedir.

 

 

Hopkins’e göre, markayı tescil ettirmesinin nedeni kitap dizisinin geleceğini korumaktır ve sevgi, umut ve tüm insanlara saygı içeren kitapları insanlara yardım etmektedir. Hopkins, kendisine mektup yazan okuyucularının “Cocky” ismini taşıyan diğer kitapları kendi kitabı zannederek aldıklarını bildirdiklerini ifade etmektedir, dolayısıyla bu davranışıyla okuyucularını karıştırılma ihtimaline karşı korumaktadır ve marka tescilinin amacı da budur (YN: Yazarına bakmadan kitap alan kimseye rastlamadım şu ana dek, bu nasıl bir savunmadır anlamadım.)

Buna karşılık Hopkins’e karşı tepkiler büyümektedir. Amerikalı Aşk Romanları Yazarlarını temsil eden bir örgüt Hopkins’in ihtar gönderdiği yazarları kendileriyle temasa davet etmiştir ve bir yazar bağımsız olarak “Cocky” markasının hükümsüzlüğünü talep etmiştir. Yazar, talep içeriğinde “aynı alanda yazan bir yazar olarak kitaplarındaki karakterleri Cocky olarak tanımladığını, ileride bu kelimeyi kitap isimlerinde kullanabileceğini, dolayısıyla tescilin hasar ve zarara neden olduğunu, aşk romanlarında alfa erkeklerin genellikle baş kahraman olduğunu, dolayısıyla bu tip erkeklerin kibirli (cocky) gibi özelliklerine kitap isimlerinde yer verildiğini, dolayısıyla bu tip jenerik isimlerin kitaplar için marka olarak tescil edilemeyeceğini” belirtmektedir.

USPTO’ya yazılan ve “Cocky” markasının iptalini talep eden bir dilekçe şu ana dek (13/05/2018), 26,199 kişi tarafından imzalanmıştır. (https://petitions.moveon.org/sign/cancel-faleena-hopkins)

“Cocky” meselesi bizce bir hayli ilginç, o nedenle de sizlerle de paylaşmak istedik.

Gerçi bu paylaşımla bazı uyanıklara da yol mu gösterdik acaba? Nasıl mı?

Çok sayıda kitap isminde geçen bir kelimeyi “kitaplar” için marka olarak tescil ettirin, mesela “Sır” kelimesini, sonra isminde “Sır” kelimesi geçen bütün kitapların yazarlarına ihtar gönderip, para talep edin, korkan ve ödeyen çıkar mı o da sizin alacağınız risk olur.

Uyanık her yerde uyanıktır, ama Faleena Hopkins hak ettiği tepkiyi fazlasıyla görmüş, işin sevindirici kısmı şimdilik o kadar diyerek yetinelim.

 

Önder Erol ÜNSAL

Mayıs 2018

unsalonderol@gmail.com 

“Auburn University” v. “The Auburn School” – USPTO Temyiz Kurulu’nun Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz? (2)

 

“Siz ne düşünürsünüz?” serimizin son sorusu bir USPTO Temyiz Kurulu kararı ile ilgiliydi. Soruyu bizce ilginç kılan nokta ise, sorunun kilit noktasının bir coğrafi yer adını ortak olarak içeren markaların karıştırılma ihtimali değerlendirilmesine yönelik olmasıydı. Sorumuz hakkında yorum yapan Suzan KILIÇ DALDAL’a çok teşekkür ediyoruz.

Öncelikle sorumuzu hatırlatıyoruz:

“Aşağıda görseline yer verilen marka başvurusunun “Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani özel ihtiyaçlara sahip çocukların ilkokuldan liseye dek eğitimi hizmetleri.” için tescili talebi USPTO’ya iletilir.

 

THE AUBURN SCHOOL

 

USPTO uzmanı bu başvuruyu aşağıdaki görsellere sahip 4 markadan dolayı reddeder. Bu markaların tamamının kapsamında “Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani üniversite ve toplum eğitimi hizmetleri.” bulunmaktadır.

 

USPTO uzmanının başvuruyu ret gerekçesi, başvuru ile yukarıda yer verilen 4 marka arasındaki karıştırılma olasılığının varlığı ve ret gerekçesi markaların ünü nedeniyle bu olasılığın artmış olmasıdır. Uzman kararında “AUBURN” ibaresinin ünlü American Heritage Sözlüğü’nde “Alabama eyaletinde bir şehir” ve “Auburn Üniversitesi’nin merkezi” olarak tanımlandığını da belirtmektedir. Uzman buna ilaveten ret gerekçesi markaların sahibinin 111 adet tescilli markası olduğunu, bu durumun da markaların ününü ortaya koyduğunu ifade etmiştir.

Bu noktada, “AUBURN” ibaresinin A.B.D.’nin Alabama eyaletinde bir şehrin adı olduğu (http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQXVidXJuLF9BbGFiYW1h), “AUBURN Üniversitesi”nin de bu şehirde kurulu üniversitenin (https://www.auburn.edu/) adı olduğu bilgilerinize sunulmalıdır. Ayrıca, A.B.D.’nde “AUBURN” ismini taşıyan çok sayıda nispeten küçük yerleşim yeri de bulunmaktadır.

Başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder. Başvuru sahibi itirazında bir coğrafi lokasyon ismi olan “AUBURN” ibaresinin eğitim alanında benzer şekilde çok sayıda kullanımının bulunduğunu, ibarenin ayırt edici gücünün zayıf olduğunu, bu hususların ret gerekçesi markaların ününü zayıflattığını öne sürmektedir. Başvuru sahibinin itirazında yer verdiği bir diğer husus, hizmetlerin farklılığıdır (Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani özel ihtiyaçlara sahip çocukların ilkokuldan liseye dek eğitimi hizmetleri. V. Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani üniversite ve toplum eğitimi hizmetleri.). Başvuru sahibi buna ilaveten markaların da benzer olmadığını öne sürmektedir. Netice itibarıyla, başvuru sahibine göre markalar arasında karıştırılma olasılığı bulunmamaktadır ve başvuru hakkında verilmiş ret kararı kaldırılmalıdır.

Sorumuzu bu noktada yöneltiyoruz. Sizce, USPTO Temyiz Kurulu, yukarıda yer verilen markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunup bulunmadığı hususunda ne yönde karar vermiştir?”

İtiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenmiş ve 23 Nisan 2018 tarihinde karara bağlanmıştır. Temyiz Kurulu kararının http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-86931396-EXA-17.pdf bağlantısından görülmesi mümkündür.

Sonucu en baştan söylemek gerekirse, Temyiz Kurulu başvuru sahibinin itirazını kabul etmiş, markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığına hükmetmiş ve başvuru hakkındaki ret kararını kaldırmıştır.

Temyiz Kurulu kararında esasen aşağıdaki hususlara dayanmıştır:

A- USPTO uzmanı kararında; ““AUBURN” ibaresinin ünlü American Heritage Sözlüğü’nde “Alabama eyaletinde bir şehir” ve “Auburn Üniversitesi’nin merkezi” olarak tanımlandığını ve ret gerekçesi markaların sahibinin 111 adet tescilli markası olduğunu belirterek, bu hususların ret gerekçesi markaların ününü ortaya koyduğunu ifade etmektedir.”

Temyiz Kurulu bu tespitlere katılmamaktadır. Kurula göre sözlükler halk tarafından bilinmeyen bir çok tanımlamayla doludur ve halkın bir marka sahibinin kaç markası olduğunu bilerek bir markanın üne sahip olup olmadığını düşünmesi mümkün değildir. Dolayısıyla, uzmanın ret gerekçesi markaların üne sahip olduğu yönündeki tespiti yerinde değildir.

B- Başvuru sahibi itirazında “AUBURN” ibaresinin A.B.D.’nin farklı bölgelerinde eğitimle ilgili hizmet veren 20 kuruluşun isminde yer aldığını belirtmektedir. Bu okulların tamamı olmasa da çoğu “AUBURN” isimli coğrafi lokasyonlarda kuruludur. “AUBURN” kelimesinin farklı coğrafi lokasyonların ismi olarak kullanımı, kelimenin kendisinin içsel ayırt edici gücünü zayıflatmaktadır, çünkü halkın bu terimi kaynak belirten bir adlandırmadan ziyade, coğrafi bir ad olarak algılaması ihtimali ortaya çıkmaktadır. “AUBURN” ibaresi, ret gerekçesi markaların sahibi adına münhasıran tescil edilmiş olduğundan geçerli ve kapsadığı hizmetler bakımından ayırt edici kabul edilmesi gereken bir markadır. Bununla birlite karıştırılma olasılığı analizinde tescilli bir markanın ayırt edici gücünün zayıf olduğu kabul edilebilir. Bu çerçevede, “AUBURN” ibaresinin coğrafi bir yer adı olmasının, terimin içsel ayırt edici gücünü zayıflattığı ve halkın “AUBURN” kelimesini içeren farklı markaları algılayış biçimini değiştireceğini ve terimin tek bir ticari kaynak bildiren bir işaret olarak algılanması ihtimalini düşürdüğü kabul edilmelidir.

C- Başvuru “Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani özel ihtiyaçlara sahip çocukların ilkokuldan liseye dek eğitimi hizmetleri.”ni, ret gerekçesi markalar ise esasen Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani üniversite ve toplum eğitimi hizmetleri.”ni kapsamaktadır.

Başvuru sahibinin ve ret gerekçesi markaların sahibinin hizmetleri, eğitim genel kategorisi altına giren hizmetler olsa da, Kurul’a göre eldeki veriler, “özel ihtiyaçlara sahip çocukların ilkokuldan liseye dek eğitimi hizmetleri“nin ret gerekçesi markaların kapsamında bulunan hizmetlerle ilgili tüketicilerde karıştırılma olasılığına yol açabilecek derecede ilişkili olduğunu göstermemektedir.

D- “The Auburn School” ibareli başvuru ile ret gerekçesi markalar benzerdir.

E- Tüm bu değerlendirmeler çerçevesinde, başvuru ile ret gerekçesi markalar benzer olsa da, markaların ortak olarak içerdikleri “AUBURN” ibaresinin bir coğrafi yer adı olması nedeniyle içsel ayırt edici gücünün zayıflığı ve hizmetlerin yeteri derecede ilişkili bulunmaması nedenleriyle, başvuru ile ret gerekçesi markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmayacağı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle de ret kararından dönülmüştür.

USPTO Temyiz Kurulu’nun kararına, coğrafi yer adlarının ayırt edici gücünün zayıflığı noktasından katılmakla birlikte, “üniversite ve toplum eğitimi hizmetleri” ile özel ihtiyaçlara sahip çocukların ilkokuldan liseye dek eğitimi hizmetlerinin yeteri derecede ilişkili bulunmaması yönünden katılmadığımızı belirtmek yerinde olacaktır. Bununla birlikte, bu tip örneklerde hizmetler yeteri derecede ilişkili bulunsa dahi, maruf coğrafi yer adlarının ortak biçimde kullanılabilirliği yaklaşımından hareketle markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığı sonucuna varmak, gene de mümkün olabilecektir. Türkiye’de (ve muhtemelen dünyanın birçok yerinde) eğitim kurumları, özellikle de üniversiteler kurulu oldukları il – ilçe – semtin adlarıyla anılmaktadır, aynı bölgelerde farklı nitelikte eğitim veren farklı eğitim kurumlarının da bulunması mümkündür (Örneğin: Ankara Üniversitesi – Ankara Koleji – Ankara Etüt ve Sınav Merkezi – Ankara Engelli Çocuk Eğitim Kurumları, vb.). Bu tip maruf yer adlarının ortaklığının tüketiciler nezdinde her durumda karıştırılma ihtimaline yol açacağını varsaymak ise kanaatimizce abartılı bir yaklaşım olacaktır.

Temyiz Kurulu kararı ve buna dayanak analiz hakkında yapacağınız yorumları memnuniyetle karşılayacağız.

Önder Erol ÜNSAL

unsalonderol@gmail.com

Mayıs 2018

“Auburn University” v. “The Auburn School” – Karıştırılma Olasılığı Var mıdır? Siz Ne Düşünürsünüz? (1)

 

“Siz ne düşünürsünüz?” serimizin yeni yazısının konusu, marka incelemesindeki sorunlu alanlardan birisini teşkil eden coğrafi yer adlarının ortak olarak kullanıldığı markalar arasındaki karıştırılma olasılığıyla ilgili.

Aynı coğrafi yer adını içeren iki marka birbirleriyle karıştırılma olasılığına yol açacak mıdır sorusunun yanıtını bir USPTO Temyiz Kurulu kararı çerçevesinde inceleyeceğiz ve Kurul kararını yazmadan önce sizlerden görüşlerinizi paylaşmanızı rica edeceğiz.

Aşağıda görseline yer verilen marka başvurusunun “Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani özel ihtiyaçlara sahip çocukların ilkokuldan liseye dek eğitimi hizmetleri.” için tescili talebi USPTO’ya iletilir.

 

THE AUBURN SCHOOL

 

USPTO uzmanı bu başvuruyu aşağıdaki görsellere sahip 4 markadan dolayı reddeder. Bu markaların tamamının kapsamında “Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani üniversite ve toplum eğitimi hizmetleri.” bulunmaktadır.

 

USPTO uzmanının başvuruyu ret gerekçesi, başvuru ile yukarıda yer verilen 4 marka arasındaki karıştırılma olasılığının varlığı ve ret gerekçesi markaların ünü nedeniyle bu olasılığın artmış olmasıdır. Uzman kararında “AUBURN” ibaresinin ünlü American Heritage Sözlüğü’nde “Alabama eyaletinde bir şehir” ve “Auburn Üniversitesi’nin merkezi” olarak tanımlandığını da belirtmektedir. Uzman buna ilaveten ret gerekçesi markaların sahibinin 111 adet tescilli markası olduğunu, bu durumun da markaların ününü ortaya koyduğunu ifade etmiştir.

Bu noktada, “AUBURN” ibaresinin A.B.D.’nin Alabama eyaletinde bir şehrin adı olduğu (http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQXVidXJuLF9BbGFiYW1h), “AUBURN Üniversitesi”nin de bu şehirde kurulu üniversitenin (https://www.auburn.edu/) adı olduğu bilgilerinize sunulmalıdır. Ayrıca, A.B.D.’nde “AUBURN” ismini taşıyan çok sayıda nispeten küçük yerleşim yeri de bulunmaktadır.

Başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder. Başvuru sahibi itirazında bir coğrafi lokasyon ismi olan “AUBURN” ibaresinin eğitim alanında benzer şekilde çok sayıda kullanımının bulunduğunu, ibarenin ayırt edici gücünün zayıf olduğunu, bu hususların ret gerekçesi markaların ününü zayıflattığını öne sürmektedir. Başvuru sahibinin itirazında yer verdiği bir diğer husus, hizmetlerin farklılığıdır (Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani özel ihtiyaçlara sahip çocukların ilkokuldan liseye dek eğitimi hizmetleri. V. Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani üniversite ve toplum eğitimi hizmetleri.). Başvuru sahibi buna ilaveten markaların da benzer olmadığını öne sürmektedir. Netice itibarıyla, başvuru sahibine göre markalar arasında karıştırılma olasılığı bulunmamaktadır ve başvuru hakkında verilmiş ret kararı kaldırılmalıdır.

Sorumuzu bu noktada yöneltiyoruz. Sizce, USPTO Temyiz Kurulu, yukarıda yer verilen markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunup bulunmadığı hususunda ne yönde karar vermiştir?

Görüşlerini paylaşan okuyucularımıza şimdiden teşekkür ediyoruz. Sorunun yanıtını birkaç gün içinde ikinci bir yazıyla sizlere duyuracağız.

Önder Erol Ünsal

unsalonderol@gmail.com

Mayıs 2018  

Googlelamak Fiili Google Markasını Jenerik Hale Getirir mi? A.B.D. Temyiz Mahkemesi Google Kararı

Sıradan bir iş gününde Google‘u kaç kez kullanıyorsunuz?

Ya da evde dinlenirken veya arkadaşlarınızla dışarıdayken merak ettiğiniz herhangi bir konuyu veya gideceğiniz restoranı nereden araştırıyorsunuz?

Bu sorulara karşı vereceğimiz yanıtlar, muhtemelen hepimize şunu gösterecektir:

Google bugünlerde hepimizin hayattaki en büyük yardımcısıdır ve onu ziyaret sıklığımız, hayatımızdaki herhangi birini ziyaret sıklığımızdan çok daha fazladır.

Hayatımızın bu denli içinde olan Google, Türkiye’de de googlelamak şeklinde bir fiilin türetilmesine yol açmıştır. Bir çoğumuz “Yakınlarda pizzacı var mı internet arama motorlarından bakar mısın?” demek yerine “Mahalledeki pizzacıları googlelar mısın?” demeyi tercih ediyoruz. Peki bu fiili durum, Google markasını jenerik bir marka haline getirmekte midir?

Bu soru, A.B.D.’nde tartışılmış ve 9. Bölge Temyiz Mahkemesi tarafından karara bağlanmıştır. İlgi çekici davayı bu yazı boyunca anahatlarıyla aktarmaya çalışacağım.

29 Şubat – 10 Mart 2012 tarihleri arasında Chris Gillespie isminde bir şahıs içinde Google kelimesi geçen 763 alan adını kendi adına kaydettirir. Alan adlarının tamamı Google kelimesini içermektedir ve bunun yanında bir ürün, kişi, marka, firma ismine yer verilmiştir. Örnekler: googledisney.com, googlebarackobama.com, googlenewstvs.com, vb.

Google markasının sahibi “Google, Inc.” alan adı tescillerine karşı, Google markasını ve kötü niyet gerekçelerini öne sürerek şikayet gerçekleştirir. Şikayeti değerlendiren Ulusal Tahkim Forumu (National Arbitration Forum), belirtilen gerekçeleri haklı bulur ve alan adlarının Google, Inc.’e devredilmesine karar verir.

Bu kararın ardından, David Elliott isimli bir şahıs, sonradan da Chris Gillespie‘nin katılımıyla, Google markasının iptal edilmesi talebiyle Arizona Bölge Mahkemesi’nde dava açar. Davacılara göre, “Google kelimesi tüm dünyada internet araması yapmayı tanımlayan jenerik bir ifade haline gelmiştir” ve bu nedenle jenerik hale gelmiş Google markasının iptal edilmesi gerekmektedir. Arizona Bölge Mahkemesi davayı reddeder ve davacılar bu karara karşı temyiz yolunu kullanır.

Yazının devamında tarafların argümanlarını ve mahkemenin gerekçelerini belirterek, davayı gören 9. Bölge Temyiz Mahkemesi‘nin 16 Mayıs 2017 tarihli kararına yer vereceğiz, karar metninin http://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2017/05/16/15-15809.pdf bağlantısından görülmesi mümkündür.

Davacılar, iptal talebinde iki ana argümana dayanmaktadır:

(i) İlk derece mahkemesi, Google kelimesinin fiil olarak kullanım biçimini dikkate almamıştır.

(ii) Davacılar tarafından sunulan kanıtlar yeteri derecede değerlendirilmemiştir.

Temyiz Mahkemesi analizine, marka koruması talep edilebilecek terimleri dört kategoriye bölerek başlamıştır: Jenerik, tanımlayıcı, çağrıştırıcı ve rastgele seçilmiş / fantezi terimler. Mahkeme’ye göre, bu davada ilk ve son kategorideki terimler, yani jenerik ve rastgele seçilmiş / fantezi terimler değerlendirilmelidir.

Jenerik terimler, belirli bir mal veya hizmetin ismini ifade eden, genel anlamda tanımlayıcı kelimelerdir ve ilgili malın veya hizmetin ticari kaynağını gösterme özellikleri olmadığından, marka olarak korunmaları mümkün değildir. Rastgele seçilmiş / fantezi terimlerin ise koruma talep edilecek mal veya hizmetlerle bağlantısı bulunmamaktadır, dolayısıyla doğaları gereği ticari kaynak gösterme vasfına sahiplerdir.

Bununla birlikte, geçerli bir markanın sahibi, geçen zaman için jenerikleşmenin (genericide) kurbanı olabilir. Jenerikleşme, halkın bir markanın ticari kaynağına bakmaksızın, o markayı belirli tipteki mal veya hizmetlerin jenerik adı olarak kullanmaya başlaması halinde ortaya çıkar. Bu tip markalara A.B.D.’nde örnek olarak Aspirin, Cellophane, Thermos markaları verilebilir. Bunlar bir dönem rastgele seçilmiş / fantezi kategorisindeki korunabilir markalar iken, halk bunları zaman içerisinde marka olarak kullanıldıkları mallar ile özdeşleştirmiş ve bu malların jenerik adı olarak kullanmaya başlamıştır. Buna karşın, halkın bir markayı belirli bir tipte bir ürünün ismi olarak kullanmaya başlaması tek başına ve derhal, bir markayı jenerik hale getirmez. Bir marka ancak “tescilli markanın kamunun ilgili kesiminde yarattığı birincil anlamın, ticari kaynağına hiç bakılmaksızın, belirli tipte bir mal veya hizmetin ismi haline gelmesi” durumunda jenerik hale gelmiş olarak kabul edilir.

Bu durumun tespiti için uygulanacak teste “kimsin / nesin testi” (who are you / what are you) adı verilmiştir. Eğer kamunun ilgili kesimi, bir markayı belirli mal ve hizmetlere ilişkin olarak “kimi veya ürünün nereden geldiğini” tanımlar biçiminde anlıyorsa, marka halen geçerlidir. Buna karşın, aynı kesim bir markayı belirli mal ve hizmetlerin “ne” olduğunu tanımlar biçimde anlıyorsa, marka jenerik hale gelmiştir. Dolayısıyla, sorulması gereken soru, “Terimin anlamının kamunun ilgili kesimi nezdinde (şu anda) ürünün ismi mi olduğu ve üreticiyi göstermediği midir?

Davacıların ilk argümanı, ilk derece mahkemesinin “Google” teriminin fiil olarak kullanımını göz ardı etmesidir.

Temyiz Mahkemesi’ne göre bu argüman iki açıdan yerinde değildir.

Birincisi, jenerik hale gelme iddiası mutlak surette belirli tipte mal veya hizmetlere ilişkin olmalıdır. Davacıların iddiası, Google ibaresinin internette arama yapma eylemi için jenerik bir fiil haline gelmesidir, buna karşın iddianın belirli bir mal veya hizmetle ilişkisi bulunmamaktadır. A.B.D. Marka Kanunu (Lanham Kanunu)’nda “bir markanın malların veya hizmetlerin jenerik adı haline gelmesi nedeniyle iptal edilmesinin talep edilebileceği” ve uygulanacak testin “tescilli markanın (belirli) malların veya hizmetlerin jenerik adı haline gelip gelmediğinin değerlendirilmesi” olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla, mevzuata göre jenerikleşme belirli mal veya hizmetlere ilişkin olmalıdır. Bu şart, fantezi markaların yaşayabilirliğinin sağlanması bakımından da önemlidir, çünkü aksi durumda belirli bir mal için fantezi yani tescil edilebilir olan bir terim, başka bir mal için jenerik olması nedeniyle, korunabileceği mallar bakımından da jenerikleşme tehlikesi içerisinde olacaktır.

İkincisi, bir terimin fiil olarak kullanılması, o terimin kullanımını otomatikman jenerik kullanım haline getirmemektedir. Davacılar, bir kelimenin ancak sıfat gibi kullanımı halinde markasal kullanımının söz konusu olacağını belirtmektedir. Lanham Kanunu’nda jenerikleşme testi hakkında değişiklik yapılırken, markaların ikili (dual) işlevinden bahsedilmiştir. Buna göre, markalar bir ürünü isimlendirme ve aynı zamanda ticari kaynağını belirtme amacına hizmet eder. Buna göre, bir ürün emsalsiz ise, ürün için seçilen markanın, o ürünün ismi olarak kullanılması kaçınılmazdır. Ancak bu durum markanın jenerik hale geldiği sonucunu ortaya çıkarmaz. Bu şekilde Kongre, bir kişinin bir markayı isim olarak ve aynı zamanda kaynak belirten bir marka olarak kullanabileceğini de göstermiştir. Bu yazıda detayına girmeyecek olsak da, Temyiz Mahkemesi’nin önceden verdiği “Coke” kararına sıklıkla atıf yaparak, bu argümanı reddettiğini belirtmemiz yerinde olacaktır. (Coke kararında yer verilen tespitleri okumak isteyen okurlarımızın yukarıda yer verdiğimiz bağlantıyı kullanarak karar metnini incelemeleri önerilir.)

Davacıların ikinci argümanı, ilk derece mahkemesinin Google teriminin jenerik hale geldiğini ispatlamak için sundukları delillerin yeterince incelememesidir.

Temyiz Mahkemesi’ne göre, yukarıda da belirtildiği üzere, jenerik hale gelme iddiası mutlak surette belirli tipte mal veya hizmetlere ilişkin olmalıdır. Google terimi bir fiil olarak jenerik biçimde ve arama motorları arasında ayırım gözetmeksizin kullanılsa da, bu durum bize ilgili terimin, internet arama motorlarının isimlerine ilişkin olarak kamu tarafından ne şekilde algılandığı hakkında bir fikir vermeyecektir. Bir diğer deyişle, davacılar tarafından sunulan kanıtlar, halkın çoğunluğunun “Google” terimini bir fiil olarak kullandığını gösterse de, bu faktör tek başına markanın belirli mal veya hizmetler için jenerik hale geldiğini göstermeyecektir.

Davacılar tarafından sunulan kanıtlar, Google teriminin internet arama motorları için jenerik biçimde kullanımını göstermemektedir ve tekrar etmek gerekirse yalnızca fiil olarak kullanımı ortaya koymaktadır. Bu husus, jenerik hale gelme iddiasının mutlak surette belirli tipte mal veya hizmetlere ilişkin olması zorunluluğu ile birleştiğinde, davacıların kanıtların yeterince incelenmediği yönündeki iddiası da reddedilmiştir. (Temyiz Mahkemesi’nin bu husustaki oldukça kapsamlı değerlendirmesi, yukarıdaki karar bağlantısından detaylarıyla görülebilir.)

Temyiz Mahkemesi, yukarıda anahatlarıyla açıkladığımız gerekçelerle davayı reddetmiş ve ilk derece mahkemesinin kararını onamıştır.

Davacılar bu karar üzerine Yüksek Mahkeme’ye başvurmuştur, ancak Yüksek Mahkeme davacıların dilekçesini esastan görüşmeyi reddetmiştir. (https://arstechnica.com/tech-policy/2017/10/supreme-court-wont-nullify-google-trademark-in-genericide-challenge/)

Jenerik marka teriminin, ülkemizde de oldukça hoyrat ve bilinçsiz biçimde kullanıldığı kişisel gözlemimizdir. Oldukça güçlü markalar olan ve sahibince de sıkı biçimde korunan bazı markalar, ülkemizde ortada jenerikliğe ilişkin bir karar veya sahibinin markayı terk etmesi gibi bir veri olmaksızın, jenerik markalar arasında örneklendirilmektedir. Bir markanın başarısının veya sektöründeki ilk markalardan birisi olmasının, markanın jenerik hale gelmesi gibi bir sonuca yol açmayacağı, yukarıda yer verdiğimiz Temyiz Mahkemesi kararından da açıkça görülmektedir.

Hayatımızın bir parçası olan googlelamak eylemi hakkında detaylı açıklama içeren kararın okuyucularımızın da ilgisini çektiğini umuyoruz.

Önder Erol ÜNSAL

Şubat 2018 

unsalonderol@gmail.com

 

IP Dünyasında Geçtiğimiz Hafta – IPR Gezgini Sosyal Medya Hesaplarından Derleme (22 Aralık 2017)

 

IPR Gezgini, yayınlarını birkaç yıldır sadece www.iprgezgini.org sitesi üzerinden değil, aynı zamanda sosyal medya hesapları üzerinden de sürdürüyor. Facebook ve Twitter hesaplarında yaptığımız paylaşımlarda ağırlıklı olarak haber, duyuru ve kimi zamanda tartışmalara yer veriyoruz.

Geldiğimiz noktada fark ettik ki, siteyi takip edip sosyal medyayı kullanmayan okuyucularımız, sosyal medyada yaptığımız paylaşımlardan haberdar olmuyorlar ve özellikle de Facebook’un kullanım yoğunluğunun son yıl içinde yurt genelinde azalması (akraba istilası, istenmeyen yorumlar, sosyal medya üzerinden takip-taciz ve ispiyoncu meslektaşlar faktörleri) gerçeği bizi yeni bir yol oluşturmaya sevk etti. Bu noktada sosyal medyada yaptığımız paylaşımları derleyip, haftalık olarak sitede yazı halinde sunabileceğimizi düşündük. Bunun ilk örneği de aşağıda yer alıyor.

Yaptığımız derleme, analiz yazısı mahiyetinde olmayacak, sadece önemli veya eğlenceli bulduğumuz haberleri kısa bir tanıtım veya yorumla ilginize sunacağız. Facebook hesabımızda bu haberlerin altında okuyucularımızın yorumları da yer alıyor, dileyenler https://www.facebook.com/IPRGezgini adresinden Facebook hesabımızı veya https://twitter.com/onderolunsal adresinden Twitter hesabımızı takip ederek, yorumları görebilirler ve dilerlerse kendileri de bu sürecin parçası olabilirler.


 

IP DÜNYASINDA GEÇTİĞİMİZ HAFTA

Güçlü markalar zayıf markalardan daha fazla mı korunmalıdır?

Yerleşik anlayışa doğrudan karşı duruş içeren bir makale için aşağıdaki bağlantıdaki makaleyi inceleyebilirsiniz. Yazarlara göre, belirli bir noktadan sonra güçlü markalar için güçlü koruma kapsamı ilkesi, yani karıştırılma ilişkisi tersine dönmektedir.

https://cdn2.hubspot.net/…/NYULawReview-92-5-Bebbe&Hemphill…

Yazarlar: New York Üniversitesi profesörleri Barton Beebe ve C. Scott Hemphill (92 N.Y.U. Law. Rev. 1390 (November 2017))

“The Scope of Strong Marks: Should Trademark Law Protect the Strong More Than The Weak?”

In this article, we challenge this conventional wisdom. We argue that as a mark achieves very high levels of strength, the relation between strength and confusion turns negative. The very strength of such a superstrong mark operates to ensure that consumers will not mistake other marks for it. Thus, the scope of protection for such marks ought to be narrower compared to merely strong marks. If we are correct, then numerous trademark disputes involving the best-known marks should be resolved differently—in favor of defendants. Our approach draws support from case law of the Federal Circuit—developed but then suppressed by that court—and numerous foreign jurisdictions.

Ben bu makaleye nerede rastladım derseniz, takip etmenizi tavsiye ederim: http://thettablog.blogspot.com.tr/2017/11/

Yorum: Strong ve super strong ayrımı yapması bir hayli güç bence. Anladığım kadarıyla strong nispeten güçlü koruma kapsamı elde edebiliyor, ancak super stronglar için tüketici farkındalığı artmıştır, artık bunlar için karıştırılmadan bahsedilmesi güçtür deniliyor. Muhtemelen dilution istisnadır, makalenin tamamını okumam lazım, bütünü okumadan önyargı içeren bir yaklaşım olacak, ama ben yanında değilim bu görüşün.


STAR WARS hayranlarına uzmanlık sorusu

2001 yılında STARBALLZ isminde hentai, anime tipi bir porno film gösterime sokuluyor. STARBALLZ’da “Wank Solo”, “Chewhowie” gibi karakterler var ve film STAR WARS’un porno parodisi mahiyetinde.

STAR WARS’un o dönemdeki yapımcısı LUCAS FILMS, STARBALLZ filmine karşı marka hakkına tecavüz davası açıyor ve dava A.B.D.’nde görülüyor.

Sizce mahkemenin kararı ne yönde olmuştur?

 

Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi 2002 yılında verdiği kararında özetle, Star Wars serisi o kadar ünlüdür ki, tüketicilerin Starballz filmi ile Star Wars veya Lucasfilms’i ilişkilendirmesi ziyadesiyle olasılık dışıdır demiş. Yani davayı reddetmiş.

Daha da ilerisi, Star Wars yapımcılarının, Starballz’un çocuklara yönelik olduğunu söylemesi üzerine, Starballz yapımcıları da iftira nedeniyle Lucasfilms’e karşı dava açmış. onun sonucu ne olmuş, bilemiyorum.

Kendi adıma, Starballz ve Star Wars’un marka olarak birbirlerine çok benzemedikleri kolaylıkla iddia edilebilecek olsa da, Star Wars’un tanınmışlığının karıştırılma ihtimalini azaltmadığı görüşündeyim.

Karar metninin https://www.leagle.com/decision/20021079182fsupp2d8971985 bağlantısından görülmesi mümkündür. (Karar metni için, okuyucumuz Güray Balıktay’a teşekkürler.)


Sen de mi Pink Floyd!

Çoğunluğu teknoloji içerikli haberler yayınlayan ars techica web sitesi, Facebook sayfasında bir video yayınlıyor ve ardından Facebook’tan bir uyarı alıyor. Uyarı mektubunun içeriği telif hakkı ihlali ve sayfada yayınlanan videoda Pink Floyd’un telif haklarının ihlal edildiği belirtiliyor. Oysa ki, ars technica’nın yayınladığı video NASA’dan alıntı ve Pink Floyd veya bir başkasının bu ses kaydı için hak iddia etmesi mümkün değil.

Ars technica’ya göre Pink Floyd da muhtemelen bir şarkısında aynı NASA ses kaydını kullanmış ve telif hakkı ihlali iddiaları genellikle elektronik yöntemlerle yapılan tespitlere dayandırıldığından (ve sonrasında PF yasal temsilcileri herhangi bir ek kontrol yapmadan FB’a ihlal iddiasını gönderdiklerinden), iddialarının gerçeklikle bağdaşması mümkün değil.

Ne Gilmour, ne Mason ne de Waters’ın bu denli ağır bir saçmalamaya izin vereceğini sanmıyoruz, dolayısıyla hukuki temsilcilerinin kurbanı olduklarını düşünüyoruz.

Gene de insan, siz kalkın Comfortably Numb, Hey You, Another Brick in the Wall gibi, dünya kadar insana kendi varoluşunu sorgulatan şarkı yazın, sonra da gidin Facebook’ta şarkı kovalayın demeden edemiyor 

https://arstechnica.com/…/facebook-sends-ars-takedown-noti…/

 

Oysa biz Pink Floyd’u şu sözlerle sevmiştik:

“Hey you, don’t tell me there’s no hope at all
Together we stand, divided we fall”

(Pink Floyd – Hey You)


Louboutin kırmızı taban meselesi kesinlikle baş döndürüyor

Her yargı çevresinden farklı karar çıkıyor, şimdi de Hindistan’da marka hakkına tecavüz davası kazanılmış.

ECJ kararını bir an önce verse de mesele en azından AB düzeyinde çözülse artık.

Detaylar için bkz.: https://www.worldipreview.com/news/louboutin-secures-red-sole-trademark-win-in-india-15113


Sınai Mülkiyet Kanunu (Gerekçeli – Karşılaştırmalı – İçtihatlı) 

 

İlgilenenlerin dikkatine.

Yazarlar: Yasemin Şahinler Baykara (Avukat-Eski TPMK Hukuk Müşaviri), Levent Yavuz (Yargıtay 11 H.D. Üyesi), Türkay Alıca (Ankara FSMH Emekli Hakimi)

 


 Aypi dergisi yeni sayısıyla yayında

Derginin oldukça zengin ve keyifli bir içeriği var. http://ankarapatent.com/2.pdf bağlantısından incelemenizi tavsiye ederim.

 


Önder Erol ÜNSAL

unsalonderol@gmail.com

Aralık 2017

“DYKES ON BIKES” – Siz Ne Düşünürsünüz(2)? – İlan Kararı ve Gerekçesi

 

“DYKES ON BIKES” başvurusu hakkındaki USPTO Kararı “Siz Ne Düşünürsünüz?” serimizin 3. sorusuydu. Bu yazıda başvuru hakkındaki ret kararının ardından verilen kararı sizlere aktaracağız.

Soruyu yönelttiğimiz yazıya yaptıkları yorum ve değerlendirmeler nedeniyle, Kübra Önem, İpek Hanım, Arzu Bekem, Işıl Selen Denemeç ve Filiz Özdiler‘e teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Meseleyi önceki yazımızdan aktarma suretiyle kısaca hatırlayacak olursak:

“Aşağıda görseline yer verilen “DYKES ON BIKES” marka tescil başvurusu USPTO’ya 28/04/2015 tarihinde yapılıyor. Başvurunun kapsamında 41. sıınfa dahil çeşitli hizmetler bulunuyor. Bunlar arasında; motosiklet kullanma alanında eğitim, sosyal eğlence etkinliklerinin organizasyonu, festival, sokak fuarı düzenleme tipinde eğlence hizmetleri başta geliyor. Hizmetlerin bir kısmının lezbiyen, biseksüel, cinsiyet değiştirmiş, vb. yönelim ve kimlikleri olanların onurlarını güçlendirme amaçlı olduğu da hizmet listesinde belirtiliyor. Merak edenler için İngilizce hizmet listesinin tamamını aşağıdaki şekildedir: “Education services, namely, providing workshops and instruction in the field of motorcycle riding and maintenance; Entertainment services in the nature of arranging social entertainment events; Entertainment services in the nature of organizing, arranging and conducting motorcycle riding excursions; Entertainment services in the nature of organizing and conducting parade contingents, community festivals, parade and festival events, street fairs, in-person learning forums, seminars,parties and rallies, all for educational, cultural and entertainment purposes, to support, organize and motivate women motorcyclists everywhere to do the same, thereby fostering pride in a wide variety of sexual orientations and identities, namely, lesbian, bisexual and transgender; Entertainment services, namely, participation in parade contingents, community festivals, parade and festival events, street fairs, in-person learning forums, seminars, parties and rallies, all for educational, cultural and entertainment purposes, to support, organize and motivate women motorcyclists everywhere to do the same, thereby fostering pride in a wide variety of sexual orientations and identities, namely, lesbian, bisexual and transgender; Organizing events in the field of motorcycle riding for cultural or educational purposes; Providing a website featuring entertainment information.”

 

 

“DYKES ON BIKES” işaretinde yer alan “dyke” kelimesinin Türkçe karşılığı lezbiyen kelimesinin argodaki kullanımı oluyor. Bir diğer deyişle dyke, argoda lezbiyenin karşılığı olarak kullanılıyor ve biz de bunu, Türkiye’de lezbiyenin argodaki karşılıklarından olan “lezboş” olarak çevirmeyi tercih ediyoruz. “DYKES ON BIKES” ibaresinin tam karşılığı bu durumda “MOTOSİKLET (BİSİKLET) ÜZERİNDE LEZBOŞLAR” olarak ortaya çıkıyor.

Bu noktada başvuru sahibi “SAN FRANCISCO DYKES ON BIKES WOMEN’S MOTORCYCLE CONTINGENT”in kar amacı gütmeyen lezbiyen bir motosiklet topluluğu olduğunu da belirtmeliyiz. Bir diğer deyişle, başvuru sahibi lezbiyenlerden oluşan bir topluluktur.

USPTO uzmanı başvuruyu ilk aşamada, “dykes” kelimesini aşağılayıcı bir tabir olarak değerlendirerek “aşağılayıcı markaların tescil edilemeyeceği” yönündeki kanun maddesine dayanarak reddediyor. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz ediyor.

Sizce USPTO Temyiz Kurulu’nun kararı ne yönde olmuştur?”

Öncelikle şunu belirtmemiz gerekiyor ki, USPTO Temyiz Kurulu bu itiraz hakkında bir karar vermemiştir.

Şöyle ki, ilk yazımıza yapılan yorumlarda da belirtildiği üzere (bkz. Işıl Selen Denemeç, Kübra Önem yorumları), mesele aynı dönemde A.B.D. Yüksek Mahkemesi (SCOTUS) önünde incelenen “THE SLANTS” davasıyla bağlantı içermektedir. “THE SLANTS” başvurusu da tıpkı “DYKES ON BIKES” başvurusu gibi, aşağılayıcı – incitici (disparaging) markaların tescil edilemeyeceği hükmünü de içeren Lanham Yasası madde 2(a) gereğince reddedilmiştir. “THE SLANTS” başvurusunun sahibi bu konuyu yargıya taşımış ve dava en sonunda ilgili ret gerekçesinin, ifade özgürlüğünü garanti altına alan A.B.D. Anayasası First Amendment hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle SCOTUS’un önüne gelmiştir.

“THE SLANTS” başvurusunun USPTO sürecini IPR Gezgini’nde önceden yazmıştık, ilgilenenler https://iprgezgini.org/2015/01/11/uspto-temyiz-kurulu-the-slants-karari-irklari-asagilayici-terimlerin-marka-olarak-tescili-mumkun-mudur/ bağlantısından yazıyı inceleyebilirler. Dava hakkındaki SCOTUS kararını henüz yazma fırsatı bulamadık, onu da en kısa sürede yazmayı planlıyoruz.

“DYKES ON BIKES” başvurusunun reddedilmesi kararına karşı yapılan itiraz, ilgili ret gerekçesinin iptal talebiyle SCOTUS’un önünde olması nedeniyle, anayasaya aykırılık iddiası hakkındaki SCOTUS kararı verilinceye kadar USPTO tarafından beklemeye (suspension) alınmıştır.

 

 

SCOTUS ilgili davada Anayasa’ya aykırılık iddiasını kabul edip, Lanham Act’in aşağılayıcı – incitici markaların tescil edilemeyeceği yönündeki hükmünü ifade özgürlüğüne aykırılık nedeniyle iptal edince bekleme kararı kaldırılmış, devamında “DYKES ON BIKES” başvurusu hakkındaki ret kararı da kaldırılarak, başvurunun ilan edilmesine karar verilmiştir.

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalardan anlaşılacağı üzere, “DYKES ON BIKES” başvurusu hakkındaki ret kararı, USPTO Temyiz Kurulu kararı verilmesine gerek kalmadan kaldırılmıştır.

Bu noktada, ilk yazımızda neden Temyiz Kurulu kararı ne yönde olmuştur şeklinde yanıltıcı bir soru sorduğumuz ve neden bu vakayı seçtiğimiz sorulabilir. Bunun birden fazla yanıtı var:

1- Yazı hazırlayacağım günden hemen bir gün önce Ankara Valiliği il genelinde LBGTİ etkinliklerini süresiz olarak yasakladı. Karar esasen genel ahlak, kamu düzeni ve bir takım toplumsal duyarlılıklar gibi gerekçelere dayandırılmıştı. İçselleştiremediğim bu idari karar hakkında düşünürken, bağlantılı bir konuda yazmayı yerinde buldum.

2- Süregelen davaların bekletici mesele sayılıp sayılamayacağı Türk marka inceleme sistemi pratiklerinde sıklıkla tartışılan bir konu. Bu konudaki kişisel görüşlerimi ayrı bir yazıda belirtmeyi yerinde bulmakla birlikte, USPTO pratiğinde bekleme kararlarına bir örnek vermenin yerinde olacağını düşündüm.

3- Uzun zamandır yazmayı düşünüp yazamadığım “THE SLANTS” davası hakkındaki SCOTUS kararını ve aşağılayıcı – incitici markaların tescil edilemeyeceği yönündeki yasa hükmünün A.B.D.’nde anayasa tarafından güvence altına alınan ifade özgürlüğü ilkesine aykırılık gerekçesiyle iptal edildiğini bu şekilde hatırlatmış olmayı tercih ettim.

Görüşlerini paylaşan okuyuculara tekrar teşekkür ediyorum ve eğer varsa, ek değerlendirmeleri bekliyorum. Siz Ne Düşünürsünüz serisinin bir sonraki yazısında görüşmek üzere.

Önder Erol ÜNSAL

Kasım 2017

unsalonderol@gmail.com 

“DYKES ON BIKES” – USPTO Temyiz Kurulu Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz(1)?

 

Siz ne düşünürsünüz serimizin üçüncü sorusu A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) kararları arasından geliyor.

Aşağıda görseline yer verilen “DYKES ON BIKES” marka tescil başvurusu USPTO’ya 28/04/2015 tarihinde yapılıyor. Başvurunun kapsamında 41. sıınfa dahil çeşitli hizmetler bulunuyor. Bunlar arasında; motosiklet kullanma alanında eğitim, sosyal eğlence etkinliklerinin organizasyonu, festival, sokak fuarı düzenleme tipinde eğlence hizmetleri başta geliyor. Hizmetlerin bir kısmının lezbiyen, biseksüel, cinsiyet değiştirmiş, vb. yönelim ve kimlikleri olanların onurlarını güçlendirme amaçlı olduğu da hizmet listesinde belirtiliyor. Merak edenler için İngilizce hizmet listesinin tamamını aşağıdaki şekildedir: “Education services, namely, providing workshops and instruction in the field of motorcycle riding and maintenance; Entertainment services in the nature of arranging social entertainment events; Entertainment services in the nature of organizing, arranging and conducting motorcycle riding excursions; Entertainment services in the nature of organizing and conducting parade contingents, community festivals, parade and festival events, street fairs, in-person learning forums, seminars,parties and rallies, all for educational, cultural and entertainment purposes, to support, organize and motivate women motorcyclists everywhere to do the same, thereby fostering pride in a wide variety of sexual orientations and identities, namely, lesbian, bisexual and transgender; Entertainment services, namely, participation in parade contingents, community festivals, parade and festival events, street fairs, in-person learning forums, seminars, parties and rallies, all for educational, cultural and entertainment purposes, to support, organize and motivate women motorcyclists everywhere to do the same, thereby fostering pride in a wide variety of sexual orientations and identities, namely, lesbian, bisexual and transgender; Organizing events in the field of motorcycle riding for cultural or educational purposes; Providing a website featuring entertainment information.”

 

 

“DYKES ON BIKES” işaretinde yer alan “dyke” kelimesinin Türkçe karşılığı lezbiyen kelimesinin argodaki kullanımı oluyor. Bir diğer deyişle dyke, argoda lezbiyenin karşılığı olarak kullanılıyor ve biz de bunu, Türkiye’de lezbiyenin argodaki karşılıklarından olan “lezboş” olarak çevirmeyi tercih ediyoruz. “DYKES ON BIKES” ibaresinin tam karşılığı bu durumda “MOTOSİKLET (BİSİKLET) ÜZERİNDE LEZBOŞLAR” olarak ortaya çıkıyor.

Bu noktada başvuru sahibi “SAN FRANCISCO DYKES ON BIKES WOMEN’S MOTORCYCLE CONTINGENT”in kar amacı gütmeyen lezbiyen bir motosiklet topluluğu olduğunu da belirtmeliyiz. Bir diğer deyişle, başvuru sahibi lezbiyenlerden oluşan bir topluluktur.

USPTO uzmanı başvuruyu ilk aşamada, “dykes” kelimesini aşağılayıcı bir tabir olarak değerlendirerek “aşağılayıcı markaların tescil edilemeyeceği” yönündeki kanun maddesine dayanarak reddediyor. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz ediyor.

Sizce USPTO Temyiz Kurulu’nun kararı ne yönde olmuştur? Karara yarın veya takip eden gün yer vereceğiz, bu aşamada yorumlarınızı bekliyoruz.

Yorum ve değerlendirmeleriniz için şimdiden teşekkürler.

Önder Erol ÜNSAL

Kasım 2017

unsalonderol@gmail.com

 

Kavisli Kenara Sahip Yoga Matı Şekli Kullanım Sonucu Ayırt Edici Niteliği Nasıl Kazanabilir? USPTO Temyiz Kurulu Yoga Matı Şekli Kararı

 

Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnası; ulusal marka mevzuatımızda ayırt edici nitelikten yoksunluk, tanımlayıcılık ve ticaret alanında ortak kullanıma açık olma içerikli mutlak ret nedenleri kapsamına giren işaretlerin reddedilmesinin istisnasını teşkil eden bir hükümdür. Aynı istisna, ulusal mevzuatımıza kaynak teşkil eden Avrupa Birliği marka düzenlemelerinde ve A.B.D. marka mevzuatında da mevcuttur.

Ulusal uygulamamızda, yukarıda belirtilen ret nedenleri kapsamında reddedilmiş neredeyse her başvuruya karşı yapılan itirazlarda, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnası bir itiraz gerekçesi olarak öne sürülmektedir. Bu iddialar genellikle yetersiz ve hatta kimi zaman hiçbir dokümanla desteklenmemiş olduğundan, belirtilen iddiaya dayalı itirazlar çoğunlukla reddedilmektedir. Bununla birlikte, yabancı ofis ve mahkeme kararlarını da sıklıkla inceleyerek devam eden mesleki tecrübem çerçevesinde, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnasını ispatlamanın yabancı ofislerde Türkiye’ye kıyasla çok daha zor olduğunu belirtmem yerinde olacaktır.

Okumakta olduğunuz yazı kapsamında, A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu’nun, bir ürün şekli markasına ilişkin olarak kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiasını incelediği bir karar değerlendirilecektir. Yazıda, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnasına ilişkin olarak USPTO’da uygulanan genel ilkeler de belirtileceğinden, yazının okuyucularımızın ilgisini çekeceğini düşünüyoruz.

“Lululemon Athletica Canada Inc.” unvanlı başvuru sahibi, 7 Ağustos 2015 tarihinde aşağıda görseline yer verilen işaretin tescil edilmesi talebiyle USPTO’ya başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında 28. sınıfa dahil “Yoga matları” malları bulunmaktadır.

 

 

Başvurunun tarifnamesinde aşağıdaki açıklamalar yer almaktadır: “Başvuru, dikdörtgen şeklinde bir yoga matının üç boyutlu şeklinden oluşmaktadır. Yoga matının bir köşesi kavisli, diğer üç köşesi dik açılıdır. Yoga matının düz köşeleri ve diğer kısımları kesik çizgilerle gösterilmiştir ve kesik çizgilerle gösterilen bölüm markanın korunması talep edilen kısımlarını oluşturmamaktadır.”

USPTO uzmanı başvuruyu, şeklin ayırt edici olmayan bir ürün şekli olması ve başvuru sahibinin kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliği ispatlayacak yeterli kanıt sunmaması nedenleriyle reddeder. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenir. USPTO Temyiz Kurulu’nun 22 Haziran 2017 tarihli kararı, bu yazı kapsamında okuyuculara aktarılacaktır, kararın tüm metninin http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-86718537-EXA-10.pdf bağlantısından görülmesi mümkündür.

Temyiz Kurulu değerlendirmesine kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik incelemesine ilişkin genel ilkeleri sıralayarak başlar:

İnceleme konusu vakanın da konusunu oluşturan ürün şekilleri kendiliğinden ayırt ediciliğe sahip değildir ve ancak kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğin ispatlanması halinde tescil edilebilir. Kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliği ispatlama yükümlülüğü başvuru sahibine aittir. Kullanım sonucu ayırt edicilik, markanın ticari yaşamda esas olarak münhasır ve devamlı kullanımı suretiyle kazanılabilir. Başvuru sahibi kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliği ispatlamak için, ürün şeklinin tüketicilerin zihninde oluşturacağı birincil algının ürünün kendisi değil, ürünün ticari kaynağı olduğunu göstermelidir.

Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik doğrudan veya dolaylı kanıtlarla gösterilebilir. Doğrudan kanıtlar arasında fiili tanıklık, beyanlar veya tüketici anketleri bulunmaktadır. Dolaylı kanıtlar ise, tüketici yaklaşımının anlaşılmasına imkan sağlayabilecek, kullanım yılı sayısı, satış ve reklam miktarı veya benzeri nitelikte markanın tüketicilere yaygın biçimde erişimini gösteren kanıtlardır.

Kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliği ispatlamak için sunulması gereken kanıtların yeterlilik derecesine ilişkin belirlenmiş bir kural yoktur, bununla birlikte ürün şekilleri söz konusu olduğunda yükümlülük (sunulması gereken kanıt miktarı) daha ağırdır. İnceleme konusu işaretin ayırt edici nitelikten yoksunluğunun derecesinin yüksekliği ile kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğin ispatlanması için sunulması gereken kanıtlar doğru orantılıdır. Bunun sonucu olarak, özellikle tescili talep edilen işaretin bir ürün şekli olması durumunda, uzun süreli esas olarak münhasır biçimde kullanımın gösterilmesi bile kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğin ispatlanması için yeterli olmayabilir.

İncelenen vakada, başvuru sahibi tescilini talep ettiği şeklin, başvuru kapsamındaki mallar için esas olarak münhasıran ve devamlı biçimde kullanımı suretiyle, marka olarak ayırt edici hale geldiğini öne sürmektedir.

Başvuru sahibi iddiasını kanıtlamak için tescili talep edilen yoga matı şeklinin fotoğraflarını, web sitesi çıktılarını ve şirket fikri mülkiyet hakları yetkilisinin beyanını itirazına eklemiştir. Beyanda aşağıdaki hususlara yer verilmiştir:

  • Başvuru sahibi tescili talep edilen yoga matı şeklini 5 yılı aşkın süredir ticarette kullanmaktadır.
  • Başvuru sahibi tescili talep edilen yoga matı şeklini, kendi internet sitesinde ve diğer internet platformlarında ve sosyal medya sitelerinde tanıtmaktadır.
  • Başvuru sahibinin internet sitesinde yer alan ve tescili talep edilen yoga matını tanıtan bir video Ocak 2013’ten bu yana 14.000’den fazla kez izlenmiştir.
  • Tescili talep edilen yoga matı şekli, iki magazin web sitesinde haber olmak dahil olmak üzere medyanın yoğun ilgisiyle karşılaşmıştır.
  • Başvuru sahibi tescili talep edilen yoga matı şeklini tanıtmak için önemli kaynaklar harcamıştır.
  • Başvuru sahibi tescili talep edilen yoga matı şeklini taşıyan ürünlerden 1.340.000 adet satmıştır.

Başvuru sahibi bunlara ek olarak kendi web sitesinden ve diğer web sitelerinden tescili talep edilen yoga matı şeklini yorumlayan görüşler sunmuştur. Bu görüşlerde yoga matı şeklinin oldukça olumlu yorumlar aldığı görülmektedir. Yorumlarda tescili talep edilen yoga matı şekli yer almaktadır. Bununla birlikte bu fotoğraflar dışında sunulan kanıtların hiçbirinde tescili talep edilen yoga matının şekline atıf bulunmamaktadır. Başvuru sahibi, tüketicileri ürün şekline özel olarak yönlendiren biçimde reklam (look for advertisement) yapıldığını gösteren kanıtlar sunmamıştır ve kanıtlar arasında tescili talep edilen yoga matı şekline ait yorumlara rastlanılmamıştır.

Temyiz Kurulu kararında, başvuru sahibinin yoga matı fotoğraflarına ilaveten üçüncü taraflara ait yoga matı şekillerine de yer verilmiştir. Üçüncü tarafların yoga matlarında da kavisli kenarların kullanıldığı görülmektedir.

Temyiz Kurulu bu tespitlerin ardından kanıtlara ilişkin değerlendirmesini sunmuştur.

Başvuru sahibi ayırt edici markasının üç dik açılı, bir de kavisli kenara sahip dikdörtgen bir yoga matı şekli olduğunu öne sürmektedir. Bir kenarın kavisli olması yoga matının ayırt edici bir özelliği değildir, karar içeriğinde yer alan üçüncü taraf yoga matı fotoğrafları da bunu göstermektedir. Tüketicileri başvuru sahibinin yoga matlarının bir kenarının kavisli olduğuna yönlendiren reklamlar olmadığı sürece, tüketicilerin başvuru sahibinin yoga matlarının bu özelliğini, değil tek bir ticari kaynakla özdeşleştirmeleri, fark etmeleri bile beklenemez. Sunulan kanıtlardan hiçbirisi (reklamlar, yorumlar, medyadaki haberler, vs.) tescili talep edilen yoga matının bir köşesinin kavisli olmasına atıfta bulunmamaktadır ve dolayısıyla şeklin ayırt edici nitelik kazandığını göstermemektedir.

Başvuru sahibinin reklam harcamalarına ilişkin kanıt sunulmamıştır. Başvuru sahibinin itirazında önemli harcamalar yapılmış olduğu belirtilse de, bu belirsiz bir ifadedir ve somut kanıtlar bulunmamaktadır. Başvuru sahibi web sitesinde yer alan videonun 14.000 kez izlendiğini belirtilmiş olsa da, izlemelerin kaç ayrı birey tarafından yapıldığına ve başvuru sahibi web sitesine erişim sayısına yer verilmemiştir.

Başvuru sahibinin 1.340.000 adet yoga matı satması etkileyici olsa da, ticari başarı, alıcıların ürün şeklini mutlak olarak ticari kaynak gösterir biçimde değerlendirdiklerini ispatlamayacaktır. (Braun markalı blender ürünleri için yoğun tüketici talebi, halkın blender ürününün şeklini Braun’la özdeşleştirdiği sonucuna varılmasını sağlamayacaktır [Braun Inc. v. Dynamics Corp., 975 F.2d 815, 24 USPQ2d 1121, 1133 (Fed. Cir. 1992)]). Temyiz Kurulu kararının devamında, çeşitli mahkeme ve kurul kararları kaynaklı içtihadı sıralamıştır:

“Kanıtlar esasen, başvuru sahibinin yüksek miktardaki satışlarının ürünün çok talep görmesinin sonucu olduğunu göstermektedir.

Satışlardaki yükseklik, ürünün kaynak gösterir biçimde algılanmasından çok ürünün popülerliğinin göstergesidir.

Başvuru sahibinin satış başarısı, başvuru sahibinin kaliteli bir ürünü rekabetçi bir fiyatta sunmasıyla ilgilidir.

Başvuru sahibinin satışları etkileyici olsa da bu, tüketicilerin markayı tanımasını değil, sadece ürünün artan popülaritesini gösterebilir.”

İncelemenin neticesinde Temyiz Kurulu aşağıdaki sonuca ulaşmıştır:

İncelenen vakada sunulan kanıtlar, başvuru sahibinin yoga matı şeklinin tüketicilerce ticari kaynak gösteren bir şekil olarak algılandığını sonucuna varılmasını sağlamamaktadır. Sunulan tüm kanıtlar dikkate alındığında, başvuru sahibinin üç kenarı dik, bir kenarı kavisli yoga matı şeklinin Marka Kanunu Bölüm 2(f) uyarınca kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla, başvurunun reddedilmesi kararı Temyiz Kurulu’nca onanmıştır.

Yazının başında da belirttiğimiz gibi Türkiye’de kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiası, ayırt edici nitelikten yoksunluk, tanımlayıcılık ve ticaret alanında ortak kullanıma açık olma gerekçeleriyle reddedilmiş neredeyse her başvuruya karşı yapılan itirazlarda öne sürülmektedir. Bu iddiayı ispatlamak için yeterli derecede olmayan ve hatta hiç kanıt sunulmaması ise bu itirazların genel özelliğidir. USPTO Temyiz Kurulu’nun yukarıda yer verilen değerlendirmeleri, bu iddianın A.B.D.’nde ispatlanmasının özelikle de ürün şekillerinden oluşan işaretler bakımından oldukça güç olduğunu ortaya koymaktadır. Yüksek satış miktarları söz konusu olsa bile, yüksek satış miktarlarının ürünün ticari başarısını gösterdiği, ancak ticari başarının ürünün tüketicilerce kaynak gösterir bir marka olarak algılandığını ispatlamayacağı yönündeki mahkeme ve Temyiz Kurulu içtihatları çok dikkat çekicidir.

Net tespit ve ilkelere yer veren bu kararın okuyucularımızın da ilgisini çekeceğini düşünüyoruz. Yoga yapan okuyucularımız USPTO Temyiz Kurulu kararını nasıl değerlendiriyor acaba?

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2017

unsalonderol@gmail.com

37. Doğum Gününde CHAKRABARTY v. DIAMOND Kararı

Anything under the sun that is made by man is patentable[1]

İçinde yaşadığımız biyoteknoloji yüzyılının temeli, ABD Yüksek Mahkemesi’nin Chakrabarty v. Diamond kararı neticesinde gen patentinin mümkün kılınması ile atılmıştır.

Hintli mikrobiyolog Chakrabarty, ABD Patent ve Marka Ofisi’ne patent başvurusunu okyanusa dökülen yağları temizleyen Pseudomonas bakterisi için yapmıştır. Yaşayan bir organizma üzerinde ilk patent başvurusu özelliğini taşıyan bu girişim beraberinde hukuki tartışmaları da başlatmıştır. ABD Yüksek Mahkemesi 16 Haziran 1980 tarihinde, genetik modifikasyona uğramış bakterinin patentlenebilir olduğuna karar vermiştir. Patent başvurusunun onaylanması ile insan geni patent koruması altında alınabilmiştir

I. ABD Patent ve Marka Ofisi’ne Başvuru

Mikrobiyolog Chakrabarty okyanusa dökülen yağları temizleyen Pseudomonas bakterisi için ABD Patent ve Marka Ofisi’ne yaptığı patent başvurusunun reddedilmesi üzerine Yüksek Mahkeme’ye başvurmuştur. Chakrabarty’nin patent başvurusunun konusu;  Pseudomonas bakterisinin en az iki adet sürdürülebilir enerji üreten plazmitlere sahip olması ve her bir plazmitin ayrı bir hidrokarbon parçalama yolu sağlaması hakkındadır. Başvuru, bakterinin özelleşmiş yapısının doğada bulunamayacağını yani bir buluş olarak patentlenebilir özelliğe sahip olduğu savıyla yapılmıştır. Ancak söz konusu başvuru, bakterinin “doğal ürün” olmasından ve “canlıların” patentlenebilir olmamasından ötürü patent ofisi tarafından reddedilmiştir.

Chakrabarty’in Patent Ofisi Temyiz Kurulu’na yapmış olduğu itiraz sonucunda; kurul canlıların patentlenemeyeceği hususunda mutabık kalmakla birlikte; bilinen bir bakterinin üretmediği bir plazmitler kombinasyonu üretmek için modifiye edilmiş bakterinin, doğal ürün olarak sınıflandırılamayacağı kanısına varılmıştır.

II. Yüksek Mahkeme Kararı

Patent Ofisi’nin nihai kararının iptali için başvurulan Yüksek Mahkeme 5’e 4 oyla ABD Patent Kanunu‘nun 35 U.S.C. 101 maddesini  (“Her kim kullanılabilir bir makine, ürün, bir karışım veya bunların sonucunda herhangi yeni ve kullanılabilir bir buluş icat eder veya keşfederse bu başlığın şart ve koşullarına uygun olmak kaydıyla patent alma hakkına sahiptir[2] “) geniş yorumlama yoluna giderek; “herhangi bir kullanılabilir buluş” ifadesinin doğal olmayan yollardan ürün ve karışımları da ihtiva edeceği kanısına varmıştır.

İnsan eliyle yapılmış her şeyin patentlenebilir kabul edilmesi şeklinde oldukça geniş yorumlanan ABD Patent Kanunu’nun ilgili maddesi, ABD’yi en ileri aşamada inovasyonların meskeni haline getirmiştir.

Eklenmelidir ki; Yüksek Mahkeme sadece doğa kanunları, fiziksel fenomenler ve soyut fikirlerin (Örneğin Parker v. Flook, Gottschalk v. Benson, Funk Brothers Seed Co. V. Kalo Inoculant Co.) patentlenemeyeceğine ilişkin karar vererek; patentlenebilirlik sınırını oldukça geniş yorumlama eğiliminde davranmıştır. Velhasıl Chakrabarty kararının açmış olduğu yol, Yüksek Mahkeme’nin önüne gelen davalarda takınacağı tavrı önemli ölçüde etkilemiştir.

III. Emsal Kararlar

Chakrabarty v. Diamond kararından bu yana mikro organizmalar ve insan geni üzerinde birçok patent başvurusu yapılmış ve bir kısmı da Yüksek Mahkeme huzuruna taşınmıştır. Biyoteknoloji yüzyılının başlangıç vuruşu olan Chakrabarty v. Diamond kararı sonrasında; biyotıp etiği açısından tartışmalı birçok karar verilmiştir.

  1. Hagagai Kararı

1984 yılında batı dünyasından tıbbi yardım talebinde bulunan Hagagai Kabilesi’nin talebi üzerine, ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü binlerce kişiden kan örnekleri toplamıştır. Uyuşmazlık ise bu örneklerden alınan DNA’ların kabileye danışılmadan özel şirket tarafından alınmasından sonra doğmuştur[3].Bu genin -Lymphotropic Virus (HTLV) özelliğinde olduğu ve HTLV-I ve ilişkili virüslere karşı koruma sağladığı ortaya çıkmıştır. Dava sonucunda gen patentleri geri alınmış ve kan örnekleri Budapeşte Anlaşması’na göre cüzi bir ücret karşılığında bir Amerikan şirketine devredilmiştir. Ancak kan örnekleri geri alınamamıştır.

  1. Chiron Corporation v. Murex Diagnostics Ltd ve Organon Teknika Ltd Kararı

Chiron firması Hepatit B virüsünü tespit eden bir usul ile birlikte 100’den fazla HCV ilişkili (Hepatit C polipeptitleri dahil) 20 ülkede geçerli patentin sahibidir. Üstelik bu patentler tarama, aşılama gibi birçok klinik çalışmada kullanılmasını içermektedir. Tartışamaya konu mesele, patentin son derece geniş koruma alanı sebebiyle; aşı araştırması yapan firmalara izin verilmemesi veya ilaç fiyatlarını çok yükselten; çok yüksek fiyattan lisans bedelinin talep edilmesidir. İngiliz Yüksek Mahkemesi’nin kararı ise Chiron firmasının patent haklarının korunmasına hükmetmiştir ve firma lehine ihtiyadi tedbir kararı vermiştir. Bu karar gereğince Murex ve Organon İngiltere’de HCV test kitleri satamayacaktır.

  1. Moore v. Kalifornia Üniversitesi (UCLA)

John Moore tedavi olduğu UCLA’da kendisinden alınmış kan ve doku örneklerinden geliştirilebilecek her bir ürün üzerinde kendisine ve mirasçılarına ait olan tüm hakları UCLA’ya bağışladığını bildiren onay formlarını imzalamayı reddettiği halde kendisinden alınan örnekler ile T-lenfositlerinden bir hücre hattı geliştirilmiştir. Moore’un onay vermemesine rağmen, 1983’te Üniversite kurumsal olarak başvuruda bulunmuş ve patent 1984 yılında onaylanmıştır. Moore, doktorları güvene dayanan görevlerin ihlâl ve kendisine ait bir şeyi izinsiz amaçla kullanmakla suçlayarak dava açmıştır.

Mahkeme, vücut dışına çıkarıldıkları için Moore’un hücreleri üzerindeki mülkiyet hakkını artık kaybettiğini, ayrıca, biyoteknolojininin ilerlemesi için gerekli hammaddeyi sağlamanın başka türlü mümkün olamayacağı gerekçesiyle hücreler üzerinde doktorların yetkisini tanımıştır. Ne var ki kararda Moore’un bu konuda bilgilendirilmemiş ve de onamının alınmamış olmasına değinilmemiştir. Böylelikle Moore, kendi hücreleri kullanılarak geliştirilmiş ve patenti alınmış bu ürünün maddi getirisi üzerinde hak sahibi olamamıştır.

Ayrıca Yüksek Mahkeme Moore’un sıra dışı nitelikleri sebebiyle seçildiği iddiasını reddetse de bu durum gerçeği yansıtmamaktadır. Kendisinin vücudunda akyuvar sayısını artıran özel bir protein bulunmaktaydı.

IV. 37. Yıldan Bugüne Görünüm

Yüksek Mahkeme’nin yoruma açık bir çok kararı, 37 yıl içerisinde patentlenebilirlik kavramı için anlamlı belli başlı prensipler dizisi oluşturmayı başarmıştır:

  • Doğada bulanan/ doğal olarak oluşmuş genler patentin konusu değildir.

Moleküler Patoloji Derneği v. Myriad Genetics arasındaki uyuşmazlık konusu; mutasyona uğramaları halinde yumurtalık ve göğüs kanseri riskini artırabilecek BRCA1 ve BRCA2 genlerinin tam yerlerini tespit eden Myriad Genetics şirketinin, BRCA ile ilgili testler yapan başka kurumlara patent haklarına tecavüz ettiği gerekçesiyle patent tecavüzü davaları açması ve BRCA testleri üzerine tekelini sağlamlaştırması üzerine Moleküler Patoloji Derneği’nin Myriad Genetics’e ait patentlerin 35 U.S.C. madde 101’ e aykırılık oluşturduğu savıyla Yüksek Mahkeme’ye başvurmasıdır. Yüksek Mahkeme, söz konusu yasanın lafzının “icat veya keşfedilen her yeni ve faydalı şey veya geliştirmeler” için patent alınabileceğine olanak sağladığı görüşünü sunmuştur. Ancak, doğa kanunları, doğa olayları ve soyut kavramların patentlenemez olduğuna hükmetmiştir çünkü bunlar bilimsel ve teknolojik çalışmalarda kullanılan araçlardır ve bunların patentlenmesi bu araçların kullanımını engelleyerek çalışmaları durdurabilecektir. Sonuç olarak izole edilmiş DNA’nın patentlenebilir olmadığı fakat cDNA’nın patent koruması altına alınmaya elverişli bulunduğu ifade edilmiştir

  • Kök hücre patentlenebilirlik özelliği taşımamaktadır.

Avrupa Adalet Divanı’nın Brüstle v. Greenpeace kararı ise Dr. Oliver Brüstle’nin insan embriyosundan alınan kök hücreleri sinir hücrelerine dönüştürerek bunlar üzerinde 1997 yılında aldığı patentten kaynaklanmaktadır. 2004 yılında Greenpeace tarafından açılan dava Ekim 2011’de son bulmuştur. Avrupa Adalet Divanı (EUCJ) kendisine gelen uyuşmazlıktaki terimleri yorumlamak için 98/44/EC sayılı direktiften yararlanmıştır. Üye ülkelerin hukuki ortaklıkların bulunmaması sebebiyle hukuk terimlerini yorumlamayı ülkelerin iç hukuklarına bırakma eğiliminde olan Divan, istisnai olarak patent hukukunda kullanılmak üzere “embriyo” kavramını “döllenme aşamasından itibaren gelişen insan yumurta hücresidir” şeklinde oldukça geniş bir biçimde yorumlamıştır. Döllenmemiş yumurta hücreleri, bütün bir organizma oluşturma potansiyeli kazanmakla embriyo tanımına girmektedir. Divan tarafından embriyoların araştırma amaçlı kullanımı da sınai ve ticari kullanım olarak sayılmış olup; patentlenebilirlik kapsamı dışında tutulmuştur. Sadece insan embriyolarına uygulanabilen tedavi ve teşhis yöntemleri söz konusu olduğunda, insan embriyolarının kullanılması konusunda patent verilebilecektir.

V. Sonuç

Chakrabarty kararının üzerinden geçen 37 yılda biyoteknolojik keşifler hiç durmadan ilerlemeye devam etmektedir. Çeşitli ülkelerin yüksek mahkeme kararlarında genel eğilim ise bu keşiflerin patent koruması altına alınarak, mucitlerin buluşlardan elde ettiği sonuçlardan maddi kazanç elde etmesini desteklemektedir. Bu durum, araştırmaların teşviki olarak yorumlanmaktadır; öte yandan insan bedeni üzerinde mülkiyet hakkının sınırı halen muğlak bir çizgide ilerlemektedir. Sonuç olarak 37 yılın sonucunda henüz sistematik bir sınırdan bahsetmek mümkün olmasa dahi kararlar belli başlı dokunulmaz alanlar yaratmıştır. Buna göre doğada kendiliğinden oluşmuş genler, mikroorganizmalar patentlenemezler.

Av. Yıldız Tuğçe ERDURAN

tugcerduran@hotmail.com 

 [1] Gök kubbenin altında insan eliyle yapılmış her şey patentlenebilir.

[2]Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title” (Çeviri bana aittir.)

[3] US patent 5397696

Kaynakça

Marie-Antoinette USPTO’da da Giyotine Gönderildi – USPTO Temyiz Kurulu Marie-Antoinette Kararı

 

Fransız Devrimi yıllarında giyotinde idam edilen Fransa Kraliçesi Marie-Antoniette, devrim öncesi dönemde sefalet içindeki halka yönelik olarak söylediği iddia edilen “Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler.” ifadesiyle hatırlanmaktadır. Bu ifadenin Marie-Antoinette’e ait olmadığı sonradan çoğunlukça kabul edilmiş olsa da, sabık Kraliçe tarihte yerini maalesef kendisine atfedilen bu cümleyle almıştır. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de bir TV sunucusunun ağzından çıkan Menemen yiyemiyorsan portakal ye – Menemen yiyemiyorsan mehter ye.” ifadesi ise, ülkemizde bu tarihi cümleyi bir kez daha anımsamamıza yol açmıştır.

 

 

Fikri mülkiyet hakları ile ilgisi bulunmayan bu girişin ardından, Marie-Antoinette ibareli bir marka başvurusu hakkında verilen ret kararına karşı yapılan itirazın USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenmesinin bu yazının konusu olduğunu belirtmek yerinde olacaktır. İncelenecek kararın tüm metnine http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-79161682-EXA-21.pdf bağlantısı aracılığıyla erişim mümkündür.

“Tempting Brands Netherlands B.V.” firması 5 Aralık 2014 tarihinde standart karakterlerde yazılı “MARIE-ANTOINETTE” kelime markasını tescil ettirmek amacıyla A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’ne başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında esasen 9. sınıfa dahil güneş gözlükleri, gözlükler, kontak lensler, gözlük kutuları, koruyucu kasklar, 18. sınıfa dahil çantalar, valizler, cüzdanlar ve 25. sınıfa dahil giyim eşyaları, çoraplar, ayak giysileri ve baş giysileri, vb. malları yer almaktadır.

MARIE-ANTOINETTE

USPTO uzmanı başvuruyu aşağıda görebileceğiniz standart karakterlerde yazılı “BREGUET MARIE-ANTOINETTE” markasından dolayı reddeder. Ret gerekçesi markanın kapsamında 14. sınıfa dahil “değerli metaller ve alaşımları, mücevherat, değerli taşlar, zaman ölçme cihazları” gibi mallar yer almaktadır.

BREGUET MARIE-ANTOINETTE

Bu noktada altı çizilmesi gereken husus, ret kararının ilana itiraz üzerine değil resen verildiği ve karıştırılma ihtimali gerekçesine dayandığıdır.

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenir. Temyiz Kurulu’nun 11 Nisan 2017 tarihli kararı aşağıda okuyuculara aktarılacaktır.

Kurul, ilk olarak başvuru (MARIE-ANTOINETTE) ile ret gerekçesi markanın (BREGUET MARIE-ANTOINETTE) benzerliği hususunu değerlendirir.

Yerleşik içtihada göre, marka benzerliği için uygulaması gereken test markaların yanyana koyulup karşılaştırılması değildir; yapılması gereken, markaların bıraktıkları ticari izlenimin yeteri derece benzer olup olmadığının değerlendirilmesi ve bu yolla markalarla karşılaşacak kişilerin taraflar arasında bir bağlantı kurmaları varsayımının ortaya çıkıp çıkmayacağına karar verilmesidir. Odak olarak alınması gereken markaların spesifik algısını değil genel olarak oluşturdukları algıyı barındıran ortalama tüketicilerin hafızasıdır. İncelenen vakada malların (gözlükler, mücevherat, çantalar, giysiler, vb.) niteliği göz önüne alındığında, dikkate alınması gereken ortalama tüketici grubunun sıradan tüketiciler olduğu görülmektedir.

Temyiz Kurulu takibinde, markaları oluşturan “Marie-Antoinette” ve “Breguet” kelimelerinin analizine geçer.

“Marie-Antoinette” yazının başında da belirttiğimiz gibi Fransız Devrimi sırasında Fransa Kraliçesi olan bir tarihi kişiliktir ve karşı devrimci faaliyetleri (dış düşmanlar ve devrim düşmanlarıyla işbirliği) nedeniyle giyotinde idam edilir.

“Breguet” ise 1775 yılında kurulan İsviçreli bir saat üreticisidir. Saatlerin yanısıra yazım aletleri, mücevherat ve kol düğmeleri de firmanın üretim sahasında bulunmaktadır. Breguet firması saat üreticisi “Abraham-Louis Breguet” tarafından 1775 yılında kurulmuştur ve Kraliçe Marie-Antoinette de, Breguet tarafından üretilen saatlerin hayranıdır. Öyle ki, kocası Kral XVI. Louis kendisine Breguet’ten birkaç saat hediye etmiştir. Buna ilaveten, kraliçenin arkadaşı ve aşığı olarak tanınan Axel Von Persen de, Breguet’ten Marie-Antoinette için özel bir saat sipariş etmiştir ve bu saatin o devirde saatçiliğe ilişkin tüm teknik uzmanlığı ve hünerleri içermesini istemiştir. Breguet’in şaheseri “Marie-Antoinette” saati böylece ortaya çıkmıştır. (bkz. https://www.breguet.com/en/house-breguet/manufacture/marie-antoinette-pocket-watch)

Aşağıda Breguet’nin “Marie-Antoinette” isimli şaheserini görebilirsiniz:

 

Marie-Antoinette bu saate bakıp zamanı nasıl anlayabiliyormuş acaba?

Başvuru sahibine göre kendisine ait “MARIE-ANTOINETTE” markası ile ret gerekçesi “BREGUET MARIE ANTOINETTE” markaları birbirlerinden büyük ölçüde farklıdır, şöyle ki ret gerekçesi markada yer alan “BREGUET” ibaresi markanın baskın unsurudur ve markaların birbirlerinden kolaylıkla ayırt edilmesini sağlayacaktır.

Ana (çatı) marka veya bir tasarımcı adı ile birlikte bir ürün modelinin markasından oluşan bileşke markalarda, ana markanın veya tasarımcı isminin kullanım biçimine bakılarak markaların benzer olup olmadığına nasıl karar verileceğinin müstakil bir kuralı yoktur. Ana marka ve tasarımcı ismini içeren markaların benzer olup olmadığı analiz edilirken, markalar bütün olarak ortaya çıkardıkları algı esasında değerlendirilmelidir.

Kurul, bir ana marka veya tasarımcı isminin tescilli bir markaya eklenmesi halinin karıştırılma olasılığı değerlendirmesine farklı etkileri olabileceğini önceki kararlarında ortaya koymuştur:

Bu tip bir ekleme ticari kaynak bakımından karıştırmayı ortadan kaldırmaya yardımcı olmak yerine, karıştırılma ihtimalini kuvvetlendirebilir. Buna karşın, ürün modelini gösteren markalar arasında fark edilebilir ayrımlar bulunması veya ürün modelini gösteren markaların yüksek derecede çağrıştırıcı, tanımlayıcı terimler olması veya yaygın kullanımı bulunan veya yaygın biçimde tescil edilmiş terimlerle oynama içeren kelimeler olması halinde, ihtilaf konusu ibarelere ana markanın veya başka unsurların eklenmesinin, markaları bütün olarak birbirlerinden ayırt edilebilir hale getirdiği kabul edilebilecektir.

İncelenen vakada her iki markada da “MARIE-ANTOINETTE” ibaresi yer almaktadır. Markaların ortak unsurlarının aynı olduğu bu tip durumlarda, tescilli markaya aşina olan alıcıların, ana markanın veya tasarımcı isminin önceden meçhul olan kaynağı basitçe bildirdiğini varsayacağı kabul edilebilir.

“MARIE-ANTOINETTE” ibaresi başvuru ve ret gerekçesi marka kapsamındaki malların hiçbirisinin niteliğini veya karakteristik özelliğini belirtmemektedir ve bu mallar bakımından çağrıştırıcı veya tanımlayıcı içerikte değildir. Başvuru sahibi, ret gerekçesi markada yer alan “BREGUET” ibaresinin saat yapımcılığı sektöründeki tanınmışlığını öne sürerek, ret gerekçesi markada tüketicilerin dikkatini çeken baskın unsurun bu ibare olduğunu belirtmektedir. Buna karşın, “BREGUET” markasının Birleşik Devletler’de tanınmış bir marka olduğunu gösterir kanıtlar sunulmadığı gibi, “BREGUET” tanınmış bir marka olsa da, başvuruda “MARIE-ANTOINETTE” ibaresi de bulunmaktadır ve marka bütün olarak incelemeye alınmalıdır. Başvuru ve ret gerekçesi markaların sahiplerinin “MARIE-ANTOINETTE” ibaresini eşzamanlı olarak kullanmaları, tüketicilerin malların aynı ticari kaynaktan geldiğine yanlış biçimde inanmalarına yol açabilir.

Başvuru sahibi “MARIE-ANTOINETTE” ibaresinin ret gerekçesi markanın kapsadığı mücevherler ve saatler bakımından tanımlayıcı veya çağrıştırıcı olduğunu gösterir kanıtlar sunmadığından, “BREGUET” ana markasının veya tasarımcı isminin eklenmesi, geri kalan kısımları aynı olan markaların birbirlerinden ayırt edilebilmesini sağlamayacaktır, dolayısıyla “BREGUET MARIE-ANTOINETTE” ve “MARIE-ANTOINETTE” markaları görsel, işitsel, anlamsal ve ticari izlenim bakımlarından birbirlerine benzerdir.

Temyiz Kurulu devamında malların benzerliği ve doğası hususlarını değerlendirmiştir.

Ret kararını veren USPTO uzmanı güneş gözlükleri, çantalar, giysiler malları ile mücevherat, saatler mallarının aynı markayla piyasada kullanıldığını gösteren çok sayıda 3. taraf markasını kararında sunmuştur.

Kurul, öncelikle olarak sunulan 3. taraf markalarında da ana marka veya tasarımcı isminin kullanıldığını belirtmiştir. Buna karşın Kurul, bu tip markaların bağlantısız mallar ve hizmetler için de lisansa konu olabildiğini, dolayısıyla malların bağlantılı olduğunu ispatlama konusunda ispat gücünün düşük olabileceğini de belirtmiştir. Bununla birlikte incelenen vakada, üçüncü taraf kullanımları ikna edici kanıt teşkil etmektedir, şöyle ki ret gerekçesi marka bir ana markayı içermektedir ve tüketiciler, tescilli marka sahibinin “BREGUET” ana markasını geniş bir ürün grubu için satabileceğini veya lisansa konu edebileceğini düşünebilecektir. Mücevherat ve saatler için kullanılan “BREGUET MARIE-ANTOINETTE” markasına aşina olan tüketiciler, “MARIE-ANTOINETTE” markalı gözlükler, çantalar ve giysilerle karşılaştıklarında, bu tip moda ürünlerinin aynı ticari kaynaktan geldiğine yanlış biçimde inanabilirler.

Bunun ötesinde, bir tarafta gözlükler, çantalar ve giysiler, diğer tarafta mücevherat ve saatler bulunsa da, bu ürünlerin tamamı arzu edilen, stil sahibi bir görünüme ulaşma amacıyla kullanılmaktadır. Dolayısıyla, malların tamamı giyim eşyalarını ve aksesuarları kapsayan bütüncül moda penceresinden birbirleriyle bağlantılıdır.

Bu noktada Temyiz Kurulu’nun malların bağlantılı olarak kabul edilmesi haline ilişkin genel tespiti kanaatimizce dikkatle değerlendirilmelidir:

Temyiz Kurulu, tarafların mallarının birbirlerinden farklı olduğunu kabul etse de, bu farklılık malların birbirleriyle bağlantı olabileceğine yönelik tespiti dışlayamaz. Bu tip durumlarda incelenmesi gereken tarafların malların birbirleriyle karıştırılıp karıştırılmayacağı değil, bunun ötesinde alıcıların malların aynı ticari kaynaktan geldiği inancına kapılıp kapılmayacağıdır. Dolayısıyla, karıştırılma olasılığının varlığı yönündeki tespiti desteklemek için malların aynı veya birbirleriyle rekabet edebilir doğada olması veya aynı ticari kanallarla satılması gerekli değildir. Karıştırılma olasılığının varlığı yönündeki tespiti desteklemek için malların birbirleriyle bağlantılı olması veya malların pazarlanmasına ilişkin hallerin veya faaliyetlerin bu mallarla karşılaşacak aynı kişiler için, mallar için kullanılan markalardaki benzerliklerden dolayı, malların aynı kaynaktan geldiği veya aynı üreticiyle bir şekilde bağlantılı olduğu yanlış inancına yol açması veya açabilmesi yeterlidir.

Başvuru sahibi, ortalama fiyata sahip giysiler, gözlükler ve deriden eşyalarla, yüksek fiyata sahip mücevherat ve saatlerin aynı ticari kaynaktan geldiğine alıcıların inanmayacağını öne sürmektedir. Buna karşın Kurul’a göre, tarafların mallarının fiyatlarını sınırlayan dışsal kanıtlara başvurulması mümkün değildir.

Yukarıda belirtilen açıklamalar ışığında, Temyiz Kurulu tarafların markalarının kapsadığı malları birbirleriyle bağlantılı mallar olarak değerlendirmiştir.

Kurul, kararın devamında tarafların markalarının kapsadığı malların aynı ticari kanallarla pazarlanabileceğini tespit etmiş ve ret gerekçesi markanın kapsadığı malların alıcılarının sofistike, dikkatli tüketiciler olduğu yönündeki başvuru sahibi argümanını kabul etmemiştir.

Tüm bu tespitlerin neticesinde Temyiz Kurulu, markaların benzer, malların bağlantılı olması ve malların aynı ticari kanallarla sunulması gerekçeleriyle, başvuru sahibinin gözlükler, çantalar, giysiler mallarını kapsayan “MARIE-ANTOINETTE” markasıyla, mücevherat, saatler mallarını kapsayan ret gerekçesi “BREGUET MARIE-ANTOINETTE” markası arasında karıştırılmanın ortaya çıkabileceği sonucuna ulaşmıştır. Bu tespit çerçevesinde, başvuru sahibinin itirazı reddedilmiştir.

Okuduğunuz yazı kapsamında yer verdiğimiz karar, bir ana markayla birlikte kullanılan bağımsız ayırt edici karaktere sahip ikinci markanın, başka bir tarafa ait markayla aynı olması halinde USPTO’nun karıştırılma ihtimalini hangi ilkeler kapsamında değerlendirdiğini göstermesi bakımından önemlidir. Aynı konu hakkında Avrupa Birliği uygulamasının anahatlarını çizen “THOMSON LIFE” kararını IPR Gezgini’nde daha önceden incelemiştik. Merak eden okuyucularımızın “Bileşke Kelime Markalarında Kelime Unsurlarından Birisinin Önceden Tescilli Olması Durumunda Karıştırılma İhtimalinin Varlığı – Adalet Divanı “Medion v. Thomson” Kararı (C-120/04)” başlıklı bu yazıya http://wp.me/p43tJx-9S bağlantısından erişimi mümkündür.

Her iki yazıyı birlikte inceleme fırsatını yaratacak okuyucularımız, farklı kavramlar veya ifadeler kullanılarak yazılmış olsalar da, AB ve USPTO uygulamasının esasen aynı noktaları işaret ettiğini fark edeceklerdir.

İncelenen kararda dikkati çeken bir diğer husussa, mücevher ve saatler mallarıyla, gözlükler, çantalar ve giysiler mallarının USPTO tarafından hangi nedenlerle birbirleriyle bağlantılı mallar olarak değerlendirildiğidir.

Ulusal uygulamamızda da sıklıkla karşılaşılan bu tip ihtilaflar hakkında detaylı değerlendirmeler içeren kararın okuyucularımızın ilgisini çekeceğini umuyoruz.

Önder Erol Ünsal

Mayıs 2017

unsalonderol@gmail.com   

 

Mickey Mouse Eldiveninin Benzeri Disney’le Yanlış Bağlantı Kurulmasına Yol Açar mı? USPTO Temyiz Kurulu “Me and the Mouse Travel” Kararı

 

“Mickey Mouse” karakterinin dünyanın en ünlü çizgi kahramanlarından birisi olduğu (belki de en ünlüsü olduğu) konusunda şüphem bulunmamakla birlikte, bu minik fareyi bu kadar popüler ve sevilir kılan nedir sorusunu kendi adıma yanıtlamam mümkün değil. Sevdiğim çizgi karakterlerin listesini yapacak olsam, Mickey Mouse (sevgilisi Minnie Mouse ile birlikte) bu listenin muhtemelen sonunda yer alır.

Mickey’i pek sevmiyor olmam, karakterin dünya üzerindeki popülerliğine elbette gölge düşürmeyecektir. Bu yazı kapsamında inceleyeceğim, A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu kararı, Mickey’in çiziminin ne denli bilinir olduğunun bir göstergesi olarak da değerlendirilebilir.

“Me and the Mouse Travel, LLC” firması 17 Mart 2015 tarihinde, aşağıda görseline yer verilen markanın tescil edilmesi için USPTO’ya başvuruda bulunur:

Başvurunun kapsamında, Nicé sınıflandırmasının 39. sınıfında yer alan “Seyahat ve tur planlanması ve düzenlenmesi ile ilgili seyahat acentası hizmetleri” bulunmaktadır.

USPTO Marka Departmanı başvuruyu, başvuruyu oluşturan işaretin “Disney Enterprises, Inc.” firmasıyla hatalı biçimde bağlantı kurulabilecek (falsely suggests a connection) unsurlardan oluşması veya bu tip unsurları içermesi nedeniyle reddeder. Hatalı biçimde bağlantı kurulabilme gerekçesine dayalı karar, başvurunun “the Mouse” (fare) kelimesini ve “siyah bir kol ve beyaz bir eli” içermesi hususlarıyla açıklanır.

Bu noktada, Disney’le özdeşleşmiş Mickey Mouse karakterinin çiziminde de farenin siyah bir kolu ve el bölgesinde beyaz bir eldiveni olduğu okuyuculara hatırlatılmalıdır.

Başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenir. Temyiz Kurulu itiraz hakkındaki kararını 21 Nisan 2017 tarihinde verir. Bu yazı kapsamında okuyucularımıza aktarılacak olan kararın tüm metnine http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-76717725-EXA-9.pdf bağlantısından erişilmesi mümkündür.

Temyiz Kurulu incelemesine ret kararının gerekçesinin analizi ile başlar.

A.B.D. Marka Kanunu’nun 2(a) maddesi diğerlerinin yanısıra, kişiler, kuruluşlar, inançlar veya ulusal sembollerle hatalı biçimde bağlantı kurulabilmesini sağlayabilecek unsurlardan oluşan veya bu tip unsurları içeren markaların tescilini yasaklamaktadır. Bu tip bir bağlantıya dayanarak ret kararı veren uzman kararında aşağıdaki hususları göstermek zorundadır:

  • Marka, daha önce başka bir kişi veya kuruluş tarafından kullanılan isim veya kimliğin aynısı veya çok benzeri olmalıdır.
  • Marka, başka bir şekilde anlaşılması mümkün olmayacak ve açık biçimde ilgili kişi veya kuruluşu işaret etmelidir.
  • Markanın işaret ettiği kişi veya kuruluşun, başvuru sahibinin başvuru kapsamında vereceği hizmetlerle bağlantısı bulunmamalıdır.
  • Bahsi geçen kişi veya kuruluşun ünü veya bilinirliği o denli yüksek olmalıdır ki, başvuru sahibinin mal veya hizmetlerine ilişkin olarak kullanıldığında dahi, ilgili kişi veya kuruluşla bağlantı kurulacağı varsayılabilmelidir.

USPTO uzmanı kararında, başvuru konusu markanın içerdiği şekil unsurunun Mickey Mouse karakterinin bir parçasının (kol ve elinin) çok benzeri olduğunu, aynı zamanda “Mouse” (fare) kelimesini içerdiğini ve başvuru konusu markanın Disney’in en bilinen karakterinin bir parçasını içermesi nedeniyle, başvurunun başka bir şekilde anlaşılması mümkün olmayacak ve açık biçimde Disney’i işaret ettiğini belirtmiştir. Uzman ret kararında yer verdiği tespitleri desteklemek için, Mickey Mouse karakteri hakkında bazı makalelere kararında yer vermiştir.

Makalelere göre, Mickey Mouse karakteri ilk kez 1928’te yaratılmış ve 1935 yılında çizgi karakterin görünümünde önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler çerçevesinde, Mickey’in siyah kollarına beyaz eldivenler takılmıştır. Mickey’in biri baş parmak olmak üzere, toplam dört el parmağı bulunmaktadır.

Temyiz Kurulu’na göre, uzmanın sunduğu kanıtlar, Disney’in tanınmış bir firma olduğunu ve buna ilaveten Mickey Mouse karakterinin çok ünlü bir karakter ve marka olduğunu ispatlamaktadır. Buna ilaveten kanıtlar, Mickey Mouse karakterinin şirketin sembolü ve karakterin görünümünün Disney firmasının kimliği haline geldiğini göstermektedir.

Bununla birlikte Kurul’a göre, sunulan kanıtlar, başvuruya konu markanın Disney’in Mickey Mouse karakteriyle çok benzer olduğunu veya başvurunun Disney’le hatalı biçimde bağlantı kurulmasını sağlayabileceğini göstermek için yetersizdir. Kurul, başka birisinin kimliğinin sadece bir kısmını almanın Madde 2(a) çerçevesinde ret kararı verilebilmesi için yeterli olabileceğini, ancak alınan parçanın kimliğin önemli veya anahtar parçası olması halinde kabul etmektedir. Buna ilaveten başvuruda “Mickey Mouse” ibaresi değil “the Mouse” ibaresi yer almaktadır.

Mickey Mouse, genellikle kırmızı şort, büyük sarı ayakkabılar ve beyaz eldiven giyen insan biçiminde bir fare olarak tarif edilmektedir. Mickey’in en önemli özelliklerinden birisi bir baş parmağı ve üç diğer parmağı bulunmasıdır.

Başvuru sahibi, başvurusunda yaptığı değişiklikle, başvurudaki el şeklinde bir başparmak ve dört diğer parmağa yer vermiş ve bu yolla çizimi Disney karakterinin çiziminden farklılaştırmıştır. Daha ötesinde, araştırma göstermiştir ki, Mickey Mouse beyaz eldiven giyen tek çizgi karakter değildir (Bugs Bunny, Woody Woodpecker, Mario gibi karakterler de beyaz eldiven takmaktadır.). Dosya içeriği, zayıf bir kola takılı beyaz eldivenler tasvirinin, Mickey Mouse karakterinin vücudunun emsalsiz bir parçası olarak değerlendirileceği yönündeki uzman tespitini desteklememektedir.

Bu tespitler çerçevesinde Temyiz Kurulu’na göre, başvuru Mickey Mouse çizgi karakterinin çok benzeri değildir ve bu nedenle başvuru, başka bir şekilde anlaşılması mümkün olmayacak ve açık biçimde Disney’i işaret etmemektedir. Dolayısıyla, yukarıda yer verilen testin ilk iki maddesinde yer verilen şartlar yerine gelmemiş durumdadır (i- Marka, daha önce başka bir kişi veya kuruluş tarafından kullanılan isim veya kimliğin aynısı veya çok benzeri olmalıdır; ii- Marka, başka bir şekilde anlaşılması mümkün olmayacak ve açık biçimde ilgili kişi veya kuruluşu işaret etmelidir.). Bu şartların yerine gelmemiş olması nedeniyle, başvuru hakkında madde 2(a) uyarınca verilen ret kararı yerinde değildir.

USPTO Temyiz Kurulu, yukarıda belirtilen gerekçelerle USPTO Marka Departmanı tarafından resen verilen ret kararını kaldırmıştır. Sonraki aşamada, Disney’in başvuruya karşı itiraz yolunu kullanıp kullanmayacağı ise şu an için belirsizdir.

Kendi görüşümü belirtmem gerekirse, fazlasıyla ağır gözüken ret kararının kaldırılması kanaatimce de yerinde olmuştur. Bununla birlikte, bu karar ve değerlendirme, çizgi karakterlerin önemli görsel özelliklerinin parçalar halinde başkalarınca kullanılabileceği anlamına da gelmemektedir.

Önder Erol Ünsal

Mayıs 2016

unsalonderol@gmail.com

Ülke Bayraklarının Benzetimini İçeren Markaların Tescil Edilebilirliği – USPTO Temyiz Kurulu Cedar Park Kararı

 

Marka tescil başvurularında ülke bayraklarına veya onları çağrıştıran şekil unsurlarına yer vermek kimi zaman karşılaşılan bir başvuru pratiğidir. Başvuru sahipleri, bu yolla tüketicilerde olumlu izlenim yaratacağı düşünülen veya kalite sembolü bir ülkeyi çağrıştıran bir işareti tescil ettirmeyi, bunun sonucunda da ilgili ülkenin yarattığı olumlu imajı kendi lehlerine ticari bir avantaja dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Aynı durumun ülke isimleri için de geçerli olduğunu söylemek mümkündür.

Bu yazıda ele alacağımız 14 Mart 2017 tarihli A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu kararının konusunu, bir ülke bayrağını çağrıştıran bir işaretin tescili talebinin reddi ve buna karşı yapılan itirazın incelenmesi oluşturmaktadır. (Kararın tamamı için bkz. http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-86709923-EXA-13.pdf)

A.B.D. menşeili “Family Emergency Room LLC” firması aşağıda yer verilen işaretin 44. sınıfa dahil hizmetler için tescil edilmesi talebiyle USPTO’ya başvuruda bulunur:

 

 

USPTO uzmanı başvuruyu, madde 2(b)’ye aykırılık gerekçesiyle reddeder. Uzmana göre, başvuruda diğer unsurlarla birlikte yer alan şekil unsuru, İsviçre bayrağının benzetimidir (simulation).

A.B.D. marka kanunu madde 2(b) takip eden hükmü içermektedir:  “Birleşik Devletlerin, herhangi bir eyaletinin veya belediyesinin veya yabancı bir milletin bayrağından, hanedanlık armasından veya alametinden veya onların benzetiminden oluşan veya onları içeren (işaretler tescil edilmeyecektir).”

Başvuru sahibi, tescili talep edilen markanın bir eşkenar dörtgen veya mücevher şekliyle birlikte, dörtgenin yanındaki bir çizgi serisinden oluşan bir şekli içerdiğini, İsviçre bayrağından bazı unsurları ödünç almış olsa da, madde 2(b) kapsamına girmediğini belirtmektedir. Başvuru sahibi, markanın tescil edilebilirliği iddiasını desteklemek için önceki iki kurul kararını ve diğer başvuruları öne sürmektedir.

Temyiz Kurulu incelemesinde ilk olarak, kanunda yer alan benzetim (simulation) teriminden ne anlaşılması gerektiğini tanımlar. Buna göre, “benzetim (simulation) terimi, kendi olağan ve anlaşılır anlamıyla kullanılmaktadır ve orijinal bir unsurun görünümünü veya etkisini veren veya onun özelliklerini içeren bir diğer unsuru tanımlamak için kullanılmaktadır.” Dolayısıyla, bir marka başvurusunun yabancı bir milletin bayrağının gerçek bir örneğini veya benzetimini içermesi durumunda, başvuru madde 2(b) uyarınca reddedilecektir.

Kurula göre, incelenecek örneğin, bir bayrağın benzetimi olup olmadığı, örnek ile bayrağın görsel karşılaştırması sonucunda tayin edilecektir. Standart inceleme prosedüründe dikkat edilecek husus, başvuruda yer alan şeklin kamunun ilgili kesimince bayrak veya benzetimi olarak algılanıp algılanmayacağıdır, başvuruda şekille birlikte başka unsurların yer alıp almasının herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Başvuruda yer alan şeklin kamunun ilgili kesimince bayrak veya benzetimi olarak algılanacağı kanaatine varılması halinde başvuru reddedilecektir. Bayrakların unsurlarını stilize veya tamamlanmamış biçimde içeren markalar reddedilmeyecektir. Analizin odak noktasını, ilgili tüketici kesiminin bayrak hakkında “dikkatli bir analiz veya yanyana karşılaştırma olmaksızın” genel olarak anımsayacağı unsurlar oluşturacaktır.

İncelenen vakada, ilgili tüketici kesimi, hastane hizmetlerinin kullanıcıları yani genel anlamda halktır.

Başvuruya konu markada yer alan bayrağın İsviçre bayrağının benzetimi olduğu belirtilerek başvuru reddedilmiştir. Dolayısıyla, dikkat İsviçre bayrağı üzerinde yoğunlaştırılmalıdır. İsviçre bayrağı, kırmızı renkte bir karenin üzerine dik biçimde yerleştirilmiş beyaz renkte eşit kenarlı bir haçtan oluşmaktadır. Uzmanların bir başvuruda yer alan şeklin İsviçre bayrağının benzetimi olup olmadığına karar verirken aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerekmektedir:

  • Eğer varsa, inceleme konusu unsurda yer alan renkler,
  • İnceleme konusu unsurun tertip tarzı ve başvuruda yer alan diğer unsurlarla ilişkisi,
  • Başvuruda yer alan diğer kelime unsurlarının veya şekillerin, inceleme konusu unsurun İsviçre bayrağı olduğu algısını yaratıp yaratmadığı veya bu algıyı güçlendirip güçlendirmediği,
  • Eğer numune sunulduysa, markanın numune üzerindeki gösterim ve kullanım biçimi.

Belirtilen hususları birlikte değerlendirecek uzmanlar, başvurunun bir kare veya dikdörtgen üzerine dik biçimde yerleştirilmiş eşit kenarlı bir haç şekli içermesi ve bu şeklin dikkate değer biçimde stilize edilmemiş, değiştirilmemiş veya markadaki diğer unsurlarla birleştirilmemiş olması durumunda başvuruyu madde 2(b) uyarınca reddedecektir. Buna karşın,  başvuru bir kare veya dikdörtgen üzerine dik biçimde yerleştirilmiş eşit kenarlı bir haç şekli içerse de, bu şeklin yeteri derecede stilize edilmesi, değiştirilmesi veya markadaki diğer unsurlarla birleştirilmesi, bu yolla da ayrı bir ticari algı yaratması halinde, başvuru madde 2(b) uyarınca reddedilmeyecektir.

Bu ilkeler ışığında, inceleme konusu vaka değerlendirilecek olursa, ilk olarak İsviçre bayrağı ile başvuruya konu işaretin USPTO uzmanı tarafından bayrağın benzetimi olarak görülen kısmı birlikte değerlendirilmelidir:

Kırmızı zemin üzerindeki beyaz haç şeklini içeren başvuruya konu şekil ve İsviçre bayrağı birlikte değerlendirildiğinde, Temyiz Kurulu şekilleri yüksek derecede benzer bulmuştur. Başvuruya konu şekilde, şeklin sol kısmına her ne kadar çizgiler eklenmiş ve şekil hafifçe yana yatırılmış olsa da, bu farklılıklar, Kurul’a göre, şeklin oluşturacağı ticari algı bakımından önemsizdir. Başvuruya konu şeklin zemini teknik olarak bir kare olmasa da, bir kare şeklinin farklı açıdan bir görünümü olarak algılanacaktır. Şeklin, İsviçre bayrağı ile yakın benzerliği göz önüne alındığında, tüketicilerin çoğunluğunun hafif yana yatırılmayı ve kırmızı zeminin sağ açılarının yokluğunu fark etmeyeceklerini varsaymak temelsiz olmayacaktır. Buna ilaveten, başvuruya “CEDAR PARK FAMILY EMERGENCY ROOM” kelime unsurlarının eklenmiş olması da, şeklin İsviçre bayrağının benzetimi olarak değerlendirilmesi yönündeki algıyı değiştirmeyecektir. Basitçe ifade edilecek olursa, başvuruya konu markadaki şekil, İsviçre bayrağı benzetimi olarak algılamanın ötesine geçebilecek düzeyde stilize edilmemiş, değiştirilmemiş veya markadaki diğer unsurlarla birleştirilmemiş, dolayısıyla da ayrı bir ticari algı yaratacak hale getirilmemiştir. Başvuruyla karşılaşacak, halkın geneline mensup ortalama tüketiciler, başvurudaki şekil unsuruyla İsviçre bayrağı arasında bağlantı kuracaktır. Dolayısıyla, başvurunun İsviçre bayrağının benzetimi olması gerekçesiyle madde 2(b) uyarınca reddedilmesi yerinde bulunmuştur.

Temyiz Kurulu, bu tespitlere ilaveten, başvuru sahibince emsal olarak gösterilen diğer iki markanın hangi nedenlerle başvuru ile aynı düzlemde değerlendirilmemesi gerektiğini de açıklamıştır.

Yazının başlangıç bölümünde belirtildiği üzere, özellikle kalite, güvenilirlik statüsü haline gelmiş ülkeleri çağrıştıracak şekil veya unsurların kullanımı suretiyle ticari avantaj sağlama çabası yaygın biçimde karşılaşılan bir ticari pratiktir. Bu pratik karşımıza kimi zaman o ülkelerin dillerine ait isimlerin marka olarak seçilmesi (İtalyan malı ayakkabı izlenimi vermek için İtalyan isim ve soyisimlerinden oluşan markaların seçimi), o ülkelere ait coğrafi yerleri çağrıştıracak isimlerin marka olarak seçimi (otomobil parçaları için Almanya’da bir yer isminin marka olarak seçimi) veya o ülkelerin bayrak veya hükümranlık alametlerini çağrıştıracak şekillere markalarda yer verilmesi (İsviçre malı saat izlenimi vermek için İsviçre bayrağını çağrıştıracak bir şekil kullanılması) olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tip başvuruların bir kısmı tescil için herhangi bir engel içermemekle birlikte, özellikle ülkelerin bayrak ve isimlerini çağrıştıran adlandırma ve şekillerin daha dikkatli biçimde incelenmesi gerekmektedir.

Yazı boyunca incelenen karar, ülke bayraklarının benzetimi olan şekiller konusuna eğilmiş olsa da, uluslararası marka camiası bir süredir, ülke isimlerini içeren veya bir ülkenin ismiyle doğrudan bağlantı kurulmasını sağlayan kelimelerin marka olarak tescil edilebilirliği konusunu tartışmaktadır. WIPO Markalar Daimi Komitesi’nde uzun süredir tartışılan konu, Iceland (izlanda) markasının Avrupa Birliği’nde tescilli bir marka olması üzerinden güncel tartışmalarla devam etmektedir. İzlanda’nın bu konu hakkında WIPO Markalar Daimi Komitesi’ne gönderdiği resmi ülke görüşünün http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_37/sct_37_6.pdf bağlantısından görülmesi mümkündür. IPR Gezgini’nde kısa süre içerisinde bu ihtilaf anahatlarıyla açıklanacaktır.

Son olarak, A.B.D. marka mevzuatı madde 2(b) çerçevesinde; ülke, eyalet, belediye bayraklarından, simgelerinden veya bunların benzetimlerinden oluşan veya bunları içeren işaretlerin marka olarak tescil edilmeyeceği hükmünün, ünlü marka akademisyeni J. Thomas McCarthy tarafından nasıl açıklandığına bakılacak olursa: “Madde 2(b) çerçevesinde getirilen mutlak engel, ulusal bayrak veya mühür gibi devlet sembollerinin, ticari mallara veya hizmetlere ilişkin kaynak gösterir semboller olarak tescil edilmemesi gerekliliği düşüncesine dayanmaktadır. Yani, bu tip devlet alametlerinin sadece devleti simgeleyecek biçimde korunması gerekmektedir ve devlet alametlerinin, ticari semboller olarak kullanımı suretiyle bu sembollerin itibarı düşürülmemeli veya lekelenmemelidir.” (J. Thomas McCarthy, McCarthy onTrademarks and Unfair Competition, § 19:79 (4. Baskı Aralık 2016).)

Profesör McCarthy’ye katılmamak mümkün değil diyerek yazıyı sonuçlandırmak, konu hakkında kendi görüşümüzün belirtilmesi gerekliliğini sanırım ortadan kaldıracaktır.

Önder Erol Ünsal

Mart 2017

unsalonderol@gmail.com

 

Sünger Bob Dünyasından Marka Tecavüzü İddiası: “Krusty Krab” Restoranı Kurgu Dünyasından Gerçekliğe Taşındı

krab2

Sünger Bob’u ve yaşadığı sualtı dünyasını bilmeyen okuyucumuz yoktur muhtemelen. Bilmeyenler için Sünger Bob’un, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de oldukça ünlü bir çizgidizi olduğunu ve hikayenin sualtı dünyasında geçtiğini hatırlatmakla yetinelim.

Sualtı dünyasında sıradan yaşamlarını sürdürmeye çalışan Sünger Bob ve arkadaşlarının hikayelerini konu alan çizgidizinin çocuklardan çok yetişkinleri ekran karşısına çivilemeyi başardığını söylemek sanırım yerinde olacaktır. Sünger Bob ülkemizde o denli ünlüdür ki, aslına uygunluğu tartışma konusu edilen bir kale restorasyon çalışması sonucu ortaya çıkan kütleye, sosyal medyada “Sünger Bob Kalesi” ismi dahi verilmiştir.

krab3Sünger Bob’un sualtı dünyasında yaşamının büyük kısmı çalıştığı “Krusty Krab” restoranında geçmektedir. “Krusty Krab” restoranının sahibi ise oldukça paragöz Mr. Krabs’tir.

krab4

Sünger Bob’un çalıştığı kurgusal “Krusty Krab” restoranı geçtiğimiz günlerde A.B.D.’nde oldukça ilginç bir marka hakkı ihtilafının konusu olmuştur. Bu yazı söz konusu ihtilafı okuyucularımıza aktarmak amacıyla yazılmıştır ve aktarılan bilgiler temel olarak http://www.jdsupra.com/legalnews/fictional-restaurant-wins-trademark-75737/ bağlantısındaki yazıdan alınmıştır.

“IJR Capital Investments” isimli bir A.B.D. firması Aralık 2014’te “The Krusty Krab” markasının “Restoran hizmetleri.” için tescil edilmesi talebiyle A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’ne başvuruda bulunur. Bunun üzerine, Sünger Bob’un yayıncısı olan Nickelodeon firmasının distribütörü ve bağlantılı ortağı olan “Viacom” şirketi harekete geçer. Viacom,  IJR Capital Investments firmasından başvuruyu geri çekmesini ve restoran ismini değiştirmesini talep eder. Viacom, bunun ardından da marka hakkına tecavüz ve tanınmış markanın sulandırılması iddialarıyla Teksas Güney Bölge Mahkemesi’nde IJR Capital Investments aleyhine dava açar.

Davacı Viacom, “Krusty Krab” ibaresi için tescilli marka hakkına sahip değildir ve yukarıda da belirttiğimiz gibi “Krusty Krab” bir çizgidizide geçen kurgusal bir restorandır. Tüm bunlara ilaveten, IJR Capital Investments henüz restoranı hizmete açmamıştır ve başvurusu kullanım niyetiyle yapılan bir başvurudur.

Peki, bu ilginç dava mahkeme tarafından nasıl değerlendirilir?

Teksas Güney Bölge Mahkemesi, Viacom’un marka hakkına tecavüz iddiasını kabul eder, ancak tanınmış markanın sulandırılması iddiasını reddeder.

Mahkemeye göre, davacı “Krusty Crab” ibaresini tescil ettirmemiş olsa da, Viacom kazanılmış ayırt edicilik hususunda yeterli delil sunmuştur ve bu nedenle davacı işareti içtihat hukuku (common-law karşılığı olarak kullanılmıştır) bağlamında korunabilecek niteliktedir. Buna ilaveten mahkemeye göre marka koruması, popüler televizyon şovlarında yer alan ve halkın davacı ve ürünleriyle doğrudan bağlantı kurabileceği içeriklere de yansıtılabilir. Bu noktada mahkeme önceki içtihatlardan örnekler de vermiştir: Superman çizgiromanında yer alan Kryptonite (Superman’i güçsüz kılan tek maddenin ismi) ve Daily Planet (Clark Kent’in çalıştığı gazetenin ismi) ibareleri içtihat hukuku kapsamında korunmuştur, çünkü bu isimler Superman karakterinin ve hikayesinin bileşenleridir ve düzenli biçimde lisanslı Superman ürünlerinin üzerinde kullanılmaktadır. (bkz. DC Comics v. Kryptonite Corp., 336 F. Supp. 2d 324 (S.D.N.Y. 2004); DC Comics v. Powers, 465 F. Supp. 843 (S.D.N.Y. 1978))

Mahkeme karıştırılma olasılığını incelerken, Viacom’un markasının ayırt edici gücü, markaların her ikisinin de aynı yanlış yazımı biçimini (Krusty Crab) içermeleri ve restoran hizmetleriyle ilgili olmaları hususlarına da vurgu yapmıştır. Buna ilaveten, mahkemeye sunulan ve tüketicilerin %30’nun bu isimdeki bir restoranın, Viacom’un olduğuna veya onun tarafından veya izniyle işletildiğine inanacaklarını gösteren bir tüketici anketi de mahkeme kararına davacı lehine etkide bulunmuştur. Tüm bu hususlara ilaveten, dava dosyasında IJR Capital Investments’in marka başvurusunu yapmadan önce Viacom’un işaretinden haberdar olduğunu gösteren yeterli derecede kanıt da bulunmaktadır.

Mahkeme tüm bu kanıtlara ve davacı argümanlarına dayanarak, davayı kısmen kabul etmiş ve IJR Capital Investments firmasının Viacom’un marka hakkına tecavüz ettiği sonucuna ulaşmıştır.

IJR Capital Investments firması yetkilileri kararı temyiz edeceklerini açıklamıştır, dolayısıyla temyiz sonunda kararın ne yönde olacağı tarafımızca da merak edilmektedir.

USPTO’daki marka başvurusu inceleme sonucunun henüz sonuçlanmadığı ve dava sonucunun beklenilmekte olduğu bilgisinin USPTO kayıtlarında bulunduğu da bu noktada belirtilmelidir:

krab5

Ünlü TV dizilerinin, sinema filmlerinin, çizgidizilerin ve çizgiromanların kahramanlarının kurgu niteliğindeki isimlerinden veya bu eserlerde geçen kurgusal mekan, coğrafi yer adlarından oluşan markalar günlük yaşamda sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Özellikle yeme-içme mekanlarında karşılaşılan bu tip isimlerin, mekan sahiplerinin ilgili eserlere hayranlığı veya en azından bu eserleri seven tüketicileri mekana çekme gayreti ile açıklanması mümkün olsa da, eserlerindeki kurgusal isimlerden de lisans yoluyla ticari gelir elde etme niyetinde olan hak sahiplerinin, bu tip isimlendirmelerden pek de memnun olmadıklarını söylemek yerinde olacaktır. Bu noktada, ilgili eserlerin ve hatta bu eserlerdeki kurgusal isimlerin tecavüz iddiasının ortaya atıldığı coğrafyadaki bilinirliğinin ispatlanması önemli bir dayanak noktası olarak ortaya çıkmaktadır. “The Krusty Krab” davasında mahkemeye sunulan tüketici anketi, davacı argümanını şiddetli biçimde desteklemiştir, ancak benzer iddialar tüm kurgusal isimler için desteklenebilir mi sorusu ayrı bir problem olarak karşımızda durmaktadır.

Oldukça ilginç bulduğum “The Krusty Krab” davasının okuyucularımızın da ilgisini çektiğini umuyorum. Yazıyı da “Krusty Krab” remixiyle bitirmek haftasonu öncesi yerinde olacak sanırım.

Önder Erol Ünsal

Ocak 2017

 unsalonderol@gmail.com

 

Koku Markalarının Tescil Edilebilirliği – A.B.D.’nden “Nane Kokusu” Kararı

peppermint

 

Ses, koku, tat veya hareket gibi geleneksel olmayan marka türlerinin tescil edilebilirliği marka hukukunun en tartışmalı alanlarından birisini teşkil etmektedir. Türk marka hukukunun etkilendiği Avrupa Birliği marka mevzuatı yakın geçmişse kadar marka olma şartları arasında “grafik gösterim” şartını saydığından, birlik ülkeleri öncelikle geleneksel olmayan marka türlerinden hangilerinin grafik gösterim şartını ne şekilde karşıladığını tartışmaktaydı. Grafik gösterim şartı yeni birlik marka mevzuatında ortadan kaldırılmış olduğundan yakın gelecekte bu konudaki tartışmaların boyut değiştireceği düşünülmektedir. Bununla birlikte bu yazıda artık aşina olduğumuz Avrupa Birliği uygulaması değil, geleneksel olmayan marka türlerinin tesciline daha farklı şekilde yaklaşan A.B.D. uygulaması koku markaları hakkındaki bir karar çerçevesinde aktarılacaktır.

“Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG” firması, 2010 yılında A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’ne “bahçe nanesi kokusu” (peppermint scent) olarak tanımlanan kokunun “İlaçlar, yani nitrogliserinin tıbbi formülasyonları” için marka olarak tescil edilmesi talebiyle başvuruda bulunur. Başvuruyu inceleyen USPTO uzmanı, başvuruya konu kokunun markanın kaynak gösterme işlevini yerine getirmemesi nedeniyle tescil talebini reddeder. Başvuru sahibi karara karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenir.

USPTO Temyiz Kurulu’nun 25 Şubat 2013 tarihinde verdiği kararın tam metninin http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-85007428-EXA-11.pdf bağlantısından görülmesi mümkündür. Bu yazıda kararda bahsedilen ana hususlar aktarılacaktır.

Temyiz Kurulu incelemesine, başvuru kapsamında bulunan ve başvuru sahibince kullanılan malların neler olduğunun tespitiyle başlar. Buna göre, başvuru sahibinin ürünü “Nitrolingual Pompalı Sprey” tanımıyla ve spreyli bir şişe içerisinde piyasaya sürülen bir nitrogliserin formülasyonudur. Ürün, anjin hastalığının akut tedavisinde kullanım amaçlıdır ve spreyin hastanın diline uygulanması yoluyla kullanılmaktadır.

Kurul, bu açıklamanın ardından, koku markalarının A.B.D.’ndeki tescil edilebilirliği hususunu içtihat çerçevesinde açıklamıştır.

Kurula göre, A.B.D. marka kanununda kokuların marka olarak tanınmasını engelleyen hiçbir hüküm bulunmamaktadır. Kanun, markayı bir üreticinin mallarını veya hizmetlerini başkalarınca üretilen mal veya hizmetlerden ayırt etmeyi ve bunların kaynağını belirtmeyi sağlamak amacıyla kullanılan her tür kelime, isim, sembol, şekil veya bunların kombinasyonu olarak tanımlamaktadır. Bu tanımı değerlendiren Yüksek Mahkeme önceki bir kararında, “İnsanlar, anlam taşıması mümkün olan herşeyi sembol veya şekil olarak kullanabileceğinden, bu tanım asıl itibarıyla okunduğunda kısıtlayıcı değildir.” değerlendirmesini yapmıştır.

Temyiz Kurulu, 1990 yılında verdiği bir diğer kararda plumeria çiçeğinin kokusunu dikiş iplikleri bakımından tescil edilebilir nitelikte bulmuştur. Bu kararda başvuru sahibinin, kokulu ipliklerin tek üreticisi olduğu, bu özelliğin sadece başvuru sahibinin ipliklerinde yer aldığı, tüketicilerin, tacirlerin ve dağıtıcıların bu özellikle başvuru sahibini tanır hale geldikleri de belirtilmiş ve karar belirtilen hususlar da esas alınarak verilmiştir. Kurul belirtilen kararında, değerlendirmenin normalde kokulu olarak sunulmayan veya kokulu olmaları beklenmeyen ürünlere ilişkin olduğunu özellikle belirtmiştir.

Yukarıda da belirtildiği üzere, USPTO “bahçe nanesi kokusu” tanımına sahip başvuruyu, başka işletmelerin mallarından ayırt edilmeyi sağlayamama ve başvuru sahibinin mallarının kaynağı gösterme işlevine sahip olmama, kısaca ayırt edici niteliğe sahip olmama gerekçesiyle reddetmiştir. Temyiz Kurulu, koku markalarının ürün tasarımlarından oluşan markalara uygulanan kriterlere aynı düzlemde değerlendirilebileceği görüşündedir: “Tatlar, marka olarak algılanmaktan ziyade, tıpkı renk ve kokular da olduğu gibi, ürünlerin bir özelliği olarak görüldüğünden, hiçbir zaman kendiliğinden ayırt edici niteliğe sahip olamazlar.” Kurul, bunu söyleyerek Yüksek Mahkeme’nin ürün tasarımlarına ilişkin içtihadını takip etmektedir: “Ürün tasarımlarında, tıpkı renklerde olduğu gibi, şekli kaynakla özdeşleştirme yönündeki tüketici eğiliminin ortaya çıkmadığını düşünüyoruz. Tüketiciler neredeyse her durumda, en sıradışı ürün tasarımlarının dahi (örneğin penguen biçiminde bir kokteyl karıştırıcı), kaynak gösterme amacıyla değil, ürünü daha kullanışlı veya cazibeli hale getirme niyetiyle oluşturulduğunun farkındadır. (Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, 529 U.S. 205, 54 USPQ2d 1065, 1069 (2000))”

Kurul incelenen vaka için uygulanacak kriterin yukarıda yer verilen Wal-Mart kararındaki kriter olması gerektiği görüşündedir: “Önümüzdeki kritik soru, tüketicilerin kokuyu kaynak gösteren bir unsur olarak mı yoksa başvuru sahibinin farmasötik ürününün fiziksel bir özelliği olarak mı algılayacağıdır. Wal-Mart kararında yer alan kural ve bunun dayandığı mantık, incelenen vakaya doğrudan ve etkili biçimde uygulanabilecek içeriktedir.”

Dolayısıyla, bir tat veya kokunun marka işlevini yerine getirebilmesi için kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğin güçlü biçimde gösterilmesi şarttır. Bunun ötesinde kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğin ispatlanabilmesi için gerekli olan kanıtlar, inceleme konusu markanın ayırt edici nitelikten yoksunluğunun derecesiyle orantılıdır. Bu çerçevede, incelenen vakada başvuru sahibi kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliği oldukça güçlü biçimde ispatlamak zorundadır.

Başvuru sahibinin kullanıma ilişkin olarak sunduğu kararları tek tek ve detaylı biçimde değerlendiren Temyiz Kurulu, sunulan kanıtların kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliği ispatlamak için yeterli olmadığı sonucuna ulaşmıştır.

Özetlemek gerekirse Temyiz Kurulu’na göre, tüketiciler kokuları ürünün kaynağıyla özdeşleştirme eğiliminde değillerdir. Dahası tüketiciler kokuları esasen ürünün özelliği olarak algılama eğilimdedirler. Tüketicilerin kokuları kaynak gösterir biçimde algıladıklarını gösterebilmek için başvuru sahibi yukarıda belirtilen engellerin pazarlama çalışmaları ile ortadan kaldırıldığını oldukça güçlü biçimde ispatlamak yükümlülüğündedir. İncelenen vakada, başvuru sahibi bu tip güçlü kanıtları sunarak kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliği ispatlayamamış durumdadır. Dolayısıyla, Kurul başvuru sahibinin koku markasının ticari kaynak gösterme işlevine sahip olmadığı sonucuna varmıştır. Nihayetinde başvurunun reddedilmesi kararı yerinde bulunmuş ve itiraz reddedilmiştir.

Avrupa Birliği’nin yeni marka mevzuatında ve Türk Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı’nın mevcut halinde markaların “grafik gösterimi” zorunluluğu kaldırılmış olmakla birlikte, bu durum kendiliğinden koku ve tat markaları gibi geleneksel olmayan marka türlerinin bundan sonra tescil edilebileceği anlamına gelmemektedir. Grafik gösterim engeline sahip olmayan A.B.D. uygulamasındaki değerlendirmenin ne şekilde yapıldığını aktaran bu yazının okuyuculara muhtemel engeller konusunda fikir verdiğini umuyorum.

(Bu yazı ilk olarak GOssIP dergisinin 42. sayısında yayımlanmıştır.)

Önder Erol Ünsal

Ekim 2016

unsalonderol@gmail.com

“Mersin” Kelimesi A.B.D.’nde Gıda Ürünlerinin Coğrafi Kaynağını Belirten Bir Adlandırma mıdır? USPTO Temyiz Kurulu Mersin Kararı

mersinfoto

 

“Yeni dünya” kavramı, Avrupa’nın keşifler dönemi sonrasında ayak bastığı Güney, Orta ve Kuzey Amerika, Avustralya, Okyanusya adaları gibi coğrafi bölgeleri tanımlayan bir terimdir. Yeni dünya olarak anılan bölgelerde önceden yaşayan insanları (yani yeni dünyanın kadim insanlarını) dışsallaştırması nedeniyle siyaseten tartışmalı olan kavram, aynı zamanda sömürgeciliği anımsatması nedeniyle de olumsuz çağrışımlara yol açmaktadır.

Fikri mülkiyet dünyasında, yeni dünya kavramı karşımıza coğrafi işaretler, coğrafi yer adlarının markalaştırılması, geleneksel bilginin korunması gibi önemli tartışmaların taraflarından birisinin genel adı olarak karşımıza çıkmaktadır. A.B.D., Avustralya, Kanada, kimi Güney Amerika ülkeleri, Yeni Zelanda, öz kaynakları sınırlı kimi Avrupa ülkeleri gibi ülkeler yeni dünyanın temsilcileri olarak görülürken; dünyanın kadim medeniyetleri temsil eden birçok ülke eski dünyanın temsilcileri olarak tartışmanın diğer tarafını oluşturmaktadır.

Tartışmaların marka ayağını, geçmiş yüzyıllarda eski dünyadan yeni diyarlara giden göçmenlerin eski memleketlerinin isimlerini marka olarak seçmeleri oluşturmaktadır. Bu konudaki en önemli ve bilinen örnek, bir Alman göçmen olan Adolphus Busch’un A.B.D.’nde “Budweiser” markasıyla 19. yüzyılda bira üretimine başlaması ve markayı dünyanın en bilinen bira markalarının birisi haline getirmesi sonucu ortaya çıkan ihtilaftır. Şöyle ki, Almancası “Böhmisch Budweis” olan “České Budějovice” şehri Çeklerin bira üretimiyle meşhur olan bir kentinin ismidir ve Çekler bu ismin kendileriyle hiçbir ilgisi olmayan A.B.D.’li bir şirket tarafından marka olarak kullanımından son derece rahatsızdır. Bu ihtilaf Avrupa Birliği Adalet Divanı önünde de tartışılmıştır, ancak belirtilen ihtilaf bu yazının konusunu oluşturmamaktadır.

A.B.D. bu tartışmalara şüphesiz ulusal çıkarlarını koruma refleksiyle yaklaşmaktadır ve yeni dünyanın önde gelen sözcüsü konumundadır. Buna karşın, A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) bu tip sorunlarla daha fazla karşılaşmamak için olsa gerek, coğrafi yer isimlerinin tescili konusunda son derece hassas davranmaktadır ve bu hassasiyetin sonucu olarak dünyanın birçok farklı bölgesindeki coğrafi yer isimlerinin marka olarak tescili talepleri USPTO tarafından reddedilmektedir.

USPTO Temyiz Kurulu tarafından 11 Ekim 2016 tarihinde verilen “MERSİN” kararı ülkemizdeki bir coğrafi yer adının yurtdışında marka olarak tescili talebiyle ilgili olması nedeniyle, bizce son derece dikkat çekicidir. Okumakta olduğunuz yazı bu kararı anahatlarıyla aktarma niyetiyle yazılmıştır. Kararın tüm metnine http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/v?pno=86263642&pty=EXA&eno=23 bağlantısı aracılığıyla erişilmesi mümkündür.

İstanbul’da yerleşik “Yahya Kemal Güngör”, 25 Nisan 2014 tarihinde USPTO’ya aşağıda görseline yer verilen “Mersin” markasını tescil ettirmek için başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında “çeşitli peynirler, dondurulmuş bezelye, havuç ve patatesten oluşan garnitür, hamur, künefe” yer almaktadır.

mersin

Başvuruyu inceleyen USPTO uzmanı, başvurunun kelime unsurunu oluşturan “Mersin” ibaresinin başvuru kapsamındaki mallar için coğrafi açıdan tanımlayıcı olduğunu tespit eder ve başvuru sahibine kelime unsurunun başvuru sahibine münhasır hak sağlamayacağı yönünde bir beyanda (disclaimer) bulunulmasını talep eder. Başvuru sahibi bu yönde bir beyanda bulunmak istemez ve uzmanın görüşünü yeniden değerlendirmesini ister. Uzman ilk görüşünde ısrarcıdır, kararını bu şekilde verir ve başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder.

İtiraz, USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenir ve 11 Ekim 2016 tarihinde karara bağlanır. Temyiz Kurulu’nun kararındaki değerlendirmeler aşağıda yer almaktadır. Bu noktada başvuru sahibinin vekilinin de A.B.D’nde faaliyet gösteren “Bayramoğlu Law Offices, LLC” olduğu belirtilmelidir. Bir diğer deyişle, Türk kökenli vekil ve Türk başvuru sahibi bir arada, bir Türk şehrinin ismini, o şehrin en meşhur olduğu ürünler için A.B.D.’nde başvuru sahibi adına tescil ettirmeye çalışmaktadır ve bir A.B.D. kurumu olan USPTO bu tescil talebini kabul etmemektedir.

Temyiz Kurulu kararında ilk olarak, coğrafi bakımdan esasen tanımlayıcı olan markalara ilişkin içtihadı açıklar. Buna göre, bir markanın coğrafi bakımdan esasen tanımlayıcı olduğunun kabul edilebilmesi için; (i) markayı oluşturan kelimenin yarattığı birincil algının bilinen bir coğrafi yer ismi olması, (ii) tüketicilerin malların ve hizmetlerin belirtilen coğrafi bölgeden geldiğini düşünmesinin olası olması gerekmektedir.

Kurul, başvuruyu yukarıda yer verilen iki ilke bakımından değerlendirir.

(i) Markayı oluşturan kelimenin yarattığı birincil algının bilinen bir coğrafi yer ismi olması:

USPTO uzmanı kararında, Mersin’in Türkiye’de büyük bir il olduğunu, önemli bir limana sahip olduğunu belirtir internet kanıtları sunmuştur. Başvuru sahibi buna karşılık olarak Mersin’in pek tanınmadığını, uzak olduğunu ve bu nedenlerle tüketicilerde yaratacağı ilk izlenimin bilinen bir coğrafi yer ismi olmayacağını öne sürmektedir. Başvuru sahibi bu iddiasına delil olarak Mersin’in isminin belirtilmediği dört Türkiye haritası sunmuştur. Buna karşılık olarak uzman Mersin’in ismen belirtildiği onyedi Türkiye haritasını dosyaya eklemiştir.

Başvuru sahibi, A.B.D. mahkemeleri tarafından verilen Newbridge Cutlery kararının incelenen başvuru için emsal teşkil edeceğini öne sürmektedir. Buna karşın, Kurul, mahkeme tarafından tescile layık bulunan Newbridge kasabasının nüfusunun 20.000 kişi civarında olduğunu, bu durumun yaklaşık 940.000 kişilik nüfusa sahip Mersin bakımından geçerli olmayacağını belirtmiştir. Ayrıca, Newbridge yerleşim yeri olmanın ötesinde başka anlamlara da gelebilecek bir ibareyken, aynı durum Mersin için geçerli değildir. Şöyle ki, Mersin kelimesinin bilinen başka bir anlamı bulunmamaktadır.

Mersin ilinin nüfusunu ve kelimenin bilinen başka bir anlamı bulunmaması hususlarını dikkate alan Temyiz Kurulu, “Mersin” kelimesinin yaratacağı birincil algının bilinen bir coğrafi yer isim olacağı sonucuna ulaşır.

(ii) Tüketicilerin malların ve hizmetlerin belirtilen coğrafi bölgeden geldiğini düşünmesinin olası olması:

Kurul, ikinci olarak tüketicilerin Türkiye’nin Mersin şehriyle, başvuru kapsamında bulunan mallar arasında mal-coğrafi yer ilişkisi kurup kurmayacağını değerlendirmiştir.

Başvuru sahibi, başvuru kapsamında bulunan malların yalnızca Mersin’de değil, Türkiye’nin diğer illerinde de üretileceğini, paketleneceğini, nakliye edileceğini ve satılacağını belirtmiştir. Ayrıca, malların bazıları Mersin’de üretilemeyecek sadece paketlenecektir. Buna karşın Kurul’a göre, malların bir kısmı başka ülkelerde üretilmiş olsa bile, başvuru sahibinin beyan ve kanıtları Mersin ili ile bağlantı kurulması için yeterlidir.

Buna ilaveten USPTO uzmanı kararında, Türkiye ve özellikle Mersin’in başvuru kapsamında bulunan mallarla ilgili olarak ünlü olduğunu gösteren kanıtlar sunmuştur. Başvuru sahibi, malların ilgili tüketici kesiminin Arap kökenli A.B.D. vatandaşlarının (toplam 1,2 milyon kişi) küçük bir bölümü ve Türk kökenli A.B.D. vatandaşları (yarım milyon kişi) olduğunu belirtmektedir. Kurul’a göre bu önemsiz ve dikkate alınmayacak bir rakam değildir. Buna ilaveten, başvuru kapsamında yer alan ürünlerin herhangi bir etnik veya milliyet kökenine indirgenmesi mümkün değildir, bu tip gıdaları tüketmeye ilgi duyan herkes bu ürünlerin tüketicisi olabilir.

USPTO uzmanı, kararında ilgili tüketici kesiminin künefe ve diğer gıda ürünleri ile Türkiye ve özellikle Mersin ili arasında bağlantı kurduğunu gösteren bazı internet çıktılarını da dosyaya eklemiştir.

Yukarıda sayılan kanıtları da dikkate alan Kurul, Mersin ibaresi ile başvuru kapsamında yer alan mallar arasında, mal-coğrafi yer bağlantısı kurulabileceği sonucuna ulaşmıştır.

Başvuru sahibinin diğer iddiaları, Türk şehir isimlerinden oluşan bazı tescilli markaların bulunması ve başvuru sahibinin aynı markayı başka ülkelerde tescil ettirmiş olmasıdır.

Temyiz Kurulu, emsal olarak gösterilen tescilli markaların ikisi dışında kalanların kullanım sonucu kazanılmış ayırt edici nitelik istisnası kapsamında tescil edildiğini belirtmiş, ayrıca bu tescillerin varlığının işbu başvuru hakkındaki karar bakımından bağlayıcı olmadığının altını çizmiştir. Buna ilaveten, farklı kanunlara sahip diğer ülkelerde gerçekleştirilen tescillerin de kendisi açısından emsal teşkil etmeyeceğini belirtmiştir.

Sayılan tüm hususlar ışığında Temyiz Kurulu aşağıdaki sonuca ulaşmıştır:

“Başka bir anlamı bulunmayan “Mersin” kelimesinin yaratacağı birincil algının, Birleşik Devletler tüketicilerince genel olarak bilinen Türkiye’nin Mersin şehri olacağı görüşündeyiz. Malların kaynakları arasında Mersin’in bulunması, Türk mutfağının ünü ve künefe ve diğer belirli gıdaların Mersin’le bağlantısı nedenleriyle, ilgili tüketicilerin mal-coğrafi yer bağlantısı kuracağı kanaatindeyiz. Bunların sonucunda, Mersin kelimesi başvuru kapsamındaki mallar için coğrafi bakımdan esasen tanımlayıcı bulunmuştur. Bu çerçevede, “Mersin” kelimesi için münhasır haklar feragat edildiğini belirtir bir beyanın sunulması gerektiği yönündeki karar haklı görülmüştür. Başvuru sahibinin belirtilen beyanı bu kararın tarihinden itibaren iki ay içinde sunması durumunda, başvuru ilan edilecektir.”

A.B.D. mevzuatında yer alan feragat (disclaimer) müessesi, feragat beyanına konu unsur için marka sahibinin münhasır haklar talep edemeyeceğini düzenlemektedir. Başvuru sahibinin bu karar paralelinde “Mersin” kelimesi için münhasır haklar talep etmeyeceğini beyan etmesi durumunda, marka mevcut haliyle tescil edilecek, ancak “Mersin” kelimesinin başkaları tarafından kullanımını başvuru sahibi muhtemelen sınırlı hallerde engelleyebilecektir.

Okuduğunuz karar kanaatimizce birkaç açıdan dikkat çekicidir.

Birincisi, “Mersin” kelimesi hakkında derin bir inceleme yaparak, bu kelimenin Türkiye’de bir il ismi olduğunu, başvuru kapsamındaki ürünler için coğrafi kaynak belirttiğini ve ünlü olduğunu tespit eden USPTO uzmanının çalışması gerçekten takdire şayandır.

İkincisi, Mersin’in önemsiz bir yerleşim yeri olduğunu, hatta Türk haritalarında yer almadığını savunan Türk başvuru sahibi ve Türk kökenli vekilinin argümanları düşündürücüdür. Türkiye’nin önemli bir ihracat ve üretim noktası olan Mersin ilinin adı, kanaatimizce hiç şüphesiz o ilde yaşayan veya üretim yapanların ortak kullanımına açık nitelikte kalmalıdır ve bu ismi, hele ki künefe gibi, Mersin’le özdeşleşmiş bir ürün için yurtdışında tek bir kişi adına tescil ettirmeye çalışmak, ilin diğer sakinleri ve ili temsil eden kuruluşlar bakımından kabul edilebilir olmayacaktır.

Yazının başında belirttiğimiz gibi yeni dünyayı “keşfeden” Avrupalılar, 15.-16. yüzyıllardan başlayarak göçmenlerini yeni dünyaya göndermiş ve kültür, yaşam tarzı, yiyecek gibi değerlerini o tarihlerden itibaren yeni dünyaya aktarmıştır. Buna karşın yeni dünyaya Türklerin yerleşim amaçlı gidişi esasen 20. yüzyılın son çeyreğinde başlamıştır, dolayısıyla yeni dünyanın Türk mutfağı, gıdaları, kültürü gibi değerlerle tanışması nispeten gecikmiştir. Ancak, internet çağında Türk ürünlerini, şehirlerini araştırmak hiç zor değildir ve USPTO uzmanının yaptığı gibi “Mersin” iliyle “künefe” tatlısının bağlantısı bir A.B.D.’li tarafından da kolaylıkla kurulabilmektedir. Yurtdışında iş yapmak isteyen girişimcilerimizin bunun farkında olarak başvurularını yapmaları kanaatimizce yerinde olacaktır.

Önder Erol Ünsal

Ekim 2016

unsalonderol@gmail.com

“PRO” Kelimesi Mimari Danışmanlık Hizmetleri için Tanımlayıcı mıdır? USPTO Temyiz Kurulu “PRO” Kararı

pro

 

Günlük konuşma dilinde yabancı dillerdeki kelimeleri kullanmak birçoğumuz bakımından bir alışkanlık haline geldi. Türkçe’ye sahip çıkmak ve anadilin yozlaşmasını engellemek gibi nedenlerle bundan kaçınmaya çalışanlarımız olsa da, yabancı dillerdeki kelimelerin kullanımı ticari yaşamda da önemli bir alışkanlık halini almıştır ve birçok yabancı sözcük günlük yaşamın ayrılmaz parçası olmuştur.

Yerli başvuru sahiplerinin marka tescili için seçtikleri sözcüklere bakılınca da durum hiç farklı değildir. İngilizce kelimeleri içeren markalara neredeyse her sektörde yapılan yerli başvurularda rastlanırken, kozmetik – parfümeri – giyim sektörlerinde Fransızca kelimeleri içeren yerli başvurular, yiyecek – giyim – moda sektörlerinde İtalyanca kelimeleri içeren yerli başvurular, makine – otomotiv gibi sektörlerde ise Almanca kelimeleri içeren yerli başvurular sıklıkla görülmektedir. Bu durumun nedenlerinden birinin, yerli ürün veya hizmetler için ilgili sektörlerin dünya üzerinde lideri olan ülkelerin dillerinde markalar seçerek, ürün veya hizmetler sanki o ülke menşeiliymiş gibi bir algı yaratarak, ilgili ülkelerin itibarından bir şekilde faydalanmak olduğu da açıktır.

Ticaret ve rekabetin uzun yıllardır ulusal sınırları aştığının ve ticari yaşamı sürdürebilmek için potansiyel tüm müşterilere hitap edebilecek markalar seçmenin gerekli olduğu kabul eden benim gibiler için bu durum rahatsızlık yaratmasa da, anadil hassasiyeti gelişmiş birçok kişi bakımından yabancı dillerdeki kelimeleri içeren yerli markalar önemli bir hassasiyet noktası oluşturmaktadır.

Marka incelemesi bakımından ortaya çıkan sorun ise, ulusal ofise yapılan başvuruların çoğunun yabancı dillerdeki kelimeleri içermesi ve bunların tescil edilebilirliği incelemesinde birçok yabancı dilde tanımlayıcılık, ayırt edici nitelik incelemesinin yapılması gerekliliğinin ortaya çıkmasıdır. Bu tespit veri olarak alındığında IPR Gezgini’nde yabancı ofis ve mahkemelerin kendi dillerindeki veya diğer yabancı dillerdeki tanımlayıcı sözcük veya kısaltmaları içeren başvurular hakkındaki kararlarına yer vermek bir zorunluluk olarak belirmektedir. Bugünkü yazımız da benzer içerikteki bir kararla ilgilidir.

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’ne 24 Haziran 2015 tarihinde yapılan ve aşağıda görseline yer verilen başvurunun kapsamında 42. sınıfa dahil “Mimari tasarım alanında danışmanlık hizmetleri.” yer almaktadır.

pro

Başvuru sahibi marka tarifnamesinde aşağıdaki açıklamalara yer vermiştir: “Marka P harfi büyük, r ve o harfleri ise küçük harflerle yazılmış halde stilize Pro kelimesinden oluşmaktadır. O harfinin yanında büyük gölgeli bir daire yer almaktadır ve bu bir noktayı işaret etmektedir. Renk markanın bir unsuru olarak talep edilmemektedir.”

USPTO uzmanı başvuruyu tanımlayıcılık gerekçesiyle reddeder ve başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder.

İtiraz hakkında verilen ve bu yazı kapsamında ele alınacak 23 Ağustos 2016 tarihli USPTO Temyiz Kurulu kararının tüm metninin http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-86672373-EXA-8.pdf bağlantısından görülmesi mümkündür.

Başvuru sahibi itirazında markasının münhasıran tanımlayıcı nitelikte olmadığını öne sürmektedir. Temyiz Kurulu incelemesine tanımlayıcı markalar hakkındaki yerleşik içtihadı belirterek başlar:

“Bir terim, kullanılacağı malların veya hizmetlerin niteliğini, özelliklerini, amacını veya karakteristik özelliklerini derhal bildiriyorsa tanımlayıcıdır. Münhasıran tanımlayıcılık değerlendirmesi soyut olarak değil, talep konusu mallar ve hizmetler dikkate alınarak yapılmalıdır. Bu yapılırken markanın kullanıldığı veya kullanılacağı koşullar ve markanın, malların ve hizmetlerin piyasadaki kullanıcıları üzerinde bırakacağı olası etki dikkate alınmalıdır. Bir terimin alıcı kitlesi için münhasıran tanımlayıcı olup olmadığına ilişkin kanıtlar sözlükler, gazeteler veya kamuoyu araştırmaları gibi uygun kaynaklardan elde edilebilir.”

Temyiz Kurulu bu açıklamaların ardından “pro” kelimesinin anlamını araştırır. USPTO uzmanı tarafından da belirtildiği üzere “pro” kelimesi takip eden anlamlara karşılık gelmektedir:

“Profesyonel, özellikle spor alanında; girişim alanında uzman; profesyonel kelimesinin kısaltması yani uzman, bir alanda önemli beceri gösteren veya sahibi olan; kariyer anlamında bir faaliyetle bağlanmış olan.”

Bu tanımlar esas alındığında Temyiz Kurulu’na göre başvuru konusu marka “başvuru sahibinin mimari tasarım alanında profesyonel danışmanlık hizmetleri verdiğini” göstermektedir ve bu nedenle de münhasıran tanımlayıcıdır. Başvuruda yer alan büyük nokta işareti Kurul’un bu yöndeki değerlendirmesini değiştirmemektedir, şöyle ki yerleşik içtihada göre tanımlayıcı kelimelere noktalama işaretleri eklemek tanımlayıcı bir terimi tanımlayıcı olmayan bir terim haline getirmeyecektir. Kurul, incelenen başvuruda belirtilen yerleşik yaklaşımdan farklılaşmayı gerektirir bir unsur görmemektedir, şöyle ki başvuruda yer alan nokta işareti tüketicinin marka algısını değiştirmemektedir.

Temyiz Kurulu, “pro” kelimesinin münhasıran tanımlayıcılığı konusundaki tespitini üçüncü kişilerin “pro” veya bu kelimenin simgelediği “profesyonel” kelimelerinin mimari tasarım hizmeti veren üçüncü kişilerce de sıklıkla kullanılan bir kelime olduğunu gösteren kanıtları sunarak güçlendirmiştir. Kurul, bunu ispatlamak için üçüncü kişilerin ilgili hizmetlerde belirtilen terimleri kullandığını gösterir örneklere yer vermiştir.

Başvuru sahibinin ret kararına karşı öne sürdüğü bir diğer argüman, markanın stilize yazım biçiminin başvuruyu kendiliğinden ayırt edici hale getirdiği ve dolayısıyla markanın tanımlayıcı nitelikte olmadığı iddiasıdır. Başvuru sahibine göre, başvuruda kullanılan iki ayrı ton, özel yazım fontu, tipik olmayan font ve büyüklükteki gölgeli nokta işareti gibi hususlar markayı kendiliğinden ayırt edici kılmaktadır. Başvuru sahibi markanın standart karakterlerde olmadığını, bunun ötesinde özel bir tasarım içerdiğini belirtmekte ve bu hususun marka tarifnamesinde de belirtildiğini öne sürmektedir.

Temyiz Kurulu bu yöndeki iddiayı takip eden biçimde değerlendirmiştir:

“Yerleşik uygulamaya göre, münhasıran tanımlayıcı olan ve bu nedenle de tescil edilebilir nitelikte olmayan kelimeler, kendiliğinden ayırt edici bir görsel tasarım çerçevesinde sunulduğunda, bu tasarım biçimi markayı bütün olarak tescil edilebilir hale getirebilir, ancak bunun için başvuru sahibinin tanımlayıcı kelimeler için münhasır haklardan feragat etmiş olması (disclaimer) gerekir. Bu tip durumlarda kullanılacak uygun test, harflerin stilize biçimde yazımı suretiyle tanımlayıcı kelimeden bağımsızlaşmış ayrı ve kendiliğinden ayırt edici bir ticari izlenimin yaratılıp yaratılmadığıdır. Stilize yazım biçiminin bir markayı tanımlayıcı nitelikten kurtarmasının markaya bakanların gözüne göre değerlendirebileceğini ve mutlak surette öznel bir değerlendirme olduğunu kabul ediyoruz. Bununla birlikte kanaatimize göre, ne markanın oldukça sade biçimde blok karakterlerle yazılması ne de nokta işaretinin büyük bir top şeklinde olması, “pro” kelimesinden bağımsızlaşmış ayrı ve kendiliğinden ayırt edici bir ticari izlenim yaratmak için yeterli değildir. Bunun sonucu olarak markanın görünümü nispeten sıradandır.”

Sayılan tüm tespitler ışığında Temyiz Kurulu, başvuruyu bütün olarak kendiliğinden ayırt edici nitelikte bulmamış ve “pro” kelimesinden kaynaklanan münhasır haklardan feragat (disclaimer) edilse de markayı esas sicilde tescil edilebilir bir başvuru olarak değerlendirmemiştir.

Sonuç olarak başvuru sahibinin itirazı reddedilmiştir.

15 Temmuz 2016’dan sonra başlayan ve halen devam etmekte olan zor ve sarsıcı günler ve gündem, IPR Gezgini’nin yazı paylaşım sıklığını etkilemiş olsa da, takip eden günlerde eski hız ve rutinimize dönebilmeyi umuyoruz. Bu yazı yeniden ısınma turlarına başlangıcımız sayılsın.

Önder Erol Ünsal

Eylül 2016

unsalonderol@gmail.com

Askeri Timlerin İsimleri Marka Olarak Tescil Edilebilir mi? USPTO Temyiz Kurulu “SEAL TEAM” Kararı

seal2

 

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin (daha doğru bir tabirle terör saldırısının) hepimizde bıraktığı etki çok tazeyken ve her geçen dakika bu korkunç girişim hakkındaki yeni gerçekleri öğrenirken, zihni toparlayarak başka konulardan bahsetmek oldukça güç. Suçluların yakalanıp yargılanması ve cezalandırılması, bu yapılırken de hukuk devleti ilkelerinin gözetilmesi şu an için en büyük temenni ve beklentimizi oluşturuyor.

Zihnimiz bu konuyla meşgulken ve her dakika MAK (Muhabere Arama Kurtarma Timi), SAT (Sualtı Taarruz Timi), JÖH (Jandarma Özel Harekat Timi), PÖH (Polis Özel Harekat Timi) gibi kimilerimizin önceden pek de aşina olmadığı isim veya kısaltmaları duyarken, bugün ele alacağımız kararın da gündemle bir şekilde bağlantısının bulunmasını tercih ettik. Tam da bu noktada, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi Temyiz Kurulu’nun, “Seal Team Physical Training, Inc.” başvurusu hakkında 30 Haziran 2016 tarihinde verdiği oldukça yeni bir kararla karşılaştık. A.B.D. donanmasının en elit birliği olan “SEAL Timi (SEAL TEAM)”ni çağrıştırdığı gerekçesiyle USPTO tarafından reddedilen bu marka tescil başvurusu hakkında USPTO Temyiz Kurulu’nun verdiği karar, bu yazının konusunu oluşturacak. Merak eden okuyucularımız kararın İngilizce tüm metnine http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-86420547-EXA-23.pdf bağlantısı aracılığıyla erişebilirler.

“Seal Team PT Incorporated” unvanlı başvuru sahibi 10 Ekim 2014 tarihinde aşağıda görseline yer verdiğimiz marka tescil başvurusunu USPTO’ya yapar. Başvuru kapsamında 41. sınıfa dahil “Fitness ve egzersiz konularında danışmanlık hizmetleri ve fiziksel fitness eğitimi hizmetleri.” yer almaktadır.

seal

USPTO uzmanı başvuruyu, A.B.D. marka kanunu madde 2(a) uyarınca, başvurunun A.B.D. donanmasının seçkin “SEAL Timleri”yle yanlış bir bağlantı kurulmasına imkan sağlaması nedeniyle reddeder. Başvurunun bir diğer ret gerekçesi ise önceden tescilli “SEAL” markasıyla karıştırılma olasılığıdır.

Başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca değerlendirilerek 30 Haziran 2016 tarihinde sonuçlandırılır.

Temyiz Kurulu kararında ilk olarak, marka kanunu madde 2(a)’nın kapsamını tarif eder. Buna göre, madde kapsamında “Kişiler, kuruluşlar, inançlar veya ulusal sembollerle yanlış biçimde bağlantı kurulmasını sağlayacak unsurlardan oluşan veya bu tip unsurları içeren markalar tescil edilmeyecektir”. Kurula göre, maddede adı geçen “kuruluşlar”, “devlet kurumlarını” da kapsamaktadır.

Başvuruya konu işaretin bir kişi veya kuruluşla yanlış bir bağlantı kurulmasını sağlayıp sağlamadığını değerlendirirken inceleme uzmanı aşağıdaki hususları dikkate almalıdır:

a-    Başvuruya konu işaret, başka bir kişi veya kuruluş tarafından önceden kullanılan isim veya kimliğin aynısı veya yakın derecede benzeri midir?

b-    Başvuruya konu işaret, münhasıran ve açıkça ilgili kişi veya kuruluş olarak mı anlaşılacaktır?

c-     Başvuru sahibinin faaliyetlerinin, başvuru konusu markanın işaret ettiği kişi veya kuruluşla bağlantısının bulunmaması gereklidir.

d-    İlgili kişi veya kuruluş o denli bilinir veya üne sahip olmalıdır ki, başvuruya konu marka, başvuru sahibinin malları veya hizmetleri için kullanıldığında, ilgili kişi veya kuruluşla bağlantı kurulacağı varsayılabilmelidir.

Temyiz Kurulu, başvuruyu yukarıda yer verilen ilkeler kapsamında değerlendirir ve ret kararının yerindeliğini bu değerlendirme sonucunda tespit eder.

Değerlendirilen ilk husus başvuruya konu işaretin, A.B.D. donanmasının elit “SEAL Timi”nin ismiyle aynı veya yakın derecede benzer olup olmadığıdır.

Türkçe karşılığı “SEAL Timi” olan “SEAL Team” ibaresi, inceleme uzmanına göre, A.B.D. donanmasının özel silahlarla operasyon konusunda uzmanlaşmış taktik birim ve timlerinin bilinen adıdır. “Sea-Air-Land Teams” teriminin kısaltması niteliğindeki “SEAL Teams” ibaresi, “SEAL” veya “NAVY SEALS” olarak da bilinmektedir.

Başvuru sahibi, başvuruda yer alan “Inc.” (bu kısaltma İngilizce’de şirket kelimesinin kısaltması olarak kullanılmaktadır) kısaltmasının başvurunun devlet bağlantılı olmadığını göstermek için yeterli olduğunu ve başvuruda takım veya tim anlamlarına gelen “Team” kelimesinin kullanılmasının fitness egzersizlerinin takım halinde yapıldığını işaret etme amaçlı olduğunu belirtmektedir. Bu çerçevede başvuru sahibine göre, başvurusu donanmayı veya donanma timlerini işaret etmemektedir.

Temyiz Kurulu’na göre, bir kuruluşun ismine ilave unsurların eklenmesi, ilgili başvurunun söz konusu kuruluşun isminin yakın derecede benzeri olduğu yönündeki ticari algıyı ortadan kaldırmayacaktır. Bu çerçevede Kurul, başvuruyu A.B.D. donanmasının “SEAL” isimli seçkin timlerinin yakın derecede benzeri olarak değerlendirmiştir.

Kurul takiben, “Başvuruya konu işaret, münhasıran ve açıkça ilgili kişi veya kuruluş olarak mı anlaşılacaktır?” sorusunun yanıtını araştırmıştır.

Başvuru sahibi başvurusunun sadece A.B.D. donanmasının “SEAL” isimli seçkin timlerini işaret etmediğini ispatlamak için USPTO sicilinden “SEAL TEAM” ibaresini içeren iki önceki tarihli tescil sunmuştur.

Temyiz Kurulu her ikisi de aynı kişiye ait olan önceden tescilli markaların, donanmanın seçkin “SEAL” timleriyle başvuru arasında münhasır ve açık bağlantı kurulması hususunu ortadan kaldırmayacağı değerlendirmesini yaparak, başvuru sahibinin tersi yöndeki iddiasını reddetmiştir.

Bu noktada, inceleme uzmanının ret kararını verirken, “SEAL TEAM” ibaresinin donanma “SEAL” timini işaret etmekte olduğunu gösteren çok sayıda medya çıktısı, ticari kullanım örneği ve etiket, çıkartma gibi ticari dolaşıma sokulmuş ürünler sunduğu da belirtilmelidir.

Temyiz Kurulu üçüncü olarak, “Başvuru sahibinin faaliyetlerinin, başvuru konusu markanın işaret ettiği kişi veya kuruluşla bağlantısının bulunmaması gereklidir.” ilkesi çerçevesinde değerlendirme yapmıştır.

Başvuru sahibi, donanma veya SEAL timleriyle herhangi bir bağlantısı olmadığını belirtmiştir ve dolayısıyla bu beyanın ötesinde bir değerlendirme yapılmasına ihtiyaç duyulmamıştır.

Temyiz Kurulu son olarak, “İlgili kişi veya kuruluş o denli bilinir veya üne sahip olmalıdır ki, başvuruya konu marka, başvuru sahibinin malları veya hizmetleri için kullanıldığında, ilgili kişi veya kuruluşla bağlantı kurulacağı varsayılabilmelidir.” ilkesi bakımından değerlendirmelerde bulunmuştur.

Kurul burada, donanma “SEAL Timleri”nin halk nezdindeki bilinirliğinin sonucu olarak, tüketicilerde başvuruya konu “Seal Team Physical Training, Inc.” markasının, donanmayla ve onun elit “SEAL” timleriyle bağlantısı bulunduğu algısının oluşup oluşmayacağını değerlendirmiştir.

Okuyucularımızın muhtemelen çoğu Hollywood aksiyon filmlerine aşinadır ve bu filmlerde “SWAT”, “SEAL” ve diğer birçok A.B.D. operasyon timlerinin isimlerini duymuştur. Temyiz Kurulu da, aynı varsayımdan hareketle, “SEAL” ibaresinin çok sayıda kitap, film ve yayında kullanılması, “SEAL” timlerinin Bin Ladin’i öldüren birim olarak isminin son yıllarda dünyada sıklıkla geçmesi, bu timlerin dünyanın çeşitli yerlerinde ismi sıklıkla duyulan operasyonlar yapmaları gibi faktörler ışığında, “SEAL TEAM” ibaresinin donanma elit birimlerini doğrudan çağrıştıran bir terim olduğu sonucuna ulaşmıştır.

“SEAL” timlerinin üstün fiziki beceri gerektiren testlerden geçmeleri, bunun için sürekli ve düzenli spor ve egzersiz yapmaları, timlerin resmi web sayfasında bu egzersizlerin sayılması, egzersiz bilgilerine pdf formatındaki dosyalarda yer verilmesi, aynı sayfada egzersiz videolarının yayımlanmış olması, başvuru sahibi dahil olmak üzere, çok sayıda fitness kulübünün “SEAL” timlerinin kullandığı egzersiz yöntemlerini kullanarak eğitim verdikleri yönünde kanıtların bulunması, vd. hususların değerlendirilmesi neticesinde Temyiz Kurulu, halkın “Fitness ve egzersiz konularında danışmanlık hizmetleri ve fiziksel fitness eğitimi hizmetleri.” için yapılmış “SEAL TEAM” ibaresini içeren başvuru ile donanmanın seçkin “SEAL” timleri arasında bağlantı kurabileceği neticesine varmıştır.

Başvuruya konu işaretin, bir kişi veya kuruluşla yanlış bir bağlantı kurulmasını sağlayıp sağlamadığını değerlendirirken kullanılan testte aranılan kriterlerin tümünün yerine getirilmiş olması nedeniyle Temyiz Kurulu, başvurunun reddedilmesi yönündeki kararı yerinde bulmuştur. Madde 2(a) çerçevesinde verilen ret kararı yerinde bulunduğundan karıştırılma olasılığı ret kararına karşı yapılan itirazın incelenmesine ihtiyaç duyulmamıştır. Sonuç olarak başvuru sahibi adına yapılan itiraz reddedilmiştir.

MAK (Muhabere Arama Kurtarma Timi), SAT (Sualtı Taarruz Timi), JÖH (Jandarma Özel Harekat Timi), PÖH (Polis Özel Harekat Timi) gibi isim ve kısaltmaları artık haberlerde değil, sadece film veya dizilerde duyacağımız barış ve huzur dolu günlerin özlemiyle ve ülkemizin içinde bulunduğumuz iç karartıcı günler ve gündemden hızlıca kurtulması dileğiyle yazımızı sonuçlandırıyoruz.

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2016

unsalonderol@gmail.com

Tat Markaları Hakkında A.B.D.’nden New York Pizzeria Kararı

Pizza_with_tomatoes

 

Geleneksel olmayan marka çeşitleri kategorilere ayrılırken adı geçen marka türlerinden birisi de “tat markaları”dır. Şu ana kadar tescilli veya başvurusu yapılmış bir tat markasıyla ulusal düzeyde karşılaşmamış olduğum (ve işin aslı bu konuda pek de bilgili olmadığım) için konu hakkında biraz araştırma yaptım. Araştırma sonucunda karşıma çıkan ilginç (en azından benim standartlarımda) bir davayı sizlerle de paylaşmak istiyorum.

Yenilikler çoğunlukla yeni dünya kökenli olduğundan, olay ve davanın geçtiği yerin Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.) olması elbette sizi de şaşırtmayacaktır. Aktaracağımız vaka, bir tescil başvurusunun reddedilmesi kararına karşı yapılan itiraz ve sonrasındaki bir davayla ilgili değildir. Tat markaları hususu, birden çok nedenle açılan davada, davacı tarafça öne sürülen argümanlardan birisidir. Bu noktada giriş kısmını çok da uzatmadan davanın kısa özetini yapmak yerinde olacaktır.

Birleşik Devletler Teksas Bölge Mahkemesi’nde yargıç Gregg Costa’nın 20 Ekim 2014 tarihinde verdiği kararın tarafları, davacı “New York Pizzeria, Inc.” (bundan sonra kısaca NYPI olarak anılacaktır) ve davalılar “Ravinder Syal ve diğerleri”dir.

NYPI, Gerard Anthony Russo’ya ait bir çok sayıda şubesi bulunan bir pizza franchise şirketidir. Adrian Hembree, bu zincirin eski müdürlerinden birisidir, ancak Hembree’nin çalışma akdi Mart 2011’de sona erdirilir. Hembree, NYPI’ya karşı sözleşme feshinin şartlarının ihlal edildiği gerekçesiyle dava açar. Bu davaya NYPI bir karşı davayla yanıt verir.

NYPI’ye göre, Hembree ve diğer komplocular açtıkları Gina’s Italian Kitchen isimli restoranda, NYPI’nin tariflerini, malzemelerini, dokümanlarını ve rehberlerini kullanmaktadır. NYPI karşı davada, bu faaliyetin, Hembree halen kendi şirketlerinde çalışırken, 2010 yılında başladığını tespit ettiklerini ve Hembree’nin bu tip bilgileri belirtilen tarihten itibaren aynı sektörde faaliyet gösteren Ravinder Syal’a aktardığını belirtmiştir. Ötesinde, Hembree’nin NYPI ile franchise şirketleri arasındaki elektronik iletişim ağına sızarak tarifler dahil olmak üzere, NYPI’nın ticari sırlarını çaldığı da iddia edilmektedir. Son olarak, Ravinder Syal’ın NYPI’nin eski çalışanlarını işe alarak NYPI ile çalışanları arasında gizli kalması gereken bilgileri ele geçirmeye çalıştığı öne sürülmüştür. Bütün bu iddialara dayanak deliller ise Gina’s Italian Kitchen isimli restoranda çalışmaya başlayan, ancak aslında NYPI’nin iç deneticisi olan bir kişinin restoranda ele geçirdiği bilgilere ve yaptığı bant kayıtlarına dayandırılmaktadır.

Bir casus filmini andıran dava bütünü itibarıyla da oldukça ilginç gözükmektedir ve dava hakkındaki detayların tamamının https://www.gpo.gov/fdsys/granule/USCOURTS-txsd-3_13-cv-00335/USCOURTS-txsd-3_13-cv-00335-1 bağlantısından görülmesi mümkündür.

NYPI’nin iddiaları mahkeme tarafından 5 ana başlığa indirgenmiştir: (i) Bilgisayar Sahtekarlığı ve İstismarı Yasasının İhlali, (ii) Depolanmış İletişim Verileri Yasasının İhlali, (iii) NYPI’nin ayırt edici tatlarının kullanılması suretiyle marka hakkına tecavüz, (iv) NYPI’nin ayırt edici yemek tabağı düzenleme yöntemlerinin kopyalanması yoluyla ticari takdim şekline tecavüz, (v) Çeşitli suçların işlenmesine yardım ve yataklık.

Kararın bizi ilgilendiren kısmı “NYPI’nin ayırt edici tatlarının kullanılması suretiyle marka hakkına tecavüz” iddiası olduğundan, kararın bu kısmına odaklanıyor ve kararın tamamının incelenmesini meraklı okuyucularımıza bırakıyoruz.

NYPI’ye göre, özel olarak temin edilen bileşenler ve yenilikçi hazırlama ve koruma teknikleri, NYPI ürünlerinin ayırt edici tadını ortaya çıkartmaktadır. NYPI’nin iddiası; davalıların belirtilen malzemeleri ve yöntemleri kullanarak NYPI ürünlerinin ayırt edici tadından kaynaklanan marka haklarına tecavüz ettiği ve bu hakları sulandırdığı yönündedir.

Mahkemenin bu iddiaya yönelik değerlendirmesi takip eden şekildedir:

NYPI’nin belirttiği gibi tatların marka işlevini yerine getirebileceğini engelleyen özel bir hukuki düzenleme bulunmamaktadır. Qualitex v. Jacobson davasında belirtildiği üzere, “Önemli olan bir markanın amacını yerine getirmesini sağlayan renk, şekil, koku, kelime veya işaret gibi ontolojik statüsü değildir, önemli olan bir markanın kaynak gösterme yeterliliğinin olup olmadığıdır.” Aynı davada belirtildiği üzere, A.B.D. Marka Kanunu (Lanham Kanunu)’na göre bir anlam taşıması mümkün olan neredeyse her şey marka olabilir.

Mahkeme’ye göre, kokuların anlam taşıyabileceği konusunda hiç kuşku bulunmamaktadır; bununla birlikte, ancak kokunun ürünün kaynağını ayırt edebilmesi halinde kokulara marka koruması sağlanabilecektir. Kendiliğinden ayırt edici niteliğe sahip (inherently distinctive) işaretler, üzerinde kullanıldıkları ürünü tarif etmekten ziyade, ürünlerin kaynağını gösterirler. Bu tip işaretler genellikle kelime ve şekil markalarıdır ve hayali veya rastlantısal markalar olarak adlandırılabilirler. Buna karşın tek renkten müteşekkil markalar kendiliğinden ayırt edici niteliğe sahip değildir, şöyle ki tüketicilerin bu tip işaretleri bir ürünün kaynağını gösteren işaretler olarak kabul etmeleri beklenemez.

Tek renkten müteşekkil markalarda olduğu gibi, kokular da kendiliğinden ayırt edici niteliğe sahip değildir, çünkü kokular da “otomatik biçimde” bir ürünün kaynağını gösteremez.  Bu nedenle kokular ancak kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışlarsa, yani tüketiciler ilgili kokuyla ürünün ticari kaynağı arasında bağlantı kurmayı geçmişteki tecrübeleri nedeniyle başarabilmişlerse, kokular geçerli bir marka olarak işlev gösterme şansına sahip olurlar.

Bu durumun ortaya çıkmasını zorlaştıran bir başka husus daha bulunmaktadır, o da ürünlerin işlevsel özelliklerinin korunabilir olmamasıdır. Bir ürün özelliğinin, ürünün kullanımı veya amacı için gerekli olması veya ürünün maliyetini veya kalitesini etkilemesi hallerinde, ilgili özelliğin işlevsel olduğu kabul edilir. İşlevsel özelliklerin marka olarak tescil edilmesi halinde, ticari alanda rekabet halinde bulunan diğer firmalar önemli ölçüde dezavantajlı konuma düşecektir.

İşlevsellik doktrini, bir koku hakkında marka koruması elde etmek isteyenler için önemli bir engel teşkil etmektedir. Geçmişte USPTO Temyiz Kurulu, portakal tadının haplar (ilaçlar) için tescil talebini işlevsellik nedeniyle reddetmiştir. Bunun nedeni ilaçların genellikle kötü bir tadının olması ve portakal tadının bu bağlamda faydacı bir işleve sahip olmasıdır. Bu işlev Temyiz Kurulu’na göre ilaç sektöründe rekabeti engelleyebilecek niteliktedir.

Eğer tatların marka olarak korunmasının önündeki engel ilaçlar hususunda büyükse, gıda sektöründe bu engel kesinlikle daha büyüktür ve yüksek olasılıkla aşılamaz niteliktedir. İnsanlar elbette açlıklarını gidermek için yemek yerler, ancak yemek yemenin bir diğer özelliği tat almaktır ve bu husus, insanların temel ihtiyaçlarını giderme amacının ötesinde para ödeyerek hizmet aldıkları restoran yiyecekleri için daha da önemlidir. Gıdaların tadı hiç şüphe olmaksızın kalitelerini etkiler ve bu nedenle, tatlar gıdalar için işlevsel bir unsurdur.

Tatların işlevselliği hususu göz önüne alındığında, incelenen vakada NYPI gıda tatlarını marka olarak tanıyan herhangi bir önceki vaka sunamamıştır. NYPI kendi ürünlerinin emsalsiz tadının kaynak gösterme işlevine sahip olduğunu öne sürmüş olsaydı bile, makarna ve pizzaların tadının işlevsellik engeline takılacak olması nedeniyle bu iddia kabul edilemez olacaktır. Belirtilen gerekçelerle, davalıların NYPI ürünlerinin ayırt edici tatlarını kullanarak, NYPI’nin marka hakkına tecavüz ettikleri iddiası haklı bulunmamıştır.

Yukarıda ayrıntılı olarak açıkladığımız gerekçeler kapsamında, A.B.D. yargısının tatların marka olarak tescilinin önüne iki bariyer koyduğunu söyleyebiliriz: (i) Tatlar kendiliğinden ayırt edici niteliğe sahip değildir, ancak kullanım sonucu ayırt edici nitelik (ikincil anlam) kazanmışlarsa korunabilirler. (ii) Talebe konu tadın ilgili ürünler bakımından işlevsel olmaması gerekir. Bu tespitlere karşın, A.B.D.’nde tatların grafik gösteriminin mümkün olmaması nedeniyle marka olabilecek işaretler arasında sayılmadığı şeklinde bir varsayıma, en azından bu kararda ve karar içeriğinde yer alan içtihatta rastlamadık.

Avrupa Birliği mevzuatında marka olabilme koşulları arasında bulunan grafik gösterim şartının yeni Direktif ve Tüzük’le kaldırılmasının ve onun yerine gelen “işaretin, korumanın konusunun açık ve net olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması” koşulunun şu anki kapsamının belirsizliği göz önüne alınırsa, tat markaları konusunda yakında Avrupa Birliği’nde yeni kararlar görebileceğimizi şimdiden öngörebiliriz.

Önder Erol Ünsal

Mayıs 2016

unsalonderol@gmail.com

 

“JAWS” Tekrar Sahnede! USPTO Temyiz Kurulu “JAWS” Başvurusunu Filmin Tanınmışlığı Bağlamında Değerlendirdi

jaws2

 

“JAWS” film serisinin filmlerinden birisini izlemeyen bir okuyucumuz olduğunu sanmıyorum. Özellikle de benim gibi tek kanal izleyerek ve video kaset kiralayarak büyüyen kuşak için unutulmaz bir seridir “JAWS” film serisi. Hatırlamak isteyenler için köpekbalığı saldırısını unutulmaz köpekbalığı saldırılarından birisini, John Williams’ın unutulmaz tema müziğiyle birlikte aşağıya kopyalıyorum.

 

 

“JAWS” serisinin ilk filmi 1975 yılında çekilmiş, yani film 41 yaşında olsa da, seri unutulmazlar arasında yerini almış olduğundan bilinirliği halen kaybetmemiştir. Amerika Birleşik Devletleri Marka ve Patent Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu tarafından 18 Mart 2016 tarihinde verilen oldukça yeni karar da filmin ününü ve unutulmamış olduğunu bir kez daha tescillemiştir.

A.B.D. menşeili “Mr. Recipe LLC” firması “JAWS” ve “JAWS DEVOUR YOUR HUNGER” kelime markalarını “Sınıf 38: Yemek pişirmeyle ilgili programların gösterildiği bir internet kanalı aracılığıyla işitsel ve görsel içeriğin yayınlanması hizmetleri.” için tescil ettirmek amacıyla 16 Ağustos 2013 tarihinde USPTO’ya başvuruda bulunur.

JAWS

 

JAWS DEVOUR YOUR HUNGER

 

USPTO uzmanı başvuruları, önceden “Sınıf 9: Sinema filmlerini içeren her formatta video kayıtları.” malları için önceden tescil edilmiş “JAWS” kelime markasıyla karıştırılma ihtimali gerekçesiyle reddeder. Başvuru sahibi ret kararlarına karşı itiraz eder ve itirazlar USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenir. 16 Ağustos 2013 tarihinde itirazların reddedilmesiyle sonuçlanan incelemeye ilişkin kararın tam metnine http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-86040643-EXA-13.pdf bağlantısından erişilmesi mümkündür. Temyiz Kurulu itirazlara konu başvuruların ve kararların çok benzer olması nedeniyle her iki başvuru hakkında da aynı kararı vermiştir.

Temyiz Kurulu kararı aşağıdaki tespitleri içermektedir:

Karıştırılma olasılığı incelemesinde dikkate alan unsurlardan ikisi temel öneme sahiptir: Markaların benzerliği ve Mallar ve/veya hizmetler arasındaki benzerlik. Bunların yanısıra önceki tarihli markanın sahip olduğu ün (bilinirlik – tanınmışlık) de incelemede dikkate alınmalıdır. İncelemede ilk olarak önceki tarihli ret gerekçesi markanın sahip olduğu ün ve sonrasında diğer hususlar değerlendirilecektir.

A.B.D.’nde karıştırılma olasılığı incelemesinde dikkate alınan faktörlere, ünlü du Pont davasından hareketle, du Pont faktörleri adı verilmiştir. Du Pont faktörlerinden birisi olan “ün”, ret gerekçesi önceki tarihli marka bakımından değerlendirmeye alınır. Önceki tarihli markanın ünü, ünlü markaların daha geniş bir koruma kapsamından yararlanması nedeniyle karıştırılma olasılığı analizinde önemli bir rol oynar. Ünlü markaların kamu nezdinde bilirliği ve şöhreti olmalıdır. Markanın sahip olduğu ün; satış miktarı ve reklam harcamaları, yaygın eleştirilerin değerlendirilmesi, markaların ilişkin olduğu mallara veya hizmetlere ilişkin bağımsız kaynaklardan elde edilen bilgi, malların veya hizmetlerin genel itibarı dikkate alınarak doğrudan olmayan biçimde ölçülebilir. Bir markanın üne sahip olduğunu ispatlamak için gerekli kanıtların niteliği dikkate alındığında, Temyiz Kurulu tek taraflı işlemlerde (ex parte) marka uzmanlarının markanın ününe ilişkin kanıt sunmasını beklememektedir. Ve genellikle de bu tip kanıtlar inceleme uzmanı tarafından sunulmamaktadır. Bunun sonucunda tek taraflı işlemlerde “markanın ünü” faktörü genellikle nötr kabul edilmektedir, şöyle ki inceleme raporunda genellikle üne ilişkin bir kanıt bulunmamaktadır. Bununla birlikte, incelenen vakada inceleme uzmanı önceden tescilli “JAWS” markasının iyi bilinen bir sinema filmi olduğunu gösteren çok sayıda kanıt sunmuştur. Bu kanıtlar arasında film hakkında bilgi veren internet sitelerinden alınan çıktılar, JAWS filmini megahit – fenomen olarak nitelendiren TV Rehberleri, filmi kalıcı bir klasik olarak niteleyen yazılar, filmi tüm zamanların en iyi 67. veya 72. en iyi filmi olarak sıralayan sinema sitesi listeleri bulunmaktadır.

Temyiz Kurulu, farklı kaynaklardan gelen ve farklı kaynakların tamamında filmin ününü gösteren kanıtları potansiyel olarak kabul edilebilir nitelikte bulmuştur. Başvuru sahibi de bu kanıtların yanlışlığını veya hata içerdiğini öne sürmemiştir.

Başvuru sahibi bu kanıtların filmin 40 sene önce ne kadar popüler olduğunu gösterdiğini belirtmektedir. Bununla birlikte, inceleme uzmanının ortaya  koyduğu kanıtlar ve listeler, filmin günümüzde de devam eden etkisini göstermektedir. Buna karşın Temyiz Kurulu’nun tespit etmesi husus yalnızca markanın üne sahip olduğu değil, bu ünün tescil edilmiş “JAWS” markasının kapsadığı “Sinema filmlerini içeren her formatta video kayıtları.” mallarına ilişkin olup olmadığıdır. Temyiz Kurulu’na göre, inceleme uzmanının sunduğu kanıtlar arasında yer alan “Turner Classic Movie (TCM)” web sitesi çıktısı JAWS film serisi filmlerinin satışını göstermektedir. Bu bağlamda, JAWS sadece bir filmin ismi değildir, bir film serisinin ismidir ve bu husus “JAWS” isminin “Sinema filmlerini içeren her formatta video kayıtları.” mallarına ilişkin olarak ünlü sahip bir kaynak gösterici adlandırma haline geldiğini ispatlamaktadır.

Belirtilen değerlendirme ışığında USPTO Temyiz Kurulu, önceki tarihli “JAWS” markasının üne sahip bir marka olduğu yönündeki inceleme uzmanı değerlendirmesini yerinde bulmuştur.

Temyiz Kurulu’nun incelediği ikinci husus değerlendirme konusu markanın benzer mallar ve hizmetler üzerinde kullanım sayısı ve bu kullanımın niteliğidir.

Başvuru sahibine göre “JAW” ibaresini içeren çeşitli markalar görsel-işitsel materyaller için herhangi bir sorun olmaksızın tescil edilmiştir. Temyiz Kurulu’na göre bu argüman yersizdir, şöyle ki tek bir markanın tescil edilmiş olması, “JAWS” ibaresinin, markanın gücünün değerlendirilmesi bağlamında sulandırılmış olduğu anlamına gelmez. İkincisi, üçüncü kişi markasının ticari kullanımının miktarı veya kamunun buna aşina olup olmadığı gösterilmeden, üçüncü kişi tescilinin kanıtlayıcı gücü son derece sınırlı olacaktır.

Bu değerlendirmenin ardından Temyiz Kurulu, başvuru konusu markalarla “JAWS” markasının benzerliğini değerlendirmiştir.

Markaların benzerliği değerlendirmesi, markaların görünümleri, telaffuzları, anlamları ve yarattıkları ticari izlenim esas alınarak yapılmıştır. Yerleşik içtihat çerçevesinde, markaların benzerliği incelemesinde uygulanacak test, markaların yanyana konularak karşılaştırılması değil, markaların yarattıkları ticari izlenim anlamında yeterince benzer olup olmadıklarıdır. Odaklanılacak husus, markalara ilişkin spesifik değil genel bir izlenim edinen ortalama tüketicilerin belleğidir. Karşılaştırma konusu mallar ve hizmetler, “Yemek pişirmeyle ilgili programların gösterildiği bir internet kanalı aracılığıyla işitsel ve görsel içeriğin yayınlanması hizmetleri.” ve “Sinema filmlerini içeren her formatta video kayıtları.” olduğundan ilgili tüketici kesiminin yemek pişirmeye ilgi duyan ortalama tüketiciler olduğu kabul edilmelidir.

Başvuru sahibinin markalarından “JAWS” markasının önceden tescilli “JAWS” markası ile aynı olduğu açıktır.

Başvuru sahibinin “JAWS DEVOUR YOUR HUNGER” başvurusu, Temyiz Kurulu’na göre önceden tescilli “JAWS” markasıyla benzerdir, şöyle ki bu başvuruda “JAWS” ibaresi baskın unsur konumundadır ve “açlığını yiyip bitirir (yok eder)” anlamına gelen “DEVOUR YOUR HUNGER” ibaresi açıklayıcı bir slogan niteliğindedir.

Temyiz Kurulu’nun markaların benzerliğini değerlendirirken genel pratiği markaları çeşitli bileşenlere bölerek, markaların benzer veya benzemez olduğuna karar vermek değildir. Benzerliğe ilişkin karar markaların bir kısmına değil, bütününe bakılarak verilmelidir. Bununla birlikte, incelemede akılcı nedenlerle, markanın belirli bir bileşenine daha az veya fazla önem vermenin yanlış bir yönü yoktur, şu şartla ki nihai sonuç markaların bütün olarak ortaya çıkardıkları izlenime dayalı olsun. Ayrıca, “JAWS DEVOUR YOUR HUNGER” başvurusu standart karakterlerde yapılmıştır ve bu markanın gösteriminin herhangi bir görsel biçimle sınırlanamayacağı anlamına gelir. Dolayısıyla başvuru sahibinin markayı aşağıdaki gösterimle kullanımı da mümkündür:

jaws.devour1

Tescilli bir marka (JAWS), sonraki tarihli bir başvuruda aynen kullanıldığında (JAWS DEVOUR YOUR HUNGER), markaların benzer olarak kabul edilmesi gerektiği yönünde bir kural bulunmamaktadır. Bununla birlikte, tescilli bir marka sonraki tarihli bir başvuruda aynen kullanıldığında markalar arasındaki benzerlik artar. İncelenen vakada “açlığını yiyip bitirir (yok eder)” anlamına gelen “DEVOUR YOUR HUNGER” ibaresinin “JAWS” kelimesinden sonra eklenmiş olması, sloganın anlamı itibarıyla “JAWS” filmindeki herşeyi yiyen köpekbalığını hatırlatması nedeniyle markaları daha da benzer hale getirmektedir. Buna karşın, başvuru sahibine göre “JAWS DEVOUR YOUR HUNGER” sloganı markayla yiyecekler arasında açık bir bağlantı kurmaktadır ve ret gerekçesi markanın kullanım kapsamının yiyeceklerle herhangi bir ilgi veya bağlantısı bulunmamaktadır.

Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin görüşünü paylaşmamaktadır. Temyiz Kurulu’na göre, ret gerekçesi “JAWS” markasının ünü filmdeki köpekbalığının doymak bilmez iştahından kaynaklanmaktadır ve başvuru sahibinin standart karakterlerdeki markası tescilli markanın simgelediği köpekbalığının doymasının sağlanmasıyla bağlantılı ticari bir algı yaratacaktır. Bu husus da dikkate alınarak, “JAWS” ile “JAWS DEVOUR YOUR HUNGER” markaları Temyiz Kurulu tarafından görsel, işitsel, kavramsal ve yaratılan ticari algı bakımlarından benzer markalar olarak değerlendirilmiştir.

Temyiz Kurulu takiben, başvuruların kapsamında yer alan hizmetlerle ret gerekçesi markanın kapsamında bulunan malların benzerliğini değerlendirmiştir.

Yazının başında da belirtildiği üzere, başvuru konusu markalar “Yemek pişirmeyle ilgili programların gösterildiği bir internet kanalı aracılığıyla işitsel ve görsel içeriğin yayınlanması hizmetleri.”ni, ret gerekçesi markaysa “Sinema filmlerini içeren her formatta video kayıtları.” mallarını kapsamaktadır. Yerleşik içtihada göre, karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna varmak için tarafların mallarının ve hizmetlerinin aynı veya birbirleriyle rekabet eder nitelikte olması veya aynı ticari kanallarla piyasaya sürülüyor olması şart değildir. Bu sonuca varabilmek için tarafların mallarının ve/veya hizmetlerinin bir şekilde bağlantılı olması ve/veya bu malların piyasaya sürülmesine ilişkin koşullar nedeniyle mallarla karşılaşacak aynı kişilerin markaların benzerliği nedeniyle, malların ve hizmetlerin aynı ticari kaynaktan geldiği yanlış inancına kapılması yeterlidir. Mesele, alıcıların malları veya hizmetleri karıştırması değil, malların veya hizmetlerin ticari kaynağına ilişkin olarak karıştırılma olasılığının ortaya çıkmasıdır.

Başvuru sahibinin hizmet listesindeki tanımlama “Yemek pişirmeyle ilgili programların gösterildiği bir internet kanalı aracılığıyla işitsel ve görsel içeriğin yayınlanması hizmetleri.”dir. Bundan başvuru sahibinin yemek pişirme konusunda görsel-işitsel materyal yayınlama hizmeti vereceği anlaşılmaktadır. Buna karşılık önceden tescilli markanın mal listesini oluşturan “Sinema filmlerini içeren her formatta video kayıtları.” malları sinema filmlerinin niteliğine ilişkin herhangi bir sınırlama içermemektedir. Dolayısıyla, önceki tescil sahibinin sinema filmlerinin yemek pişirmeyle ilgili olması mümkündür.

İnceleme uzmanının malların ve hizmetlerin benzerliğine ilişkin sunduğu kanıtlardan bir diğeri video kayıtları mallarını ve video yayıncılığı hizmetlerini bir arada içeren 41 adet üçüncü taraf tescilli markasıdır. Temyiz Kurulu’na göre bu tip bir kanıt, inceleme konusu malların ve hizmetlerin aynı ticaret kaynaktan gelebileceğini gösterme anlamında bir ölçüde kanıtlayıcı değere sahiptir.

Başvuru sahibine göre, bir sinema filminin yemek pişirme programlarıyla ilgili olması imkan dahilindedir, ancak yemek pişirme programları yayıncılığı ile sinema filmleri ayrı ve birbirine uzaktır. Bununla birlikte başvuru sahibi, yukarıda belirtilen argümanını veya yazıldıkları haliyle birbirleriyle çakışabilecek mal ve hizmet tanımlarının birbirleriyle bağlantısı bulunmadığını iddiasını ispatlayan hiçbir kanıt sunmamıştır. Buna ilaveten, kamunun ilgili kesimi filmlerin video kayıtlarının internette yayınlanabilecek bir formata dönüştürülebileceğini de bilmektedir. İçeriklerin sunum biçiminde (internet sitesinde yayın, sinema filminin video kaydı) farklılık bulunsa da, önceki tarihli markanın sahip olduğu ün, bu farklılıkları telafi ederek koruma kapsamını genişletebilecek niteliktedir.

Belirtilen nedenlerle Temyiz Kurulu, “Yemek pişirmeyle ilgili programların gösterildiği bir internet kanalı aracılığıyla işitsel ve görsel içeriğin yayınlanması hizmetleri.” ile “Sinema filmlerini içeren her formatta video kayıtları.” mallarını birbiriyle ilişkili mallar ve hizmetler olarak değerlendirmiştir.

Temyiz Kurulu son olarak, yukarıda sayılan tüm faktörleri birlikte değerlendirmiştir.

Yerleşik içtihatta, bir taraftan “Bir rakibin tanınmış markasına yaklaşmanın bile hiçbir bahanesi olamaz.” denilirken, diğer taraftan da tescilli bir markanın ünlü olması kendiliğinden karıştırılma olasılığının var olduğu anlamına gelmez denilmektedir.

İncelenen vakada, önceki tarihli tescilli markanın mal listesi herhangi bir kısıtlama içermemektedir, dolayısıyla bu markanın mal listesinde yer alan video kayıtlarının yemek pişirmeyle ilgili olarak kullanımı da mümkündür. Temyiz Kurulu karar içeriğinde belirtilen tüm hususları bir arada dikkate aldığında, önceki tarihli tescilli markanın ünlü bir marka olduğu, malların ve hizmetlerin ilişkili olduğu, markalardan birisinin önceden tescilli markayla aynı diğerinin ise benzer olduğu, bütün bunların sonucunda markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunduğu neticesine ulaşmıştır. Temyiz Kurulu, kararda yer verdiği bir dipnotla önceden tescilli marka tanınmış olmasaydı dahi, diğer du Pont faktörleri ışığında markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu sonucuna varacağı belirtmiştir.

USPTO Temyiz Kurulu son olarak, başvuru sahibinin ret gerekçesi markaya mal listesi bağlamında oldukça geniş koruma sağlandığı yönündeki eleştirisini anlayışla karşıladığını, ancak bunun kanuni bir zorunluluk olduğunu, başvuru sahibinin önceki tescilin sahibinden “muvafakatname” alma ve mal listesinin kısıtlanması sağlama gibi yolları kullanarak ret kararının kaldırılmasını sağlayabileceğini belirtmiştir.

Geçmiş yıllarda Pazar gecesi klasiği film izlemekti ve o gecelerin birisinde muhtemelen hepimiz “JAWS” serisinin filmlerinden birisini izlemişizdir. Benim Pazar gecesi klasiğim artık IPR Gezgini için yazdığım haftalık yazıyı tamamlamak ve yayınlamak oldu. Ardından elbette bir film izleyerek, Pazar gecesi standardından vazgeçmeyeceğim.

“JAWS” filmini de bize tekrar hatırlatan bu ilginç kararı, yazının sonunda Temyiz Kurulu’nun verdiği “hiçbir şey yapamıyorsunuz önceki tescil sahibinden muvafakatname alın” tavsiyesini hatırlatarak ve bu tavsiyenin eğer Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı kanunlaşırsa Türkiye için de gerçeklik haline geleceğini belirterek bilgilerinize sunuyorum.

Önder Erol Ünsal

Mart 2016

unsalonderol@gmail.com

 

“STYLEHOUSE” ve “STYLEHAÜS” Markaları USPTO Temyiz Kurulu’nca Karşılaştırılıyor – Giysiler ve Giysilerin Perakendeciliği Hizmetleri Reloaded

stylehaus2

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Marka Temyiz Kurulu (TTAB)’nun, 17 Şubat 2016 tarihinde verdiği “Stylehouse” kararı kanaatimizce birkaç açıdan ilgi çekicidir. http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-86345866-EXA-8.pdf bağlantısından erişilebilecek karar bu yazıda okuyucularımıza kısaca aktarılacaktır.

Başvuru sahibi “MUTYAAR INC.” stilize karakterlerde yazılı “stylehouse” markasının 25. sınıfa dahil “Giysiler, yani bluzlar, gömlekler, etekler, elbiseler, büstiyerler, sabahlıklar, pantolonlar, tişörtler, sweatshirtler, ceketler, iç çamaşırlar, atkılar, şallar, hırkalar, süveterler, jean giysiler” malları için tescil edilmesi talebiyle USPTO’ya başvuruda bulunur.

stylehouse2

USPTO uzmanı resen yapılan incelemede, başvuruyu 35. sınıfta “perakende giysi butikleri hizmetleri” için tescilli standart karakterlerde yazılı “STYLEHAÜS” markasıyla karıştırılma olasılığı gerekçesiyle reddeder.

STYLEHAÜS

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenip 17 Şubat 2016 tarihinde karara bağlanır.

Temyiz Kurulu’na göre, başvuru sahibinin stilize STYLEHOUSE markası ve önceden tescilli STYLEHAÜS markaları işitsel ve anlamsal açıdan çok benzerdir, şöyle ki Almanca “ev” anlamına gelen “HAÜS” kelimesinin anlamı, İngilizce “ev” anlamına gelen “house” kelimesiyle aynıdır. Buna karşın, başvuru sahibine göre Almanca bir kelime intibaı veren ve bu yönde bir ticari izlenim yaratan “STYLEHAÜS” ibaresi nedeniyle başvuru ile ret gerekçesi marka birbirlerinden kolaylıkla ayırt edilecektir.

Temyiz Kurulu, başvuru sahibiyle aynı kanaati paylaşmamaktadır. Başvuru ile ret gerekçesi markanın görünümü ve telaffuzunda farklılıklar olsa da, bu farklılıklar minimal düzeydedir ve bütünsel izlenimin benzerliğini değiştirmemektedir. Almanca “haus” kelimesinin doğru yazım halinde umlaut (iki nokta işareti) yer almasa da, bu husus aynı şekilde telaffuzu ve “Haüs” ve “Haus” ibarelerinin aynı şekilde algılanması durumunu değiştirmeyecektir. Bu çerçevede Kurul analizine göre, her iki markanın ikinci kısımları yani “HOUSE” ve “HAÜS” ibareleri birbirlerinin eşdeğeridir. Buna ilaveten, markaların yüksek düzeyde işitsel ve görsel benzerlik içerdiği de belirtilmelidir.

Ret gerekçesi STYLEHAÜS markası standart karakterlerde yazılmıştır ve herhangi bir tarif içermemektedir. Standart karakterlerde yazılı bir markanın koruma konusu kelimenin kendisidir ve herhangi bir gösterim biçimiyle sınırlı bir koruma söz konusu değildir. Bu çerçevede, başvuru sahibinin markasındaki stilize yazım biçimi markaların birbirinden ayırt edilmesini sağlamada büyük etkiye sahip olmayacaktır.

Sonuç olarak Temyiz Kurulu’na göre, başvuru ile ret gerekçesi marka, başlangıçlarının (STYLE kelimesi) aynı olması, sonlarında yer alan “HOUSE” ve “HAÜS” ibarelerinin birbirlerinin eşdeğeri olması nedenleriyle aynı yapıya sahip olarak değerlendirilmiş ve markalar arasındaki benzerliklerin farklılıklara göre daha ağır bastığı görüşüne ulaşılmıştır. Sonuç olarak Kurul, markaları benzer markalar olarak değerlendirmiştir.

Temyiz Kurulu bu tespitin ardından, markaların kapsamında bulunan malların ve hizmetlerin benzerliği hususunu irdelemiştir.

Başvuru kapsamında yer alan “Giysiler, yani bluzlar, gömlekler, etekler, elbiseler, büstiyerler, sabahlıklar, pantolonlar, tişörtler, sweatshirtler, ceketler, iç çamaşırlar, atkılar, şallar, hırkalar, süveterler, jean giysiler” malları hiç şüphesiz ret gerekçesi markanın kapsamında bulunan “perakende giysi butikleri”nde satışa sunulacak mallardır. Buna ilaveten, kanıtlar göstermektedir ki giysiler ve giysi mağazaları aynı ticari kaynağı gösterebilir nitelikte mallar ve hizmetlerdir.

Malların ve hizmetlerin ticari dağıtım kanalları ve tüketicilerin niteliği incelendiğinde, malların ve hizmetlerin normal ticari kanallarla sunulduğu ve tüketicilerin ortalama tüketiciler olduğu görülmektedir.

Başvuru sahibi, ret gerekçesi marka sahibinin butik dükkanlarının oldukça özelleşmiş ve randevuyla gidilen niteliği nedeniyle, mallar ve hizmetler arasında yeteri derecede farklılık bulunduğunu öne sürmektedir. Buna ilaveten, başvuru sahibi kendi mallarının tüketicilere normal ve geleneksel kanallarla ulaştırılmasına karşın, ret gerekçesi marka sahibinin hizmetlerinin tüketicilere yüksek derecede özelleşmiş ve karmaşık yollarla sadece Los Angeles’ta bulunan bir mağazada stilistler aracılığıyla sunulduğunu belirtmektedir.

Temyiz Kurulu’na göre, başvuru sahibinin argümanları sorunludur, şöyle ki bu argümanlar dışsal kanıtlara dayanmaktadır. Yerleşik içtihada göre karıştırılma olasılığı incelemesinde, markaların kapsadığı mallar ve/veya hizmetler, başvuru formu veya tescil belgesinde yazılmış oldukları halleriyle karşı karşıya konularak incelenir. Başvuru sahibi, ret gerekçesi markanın kapsamındaki hizmetlerin sunum biçimine ilişkin çeşitli iddialarda bulunmuş olmakla birlikte, markanın hizmet listesinde belirtilen içerikte bir sınırlandırma mevcut değildir. Bu çerçevede Kurul incelemesinde de, markaların mal ve hizmet listeleri yazılmış oldukları halleriyle esas alınmış ve yukarıda açıklanan nedenlerle malların ve hizmetlerin benzer oldukları, aynı ticari kaynaktan geldikleri izlenimini yaratabilecekleri, aynı ticari kanallarla piyasaya sunuldukları ve ayni tip tüketicilere hitap ettikleri sonucuna varılmıştır.

Başvuru sahibi, ret gerekçesi markanın kapsadığı hizmetlerin maliyeti dikkate alındığında hizmet alıcılarının sofistike tüketiciler olarak değerlendirilmesi gerektiğini öne sürmektedir. Kurul’a göre, başvuru sahibi ret gerekçesi markanın kapsamını bir kez daha kendi bakış açısıyla sınırlandırmaktadır. Şöyle ki, ret gerekçesi markada yer alan “perakende giysi butikleri” tanımı kapsamında fiyatı ve tüketici tipini işaret eden herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır, tersine bu tanımlama her tür müşterinin giysi alışverişini kapsayabilecek bir terimdir. Kanıtlar, perakende butiklerin müşterilerinin diğer yerlerden alışveriş yapan giysi tüketicilerinden daha itinalı ve dikkatli olduğunu da göstermemektedir. Dolayısıyla, Kurul analizinde her tür tüketiciyi dikkate almak durumundadır.

Sayılan tüm nedenlerle, Temyiz Kurulu markaların benzer olduğu, mallar ve hizmetler arasında benzerlik ve bağlantı bulunduğu ve ticari kanalların ve tüketicilerin çakıştığı, bunların sonucunda da başvuru ile ret gerekçesi marka arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu neticesine ulaşmıştır. Dolayısıyla, USPTO marka inceleme biriminin ret kararı Temyiz Kurulu tarafından onanmıştır.

Yazı içeriğinde yer verdiğimiz karar oldukça basit gözükse de, birkaç noktanın altı kanaatimizce dikkatlice çizilmelidir.

İlk olarak; USPTO incelemesinde markaların benzerliği resen değerlendirilirken bile mallar ve hizmetler arasındaki benzerlik ve bağlantı incelenmektedir ve mallar veya hizmetler arasında bağlantı kurulması için bunların aynı sınıfta olması gibi bir ön şart bulunmamaktadır. İncelenen vakada olduğu gibi, mallar ve hizmetler resen inceleme aşamasında bile benzer ve bağlantılı bulunabilmekte ve bu husus esas alınarak ret kararı verilebilmektedir.

İkinci olarak; giysiler ve giysilerin perakendeciliğine yönelik 35. sınıfa dahil hizmetler arasında benzerlik bulunduğu açık bir tespittir ve bu husus çok sayıda USPTO kararında olduğu gibi, bu kararda da tekrar edilmiştir.

Son olarak; malların ve hizmetlerin benzerliği incelenirken, mal ve hizmet listelerindeki yazım biçiminin esas olduğu, piyasadaki kullanım biçimi esas alınarak malların ve hizmetlerin benzerliğinin daha dar bir bakış açısıyla sınırlanamayacağı bir kez daha belirtilmiştir. Ülkemizde çok sayıda itiraz ve dava dilekçesinde ısrarla piyasadaki kullanım biçimi nedeniyle malların ve hizmetlerin farklılaştığı vurgulanmakta ve incelemenin bu husus dikkate alınarak sonuçlandırılması talep edilmektedir. Buna karşın, gelişmiş ülke ofislerinde olduğu gibi ülkemizde de markaların mal ve hizmet listeleri esas alınarak inceleme yapılmaktadır. Aksi durum marka tesciline olan güveni azaltacak ve tescil belgesi yerine piyasadaki kullanım hususunu esas alarak inceleme yapmayı gerektirecektir.

Altını çizdiğimiz noktaların, bu kısa kararı bilgilendirici ve okuyucularımız açısından ilgi çekici hale getirdiğini umuyoruz.

Önder Erol Ünsal

Şubat 2016

unsalonderol@gmail.com   

 

Patent Uzmanına Hakaret Eden Patent Vekilinin Yetkileri USPTO’da 6 Ay Süreyle Askıya Alındı

badwords

Patent ve marka uzmanlarının kararları ve değerlendirmeleri çoğu kez hak sahiplerini ve temsilcilerini memnun etmemektedir. Memnuniyetsizlik halinin sadece Türkiye ile sınırlı olmaması ve dünya üzerindeki neredeyse hiçbir inceleme ofisinin bir türlü kimseyi memnun etmeyi başaramaması, uzmanların kendilerini kötü hissetmelerini bir ölçüde de olsa engellemektedir.

Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.) Patent ve Marka Ofisi (USPTO) dünyanın muhtemelen en yerleşik ve kendi geleneğine sahip sınai mülkiyet inceleme ofisidir. USPTO da belirtilen şanlı geçmişine karşın kullanıcılarının tamamını memnun etmeyi başaramamıştır. Aşağıda okuyacağınız olay, memnuniyetsizlik halinin hakarete dönüşmesi durumunda USPTO’nun nasıl tepki verdiğini göstermesi bakımından ilginçtir. Yazıda anlatılan olay http://ipethicslaw.com/uspto-suspends-attorney-for-six-months-for-derogatory-patent-filings/ bağlantısından erişilebilecek haber esas olarak aktarılmıştır.

Andrew Schroeder isminde bir patent vekili 2011 yılında müvekkili adına USPTO’ya bir patent başvurusu dosyalar, USPTO 2013 yılında başvuruyu tekniğin bilinen durumunun aşılmamış olması nedeniyle reddeder. Schroeder bu karara karşı aşağıdaki ifadeleri içeren dilekçeyi sunar:

“Sarhoş musunuz? Patent başvurularını incelerken kokain eşliğinde İskoç viskisi mi içiyorsunuz? Evinizde birleştirdiğiniz ret mektuplarını mı gönderiyorsunuz? Vergi ödeyenler, ödemeleri karşılığında hizmet olarak bunu mu alıyor? Gerçekten patent başvurusunu hiç okudunuz mu? Merak ediyorum. Çünkü ya patent başvurusunu okumamışsınız veya siz “ÖZEL”siniz (burada R ile başlayan kelimeyi kullanmak istemediğim için özelsiniz yazdım.” (Schroeder’in bahsettiği R ile başlayan kelime muhtemelen Gerizekalı anlamına gelen Retard kelimesidir, y.n.)

Schroeder dilekçesine şöyle devam eder: “USPTO ne zamandan beri basit bir iş programına dönüştü? 2000 kaşe yeterli olacakken hangi gerekçeyle 2000 ek uzman istihdam ettiniz? Bana söyler misiniz bir patent başvurusunun onaylanması için ne gereklidir. Patent başvurularını pastel boya ile mi yazalım ya da başvurular süslü bir kitabın içinden mi çıksın? Ailenizin ferdi veya sizi özel bir anlaşmayla teşvik edecek büyük bir hukuk firması mı olmamız gerekiyor? Ne lazım bana söyler misiniz? Belki de sadece işinizi ciddiye almanız ve işinizle ilgili bir halt etmeniz gerekir… Siz gerizekalılar küvetinizde osurup burnunuzu karıştırırken, şunu bilin ki kariyerleri, işleri ve hayalleri hakkında bir halt etmeye çalışan insanlar var.”

USPTO bu dilekçeyi uygunsuz bir yanıt olarak değerlendirmiş ve sonrasında başvuru hükümden düşmüştür.

Schroeder yukarıdaki dilekçeyi yazdığı gün, bir diğer patent başvurusunun reddi kararına karşı USPTO’ya başka bir yanıt sunmuştur. Bu başvuru da tekniğinin bilinen durumunun aşılmaması nedeniyle reddedilmiştir.

“Anlaşılan o ki bu başvuruyu inceleyen uzman A.B.D.’nin anadilini konuşmamaktadır. Belki Farsça’da, belki Latince’de veya Vulcan dilinde (bkz. Uzay Yolu’ndaki Vulcan ırkı) “stud” kelimesi “ridge” kelimesi ile eşanlamlı olabilir. Ama, bu ülkede, yani bu uzmanın maaşını aldığı ülkede, “stud” ve “ridge” kelimeleri iki ayrı ve birbirinden farklı anlama sahiptir.”

Schroeder bunun yanında kararı veren uzmanın USPTO uzmanlarıyla ilgili bir sitede “Down sendromlu, idiot, tembel, yetersiz, kör, aptal ve işe yaramaz” olarak tanımlanmış olduğunu da belirtmiştir.

Yeri gelmişken bu yazıyı okurken haberdar olduğum bir internet sitesinden bahsetmek yerinde olacaktır. http://www.usptoexaminers.com/default.aspx bağlantısından erişilebilecek USPTO Uzmanları sitesi, marka ve patent profesyonellerinin kendi isimlerini belirtmeden USPTO’da çalışan marka ve patent uzmanları hakkında yorum yapabileceği, onları derecelendirebileceği veya onlar hakkında bilgi alabileceği bir internet sitesidir. “Uzmanları inceliyoruz (We examine the examiners)” sloganına sahip siteye biraz göz gezdiren herkes sitenin uzmanlar hakkında atış serbest içerikli ve oldukça da dedikodu içeren bir ortam olduğunu fark edecektir. Türkiye’de böyle bir site olmadığı için şanslıyız sanırım, olsaydı da camiaya bu kadar hizmetten sonra reytingim fena olmazdı herhalde.

Schroeder’in marifetlerine dönecek olursak; USPTO ikinci dilekçeyi de uygunsuz yanıt olarak kabul eder ve ikinci başvuru da hükümsüz kılınır.

Bu işlemlerin ardından Schroeder hakkında disiplin soruşturması başlatılır.

USPTO bünyesinde bir birim olan “Kayıt ve Disiplin Ofisi (Office of Enrollment and Discipline – bundan sonra kısaca OED olarak anılacaktır)”, USPTO nezdinde işlem yapmaya yetkili marka ve patent vekillerini kaydetmek ve vekillik sınavını yapmaktan sorumludur. OED bu görevlere ilaveten, vekillerin yetkilerini kötüye kullandıkları yönündeki iddiaları inceleme yetkisine de sahiptir.

Schroeder hakkındaki soruşturma, OED tarafından yürütülür, OED soruşturma sonucunda Schroeder’e karşı dava açar.

Schroeder, soruşturma hakkında yazılı tebligatı almaz (veya almaktan kaçınır), bunun üzerine kendisine yayın yoluyla soruşturma tebliğ edilir. Buna karşın, Schroeder soruşturmaya karşı yanıt vermez. Aynı şekilde Schroeder davaya karşı da yanıt vermez.

Davayı gören idari hakim, Schroeder’in Ofis nezdinde kaba ve saygısız davranışlar sergilediğini belirtmiş ve Schroeder’in davranışlarının idareyi itibarsızlaştırma ve yetkiyi kötüye kullanma niteliğinde olduğu sonucuna ulaşmıştır. Hakime göre, Schroeder’in davranışları profesyonellik dışı davranış biçiminin kat kat ötesindedir. Hakim kendi tespitleri çerçevesinde, OED’in talep ettiği 1 aylık yetkinin askıya alınması yerine Schroeder’in yetkilerinin 6 ay süreyle askıya alınmasına karar vermiştir. Hakime göre, modern teknoloji anlık tepkinin elektronik biçimde gönderilmesini kolaylaştırmıştır, bu yolla da yeni bir tehdit biçimi ortaya çıkartmıştır. Hakimin ifadesiyle günümüzde İngilizce’deki en tehlikeli 4 harfli kelimenin “send (gönder)” kelimesi olduğu söylenebilir. Hakim Fernandez’e göre, “USPTO’ya dokümanların elektronik yolla sunulabilmesi imkanı, vekillerin gönder komutuna basmadan önce kelimelerini dikkatlice seçmesi yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır.”

1997 yılının sonunda bu yana, yani 17 yılı aşkın süredir Türk Patent Enstitüsü’nde görev yapan yazar, başvuru sahipleri veya vekillerle kişisel hakaret boyutuna varmış bir tartışmanın içerisine şu ana dek girmemiş olmakla birlikte, hakaret ve küfür içeren çok sayıda tartışmanın gerçekleştiğinden haberdardır. Bu tip durumlarda alınacak idari tedbirlerin ve disiplin müeyyidelerinin tanımlanmamış olması kimi zaman hakaret sahibinin yaptıklarının yanına kar kalmasına yol açmaktadır. Buna karşılık, Schroeder davasında görüldüğü üzere, USPTO gibi geleneğe sahip kurumlarda hakaret kimsenin yanına kar olarak kalmamakta ve gerekli cezalar tereddütsüz verilmektedir.

Önder Erol Ünsal

Eylül 2015

unsalonderol@gmail.com

 

 

ABD Federal Temyiz Mahkemesi 19 Ağustos 2015 Tarihli Kararında Jack Wolfskin’in Pençe İzi Markasını Tartışıyor.

Ayırt ediciliği düşük, zayıf markaların koruma kapsamının diğer markalara göre daha dar olması gerektiği konusu, ülkemizde de son birkaç yıldır tartışılan konulardan birisidir. Bu yazı konusu ABD Federal Temyiz Mahkemesi 19 Ağustos 2015 tarihli kararında, Jack Wolfskin firmasının pençe izi başvurusunu “zayıf marka” olarak kabul etmiştir. Bu kararda Mahkeme; bir yandan pençe izini zayıf marka olarak belirlerken, bir yandan da sektörde pek çok pençe izi markası kullanıldığından tüketicilerin bu markaları birbirinden ayırt etme kabiliyetine sahip oldukları, bu nedenle pençe izi üzerinden yapılan benzerlik değerlendirmesi sonucunda karıştırılma ihtimali olmadığına hükmetmiştir.  Kararın, bir markanın zayıf marka olarak belirlenmesi hususunda ABD Mahkemesi’nin bakış açısını yansıtması anlamında ilginç olduğu kanaatindeyim.

Kararın İngilizce metnine http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/14-1789.Opinion.8-17-2015.1.PDF bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Dosyanın, Federal Temyiz Mahkemesi önüne gelmeden önceki aşamaları şu şekildedir:

  • 10 Eylül 2009 tarihinde Jack Wolfskin Ausrustung Fur Draussen GmbH & Co. KGAA (“Jack Wolfskin”) şirketi ABD Patent ve Marka Ofisi’ne (“USTPO“) pençe izi logosundan oluşan

Wolfskin_resim

markasının tescili için başvuruda bulunmuştur. Başvuru 9, 18, 22 ve 25. sınıftaki mallar için yapılmıştır.

  • New Millennium Sports, S.L.U. (“New Millennium”) başvuruya, adına daha önceden 4 Ekim 1994 tarihinde aynı sınıftaki mallar için tescilli

kelme_resim1

markasını dayanak göstererek, 25. sınıftaki mallar için karıştırılma ihtimali nedeniyle itiraz etmiştir.

  • Wolfskin buna karşılık, New Millennium tescilli markasının kullanılmadığı iddiası ile markanın iptalini talep etmiştir.
  • USTPO verdiği kararda, New Millennium’un itirazını kabul etmiş ve karıştırılma ihtimali iddiasını mevcut gördüğünden Wolfskin’in başvurusunu reddetmiştir. Diğer yandan ise New Millennium’un itiraz dayanağı tescilli markasını aralıksız ve markada esaslı değişiklik yapmadan kullandığını tespit ettiğinden, Wolfskin’in yaptığı marka iptal talebini reddetmiştir.

USTPO kararının iptali için Wolfskin, Federal Temyiz Mahkemesi’nde dava açmıştır.

Temyiz Mahkemesi öncelikle, Wolfskin’in marka iptal talebini değerlendirmiştir. Wolfskin’in iddiasına göre New Millennium, tescilli markasını tescil edildiği şekilden farklı olarak modifiye ederek, modern versiyonda kullanmıştır. Bu nedenle markanın iptali gerekmektedir. New Millennium bu iddiaya itiraz etmeyerek, markayı 2004 yılından bu yana tescil edildiği şekilde kullanmadığını kabul etmiştir. Ancak New Millennium, markanın iki versiyonu arasında, yani tescil edildiği versiyon ile kullanıldığı modernize versiyon arasında, çok ufak farklılık olduğu şeklinde savunma yapmıştır.

Mahkeme, somut olayda uygulamada “tacking” olarak adlandırılan durumun mevcut olduğunu, bu duruma göre marka sahipleri bazen markalarının tescil edildiği şekilden farklı olarak modern/modifiye edilmiş versiyonda kullanmayı tercih edebildikleri tespitini yapmıştır. “Tacking” yapılması durumunda söz konusu olan değişiklik, marka sahibinin ya bir iptal davası ile ya da öncelik hakkının kullanımının engellenmesi ile karşılaşmasına neden olabilir. Mahkeme’ye göre bu durumlarda marka sahibi modern versiyon üzerinde de tescilli markadan dolayı sahip olduğu hakları muhafaza etmektedir. Zira bu halde, iki markanın “tüketiciler üzerinde aynı ve devam eden ticari etkiyi” yarattığından yasal olarak eşit olduğu; modifiye edilmiş/modernize versiyonun eski tescilli halinden “esaslı” bir farklılık taşımadığı, ayırt edici karakterini değiştirmediği ve marka sahibinin esasen halen eski markayı kullanmaya devam ettiği kabul edilmiştir.

Mahkeme, iki marka kullanımı arasında esaslı değişiklik olup olmadığının tespitinde, bu markaların “tüketiciler üzerinde aynı ticari etkiyi yaratıp yaratmadığı” sorusuna işaret etmiştir. Şayet yapılan esaslı değişiklik, yeni bir marka yaratmıyorsa ya da tüketiciler üzerindeki temel ve bütünsel ticari etkiyi değiştirmiyorsa marka iptali için bir neden bulunmadığı kabul edilir.

Mahkeme bu bilgiler ışığında New Millennium’un markasını incelemeye geçmiştir. New Millennium tescilli markası, solda KELME sağda ise pençe izinden oluşan bileşik bir markadır.  kelme_resim1

Yukarıda belirtildiği üzere New Millennium 2004 yılından bu yana markayı bu haliyle kullanmadığını kabul etmiştir.

2004 yılından bu yana New Millennium markayı aşağıdaki gibi modifiye ederek kullanmıştır.

kelme_resim2

Görüldüğü üzere markalardaki kelime ve şekil ana unsurları değişmemiştir. Değişiklik sadece KELME kelimesinin yazım karakterine ve pençe izinin karakterize ediliş tarzına ilişkindir. Bu nedenle Mahkeme USTPO’nun değişikliğin çok ufak olduğuna, bu değişikliklerin tüketiciler üzerindeki temel ticari etkiyi etkilemediğine ilişkin tespitlerine katılmıştır.

Wolfskin’in pençeye tırnakların eklenmesinin şekli değiştirdiği iddiası ise, bu tırnakların mevcut şeklin çok küçük bir parçası olması, şekli değiştirmemesi ve tırnakların genellikle pençeye eşlik edebileceğine yönelik genel kanı sebebiyle kabul edilmemiştir. Diğer yandan KELME kelimesinin yazım şeklinin değiştirilmesinin de tüketiciler üzerindeki ticari etkiyi etkilemeyeceği tespit edilmiştir. Tüm bu nedenlerle New Millennium markasının iptal edilmesi için yeterli neden bulunmadığına ve USTPO kararının bu kısmını yerinde olduğuna hükmedilmiştir.

Mahkeme bir sonraki aşamada New Millennium’un itirazı üzerine verilen karıştırılma ihtimali kararının değerlendirmesine geçmiştir. USTPO’ya göre iki marka arasında, içerdikleri mallar, dağıtım kanalları, tüketicileri, satış/sunuluş koşulları açısından benzerlik olduğundan karıştırılma ihtimali mevcuttur. Ancak Wolfskin temyiz başvurusunda, USTPO’nun karıştırılma ihtimali sonucuna yanlış şekilde vardığını; iki önemli hususun ispatının göz ardı ettiğini iddia etmiştir. Buna göre;  (1) markalar arasındaki benzerlik ve (2) piyasada benzer şekil ve içerikte üçüncü kişiler tarafından kullanılan benzer markalar hususları dikkate alınmamıştır. Mahkeme bu iki husus açısından somut olayı tekrar ele almıştır.

Mahkeme’ye göre benzerlik değerlendirmesinde iki marka arasındaki bütünsel anlamda görsel, işitsel, anlam benzerlikleri ile bu benzerliklerin tüketiciler üzerindeki ticari etkisi dikkate alınmalıdır. Bu değerlendirme mutlaka “bütünsel” olarak yapılmalı, bileşik markada markanın ayrıntıları üzerinden değerlendirme yapılmamalıdır.  Mahkeme, daha önceki kararlarına işaret ederek bileşik markalarda kelime unsurunun marka işlevini yerine getirme yani markanın içerdiği malın veya hizmetin hangi işletmeden kaynaklandığını gösterme işlevi açısından daha ön planda olduğunu hatırlatmıştır. Genel prensip bu olmakla beraber, elbette her somut olay kendine başına değerlendirilmelidir. Zira bazı hallerde bileşik marka içinde kelime unsuruna daha az ya da daha fazla önem verildiği de görülmüştür.

Wolfskin’in iddiasına göre New Millennium’un markası KELME kelime ve pençe işaretinden oluşmasına rağmen, USTPO benzerlik değerlendirmesi yaparken pençeye çok fazla önem atfetmiş ve kelime unsurunun marka bütünlüğündeki önemini küçümsemiştir. USTPO’ya göre KELME kelimesi iki marka arasında ortak unsur olmadığından ve dolayısıyla iki markanın oluşturduğu ticari etki bakımından ayırt edici karaktere sahip olmadığından değerlendirme sadece pençe izi bakımından yapılmıştır. USTPO bu bakış açısını desteklemek amacıyla; “giysi sektöründe bileşik marka kullanan şirketlerin genellikle kelime unsurlarını kullanmadan logolarını tek başına kullandıkları” şeklinde görüşüne dayanmıştır. Bu nedenle USTPO, tüketicilerin Wolfskin markasını gördüklerinde, kelime unsuru olmaksızın New Millennium markasının kullanıldığı şeklinde bir algıya sahip olacakları görüşündedir. Bu durum ise karıştırılma ihtimali yaratacaktır.

Mahkeme bu noktada Wolfskin iddiasına katılarak, USTPO’nun bileşik markadaki KELME unsurunun varlığını yeterli suretle değerlendirmediği kanaatine varmıştır. Mahkeme’ye göre USTPO markaların “bütünsel” değerlendirmesi açısından hataya düşmüştür. Mahkeme USTPO’nın bileşik marka sahibi işletmelerin markalarını kısaltarak sadece logolarını kullandıkları şeklinde bir ticari alışkanlıkları olduğu görüşüne de katılmamıştır. Kaldı ki somut olayda New Millennium markasının bu şekilde kısaltılarak kullanıldığı olgusu da ispattan yoksundur. Dosyaya sunulan belgelerden, New Millennium markasındaki pençe izinin tek başına marka olarak kullanıldığının ispatı sonucuna varılamaz. Keza pençe izinin tek başına kullanıldığına ilişkin olarak sunulan örnek ayakkabı kutularının bazılarının yan taraflarında, bazılarının ise ön ve arka taraflarında KELME kelimesinin yer aldığı görülmüştür. Dolayısıyla bu örneklerden yola çıkarak, pençe izinin New Millennium tarafından markanın içerdiği malları işaret etmek üzere tek başına kullanıldığının kabulü ve bu suretle USTPO’nun somut olayda kelime unsurunun önemsenmemesi gerektiğine ilişkin tespiti savunulamaz.  Bu nedenle Mahkeme’ye göre ispatlanamayan bu benzerlik değerlendirmesinden yola çıkarak verilen karıştırılma ihtimali kararı yerinde değildir.

Mahkeme son aşamada, dava konusu pençe izinin üçüncü kişiler tarafından sıklıkla kullanıldığı ve zayıf marka olduğuna ilişkin iddiayı incelemeye geçmiştir. Daha önce verilen kararlara göre; bir markanın veya benzerinin üçüncü kişiler tarafından benzer mallar için kullanılma sıklığı zayıf marka olgusunun tespiti ile ilişkili olup, daha dar bir korunma kapsamını gündeme getirebilir. Bu iddia kapsamında Wolfskin pençe izinin giysiler için üçüncü kişiler tarafından tescil edildiğine ve kullanıldığına ilişkin pek çok örnek sunmuştur. Ancak USTPO üçüncü kişilerin tescil örneklerine, “tescilin markanın kullanıma dair delil teşkil etmeyeceği” gerekçesi ile fazla önem atfetmemiştir. Mahkeme’ye göre USTPO, bu tescillerin “markanın kullanıldığına dair ikinci derecede delil olabilme olgusunu” aşırı derecede küçümsemiştir. Oysa Wolfskin’i sunduğu pek çok örnekte, pençe izinin firmaların ürettiği giysilerden daha çok üniversite, kolej ve onların spor takımlarının kıyafetlerini tanımladığı görülmüştür. Yine sunulan bir kısım delillerden pek çok pençe izi markasının özellikle internet üzerinden yapılan giysi satışlarında kullanıldığı tespit edilmiştir. Mahkeme bu delillerin USTPO tarafından yeterince önemsenmediği, üçüncü kişiler tarafından yapılan tescillerin markanın kullanıldığına dair bir “delil başlangıcı” olarak dikkate alınmadığı kanaatine varmıştır.

Mahkeme üçüncü kişiler tarafından pençe izinin marka olarak kullanıldığına dair yeterli delil olduğu tespitinin ardından, “benzer markanın benzer mallar için kullanılmasının markayı zayıf marka kategorisine sokmakla beraber, bu durumun tüketicilerin kolaylıkla markaları birbirinden ayırabildiklerini gösterdiği” tespitini yapmıştır. Somut olayda da Mahkeme Wolfskin tarafından sunulan delillerden, pençe izinin giysiler için sıklıkla kullanılan bir marka olduğu kanaatine varmıştır. Delillerden tüketicilerin pek çok pençe izi markasını, dolayısıyla bu marka konusu ürünleri üreten üreticileri kolaylıkla ayırt edebildikleri de tespit edilmiştir. Hatta birbirine çok benzer pençe izi markalarının bile tüketiciler arasında karıştırılma ihtimali yaratmadığı da bu deliller ile ispat edilen hususlar arasındadır. Dolayısıyla Mahkeme USTPO’nun dava konusu olayla ilgili verdiği kararda bu delilleri ve bu delillerin işaret ettiği hususları dikkate almamasını yerinde bulmamıştır.

Sonuç olarak Mahkeme;

  • KELME kelimesinin New Millennium markasının esas unsuru olmasına rağmen sadece pençe izine odaklanarak verilen USTPO kararının yanlış olduğunu;
  • Başvurusu yapılan Wolfskin markasında, KELME kelimesi bulunmadığından iki marka arasında farklılık olduğunu;
  • Bu farklılığın üçüncü kişilerce pençe izinin giysilerde sıklıkla kullanıldığının ispatı ile desteklendiğini;
  • Bu ispat nedeniyle New Millennium markasındaki pençe izinin zayıf marka olarak kabulünü

tespit etmiştir. Tüm bu tespitler nedeniyle, Mahkeme USTPO’nun kararının bu kısmını yerinde bulmamış ve Wolfskin markasının tüketiciler nezdinde karışıklık ihtimali oluşturmayacağına hükmetmiştir.

Zayıf markaların daha dar koruma kapsamından yararlanması gerektiği olgusundan hareketle, Wolfskin iki marka arasındaki ortak olan pençe izinin bu kapsamda olduğunu ispatlayarak doğru bir strateji izlemiş ve iki pençe izi kanaatimce benzer olmasına rağmen USTPO’nun karışıklık ihtimali olduğu kararını iptal ettirmeyi başarmıştır. Ancak madalyonun diğer tarafı Wolfskin’i gelecekte zor duruma düşürebilir. Zira Wolfskin artık USTPO’ya göre “tescilli bir zayıf marka sahibidir”. Yani artık benzer pençe izi başvuruları karşısında “daha dar” bir koruma şemsiyesi altındadır. Bu davada zayıf marka olgusu lehine kullanmasına rağmen, benzer pençe izi başvuruları karşısında nasıl bir strateji ile tescilli zayıf markasını koruyacağını açıkçası merak ediyorum.

Gülcan Tutkun Berk

Ağustos, 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

Marka İncelemesinde Malların ve/veya Hizmetlerin İlişkisinin Tespitine Yönelik İlkeler – USPTO Değerlendirmesi

penguins

 

Malların veya hizmetlerin aynı olmaması halinde, bunların birbirleriyle benzerliğinin ve ilişkisinin olup olmadığı sorusunun yanıtı önem kazanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO), malların ve/veya hizmetlerin birbirleriyle benzerliğini incelerken, ilişkili olma (relatedness) tabirini kullanmakta ve incelemesini bu terim bağlamında yapmaktadır.  USPTO incelemesi bakımından önemli olan husus malların ve/veya hizmetlerin birbirleriyle karıştırılıp karıştırılmayacağı değil, halkın bunların ticari kaynağına ilişkin olarak markalar arasında bağlantı kurup kurmayacağıdır. Dolayısıyla, malların  ve/veya hizmetlerin benzerliği incelemesi, yalnızca bunların özelliklerinin karşılaştırılması bağlamında yapılmamakta, daha üst düzey bir sorunun yani piyasanın ve tüketicinin davranış biçiminin değerlendirilmesi çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Takip eden satırlarda, USPTO’nun malların ve/veya hizmetlerin ilişkisini değerlendirirken temel aldığı ana ilkeler aktarılacaktır.

USPTO, oldukça detaylı ve profesyonelce hazırlanmış bir marka inceleme kılavuzuna sahiptir. Düzenli biçimde güncellenen kılavuzun son versiyonuna (Ocak 2015), http://tmep.uspto.gov/RDMS/detail/manual/TMEP/current/d1e2.xml#/manual/TMEP/current/TMEP-1200d1e5130.xml bağlantısından erişim mümkündür. Okumakta olduğunuz yazı, USPTO marka inceleme kılavuzunda, malların ve/veya hizmetlerin ilişkisi konusunda yer verilen genel ilkeleri IPR Gezgini okuyucularına aktarmak amacıyla hazırlanmıştır.

Malların ve/veya Hizmetlerin İlişkisi

Malların ve/veya hizmetlerin ilişkisi değerlendirilirken, markaların benzerlik derecesi arttıkça, karıştırılma olasılığı sonucuna varabilmek için malların veya hizmetlerin benzerliğine duyulan ihtiyaç azalır. Taraf markaları aynı veya neredeyse aynı ise karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşmak için malların veya hizmetlerin ilişkisine duyulan ihtiyaç, markalar arasındaki farklılık olduğu durumlardaki denli yüksek olmayacaktır.

Bazı durumlarda, yerleşik piyasa alışkanlıkları nedeniyle, aynı markaların görünürde ilişkisiz mallar ve hizmetler için kullanımı, karıştırılma ihtimaline yol açabilir. (Ünlü kişilerin isimlerine veya portrelerine ilişkin olarak çeşitli mallar veya hizmetler için lisans verilmesi yaygın bir kullanım biçimidir. Ticari markaların, markanın asıl kullanım alanıyla hiçbir ilişkisi bulunmayan kişisel ürünler üzerinde kullanım amacıyla lisansının verilmesi, son yıllarda yaygın bir uygulama haline gelmiştir.)

Malların veya Hizmetlerin Aynı Olması Şart Değildir

Karıştırılma olasılığı incelemesi esnasında, karıştırılma ihtimalinin varlığı sonucuna ulaşmak için malların ve/veya hizmetlerin aynı veya birbirleriyle rekabet edebilir nitelikte olması şart değildir. Yanıtı aranan soru, malların ve/veya hizmetlerin birbirleriyle karıştırılıp karıştırılmayacağı değil, halkın bunların ticari kaynağına ilişkin olarak yanılıp yanılmayacağıdır. Mallar birbirinden farklı ve bu nedenle ilişkisiz olsa da, aynı mallar tüketici kitlesinin zihninde ticari kaynaklarına ilişkin olarak birbirleriyle ilişkilendirilebilir. Karıştırılma olasılığı analizinde önem arz eden ilişki biçimi bu yöndeki ilişkidir. Başvuru sahibi ile tescil sahibinin mallarının ve/veya hizmetlerinin bir şekilde ilişkili olması veya bunların pazarlamasına ilişkin şartlar nedeniyle mallarla veya hizmetlerle karşılaşacak tüketicilerin bunların aynı ticari kaynaktan geldikleri yanlış inancına kapılması yeterlidir. Bunun tersine, mallar ve/veya hizmetler birbirleriyle ilişkili değilse veya bunların pazarlamasına ilişkin şartlar nedeniyle mallarla veya hizmetlerle karşılaşacak tüketicilerin bunların aynı ticari kaynaktan geldikleri yanlış inancına kapılması mümkün değilse, markalar aynı olsa da, karıştırılma ihtimali ortaya çıkmayacaktır.

Mallar Hizmetlerle İlişkili Olabilir

Aynı veya benzer markaların, bir tarafça mallar üzerinde kullanılırken, diğer tarafça bu malları içeren hizmetler için kullanılması halinde, karıştırılma olasılığının ortaya çıkabileceği yerleşik bir kabuldür.

Yiyecek ve İçecek Ürünleri ile Restoran Hizmetlerinin İlişkisine Yönelik Değerlendirme

Yiyecek ve içecek ürünleri için kullanılan bir marka ile restoran hizmetleri için kullanılan bir diğer markanın benzer markalar olması halinde, genellikle karıştırılma olasılığının varlığı yönünde karar verilse de, bu sonuca varılması sağlayan müstakil bir kural yoktur. Dolayısıyla, bu tip malların ve hizmetlerin ilişkili olduğu otomatik olarak varsayılamaz, bu sonuca varabilmek için, belgelere dayalı kanıtların, aynı veya benzer markaların yiyecek ürünleri ve restoran hizmetleri için kullanıldığından “daha fazla bir şeyi” göstermesi gerekmektedir.

Aşağıdaki örneklerde, “daha fazla bir şey” şartının gerçekleştiği kabul edilmiştir:

“Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri” için başvurusu yapılan “COLOMBIANO COFFEE HOUSE” markasının “kahveler” için tescilli bir sertifika markası olan “COLOMBIAN” markasıyla karıştırılma ihtimaline yol açabileceği karar verilmiştir. Şöyle ki, başvuruda “COFFEE HOUSE” ibaresi yer almaktadır, restoran hizmetleri ve kahve malını bir arada içeren çok sayıda üçüncü kişi tescili vardır ve “kahve evleri”, kahveli içeceklerde uzmanlaşmıştır.

“OPUS ONE” markasının “şaraplar” ve “restoran hizmetleri” için kullanımı halinde karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği kararına varılmıştır. Şöyle ki, “OPUS ONE” güçlü ve rastlantısal bir markadır, birçok restoran kendi ismini taşıyan özel şaraplarını müşterilerine sunar ve tescil sahibinin şarapları, başvuru sahibinin restoranında sunulmaktadır.

“AMAZON” markasının restoran hizmetleri ve “chili ve biber sosları” için kullanımı halinde karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği kararına varılmıştır. Şöyle ki, restoran hizmetleri ve soslar mallarını bir arada içeren çok sayıda üçüncü kişi tescili vardır ve soslar, diğer gıda ürünlerine kıyasla restoranlarca pazarlanması en olası mallardır.

“AZTECA MEXICAN RESTAURANT” ve “AZTECA” markalarının restoran hizmetleri ve “Meksika yemekleri” için kullanımı halinde karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği kararına varılmıştır. Şöyle ki, inceleme konusu mallar Meksika restoranlarında satılan mallardır ve ilgili restoranlarda Meksika yemekleri sunulmaktadır.

Malların ve Hizmetlerin Tescil veya Başvuru Listesinde Tanımlandıkları Hallerini Esas Alma

Taraflara ait malların veya hizmetlerin niteliği veya kapsamı, malların veya hizmetlerin başvuru veya tescilde yer aldıkları halleri esas alınarak tespit edilmelidir.

İnceleme konusu tescilli marka, malları veya hizmetleri geniş bir ifadeyle tanımlıyorsa ve bunların niteliğine, cinsine, ticari kanallara veya alıcıların niteliğine ilişkin sınırlandırma içermiyorsa, malların veya hizmetlerin tanım kapsamına giren tüm malları veya hizmetleri içerdiği, ilgili ticari kanallar yoluyla sunulduğu ve her tip alıcıya hitap ettiği kabul edilir. Dolayısıyla, eğer önceki tescilli marka, mallara veya hizmetlere ilişkin olarak geniş kapsamlı bir tanımlama içeriyorsa, yeni başvuru sahibinin bu tanım kapsamına giren malların veya hizmetlerin kapsamını sınırlandırarak karıştırılma olasılığını ortadan kaldırması mümkün değildir.

Benzer şekilde, başvuru sahibinin yeni başvurusunda malları ve hizmetleri çok geniş bir tanımlamayla ifade etmesi ve bunun sonucunda, bu tanımın benzer bir marka için önceden tescil edilmiş malları ve hizmetleri kapsaması durumunda da karıştırılma olasılığı ortaya çıkacaktır.

Başvuru sahipleri, başvuruları veya tescilli marka kapsamında yer alan malları veya hizmetleri, dışsal parametrelere dayalı argümanlar veya kanıtlar yoluyla (örneğin, malların kalitesi veya fiyatıyla ilgili argümanlar) sınırlayamaz.

Müstakil Kurallar Konulamaz

Her vakanın şartları özeldir ve vakaların değişik şartlarına göre karıştırılma olasılığına ilişkin her faktöre verilen ağırlık vaka bazında değişebilir. Bu nedenle, belirli malların ve/veya hizmetlerin birbirleriyle ilişkili olduğu, dolayısıyla bunlara ilişkin olarak benzer markaların kullanımı halinde karıştırılma olasılığının ortaya çıkacağı yönünde müstakil kurallar konulamaz.

Ticaretin Yayılması Doktrini

Ticaretin yayılması doktrini, çok taraflı prosedürlerde, ilana itiraz sahibinin markasından kaynaklanan öncelik hakkının, başvuru sahibi markasında yer alan mallara ve hizmetlere yayılması gerektiği, çünkü bu malların ve hizmetlerin, ilana itiraz sahibi markasının kapsadığı malların ve hizmetlerin doğal genişleme alanına girdiği iddiası değerlendirilirken uygulama alanı bulmaktadır.

Buna karşılık tek taraflı işlemlerde (ofis tarafından resen gerçekleştirilen benzerlik incelemesinde) normal ilişkilendirme analizi (başvuru ve tescil listesinin ilişkisini esas alan analiz) uygulanmaktadır.

Malların ve Hizmetlerin İlişkisini Gösteren Kanıtlar

İnceleme uzmanı, karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşırken, malların ve/veya hizmetlerin ilişkisini gösteren kanıtlar sunmak zorundadır.

Malların ve/veya hizmetlerin ilişkisini gösteren kanıtlar arasında, malların ve/veya hizmetlerin birlikte veya aynı alıcılarca kullanıldığını gösteren haberler, makaleler veya bilgisayar veritabanlarından kanıtlar, malların ve/veya hizmetlerin reklamının birlikte yapıldığını veya aynı üretici tarafından satıldıklarını gösterir kanıtlar veya başvuru ve tescilli marka kapsamında yer alan mallara ve/veya hizmetlere birlikte yer veren üçüncü kişi tescilli markaları yer alabilir.

USPTO, malların veya hizmetlerin aynı olmadığı hallerde, yukarıda yer verilen ilkeleri esas alarak, malların ve/veya hizmetlerin ilişkisini değerlendirmekte ve bu değerlendirmeyi esas alarak karıştırılma olasılığı incelemesine yön vermektedir.

Sayılan ilkelerden Müstakil Kurallar Konulamaz ilkesi kanaatimizce özel öneme sahiptir ve dikkate alınmalıdır. “Her vakanın şartları özeldir ve vakaların değişik şartlarına göre karıştırılma olasılığına ilişkin her faktöre verilen ağırlık vaka bazında değişebilir. Bu nedenle, belirli malların ve/veya hizmetlerin birbirleriyle ilişkili olduğu, dolayısıyla bunlara ilişkin olarak benzer markaların kullanımı halinde karıştırılma olasılığının ortaya çıkacağı yönünde müstakil kurallar konulamaz.” değerlendirmesini içeren bu ilke, ülkemizde uygulanan ve malların veya hizmetlerin benzerliğini alt gruplar bazında düzenleyip, aynı alt grupta yer alan tüm mal veya hizmetlerin benzer olduklarını (istisnai durumlar dışında) kabul eden Tebliğ sistemine tamamen terstir. Bu satırların yazarı, Tebliğ ile tayin edilmiş mal ve hizmet benzerliği değerlendirmesinin Türk marka inceleme sistemini olumsuz yönde etkilediği, sistemin doğru yönde ilerlemesini çoğunlukla engellediği ve Tebliğ sisteminin gözden geçirilmesi gerektiği görüşündedir.

USPTO’nun malların ve/veya hizmetlerin ilişkisine dair ilkelerinin okuyucularımızca da ilgi çekici bulunduğunu umuyoruz.

Önder Erol Ünsal

Haziran 2015

unsalonderol@gmail.com

 

 

USPTO Temyiz Kurulu “MASTERBAITER” Kararı – Mallar Aynı veya Benzerken, Malların Fiili Kullanımının Farklılığı Karıştırılma Olasılığı Değerlendirmesini Etkiler mi?

 

Karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazların incelenmesi esnasında, başvuru sahiplerinin itirazlara karşı öne sürdüğü argümanlarından birisi de, markaların fiili kullanım alanlarının farklı olduğu iddiasıdır. Belirtilen iddiayı öne süren başvuru sahiplerine göre, itiraz gerekçesi markaların kapsadığı mallar veya hizmetlerle, başvurunun kapsadığı mallar veya hizmetler, aynı veya benzer olsa da, markaların pazarda fiilen kullanıldıkları alanlar farklıdır ve dolayısıyla karıştırılma ihtimali fiilen ortaya çıkmayacaktır. Tescilli markaların kapsadıkları malların veya hizmetlerin değerlendirilmesinden ziyade piyasadaki fiili kullanımı esas alan ve değerlendirmeyi bir anlamda sahada yapmayı hedefleyen bu anlayışa, gelişmiş ülke yargı istemleri ve marka tescil ofisleri tarafından itibar edilmemektedir.

Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.) Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu tarafından 13 Mayıs 2015 tarihinde verilen “MASTERBAITER” kararı kapsamında bu konu bir kez daha değerlendirilmiş ve karıştırılma olasılığı gerekçeli ret kararına karşı fiili kullanım alanlarının farklılığı iddiasına da dayandırılan itiraz reddedilmiştir. İlgilenen okuyucularımızın karar metninin tamamını http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-85955911-EXA-8.pdf bağlantısı aracılığıyla incelemesi mümkündür.

Başvuru sahibi “PACKED HOUSE PUBLICATIONS, LLC”, standart karakterlerde yazılı “MASTERBAITER” markasını 25. sınıfa dahil mallar için tescil ettirmek amacıyla USPTO’ya başvuruda bulunur. Başvuru kapsamında “Dansçılar için giysiler, yani tişörtler, sweatshirtler, pantolonlar, legging tipi pantolonlar, şortlar ve ceketler; spor giysileri, yani gömlekler, pantolonlar, ceketler, ayak giysileri, şapkalar ve kepler, spor amaçlı üniformalar; beyzbol kepleri ve şapkaları; güzellik salonlarında ve berberlerde kullanım amaçlı pelerinler; şef şapkaları …” başta olmak üzere çok sayıda farklı tipte giysi, ayak giysisi ve baş giysisi yer almaktadır.

masterbaiter

USPTO uzmanı, başvuruyu 25. sınıfa dahil “spor giysileri, yani giysiler, pantolonlar, ceketler, ayak giysileri, şapkalar ve kepler, spor amaçlı üniformalar; kepler; ayak giysileri; baş giysileri; kravatlar; üst giysiler” ve 28. sınıfa dahil “Suni balıkçılık yemleri; balıkların ilgisini çekici malzemeler, balıkçılık takımları” mallarını kapsayan aşağıda görseline yer verilen “MASTERBAIT” markasıyla karıştırılma olasılığı gerekçesiyle reddeder.

MasterBait

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenir.

USPTO Temyiz Kurulu incelemeye, malların benzerliğine yönelik başvuru sahibi iddialarını değerlendirerek başlar.

Başvuru ve ret gerekçesi markanın kapsadığı malların bir kısmı aynı terimlerle ifade edilmiştir, buna ilaveten başvurunun kapsadığı malların bir kısmının da, ret gerekçesi marka kapsamında yer alan ayak giysileri ve baş giysileri ifadeleri kapsamına girdiği görülmektedir.

Başvuru sahibi, başvuru ve ret gerekçesi markanın kapsadığı malların birbirleriyle bağlantısız olduğunu öne sürmektedir. Başvuru sahibine göre, kendi markası mizah içeren tişörtler ve giysiler için kullanılırken, ret gerekçesi marka yalnızca balıkçılıkta kullanım amaçlıdır. Bu çerçevede, başvuru ve ret gerekçesi markanın kapsadığı mallar, fiili kullanımları göz önüne alındığında, başvuru sahibine göre benzer veya bağlantılı değildir.

Temyiz Kurulu, bu iddiayı yerleşik içtihadı ortaya koyarak reddetmiştir.

Başvuru ve ret gerekçesi marka kapsamında bulunan malların, mal listelerinde ifade edildikleri halleriyle karşılaştırılmaları gerektiği ve piyasadaki fiili kullanımın karşılaştırmaya esas olamayacağı yerleşik içtihat niteliğindedir (Stone Lion Capital Partners, L.P. v. Lion Capital LLP, 746 F.3d 1317, 110 USPQ2d 1157, 1162 (Fed. Cir. 2014) (“başvuru sahibi markasının tescil edilebilirliğine, başvuruda yer alan mal tanımlamaları temel alınarak karar verilmelidir”); Octocom Sys., Inc. v. Houston Comps. Servs. Inc., 918 F.2d 937, 16 USPQ2d 1783, 1787 (Fed. Cir. 1990)); In re Thor Tech Inc., 90 USPQ2d 1634, 1637-38 (TTAB 2009) (“malların benzerliğine veya benzemezliğine ve malların niteliğine yönelik analizimizi, malların başvuruda ve tescilde yer alan tanımlamalarını esas alarak yapmak zorundayız… dışsal kanıtları esas alarak, tescil kapsamında yer alan malları sınırlayamaz veya kısıtlayamayız”). Buna ilaveten, ret gerekçesi marka sahibinin web sitesinden erişilen bilgiler, ret gerekçesi markanın yalnızca balık tutarken giyilen giysiler için kullanıldığı yönündeki başvuru sahibi argümanını desteklememektedir. Bu çerçevede, markaların kapsadığı malların kısmen aynı olduğu kanaatine varılmış ve bu hususun karıştırılma olasılığını güçlü biçimde destekleyen bir faktör olduğu kabul edilmiştir.

Başvuru ve ret gerekçesi markanın kapsadığı malların kısmen aynı olması nedeniyle, malların pazarlandığı ticari kanalların ve alıcıların tipinin aynı olduğu kabul edilmelidir. (In re Yawata Iron & Steel Co., 403 F.2d 752, 159 USPQ 721, 723 (CCPA 1968) (hukuken aynı oldukları kabul edilen mallar söz konusu olduğunda, malların pazarlandığı ticari kanalların ve alıcı tipinin aynı olduğu kabul edilir); American Lebanese Syrian Associated Charities Inc. v. Child Health Research Institute, 101 USPQ2d 1022, 1028 (TTAB 2011); In re Viterra Inc., 671 F.3d 1358, 101 USPQ2d 1905, 1908 (Fed. Cir. 2012) (malların pazarlandığı ticari kanallara ve alıcı tipine ilişkin hiçbir kanıt bulunmasa da, karıştırılma olasılığı incelemesinde Temyiz Kurulu belirtilen hukuki varsayıma dayanmaya yetkilidir.)

Tüm bunlara ilaveten, karşılaştırma konusu mallar, sıradan tüketicilere yönelik hiçbir sofistike özellik içermeyen temel ürünler niteliğindedir. Ayrıca, ürünlerin ucuz ürünler olduğu da belirtilmelidir. “Ürünler görece düşük fiyatlı ve ani alım kararına konu olabilecek nitelikteyse, bu ürünlerin alıcılarının alışverişte daha düşük dikkat göstermesi nedeniyle karıştırılma olasılığı riskinin arttığı kabul edilir.” (Recot, Inc. v. Becton, 214 F.3d 1322, 1329, 54 USPQ2d 1894, 1899 (Fed. Cir. 2000); Midwestern Pet Foods, Inc. v. Societe des Produits Nestle S.A., 685 F.3d 1046, 1053, 103 USPQ2d 1435, 1440 (Fed. Cir. 2012)

Temyiz Kurulu devamında markaların benzerliği hususunu değerlendirmiştir.

masterbaiter     MasterBait

İncelenen vakada olduğu gibi mallar veya hizmetler aynıysa, karıştırılma olasılığının varlığı tespitine ulaşabilmek için markaların benzerlik derecesinin yüksekliğine duyulan ihtiyaç, malların veya hizmetlerin aynı olmadığı duruma göre daha düşük olacaktır (re Viterra Inc., 671 F.3d 1358, 1362, 101 USPQ2d 1905, 1908 (Fed. Cir. 2012); Palm Bay, 73 USPQ2d at 1692). Markaların benzerliği değerlendirirken uygulanacak test, markaların yanyana konulması suretiyle birbirlerinden ayırt edilip edilmediklerinin değerlendirilmesi değil, markaların oluşturdukları ticari izlenim anlamında yeterince benzer olup olmadıklarının değerlendirilmesidir. Markaların oluşturdukları ticari izlenim anlamında yeterince benzer olup olmadıkları sorusunun işaret ettiği durum, markalarla karşılaşacak kişilerin marka sahipleri arasında bağlantı kurup kurmayacaklarının değerlendirilmesidir (Coach Servs., Inc. v. Triumph Learning LLC, 668 F.3d 1356, 101 USPQ2d 1713, 1721 (Fed. Cir. 2012)). Bu değerlendirmede, markaların spesifik değil genel özelliklerini hatırlayan ortalama tüketicinin bakış açısı esas alınır (Inter IKEA Sys. B.V. v. Akea, LLC, 110 USPQ2d 1734, 1740 (TTAB 2014)).

Ret gerekçesi marka şekil unsurunun yanısıra “MASTERBAIT” kelime unsurundan oluşmaktadır. Buna karşın, başvuru yalnızca “MASTERBAITER” kelime unsurunu içermektedir. “MASTERBAIT” ve “MASTERBAITER” kelimeleri, genellikle “masturbate” ve “masturbator” kelimelerinin yanlış yazımı olarak kabul edilmektedir. Bu çerçevede, her iki markanın da aynı anlamı çağrıştırdığı kabul edilmelidir.

Buna ilaveten, “MASTERBAIT” ve “MASTERBAITER” markaları görsel ve işitsel açılardan da benzerdir. Başvuru sahibi, ret gerekçesi markada yer alan şekil unsurunun markanın baskın unsuru olduğunu ve bu nedenle, başvuru ile ret gerekçesi markanın birbirlerinden kolaylıkla ayırt edilebildiğini öne sürmektedir.

Yerleşik içtihada göre; markaların benzerliği veya benzemezliği analizi, markaların bütün olarak değerlendirilmesi çerçevesinde yapılmalı, markaların çeşitli bileşenlerine bölünerek incelenmesi yoluyla yapılmamalıdır (Nat’l Data Corp., 753 F.2d 1056, 224 USPQ 749, 751 (Fed. Cir. 1985)). Bununla birlikte, sonucun markaların bütünsel değerlendirilmesine bağlı olması kaydıyla, markanın belirli bir unsuruna incelemede daha çok veya daha az önem verilebilir. Kelime ve şekilleri birlikte içeren bileşke markalarda, kelime unsuru genellikle markanın baskın unsurudur, şöyle ki kelime unsurunun tüketicilerin hafızasında yer edinmesi daha olasıdır ve kelimeler ürünleri sipariş ederken kullanılır (Joel Gott Wines, LLC v. Rehoboth Von Gott, Inc., 107 USPQ2d 1424, 1431 (TTAB 2013) (citing In re Dakin’s Miniatures, Inc., 59 USPQ2d 1593, 1596 (TTAB 1999)); TMEP §1207.01(c)(ii); In re Viterra Inc., 671 F.3d 1358, 1362, 101 USPQ2d 1905, 1908, 1911 (Fed. Cir. 2012) (citing CBS Inc. v. Morrow, 708 F. 2d 1579, 1581-82, 218 USPQ 198, 200 (Fed. Cir 1983)).

Ret gerekçesi markada, “MASTERBAIT” kelime unsuru markanın büyük kısmını oluşturmaktadır ve kelimenin altında çizili eğriler kelime unsurunu vurgulamaktadır. “Bait = balık yemi” ibaresi balığa vurgu yaptığından, markanın balık yemi için olduğu algısını yaratmaktadır, bu nedenle de markadaki balık şekli incelemedeki önemi görece yitirmektedir. Bu çerçevede, “MASTERBAIT” kelime unsuru, markanın oluşturduğu bütünsel algıda baskın konumdadır.

Belirtilen gerekçeler doğrultunda Temyiz Kurulu, başvuru ve ret gerekçesi markayı benzer markalar olarak değerlendirmiştir.

Başvuru sahibinin bir diğer iddiası, ret gerekçesi markanın ayırt edici gücünün zayıf olduğu yönündedir, “master” veya “bait” ibarelerinin farklı kelimelerle birlikte üçüncü kişiler adına tescil edilmiş olması iddiasına dayalı bu argüman, Kurul tarafından kabul edilmemiştir.

Bütün bunların sonucunda, Temyiz Kurulu başvuru ile ret gerekçesi marka arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği kanaatine ulaşmış ve aynı tespite dayalı USPTO uzmanı kararını yerinde bularak itirazı reddetmiştir.

Ülkemiz sosyal bilimlerin her alanında olduğu gibi, muhtemelen marka hukuku ve uygulaması alanında da oldukça ilginç bir laboratuvar işlevi görebilir. Şöyle ki, kuralları ve uygulama biçimi birçok gelişmiş ülkede yerleşik hale gelmiş karıştırılma olasılığı kavramına ve buna bağlı alt kavramlara yönelik olarak, ülkemizde sürekli biçimde yeni (ve uluslararası literatüre zıt) değerlendirmeler oluşturma arayışı gözlemlenmektedir. Bu yazı kapsamında detayına girilmeyecek olsa da, bu tip mesnetsiz ve zararlı arayışlardan uzak kalmak ve uluslararası düzeyde yerleşik hale gelmiş değerlendirme kriterlerini –gerektiğinde ülkemize uyarlayarak- uygulamak, bu satırların yazarına göre takip edilmesi gereken yoldur.

Karıştırılma olasılığı incelemesinde esas olan, başvuru ve önceki tarihli markanın kapsadığı mallar ve/veya hizmetler ve bunların birbirleriyle olan aynılığı, benzerliği ve bağlantısıdır. Markaların kapsadığı mallar ve/veya hizmetler birbirleriyle aynı veya benzer ise, USPTO pratiğine ve A.B.D. yargı içtihadına göre, inceleme bu husus esas alınarak yapılacaktır. Markaların piyasadaki fiili kullanım alanlarının farklı olması ise karıştırılma olasılığı değerlendirmesini etkileyen bir husus değildir.

Değerlendirme konusu karar, basit ve detaysız bir karar gibi gözükse de, USPTO’nun karıştırılma olasılığına ilişkin değerlendirmesinin iyi bir özeti niteliğindedir. Bu haliyle kararın okuyucularımızın ilgisi çekeceğini düşünüyoruz.

Önder Erol Ünsal

Mayıs 2015

unsalonderol@gmail.com

 

“DIGITAL COUPONS” v. “DG DIGITAL QPONS” Ayırt Edici Gücü Zayıf Unsurların Karıştırılma Olasılığına Etkisi – USPTO Temyiz Kurulu Kararı

dijitalkupon1

Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.) Patent ve Marka Ofisi (USPTO), marka başvurularını önceden tescilli markalarla benzerlik ve karıştırılma olasılığı açısından resen inceleyen ofislerden birisidir. Bir diğer deyişle USPTO, karıştırılma olasılığı değerlendirmesi için başvuruların ilan edilmesini ve ilana karşı itiraz edilmesini beklememekte, bu inceleme, başvurunun alınmasından ardından ofis tarafından resen yapılmaktadır. 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’nin 7/1-(b) bendi çerçevesinde uygulanan resen benzerlik incelemesinin A.B.D.’ndeki karşılığı niteliğindeki bu sistem, USPTO kararlarını, kanaatimizce ülkemizde uygulanan sistem ve verilen kararlarla karşılaştırma anlamında daha da ilginç hale getirmektedir.

Okumakta olduğunuz yazı, USPTO tarafından resen inceleme neticesinde reddedilen ve önceki markayla ortak unsuru ayırt edici niteliği düşük nitelikte bir kelime grubu olan bir marka başvurusu hakkında, karara itiraz üzerine USPTO Temyiz Kurulu’nca yapılan değerlendirme hakkındadır. Konu hakkındaki USPTO Temyiz Kurulu değerlendirmesinin okuyucuların ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Kararın tamamını incelemek isteyen okurların karara http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-86105555-EXA-11.pdf bağlantısından erişmesi mümkündür

“Hy-Vee, Inc.” firması aşağıda görseline yer verilen markanın USPTO’da tescil edilmesi talebiyle başvuruda bulunur:

digitalcoupons

Başvuru sahibi, başvurudaki “digital coupons” kelime unsuru için münhasıran koruma talep etmemektedir. Başvuru kapsamında, özet olarak, aşağıdaki mal ve hizmetler yer almaktadır: “Sınıf 9: Global bir bilgisayar ağından indirilen tüketici kuponları; ürünleri ve hizmetleri yorumlamak ve bunun karşılığında kupon, indirim, özel teklif gibi promosyon ürünlerine dönüştürülebilir puanlar kazanmak amaçlı indirilebilir mobil cihaz uygulamaları. Sınıf 42: Ürünleri ve hizmetleri yorumlamak ve bunun karşılığında kupon, indirim, özel teklif gibi promosyon ürünlerine dönüştürülebilir puanlar kazanmak amaçlı teknolojileri içeren interaktif web sitesi hizmetleri.”

USPTO uzmanı başvuruyu, A.B.D. Marka Kanunu madde 2(d) uyarınca aşağıda görseline yer verilen markayla karıştırılma olasılığı gerekçesiyle reddeder:

digitalqpons

Ret gerekçesi markanın kapsamında takip eden hizmetler yer almaktadır: “Sınıf 35: Site kullanıcılarının kazandıkları puanları kupon, indirim, özel teklif gibi promosyon ürünleriyle değiştirmesini sağlayan ve kullanıcıların internet içeriğini, kişileri, şirketleri, ürün ve hizmetleri yorumlayarak veya oylayarak puan kazanmalarını esasına dayanan interaktif web sitesi hizmetleri; elektronik kuponlar, promosyonlar ve indirimler aracılığıyla başkalarının mallarının ve hizmetlerinin satışına ilişkin promosyon hizmetleri.”

Başvuru sahibi USPTO uzmanının ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenir.

Temyiz Kurulu’na göre, karıştırılma olasılığına ilişkin değerlendirme, konuyla ilgili tüm faktörlerin bir arada incelenmesi esasına göre yapılmalıdır. Bununla birlikte, karıştırılma olasılığına ilişkin her değerlendirmede iki anahtar faktör mevcuttur, bunlar markaların benzerliği ve malların / hizmetlerin benzerliğidir.

İlk olarak, malların ve hizmetlerin benzerliği veya farklılığı hususları değerlendirilmiştir.

Malların ve hizmetlerin değerlendirilmesi, başvuru kapsamında yer alan mallar ve hizmetlerle, ret gerekçesi marka kapsamında yer alan malların ve hizmetlerin karşılıklı olarak değerlendirilmesini içerir. Markalardan herhangi birisinin içerdiği mal veya hizmet, daha geniş (kapsayıcı) biçimde ifade edilmişse ve malların veya hizmetlerin niteliği, ticaret kanalları ve alıcı grubu hakkında bir kısıtlama belirtilmemişse, markanın ilgili tanım kapsamına giren tüm malları veya hizmetleri kapsadığı kabul edilir. Aynı kabul çerçevesinde, belirtilen malların veya hizmetlerin normal olan her tür ticaret kanalı ile pazarlandığı ve ilgili malların veya hizmetlerin potansiyel her tür alıcısına açık olduğu kabul edilir.

Yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde, başvuru sahibinin malları ve hizmetleri, ret gerekçesi marka kapsamında bulunan hizmetlerle karşılaştırıldığında, mallar ve hizmetler aynı şekilde ifade edilmemiş olsa da bunların esasen aynı olduğu ve aynı tüketicilerin başvuru sahibi ile ret gerekçesi marka sahibinin mal ve hizmetlerini birbirlerinin yerine kullanabileceği görülmüştür. Bu bağlamda, başvuru sahibinin hizmetleri ile ret gerekçesi marka kapsamında bulunan hizmetlerin hukuki açıdan aynı olduğunun, başvuru sahibinin mallarının ise ret gerekçesi marka kapsamında bulunan hizmetlerle bağlantılı olduğunun kabul edilmesi gereklidir. Buna ilaveten Temyiz Kurulu, başvuru sahibi ile ret gerekçesi marka sahibi hizmetlerinin aynı ticari kanallarla pazarlanacağı ve sıradan tüketiciler niteliğindeki aynı tip tüketicilerin alımına konu olacağı görüşündedir, bağlantılı mallar bakımından da durum aynı olacaktır.

Başvuru sahibi, kendi hizmetlerinin hem web sitelerine hem mobil uygulamalara yönelik ve malların ve hizmetlerin yorumlanması ve oylanması amaçlı olduğunu, buna karşın ret gerekçesi marka sahibinin hizmetlerinin sadece web sitelerine yönelik ve sponsorların değerlendirilmesini talep ettiği herhangi bir şeyin yorumlanması ve oylanması amaçlı olduğunu belirterek, hizmetlerin farklı olduğunu iddia etmektedir. Temyiz Kurulu bu argümanı yerinde bulmamış ve kabul etmemiştir. Şöyle ki ret gerekçesi markadaki hizmetler kapsamları itibarıyla sınırlandırılmamış durumdadır ve başvuru sahibi hizmetlerinin mobil uygulamalara yönelik olması, hizmetlerin çakışan fonksiyonlara sahip olması durumunu değiştirmemektedir.

Sonuç olarak, malların ve hizmetlerin aynılığı ve benzerliği yönündeki tespit, Temyiz Kurulu’nca yerinde bulunmuş ve markaların benzerliği değerlendirmesine geçilmiştir.

Temyiz Kurulu’na göre, markaların benzerliği değerlendirmesinde kullanılacak test, markaların yanyana konularak karşılaştırılması değil, markaların oluşturdukları ticari etki anlamında benzer olup olmadıklarının yani markalarla karşılaşacak kişilerin markalar arasında bağlantı kurup kurmayacağının değerlendirilmesidir. Markalar bütün olarak değerlendirilecek olsa da, markalardaki ayırt edici unsurlara daha büyük önem verilmesi tamamen yerinde bir yaklaşımdır. Temyiz Kurulu kararlarını inceleyen mahkemelerce önceden belirtildiği üzere, markayı oluşturan unsurlardan birisinin, marka kapsamında bulunan mallara veya hizmetlere ilişkin olarak tanımlayıcı veya jenerik nitelikteki olması, incelemede o unsura daha düşük ağırlık verilmesi gerektiği bakımından genel kabul görmüş rasyonel bir gerekçe niteliğindedir (re National Data Corp., 224 USPQ at 751 (Federal Circuit 1985).

İncelenen vakada, başvuru ile ret gerekçesi marka arasındaki benzerlik, başvuru “DIGITAL COUPONS” ibaresini içerirken, ret gerekçesi markanın başvurunun fonetik eşdeğeri olan “DIGITAL QPONS” ibaresini içermesidir. Bununla birlikte, “DIGITAL COUPONS” veya onun fonetik eşdeğeri olan “DIGITAL QPONS” ibareleri, markaların kapsadığı mallara veya hizmetlere ilişkin olarak jenerik olmasa da, tanımlayıcı nitelikte adlandırmalardır (Digital Coupon ibaresinin Türkçe karşılığı “dijital kupon”dur.). Bu husus dikkate alındığında, tüketicilerin bu terimleri markaların kapsamlarında yer alan malların veya hizmetlerin ticari kaynağı ile ilişkilendirerek değil, malların ve hizmetlerin kendileriyle özdeşleştirerek değerlendireceği düşünülmektedir.

digitacouponsbirlikte

Ret gerekçesi markada, stilize biçimde yazılı DQ harfleri başvuruda baskın rol oynamaktadır, şöyle ki stilize DQ harfleri altında yer alan ve tanımlayıcı nitelikteki “DIGITAL QPONS” ibaresine kıyasla daha büyük puntolarla yazılmış durumdadır. DQ harfleri tescil sahibinin markasında görsel olarak baskın konumda bulunduğundan, bu unsur tüketicilerin zihninde esasen yer edinecek unsur konumundadır. Buna karşın, inceleme uzmanının “DQ” harflerinin stilize biçimde yazılı eş anlamlılık içerdiği ve kısaltmanın altta yer alan kelime unsurlarıyla bağlantılı olarak algılanacağı yönündeki beyanı desteksiz niteliktedir. Buna ilaveten, başvuruda yer alan ve “U” – “I” harflerinin yerine konulmuş stilize bilgisayar faresi biçimindeki şekil de, başvuruyu ret gerekçesi markadan farklılaştırmaktadır.

Yukarıda yer verilen görsel farklılıklar, Temyiz Kurulu’na göre markalar hakkında tamamen farklı ticari algı ortaya çıkmasına yol açacaktır.

Temyiz Kurulu, bu tespitleri yaparken “DIGITAL COUPONS” kelime unsurunun başvuruda baskın konumda bulunduğunun ve markaların kelime ve şekil unsurlarının ilgili kamu kesimi üzerinde en kalıcı etkiyi yaptığının farkındadır. Başvuru hakkında ret kararını veren inceleme uzmanı bu değerlendirmenin sonucunda, “DIGITAL COUPONS” ibareli başvuru ile onun fonetik eşdeğeri olan “DIGITAL QPONS” ibareli ret gerekçesi markayı karıştırılabilecek derecede benzer markalar olarak değerlendirmiştir. Kelime ve şekil kombinasyonlarından oluşan markalarda kelime unsurlarının daha baskın unsur olduğu genellikle doğru olsa da, Temyiz Kurulu’na göre durum her zaman böyle olmayacaktır.

Tüm bu değerlendirmelerin sonucunda Temyiz Kurulu, “DIGITAL COUPONS” ile “DIGITAL QPONS” ibarelerinin yüksek düzeydeki tanımlayıcı ve jenerik niteliği dikkate alındığında, markalar aynı hizmetler için kullanılacak olsalar da, başvurunun ret gerekçesi markadan oldukça farklı olduğu ve markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmayacağı neticesine ulaşmıştır.

Yukarıda ayrıntılı olarak aktarılan karar ve gerekçelerinden anlaşılacağı üzere, incelenen vakada markaların kelime unsurları arasında yüksek düzeyde benzerlik ve malları – hizmetler arasında aynılık ve benzerlik bir arada bulunmuş olmakla birlikte, USPTO Temyiz Kurulu, markaların ortak kelime unsurunun tanımlayıcı ve zayıf nitelikteki karakterini dikkate alarak, markaların birbirlerine benzer olmadıkları, aralarında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı tespitine varmış ve bunun sonucunda başvuru hakkındaki ret kararını kaldırmıştır.

Ayırt edici niteliği zayıf unsurları ortak unsur olarak içeren markalar arasında karıştırılma ihtimali değerlendirmesi, vaka bazında bizi kimi zaman farklı sonuçlara götürse de, çoğu zaman varılan sonuç ayırt edici gücü zayıf unsurların ortaklığının tek başına karıştırılma olasılığının varlığı anlamına gelmediğidir. İnceleme konusu USPTO Temyiz Kurulu kararında da benzer içerikte değerlendirme yapılmış ve ayırt edici gücü zayıf kelime unsurlarının üst düzeydeki benzerliğine rağmen, markaların stilize yazım tarzlarındaki farklılık esas alınarak, markaların benzer olmadığı ve dolayısıyla markalar arasında karıştırılma olasılığı bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Önder Erol Ünsal

unsalonderol@gmail.com

Nisan 2015

Amerikan Patent ve Marka Ofisi, Bir “Moda İkonu” Olan “Prenses Kate” Adının Marka Olarak Tescil Edilebilirliğini Tartışıyor (85179243)

 

princesskate

 

İngiltere kraliyet ailesinin üyeleri ve onların hayatları her zaman tüm dünyada popüler konulardan biri olmuştur. 80’li 90’lı yıllarda ailenin popüler üyesi Prenses Diana iken, günümüzde Kate Middleton, namıdiğer Prenses Kate’dir. Prenses Kate’in her adımı, hareketi, her giydiği tüm dünyada ilgiyle izlenmekte, kendisi bir “moda ikonu” olarak medyada yer almaktadır. Halk nezdinde oluşan, Prenses Kate ile moda arasındaki bu bağın yarattığı algı, Amerikan Patent ve Marka Ofisi (USPTO) uzmanlarınca Kate Middleton’ın “korunmaya değer temel kişilik hakları” arasında görülmüştür. Bu yazıda inceleyeceğimiz 30 Ocak 2015 tarihli Amerikan Patent ve Marka Ofisi Temyiz Kurulu’nun kararı, magazin haberlerinden hareketle halk nezdinde oluşan bu algının Marka Hukuku açısından değerlendirmesini ortaya koymaktadır.

Okuyucularımız kararın orijinal metnine http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-85179243-EXA-39.pdf adresinden ulaşabilirler.

Nieves & Nieves LLC (“LLC”) firması standart yazı karakteri ile

PRINCESS KATE

markasının tescili için başvuruda bulunmuştur. Başvuru; kozmetik ve kişisel temizlik malzeleri (3. sınıf), saatler ve mücevler (Sınıf 14), deriden mamül çantalar ve aksesuarlar (Sınıf 18), yatak malzemeleri, perdeler ve havulular (Sınıf 24), iç ve dış giyim ürünlerini (Sınıf 25) içermektedir.

USPTO uzmanı, 1946 tarihli Marka Kanunu’nun 1052 (a) ve (c) maddelerine göre “PRINCESS KATE” markasının, Cambridge Düşesi Catherine, bilinen adıyla Kate Middleton adını “yanıltıcı” suretle çağrıştırdığını; bu adla yakın benzerlik bağı oluşturduğunu; sahibinin izni olmaksızın yaşayan belirli bir kişiyi tanımladığı için tescil başvurusunu reddetmiştir.

Konu Temyiz Kurulu’nun önüne geldiğinde başvurucu firma LLC, “PRINCESS KATE” markasının;

  • Kate Middleton adı ile yakın benzerlik bağı kurulamayacağını, zira Kate Middleton’ın, “PRINCESS KATE” ibaresini eskiden beri kendisini tanımlayan bir ad olarak kullanmadığını;
  • Aksi yönde bir delil olmadığını;
  • Her ne kadar bazı kişilerce “PRINCESS KATE” ibaresinin Kate Middleton’ı çağrıştırdığı hususu makul ölçüde kabul edilebilir olsa da, Kate Middleton’un bir prenses olmadığını, Kate Middleton’un bizzat kendisinin prenses olmadığını, doğru unvanının“Cambridge Düşesi” olduğunu kamuya basın yoluyla açıkladığını,

iddia etmiştir.

Temyiz Kurulu başvurucunun iddialarını reddetmiştir. Kurul’a göre yanıltıcı çağrışım yoluyla benzerlik: başvurucu dışındaki bir başka kişiye ya da başka kişinin kişiliğine sıkı sıkıya bağlı bir konuya atıfta bulunmak suretiyle tezahür eder. Bu benzerlik türünün kanunda yasaklanmasının nedeni; ilgili kişinin kimliği üzerindeki hâkimiyet ve kontrol hakkını kaybetme olasılığıdır. Bu yasak temelini, özel hayatın gizliliğinden ve kişinin kendini kamuya tanıtım hakkından almaktadır. Başka bir kişiye ait olan ad, ticari amaçla veya marka anlamında kullanılmasa dahi, bu kişinin ilgili ibarenin kullanımını yanıltıcı çağrışım nedeniyle engelleme hakkı mevcuttur.

Kurul açısından, yanıltıcı çağırışıma yönelik olayın değerlendirilmesinde, 3.kişinin korunmaya değer bir hakkının/menfaatinin olup olmadığı hususu, kilit noktayı oluşturmaktadır. Kamuya tanıtım hakkı, ünlü kişilerin kişiliklerine bağlı ticari menfaatlerinin korunmasına yöneliktir. Bu hak kapsamında ünlü kişinin, adının izinsiz ticari kullanımını önlemeye yönelik menfaati mevcuttur. Ünlü bir kişinin, adının izinsiz kullanılması halinde zaten söz konusu hakka bir saldırı olacağından, artık bu noktada tescil başvurusunda o adın aynen mi yoksa benzerinin mi kullanıldığı konusu önem arz etmeyecektir.

Dosyadaki mevcut deliller ışığında, Kate Middleton tanınmış/ünlü bir şahsiyettir. Bu anlamda bu isim, Kanunun 1052/(a) maddesi çerçevesinde “yanıltıcı çağırım” nedeniyle reddedilme ile amaçlanan korumaya değer bir isimdir. Kate Middleton’ın “PRINCESS KATE” ismini kullanıp kullanmaması itirazı, yanıltıcı çağrışım nedeniyle red kararında etkili değildir. Zira bu noktada, tescili talep edilen marka özellikle ve açıkça bir kişiyle özdeşleşmiştir. Dosyaya sunulan ve medya kayıtlarından oluşan tüm delillerden “PRINCESS KATE” isminin halk arasında Kate Middleton’ı kastettiği açıktır.

Kurul’a göre somut olayda, ünlü kişinin ABD dışında yaşaması önem arzetmektedir. Zira ABD halkı nezdinde, Kate Middleton hakkında çıkan haberler yakından takip edilmekte ve onun hakkındaki kaynak haberler ister sanal mecrada ister yazılı basında İngilizce dilinde sunulmaktadır. Kurul, kararında Kate Middleton hakkında basında çıkan bazı magazin haberlerine ayrıntılı şekilde yer vermiş ve “PRINCESS KATE” ibaresinin Kate Middleton’ın şahsına bağlı bir çağrışım yaptığı hususunu netleştirmiştir. Başvurucunun Kate Middleton’un prenses olmadığından dolayı “yakın” çağrışım olmadığına ilişkin aksi yöndeki tüm delilleri, ikna edici bulunmamıştır. Zira Amerikalılara göre Kate Middleton bir prens ile evli olduğundan “prenses” sayılmaktadır. Kaldı ki tarih boyunca da birçok kraliyet ailesinde Catherine ismi kullanılmasına rağmen, “PRINCESS KATE” ibaresinin Kate Middleton dışında bir başka kişiyi işaret ettiğine ilişkin dosyaya delil sunulmamıştır.

Buna ek olarak başvurucu, başvuru konusu ibareyi modayı ilgilendiren mal sınıfları için kullanmak istemektedir. Bu mallar için “PRINCESS KATE” ibaresinin kullanılması doğrudan ve tereddütsüz olarak Kate Middleton’u çağrıştırmaktadır. Wikipedia kayıtlarına göre Kate Middleton “moda zevki ile hayran olunan” ve pek çok kez “en iyi giyinen kişi” olarak tanımlanmaktadır. Bu noktada, esasen başvurucu da Kate Middleton’ın tanınmış bir kişi olduğunu ve şöhretinin geçici olmadığını kabul etmektedir. Ancak başvurucu Kate Middleton’un moda sektörüne girmediğini, kendisinin hiçbir ürünü desteklemeyeceğini bildiklerinden halkın başvuru konusu mallarla Kate Middleton arasında bir bağlantı kurmayacağını iddia etmiştir. Kurul, yanıltıcı çağırışım değerlendirmesinde başvurucunun bu iddiasının doğru bir nokta olmadığını beyan etmiştir. Zira Kurul bu değerlendirmede, Kate Middleton adının kozmetik, mücevher, çantalar, kıyafetler için tanınmış olup olmadığına ilişkin kanıt istememektedir. Kurul’un sorguladığı; bu mallar için “PRINCESS KATE” ibaresi kullanıldığında tüketicilerin doğrudan “PRINCESS KATE” ile Kate Middleton’ın kasdedildiğini anlayıp anlamadıkları konusudur. Buradaki nokta, söz konusu ismin bizzat ve tereddütsüz olarak doğrudan bir şahsa ya da kuruma işaret etmesidir. Somut olayda, hem ibarenin tanınmışlığı ve şöhreti hem de başvurunun içerdiği mal sınıflarının bu tanınmışlıkla bağlantısı, doğrudan ve tereddütsüz olarak tek bir kişiyi işaret etmektedir. Kurul’un önündeki tüm deliller ve kayıtlar, gerçekten de ABD basınında “PRINCESS KATE” ibaresinin Kate Middleton’un tanınmışlığını ifade ettiğini ve bu tanınmışlığın moda ile bağlantılı olduğunu açıkça ve fazlasıyla ortaya koymuştur. Tüm bu deliller ışığında da Kurul;

  • “PRINCESS KATE” markası ile Kate Middleton’a doğrudan ve tereddütsüz olarak çağrışım yapılmasının amaçlandığını,
  • Kate Middleton’un başvurucu ile fiili ve ticari bir bağının olmadığını,
  • Tescil konusu markanın içerdiği mallar için tanınmış “PRINCESS KATE” ibaresinin kullanılmasının ilgili tüketiciler nezdinde Kate Middleton ile bağlantı kurulmasına neden olacağını,

tespit etmiştir. Bu tespitlerle Kurul, “PRINCESS KATE” markasının içerdiği sınıflar için Kate Middleton’la doğrudan bağlantısı nedeniyle “yanıltıcı çağrışım” yaptığı sonucuna varmıştır.

Kurul, son olarak Kanunun 1052/(c) maddesi anlamındaki “onay/izin” konusunda değerlendirmelerde bulunmuştur. Zira ilgili maddeye göre sahibinin izni, onayı olmaksızın yaşayan kişilerin adlarını işaret eden başvurular tescil edilemez. Kurul bu madde kapsamında, ilgili kişinin tam adının yanında ön ad, soyad, kısaltılmış ad, sahne adı, lakap, takma ad, unvan gibi yaşayan kişi ile bağlantısının ispatlandığı ibarelerin de girdiğini belirtmiş ve bu konuda önceki tarihli kararlarına atıfta bulunmuştur. Kurul somut olayda da aynı mantıktan hareketle; her ne kadar Kate Middleton “PRINCESS KATE” adını kullanmasa da, yukarıda açıklandığı gibi bu ad ABD halkı ve medyası tarafından ünlü Kate Middleton’ı tanımlamak ve doğrudan ve tereddütsüz olarak onu işaret etmek üzere kullanıldığı tespit edildiğinden ve Kate Middleton’ın da bu adın tescil edilmesine onayı, izni olmadığından Kanunun 1052/(c) maddesine göre reddedilmesini doğru bulmuştur.

Belirtilen nedenlerle USPTO Temyiz Kurulu, “Princess Kate” ibareli başvuru için verilen ret kararını onamış ve itirazı reddetmiştir.

USPTO tarafından resen yapılan inceleme sonucunda verilen ret kararının gerekçeleri olan “yaşayan veya ölü kişilerle yanıltıcı bağlantı kurulması” ve “yazılı izin verilmediği sürece yaşayan bir kişinin isminden oluşma” (No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it— (a) Consists of or comprises … or falsely suggest a connection with persons, living or dead…(c) Consists of or comprises a name, portrait, or signature identifying a particular living individual except by his written consent) şeklindeki ret gerekçeleri Türk marka mevzuatında aynı şekilde yer almamakla birlikte kanaatimizce bu konunun resen incelemede ne şekilde ve ne dereceye kadar değerlendirmeye alınması gerektiği üzerinde tartışılmaya değer bir konudur.

Gülcan Tutkun Berk 

Nisan 2015 

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

USPTO Temyiz Kurulu’nun Karıştırılma Olasılığı Hakkındaki Kararları Mahkemeler İçin Tecavüz Davalarında Önleyici Etkiye Sahip midir? A.B.D. Yüksek Mahkemesi “Sealtite” Kararı (No. 13-352)

susupremecourt

 

Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.) Yüksek Mahkemesi, 24/03/2015 tarihinde verdiği 13-352 sayılı oldukça yeni bir kararla, A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu’nun karıştırılma olasılığı hakkındaki kararlarının, marka hakkına tecavüz davalarında mahkemeler için önleyici etkiye sahip olabileceğine hükmetmiştir. Yürütmenin bir parçası olan USPTO bünyesindeki temyiz kurulunun karıştırılma olasılığına ilişkin kararlarının, kimi durumlarda mahkemeler için de -bir anlamda- bağlayıcı olabileceği anlamına gelen bu karar kanaatimizce oldukça dikkat çekicidir ve kararın dikkatle okunup değerlendirilmesi yerinde olacaktır. Bu yazı kapsamında ilgili karar kısaca açıklanacaktır, bununla birlikte kararın tam metnini incelemek isteyenlerin karara http://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/13-352_c0n2.pdf bağlantısından erişmesi mümkündür.

Kararın altyapısını oluşturan dava ve süreçler özetlenecek olursa:

“B&B Hardware, Inc.” (bundan sonra “B&B” olarak anılacaktır), USPTO’da “uzay sanayinde kullanılan metal sabitleyiciler” malları için tescilli “Sealtight” markasının sahibidir. Davanın diğer tarafı “Hargis Industries, Inc.” (bundan sonra “Hargis” olarak anılacaktır), “Sealtite” markasını “Bina inşaatlarında kullanılan metal vidalar.” malları için tescil ettirmek amacıyla USPTO’ya başvuruda bulunur. B&B, “Sealtite” markasının tesciline karşı kendi markasıyla karıştırılma olasılığı gerekçesiyle itiraz eder.

USPTO Temyiz Kurulu karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazı kabul eder ve Hargis’in başvurusunu reddeder. Bununla birlikte, USPTO’daki süreçle paralel olarak devam eden marka hakkına tecavüz davasında Bölge Mahkemesi, USPTO Temyiz Kurulu’nun bir mahkeme olmadığını ve dolayısıyla Temyiz Kurulu kararının kendisi için bağlayıcı olmayacağını belirtir. Bölge Mahkemesi’nde görülen dava neticesinde jüri markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığı sonucuna ulaşır.

B&B, Bölge Mahkemesi’nin kararına karşı temyiz yolunu kullanır, ancak 8. Temyiz Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararını onar. Temyiz Mahkemesi kararında, idari organların kararlarının da “collateral estoppel veya issue preclusion” uygulaması için yani, daha önce karara bağlanmış bir hususun yeniden yargılamaya açılmasının yasaklanması uygulaması için, dayanak teşkil edebileceğini, ancak inceleme konusu vakada bu durumun söz konusu olamayacağını belirtir. Şöyle ki, 8. Temyiz Mahkemesi’ne göre USPTO ve mahkemeler karıştırılma olasılığını değerlendirirken farklı faktörleri değerlendirmeye almaktadır.

B&B, bu kararı, A.B.D. Yüksek Mahkemesi nezdinde temyize götürür. Yüksek Mahkeme, 8. Temyiz Mahkemesi’nin kararını bozar. Yüksek Mahkeme kararı takip eden ana tespitleri içermektedir:

Yüksek Mahkeme’ye göre, daha önce karara bağlanmış bir hususun yeniden yargılamaya açılmasının yasaklanması uygulaması (collateral estoppel veya issue preclusion) sadece iki mahkemenin aynı konuyu incelemesi durumu ile sınırlamaz. A.B.D. Kongresi’nin niyeti, ilgili mevzuatta buna açıkça aykırı bir hukuki amaç bulunmadığı sürece, bu uygulamayı idari prosedürlere de yaymaktır. Yüksek Mahkeme, A.B.D. Marka Kanunu olan Lanham Yasası’nda buna aykırı bir maksat bulunmadığı görüşündedir.

Buna ilaveten, USPTO Temyiz Kurulu kararlarının, hangi gerekçeyle yeni karar alınmasını engelleme uygulaması dışında kalması gerektiğini gösteren kategorik bir neden de bulunmamaktadır. Yüksek Mahkeme literatürde belirtildiği üzere, daha önceden karara bağlanmış bir hususun yeniden yargılamaya açılmasının yasaklanması uygulamasının, her iki vakanın aynı olması halinde ve uygulamaya ilişkin diğer şartların dikkatlice incelenmesi sonucunda ortaya çıkabileceği kanaatindedir.

Karıştırılma olasılığı değerlendirilirken, mahkemelerin, USPTO Temyiz Kurulu’nun incelediğinden daha farklı faktörleri de dikkate aldığı bilinse de, inceleme tamamen farklı değildir. Tescil için yapılan karıştırılma olasılığı incelemesinin standartları ile tecavüz için yapılan karıştırılma olasılığı incelemesinin standartları aynıdır. USPTO Temyiz Kurulu, markaları ve markaların kapsadığı malları ve hizmetleri karşılaştırırken; mahkemeler, markaların ambalajlar üzerinde ne şekilde kullanıldığı dahil olmak üzere, kullanıma ilişkin diğer faktörleri de dikkate alır. Buna karşın Yüksek Mahkeme’ye göre, değişik kullanım biçimleri dikkate alınsa da, karıştırılma olasılığı değerlendirmesine ilişkin hukuki standart her zaman aynıdır. Dolayısıyla, daha önce karara bağlanmış bir hususun yeniden yargılamaya açılmasını yasaklama ihtimali kategorik olarak yok sayılamaz.

Bununla birlikte, Yüksek Mahkeme bu yöndeki değerlendirmenin her zaman uygulanabileceğini ifade etmemiştir. Sorunun yanıtı asıl olarak, inceleme konusu tescilli markaların işaret ettiği kullanım biçimi ile ilgili markaların piyasadaki kullanım biçiminin birbirlerinden esasen farklı olup olmadığı hususunda yatmaktadır. Eğer, USPTO Temyiz Kurulu kararında, tarafların markalarının piyasadaki kullanımını dikkate almamışsa, söz konusu Temyiz Kurulu kararının piyasadaki fiili kullanım biçiminin başlıca faktör olduğu bir davada yeni karar alınmasını önleyici bir etkisi olmayacaktır.

Yargıçlardan Ginsburg, bu hususa katıldığını özellikle açıklamıştır. Ginsburg’a göre, markalar genellikle piyasadaki fiili kullanım biçimleri değerlendirilmeden, markaların soyut olarak karşılaştırılması yoluyla tescil edilmektedir. Dolayısıyla, tescil prosedürü bu şekildeyse, bu incelemenin sonraki bir tecavüz davasında önleyici etkisi olmayacaktır.

Yüksek Mahkeme kararı oybirliği ile alınmamış ve üyelerden ikisi karara şerh koymuştur. 7-2 şeklinde oluşan çoğunluk görüşüne muhalefet eden yargıçlar Thomas ve Scalia, idari kurulların kararlarının, sonraki davalarda mahkeme kararları için önleyici etkiye sahip olduğunun kabul edilebilmesi için, yeterli hukuki dayanak bulunmadığı görüşündedir.

Yüksek Mahkeme belirtilen çoğunluk kararı doğrultusunda davayı 8. Temyiz Mahkemesi’ne iade etmiş ve takip eden kuralın uygulanmasını istemiştir: “Önceden karara bağlanmış bir hususun yeniden yargılamaya açılmasının yasaklanması uygulamasına ilişkin olağan şartlar ortaya çıkmışsa ve USPTO Temyiz Kurulu tarafından karara bağlanmış kullanım, Bölge Mahkemesi’ne sunulan kullanımla esasen aynı ise, önleyici etki durumu uygulanacaktır.”

Tüm bunların sonucunda, USPTO Temyiz Kurulu’nun kararlarının sonraki tecavüz davalarındaki önleyici etkisinin olup olmayacağı hususu her vakada ayrıca tartışma konusu olacaktır. Mahkeme her vakada, USPTO Temyiz Kurulu’nun kararına ve dayandığı delillere bakacak ve bunları kendi önündeki dava ile karşılaştıracaktır.

Kararın üzerinden sadece iki gün geçmiş olmakla birlikte yorumcular, bundan sonra USPTO Temyiz Kurulu önündeki uyuşmazlıkların çok daha zorlu geçeceğini, USPTO nezdindeki itirazlarda tarafların daha agresif stratejiler izleyeceğini ve muhtemelen bu tip işlemlerin çok daha pahalı hale geleceğini tahmin etmektedir. Şöyle ki, eğer USPTO Temyiz Kurulu’nun karıştırılma olasılığı hakkındaki kararları, diğer şartların da gerçekleşmesi durumunda mahkemeler için etki doğurucu hale gelecekse, taraflar daha uzun ve pahalı mahkeme süreçlerini beklemek yerine, ilk etapta USPTO Temyiz Kurulu önünde haklı çıkmayı tercih edecek ve bunun için daha öncesine kıyasla daha fazla emek ve zaman sarf edecektir.

Diğer şartların da gerçeklemesi halinde, idari bir kurulun kararını mahkemeler için etki doğurucu hale getirme potansiyelini içeren bu karar kanaatimizce oldukça dikkat çekici niteliktedir. Henüz iki günlük olan kararın daha dikkatli ve derin tahlilinin yapılması gerektiği açık olsa da ve karar ilk okuma sonucunda oluşan kaba tespitlerin ötesinde daha derin bir analizi gerektirse de, Türkiye’deki alan profesyonellerinin bu önemli karardan haberdar olması gerektiği görüşündeyim. Daha derin bir analizin ardından, kapsamlı bir değerlendirme şüphesiz yerinde olacaktır.

Önder Erol Ünsal

Mart 2015

unsalonderol@gmail.com

USPTO Temyiz Kurulu “CLETAXI” Kararı – Tanımlayıcı Markalara Yönelik Uygulama Bir Kez Daha İrdeleniyor

cletaxi2

 

Marka tescil ofislerinin kararlarıyla ortaya koydukları genel eğilim, ofislerin değerlendirme kriterlerinin kimi durumlarda “katı” olarak adlandırılmasına yol açmakta ve “katı” olarak tanımlanan ofisler ticari özgürlüklerin önünü kesmekle itham edilmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.), tüm dünyada özgürlükler ülkesi olarak anılmakta ve siyasi ve ekonomik liberalizmin beşiği olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’nun markaların tescil edilebilirliği ile ilgili uygulamalarını takip edenler, USPTO’nun markaların tanımlayıcılık eşiğini belirlerken oldukça “katı” bir ofis olduğunu kolaylıkla gözlemlemektedir. Siyasal ve ekonomik liberalizmin beşiğinde, tanımlayıcılık konusundaki tescil edilebilirlik kriterlerinin ve uygulamasının oldukça “katı” olması, kanaatimizce “katı” sıfatının kullanıldığı bağlamın yanlışlığını göstermektedir. Bu yazı kapsamında, ülkemizde oldukça “katı” olarak değerlendirilebilecek, ancak USPTO standartları bakımından oldukça normal ve yerinde bir uygulamayı işaret eden bir kararı okuyuculara kısaca aktarmaya çalışacağım.

USPTO Temyiz Kurulu, 5 Mart 2015 tarihinde verdiği kararla “Sınıf 39: Taksiyle ulaşım hizmetleri.” için başvurusu yapılan “CLETAXI” kelime markasının reddedilmesine yönelik kararı onamıştır. Karara ilişkin detaylar aşağıda kısaca açıklanacak olmakla birlikte, kararın tam metnini incelemek isteyenlerin karara http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-86005944-EXA-8.pdf bağlantısından erişmesi mümkündür.

Anthony R. Bozier ismindeki bir gerçek kişi, 9 Temmuz 2013 tarihinde standart karakterlerde yazılı “CLETAXI” kelime markasını “Sınıf 39: Taksiyle ulaşım hizmetleri.” için tescil ettirmek amacıyla USPTO’ya başvuruda bulunur.

cletaxi

USPTO uzmanı başvuruyu, “CLETAXI” ibaresinin başvuru kapsamındaki hizmetler bakımından doğrudan tanımlayıcı olması gerekçesiyle reddeder. Uzmana göre, “CLE” ibaresi, “Cleveland Hopkins Uluslararası Havalimanı”nın kısaltmasıdır, başvuru sahibi belirtilen havalimanından veya belirtilen havalimanına taksi hizmeti sağlamaktadır ve dolayısıyla, başvuru hizmetlerin niteliğini belirtmektedir. Bu çerçevede, başvuru tanımlayıcı niteliktedir.

Başvuru sahibi belirtilen gerekçeyle verilen ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenir.

Temyiz Kurulu, ilk olarak tanımlayıcı markalarla ilgili içtihadı kısaca belirtir.

Bir terim, markanın kapsadığı mallara veya hizmetlere ilişkin olarak, malların veya hizmetlerin bileşimi, kalitesi, karakteristikleri, özellikleri, fonksiyonları, amaçları veya kullanım biçimleri hakkında derhal ve doğrudan bir fikir iletiyorsa münhasıran tanımlayıcı kabul edilecektir. Bir markanın münhasıran tanımlayıcı niteliği, soyut biçimde veya varsayımlara dayalı olarak değil, tescil talebi kapsamında bulunan mallara veya hizmetlere ilişkin olarak ve terimin kullanıldığı bağlam dikkate alınarak belirlenir. Bir terimin münhasıran tanımlayıcı kabul edilmesi için malların veya hizmetlerin tüm ve her bir özelliğini belirtmesi gerekli değildir, malların veya hizmetlerin önemli bir niteliğinin, amacının veya özelliğinin tanımlanmış olması yeterlidir. Bu husus tespit edilirken, markanın mallara veya hizmetlere ilişkin olarak kullanıldığı veya kullanılacağı bağlam ve markanın, ilgili pazardaki ortalama tüketicilerde yaratacağı olası etki dikkate alınmalıdır. Cevabı aranan soru, markayla karşılaşacak kişilerin, markanın kapsadığı hizmetleri tahmin edip etmemesi değildir. Bunun ötesinde, cevabı aranan soru, hizmetlerin ne olduğunu bilen kişilerin, markanın bunlar hakkında bilgi ilettiğini düşünüp düşünmemesidir.

Münhasıran tanımlayıcı nitelikteki iki veya daha fazla sayıda terim birleştirildiğinde ortaya çıkan bileşke markanın, münhasıran tanımlayıcı nitelikte olup olmadığı sorusu yanıtlanırken, bileşke terimin yeni ve özgün bir ticari izlenim oluşturup oluşturmadığı araştırılmalıdır. Eğer bileşke markayı oluşturan her bir terim mallara veya hizmetlere ilişkin olarak münhasıran tanımlayıcı anlamını muhafaza ediyorsa, bileşke markanın münhasıran tanımlayıcı olduğu sonucuna varılacaktır. Bununla birlikte, münhasıran tanımlayıcı terimlerin kombinasyonundan oluşan bir bileşke marka, terimlerin kombinasyonu özgün nitelikte veya tanımlayıcı olmayan bir anlama karşılık geliyorsa veya ortaya çıkan anlam mallara veya hizmetlere ilişkin olarak tuhaf veya tutarsız ise, tescil edilebilir nitelikte görülecektir. Eğer bir kişi, başvuruya konu terimin tanımladığı özellikleri belirleyebilmek için bir fikri olgunlaştırmak veya çok aşamalı bir gerekçelendirme sürecini izlemek zorunda ise, terim münhasıran tanımlayıcı değil, çağrıştırıcı nitelikte kabul edilecektir.

Başvuruya konu marka, “CLE” ve “TAXI” ibarelerinin aralarında boşluk bırakılmaksızın birlikte yazılması suretiyle oluşturulmuştur. “CLE” kısaltması, diğer anlamlarının yanısıra “Cleveland Hopkins Uluslararası Havalimanı”nın kısaltmasıdır. Başvuru sahibinin web sayfasından edinilen bilgiler ve kendisi tarafından sunulan kanıtlar, başvuru sahibinin markasını “Cleveland Hopkins Uluslararası Havalimanı”na ulaşım veya oradan dönüş için kullandığını göstermektedir.

Temyiz Kurulu’na göre incelenen kanıtlar, başvuru sahibinin sunduğu taksi hizmetlerinin olası kullanıcılarının “CLETAXI” ibaresini, “Cleveland Taxi” olarak algılayacaklarını göstermektedir. “CLE” ve “TAXI” ibarelerinin kombinasyonu, başvuru sahibinin markasının yeni ve özgün bir ticari izlenim oluşturmasını sağlamamaktadır. Kaldı ki, geçmişte incelenen sayısız vakada, tanımlayıcı nitelikte bulunan iki terimden müteşekkil bir markayı aralarında boşluk olmaksızın yazarak tek bir terim haline dönüştürmenin, bileşke terimin münhasıran tanımlayıcı bulunmasını durumunu ortadan kaldırmadığı yönünde karar verilmiştir.

Başvurunun standart karakterlerde yazılmış olması, başvurunun hizmetlere ilişkin kullanım biçiminin özel bir biçim veya stille sınırlandırılmamış olduğunu göstermektedir. Yerleşik içtihada göre, bir marka standart karakterlerde sunulmuşsa, Temyiz Kurulu başvuru sahibinin markasının tasvir edebileceği her biçimi nazara almalıdır. Başvuru sahibinin sunduğu numunelerden görüldüğü üzere “CLE” kısaltmasının “TAXI” ibaresine göre daha büyük karakterlerde ve farklı renkte yazımı suretiyle iki terim arasında belirgin görsel ayrım yaratılmıştır.

Yukarıda belirtilenlerin ışığında Temyiz Kurulu, başvuruya konu “CLETAXI” ibaresinin, başvuru kapsamında bulunan “Sınıf 39: Taksiyle ulaşım hizmetleri.”nin niteliği hakkında tüketicileri derhal ve doğrudan bilgilendirdiği görüşüne ulaşmıştır.

Başvuru sahibine göre, başvurunun, kapsadığı hizmetlerin niteliğini belirttiği sonucuna varabilmek için geniş bir hayalgücü gerekmektedir. Buna karşın Temyiz Kurulu’na göre, başvuru sahibi, başvurunun hizmetlerin niteliğini belirtmediği sonucuna varılmasını sağlamak için gerekli olan, çok aşamalı bir gerekçelendirme sürecinin varlığını ortaya koyamamış durumdadır.

Başvuru sahibi “CLE” kısaltmasının farklı anlamlarının da varlığını öne sürmekte ve çok anlamlılığın markanın bu kısmını muğlak hale getirerek, başvurunun münhasıran tanımlayıcı olarak değerlendirilmesini engellediğini ifade etmektedir. Temyiz Kurulu’na göre, bu argüman sonuca etkili olmayacaktır, şöyle ki tanımlayıcılık hususu markanın kapsamında bulunan mallara veya hizmetlere ilişkin olarak değerlendirilmelidir. Yerleşik içtihatta belirtildiği üzere, bir terimin başka anlamlarının bulunması sonuca etkili değildir.

Başvuru sahibinin bir diğer iddiası, “CLETAXI” ibaresini başka kimsenin kullanmaması ve gelecekte bu terimi başkalarının kullanabileceği iddiasının temelinin bulunmamasıdır. Bununla birlikte yerleşik içtihada göre, bir başvuru sahibinin, münhasıran tanımlayıcı bir terimin ilk veya tek kullanıcısı olması, bu terimi mutlak surette anlamsız veya ayırt edici hale getirmez. Dolayısıyla, başvuru sahibinin bu yöndeki itirazı da yerinde görülmemiştir.

Temyiz Kurulu sonuç olarak, başvuru sahibinin tüm itirazlarını reddetmiş ve uzmanın başvurunun reddedilmesi yönündeki kararını onamıştır.

Bu noktada yazının ilk paragrafında yaptığımız yorumlara dönülecek ve bir an için TPE’nin “taksiyle ulaşım hizmetleri” için [hayali] “TZWTAKSİ” (TZW = Trabzon havalimanının kısaltması) veya “İZMTAKSİ” (İZM = İzmir’in kısaltması) markalarını tanımlayıcılık gerekçesiyle reddettiği varsayılacak olursa, Enstitü’nün bu tip kararlarının ardından şiddetle eleştirilip, KHK’yı “katı” yorumlamakla itham edileceği kanaatimizce şüphesizdir. Bununla birlikte, benzer nitelikteki kararların siyasal ve ekonomik liberalizmin beşiği A.B.D.’nde veriliyor olması ve bu kararların USPTO tarafından nadiren değil, sıklıkla verilmesi, kanaatimizce “katı uygulama”, vb. adlandırmaları tamamen anlamsız kılmaktadır. Bu bağlamda, marka incelemesi hakkında yürütülen tartışmalarda; “katı”, “esnek”, “liberal”, “ticari özgürlükleri engelleyici”, “gelişmiş ülke uygulamalarının aksi”, “gelişmiş ülke uygulamalarıyla uyumlu”, vb. içerikte, marka hukuku bakımından anlamsız ve soyut kalıplar kullanmak yerine, tartışmaları kavramlar ve somut uygulamalar bağlamında yürütmek kanaatimizce daha yerinde olacaktır.

Önder Erol Ünsal

Mart 2015

unsalonderol@gmail.com

Organizasyon veya Etkinlik İsminden Oluşan Markaların Tescil Edilebilirliği Hakkında Güncel Bir USPTO Temyiz Kurulu Kararı – “International Air and Space Program” Markası

 

airandspace2

 

Sanat, kültür, spor, eğlence, eğitim veya ticaret amaçlı organizasyonların veya etkinliklerin isimlerinden oluşan marka başvurularının tescil edilebilirliği meselesi, uygulamada sıklıkla tartışmaya yol açan bir konu niteliğindedir.

Ek bir ayırt edici unsur olmaksızın münhasıran bir organizasyonun veya etkinliğin adından oluşan markalar, organizasyonu düzenleyenlere göre marka olarak tescil edilebilir nitelikte olsa da, marka inceleme ofislerinin bu tip markalar hakkındaki değerlendirmesi genellikle aynı yönde olmamaktadır. Bu yazı kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu’nun bir organizasyonunun adından oluşan bir marka başvurusu hakkında verdiği güncel bir kararı kısaca aktarmaya çalışacağız.

“Aexa Aerospace LLC” firması, standart karakterlerde yazılı “INTERNATIONAL AIR AND SPACE PROGRAM” kelime markasını 41. sınıfa dahil “Havacılık ve uzay alanında konferans ve sempozyum düzenlenmesi hizmetleri.” için tescil ettirmek amacıyla, 31/01/2014 tarihinde USPTO’ya marka tescil başvurusunda bulunur.

airandspace

 

Bu aşamada, başvuruyu oluşturan “INTERNATIONAL AIR AND SPACE PROGRAM” ibaresinin Türkçe karşılığının “ULUSLARARASI HAVA VE UZAY PROGRAMI” olduğu belirtilmelidir. Başvuru sahibi, başvuru aşamasında markada yer alan “AIR AND SPACE PROGRAM” ibaresi için disclaimer (feragat) yolunu kullanmış ve belirtilen ibare üzerinde münhasır haklar talep etmeyeceğini belirtmiştir.

Başka bir yazıda daha detaylı açıklama niyetinde olmakla birlikte, A.B.D. marka hukuku çerçevesinde disclaimer (feragat) kavramı kısaca takip eden biçimde açıklanabilir:

Markadaki belirli unsurlardan feragat (disclaimer) uygulamasının amacı, kapsadıkları bazı unsurlar tek başlarına tescil edilebilir nitelikte olmayan, ancak bütün olarak tescil edilebilir nitelikte olan markaların tesciline -markada yer alan ve tek başlarına tescil edilebilir nitelikte olmayan unsurların sağlayacağı haklar hakkında yanlış izlenim oluşmasına izin verilmeden- imkan sağlamaktır. (Horlick’s Malted Milk Co. v. Borden Co., 295 F. 232, 234 (D.C. Cir. 1924) Bileşke markalarda, markayı oluşturan unsurlardan birisinin sağlayacağı haklardan feragat edilmesi yönündeki bildirim şu anlama gelmektedir: Feragat edilen unsura dayanarak marka hakları ileri sürülemeyecektir, tescilli markadan kaynaklanan haklar bileşke markanın bütününe ilişkindir ve ilgili tescil yalnızca bileşke markanın kullanımından kaynaklanacak hakları içermektedir. (Sprague Electric Co. v. Erie Resistor Corp., 101 USPQ 486, 486-87 (Comm’r Pats. 1954)) Markayı oluşturan unsurlardan birisinden feragat prosedürü, sadece belirli sınıflara ve belirli mallara veya hizmetlere ilişkin olabilir.

USPTO uzmanı, disclaimer talebi içerse de, başvuruyu A.B.D. Marka Kanunu’nun (2)(e)(1) paragrafı uyarınca, tanımlayıcılık gerekçesiyle reddeder. Uzmana göre, başvuruyu oluşturan “INTERNATIONAL AIR AND SPACE PROGRAM” ibaresi başvuru kapsamında bulunan hizmetleri doğrudan tanımlar niteliktedir.

Başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca değerlendirilerek 19/02/2015 tarihinde karara bağlanır. Temyiz Kurulu’nun oldukça kısa sayılabilecek kararı aşağıda anahatlarıyla bilgilerinize sunulmaktadır.

Temyiz Kurulu kararında ilk olarak, tanımlayıcı markalar konusundaki içtihada yer vermiştir:

Bir terim, malların ve hizmetlerin kalitesine, niteliğine, amacına veya özelliklerine ilişkin olarak doğrudan doğruya bilgi iletiyorsa tanımlayıcı niteliktedir. (In re Chamber of Commerce of the U.S., 675 F.3d 1297, 102 USPQ2d 1217, 1219 (Fed. Cir. 2012); In re Gyulay, 820 F.2d 1216, 3 USPQ2d 1009, 1009 (Fed. Cir. 1987)) Bir markanın tanımlayıcı niteliği, başvuru kapsamında bulunan mallar veya hizmetler, markanın kullanım biçimi ve markanın fiili veya niyet edilen kullanım biçiminin ortalama tüketiciler üzerinde yaratacağı olası etki dikkate alınarak değerlendirilir. (In re Chamber of Commerce of the U.S., 102 USPQ2d at 1219) Markanın tanımlayıcı niteliği soyut olarak değerlendirilmez. (In re Bayer Aktiengesellschaft, 488 F.3d 960, 82 USPQ2d 828, 1831 (Fed. Cir. 2007)) Bir diğer deyişle, malların ve hizmetlerin ne olduğunu bilen kişilerin, markayı kendileri için, mallar ve hizmetler hakkında doğrudan bilgi ileten bir terim olarak algılayıp algılamadığını değerlendirmekteyiz. (In reMBNA America Bank N.A., 340 F.3d 1328, 67 USPQ2d 1778, 1780 (Fed. Cir. 2003))

Başvuru sahibi, markada yer alan “AIR AND SPACE PROGRAM” ibaresinin tanımlayıcı olduğunu kabul etmekte, ancak bu ibareden disclaimer yoluyla feragat ettiğini ve başvuruda “INTERNATIONAL” ibaresinin de yer aldığını belirterek, markanın bütüncül olarak tanımlayıcı olmadığını iddia etmektedir. Başvuru sahibine göre, “INTERNATIONAL” kelimesinin çeşitli anlamları bulunmaktadır ve bu kelimeyi başvuru kapsamında bulunan hizmetlerle bağdaştırabilmek için belirli düzeyde hayalgücü gerekmektedir, bu bağlamda başvuru sahibi, markanın bütün olarak doğrudan tanımlayıcı nitelikte olmadığı görüşündedir.

Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin argümanlarını ikna edici bulmamaktadır. Kurul’un önceki içtihadında belirtildiği üzere: “Cevaplanması gereken soru, markayla karşılaşacak kişilerin, malların ve hizmetlerin ne olduğunu tahmin etmesi değildir. Bunun ötesinde, cevaplanması gereken soru, malların veya hizmetlerin neler olduğunu bilen kişilerin, markanın mallar veya hizmetler hakkında bilgi ilettiğini düşünüp düşünmeyeceğidir. (re Tower Tech Inc ., 64 USPQ2d 1314, 1316-17 (TTAB 2002)

Başvuru sahibinin itiraz dilekçesinde sunduğu kanıtlar, markanın “öğrenciler için bir uluslararası program” için kullanıldığını göstermektedir. Bu husus da göz önüne alındığında, Temyiz Kurulu, markadaki “international (uluslararası)” kelimesini gören bu hizmetlere aşina tüketicilerin, başvuru sahibinin sağladığı hizmetlerin uluslararası nitelikte olduğunu düşüneceği görüşündedir. Kurul, inceleme uzmanının bu yöndeki tespitine katılmaktadır.

Daha da ötesinde, Temyiz Kurulu, “international (uluslararası)” kelimesini içeren markalar hakkında, tanımlayıcılık gerekçeli çok sayıda ret kararı vermiştir (Örneğin, “International Banking Institute” markası, bankacılar için seminer düzenleme hizmetleri bakımından; “BILLFISH INTERNATIONAL CORP ve şekil” markası, deniz turnası (billfish) için uluslararası düzeyde dernek hizmetleri bakımından; “INTERNATIONAL TRAVELERS CHEQUE” markası ise, uluslararası düzeyde finansal danışmanlık hizmetleri bakımından doğrudan tanımlayıcı nitelikte bulunmuştur.).

Ayrıca, yerleşik içtihada göre, bileşke bir markayı oluşturan her unsur doğrudan tanımlayıcı nitelikte ise, bunların bileşkesi de doğrudan tanımlayıcı nitelikte olacaktır. (re Oppedahl & Larson LLP, 373 F.3d 1171, 71 USPQ2d 1370, 1372 (Fed. Cir. 2004))

Belirtilen nedenlerle USPTO Temyiz Kurulu, “INTERNATIONAL AIR AND SPACE PROGRAM” markasının, başvuru kapsamında bulunan hizmetler bakımından tüketicilere derhal ve doğrudan bilgi verdiği ve bu anlamda da tanımlayıcı nitelikte olduğu sonucuna ulaşmıştır. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu başvuru hakkında verilen ret kararını onamıştır.

Yazının başında da belirttiğimiz üzere, sanat, kültür, spor, eğlence, eğitim veya ticaret amaçlı organizasyonların veya etkinliklerin isimlerinden oluşan marka başvurularının tescil edilebilirliği meselesi, sıklıkla tartışma konusu edilmektedir. Bileşke marka niteliğindeki tanımlayıcı terimler hakkındaki USPTO uygulaması, bu karardan da anlaşılacağı üzere, markayı oluşturan unsurların tek tek tescil edilebilirliğinin test edilmesi ve ardından bu unsurların oluşturduğu bütünün tescil edilebilirliği testine dayanmaktadır. Genel içtihat ise, “Bileşke bir markayı oluşturan her bir unsur doğrudan tanımlayıcı nitelikte ise, bunların bileşkesi de tanımlayıcı nitelikte olacaktır.” yönündedir. Bu haliyle USPTO uygulamasında, bileşke markayı oluşturan unsurların her biri tanımlayıcı nitelikte ise, bunların bileşkesinin de tanımlayıcı bir marka olarak değerlendirildiğini ifade etmek ve organizasyon veya etkinlik isimlerinden oluşan markaların da aynı muameleye tabi olduğunu belirtmek yanlış olmayacaktır.

Önder Erol Ünsal

Şubat 2015

unsalonderol@gmail.com

“Sandviçler” ve “Sebze Salataları” Bağlantılı Mallar mıdır? USPTO Temyiz Kurulu “THE LAFAYETTE” Kararı

salad+sandwich

“Ülkemizde yürürlükte bulunan marka mevzuatı ile çerçevesi çizilen marka incelemesi sistemi içerisindeki en olumsuz nokta nedir?” sorusuna benim vereceğim yanıt, fazla tereddüt etmeksizin “aynı tür mal / hizmet” kavramı ve bu kavramın nasıl uygulanacağını düzenleyen “Mal – Hizmet Tebliği” olur. Hangi sistemden etkilenilerek yürürlüğe konulduğunu anlamanın mümkün olmadığı tebliğ yapısı, aynı tür veya benzer mal / hizmet tespitini aynı sınıf içerisinde yer alan aynı gruplara indirgeme riskini yanında getirmektedir ve çoğu durumda bu risk realize olmaktadır. Nicé sınıflandırması, malların ve hizmetlerin benzerliği ve bu benzerliğin ne şekilde incelenmesi gerektiği hakkında sitede önceden yazdığım çok sayıda yazı bulunduğundan, aynı tespitleri bir kez daha tekrar etmekten kaçınacağım, bununla birlikte konuyla ilgilenenlerin http://iprgezgini.org/category/nice-siniflandirmasi-mallarin-ve-hizmetlerin-uluslararasi-siniflandirmasi/ bağlantısından erişilebilecek yazıları incelemeleri mümkündür.

Bu yazı kapsamında inceleyeceğimiz konu, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu tarafından 03/02/2015 tarihinde verilen “THE LAFAYETTE” kararı çerçevesinde incelenen “sandviçler” ve “sebze salataları” mallarının birbiriyle bağlantısıdır. Karar metninin http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-85862485-EXA-8.pdf bağlantısından incelenmesi mümkündür.

“The Express Cafe & Bakery, LLC dba Goose Feathers” firması 28/02/2013 tarihinde, standart karakterlerde yazılı “THE LAFAYETTE” kelime markasını “sandviçler” malı için tescil ettirmek amacıyla USPTO’ya başvuruda bulunur.

USPTO uzmanı, başvuruyu “sebze salataları” mallarını kapsayan “LAFAYETTE” markası ile karıştırılma olasılığı gerekçesiyle reddeder. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenir.

Açıklamalara geçmeden önce; USPTO’nun da tıpkı TPE gibi benzer markalar bakımından resen ret incelemesi yaptığı (yani 7/1-(b) bendinin eşdeğeri bir incelemeyi ilana itiraz olmaksızın resen yaptığı), ancak malların ve/veya hizmetlerin benzerliği konusunda Tebliğ veya benzeri bir listeyle bağlı karar vermediği, malların ve hizmetlerin benzerliğini vaka bazında incelediği ve Nicé sınıflandırmasına göre “sebze salataları”nın 29. sınıfta, “sandviçler”in ise 30. sınıfta yer aldığı belirtilmelidir. Bu açıklamalardan kolaylıkla anlaşılacağı üzere, TPE önüne aynı vaka gelmiş olsaydı, malların farklı sınıflarda yer alması gerekçesiyle, malların aynı tür, benzer veya bağlantılı olmadıkları kararını peşinen verecek ve başvuruyu ilan edecekti. Buna karşın, USPTO uzmanı, malların sınıfları farklı olsa da malları bağlantılı mallar olarak değerlendirmiş ve başvuruyu reddetmiştir. USPTO Temyiz Kurulu’nun karar hakkındaki değerlendirmesi ise aşağıda yer almaktadır.

Temyiz Kurulu, ilk olarak markaların benzerliği hususunu değerlendirmiştir. Kurul’a göre, başvuruda yer alan “THE” ibaresinin, ticari kaynak gösterme gücü bulunmamaktadır ve dolayısıyla “THE LAFAYETTE” markasının “LAFAYETTE” markasından ticari kaynak gösterme kapasitesi bakımından farkı bulunmamaktadır. Bu bağlamda, markaların birbirleriyle görsel olarak neredeyse aynı olduklarını kabul etmek gerekmektedir.

Malların benzerliği değerlendirmesine geçmeden önce; markalar arasındaki benzerlik derecesi yükseldikçe, karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşabilmek için, malların benzerlik derecesinin yüksekliğine olan ihtiyacın azaldığı ilkesinin hatırlatılması gerekmektedir.

“Bu vakada olduğu gibi, başvuru sahibinin markası önceki tescil sahibinin markası ile neredeyse aynı ise, karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşmak için, mallar arasında yalnızca kabul edilebilir (tutarlı) bir bağlantının bulunması yeterli olacaktır.” (Re Thor Tech Inc. 90 USPQ2d, 1636 – The Wave – Wave kararı).

Buna ilaveten, karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşabilmek için başvuru ve önceki tescil sahibinin mallarının aynı veya rekabet eder nitelikte mallar olmasının şart olmadığı da belirtilmelidir. Bu sonuca varabilmek için, malların ve/veya hizmetlerin bir şekilde bağlantı olması veya pazarlanmalarına ilişkin şartlar nedeniyle aralarında, aynı ticari veya bağlantılı ticari kaynaklardan geldikleri yanlış inancına yol açabilecek bir ilişki kurulması yeterlidir.

USPTO uzmanının, “sandviçler” ve “sebze salataları” malları arasında bağlantı kurarken dayandığı kanıtlardan birisi, her iki malı da bünyesinde birlikte barındıran 5 adet üçüncü taraf tescilinin varlığıdır. Temyiz Kurulu içtihadına göre, malları bir arada barındıran ve ticarette kullanıma dayanan üçüncü kişi tescillerinin varlığı, malların veya hizmetlerin aynı ticari kaynaktan gelebileceğini gösterme amacına hizmet edebilir.

Kanaatimizce, Türkiye’de neredeyse her başvuru Tebliğ’in ilgili sınıfındaki tüm malların veya hizmetlerin kopyalanıp yapıştırılmasından ibaret olduğundan ve Enstitü sicili kullanılmayan mallar ve hizmetlerle dolu bir depoya dönüşmüş olduğundan, üçüncü kişi tescillerinin varlığının Türkiye’de ciddi bir delil teşkil etmesi mümkün olmayacaktır. Ancak, belirtildiği üzere bu durum A.B.D.’nde ciddi bir delil niteliğindedir. Temyiz Kurulu, uzmanca gösterilen ve inceleme konusu malları birlikte içeren üçüncü kişi tescillerinin varlığı hususunu, sandviçler ve sebze salataları mallarının tek bir ticari kaynaktan geldiğine delil teşkil edebilecek nitelikte bir durum olarak değerlendirmektedir.

Başvuru sahibi, sebze salataları ve sandviçler mallarının farklılıklarını ortaya koyarak, malların benzer veya bağlantılı olmadığını savunmuştur. Başvuru sahibine göre, sandviçler ekmek içeren ve ana yemek niteliğindeki mallar iken, sebze salataları genellikle yan yemek (meze) niteliğindedir. Buna karşın, Temyiz Kurulu’na göre, karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna varabilmek için malların aynı veya rekabet eder nitelikte mallar olması şart değildir. Kaldı ki, inceleme uzmanı sebze salatalarının ana yemekler gibi pazarlandığını gösterir kanıtlar da sunmuştur.

Önceden paketlenmiş sandviçler veya salatalar marketlerde de satışa sunulabilir, yani bu tip ürünlerin mutlak surette restoranlarda sunumu zorunlu değildir. Başvuru sahibi bu durumu kabul etmekle birlikte, ürünlerin marketlerin farklı bölümlerinde satışa sunulduğunu öne sürmektedir. Bununla birlikte, Temyiz Kurulu başvuru sahibinin bu görüşünün gerçekçi olmadığı kanaatindedir, şöyle ki bu ürünlerin hangi nedenle aynı soğutucu dolapta satışa sunulmadığını gösteren kanıtlar bulunmamaktadır.

Temyiz Kurulu, sayılan tüm nedenlerle “sandviçler” ve “salatalar” mallarının bağlantılı mallar oldukları yönündeki tespitin yerinde olduğu görüşündedir.

Kurul’a göre, gerek sandviçler gerekse de salatalar ucuz ürünlerdir ve tek bir öğünü oluşturmaları nedeniyle, kimi zaman birbirlerinin yerine de tüketilebilmektedir. Bunun sonucu olarak, bir soğutucu dolaptan önceden paketlenmiş sandviç veya salata alırken tüketicilerden, markaları dikkatlice incelemelerini beklemek yerinde olmayacaktır. Hele ki, inceleme konusu markaların neredeyse aynı olmaları hususu göz önüne alındığında, tüketicilerin alışveriş esnasında, markaların birisinde ek olarak “THE” ibaresinin yer almasından kaynaklanan farklılığı algılayamamaları çok olası olacaktır.

Başvuru sahibi, “CAFE LAFAYETTE” ibareli bir markanın “Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri.” için üçüncü bir taraf adına tescilli olmasından ve bu hizmetlerin sebze salataları mallarına, sandviçlerden daha yakın olduğundan hareketle, bu markanın tescil edilmiş olmasının, başvuru ile ret gerekçesi marka arasındaki karıştırılma ihtimali tespitinin yerindeliğini ortadan kaldırdığını öne sürmektedir. Temyiz Kurulu, söz konusu üçüncü kişi markası tescil edilirken uzmanın hangi görüşten hareket ettiğini bilmemektedir, şöyle ki belirtilen marka inceleme konusu vakada değerlendirmeye konu değildir. Bununla birlikte Kurul’a göre, “LAFAYETTE” ibareli bir markanın tescil edilmiş olması, Ofis’in benzer markalar hakkında aynı kararı vereceği yönünde bir politikanın varlığını gösterir nitelikte bir husus değildir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin bu yöndeki itirazı da haklı görülmemiştir.

Temyiz Kurulu yukarıda sayılan tüm nedenler çerçevesinde, başvuru hakkında verilen ret kararını yerinde bulmuş ve başvuru sahibinin itirazını reddetmiştir.

USPTO Temyiz Kurulu’nun “LAFAYETTE” kararı, daha önceden de çok kez belirttiğimiz üzere, USPTO’nun malların ve/veya hizmetlerin benzerliği konusunda Nicé sınıflandırmasında aynı sınıf içerisinde bulunma gibi bir ön şartla bağlı olarak karar vermediğini ve bu yorumun resen benzerlik incelemesi aşamasında da geçerli olduğunu bir kez daha göstermektedir. Türk marka incelemesi sistemini şablonlara indirgeyen ve incelemeye “yorum –  uzman katkısı” unsurunun katılmasını sınırlayan en önemli unsur konumundaki, Mal – Hizmet Tebliği ile belirlenen alt gruplar çerçevesinde aynı tür hatta benzer mal ve hizmetleri tespit etme uygulaması devam ettiği sürece, kanaatimizce incelemeden her zaman gerçekçi sonuçlar beklemek yerinde olmayacaktır.

Önder Erol Ünsal

Şubat 2015

unsalonderol@gmail.com

“Je Suis Charlie” Sloganının Marka Olarak Tescil Edilmesi Talepleri – Konu Hakkında OHIM ve INPI Duyuruları

jesuischarlie

Toplumu sarsan politik olaylara veya şiddet eylemlerine karşı oluşan halk tepkisi kimi zaman olayla özdeşleşmiş sloganları da ortaya çıkarmaktadır. Kimin ortaya çıkardığı genellikle belli olmayan bu tip sloganlar anonim nitelik kazanmakta ve politik duruşu simgeleyen genel ifadeler niteliği kazanmaktadır.

Topluma mal olmuş politik sloganların marka olarak tescil edilmesi talepleri ile son yıllarda sıklıkla karşılaşılmaktadır. IPR Gezgini’nde benzer örnek olayları incelediğimiz önceki tarihli birkaç yazı mevcuttur. “Boston Strong” ve “Occupy Wall Street” sloganlarını içeren markalara ilişkin Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) değerlendirmelerini açıklayan yazının http://wp.me/p43tJx-bt bağlantısından, daha güncel bir olay olan “Eric Garner”ın ölümünün ardından A.B.D.’nde gerçekleşen siyahi ayaklanmasına ilişkin “I can’t Breathe” sloganının marka olarak tescil edilmesi talebinin aktarıldığı yazının ise http://wp.me/p43tJx-gv bağlantısından incelenmesi mümkündür.

2015 yılına ilişkin iyimser beklentileri yeni yılın ilk haftasında ortadan kaldıran ve ülkemizin de derinden hissettiği politik ve toplumsal sarsıntıları fişekleyen 7 Ocak 2015 Paris katliamı da kendi sloganını, yani “Je suis Charlie”yi yaratmıştır.

“Je suis Charlie” sloganı Türkçe’ye “Ben Charlie’yim” şeklinde çevrilebilir. Sloganın vermek istediği mesaj oldukça basit olmakla birlikte, söz konusu mesaj bu yazının konusu değildir. Yazının konusu, “Je suis Charlie” sloganını marka olarak tescil ettirmek için yapılan başvurular ve İç Pazarda Harmonizasyon Ofisi (OHIM) ile Fransız Ulusal Fikri Mülkiyet Enstitüsü (INPI)’nün bu tip başvurulara karşı internet sitelerinden yaptığı, bugüne dek benzerine rastlanmamış uyarı yazılarıdır.

“Boston Strong”, “Occupy Wall Street”, “I can’t Breathe” sloganlarının marka olarak tescili taleplerini değerlendirdiğimiz önceki yazılardan anlaşılacağı üzere, bu satırların yazarı, toplumsal nitelik kazanmış sloganların marka olarak tescili taleplerini, slogana sahip çıkma şeklinde ortaya çıkan “masumane” istekler olarak değil, topluma mal olmuş sloganları ticarileştirerek üzerlerinden maddi çıkar elde etme stratejisi olarak değerlendirmekte ve durumu etik bulmamaktadır. Etik açıdan değerlendirmeyi her okurun kendisine bırakarak, bu aşamada “Je suis Charlie” sloganının tescili taleplerinin detaylarını aktarmaya başlamak yerinde olacaktır.

“Je suis Charlie” sloganının marka olarak tescil edilmesi ile ilgili ilk talep Benelüks Marka Ofisi (BOIP)’ne yapılmıştır. Hollanda, Belçika ve Lüksemburg devletlerinin ortak marka tescil ofisi olan BOIP’e yapılan başvuru 8 Ocak 2015 tarihlidir ve bu tarih katliamın hemen bir gün sonrasına karşılık gelmektedir. (Bu satırların yazarı, başvuru tarihini gördüğünde kanının çekildiğini hissetmiştir, ticari kazanç için insanlıktan çıkmak bu olsa gerek diye düşünmemek elde değil.)

jesuischarlie.benelüks

Sloganın marka olarak tescil edilmesi talebi takip eden günlerde haberleşmiş ve büyük tepki toplamıştır. Tepkilerin sonucunda, başvuru sahibi Belçikalı “Yanick Uytterhaegen” başvurusunu 14 Ocak 2015 tarihinde geri çekmiştir.

Uytterhaegen başvurusunu geri çekme kararından önce, “The Independent” gazetesine açıklamalarda bulunmuş ve markayı tescil ettirme talebine ilişkin niyetini açıklamıştır (http://www.independent.co.uk/news/world/europe/charlie-hebdo-belgian-seeking-to-trademark-je-suis-charlie-says-he-wants-to-help-victims-9975783.html .

Uytterhaegen’e göre; “Je suis Charlie, Dior, Guess veya Adidas gibi bir markadır. Birçok büyük markanın ürünlerini satmak için Je suis Charlie ifadesini kullanmak isteyeceklerini tahmin ediyorum.”

Bununla birlikte Uytterhaegen, slogandan ticari kullanımından kazanç elde etmek peşinde olmadığını da ifade etmiştir: “Bu korkunç terörist saldırının kurbanlarına yardım etmek için bir şeyler yapmak istedim. Je suis Charlie markasının lisansını vererek derginin para kazanmasına ve faaliyetine devam etmesine yardım etmeyi arzuluyorum. Ürünlerden elde edeceğim paranın Charlie Hebdo’ya ve kurbanların ailelerine gitmesini istiyorum.”

Uytterhaegen’in ulvi açıklamaları bununla da sınırlı kalmamıştır: “Sloganın, benim yapmak istediklerimden farklı şeyleri planlayan kişilerin eline geçmesini istemedim. Charlie Hebdo ile iletişime geçeceğim… Sloganı ürünleri üzerinde kullanmak isteyen büyük markalara satabiliriz. Ürünler için çalışan kişiler gelir elde edecek, ama finansal gelirin bir bölümü Charlie Hebdo’ya gidecek.

Uytterhaegen’in açıklamaları kimseyi tatmin etmemiş olacak ki, Uytterhaegen bu açıklamalardan bir gün sonra, 14 Ocak 2015 tarihinde tepkilere dayanamayarak başvurusunu geri çekmiştir.

Fransa’da da “Je suis Charlie” sloganının marka olarak tescil edilmesi talepleriyle karşılaşılmıştır. Fransa’da başvuruları yapan kişilerin isimleri belirtilmemiş olsa da, marka tescilinden sorumlu Fransız Ulusal Fikri Mülkiyet Enstitüsü (INPI) internet sitesinden 13 Ocak 2015 tarihinde resmi bir açıklama yapmış ve bu sloganın tescili için yapılmış talepleri reddettiğini açıklamıştır.

jesuischarlieinpi

 

http://www.inpi.fr/fr/l-inpi/espace-presse/communiques-de-presse/detail-communique/article/marque-je-suis-charlie-5968.html?cHash=29c53578373d677cdc62bca45557f40f adresinden incelenebilecek açıklama takip eden ifadeleri içermektedir: “7 Ocak’tan bu yana “Je suis Charlie” sloganından oluşan veya bu slogana atıfta bulunan çok sayıda marka tescil başvurusu alınmıştır. INPI, ayırt edicilik kriterini yerine getirmedikleri gerekçesiyle bu başvuruları tescil etmeme kararı almıştır. Esasen, toplumun bu sloganı yaygın kullanımı dikkate alındığında, bu slogana tek bir ekonomik aktör tarafından sahip olunamayacaktır.”

Avrupa Birliği nezdinde geçerli bölgesel tesciller yapmaya yetkili İç Pazarda Harmonizasyon Ofisi (OHIM)’in açıklaması ise 16 Ocak 2015 tarihinde gelmiştir.

jesuischarlieohim

 

https://oami.europa.eu/ohimportal/en/web/guest/news/-/action/view/1787585 adresinden görülebilecek açıklamaya takip eden içeriktedir: “OHIM politikası kural olarak, inceleme esnasında veya başvurunun ve tescilin herhangi bir aşamasında, marka veya tasarım başvuruları hakkında herhangi bir yorum yapmamaktır. Bununla birlikte, “Je suis Charlie” markasının tesciline ilişkin fikri mülkiyet tartışmaları kamu yararının ön planda tutulmasını gerektirir niteliktedir. Dolayısıyla, Topluluk Markalarının incelenmesine ilişkin OHIM karar kılavuzu (Bölüm B, Kısım 4) uyarınca, “Je suis Charlie” ibaresinden oluşan veya bu ibareyi içeren markaların tescili talepleri, muhtemelen, Topluluk Marka Tüzüğü madde 7(1)(f) bendi uyarınca “kamu düzenine veya genel kabul gören ahlak ilkelerine aykırılık” gerekçesiyle ve aynı zamanda 7(1)(b) bendi uyarınca “ayırt edici nitelikten yoksunluk” gerekçesiyle reddedilecektir.”

OHIM açıklamasında da belirtildiği üzere, OHIM’in incelenmemiş başvurular hakkında inceleme öncesi yorum yapması veya kararını önceden ifşa etmesi şu ana dek karşılaşılmış bir durum değildir. Açıklamada “muhtemelen” kelimesine yer verilmiş olmakla birlikte, açıklamadan OHIM’in bu tip başvuruları reddedeceği net olarak anlaşılmaktadır.

Önceden benzeri görüImemiş INPI, OHIM açıklamaları ve Benelüks Ofisi’ne yapılan başvurunun geri çekilmesi (başvuru sahibinin tepkiler sonrası muhtemelen başvuruyu zorunlu olarak geri çekmesi), “Je suis Charlie” sloganının Avrupa için ne denli önemli hale geldiğinin ve katliama karşı Avrupa halkı ve kurumları nezdinde oluşmuş tepkinin göstergesi olarak değerlendirilmelidir.

Atlantik ötesine gidilecek olursa, bir “Je suis Charlie” başvurusu da A.B.D.’nde karşımıza çıkmaktadır. 9 Ocak 2015 tarihli başvurunun detayları http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=86499802&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch bağlantısında yer almaktadır.

USPTO’nun “Boston Strong” ve “Occupy Wall Street” sloganlarını içeren markalara ilişkin ret kararları göz önüne alındığında, “Je suis Charlie” başvurusunun USPTO tarafından reddedilmesi kanaatimizce sürpriz olmayacaktır.

“Je suis Charlie” sloganının neden bu denli iştah kabartıcı olduğu konusunda, http://www.worldtrademarkreview.com/blog/Detail.aspx?g=d4bcc4d6-b033-4740-9bfb-5d4c81b59490 bağlantısından edindiğim bir veriyi okuyucularla paylaşmak yerinde olacaktır. 14 Ocak 2015 tarihi itibarıyla (yani saldırıdan yalnızca 1 hafta sonra), “Je suis Charlie” sloganıyla ilgili olarak eBay’da 5500, Amazon’da 550, Etsy’de 350, Alibaba’da 50 parça ürün satışa sunulmuş durumdadır.

“Je suis Charlie” sloganını saldırıdan 30 dakika sonra yaratarak, Twitter’da paylaşan “Joachim Roncin” ise gelişmelerden dolayı son derece üzgündür. http://www.parismatch.com/Actu/Societe/Joachim-Roncin-Recuperer-mon-logo-pour-le-fric-c-est-honteux-686816 bağlantısından görülebilecek habere göre Roncin, “…İnsanlar delirmiş olmalı ne yaptıklarını düşünmüyorlar. “Je suis Charlie”yi ticari amaçlarla kullanmak utanç verici. Benimle temasa geçenler, reddettiğim talepleri sunanlar oldu.” Roncin, yeni bir tweet’inde “Mesaj ve şekil serbestçe kullanılabilir, ancak ticari kullanımı esefle karşılıyorum.” ifadelerini kullanmıştır.

Türk Patent Enstitüsü (TPE) online kayıtlarına bakılacak olursa, bu yazının hazırlandığı tarih itibarıyla Türkiye’de henüz “Je suis Charlie” sloganının marka olarak tescili için başvuruda bulunulmamış durumdadır. Türkiye’de bu sloganın marka olarak tescil edilmesinin, marka sahibine finansal kazanç sağlayıp sağlamayacağı oldukça şüpheli olduğundan, bu başvurunun henüz yapılmamış olması kanaatimizce normaldir. Buna karşılık, anonim hale gelmiş politik sloganların, politik olayların isimlerinin, siyasi parti lideri sözlerinin, siyasi proje isimlerinin üçüncü kişilerce marka olarak tescili talepleriyle Türkiye’de sıklıkla karşılaşıldığından, “Je suis Charlie” sloganının tescili talebinin ülkemizde de yapılması sürpriz olmayabilir.

Marka incelemesinin kendi dinamikleri olan, durağan biçimde değerlendirilmesi mümkün olmayan ve günlük yaşamla içiçe geçmiş bir alan olduğunun bir diğer kanıtı da “Je suis Charlie” sloganının tesciline ilişkin olarak olaydan yalnızca bir hafta sonra gerçekleşen bu tartışma ve gelişmelerdir. Konunun okuyuculara ilginç geldiğini umuyorum.

Önder Erol Ünsal

Ocak 2015

unsalonderol@gmail.com