Not: Genel kanının aksine tek bir “metaverse” olmaması sebebi ile, bu yazımızda metaverse terimi “metaverseler” veya “metaverse evrenleri” olarak anılacaktır.
Geçtiğimiz yıl metaverse konusu sıcak bir tartışma konusu haline geldiğinden beri, dünyanın birçok ülkesinde marka sahipleri, mevcut markalarının metaverse evrenlerinde koruma sağlamaması riskine karşı, sanal mal ve hizmetler için marka başvuruları yapmaya başladı. Yapılan bu yeni dünya marka başvurularında en çok karşılaştığımız mal ve hizmet sınıfları “9: indirilebilir sanal mal ve hizmetler; 35: çevrimiçi/sanal mağazacılık; 36: blok zinciri teknolojisine dayalı finansal hizmetler; 41: sanal eğlence hizmetleri” oldu.
Nike, McDonald’s, L’Oréal gibi dünyanın önde gelen tanınmış markaları, metaverse trendinden geri kalmadı ve yeni marka başvuruları yapma yönünde adımlar attı. Yüksek düzey tanınmışlığa sahip markaların, elbette dünyanın pek çok ülkesinde, kendi mal ve hizmetlerini kapsayan marka tescilleri varken, neden metaverse evrenlerini de kapsamak bu kadar büyük bir akım oldu? Elbette arkasında yatan pek çok neden var ama bunların arasında “ya ben tescil etmezsem ve bir başkası ederse?” ya da “ya fiziksel mal ve hizmet sınıflarını içeren tescilli markam, metaverse üzerinde yeterli marka koruması sağlamazsa?” endişeleri başta geliyor demek yanlış olmaz.
Nitekim markalar sınırsız bir korumaya sahip değillerdir, istisnalar hariç, ancak tescilli oldukları ülkede ve tescil kapsamlarında yer alan mal ve hizmetler ve bunların benzerleri üzerinde korunabilirler. Peki fiziksel bir ürün üzerinde tescilli markası olan bir marka hakkı sahibi, marka tescilinden kaynaklanan haklarını bu ürünlerin dijital versiyonlarını içeren yeni marka başvurularını veya dijital ürünler ve hizmetler üzerindeki kullanımlarını engellemek için ileri sürebilecek midir?
Bu konuda soruların sonsuz olmasının en önemli sebeplerinden biri de, taptaze metaverse konusunda henüz içtihatların yeni yeni gelişmesidir. Fikri mülkiyet hukuku alanında çalışan herkes bu konuda çıkacak kararları merakla beklemektedir. Yakın zamanda da ABD Patent ve Marka Ofisi’nin (“USPTO“) Prada ve Gucci markalarına ilişkin kararları bu konuya ışık tuttu.
Kararlara Konu Üçüncü Kişi Başvuruları:
USPTO nezdinde, Fenesha Amana Holmes adına 97112038 sayılı Gucci[1] (“GucciMarkası“) ve Reath Mohammed adına 97112054 sayılı Prada[2] (“PradaMarkası“) marka başvuruları yapılmıştır:
Üçüncü kişiler tarafından yapılan ve
9. Sınıf: İndirilebilir sanal ürünler, yani çevrimiçi sanal dünyalarda kullanılmak üzere ayakkabı, giyim, şapka, gözlük, el çantası, dizüstü bilgisayar çantası, sırt çantası, valiz, evrak çantası, sanat eserleri, oyuncak, mücevher, saat, saç aksesuarları, evcil hayvan tasmaları, aksesuarlar ve takılar içeren bilgisayar programları.
35. Sınıf: Sanal ürünler, yani ayakkabı, giyim, şapka, gözlük, el çantaları, dizüstü bilgisayar çantaları, sırt çantaları, valizler, evrak çantaları, sanat eserleri, oyuncaklar, mücevherler, saatler, saç aksesuarları, evcil hayvan tasmaları, çevrimiçi sanal ürünlerde kullanılmak üzere aksesuarlar ve takılar içeren perakende mağaza hizmetleri.
42. Sınıf: Eğlence hizmetleri, yani eğlence amaçlı oluşturulan sanal ortamlarda kullanılmak üzere çevrimiçi, indirilebilir olmayan sanal ayakkabılar, giysiler, şapkalar, gözlükler, el çantaları, dizüstü bilgisayar çantaları, sırt çantaları, valizler, evrak çantaları, sanat eserleri, oyuncaklar, mücevherler, saatler, saç aksesuarları, evcil hayvan tasmaları, aksesuarlar ve takılar içeren eğlence hizmetleri.
dijital mal ve hizmetlerini içeren Gucci ve Prada markalarına ilişkin başvurular USPTO tarafından karıştırılma ihtimalini düzenleyen Trademark Act Section 2(d) uyarınca re’sen incelenmiştir.
USPTO İncelemesi ve Kararları:
İncelemenin sonunda USPTO beklenen kararı vermiş ve 30 Ağustos 2022’de Gucci Markasını (“Gucci Kararı“) ve 29 Ağustos 2022’de Prada Markasını (“PradaKararı“) reddetmiştir.
Gucci Kararında uzman Gucci’nin markalarının 35. sınıfta “perakende mağaza hizmetlerini” geniş bir ifade ile kapsadığını ve bu hizmet grubunun başvuru kapsamında yer alan dijital malları ve hizmetleri de kapsayacak şekilde yorumlanması gerektiğini ifade etmiştir. Uzmanlar, Roblox’taki Gucci Garden pop-up dükkanını, Nikeland platformunu, Balenciaga’nın Fortnite’ta yarattığı özel koleksiyonu örnek göstererek, bu platformların varlığının tüketici nezdinde karıştırılma ihtimali yaratılmasına da zemin hazırladığını, tüketicilerin gerçek ve sanal dünyada bu markaların aynı anda var olması beklentisinde olduklarını belirtmişlerdir.
Prada Kararında uzman gerçek dünya ürünleri üreten moda sektöründeki şirketlerin sanal dünyada da moda ürünleri sağlamaya başladığını ve dolayısıyla tüketicilerin artık bu ürünleri ilişkili ürünler olarak algıladığını açıklamıştır.
Uzmanlar incelemelerini yaparken Gucci ve Prada markalarının yüksek tanınmışlık seviyelerini de karıştırılma ihtimalini artıran bir unsur olarak değerlendirmişlerdir. Son olarak USPTO, Gucci ve Prada Kararlarında Trademark Act Section 2(a) maddesi uyarınca bir inceleme yapmış ve söz konusu başvuruların tüketicilerce çok tanınmış GUCCI AMERICA, INC. ve PRADA şirketi ile bir bağlantı riski doğuracağına da karar vermişlerdir.
Başka bir deyişle USPTO moda sektöründeki lider şirketlerin tanınmış markaları yönünden “gerçek dünya” malları ve hizmetleri için olan tescillerinin metaverseteki dijital mal ve hizmetler üzerinde icra edilebilir nitelikte olduğuna karar vermiştir.
Sonuç
Her iki kararda da USPTO markaların aynı ya da aynı olabilecek kadar benzer olmaları ve de mal ve hizmetlerin yakından ilişkili olması gerekçesiyle, üçüncü kişilerin mal ve hizmetleriyle karşılaşan tüketicilerin, bunların Gucci’nin/Prada’nın mal ve hizmetleriyle aynı kaynak tarafından üretildiğini varsayacağına karar vermiştir. Esasen USPTO burada klasik anlamda karıştırılma ihtimali kurallarını uygulamıştır ve neticede tanınmış markalar söz konusu olduğunda “gerçek dünya” malları ve hizmetleri ile “dijital dünya” malları ve hizmetlerinin ilişkili olduğu çıkarımını yapmıştır. Söz konusu mal ve hizmetlerin ilişkisine yönelik olarak bu USPTO kararları bize ışık tutsa da, elbette önümüzde tanınmış olmayan ve de farklı sektörden alelade bir marka olduğunda, karıştırılma ihtimaline ilişkin yapılacak değerlendirmenin ne şekilde olacağı hala bir merak konusudur.
USPTO gibi EUIPO’nun da zamanla karşısına gelecek ihtilaflarda “gerçek dünya” malları ve hizmetleri ile “dijital dünya” malları ve hizmetleri arasındaki ilişki noktasında alacağı pozisyon merak edilmektedir. Bugüne dek EUIPO dijital mal ve hizmetleri kapsayan markaların hangi sınıflandırmaya tabi olması gerektiğine ilişkin 23 Haziran 2022 tarihli “Virtual goods, non-fungible tokens and the metaverse” adlı bilgilendirme yazısını[3] yayınlamıştır. 2023 yılında da konuyla ilgili bir kılavuz yayınlamayı planlamaktadır. Bilindiği üzere, mal ve hizmetlerin benzerliği, EUIPO tarafından re’sen değerlendirilmesi gereken bir hukuk meselesidir. Mal ve hizmetlerin benzerliğine ilişkin EUIPO tarafından yapılan bu re’sen inceleme bilinen olaylarla sınırlıdır. Metaverse evrenlerindeki yeni durumlar iyi bilinen olgular olarak kabul edilemez. Nitekim tüketicinin sanal dünya ile gerçek dünyada bulunan malları ve hizmetleri birbiri ile ilişkilendirme eğiliminin ne noktada olacağı, bir markanın ayırt edicilik seviyesinin değerlendirmesinin metaverse evrenlerinde benzer olup olmayacağı, mal ve hizmetlerin benzerlik değerlendirmesinde yararlanılan Canon kriterlerinin metaverse evrenlerinde ne şekilde bir uygulama alanı bulacağı merak edilen noktalardır. Bu nedenle marka sahipleri ilk aşamada, değerlendirmeyle ilgili olabilecek faktörleri kendileri ortaya koyarak bu malların ve hizmetlerin neden birbiri ile benzer ve ilişkili olduğunu göstermek zorunda kalacaklar ve gelecekteki başvuru sahipleri de elbette bu argümanları çürütme şansına sahip olacaklardır.
Her yeni teknolojik gelişme ortaya çıktığında olduğu gibi, sektörde metaverselere ilişkin olası sorunların çözümüne dair tartışmalar yaşanması olağan bir durumdur. Halen daha metaverse evrenlerinin merkeziyetsiz yapısı gereği çözülmesi ve üzerine tartışılması gereken hukuki soru ve sorunlar mevcuttur. Ancak bu tartışmaların çoğu mevcut düzenlemelerin zaman zaman doğrudan zaman zaman ise daha geniş bir şekilde yorumlanmasıyla ya da bazı ek düzenlemeler getirilmesiyle aşılabilecek niteliktedir. USPTO’nun Gucci ve Prada marka başvurularına ilişkin verdiği karar da bu duruma güzel bir örnek oluşturmaktadır. Her hâlükârda bu yeni dünyada ticari markanın yasal olarak korunmasını sağlamak için marka portföylerini güncellemek önemlidir. Ayrıca, izinsiz kullanımların ve marka ihlallerinin önlenmesi için üçüncü kişilerin faaliyetlerinin yakından izlenmesi de bir o kadar önemlidir.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasındaki gerginliklerin Fikri Mülkiyet camiasına, buluşların kopyalanması, ticari sırların çalınması, verilerin sızdırılması gibi birçok farklı boyutta yansımaları olmuştu. Bugün paylaşacağımız konu ise her ne kadar ABD Fikri Mülkiyet (IP) çevrelerinde Çin’in bir başka “saldırısı” olarak yorumlansa da, yazarın herhangi bir ülkeyi dilin yapısından kaynaklı kurduğu “gerçeklik” temelinde nefret söylemiyle ötekileştirme niyeti bulunmamaktadır. (Bkz. Çinli/Çinliler)
ABD Patent ve Marka Ofisi’nin (USPTO) 25.08.2022 tarihinde yayınladığı bildiriye[1] göre Çinli bir ajans 2021’de vefat etmiş olan marka vekili Jeffrey Firestone adını kullanarak USPTO nezdinde 300’ün üzerinde uygunsuzluğa cevap sunmuş ve marka tescil başvuru yapmıştır. Üstelik sözü edilen marka vekili 2020 yılında 7.000’in üzerinde Çin menşeili marka tescil başvuru yapmış ve yılın en çok marka başvurusunu yapan vekilleri listesinde 7. sırada belirtilmiştir. Yayınlanan rapor, ihlalin yalnızca vekilin vefatı sonrasında yapılan işlemleri kapsadığı için geçmişe yönelik dosyalarda da aynı durumun söz konusu olup olmadığı şu an için belirsizdir.
Söz konusu suçun bir başka boyutu ise, aynı ajans tarafından, “Jackson George” isimli kurmaca bir marka vekili yaratılması ve bu isim üzerinden USPTO nezdinde 2.500’ün üzerinde markanın temsilciliği yapılmasıdır. Bu markaların büyük bir kısmında sözde vekil, Illinois eyaletinde yetkiliyken, bir kısmında ise aynı vekilin New York kanunları uyarınca yetkili marka vekili olduğu belirtilmiştir. Durumun fark edilmesi üzerine, USPTO tarafından yapılan araştırmada ABD kayıtlarında avukat olarak kayıtlı olan Jackson George isimli yetkili tespit edilmemiş, en yakın benzer olarak tespit edilen George Jackson’a (George Jackson III) konu hakkında bildirim yapılmıştır. Kendisi, marka konusunda veya bağlantılı herhangi bir alanda daha önce hiç çalışmadığını kuruma bildirmiştir.
Bunun üzerine, USPTO yaptığı araştırmalarda Jeffrey Firestone ve Jackson George isimleri üzerinden yapılan başvuruların izini sürerek, aynı zamanda aynı bağlantılardan yapılan elektronik imzalar ve aynı e-posta adreslerinin kullanılması gibi başka ortak noktaları da birleştirilerek aralarındaki bağlantıyı kanıtlayacak örnekler bulmuştur. Tüm bunlara ek olarak, aynı vekiller tarafından sunulan kullanım beyanlarında da sahte faturaların tespiti yapılmış ve bunlardan da ayrıca ayrıntılı olarak bildiride bahsedilmiştir.
USPTO, raporda elindeki tüm kanıtlara dayanarak, eşgüdümlü şekilde devam eden bu kasıtlı çabanın bilerek ve isteyerek işlenmiş nitelikli bir suç olduğu kanaatinde olduklarını açıkça belirtmiştir. Daha önce benzer durumlarda, markaların ve bağlantılı tüm işlemlerin sicilden terkin edildiği bilinmektedir. Fakat bu durum daha çok marka sahibini cezalandırmak anlamına geldiği için bu ayrı bir tartışma konusudur. Dolayısıyla, sadece marka sahiplerini cezalandırmanın ötesinde, ihlali gerçekleştiren kişilerin yargılanması ve ne gibi yaptırımlar uygulanabileceğine ilişkin olasılıklar üzerinde konuşulmaktadır. Daha önce ABD’nde ikamet eden ve benzer suçlara girişen kişilerin hapis cezası aldığı bilinse de, denizaşırı bir ülkede gerçekleşen suçlara ilişkin yaptırımların hangi yönde olacağı merakla beklenmektedir.
ABD’nin geçmiş örneklerine bakarsak, genel olarak marka vekili olmayan ancak marka vekili gibi hareket eden dolandırıcılar konusunda vermiş olduğu kararların hakkaniyetinden bahsetmek mümkündür. Mevcut durumda, ihlali yapanın da Çin menşeili olduğu düşünüldüğünde yine caydırıcı olarak adlandırılabilecek bir hükme varılacağı beklenmektedir.
Türkiye’de ise, bilindiği üzere, marka ve patent vekillerinin eylemlerinin mesleğin gereklikleri ve erdemleri çerçevesinde yürütülmesi için Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Vekilleri ve Marka Vekilleri Meslek Kuralları ve Disiplin Yönetmeliği[2] mevcuttur. Yönetmelik kapsamında bir marka ve/veya patent vekilinin suç kapsamında sayılabilecek eylemlerinin çerçevesi net olarak çizilmişken, yetkili olmayanların veya vekillik yetkisi olmadığı halde yetkiye sahipmiş gibi davrananların karşılaşabileceği yaptırımlar mevzuat çerçevesinde net olarak belirtilmemiştir. ABD’nde karşılaşılan vakanın bir benzeri Türkiye’de vuku bulduğunda, Türk Ceza Kanunu nitelikli dolandırıcılık hükümleri kapsamında eylemin suç olarak sayılabileceği bilinmektedir. Fakat özellikle Türk Patent ve Marka Kurumunda (Kurum) başvuru ve taleplerin e-devlet üzerinden kolayca işleme alındığı da düşünüldüğünde, eylemlerin yetkili olmayanlar tarafından yapılması ihtimali oldukça artmıştır. Nitekim Kurum düzenlemiş olduğu son vekillik istişare toplantısında marka/patent vekili olmamasına rağmen e-devlet üzerinden başvuru ve diğer işlemleri yapanları tespit ettiğini bildirmiştir.
Daha önce de birçok marka ve patent vekili tarafından dile getirildiği üzere, vekillerin kusurlu davranışlarına ilişkin yaptırımların belirlendiği gibi, mesleğin dışında kalanlar için de yaptırımların ne yönde/düzeyde olacağını belirten düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır. Kanaatimizce, bu yazının konusunu oluşturan USPTO bildirimi, tescil ofisleri nezdinde yukarıda bahsedilen tipte sahtekarlıkları yapanlara karşı ilgili Kurumların mücadele yönteminin dikkate alınması gereken bir örneğini teşkil etmektedir.
Marka hukuku çalışan herkesin aşina olduğu üzere karıştırılma ihtimali müessesesi 6769 s. SMK’nın nispi ret gerekçeleri başlıklı 6ncı maddesinin birinci fıkrasında “Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.” şeklinde düzenlenmiştir. Kanunun lafzında açıkça belirtildiği gibi karıştırılma ihtimali gerekçeli itirazın kabul edilebilmesi için “mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği” sağlanması gereken şartlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Türk marka hukuku uygulamalarında mal/hizmet benzerliği hususu, karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde belirleyici olan temel üç faktörden birisi olmasına rağmen bu zamana kadar üzerinde fazla durulmayan, detaylı incelemeye konu olmamış bir başlık olarak kalmıştır. Üstelik mal / hizmet benzerliği değerlendirmesinin uygulama alanı sadece karıştırılma ihtimali incelemesi ile de sınırlı değildir; diğer nispi ret gerekçeleri olan eskiye dayalı kullanımların incelendiği 6/3 bendi (eskiye dayalı kullanıma konu olan mallar/hizmetler ile aynı veya benzer mallar/hizmetler için ret uygulanır), Paris Sözleşmesi kapsamında tanınmış markalar kapsamında yapılan itirazların incelendiği 6/4 bendi (madde metninde ret kapsamının aynı ve benzer mallar/hizmetler için uygulanacağı belirtilmiştir), ortak ve garanti markalara istinaden yapılan itirazların incelendiği 6/7 bendi (madde metninde ret kapsamının aynı ve benzer mallar/hizmetler için uygulanacağı belirtilmiştir) ve tescilli markanın koruma süresinin dolmasından sonra 6/8 bendi (madde metninde ret kapsamının aynı ve benzer mallar/hizmetler için uygulanacağı belirtilmiştir) kapsamında yapılan itirazlarda da mal / hizmet benzerliği değerlendirmesi yapılması gerekmekte, mal/hizmet benzerliğinin düzeyi koruma kapsamına doğrudan etki etmektedir. Dahası tanınmış markalara istinaden 6/5 kapsamında yapılan itirazlarda da malların/hizmetlerin benzerliği yanında malların/hizmetlerin yakınlığı ya da uzaklığı değerlendirmesinde de mal/hizmet karşılaştırması gerekliliği bulunmaktadır.
Mal/hizmet benzerliği hususunun tescil edilen markaların koruma kapsamına doğrudan etki eden önemli bir faktör olmasına rağmen Türkiye’de yeterli incelemeye konu olmaması oldukça ilginçtir. Bu yazı kapsamında mal/hizmet benzerliği değerlendirmesinin esasına ilişkin detaylı açıklamaya yer verilmeyecek, karıştırılma ihtimali incelemesinde tartışılması gereken temel konulardan biri olan karıştırılma ihtimali incelemesinde mal/hizmet benzerliği değerlendirmesinin işaret benzerliği değerlendirmesinden veya diğer faktörlerden bağımsız olup olmadığı hususuna ilişkin olarak Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO), Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) ve Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)’nun yaklaşımları üzerinde durulacaktır.
Karıştırılma ihtimali (likelihood of confusion) terim olarak çoğu ülkede aynen kullanılsa da incelemede farklı yaklaşımlara konu olabilmektedir.
EUIPO’nun karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde dikkate aldığı temel faktörler sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, malların/hizmetlerin benzerliği ve bu benzerliğin düzeyi, işaretlerin benzerliği ve bu benzerliğin düzeyi, önceki markanın ayırt edici gücü, çekişme konusu malların hitap ettikleri tüketici kesimi ve bu tüketici kesiminin dikkat seviyesidir. EUIPO’ya göre karıştırılma ihtimali incelemesinde dikkate alınan bu faktörler birbirleriyle etkileşim halinde bulunur ve nihayetinde bütün faktörler ayrı ayrı göz önünde tutulmak suretiyle bir sonuca gidilir. Örneğin, malların/hizmetlerin düşük düzeyde benzerliği işaretlerin aynılığı veya yüksek düzeyde benzerliği ile telafi edilebilmekte (veya tam tersi) ve karıştırmanın ortaya çıkacağı veya önceki markanın ayırt ediciliği arttığı durumlarda düşük düzeyde benzer nitelikte olan mallar/hizmetler için de karıştırmanın söz konusu olabileceği kabul edilebilmektedir.
EUIPO tarafından yapılan karıştırılma ihtimali incelemesinde, mal/hizmet benzerliği bağımsız bir faktör olarak değerlendirilmekte ve kendi içerisinde bir takım kıstaslara göre benzerlik incelemesine tabi tutulmaktadır. Bu benzerliğin incelenebilmesi için içtihat hukuku çerçevesinde, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere şu kriterler dikkate alınmaktadır:
Doğası (niteliği),
Kullanım amaçları,
Kullanım şekilleri/yöntemleri,
Birbirlerinin ikamesi olup olmadığı,
Tamamlayıcısı nitelikte olup olmadıkları,
Dağıtım kanalları,
Hitap ettikleri tüketici kesimi,
Ticari kaynakları.
Görüldüğü üzere, mal/hizmet benzerliği kendi içerisinde değerlendirmeye tabi tutulduğundan çok detaylı ve farklı kıstaslar belirlenmiş durumdadır ve mal/hizmet benzerliği incelemesi bu faktörler üzerinden gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, EUIPO mal/hizmet benzerliğine ilişkin detaylı bir inceleme kılavuzu hazırlamış ve bu kılavuzda karşılaştırmanın ne şekilde yapılması gerektiği, uygulamada sık rastlanan mal/hizmet çiftlerinin karşılaştırılması sonuçlarına yer vermiştir.[1] Ayrıca, içerisinde kullanıcıların daha önce mallar ve hizmetlere ilişkin yapılan karşılaştırma sonuçlarına (EUIPO itiraz birimi, Temyiz Kurulu ve mahkeme kararları) ulaşabildikleri “similarity tool”[2] adında bir aracı da kullanıcıların hizmetine sunmuştur. Dikkat edilirse bütün bu karşılaştırmalarda işaret benzerliğine ilişkin bir sonuca yer verilmemiş, incelemede sonuca etki eder nitelikte bulunmamıştır. Oldukça faydalı bir araç olan “similarity tool-benzerlik aracında” daha önce karşılaştırılan mal/hizmet çiftlerinin benzer olup olmadıkları, benzer olarak değerlendirilirler ise benzerlik derecesi ve hangi faktörlerden dolayı benzer olduklarına ilişkin açıklamalar yer almakta, bu örnek karşılaştırmalarda işaret benzerliği dikkate alınmamaktadır.
Karıştırılma ihtimali incelemesine ilişkin ABD Patent ve Marka Ofisi’ni (USPTO) yaklaşımında ise “duPont faktörleri” denilen faktörler dikkate alınarak değerlendirme yapılmaktadır. Bu faktörlerden kısaca aşağıda bahsedilecek olursa:
İşaretlerin görsel, işitsel, anlamsal ve ticari izlenim bakımlarından bütünsel benzerliği veya farklılığı,
Başvuru veya tescilde tanımlanan malların ve / veya hizmetlerin alakası, ilişkisi,
Yerleşik ve devamlılık göstereceği düşünülen ticaret kanalların benzerliği veya farklılığı,
Satışların gerçekleştirildiği koşullar- alıcıların karar biçimi – örneğin tüketiciler satın alma kararını ani mi yoksa dikkatli ve bilgili bir şekil mi gerçekleştiriyor,
Benzer mallar üzerinde kullanılan benzer markaların sayısı ve mahiyeti,
Önceki markanın satış rakamlarının yüksekliği, reklam veya kullanım yoğunluğundan kaynaklanan ünü (bilinirliği),
Eğer varsa, fiili karıştırmanın niteliği ve kapsamı,
Fiili karıştırma olmaksızın eş zamanlı gerçekleşen kullanımın süresi ve bu kullanımın gerçekleştiği şartlar,
Kullanıma konu olan veya olmayan malların çeşitliliği,
Başvuru sahibinin ve önceki marka sahibinin piyasadaki kesişim noktası,
Başvuru sahibinin malları üzerinde markasını kullanımı hakkında diğer kişileri engelleme hakkının bulunup bulunmadığı,
Olası karıştırmanın kapsamı (Karıştırmanın sonuçları önemsiz mi olacaktır yoksa karıştırma esasa ilişkin önemli sorunlara mı yol açacaktır?).
Karıştırılma iddiasını destekler nitelikteki diğer unsurlar.
USPTO inceleme kılavuzuna göre karıştırılma ihtimalinin varlığı incelenirken, faktörlerin değişen oranlarda öneme sahip olmasına rağmen bu faktörlerden en üstte yer alan iki tanesinin belirleyici ana faktörler olduğu, ancak incelenen olayın özelliğine göre bazı faktörlerin diğerlerine göre daha belirleyici nitelikte olabileceği belirtilmiştir. Ayrıca sayılan her faktörün somut olayda bulunmasının veya incelenmesinin gerekli olmadığı da söylenmiştir.[3] Karıştırılma ihtimaline ilişkin Amerikan yaklaşımında işaretlerin benzerliği ya da malların benzerliği gibi faktörleri ayrı ayrı bölmek yerine incelemenin tek seferde ve bütüncül bir yaklaşımla yapıldığı görülmektedir. Buna göre, mallar/hizmetler için bağımsız ve ayrı bir karşılaştırma yapılmamakta, durumun özelliğine göre karıştırma tespit edilmektedir. Zira incelemede malların hizmetlerin benzerliği terimi yerine “ilintililiği – ilişkisi” (relatedness of goods and services) terimi kullanılmaktadır. Bu terim daha belirsiz bir tanımlama olduğundan tüketicilerin herhangi bir şekilde markalar arasında bağlantı kurmasıyla (mallar/hizmetler benzer olmasa dahi) karıştırılma ihtimali bulunduğu sonucuna ulaşılabilmektedir. USPTO İnceleme Kriterine göre örneğin, yerleşik pazarlama uygulamaları yüzünden benzer ya da ilişkili olmayan mallar/hizmetler için dahi karıştırılma ihtimali oluşabileceği belirtilmiştir.[4] EUIPO ve TÜRKPATENT uygulamalarında malların benzerliği karıştırılma ihtimalinin bulunması için varlığı zorunlu bir koşul olmasından dolayı benzer olmayan mallar/hizmetler için karıştırılma ihtimali gerekçesiyle ret uygulanamazken USPTO uygulamasında böyle bir durum söz konusu değildir.
Karıştırılma ihtimaline ilişkin olarak Türk Patent ve Marka Kurumu’nun yaklaşımı ise, mevzuatların da uyumlu olmasının doğal bir sonucu olarak EUIPO uygulaması ile büyük bir paralellik arz etmektedir. TÜRKPATENT’in karıştırılma ihtimalinde dikkate aldığı temel faktörler sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, malların/hizmetlerin benzerliği ve bu benzerliğin düzeyi, işaretlerin benzerliği ve bu benzerliğin düzeyi, önceki markanın ayırt edici gücü, çekişme konusu malların hitap ettikleri tüketici kesimi ve bu tüketici kesiminin dikkat seviyesidir. Yine mal/hizmet benzerliğinde kullanılan kriterler EUIPO’nun belirlemiş olduğu kriterler ile aynıdır. Son olarak, karıştırılma ihtimali incelemesinde Kurum, mal/hizmet benzerliğini işaret benzerliğinden etkilenmeyen bağımsız bir faktör olarak görmüş ve bunu da Marka İnceleme Kılavuzu 2021 sayfa 384’de açıkça şu şekilde belirtmiştir:[5]
“Malların ve hizmetlerin benzerliği, karşılaştırmaya konu işaretlerin benzerlik düzeyi ve önceki markanın ayırt edici gücünden bağımsız olarak değerlendirilir. Diğer bir ifade ile malların/hizmetlerin benzerliği ve bu benzerliğin düzeyi her bir mal/hizmet karşılaştırması için aynıdır ve işaretlerin benzerlik düzeyi ile önceki markanın ayırt edici gücünden etkilenmez.”
Görüldüğü üzere, EUIPO ve TÜRKPATENT yaklaşımı mal/hizmet benzerliğini bağımsız ayrı bir faktör olarak ele alırken, USPTO yaklaşımı mal/hizmet benzerliğini işaretten bağımsız düşünmez ve bütüncül bir yaklaşımla incelemeye tabi tutar. USPTO kılavuzda bu yaklaşımı “kendi başına kuralının olmaması-no per se rule” ile açıklar ve malların hizmetlerin tek başlarına alakalı-ilişkili olması ve benzer markaların karşılaştırıldığı her durumda karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkacağı gibi bir kuralın olamayacağını kabul eder. İncelemeye ilişkin bu temel ayrım bizi mal/hizmet benzerliği incelemesinin kendi içerisinde yapılması gereken bir benzerlik değerlendirmesi olup olmadığı noktasına götürür. Daha açık bir ifadeyle, mal çiftleri (örn, güneş gözlüğü ile çantalar) için yapılan mal/hizmet benzerliği değerlendirmesi her incelemede aynı benzerlik düzeyine mi karşılık gelmelidir yoksa karşılaştırılan işaretlerin karakteristik özelliklerine ve benzerlik düzeylerine göre bazen benzer bazen de benzemez olarak mı değerlendirilmelidir? Bu sorunun cevabı Avrupa ve Türk yaklaşımında karıştırılma ihtimalinin sonucu açısından önem arz eder, zira mallar ve hizmetler arasında benzerlik bulunmadığı sonucuna ulaşılması durumunda karıştırılma ihtimali incelemesi kesilir ve karıştırılmanın ortaya çıkmayacağı sonucuna ulaşılır. Başka bir anlatımla, Türk ve Avrupa yaklaşımında mal/hizmet benzerliği bağımsız bir inceleme olduğundan ve bir kere mallar benzer olarak bulunmadığında karıştırılma ihtimali gerekçeli ret uygulanamaz olacağından koruma kapsamı sınırlanacak ve benzer olmayan mallar/hizmetler için üçüncü kişilerin tesciline markalar aynı da olsa müsaade edilecektir (diğer nispi ret gerekçeleri kapsamında tabii ki ret uygulanabilir). Amerikan yaklaşımında ise mal/hizmet benzerliği karıştırılma ihtimali incelemesinin sadece bir faktörü olduğundan, diğer faktörlerle de etkileşim içerisinde olduğundan ve malların alakalı olması karıştırılma ihtimalinin oluşması için şart olmadığından bu kadar kritik öneme sahip değildir.
Yaklaşımlar arasındaki farklılık aynı zamanda karıştırılma ihtimali incelemesinde karar veren otoritelerin kararlarının önceden bilinebilir veya en azından belli ölçüde öngörülebilir olması açısından da önem taşır. Aynı mal çiftinin bazen benzer bulunarak redde konu edilmesi bazen de benzer bulunmayarak redde konu edilmemesi piyasada belirsizliğe sebep olabilecektir. Yine karar verici konumunda olan inceleme otoriteleri veya mahkemeler için de aynı durumda olan örnekler için uygulama farklılıklarına sebep olabilmektedir.
Bu yazı kapsamında hangi yaklaşımın daha iyi veya daha doğru olduğu konusunda bir yorum yapılmayacak olsa da Avrupa ve Türk sisteminin sahip olduğu mukayeseli üstünlükten bahsetmek gerekir. Karıştırılma ihtimali incelemesi kendi içerisinde soyut bir ihtimal değerlendirmesinden ibaret olduğundan, doğası gereği yoruma açık olmakta ve pratikte benzer durumda olan markalar için farklı kararlar suretiyle belirsizliğe neden olabilmektedir. Avrupa ve Türk yaklaşımının kullandığı mal ve hizmet benzerliğinin karıştırılma ihtimali incelemesinde diğer faktörlerden etkilenmemesi durumunun, yani bağımsız bir faktör olarak ortaya çıkmasının ve her karşılaştırmada aynı sonucu vermesinin, incelemede öngörülebilirliği ve tutarlılığı arttırdığının, daha tahmin edilebilir, öngörülebilir kararlar verilmesinin önünü açtığını söylemek yanlış olmayacaktır. Örneğin, bu yaklaşımda başvuru sahibi önceki markanın tescil kapsamında yer alan mallar ile benzer görülmeyen mallar ve hizmetler için bir başvuru yaptığında karıştırılma ihtimali gerekçesiyle ret kararı almayacağını önceden bilebilmektir. Benzer şekilde, daha önce benzer görülen mallar için benzer marka mesnet gösterilerek itiraz edildiğinde, muteriz itirazının kabul edileceğini öngörebilmektedir. Amerikan yaklaşımında bütüncül bir değerlendirme söz konusu olduğundan ve malların/hizmetlerin benzer olmaması durumunda dahi karıştırmanın söz konusu olabildiği göz önüne alındığında öngörülebilirliğin daha düşük seviyede kaldığını söylemek mümkündür.
Finansal medya organı Benzinga’nın 16 Mart 2022 tarihli haberine[1] göre, Delaware merkezli American Express Marketing & Development Corp., Metaverse ve NFT’lere olan ilgisini USPTO’ya (ABD Patent ve Marka Ofisi) taşıdı.
American Express, 9 Mart 2022 tarihinde USPTO nezdinde 7 adet marka başvurusu yaptı. Bunlardan iki tanesi şekil markası olup kalanları “AMERICAN EXPRESS”, “AMEX”, “CENTURION”, “MEMBERSHIP REWARDS” ve “SHOP SMALL” ifadelerini içeren kelime markalarıdır. Bu markalara ilişkin mal ve hizmet sınıflarının kapsamı incelendiğinde ise, şirketin yakın zamanda Metaverse, NFT, kripto para ve blokzincir açılımları yapmayı planladığını görmek mümkün.
1(b) başvurusu olarak bilinen “intent to use” temelli başvurular (kullanma niyetine dayanan başvuru), Amerikan marka sistemine has bir başvuru türü olup, markanın hâlihazırda kullanılıyor olmadığının, ancak iyi niyetli bir kullanma niyetinin bulunduğunun beyan edildiği başvurulardır. Bununla, başvuru sahibinin salt markayı kullanma fikrinden daha fazlasına sahip olduğu, ancak piyasaya girmek için çeşitli gerekçelerle henüz hazır olmadığı durumlar kastedilir. (Örn.; bir iş planın olması, ürün numunelerinin hazırlanmış olması veya diğer ön işletme faaliyetlerinin yürütülüyor olması 1(b) kapsamında değerlendirilir.) Bahsi geçen 7 marka başvurusunun tamamında ve her bir sınıf nezdinde 1(b) başvurusunun yapılmış olmasından hareketle, American Express’in yakın zamanda bu alanlarda hizmet vermeye başlayacağını söylemek tutarlı bir çıkarım olacaktır.
Bu başvurulardaki mal ve hizmet sınıflarının tamamında (“metaverse” ve “blockchain” ifadelerinin ayrı ve bitişik yazılması gibi ufak farklar hariç) aynı kapsam tercih edilmiş. Büyük markaların, “downloadable virtual goods” (indirilebilir sanal mallar) ifadesini Metaverse’teki kullanımı içermek üzere 9. sınıf kapsamında USPTO nezdinde yaptıkları marka başvurularında sıkça tercih ettikleri biliniyor. Bu bağlamda, American Express tarafından yapılan 7 başvurunun 6 tanesinde 9. sınıfın tercih edilmesi, diğer büyük şirketlerle paralel bir yol izlendiğini gösteriyor. Bu başvurularda, hizmet sınıflarından ise; yine büyük şirketlerin Metaverse’teki kullanımı içermek üzere sıkça tercih ettikleri; 35., 36. ve 42. sınıflar için 5 başvuruda, 45. sınıf için 4 başvuruda ve 39. sınıf için ise 3 başvuruda koruma talep edilmiş. Bunların da sanal ürünlerin Metaverse gibi sanal ortamlarda satışa sunulmasına ilişkin hizmetler ve bu ürünler vasıtasıyla sunulacak olan eğlence hizmetleri gibi sanal ürünlerle bağlantılı hizmetlere ilişkin sınıflandırmaları içerdiği görülüyor. Başvuruların tamamının mal ve hizmet listesi yazının sonunda görülebilir.
American Express’in bu başvuruları ile ayrıca son zamanlarda oldukça fazla konuşulan NFT’ler alanında da açılım yapmayı planladığını anlayabiliyoruz. 9. sınıfta “digital media, namely, non-fungible tokens (NFTs) featuring textual and graphic content” (dijital içerikler; özellikle, metinsel ve grafik içerikleri ön planda olan NFT’ler) ve 35. sınıfta “provision of an online marketplace for buyers and sellers of digital media, namely, non-fungible tokens (NFTs) featuring textual and graphic content” (özellikle metinsel ve grafik içerikleri ön planda olan NFT’ler gibi dijital içeriklerin alıcı ve satıcılarına çevrimiçi pazaryeri sağlanması) ifadelerinin yer aldığı görülüyor.
Yine aynı başvurularda, 36. sınıf kapsamında kripto para ve blokzincir alanlarına ilişkin ifadeler de yer alıyor. Bu sınıf nezdinde; metaverse ve diğer sanal dünyalarda paranın elektronik transferine ilişkin destek, kripto para ve sanal para hizmetleri, e-cüzdan hizmetleri, dijital varlıklar ve blokzincir varlıkları, elektronik nakit benzerlerinin transferinin kolaylaştırılması, e-cüzdan vasıtasıyla fatura ödeme hizmetlerinin sağlanması ve kripto para alım-satım hizmetleri, dijital para ve kripto paralar ile dijital varlık ve blokzincir varlıklarının yönetimi gibi kalemleri içeren oldukça geniş kapsamlı bir hizmet portföyünün tanımlanmış olduğu da dikkat çekiyor.
Bu başvurular üzerinden, American Express’in yükselen teknolojilerin gerisinde kalmamak için bu teknolojileri iş planına dâhil etme çabası içinde olduğunu net bir şekilde söylemek mümkün. Bu çabaların meyve verip vermeyeceğini ise zaman gösterecek.
1. Beklenen Haber: Moderna, Corona Virüs Aşısını Piyasaya Sürmeye Hazırlanıyor!
Corona virüs (COVID-19), Aralık 2019’da etkilerini göstermeye başlamışken, hiçbirimiz dünyanın maske imparatorluğu ardında işleyeceğini tahmin etmiyorduk. Şimdi, maske takmak, dezenfektan sıkmak, kolonyanın alkol oranlarını kontrol etmek rutinlerimiz arasında çoktan yerini aldı. Henüz tedavi haberini alamadık ama tüm dünya gözünü COVID-19 aşısına dikmiş, müjdeli haberi bekliyor!
Hepimiz “kahraman” aşıyı geliştirecek şirketi beklerken, bu sıfata en yakın gelişmeyi ABD menşeili ilaç şirketi Moderna (Moderna Therapeutics, Inc.) açıkladı; şirket yapılan veri analizi sonucunda % 94,5 oranında koruma sağlayan bir formül geliştirdiklerini müjdelediler[1]. Üstelik bu sonuca, aşının 30 bin kişinin üzerinde denenmesiyle ulaşılmıştır. Bu tatmin edici sonuç üzerine, Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci yeni aşı hakkında: “Olabileceğinin en iyisi” yorumunu yapmıştır[2]. Henüz 10 yıllık bir şirket olan Moderna, piyasalar üzerindeki güçlü etkisini, teknoloji know-how’ına borçludur. Dolayısıyla, bu aşının şirket değeri üzerinde etkisi oldukça önemli görünüyor.
COVID-19 tedavisinde kullanılan bu teknoloji özetle; tedavi görecek kişinin kendi hücresinde hedeflenen proteinler üzerine terapötik etki için; lipit partikülü içerisine sarılmış mRNA (haberci RNA) ipliğinin[3] kullanılmasını konu almaktadır[4]. Geleneksel aşı yönteminden farklı olarak geliştirilen bu teknolojinin, COVID-19 tedavisinde beklenilen başarılı sonucu vermesi beklenmektedir. Zira COVID-19 tedavisi için %90 başarı oranı ile öne çıkan bir diğer şirket Pfizer de mRNA teknolojisini kullanmaktadır[5]. Bu aşının kullanıma sunulması için Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi’nden (U.S. Food and Drug Administration) onay süreci beklenmektedir.
2. Moderna Patent Panaroması ve Yenilikçi mRNA Aşıları
Moderna ve yatırımcılarının, mRNA araştırmalarına yatırdığı sermayenin karşılığını USTPO (A.B.D. Marka ve Patent Ofisi), EPO (Avrupa Patent Ofisi), Japonya ve diğer ülkelerdeki patent ofislerindeki patentleri ile almıştır[6]. Moderna, COVID-19 aşısı için kullandığı “mRNA-1273” teknolojisi için 7 adet USTPO patentini elinde tutmaktadır[7]. Amerika menşeili şirketin patent panoraması, birçok ülkede çeşitli teknolojilere yönelik olduğu göze çarpsa da, şirket bilhassa mRNA teknolojisiyle ilgilenmektedir[8]. Bu çığır açıcı teknolojinin fark yaratan özelliği; onun hücre içine girerek hücrenin hedeflenen proteinleri üretmesi için kodlamayı yaptıktan sonra kaybolarak, vücuttan atılmasında yatıyor. Bir noktada, bu etkiyi hücresel kodlama olarak algılayabilmek mümkün olsa da, mRNA hücrede kalıcı etki yaratacağı iddiası doğru değildir[9]. Ancak komplo teorisyenlerinin bu yeni teknolojiyle bir süre daha uğraşacağını öngörmek zor değil.
3. Moderna v. Arbutus: mRNA Patent Sorunu
9 Ocak 2019 tarihinde Moderna, Arbutus’a (Arbutus Biopharma) ait, 8,058,069 nolu USTPO patentinin (‘069 patenti) yeniden incelenmesi için bir dilekçe verdi. Esasen, ABD Patent Kanunu’nda (35 U.S.C.) geçerli patentlerinin USTPO Temyiz Kurulu tarafından yeniden incelenmesi Inter Partes Review adı verilen bir mekanizma ile mümkün olabilmektedir. ABD Patent Kanunu madde 102 ve 103 vasıtasıyla üçüncü taraflara verilen bu imkân 2012 yılından sonraki patentler için geçerli olacaktır[10]. Moderna’nın Inter Partes Review dilekçesi üzerine, USTPO Patent Yargılama ve Temyiz Kurulunun 23 Temmuz 2019 tarihli kararı Arbutus’un lehine çıkmıştır. Temyiz Kurulu, Moderna’nın ‘069 patentine karşın öne sürdüğü “buluş basamağının aşılmadığı” iddiasını uygun bulmamıştır.
Moderna’nın lipid nanopartikül iletim teknolojisiyle ilgili benzer teknolojiler için Arbutus’a ait 9,404,127 ve 9, 364,435 nolu USTPO patentleri için Inter Partes Review talepleri şirket lehine sonuçlanmıştır ancak ‘069 patenti için bu talep kabul edilmemiştir[11]. Belirtmek isteriz ki, ilgili patentlerin her biri temyiz aşamasındadır. Dolayısıyla güncel tablonun ileride değişiklik göstermesi de mümkündür.
Söz konusu ‘069 patenti, lipid nanopartikül teknolojisiyle ilgilidir. Kararlı nükleik asit lipit partikülleri (Stable Nucleic Acid Lipid Particles-SNALP) yapma ve iletim metotlarına yönelik bu patent[12]; insan vücudunun, kendisi için tedavi amaçlı proteinlerinin üretilmesine olanak sağlamaktadır[13]. Bu iletim sistemleri, esasen molekülleri yağ topları içine sararak onları hem gizler, hem de bağışıklık sisteminin saldırılarını önler ve hedef hücrenin mRNA moleküllerini kolayca sindirmesine izin verir[14].
ABD patent hukukuna göre bir buluşun patentlenebilir olması için, onun yenilik (new) , aşikâr olmama (non-obvious) ve kullanışlılık (useful) kriterlerini karşılaması gerekmektedir. Moderna’nın bahse konu ‘069 patenti için yaptığı Inter Partes Review talebindeki temel dayanağı; bu patentin “aşikâr olmama” basamağını karşılamadığı yönündeydi. ABD patent hukukuna göre; buluşta teknikte uzman kişi için önemli bir yenilik varsa, bu durumda aşikâr olmama basamağının karşılandığı söylenebilecektir. Söz konusu patent basamağı kanunda ayrıntılarıyla tanımlanmamış olup, mahkeme içtihatları ile kriterler ortaya konmuştur. Hotchkiss v. Greenwood kararı, aşikâr olmama basamağının kapsamına dair güzel bir örnektir. Porselen kapı kollarının patentlenmesine ilişkin bu kararda, Mahkeme form ve malzeme değişikliğini, buluş için yeterli bulmamıştır[15].
Yüksek Mahkeme kararlarına göre aşikâr olmama basamağı incelenirken, aşağıdakilere bakılmıştır: (a) Tekniğin bilinen durumunun kapsamı ve içeriği; (b) Patent talep edilen buluş ile tekniğin bilinen durumu arasındaki fark; (c) Buluşun yapıldığı tarihte teknikte uzmanlığın bulunduğu seviye; (d) Aşikâr olmaya ilişkin objektif kanıtlar[16].
Arbutus’un ‘069 patenti, belirli yüzdelerde mol oranı verilen lipit formüllerinin tedavi edici bir nükleik asit olarak (örneğin çözünen bir RNA) kullanıldığında karaciğerde avantaj sağladığının keşfine dayanmaktadır[17]. Ancak Moderna, bu formülasyonun WO2005/007196 (‘196 PCT), U.S. 2006/0134189 ve U.S. 2006/02400554 yer alan içeriklerden hareketle, “tahmin edilebilir olduğunu” ve dolayısıyla bu bileşimin “aşikâr olduğu” iddiasında bulunmuştur. Buna göre, “teknikte uzman olmayan” bir kişi ‘196 ve ‘189 patentleri alan lipit bileşenlerinin miktarını ayarlayarak; ‘069 patentindeki formülasyona ulaşması tahmin edilebilirdir[18]. Özetle, ‘069 patentinin konusunu oluşturan 22 adet istemin “tahmin edilebilir” ve “teknikte sıradan beceriye sahip bir kişi” için açık olduğu öne sürülmüştür[19].
Temyiz Kurulu’nun 23 Temmuz 2020 tarihli kararı ise Arbutus lehine sonuçlanmıştır. Kararda kapsamlı bir şekilde ‘196 ve ‘189 patentlerinin “tekniği” ile “teknikte uzman kişi” değerlendirmesi yapılmıştır. Moderna’nın ‘069 patentinde yer alan lipit oranlarının oluşturduğu bileşimin buluş için kritik olmayacağına dair iddiası, Kurul tarafından uygun bulunmamıştır. Kurul, ‘069 patentindeki lipit oranlarının farklı olması durumunda, buluşun gösterdiği etkinin de farklı olacağına karar vermiştir. Kurul, Moderna’nın ‘196 ve ‘189 patentlerine dayanan iddiasını da problematik bulmuştur çünkü her iki patentte de lipit aralıkları açıkça belirlenmemiştir. Dolayısıyla, Moderna’nın bahse konu taleplerinde referans alınabilecek bir “tekniğin bilinen durumu” yer almamaktadır. Kurulun da referans verdiği Connell v. Sears, Roebuck & Co. kararına göre; bir buluşun önceden yapılmış olduğu iddiası için, önceki tekniğe dair tüm öğelerin açıklanması gerekmektedir[20].
4. Sonuç
Kurul’un bu kararından sonra Moderna 23 Eylül 2020 tarihinde temyiz başvurusunda bulunmuştur. Henüz bu başvuruya ilişkin karar verilmemiştir ancak Kurul’un söz konusu kararı bile şirket hisseleri üzerinde doğrudan etki yaratmıştır. Arbutus’un hisseleri iki katına çıkarken, Moderna’nın %9,5 oranında kayıp yaşamıştır[21]. Moderna’nın geliştirip, başarı sağladığı COVID-19 aşısının Arbutus’un patentlerini ihlal edip, etmediği bilinmemektedir ancak Arbutus’un Moderna’ya patent ihlali sebebiyle dava açmadığını da hatırlatmak gereklidir[22]. Moderna, COVID-19 mücadelesiyle ilgili aşı çalışmalarında sahip olduğu patentler için talepte bulunmayacağını ve aşı geliştirmeye yönelik fikri mülkiyetlerini talep üzerinde pandemi sonrasında da lisanslamaya açık olduğunu beyan etmişlerdir[23].
Özetle, gelişen yeni teknolojilerden fayda sağlamaya ve pandeminin bitişini görmeye yaklaştık sayılır. Bu koşullarda, şirketlerin de gerekli hassasiyeti göstereceği öngörülebilir. Pandemi sonrası koşullarda ise yeni mRNA aşı teknolojilerini neler bekliyor, göreceğiz.
[15] Yıldız Tuğçe Erduran, “Yaşayan Organizma Üzerinde Patentin Biyotıp Etiği ve Hukuku Açısından İncelenmesi”, On İki Levha Yayıncılık, Ankara, 2020, s.138.
[16] Atalay Berk Damgacıoğlu, “Patent Sistemlerinde Buluş Basamağının Değerlendirilmesi”, Uzmanlık Tezi, Türk Patent Enstitüsü, s. 24.
Bugün Amerikan Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu’nun (TTAB) 05 Ağustos 2020 tarihli bir kararına bakacağız. Karar başvuru tarihinde markayı gerçekten kullanma iradesinin bulunup bulunmadığına ilişkin incelemesiyle oldukça öğretici bir özellik taşıyor.
2016 yılında Cándido Viñuales Taboada WIPO nezdinde 05-30 ve 32.sınıfa giren malları kapsar biçimde NESPORT markasının tescili için başvuruyor, ABD’yi de başvurulan ülkeler arasında seçiyor. Biliyorsunuz uluslararası başvurularda ABD seçildiğinde ek bir form var imzalanması gereken, bu form ile başvuru sahibi markayı ABD’de ticarette kullanma konusunda (gerçek) bir iradesi bulunduğunu beyan ediyor.
Société des Produits Nestlé S.A. (Nestle) bu başvuruya kendisinin önceden kazanılmış hakları ve karıştırma ihtimali + markanın sulandırılması + başvuru sahibinin bu markayı ticaret hayatında kullanmak konusunda gerçek bir niyeti/iradesi olmadığı gerekçeleriyle itiraz ediyor.
Taraflar aynı marka için Avustralya’da da karşı karşıya gelmişler, Nestle o dosyaya ilişkin belgeleri de delil olarak sunuyor dosyaya. Bunun yanında Nestle’nin , tescil belgeleri dışında, sunduğu bazı başka deliller de şöyle; WayBack Machine’den alınmış başvuru sahibinin http://nesport.com web sitesinden 2016-2017 ve 2018 yıllarına ait ekran görüntüleri, yine başvuru sahibinin aynı web sayfasından 2019 yılının belli günlerinde alınmış ekran görüntüleri, başvuru sahibinin Nesport Facebook hesabından görsel vs.
Diğer alan adlarına sahip web sayfalarında, Twitter’da, Instagram’da değişik zamanlarda yapılan aramalarda herhangi bir kullanıma rastlanmamış Nestle tarafından, sadece Facebook hesabında spor giysilerin görüldüğü bir posta rastlanmış.
Başvuru sahibi de bir beyan ekinde delillerini sunuyor ve bunlar arasında; NESPORT uluslararası başvurusu, nesport.com, nesport.us, nesport.ch, nesport.jp, nesport.cn, nesport.mx, nesport.net alan adlarına ilişkin Whois kayıtları , NESPORT Avrupa Birliği marka tescili belgesi ve EUIPO’nun itiraz üzerine verdiği karar, başvuru sahibinin 2014-2015 yıllarında Barselona’da bulunan ESADE’de pazarlama ve satış yüksek lisansı yaptığını gösterir belgeler, http://nesport.com web sayfasından ekran görselleri ve sitenin en son 2018 Ocak ayında güncellendiğini gösterir WordPress kaydı, başvuru sahibinin NESPORT için ABD pazarındaki faaliyetlerine yönelik hazırladığı 6 yıllık iş planı, 2018 yılında başvuru sahibinin ABD’de bulunan üretici ve distribütörlere gönderdiği 25 eposta ile bütçe önerileri , başvuru sahibinin 2019 yılında Nestle’nin yönetim kurulu başkanı ve CEO’suna LinkedIn üzerinden iletişimleri var.
BAŞVURU SAHİBİNİN SAVUNMALARI
Başvuru sahibi tescil için neden NESPORT markasını seçtiğini, bu kelimenin nasıl yaratıldığını şöyle açıklamış; Markadaki “NE” , Near&Need (Yakın ve İhtiyaç) kelimelerinin ilk iki harfinden alınmıştır. “Near” kelimesinin seçilmesinin sebebi tüketicilere yakın olmak ve amatör seviyede bir yaşam biçimi olarak spor yapanların ihtiyaçlarına alaka göstermek olarak açıklanmış. “Need” ise insanların sağlıklı yaşam biçimini günlük yaşamlarına sokmak ihtiyacında olmasından dolayı seçilmiş, başvuru sahibinin iddiasına göre. Sport ise bildiğimiz “spor” kelimesi. Böylece Near & Need + Sport = NE+SPORT şeklinde bir marka oluşturduğunu belirtiyor başvuru sahibi.
Başvuru sahibinin temel savunmaları ise şöyle özetlenebilir;
— Ben, günden güne artan sağlıklı yaşam ve düzenli egzersiz yapma trendine uygun bir marka yaratmak istedim, diğer bir anlatımla marka kapsamındaki mallar spor yapan insanların performansını arttıracak ürünler olarak tasarlandı
— NESPORT markası ticarette kullanılmadı , bu marka altında herhangi bir satış yapılmadı ve ben ABD’de sadece bir iş geliştirmek için belli adımlar attım, ortada herhangi bir reklam veya promosyon harcaması da yok henüz,herhangi birine lisans yada distribütörlük de vermedim, kimseyle bir sözleşme de imzalamadım,
—Ürünlerin satışı için aldığım bir izin yok, henüz izin başvurum da yok, bu marka altında herhangi bir fuara vs de katılmış değilim , ürünler için tasarlanmış paket veya etiketler bulunmuyor, bu markanın kullanılmasına ilişkin planları benden başka bilen de yok,
—Ancak markayı kullanma iradem NESPORT için yaptığım sayısız marka başvurusundan ve aldığım alan adlarından anlaşılabilir. Ayrıca Nestle ile aramızda başka ülkelerde de meydana gelmiş ve devam eden ihtilaflar konusundaki tavrım da benim markayı kullanma iradesinde olduğumun bir göstergesi,
–Benim gıda ve içecek pazarlaması sektöründe 20 yılı aşkın tecrübem var ve işletme konusunda da yüksek lisans yaptım, kurslara-seminerlere katıldım. Tüm bu eğitimler sırasında gıda-içecek ve spor ürünleri konusunda sosyal bağlantılarımı güçlendirdim. Ancak ABD’de ve diğer ülkelerde Nestle’nin bana karşı hukuki yollara başvurması yüzünden ortaya bir belirsizlik çıktı ve bunun sonucunda ben markaya yatırım yapacak birilerini arama ve üretim/satış ağı oluşturma konusundaki çalışmalarımı askıya aldım.
USPTO İNCELEMESİ
TTAB ilk olarak bona fide yani gerçek bir kullanma iradesinin olup olmadığının tespitinde olaya ilişkin tüm hal ve durumlar göz önüne alınarak adil ve objektif bir değerlendirme yapılması gerektiğinin altını çiziyor. Fiili kullanım yok ama kullanma iradem var denilerek yapılan bir başvuru gerçek(ten) ve samimi bir kullanma iradesi bulunduğunun kabulü için yeterli değildir diyor.
Ortada sadece bir marka başvurusu ve alan adı tescili varsa ama gerçek kullanım iradesini gösterecek başka bir veri yoksa mesela, gerçek bir kullanma iradesinin bulunduğunun kabul edilemeyeceğini ifade ediyor, geçmişte verilen kararlarına atıf yaparak.
Ayrıca incelemede kullanım iradesini ispat için sunulan delillerin tarihinin de önemli olduğunun altını çizerek, örneğin başvuru tarihinden iki yıl geçtikten sonra oluşmuş delillerin başvuru anındaki kullanma iradesini ispatladığının kabul edilemeyeceğine işaret ediyor.
Huzurdaki dosyada USPTO Nestle’nin başvuru yapıldığı tarihte başvuru sahibinin markayı kullanmaya dair gerçek bir iradesi bulunmadığına ilişkin itirazını kabul ediyor. Marka başvurusuna bakıldığında, diyor USPTO, ilaçlardan dezenfektanlara, herbisitlerden gıda ürünlerine ve içeceklere kadar çok farklı çeşitte mal için başvuruda bulunulduğu görülüyor; her ne kadar itiraz üzerine savunmasında başvuru sahibi markanın kullanılacağı malları daraltarak beyanda bulunmuşsa da bu kadar geniş skalada ürün grubunda üretim ve satış yapma tecrübesine, kapasitesine vs sahip bulunduğuna dair bir delil sunabilmiş değil dosyaya. Başvuru sahibinin iş geçmişi, aldığı eğitimler ile ilgili beyanları da bu noktada ikna edici değil.
Diğer yandan başvuru 2016 yılının başında yapılmış ve itiraz dosyasındaki delil toplama aşaması ise 2017 yılına tekabül ediyor. Aradan geçen bu zamanda başvuru sahibi hiçbir satış ispat edemediği gibi, yaptığı bir reklam veya ticari anlaşma da yok ortada. Nestle başvuru sahibinin sosyal medyada da herhangi bir faaliyeti bulunmadığını ve tüm alan adlarındaki web sayfalarının www.nesport.com web sayfasına yönlendirildiğini ispat etmiş durumda ki zaten bu web sayfasında da herhangi bir satış veya tanıtım faaliyeti görünmüyor. 2016 ve 2017 yıllarında nesport.com sayfasında tek görünen şey “coming soon” ifadesi. Ancak 2018 yılında, itiraz dosyasındaki delil toplama aşaması tamamlandıktan sonra, bu web sayfasına bazı içerikler koyuluyor fakat bunlarda NESPORT markasının nereden geldiği/nasıl yaratıldığı ve bazı tanıtımsal metinlerden ibaret ; mesela ürün kategorilerinin isimlerine yer verilmiş fakat bunlarda çok limitli ürün kategorileri, oysa marka başvurusu çok değişik tipte birçok malı kapsıyor.
Başvuru sahibi 2018’e kadar markayı ticarileştireceğine ilişkin yeterli gayreti gösterdiğine dair delil de sunabilmiş değil. Bir iş planı, ABD’de ki üretici ve satıcılara yazılmış bazı emailler var ama bunlar başvuru yapıldıktan neredeyse iki yıl sonrasına ve Nestle’nin itirazından sonraya ait. Diğer yandan Kurul zaten sunulan iş planını da ikna edici olduğu kanaatinde değil, bunun sadece bir takım ümit vadeden rakam ve belirsiz uygulama projeksiyonları içerdiğini düşünüyor. Planda herhangi bir strateji, planın nasıl uygulanacağına dair detay, ürün paket ve etiketlerinin nasıl olabileceği , satış ve pazarlama kampanyalarının nasıl olacağı vs hiçbir detay yok. Başvuru sahibi iş planının ilk hedefini “bütün kıtalarda markanın tescil edilmesi için verilen önemli bir hukuki savaşın kazanılması” olarak ifade ediyor.
Neticeten, dediğim gibi, TTAB Nestle’nin bona fide yani başvuru tarihinde gerçek/samimi bir kullanma iradesi bulunmadığı iddiasını kabul ediyor.
Evet bir marka başvurusu yaparken mal/hizmet listesini istediğiniz gibi geniş tutabilirsiniz, WIPO başvurusu sırasında zaten mecburi olan kullanma iradesi beyanını da imzalamış olabilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi bu sizin sonraki safhada kullanma iradesi ile ilgili bir sorunla karşılaşmayacağınız anlamına gelmiyor. Ayrıca o verilen kullanma iradesi beyanı da sadece usuli bir şey değil, anlamı ve önemi var.
a.#ABD Hukuku- Eksouzian v. Albanese: CLOUD PEN v. #cloudpen
USPTO ölçütlerinin belirlenmesinin hemen iki yıl ardından gerçekleşen ABD Kaliforniya Bölge Mahkemesi’nin 2015 tarihli bu kararına[1] konu olan olayda her ikisi de kompakt buharlaştırıcı kalem üreten, (başlangıçta ortak olan, ancak sonradan ayrılmış) (Vahan Eksouzian) Cloud V. Enterprisesve (Brett Albanese), Cloud Vapez firmaları arasında 2014 tarihinde, tarafların markalarında “cloud” ibaresinin kullanılmasının sınırlandırılmasını öngören bir sözleşme akdedilmiştir. Buna göre taraflar “cloud” ibaresini sadece üniter bir markanın[2] parçası olarak kullanabilecektir ve taraflarca yasaklanmış kelimelerin yanında “cloud” ibaresi kullanılamayacaktır. Bununla birlikte iki ay sonra, taraflar arasında uyuşmazlık ortaya çıkmıştır. Buna göre, “cloud” ibaresinin yanında “pen” ya da “pens” ibareleriyle birleştirilerek Hashtag ile “#cloudpen” ve “#cloudpens” olarak, Instagram’da resimleri etiketlemek ve çekilişlere katılmak isteyen hayranların bu Hashtag’leri kendi gönderilerinde kullanmalarını zorunlu kılmak da dâhil olmak üzere, sosyal medyada kullanıldığının ve bu suretle taraflar arasındaki anlaşmanın ihlâl edildiği ileri sürülmüştür (Şekil 1).
Mahkemenin kararı ise, hashtag markalarının tescil edilmesine ilişkin USPTO 1202.18, 1202.18(a) ve 1202.18(b) hükümlerinden farklı yönde olmuştur. Buna göre, mahkeme hashtag’lerin sadece sınıflandırmayı kolaylaştıran, fonksiyonel bir araç olabileceklerine işaret etmiş ve bu işaretlerin gerçek anlamda marka oluşturamayacağını belirtmiştir. Buna dayalı olarak da taraflar arasındaki “cloud” ibaresinin kullanılmayacağına yönelik sözleşmenin ihlâl edilmediği sonucuna varmıştır. Bu doğrultuda, hashtag’in başka birinin tescilli markasını oluşturmasına rağmen, tüketicileri yönlendirmek için kullanılan “yalnızca işlevsel bir araç” olduğunu ve kafa karışıklığına neden olması muhtemel bir ihlâl eylemi olmadığını belirtilmiştir.
Ancak bu kararla birlikte, USPTO’nun bir önceki yazımızda belirtilen Hashtag markalarına ilişkin hükümleri ve Kaliforniya Bölge Mahkemesi’nin söz konusu kararı bir arada değerlendirildiğinde hashtag markalarının korunup korunmaması gerektiği hususunda ABD hukukunda fikir birliği olmadığı açıktır[3]. Bu yüzden, bu kararın marka hukukunun genel öğretisiyle uyuşmadığı ve çok katı sınırlar çizdiği gerekçesiyle eleştirildiği görülmektedir[4].
b. #ABAD Yaklaşımı Nasıldır? C-541/18 “#darferdas?” kararı
Kararın incelemesi, Alman Federal Mahkemesi’nin (BGH-Bundesgerichtshof) Avrupa Birliğinin İşleyişine İlişkin Antlaşma (Treaty on the Functioning of the European Union) m. 267 hükmüne dayalı olarak “AS” isimli işletme ve Alman Marka ve Patent Ofisi arasındaki, #darferdas? işaretinin marka olarak tescil başvurusuna yönelik 12.09.2019 tarihli ön yorum kararı talebi ile gündeme gelmiştir.
Konunun AB hukuku bakımından incelenmesinde, her ne kadar yürürlükte olan Direktif, 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi olsa da esas yargılamada anlaşmazlığa yol açan olayların tarihi dikkate alınarak 2008/95 sayılı Direktif hükümlerine göre inceleme yapılmıştır. Direktif m. 3/1-b bendinde ayırt ediciliği haiz olmayan işaretlerin tescil edilemeyeceği veya tescil edilmişse hükümsüz kılınabileceği belirtilmiştir. Diğer yandan ulusal mevzuat niteliğindeki MarkenG (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen-Markaların ve Diğer İşaretlerin Korunmasına İlişkin Kanun)[5] m. 8(2)(1) hükmü de “İlgili mal veya hizmetler bakımından ayırt edici karakteri bulunmayan işaretler marka olarak tescil edilemez.” ifadelerini içermektedir.
Esas Davadaki Anlaşmazlık ve Yorum Kararına Konu Olan Soru
AS, Nice Sınıflandırmasında 25. sınıfta yer alan mallar için bir hashtag sembolünü de içeren, “#darferdas?” işaretini marka olarak tescil ettirmek üzere Alman Patent ve Marka Ofisi’ne (DPMA- Deutsches Patent- und Markenamt) başvuruda bulunmuştur. Tescili talep edilen mallar “Giysiler, özellikle tişörtler; ayak giysileri, baş giysileri” şeklindedir ve işaretin tişörtlerin ön yüzünde kullanılması hedeflenmektedir.
Ancak tescil talebi DPMA tarafından, söz konusu işaretin MarkenG m. 8(2)(1) kapsamında ayırt edici karakteri bulunmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir. Başvuru sahibi AS, bu karara karşı Alman Federal Patent Mahkemesi’nde (Bundespatentgericht) dava açmıştır. Mahkeme 3 Mayıs 2017 tarihli kararıyla davayı reddetmiştir. Mahkemeye göre, söz konusu işaret esasen ortak Almanca kelimelerden oluşan bir dizi karakter ve kelimeden oluşmaktadır. Hashtag işaretinin ise sadece “Darf er das?”(Can he do it?) şeklinde bir soru vasıtasıyla halkı bir tartışmaya davet etme anlamına geldiği belirtilmiştir. Halk nezdinde bu sorunun, sadece tişörtlerin önüne yerleştirilen bir cümle olarak anlaşılacağı ifade edilmiştir.
Ardından, bu karar da başvuru sahibi AS tarafından, Alman Federal Adalet Mahkemesi’ne (Bundesgerichtshof) taşınmıştır. Federal Mahkeme ise söz konusu işaretin tişörtlerin ön kısmına yerleştirilerek kullanımının, markanın kullanım çeşitlerinden biri olduğunun göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etmiştir.
Mahkeme ayrıca bu işaretin, giysinin içine dikilmiş bulunan etikette de kullanılabileceğini; böyle bir durumda ise halk nezdinde bu işaretin bir marka, yani malların ticari menşeinin bir göstergesi olarak algılanabileceğini de vurgulamıştır. Mahkeme ayrıca, kendi içtihat hukukuna göre de bir işaretin ayırt edici karaktere ve sonuç olarak da marka olarak tescil edilebilirliğe sahip olması için, bu işaretin akla gelebilecek her kullanımının markasal kullanım olmasının gerekli olmadığını vurgulamıştır. Kullanımın makul olması ve koruma talep edilen mallarda veya hizmetlerde markanın kullanılmasının pratikte mümkün olabileceğini, böylece halk tarafından kolayca “marka” olarak anlaşılabileceğini belirtmiştir.
Ancak yine de Federal Mahkeme, 2008/95 sayılı Direktif m. 3(1)(b) maddesi kapsamında, ABAD’a ön yorum talebiyle, markanın kullanım şeklinin ayırt edicilik bakımından değerlendirilmesinde şu soruyu yöneltmiştir:
“Bir işaretin mallar veya hizmetler bakımından kaynak göstergesi olarak kullanılması için, uygulamada önemli ve makul başka olasılıklar varken, en uygun kullanım şekli bu olmasa bile, bu kullanımıyla da ayırt edici bir karaktere sahip midir?”
Mahkemenin değerlendirmesi şu şekildedir:
“Şunu hatırlatmak gerekir ki 2008/95 sayılı Direktif m. 2 uyarınca bireysel marka tescili başvurusuna konu olan her işaretin tescil edilebilir olması için, bir teşebbüsün mallarını veya hizmetlerini diğer teşebbüslerinkilerden ayırt edebilme de dâhil, bazı şartları sağlamalıdır.
Esas davadaki meselede olduğu gibi, hashtag içeren bir işaretin, belli bir teşebbüsten kaynaklandığı için tescil edilmek istenen mallar veya hizmetlerde ayırt ediciliğinin bulunduğu ve bu yüzden tescil edilebilirliği sağladığı yönünde bir ön kabulde bulunulamaz. Durumun gerçekten bu şekilde olup olmadığını belirlemek için, idari ve adli merciiler söz konusu işaretin 2008/95 sayılı Direktifin 3. maddesi anlamında “ayırt edici karaktere” sahip olup olmadığını araştırmalıdır. Bu ayırt edici karakter m. 3(1)(b) kapsamında kendiliğinden de olabilir; m. 3(3) anlamında kullanım yoluyla da kazanılabilir. (Özellikle bkz. 19.06. 2014, Oberbank and Others, C‑217/13; C‑218/13, EU:C:2014:2012, para.38; 16.09.2015, Société des Produits Nestlé, C‑215/14, EU:C:2015:604, para. 60-62).
İşaretin ayırt edici karaktere sahip olup olmadığı; ilk olarak söz konusu mallar veya hizmetlere ilişkin ve ikinci olarak, ilgili kitlenin algısı, yani söz konusu mallar ve hizmetler kategorisi bakımından makul düzeyde iyi bilgilendirilmiş, makul ölçüde dikkatli ve tedbirli olan ortalama tüketici perspektifinden değerlendirilmelidir. (Özellikle bkz. 8.04. 2003, Linde and Others, C‑53/01 to C‑55/01, EU:C:2003:206, para. 41; 12.02. 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, para. 34; 10.07. 2014, Apple, C‑421/13, EU:C:2014:2070, para. 22).
Ortalama tüketicinin algısının değerlendirilmesi ise, somut olarak, tüm ilişkili faktörler ve koşullar dikkate alınarak gerçekleştirilmelidir. Bu algıyı değerlendirirken “ilişkili faktörler ve koşullara” gelince, şuna işaret etmek gerekir ki bir marka tescil başvurusunda bulunan kişinin, başvurunun yapıldığı tarihte veya bu başvurunun incelenmesi esnasında, gerçekleştireceği kullanımı belirtmesi hatta tam olarak bilmesi gerekmemektedir. Hatta markanın tescilini takip eden süreçte de marka sahibinin markasını esas fonksiyonuna uygun bir şekilde, ciddi kullanması için 5 yıllık süresi daha bulunmaktadır. (15.01.2009, Silberquelle, C‑495/07, EU:C:2009:10, para. 3 ve17 ve burada atıf yapılan içtihatlar; ayrıca bkz. Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the [European Union] trade mark (OJ 2009 L 78, p. 1), 21.12.2016, Länsförsäkringar, C‑654/15, EU:C:2016:998, paragraf. 26). Ayrıca, başvuru tarihinden önce marka olarak tescili talep edilen işaretin ciddi bir şekilde kullanılmadığı durumlar da olabilir. Bu gibi durumlarda, tescili talep edilen bir işaretin ayırt edici özelliğini belirleyecek olan yetkili makamlar, başvurulan markanın ve dolayısıyla, tescil edilmiş olması halinde bu markanın ortalama tüketiciye gösterilme şekli, ilgili ekonomik sektörün geleneklerinden kaynaklananlar dışındaki herhangi bir değerlendirme faktörünü de göz önünde bulundurarak, kendilerini yetki alanları dışında bir durumda bulabilirler.
Söz konusu sektörde birkaç kullanım türünün pratikte önemli olduğu görülüyorsa, bu makamlar, başvuruya konu işaretin ayırt edici karakterini tüm ilgili gerçekler ve koşullar ışığında inceleme yükümlülüklerine uygun olarak, bu kullanım türlerini de kapsanan mal veya hizmetlerin ortalama tüketicisinin bu işareti bu mal veya hizmetlerin ticari menşeinin bir göstergesi olarak algılayıp algılamayacağını belirlemek için dikkate almalıdır.
Öte yandan, başvuru sahibi söz konusu sektörde alışılmadık bir kullanım türünün kendi bünyesinde gerçekleştiğine dair özel göstergeler sunmadığı sürece, yetkililer, söz konusu sektörde düşünülebilen, ancak pratik olarak önemli olmayan ve bu nedenle olası görünmeyen kullanım türlerini “ilgisiz” olarak vasıflandırmalıdır.
İşlevsel ve belirli olması zorunlu olan markalar sicilinde[6]marka sahibinin gerçekleştirmesi pek mümkün olmayan, yalnızca çok özel bir kullanım durumundaayırt edicilik işlevini yerine getirebilecek olan işaretlerin marka olarak tescilinden kaçınmak gereklidir.
Bu bağlamda, hukuki güvenilirlik ve uygun yönetim nedenlerinden ötürü, herhangi bir tescil başvurusunun incelenmesinin, markaların uygunsuz bir şekilde tescil edilmesini önlemek için yalnızca kapsamlı bir şekilde değil, aynı zamanda katı olması gerektiği unutulmamalıdır (bkz. özellikle, 6 Mayıs 2003 tarihli kararlar, Libertel, C ‑ 104/01, EU: C: 2003: 244, paragraf 59 ve 10 Mart 2011, Agencja Wydawnicza Technopol v OHIM, C ‑ 51/10 P, EU: C: 2011: 139, paragraf 77).
Mevcut davada, başvuran mahkeme, giyim sektöründe, işaretin hem malların dış kısmına hem de içlerine dikilmiş etiketlere yerleştirilmesinin yaygın olduğunu belirtmiş ve sektörde pratik önemi olan iki tür uygulama belirlemiştir. Böyle bir durumda, ortalama tüketicinin algısını incelemekten sorumlu yetkililer, bu tür kullanımları dikkate almalı ve ortalama tüketicinin, giysiye her iki tür etiket iliştirilmesinin mi yoksa en az birini gördüğünde söz konusu işareti bir marka olarak mı algılayacağını değerlendirmelidir.
Yetkili ulusal mahkeme bu nedenle, ortalama bir tüketicinin #darferdas işaretini bir tişörtün önünde veya içteki etikette gördüğü zaman, bunu sadece dekoratif bir unsur olarak veya bir sosyal iletişim mesajı olarak değil, bu malların ticari kaynağının bir göstergesi olarak algılayıp algılamayacağına karar vermelidir.
Yukarıdakilerin tümü göz önünde bulundurulduğunda, yöneltilen sorunun cevabı, 2008/95/EC Direktifinin 3 (1) (b) maddesi, ayırt edici karakterin incelenmesinde şu anlama gelecek şekilde yorumlanmalıdır: Marka olarak tescili talep edilen bir işaret için, başvurulan markanın tüm olası kullanım türleri dahil olmak üzere tüm ilgili gerçekler ve koşullar dikkate alınmalıdır. Ayrıca, başka belirtiler olmadığında, bunlar, ilgili ekonomik sektörün gelenekleri kapsamında pratik olarak önemli olabilecek kullanım türlerine karşılık gelir.”
4. #Sonuç Yerine
ABAD’ın bahsi geçen kararı, markada hashtag kullanımının gerçek bir kullanım oluşturup oluşturmayacağına ilişkin tartışmalara katkı sunmaktadır. İlgili ekonomik sektörde çeşitli kullanım türlerinin pratik olarak önemli olduğu durumlarda, bunların tümü ayırt edici karakterin değerlendirilmesinde dikkate alınmalıdır[7]. Marka sahiplerinin veya gelecekteki başvuru sahiplerinin, olağan gözükmeyen bir kullanımın aslında ekonomik sektörlerinde olağan olduğunu gösteren somut kanıtlar sağlamadıkça, bunun “ilgisiz” olarak değerlendirileceğini hatırlamaları da önem arz etmektedir[8].
Avrupa Birliği Adalet Divanı içtihat hukukuna göre, ayırt ediciliğin incelenmesi, işaretin olası tüm kullanım biçimlerine dayanmalıdır[9].
Bir işaretin Hashtag markası olarak tescil edilebilirliğinde ise; bu işaretin (#) özelliğinden ötürü, başlıca kaynak gösterme fonksiyonunu yerine getirmesi önem arz etmektedir[10]. Keza Hashtag markalarının tescili de diğer markalarla aynı işlem ve prosedürlere tâbidir.
Bu yüzden eğer hashtag bir şirketin sosyal medya kampanyasına göndermede bulunmak ya da sosyal bir mesaj vermek için kullanılıyorsa, en başta kaynak gösterme işlevini yerine getirmediği için hashtag markası olamayacaktır. Örneğin USPTO § 1202.18’de verilen #SEWFUN ibareli marka başvurusu, sadece kullanıcıların yorumlarının yer aldığı ve kaynak gösterme işlevini sağlamadığını, bu yüzden hizmet markası olmak için gerekli işlevlere sahip olmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir[11].
ABD Marka Hukuku öğretisinde dikkat çeken bir uyarı ise; hash sembolünün konumlandırılmasında görülmektedir. Eğer hashtag sembolü, hashtag sembolünün diğer kısmından ayrılabilir nitelikteyse bu durumda hashtag markası olarak kabul edilemeyeceği öğretide ileri sürülmüştür . Örneğin “# INGENUITY ibaresi sadece hash sembolünden sonra boşluk olduğu için hashtag markası olarak kabul edilmemiştir .
[2] “Unitary Trademark” USPTO hükümlerinde “Markayı oluşturan ögelerin çok benzer şekilde sıralandığı ve ortalama tüketicinin bu sözcüklerin veya sembollerin aynı marka olarak değerlendirebileceği markalar” olarak tanımlanmıştır.
[3]Chu, Debbie, #CautionBusinesses: Using Competitors’ Hashtags Could Possibly Lead to Trademark Infringement, Catholic University Journal of Law and Technology, Volume 25, Issue 2, 2017, (s. 387-413), s. 389.
[6] Bu husus 12 Aralık 2002 tarihli “Sieckmann” kararında (C‑273/00, paragraf 50), yetkili otoritelerin; tescil için yapılan başvuruların incelenmesinde, bunların yayımlanmasında ve bu kapsamda uygun ve açık bir ticaret sicilinin sürdürülebilmesi için, markayı oluşturan işaretlerin yapısının tam ve kesin olarak bilinmesi gerektiğine vurgu yapılmıştır.
Chu, Debbie, #CautionBusinesses: Using Competitors’ Hashtags Could Possibly Lead to Trademark Infringement, Catholic University Journal of Law and Technology, Volume 25, Issue 2, 2017, (s. 387-413).
Roberts, Alexanda J., Tagmarks, California Law Review, June 2017, Vol. 105, No. 3, (s. 599-660).
Sherwin, Robert T., #HaveWeReallyThoughtThisThrough?: Why Granting Trademark Protection To Hashtags Is Unnecessary, Duplicative, and Downright Dangerous, 29 Harvard Journal of Law & Technology, 456, 458-59 (2016).
Butwin, Betsy A. (2016) #TrademarkLaw: Protecting and Maximizing the Value of Trademarks in an Evolving Social Media Marketplace, Cybaris®: Vol. 7: Iss. 1, Article 3., (s. 110-129)
Chu, Debbie. “# CautionBusinesses: Using Competitors’ Hashtags Could Possibly Lead to Trademark Infringement.” Cath. UJL & Tech 25 (2016): (s. 387- 413)
Prenses Leia, “Star Wars: Yeni Bir Umut (1977)” filminde Millennium Falcon’a bakar ve Han Solo’ya: “Bu şeyle mi geldiniz? Düşündüğümden daha cesursunuz![1]” der.
Millennium Falcon gemisinin, filmin devamında bu küçümsemeyi boşa çıkartacak üstünlüklerini sergilemesi çok zaman almayacaktır.
Star Wars serisini bilmeyen sanırız yoktur. Serinin kurgusu, karakterleri, müziği ve hikayesine ilaveten, serideki bazı nesneler de (X-Wing Avcı Gemileri, Işın Kılıcı, İmparatorluk TIE Avcı Gemileri, Death Star gibi) ikonik hale gelmiştir. Bu ikonlardan bir diğeri ise “Millennium Falcon” uzay gemisidir.
Han Solo ve Chewbacca tarafından kullanılan Millennium Falcon, Cumhuriyet Donanmasının en hızlı gemisidir, ışık hızının ötesine geçmektedir ve seri boyunca sayısız savaş ve kovalamacadan başarıyla çıkacaktır.
Han Solo, “Star Wars: Yeni Bir Umut (1977)” filminde Millennium Falcon hakkında şunları söyler: “Hızlı gemi? Siz Millennium Falcon’u hiç duymadınız mı? … İmparatorluk gemilerini geride bıraktım. Aklınıza gelen yerel kargo gemilerinden değil, büyük Corellian gemilerinden bahsediyorum… Çok öyle gözükmez, ama yeri geldiğinde ihtiyacın olan her şeye sahiptir. Onda kendim birçok özel değişiklik yaptım.[2]”
Star Wars serisinin sadece isminin veya hikayesinin değil; karakterlerinin, yaratılan ırkların, kullanılan kıyafet ve aksesuarların, film müziklerinin ve serideki nesnelerin de ikonik hale geldiğini söylemiştik. Serinin dünya genelindeki hayranları, seriye ait her türü ürüne büyük ilgi göstermektedir ve film serisinin hak sahipleri de elbette ki, neredeyse her karakter ve nesneyi kullanarak farklı sektörlerde lisanslı ürünler üretilmesini ve ticarileşmeyi sağlamaktadır. Eğlence devi Disney’in serinin prodüksiyon, pazarlama, dağıtım ve satış haklarını 2012 yılında satın almasından sonra ticarileşme çok daha yoğun biçimde yaşanmıştır.
Seriyle ilgili markaların benzerlerine karşı korunması ise seriye ilişkin hukuki mücadelenin bir boyutunu oluşturmaktadır. Bu yazıda inceleyeceğimiz ihtilaf belirtilen boyuta ilişkindir.
“Kaptan Acil Durum” takma adıyla da anılan “Ilan Moskowitz” (başvuru sahibi), “MILLENNIAL FALCON” kelime markasını tescil ettirmek için A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’ne başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında 41. sınıfa dahil “Müzik gruplarının canlı performansları anlamında eğlence hizmetleri, ses ve müzik kayıtlarının prodüksiyonu hizmetleri” olarak özetlenebilecek hizmetler yer almaktadır.
Başvuruya karşı “Lucasfilm Entertainment Company Ltd. LLC” (itiraz sahibi), 28. sınıfa dahil “Oyuncak araçlar” malları için tescilli “MILLENNIUM FALCON” markasını ve eskiye dayalı kullanımı gerekçe göstererek karıştırılma olasılığı ve tanınmış markanın ününü bulandırarak sulandırma nedenleriyle itiraz eder.
İtiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenir ve 16 Ekim 2020 tarihinde karara bağlanır. Temyiz Kurulu kararının bu bağlantıdan görülmesi mümkündür.
Başvuru ve itiraz sahipleri, itiraza ilişkin olarak çeşitli kanıt ve dokümanlar sunar. İtiraz sahibinin sunduğu kanıtlar arasında başlıcaları; MILLENNIUM FALCON markasının kendisince veya lisans alanlarca kullanımını gösteren dokümanlar, web sitesi çıktıları, haberler, ürün görselleri ve beyanlardır. Başvuru sahibi ise MILLENNIAL FALCON markasını kullanımına ilişkin olarak broşürler, reklamlar, web sitesi çıktıları ve beyanlar sunmuştur.
Tarafların birbirlerinin delillerine itirazları bulunmakla birlikte, yazıda bu tartışmadan bahsedilmeyecektir.
Temyiz Kurulu kararının devamında, başvuru sahibi ve itiraz sahibine ilişkin kısa bilgi verilmiştir.
Buna göre başvuru sahibi, “MILLENNIAL FALCON” markasını kendi sergilediği müzik performansları için Mayıs 2016 tarihinde marka olarak kullanmaya karar veren bir icracıdır. Başvuru sahibinin belirtilen markayla gerçekleştirdiği müzikal performansları; kurumsal kültüre ve özellikle kendi tabiriyle “geçmiş yıllarda bütün Star Wars ayrıcalıklarını yutan” eğlence canavarı Disney’in kültürüne karşı bir parodi ve satirik bir yorumdur. Başvuru sahibi; müzik grubunu bir çeşit korsan gemisi olarak tasarlamıştır, gemide kendisi kaptandır (Kaptan Acil Durum) ve kendisiyle aynı zihniyette müzisyenler tayfaları oluşturmaktadır. Kaptan ve tayfalar, Millennial Kuşak temsilcileridir ve grubun isminin Disney ve Star Wars kurumsal kültürüne karşı millennial kuşağın beyanı olması istenmiştir. Başvuru sahibi, MILLENNIAL FALCON markasını müzik performanslarına ilişkin olarak, başvuruyu yaptıktan sonra 5 Ağustos 2016 tarihinde kullanmaya başlamıştır.
İtiraz sahibi “Lucasfilm Entertainment Company Ltd. LLC”, 1971 yılında kurulmuştur ve Star Wars filmlerinin sahibidir. İlki 1977 yılında çekilen Star Wars serisi günümüze dek 10 sinema filmiyle devam etmiştir. Kurgusal bir evrende geçen Star Wars serisi Luke Skywalker, Darth Vader, Yoda, Obi-Wan Kenobi, Princess Leia, Han Solo, Chewbacca, R2-D2, Rey, Lando Calrissian gibi ana karakterler ve Millennium Falcon, Death Star, Işın Kılıcı, Güç, Jedi, Sith gibi nesne veya kavramlar üzerine kuruludur.
Film serisi yüz milyonlarca dolar gelir elde etmiş ve Akademi ödülleri dahil olmak üzere birçok ödülün sahibi olmuştur. Film serisinin müzikleri de büyük başarı elde etmiş, filmin soundtrack albümü tarihi, kültürel ve estetik öneminden dolayı 2005 yılında Kongre Kütüphanesine kaydedilmiştir. Millennium Falcon dahil filmin çeşitli unsurlarıyla tanıtımı yapılan Star Wars konserleri de düzenlenmiştir.
İtiraz sahibinin kendisi veya lisans verdikleri, Millennium Falcon gemisinin oyuncaklarını, modellerini, bu geminin ismini veya görünümünü içeren onlarca türde farklı ürün veya hizmeti piyasaya sürmüştür. Bu ürün ve hizmetler arasında; eğlence hizmetleri, tiyatro yapımları, televizyon programları, sinema filmleri, çizgiromanlar, kitaplar, oyuncaklar, oyuncak bebekler, spor malzemeleri, çantalar, kişisel bakım ürünleri, çarşaflar, havlular, giysiler, gıdalar, online oyunlar, bilgisayar oyunları, video oyunları, müzik ve mobil uygulamalar da yer almaktadır.
Bu hususlara ilaveten Millennium Falcon terimi, film serisinin sountrack albümlerinde iki şarkının isminde kullanılmıştır: “The Millennium Falcon / Imperial Cruiser Pursuit” (1997, Star Wars: A New Hope soundtrack albümü; “L3 & Millennium Falcon” (2018, Solo: A Star Wars Story soundtrack albümü).
İtiraz sahibi, kendisinin veya lisans verdiklerinin kullanım biçimlerini gösteren görsellere itirazında yer vermiştir ve bunların bir kısmı Temyiz Kurulu kararında da yer almaktadır.
Temyiz Kurulu yukarıda özetlenen bilgi, iddia, delil ve dokümanların ışığında itirazı incelemiştir.
Markalar arasında karıştırılma ihtimalinin varlığının kabul edilebilmesi için Ofis tarafından göz önünde bulundurulan ve somut olay bakımından sırasıyla inceleyeceğimiz DuPont faktörleri karıştırılma ihtimalinin tespitinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu inceleme taraflarca sunulan deliller dikkate alınarak yapılmaktadır. Ofis ilk olarak itiraz sahibinin öncelik hakkını incelemiş ve her ne kadar eski tarihli marka “oyuncak arabalar” için tescilli olsa da sunulan deliller doğrultusunda birçok farklı ürün üzerinde “MILLENNIUM FALCON” ibaresinin kullanımını, itiraz sahibinin eski tarihli markasının tescil tarihinden itibaren yoğun bir şekilde olması sebebiyle, kullanım olarak kabul etmiştir.
Bunun sonucu olarak sırasıyla DuPont faktörleri bakımından incelemeye geçilmiştir.
1- Markalar Arasındaki Benzerlik
İlk DuPont faktörü; markalar arasındaki görsel, işitsel, kavramsal ve ticari izlenim olarak ortaya çıkan benzerlikler ve farklılıklar bakımından yapılacak olan değerlendirmedir. Somut olayda bu değerlendirme eski tarihli MILLENNIUM FALCON ile yeni marka başvurusu MILLENNIAL FALCON arasında yapılmıştır. Her iki markanın da görsel, işitsel, çağrıştırdığı anlam ve ticari izlenim bakımından aynı olduğu kanısına varılmıştır. Çünkü;
İki ibare arasındaki tek farklılığın sondaki 2 harf bakımından ortaya çıktığı belirtilmiştir.
MILLENNIUM isminin “1000 yıllık bir zaman periyodu” anlamında kullanılmaktayken, MILLENNIAL ibaresinin MILLENNIUM ibaresinin sıfat hali olduğu ve “MILLENNIUM ile ilişkili” anlamına geldiği ve bu sebeple birbirlerini kavramsal olarak çağrıştırdıkları ve ticari izlenim olarak aynı oldukları belirtilmiştir.
Bu çıkarımlar göz önünde bulundurularak Ofis tarafından, başvuru sahibinin parodi iddialarına karşı “önemli olanın başvuru sahibi tarafından amaçlanandan ziyade olası tüketici kitlesinin bakış açısı” olduğu belirtilmiştir. Markaların olası tüketici kitlesi gözünde herhangi bir farklılığa sahip olmamaları ve parodi iddiasının geçerli olması için gereken durumu taşımamaları sebebiyle parodi savunmasının reddedilmesine karar verilmiştir. Sonuç olarak ilk DuPont faktörü bakımından markalar arasındaki benzerliğin karıştırılma ihtimaline sebep olacağı kanısına varılmıştır.
2-Mal ve Hizmetlerin Benzerliği
İkinci DuPont faktörü incelemesi ise başvurularda belirtilen mal ve hizmetlerin benzerliği ya da farklılığı üzerine yapılmıştır.
Bu noktada Ofis özellikle mal ve hizmetler arasında bir karışıklık olasılığı için mal ve hizmetlerin aynı hatta ilişkili olması gerekmediğini belirtmektedir.
Yapılan inceleme sonucunda;
Her ne kadar mal ve hizmetler birbiriyle aynı olmasalar d eski tescil sahibinin markasını, filmlerini ve müziklerini tanıtmak amacıyla tescilli olduğu ürünlerden farklı olarak başka ürünler üzerinde lisans yoluyla kullandırdığı görülmüştür.
Söz konusu kullanımların, MILLENNIUM FALCON ibaresi dahil olmak üzere, Star Wars evrenine ait birçok karakter ve ögeye eğlence hizmetleri, tiyatro prodüksiyonları, giyim, yiyecek, çevrimiçi oyunlar, bilgisayar oyunları gibi çok geniş bir ürün yelpazesine uzandığı deliller ile kanıtlanmıştır.
MILLENNIUM FALCON ibaresi müzik kayıtları ve konserler için doğrudan kullanılmasa da sunulan kanıtlardan yola çıkılarak oldukça ünlü olan Star Wars’ın bir unsuru olan MILLENNIUM FALCON’un kolaylıkla başvuruyla “aynı kaynaktan gelmiş izlenimi yaratarak” ilişkilendirilebilir olduğu kanısına varılmıştır.
Böylece ikinci DuPont faktörü de karıştırılma ihtimali olasılığını desteklemiştir.
3-Ticari Kanalların Benzerliği ve Alıcı Sınıfları
Üçüncü faktöre ilişkin incelemede, benzer ibareleri taşıyan ürünlerin aynı ya da benzer alıcı sınıflarına hitap edip etmediği ve ticaret kanallarının benzer olup olmadığı üzerinde durulmaktadır.
Başvuru sahibi ticaret kanallarının birbirinden son derece farklılaştığını, çünkü MILLENNIAL FALCON’un sıklıkla gece kulüpleri, barlar gibi yetişkinlere hitap eden yerlerde tüketicilere ulaşacağını, itiraz sahibinin MILLENNIUM FALCON ibareli ürünlerinin aksine oyuncak dükkânı gibi Disney tarafından sunulan ürünlerin olduğu yerlerde tüketicilere ulaşmayacağını iddia etmiştir. Ancak yapılan incelemelerde;
MILLENNIUM FALCON markasının sadece kapsamındaki oyuncaklar bakımından değerlendirilmemesi gerektiği, çünkü delillerde de görüleceği üzere Star Wars evreninin bir parçası olarak çok geniş bir yelpazede lisanslı ürünler üzerinde kullanıldığı görülmüştür. Kaldı ki başvuru sahibinin yaptığı sınırlamanın kabul edilemeyeceği ve markanın uygun olan tüm ticaret kanallarından olası tüketicilere ulaşabileceğinin kabul edilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Aynı zamanda başvuru sahibi tarafından belirtilen müzikal hizmetlerin sağlandığı mekanlar, itiraz sahibinin Star Wars müzikallerini gerçekleştirdiği mekanlar ile benzerlik içermektedir ve aynı kanallar aracılığıyla olası tüketicilerine ulaştığı tespit edilmiştir.
Bu tespitler sonucunda üçüncü DuPont faktörü de itiraz sahibinin lehine sonuçlanmıştır.
4-Satın Alma Koşulları ve Müşterilerin Kitlesi
Bu incelemede tüketicilerin satın alma koşulları ile ürünün/hizmetin sunulacağı müşteri kitlelerinin özellikleri bakımından karıştırılma ihtimalinin varlığı incelenmektedir.
Dördüncü faktör bakımından başvuru sahibi MILLENNIAL FALCON grubunun dinleyici kitlesini sofistike bir dinleyici kitlesi olarak tanımlamış ve bu kişilerin MILLENNIUM FALCON ile MILLENNIAL FALCON ibarelerini karıştırmayacak kadar farkındalık sahibi olduklarını ve parodiyi anlayabileceklerini belirtmiştir. Ancak bu iddiasını kanıtlayacak deliller sunmamıştır.
Bunun sonucuna Temyiz Kurulu, müşteri kitlesinin bilgili ya da kavram karmaşasından muaf olduğunun bilinemeyeceğini, söz konusu hizmetin kaynağını karıştırabileceklerini belirtmiştir. Kaldı ki bazı durumlarda sofistike müşteri kitlelerinin dahi, markaların benzerliği sonucu karıştırma eğilimi gösterebilecekleri ifade edilmiştir. Bu sebeple yapılacak incelemede “sofistikelik bakımından en az gelişmiş olan müşterilerin” dikkate alınması gerektiği vurgulanmıştır.
Üçüncü faktörde tartışıldığı gibi, itiraz sahibinin markasının mal ve hizmetlerinin sadece oyuncak arabalarla sınırlandırılarak, bu ürünlerin hitap ettiği müşterilerle, başvuru sahibinin sunduğu hizmetlerin hitap ettiği yetişkin müşteriler arasındaki farklılık bulunduğunun öne sürülmesi yönündeki iddia bir kez daha reddedilmiştir. Çünkü MILLENNIAL FALCON markasının yetişkin tüketicilere hitap etmesi, onların MILLENNIUM FALCON’un tanınmışlığının farkında olmadığı anlamına gelmeyecektir. MILLENNIUM FALCON uzay gemisi Star Wars’ın bilinen bir ögesidir ve başvuru sahibinin hizmetinden yararlanan yetişkin tüketiciler de söz konusu terimin farkında olacaktır.
Bunun sonucu olarak satın alma koşulları ve müşteri kitlesi bakımından da karıştırılma ihtimalinin varlığı kabul edilmiştir.
5-İtiraz Sahibinin Markasının Gücü
Beşinci DuPont faktörüne göre, bir markanın tanınmışlığı, ayırt ediciliğine (ilişkin satış/pazarlama, reklam ve kullanım süresi vb.) ilişkin deliller o markanın gücünü ortaya çıkarır ve markanın sağladığı korumanın genişlemesine yardımcı olur. Ancak bu iddiayı kanıtlamak açıkça itiraz sahibinin görevidir. Bir markanın ticari gücünü ölçebilmek için ise satış hacmine, satılan ürünler ile bağlantılı olan reklam harcamalarına ve markanın kullanım süresi gibi kanıtlara ihtiyaç duyulmaktadır.
Ofis ilk olarak MILLENNIUM FALCON ibaresinin hayali bir terim olarak itiraz sahibi tarafından yaratıldığını, bu sebeple de doğası gereği ayırt edici ve güçlü bir ibare olduğunu tespit etmiştir.
Star Wars filmlerinin başarısı söz konusu ibarenin bilinirliği için önemli bir delildir. MILLENNIUM FALCON ibaresinin de 1977 yılından bu yana Star Wars evreninde kullanılan ve tanınmış hale gelen bir ibare olduğunun tartışmaya yer bırakmadığı ifade edilmiştir. Aynı zamanda sunulan satış rakamları, gazete haberleri, sayısal veriler ile desteklenerek bu iddiaların kanıtlanmaktadır.
Sonuç olarak beşinci DuPont faktörü de itiraz sahibinin lehine sonuçlanmıştır.
6-Fiili Karıştırılma
Altıncı faktörde markalar arasındaki fiili karıştırılma incelenmektedir. Fiili karışıklığı, “olasılık” kavramından daha ciddi bir karıştırılma durumu olarak yorumlamamız mümkündür. Fiili karışıklık “karıştırılma olasılığı” bakımından ciddi bir kanıt oluşturmaktadır. Söz konusu fiili karışıklık durumunda, karıştırılma durumu tartışmaya gerek duymaksızın ortadadır.
Temyiz Kurulu bu faktöre ilişkin değerlendirmesini yaparken, söz konusu durumun ölçülebilmesi için başvuru sahibinin MILLENNIAL FALCON ibaresini önemli bir süre boyunca, ciddi kullanım sayılacak şekilde, itiraz sahibinin MILLENNIUM FALCON markasıyla aynı pazarda kullanmış olması gerektiğini belirtmiştir.
Başvuru sahibinin oldukça az sayıda performans sergilemesi, tek bir şehre bağlı kalması ve katılım sayıları, gişe fişleri, satış rakamları verilerinden hareketle, bu verilerin fiili karıştırmanın varlığının ölçülmesine imkân sağlayabilecek düzeyde olmadığı kararına varılmıştır.
Bu durum göz önünde bulundurulduğunda Temyiz Kurulu altıncı DuPont faktörü bakımından nötr kalmıştır.
7-Kötü Niyet
On üçüncü DuPont faktörü altında ise kötü niyet iddiaları incelenmektedir. Kötü niyet durumu karışıklığın varlığına ilişkin güçlü bir kanıttır ve taklitçinin kafa karışıklığı beklentisi sebebiyle böyle bir yorum yapılmaktadır.
İtiraz sahibi, başvuru sahibinin kötü niyetli olduğunu iddia etmektedir, çünkü başvurunun tarihinin manidar olduğu düşüncesindedir. Başvuru tarihi ile yakın tarihlerde gösterime giren Star Wars’ın yeni filmi Force Awakens’da MILLENNIUM FALCON’un oldukça önemli bir yere sahip olduğu belirtilmiştir.
Aynı zamanda başvuru sahibinin Facebook sayfasında Star Wars evrenine ait bir diğer uzay gemisi olan X-WING’in sahne şovu sırasında da kullanıldığı görülmüştür. Başvuru sahibi bu iddialara, dekorun mekân sahibi tarafından konumlandırıldığı ve kendisiyle ilgili olmadığı şeklinde cevap vermiştir.
İtiraz sahibi kötü niyete kanıt olarak yine başvuru sahibinin Facebook sayfasında yayınlanan konser afişini sunmuştur. Bu afişte yine Star Wars evreniyle bütünleşmiş iki karakterin resmi ve MILLENNIAL FALCON ibaresinin bir arada kullanıldığı görülmüştür. Başvuru sahibi, buna cevap olarak söz konusu ibarenin parodi nedeniyle bu şekilde kullanıldığını belirtmiştir.
Ancak Temyiz Kurulu, söz konusu delilleri sadece başvuru sahibinin parodi girişiminde başarısız olduğunun bir kanıtı olarak görmüştür.
Bu sebeple de kötü niyet iddiası bakımından nötr kalınmıştır.
Temyiz Kurulu, yazı boyunca sıralanan gerekçeler çerçevesinde, itiraz sahibinin karıştırılma olasılığının varlığı yönündeki iddialarının yerinde olduğu kanaatine ulaşmış ve başvuru sahibinin karıştırılmaya neden olmayacak bir marka seçme yönündeki yükümlülüğünü yerine getirmediği sonucuna varmıştır. Temyiz Kurulu, karıştırılma olasılığı iddiasını kabul ettiğinden, tanınmış markanın sulandırılması yönündeki iddiayı ayrıca incelememiştir.
Star Wars evreninin önemli parçalarından birisi olan MILLENNIUM FALCON, karardan anlaşılacağı üzere zaferlerine yeni birisini daha eklemiştir. Başvuru ile itiraz gerekçesi markanın kapsadığı mallar arasında açık bir benzerlik bulunmadığı halde, MILLENNIUM FALCON’un çok sayıda farklı mal ve hizmet için marka sahibince veya lisanslı kullanımı, bilinirliği, itiraz sahibi ile özdeşleşmesi, başvuru ile itiraz gerekçesi marka arasındaki yüksek derecedeki benzerlik gibi hususlar kazanılan zaferin ana gerekçeleri olmuştur.
Son bir alıntıyla bitirelim: “Sinema tarihinde uzay gemisi içeren filmlerdeki gemiler arasında MILLENNIUM FALCON hepsinin üstünde yer alır.[3]”
[1]“You came in that thing? You’re braver than I thought.”
[2]“Fast ship? You’ve never heard of the Millennium Falcon?…I’ve outrun Imperial starships. Not the local bulk cruisers mind you, I’m talking about the big Corellian ships now…She may not look like much, but she’s got it where it counts, kid. I’ve made a lot of special modifications myself.”
USPTO Elma Şarabı ile Kahvenin Benzerliğini Değerlendirdi
Gıda ve içecek sektörlerine ait malların ve hizmetlerinin benzerliği değerlendirmesi, inceleme konusu ürünler aynı olsa da, toplumsal tüketim alışkanlıklarına göre değişik coğrafyaların tescil ofislerinde farklılık gösterebilmektedir. Örneğin; Türkiye’de kahvaltıda yaygın biçimde tüketilen zeytinin, bir diğer Türk ana kahvaltı ürünü olan peynirle benzerliği Türkiye’de güçlü biçimde savunulabilecekken, aynı argüman çok muhtemelen diğer birçok ülkede anlamlı olmayacaktır.
Bu yazıda aktaracağımız A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu kararı, kanaatimizce Türkiye’de benzer olarak değerlendirilmesi mümkün olmayan mallara ilişkin olduğundan, yukarıda yer verilen iddiamızın somutlaştığı bir örnek olarak değerlendirilebilir.
Cooper Moon Coffee LLC (başvuru sahibi), “BEAN BLOSSOM” kelime markasını 30. sınıfa dahil “Alkollü içecekleri içermeyen kahve” için tescil ettirmek amacıyla USPTO’ya başvuruda bulunur.
BEAN BLOSSOM
USPTO, başvuruyu 33. sınıfa dahil “Elma şarabı (hard cider)” mallarını kapsayan önceden tescilli “BEANBLOSSOM” markasıyla karıştırılma olasılığı gerekçesiyle reddeder.
BEANBLOSSOM
Başvuru sahibi, kararın iptali için itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenir. Temyiz Kurulu kararına okuyucularımız bu bağlantıdan erişebilirler.
Başvuru sahibi karara itirazında esasen; markaların aynı ve malların benzer olmadığı iddialarını öne sürmüştür.
Başvuru “BEAN BLOSSOM” ile ret gerekçesi marka “BEANBLOSSOM” Temyiz Kurulu’nca da neredeyse aynı işaretler olarak değerlendirilmiş ve buna ilaveten ret gerekçesi “BEANBLOSSOM” markasının ayırt ediciliği yüksek bir marka olduğu kanaatine varılmıştır.
Kararın devamında, başvuru sahibinin asıl iddiası yani, malların (kahve – elma şarabı) benzer olmadığı yönündeki argüman değerlendirilmiştir.
Temyiz Kurulu’nun bu hususa ilişkin değerlendirilmesi, ilgili içtihatı aktarmakla başlamıştır:
“Bu vakada olduğu gibi neredeyse aynı markalar incelenirken, karıştırılma olasılığı sonucuna varmak için mallar arasında aranacak benzerliğin derecesi azalır. Mallar veya hizmetler birbirleriyle rekabet eder veya doğaları gereği bağlantılı olmasa da aynı markaların kullanımı halinde ticari kaynağın aynı olduğu yönünde bir varsayım ortaya çıkabilir. Neredeyse aynı markalar söz konusu ise karıştırılma olasılığının sonucuna ulaşmak için mallar arasında tutarlı bir ilişkinin varlığı yeterlidir. Malların veya bunların pazarlanması yollarının bir şekilde bağlantılı olması yeterlidir…”
Kurul, sonraki safhada “kahve – elma şarabı” mallarının benzerliği / ilişkisi bakımından detaylı değerlendirmeye geçmiştir.
Başvuru sahibi; karşılaştırma konusu malların doğalarının farklı olduğunu sürmektedir. Kurulun bu iddiaya yönelik tespitleri aşağıdaki gibidir:
Elma şarabı, etanol içeren alkollü bir içecektir ve etanol yatıştırıcı etkiye sahiptir; buna karşın kahve yüksek oranda kafein içermektedir, kafein dünyanın en yaygın kullanıma sahip psikoaktif maddesidir ve uyarıcı işlevine sahiptir. Alkollü içeceklerin kullanımı yasal olarak sadece yetişkinlerle sınırlıdır, buna karşın yüksek kafein içeren kahvelerin sadece yetişkinlerce kullanımı konusunda Amerika Pediatri Akademisi’nin tavsiyesi bulunmaktadır. Her iki içecek de tarihsel ve dini açıdan kısıtlamaların konusu olmuştur. Uyarıcı veya yatıştırıcı maddeler içermeyen diğer içeceklerin tersine, bu tip maddeleri içeren elma şarabı ve kahve arasında belirtilen nedenle bir bağlantı bulunmaktadır ve bu bağlantı karıştırılma olasılığının varlığı bulgusunu desteklemektedir.
Bu hususa ilaveten, USPTO marka sicilinde “kahve – elma şarabı” mallarını bir arada içeren dört adet tescilli markanın varlığı da tespit edilmiştir. Karşılaştırma konusu malları bir arada içeren üçüncü kişi tescillerinin varlığı, inceleme konusu markaların ticari ölçekte bir arada kullanıldığının veya kamunun onlara aşina olduğunun kanıtı olmasa da, değerlendirilen mal veya hizmetlerin tek bir ticari kaynaktan gelebileceğini gösterme amacına hizmet eden belirli ölçüde ispat değeri bulunan bir unsurdur.
Ayrıca, inceleme sırasında kahvenin, elma şarabının bir bileşeni olarak kullanıldığı durumlara da rastlanmıştır.
Başvuru sahibi USPTO sicilinden çeşitli örnekler çerçevesinde, aynılık düzeyindeki markaların sicilde farklı firmalar adına tescilli olduğunu öne sürse de, Temyiz Kurulu sunulan örneklerin “elma şarabı ile biraların” bir arada tesciline ilişkin olduğunu, oysa ki incelenen vakada karşılaştırılan malların “elma şarabı ile kahveler” olduğunu belirterek bu yöndeki argümanı kabul etmemiştir.
Temyiz Kurulu, bu hususlara ilaveten karşılaştırma konusu malların, aynı tüketici grubuna (genel anlamda yetişkinler) hitap ettiğini de belirlemiştir.
Belirtilen tüm gerekçelerin ışığında Temyiz Kurulu; elma şarapları ve kahvenin yatıştırıcı ve sakinleştirici etkileri bağlamında benzer kategoride bulunmaları, her ikisinin de yetişkin tüketicilere hitap etmeleri, kahvenin elma şarabının bir bileşeni olarak kullanılabilmesi, her iki ürünü de içeren önceki tescillerin bulunması ve malların çakışan ticari dağıtım kanallarının ve alıcılarının bulunması nedenleriyle, malların ilişkisinin karıştırılma olasılığının varlığını desteklediği sonucuna ulaşmıştır.
Sayılan tüm nedenlerle; inceleme konusu markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu neticesine varılmış ve başvuru hakkındaki ret kararı Temyiz Kurulu’nca onanmıştır.
Başa dönecek olursak; elma şarapları ve kahve mallarının benzer veya ilişkili mallar olarak değerlendirilmesi olasılığı, kanaatimizce Türkiye bakımından mevcut değildir. A.B.D. tüketicileri bakımından USPTO malların bağlantı olduğu neticesine varmış olsa da, farklı coğrafyalardaki tüketici grupları esas alınarak yapılacak incelemelerin tersi yönde sonuçlara varması çok olasıdır. Bu bağlamda, malların veya hizmetlerin benzerliği veya ilişkisi incelenirken, kendi ülkesindeki tüketim alışkanlıklarını esas alarak inceleme yapan bir ülke ofisinin değerlendirmesinin, her durumda diğer ülke tescil otoritelerine ışık tutamayacağını kabul etmek gerekmektedir.
Konusu Hashtag markaları olan metin, iki bölüm halinde yayımlanacaktır. Bu bağlamda okumakta olduğunuz yazı, iki bölümlük serinin ilk bölümünü oluşturmaktadır.
1. #Genel Olarak Hashtag
Hashtag (#) sembolü, sosyal medya web sitelerinde, bitişiğindeki kelimeyi ya da ifadeyi kategorize eden, bir anahtar kelimeyi veya ilgilenilen konuyu tanımlayan metaveri olarak tanımlanmıştır[1]. Bir yandan da bu tanıma ek olarak, bir mesajı iletebilme ve belli bir başlık altında yapılan incelemeleri kolaylaştırma özelliğine vurgu yapıldığı da görülmektedir[2]. Hashtag, sosyal medyada verilebilecek mesajları en basit ve bir o kadar da güçlü şekilde sunabilen bir araçtır; kişilerin ilgisini çeken bir başlığa tek bir tıklama ile ulaşılabilmesi ve o konu ile ilgili detaylı bilgiler ile yorumlara erişebilme imkânının, genel olarak kolay olanın tercih edildiği ve zaman ile yarışılan çağımızda vazgeçilmez bir husus olduğu şüphesizdir[3].
Tarihsel süreçte ise, Hashtag’lerin ortaya çıkışı aslında 1988 yılına dayanmaktadır; ancak sosyal medyada bilinen ve dolayısıyla popülerliğini kazanmış ilk hashtag 2007 yılında Twitter’da kullanılmış ve popüleritesini kazanmıştır[4]. Bu süre zarfında hashtag sadece Twitter ile sınırlı kalmadan neredeyse tüm sosyal medya platformlarının vazgeçilmezi hâline gelmiştir, öyle ki artık hashtag için müstakil bir pazarlama aracına dönüştüğü söylenebilir[5].
2.#Marka Hukuku Perspektifinden Hashtag
Hashtag’ler artık hemen her mecrada rastlanabilen, son derece yaygın bir işaret olarak görülmektedir ve internetteki bu yaygın popülaritesinden ötürü şirketlere ürünlerini veya hizmetlerini pazarlamak için kullanmak konusunda da çekici gelmektedir[6]. Hashtag’lerin bu şekilde artarak kullanımı bir takım yeni tip marka başvurularını da beraberinde getirmiştir[7].
Hashtag’lerin marka olarak tescil edilebilirliğinin ise, henüz Türkiye’de bir örneğine rastlanmamış olsa bile[8], diğer ülkelerin marka hukuku gündemlerinde yeni yer edinen bir husus olmadığını ifade etmek gerekir. Keza ilk hashtag markası için başvuru 2010 yılında gerçekleştirilmiştir ve yapılan bir araştırmaya göre, o zamandan 2017 yılına kadar 5000 adet başvuruda bulunulmuştur ve bunların 2.200’ü sadece 2016 yılına aittir. Buna göre, 2016 yılında Hashtag markaları için yapılan başvurular bir önceki yıla göre %64 oranında, büyük bir artış göstermiştir[9].
Bir başka örnekte, 2014 yılında Birleşik Krallık’ın en büyük bağımsız peynir üreticisi olan Wyke Farms #freecheesefriday isimli sosyal medya kampanyasının ismini marka olarak tescil ettirmiş ve bu konu ülkede bir ilki teşkil etmiştir[10]. Somut örnekte, #freecheesefriday hashtag’i ile Wyke Farms’ın Facebook ve Twitter hesapları üzerinden haftalık bir yarışma yürütülmekte ve her cuma günü, kazananlar Wyke Farms Facebook ve Twitter hesaplarında yer alan ve bu Hashtag’i kullanan kişiler arasından seçilmekteydi. Şirkete göre, kampanyanın Facebook ve Twitter’daki aylık erişimi toplam 880.000 kişidir. Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi, markanın yapısı itibarıyla ayırt edici olmadığı ancak başvuru tarihinden önce kullanılmış ve bu kullanım sonucunda tescil başvurusuna konu mallar yönünden (29. sınıf) ayırt edicilik kazandığı gerekçesiyle markayı tescil etmiştir[11]. Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi’ne sunulan kanıtların büyük çoğunluğu, ifadelerin sosyal medyada Hashtag olarak kullanımından oluşmaktaydı. Bu durum, bir hashtag’in sosyal medyada kullanımının da markanın kullanılmasında kanıt olarak sunulabileceğine ve bu suretle alışılagelmiş kullanım kanıtlarında da değişikliğe işaret etmektedir[12]. Ayrıca, Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi’nin sosyal medya kullanımını edinilen ayırt ediciliğin kanıtı olarak kabul etme isteğini vurgulamaktadır[13].
Bir (#) hashtag tek başına, kaynak gösterme fonksiyonuna sahip olmayan genel bir sembol olsa da bir ürün adı veya kampanya sloganıyla birlikte kullanıldığında, bir marka ile aynı şekilde işlev görebilir ve bu şekilde kaydedilebilir. Keza bunun en yaygın örnekleri ABD’de #smilewithacoke and #cokecanpics (The Coca-Cola Company), #McDstories (McDonalds) ve #makeitcount, #justdoit (Nike) olarak görülmektedir[14].
3. #Yasal Düzenleme – USPTO Marka İnceleme Kılavuzu
2013 tarihli Amerika Birleşik Devletleri Marka ve Patent Ofisi (United States Patent Trademark Office-USPTO), Marka İnceleme Kılavuzu’nun (Trademark Manual of Examining Procedure-TMEP) 1202.18, 1202.18(a) ve 1202.18(b) hükümleri Hashtag markalarına ayrılmıştır[15]. TMEP m.1202.18’e göre, hash sembolünü (#) içeren veya “HASHTAG” ibaresini içeren markalar, başvuru sahibinin malının veya hizmetinin kaynağını gösterebilme fonksiyonunu yerine getirebilmeleri kaydıyla tescil edilebilecektir. Ancak bu tip marka başvurularında; markanın genel kapsamlı olarak bağlamına, hash (#) sembolünün marka içindeki konumunun, başvuru kapsamında yer alan malların veya hizmetlerin ve mümkünse kullanım örneğinin dikkatle değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir[16]. Eğer # sembolü, hemen bir numaradan önce geliyorsa (#29 JONES, THE #1 APP, # TWELVE gibi) veya sadece markanın içinde sembol (Pound sembolü ya da rakam) olarak kullanılmışsa (ICHIBAN# gibi) bu tip markalar mutlaka hashtag markası olarak değerlendirilmemelidir. Bu tip belirleme, her somut olayın özelliğine göre yapılmalıdır.
Genelde hash (#) sembolü veya “HASHTAG” kelimesi tek başına kaynak gösterme fonksiyonunu yerine getirmemektedir; çünkü bunlar sadece kategorize etmeyi ya da sosyal medyada araştırma yapmayı kolaylaştırmaktadır. (Yani, sosyal medya katılımcıları belirli bir konuyu, örneğin ABC’nin konu olduğu “ABC hashtag” yazarak aramaya yönlendirilir.) Bu yüzden, tescil edilemeyecek bir markaya (#) sembolünün veya “HASHTAG” kelimesinin eklenmesi, o markayı tescil edilebilir hale getirmemektedir. Buna göre, bu sembol ya da ifade ile birleştirilmiş ve ilgili mallar veya hizmetler için sadece tanımlayıcı veya jenerik bir ifadeden oluşan marka başvuruları jenerik veya tanımlayıcı olduğundan reddedilmelidir. Örneğin, #SKATER ibaresi kaykay ürünü için tanımlayıcıdır.
1208.18(a)’da ise, eğer hash sembolünden (#) ya da “HASHTAG” kelimesinden sonraki ifade tescil olunmak istenen mal veya hizmet için ayırt edicisiyse ve söz konusu sembol (#) veya kelimeden ayrılabiliyorsa; (#) ya da “HASHTAG” ibaresinin olduğu kısım reddedilerek, diğer ibarenin tescil edilebileceği düzenlenmiştir. Örnek olarak da “#INGENUITY” markasının (#) sembolü reddedilse de işletme danışmanlığı hizmetleri için ayırt edici olduğu, “TMARKEY#SKATER” markasının “#SKATER” kısmı olmadan da kaykay ürünü için ayırt edici olduğu verilmiştir.
Akabinde, 1208.18(b) hükmünde markanın sadece “HASHTAG” ifadesinden ya da Hash sembolünden (#) oluşması düzenlenmiştir. Buna göre, sosyal ağlarda paylaşım olarak kullanılmadığı ve mallarla veya hizmetlerle bağlantıyı sağladığı sürece, bunların da marka olarak tescili kabul edilebilecektir. Bu durumlarda, “HASHTAG” ifadesi ya da Hash (#) sembolü, “bir metaveri olarak” ticari bir etki oluşturmayacaktır, ilişkili olduğu mallara ya da hizmetlere bağlı olarak hatırlatıcı ya da ihtiyari olarak değerlendirilebilir. Örnek olarak, likörle ilgili olarak “HASHTAG” ifadesinin tescil edilmesi ya da THE HASHTAG ifadesinin büro hizmetleri için tescil edilmesi gösterilmiştir.
USPTO ölçütlerine gönderme yapılan, rastladığımız bir başka örnekte; Fransa’ da, Fransız Fikri Mülkiyet Ofisi (INPI-National Institute of Industrial Property), #toutsurlehashtag (Hashtag hakkında her şey) başlığı kapsamında hashtag’lerin marka olarak korunup korunmayacağı konusunda; bu tip işaretlerin eğer marka olarak işlev göstermesi durumunda tescil edilebileceğini belirtmiş bunda da USPTO’nun anılan ölçütlerine atıf yaparak, temel fonksiyon olan malın veya hizmetin kökenini gösterme fonksiyonuna işaret etmiştir[17].
[3]Butwin, Betsy A. (2016) #TrademarkLaw: Protecting and Maximizing the Value of Trademarks in an Evolving Social Media Marketplace, Cybaris®: Vol. 7: Iss. 1, Article 3., (s. 110-129), s. 112; Daniele, D., The Rise of the #Hashtag, https://www.socialmedialawbulletin.com/2013/07/the-rise-of-the-hashtag/
[4] İlk hashtag, 1988 yılında, Internet Relay Chat (IRC) olarak bilinen bir platformda, iletileri, görüntüleri, içerikleri ve videoları katogeriler altında toplamak için kullanılmıştır. Detaylı bilgi için bkz. https://www.lifewire.com/history-of-hashtags-3288940.
[6]Sherwin, Robert T., #HaveWeReallyThoughtThisThrough?: Why Granting Trademark Protection To Hashtags Is Unnecessary, Duplicative, and Downright Dangerous, 29 Harvard Journal of Law & Technology, 456, 458-59 (2016).
[8] Türk marka hukuku öğretisinde, Hashtag markaları kavramına sadece Çolak’ın eserinde rastlanabilmiştir. Bkz. Çolak, U., Türk Marka Hukuku, İstanbul 2018, s. 99-100.
ABD’yi saran ve dünyaya yayılan ırkçılık karşıtı eylemlerin uzantısı olarak pek çok şirket, markalarında yer alan ve ırkçı stereotiplerin varlığını sürdürmesini destekleyen ırkçı izleri kaldırmaya yönelik çabalar sarf etmeye başladı. Bu doğrultuda ırkçı izler barındıran bir takım markaların artık kullanılmayacağı şirketler tarafından peşpeşe kamuoyuna açıklanıyor. Bu durum pek çokları tarafından alkışlanan bir gelişme olduysa da, bir yandan ırkçı markalara yönelik yeni ama etik yönü tartışmalı bir talep oluştuğunu da görüyoruz.
Örneğin 1889’dan beri pankekler, pankek şurupları vb. için kullanılan tescilli Aunt Jemima[1]markası ile; 1921’den beri dondurmalar, dondurma karışımları vb. için kullanılan “Eskimo turtası” anlamındaki tescilli Eskimo Pie[2]markalarının artık kullanılmayacağının açıklanmasının ardından çok geçmeden bu markaların yeni talipleri çıktı bile.
Leo Stoller “Aunt Jemina”, Eric Karich ve RetroBrands U.S.A. LLC şirketi ise “Aunt Jemima” markaları için USPTO nezdinde 1B başvuruları dosyaladılar. Leo Stoller ve RetroBrands U.S.A. LLC şirketi aynı zamanda “Eskimo Pie” markası için 1B başvurusu yaptılar.
RetroBrands U.S.A. LLC şirketi, websitelerinde “ilk sahipleri için artık önemli olmayan ancak [onlar] için önemli olabilecek ünlü markaları aktif olarak aradıklarını” ifade ediyor. Şirket, nostaljinin Amerikalılar için çok önemli olduğunun altını çizerek mazideki anıların konfor ve tebessüm getirdiğini ve RetroBrands U.S.A. LLC şirketinin misyonunun “terk edilmiş” ikonik markaları canlandırarak pazara yeniden getirmek olduğunu açıklıyor.[3]
2017 tarihli Matal v. Tam kararı ile ABD Yüksek Mahkemesi (SCOTUS); Lanham Act’in aşağılayıcı markaların tescilini yasaklayan 2(a) maddesinin, ABD Anayasası’nın ifade özgürlüğünü düzenleyen Birinci Ek Maddesi’ne aykırı olduğuna hükmetmişti. Bu karar ile “çekikler” anlamına gelen “The Slants” markasının Uzak Doğu kökenli Amerikalı üyelerden oluşan rock grubu için tescili mümkün olmuştu.
Bu karar ışığında, USPTO’nun iltibas ihtimali veya başkaca bir ret sebebi görmemesi halinde, sahipleri tarafından ırkçı stereotiplerin ortadan kaldırılması amacıyla kullanımı bırakılan markaların tekrardan tescil edilmesi mümkün olabilecek.
Tüketicinin bu gelişmelere nasıl tepki vereceğini ise bekleyip göreceğiz. Irkçı markalar ekonomik değerini koruyacak mı, yoksa bu markaların pazarda tutulmasına yönelik atılan adımlar geri mi tepecek? Sosyal bir deney halihazırda sürmekte…
[1] Tartışmalı logodaki Aunt Jemima karakterinin, ABD’de köle çalıştıran beyaz ailelerin çocuklarına bakan ve ev işleriyle ilgilenen siyahi kadın (“mammy”) arketipine dayandığı kabul ediliyor. Bu algının doğruluğu, şirket yetkililerinin yaptığı açıklama ile de desteklenmiştir.
[2] Eskimo kelimesinin etimolojisine yönelik farklı görüşler var, ancak Arktik bölgenin pek çok kısmında yaşayanlara göre bu kelime, yerli olmayan ırkçı sömürgeciler tarafından yaygınlıkla kullandığı için aşağılayıcı kabul ediliyor. Hatta çoğu kişi bu kelimenin barbarlık ve vahşet anlamlarına işaret eden “çiğ et yiyici” anlamına geldiğini düşünüyor. Eskimo kelimesi kimi uzmanlara göre “aforoz edilmiş olanlar” anlamındaki Latince excommunicati kelimesinden, kimi uzmanlara göre ise “kar ayakkabısı ören” anlamına gelen Fransızca esquimaux kelimesinden geliyor. Kaynak: https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2016/04/24/475129558/why-you-probably-shouldnt-say-eskimo (27/06/2020 tarihinde ulaşıldı.)
“Bu itiraz bir sinema filmi olsaydı, filmin adı ‘Yeşilin Elli Tonu’ olurdu.”
cümlesiyle başlamakta olan bir USPTO Temyiz Kurulu kararı, bugünkü yazımızın konusunu oluşturuyor. Görünen o ki, USPTO Temyiz Kurulu üyeleri de kararlarında, A.B.D.’li yargıçların eğlenceli dilini kullanmayı seviyorlar ve mizahi yetenekleri de bir hayli gelişkin. (Bana sorarsanız, kararlarda eğlenceli bir dil kullanabiliyor olmayı elbette tercih ederdim.)
Sizlere aktaracağımız kararın konusunu “Tıbbi eldivenler.” malı oluşturuyor; bu husus da kararı Corona salgını günlerinde daha da ilginç kılıyor.
Kararın bir diğer önemli yönü ise, “emsal (precedential)” bir karar olması. Bildiğiniz (veya şimdi öğrendiğiniz) üzere USPTO Temyiz Kurulu kararlarının bir kısmı “emsal karar” başlığıyla alınıyor ve sonraki Kurul kararları için emsal teşkil edebilecek içerikte değerlendirmeler içeriyor.
Karar neden emsal niteliğinde diye soracak olursanız, yanıt kolay: “Bu kararda iki renk markasının benzerliği ve aralarındaki karıştırılma olasılığı hususu tartışılıyor. Bu da geleneksel olmayan marka türlerinin anavatanı A.B.D.’nde dahi sıklıkla karşılaşılan bir durum değil.”
Sözü daha fazla uzatmadan karara geçiyoruz.
Medline Industries Inc. (başvuru sahibi) aşağıda görseline yer verdiğimiz markanın 10. sınıfa dahil “Tıbbi muayene eldivenleri” malları için tescil edilmesi talebiyle A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’ne başvuruda bulunur. Marka koruması, “Yeşil renk (Pantone 2274C)” için talep edilmektedir.
Başvuru başlangıçta Esas Sicile (Principal Register) tescil talebi içermektedir.
USPTO uzmanı inceleme sonucunda başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk ve “Sınıf 10: Tıbbi kullanım için eldivenler ve koruyucu eldivenler.” mallarını kapsayan aşağıda görseline yer verdiğimiz markayla karıştırılma olasılığı gerekçeleriyle reddeder. Ret gerekçesi markada korumanın konusu da “Yeşil renk (Pantone 7488U)”tir.
Başvuru sahibi uzmana gönderdiği mektupla Esas Sicilde tescil talebini Ek Sicilde (Supplemental Register) tescil talebiyle değiştirir ve bunun neticesinde ayırt ediciliğe dayalı ret kararı kaldırılır. Ancak, uzman karıştırılma olasılığına dayalı ret kararını kaldırmaz. Bu yazının konusu Esas Sicil – Ek Sicil ayrımı olmadığından bu detaylara girilmeyecektir; bu ayrımı merak eden okuyucularımızın IPR Gezgini’nde daha önceden yayınlanan “A.B.D. Marka Hukukunda Esas Sicil – Ek Sicil Ayrımı” başlıklı yazısını incelemeleri yerinde olacaktır. (https://iprgezgini.org/2013/12/19/a-b-d-marka-hukukunda-esas-sicil-ve-ek-sicil-ayrimi/)
Bunun üzerine başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenir. 25 Mart 2020 tarihi Kurul kararı emsal bir karar olarak çıkar ve bu yazı söz konusu emsal kararla ilgilidir. (karar metni için bkz. http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-87680078-EXA-14.pdf)
Temyiz Kurulu kararında, aynı malları içerdikleri açık olan, “Yeşil renk (Pantone 2274C)” – “Yeşil renk (Pantone 7488U)”şeklinde açıklanmış aşağıdaki iki marka arasındaki karıştırılma olasılığını incelemiştir.
Başvuru sahibi itirazında, markaların benzer olmadığını ve buna ilaveten piyasada yeşil rengin çeşitli tonlarında farklı üçüncü şahıslarca üretilen çok sayıda tıbbi eldiven bulunduğunu belirtir.
Temyiz Kurulu kararında ilk olarak, markaların kapsadıkları malların hukuki olarak aynı olduklarını tespit eder.
Devamında “benzer nitelikteki markaların benzer mallar için piyasadaki kullanımı ve bu kullanımın niteliği” içerikli altıncı DuPont faktörü incelenir. Benzer nitelikteki markaların üçüncü taraflarca kullanımı, içtihat çerçevesinde, tüketicilerin farklı markaları anlık kararlar çerçevesinde birbirlerinden ayırt etmeye yatkın olduklarını gösterebilecek bir faktörüdür.
Başvuru sahibi, farklı firmaların 11 adet yeşil tonlu eldiven görselini itirazına eklemiş olsa da, Kurul bu örneklerde yeşil rengin, başvuruda olduğunun tersine kaynak gösterme işlevine sahip bir işaret olarak kullanılmadığını belirterek, altıncı DuPont faktörüne dayalı itirazı kabul etmez.
Buna karşın “kullanımın etkisine dair kanıt gücüne sahip diğer faktörler” başlıklı onüçüncü DuPont faktörü çerçevesinde yapılan incelemede, gerek ret gerekçesi markanın gerekse de başvurunun Ek Sicilde tescilli / tescil talebine konu ayırt edici gücü zayıf işaretler olması, markalar arasında karıştırılmanın oluşması ihtimalini azaltan bir faktör olarak değerlendirilmiştir.
USPTO uzmanı, farklı tonlarda olsalar da her iki markanın da yeşil eldivenler olarak anılacağını, örneğin yeşil eldiven satın almak isteyen hastane çalışanları bakımından karıştırılmanın ortaya çıkacağını belirtmiştir.
Buna karşın başvuru sahibine göre, ret gerekçesi markanın sahibi yeşil rengin bir tonu için koruma talep etmiş olsa da, uzman korumayı yeşil rengin tüm tonlarını kapsayacak şekilde değerlendirerek hata yapmıştır. Yeşil rengin belirli tonları arasında benzerlik bulunsa da, başvuru sahibine göre, çok farklı olan Pantone 2274C – Pantone 7488U tonları arasında böyle bir benzerlik söz konusu değildir.
Temyiz Kurulu, markalarda yer alan Pantone kodlarının talep edilen korumayı belirli hale getirdiği, bu nedenle markaların yeşilin her tonunu kapsayacak şekilde değerlendirilemeyeceği görüşündedir. Bu yöndeki bir yaklaşım yeşil rengin tüm tonlarının tıbbi eldivenler için tescilini potansiyel olarak baştan engellemek anlamına da gelecektir. Buna ilaveten Kurul’a göre, başvuruya konu yeşil rengin tonu ile ret gerekçesi markadaki yeşil renk tonu birbirlerinden görsel olarak oldukça farklıdır ve tüketicilerce benzer olarak değerlendirilmeyeceklerdir.
Yukarıda yer verilen görüşler çerçevesinde Temyiz Kurulu, başvuru ile ret gerekçesi markayı benzer işaretler olarak değerlendirmemiş ve markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmayacağı sonucuna ulaşmıştır. Dolayısıyla, başvuru hakkında ret kararı kaldırılmıştır.
USPTO Temyiz Kurulu’nun incelememize konu kararı; renk markalarının koruma kapsamının belirlenmesinde Pantone renk kodlarının önemini işaret ederek, kapsam belirlenirken sadece bir rengin genel adının değil, rengin tonunun esas alınması gerektiğini göstermektedir. Ancak, karardan anlaşılacağı üzere, incelemenin kapsamı Pantone kodlarının eşleştirilmesinden ibaret değildir; Pantone kodları aynı olmasa da renklerin tonları benzer olabilir ve incelemede bu husus da dikkate alınmalıdır. İnceleme konusu vakada, her iki marka yeşil rengin çok farklı tonlarında olduklarından benzer bulunmamış ve bu nedenle başvuru hakkındaki ret kararı Temyiz Kurulu’nca kaldırılmıştır.
USPTO Temyiz Kurulu’nca emsal karar olarak belirlenen ve incelemede sıklıkla karşımıza çıkmayan renk markalarının karıştırılması olasılığına ilişkin bu kararı, bu yazıyla okuyucularımızın bilgisine sunduk. Faydalı olmasını dileriz.
Son yıllarda ülkemizde eğitim sektöründe çeşitlileşme, özel ilgi alanlarına ve küçük gruplara yönelik eğitimlerde artış gözlenmektedir. Kanaatimce bu halin sosyal medya kullanımdaki artış ve sosyal medya aracılığıyla tanıtım – reklamla da doğrudan ilişkisi bulunmaktadır.
Alanlarının gerçek uzmanı olan kişiler, fazlaca sermayeye veya kompleks iş bağlantılarına ihtiyaç duymaksızın, alanlarının ilgililerine sosyal medya aracılığıyla kolaylıkla ulaşabilmekte ve sadece eğitim amacıyla birkaç saatliğine geçici olarak kiraladıkları salon, restoran veya sınıflarda özel amaçlı eğitimlerini gerçekleştirebilmektedir. Entelektüel birikimlerini gelire dönüştüren eğitimciler ve herhangi aracı olmaksızın yetkin isimlerle doğrudan muhatap olarak istedikleri eğitimi alan kullanıcılar, bu durumdan genel anlamıyla oldukça memnundur.
Nispeten yeni sayılabilecek bu iş alanının marka tescil pratiklerine de yansıması bulunmaktadır. Eğitimin verildiği alanı gösteren isimler ile bir eğitim faaliyetini çağrıştıran kurumsal isimlerin birbirleriyle kombine edilmesiyle oluşturulan marka tescil başvurularına son yıllarda sıklıkla rastlanmaktadır. Gerçek hayatta karşıma çıkan örnekleri belirtmeyeceğim, ancak bir fikir oluşması için birkaç örneği kendim türeteyim: “Viski Akademisi”, “Yazılım Enstitüsü”, “Şiir Okulu”, “Denetim Akademisi”, “Natürmort Atölyesi”, vb.
Yukarıda örneklerle sınırlı düşünmemek kaydıyla, bu ve benzeri nitelikteki marka tescil başvurularının, mutlak ret nedenleri kapsamında reddedilip reddedilemeyeceği veya incelemede kullanılacak ölçütlerin neler olması gerektiği de tartışma konusudur. Türk Patent ve Marka Kurumu’nun 2019 yılında güncelleştirerek yeniden yayımladığı Marka İnceleme Kılavuzunda konu hakkında kısa bir bölüm bulunmaktadır:
Bu yazının gayesi, kılavuzdaki değerlendirmeleri tartışmak ve konuya yeni bir boyut kazandırmak değildir. Yazının uzun girişinin nedeni, aşağıda sizlere aktaracağımız USPTO Temyiz Kurulu kararını hangi amaçla seçtiğimizi düzgün biçimde açıklamak ve konunun Türkiye açısından da önemli olduğuna dikkat çekmektedir. Bunu gerçekleştirebildiğimizi düşünerek karara geçiyoruz.
USPTO Temyiz Kurulu’nun 8 Ekim 2019 tarihinde verdiği kararla “Conservative Institute” marka tescil başvurusunun tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi kararını onamıştır. Kurul kararı http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-87658084-EXA-11.pdf bağlantısından görülebilir.
2017 yılında kurulan “Conservative Institute, LLC” firması “Conservative Institute” kelime markasını “Sınıf 35: Siyaset alanında global bir iletişim ağı vasıtasıyla online bilgi sağlama hizmetleri. Sınıf 41: Eğlence alanında global bir iletişim ağı vasıtasıyla online bilgi sağlama hizmetleri. Sınıf 45: Din alanında global bir iletişim ağı vasıtasıyla online bilgi sağlama hizmetleri.” için tescil ettirmek için başvuruda bulunur.
“Conservative Institute” ibaresi Türkçe’ye “Muhafazakar Enstitü” olarak çevrilebilecek bir kelime kombinasyonudur. Başvuru sahibi, muhafazakar hayat ve siyaset anlayışının ilkelerini savunmak amacıyla web sayfasında günlük içerik sunan bir kuruluştur. 2017 yılında kurulmuş organizasyonun www.conservativeinstitute.com alan adlı web sayfasından, kuruluşun ilkeleri ve amacı hakkında bilgi edinilmesi mümkündür.
USPTO, başvuyu tanımlayıcılık gerekçesiyle reddeder ve başvuru sahibi karara karşı itiraz eder. İtiraz, USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenerek, aşağıdaki nedenlerle reddedilir.
Yerleşik içtihada göre münhasıran tanımlayıcı markalar, tescil talebine konu mal ve hizmetlerin niteliğini, kalitesini veya bir özelliğini doğrudan bildiren işaretlerdir. Bir işaretin doğrudan tanımlayıcı olması için mal veya hizmetin her özelliğini bildirmesi gerekmez, mal veya hizmetin önemli bir özelliğinin, niteliğinin veya vasfının bildirilmesi yeterlidir.
Başvuruda yer alan kelime unsurlarından “conservative (muhafazakar)”, “geleneksel görüş ve değerleri savunan, değişime karşı çıkma eğiliminde olan, muhafazarlık felsefesinden veya politik akımından gelen”; “institute (enstitü)” ise “bir amacı desteklemek için kurulmuş bir yapı; özellikle teknik konular alanında faaliyet gösteren eğitim kurumu” anlamlarına gelmektedir.
Başvuru hakkında ret kararını veren uzman, başvuru sahibinin web sitesinden topladığı kanıtları da karara ekleyerek, “muhafazakar enstitü” anlamına gelen “conservative institute” ibaresinin başvuru kapsamındaki “Sınıf 35: Siyaset alanında global bir iletişim ağı vasıtasıyla online bilgi sağlama hizmetleri. Sınıf 41: Eğlence alanında global bir iletişim ağı vasıtasıyla online bilgi sağlama hizmetleri. Sınıf 45: Din alanında global bir iletişim ağı vasıtasıyla online bilgi sağlama hizmetleri.” için doğrudan tanımlayıcı olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Ayrıca, başvuru sahibinin kendi web sayfasında da belirtildiği üzere, “conservative institute” muhafazakar hayat ve siyaset anlayışının ilkelerini savunmak amacıyla web sayfasında günlük içerik sunan bir kuruluştur.
Temyiz Kurulu; başvurunun anlamı ve başvuru kapsamında bulunan hizmetlerin niteliği dikkate alındığında, tüketicilerin başvuruya konu markanın sunulan hizmetler hakkında doğrudan mesaj ilettiğini anlayacakları görüşündedir. Daha açık ifadeyle başvuru; kapsadığı hizmetler bakımından, yani siyaset, eğlence ve din alanlarında online sağlanan bilgi hizmetleri açısından muhafazakar inançlara ve muhafazakar bakış açısına yer verildiği mesajını tüketicilere doğrudan iletmektedir. Bu bağlamda başvuru hakkında doğrudan tanımlayıcılık gerekçesiyle verilen ret kararı yerinde görülmüştür.
Başvuru sahibi, markasının muhafazakarlığı yüceltmediğini belirtse de, buradaki soru markanın muhafazakarlığı yüceltip yüceltmediği değil, kapsadığı hizmetler bakımından tanımlayıcı olup olmadığıdır ve Kurul da USPTO uzmanı gibi başvurunun kapsadığı hizmetler bakımından açıkça tanımlayıcı olduğu görüşündedir.
Temyiz Kurulu belirtilen nedenlerle başvuru hakkındaki ret kararını onamış ve itirazı reddetmiştir.
Benzeri bir başvuru, ülkemizde ne şekilde değerlendirilirdi sorusunun yanıtı elbette bu yazıda yer almıyor; ancak bu başvuru özelindeki değerlendirmelerin yerindeliği tartışmaya açık olarak da görülebilir. Görüşünü belirtmek isteyen okuyucularımızın yorumlarını duymaktan memnun olacağız.
“Cannabis sativa” bitkisinin, yani çoğunluğumuzun bildiği ismiyle “hint keneviri” bitkisinin yaprakları ve tohumları uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin üretiminde kullanılmaktadır. Bu tür maddelerin kullanımı ve bulundurulması dünya genelinde çoğunlukla kanun dışıdır. Bununla birlikte, A.B.D.’nin bazı eyaletlerinde hint keneviri veya marihuananın kullanımı, belirli şartlar dahilinde yasaldır, ancak bu eyaletlerdeki durum, konu federal düzeyde marka tesciline geldiğinde problemlere yol açmaktadır. Cannabis tüketilirken kullanılan malzemelerin, tescilli markaların kapsamında korunmasına ilişkin hususlar, A.B.D. marka hukuku ve uygulamasında yoğun biçimde tartışılmaktadır.
Bu yazıda size tartışmaların önemli eksenlerinden birini göstereceğiz ve federal bir devlet kurumu olan A.B.D. Patent ve Marka Ofisi‘nin (USPTO) konu hakkındaki değerlendirmesi hakkında fikir vermeye gayret edeceğiz.
“Canopy Growth Corporation”(başvuru sahibi), 2014 yılında USPTO’ya “JUJU RX” kelime markasının “dumansız hint keneviri buharlaştırma cihazları, yani tüttürme amaçlı oral buharlaştırıcılar; buharlaşmış hint kenevirini iletme cihazları, yani tüttürme amaçlı buharlaştırıcılar” malları için tescil edilmesi talebiyle başvuruda bulunur. Başvuru sahibi, buna ilaveten aynı malların tescili amacıyla “JUJU HYBRID” başvurusunda da bulunmuştur.
USPTO uzmanı her iki başvuruyu da markaları kanunlara uygun biçimde iyi niyetli kullanım amacının bulunmaması nedeniyle reddeder.
Başvuru sahibi bu kararlara karşı itiraz eder ve itirazlar USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenir. Kurul’un itirazlar hakkında verdiği ve bu yazıda sizlere aktarılacak olan kararın http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-86475885-EXA-19.pdf bağlantısından görülmesi mümkündür.
Kurul’un, kullanım niyetine bağlı başvurulardaki önceki içtihadı, “Eğer ki, başvuruya konu mallar, Federal Kontrol Altında Bulunan Mallar Kanunu‘na (CSA) göre kanun dışı ise, bu mallar başvuru sahibince ticarette kullanılamayacağından, başvuru sahibinin malları iyi niyetle kullanımının hukuken imkansız olduğu” yönündedir.
İncelenen vakada, daha öncekilerde olduğu gibi, başvuru sahibi mallarını hint keneviri veya marihuana buharlaştırıcılar olarak tanımlamıştır. CSA’ya göre marihuana bulundurulması kanunsuz olan kontrol altındaki bir maddedir ve böyle bir maddenin insan vücuduna herhangi bir biçimde intikal ettirilmesini sağlayan her tür cihaz, donanım, alet de CSA çerçevesinde satışa sunumu veya ticari kullanımı kanun dışı olan ilaç donanımlarıdır. CSA’da marihuana, “cannabis sativa (hint keneviri) bitkisinin her tür parçası, bu bitkiden elde edilen reçine, bu bitkiden, tohumlarından veya reçinesinden üretilen her tür bileşen, ürün, tuz, türev, karışım” olarak yer almaktadır.
Belirtilen tanımlar ve inceleme konusu vakaya ilişkin kayıtlar dikkate alınınca, başvuru kapsamında hint kenevirine yapılan atıfların, CSA’da yer alan tanım kapsamındaki marihuanaya yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu çerçevede, hint keneviri veya marihuanayı insan vücuduna herhangi bir şekilde aktarma amaçlı malzemeler, CSA kapsamında kanun dışı ilaç donanımlarıdır ve başvuru kapsamındaki mallar da bu klasmana girmektedir.
Malların ifade ediliş biçimi, malların amacının marihuanayı veya hint kenevirini insan vücuduna aktarmak olduğunu göstermektedir. Başvuru sahibi de malların amacına yönelik bu tespite itiraz etmemektedir. Başvuru sahibinin iddiası, tescilini talep ettiği malların, devlet tarafından satışına izin verilen ve düzenlenen hint keneviri endüstrisi satıcıları veya işletmecileri için tasarlandığıdır. Bu noktada, bazı A.B.D. eyaletlerinde sağlık amaçlı marihuana ticaretinin yasal olduğu bir kez daha belirtilmelidir.
Buna karşılık USPTO Temyiz Kurulu’na göre, USPTO’ya yapılan başvurular sonucu federal marka tescili elde edilmektedir ve dolayısıyla kanunilik meselesinin, gene bir federal kanun olan CSA’ya göre değerlendirilmesi gerekmektedir.
Başvuru sahibinin bir diğer iddiası, elektronik sigaralar gibi diğer oral buharlaştırıcı cihazların marka olarak tescil edilmesi önünde engel bulunmaması ve paralel değerlendirme yapılması gerekliliğidir. Bu tip mallar CSA kapsamında kanun dışı olmadığından, paralel değerlendirme yapılması Kurul’a göre mümkün değildir.
Başvuru sahibi, üçüncü kişilere ait bazı önceki tescilleri emsal olarak göstererek markasının tescil edilmesini talep etmektedir. Kurul, bu tescillerin bir kısmının CSA’daki yasal kullanım hallerine ilişkin olduğunu, dolayısıyla incelenen vaka için emsal teşkil etmeyeceğini, bunun ötesinde her vakanın kendi halleri çerçevesinde inceleneceğini belirtmiştir. Buna ilaveten bazı önceki tesciller, incelenen başvuruyla benzer özellikler gösterse de, USPTO’nun bu tescillere izin vermiş olmasının, Kurul veya Mahkemeler açısından bağlayıcılık taşımadığının da altı çizilmiştir.
Başvuru sahibi son olarak, Cole Memo isimli federal bir direktifi işaret ederek, başvuru kapsamındaki malların kanuni olduğunu iddia etmiştir. Temyiz Kurulu, bir kanun olan CSA’nın varlığı karşısında Cole Memo direktifinin dikkate alınamayacağını, kaldı ki bu direktifin de 2018 yılında iptal edildiğini belirterek, bu iddiayı da kabul etmemiştir.
Sonuç olarak, Temyiz Kurulu başvuru sahibinin tüm iddialarını reddederek başvurular hakkındaki ret kararlarını, başvuruların kapsamındaki mallara ilişkin kullanım niyetinin kanun dışı olması gerekçesiyle onamıştır.
Karar, Cannabis endüstrisi için sevindirici olmasa da, yoğun tartışmaların yaşandığı bu alanda gelecek günlerin ne getireceğini hep birlikte göreceğiz.
Son Not: Yazıyı yazmaya başladığım andan şu ana dek aklımda Sergio Leone‘nin hayranı olduğum ve onlarca kez izlediğim Bir Zamanlar Amerika’da(Once Upon a Time in America) filmi vardı. Neden mi? Film Noodles (Robert De Niro) bir afyon evinde uyuşturucunun etkisi altındayken başlar ve finalde de Noodles gene afyon evindeyken biter. Yaklaşık 4 saat süren, flashbacklerle dolu ve yoksulluk, dostluk ve ihanet başta gelmek üzere nice kavramı bir arada sorgulatan bu filmi, izleyenler de izlemeyenler de DVD’sini edinip ilk kez veya yeniden görsün. Ve evet, Ennio Morricone‘nin müzikleri en az film kadar güzel, belki de filmin önünde, hatta bana sorarsanız tüm zamanların en iyi soundtrack albümü Bir Zamanlar Amerika’da filmine aittir. Onun da Youtube bağlantısını aşağıya ekleyeyim, tadını çıkarın!
Parfüm şişeleri standart parfüm
şişesi görünümünden uzaklaştıkları ölçüde, parfümleri ayırt etmek için kelime
markaları kadar işlevsel hale gelmektedir.
Parfüm tutkunları,
kullandıkları parfümün sadece şişesine bakarak, yani kelime markasını görmeden
veya parfümü koklamaya ihtiyaç duymadan, kokunun markasını söyleyebilmeye
yetisine çoğunlukla sahiptir. Elbette bu durum, bütün parfüm şişeleri açısından
değil, stilize parfüm şişeleri bakımından geçerlidir. Böyle bir halde, stilize
parfüm şişeleri birbirlerine benzerse, şişelerin benzerliği nedeniyle
tüketicilerin markaları karıştırması olasılığından bahsetmek mümkün hale
gelecektir.
Peki, parfüm şişeleri arasında karıştırılma
olasılığının varlığından bahsedebilmek için ne düzeyde bir benzerlik
aranmalıdır? A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu aşağıda yer
vereceğimiz kararında bu soruyu erkek vücudu görünümlü parfüm şişeleri
açısından vermiştir.
“Coscentra B.V.”
aşağıda görseline yer verdiğimiz şekil markasının “parfümler ve esans
yağları” için tescil edilmesi talebiyle USPTO’ya başvuruda bulunur.
Başvuru tarifnamede; “Marka,
malların erkek vücudu şeklindeki ambalajının üç boyutlu görünümünden
oluşmaktadır. Sprey başlığını tasvir eden kesik çizgiler markanın parçası
değildir. Markanın bir özelliği olarak renk talebi bulunmamaktadır.”
biçiminde anlatılmıştır.
USPTO’da yapılan inceleme neticesinde uzman, başvuruyu aşağıdaki tescilli şekil markasıyla karıştırılma olasılığı gerekçesiyle reddeder. Ret gerekçesi markanın kapsamında da “parfümler” yer almaktadır. Ret gerekçesi markanın tarifnamesi; “Marka, malların ambalajının üç boyutlu şeklinden oluşmaktadır. Şekildeki çizgi kısımlar mavi renk içindir.” biçimindedir.
Temyiz Kurulu kararına
karıştırılma olasılığı hakkındaki içtihatla başlar. IPR Gezgini’nde bu içtihadı
daha önce defalarca yazdığımız için bir kez daha tekrarlamayacağız.
Karardaki ilk tespit,
markaların kapsadığı malların aynı olduğuna ilişkindir. Devamında markaların
benzerliği hususu detaylıca irdelenir.
Markaların benzerliği
incelenirken dikkate alınan temel ilke, markaların yanyana konularak
karşılaştırılması suretiyle birbirlerinden ayırt edilip edilmeyeceklerinin test
edilmesi değil; oluşturdukları bütüncül ticari izlenim itibarıyla birbirleriyle
yeterli düzeyde benzer olup olmadıklarının, bu yolla da malların ticari
kaynağına ilişkin karıştırmanın ortaya çıkıp çıkmayacağının değerlendirilmesidir.
Markaların benzerliği değerlendirilirken, markalar parçalara bölünerek, bu
unsurların farklılıkları değil, markaların bütünsel olarak benzer olup
olmadıkları dikkate alınmalıdır. Bu değerlendirme yapılırken farklı unsurların
benzerliği göz önüne alınabilir. İncelenen vakada mallar aynı olduğundan,
karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşabilmek için markaların
benzerliğine duyulan ihtiyaç nispeten azalacaktır.
Başvuru ve ret gerekçesi marka
parfüm şişelerinden oluşmaktadır. Normal pazar koşullarında, tüketicilerin
markaları yanyana inceleme lüksü genellikle bulunmamaktadır, dolayısıyla
tüketiciler karşılaştırmayı yaparken tam ve noksansız olmayan hafızalarından
yararlanırlar. Ortalama tüketicinin hafızasının odağında, ürünleri spesifik değil
genel izlenimi bulunmaktadır. Bu vakada, ortalama tüketici parfüm satın
alabilecek her bireydir.
USPTO uzmanı kararında, her iki
markanın da malların erkek vücudu biçimindeki ambalajından oluşmaları nedeniyle
görsel, çağrışımsal ve bütünsel ticari algı anlamında benzer olduklarını öne
sürmektedir. Başvuru sahibi de, markaların erkek vücudu biçimindeki ambalajlardan
oluştuğunu kabul etmektedir, ancak ona göre vücutların biçimi tüketicilerin
onları farklı ticari kaynaklardan gelen ürünler olarak değerlendirmelerini
sağlayacak derecede farklıdır.
Başvuru sahibi, Britannica
Ansiklopedisi’nde yer alan farklı vücut tiplerinden (endomorphic yani yuvarlak şişman vücut tipi; mesomorphic yani kaslı
vücut tipi; ectomorphic yani zayıf düz vücut tipi) bahsetmiş; buna bağlı olarak markalardaki erkek
vücutlarının farklılıklarını belirtmiştir. Başvuru sahibine göre, ret gerekçesi
markadaki erkek vücudu zayıf fiziğe sahip ve penissiz iken, başvurudaki erkek
vücudu kaslı fiziğe ve penise sahiptir. Buna ilaveten; tüketiciler her tür
medyada erkek biçimlerini görmeye alışkındır ve tüm erkeklerin aynı fiziğe
sahip olmadıklarını bilirler; başvurudaki erkek vücudu şekli kaslı ve daha
orantılı iken, ret gerekçesi markadaki erkek vücudu zayıf üst gövde ve
orantısız derecede büyük kalçalara sahiptir; tüketici ürünlerinde penis
çoğunlukla gösterilmese de başvuruda penis yer almaktadır ve tüketiciler bunu
haliyle fark edecektir; ret gerekçesi markada kollar hemen kesilmişken,
başvuruda kollar daha uzundur ve dolayısıyla geniş omuzlar belirgin hale
getirilmiştir.
Temyiz Kurulu, başvuru
sahibinin markaların belirli yönleriyle farklılıklar içerdiği yönündeki
iddiasına katılmaktadır; bununla birlikte Kurul incelemesi markaların görsel,
çağrışımsal ve bütüncül ticari izlenimi dikkate alınarak yapılmalıdır. Uzman
kararında düzinelerce parfüm şişesi şekline yer vermiştir ve bunların hiçbirisi
erkek vücudu şeklinden oluşmamaktadır. Ret gerekçesi marka esas sicilde
tescillidir ve korumadan muaf tutulan unsur veya kullanım sonucu kazanılmış
ayırt edici nitelik içermemektedir. Bir diğer deyişle, ret gerekçesi markanın
ticari veya kavramsal olarak zayıf olduğuna ilişkin bir kanıt bulunmamaktadır.
Tersine, bütüncül olarak bakıldığında başvuru ve ret gerekçesi marka görsel,
çağrışımsal ve ticari algı bakımından birbirleriyle benzerdir. Her iki marka
da, tüketicilerce erkek vücudu biçiminde parfüm şişesi olarak anılacaktır.
Sonuç olarak Kurul’a göre, markalar arasında benzerlik bulunmaktadır.
Temyiz Kurulu; malların aynı
olması ve aynı ticari kanallarda dolaşımda olmasını, aynı tüketicilere hitap
etmesini ve markaların görsel, çağrışımsal ve ticari algı bakımından benzer
olmalarını birlikte dikkate aldığında, markalar arasında karıştırılma
ihtimalinin ortaya çıkabileceği görüşüne ulaşmış ve başvuru hakkındaki ret
kararını onamıştır.
Okuyucularımıza bir kez daha
hatırlatmak isteriz ki, bu ret kararı yayıma itiraz üzerine verilmemiştir,
tersine USPTO resen yaptığı incelemede markalar arasında karıştırılma
ihtimalinin bulunduğuna karar vermiştir ve bu karar yukarıda okuduğunuz üzere Temyiz
Kurulu’nca onanmıştır.
İçlerinden birisi olmasam da parfüm meraklısı okurlarımızın çoğu gibi ben de, ret gerekçesi markanın Jean Paul Gaultier’in efsanevi erkek parfümü şişesi olduğunu biliyorum. Uzman kararında ret gerekçesi markanın bilinirliğinden, dolayısıyla artırılmış ayırt edici gücünden hiç bahsedilmemesi bana tuhaf geldi diyebilirim.
Riot Games, INC. şirketi USPTO Temyiz Kuruluna, Paltalk Holdings, INC. şirketine ait 6,226,686 numaralı patentin aşağıda belirtilecek istemlerinin patentlenebilir olmadığına dair bir dilekçe vermiştir. İnceleme sonucunda USPTO Temyiz Kurulu, istemlerin buluş basamağını aşmadığı iddialarının yerinde olduğu gerekçesiyle 6,226,686 numaralı patentin 1-4, 7-21, 28-34, 35, 39 40, 47-54, 56,57 ve 64-70. istemlerinin A.B.D Patent Kanunu’nun (35 U.S.C.) 103. maddesi uyarınca patentlenemeyeceğine karar verdi.
Riot Games, INC. şirketi,
2006 yılında Los Angeles’da kurulmuş olan Dünyaca
ünlü, oyun yapım şirketidir. Riot Games şirketinin bilinen en ünlü oyunu ise
League of Legends’dır. Dilekçeye taraf olan diğer
şirket Paltalk Holdings, INC. ise, 6,226,686 patentin sahibi olan, online
platformlar üzerinde olmak üzere kullanıcılarına konuşma odaları, mesajlaşma
gibi hizmetler sağlayan bir şirkettir.
Olayın geçmişine kısaca değinecek olursak, Paltalk Holdings INC. Şirketi, Riot Games, INC şirketinin League of Legends oyunundaki sohbet odalarındaki kullanımlarının ‘686 numaralı patent hakkına tecavüz oluşturduğu iddialarıyla 16 Aralık 2016 tarihinde patent tecavüzü davası açar. Riot Games, INC şirketi ise bir savunma mekanizması olan ‘’Inter Partes Review’’ talebinde bulunur. Riot Games,INC. şirketinin bu talebi üzerine USPTO Temyiz Kurulu istemi kabul eder, duruşma yaparak, yukarıda belirtilen istemlerin A.B.D. Patent Kanunu’nun (35 U.S.C.) 103. maddesine göre patentlenebilir olup olmadığına ilişkin değerlendirmesine başlar.
USPTO Temyiz Kurulu kararına değinmeden önce, Inter Partes Review adı verilen dilekçenin anlamını ve taraflara nasıl bir imkan verdiğini inceleyecek olursak. Inter Partes Review mekanizması, 2012 yılında yürürlüğe girmiştir. Amacı, geçerli (valid) patentlerin istemlerinin A.B.D Patent Kanunu’nun (35 U.S.C.) 102. ve 103. maddeleri uyarınca USPTO Temyiz Kurulunca yeniden gözden geçirilmesini sağlamaktır. Bu mekanizma öncesinde, bir patentin geçerli olup olmadığına dair incelemeye yetkili kurum Bölge Mahkemeleriydi.
Yeni sayılabilecek bu sistemde, A.B.D Patent Kanunu’nun 286. maddesine göre, Inter Partes Review isteminde bulunan taraf, patent koruma süresi dolmuş olsa dahi, daha önce meydana gelen zararlarını 6 yıl ile sınırlı olmak kaydıyla isteyebilecektir.
Yazının devamında gerekçelerini belirterek, Inter Partes Review ve buluş basamağını değerlendiren USPTO Temyiz Kurulu’nun 14 Mayıs 2019 tarihli kararına yer vereceğiz, karar metninin Riot Games v Palktalk Holdings bağlantısından görülmesi mümkündür.
İnceleme konusu olan Paltalk Holdings, INC. Şirketine ait ‘686
numaralı patent, interaktif uygulamalar için sunucu grup mesajı sistemi başlığı altında yer alan,
interaktif uygulamaları ana bilgisayarları ve grup mesajlaşma sunucularını içeren bir ağ üzerinden dağıtma yöntemi metodunu tanımlamaktadır. Internet
gibi ağlar üzerinden dağıtılan paylaşılan, interaktif uygulamalar için ana bilgisayarlar arasında yönlendirme mesajlarını belirtir.
İnceleme talebinde bulunan Riot Games, INC. şirketi, dilekçesinde istem 1–4, 7–21, 28–30, 34, 35, 39, 40, 47–49, 53, 54, 56, 57, 64–66 ve 70’in Aldred ve RFC 1692’ye göre daha önceden belirtilen istemlerin değinildiğini ve buluş basamağının aşılmadığını belirtir. A.B.D. Patent Kanunu’nun (35 U.S.C) 103. maddesine göre göre, bir buluşun patentlenebilir olmasının şartlarından birisi de buluş basamağının aşılmasıdır.
A.B.D. Patent Kanunu’na göre, bir buluşun patent elde edebilmesi için tekniğin bilinen durumunun aşılması (non-obviousness), kullanılacak tekniğe yararlı (useful) ve yenilik (novelty) özelliklerine sahip olması gerekmektedir. Buluş basamağı, yenilik kavramı ile benzerlik göstermektedir. Fakat, buluş basamağı kavramında daha çok buluşun daha önceki patent başvurularında bilinip bilinmediği, buluşun daha önce yazılı şekilde tanımlanıp tanımlanmadığı gibi sorulara cevap vermesi gerekmektedir. Yeni bir buluş patent koruması altında olan diğer buluşlardan farklılık gösterse, bazı durumlarda yeni bir buluş olsa dahi patentlenemeyebilmektedir. Buluş basamağı kavramı, yeterli farklılık yani, o alandaki uzmana göre buluşun açık bir şekilde olmaması anlamına gelmektedir.
Buluş basamağının tespiti için Graham testi adı verilen 4 aşamalı
bir değerlendirme yapılmaktadır:
Önceki tekniğin
kapsamı ve içeriği;
İstemin söz konusu olduğu konu ile önceki teknik arasındaki farklar;
Buluş konusunundaki
tekniğin kullanılma şekli ve
Buluşun o alanda
uzman veya kamu nazarın açık, daha önceden belli olmadığına dair kanıtlar. Bknz. Graham v. John Deere Co., 383 U.S.
1, 17–18 (1966).
Yukarıda belirtildiği gibi, (i) tekniğin o alanda hangi sorunları çözdüğü, (ii) tekniğin alanıyla ilgili hangi sorunların bulunduğu gibi sorulara cevap veriliyor olması gerekmektedir.
USPTO Temyiz Kurulu değerlendirmelerine, ağda ortak çalışma başlıklı 26 Mayıs 1994 tarihinde yayınlanan Aldred uluslararası başvurusu ile devam eder. Aldred, ağda ortak çalışma için programlanabilir iş istasyonu ile ilgili olup, devreler arasında veri ve kaynakları paylaşan, paylaşım grubunun üyelerini bağlayan veri kanallarını paylaşan programların kümesinin paylaşımını içerir.
Şekil
3, A, B, C, D ve E devreler arasında veri ve kaynakları paylaşan uygulamaları göstermektedir.
Şekil 4, Şekil 3’teki uygulamaların paylaşımı arasındaki iki paylaşım setini göstermektedir.
Ağustos 1994’te yayınlanan
“Transport Multiplexing Protocol
(TMux)” adlı RFC 1692, İnternet topluluğu için internet standartları izleme protokolü
olup, iyileştirmeler için tartışma ve önerileri içermektedir. RFC 1692, TMux protokolunun birden çok tek bir bağlantı üzerinde bir çok terminal açmasını sağlayan ve verimliği artırıp, sistem yönetimini kolaylaştıran bir protokoldür.
RFC 1692, TMux’un,
uygulama tipinden bağımsız olarak, bir sunucu ile ana bilgisayar arasında birleştirilebilen
birden çok kısa nakil
segmentine izin veren bir protokol olduğunu açıklar. Bu nedenle, “TMux, ağ trafiğini artırmak
ve birçok kısa paket içeren çok sayıda oturum
gerçekleştiren ana
bilgisayarlardaki yükü azaltmak için” tasarlanmıştır.
Riot, INC. şirketi dilekçesinde, Aldred’in veri akışlarının seri hale getirilmesi ve iletilmesi ve merkezi seri hale getirme noktası istemini açıkladığını ve burada veri paketleri üzerindeki kanallar aracılığıyla gönderildiğini açıklar. Sonrasında da seri hale getirilmiş kanal setlerinin her bir paylaşım grubuna iletildiğini belirtir. Riot Games INC. şirketi dilekçesinde ‘686 numaralı patentin, Aldred ve RFC 1692’de açıklananların benzer teknik olduğunu ve hepsinin bilgisayar ağ sistemleri alanlarını içerdiği özellikle RFC 1962’de TMux protokolünün kümeleştirme isteminin açıklandığını belirtmiştir.
Dolayısıyla da, USPTO Temyiz Kurulu, Aldred olarak bilinen 1993 tarihli uluslararası başvuruda “veri akışını seri hale getirme ve iletmenin” ve RFC 1692’de ağ trafiğinin ve ana bilgisayardaki yükün nasıl azaltılacağının daha önceden açıklandığını ve bunu uzman bir kimsenin bilmesi gerektiğini belirtir.
Paltalk Holdings, INC. şirketi her ne kadar, Riot Games, INC. şirketinin dilekçesinde belirttiği istemlerinin RFC 1692’de belirtilmediğini ve istemlerinin açık olmadığı belirtse de, USPTO Temyiz Kurulu, Aldred ve RFC 1692 protokolünde yer alan sistemlerin, buluş basamağının aşılmasına engel olacağı gerekçesiyle, Palktalk Holdings, INC. Şirketinin 6,226,686 numaralı patentinin 1-4, 7-21, 28-34, 35, 39 40, 47-54, 56,57 ve 64-70. istemlerinin patentlenemeyeceğine karar verir. Paltalk Holdings, INC şirketinin USPTO Temyiz Kurulunun bu kararını, Federal Bölge Mahkemesi’ne taşıyıp taşımayacağını takip edeceğiz.
Dava, tasarımcı ve girişimci Erik Brunetti ile A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) arasındaki uyuşmazlığa ilişkindir. Brunetti, kendi tasarımları ile ürettiği bir giyim markası sahibi olup ürünlerini FUCT markası altında üretmektedir ve FUCT ibaresinin “Friends You Can’t Trust (Güvenemeyeceğin Arkadaşlar)” ibaresinin kısaltması olduğunu iddia etmektedir.
Brunetti FUCT kelime markasını USPTO’da tescil ettirmek için başvuruda bulunmuştur. USPTO, Marka Kanunu (Lanham Act) çerçevesinde söz konusu marka başvurusunu “ahlaka aykırı ya da rezil, utandırıcı” (immoral or scandalous) olarak görmüş ve başvuruyu reddetmiştir. FUCT ibaresi USPTO tarafından, argo bir tabir olan “fucked” kelimesi ile eşsesli olarak değerlendirilmiş ve bu nedenle ahlaka aykırı görülmüştür.
USPTO, FUCT markasının “immoral or scandalous” kategorisi kapsamına girip girmediği hususunu değerlendirirken ilgili markanın toplumun kayda değer kesimince edep ve ahlak kurallarına aykırı olarak görülüp görülmediğini dikkate almış ve söz konusu markanın toplumun çoğunluğu tarafından kabul görmüş ahlak kurallarına ve duygularına aykırı olduğu sonucuna varmıştır. Karar üzerine Brunetti, USPTO bünyesinde itiraz mekanizmasını işletmiş ancak itirazı kabul görmemiştir.
USPTO bünyesindeki itiraz yollarının tüketilmesini takiben Brunetti, meseleyi İstinaf Mahkemesi (The Court of Appeals)’ne taşımıştır. İstinaf Mahkemesi, Lanham Act’ının “immoral or scandalous” marka başvurularına izin vermeyen düzenlemesinin First Amendment’ı ihlal ettiği hükmüne varmıştır. First Amendment Amerika Birleşik Devletleri Anayasası’nın bir parçası olup, Birleşik Devletler Kongresi’nin din özgürlüğü, ifade hürriyeti gibi temel hakları ihlal edecek düzenlemeler yapmasını yasaklayan hükümlerdir. Bununla birlikte, USPTO’un talebi üzerine dava Birleşik Devletler Yüksek Mahkemesi (Supreme Court of the United States)’ne taşınmıştır.
Yüksek Mahkeme Kararı(588 U.S. No. 18-302, 24 Haziran 2019 )
USPTO’un başvurusu üzerine meseleyi ele alan Yüksek Mahkeme, Lanham Act’ının ilgili hükmünün (madde 2(a)) First Amendment’ı ihlal ettiği ve ifade özgürlüğüne aykırı olduğu hükmüne vardı. Bu karara varırken Yüksek Mahkeme ilgili hükmün, marka başvuruları arasında markanın verdiği mesaja göre bir ayrıma gittiğini ve böylesi bir ayrımın ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu belirtmiştir.
Yüksek Mahkeme mevcut hukuki ihtilafı incelerken Matal v. Tam (2017) davasındaki kararına atıf yapmış ve benzer bir yaklaşım ortaya koymuştur. Matal v. Tam davasında Yüksek Mahkeme “aşağılayıcı, küçümseyici (disparaging)” ibarelere ilişkin marka tescili yasağının bakış açısı temelli bir düzenleme (view-point based bar) olduğunu ve böylesi bir düzenlemenin ifade özgürlüğüne aykırılık oluşturduğu sonucuna varmıştır. Mevcut uyuşmazlık noktasında da Yüksek Mahkeme, “immoral or scandalous” marka başvurularının kabul edilemeyeceği yönündeki düzenlemenin bakış açısı temelli ve ayrımcılık oluşturan bir düzenleme olup olmadığını ve bu sebeple ifade özgürlüğüne aykırılık teşkil edip etmediğini inceleme konusu yapmıştır. Amerikan Hükümeti ,“immoral or scandalous” yasağı düzenlenmesinin bakış açısı temelli bir yasak olmadığını aksine söz konusu düzenlemenin objektif bir düzenleme olduğunu iddia etmiştir. Bu noktada Hükümet temsilcisi, ilgili düzenlemenin markanın verdiği/vermeyi amaçladığı mesajdan bağımsız olarak yalnızca kullandığı ifade yöntemi/metodu itibarı ile mütecaviz olan başvuruları hedef aldığını öne sürmüştür. Ancak, bu iddia Yüksek Mahkeme tarafından kabul görmemiştir. Yüksek Mahkeme’ye göre böylesi bir yaklaşım ilgili düzenlemenin ifade ettiği mana ile uyuşmamaktadır. Her ne kadar Yüksek Mahkeme yorum yöntemi ile müphem düzenlemelere açıklık getirme yetkisi taşısa da, söz konusu yetki Mahkeme’ye kanun yaratma yetkisi bahşetmemektedir. Hükümet’in iddia ettiğinin aksine ilgili düzenleme, bakış açısından bağımsız olarak “ifade yöntemini/metodunu” esas alan bir düzenleme teşkil etmemektedir. Yüksek Mahkeme nazarında Hükümet’in yaklaşımı ilgili hükmü yorumlamak değil, aksine yeni bir hüküm yaratmaktan başka bir şey değildir.
İlgili düzenlemenin “bakış açısı temelli (view-point based)” bir hüküm olup olmadığı değerlendirmesini yaparken Yüksek Mahkeme, toplum tarafından kabul görmüş değerler ile çelişen marka başvurularının reddedildiğini, bununla birlikte, söz konusu değerler ile uyum gösteren başvuruların kabul edildiğini öne sürmüştür. Bu noktada, USPTO’un aynı konuları hedef alan marka başvurularını nasıl sonuçlandırdığını esas almıştır. Örneğin, USPTO madde kullanımını destekleyen bir marka başvurusunu (Marijuana Cola, Ko Kane for beverages) “immoral or scandalous” olduğu gerekçesi ile reddederken, madde kullanımına karşı çıkan (Say no to Drugs) bir marka başvurusunu kabul etmiştir. Mahkemeye göre söz konusu örnekler, Lanham Act’ının ilgili düzenlemesinin marka başvurularının markanın ilettiği mesaj temelli bir ayrım oluşturduğunu ispat eder niteliktedir.
Yorum
Söz konusu karar, bir hukuki yaklaşımın zaman içerisinde nasıl evrilebileceğini gösterir niteliktedir. Dava konusu uyuşmazlık 10 yıl kadar önce Yüksek Mahkeme önüne gelmiş olsaydı acaba Mahkeme’nin değerlendirmesi nasıl olurdu? 2005 yılında pornografik bir websitesi tarafından yapılan Fuckingmachines ibareli marka başvurusu USPTO tarafından reddedilmiş ve ret kararına itiraz neticesinde ihtilaf İstinaf Mahkemesi tarafından incelenmiştir. İstinaf Mahkemesi 2008 yılında yapılan itirazı reddetmiştir. Yaklaşık 10 yıl kadar sonra ise benzer bir davada İstinaf Mahkemesi, söz konusu reddin dayandığı ilgiliyi düzenlemeyi ifade özgürlüğüne aykırı bulmuştur.
Her ne kadar ilgili karar argo tabir içeren bir marka başvurusunu konu almış olsa da, bu karar esas alınarak toplumun büyük bir kesimi tarafından ahlaka aykırı kabul edilen herhangi bir marka başvurusunun kabul edileceği sonucunun çıkarılmaması gerektiği kanaatindeyim. Yüksek Mahkeme’nin esas itibarı ile üzerinde durduğu husus ahlaka aykırı marka başvurularını yasaklayan hükmün ayrımcılık oluşturup oluşturmadığı ve bu sebeple ifade özgürlüğünü ihlal edip etmediğidir. Eğer Hükümet’in iddia ettiği şekilde, yalnızca markanın ifade yöntemini esas alan bir düzenleme söz konusu olsa idi Yüksek Mahkeme’nin yaklaşımı farklı olabilirdi. Zira böylesi bir durumda, markanın ilettiği/iletmek istediği mesaj temelinde bir ayrım söz konusu olmayacak ve toplumca kabul gören değerleri öven veya bu değerleri hedef alan başvurular aynı şekilde ele alınmış olacaktı.
Mahkemece mevcut dava kapsamında değerlendirilmemiş olmakla birlikte, söz konusu dava bir noktada birbiri ile çelişen iki hukuki konsept arasındaki ilişkinin nasıl ele alınacağını da ilgilendirmektedir: İfade özgürlüğü ve Kamu düzeni.
Bir yandan ifade özgürlüğünün olabildiğince garanti altına alınması diğer yandan ise kamu düzeninin tesisi ihtiyacı dikkate alındığında dengenin nasıl sağlanması gerektiği sorusu gündeme gelecektir. Doktrinde bazı yazarlar ahlaka ve/veya kamu düzenine dayanılarak marka başvurusunun reddedilmesinin ifade özgürlüğü kapsamında ihlal oluşturmadığını iddia etmektedir (Jonathan Griffiths, “Is There a Right to An Immoral Trade Mark?”, Ekim 2009). Zira, her ne kadar ahlaka aykırılık gerekçesi ile marka başvurusu reddedilse de markanın kullanımı engellenmemekte ve söz konusu markanın kullanımı karşısında bir cezai yaptırım uygulanmamaktadır. Ancak, bu görüşün çoğunlukta kaldığını iddia etmek zor görünmektedir. Genel kabul, başvurucunun dilediği markayı koruma altına almak istemesinin ifade özgürlüğü korumasından yararlanması gerektiği yönündedir. Ancak, yukarıda bahsedildiği üzere ne ölçüde böyle bir korumanın verilmesi gerektiği ve kamu düzeni ile arasındaki ilişkinin ne şekilde tesis edileceği sorusu hala gündem teşkil edeceğe benzemektedir.
Frank Sinatra(1915-1998), Amerikan Rüyasının simgelerinden birisidir. Orta halli bir ailede doğmuş, iyi bir eğitim almamış, düşük ücretli işlerle çalışma hayatına başlamış, kendi yeteneği ve çabası ile müzikte zirveye çıkmış, dünyanın en tanınmış şarkıcı ve aktörlerinden birisi olmuş, dünyanın en tanınmış insanlarıyla dost olmuş, çok zengin ve dünyaca ünlü bir insan olarak hayata veda etmiştir. Detaylı bilgi vermemiş olsak da Amerikan Rüyası değil mi?
Frank Sinatra’nın hayatı sadece başarı basamaklarını tırmanmaktan ve kariyerden ibaret değildir; mafyayla sıkı fıkı ilişkileri vardır, özel yaşamında çok sayıda sevgilisi ve evliliği olmuştur, şiddet ve öfke eğilimi mevcuttur, uzun yıllar Demokratları desteklemiş olsa da, hayatının son döneminde Cumhuriyetçilerin, özellikle de Reagan’ın yanında yer almıştır.
Her şey bir yana, ölümünün üzerinden 20 yıldan fazla zaman geçmiş olsa da, Frank Sinatra halen dünyanın en bilinen şarkıcılarından birisidir, ilk pop yıldızı olarak kabul edilmektedir ve birçok şarkısı halen dillerdedir.
Bu yazıda Frank Sinatra’yı çağrıştırdığı iddia edilen bir marka tescil başvurusuna karşı yapılan itiraz sonucu verilen bir USPTO Temyiz Kurulu kararını sizlere aktaracağım.
Başvuru sahibi BILL LOIZON, standart karakterlerde yazılı “FRANKS ANATRA” markasını 43. sınıfta “Yiyecek ve içecek katering hizmetleri” için tescil ettirmek amacıyla USPTO’ya başvuruda bulunur.
Başvuru sahibi seyyar bir sosisli sandviç büfesi işletmektedir ve markayı kullanımına ilişkin numune aşağıdaki şekildedir:
Şarkıcı Frank Sinatra’nın haklarını elinde bulunduran “FRANK SINATRA ENTERPRISES, LLC”, başvurunun ilanına karşı itiraz eder. İtiraz gerekçeleri, FRANK SINATRA’yla yanlış bir bağlantı kurulması, karıştırılma olasılığı ve tanınmış markanın sulandırılmasıdır.
Karıştırılma olasılığı iddiasına gerekçe gösterilen itiraz sahibi markaları ve kapsamları aşağıda yer almaktadır:
41. sınıfta bulunan “Eğlence hizmetleri, yani bir şarkıcı tarafından sunulan müzikal performanslar hizmetleri”ni kapsayan standart karakterlerde yazılı “FRANK SINATRA” ve “SINATRA” kelime markaları.
30. sınıfta bulunan “Hazır soslar” mallarını kapsayan, yanda görseline yer verilmiş stilize “FRANK SINATRA” markası .
İtiraz, USPTO Temyiz Kurulu’nca 12 Eylül 2012 tarihinde incelenir. Takip eden satırlarda temyiz Kurulu kararına yer vereceğiz, merak eden okuyucularımız kararın tamamını http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-91198282-OPP-16.pdf bağlantısından görebilirler.
Temyiz Kurulu, ilk olarak itiraz sahibi tarafından sunulan ve FRANK SINATRA’nın ünlü bir kişi olduğunu ispatladığı iddia edilen dokümanları incelemiştir. Detaylarına girmeye hiç gerek duymuyoruz, Kurul sunulan kanıtların FRANK SINATRA’nın ünlü bir kişi olduğunu ispatladığını kabul etmiştir.
Kurulca değerlendirilen ilk itiraz gerekçesi “yanlış bağlantı kurulması” iddiasıdır. A.B.D. Marka Kanunu’na göre, yaşayan veya ölü bir kişiyle yanlış biçimde bağlantı kurulmasını sağlayacak markalar reddedilecektir. Bu halin ortaya çıkıp çıkmadığı incelenirken 4 sorulu bir test uygulanmaktadır:
Başvuru, başka bir kişi tarafından önceden kullanılan adın veya kimliğin aynısından veya yakın benzerinden mi oluşmaktadır?
Başvuru, sadece ve açıkça başka bir kişiyi işaret eder biçimde mi algılanacaktır?
Başvurunun işaret ettiği kişinin, başvuru sahibinin markasıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerle bağlantısı var mıdır?
Diğer kişinin adının veya kimliğinin ünü ve bilinirliği, başvurunun başvuru sahibinin malları üzerinde kullanımı halinde, onunla bağlantı kurulacağı varsayımına ulaşmak için yeterli midir?
Temyiz Kurulu, “FRANKS ANATRA” başvurusunu bu test bağlamında değerlendirmiştir:
Temyiz Kurulu’na göre “FRANKS ANATRA” ibaresi “FRANK SINATRA” isminin yakın benzeridir; ibareler arasında bulunan oldukça güçlü düzeydeki işitsel benzerlik, görsel benzerliği yönelik algıyı da kuvvetlendirmektedir. Başvuru sahibi, “FRANKS” kelimesinin “frankfurter tipi sosisleri” için kullanıldığını, “ANATRA” kelimesinin ise İtalyanca’da “ördek” anlamına geldiğini belirtse de, Kurul tüketicilerde oluşacak ticari algının “FRANK SINATRA” ismi üzerinde oynamadan başka bir şey olmayacağı kanaatindedir.
Başvuru sahibi, yukarıda belirtildiği gibi “FRANKS” kelimesinin frankfurter tipi sosisleri çağrıştıracağı, ilaveten “ANATRA” kelimesinin “hayali bir ada devletinin adı” olduğu, tezgahında bu ada devletinin simgesinin bulunduğu, markasının ürünlerinin tüketicileri tarafından bütün olarak hayali bir sosis devletinin adı olarak değerlendirildiği görüşündedir. Temyiz Kurulu bu görüşe katılmamaktadır. Buna ilaveten Kurula göre, ünlü kişiler ve ünlü markaların sahipleri, isim veya markalarını kendi faaliyet alanlarının dışındaki sektörlerde de lisans verilmesi suretiyle veya farklı yollarla kullanmakta, bu şekilde ürün çeşitliliğini artırarak ticari kazanç sağlamaktadır. Bu kullanım yöntemiyle sıklıkla karşılaşılmaktadır. Kurul, “FRANKS ANATRA” markasının katering hizmetleri alanında kullanımı ile karşılaşacak tüketicilerin, markayı tanınmış “FRANK SINATRA” kişisiyle bağdaştıracağı görüşündedir.
“FRANK SINATRA”nın başvuru sahibi ve faaliyetleriyle hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
Kurula göre, “FRANK SINATRA”nın ününün derecesi, başvurunun başvuru sahibinin malları üzerinde kullanımı halinde, kendisiyle bağlantı kurulabileceği varsayımına ulaşılması için yeterlidir.
Temyiz Kurulu yukarıda belirtilen nedenlerle, “FRANKS ANATRA” ibaresinin, “FRANKS SINATRA” kişisiyle yanlış bağlantı kurulmasını sağlayacağı yönündeki itirazı haklı bulmuştur.
Kurul, yukarıda açıklanan nedenlerle, “FRANKS ANATRA” – “FRANKS SINATRA” ibarelerini işitsel, görsel ve bütüncül ticari algı bakımlarından benzer markalar olarak değerlendirmektedir. İtiraz gerekçesi “FRANK SINATRA” markasının eğlence hizmetleri alanında üne sahip markalar olduğu da Kurulun bir diğer tespitidir.
Malların ve hizmetlerin benzerliği hususunda ise ilgi çekici değerlendirmeler yer almaktadır.
Başvuru “Yiyecek ve içecek katering hizmetlerini” kapsarken, itiraz gerekçesi markaların kapsamında “Eğlence hizmetleri, yani bir şarkıcı tarafından sunulan müzikal performanslar hizmetleri” ve “Hazır soslar” malları bulunmaktadır. Kurul, bu mal ve hizmetlerin açıkça farklı olduğu konusunda nettir. Bununla birlikte, karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşmak için malların ve hizmetlerin benzer veya birbirleriyle rekabet halinde olması şart değildir; zarar göreceğini iddia eden tarafın malların ve hizmetlerin bir şekilde bağlantılı olduğunu ve/veya ilgili mal ve hizmetlerin piyasasına ilişkin hal ve koşullar dahilinde, bu mal veya hizmetlerle karşılaşacak aynı kişilerin, kullanılan markaların benzerliği çerçevesinde, mal ve hizmetlerin aynı veya bağlantılı üreticiden kaynaklandığı varsayımına ulaşabileceğini göstermesi yeterlidir.
Kararın önceki bölümlerinde belirtildiği üzere, ünlü kişilerin isimleri veya ünlü markalar, lisans ve diğer yollarla farklı mal ve hizmetler için yaygın biçimde kullanılmaktadır. Dolayısıyla, “FRANK SINATRA” markası eğlence hizmetleriyle benzerliği bulunmayan katering hizmetleri için de kullanılabilecektir. Bu nedenle Kurul, başvuru sahibi hizmetleri ile itiraz gerekçesi markaların kapsadığı hizmetlerin bağlantılı olduğu, aynı tüketicilerin, markaların benzerliği göz önüne alındığında, mal ve hizmetlerin aynı veya bağlantılı üreticiden kaynaklandığı yanlış inancına kapılabileceği kanaatindedir.
Belirtilen hususların tamamını bir arada dikkate alan Kurul; “Yiyecek ve içecek katering hizmetlerini” kapsayan “FRANKS ANATRA” başvurusu ile “Eğlence hizmetleri, yani bir şarkıcı tarafından sunulan müzikal performanslar hizmetleri” ve “Hazır soslar”ı kapsayan “FRANKS SINATRA” markaları arasında karıştırılma ihtimalinin de ortaya çıkabileceği görüşüne ulaşmıştır.
Sayılan nedenlerle, itiraz haklı bulunmuş ve başvuru USPTO Temyiz Kurulu’nca reddedilmiştir.
Ana hatlarıyla aktardığım karar, umarım okuyucuların da ilgisini çekmiştir.
Yazılı veya görsel eserlerde karşımıza çıkan kurgu karakterlerin en popüler olanları hiç şüphesiz süper kahramanlardır.
Süper kahramanların ortak özelliği, normal kişilerin sahip olmadığı olağanüstü güç, yetenek veya özelliklere sahip olmaları ve bunları genellikle (süper kahramanlar da bazen karakter sapmaları yaşıyorlar) insanlığın iyiliği için kullanmalarıdır.
Süper kahramanların kronolojik bakımdan ilki olmasa da, dünya çapında üne kavuşma anlamında ilki “Superman”dir. Jerry Siegel ve Joe Shuster tarafından 1938 yılında yaratılan Superman olağanüstü ticari başarıya ulaşmış ve çizgi romanla sınırlı kalmayarak çok sayıda sinema filminin, TV dizisinin ve radyo şovunun konusu olmuştur.
Süper kahramanların çoğunda olduğu gibi Superman serisinde de ana karakterin içinde yaşadığı hayali bir evren karşımızdadır. Bu evrende; Superman’in gizlediği insan kimliği (Clark Kent), alter ego olarak adlandırabileceğimiz bu gizli kimliğin kendisine ait hayatı, mesleği, ailesi, arkadaşları, olayların ana temasının içinde geçtiği hayali bir şehir (Metropolis), gizli bir sığınak (Fortress of Solitude), süper kahramanın gerçek fizyolojik ailesi, düşmanları ve aşk hikayeleri gibi birbirine bağlı veya birbirinden bağımsız birçok yapı ve karakter bulunmaktadır.
Yazımızın konusu, Superman evreninin yapıtaşlarından birisi olan ve süper kahramanın alter egosu gazeteci Clark Kent’in çalıştığı Daily Planet gazetesinin ismiyle ilgilidir. Superman evreninde Daily Planet; Metropolis şehrinde kurulu, baş editörü Perry White olan, Superman’in aşkı Lois Lane, arkadaşları Jimmy Olsen ve Lana Lang’in de bünyesinde çalıştığı günlük bir gazetedir. Superman serisinin yakaladığı büyük başarının sonucu olarak Daily Planet ismi de A.B.D. kamuoyunda oldukça bilinir hale gelmiştir. Daily Planet hayali evrendeki gazetenin ismi olmasının yanısıra, çizgi romanlarda zaman zaman yer alan tanıtımla ilgili bir bölümün de adıdır.
Yazı boyunca aktaracağımız dava, Superman serisinin haklarını elinde bulunduran davacı DC Comics firması ile davalı The Daily Planet, Inc. (Jerry Powers, Michael Barkow) arasındadır. Dava, A.B.D.’nde New York Bölge Mahkemesi tarafından 1978 yılında görülmüştür ve süper kahramanların kurgusal yaşamındaki kurgusal yapılarla ilgili olması anlamında dikkat çekicidir. Karar metninin https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/465/843/1420174/ bağlantısından görülmesi mümkündür.
Davalılar, Daily Planet isimli bir yeraltı haber gazetesini 1963-1973 yılları arasında Miami’de düzensiz biçimde yayımlarlar. Gazete 1973 yılında finansal sorunlar nedeniyle yayın hayatına son verir ve davalılar 1973 yılından sonra Superstar isimli bir başka yeraltı gazetesi yayımlarlar. 1978 yılında ise Daily Planet gazetesini yeniden yayımlamak için faaliyetlerine başlarlar.
Davalılardan Jerry Powers, Daily Planet markasını A.B.D. Patent ve Marka Ofisi’nde (USPTO) 1970 yılında gazeteler için tescil ettirmiştir; ancak gazetenin 1973 yılında yayın hayatına son vermesi nedeniyle, marka o tarihten sonra kullanılmamış ve USPTO tarafından iptal edilmiştir.
Davacı DC Comics, Superman çizgi karakterinin sahibi ve yayıncısıdır. DC Comics, Superman markasının ve çizgidizi ile ilgili bir dizi markanın sahibi olsa da, Daily Planet markasını tescil ettirmemiştir.
1978 yılı Superman serisi bakımından önemlidir, çünkü milyonlarca dolarlık yapım bütçesine sahip olan Superman sinema filmi (https://www.imdb.com/title/tt0078346/) o yıl gösterime girecektir.
Sinema filminin gösterime girmesinden hemen önce Daily Planet isimli bir gazetenin yeniden yayımlanacağını haber alan DC Comics, Daily Planet isminin davalılarca herhangi bir biçimde kullanımının engellenmesi amacıyla ihtiyati tedbir kararı alınması talepli davayı açar.
Davacı ve davalının her ikisinin de, Daily Planet ibareli hükümde olan tescilli bir markası bulunmamaktadır. Her iki taraf da Daily Planet ibaresini geçmişteki kullanımlarına dayanarak münhasır hakların kendilerine ait olduğunu iddia etmektedir.
Mahkemeye göre davada incelenmesi gereken başlıca husus, Superman sinema filminin gösterime girmesinin yaratacağı toplumsal ilgi de göz önüne alındığında, taraflardan hangisinin Daily Planet ibaresinin münhasır kullanım hakkına yetkisi olduğunun tespit edilmesidir.
Yukarıda da belirtildiği üzere davanın görüldüğü tarihte, taraflardan ikisi de Daily Planet ibaresine ilişkin geçerli bir marka tescilinin sahibi değildir. Bu tip durumlarda, bir tarafın markanın hak sahibi olup olmadığı değerlendirilirken, ilgili tarafın markayı taşıyan ürünleri ticari kaynağın kendisi olduğunu gösterebilecek kalitede ve sürede kullanmış olması hususu araştırılacaktır. Bir diğer deyişle markanın, kamunun ilgili kesiminin nezdinde ürünleri değil, üreticiyi işaret edecek biçimde ikincil anlam kazanıp kazanmadığına bakılacaktır.
Bu bağlamda davacının ispatlaması gereken üç ana husus bulunmaktadır: (i) Davacının markanın sahibi olduğu, (ii) Markanın malların ticari kaynağını gösterdiği, (iii) Davalının kullanımının tüketiciler nezdinde malların ticari kaynağına ilişkin karışıklık yarattığı. Daily Planet ibaresinin münhasır haklarını talep eden davalı bakımından da ispatlanması gereken hususlar aynıdır.
Mahkeme, Daily Planet isminin Superman çizgiromanında ilk kez 1940 yılında geçtiğini, ana karakterlerin bu isimli gazete çevresinde kümelendiğini ve anılan tarihten bu yana Daily Planet isminin seride anahtar rol oynadığını belirtir.
Davacı, Superman serisinin on yıllarca süren tarihi boyunca serideki karakterleri, öyküyle bağlantısı kurulabilecek çok sayıda ürün için kullanmış, bunun için büyük çaba ve harcamada bulunmuştur. Bu tip ürünler arasında oyuncaklar, okul gereçleri, kostümler, oyunlar ve giysiler yer almaktadır. Duruşmada dinlenen “Amerika Lisanslama Şirketi” yetkilisi Superman serisinin karakterlerinin lisanslama prosedürleri hakkında yeminli beyanda bulunmuştur. Yetkiliye göre, Superman hikayesi paket olarak lisanslanmaktadır, dolayısıyla lisans anlaşmasının konusu yalnızca Superman karakteri değil, öyküdeki tüm karakterlerdir. Daily Planet ibaresi tek başına bir lisans anlaşmasının konusu olmasa da, tipik bir lisans anlaşması bu ibareyi de kapsayacaktır. Buna ilaveten sunulan kanıtlardan lisanslı birçok ürünün Daily Planet ibaresini de içerdiği görülmüştür.
Buna karşın davalının Daily Planet ibaresiyle ilişkisi kısa ve seyrek olmuştur. 1969 yılından itibaren düzensiz biçimde yayımlanan yeraltı gazetesinin yayını 1973 yılında sona ermiştir. 1970 yılında tescil ettirilen marka ise 1976 yılında USPTO tarafından kullanılmadığı için iptal edilmiştir. Davalılar, 1973 yılından sonra da gazete yayımlamıştır, ancak bu gazetenin ismi “Superstar” olmuştur.
Bu tespitler ışığında Mahkeme, davalı tarafından sunulan kanıt ve argümanların, davalıların Daily Planet ibaresiyle güçlü ve gerçek bir bağlantısının bulunduğunu göstermediği kanaatine ulaşmıştır. Buna karşılık davacı tarafından sunulan kanıtlar, davacının Daily Planet ibaresiyle süre ve istikrar bakımından güçlü bir bağlantısının bulunduğunu göstermektedir. Delillerin bütünü Daily Planet ibaresinin Superman hikayesinin kumaşına ayrılmaz biçimde dokunduğunu göstermektedir.
Mahkeme kararın devamında, ihtiyati tedbir istemine dair tespitlerde bulunmuştur: Bir işaretin kullanımının ihtiyati tedbir yoluyla engellenebilmesi için davacı tarafın tescilli bir markasının bulunması şart değildir. Davacı, davalı kullanımının, işareti taşıyan malların ticari kaynağı konusunda tüketicileri karıştırmaya veya aldanmaya yönelttiğini göstermelidir; sorumluluğun ortaya çıkması için davalının davacıyla doğrudan rekabet halinde olması gerekli değildir.
Karıştırılma ihtimalini veya yanılmayı ölçebilmek için bir matematik formülü bulunmamaktadır. Bununla birlikte davacının sadece başlangıç aşamasında adil bir telafi yöntemini talep etmesi halinde, fiili karıştırmaya ilişkin kanıt genellikle aranmayacaktır. İlaveten sunulan delillerin, bir tarafın diğer tarafça inşa edilen ticari itibardan, başarıdan ve dürüst ticaretten avantaj elde etmek amacıyla, diğer tarafın ismini (markasını) kasıtlı biçimde seçtiğini gösterdiği hallerde, diğer tarafın ismini kullananın karıştırılmayı ve bundan edineceği ticari karı düşünerek davrandığı kabul edilebilecek ve karıştırılma ihtimalinin varlığı çıkarsaması önceden yapılabilecektir.
Yukarıda yer verilen ilkeler incelenen vakaya uygulandığında, davacı taraf talep ettiği adil telafi isteminde haklılığını gösterir yeterli argümanı öne sürmüş haldedir.
Daily Planet ibaresi davacı tarafından tek başına bir lisans anlaşmasına konu edilmemiş olsa da, ibare lisanslı birçok üründe kullanılmıştır ve lisans anlaşmalarında anahtar rol oynamaktadır. Ayrıca Daily Planet ibaresi, Superman hikayesiyle o denli bağlantılıdır ki, davalıların ibareyi kullanımı tüketiciler nezdinde karıştırılma ihtimaline yol açabilecektir. Davalı ifadesinde, Daily Planet ibaresinin Superman öyküsüyle bağlantısını, ibareyi ilk kez kullanımından önce bildiğini belirtmiştir. Davalının Daily Planet gazetesinde Superman karakterine ve öykünün diğer öğelerine sayısız referans yaptığı da görülmüştür. Bu hususlar çerçevesinde, davalıların 1969 yılında Daily Planet ismini kullanımının Superman öyküsünden ve onun ününden faydalanmak amaçlı olduğunu gösterir yeterince kanıt bulunmaktadır. Sayılan tüm hususlar sonucunda, davalıların Daily Planet ismini gazetelerinin adı olarak seçiminin kamuyu aldatmaya yönelik olmasa da, tüketicileri yayının ticari kaynağı konusunda karıştırmaya yönlendirme amaçlı olduğu kanaatine varılmıştır.
Mahkeme yukarıda yer verilen kanaat ve tespitler çerçevesinde, DC Comics’in ihtiyati tedbir talebini kabul etmiştir.
Dava 1978 yılına ait olsa da, günümüzdeki ticari gerçeklere de ışık tutabilecek içeriktedir.
İçinde yaşadığımız günlerde, süper kahramanların evrenleri ve daha ötesinde fantezi roman dünyası çok daha gelişmiş ve büyük bir küresel pazar haline gelmiştir. Bu denli büyük bir pazarın dikkat ve ilgi çekmesi elbette beklenecektir. Oyunu kuralına göre oynayanlar pazara hak sahipleriyle yapacakları lisans anlaşmalarıyla girmeyi düşünse de, nehrin karşı tarafında açıkgözlüler pusudadır.
Güncel bir örneklendirme deneyecek olursak:
Final sezonu merakla izlenmekte olan Taht Oyunları (Game of Thrones – GOT) evreninde sayısız karakter, aile-hanedan ve coğrafya ismi bulunmaktadır. Bunların neredeyse tamamı gerçek hayatta karşılığı bulunmayan ve GOT evrenine ait adlandırmalardır. Bunların her biri lisans anlaşmaları yoluyla farklı ürünlerde kullanılabilir ve hiç şüphesiz bu tip markalar ürünlerin cazibesini -en azından dizinin hayranları bakımından- artıracaktır.
Bu noktada, izinsiz kullanımları engellemek için GOT evrenindeki her ismin romanın-dizinin hak sahibince, birçok mal ve hizmet bakımından marka olarak tescil edilmesi gerektiğini öne sürmek ne derecede gerçekçi bir beklentidir?
Kanaatimizce yüzlerce ismin, yüzlerce mal ve hizmet için tescil edilmesi yönündeki beklenti gerçekçi değildir. Engellenmesi gereken freeriders (bedavacılar) olarak tabir edilen kesimdir ve yazıda yer verdiğimiz Daily Planet kararının bu gözle okunması yerinde olacaktır.
Sözü GOT’a getirmişken, Türkiye’de yarın izleyeceğimiz ve son sezonun 3. bölümünde gerçekleşeceğini düşündüğümüz Ölülerle – Yaşayanlar arasındaki Winterfell Savaşı’nda kimler hayatını kaybedecek sizce? Merakla bekliyorum ve tahminimce Tormund, Brienne of Tarth, Theon Greyjoy, Brandon Stark, Lyanna Mormont, Grey Worm, Jaime Stark ve niceleri bizlere veda edecek.
Son dönemlerin en eğlenceli ürün markalandırması Alman perakende zinciri ALDI’den geldi. ALDI’nin yalnızca Kuzey Amerika’daki marketlerinde piyasaya sürdüğü peynirlerin markaları bakalım sizlerde nasıl bir çağrışım yapacak?
1- SWEET CHEDDAR OF MINE
2- POUR SOME GOUDA ON ME
3- TOTAL ECLIPSE OF THE HAVARTI
4- WAKE ME UP BEFORE YOU GOAT GOAT
5- BILLIE GOAT IS MY LOVER
6- GIRLS JUST WANNA HAVE FONTINA
80’lerin çocukları ve gençleri muhtemelen kolaylıkla hatırlamışlardır. Yukarıda marka ve fotoğraflarına yer verdiğimiz altı peynir de 80’lerin ünlü pop – rock şarkılarından esinlenilerek isimlendirilmiştir. Şarkıların isimleri ve söyleyenleri aşağıda sayıyorum:
1- SWEET CHILD OF MINE – GUNS N’ ROSES
2- POUR SOME SUGAR ON ME – DEF LEPPARD
3- TOTAL ECLIPSE OF THE HEART – BONNIE TYLER
4- WAKE ME UP BEFORE YOU GO GO – WHAM
5- BILLIE JEAN (IS NOT MY LOVER) – MICHAEL JACKSON
6- GIRLS JUST WANNA HAVE FUN – CYNDI LAUPER
Bu noktada herkesin bildiğini varsayıyor olsam da; cheddar, gouda, havarti, fontina kelimelerinin peynir çeşitleri olduğunu, keçi anlamına gelen goat kelimesinin de keçi peynirini çağrıştıracak içerikte kullanıldığını ihtiyaten belirtiyorum.
ALDI bu peynirleri sadece Kuzey Amerika’da ve sadece kısa bir süreyle piyasada tutacağını belirtmiş olsa da, eğlenceli ve sansasyonel peynirler tüketicilerce büyük ilgiyle karşılanmıştır. Doğrusu Türkiye’de piyasaya sürülmüş olsalardı, ben de bir 80’ler-90’lar çocuğu olarak bu peynirleri satın almak isterdim.
Hikaye burada bitmiyor.
Peki atıfta bulunulan şarkıcı veya gruplar bu peynirleri ve isimlendirme yöntemini nasıl karşıladı acaba?
Bu sorunun yanıtını şimdilik bilmiyoruz, ancak bildiğimiz bir husus var ki, o da ALDI’nin SWEET CHEDDAR OF MINE markasının tescili için A.B.D. Patent ve Marka Ofisi’ne başvurduğu ve SWEET CHILD OF MINE şarkısının sahibi Guns N’ Roses grubunun bu başvurunun ilanına karşı 10 Nisan 2019 tarihinde itiraz ettiğidir. (bkz. http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/v?pno=91247515&pty=OPP&eno=1)
ALDI’nin başvurusu 29. sınıfa dahil “peynirler, çedar peynirleri” için yapılmıştır, Guns N’ Roses ise başvurunun tesciline karşı “giysiler, kaydedilmiş biçimde müzik, canlı müzik performansları hizmetleri.” için tescil edilmiş SWEET CHILD OF MINE markasını gerekçe göstererek itiraz etmektedir. İtiraz gerekçeleri karıştırılma ihtimali ve başvurunun tüketicilerce yanlış ticari kaynakla özdeşleştirileceği yönündeki iddiadır.
USPTO veritabanını araştırınca, ALDI’nin yukarıda isimlerini belirttiğimiz 6 ayrı peynir için de marka tescili başvurusunda bulunduğunu tespit ettim. Dolayısıyla; Cyndi Lauper, Def Leppard, Bonnie Tyler, Micheal Jackson ve WHAM’ın temsilcilerinden de itirazlar bekleyebiliriz. Bu vesileyle Michael Jackson’ı ve WHAM’dan George Michael’ı da anmış olalım.
Aslında yaratıcı bir marka seçme yöntemi gibi gözüküyor, üstünde biraz kafa yorup yeni markalar oluşturmayı biz de denesek mi?
Türkiye’de her geçen yıl
artmakta olan marka tescil başvuruları, karar verilmesi güç, yeni karşılaşılan
tipte başvuruları da yanında getirmektedir. Bununla birlikte, bu yazının ses,
koku, pozisyon, hologram gibi geleneksel olmayan marka türlerine ilişkin olmadığını
en başta ifade etmek yerinde olacaktır. Son yıllarda karşılaşılan başvuru
tiplerinden birisi, genel anlamda kamu organlarına, kamusal simgelere, kamunun
düzenleyici kurumlarının kullandığı standardizasyon kavramlarına, devletin
önemli projelerine referanslar içeren, buna karşın kamunun organları tarafından
yapılmayan başvurulardır. Bu noktada kamuyla kast ettiğimizin sadece devlet
veya onun organları olmadığını, kamu yararına faaliyet gösteren ve genellikle kar
amacı gütmeyen kuruluşları da kapsadığını belirtmek yerinde olacaktır.
Anılan tipteki başvuruların temel amacı, kanaatimize göre, kamusal faaliyet gösteren kuruluşlarla, başvurunun veya başvuru sahibinin bağlantısının bulunduğu mesajının tüketicilere verilmesi veya kamu tarafından aranan standartların sağlandığı algısının tüketicilerde yaratılması ve bu yollarla ticari rakipler karşısında tercih edilirlik kazanmanın yolunun açılmasıdır.
Belirtilen nitelikteki
başvurular için uygulanacak ret gerekçesinin içeriği hakkında tartışmalar
ortaya çıkmaktadır. Uygulanması gereken ret gerekçesi, 6769 sayılı Sınai
Mülkiyet Kanunu’nun 5/1-(f) bendi[1]
mi olmalıdır yoksa aynı kanunun 5/1-(ı)[2]
bendi mi tercih edilmelidir?
5/1-(f) bendi, açık olarak
malın veya hizmetin niteliği, kalitesi, coğrafi kaynağı konusunda yanıltıcılığı
işaret ettiğinden ve bu tip başvurularda malın veya hizmetin niteliğinin,
kalitesinin, coğrafi kaynağının yanıltıcılığından ziyade, başvuru sahibinin
kimliğinden kaynaklanan bir yanıltıcılık hali bulunduğundan, kanaatimizce
5/1-(f) bendi yerinde bir ret gerekçesi olmayacaktır. Bu bağlamda, bize göre,
tercih edilmesi gereken ret gerekçesi 5/1-(ı) bendidir, şöyle ki başvuru sahibi
kamu otoritesini kullandığı (veya onun verdiği yetkiyle faaliyet gösterdiği) intibaını
vererek, tüketicileri yanıltmakta ve bu yolla -geniş anlamda- kamu düzenine
aykırı biçimde hareket etmektedir. Bu husus tartışmaya açıktır ve kanaatimizce
tartışılması yerinde olacaktır.
Yurtdışında da bu tip başvurularla
karşılaşılmaktadır ve bu yazıda bir USPTO Temyiz Kurulu kararı özelinde A.B.D.
uygulaması hakkında bilgi vermeye gayret edeceğiz.
Öncelikli olarak, A.B.D. Marka
Kanunu’nda yer alan ret gerekçelerinin, Avrupa Birliği ve dolayısıyla ondan
esinlenilen Türk mevzuatından farklı olduğu belirtilmelidir.
A.B.D. Marka Kanunu, madde
2(a), “Yaşayan veya ölmüş kişilerle,
kurumlarla, inançlarla veya ulusal sembollerle yanlış bir bağlantı kurulmasını
sağlayacak işaretlerin” de reddedileceği hükmünü içermektedir. Belirtilen
hüküm, kurumlarla yanlış bir bağlantı kurulmasını sağlayacak işaretlerin
reddedileceği talimatı bağlamında, yukarıda açıkladığımız husus hakkında
oldukça açık bir tabloyu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, değerlendirmenin
ne şekilde yapıldığı konusunda aşağıda yer vereceğimiz karar okuyucularımızı
daha da aydınlatacaktır.
TSA-KIT ibareli bir kelime markasının “Sınıf 21: Boş satılan şişeler” malı için tescil edilmesi amacıyla Elisabeth Stecki DBA Whineware tarafından bir başvuru yapılır. Başvurudaki “kit” kelimesinin Türkçe karşılığı “donanım, malzeme, set” kelimeleridir.
USPTO uzmanı, başvurunun A.B.D. Yurtiçi Güvenlik Bakanlığı Ulaşım Güvenliği İdaresi ile yanlış biçimde bağlantı kurulmasını sağlayacağı gerekçesiyle madde 2(a) çerçevesinde reddeder. Bu noktada A.B.D. Yurtiçi Güvenlik Bakanlığı’nın Ulaşım Güvenliği İdaresi‘nin İngilizce karşılığının Transportation Security Administration, kısaltmasının ise “TSA” olduğu belirtilmelidir. Bir diğer deyişle uzman “TSA-KIT” ibaresini “TSA sti (donanımı)” olarak tespit ederek başvuruyu reddetmiştir.
Okuyucularımızın zihninde daha açık bir resim oluşturmak amacıyla, Ulaşım Güvenliği İdaresi‘nin, yani TSA‘nın uçaklarda sıvı taşınması ve diğer uçuş güvenliği standartlarını belirleyen idare olduğu öncelikli olarak belirtilmelidir. Bu bağlamda, uzmana göre, TSA-KIT terimi, TSA standartlarına uygun donanım ve malzemeleri işaret etmektedir ve uçuşlardaki en önemli standartlardan birisi de TSA düzenlemelerine uygun şişelerdir (bu şişeler içecek, ilaç, bebek maması, vb. taşımak amaçlı da olabilir). Uzman ve TTAB kararda, üçüncü kişilerin TSA standartlarına uygun ürünleri işaret ettikleri ticari kullanımın varlığını göstermiştir. Aşağıda örnek görseller yer almaktadır:
Dahası başvuru sahibinin kendisi de ürünlerinin önemli özelliklerinden birisinin TSA standartlarına uygunluk olduğunu belirtmektedir:
Yukarıdaki bilgiler Temyiz Kurulu kararının değerlendirme bölümünde yer alsa da, başvurunun ret gerekçesinin okuyucularımızla daha kolaylıkla anlaşılabilmesi bakımından bu bilgilere başlangıçta yer vermeyi tercih ettik.
Temyiz Kurulu
değerlendirmesinde ilk olarak, madde 2(a)’nın uygulama alanını ve uygulanacak
testi açıklamıştır.
Kurul’a göre, devlet (hükümet) organları, içtihat gereğince madde 2(a)’nin yanlış bağlantı kurulmasını engelleme yasağı kapsamında korunacak kişiler kapsamına girmektedir. Madde 2(a)’nın gerekçesi, madde 2(d)’nin yani karıştırılma olasılığının gerekçesinden farklıdır. Madde 2(a) kapsamında aranan husus, davalının mallarının ticari kaynağının davacı olduğu şeklinde tüketicilerde ortaya çıkacak bir algı değildir; tüketicilerin davalının mallarının davacıyla bağlantılı olduğu yönünde yanlış bir bağlantı kurması gerekmektedir. Karıştırılma olasılığı, kamuyu malların ticari kaynağı konusunda karıştırmadan korumayı amaçlarken, madde 2(a) kapsamında yanlış bağlantı kurulmasını engelleme hükmünün asıl amacı halkı korumak değil, kişilerin veya kurumların şahsiyetlerinin sömürülmesini engellemektir.
Bir terimin madde2(a) kapsamına
girip girmediğini değerlendirmek için içtihatta dört aşamalı bir test
bulunmaktadır. Bu testin basamakları incelenen vakaya uyarlandığında,
yanıtlanması gereken sorular aşağıdaki şekilde ortaya çıkmaktadır:
(1) Başvurusu yapılan marka, başka bir kişi veya kurum tarafından daha önce kullanılan ismin veya kimliğin aynısı veya yakın derecede benzeri midir? İncelenen vakada bu kurum TSA’dır. (2) Başvurusu yapılan marka, münhasıran ve hata olmaksızın TSA’yı işaret eder biçimde mi algılanacaktır? (3) Başvuru kapsamında bulunan mallarla TSA’nın bağlantısı bulunmakta mıdır? (4) Başvuru kapsamındaki mallar bakımından marka kullanıldığında, TSA’nın ününden – bilinirliğinden dolayı, TSA’yla bağlantı kurulabileceği varsayılabilir mi?
Temyiz Kurulu, vakayı
belirtilen test kapsamında değerlendirmiştir. Buna göre:
(1)
Başvurusu yapılan marka, başka bir kişi veya kurum tarafından daha önce
kullanılan ismin veya kimliğin aynısı veya yakın derecede benzeri midir?
TSA, Ulaşım Güvenliği İdaresi (Transportation Security Administration)’ni resmi ve gayriresmi biçimde işaret etmektedir ve bu kuruluş A.B.D. Yurtiçi Güvenlik Bakanlığı’nın bir alt birimidir. TSA, 11 Eylül sonrasında kurulmuştur ve A.B.D.’ye giren ve çıkan yolcuların tamamını incelemektedir.
Kurul’a göre, TSA-KIT ibaresi TSA kısaltmasının yakın derecede benzeridir. Kurumun kısaltması ve devamında KIT ibaresinden oluşan başvuruda, KIT ibaresi malların bir kit (set, donanım) şeklinde satıldığını işaret etmektedir.
(2)
Başvurusu yapılan marka, münhasıran ve hata olmaksızın TSA’yı işaret eder
biçimde mi algılanacaktır?
Başvuru sahibi TSA-KIT
markasının “Boş satılan şişeler” malları için tescil edilmesini talep
etmektedir. Yazının önceki bölümlerinde yer verdiğimiz ve kararda daha fazlası
da bulunan görseller, başvurunun kapsadığı mallar da dahil olmak üzere, bazı
seyahat malzemelerinin üçüncü kişilerce TSA seyahat düzenlemelerine uygun
oldukları belirtilerek satıldıklarını göstermektedir.
Başvuru sahibinin kendi ilanı da dahil olmak üzere, bu kanıtlar, tüketicilerin münhasıran ve hata olmaksızın TSA ibaresini ilgili hükümet kurumunu işaret eder biçimde algılayacağını göstermektedir. Tüketiciler, başvurudaki TSA referansının önemini derhal fark edecek ve anlayacaktır.
Başvuru sahibi TSA ibaresinin
başka ifadelerin kısaltması (örneğin travel sufficient alcohol) olabileceğini
de öne sürse de, bu hususu ispatlar kanıtlar bulunmamaktadır. Buna ilaveten,
başvuru sahibinin kurumun şişe imalatı gibi işlerle iştigal etmediği yönündeki
argümanı da kabul edilemez. Daha önceden de ifade edildiği gibi, madde 2(a)
kapsamında yanlış bağlantı kurulmasını engelleme hükmünün asıl amacı halkı malların
ticari kaynağı konusunda karıştırılma olasılığından korumak değil, kişilerin
veya kurumların şahsiyetlerinin sömürülmesini engellemektir.
(3) Başvuru kapsamında bulunan mallarla
TSA’nın bağlantısı bulunmakta mıdır? (4) Başvuru kapsamındaki mallar bakımından
marka kullanıldığında, TSA’nın ününden – bilinirliğinden dolayı, TSA’yla
bağlantı kurulabileceği varsayılabilir mi?
Temyiz Kurulu testin kalan iki
sorusunu birlikte değerlendirmiştir.
TSA kurumunun başvuru
kapsamındaki mallarla bir bağlantısının bulunmadığı açıktır; ancak, TSA’nın ünü
ve bilinirliği böyle bir bağlantının kurulabileceği yönünde varsayımda
bulunulmasına imkan vermektedir. Dahası, dosyada bulunan kanıtlar TSA
kısaltmasının, seyahat bağlantılı ürünler sektöründe oldukça iyi bilinen bir
hükümet organının kısaltması olduğunu göstermektedir.
Sonuç olarak; başvuruya konu marka münhasıran TSA kurumunu işaret etmektedir ve böyle algılanacaktır; TSA kurumunun başvuru kapsamındaki mallarla bir bağlantısı bulunmasa da, TSA’nın ününün ve bilinirliğinin yüksekliği nedeniyle, başvuru sahibinin TSA-KIT markasını şişeler için kullanması halinde, böyle bir bağlantı kurulabileceği varsayılabilecektir.
Temyiz Kurulu, yukarıda yer
verilen gerekçeler bağlamında, başvuru hakkında verilen ret kararını onamıştır.
Yukarıda yer verilen test ve tespitler ışığında Türkiye özeline dönülecek olursa; devletin, kamusal yönü bulunan tüzel kişilerin ve devlet organlarının itibarlarından ve şahsiyetlerinden faydalanma amacı güden başvurularla son dönemlerde artan biçimde karşılaşıldığı gerçektir. Bu tip başvuruların incelenmesinde, yukarıda belirtilen A.B.D. uygulamasındaki testlerin kullanılması, şüphesiz daha sağlıklı inceleme basamaklarının oluşturulmasını sağlayacaktır.
Önder
Erol ÜNSAL
Şubat
2019
unsalonderol@gmail.com
[1] (f) Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler.
[2](ı) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler.
Ülkemizde 2017 yılından itibaren haksız rekabet kapsamında faaliyetlerinin durdurması karar verilen ve dünyanın en büyük seyahat e-ticaretlerinden biri olan Booking.com B.V. LLC şirketinin, A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’nin itirazlarına rağmen ’’booking.com’’ teriminin marka olarak tescil edilebileceğine dair, 4. Federal Temyiz Mahkemesi kararını verdi. Olayın geçmişine kısaca değinecek olursak.
2006 yılından itibaren Booking.com B.V. LLC şirketi ‘’booking.com” terimini kullanmakta olup, 2011-2012 yıllarında 39. ve 43. sınıflarda; ulaşım/seyahat, tur bileti rezervasyonları hizmetleri ile online otel ve rezervasyon hizmetlerinde tescil ettirmek ister.
USPTO marka uzmanı, marka başvurusunu; tanımlayıcılık, markanın korunması için gerekli olan kullanım sonucu ikincil anlam (secondary meaning) kazanmadığı ve marka tescil talebinde bulunulan terimin ayırt edileciliği ulaşmadığı gerekçeleriyle reddeder. Booking.com şirketi tarafından USPTO marka uzmanının kararına karşı yapılan itiraz, USPTO Temyiz Kurulunca (TTAB) değerlendilir ve aşağıdaki gerekçelerle reddedilir.
TTAB tarafından yapılan değerlendirmede, ‘’booking’’ kelimesinin otel ve konaklama hizmetleri rezervasyonları ve planlanması konularında jenerik bir ifade olduğunu ‘’.com’’ ifadesinin ise ticari bir internet sitesi üzerinde kullanıldığı dolayısıyla da tüketicilerin nezdinde öncelikli olarak rezervasyon hizmetlerinin anlaşıldığı ve bu hizmetleri tanımladığı ve kapsadığı belirtilmiştir. Bu karara karşı, Booking.com LLC şirketi, ’’booking.com‘’ teriminin ayırt ediciliğine ulaştığı, tescil edilebileceği gerekçeleriyle, Doğu Virjinya Bölge Mahkemesi’ne TTAB kararının iptali için gider.
Doğu Virjinya Bölge Mahkemesi, USPTO kararını iptal ederek, ‘’booking.com” teriminin tanımlayıcı ikincil anlamı olduğunu ve terimin tescil edilebileceğine karar verir. USPTO ise, Bölge Mahkemesi kararını terimin tescil edilebilirliği açısından hatalı olup, ‘’booking.com’’un jenerik terim olduğuna dayanarak Doğu Virjinya Bölge Mahkemesi kararını temyiz eder.
Öncelikle U.S.A. Marka Hukuku (Lanham Kanunu)’na göre, bir terim tescil edilmek istenen mal veya hizmeti tanımlıyorsa, bu terim marka olarak tescil edilemez. Örneğin, ‘’Şarap’’ bir şarap markası olarak tescil edilemez fakat; ‘’Şarap’’ bir tekstil ürünü içeren bir mal sınıfında marka olarak tescil edilebilir.
Bir terimin korunabilmesi için, diğer terimlerden ayırt edici özelliğinin bulunması gerekmektedir. Genellikle markalar, belirtilen 4 kategori içerisinde yer alır: (1) jenerik, (2) tanımlayıcı, (3) çağrıştırıcı, (4) rastgele seçilmiş / fantezi terimler. Bu uyuşmazlıkta Mahkeme’ye göre, ilk iki kategoriyi içeren bir durum mevcuttur.
Yazının devamında mahkemenin gerekçelerini belirterek, davayı gören 4. Federal Temyiz Mahkemesi‘nin 04 Şubat 2019 tarihli kararına yer vereceğiz, karar metni-nin http://www.ca4.uscourts.gov/Opinions/172458.P.pdf bağlantısından görülmesi mümkündür.
4. Federal Temyiz Mahkemesi, tarafların temyiz başvurularını incelemeye başlamadan önce iki noktaya değinir: (1) Marka tesciline konu olan terimin jenerik olup olmadığının ispat yükünün hangi tarafa ait olacağı? (2) Tescil edilmek istenen terimin jenerik olup olmadığına ilişkin değerlendirme. Federal Temyiz Mahkemesi, ‘’booking.com” teriminin jenerik olup olmadığını belirlemek için aşağıdaki 3 adımlı testi uygular.
(1) Marka tesciline konu olan terimin jenerik olup olmadığının ispat yükünün hangi tarafa ait olacağı? (2) Tescil edilmek istenen terimin jenerik olup olmadığına ilişkin değerlendirme. Federal Temyiz Mahkemesi, ‘’booking.com” teriminin jenerik olup olmadığını belirlemek için aşağıdaki 3 adımlı testi uygular.
(1) Terimin kullanıldığı ürün veya hizmet sınıfını belirlemek.
(2) Kamuda ilgili kesiminin sınıfı belirlemek.
(3)Terimin birincil anlamının, kamunun ilgili kesiminde ‘’booking.com”un mal ve hizmetleriyle ilişki olup olmadığı belirlemek.
Sorulması gereken soru, kamu nezdinde terimin ürünün ismi mi olduğu ve üreticiyi göstermediği midir? 6 Glover v. Ampak, Inc., 74 F.3d 57, 59 (4th Cir. 1996).
Uyuşmazlık testin 3. adımında kamunun ilgili kesiminde ‘’booking.com ‘’ teriminden ne anladığı konusunda uyuşmazlık ortaya çıkmaktadır. Mahkemece, kamunun ilgili kesiminde terimin birincil anlamının olup olmadığı incelenmiştir. Fakat, ortaya çıkan sonuca göre burada, kamunun ilgili kesiminde aşağıda belirtileceği gibi üründen ziyade kamuda ‘’booking.com‘’ terimi şirket olarak akıllara gelmektedir. USPTO’ya göre ise ‘’booking.com’’ terimi , sözlük anlamı rezervasyon anlamına gelip, kamuda da tanımlayıcı bir terim olup, tescil edilmek istenen sınıfları kapsamaktaydı.
Booking.com şirketi, Doğu Virjinya Bölge Mahkemesi’ne ‘’Teflon survey’’ adı verilen yeni bir delil sunar. Teflon anketi, mahkemeler tarafından terimin tüketici anketi yaparak jenerikliğinin tespiti açısından kullanılan bir metot olarak kullanılır. Belirtmek gerekir ki, Teflon anketi bazı mahkemeler tarafından her zaman ikna edici olarak bulunmaz. Bölge Mahkemesi tarafından ciddi bir delil olarak kabul edilmiştir.
Tüketicinin marka tesciline konu olan terim konusunda ne anladığını tespit etmek için, mahkeme tüketici tanıklığı, tüketici anketleri, listeler ve sözlükler, ticari dergiler, gazeteler ve diğer yayınlardan yardım alabilir. Glover, 74 F.3d at 59. Ayrıca Mahkeme’ye göre, bir terimin tüketici tarafından anlaşılıp, anlaşılmadığını tespit etmek için, tescil edilmek istemen terimin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Mahkeme’ye göre USPTO, “booking.com” tüketiciler nezdinde sadece bir internet sitesi olduğu, ‘’booking.com‘’ şirketi olarak anılmadığı ispatı konusunda başarısız olmuştur. Bölge Mahkemesi’nin, ‘’booking.com” şirketinin yaptığı Teflon anketinde tüketicilerin %74.8’nin bir otel rezervasyon sitesi yerinden ziyade ”booking.com”u bir şirket olarak bilindiği sonucu ortaya çıkmıştır.
USPTO, ‘’booking.com” içeren ‘’hotelbooking.com”, ‘’ebooking.com” gibi online otel rezervasyon sitelerinin bulunması tüketicilerin salt bu hizmeti anladığının bir göstergesi olduğu belirtilmiştir. Fakat, Mahkeme tarafından, ”booking.com” terimi olması sadece otel rezervasyon hizmeti olacağını anlamına gelmeyeceği, müzik bileti, tiyatro bileti gibi otel/seyahat rezervasyonu dışında hizmetlerin de sağlanabileceğini belirtmiştir. USPTO bu yönde karar verirken 2 noktaya dayanır.
(1) USPTO’nun burada dayandığı noktalardan birisi, 1888 Anayasa mahkemesi kararında tartışılmıştır. Goodyear’s Rubber Mfg. Co. v. Goodyear Rubber Co., 128 U.S. 598, 602–03 (1888). İlgili davada “.com”’ üst düzey alan adının bir, ikinci seviye alan adına (bir jenerik isme) eklenmesi asla o terimin jenerikliği değiştirmez denmiştir. Burada mahkeme sadece ticari terimler içeren ‘’Grain Company’’, ‘’ The Grocery Store’’ gibi tanımladığı mal sınıfını içeren bir terimin tescil edilemeyeceği belirtilmiştir. Fakat burada da belirtmek gerekir ki, diğer Federal Temyiz Mahkemelerin de uygulamalarında olan bir jenerik terime “.com” üst düzey alan adı eklenmesi, tüketici anketleri veya benzer deliller ile ispat edilebiliyorsa, her ne kadar jenerik olsa dahi, olarak marka tescillenebileceğine dair kararlar mevcuttur. Bkz. e.g., Advertise.com, Inc., 616 F.3d at 982; In re Hotels.com, 573 F.3d at 1304–05.
(2) USPTO, ‘’booking.com” teriminin değerlendirdiğinde ‘’booking’’ ve “.com” üst düzey alan adının iki jenerik terimin birleşiminden başka bir şey olmadığını belirtmiştir. Ayrıca, salt olarak değerlendirdiği, booking teriminin otel rezervasyonları için jenerik olduğunu, “.com” alan adı ile birleşmesiyle, kamuda ilgili tüketicinin internet rezervasyon hizmetlerinin anlaşılacağı dolayısıyla bu birleşiminde jenerik olacağı kanaatine varılmıştır.
4. Federal Temyiz Mahkemesi değerlendirmelerinde, ikinci seviye alan adına yalnızca “.com” üst düzey alan adı eklemek, onu non-jenerik yapmayacağını; terimin kamuda oluşan ve var olan terimin anlamının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Her ne kadar alan adı ve terim kapsadığı hizmeti tanımlasa da, bu kamunun ilgili kesiminin her zaman terimin tanımladığı hizmeti anladığı anlamına gelmez. Dolayısıyla, her iki terim de ayrı ayrı jenerik olsa ve bu oluşan terim sağladığı hizmeti içerse dahi, mahkemeler diğer delilleri (tüketici anketi vb. deliller), bu olayda Bölge Mahkemesi’nin kullandığı gibi, terimin jenerik olup olmadığı konusunda kullanabileceklerdir.
4. Federal Temyiz Mahkemesi, yukarıda ana hatlarıyla açıkladığımız gerekçelerle, USPTO yönünden davayı reddetmiş, Doğu Virjinya Bölge Mahkemesi ”booking.com” teriminin tescil edilebilirliği yönündeki kararını onamıştır.
Türk Patent ve Marka Kurumu (Kurum) tarafından verilen kararların bir bölümü kararların yerindeliği, nispeten küçük bir bölümü ise kararların verildiği aşama bakımından eleştirilere konu olmaktadır.
Kararların yerindeliği tartışması, neredeyse dünya genelinde tüm tescil otoritelerinin kararları bakımından karşımıza çıkmaktadır. Benzerlik, karıştırılma olasılığı gibi öznel yönü ağır basan kararların yerindeliğinin tartışılması kanaatimizce de kaçınılmazdır ve bu yazının konusu belirtilen hususlar değildir.
İlk inceleme sonucunda Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuruların sonraki aşamalarda “düzeltme kararı” adı altında aynı Başkanlıkça reddedilmesi uygulaması ise tartışmanın diğer boyutunu oluşturmaktadır.
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu madde 16(3) hükmü belirtilen uygulamayı mümkün kılmaktadır: “Başvurunun, 15 inci madde ile bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre reddedilmesine yayımdan sonra karar verilmesi hâlinde bu karar da Bültende ayrıca yayımlanır.”
Yukarıda yer verilen hükümde yer alan “yayımdan sonra” ifadesi, yayımdan tescile kadar olan süreçteki her aşamayı ifade etmektedir ve tescil ücretinin talep edilmesi ve ücretin ödenmesi için verilen iki aylık süre bakımından da bir istisna getirmemektedir. Bu bağlamda, Kurum’un ilk karar, yani yayım kararından sonra tescile kadar olan tüm aşamalarda yeni bir ret nedeni tespit etmesi halinde, başvurunun reddedilmesine karar verme yetkisi mevcuttur.
Bu tip kararları “düzeltme kararı” olarak adlandırarak yazıya devam ediyoruz.
Kurum’un bir düzeltme kararı ile başvurunun 5. madde hükümleri çerçevesinde reddedilmesine karar vermesi halinde kullanılabilecek yöntem ret kararının esasına karşı Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu nezdinde itiraz etmektir. Düzeltme kararı çerçevesinde başvurunun reddedilmesine karşı, Markalar Dairesi Başkanlığı bünyesinde yapılacak başkaca bir işlem veya telafi mekanizması bulunmamaktadır.
Kısaca “düzeltme kararı” olarak andığımız işlem tipinin yurtdışında bulunup bulunmadığına yönelik araştırma, karşımıza A.B.D. Patent ve Marka Ofisi’ndeki (USPTO), “açık hata (clear error)” uygulamasını getirmektedir.
“Açık hata” terimi; USPTO uzmanının önceki bir ofis işlemi sırasında vermesi gereken bir ret kararını veya uygulaması gereken usul şartını yerine getirip getirmediğinin belirlenmesi için USPTO tarafından kullanılan idari nitelikte bir iç uygulamaya karşılık gelmektedir.
USPTO’nun politikası, uzmanın başvurunun ilk incelemesi sırasında tam bir inceleme yapması ve ilk Ofis kararında olası tüm ret nedenlerini ve eksiklikleri ortaya koymasıdır. Marka Kanunu veya Yönetmelik hükümlerini ihlal edecek bir tescil ortaya çıkmayacağı sürece USPTO yeni bir ret kararı vermeyecek veya ek şartlar öne sürmeyecektir. Ancak; örneğin, yayımdan sonra markanın kapsadığı mallar için jenerik bir adlandırma olduğunu açıkça gösteren yeni kanıtlar tespit edilirse, markanın tescili Marka Kanununun ihlali olacak ve uzmana başvurunun reddedilmesi yeni yetki verilecektir.
İç uygulama niteliğindeki “açık hata” ölçütü sadece idari bir rehberdir. Bu ölçüt, başvuru sahibine açık hatayı göstermek gibi bir yetki vermediği gibi, uzmana ret kararı için ilk aşamada ortaya koyması gerekenden daha yüksek düzeyde kanıtlar gösterme yükümlülüğü de getirmemektedir.
Marka Kanununda ve Yönetmelikte, USPTO’nun tescilden önce yeni bir ret kararı vermesi veya usul şartı getirmesi için bir zaman kısıtlaması bulunmamaktadır. Açık hata uygulaması çerçevesinde verilen bir ret kararına karşı çıkmanın tek yolu, ret kararının esasına yönelik olarak USPTO Temyiz Kurulu nezdinde itiraz etmektir. Kurul, bu itirazı sadece ret kararının esasına yönelik olarak inceleyecektir.
USPTO’nun görevi uygun tesciller gerçekleştirmektir ve uzmanların ve diğer USPTO çalışanlarının hatalarını düzeltme konusunda geniş yetkisi bulunmaktadır. Dolayısıyla; USPTO, inceleme esnasında yapılan bir hatanın Marka Kanununun veya Yönetmeliğin ihlali sonucuna yol açacağını tespit ederse, tespit edilen ret nedeninin veya şartın daha önce ortaya konulmuş olması gerekliliğini bakmaksızın, ilgili ret kararını verecek veya yeni şartı getirecektir.
Yukarıda yer verilen USPTO uygulaması, Türkiye’de karşımıza çıkan düzeltme kararları ile oldukça benzer bir uygulama biçiminin USPTO’da da mevcut olduğunu göstermektedir. Her yıl yüzbinlerce karar veren tescil otoritelerinin tüm kararlarının doğru veya değiştirilemez olduğunu öne sürmek mümkün olmadığı gibi, kanaatimizce tescil otoritelerinin hatalı kararlarını düzeltme yetkilerinin de bulunduğunun kabul edilmesi gerekmektedir. Yerleşik ve standart uygulamaları sahip bir Ofis olan USPTO bakımından da durumun aynı olduğu yukarıda açıkladığımız “açık hata” uygulamasından anlaşılmaktadır.
Şizofreni en basit ve oldukça eksik tanımıyla, kişinin gerçeği değerlendirme yetisini bozan ağır bir psikolojik hastalıktır.
Peki, bir kanunun uygulaması bir mahkeme tarafından nasıl şizofrenik olarak değerlendirebilir? Bu yazıda bu hususu sizlere bir A.B.D. Federal Temyiz Mahkemesi kararı özelinde aktarmaya gayret edeceğim.
Tanınmış bir marka, kimilerine göre, diğer markalardan çok daha kolaylıkla ayırt edilebilir ve dolayısıyla tanınmışlık, karıştırılma olasılığı incelemesinde tanınmış markanın sahibine avantaj değil dezavantaj sağlar.
Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) içtihat ve kılavuzunda, yorum tam tersi yöndedir. Tanınmışlık, karıştırılma olasılığı incelemesinde, tanınmış markayla karıştırılma olasılığını artıran bir faktördür ve tanınmış marka sahibinin lehine yorumlanması gerekir.
Atlantik’in karşı tarafında belirtilen hususun nasıl değerlendirildiğini aktarmak, bu yazının konusunu oluşturmaktadır.
A.B.D. Patent ve Marka Ofisi’nin (USPTO) bu konuda referansta bulunduğu başlıca karar, A.B.D. Federal Temyiz Mahkemesi’nin 1992 tarihli Kenner Parker Toys Inc. v. Rose Art Indus. Inc. kararıdır [963 F.2d 350, 22 USPQ2d 1453, 1456 (Fed. Cir. 1992)].
Yazı boyunca 1992 yılına ait bu ilke kararını özetleyerek sizlere aktarmaya gayret edeceğiz:
Davacı Kenner Parker Toys Inc. firması hepimizin bildiği “Play-Doh” markalarının sahibidir ve bu markaların kapsamında Türkiye’de “oyun hamuru” olarak tabir ettiğimiz mallar bulunmaktadır.
Davalı Rose Art Indus Inc. aynı nitelikteki mallar için “Fundough” markasının tescil edilmesi için USPTO’ya başvuruda bulunur.
Kenner Parker bu başvuruya karşı itiraz eder, ancak itirazı USPTO Temyiz Kurulu tarafından reddedilir. Kenner Parker bu karara karşı dava açar ve dava A.B.D. Federal Temyiz Mahkemesi tarafından 15 Nisan 1992 tarihinde karara bağlanır. Temel bir karar niteliğindeki Temyiz Mahkemesi değerlendirmesinin https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/963/350/243488/ bağlantısından görülebilir.
Temyiz Mahkemesi kararına önceki tarihli itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığı hususunun değerlendirilmesine ilişkin detaylı bir analizle başlar:
Önceki tarihli markanın ünü, güçlü veya ünlü bir markanın dahil olduğu vakalarda baskın bir role sahiptir. Ünlü veya güçlü markalar daha geniş bir hukuki korumadan yararlanır. İçtihada göre, bir taraf kendiliğinden zayıf bir markayı seçerse, güçlü markaların sahiplerine sağlanan geniş korumadan yararlanamaz. Kamu tarafından yoğun bilinirliğe ve üne sahip markalar, bilinmeyen veya zayıf markalara kıyasla daha geniş hukuki korumayı hak ederler.
Sayısız işaretin kamunun dikkatini çekmek için karmaşa içerisinde bulunduğu piyasada bir markanın ün kazanması, genellikle çok ayırt edici bir marka, büyük reklam harcamaları ve istikrarlı değere sahip bir ürün gerektirir. Bir marka ün kazandıktan sonra sadece sahibine kazanç sağlamaz, aynı zamanda tercih edilen ürünü tanımak için işarete güvenen tüketicilere de kazanç sağlar. Bununla birlikte markanın ünü ve tüketicilerin bu işarete güveni, bedavacıların (free riders) sömürüsüne konu olmaktadır.
Ticari rakipler, yerleşik bir piyasada reklam gideri olmaksızın benzer bir ürünü satmanın ekonomik avantajlarını kısa sürede hesaplayabilir. Bu güdüler, rakipleri ünlü bir markaya mümkün olduğunca sokulma konusunda cesaretlendirir. Bedavacıların ünlü markalara karşı oluşturduğu tehdidin farkında olan mahkeme, ticari rakiplerin zayıf markalara yaklaşmasına izin vermiştir. Buna karşın, güçlü bir marka ticari rakiplerin uzak durması gereken uzun bir gölgeye sahiptir.
Bu çerçevede, Marka Kanununun (Lanham Act) yarışan markalar arasındaki benzerlik hakkındaki toleransı, önceki tarihli markanın ününe bağlı olarak ters yönde değişmektedir. Markanın ünü arttıkça, kanunun yarışan markalar arasındaki benzerlik hakkındaki toleransı azalmaktadır. Bu çerçevede; itiraz sahibinin markasının güçlü, ünlü bir marka olması halinde, bu durum her zaman önem arz eder. Bir markanın ünü, tüketicilerin ünlü bir isme sahip bir ürünü satın alırken daha az dikkat gösterecek olmaları nedeniyle, tüketicilerin karıştırma olasılığına düşmeleri durumunu tetikleyebilir. Bu ilkeler ışığında Mahkemeye göre; ticari bir rakibin tanınmış markasına yaklaşmanın hiçbir bahanesi olamaz ve karıştırmanın, alımda hata veya yanılgının olası olup olmadığına ilişkin her kuşku, özellikle önceki markanın üne sahip olması halinde, yeni tarihli markanın aleyhine değerlendirilecektir.
İncelenen vakada Temyiz Kurulu Kenner Parker’ın önceki tarihli markasının oyun hamurlarına ilişkin ününü kabul etmiştir ve Rose Art da bu ünü kabul etmektedir. Buna karşın, tüketicilerin ünlü bir markayla farklılıkları daha kolaylıkla algılayacağı yaklaşımından hareket eden Kurul; Kenner’ın ünlü markasının benzer markalar için daha az değil, daha fazla yasal tolerans sağlayacağı sonucuna varmıştır.
Akademisyenler, ünün markalar arasındaki farklılıkların algılanması hususunda kamunun algısını yükselttiği veya azalttığı hakkında önermeler sunarak konuyu tartışıyor olsalar da, yasal önerme tartışma götürmeyecek derecede açıktır. Marka Kanununun gerekçe ve kökenleri, Mahkemeler tarafından da istikrarlı biçimde uygulanan “ünlü markaların karıştırılmaya karşı daha fazla korunmasını” hususunu gerektirmektedir.
En eski içtihatlarda dahi, markaların fonksiyonu, hem markalarına itibarlarını ve sermayelerini yatıran üreticileri, hem de bu işaretlere güvenen tüketicileri korumaktır. Tüketicilerin ürünlerin kaynağını tanımasını sağlayacak markalar, tüketicileri ürünleri güvenilir bir üreticiden satın almaya geri götürecek ve bu yolla mükemmeliyet için ekonomik bir ödül yaratacaklardır. Dolayısıyla, markalar kaliteli ürünleri teşvik edecek ve tüketicilerin piyasa araştırması için maliyetlerini azaltacaktır. Buna ilaveten markalar, hak sahiplerinin yatırımlarını koruyacak ve emek ve sermaye sağlayanların hak ettikleri uygun getirilerini garanti altına alacaktır.
Marka Kanununun yukarıda bahsedilen çeşitli amaç ve faydaları; güçlü ve ayırt edilebilen bir markaya yapılan yatırımlar için, mutlak bir yasal koruma sağlanması ödülünün getirilmesi halinde işlerlik kazanacaktır.
Yatırımcıların yararlandığı yasal korumanın derecesi, markanın ününün artmasıyla düşerse, kanun markalara yapılan yatırımları engelleyici bir hali teşvik edecektir. Kanun bu kadar şizofrenik değildir. Marka korumasının amaçları ve kaynakları ile uyumlu olarak, Marka Kanunu markanın ünü arttıkça daha geniş kapsamlı bir koruma sağlar.
Mahkeme bu tespitlerin ardından, incelenen vakada markaların karşılaştırmasına geçer. Bu yazıda detaylarına girmeyecek olsak da, en basit haliyle, “PLAY” ve “FUN” kelimelerinin kavramsal yakınlığı ve “DOH” ve “DOUGH” ibarelerinin işitsel benzerliğini dikkate alarak markalar arasında belirli düzeyde benzerlik bulunduğu kanaatine ulaşır. Buna ilaveten, itiraz gerekçesi “PLAY-DOH” markasının ününün belirtilen benzerliğin önemini arttırması gerekirken, Kurul’un bu hususu yanlış değerlendirdiğini belirtir. Malların aynı olması, satış kanallarının aynı olması ve malların tüketici grubunun genel anlamda halk olması hususlarını da dikkate alarak Mahkeme, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunduğu kanaatine ulaşır ve aksi yöndeki USPTO Temyiz Kurulu kararını iptal eder.
Kararda yer verilen “Kanun bu kadar şizofrenik değildir.” ifadesi, Temyiz Mahkemesi’nin “tanınmış markalar diğer markalardan daha kolay ayırt edilir ve karıştırılmaz” biçiminde özetlenebilecek temelsiz argümandan artık sıkıldığını ortaya koymaktadır.
Önceki tarihli markanın tanınmışlığı halinde karıştırılma ihtimalinin güçleneceği Türkiye’de mahkemeler ve Kurum nezdinde de kabul görmüş bir ilkedir. Bununla birlikte aksi yöndeki yorumlarla, yani “Tanınmış marka çok daha kolay ayırt edilir ve benzerleriyle piyasada karıştırılmaz.” argümanıyla da halen sıklıkla karşılaşılmaktadır. Hukuki dayanağı bulunmayan ve neye göre ölçümlenip – iddia edildiği belli olmayan bu argümanın bu denli kolaylıkla dile getirilmesi şahsımca da ilginç bulunmakla birlikte, A.B.D. değerlendirmesinin de Türkiye’de genel kabule konu olan şekilde gerçekleştirildiği bu yazıda Kenner Parker kararı özelinde ortaya konulmuştur.
(1) Yazıyı sonuna kadar okuyacaksınız, lütfen yazının sonundaki duyurumuzu – sürprizimizi atlamayın. Yazıyı sonuna kadar okumayacaksınız da, lütfen önce duyurumuzu – sürprizimizi okuyun. Duyuruya yanıtsız kalmamanız bizi mutlu edecek.
(2) Bugün 29 Ekim 2018, Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıldönümü. Cumhuriyetin kuruluşu, eşit haklara sahip bireyler olmamız için atılan ilk adımdır. Bunun bilincinde olan ve bir hanedanın kulu olmaya özlem duymayan tüm okuyucularımızın Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Bu yolu bize açan Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz.
İnternette dolaşan sevimli hayvan videolarını ve fotoğraflarını görmek, çoğunluğumuz bakımından günlük hayatımızın en keyif verici anlarından birisini oluşturmaktadır. Bu video veya fotoğrafların kahramanlarından kimisi, internet fenomeni hayvanlar olarak ünlüler kervanına katılmıştır.
“Grumpy Cat (Aksi Kedi)” lakabıyla tanınan, gerçek adı “Tardar Sauce (Tartar Sosu)” olan bir kedi hiç şüphesiz internet dünyasının en ünlü hayvanlarından birisi, belki de en ünlüsüdür.
Bu noktada sözü Wikipedia’ya bırakıyor ve Tartar Sosu’nun ne denli ünlü olduğunu anlamanıza yardımcı olmaya çalışıyoruz:
“Grumpy Cat (d. 4 Nisan 2012), gerçek adı Tardar Sauce (Türkçe: Tartar Sos) olan ve huysuz yüz ifadesi ile İnternette şöhret olarak tanınan dişi kedidir. Sahibi Tabatha Bundesen, Tardar’ın Cüce kedi olması nedeniyle sürekli olarak huysuz bir yüz ifadesine sahip olduğunu belirtmektedir. Grumpy Cat, şu anda elde ettiği şöhretini ise, sahibi Tabatha’nın kardeşi olan Bryan’ın 22 Eylül 2012 tarihinde fotoğrafını Reddit’e eklemesiyle elde etti. Daha sonra görüntü tüm huysuz başlıklarında makro resim haline gelmiştir. Facebook’ta “resmi huysuz kedi (TheOfficialGrumpyCat)” sayfasının 1.000.000’un üzerinde takipçisi bulunmaktadır. Grumpy Cat, yönetmenliğini Andy Capper ve Juliette Eisner’ın yaptığı internet memeleri ve viral videolar hakkında yaptıkları Lil Bub & Friendz isimli belgeselde rol almıştır. Belgeselin galası 18 Nisan 2013 tarihinde Tribeca Film Festivali’nde yapıldı. Ayrıca Grumpy Cat BuzzFeed’de 2013 Webby Ödülleri’nde yılın internet memesi ödülünü kazandı. 30 Mayıs 2013 tarihinde ise The Wall Street Journal ön sayfasında yer almıştır.” (http://www.wikizeroo.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvR3J1bXB5X0NhdA)
Tartar Sosu’nun bu denli ünlü olması, marka tescil başvurusunu yanında getirmiş ve 2013 yılında aşağıdaki görsele sahip iki marka tescil başvurusu USPTO’ya yapılmıştır.
Başvuruların sahibi “Grumpy Cat Limited” isimli bir firmadır, iki başvuru da aynı görselden oluşmaktadır ve başvuruların kapsamında esasen aşağıdaki mal ve hizmetler yer almaktadır:
“Sınıf 9: Komedi içeren indirebilir video dosyaları; mobil telefonlar için bilgisayar uygulama yazılımları, oyunlar ve görüntü dağıtımı için yazılımlar. Sınıf 16: Posterler, tebrik kartları, not kartları, posta kartları, takvimler. Sınıf 28: Doldurulmuş ve pelüş oyuncaklar, aksiyon figürleri, oyuncak bebekler, oyuncak hayvanlar. Sınıf 41: Eğlence hizmetleri, yani fotoğraf, ses ve video içeren web sitelerinin sağlanması hizmetleri.”
USPTO uzmanı her iki başvuruyu da tanımlayıcılık gerekçesiyle reddeder ve başvuruların kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmadığını da belirtir. Başvuru sahibi bu kararlara karşı itiraz eder ve itirazlar USPTO Temyiz Kurulu tarafından değerlendirilir. Her iki başvuruya ilişkin olarak ret kararlarının gerekçesi ve itirazların içeriği aynı olduğundan, Temyiz Kurulu itirazları tek bir kararla 26 Ekim 2018 tarihinde sonuçlandırır. Temyiz Kurulu kararının http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-85836812-EXA-25.pdf bağlantısından görülmesi mümkündür ve bu yazı Kurul kararının okuyuculara anahatlarıyla aktarılması amacıyla yazılmıştır. (Bu noktada iki hususa dikkatinizi çekmek istiyoruz: (i) Başvurular 2013 yılında yapılmıştır ve Temyiz Kurulu kararı 2018 yılının neredeyse sonunda verilmiştir. Kısaca, ofisler açısından hızlı inceleme gelişmişlikle eş anlamlı değildir. (ii) 26 Ekim 2018 tarihinde verilmiş kararı, sizlere 29 Ekim 2018 tarihinde aktarıyoruz. Hiç fena sayılmayız.)
Temyiz Kurulu kararına, Tartar Sosu’nu kısaca tanıtarak başlar ve hemen ardından tanımlayıcılık gerekçeli ret kararını değerlendirir.
Bir terim veya bu vakada olduğu gibi bir şekil, kullanılacağı mal veya hizmetlerin kalitesine, özelliğine, işlevine veya karakteristiğine ilişkin bilgiyi derhal iletiyorsa münhasıran tanımlayıcıdır. İllüstrasyon veya fotoğraf gibi resimsel tasvirler bakımından da aynı durum söz konusudur. Münhasıran tanımlayıcılığın ortaya çıkması için kelime veya şeklin bir mal veya hizmetin tüm özelliklerini tarif etmesi gerekmez, önemli bir işlevin tarif edilmesi yeterlidir. Bir şeklin tanımlayıcılığı; soyut olarak değil, tescili talep edilen mal ve hizmetlerin kullanıldığı biçim, kullanımın malların ve hizmetlerin ortalama tüketicisi üzerinde bırakacağı olası etki dikkate alınarak değerlendirilir.
USPTO uzmanının başvuruyu reddetmesinin nedeni; kedi görselinin hukuken kedi kelimesine eşit olması ve bu nedenle de 28. sınıfta yer alan kedi görünümlü oyuncaklar ve 9., 16, ve 41. sınıflarda yer alan kedi biçimli veya kedilere ilişkin içeriği ana konu (subject matter) olarak barındıran mal ve hizmetler için münhasıran tanımlayıcı olmasıdır. Uzman buna ilaveten kedi görünümlü pelüş oyuncakların, posta kartlarının ve diğer basılı kartların piyasada çok yaygın olduğunu belirtmektedir. 41. sınıfa dahil eğlence hizmetleri bakımından ise uzman; komik kedi videolarını, kliplerini, hikayelerini, kedi fotoğraflarını ve şakalarını içeren üçüncü taraf web sitelerinin bulunduğunu ve bu durumda kedi kelimesinin mal ve hizmetlerin ana konusunu ve içeriğini belirttiğini gösterdiğini ifade etmektedir.
Başvuru sahibi buna karşılık olarak, başvuruda yer alan kedi fotoğrafının, jenerik bir kedinin standart bir görünümü olmadığı gibi, başvurunun kedi ürünlerini veya kedilere yönelik hizmetleri kapsamadığını, tersine bu fotoğrafın alışılmadık görünümlü bir kedinin ayırt edici görünümü olduğunu, ayrıca bu kedinin sıradışı görünümü nedeniyle ünlü olduğunu belirtmektedir. Başvuru sahibi buna ilaveten, uzmanın başvuruda yer alan kedi şeklini hukuken kedi kelimesine eş anlamlı olarak değerlendiren yaklaşımının yerinde olmadığını ifade etmekte ve ticari rakiplerin aynı kedi şeklini kullanım gibi bir zorunluluğunun bulunmadığını öne sürmektedir.
Temyiz Kurulu incelemesinde ilk olarak, uzmanın hukuki eşdeğerler teorisini bu başvuru için uygulamasının yerinde olmadığını belirtir. Bir şekil, şeklin karşılık geldiği kavramı alıcılara aktararak şeklin kelime karşılığının hukuki eşdeğeri olabilse de, bu durum uzun süreli ve eşzamanlı kullanım sonucu ortaya çıkacaktır, oysa incelenen vakada böyle bir durum söz konusu değildir. Buna ilaveten Temyiz Kurulu, bir kedi şeklini kedi kelimesine eşdeğer olarak kabul edip, tanımlayıcılık meselesini basitçe çözmenin de yerinde olmadığı görüşündedir.
Başvuru sahibi, ticari rakiplerin hiçbirisinin aynı kedi şeklini kullanımı zorunluluğunun bulunmadığını belirtse de, başvuru sahibinin tanımlayıcı bir markanın tek kullanıcısı olmasının, münhasıran tanımlayıcılık halini ortadan kaldırmadığı içtihatta sabittir.
Başvuru sahibinin bir diğer iddiası, süper kahraman şekillerinin oyuncaklar için sorunsuz biçimde tescil edilmesi ve benzer yorumun Tartar Sosu’nun görünümü için de yapılmasıdır. Temyiz Kurulu’na göre incelenen vakada durum aynı değildir, bunun da birkaç nedeni vardır: (i) Tartışılan mesele, Tartar Sosu’nun resminin marka olup olamayacağı değil, münhasıran tanımlayıcı olup olmadığıdır. (ii) Süperman, Batman, Joker gibi karakterler kurgu karakterlerdir. Bu vakada söz konusu olan bir kurgu karakterin çizimi değildir.
Başvuru sahibi, Tartar Sosu’nun görünümünün yüksek düzeyde stilize olduğunu belirtmektedir. Temyiz Kurulu tersini düşünmektedir: Başvuru, kurgu bir karakterin çiziminden veya stilize bir imajdan değil, gerçek bir kedinin fotoğrafından oluşmaktadır.
Takiben başvurunun münhasıran tanımlayıcı olup olmadığı meselesi Kurul tarafından tartışılmıştır.
9. sınıfa dahil mallar bakımından, uzman tarafından dosyaya sunulan kanıtlar, photo bomb (bir online mobil telefon uygulaması) uygulamasının önemli özelliklerinden birisinin Tartar Sosu’nun değişik görünümlerinin fotoğraflara eklenmesi olduğunu, hava durumu uygulamasında Tartar Sosu’nun görünümünün özel bir tema olarak yüklenebildiğini, bu haliyle başvuru konusu şeklin malların önemli bir özelliği olduğunu göstermektedir. Bu çerçevede, 9. sınıfa dahil mallar için verilen tanımlayıcılık gerekçeli ret kararı yerinde bulunmuştur.
Dosya kapsamında bulunan çok sayıda kanıt, Tartar Sosu’nun görünümünün pullarda, tebrik kartlarında, takvimlerde önemli bir özellik olarak kullanıldığını, bunların tümünde kedinin şeklinin ürünün karakteristik bir unsuru olduğunu göstermektedir. Bu çerçevede, 16. sınıfa dahil mallar için verilen tanımlayıcılık gerekçeli ret kararı yerinde bulunmuştur.
28. sınıfa dahil oyuncaklar bakımından durum daha da açıktır. Kurul’a göre, bir oyuncağın ana özelliklerinden birisi Tartar Sosu’nun portresinden oluşması olabilir. Pelüş oyuncaklara iliştirilecek üzerinde Tartar Sosu’nun görünümünü taşıyan etiketler, tüketicilere ürünün Tartar Sosu görünümlü bir oyuncak olduğunu mesajını açıkça verecektir. Bu çerçevede, 28. sınıfa dahil mallar için verilen tanımlayıcılık gerekçeli ret kararı yerinde bulunmuştur.
41. sınıfa dahil hizmetlere gelindiğinde, dosyada bulunan kanıtlar, eğlence hizmetlerinin ana konusunun veya içeriğinin başvuruda yer alan kediyi içerdiğini ve dahası ona odaklandığını göstermektedir. Dolayısıyla, Tartar Sosu eğlence hizmetlerinin, yani videoların içeriğinin önemli bir özelliğini oluşturmaktadır. 41. sınıf hizmetleriyle bağlantılı olarak Tartar Sosu’nun resmini görecek alıcılar, başka bir düşünceye veya algıya gerek kalmaksızın, hizmetin ana konusunun söz konusu kediyle ilgili olduğunu derhal anlayacaklardır. Bu çerçevede, 41. sınıfa dahil hizmetler için verilen tanımlayıcılık gerekçeli ret kararı da yerinde bulunmuştur.
Temyiz Kurulu belirtilen gerekçeler ışığında tanımlayıcılık gerekçeli ret kararını yerinde bulmuş ve onamıştır. Kararın devamında kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik hali incelenmiştir. Kararın oldukça uzun olan ve aslında çok dikkat çekici bu kısmını bu yazıda aktarmayacağız ve belki başka bir yazıda bu iddianın neden reddedildiğini değerlendireceğiz. Bu aşamada, başvuru sahibinin kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiasının, iddianın başvuru kapsamındaki mal ve hizmetler için ispatlanamadığı gerekçesiyle reddedildiğini belirtmekle yetinelim.
Tartar Sosu’nun fotoğrafından oluşan başvurunun, kedilerle ilgisi bulunmayan başvuru kapsamındaki mallar ve hizmetler, en azından 28. sınıfa dahil oyuncaklar dışında kalan mallar ve hizmetler bakımından reddedilmesi okuyucularımıza hiç şüphesiz ilginç gelmiştir. 9. ve 16. sınıflara dahil mallar ve 41. sınıfa dahil hizmetler bakımından benim için de durum aynıdır ve bu noktada kararı içselleştirmekte güçlük çektiğimi itiraf etmem gerekiyor. Bununla birlikte, USPTO’nun filli kullanım biçimini de esas alan ve sadece kurguya dayanmayan inceleme biçiminin, kararı anlamaya çalışırken dikkate alınması yerinde olacaktır.
Yazının başlangıcında bahsettiğimiz duyuruyu yapmanın sırası şimdi geldi:
IPR Gezgini tüm canlıların ve özellikle de hayvanların dostu bir sitedir. Yakın günlerde “IP Dünyamızın İnsan Olmayan Dostları” içerikli bir yazı yayınlayacağız ve bu yazıda okuyucularımızın ve bizlerin, insan olmayan dostlarının fotoğraflarına kısa notlarla birlikte yer vereceğiz. İnsan olmayan dostunuz evinizde, ofisinizde veya sokakta sizinle hayatını paylaşan kediniz, köpeğiniz, kuşunuz, balığınız veya insan olmayan her türden arkadaşınız ve hatta yıllardır sevgiyle büyüttüğünüz bitkiniz, ağacınız olabilir. Eğer yazının bir parçası olmak istiyorsanız, insan olmayan dostunuzla bir fotoğrafınızı veya dilerseniz sadece onun fotoğrafını, bizimle paylaşacağınız kısa bir notla birlikte iprgezgini@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. IPR Gezgini, Türk fikri mülkiyet dünyasının neşeli olmaya gayret eden yüzüdür, lütfen sizler de bizimle paylaşmayı unutmayın ve neşeyi birlikte yaratalım.
Kokuların marka olarak tescil edilip edilemeyeceği Türk hukukunda ve mehaz Avrupa Birliği (AB) hukukunda her zaman tartışma konusu olmuştur. Söz konusu tartışmanın yapı taşlarından birini Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) tarafından verilen Sieckmann kararı[1] oluşturmaktadır. İçtihat niteliğinde olan karara göre; görsel olmayan işaretlerin marka olarak tescil edilebilmesi için sicildeki gösterimlerinin açık, kesin, anlaşılır, zamana dayanıklı, değişmez, nesnel ve kendi içinde bir bütünlük oluşturacak şekilde olması gerekmektedir. Ancak kokunun kimyasal formülü, numunesi veya kokunun kelimeler yolu ile tarif edilmesi bu şartları sağlamamaktadır. Özellikle kelimeler yolu ile yapılan bir koku tarifi birden fazla koku için yapılabileceği gibi aynı kokunun farklı kişilerce farklı şekillerde tarif edilmesi de mümkündür. 22.12.2016 tarihli ve 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda (SMK) ise marka olabilecek işaretler arasında kokular açıkça sayılmamıştır. Ancak söz konusu sayım sınırlı olmadığı için kokuların marka olarak tesciline herhangi bir engel de bulunmamaktadır. SMK’nin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin Markaların Gösterimi başlıklı 7 nci maddesinde ise kokulara yer verilmediğinden şu an için kokuların gösterimine dair bir kesinlik olmadığı sonucuna varılabilmektedir.
AB ve Türk hukukundaki bu tartışmalar ve belirsizlikler mevcutken; ABD Patent ve Marka Ofisi (USPTO) uzun yıllardır kokuları marka olarak tescil etmektedir. USPTO tarafından koku markalarına dair verilen son karar ise bu yazının konusunu oluşturmaktadır.
Çocukluğu 90’ların başlarına denk gelmiş olanlar için bir statü nesnesi olan Play-Doh oyun hamurunun çok sevilen kokusunun marka olarak tescili için 14 Şubat 2017’de başlatılan süreç geçen hafta tamamlanmıştır ve 15 Mayıs 2018 tarihinde koku markası olarak tescil edilmiştir.
Esasen koku markalarının tesciline dair USPTO tarafından verilen ilk karar Play-Doh oyun hamuru kokusuna ilişkin değildir. Sandaletler için balonlu sakız kokusu, diş fırçaları için çilek kokusu, otomobil yağları için kiraz kokusu gibi birçok koku markası başvurusu, USPTO tarafından geçmiş yıllarda tescile bağlanmıştır. Ancak verilen bu kararlardan IP dünyasında ulusal ve uluslararası platformlarda en dikkat çekeni muhtemelen Play-Doh kararı olacaktır. Üzerine oldukça fazla inceleme ve haber yapılan bu karar, Play-Doh’un çocukluk anılarımın yanında mesleki anılarım arasında yer etmesini de sağlamış oldu. Yapmış olduğum incelemede; USPTO uzmanı tarafından başvuru konusu markanın ayırt ediciliği ve kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiasının incelediği bir ön karar, kararda belirtilen hususlara dair başvuru sahibince verilen cevap ve bunlara dair kısa bir değerlendirme yer alacaktır.
Play-Doh oyun hamuru yaratıcısı Ünlü Hasbro Inc. (Rhode Island Cooporation) tarafından yapılan başvurunun mal ve hizmet listesinde 28. sınıfa dahil “oyun hamuru” malları bulunmaktadır.
Başvuru sahibi dilekçesinde kokuyu “unique scent formed through the combination of a sweet, slightly musky, vanilla-like fragrance, with slight overtones of cherry, and the natural smell of a salted, wheat-based dough.” (tatlı, hafif misk kokulu, vanilya benzeri koku ile kirazın hafif tonları ve tuzlu, buğday esaslı hamurun doğal kokusunun kombinasyonundan oluşan benzersiz bir koku) olarak tarif etmiştir.
USPTO uzmanı tescil talebini kısaca, başvuru konusu işaretin oyun hamurları için ürün tasarımının ayırt edici olmayan özelliği olan kokuyu içermesi ve kullanım sonucu ayırt edicilik iddiasına dair delillerin yetersiz olduğu sebebi ile reddetmiştir. Söz konusu karara ve bu karara karşı başvuru sahibince yapılan savunmalara, bu yazıda yer verilecek olsa da ayrıntılara http://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caseId=sn87335817&docId=OOA20170526142952#docIndex=10&page=1 linkinden ulaşılması mümkündür.
USPTO uzmanı tarafından verilen ön karara göre; ABD Marka Yasası gereği, ürün tasarımının bir özelliğinin ayırt edici olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Çünkü tüketiciler bu tür tasarımların malların kaynağını göstermekten ziyade malları daha kullanışlı ve çekici hale getirme niyetinde olduğunun farkındadırlar. Oyun hamurları bakımından ise söz konusu ürüne koku eklenmesi pratiği, pazarda ayırt edicilik sağlamamaktadır. Bu nedenle alıcılar başvuru sahibinin ürünü ile karşılaştığında, bunu muhtemelen kaynak göstergesi olarak değil malların tesadüfi bir özelliği olarak algılayacaklardır.
Ayırt edici olmayan marka başvuruları ABD Marka Yasasına (Sections 1, 2 and 45 of the Trademark Act, 15 U.S.C. §§ 1051, 1052 and 1127) göre kullanım sonucu ayırt edicilik kazanıldığı ispatlanmadan tescil edilememektedir. ABD Marka Yasası 2(f) hükmüne göre ise başvuru konusu markanın kullanım yolu ile ayırt edicilik kazandığı iddiasının kabul edilebilmesi için söz konusu iddianın yapılmasından beş yıl öncesinde markanın başvuru konusu mallarda başvuru sahibince ticarette ciddi şekilde münhasır ve sürekli olarak kullanıldığının ve ayırt edicilik kazandığının kanıtlanması gerekmektedir. Bu kapsamda başvuru sahibi başvuru dilekçesinde, markanın 1955 tarihinden itibaren başvuru konusu mallarda kullanıldığına dayanarak ayırt edicilik kazanıldığını iddia etmiştir. Ancak bu iddia USPTO tarafından ayırt ediciliğinin kanıtlanması için yetersiz görülmüştür. USPTO uzmanı çeşitli firmalara ait kokulu oyun hamuru fotoğraflarını dosyaya ekleyerek söz konusu malların piyasada genellikle kokulu olarak satıldığını belirtmiştir. Bu nedenle başvuru konusu kokunun ayırt edici olduğunu ve kaynak gösterdiğini kanıtlayan tatmin edici kanıtlar sunulmasının gerektiğini belirtmiştir. Zira beş yıllık kullanım kanıtı ayırt edici olmayan ürün tasarımı markalarının ayırt edicilik kazandığını göstermek için tek başına yeterli görülmemektedir. Bu nedenle sadece markanın uzun süre ticarette kullanılması, başvuru konusu mallarda kokunun o malın bir özelliği olarak yaygın olarak kullanıldığı göz önüne alındığında kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığı iddiasının ispatı için yeterli görülmemiştir. Sonuç olarak başvuru sahibi tarafından başvuru ekinde sunulan kanıtlar kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığının ispatında yetersiz bulunmuştur.
ABD yasalarına göre markanın ayırt edici olduğunu kanıtlamak yükümlülüğü başvuru sahibinde olduğu için başvuru sahibi ayırt ediciliğe ilişkin ek kanıt sunulabilecektir. Başvuru sahibinin markanın tüketiciler nezdinde kaynak gösterme işlevinin bulunduğunu da somut verilerle kanıtlaması gerekmektedir. Bu tür kanıtlar, ticarette uzun süreli kullanıma dair beyanları veya yazılı ifadeleri; reklam harcamalarını ve tüketicilerin ve/veya satıcıların, markanın kaynak gösterdiğine dair mektupları veya beyanlarıdır.
USPTO uzmanına göre başvuru sahibinin tescil başvurusu kapsamındaki malların kullanımı ile ilgili olarak bazı bilgi ve belgeleri de sağlaması gerekmektedir. Bu kapsamda başvuru sahibinden aşağıdaki taleplerde bulunulmuştur:
Başvuru konusu kokunun veya herhangi bir özelliğinin tasarım, faydalı model, patent başvurusuna (süresi solan patentler ve vazgeçilen patentler dâhil) konu olup olmadığı ile ilgili yazılı açıklama.
Özellikle başvuru konusu markadaki kokunun tanıtımını yapan veya ona referansta bulunan reklam veya promosyon malzemelerine dair açıklama.
Başvuru konusu markanın kokusunun içeriğinin alternatif kompozisyonlarının olup olmadığı ve bu alternatif kompozisyonların eşit derecede etkili ve rekabetçi olup olmadığım hakkında yazılı beyan ve kanıt.
Başvuru konusu koku içeriğinin oyun hamurunda doğal olarak bulunup bulunmadığı veya başvuru sahibinin bu içerikleri ürüne ekleyip eklemediği hakkında yazılı açıklama.
Eğer başvuru sahibi katkı maddesi eklediyse, bu katkı maddesi olmadan ürünün verdiği kokunun tanımı veya numune ibrazı.
Başvuru konusu kokunun diğer kokulara kıyasla işlevsel avantaj sağlayıp sağlamadığı hakkında yazılı açıklama.
Başvuru sahibinin koku içeriğinin oyun hamurlarının daha uzun süre nemli kalmasına olanak sağlayıp sağlamadığı hakkında yazılı açıklama.
Başvuru sahibinin koku içeriğinin oyun hamurlarının daha kolay boyanmasına veya rengini daha iyi tutmasına olanak sağlayıp sağlamadığı hakkında yazılı açıklama.
Başvuru konusu koku içeriğinin başvuru sahibinin oyun hamurlarının dokusunu etkileyip etkilemediği hakkında yazılı açıklama.
Başvuru konusu koku içeriğinin başvuru sahibinin oyun hamurlarının esnekliğini etkileyip etkilemediği hakkında yazılı açıklama.
Önceki 4 soruya olumlu cevap veriliyorsa bu durumda başka bir kokunun en az başvuru konusu koku kadar etkili olup olmayacağı hakkında yazılı açıklama.
Başvuru konusu kokunun oyun hamurları pazarındaki diğer kokular üzerinde herhangi bir avantaj sağlayıp sağlamayacağı hakkında yazılı açıklama.
Başvuru sahibinin oyun hamurlarında koku kullanan herhangi bir rakipten bilgisi olup olmadığı konusunda yazılı bir açıklama.
Başvuru konusu kokunun başvuru konusu mallarda buğday veya kış buğdayının kullanımının sonucu olup olmadığına dair yazılı bir açıklama.
Başvuru konusu malların çeşitli renklerde olup olmadığı, birden fazla rengin söz konusu olduğu hallerde tüm renklerin kokusunun aynı mı yoksa farklı olduğu veya ürünlerin beyaz renkte satılması halinde bu ürünlerin de aynı kokuya sahip olup olmayacağı konusunda yazılı bir açıklama.
Ayrıca, başvuru sahibinden markanın tanımına dair bir takım değişiklikler yapması istenmiştir. Bu kapsamda ilk başvurusunda yer alan “unique scent formed through the combination of a sweet, slightly musky, vanilla-like fragrance, with slight overtones of cherry, and the natural smell of a salted, wheat-based dough” (tatlı, hafif misk kokulu, vanilya benzeri koku ile kirazın hafif tonları ve tuzlu, buğday esaslı hamurun doğal kokusunun kombinasyonundan oluşan benzersiz bir koku) ifadesinin “The mark is a scent of a sweet, slightly musky, vanilla fragrance, with slight overtones of cherry, combined with the smell of a salted, wheat-based dough” (tuzlu buğday esaslı hamur kokusuyla birleşen hafif kiraz kokusuna sahip tatlı, hafif misk kokulu, vanilya kokusu) şeklinde değiştirilmesi teklif edilmiştir. Bunun yanında başvuru sahibinden ticari markadaki lafzi ve şekli öğelerin doğru ve öz bir açıklamasını sunması istenmiştir.
Başvuru sahibi tarafından Ofisin söz konusu taleplerine verilen cevapta aşağıdaki ifadeler yer almaktadır:
Play-Doh oyun hamuru kokusunun başvuru sahibince ilk olarak 1950’de yaratıldığını ve oyun hamurlarının o tarihten itibaren sürekli olarak başvuru konusu kokuda olduğunu belirterek buna dair Play-Doh ve Playskool firmalarının Başkan Yardımcısının yazılı açıklamasını dosyaya eklemiştir.
Play-Doh oyun hamuru kokusunun 60 yıldan fazla süredir popüler olduğunu, çocuklar ve her yaştan yetişkinin hayran olduğu bir koku olduğunu, Play-Doh’un ayırt edici kokusunun tüketiciler arasında en sevilen ve en yaygın şekilde bilinen koku olduğunu belirtmiştir.
Tüketicilerin söz konusu kokuyu sadece Hasbro ile ilişkilendirdiğini ve bu koku altında satılan ürünlerin yüksek seviye kalitede olacağına dair beklenti içinde olduğunu belirtmiştir.
USPTO uzmanı tarafından farklı firmalara ait kokulu oyun hamurlarının bulunduğu ve oyun hamurlarının kokulu olarak satılmasının piyasada yaygın olduğuna dair yapılan açıklamalara karşı başvuru sahibi tarafından, , kiraz ve tuzlu buğday bazlı oyun hamuru kokusu kombinasyondan oluşan Play-Doh oyun hamuru kokusunun tüm bu kokulardan farklı ve eşsiz olduğu belirtilmiştir.
Başvuru sahibi ayrıca başvuru konusu koku markasının ayırt edici ve kaynak gösterici olduğunu ifade eden Play-Doh tüketicileri tarafından yazılan makale ve diğer açıklamaları dosya kapsamına eklemiştir.
Play-Doh oyun hamurlarının seksenden fazla ülkeye satıldığını; Amazon, Kmart, Target, Toys R Us gibi en büyük perakendeciler tarafından satılan ürünler olduğunu; 2004’ten beri dünya çapında yapılan satışlardan 2.2 milyar dolardan fazla kazanç sağlandığını; 2004’ten beri arasında dünya çapında yazılı, dijital ve televizyon reklamları dahil 220 milyon dolar reklam harcaması yapıldığını; Hasbro’nun facebook, instagram, twitter gibi sosyal mecralarda tüketiciler tarafından takip edildiğini; son iki yılda Play-Doh’un 42,000 den fazla kez sosyal medyada paylaşımlarında kullanıldığını; her Eylül’ün 16’sında dünya çapında milyonlarca insan ile başvuru sahibi Hasbro ‘nun Play-Doh ürününün tanıtımını yapmak ve kutlamak için Ulusal Play-Doh Günü düzenlediğini; New York Times, Fortune magazin, ABC News gibi mecralarda başvuru sahibinin talebi olmaksızın Play-Doh koku markasına dair haberler yapıldığı ve bu haberlerde Play-Doh kokusunun ayırt edici ve ikonik olarak tanımlandığını belirtmiş ve bu hususlara dair delilerini eklemiştir. Sonuçta başvuru sahibi tüm bu nedenlerle marka başvurusunun ayırt edici olduğunu ve tescil edilmesi gerektiğini belirtmiştir.
USPTO uzmanı tarafından talep edilen ve yukarıda yer verilen on beş adet talebe karşı başvuru sahibi tarafından verilen cevapta;
Başvuru konusu kokunun veya herhangi bir özelliğinin tasarım, faydalı model, patent başvurusuna (süresi solan patentler ve vazgeçilen patentler dâhil) konu olmadığı,
Başvuru konusu markadaki kokunun, 2012-2013 yılları arasında yürütülen “Stop and Smell Play-Doh” kampanyası dahil olmak üzere yıllardır pazarlama, tanıtım materyalleri ve kampanyalarında da yer aldığı,
Başvuru konusu kokunun doğal olarak meydana gelmediği yani hamurun doğal kokusuna başvuru sahibince bazı içeriklerin eklendiği; söz konusu katkılar olmadığında oyun hamurunun tatsız ve yalınken vanilya ve kirazın ayırt edici notaları ile başvuru konusu kokunun tatlı ve benzersiz koktuğu;
Başvuru konusu koku içinde yer alan katkı maddelerinin fonksiyonel herhangi bir avantaj sağlamadığını, tek avantajının ürün kaynağı olarak başvuru sahibi firmayı belirttiği,
Başvuru konusu koku içinde yer alan katkı maddelerinin başvuru sahibinin oyun hamurlarının daha uzun süre nemli kalmasını; daha kolay boyanmasını veya rengini daha iyi tutmasını sağlamadığı; oyun hamurlarının dokusunu ve esnekliğini etkilemediği,
Başvuru konusu kokuyu taşıyan oyun hamurlarının başvuru sahibi Hasbro tarafından üretilen Play-Doh oyun hamuru markalı oyun hamurları olduğunun göstermesinin bu kokunun oyun hamurları pazarındaki diğer kokular üzerinde sağladığı tek avantaj olduğu,
Başvuru konusu kokunun dosya kapsamında sunulan numunelerden anlaşılacağı üzere oyun hamurlarında koku kullanan diğer firmaların kokularından farklı ve ayırt edilebilir olduğu,
Başvuru konusu kokunun esasen başvuru sahibince eklenen katkı maddelerinin bir sonucu olduğu ve sadece buğday kullanımı ile söz konusu kokunun oluşturulamayacağı,
Başvuru konusu malların çeşitli beyaz renk dahil çeşitli renklerde olacağı ve tüm renklerin aynı kokuyasahip olacağı,
ifade edilmiş ve bunlara dair yazılı açıklamalar, numune ürünler ve görseller sunulmuştur.
İncelemenin neticesinde dosyada sunulan kanıtlar ve yazılı açıklamalar kapsamında USPTO uzmanı başvuru konusu kokunun ayırt edici olduğu ve tüketicilerce ticari kaynak gösteren koku olarak algılandığı konusunda ikna olmuş ve başvuru tescile bağlanmıştır.
Sunulan delillerden ve dosya kapsamından anlaşılacağı üzere başvuru konusu koku ve söz konusu kokuyu içeren oyun hamurunun tanınmışlık düzeyi kararın verilmesinde oldukça etkili olmuştur. İncelen kararda da görüleceği üzere ABD’de koku markalarının kelimelerle gösterimi geçerli gösterim olarak kabul edilmekle birlikte bu tarz başvuruların tescil edilebilmesi için kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanıldığının kanıtlanması gerekmektedir.
Avrupa Birliği ile Türkiye’de ise koku markalarının koku markalarının formül, numune veya kelimelerle gösterimi şimdilik kural olarak geçerli bir gösterim kabul edilmemektedir. Ancak gelecekte “sicilde gösterilebilir olma” şartının koku markaları bakımından kabul edilebilir bir şeklinin çıkıp çıkmayacağı tartışma konusudur. Bizler burada USPTO tarafından verilen kararı ve ulusal mevzuatımız bakımından koku markaları için kabul edilebilir sicilde gösterim şartının ne olabileceğini tartışırken, Hasbro kutlamalara çoktan başlayarak takipçilerinden #Playdohscent etiketi ile en sevdikleri anılarını paylaşmalarını istemiştir.
[1]ABAD: C-273/00 sayılı ve 12 Aralık 2002 tarihli Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent und Markenamt kararı.
“Ne tür kitap seversiniz?” sorusuna verilen klişe yanıt “İyi olduğu sürece kitap ayırımı yapmam.” şeklindedir. Benim için durum öyle değil, iki tür kitabı asla okumam, kişisel gelişim kitapları ve aşk romanları. Bu tür kitapların sevenlerine yönelik tek bir sözüm yok, ancak mümkünse bu kitaplar bana uzak, sevenlerine yakın olsun.
Aşk romanlarının kendine özgü bir okuyucu kitlesi olduğunu kabul etmek gerekli; elbette bu okuyucu kitlesi, ortalama 3-4 saat süren köşklü, konaklı, ağalı, beyli, entrikalı, bir çay içme sahnesinin 10 dakika aldığı, muhafazakarlık soslu ancak sonunda herkesin elinin birbirinin cebinden çıktığı Türk TV dizilerini seven kitle ile de çakışıyor. Bu dizilere kazayla 10 dakika maruz kalınca bana düşen söz ise “Eeee hani marjinal bizdik?” diye sormak oluyor.
Egosantrik dokundurmamızı tamamlayıp, derin bir nefes aldıktan sonra bugünkü yazımıza geçiyoruz.
“Cocky” kelimesi İngilizce diline ait bir sözcük ve Türkçe karşılığı “ukala, kendini beğenmiş, kibirli” sıfatlarına karşılık geliyor. “Cocky” kelimesi romantik roman dünyasında yaygın kullanımı olan bir sıfat ve çoğunlukla kendini beğenmiş erkekleri tanımlamak için kullanılıyor. Bu sıfat çok sayıda romantik romanın isminde farklı eklerle birlikte kullanılıyor.
Faleena Hopkins isimli bir kadın yazar, “Cocker Brothers” isimli bir roman serisi yazıyor, seri 6 kötü erkek kardeşle ilgili ve kitapların her birinin isminde “Cocky” kelimesi geçiyor: “Cocky Genius”, “Cocky Rockstar”, “Cocky Roomie”, “Cocky Senator”, “Cocky Romantic”, “Cocky Biker”, “Cocky Cowboy”, vs. (https://www.amazon.com/Cocker-Brothers-Atlanta-3-Book/dp/B01K86R1W0)
Hopkins, “Cocky” kitap serisini yazmakla yetinmiyor ve “Cocky” markasını USPTO’da “Aşk konulu basılı ve elektronik kitap serileri” malları için marka olarak tescil ettiriyor.
Faleena Hopkins sadece bir yazar değil, aynı zamanda çok cin fikirli (belki de okuduğu başarı endeksli kişisel gelişim kitaplarından bu konuda faydalanmıştır) bir girişimci.
Markasını tescil ettirdikten sonra başlığında “Cocky” kelimesi geçen kitapların yazarlarına ihtar göndererek, kitaplarının isimlerini değiştirmelerini talep ediyor ve aksi durumda yasal işlemlere başlayacağını bildiriyor.
Örneğin, Nana Malone’dan “Mr Cocky” isimli romanının isminin değiştirilmesi talep ediliyor, TL Smith ve Melissa Jane “Cocky Fiance” isimli kitaplarının adını “Arrogant Fiance” olarak değiştiriyorlar. Başka bazı yazarlar da Hopkins’in kendilerini Amazon online satış sitesine şikayet ettiğini ve şikayet sonucunda kitaplarının satıştan kaldırıldığını bildiriyorlar.
Bu ihtarnameyi alanlardan birisi olan Jamila Jasper, Twitter’da “Cocky Gate” isimli bir kampanya başlatıyor ve kendisine destek çığ gibi büyüyor. (Gate kelimesi A.B.D.’nde önemli skandalların isimlendirilmesinde kullanılan bir kelimedir, en bilinen örneği ise Watergate’dir.)
Jamila Jasper’ın ifşasının ardından Twitter’da Cocky Gate’le alakalı çok sayıda paylaşım oluyor ve komik paylaşımlar birbirini izliyor, bunların birisini aşağıda görebilirsiniz.
Faleena Hopkins ise bu tepkilere karşı temasa geçtiği yazarların sadece kitaplarının ismini değiştirerek kitaplarını, online rankinglerini, yorumları ve paralarını koruyabileceklerini ve kendisinin siber zorbalık kurbanı olduğunu (Türkçesi sanal lince uğradığını) belirtmektedir.
Hopkins’e göre, markayı tescil ettirmesinin nedeni kitap dizisinin geleceğini korumaktır ve sevgi, umut ve tüm insanlara saygı içeren kitapları insanlara yardım etmektedir. Hopkins, kendisine mektup yazan okuyucularının “Cocky” ismini taşıyan diğer kitapları kendi kitabı zannederek aldıklarını bildirdiklerini ifade etmektedir, dolayısıyla bu davranışıyla okuyucularını karıştırılma ihtimaline karşı korumaktadır ve marka tescilinin amacı da budur (YN: Yazarına bakmadan kitap alan kimseye rastlamadım şu ana dek, bu nasıl bir savunmadır anlamadım.)
Buna karşılık Hopkins’e karşı tepkiler büyümektedir. Amerikalı Aşk Romanları Yazarlarını temsil eden bir örgüt Hopkins’in ihtar gönderdiği yazarları kendileriyle temasa davet etmiştir ve bir yazar bağımsız olarak “Cocky” markasının hükümsüzlüğünü talep etmiştir. Yazar, talep içeriğinde “aynı alanda yazan bir yazar olarak kitaplarındaki karakterleri Cocky olarak tanımladığını, ileride bu kelimeyi kitap isimlerinde kullanabileceğini, dolayısıyla tescilin hasar ve zarara neden olduğunu, aşk romanlarında alfa erkeklerin genellikle baş kahraman olduğunu, dolayısıyla bu tip erkeklerin kibirli (cocky) gibi özelliklerine kitap isimlerinde yer verildiğini, dolayısıyla bu tip jenerik isimlerin kitaplar için marka olarak tescil edilemeyeceğini” belirtmektedir.
“Cocky” meselesi bizce bir hayli ilginç, o nedenle de sizlerle de paylaşmak istedik.
Gerçi bu paylaşımla bazı uyanıklara da yol mu gösterdik acaba? Nasıl mı?
Çok sayıda kitap isminde geçen bir kelimeyi “kitaplar” için marka olarak tescil ettirin, mesela “Sır” kelimesini, sonra isminde “Sır” kelimesi geçen bütün kitapların yazarlarına ihtar gönderip, para talep edin, korkan ve ödeyen çıkar mı o da sizin alacağınız risk olur.
Uyanık her yerde uyanıktır, ama Faleena Hopkins hak ettiği tepkiyi fazlasıyla görmüş, işin sevindirici kısmı şimdilik o kadar diyerek yetinelim.
“Siz ne düşünürsünüz?” serimizin son sorusu bir USPTO Temyiz Kurulu kararı ile ilgiliydi. Soruyu bizce ilginç kılan nokta ise, sorunun kilit noktasının bir coğrafi yer adını ortak olarak içeren markaların karıştırılma ihtimali değerlendirilmesine yönelik olmasıydı. Sorumuz hakkında yorum yapan Suzan KILIÇ DALDAL’a çok teşekkür ediyoruz.
Öncelikle sorumuzu hatırlatıyoruz:
“Aşağıda görseline yer verilen marka başvurusunun “Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani özel ihtiyaçlara sahip çocukların ilkokuldan liseye dek eğitimi hizmetleri.” için tescili talebi USPTO’ya iletilir.
THE AUBURN SCHOOL
USPTO uzmanı bu başvuruyu aşağıdaki görsellere sahip 4 markadan dolayı reddeder. Bu markaların tamamının kapsamında “Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani üniversite ve toplum eğitimi hizmetleri.” bulunmaktadır.
USPTO uzmanının başvuruyu ret gerekçesi, başvuru ile yukarıda yer verilen 4 marka arasındaki karıştırılma olasılığının varlığı ve ret gerekçesi markaların ünü nedeniyle bu olasılığın artmış olmasıdır. Uzman kararında “AUBURN” ibaresinin ünlü American Heritage Sözlüğü’nde “Alabama eyaletinde bir şehir” ve “Auburn Üniversitesi’nin merkezi” olarak tanımlandığını da belirtmektedir. Uzman buna ilaveten ret gerekçesi markaların sahibinin 111 adet tescilli markası olduğunu, bu durumun da markaların ününü ortaya koyduğunu ifade etmiştir.
Başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder. Başvuru sahibi itirazında bir coğrafi lokasyon ismi olan “AUBURN” ibaresinin eğitim alanında benzer şekilde çok sayıda kullanımının bulunduğunu, ibarenin ayırt edici gücünün zayıf olduğunu, bu hususların ret gerekçesi markaların ününü zayıflattığını öne sürmektedir. Başvuru sahibinin itirazında yer verdiği bir diğer husus, hizmetlerin farklılığıdır (Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani özel ihtiyaçlara sahip çocukların ilkokuldan liseye dek eğitimi hizmetleri. V. Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani üniversite ve toplum eğitimi hizmetleri.). Başvuru sahibi buna ilaveten markaların da benzer olmadığını öne sürmektedir. Netice itibarıyla, başvuru sahibine göre markalar arasında karıştırılma olasılığı bulunmamaktadır ve başvuru hakkında verilmiş ret kararı kaldırılmalıdır.
Sorumuzu bu noktada yöneltiyoruz. Sizce, USPTO Temyiz Kurulu, yukarıda yer verilen markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunup bulunmadığı hususunda ne yönde karar vermiştir?”
Sonucu en baştan söylemek gerekirse, Temyiz Kurulu başvuru sahibinin itirazını kabul etmiş, markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığına hükmetmiş ve başvuru hakkındaki ret kararını kaldırmıştır.
Temyiz Kurulu kararında esasen aşağıdaki hususlara dayanmıştır:
A- USPTO uzmanı kararında; ““AUBURN” ibaresinin ünlü American Heritage Sözlüğü’nde “Alabama eyaletinde bir şehir” ve “Auburn Üniversitesi’nin merkezi” olarak tanımlandığını ve ret gerekçesi markaların sahibinin 111 adet tescilli markası olduğunu belirterek, bu hususların ret gerekçesi markaların ününü ortaya koyduğunu ifade etmektedir.”
Temyiz Kurulu bu tespitlere katılmamaktadır. Kurula göre sözlükler halk tarafından bilinmeyen bir çok tanımlamayla doludur ve halkın bir marka sahibinin kaç markası olduğunu bilerek bir markanın üne sahip olup olmadığını düşünmesi mümkün değildir. Dolayısıyla, uzmanın ret gerekçesi markaların üne sahip olduğu yönündeki tespiti yerinde değildir.
B- Başvuru sahibi itirazında “AUBURN” ibaresinin A.B.D.’nin farklı bölgelerinde eğitimle ilgili hizmet veren 20 kuruluşun isminde yer aldığını belirtmektedir. Bu okulların tamamı olmasa da çoğu “AUBURN” isimli coğrafi lokasyonlarda kuruludur. “AUBURN” kelimesinin farklı coğrafi lokasyonların ismi olarak kullanımı, kelimenin kendisinin içsel ayırt edici gücünü zayıflatmaktadır, çünkü halkın bu terimi kaynak belirten bir adlandırmadan ziyade, coğrafi bir ad olarak algılaması ihtimali ortaya çıkmaktadır. “AUBURN” ibaresi, ret gerekçesi markaların sahibi adına münhasıran tescil edilmiş olduğundan geçerli ve kapsadığı hizmetler bakımından ayırt edici kabul edilmesi gereken bir markadır. Bununla birlite karıştırılma olasılığı analizinde tescilli bir markanın ayırt edici gücünün zayıf olduğu kabul edilebilir. Bu çerçevede, “AUBURN” ibaresinin coğrafi bir yer adı olmasının, terimin içsel ayırt edici gücünü zayıflattığı ve halkın “AUBURN” kelimesini içeren farklı markaları algılayış biçimini değiştireceğini ve terimin tek bir ticari kaynak bildiren bir işaret olarak algılanması ihtimalini düşürdüğü kabul edilmelidir.
C- Başvuru “Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani özel ihtiyaçlara sahip çocukların ilkokuldan liseye dek eğitimi hizmetleri.”ni, ret gerekçesi markalar ise esasen “Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani üniversite ve toplum eğitimi hizmetleri.”ni kapsamaktadır.
Başvuru sahibinin ve ret gerekçesi markaların sahibinin hizmetleri, eğitim genel kategorisi altına giren hizmetler olsa da, Kurul’a göre eldeki veriler, “özel ihtiyaçlara sahip çocukların ilkokuldan liseye dek eğitimi hizmetleri“nin ret gerekçesi markaların kapsamında bulunan hizmetlerle ilgili tüketicilerde karıştırılma olasılığına yol açabilecek derecede ilişkili olduğunu göstermemektedir.
D- “The Auburn School” ibareli başvuru ile ret gerekçesi markalar benzerdir.
E- Tüm bu değerlendirmeler çerçevesinde, başvuru ile ret gerekçesi markalar benzer olsa da, markaların ortak olarak içerdikleri “AUBURN” ibaresinin bir coğrafi yer adı olması nedeniyle içsel ayırt edici gücünün zayıflığı ve hizmetlerin yeteri derecede ilişkili bulunmaması nedenleriyle, başvuru ile ret gerekçesi markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmayacağı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle de ret kararından dönülmüştür.
USPTO Temyiz Kurulu’nun kararına, coğrafi yer adlarının ayırt edici gücünün zayıflığı noktasından katılmakla birlikte, “üniversite ve toplum eğitimi hizmetleri” ile “özel ihtiyaçlara sahip çocukların ilkokuldan liseye dek eğitimi hizmetleri“nin yeteri derecede ilişkili bulunmaması yönünden katılmadığımızı belirtmek yerinde olacaktır. Bununla birlikte, bu tip örneklerde hizmetler yeteri derecede ilişkili bulunsa dahi, maruf coğrafi yer adlarının ortak biçimde kullanılabilirliği yaklaşımından hareketle markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığı sonucuna varmak, gene de mümkün olabilecektir. Türkiye’de (ve muhtemelen dünyanın birçok yerinde) eğitim kurumları, özellikle de üniversiteler kurulu oldukları il – ilçe – semtin adlarıyla anılmaktadır, aynı bölgelerde farklı nitelikte eğitim veren farklı eğitim kurumlarının da bulunması mümkündür (Örneğin: Ankara Üniversitesi – Ankara Koleji – Ankara Etüt ve Sınav Merkezi – Ankara Engelli Çocuk Eğitim Kurumları, vb.). Bu tip maruf yer adlarının ortaklığının tüketiciler nezdinde her durumda karıştırılma ihtimaline yol açacağını varsaymak ise kanaatimizce abartılı bir yaklaşım olacaktır.
Temyiz Kurulu kararı ve buna dayanak analiz hakkında yapacağınız yorumları memnuniyetle karşılayacağız.
“Siz ne düşünürsünüz?” serimizin yeni yazısının konusu, marka incelemesindeki sorunlu alanlardan birisini teşkil eden coğrafi yer adlarının ortak olarak kullanıldığı markalar arasındaki karıştırılma olasılığıyla ilgili.
Aynı coğrafi yer adını içeren iki marka birbirleriyle karıştırılma olasılığına yol açacak mıdır sorusunun yanıtını bir USPTO Temyiz Kurulu kararı çerçevesinde inceleyeceğiz ve Kurul kararını yazmadan önce sizlerden görüşlerinizi paylaşmanızı rica edeceğiz.
Aşağıda görseline yer verilen marka başvurusunun “Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani özel ihtiyaçlara sahip çocukların ilkokuldan liseye dek eğitimi hizmetleri.” için tescili talebi USPTO’ya iletilir.
THE AUBURN SCHOOL
USPTO uzmanı bu başvuruyu aşağıdaki görsellere sahip 4 markadan dolayı reddeder. Bu markaların tamamının kapsamında “Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani üniversite ve toplum eğitimi hizmetleri.” bulunmaktadır.
USPTO uzmanının başvuruyu ret gerekçesi, başvuru ile yukarıda yer verilen 4 marka arasındaki karıştırılma olasılığının varlığı ve ret gerekçesi markaların ünü nedeniyle bu olasılığın artmış olmasıdır. Uzman kararında “AUBURN” ibaresinin ünlü American Heritage Sözlüğü’nde “Alabama eyaletinde bir şehir” ve “Auburn Üniversitesi’nin merkezi” olarak tanımlandığını da belirtmektedir. Uzman buna ilaveten ret gerekçesi markaların sahibinin 111 adet tescilli markası olduğunu, bu durumun da markaların ününü ortaya koyduğunu ifade etmiştir.
Başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder. Başvuru sahibi itirazında bir coğrafi lokasyon ismi olan “AUBURN” ibaresinin eğitim alanında benzer şekilde çok sayıda kullanımının bulunduğunu, ibarenin ayırt edici gücünün zayıf olduğunu, bu hususların ret gerekçesi markaların ününü zayıflattığını öne sürmektedir. Başvuru sahibinin itirazında yer verdiği bir diğer husus, hizmetlerin farklılığıdır (Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani özel ihtiyaçlara sahip çocukların ilkokuldan liseye dek eğitimi hizmetleri. V. Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani üniversite ve toplum eğitimi hizmetleri.). Başvuru sahibi buna ilaveten markaların da benzer olmadığını öne sürmektedir. Netice itibarıyla, başvuru sahibine göre markalar arasında karıştırılma olasılığı bulunmamaktadır ve başvuru hakkında verilmiş ret kararı kaldırılmalıdır.
Sorumuzu bu noktada yöneltiyoruz. Sizce, USPTO Temyiz Kurulu, yukarıda yer verilen markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunup bulunmadığı hususunda ne yönde karar vermiştir?
Görüşlerini paylaşan okuyucularımıza şimdiden teşekkür ediyoruz. Sorunun yanıtını birkaç gün içinde ikinci bir yazıyla sizlere duyuracağız.
Sıradan bir iş gününde Google‘u kaç kez kullanıyorsunuz?
Ya da evde dinlenirken veya arkadaşlarınızla dışarıdayken merak ettiğiniz herhangi bir konuyu veya gideceğiniz restoranı nereden araştırıyorsunuz?
Bu sorulara karşı vereceğimiz yanıtlar, muhtemelen hepimize şunu gösterecektir:
Google bugünlerde hepimizin hayattaki en büyük yardımcısıdır ve onu ziyaret sıklığımız, hayatımızdaki herhangi birini ziyaret sıklığımızdan çok daha fazladır.
Hayatımızın bu denli içinde olan Google, Türkiye’de de googlelamak şeklinde bir fiilin türetilmesine yol açmıştır. Bir çoğumuz “Yakınlarda pizzacı var mı internet arama motorlarından bakar mısın?” demek yerine “Mahalledeki pizzacıları googlelar mısın?” demeyi tercih ediyoruz. Peki bu fiili durum, Google markasını jenerik bir marka haline getirmekte midir?
Bu soru, A.B.D.’nde tartışılmış ve 9. Bölge Temyiz Mahkemesi tarafından karara bağlanmıştır. İlgi çekici davayı bu yazı boyunca anahatlarıyla aktarmaya çalışacağım.
29 Şubat – 10 Mart 2012 tarihleri arasında Chris Gillespie isminde bir şahıs içinde Google kelimesi geçen 763 alan adını kendi adına kaydettirir. Alan adlarının tamamı Google kelimesini içermektedir ve bunun yanında bir ürün, kişi, marka, firma ismine yer verilmiştir. Örnekler: googledisney.com, googlebarackobama.com, googlenewstvs.com, vb.
Google markasının sahibi “Google, Inc.” alan adı tescillerine karşı, Google markasını ve kötü niyet gerekçelerini öne sürerek şikayet gerçekleştirir. Şikayeti değerlendiren Ulusal Tahkim Forumu (National Arbitration Forum), belirtilen gerekçeleri haklı bulur ve alan adlarının Google, Inc.’e devredilmesine karar verir.
Bu kararın ardından, David Elliott isimli bir şahıs, sonradan da Chris Gillespie‘nin katılımıyla, Google markasının iptal edilmesi talebiyle Arizona Bölge Mahkemesi’nde dava açar. Davacılara göre, “Google kelimesi tüm dünyada internet araması yapmayı tanımlayan jenerik bir ifade haline gelmiştir” ve bu nedenle jenerik hale gelmiş Google markasının iptal edilmesi gerekmektedir. Arizona Bölge Mahkemesi davayı reddeder ve davacılar bu karara karşı temyiz yolunu kullanır.
Yazının devamında tarafların argümanlarını ve mahkemenin gerekçelerini belirterek, davayı gören 9. Bölge Temyiz Mahkemesi‘nin 16 Mayıs 2017 tarihli kararına yer vereceğiz, karar metninin http://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2017/05/16/15-15809.pdf bağlantısından görülmesi mümkündür.
Davacılar, iptal talebinde iki ana argümana dayanmaktadır:
(i) İlk derece mahkemesi, Google kelimesinin fiil olarak kullanım biçimini dikkate almamıştır.
(ii) Davacılar tarafından sunulan kanıtlar yeteri derecede değerlendirilmemiştir.
Temyiz Mahkemesi analizine, marka koruması talep edilebilecek terimleri dört kategoriye bölerek başlamıştır: Jenerik, tanımlayıcı, çağrıştırıcı ve rastgele seçilmiş / fantezi terimler. Mahkeme’ye göre, bu davada ilk ve son kategorideki terimler, yani jenerik ve rastgele seçilmiş / fantezi terimler değerlendirilmelidir.
Jenerik terimler, belirli bir mal veya hizmetin ismini ifade eden, genel anlamda tanımlayıcı kelimelerdir ve ilgili malın veya hizmetin ticari kaynağını gösterme özellikleri olmadığından, marka olarak korunmaları mümkün değildir. Rastgele seçilmiş / fantezi terimlerin ise koruma talep edilecek mal veya hizmetlerle bağlantısı bulunmamaktadır, dolayısıyla doğaları gereği ticari kaynak gösterme vasfına sahiplerdir.
Bununla birlikte, geçerli bir markanın sahibi, geçen zaman için jenerikleşmenin (genericide) kurbanı olabilir. Jenerikleşme, halkın bir markanın ticari kaynağına bakmaksızın, o markayı belirli tipteki mal veya hizmetlerin jenerik adı olarak kullanmaya başlaması halinde ortaya çıkar. Bu tip markalara A.B.D.’nde örnek olarak Aspirin, Cellophane, Thermos markaları verilebilir. Bunlar bir dönem rastgele seçilmiş / fantezi kategorisindeki korunabilir markalar iken, halk bunları zaman içerisinde marka olarak kullanıldıkları mallar ile özdeşleştirmiş ve bu malların jenerik adı olarak kullanmaya başlamıştır. Buna karşın, halkın bir markayı belirli bir tipte bir ürünün ismi olarak kullanmaya başlaması tek başına ve derhal, bir markayı jenerik hale getirmez. Bir marka ancak “tescilli markanın kamunun ilgili kesiminde yarattığı birincil anlamın, ticari kaynağına hiç bakılmaksızın, belirli tipte bir mal veya hizmetin ismi haline gelmesi” durumunda jenerik hale gelmiş olarak kabul edilir.
Bu durumun tespiti için uygulanacak teste “kimsin / nesin testi” (who are you / what are you) adı verilmiştir. Eğer kamunun ilgili kesimi, bir markayı belirli mal ve hizmetlere ilişkin olarak “kimi veya ürünün nereden geldiğini” tanımlar biçiminde anlıyorsa, marka halen geçerlidir. Buna karşın, aynı kesim bir markayı belirli mal ve hizmetlerin “ne” olduğunu tanımlar biçimde anlıyorsa, marka jenerik hale gelmiştir. Dolayısıyla, sorulması gereken soru, “Terimin anlamının kamunun ilgili kesimi nezdinde (şu anda) ürünün ismi mi olduğu ve üreticiyi göstermediği midir?”
Davacıların ilk argümanı, ilk derece mahkemesinin “Google” teriminin fiil olarak kullanımını göz ardı etmesidir.
Temyiz Mahkemesi’ne göre bu argüman iki açıdan yerinde değildir.
Birincisi, jenerik hale gelme iddiası mutlak surette belirli tipte mal veya hizmetlere ilişkin olmalıdır. Davacıların iddiası, Google ibaresinin internette arama yapma eylemi için jenerik bir fiil haline gelmesidir, buna karşın iddianın belirli bir mal veya hizmetle ilişkisi bulunmamaktadır. A.B.D. Marka Kanunu (Lanham Kanunu)’nda “bir markanın malların veya hizmetlerin jenerik adı haline gelmesi nedeniyle iptal edilmesinin talep edilebileceği” ve uygulanacak testin “tescilli markanın (belirli) malların veya hizmetlerin jenerik adı haline gelip gelmediğinin değerlendirilmesi” olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla, mevzuata göre jenerikleşme belirli mal veya hizmetlere ilişkin olmalıdır. Bu şart, fantezi markaların yaşayabilirliğinin sağlanması bakımından da önemlidir, çünkü aksi durumda belirli bir mal için fantezi yani tescil edilebilir olan bir terim, başka bir mal için jenerik olması nedeniyle, korunabileceği mallar bakımından da jenerikleşme tehlikesi içerisinde olacaktır.
İkincisi, bir terimin fiil olarak kullanılması, o terimin kullanımını otomatikman jenerik kullanım haline getirmemektedir. Davacılar, bir kelimenin ancak sıfat gibi kullanımı halinde markasal kullanımının söz konusu olacağını belirtmektedir. Lanham Kanunu’nda jenerikleşme testi hakkında değişiklik yapılırken, markaların ikili (dual) işlevinden bahsedilmiştir. Buna göre, markalar bir ürünü isimlendirme ve aynı zamanda ticari kaynağını belirtme amacına hizmet eder. Buna göre, bir ürün emsalsiz ise, ürün için seçilen markanın, o ürünün ismi olarak kullanılması kaçınılmazdır. Ancak bu durum markanın jenerik hale geldiği sonucunu ortaya çıkarmaz. Bu şekilde Kongre, bir kişinin bir markayı isim olarak ve aynı zamanda kaynak belirten bir marka olarak kullanabileceğini de göstermiştir. Bu yazıda detayına girmeyecek olsak da, Temyiz Mahkemesi’nin önceden verdiği “Coke” kararına sıklıkla atıf yaparak, bu argümanı reddettiğini belirtmemiz yerinde olacaktır. (Coke kararında yer verilen tespitleri okumak isteyen okurlarımızın yukarıda yer verdiğimiz bağlantıyı kullanarak karar metnini incelemeleri önerilir.)
Davacıların ikinci argümanı, ilk derece mahkemesinin Google teriminin jenerik hale geldiğini ispatlamak için sundukları delillerin yeterince incelememesidir.
Temyiz Mahkemesi’ne göre, yukarıda da belirtildiği üzere, jenerik hale gelme iddiası mutlak surette belirli tipte mal veya hizmetlere ilişkin olmalıdır. Google terimi bir fiil olarak jenerik biçimde ve arama motorları arasında ayırım gözetmeksizin kullanılsa da, bu durum bize ilgili terimin, internet arama motorlarının isimlerine ilişkin olarak kamu tarafından ne şekilde algılandığı hakkında bir fikir vermeyecektir. Bir diğer deyişle, davacılar tarafından sunulan kanıtlar, halkın çoğunluğunun “Google” terimini bir fiil olarak kullandığını gösterse de, bu faktör tek başına markanın belirli mal veya hizmetler için jenerik hale geldiğini göstermeyecektir.
Davacılar tarafından sunulan kanıtlar, Google teriminin internet arama motorları için jenerik biçimde kullanımını göstermemektedir ve tekrar etmek gerekirse yalnızca fiil olarak kullanımı ortaya koymaktadır. Bu husus, jenerik hale gelme iddiasının mutlak surette belirli tipte mal veya hizmetlere ilişkin olması zorunluluğu ile birleştiğinde, davacıların kanıtların yeterince incelenmediği yönündeki iddiası da reddedilmiştir. (Temyiz Mahkemesi’nin bu husustaki oldukça kapsamlı değerlendirmesi, yukarıdaki karar bağlantısından detaylarıyla görülebilir.)
Temyiz Mahkemesi, yukarıda anahatlarıyla açıkladığımız gerekçelerle davayı reddetmiş ve ilk derece mahkemesinin kararını onamıştır.
Jenerik marka teriminin, ülkemizde de oldukça hoyrat ve bilinçsiz biçimde kullanıldığı kişisel gözlemimizdir. Oldukça güçlü markalar olan ve sahibince de sıkı biçimde korunan bazı markalar, ülkemizde ortada jenerikliğe ilişkin bir karar veya sahibinin markayı terk etmesi gibi bir veri olmaksızın, jenerik markalar arasında örneklendirilmektedir. Bir markanın başarısının veya sektöründeki ilk markalardan birisi olmasının, markanın jenerik hale gelmesi gibi bir sonuca yol açmayacağı, yukarıda yer verdiğimiz Temyiz Mahkemesi kararından da açıkça görülmektedir.
Hayatımızın bir parçası olan googlelamak eylemi hakkında detaylı açıklama içeren kararın okuyucularımızın da ilgisini çektiğini umuyoruz.
IPR Gezgini, yayınlarını birkaç yıldır sadece www.iprgezgini.org sitesi üzerinden değil, aynı zamanda sosyal medya hesapları üzerinden de sürdürüyor. Facebook ve Twitter hesaplarında yaptığımız paylaşımlarda ağırlıklı olarak haber, duyuru ve kimi zamanda tartışmalara yer veriyoruz.
Geldiğimiz noktada fark ettik ki, siteyi takip edip sosyal medyayı kullanmayan okuyucularımız, sosyal medyada yaptığımız paylaşımlardan haberdar olmuyorlar ve özellikle de Facebook’un kullanım yoğunluğunun son yıl içinde yurt genelinde azalması (akraba istilası, istenmeyen yorumlar, sosyal medya üzerinden takip-taciz ve ispiyoncu meslektaşlar faktörleri) gerçeği bizi yeni bir yol oluşturmaya sevk etti. Bu noktada sosyal medyada yaptığımız paylaşımları derleyip, haftalık olarak sitede yazı halinde sunabileceğimizi düşündük. Bunun ilk örneği de aşağıda yer alıyor.
Yaptığımız derleme, analiz yazısı mahiyetinde olmayacak, sadece önemli veya eğlenceli bulduğumuz haberleri kısa bir tanıtım veya yorumla ilginize sunacağız. Facebook hesabımızda bu haberlerin altında okuyucularımızın yorumları da yer alıyor, dileyenler https://www.facebook.com/IPRGezgini adresinden Facebook hesabımızı veya https://twitter.com/onderolunsal adresinden Twitter hesabımızı takip ederek, yorumları görebilirler ve dilerlerse kendileri de bu sürecin parçası olabilirler.
IP DÜNYASINDA GEÇTİĞİMİZ HAFTA
Güçlü markalar zayıf markalardan daha fazla mı korunmalıdır?
Yerleşik anlayışa doğrudan karşı duruş içeren bir makale için aşağıdaki bağlantıdaki makaleyi inceleyebilirsiniz. Yazarlara göre, belirli bir noktadan sonra güçlü markalar için güçlü koruma kapsamı ilkesi, yani karıştırılma ilişkisi tersine dönmektedir.
Yazarlar: New York Üniversitesi profesörleri Barton Beebe ve C. Scott Hemphill (92 N.Y.U. Law. Rev. 1390 (November 2017))
“The Scope of Strong Marks: Should Trademark Law Protect the Strong More Than The Weak?”
In this article, we challenge this conventional wisdom. We argue that as a mark achieves very high levels of strength, the relation between strength and confusion turns negative. The very strength of such a superstrong mark operates to ensure that consumers will not mistake other marks for it. Thus, the scope of protection for such marks ought to be narrower compared to merely strong marks. If we are correct, then numerous trademark disputes involving the best-known marks should be resolved differently—in favor of defendants. Our approach draws support from case law of the Federal Circuit—developed but then suppressed by that court—and numerous foreign jurisdictions.
Yorum: Strong ve super strong ayrımı yapması bir hayli güç bence. Anladığım kadarıyla strong nispeten güçlü koruma kapsamı elde edebiliyor, ancak super stronglar için tüketici farkındalığı artmıştır, artık bunlar için karıştırılmadan bahsedilmesi güçtür deniliyor. Muhtemelen dilution istisnadır, makalenin tamamını okumam lazım, bütünü okumadan önyargı içeren bir yaklaşım olacak, ama ben yanında değilim bu görüşün.
STAR WARS hayranlarına uzmanlık sorusu
2001 yılında STARBALLZ isminde hentai, anime tipi bir porno film gösterime sokuluyor. STARBALLZ’da “Wank Solo”, “Chewhowie” gibi karakterler var ve film STAR WARS’un porno parodisi mahiyetinde.
STAR WARS’un o dönemdeki yapımcısı LUCAS FILMS, STARBALLZ filmine karşı marka hakkına tecavüz davası açıyor ve dava A.B.D.’nde görülüyor.
Sizce mahkemenin kararı ne yönde olmuştur?
Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi 2002 yılında verdiği kararında özetle, Star Wars serisi o kadar ünlüdür ki, tüketicilerin Starballz filmi ile Star Wars veya Lucasfilms’i ilişkilendirmesi ziyadesiyle olasılık dışıdır demiş. Yani davayı reddetmiş.
Daha da ilerisi, Star Wars yapımcılarının, Starballz’un çocuklara yönelik olduğunu söylemesi üzerine, Starballz yapımcıları da iftira nedeniyle Lucasfilms’e karşı dava açmış. onun sonucu ne olmuş, bilemiyorum.
Kendi adıma, Starballz ve Star Wars’un marka olarak birbirlerine çok benzemedikleri kolaylıkla iddia edilebilecek olsa da, Star Wars’un tanınmışlığının karıştırılma ihtimalini azaltmadığı görüşündeyim.
Çoğunluğu teknoloji içerikli haberler yayınlayan ars techica web sitesi, Facebook sayfasında bir video yayınlıyor ve ardından Facebook’tan bir uyarı alıyor. Uyarı mektubunun içeriği telif hakkı ihlali ve sayfada yayınlanan videoda Pink Floyd’un telif haklarının ihlal edildiği belirtiliyor. Oysa ki, ars technica’nın yayınladığı video NASA’dan alıntı ve Pink Floyd veya bir başkasının bu ses kaydı için hak iddia etmesi mümkün değil.
Ars technica’ya göre Pink Floyd da muhtemelen bir şarkısında aynı NASA ses kaydını kullanmış ve telif hakkı ihlali iddiaları genellikle elektronik yöntemlerle yapılan tespitlere dayandırıldığından (ve sonrasında PF yasal temsilcileri herhangi bir ek kontrol yapmadan FB’a ihlal iddiasını gönderdiklerinden), iddialarının gerçeklikle bağdaşması mümkün değil.
Ne Gilmour, ne Mason ne de Waters’ın bu denli ağır bir saçmalamaya izin vereceğini sanmıyoruz, dolayısıyla hukuki temsilcilerinin kurbanı olduklarını düşünüyoruz.
Gene de insan, siz kalkın Comfortably Numb, Hey You, Another Brick in the Wall gibi, dünya kadar insana kendi varoluşunu sorgulatan şarkı yazın, sonra da gidin Facebook’ta şarkı kovalayın demeden edemiyor
“DYKES ON BIKES” başvurusu hakkındaki USPTO Kararı “Siz Ne Düşünürsünüz?” serimizin 3. sorusuydu. Bu yazıda başvuru hakkındaki ret kararının ardından verilen kararı sizlere aktaracağız.
Soruyu yönelttiğimiz yazıya yaptıkları yorum ve değerlendirmeler nedeniyle, Kübra Önem, İpek Hanım, Arzu Bekem, Işıl Selen Denemeç ve Filiz Özdiler‘e teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Meseleyi önceki yazımızdan aktarma suretiyle kısaca hatırlayacak olursak:
“Aşağıda görseline yer verilen “DYKES ON BIKES” marka tescil başvurusu USPTO’ya 28/04/2015 tarihinde yapılıyor. Başvurunun kapsamında 41. sıınfa dahil çeşitli hizmetler bulunuyor. Bunlar arasında; motosiklet kullanma alanında eğitim, sosyal eğlence etkinliklerinin organizasyonu, festival, sokak fuarı düzenleme tipinde eğlence hizmetleri başta geliyor. Hizmetlerin bir kısmının lezbiyen, biseksüel, cinsiyet değiştirmiş, vb. yönelim ve kimlikleri olanların onurlarını güçlendirme amaçlı olduğu da hizmet listesinde belirtiliyor. Merak edenler için İngilizce hizmet listesinin tamamını aşağıdaki şekildedir: “Education services, namely, providing workshops and instruction in the field of motorcycle riding and maintenance; Entertainment services in the nature of arranging social entertainment events; Entertainment services in the nature of organizing, arranging and conducting motorcycle riding excursions; Entertainment services in the nature of organizing and conducting parade contingents, community festivals, parade and festival events, street fairs, in-person learning forums, seminars,parties and rallies, all for educational, cultural and entertainment purposes, to support, organize and motivate women motorcyclists everywhere to do the same, thereby fostering pride in a wide variety of sexual orientations and identities, namely, lesbian, bisexual and transgender; Entertainment services, namely, participation in parade contingents, community festivals, parade and festival events, street fairs, in-person learning forums, seminars, parties and rallies, all for educational, cultural and entertainment purposes, to support, organize and motivate women motorcyclists everywhere to do the same, thereby fostering pride in a wide variety of sexual orientations and identities, namely, lesbian, bisexual and transgender; Organizing events in the field of motorcycle riding for cultural or educational purposes; Providing a website featuring entertainment information.”
“DYKES ON BIKES” işaretinde yer alan “dyke” kelimesinin Türkçe karşılığı lezbiyen kelimesinin argodaki kullanımı oluyor. Bir diğer deyişle dyke, argoda lezbiyenin karşılığı olarak kullanılıyor ve biz de bunu, Türkiye’de lezbiyenin argodaki karşılıklarından olan “lezboş” olarak çevirmeyi tercih ediyoruz. “DYKES ON BIKES” ibaresinin tam karşılığı bu durumda “MOTOSİKLET (BİSİKLET) ÜZERİNDE LEZBOŞLAR” olarak ortaya çıkıyor.
Bu noktada başvuru sahibi “SAN FRANCISCO DYKES ON BIKES WOMEN’S MOTORCYCLE CONTINGENT”in kar amacı gütmeyen lezbiyen bir motosiklet topluluğu olduğunu da belirtmeliyiz. Bir diğer deyişle, başvuru sahibi lezbiyenlerden oluşan bir topluluktur.
USPTO uzmanı başvuruyu ilk aşamada, “dykes” kelimesini aşağılayıcı bir tabir olarak değerlendirerek “aşağılayıcı markaların tescil edilemeyeceği” yönündeki kanun maddesine dayanarak reddediyor. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz ediyor.
Sizce USPTO Temyiz Kurulu’nun kararı ne yönde olmuştur?”
Öncelikle şunu belirtmemiz gerekiyor ki, USPTO Temyiz Kurulu bu itiraz hakkında bir karar vermemiştir.
Şöyle ki, ilk yazımıza yapılan yorumlarda da belirtildiği üzere (bkz. Işıl Selen Denemeç, Kübra Önem yorumları), mesele aynı dönemde A.B.D. Yüksek Mahkemesi (SCOTUS) önünde incelenen “THE SLANTS” davasıyla bağlantı içermektedir. “THE SLANTS” başvurusu da tıpkı “DYKES ON BIKES” başvurusu gibi, aşağılayıcı – incitici (disparaging) markaların tescil edilemeyeceği hükmünü de içeren Lanham Yasası madde 2(a) gereğince reddedilmiştir. “THE SLANTS” başvurusunun sahibi bu konuyu yargıya taşımış ve dava en sonunda ilgili ret gerekçesinin, ifade özgürlüğünü garanti altına alan A.B.D. Anayasası First Amendment hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle SCOTUS’un önüne gelmiştir.
“DYKES ON BIKES” başvurusunun reddedilmesi kararına karşı yapılan itiraz, ilgili ret gerekçesinin iptal talebiyle SCOTUS’un önünde olması nedeniyle, anayasaya aykırılık iddiası hakkındaki SCOTUS kararı verilinceye kadar USPTO tarafından beklemeye (suspension) alınmıştır.
SCOTUS ilgili davada Anayasa’ya aykırılık iddiasını kabul edip, Lanham Act’in aşağılayıcı – incitici markaların tescil edilemeyeceği yönündeki hükmünü ifade özgürlüğüne aykırılık nedeniyle iptal edince bekleme kararı kaldırılmış, devamında “DYKES ON BIKES” başvurusu hakkındaki ret kararı da kaldırılarak, başvurunun ilan edilmesine karar verilmiştir.
Yukarıda yer verilen açıklamalardan anlaşılacağı üzere, “DYKES ON BIKES” başvurusu hakkındaki ret kararı, USPTO Temyiz Kurulu kararı verilmesine gerek kalmadan kaldırılmıştır.
Bu noktada, ilk yazımızda neden Temyiz Kurulu kararı ne yönde olmuştur şeklinde yanıltıcı bir soru sorduğumuz ve neden bu vakayı seçtiğimiz sorulabilir. Bunun birden fazla yanıtı var:
1- Yazı hazırlayacağım günden hemen bir gün önce Ankara Valiliği il genelinde LBGTİ etkinliklerini süresiz olarak yasakladı. Karar esasen genel ahlak, kamu düzeni ve bir takım toplumsal duyarlılıklar gibi gerekçelere dayandırılmıştı. İçselleştiremediğim bu idari karar hakkında düşünürken, bağlantılı bir konuda yazmayı yerinde buldum.
2- Süregelen davaların bekletici mesele sayılıp sayılamayacağı Türk marka inceleme sistemi pratiklerinde sıklıkla tartışılan bir konu. Bu konudaki kişisel görüşlerimi ayrı bir yazıda belirtmeyi yerinde bulmakla birlikte, USPTO pratiğinde bekleme kararlarına bir örnek vermenin yerinde olacağını düşündüm.
3- Uzun zamandır yazmayı düşünüp yazamadığım “THE SLANTS” davası hakkındaki SCOTUS kararını ve aşağılayıcı – incitici markaların tescil edilemeyeceği yönündeki yasa hükmünün A.B.D.’nde anayasa tarafından güvence altına alınan ifade özgürlüğü ilkesine aykırılık gerekçesiyle iptal edildiğini bu şekilde hatırlatmış olmayı tercih ettim.
Görüşlerini paylaşan okuyuculara tekrar teşekkür ediyorum ve eğer varsa, ek değerlendirmeleri bekliyorum. Siz Ne Düşünürsünüz serisinin bir sonraki yazısında görüşmek üzere.
Siz ne düşünürsünüz serimizin üçüncü sorusu A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) kararları arasından geliyor.
Aşağıda görseline yer verilen “DYKES ON BIKES” marka tescil başvurusu USPTO’ya 28/04/2015 tarihinde yapılıyor. Başvurunun kapsamında 41. sıınfa dahil çeşitli hizmetler bulunuyor. Bunlar arasında; motosiklet kullanma alanında eğitim, sosyal eğlence etkinliklerinin organizasyonu, festival, sokak fuarı düzenleme tipinde eğlence hizmetleri başta geliyor. Hizmetlerin bir kısmının lezbiyen, biseksüel, cinsiyet değiştirmiş, vb. yönelim ve kimlikleri olanların onurlarını güçlendirme amaçlı olduğu da hizmet listesinde belirtiliyor. Merak edenler için İngilizce hizmet listesinin tamamını aşağıdaki şekildedir: “Education services, namely, providing workshops and instruction in the field of motorcycle riding and maintenance; Entertainment services in the nature of arranging social entertainment events; Entertainment services in the nature of organizing, arranging and conducting motorcycle riding excursions; Entertainment services in the nature of organizing and conducting parade contingents, community festivals, parade and festival events, street fairs, in-person learning forums, seminars,parties and rallies, all for educational, cultural and entertainment purposes, to support, organize and motivate women motorcyclists everywhere to do the same, thereby fostering pride in a wide variety of sexual orientations and identities, namely, lesbian, bisexual and transgender; Entertainment services, namely, participation in parade contingents, community festivals, parade and festival events, street fairs, in-person learning forums, seminars, parties and rallies, all for educational, cultural and entertainment purposes, to support, organize and motivate women motorcyclists everywhere to do the same, thereby fostering pride in a wide variety of sexual orientations and identities, namely, lesbian, bisexual and transgender; Organizing events in the field of motorcycle riding for cultural or educational purposes; Providing a website featuring entertainment information.”
“DYKES ON BIKES” işaretinde yer alan “dyke” kelimesinin Türkçe karşılığı lezbiyen kelimesinin argodaki kullanımı oluyor. Bir diğer deyişle dyke, argoda lezbiyenin karşılığı olarak kullanılıyor ve biz de bunu, Türkiye’de lezbiyenin argodaki karşılıklarından olan “lezboş” olarak çevirmeyi tercih ediyoruz. “DYKES ON BIKES” ibaresinin tam karşılığı bu durumda “MOTOSİKLET (BİSİKLET) ÜZERİNDE LEZBOŞLAR” olarak ortaya çıkıyor.
Bu noktada başvuru sahibi “SAN FRANCISCO DYKES ON BIKES WOMEN’S MOTORCYCLE CONTINGENT”in kar amacı gütmeyen lezbiyen bir motosiklet topluluğu olduğunu da belirtmeliyiz. Bir diğer deyişle, başvuru sahibi lezbiyenlerden oluşan bir topluluktur.
USPTO uzmanı başvuruyu ilk aşamada, “dykes” kelimesini aşağılayıcı bir tabir olarak değerlendirerek “aşağılayıcı markaların tescil edilemeyeceği” yönündeki kanun maddesine dayanarak reddediyor. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz ediyor.
Sizce USPTO Temyiz Kurulu’nun kararı ne yönde olmuştur? Karara yarın veya takip eden gün yer vereceğiz, bu aşamada yorumlarınızı bekliyoruz.
Yorum ve değerlendirmeleriniz için şimdiden teşekkürler.
Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnası; ulusal marka mevzuatımızda ayırt edici nitelikten yoksunluk, tanımlayıcılık ve ticaret alanında ortak kullanıma açık olma içerikli mutlak ret nedenleri kapsamına giren işaretlerin reddedilmesinin istisnasını teşkil eden bir hükümdür. Aynı istisna, ulusal mevzuatımıza kaynak teşkil eden Avrupa Birliği marka düzenlemelerinde ve A.B.D. marka mevzuatında da mevcuttur.
Ulusal uygulamamızda, yukarıda belirtilen ret nedenleri kapsamında reddedilmiş neredeyse her başvuruya karşı yapılan itirazlarda, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnası bir itiraz gerekçesi olarak öne sürülmektedir. Bu iddialar genellikle yetersiz ve hatta kimi zaman hiçbir dokümanla desteklenmemiş olduğundan, belirtilen iddiaya dayalı itirazlar çoğunlukla reddedilmektedir. Bununla birlikte, yabancı ofis ve mahkeme kararlarını da sıklıkla inceleyerek devam eden mesleki tecrübem çerçevesinde, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnasını ispatlamanın yabancı ofislerde Türkiye’ye kıyasla çok daha zor olduğunu belirtmem yerinde olacaktır.
Okumakta olduğunuz yazı kapsamında, A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu’nun, bir ürün şekli markasına ilişkin olarak kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiasını incelediği bir karar değerlendirilecektir. Yazıda, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnasına ilişkin olarak USPTO’da uygulanan genel ilkeler de belirtileceğinden, yazının okuyucularımızın ilgisini çekeceğini düşünüyoruz.
“Lululemon Athletica Canada Inc.” unvanlı başvuru sahibi, 7 Ağustos 2015 tarihinde aşağıda görseline yer verilen işaretin tescil edilmesi talebiyle USPTO’ya başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında 28. sınıfa dahil “Yoga matları” malları bulunmaktadır.
Başvurunun tarifnamesinde aşağıdaki açıklamalar yer almaktadır: “Başvuru, dikdörtgen şeklinde bir yoga matının üç boyutlu şeklinden oluşmaktadır. Yoga matının bir köşesi kavisli, diğer üç köşesi dik açılıdır. Yoga matının düz köşeleri ve diğer kısımları kesik çizgilerle gösterilmiştir ve kesik çizgilerle gösterilen bölüm markanın korunması talep edilen kısımlarını oluşturmamaktadır.”
USPTO uzmanı başvuruyu, şeklin ayırt edici olmayan bir ürün şekli olması ve başvuru sahibinin kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliği ispatlayacak yeterli kanıt sunmaması nedenleriyle reddeder. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenir. USPTO Temyiz Kurulu’nun 22 Haziran 2017 tarihli kararı, bu yazı kapsamında okuyuculara aktarılacaktır, kararın tüm metninin http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-86718537-EXA-10.pdf bağlantısından görülmesi mümkündür.
Temyiz Kurulu değerlendirmesine kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik incelemesine ilişkin genel ilkeleri sıralayarak başlar:
İnceleme konusu vakanın da konusunu oluşturan ürün şekilleri kendiliğinden ayırt ediciliğe sahip değildir ve ancak kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğin ispatlanması halinde tescil edilebilir. Kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliği ispatlama yükümlülüğü başvuru sahibine aittir. Kullanım sonucu ayırt edicilik, markanın ticari yaşamda esas olarak münhasır ve devamlı kullanımı suretiyle kazanılabilir. Başvuru sahibi kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliği ispatlamak için, ürün şeklinin tüketicilerin zihninde oluşturacağı birincil algının ürünün kendisi değil, ürünün ticari kaynağı olduğunu göstermelidir.
Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik doğrudan veya dolaylı kanıtlarla gösterilebilir. Doğrudan kanıtlar arasında fiili tanıklık, beyanlar veya tüketici anketleri bulunmaktadır. Dolaylı kanıtlar ise, tüketici yaklaşımının anlaşılmasına imkan sağlayabilecek, kullanım yılı sayısı, satış ve reklam miktarı veya benzeri nitelikte markanın tüketicilere yaygın biçimde erişimini gösteren kanıtlardır.
Kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliği ispatlamak için sunulması gereken kanıtların yeterlilik derecesine ilişkin belirlenmiş bir kural yoktur, bununla birlikte ürün şekilleri söz konusu olduğunda yükümlülük (sunulması gereken kanıt miktarı) daha ağırdır. İnceleme konusu işaretin ayırt edici nitelikten yoksunluğunun derecesinin yüksekliği ile kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğin ispatlanması için sunulması gereken kanıtlar doğru orantılıdır. Bunun sonucu olarak, özellikle tescili talep edilen işaretin bir ürün şekli olması durumunda, uzun süreli esas olarak münhasır biçimde kullanımın gösterilmesi bile kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğin ispatlanması için yeterli olmayabilir.
İncelenen vakada, başvuru sahibi tescilini talep ettiği şeklin, başvuru kapsamındaki mallar için esas olarak münhasıran ve devamlı biçimde kullanımı suretiyle, marka olarak ayırt edici hale geldiğini öne sürmektedir.
Başvuru sahibi iddiasını kanıtlamak için tescili talep edilen yoga matı şeklinin fotoğraflarını, web sitesi çıktılarını ve şirket fikri mülkiyet hakları yetkilisinin beyanını itirazına eklemiştir. Beyanda aşağıdaki hususlara yer verilmiştir:
Başvuru sahibi tescili talep edilen yoga matı şeklini 5 yılı aşkın süredir ticarette kullanmaktadır.
Başvuru sahibi tescili talep edilen yoga matı şeklini, kendi internet sitesinde ve diğer internet platformlarında ve sosyal medya sitelerinde tanıtmaktadır.
Başvuru sahibinin internet sitesinde yer alan ve tescili talep edilen yoga matını tanıtan bir video Ocak 2013’ten bu yana 14.000’den fazla kez izlenmiştir.
Tescili talep edilen yoga matı şekli, iki magazin web sitesinde haber olmak dahil olmak üzere medyanın yoğun ilgisiyle karşılaşmıştır.
Başvuru sahibi tescili talep edilen yoga matı şeklini tanıtmak için önemli kaynaklar harcamıştır.
Başvuru sahibi tescili talep edilen yoga matı şeklini taşıyan ürünlerden 1.340.000 adet satmıştır.
Başvuru sahibi bunlara ek olarak kendi web sitesinden ve diğer web sitelerinden tescili talep edilen yoga matı şeklini yorumlayan görüşler sunmuştur. Bu görüşlerde yoga matı şeklinin oldukça olumlu yorumlar aldığı görülmektedir. Yorumlarda tescili talep edilen yoga matı şekli yer almaktadır. Bununla birlikte bu fotoğraflar dışında sunulan kanıtların hiçbirinde tescili talep edilen yoga matının şekline atıf bulunmamaktadır. Başvuru sahibi, tüketicileri ürün şekline özel olarak yönlendiren biçimde reklam (look for advertisement) yapıldığını gösteren kanıtlar sunmamıştır ve kanıtlar arasında tescili talep edilen yoga matı şekline ait yorumlara rastlanılmamıştır.
Temyiz Kurulu kararında, başvuru sahibinin yoga matı fotoğraflarına ilaveten üçüncü taraflara ait yoga matı şekillerine de yer verilmiştir. Üçüncü tarafların yoga matlarında da kavisli kenarların kullanıldığı görülmektedir.
Temyiz Kurulu bu tespitlerin ardından kanıtlara ilişkin değerlendirmesini sunmuştur.
Başvuru sahibi ayırt edici markasının üç dik açılı, bir de kavisli kenara sahip dikdörtgen bir yoga matı şekli olduğunu öne sürmektedir. Bir kenarın kavisli olması yoga matının ayırt edici bir özelliği değildir, karar içeriğinde yer alan üçüncü taraf yoga matı fotoğrafları da bunu göstermektedir. Tüketicileri başvuru sahibinin yoga matlarının bir kenarının kavisli olduğuna yönlendiren reklamlar olmadığı sürece, tüketicilerin başvuru sahibinin yoga matlarının bu özelliğini, değil tek bir ticari kaynakla özdeşleştirmeleri, fark etmeleri bile beklenemez. Sunulan kanıtlardan hiçbirisi (reklamlar, yorumlar, medyadaki haberler, vs.) tescili talep edilen yoga matının bir köşesinin kavisli olmasına atıfta bulunmamaktadır ve dolayısıyla şeklin ayırt edici nitelik kazandığını göstermemektedir.
Başvuru sahibinin reklam harcamalarına ilişkin kanıt sunulmamıştır. Başvuru sahibinin itirazında önemli harcamalar yapılmış olduğu belirtilse de, bu belirsiz bir ifadedir ve somut kanıtlar bulunmamaktadır. Başvuru sahibi web sitesinde yer alan videonun 14.000 kez izlendiğini belirtilmiş olsa da, izlemelerin kaç ayrı birey tarafından yapıldığına ve başvuru sahibi web sitesine erişim sayısına yer verilmemiştir.
Başvuru sahibinin 1.340.000 adet yoga matı satması etkileyici olsa da, ticari başarı, alıcıların ürün şeklini mutlak olarak ticari kaynak gösterir biçimde değerlendirdiklerini ispatlamayacaktır. (Braun markalı blender ürünleri için yoğun tüketici talebi, halkın blender ürününün şeklini Braun’la özdeşleştirdiği sonucuna varılmasını sağlamayacaktır [Braun Inc. v. Dynamics Corp., 975 F.2d 815, 24 USPQ2d 1121, 1133 (Fed. Cir. 1992)]). Temyiz Kurulu kararının devamında, çeşitli mahkeme ve kurul kararları kaynaklı içtihadı sıralamıştır:
“Kanıtlar esasen, başvuru sahibinin yüksek miktardaki satışlarının ürünün çok talep görmesinin sonucu olduğunu göstermektedir.
Satışlardaki yükseklik, ürünün kaynak gösterir biçimde algılanmasından çok ürünün popülerliğinin göstergesidir.
Başvuru sahibinin satış başarısı, başvuru sahibinin kaliteli bir ürünü rekabetçi bir fiyatta sunmasıyla ilgilidir.
Başvuru sahibinin satışları etkileyici olsa da bu, tüketicilerin markayı tanımasını değil, sadece ürünün artan popülaritesini gösterebilir.”
İncelemenin neticesinde Temyiz Kurulu aşağıdaki sonuca ulaşmıştır:
İncelenen vakada sunulan kanıtlar, başvuru sahibinin yoga matı şeklinin tüketicilerce ticari kaynak gösteren bir şekil olarak algılandığını sonucuna varılmasını sağlamamaktadır. Sunulan tüm kanıtlar dikkate alındığında, başvuru sahibinin üç kenarı dik, bir kenarı kavisli yoga matı şeklinin Marka Kanunu Bölüm 2(f) uyarınca kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla, başvurunun reddedilmesi kararı Temyiz Kurulu’nca onanmıştır.
Yazının başında da belirttiğimiz gibi Türkiye’de kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiası, ayırt edici nitelikten yoksunluk, tanımlayıcılık ve ticaret alanında ortak kullanıma açık olma gerekçeleriyle reddedilmiş neredeyse her başvuruya karşı yapılan itirazlarda öne sürülmektedir. Bu iddiayı ispatlamak için yeterli derecede olmayan ve hatta hiç kanıt sunulmaması ise bu itirazların genel özelliğidir. USPTO Temyiz Kurulu’nun yukarıda yer verilen değerlendirmeleri, bu iddianın A.B.D.’nde ispatlanmasının özelikle de ürün şekillerinden oluşan işaretler bakımından oldukça güç olduğunu ortaya koymaktadır. Yüksek satış miktarları söz konusu olsa bile, yüksek satış miktarlarının ürünün ticari başarısını gösterdiği, ancak ticari başarının ürünün tüketicilerce kaynak gösterir bir marka olarak algılandığını ispatlamayacağı yönündeki mahkeme ve Temyiz Kurulu içtihatları çok dikkat çekicidir.
Net tespit ve ilkelere yer veren bu kararın okuyucularımızın da ilgisini çekeceğini düşünüyoruz. Yoga yapan okuyucularımız USPTO Temyiz Kurulu kararını nasıl değerlendiriyor acaba?
“Anything under the sun that is made by man is patentable[1]”
İçinde yaşadığımız biyoteknoloji yüzyılının temeli, ABD Yüksek Mahkemesi’nin Chakrabarty v. Diamond kararı neticesinde gen patentinin mümkün kılınması ile atılmıştır.
Hintli mikrobiyolog Chakrabarty, ABD Patent ve Marka Ofisi’ne patent başvurusunu okyanusa dökülen yağları temizleyen Pseudomonas bakterisi için yapmıştır. Yaşayan bir organizma üzerinde ilk patent başvurusu özelliğini taşıyan bu girişim beraberinde hukuki tartışmaları da başlatmıştır. ABD Yüksek Mahkemesi 16 Haziran 1980 tarihinde, genetik modifikasyona uğramış bakterinin patentlenebilir olduğuna karar vermiştir. Patent başvurusunun onaylanması ile insan geni patent koruması altında alınabilmiştir
I. ABD Patent ve Marka Ofisi’neBaşvuru
Mikrobiyolog Chakrabarty okyanusa dökülen yağları temizleyen Pseudomonas bakterisi için ABD Patent ve Marka Ofisi’ne yaptığı patent başvurusunun reddedilmesi üzerine Yüksek Mahkeme’ye başvurmuştur. Chakrabarty’nin patent başvurusunun konusu; Pseudomonas bakterisinin en az iki adet sürdürülebilir enerji üreten plazmitlere sahip olması ve her bir plazmitin ayrı bir hidrokarbon parçalama yolu sağlaması hakkındadır. Başvuru, bakterinin özelleşmiş yapısının doğada bulunamayacağını yani bir buluş olarak patentlenebilir özelliğe sahip olduğu savıyla yapılmıştır. Ancak söz konusu başvuru, bakterinin “doğal ürün” olmasından ve “canlıların” patentlenebilir olmamasından ötürü patent ofisi tarafından reddedilmiştir.
Chakrabarty’in Patent Ofisi Temyiz Kurulu’na yapmış olduğu itiraz sonucunda; kurul canlıların patentlenemeyeceği hususunda mutabık kalmakla birlikte; bilinen bir bakterinin üretmediği bir plazmitler kombinasyonu üretmek için modifiye edilmiş bakterinin, doğal ürün olarak sınıflandırılamayacağı kanısına varılmıştır.
II. Yüksek Mahkeme Kararı
Patent Ofisi’nin nihai kararının iptali için başvurulan Yüksek Mahkeme 5’e 4 oyla ABD Patent Kanunu‘nun 35 U.S.C. 101 maddesini (“Her kim kullanılabilir bir makine, ürün, bir karışım veya bunların sonucunda herhangi yeni ve kullanılabilir bir buluş icat eder veya keşfederse bu başlığın şart ve koşullarına uygun olmak kaydıyla patent alma hakkına sahiptir[2] “) geniş yorumlama yoluna giderek; “herhangi bir kullanılabilir buluş” ifadesinin doğal olmayan yollardan ürün ve karışımları da ihtiva edeceği kanısına varmıştır.
İnsan eliyle yapılmış her şeyin patentlenebilir kabul edilmesi şeklinde oldukça geniş yorumlanan ABD Patent Kanunu’nun ilgili maddesi, ABD’yi en ileri aşamada inovasyonların meskeni haline getirmiştir.
Eklenmelidir ki; Yüksek Mahkeme sadece doğa kanunları, fiziksel fenomenler ve soyut fikirlerin (Örneğin Parker v. Flook, Gottschalk v. Benson, Funk Brothers Seed Co. V. Kalo Inoculant Co.) patentlenemeyeceğine ilişkin karar vererek; patentlenebilirlik sınırını oldukça geniş yorumlama eğiliminde davranmıştır. Velhasıl Chakrabarty kararının açmış olduğu yol, Yüksek Mahkeme’nin önüne gelen davalarda takınacağı tavrı önemli ölçüde etkilemiştir.
III. Emsal Kararlar
Chakrabarty v. Diamond kararından bu yana mikro organizmalar ve insan geni üzerinde birçok patent başvurusu yapılmış ve bir kısmı da Yüksek Mahkeme huzuruna taşınmıştır. Biyoteknoloji yüzyılının başlangıç vuruşu olan Chakrabarty v. Diamond kararı sonrasında; biyotıp etiği açısından tartışmalı birçok karar verilmiştir.
Hagagai Kararı
1984 yılında batı dünyasından tıbbi yardım talebinde bulunan Hagagai Kabilesi’nin talebi üzerine, ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü binlerce kişiden kan örnekleri toplamıştır. Uyuşmazlık ise bu örneklerden alınan DNA’ların kabileye danışılmadan özel şirket tarafından alınmasından sonra doğmuştur[3].Bu genin -Lymphotropic Virus (HTLV) özelliğinde olduğu ve HTLV-I ve ilişkili virüslere karşı koruma sağladığı ortaya çıkmıştır. Dava sonucunda gen patentleri geri alınmış ve kan örnekleri Budapeşte Anlaşması’na göre cüzi bir ücret karşılığında bir Amerikan şirketine devredilmiştir. Ancak kan örnekleri geri alınamamıştır.
Chiron Corporation v. Murex Diagnostics Ltd ve Organon Teknika LtdKararı
Chiron firması Hepatit B virüsünü tespit eden bir usul ile birlikte 100’den fazla HCV ilişkili (Hepatit C polipeptitleri dahil) 20 ülkede geçerli patentin sahibidir. Üstelik bu patentler tarama, aşılama gibi birçok klinik çalışmada kullanılmasını içermektedir. Tartışamaya konu mesele, patentin son derece geniş koruma alanı sebebiyle; aşı araştırması yapan firmalara izin verilmemesi veya ilaç fiyatlarını çok yükselten; çok yüksek fiyattan lisans bedelinin talep edilmesidir. İngiliz Yüksek Mahkemesi’nin kararı ise Chiron firmasının patent haklarının korunmasına hükmetmiştir ve firma lehine ihtiyadi tedbir kararı vermiştir. Bu karar gereğince Murex ve Organon İngiltere’de HCV test kitleri satamayacaktır.
Moore v. Kalifornia Üniversitesi (UCLA)
John Moore tedavi olduğu UCLA’da kendisinden alınmış kan ve doku örneklerinden geliştirilebilecek her bir ürün üzerinde kendisine ve mirasçılarına ait olan tüm hakları UCLA’ya bağışladığını bildiren onay formlarını imzalamayı reddettiği halde kendisinden alınan örnekler ile T-lenfositlerinden bir hücre hattı geliştirilmiştir. Moore’un onay vermemesine rağmen, 1983’te Üniversite kurumsal olarak başvuruda bulunmuş ve patent 1984 yılında onaylanmıştır. Moore, doktorları güvene dayanan görevlerin ihlâl ve kendisine ait bir şeyi izinsiz amaçla kullanmakla suçlayarak dava açmıştır.
Mahkeme, vücut dışına çıkarıldıkları için Moore’un hücreleri üzerindeki mülkiyet hakkını artık kaybettiğini, ayrıca, biyoteknolojininin ilerlemesi için gerekli hammaddeyi sağlamanın başka türlü mümkün olamayacağı gerekçesiyle hücreler üzerinde doktorların yetkisini tanımıştır. Ne var ki kararda Moore’un bu konuda bilgilendirilmemiş ve de onamının alınmamış olmasına değinilmemiştir. Böylelikle Moore, kendi hücreleri kullanılarak geliştirilmiş ve patenti alınmış bu ürünün maddi getirisi üzerinde hak sahibi olamamıştır.
Ayrıca Yüksek Mahkeme Moore’un sıra dışı nitelikleri sebebiyle seçildiği iddiasını reddetse de bu durum gerçeği yansıtmamaktadır. Kendisinin vücudunda akyuvar sayısını artıran özel bir protein bulunmaktaydı.
IV. 37. Yıldan Bugüne Görünüm
Yüksek Mahkeme’nin yoruma açık bir çok kararı, 37 yıl içerisinde patentlenebilirlik kavramı için anlamlı belli başlı prensipler dizisi oluşturmayı başarmıştır:
Doğada bulanan/ doğal olarak oluşmuş genler patentin konusu değildir.
Moleküler Patoloji Derneği v. Myriad Genetics arasındaki uyuşmazlık konusu; mutasyona uğramaları halinde yumurtalık ve göğüs kanseri riskini artırabilecek BRCA1 ve BRCA2 genlerinin tam yerlerini tespit eden Myriad Genetics şirketinin, BRCA ile ilgili testler yapan başka kurumlara patent haklarına tecavüz ettiği gerekçesiyle patent tecavüzü davaları açması ve BRCA testleri üzerine tekelini sağlamlaştırması üzerine Moleküler Patoloji Derneği’nin Myriad Genetics’e ait patentlerin 35 U.S.C. madde 101’ e aykırılık oluşturduğu savıyla Yüksek Mahkeme’ye başvurmasıdır. Yüksek Mahkeme, söz konusu yasanın lafzının “icat veya keşfedilen her yeni ve faydalı şey veya geliştirmeler” için patent alınabileceğine olanak sağladığı görüşünü sunmuştur. Ancak, doğa kanunları, doğa olayları ve soyut kavramların patentlenemez olduğuna hükmetmiştir çünkü bunlar bilimsel ve teknolojik çalışmalarda kullanılan araçlardır ve bunların patentlenmesi bu araçların kullanımını engelleyerek çalışmaları durdurabilecektir. Sonuç olarak izole edilmiş DNA’nın patentlenebilir olmadığı fakat cDNA’nın patent koruması altına alınmaya elverişli bulunduğu ifade edilmiştir
Kök hücre patentlenebilirlik özelliği taşımamaktadır.
Avrupa Adalet Divanı’nın Brüstle v. Greenpeace kararı ise Dr. Oliver Brüstle’nin insan embriyosundan alınan kök hücreleri sinir hücrelerine dönüştürerek bunlar üzerinde 1997 yılında aldığı patentten kaynaklanmaktadır. 2004 yılında Greenpeace tarafından açılan dava Ekim 2011’de son bulmuştur. Avrupa Adalet Divanı (EUCJ) kendisine gelen uyuşmazlıktaki terimleri yorumlamak için 98/44/EC sayılı direktiften yararlanmıştır. Üye ülkelerin hukuki ortaklıkların bulunmaması sebebiyle hukuk terimlerini yorumlamayı ülkelerin iç hukuklarına bırakma eğiliminde olan Divan, istisnai olarak patent hukukunda kullanılmak üzere “embriyo” kavramını “döllenme aşamasından itibaren gelişen insan yumurta hücresidir” şeklinde oldukça geniş bir biçimde yorumlamıştır. Döllenmemiş yumurta hücreleri, bütün bir organizma oluşturma potansiyeli kazanmakla embriyo tanımına girmektedir. Divan tarafından embriyoların araştırma amaçlı kullanımı da sınai ve ticari kullanım olarak sayılmış olup; patentlenebilirlik kapsamı dışında tutulmuştur. Sadece insan embriyolarına uygulanabilen tedavi ve teşhis yöntemleri söz konusu olduğunda, insan embriyolarının kullanılması konusunda patent verilebilecektir.
V. Sonuç
Chakrabarty kararının üzerinden geçen 37 yılda biyoteknolojik keşifler hiç durmadan ilerlemeye devam etmektedir. Çeşitli ülkelerin yüksek mahkeme kararlarında genel eğilim ise bu keşiflerin patent koruması altına alınarak, mucitlerin buluşlardan elde ettiği sonuçlardan maddi kazanç elde etmesini desteklemektedir. Bu durum, araştırmaların teşviki olarak yorumlanmaktadır; öte yandan insan bedeni üzerinde mülkiyet hakkının sınırı halen muğlak bir çizgide ilerlemektedir. Sonuç olarak 37 yılın sonucunda henüz sistematik bir sınırdan bahsetmek mümkün olmasa dahi kararlar belli başlı dokunulmaz alanlar yaratmıştır. Buna göre doğada kendiliğinden oluşmuş genler, mikroorganizmalar patentlenemezler.
[1] Gök kubbenin altında insan eliyle yapılmış her şey patentlenebilir.
[2] “Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title” (Çeviri bana aittir.)
Fransız Devrimi yıllarında giyotinde idam edilen Fransa Kraliçesi Marie-Antoniette, devrim öncesi dönemde sefalet içindeki halka yönelik olarak söylediği iddia edilen “Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler.” ifadesiyle hatırlanmaktadır. Bu ifadenin Marie-Antoinette’e ait olmadığı sonradan çoğunlukça kabul edilmiş olsa da, sabık Kraliçe tarihte yerini maalesef kendisine atfedilen bu cümleyle almıştır. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de bir TV sunucusunun ağzından çıkan “Menemen yiyemiyorsan portakal ye – Menemen yiyemiyorsan mehter ye.” ifadesi ise, ülkemizde bu tarihi cümleyi bir kez daha anımsamamıza yol açmıştır.
Fikri mülkiyet hakları ile ilgisi bulunmayan bu girişin ardından, Marie-Antoinette ibareli bir marka başvurusu hakkında verilen ret kararına karşı yapılan itirazın USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenmesinin bu yazının konusu olduğunu belirtmek yerinde olacaktır. İncelenecek kararın tüm metnine http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-79161682-EXA-21.pdf bağlantısı aracılığıyla erişim mümkündür.
“Tempting Brands Netherlands B.V.” firması 5 Aralık 2014 tarihinde standart karakterlerde yazılı “MARIE-ANTOINETTE” kelime markasını tescil ettirmek amacıyla A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’ne başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında esasen 9. sınıfa dahil güneş gözlükleri, gözlükler, kontak lensler, gözlük kutuları, koruyucu kasklar, 18. sınıfa dahil çantalar, valizler, cüzdanlar ve 25. sınıfa dahil giyim eşyaları, çoraplar, ayak giysileri ve baş giysileri, vb. malları yer almaktadır.
MARIE-ANTOINETTE
USPTO uzmanı başvuruyu aşağıda görebileceğiniz standart karakterlerde yazılı “BREGUET MARIE-ANTOINETTE” markasından dolayı reddeder. Ret gerekçesi markanın kapsamında 14. sınıfa dahil “değerli metaller ve alaşımları, mücevherat, değerli taşlar, zaman ölçme cihazları” gibi mallar yer almaktadır.
BREGUET MARIE-ANTOINETTE
Bu noktada altı çizilmesi gereken husus, ret kararının ilana itiraz üzerine değil resen verildiği ve karıştırılma ihtimali gerekçesine dayandığıdır.
Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenir. Temyiz Kurulu’nun 11 Nisan 2017 tarihli kararı aşağıda okuyuculara aktarılacaktır.
Kurul, ilk olarak başvuru (MARIE-ANTOINETTE) ile ret gerekçesi markanın (BREGUET MARIE-ANTOINETTE) benzerliği hususunu değerlendirir.
Yerleşik içtihada göre, marka benzerliği için uygulaması gereken test markaların yanyana koyulup karşılaştırılması değildir; yapılması gereken, markaların bıraktıkları ticari izlenimin yeteri derece benzer olup olmadığının değerlendirilmesi ve bu yolla markalarla karşılaşacak kişilerin taraflar arasında bir bağlantı kurmaları varsayımının ortaya çıkıp çıkmayacağına karar verilmesidir. Odak olarak alınması gereken markaların spesifik algısını değil genel olarak oluşturdukları algıyı barındıran ortalama tüketicilerin hafızasıdır. İncelenen vakada malların (gözlükler, mücevherat, çantalar, giysiler, vb.) niteliği göz önüne alındığında, dikkate alınması gereken ortalama tüketici grubunun sıradan tüketiciler olduğu görülmektedir.
Temyiz Kurulu takibinde, markaları oluşturan “Marie-Antoinette” ve “Breguet” kelimelerinin analizine geçer.
“Marie-Antoinette” yazının başında da belirttiğimiz gibi Fransız Devrimi sırasında Fransa Kraliçesi olan bir tarihi kişiliktir ve karşı devrimci faaliyetleri (dış düşmanlar ve devrim düşmanlarıyla işbirliği) nedeniyle giyotinde idam edilir.
“Breguet” ise 1775 yılında kurulan İsviçreli bir saat üreticisidir. Saatlerin yanısıra yazım aletleri, mücevherat ve kol düğmeleri de firmanın üretim sahasında bulunmaktadır. Breguet firması saat üreticisi “Abraham-Louis Breguet” tarafından 1775 yılında kurulmuştur ve Kraliçe Marie-Antoinette de, Breguet tarafından üretilen saatlerin hayranıdır. Öyle ki, kocası Kral XVI. Louis kendisine Breguet’ten birkaç saat hediye etmiştir. Buna ilaveten, kraliçenin arkadaşı ve aşığı olarak tanınan Axel Von Persen de, Breguet’ten Marie-Antoinette için özel bir saat sipariş etmiştir ve bu saatin o devirde saatçiliğe ilişkin tüm teknik uzmanlığı ve hünerleri içermesini istemiştir. Breguet’in şaheseri “Marie-Antoinette” saati böylece ortaya çıkmıştır. (bkz. https://www.breguet.com/en/house-breguet/manufacture/marie-antoinette-pocket-watch)
Aşağıda Breguet’nin “Marie-Antoinette” isimli şaheserini görebilirsiniz:
Marie-Antoinette bu saate bakıp zamanı nasıl anlayabiliyormuş acaba?
Başvuru sahibine göre kendisine ait “MARIE-ANTOINETTE” markası ile ret gerekçesi “BREGUET MARIE ANTOINETTE” markaları birbirlerinden büyük ölçüde farklıdır, şöyle ki ret gerekçesi markada yer alan “BREGUET” ibaresi markanın baskın unsurudur ve markaların birbirlerinden kolaylıkla ayırt edilmesini sağlayacaktır.
Ana (çatı) marka veya bir tasarımcı adı ile birlikte bir ürün modelinin markasından oluşan bileşke markalarda, ana markanın veya tasarımcı isminin kullanım biçimine bakılarak markaların benzer olup olmadığına nasıl karar verileceğinin müstakil bir kuralı yoktur. Ana marka ve tasarımcı ismini içeren markaların benzer olup olmadığı analiz edilirken, markalar bütün olarak ortaya çıkardıkları algı esasında değerlendirilmelidir.
Kurul, bir ana marka veya tasarımcı isminin tescilli bir markaya eklenmesi halinin karıştırılma olasılığı değerlendirmesine farklı etkileri olabileceğini önceki kararlarında ortaya koymuştur:
Bu tip bir ekleme ticari kaynak bakımından karıştırmayı ortadan kaldırmaya yardımcı olmak yerine, karıştırılma ihtimalini kuvvetlendirebilir. Buna karşın, ürün modelini gösteren markalar arasında fark edilebilir ayrımlar bulunması veya ürün modelini gösteren markaların yüksek derecede çağrıştırıcı, tanımlayıcı terimler olması veya yaygın kullanımı bulunan veya yaygın biçimde tescil edilmiş terimlerle oynama içeren kelimeler olması halinde, ihtilaf konusu ibarelere ana markanın veya başka unsurların eklenmesinin, markaları bütün olarak birbirlerinden ayırt edilebilir hale getirdiği kabul edilebilecektir.
İncelenen vakada her iki markada da “MARIE-ANTOINETTE” ibaresi yer almaktadır. Markaların ortak unsurlarının aynı olduğu bu tip durumlarda, tescilli markaya aşina olan alıcıların, ana markanın veya tasarımcı isminin önceden meçhul olan kaynağı basitçe bildirdiğini varsayacağı kabul edilebilir.
“MARIE-ANTOINETTE” ibaresi başvuru ve ret gerekçesi marka kapsamındaki malların hiçbirisinin niteliğini veya karakteristik özelliğini belirtmemektedir ve bu mallar bakımından çağrıştırıcı veya tanımlayıcı içerikte değildir. Başvuru sahibi, ret gerekçesi markada yer alan “BREGUET” ibaresinin saat yapımcılığı sektöründeki tanınmışlığını öne sürerek, ret gerekçesi markada tüketicilerin dikkatini çeken baskın unsurun bu ibare olduğunu belirtmektedir. Buna karşın, “BREGUET” markasının Birleşik Devletler’de tanınmış bir marka olduğunu gösterir kanıtlar sunulmadığı gibi, “BREGUET” tanınmış bir marka olsa da, başvuruda “MARIE-ANTOINETTE” ibaresi de bulunmaktadır ve marka bütün olarak incelemeye alınmalıdır. Başvuru ve ret gerekçesi markaların sahiplerinin “MARIE-ANTOINETTE” ibaresini eşzamanlı olarak kullanmaları, tüketicilerin malların aynı ticari kaynaktan geldiğine yanlış biçimde inanmalarına yol açabilir.
Başvuru sahibi “MARIE-ANTOINETTE” ibaresinin ret gerekçesi markanın kapsadığı mücevherler ve saatler bakımından tanımlayıcı veya çağrıştırıcı olduğunu gösterir kanıtlar sunmadığından, “BREGUET” ana markasının veya tasarımcı isminin eklenmesi, geri kalan kısımları aynı olan markaların birbirlerinden ayırt edilebilmesini sağlamayacaktır, dolayısıyla “BREGUET MARIE-ANTOINETTE” ve “MARIE-ANTOINETTE” markaları görsel, işitsel, anlamsal ve ticari izlenim bakımlarından birbirlerine benzerdir.
Temyiz Kurulu devamında malların benzerliği ve doğası hususlarını değerlendirmiştir.
Ret kararını veren USPTO uzmanı güneş gözlükleri, çantalar, giysiler malları ile mücevherat, saatler mallarının aynı markayla piyasada kullanıldığını gösteren çok sayıda 3. taraf markasını kararında sunmuştur.
Kurul, öncelikle olarak sunulan 3. taraf markalarında da ana marka veya tasarımcı isminin kullanıldığını belirtmiştir. Buna karşın Kurul, bu tip markaların bağlantısız mallar ve hizmetler için de lisansa konu olabildiğini, dolayısıyla malların bağlantılı olduğunu ispatlama konusunda ispat gücünün düşük olabileceğini de belirtmiştir. Bununla birlikte incelenen vakada, üçüncü taraf kullanımları ikna edici kanıt teşkil etmektedir, şöyle ki ret gerekçesi marka bir ana markayı içermektedir ve tüketiciler, tescilli marka sahibinin “BREGUET” ana markasını geniş bir ürün grubu için satabileceğini veya lisansa konu edebileceğini düşünebilecektir. Mücevherat ve saatler için kullanılan “BREGUET MARIE-ANTOINETTE” markasına aşina olan tüketiciler, “MARIE-ANTOINETTE” markalı gözlükler, çantalar ve giysilerle karşılaştıklarında, bu tip moda ürünlerinin aynı ticari kaynaktan geldiğine yanlış biçimde inanabilirler.
Bunun ötesinde, bir tarafta gözlükler, çantalar ve giysiler, diğer tarafta mücevherat ve saatler bulunsa da, bu ürünlerin tamamı arzu edilen, stil sahibi bir görünüme ulaşma amacıyla kullanılmaktadır. Dolayısıyla, malların tamamı giyim eşyalarını ve aksesuarları kapsayan bütüncül moda penceresinden birbirleriyle bağlantılıdır.
Bu noktada Temyiz Kurulu’nun malların bağlantılı olarak kabul edilmesi haline ilişkin genel tespiti kanaatimizce dikkatle değerlendirilmelidir:
Temyiz Kurulu, tarafların mallarının birbirlerinden farklı olduğunu kabul etse de, bu farklılık malların birbirleriyle bağlantı olabileceğine yönelik tespiti dışlayamaz. Bu tip durumlarda incelenmesi gereken tarafların malların birbirleriyle karıştırılıp karıştırılmayacağı değil, bunun ötesinde alıcıların malların aynı ticari kaynaktan geldiği inancına kapılıp kapılmayacağıdır. Dolayısıyla, karıştırılma olasılığının varlığı yönündeki tespiti desteklemek için malların aynı veya birbirleriyle rekabet edebilir doğada olması veya aynı ticari kanallarla satılması gerekli değildir. Karıştırılma olasılığının varlığı yönündeki tespiti desteklemek için malların birbirleriyle bağlantılı olması veya malların pazarlanmasına ilişkin hallerin veya faaliyetlerin bu mallarla karşılaşacak aynı kişiler için, mallar için kullanılan markalardaki benzerliklerden dolayı, malların aynı kaynaktan geldiği veya aynı üreticiyle bir şekilde bağlantılı olduğu yanlış inancına yol açması veya açabilmesi yeterlidir.
Başvuru sahibi, ortalama fiyata sahip giysiler, gözlükler ve deriden eşyalarla, yüksek fiyata sahip mücevherat ve saatlerin aynı ticari kaynaktan geldiğine alıcıların inanmayacağını öne sürmektedir. Buna karşın Kurul’a göre, tarafların mallarının fiyatlarını sınırlayan dışsal kanıtlara başvurulması mümkün değildir.
Yukarıda belirtilen açıklamalar ışığında, Temyiz Kurulu tarafların markalarının kapsadığı malları birbirleriyle bağlantılı mallar olarak değerlendirmiştir.
Kurul, kararın devamında tarafların markalarının kapsadığı malların aynı ticari kanallarla pazarlanabileceğini tespit etmiş ve ret gerekçesi markanın kapsadığı malların alıcılarının sofistike, dikkatli tüketiciler olduğu yönündeki başvuru sahibi argümanını kabul etmemiştir.
Tüm bu tespitlerin neticesinde Temyiz Kurulu, markaların benzer, malların bağlantılı olması ve malların aynı ticari kanallarla sunulması gerekçeleriyle, başvuru sahibinin gözlükler, çantalar, giysiler mallarını kapsayan “MARIE-ANTOINETTE” markasıyla, mücevherat, saatler mallarını kapsayan ret gerekçesi “BREGUET MARIE-ANTOINETTE” markası arasında karıştırılmanın ortaya çıkabileceği sonucuna ulaşmıştır. Bu tespit çerçevesinde, başvuru sahibinin itirazı reddedilmiştir.
Okuduğunuz yazı kapsamında yer verdiğimiz karar, bir ana markayla birlikte kullanılan bağımsız ayırt edici karaktere sahip ikinci markanın, başka bir tarafa ait markayla aynı olması halinde USPTO’nun karıştırılma ihtimalini hangi ilkeler kapsamında değerlendirdiğini göstermesi bakımından önemlidir. Aynı konu hakkında Avrupa Birliği uygulamasının anahatlarını çizen “THOMSON LIFE” kararını IPR Gezgini’nde daha önceden incelemiştik. Merak eden okuyucularımızın “Bileşke Kelime Markalarında Kelime Unsurlarından Birisinin Önceden Tescilli Olması Durumunda Karıştırılma İhtimalinin Varlığı – Adalet Divanı “Medion v. Thomson” Kararı (C-120/04)” başlıklı bu yazıya http://wp.me/p43tJx-9S bağlantısından erişimi mümkündür.
Her iki yazıyı birlikte inceleme fırsatını yaratacak okuyucularımız, farklı kavramlar veya ifadeler kullanılarak yazılmış olsalar da, AB ve USPTO uygulamasının esasen aynı noktaları işaret ettiğini fark edeceklerdir.
İncelenen kararda dikkati çeken bir diğer husussa, mücevher ve saatler mallarıyla, gözlükler, çantalar ve giysiler mallarının USPTO tarafından hangi nedenlerle birbirleriyle bağlantılı mallar olarak değerlendirildiğidir.
Ulusal uygulamamızda da sıklıkla karşılaşılan bu tip ihtilaflar hakkında detaylı değerlendirmeler içeren kararın okuyucularımızın ilgisini çekeceğini umuyoruz.
“Mickey Mouse” karakterinin dünyanın en ünlü çizgi kahramanlarından birisi olduğu (belki de en ünlüsü olduğu) konusunda şüphem bulunmamakla birlikte, bu minik fareyi bu kadar popüler ve sevilir kılan nedir sorusunu kendi adıma yanıtlamam mümkün değil. Sevdiğim çizgi karakterlerin listesini yapacak olsam, Mickey Mouse (sevgilisi Minnie Mouse ile birlikte) bu listenin muhtemelen sonunda yer alır.
Mickey’i pek sevmiyor olmam, karakterin dünya üzerindeki popülerliğine elbette gölge düşürmeyecektir. Bu yazı kapsamında inceleyeceğim, A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu kararı, Mickey’in çiziminin ne denli bilinir olduğunun bir göstergesi olarak da değerlendirilebilir.
“Me and the Mouse Travel, LLC” firması 17 Mart 2015 tarihinde, aşağıda görseline yer verilen markanın tescil edilmesi için USPTO’ya başvuruda bulunur:
Başvurunun kapsamında, Nicé sınıflandırmasının 39. sınıfında yer alan “Seyahat ve tur planlanması ve düzenlenmesi ile ilgili seyahat acentası hizmetleri” bulunmaktadır.
USPTO Marka Departmanı başvuruyu, başvuruyu oluşturan işaretin “Disney Enterprises, Inc.” firmasıyla hatalı biçimde bağlantı kurulabilecek (falsely suggests a connection) unsurlardan oluşması veya bu tip unsurları içermesi nedeniyle reddeder. Hatalı biçimde bağlantı kurulabilme gerekçesine dayalı karar, başvurunun “the Mouse” (fare) kelimesini ve “siyah bir kol ve beyaz bir eli” içermesi hususlarıyla açıklanır.
Bu noktada, Disney’le özdeşleşmiş Mickey Mouse karakterinin çiziminde de farenin siyah bir kolu ve el bölgesinde beyaz bir eldiveni olduğu okuyuculara hatırlatılmalıdır.
Başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenir. Temyiz Kurulu itiraz hakkındaki kararını 21 Nisan 2017 tarihinde verir. Bu yazı kapsamında okuyucularımıza aktarılacak olan kararın tüm metnine http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-76717725-EXA-9.pdf bağlantısından erişilmesi mümkündür.
Temyiz Kurulu incelemesine ret kararının gerekçesinin analizi ile başlar.
A.B.D. Marka Kanunu’nun 2(a) maddesi diğerlerinin yanısıra, kişiler, kuruluşlar, inançlar veya ulusal sembollerle hatalı biçimde bağlantı kurulabilmesini sağlayabilecek unsurlardan oluşan veya bu tip unsurları içeren markaların tescilini yasaklamaktadır. Bu tip bir bağlantıya dayanarak ret kararı veren uzman kararında aşağıdaki hususları göstermek zorundadır:
Marka, daha önce başka bir kişi veya kuruluş tarafından kullanılan isim veya kimliğin aynısı veya çok benzeri olmalıdır.
Marka, başka bir şekilde anlaşılması mümkün olmayacak ve açık biçimde ilgili kişi veya kuruluşu işaret etmelidir.
Markanın işaret ettiği kişi veya kuruluşun, başvuru sahibinin başvuru kapsamında vereceği hizmetlerle bağlantısı bulunmamalıdır.
Bahsi geçen kişi veya kuruluşun ünü veya bilinirliği o denli yüksek olmalıdır ki, başvuru sahibinin mal veya hizmetlerine ilişkin olarak kullanıldığında dahi, ilgili kişi veya kuruluşla bağlantı kurulacağı varsayılabilmelidir.
USPTO uzmanı kararında, başvuru konusu markanın içerdiği şekil unsurunun Mickey Mouse karakterinin bir parçasının (kol ve elinin) çok benzeri olduğunu, aynı zamanda “Mouse” (fare) kelimesini içerdiğini ve başvuru konusu markanın Disney’in en bilinen karakterinin bir parçasını içermesi nedeniyle, başvurunun başka bir şekilde anlaşılması mümkün olmayacak ve açık biçimde Disney’i işaret ettiğini belirtmiştir. Uzman ret kararında yer verdiği tespitleri desteklemek için, Mickey Mouse karakteri hakkında bazı makalelere kararında yer vermiştir.
Makalelere göre, Mickey Mouse karakteri ilk kez 1928’te yaratılmış ve 1935 yılında çizgi karakterin görünümünde önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler çerçevesinde, Mickey’in siyah kollarına beyaz eldivenler takılmıştır. Mickey’in biri baş parmak olmak üzere, toplam dört el parmağı bulunmaktadır.
Temyiz Kurulu’na göre, uzmanın sunduğu kanıtlar, Disney’in tanınmış bir firma olduğunu ve buna ilaveten Mickey Mouse karakterinin çok ünlü bir karakter ve marka olduğunu ispatlamaktadır. Buna ilaveten kanıtlar, Mickey Mouse karakterinin şirketin sembolü ve karakterin görünümünün Disney firmasının kimliği haline geldiğini göstermektedir.
Bununla birlikte Kurul’a göre, sunulan kanıtlar, başvuruya konu markanın Disney’in Mickey Mouse karakteriyle çok benzer olduğunu veya başvurunun Disney’le hatalı biçimde bağlantı kurulmasını sağlayabileceğini göstermek için yetersizdir. Kurul, başka birisinin kimliğinin sadece bir kısmını almanın Madde 2(a) çerçevesinde ret kararı verilebilmesi için yeterli olabileceğini, ancak alınan parçanın kimliğin önemli veya anahtar parçası olması halinde kabul etmektedir. Buna ilaveten başvuruda “Mickey Mouse” ibaresi değil “the Mouse” ibaresi yer almaktadır.
Mickey Mouse, genellikle kırmızı şort, büyük sarı ayakkabılar ve beyaz eldiven giyen insan biçiminde bir fare olarak tarif edilmektedir. Mickey’in en önemli özelliklerinden birisi bir baş parmağı ve üç diğer parmağı bulunmasıdır.
Başvuru sahibi, başvurusunda yaptığı değişiklikle, başvurudaki el şeklinde bir başparmak ve dört diğer parmağa yer vermiş ve bu yolla çizimi Disney karakterinin çiziminden farklılaştırmıştır. Daha ötesinde, araştırma göstermiştir ki, Mickey Mouse beyaz eldiven giyen tek çizgi karakter değildir (Bugs Bunny, Woody Woodpecker, Mario gibi karakterler de beyaz eldiven takmaktadır.). Dosya içeriği, zayıf bir kola takılı beyaz eldivenler tasvirinin, Mickey Mouse karakterinin vücudunun emsalsiz bir parçası olarak değerlendirileceği yönündeki uzman tespitini desteklememektedir.
Bu tespitler çerçevesinde Temyiz Kurulu’na göre, başvuru Mickey Mouse çizgi karakterinin çok benzeri değildir ve bu nedenle başvuru, başka bir şekilde anlaşılması mümkün olmayacak ve açık biçimde Disney’i işaret etmemektedir. Dolayısıyla, yukarıda yer verilen testin ilk iki maddesinde yer verilen şartlar yerine gelmemiş durumdadır (i- Marka, daha önce başka bir kişi veya kuruluş tarafından kullanılan isim veya kimliğin aynısı veya çok benzeri olmalıdır; ii- Marka, başka bir şekilde anlaşılması mümkün olmayacak ve açık biçimde ilgili kişi veya kuruluşu işaret etmelidir.). Bu şartların yerine gelmemiş olması nedeniyle, başvuru hakkında madde 2(a) uyarınca verilen ret kararı yerinde değildir.
USPTO Temyiz Kurulu, yukarıda belirtilen gerekçelerle USPTO Marka Departmanı tarafından resen verilen ret kararını kaldırmıştır. Sonraki aşamada, Disney’in başvuruya karşı itiraz yolunu kullanıp kullanmayacağı ise şu an için belirsizdir.
Kendi görüşümü belirtmem gerekirse, fazlasıyla ağır gözüken ret kararının kaldırılması kanaatimce de yerinde olmuştur. Bununla birlikte, bu karar ve değerlendirme, çizgi karakterlerin önemli görsel özelliklerinin parçalar halinde başkalarınca kullanılabileceği anlamına da gelmemektedir.
Marka tescil başvurularında ülke bayraklarına veya onları çağrıştıran şekil unsurlarına yer vermek kimi zaman karşılaşılan bir başvuru pratiğidir. Başvuru sahipleri, bu yolla tüketicilerde olumlu izlenim yaratacağı düşünülen veya kalite sembolü bir ülkeyi çağrıştıran bir işareti tescil ettirmeyi, bunun sonucunda da ilgili ülkenin yarattığı olumlu imajı kendi lehlerine ticari bir avantaja dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Aynı durumun ülke isimleri için de geçerli olduğunu söylemek mümkündür.
Bu yazıda ele alacağımız 14 Mart 2017 tarihli A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu kararının konusunu, bir ülke bayrağını çağrıştıran bir işaretin tescili talebinin reddi ve buna karşı yapılan itirazın incelenmesi oluşturmaktadır. (Kararın tamamı için bkz. http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-86709923-EXA-13.pdf)
A.B.D. menşeili “Family Emergency Room LLC” firması aşağıda yer verilen işaretin 44. sınıfa dahil hizmetler için tescil edilmesi talebiyle USPTO’ya başvuruda bulunur:
USPTO uzmanı başvuruyu, madde 2(b)’ye aykırılık gerekçesiyle reddeder. Uzmana göre, başvuruda diğer unsurlarla birlikte yer alan şekil unsuru, İsviçre bayrağının benzetimidir (simulation).
A.B.D. marka kanunu madde 2(b) takip eden hükmü içermektedir: “Birleşik Devletlerin, herhangi bir eyaletinin veya belediyesinin veya yabancı bir milletin bayrağından, hanedanlık armasından veya alametinden veya onların benzetiminden oluşan veya onları içeren (işaretler tescil edilmeyecektir).”
Başvuru sahibi, tescili talep edilen markanın bir eşkenar dörtgen veya mücevher şekliyle birlikte, dörtgenin yanındaki bir çizgi serisinden oluşan bir şekli içerdiğini, İsviçre bayrağından bazı unsurları ödünç almış olsa da, madde 2(b) kapsamına girmediğini belirtmektedir. Başvuru sahibi, markanın tescil edilebilirliği iddiasını desteklemek için önceki iki kurul kararını ve diğer başvuruları öne sürmektedir.
Temyiz Kurulu incelemesinde ilk olarak, kanunda yer alan benzetim (simulation) teriminden ne anlaşılması gerektiğini tanımlar. Buna göre, “benzetim (simulation) terimi, kendi olağan ve anlaşılır anlamıyla kullanılmaktadır ve orijinal bir unsurun görünümünü veya etkisini veren veya onun özelliklerini içeren bir diğer unsuru tanımlamak için kullanılmaktadır.” Dolayısıyla, bir marka başvurusunun yabancı bir milletin bayrağının gerçek bir örneğini veya benzetimini içermesi durumunda, başvuru madde 2(b) uyarınca reddedilecektir.
Kurula göre, incelenecek örneğin, bir bayrağın benzetimi olup olmadığı, örnek ile bayrağın görsel karşılaştırması sonucunda tayin edilecektir. Standart inceleme prosedüründe dikkat edilecek husus, başvuruda yer alan şeklin kamunun ilgili kesimince bayrak veya benzetimi olarak algılanıp algılanmayacağıdır, başvuruda şekille birlikte başka unsurların yer alıp almasının herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Başvuruda yer alan şeklin kamunun ilgili kesimince bayrak veya benzetimi olarak algılanacağı kanaatine varılması halinde başvuru reddedilecektir. Bayrakların unsurlarını stilize veya tamamlanmamış biçimde içeren markalar reddedilmeyecektir. Analizin odak noktasını, ilgili tüketici kesiminin bayrak hakkında “dikkatli bir analiz veya yanyana karşılaştırma olmaksızın” genel olarak anımsayacağı unsurlar oluşturacaktır.
İncelenen vakada, ilgili tüketici kesimi, hastane hizmetlerinin kullanıcıları yani genel anlamda halktır.
Başvuruya konu markada yer alan bayrağın İsviçre bayrağının benzetimi olduğu belirtilerek başvuru reddedilmiştir. Dolayısıyla, dikkat İsviçre bayrağı üzerinde yoğunlaştırılmalıdır. İsviçre bayrağı, kırmızı renkte bir karenin üzerine dik biçimde yerleştirilmiş beyaz renkte eşit kenarlı bir haçtan oluşmaktadır. Uzmanların bir başvuruda yer alan şeklin İsviçre bayrağının benzetimi olup olmadığına karar verirken aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerekmektedir:
Eğer varsa, inceleme konusu unsurda yer alan renkler,
İnceleme konusu unsurun tertip tarzı ve başvuruda yer alan diğer unsurlarla ilişkisi,
Başvuruda yer alan diğer kelime unsurlarının veya şekillerin, inceleme konusu unsurun İsviçre bayrağı olduğu algısını yaratıp yaratmadığı veya bu algıyı güçlendirip güçlendirmediği,
Eğer numune sunulduysa, markanın numune üzerindeki gösterim ve kullanım biçimi.
Belirtilen hususları birlikte değerlendirecek uzmanlar, başvurunun bir kare veya dikdörtgen üzerine dik biçimde yerleştirilmiş eşit kenarlı bir haç şekli içermesi ve bu şeklin dikkate değer biçimde stilize edilmemiş, değiştirilmemiş veya markadaki diğer unsurlarla birleştirilmemiş olması durumunda başvuruyu madde 2(b) uyarınca reddedecektir. Buna karşın, başvuru bir kare veya dikdörtgen üzerine dik biçimde yerleştirilmiş eşit kenarlı bir haç şekli içerse de, bu şeklin yeteri derecede stilize edilmesi, değiştirilmesi veya markadaki diğer unsurlarla birleştirilmesi, bu yolla da ayrı bir ticari algı yaratması halinde, başvuru madde 2(b) uyarınca reddedilmeyecektir.
Bu ilkeler ışığında, inceleme konusu vaka değerlendirilecek olursa, ilk olarak İsviçre bayrağı ile başvuruya konu işaretin USPTO uzmanı tarafından bayrağın benzetimi olarak görülen kısmı birlikte değerlendirilmelidir:
Kırmızı zemin üzerindeki beyaz haç şeklini içeren başvuruya konu şekil ve İsviçre bayrağı birlikte değerlendirildiğinde, Temyiz Kurulu şekilleri yüksek derecede benzer bulmuştur. Başvuruya konu şekilde, şeklin sol kısmına her ne kadar çizgiler eklenmiş ve şekil hafifçe yana yatırılmış olsa da, bu farklılıklar, Kurul’a göre, şeklin oluşturacağı ticari algı bakımından önemsizdir. Başvuruya konu şeklin zemini teknik olarak bir kare olmasa da, bir kare şeklinin farklı açıdan bir görünümü olarak algılanacaktır. Şeklin, İsviçre bayrağı ile yakın benzerliği göz önüne alındığında, tüketicilerin çoğunluğunun hafif yana yatırılmayı ve kırmızı zeminin sağ açılarının yokluğunu fark etmeyeceklerini varsaymak temelsiz olmayacaktır. Buna ilaveten, başvuruya “CEDAR PARK FAMILY EMERGENCY ROOM” kelime unsurlarının eklenmiş olması da, şeklin İsviçre bayrağının benzetimi olarak değerlendirilmesi yönündeki algıyı değiştirmeyecektir. Basitçe ifade edilecek olursa, başvuruya konu markadaki şekil, İsviçre bayrağı benzetimi olarak algılamanın ötesine geçebilecek düzeyde stilize edilmemiş, değiştirilmemiş veya markadaki diğer unsurlarla birleştirilmemiş, dolayısıyla da ayrı bir ticari algı yaratacak hale getirilmemiştir. Başvuruyla karşılaşacak, halkın geneline mensup ortalama tüketiciler, başvurudaki şekil unsuruyla İsviçre bayrağı arasında bağlantı kuracaktır. Dolayısıyla, başvurunun İsviçre bayrağının benzetimi olması gerekçesiyle madde 2(b) uyarınca reddedilmesi yerinde bulunmuştur.
Temyiz Kurulu, bu tespitlere ilaveten, başvuru sahibince emsal olarak gösterilen diğer iki markanın hangi nedenlerle başvuru ile aynı düzlemde değerlendirilmemesi gerektiğini de açıklamıştır.
Yazının başlangıç bölümünde belirtildiği üzere, özellikle kalite, güvenilirlik statüsü haline gelmiş ülkeleri çağrıştıracak şekil veya unsurların kullanımı suretiyle ticari avantaj sağlama çabası yaygın biçimde karşılaşılan bir ticari pratiktir. Bu pratik karşımıza kimi zaman o ülkelerin dillerine ait isimlerin marka olarak seçilmesi (İtalyan malı ayakkabı izlenimi vermek için İtalyan isim ve soyisimlerinden oluşan markaların seçimi), o ülkelere ait coğrafi yerleri çağrıştıracak isimlerin marka olarak seçimi (otomobil parçaları için Almanya’da bir yer isminin marka olarak seçimi) veya o ülkelerin bayrak veya hükümranlık alametlerini çağrıştıracak şekillere markalarda yer verilmesi (İsviçre malı saat izlenimi vermek için İsviçre bayrağını çağrıştıracak bir şekil kullanılması) olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tip başvuruların bir kısmı tescil için herhangi bir engel içermemekle birlikte, özellikle ülkelerin bayrak ve isimlerini çağrıştıran adlandırma ve şekillerin daha dikkatli biçimde incelenmesi gerekmektedir.
Yazı boyunca incelenen karar, ülke bayraklarının benzetimi olan şekiller konusuna eğilmiş olsa da, uluslararası marka camiası bir süredir, ülke isimlerini içeren veya bir ülkenin ismiyle doğrudan bağlantı kurulmasını sağlayan kelimelerin marka olarak tescil edilebilirliği konusunu tartışmaktadır. WIPO Markalar Daimi Komitesi’nde uzun süredir tartışılan konu, Iceland (izlanda) markasının Avrupa Birliği’nde tescilli bir marka olması üzerinden güncel tartışmalarla devam etmektedir. İzlanda’nın bu konu hakkında WIPO Markalar Daimi Komitesi’ne gönderdiği resmi ülke görüşünün http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_37/sct_37_6.pdf bağlantısından görülmesi mümkündür. IPR Gezgini’nde kısa süre içerisinde bu ihtilaf anahatlarıyla açıklanacaktır.
Son olarak, A.B.D. marka mevzuatı madde 2(b) çerçevesinde; ülke, eyalet, belediye bayraklarından, simgelerinden veya bunların benzetimlerinden oluşan veya bunları içeren işaretlerin marka olarak tescil edilmeyeceği hükmünün, ünlü marka akademisyeni J. Thomas McCarthy tarafından nasıl açıklandığına bakılacak olursa: “Madde 2(b) çerçevesinde getirilen mutlak engel, ulusal bayrak veya mühür gibi devlet sembollerinin, ticari mallara veya hizmetlere ilişkin kaynak gösterir semboller olarak tescil edilmemesi gerekliliği düşüncesine dayanmaktadır. Yani, bu tip devlet alametlerinin sadece devleti simgeleyecek biçimde korunması gerekmektedir ve devlet alametlerinin, ticari semboller olarak kullanımı suretiyle bu sembollerin itibarı düşürülmemeli veya lekelenmemelidir.”(J. Thomas McCarthy, McCarthy onTrademarks and Unfair Competition, § 19:79 (4. Baskı Aralık 2016).)
Profesör McCarthy’ye katılmamak mümkün değil diyerek yazıyı sonuçlandırmak, konu hakkında kendi görüşümüzün belirtilmesi gerekliliğini sanırım ortadan kaldıracaktır.
Sünger Bob’u ve yaşadığı sualtı dünyasını bilmeyen okuyucumuz yoktur muhtemelen. Bilmeyenler için Sünger Bob’un, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de oldukça ünlü bir çizgidizi olduğunu ve hikayenin sualtı dünyasında geçtiğini hatırlatmakla yetinelim.
Sualtı dünyasında sıradan yaşamlarını sürdürmeye çalışan Sünger Bob ve arkadaşlarının hikayelerini konu alan çizgidizinin çocuklardan çok yetişkinleri ekran karşısına çivilemeyi başardığını söylemek sanırım yerinde olacaktır. Sünger Bob ülkemizde o denli ünlüdür ki, aslına uygunluğu tartışma konusu edilen bir kale restorasyon çalışması sonucu ortaya çıkan kütleye, sosyal medyada “Sünger Bob Kalesi” ismi dahi verilmiştir.
Sünger Bob’un sualtı dünyasında yaşamının büyük kısmı çalıştığı “Krusty Krab” restoranında geçmektedir. “Krusty Krab” restoranının sahibi ise oldukça paragöz Mr. Krabs’tir.
Sünger Bob’un çalıştığı kurgusal “Krusty Krab” restoranı geçtiğimiz günlerde A.B.D.’nde oldukça ilginç bir marka hakkı ihtilafının konusu olmuştur. Bu yazı söz konusu ihtilafı okuyucularımıza aktarmak amacıyla yazılmıştır ve aktarılan bilgiler temel olarak http://www.jdsupra.com/legalnews/fictional-restaurant-wins-trademark-75737/ bağlantısındaki yazıdan alınmıştır.
“IJR Capital Investments” isimli bir A.B.D. firması Aralık 2014’te “The Krusty Krab” markasının “Restoran hizmetleri.” için tescil edilmesi talebiyle A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’ne başvuruda bulunur. Bunun üzerine, Sünger Bob’un yayıncısı olan Nickelodeon firmasının distribütörü ve bağlantılı ortağı olan “Viacom” şirketi harekete geçer. Viacom, IJR Capital Investments firmasından başvuruyu geri çekmesini ve restoran ismini değiştirmesini talep eder. Viacom, bunun ardından da marka hakkına tecavüz ve tanınmış markanın sulandırılması iddialarıyla Teksas Güney Bölge Mahkemesi’nde IJR Capital Investments aleyhine dava açar.
Davacı Viacom, “Krusty Krab” ibaresi için tescilli marka hakkına sahip değildir ve yukarıda da belirttiğimiz gibi “Krusty Krab” bir çizgidizide geçen kurgusal bir restorandır. Tüm bunlara ilaveten, IJR Capital Investments henüz restoranı hizmete açmamıştır ve başvurusu kullanım niyetiyle yapılan bir başvurudur.
Peki, bu ilginç dava mahkeme tarafından nasıl değerlendirilir?
Teksas Güney Bölge Mahkemesi, Viacom’un marka hakkına tecavüz iddiasını kabul eder, ancak tanınmış markanın sulandırılması iddiasını reddeder.
Mahkemeye göre, davacı “Krusty Crab” ibaresini tescil ettirmemiş olsa da, Viacom kazanılmış ayırt edicilik hususunda yeterli delil sunmuştur ve bu nedenle davacı işareti içtihat hukuku (common-law karşılığı olarak kullanılmıştır) bağlamında korunabilecek niteliktedir. Buna ilaveten mahkemeye göre marka koruması, popüler televizyon şovlarında yer alan ve halkın davacı ve ürünleriyle doğrudan bağlantı kurabileceği içeriklere de yansıtılabilir. Bu noktada mahkeme önceki içtihatlardan örnekler de vermiştir: Superman çizgiromanında yer alan Kryptonite (Superman’i güçsüz kılan tek maddenin ismi) ve Daily Planet (Clark Kent’in çalıştığı gazetenin ismi) ibareleri içtihat hukuku kapsamında korunmuştur, çünkü bu isimler Superman karakterinin ve hikayesinin bileşenleridir ve düzenli biçimde lisanslı Superman ürünlerinin üzerinde kullanılmaktadır. (bkz.DC Comics v. Kryptonite Corp., 336 F. Supp. 2d 324 (S.D.N.Y. 2004); DC Comics v. Powers, 465 F. Supp. 843 (S.D.N.Y. 1978))
Mahkeme karıştırılma olasılığını incelerken, Viacom’un markasının ayırt edici gücü, markaların her ikisinin de aynı yanlış yazımı biçimini (Krusty Crab) içermeleri ve restoran hizmetleriyle ilgili olmaları hususlarına da vurgu yapmıştır. Buna ilaveten, mahkemeye sunulan ve tüketicilerin %30’nun bu isimdeki bir restoranın, Viacom’un olduğuna veya onun tarafından veya izniyle işletildiğine inanacaklarını gösteren bir tüketici anketi de mahkeme kararına davacı lehine etkide bulunmuştur. Tüm bu hususlara ilaveten, dava dosyasında IJR Capital Investments’in marka başvurusunu yapmadan önce Viacom’un işaretinden haberdar olduğunu gösteren yeterli derecede kanıt da bulunmaktadır.
Mahkeme tüm bu kanıtlara ve davacı argümanlarına dayanarak, davayı kısmen kabul etmiş ve IJR Capital Investments firmasının Viacom’un marka hakkına tecavüz ettiği sonucuna ulaşmıştır.
IJR Capital Investments firması yetkilileri kararı temyiz edeceklerini açıklamıştır, dolayısıyla temyiz sonunda kararın ne yönde olacağı tarafımızca da merak edilmektedir.
USPTO’daki marka başvurusu inceleme sonucunun henüz sonuçlanmadığı ve dava sonucunun beklenilmekte olduğu bilgisinin USPTO kayıtlarında bulunduğu da bu noktada belirtilmelidir:
Ünlü TV dizilerinin, sinema filmlerinin, çizgidizilerin ve çizgiromanların kahramanlarının kurgu niteliğindeki isimlerinden veya bu eserlerde geçen kurgusal mekan, coğrafi yer adlarından oluşan markalar günlük yaşamda sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Özellikle yeme-içme mekanlarında karşılaşılan bu tip isimlerin, mekan sahiplerinin ilgili eserlere hayranlığı veya en azından bu eserleri seven tüketicileri mekana çekme gayreti ile açıklanması mümkün olsa da, eserlerindeki kurgusal isimlerden de lisans yoluyla ticari gelir elde etme niyetinde olan hak sahiplerinin, bu tip isimlendirmelerden pek de memnun olmadıklarını söylemek yerinde olacaktır. Bu noktada, ilgili eserlerin ve hatta bu eserlerdeki kurgusal isimlerin tecavüz iddiasının ortaya atıldığı coğrafyadaki bilinirliğinin ispatlanması önemli bir dayanak noktası olarak ortaya çıkmaktadır. “The Krusty Krab” davasında mahkemeye sunulan tüketici anketi, davacı argümanını şiddetli biçimde desteklemiştir, ancak benzer iddialar tüm kurgusal isimler için desteklenebilir mi sorusu ayrı bir problem olarak karşımızda durmaktadır.
Oldukça ilginç bulduğum “The Krusty Krab” davasının okuyucularımızın da ilgisini çektiğini umuyorum. Yazıyı da “Krusty Krab” remixiyle bitirmek haftasonu öncesi yerinde olacak sanırım.
Ses, koku, tat veya hareket gibi geleneksel olmayan marka türlerinin tescil edilebilirliği marka hukukunun en tartışmalı alanlarından birisini teşkil etmektedir. Türk marka hukukunun etkilendiği Avrupa Birliği marka mevzuatı yakın geçmişse kadar marka olma şartları arasında “grafik gösterim” şartını saydığından, birlik ülkeleri öncelikle geleneksel olmayan marka türlerinden hangilerinin grafik gösterim şartını ne şekilde karşıladığını tartışmaktaydı. Grafik gösterim şartı yeni birlik marka mevzuatında ortadan kaldırılmış olduğundan yakın gelecekte bu konudaki tartışmaların boyut değiştireceği düşünülmektedir. Bununla birlikte bu yazıda artık aşina olduğumuz Avrupa Birliği uygulaması değil, geleneksel olmayan marka türlerinin tesciline daha farklı şekilde yaklaşan A.B.D. uygulaması koku markaları hakkındaki bir karar çerçevesinde aktarılacaktır.
“Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG” firması, 2010 yılında A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’ne “bahçe nanesi kokusu” (peppermint scent) olarak tanımlanan kokunun “İlaçlar, yani nitrogliserinin tıbbi formülasyonları” için marka olarak tescil edilmesi talebiyle başvuruda bulunur. Başvuruyu inceleyen USPTO uzmanı, başvuruya konu kokunun markanın kaynak gösterme işlevini yerine getirmemesi nedeniyle tescil talebini reddeder. Başvuru sahibi karara karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenir.
Temyiz Kurulu incelemesine, başvuru kapsamında bulunan ve başvuru sahibince kullanılan malların neler olduğunun tespitiyle başlar. Buna göre, başvuru sahibinin ürünü “Nitrolingual Pompalı Sprey” tanımıyla ve spreyli bir şişe içerisinde piyasaya sürülen bir nitrogliserin formülasyonudur. Ürün, anjin hastalığının akut tedavisinde kullanım amaçlıdır ve spreyin hastanın diline uygulanması yoluyla kullanılmaktadır.
Kurul, bu açıklamanın ardından, koku markalarının A.B.D.’ndeki tescil edilebilirliği hususunu içtihat çerçevesinde açıklamıştır.
Kurula göre, A.B.D. marka kanununda kokuların marka olarak tanınmasını engelleyen hiçbir hüküm bulunmamaktadır. Kanun, markayı bir üreticinin mallarını veya hizmetlerini başkalarınca üretilen mal veya hizmetlerden ayırt etmeyi ve bunların kaynağını belirtmeyi sağlamak amacıyla kullanılan her tür kelime, isim, sembol, şekil veya bunların kombinasyonu olarak tanımlamaktadır. Bu tanımı değerlendiren Yüksek Mahkeme önceki bir kararında, “İnsanlar, anlam taşıması mümkün olan herşeyi sembol veya şekil olarak kullanabileceğinden, bu tanım asıl itibarıyla okunduğunda kısıtlayıcı değildir.” değerlendirmesini yapmıştır.
Temyiz Kurulu, 1990 yılında verdiği bir diğer kararda plumeria çiçeğinin kokusunu dikiş iplikleri bakımından tescil edilebilir nitelikte bulmuştur. Bu kararda başvuru sahibinin, kokulu ipliklerin tek üreticisi olduğu, bu özelliğin sadece başvuru sahibinin ipliklerinde yer aldığı, tüketicilerin, tacirlerin ve dağıtıcıların bu özellikle başvuru sahibini tanır hale geldikleri de belirtilmiş ve karar belirtilen hususlar da esas alınarak verilmiştir. Kurul belirtilen kararında, değerlendirmenin normalde kokulu olarak sunulmayan veya kokulu olmaları beklenmeyen ürünlere ilişkin olduğunu özellikle belirtmiştir.
Yukarıda da belirtildiği üzere, USPTO “bahçe nanesi kokusu” tanımına sahip başvuruyu, başka işletmelerin mallarından ayırt edilmeyi sağlayamama ve başvuru sahibinin mallarının kaynağı gösterme işlevine sahip olmama, kısaca ayırt edici niteliğe sahip olmama gerekçesiyle reddetmiştir. Temyiz Kurulu, koku markalarının ürün tasarımlarından oluşan markalara uygulanan kriterlere aynı düzlemde değerlendirilebileceği görüşündedir: “Tatlar, marka olarak algılanmaktan ziyade, tıpkı renk ve kokular da olduğu gibi, ürünlerin bir özelliği olarak görüldüğünden, hiçbir zaman kendiliğinden ayırt edici niteliğe sahip olamazlar.” Kurul, bunu söyleyerek Yüksek Mahkeme’nin ürün tasarımlarına ilişkin içtihadını takip etmektedir: “Ürün tasarımlarında, tıpkı renklerde olduğu gibi, şekli kaynakla özdeşleştirme yönündeki tüketici eğiliminin ortaya çıkmadığını düşünüyoruz. Tüketiciler neredeyse her durumda, en sıradışı ürün tasarımlarının dahi (örneğin penguen biçiminde bir kokteyl karıştırıcı), kaynak gösterme amacıyla değil, ürünü daha kullanışlı veya cazibeli hale getirme niyetiyle oluşturulduğunun farkındadır. (Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, 529 U.S. 205, 54 USPQ2d 1065, 1069 (2000))”
Kurul incelenen vaka için uygulanacak kriterin yukarıda yer verilen Wal-Mart kararındaki kriter olması gerektiği görüşündedir: “Önümüzdeki kritik soru, tüketicilerin kokuyu kaynak gösteren bir unsur olarak mı yoksa başvuru sahibinin farmasötik ürününün fiziksel bir özelliği olarak mı algılayacağıdır. Wal-Mart kararında yer alan kural ve bunun dayandığı mantık, incelenen vakaya doğrudan ve etkili biçimde uygulanabilecek içeriktedir.”
Dolayısıyla, bir tat veya kokunun marka işlevini yerine getirebilmesi için kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğin güçlü biçimde gösterilmesi şarttır. Bunun ötesinde kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğin ispatlanabilmesi için gerekli olan kanıtlar, inceleme konusu markanın ayırt edici nitelikten yoksunluğunun derecesiyle orantılıdır. Bu çerçevede, incelenen vakada başvuru sahibi kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliği oldukça güçlü biçimde ispatlamak zorundadır.
Başvuru sahibinin kullanıma ilişkin olarak sunduğu kararları tek tek ve detaylı biçimde değerlendiren Temyiz Kurulu, sunulan kanıtların kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliği ispatlamak için yeterli olmadığı sonucuna ulaşmıştır.
Özetlemek gerekirse Temyiz Kurulu’na göre, tüketiciler kokuları ürünün kaynağıyla özdeşleştirme eğiliminde değillerdir. Dahası tüketiciler kokuları esasen ürünün özelliği olarak algılama eğilimdedirler. Tüketicilerin kokuları kaynak gösterir biçimde algıladıklarını gösterebilmek için başvuru sahibi yukarıda belirtilen engellerin pazarlama çalışmaları ile ortadan kaldırıldığını oldukça güçlü biçimde ispatlamak yükümlülüğündedir. İncelenen vakada, başvuru sahibi bu tip güçlü kanıtları sunarak kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliği ispatlayamamış durumdadır. Dolayısıyla, Kurul başvuru sahibinin koku markasının ticari kaynak gösterme işlevine sahip olmadığı sonucuna varmıştır. Nihayetinde başvurunun reddedilmesi kararı yerinde bulunmuş ve itiraz reddedilmiştir.
Avrupa Birliği’nin yeni marka mevzuatında ve Türk Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı’nın mevcut halinde markaların “grafik gösterimi” zorunluluğu kaldırılmış olmakla birlikte, bu durum kendiliğinden koku ve tat markaları gibi geleneksel olmayan marka türlerinin bundan sonra tescil edilebileceği anlamına gelmemektedir. Grafik gösterim engeline sahip olmayan A.B.D. uygulamasındaki değerlendirmenin ne şekilde yapıldığını aktaran bu yazının okuyuculara muhtemel engeller konusunda fikir verdiğini umuyorum.
(Bu yazı ilk olarak GOssIP dergisinin 42. sayısında yayımlanmıştır.)
“Yeni dünya” kavramı, Avrupa’nın keşifler dönemi sonrasında ayak bastığı Güney, Orta ve Kuzey Amerika, Avustralya, Okyanusya adaları gibi coğrafi bölgeleri tanımlayan bir terimdir. Yeni dünya olarak anılan bölgelerde önceden yaşayan insanları (yani yeni dünyanın kadim insanlarını) dışsallaştırması nedeniyle siyaseten tartışmalı olan kavram, aynı zamanda sömürgeciliği anımsatması nedeniyle de olumsuz çağrışımlara yol açmaktadır.
Fikri mülkiyet dünyasında, yeni dünya kavramı karşımıza coğrafi işaretler, coğrafi yer adlarının markalaştırılması, geleneksel bilginin korunması gibi önemli tartışmaların taraflarından birisinin genel adı olarak karşımıza çıkmaktadır. A.B.D., Avustralya, Kanada, kimi Güney Amerika ülkeleri, Yeni Zelanda, öz kaynakları sınırlı kimi Avrupa ülkeleri gibi ülkeler yeni dünyanın temsilcileri olarak görülürken; dünyanın kadim medeniyetleri temsil eden birçok ülke eski dünyanın temsilcileri olarak tartışmanın diğer tarafını oluşturmaktadır.
Tartışmaların marka ayağını, geçmiş yüzyıllarda eski dünyadan yeni diyarlara giden göçmenlerin eski memleketlerinin isimlerini marka olarak seçmeleri oluşturmaktadır. Bu konudaki en önemli ve bilinen örnek, bir Alman göçmen olan Adolphus Busch’un A.B.D.’nde “Budweiser” markasıyla 19. yüzyılda bira üretimine başlaması ve markayı dünyanın en bilinen bira markalarının birisi haline getirmesi sonucu ortaya çıkan ihtilaftır. Şöyle ki, Almancası “Böhmisch Budweis” olan “České Budějovice” şehri Çeklerin bira üretimiyle meşhur olan bir kentinin ismidir ve Çekler bu ismin kendileriyle hiçbir ilgisi olmayan A.B.D.’li bir şirket tarafından marka olarak kullanımından son derece rahatsızdır. Bu ihtilaf Avrupa Birliği Adalet Divanı önünde de tartışılmıştır, ancak belirtilen ihtilaf bu yazının konusunu oluşturmamaktadır.
A.B.D. bu tartışmalara şüphesiz ulusal çıkarlarını koruma refleksiyle yaklaşmaktadır ve yeni dünyanın önde gelen sözcüsü konumundadır. Buna karşın, A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) bu tip sorunlarla daha fazla karşılaşmamak için olsa gerek, coğrafi yer isimlerinin tescili konusunda son derece hassas davranmaktadır ve bu hassasiyetin sonucu olarak dünyanın birçok farklı bölgesindeki coğrafi yer isimlerinin marka olarak tescili talepleri USPTO tarafından reddedilmektedir.
USPTO Temyiz Kurulu tarafından 11 Ekim 2016 tarihinde verilen “MERSİN” kararı ülkemizdeki bir coğrafi yer adının yurtdışında marka olarak tescili talebiyle ilgili olması nedeniyle, bizce son derece dikkat çekicidir. Okumakta olduğunuz yazı bu kararı anahatlarıyla aktarma niyetiyle yazılmıştır. Kararın tüm metnine http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/v?pno=86263642&pty=EXA&eno=23 bağlantısı aracılığıyla erişilmesi mümkündür.
İstanbul’da yerleşik “Yahya Kemal Güngör”, 25 Nisan 2014 tarihinde USPTO’ya aşağıda görseline yer verilen “Mersin” markasını tescil ettirmek için başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında “çeşitli peynirler, dondurulmuş bezelye, havuç ve patatesten oluşan garnitür, hamur, künefe” yer almaktadır.
Başvuruyu inceleyen USPTO uzmanı, başvurunun kelime unsurunu oluşturan “Mersin” ibaresinin başvuru kapsamındaki mallar için coğrafi açıdan tanımlayıcı olduğunu tespit eder ve başvuru sahibine kelime unsurunun başvuru sahibine münhasır hak sağlamayacağı yönünde bir beyanda (disclaimer) bulunulmasını talep eder. Başvuru sahibi bu yönde bir beyanda bulunmak istemez ve uzmanın görüşünü yeniden değerlendirmesini ister. Uzman ilk görüşünde ısrarcıdır, kararını bu şekilde verir ve başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder.
İtiraz, USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenir ve 11 Ekim 2016 tarihinde karara bağlanır. Temyiz Kurulu’nun kararındaki değerlendirmeler aşağıda yer almaktadır. Bu noktada başvuru sahibinin vekilinin de A.B.D’nde faaliyet gösteren “Bayramoğlu Law Offices, LLC” olduğu belirtilmelidir. Bir diğer deyişle, Türk kökenli vekil ve Türk başvuru sahibi bir arada, bir Türk şehrinin ismini, o şehrin en meşhur olduğu ürünler için A.B.D.’nde başvuru sahibi adına tescil ettirmeye çalışmaktadır ve bir A.B.D. kurumu olan USPTO bu tescil talebini kabul etmemektedir.
Temyiz Kurulu kararında ilk olarak, coğrafi bakımdan esasen tanımlayıcı olan markalara ilişkin içtihadı açıklar. Buna göre, bir markanın coğrafi bakımdan esasen tanımlayıcı olduğunun kabul edilebilmesi için; (i) markayı oluşturan kelimenin yarattığı birincil algının bilinen bir coğrafi yer ismi olması, (ii) tüketicilerin malların ve hizmetlerin belirtilen coğrafi bölgeden geldiğini düşünmesinin olası olması gerekmektedir.
Kurul, başvuruyu yukarıda yer verilen iki ilke bakımından değerlendirir.
(i) Markayı oluşturan kelimenin yarattığı birincil algının bilinen bir coğrafi yer ismi olması:
USPTO uzmanı kararında, Mersin’in Türkiye’de büyük bir il olduğunu, önemli bir limana sahip olduğunu belirtir internet kanıtları sunmuştur. Başvuru sahibi buna karşılık olarak Mersin’in pek tanınmadığını, uzak olduğunu ve bu nedenlerle tüketicilerde yaratacağı ilk izlenimin bilinen bir coğrafi yer ismi olmayacağını öne sürmektedir. Başvuru sahibi bu iddiasına delil olarak Mersin’in isminin belirtilmediği dört Türkiye haritası sunmuştur. Buna karşılık olarak uzman Mersin’in ismen belirtildiği onyedi Türkiye haritasını dosyaya eklemiştir.
Başvuru sahibi, A.B.D. mahkemeleri tarafından verilen Newbridge Cutlery kararının incelenen başvuru için emsal teşkil edeceğini öne sürmektedir. Buna karşın, Kurul, mahkeme tarafından tescile layık bulunan Newbridge kasabasının nüfusunun 20.000 kişi civarında olduğunu, bu durumun yaklaşık 940.000 kişilik nüfusa sahip Mersin bakımından geçerli olmayacağını belirtmiştir. Ayrıca, Newbridge yerleşim yeri olmanın ötesinde başka anlamlara da gelebilecek bir ibareyken, aynı durum Mersin için geçerli değildir. Şöyle ki, Mersin kelimesinin bilinen başka bir anlamı bulunmamaktadır.
Mersin ilinin nüfusunu ve kelimenin bilinen başka bir anlamı bulunmaması hususlarını dikkate alan Temyiz Kurulu, “Mersin” kelimesinin yaratacağı birincil algının bilinen bir coğrafi yer isim olacağı sonucuna ulaşır.
(ii) Tüketicilerin malların ve hizmetlerin belirtilen coğrafi bölgeden geldiğini düşünmesinin olası olması:
Kurul, ikinci olarak tüketicilerin Türkiye’nin Mersin şehriyle, başvuru kapsamında bulunan mallar arasında mal-coğrafi yer ilişkisi kurup kurmayacağını değerlendirmiştir.
Başvuru sahibi, başvuru kapsamında bulunan malların yalnızca Mersin’de değil, Türkiye’nin diğer illerinde de üretileceğini, paketleneceğini, nakliye edileceğini ve satılacağını belirtmiştir. Ayrıca, malların bazıları Mersin’de üretilemeyecek sadece paketlenecektir. Buna karşın Kurul’a göre, malların bir kısmı başka ülkelerde üretilmiş olsa bile, başvuru sahibinin beyan ve kanıtları Mersin ili ile bağlantı kurulması için yeterlidir.
Buna ilaveten USPTO uzmanı kararında, Türkiye ve özellikle Mersin’in başvuru kapsamında bulunan mallarla ilgili olarak ünlü olduğunu gösteren kanıtlar sunmuştur. Başvuru sahibi, malların ilgili tüketici kesiminin Arap kökenli A.B.D. vatandaşlarının (toplam 1,2 milyon kişi) küçük bir bölümü ve Türk kökenli A.B.D. vatandaşları (yarım milyon kişi) olduğunu belirtmektedir. Kurul’a göre bu önemsiz ve dikkate alınmayacak bir rakam değildir. Buna ilaveten, başvuru kapsamında yer alan ürünlerin herhangi bir etnik veya milliyet kökenine indirgenmesi mümkün değildir, bu tip gıdaları tüketmeye ilgi duyan herkes bu ürünlerin tüketicisi olabilir.
USPTO uzmanı, kararında ilgili tüketici kesiminin künefe ve diğer gıda ürünleri ile Türkiye ve özellikle Mersin ili arasında bağlantı kurduğunu gösteren bazı internet çıktılarını da dosyaya eklemiştir.
Yukarıda sayılan kanıtları da dikkate alan Kurul, Mersin ibaresi ile başvuru kapsamında yer alan mallar arasında, mal-coğrafi yer bağlantısı kurulabileceği sonucuna ulaşmıştır.
Başvuru sahibinin diğer iddiaları, Türk şehir isimlerinden oluşan bazı tescilli markaların bulunması ve başvuru sahibinin aynı markayı başka ülkelerde tescil ettirmiş olmasıdır.
Temyiz Kurulu, emsal olarak gösterilen tescilli markaların ikisi dışında kalanların kullanım sonucu kazanılmış ayırt edici nitelik istisnası kapsamında tescil edildiğini belirtmiş, ayrıca bu tescillerin varlığının işbu başvuru hakkındaki karar bakımından bağlayıcı olmadığının altını çizmiştir. Buna ilaveten, farklı kanunlara sahip diğer ülkelerde gerçekleştirilen tescillerin de kendisi açısından emsal teşkil etmeyeceğini belirtmiştir.
Sayılan tüm hususlar ışığında Temyiz Kurulu aşağıdaki sonuca ulaşmıştır:
“Başka bir anlamı bulunmayan “Mersin” kelimesinin yaratacağı birincil algının, Birleşik Devletler tüketicilerince genel olarak bilinen Türkiye’nin Mersin şehri olacağı görüşündeyiz. Malların kaynakları arasında Mersin’in bulunması, Türk mutfağının ünü ve künefe ve diğer belirli gıdaların Mersin’le bağlantısı nedenleriyle, ilgili tüketicilerin mal-coğrafi yer bağlantısı kuracağı kanaatindeyiz. Bunların sonucunda, Mersin kelimesi başvuru kapsamındaki mallar için coğrafi bakımdan esasen tanımlayıcı bulunmuştur. Bu çerçevede, “Mersin” kelimesi için münhasır haklar feragat edildiğini belirtir bir beyanın sunulması gerektiği yönündeki karar haklı görülmüştür. Başvuru sahibinin belirtilen beyanı bu kararın tarihinden itibaren iki ay içinde sunması durumunda, başvuru ilan edilecektir.”
A.B.D. mevzuatında yer alan feragat (disclaimer) müessesi, feragat beyanına konu unsur için marka sahibinin münhasır haklar talep edemeyeceğini düzenlemektedir. Başvuru sahibinin bu karar paralelinde “Mersin” kelimesi için münhasır haklar talep etmeyeceğini beyan etmesi durumunda, marka mevcut haliyle tescil edilecek, ancak “Mersin” kelimesinin başkaları tarafından kullanımını başvuru sahibi muhtemelen sınırlı hallerde engelleyebilecektir.
Okuduğunuz karar kanaatimizce birkaç açıdan dikkat çekicidir.
Birincisi, “Mersin” kelimesi hakkında derin bir inceleme yaparak, bu kelimenin Türkiye’de bir il ismi olduğunu, başvuru kapsamındaki ürünler için coğrafi kaynak belirttiğini ve ünlü olduğunu tespit eden USPTO uzmanının çalışması gerçekten takdire şayandır.
İkincisi, Mersin’in önemsiz bir yerleşim yeri olduğunu, hatta Türk haritalarında yer almadığını savunan Türk başvuru sahibi ve Türk kökenli vekilinin argümanları düşündürücüdür. Türkiye’nin önemli bir ihracat ve üretim noktası olan Mersin ilinin adı, kanaatimizce hiç şüphesiz o ilde yaşayan veya üretim yapanların ortak kullanımına açık nitelikte kalmalıdır ve bu ismi, hele ki künefe gibi, Mersin’le özdeşleşmiş bir ürün için yurtdışında tek bir kişi adına tescil ettirmeye çalışmak, ilin diğer sakinleri ve ili temsil eden kuruluşlar bakımından kabul edilebilir olmayacaktır.
Yazının başında belirttiğimiz gibi yeni dünyayı “keşfeden” Avrupalılar, 15.-16. yüzyıllardan başlayarak göçmenlerini yeni dünyaya göndermiş ve kültür, yaşam tarzı, yiyecek gibi değerlerini o tarihlerden itibaren yeni dünyaya aktarmıştır. Buna karşın yeni dünyaya Türklerin yerleşim amaçlı gidişi esasen 20. yüzyılın son çeyreğinde başlamıştır, dolayısıyla yeni dünyanın Türk mutfağı, gıdaları, kültürü gibi değerlerle tanışması nispeten gecikmiştir. Ancak, internet çağında Türk ürünlerini, şehirlerini araştırmak hiç zor değildir ve USPTO uzmanının yaptığı gibi “Mersin” iliyle “künefe” tatlısının bağlantısı bir A.B.D.’li tarafından da kolaylıkla kurulabilmektedir. Yurtdışında iş yapmak isteyen girişimcilerimizin bunun farkında olarak başvurularını yapmaları kanaatimizce yerinde olacaktır.
Günlük konuşma dilinde yabancı dillerdeki kelimeleri kullanmak birçoğumuz bakımından bir alışkanlık haline geldi. Türkçe’ye sahip çıkmak ve anadilin yozlaşmasını engellemek gibi nedenlerle bundan kaçınmaya çalışanlarımız olsa da, yabancı dillerdeki kelimelerin kullanımı ticari yaşamda da önemli bir alışkanlık halini almıştır ve birçok yabancı sözcük günlük yaşamın ayrılmaz parçası olmuştur.
Yerli başvuru sahiplerinin marka tescili için seçtikleri sözcüklere bakılınca da durum hiç farklı değildir. İngilizce kelimeleri içeren markalara neredeyse her sektörde yapılan yerli başvurularda rastlanırken, kozmetik – parfümeri – giyim sektörlerinde Fransızca kelimeleri içeren yerli başvurular, yiyecek – giyim – moda sektörlerinde İtalyanca kelimeleri içeren yerli başvurular, makine – otomotiv gibi sektörlerde ise Almanca kelimeleri içeren yerli başvurular sıklıkla görülmektedir. Bu durumun nedenlerinden birinin, yerli ürün veya hizmetler için ilgili sektörlerin dünya üzerinde lideri olan ülkelerin dillerinde markalar seçerek, ürün veya hizmetler sanki o ülke menşeiliymiş gibi bir algı yaratarak, ilgili ülkelerin itibarından bir şekilde faydalanmak olduğu da açıktır.
Ticaret ve rekabetin uzun yıllardır ulusal sınırları aştığının ve ticari yaşamı sürdürebilmek için potansiyel tüm müşterilere hitap edebilecek markalar seçmenin gerekli olduğu kabul eden benim gibiler için bu durum rahatsızlık yaratmasa da, anadil hassasiyeti gelişmiş birçok kişi bakımından yabancı dillerdeki kelimeleri içeren yerli markalar önemli bir hassasiyet noktası oluşturmaktadır.
Marka incelemesi bakımından ortaya çıkan sorun ise, ulusal ofise yapılan başvuruların çoğunun yabancı dillerdeki kelimeleri içermesi ve bunların tescil edilebilirliği incelemesinde birçok yabancı dilde tanımlayıcılık, ayırt edici nitelik incelemesinin yapılması gerekliliğinin ortaya çıkmasıdır. Bu tespit veri olarak alındığında IPR Gezgini’nde yabancı ofis ve mahkemelerin kendi dillerindeki veya diğer yabancı dillerdeki tanımlayıcı sözcük veya kısaltmaları içeren başvurular hakkındaki kararlarına yer vermek bir zorunluluk olarak belirmektedir. Bugünkü yazımız da benzer içerikteki bir kararla ilgilidir.
A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’ne 24 Haziran 2015 tarihinde yapılan ve aşağıda görseline yer verilen başvurunun kapsamında 42. sınıfa dahil “Mimari tasarım alanında danışmanlık hizmetleri.” yer almaktadır.
Başvuru sahibi marka tarifnamesinde aşağıdaki açıklamalara yer vermiştir: “Marka P harfi büyük, r ve o harfleri ise küçük harflerle yazılmış halde stilize Pro kelimesinden oluşmaktadır. O harfinin yanında büyük gölgeli bir daire yer almaktadır ve bu bir noktayı işaret etmektedir. Renk markanın bir unsuru olarak talep edilmemektedir.”
USPTO uzmanı başvuruyu tanımlayıcılık gerekçesiyle reddeder ve başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder.
Başvuru sahibi itirazında markasının münhasıran tanımlayıcı nitelikte olmadığını öne sürmektedir. Temyiz Kurulu incelemesine tanımlayıcı markalar hakkındaki yerleşik içtihadı belirterek başlar:
“Bir terim, kullanılacağı malların veya hizmetlerin niteliğini, özelliklerini, amacını veya karakteristik özelliklerini derhal bildiriyorsa tanımlayıcıdır. Münhasıran tanımlayıcılık değerlendirmesi soyut olarak değil, talep konusu mallar ve hizmetler dikkate alınarak yapılmalıdır. Bu yapılırken markanın kullanıldığı veya kullanılacağı koşullar ve markanın, malların ve hizmetlerin piyasadaki kullanıcıları üzerinde bırakacağı olası etki dikkate alınmalıdır. Bir terimin alıcı kitlesi için münhasıran tanımlayıcı olup olmadığına ilişkin kanıtlar sözlükler, gazeteler veya kamuoyu araştırmaları gibi uygun kaynaklardan elde edilebilir.”
Temyiz Kurulu bu açıklamaların ardından “pro” kelimesinin anlamını araştırır. USPTO uzmanı tarafından da belirtildiği üzere “pro” kelimesi takip eden anlamlara karşılık gelmektedir:
“Profesyonel, özellikle spor alanında; girişim alanında uzman; profesyonel kelimesinin kısaltması yani uzman, bir alanda önemli beceri gösteren veya sahibi olan; kariyer anlamında bir faaliyetle bağlanmış olan.”
Bu tanımlar esas alındığında Temyiz Kurulu’na göre başvuru konusu marka “başvuru sahibinin mimari tasarım alanında profesyonel danışmanlık hizmetleri verdiğini” göstermektedir ve bu nedenle de münhasıran tanımlayıcıdır. Başvuruda yer alan büyük nokta işareti Kurul’un bu yöndeki değerlendirmesini değiştirmemektedir, şöyle ki yerleşik içtihada göre tanımlayıcı kelimelere noktalama işaretleri eklemek tanımlayıcı bir terimi tanımlayıcı olmayan bir terim haline getirmeyecektir. Kurul, incelenen başvuruda belirtilen yerleşik yaklaşımdan farklılaşmayı gerektirir bir unsur görmemektedir, şöyle ki başvuruda yer alan nokta işareti tüketicinin marka algısını değiştirmemektedir.
Temyiz Kurulu, “pro” kelimesinin münhasıran tanımlayıcılığı konusundaki tespitini üçüncü kişilerin “pro” veya bu kelimenin simgelediği “profesyonel” kelimelerinin mimari tasarım hizmeti veren üçüncü kişilerce de sıklıkla kullanılan bir kelime olduğunu gösteren kanıtları sunarak güçlendirmiştir. Kurul, bunu ispatlamak için üçüncü kişilerin ilgili hizmetlerde belirtilen terimleri kullandığını gösterir örneklere yer vermiştir.
Başvuru sahibinin ret kararına karşı öne sürdüğü bir diğer argüman, markanın stilize yazım biçiminin başvuruyu kendiliğinden ayırt edici hale getirdiği ve dolayısıyla markanın tanımlayıcı nitelikte olmadığı iddiasıdır. Başvuru sahibine göre, başvuruda kullanılan iki ayrı ton, özel yazım fontu, tipik olmayan font ve büyüklükteki gölgeli nokta işareti gibi hususlar markayı kendiliğinden ayırt edici kılmaktadır. Başvuru sahibi markanın standart karakterlerde olmadığını, bunun ötesinde özel bir tasarım içerdiğini belirtmekte ve bu hususun marka tarifnamesinde de belirtildiğini öne sürmektedir.
Temyiz Kurulu bu yöndeki iddiayı takip eden biçimde değerlendirmiştir:
“Yerleşik uygulamaya göre, münhasıran tanımlayıcı olan ve bu nedenle de tescil edilebilir nitelikte olmayan kelimeler, kendiliğinden ayırt edici bir görsel tasarım çerçevesinde sunulduğunda, bu tasarım biçimi markayı bütün olarak tescil edilebilir hale getirebilir, ancak bunun için başvuru sahibinin tanımlayıcı kelimeler için münhasır haklardan feragat etmiş olması (disclaimer) gerekir. Bu tip durumlarda kullanılacak uygun test, harflerin stilize biçimde yazımı suretiyle tanımlayıcı kelimeden bağımsızlaşmış ayrı ve kendiliğinden ayırt edici bir ticari izlenimin yaratılıp yaratılmadığıdır. Stilize yazım biçiminin bir markayı tanımlayıcı nitelikten kurtarmasının markaya bakanların gözüne göre değerlendirebileceğini ve mutlak surette öznel bir değerlendirme olduğunu kabul ediyoruz. Bununla birlikte kanaatimize göre, ne markanın oldukça sade biçimde blok karakterlerle yazılması ne de nokta işaretinin büyük bir top şeklinde olması, “pro” kelimesinden bağımsızlaşmış ayrı ve kendiliğinden ayırt edici bir ticari izlenim yaratmak için yeterli değildir. Bunun sonucu olarak markanın görünümü nispeten sıradandır.”
Sayılan tüm tespitler ışığında Temyiz Kurulu, başvuruyu bütün olarak kendiliğinden ayırt edici nitelikte bulmamış ve “pro” kelimesinden kaynaklanan münhasır haklardan feragat (disclaimer) edilse de markayı esas sicilde tescil edilebilir bir başvuru olarak değerlendirmemiştir.
Sonuç olarak başvuru sahibinin itirazı reddedilmiştir.
15 Temmuz 2016’dan sonra başlayan ve halen devam etmekte olan zor ve sarsıcı günler ve gündem, IPR Gezgini’nin yazı paylaşım sıklığını etkilemiş olsa da, takip eden günlerde eski hız ve rutinimize dönebilmeyi umuyoruz. Bu yazı yeniden ısınma turlarına başlangıcımız sayılsın.
15 Temmuz 2016 darbe girişiminin (daha doğru bir tabirle terör saldırısının) hepimizde bıraktığı etki çok tazeyken ve her geçen dakika bu korkunç girişim hakkındaki yeni gerçekleri öğrenirken, zihni toparlayarak başka konulardan bahsetmek oldukça güç. Suçluların yakalanıp yargılanması ve cezalandırılması, bu yapılırken de hukuk devleti ilkelerinin gözetilmesi şu an için en büyük temenni ve beklentimizi oluşturuyor.
Zihnimiz bu konuyla meşgulken ve her dakika MAK (Muhabere Arama Kurtarma Timi), SAT (Sualtı Taarruz Timi), JÖH (Jandarma Özel Harekat Timi), PÖH (Polis Özel Harekat Timi) gibi kimilerimizin önceden pek de aşina olmadığı isim veya kısaltmaları duyarken, bugün ele alacağımız kararın da gündemle bir şekilde bağlantısının bulunmasını tercih ettik. Tam da bu noktada, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi Temyiz Kurulu’nun, “Seal Team Physical Training, Inc.” başvurusu hakkında 30 Haziran 2016 tarihinde verdiği oldukça yeni bir kararla karşılaştık. A.B.D. donanmasının en elit birliği olan “SEAL Timi (SEAL TEAM)”ni çağrıştırdığı gerekçesiyle USPTO tarafından reddedilen bu marka tescil başvurusu hakkında USPTO Temyiz Kurulu’nun verdiği karar, bu yazının konusunu oluşturacak. Merak eden okuyucularımız kararın İngilizce tüm metnine http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-86420547-EXA-23.pdf bağlantısı aracılığıyla erişebilirler.
“Seal Team PT Incorporated” unvanlı başvuru sahibi 10 Ekim 2014 tarihinde aşağıda görseline yer verdiğimiz marka tescil başvurusunu USPTO’ya yapar. Başvuru kapsamında 41. sınıfa dahil “Fitness ve egzersiz konularında danışmanlık hizmetleri ve fiziksel fitness eğitimi hizmetleri.” yer almaktadır.
USPTO uzmanı başvuruyu, A.B.D. marka kanunu madde 2(a) uyarınca, başvurunun A.B.D. donanmasının seçkin “SEAL Timleri”yle yanlış bir bağlantı kurulmasına imkan sağlaması nedeniyle reddeder. Başvurunun bir diğer ret gerekçesi ise önceden tescilli “SEAL” markasıyla karıştırılma olasılığıdır.
Başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca değerlendirilerek 30 Haziran 2016 tarihinde sonuçlandırılır.
Temyiz Kurulu kararında ilk olarak, marka kanunu madde 2(a)’nın kapsamını tarif eder. Buna göre, madde kapsamında “Kişiler, kuruluşlar, inançlar veya ulusal sembollerle yanlış biçimde bağlantı kurulmasını sağlayacak unsurlardan oluşan veya bu tip unsurları içeren markalar tescil edilmeyecektir”. Kurula göre, maddede adı geçen “kuruluşlar”, “devlet kurumlarını” da kapsamaktadır.
Başvuruya konu işaretin bir kişi veya kuruluşla yanlış bir bağlantı kurulmasını sağlayıp sağlamadığını değerlendirirken inceleme uzmanı aşağıdaki hususları dikkate almalıdır:
a- Başvuruya konu işaret, başka bir kişi veya kuruluş tarafından önceden kullanılan isim veya kimliğin aynısı veya yakın derecede benzeri midir?
b- Başvuruya konu işaret, münhasıran ve açıkça ilgili kişi veya kuruluş olarak mı anlaşılacaktır?
c- Başvuru sahibinin faaliyetlerinin, başvuru konusu markanın işaret ettiği kişi veya kuruluşla bağlantısının bulunmaması gereklidir.
d- İlgili kişi veya kuruluş o denli bilinir veya üne sahip olmalıdır ki, başvuruya konu marka, başvuru sahibinin malları veya hizmetleri için kullanıldığında, ilgili kişi veya kuruluşla bağlantı kurulacağı varsayılabilmelidir.
Temyiz Kurulu, başvuruyu yukarıda yer verilen ilkeler kapsamında değerlendirir ve ret kararının yerindeliğini bu değerlendirme sonucunda tespit eder.
Değerlendirilen ilk husus başvuruya konu işaretin, A.B.D. donanmasının elit “SEAL Timi”nin ismiyle aynı veya yakın derecede benzer olup olmadığıdır.
Türkçe karşılığı “SEAL Timi” olan “SEAL Team” ibaresi, inceleme uzmanına göre, A.B.D. donanmasının özel silahlarla operasyon konusunda uzmanlaşmış taktik birim ve timlerinin bilinen adıdır. “Sea-Air-Land Teams” teriminin kısaltması niteliğindeki “SEAL Teams” ibaresi, “SEAL” veya “NAVY SEALS” olarak da bilinmektedir.
Başvuru sahibi, başvuruda yer alan “Inc.” (bu kısaltma İngilizce’de şirket kelimesinin kısaltması olarak kullanılmaktadır) kısaltmasının başvurunun devlet bağlantılı olmadığını göstermek için yeterli olduğunu ve başvuruda takım veya tim anlamlarına gelen “Team” kelimesinin kullanılmasının fitness egzersizlerinin takım halinde yapıldığını işaret etme amaçlı olduğunu belirtmektedir. Bu çerçevede başvuru sahibine göre, başvurusu donanmayı veya donanma timlerini işaret etmemektedir.
Temyiz Kurulu’na göre, bir kuruluşun ismine ilave unsurların eklenmesi, ilgili başvurunun söz konusu kuruluşun isminin yakın derecede benzeri olduğu yönündeki ticari algıyı ortadan kaldırmayacaktır. Bu çerçevede Kurul, başvuruyu A.B.D. donanmasının “SEAL” isimli seçkin timlerinin yakın derecede benzeri olarak değerlendirmiştir.
Kurul takiben, “Başvuruya konu işaret, münhasıran ve açıkça ilgili kişi veya kuruluş olarak mı anlaşılacaktır?” sorusunun yanıtını araştırmıştır.
Başvuru sahibi başvurusunun sadece A.B.D. donanmasının “SEAL” isimli seçkin timlerini işaret etmediğini ispatlamak için USPTO sicilinden “SEAL TEAM” ibaresini içeren iki önceki tarihli tescil sunmuştur.
Temyiz Kurulu her ikisi de aynı kişiye ait olan önceden tescilli markaların, donanmanın seçkin “SEAL” timleriyle başvuru arasında münhasır ve açık bağlantı kurulması hususunu ortadan kaldırmayacağı değerlendirmesini yaparak, başvuru sahibinin tersi yöndeki iddiasını reddetmiştir.
Bu noktada, inceleme uzmanının ret kararını verirken, “SEAL TEAM” ibaresinin donanma “SEAL” timini işaret etmekte olduğunu gösteren çok sayıda medya çıktısı, ticari kullanım örneği ve etiket, çıkartma gibi ticari dolaşıma sokulmuş ürünler sunduğu da belirtilmelidir.
Temyiz Kurulu üçüncü olarak, “Başvuru sahibinin faaliyetlerinin, başvuru konusu markanın işaret ettiği kişi veya kuruluşla bağlantısının bulunmaması gereklidir.” ilkesi çerçevesinde değerlendirme yapmıştır.
Başvuru sahibi, donanma veya SEAL timleriyle herhangi bir bağlantısı olmadığını belirtmiştir ve dolayısıyla bu beyanın ötesinde bir değerlendirme yapılmasına ihtiyaç duyulmamıştır.
Temyiz Kurulu son olarak, “İlgili kişi veya kuruluş o denli bilinir veya üne sahip olmalıdır ki, başvuruya konu marka, başvuru sahibinin malları veya hizmetleri için kullanıldığında, ilgili kişi veya kuruluşla bağlantı kurulacağı varsayılabilmelidir.” ilkesi bakımından değerlendirmelerde bulunmuştur.
Kurul burada, donanma “SEAL Timleri”nin halk nezdindeki bilinirliğinin sonucu olarak, tüketicilerde başvuruya konu “Seal Team Physical Training, Inc.” markasının, donanmayla ve onun elit “SEAL” timleriyle bağlantısı bulunduğu algısının oluşup oluşmayacağını değerlendirmiştir.
Okuyucularımızın muhtemelen çoğu Hollywood aksiyon filmlerine aşinadır ve bu filmlerde “SWAT”, “SEAL” ve diğer birçok A.B.D. operasyon timlerinin isimlerini duymuştur. Temyiz Kurulu da, aynı varsayımdan hareketle, “SEAL” ibaresinin çok sayıda kitap, film ve yayında kullanılması, “SEAL” timlerinin Bin Ladin’i öldüren birim olarak isminin son yıllarda dünyada sıklıkla geçmesi, bu timlerin dünyanın çeşitli yerlerinde ismi sıklıkla duyulan operasyonlar yapmaları gibi faktörler ışığında, “SEAL TEAM” ibaresinin donanma elit birimlerini doğrudan çağrıştıran bir terim olduğu sonucuna ulaşmıştır.
“SEAL” timlerinin üstün fiziki beceri gerektiren testlerden geçmeleri, bunun için sürekli ve düzenli spor ve egzersiz yapmaları, timlerin resmi web sayfasında bu egzersizlerin sayılması, egzersiz bilgilerine pdf formatındaki dosyalarda yer verilmesi, aynı sayfada egzersiz videolarının yayımlanmış olması, başvuru sahibi dahil olmak üzere, çok sayıda fitness kulübünün “SEAL” timlerinin kullandığı egzersiz yöntemlerini kullanarak eğitim verdikleri yönünde kanıtların bulunması, vd. hususların değerlendirilmesi neticesinde Temyiz Kurulu, halkın “Fitness ve egzersiz konularında danışmanlık hizmetleri ve fiziksel fitness eğitimi hizmetleri.” için yapılmış “SEAL TEAM” ibaresini içeren başvuru ile donanmanın seçkin “SEAL” timleri arasında bağlantı kurabileceği neticesine varmıştır.
Başvuruya konu işaretin, bir kişi veya kuruluşla yanlış bir bağlantı kurulmasını sağlayıp sağlamadığını değerlendirirken kullanılan testte aranılan kriterlerin tümünün yerine getirilmiş olması nedeniyle Temyiz Kurulu, başvurunun reddedilmesi yönündeki kararı yerinde bulmuştur. Madde 2(a) çerçevesinde verilen ret kararı yerinde bulunduğundan karıştırılma olasılığı ret kararına karşı yapılan itirazın incelenmesine ihtiyaç duyulmamıştır. Sonuç olarak başvuru sahibi adına yapılan itiraz reddedilmiştir.
MAK (Muhabere Arama Kurtarma Timi), SAT (Sualtı Taarruz Timi), JÖH (Jandarma Özel Harekat Timi), PÖH (Polis Özel Harekat Timi) gibi isim ve kısaltmaları artık haberlerde değil, sadece film veya dizilerde duyacağımız barış ve huzur dolu günlerin özlemiyle ve ülkemizin içinde bulunduğumuz iç karartıcı günler ve gündemden hızlıca kurtulması dileğiyle yazımızı sonuçlandırıyoruz.
olduğunu biliyorum. Uzman kararında ret gerekçesi markanın bilinirliğinden, dolayısıyla artırılmış ayırt edici gücünden hiç bahsedilmemesi bana tuhaf geldi diyebilirim. 
.
