(Görsel http://www.sutrovision.com/pages/hinge adresinden alınmıştır.)

İnternette, http://www.orangecountytrademarklawyer.pro/2013/08/08/sound-trademark-for-click-of-eyeglasses-granted-on-appeal/ adresinde karşılaştığım bir haber, Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.) Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’nin, ses markaları incelemesinde göz önünde bulundurması gereken bazı esasları ortaya koyması nedeniyle dikkatimi çekti. Kararı ve karara esas olan değerlendirme kriterlerini önemsediğim için okuyucularla da paylaşmak istedim.

Gözlük üreticisi “SUTRO PRODUCT DEVELOPMENT, INC” (bundan sonra SUTRO olarak anılacaktır), Mart 2008’de USPTO’ya bir ses markasının gözlükler için tescil edilmesi talebiyle başvuruda bulunur. SUTRO’nun ses markası, marka tarifnamesinde “düzenli aralıklarla tekrar eden üç klik sesi serisi” olarak tarif edilmiştir. Bu ses, gözlüğün kollarının açılması esnasında, metal bağlantı parçalarının birbirleriyle birleşmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır.

USPTO, başvuruyu oluşturan sesin, gözlük ürününün fonksiyonelliğine ilişkin doğal bir sonuç olması nedeniyle başvuruyu Ek Sicilde de tescil etmez ve başvuruyu reddeder. SUTRO, ret kararına karşı USPTO Yargılama ve Temyiz Kurulu (Trademark Trial and Appeal Board – TTAB) nezdinde itiraz eder ve karar TTAB tarafından yeniden değerlendirilir.

Başvurunun ret gerekçesi olan A.B.D. Marka Kanunu madde 2(e)(5), bütün olarak işlevsel (functional) olan markaların tescil edilmeyeceği hükmünü içermektedir.

TTAB itirazın incelenmesinde, “Morton-Norwich Faktörleri” olarak anılan değerlendirme kriterlerini uygular. Bu değerlendirme esasına göre, koruma altında bulunan patentlerden herhangi birisinin aynı buluşu içerip içermediği incelenmektedir. İnceleme sonucunda, Kurul, gözlük çerçeveleri için benzer iki patent tespit eder, ancak bunlardan hiç birisi sesi patente ilişkin bir istem olarak içermemektedir. Benzer içerikteki üçüncü kişi patentlerinin sese ilişkin istem içermemesi, başvuru sahibinin lehinde değerlendirilmesi gereken ve sesin ürünün işleviyle bağlantısı bulunmadığını gösteren bir durumdur.

TTAB buna ilaveten, başvuru sahibinin, üçüncü kişilere yönelik olarak, üç klik sesinden avantaj sağlanacağı yönünde reklam yapıp yapmadığını da incelemiştir. Bu inceleme sonucunda, Kurul, firmanın üç klik sesinden fayda sağlanacağına ilişkin tanıtım yapmadığı neticesine ulaşmıştır.

TTAB, ayrıca, gözlük menteşelerinin ses yapmayacak biçimde tasarlanmasının mümkün olduğu, klik sesi olmadan da, menteşelerin tüm işlevlerini yerine getirebileceği görüşüne varmıştır. Kurula göre, klik sesinin, menteşenin harekete direncine ilişkin herhangi bir etkisi de bulunmamaktadır. Bu çerçevede, menteşelerin hareketi sesi oluşturmaktadır, ancak sesin menteşelerin işlevselliği ile bağlantısı bulunmamaktadır.

Belirtilen nedenlerle, TTAB ofisin ret kararından dönmüş ve markanın ek sicilde tescil edilmesinin önünü açmıştır.

Kararın tamamını incelemek isteyenlerin karara http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-77418246-EXA-18.pdf adresinden erişmesi mümkündür.

Bu yazı kapsamında karara ilişkin daha fazla detaya girme niyetinde olmamakla birlikte, TTAB’nin ses markasının işlevsel niteliğini incelerken dikkate aldığı “Morton-Norwich Faktörleri” kanaatimizce daha detaylı bir değerlendirmeyi gerektirmektedir.

Önder Erol Ünsal

Ağustos 2013

unsalonderol@gmail.com