OHIM Temyiz Kurulu “Tony Montana” Kararı – Kurgu Karakterlerin İsimlerinden Oluşan Markalar ile Telif Haklarının İhtilafı ve Kötü Niyetli Başvuru Sonucu Tescil Edilmiş Markalar Hususu

tonymontana

OHIM Temyiz Kurulu, 30 Ekim 2012 tarihinde verdiği R 1163/2011-1 sayılı kararda kurgu karakterlerin isimlerinin telif hakkı kapsamına girip girmediğini, bu hakkın tescilli bir markanın iptalini sağlayabilecek önceki bir hak olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini ve kurgu karakter isminin seçiminin kötü niyetli tescili gösterip göstermeyeceği hususlarını tartışmıştır. İptali talep edilen topluluk markasının (CTM) sahibinin bir Türk firması olması ihtilafı bizim için daha da ilginç kılmaktadır.

 

İstanbul’da yerleşik Türk menşeili bir firma “Tony Montana” markasını CTM olarak 2007 yılında tescil ettirir. Tescil kapsamında 3.,18.,25. sınıflara dahil mallar ve 35. sınıfa dahil hizmetler yer almaktadır.

 

2009 yılında A.B.D. menşeili “Universal City Studios LLLP” yukarıda belirtilen tescilli “Tony Montana” markasının hükümsüz kılınması için OHIM’e talepte bulunur. Hükümsüzlük talebi telif hakkından kaynaklanan önceki haklarla ihtilaf ve kötü niyet iddialarına dayanmaktadır. Talep sahibi markanın tüm mallar ve hizmetler için hükümsüz kılınmasını talep etmektedir.

 

Hükümsüzlük talebi sahibi, Topluluk Marka Tüzüğü (CTMR) madde 53(2)(c) kapsamında CTM’in hükümsüzlüğünü talep ederken, telif hakkına sahip olduğu “Scarface (Yaralı Yüz)” filminin ana karakteri olan “Tony Montana” isminin kendisinin bilgisi ve izni dışında tescil edildiğini belirtmektedir. CTMR madde 53(2)(c)’ye göre;

 

“Bir Topluluk Markası, bu markanın kullanımının topluluk mevzuatı veya markanın korumasıyla ilgili ulusal mevzuat kapsamındaki başka bir önceki hak, özellikle;

….

(c) telif hakkı,

….

nedeniyle yasaklanabileceği hallerde, Ofise (OHIM) başvuru üzerine hükümsüz kılınabilir.”

 

Bu talep kapsamında, hükümsüzlük talebi sahibi, filmin 1983 yılında çekildiğini, 1984 yılında A.B.D. Telif Hakkı Siciline kaydedildiğini, Avrupa Birliğinin A.B.D.  gibi Bern Sözleşmesine taraf olduğunu, Bern Sözleşmesi kapsamında telif hakkı korumasının doğrudan taraf ülkelere yayıldığını belirtmektedir. Talep sahibi önceki hakkını İspanyol Marka Kanunu (İMK) kapsamında korunan haklarına dayandırmaktadır. İMK’ya madde 9’a göre, telif hakkı kapsamında korunan eserleri çoğaltılması, taklidi veya adaptasyonu niteliğindeki işaretler marka olarak tescilini yasaklamaktadır. Aynı kanunun 52. maddesi madde 9 hükümlerine aykırı olarak tescil edilen markaların hükümsüz kılınacağını belirtmektedir. Ek olarak İspanyol Telif Hakkı Kanuna’na referans yapan talep sahibi, bu kanun uyarınca sinematografik eserlerin oluşturulmasına ve korunmasıyla ilgili olarak telif hakkının tescil edilmesi zorunluluğunun bulunmadığını belirtmekte ve aynı kanunun 17. maddesi gereğince eserin ticari kullanımının gerçekleşmesi ve üçüncü kişilerce yetkisiz kullanımının engellenmesi için münhasır yetkilerin eser sahibine ait olduğunun altını çizmektedir. Bu çerçevede, talep sahibine göre İspanyol mevzuatı, eserden kaynaklanan haklara tecavüz durumunda telif hakkı sahiplerine tescilli markalarla veya marka başvurularıyla mücadele hakkı vermektedir.

 

Hükümsüzlük talebinin diğer gerekçesi ise CTMR madde  52(1)(b) kapsamındaki “tescile dayanak başvurunun yapıldığı tarihte başvuru sahibinin kötü niyetli olması” hükmüdür. Hükümsüzlük talebi sahibine göre, “Yaralı Yüz” filminin ve filmin ana karakteri “Tony Montana”nın bilinirliği ve önemi dikkati alındığında, hükümsüzlüğü istenen CTM’in şans eseri marka olarak seçildiğinden bahsedilmesi mümkün değildir. Talep sahibine göre, CTM sahibi dürüst olmayan biçimde ilgili filmin ve filmin ana karakteri “Tony Montana”nın ününden faydalanmak ve bu ünü sömürmek istemektedir.

 

CTM sahibi, bu argümanlara karşılık olarak telif hakkı kapsamında korunanın “Yaralı Yüz” filmi olduğunu, “Tony Montana” isminin telif hakkı koruması kapsamında olmadığını belirtmiştir. CTM sahibine göre, Avrupa Birliği mevzuatı, ulusal mevzuatlarının üstündedir ve AB mevzuatına göre sadece kelimeler için telif hakkı koruması sağlanası mümkün değildir. Marka sahibi, kötü niyetli tescile ilişkin argümanları da reddetmektedir. 

 

OHIM İptal Birimi (Cancellation division) Nisan 2011’de verdiği kararla “Tony Montana” ibareli CTM’i kapsadığı tüm mallar ve hizmetler bakımından hükümsüz kılmıştır. İptal Birimi kararında takip eden gerekçelere dayanmıştır:

 

·         Bern Sözleşmesi ve İspanyol Telif Hakkı Kanununa göre, sinematografik eserler herhangi bir tescil işlemine gerek olmaksızın sadece yaratılmış olmaları nedeniyle korunabilir ve sahiplerine münhasıran ticari kullanım ve üçüncü kişilerce yetkisiz kullanımı engelleme yetkisi verir.

 

·         Hükümsüzlük talebi ekinde sunulan kanıtlar, “Yaralı Yüz” filmindeki “Tony Montana” karakterinin, talebe konu CTM’in tescil tarihinden önce yaratıldığını ve İspanyol kamuoyu nezdinde dağıtıldığını göstermektedir. Sunulan kanıtlarda vurgu sadece film ismine değil, aynı zamanda filmdeki “Tony Montana” kurgu karakterine de yapılmıştır.

 

·         Talep sahibi İspanyol mevzuatında kurgu bir karaktere ilişkin bir ismin veya kelimenin, ait olduğu eserin isminden bağımsız bir yaratım olarak kabul edildiğini göstermiştir.

 

·         İspanyol Telif Hakkı Kanunu madde 17, eser sahibine yaratının yetkisiz biçimde kullanımını engelleme hakkı vermektedir. Bu hak herhangi bir kritere göre (malların / hizmetlerin benzerliği, mallar / hizmetlerle korunan eser arasında bağlantı olması dahil) sınırlanmamıştır.

 

·         Bu bağlamda hükümsüzlüğü talep edilen CTM, talep sahibinin önceki telif hakkına aykırı olduğu (İspanyol Marka Kanunu madde 52 ve 9, CTMR madde 53(2)) kabul edilmelidir.

 

·         Sonuç olarak, hükümsüzlüğü talep edilen CTM, CTMR madde 53(2)(c)’ye göre hükümsüz kılınmıştır. Bu nedenle, kötü niyet gerekçeli diğer hükümsüzlük gerekçesinin incelenmesi gerekli değildir.

 

Hükümsüzlük kararına karşı Kasım 2011’de CTM sahibi tarafından itiraz edilmiştir. CTM sahibine göre, hükümsüzlük talebi sahibi “Tony Montana” isminin telif hakkı korumasından yararlanabileceği gösterir yeterli kanıt sunmamıştır, “Tony Montana” ismi bir eser niteliğinde değildir ve esere ilişkin korumadan yararlanamaz, “Tony Montana” ismi veya benzer nitelikteki kurgusal karakter isimleriyle giyim eşyası satan firmalar bulunmaktadır, “Tony Montana” ismi orijinal nitelikte değildir, “Tony Montana” markası A.B.D.’nde tescilli bir markadır. Bu nedenlerle, hükümsüzlük kararı yerinde değildir ve kaldırılmalıdır. İtiraz OHIM Temyiz Kurulu tarafından incelenmiştir. 

 

OHIM Temyiz Kurulu ilk olarak, İspanyol Marka Kanunu, İspanyol Telif Hakkı Kanunu ve CTMR kapsamındaki hükümlerin İptal Birimi tarafında doğru uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmiş ve önceki bölümlerde özetlenen hükümler bakımından yapılan yorumları yerinde bulmuştur. Temyiz Kuruluna göre kritik soru, “Yaralı Yüz” filminden kaynaklanan telif haklarının “Tony Montana” kurgu karakterine yayılmasının yerinde olup olmadığıdır.   

 

OHIM Temyiz Kurulu, sinematografik veya edebi bir eser üzerindeki telif hakkı korumasının ilke olarak bu eserlerdeki karakterlere yayılmadığını kabul etmektedir. Bununla birlikte Kurula göre, kurgu karakterinin isminin yaygın biçimde kimlikle özdeşleştiği (commonly used as identification) durumlar dahil olmak üzere, bazı hallerde korumanın kurgu karakter isimlere yayılması mümkündür. Kurul, İptal Biriminin “telif hakkı koruması sağlamak için, kurgu karakterin özelliklerinin, eser sahibinin fikri yaratımına ait anlatımın yeniden üretimine imkan verecek derecede özel olarak tasvir edilmiş ve tam olarak geliştirilmiş olması gereklidir” şeklindeki yaklaşımını paylaşmaktadır. İlaveten, Kurula göre, hükümsüzlük talebi sahibinin “çoğu durumda, kurgu karakterlerin isimleri, karakterden ayrılmaz niteliktedir, çünkü bu karakterlerin halk tarafından tanınması sağlayan içkin özellikleri temsil eder, bir diğer deyişle kamu bir kişiye veya karaktere ismini kullanarak atıfta bulunur” şeklindeki argümanını da kabul etmektedir. Dolayısıyla, Kurula göre, telif hakkıyla korunan bir kurgu karakter ismi, sadece bir kişisel isim olarak değerlendirilemez. Bu nitelikteki isimlerin, halkın isimle sinematografik eser arasında bağlantı kurmasını sağlayan ve aynı sözcüğün kamu alanına ait başka herhangi anlamıyla bağlantı kurulmasına izin vermeyen, yaratılmış isimler olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

 

İncelenen vakada, hükümsüzlük talebi sahibince sunulan dokümanlar, “Yaralı Yüz” filminin uyuşturucu taciri Kübalı gangster “Tony Montana”yı benzersiz bir karakter olarak betimlediğini göstermektedir. Bu karakter, sıradan olmayan özel bir isme ve belirli, tasvir edilmiş bir fiziksel görünüme ve ayırt edilebilir bir tavra sahiptir. Sayılan tüm kişisel özellikler “Tony Montana” isimli kurgu karakteri belirgin olarak tasvir etmektedir. Bunun ötesinde, kanıtlar söz konusu kurgu karakterin ünlü olduğunu göstermektedir. “Tony Montana “ karakteri kültürel bir ikon haline gelmiş ve tüm zamanların en ünlü film karakterlerinden birisi olmuştur. Kurul, “Tony Montana” karakterinin filmde birincil öneme sahip olduğunu ve karakterin film gösterime girdiğinden bu yana ticari kaynağı gösterir bir indikatör olduğunun öne sürülebileceğini belirtmiştir. Sunulan reklamlar, dergi makaleleri ve sinema eleştirileri ve karakter pazarlamaya ilişkin kanıtlar, filme ilişkinin vurgunun yalnızca film ismine ilişkin olmadığını, “Tony Montana” ismine de vurgu yapıldığını göstermiştir.

 

Yukarıda belirtilen tüm hususları ve İspanyol mevzuatını dikkate alan dikkate alan Kurul, inceleme konusu kurgu karakter isminin, hükümsüzlük talebi sahibine ait sinematografik eserin özel içeriğini yansıtma kabiliyetine sahip olması nedeniyle, yalnız başına, fikri mülkiyet konusu olabileceği kanaatine ulaşmıştır. Dolayısıyla, incelenen vakada, “Yaralı Yüz” filminden kaynaklanan telif hakları, filmin ana kurgusal karakterine ve bu karakteri tanımlamak için kullanılan araçlara, yani “Tony Montana” ismine yayılabilir niteliktedir.

 

Kurula göre, “Tony Montana” markasının A.B.D.’nde tescilli olması OHIM kararını etkiler bir husus değildir, çünkü Topluluk Marka Sistemi otonom, kendi amaçları ve kuralları bulunan ve herhangi bir ulusal sistemden bağımsız işleyen bir sistem niteliğindedir. Kaldi, ki A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) kayıtlarında yapılan araştırma, bu markaya karşıda da aynı tarafça hükümsüzlük talebinde bulunulduğunu göstermiştir. USPTO’ya sunulan kanıtlar arasında yer alan bir doküman, marka sahibinin “Tony Montana” markasını “US Trade Mark Exchange (Amerika Marka Borsası)” isimli bir internet sitesinde, “Tony Montana markası Yaralı Yüz filminden kolaylıkla hatırlanabilir ve marka sadece filmin fanları tarafından hatırlanmanın ötesinde büyük bir pazara hitap eder” notlarıyla satışa çıkarttığını göstermiştir. Bu belge, Kurula göre CTM sahibinin, “Tony Montana” ibaresinin sadece bir isim olmadığının, “Yaralı Yüz” filminin yazarınca yaratılan çok popüler bir kurgu karakterin ismi olduğunun ayırdında olarak hareket ettiğini göstermektedir. Bu husus da ismin telif hakkından yararlanması gerektiğini göstermektedir.  

 

Bu çerçevede, Temyiz Kurulu, İptal Birimi tarafından CTMR madde 53(2)(c) kapsamında verilen hükümsüzlük kararını yerinde bulmuştur. Kurul, ayrıca, başvurunun tüm mallar / hizmetler bakımından reddedilmesi kararını da yerinde görmüştür.

 

Temyiz Kurulu bununla yetinmemiş, İptal Birimi tarafından incelenmemiş kötü niyet gerekçeli hükümsüzlük talebi yeniden ele almıştır. 

 

Kötü niyet gerekçesiyle tescilli bir CTM’in hükümsüz kılınması CTMR madde  52(1)(b) kapsamında düzenlenmiştir. Bu maddeye göre “tescile dayanak başvurunun yapıldığı tarihte başvuru sahibinin kötü niyetli olması” durumunda CTM’in hükümsüz kılınması mümkündür. Bu durumda incelenmesi gereken husus, CTM tescili için başvuruda bulunulan 2006 yılında tescil sahibinin kötü niyetli olup olmadığıdır.

 

Kurul içtihadına göre, CTMR madde 52(1)(b) anlamında kötü niyet, kabul edilebilir ticari teamül dışında kalan dürüst olmayan haller olarak kabul edilebilir. Belirtilen haller, etik teamüllere veya dürüst ticari ve iş yaşamına ilişkin eylemlere ait kabul görmüş ilkelere aykırı biçimde ve bunun farkında olarak CTM tescili talebinde bulunulması ve bu yolla haksız avantaj sağlanması veya birisine haksız biçimde zarar verilmesi durumlarında ortaya çıkar.

 

CTM sahibinin yukarıda belirtilen anlamda hareket edip etmediğinin tespit edilmesi için, ilgili vakaya ilişkin tüm faktörlerin dikkate alındığı geniş kapsamlı bir değerlendirme yapılmalıdır. Kötü niyet hususunun tespiti için CTM başvurunun yapıldığı tarihte inceleme konusu işaretin sahip olduğu tanınmışlık derecesi değerlendirilmelidir. Hükümsüzlük talebi sahibi, “Yaralı Yüz” filminin ve filmin ana karakterinin ismi olan “Tony Montana” ibaresinin halk nezdinde otuz yıldan fazla süredir tanınmış olduğunu ispatlamıştır. Bu tarihin başvuru tarihi olan 2006 yılından önce olduğu ortadadır. Film ve filmin ana karakteri halen toplumun her yaştaki nezdinde yüksek popülariteye sahiptir. Hükümsüzlük talebi sahibinin kanıtları arasında gösterildiği üzere “Tony Montana” ismi ve karakterin görüntüsü yıllar boyunca ticari öğeler olarak kullanılmıştır.

 

Yukarıda belirtilen tüm veriler dikkate alındığında, Kurul, CTM sahibinin 2006 yılından önce, talep sahibine ait sinema filminden ve ikonik “Tony Montana” karakterinden haberdar olduğu kanaatine ulaşmıştır. Başvurunun kapsadığı mallar arasında ünlü karakterlerle bağlantı kurularak tüketime konu olabilecek giysiler, parfümeri gibi ürünlerin de yer aldığı 3., 18., 25. sınıflara dahil mallar ve 35. sınıfa dahil hizmetler bulunmaktadır. Bu çerçevede, CTM sahibinin, hükümsüzlük istemine konu CTM’in tescili için talepte bulunarak, asıl hak sahibinin ticari faaliyetini engellemek ve karakterin itibarından haksız avantaj sağlamak amacını güttüğü sonucuna ulaşılabilir.

 

İçinde bulunulan dönemde, ünlü sinema filmi karakterlerini simgeleyen ürünlerin bu filmleri tanıtmak veya bu filmlerin veya karakterlerin halk nezdindeki bilinirliğinden amacıyla sıklıkla ticarileştirildiği bilinmektedir. Hükümsüzlüğü talep edilen CTM kapsamında bulunan mallar ve hizmetler, filmleri ve film karakterlerini ticarileştirmek için kullanılan mallar ve hizmetlerdir. Kararın telif hakkıyla ilgili bölümünde belirtildiği üzere, CTM sahibi A.B.D.’nde tescilli markasını üçüncü taraflara satmak veya lisansını vermek için çaba içerisindedir.

 

Açıklanan tüm verilerden hareketle, CTM sahibi, hükümsüzlük talebi sahibinin izni olmaksızın, makul derecede ticari bilince sahip herkes tarafından ticari teamüllere uygun bulunmayacak bir yolla, “Tony Montana” işaretini dürüst olamayan şekilde ele geçirmeye çalışmıştır.

 

Bu çerçevede, Temyiz Kurulu, CTM sahibinin “Tony Montana” markasının tescili için başvurusunu kötü niyetle yaptığı sonucuna ulaşmıştır. Dolayısıyla, “Tony Montana” markası kötü niyetli başvuru gerekçesiyle de hükümsüz kılınmıştır.

 

“Tony Montana” kararı, OHIM Temyiz Kurulunun, kurgu karakterlerin isimlerinden oluşan markalar hakkında telif haklarına aykırılık gerekçesiyle başvuruda bulunulması halinde uygulanacak genel yaklaşımı, ortaya koyması nedeniyle kanaatimizce önemlidir. Ayrıca, OHIM’in kötü niyetli başvuru tanımının genel kapsamını bu kararla belirlediği de iddia edilebilir (bkz. kararın 57.-62. paragrafları). OHIM’in kötü niyet gerekçesini bu denli derinlemesine araştırdığı karara şimdiye dek fazlaca rastlamamış olmam nedeniyle, bir Türk firmasına ait “Tony Montana” markasının, detaylı bir inceleme sonrası, kötü niyetli başvuru sonucu tescil edilmiş marka olarak değerlendirilmesini ilginç bir tesadüf olarak nitelendirmeyi tercih ediyorum. OHIM’in hükümsüzlük kararına karşı Adalet Divanı Genel mahkemesi nezdinde dava açılıp açılmadığını şu an için bilmemekle birlikte, karara karşı dava açılması halinde mahkeme kararını sabırsızlıkla bekleyeceğimi de şimdiden belirtiyorum. Son olarak, kanaatimce Enstitüye yapılan başvurularla OHIM’in karşılaşması halinde kötü niyet gerekçesini oldukça sık kullanmaya başlayacaklarından emin olduğumu da özellikle belirtmek istiyorum.

 

Önder Erol Ünsal

Ocak 2013

unsalonderol@gmail.com         

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s