Etiket: kötü niyetli tescil

Marka Sahibinin Diğer Başvuruları Kötü Niyetli Marka Başvurusu Tespitine Karine Teşkil Eder mi? OHIM Temyiz Kurulu “ALEXANDER WANG” kararı

alexanderwang2

 

Marka tescil başvurularının kötü niyetle yapıldığına dair itirazlar incelenirken yapılan değerlendirme objektif delil ve tespitlere dayanmalıdır. Başvuru sahibinin başvuru anındaki kötü niyetinin ispatlayacak delillerin sunulması itiraz sahipleri için genellikle hiç kolay olmamaktadır. Şöyle ki, kötü niyeti ispatlayacak delillerin toparlanması ve somut biçimde sunulması zorlu bir süreçtir.

Başvuru veya marka sahibine ait diğer marka tescil başvurularının veya tescilli markaların, kötü niyet değerlendirmesinde dikkate alınıp alınamayacağı önemli bir tartışma konusudur. Marka uzmanları arasında da tartışmalı olan konunun taraflarından birisi, her markanın ayrı bir somut vaka olduğunu ve kendi koşulları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini, dolayısıyla aynı sahibe ait diğer başvuruların veya markaların kötü niyet tespitine karine teşkil etmeyeceğini iddia etmektedir. Buna karşın tartışmanın diğer tarafına göre, kötü niyetli başvuruyu gösterebilecek önemli kanıtlardan birisi, başvuru veya marka sahibinin diğer marka başvurularıdır ve bu markalar, diğer kanıtların da varlığında kötü niyet tespitine karine teşkil edecektir.

İhtisas mahkemelerinin konu hakkındaki bazı kararlarını da dikkate alarak hazırlanan Türk Patent Enstitüsü Marka İnceleme Kılavuzu’nda; “Başvuru sahibinin yurtdışında ya da yurt içinde tescilli bulunan ve bilinirlik düzeyi yüksek olan markalar için sistematik bir biçimde marka tescil başvurusunda bulunması” kötü niyetli başvuru durumunu gösteren haller arasında sayılmış ve Enstitü konu hakkındaki pozisyonunu net olarak belirlemiştir (bkz. http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/resources/temp/F9E4CFAF-A7AE-4FEA-8BCC-DA8B5C7DAB00.pdf s.156-157). Buna karşılık konu hakkındaki tartışma taraflar arasında entelektüel düzeyde halen devam etmektedir. Tartışmalar içerisinde tarafımızın, aynı sahibe ait diğer başvuruların veya markaların kötü niyet tespitine karine teşkil edebileceği yönünde olduğunu belirterek, aktaracağımız karar hakkındaki detaylara geçebiliriz.

OHIM Temyiz Kurulu tarafından 12 Ocak 2016 tarihinde verilen R-3135 2014/2 sayılı “ALEXANDER WANG” kararı, konu hakkındaki OHIM yaklaşımını yansıtması bakımından önemli ve güncel bir karardır. Yazı boyunca aktaracağımız “ALEXANDER WANG” kararının Türkiye’de konu hakkında sürdürülen tartışmalara da katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Karar metninin tümünü okumak isteyen okuyucularımızın karara bağlantısından erişimi mümkündür.

Britanya Virgin Adaları’nda yerleşik “ETINCELLE PARIS INTERNATIONAL GROUP LIMITED” firması 30 Aralık 2011 tarihinde “ALEXANDER WANG” kelime markasının tescil edilmesi talebiyle İç Pazarda Harmonizasyon Ofisi (OHIM)’ne başvuruda bulunur.

alexwang

Başvurunun kapsamında Nicé sınıflandırmasının 3. sınıfına dahil “Çamaşır yıkamada kullanım için ağartma müstahzarları ve diğer maddeler; temizleme, parlatma, ovarak yıkama ve aşındırma müstahzarları; sabunlar; parfümeri; esans yağları; kozmetikler; saç losyonları; diş macunları.” malları yer almaktadır.

Başvuru OHIM tarafından ilan edilir ve ilanına karşı itiraz edilmeden tescil edilir.

3 Ekim 2013 tarihinde “ALEXANDER WANG” isimli gerçek kişi markanın hükümsüz kılınması talebiyle OHIM’e başvuruda bulunur ve hükümsüzlük talebi OHIM İptal Birimi tarafından incelenir.

Hükümsüzlük talebi sahibi, talebini iki ana argümana dayandırmaktadır: (i) Hükümsüzlüğü talep edilen markanın başvurusu kötü niyetle yapılmıştır ve (ii) Talep sahibinin isminden kaynaklanan hakları Alman ve İtalyan ulusal mevzuatlarınca korunmaktadır.

Hükümsüzlük talebi sahibine göre; “ALEXANDER WANG” talep sahibinin adı ve soyadıdır ve talep sahibi dünyaca ünlü bir modacı olarak ismiyle yaygın biçimde bilinmektedir. Bu çerçevede, tescil sahibi markasının başvurusunu kötü niyetle yapmıştır. Bu iddiaları kanıtlamak için çok sayıda doküman, talep ekinde sunulmuştur.

OHIM İptal Birimi, 15 Ekim 2014 tarihinde verdiği kararla kötü niyetli başvuru gerekçeli hükümsüzlük talebini haklı bulur ve markayı hükümsüz kılar. Hükümsüzlük kararında yer verilen gerekçeler takip eden şekildedir: Topluluk markası (CTM) sahibi, marka olarak seçilebilecek birçok isim mevcutken ünlü bir moda tasarımcısının kendine mahsus ismi için başvuru yapmayı seçmiştir, tescili talep edilebilecek onbinlerce mal ve hizmet varken, CTM sahibi, ünlü bir moda tasarımcısının ismiyle kolaylıkla özdeşleştirilip ticari kazanca konu olabilecek kozmetik ve parfümeri gibi ürünleri seçmiştir, CTM sahibi moda sektöründe üne sahip “ISABEL MARANT”, “PIERRE HARDY”, “PHILIPP PLEIN”, “GUISEPPE ZANOTTI” gibi markaların 3. sınıfa dahil mallar için tescili için de başvuru da bulunmuştur. CTM sahibi bu durumu tesadüf olarak nitelemenin dışında hiçbir açıklama sunmamıştır, hükümsüzlük talebi sahibince sunulan delillerin incelenmesi, talep sahibi modacının isminin başvuru tarihi öncesinde Avrupa Birliği’nde moda sektöründe iyi bilindiğini göstermektedir. Sayılan tüm hususlar ışığında İptal Birimi hükümsüzlüğü talep edilen markanın başvurusunun kötü niyetle yapıldığı sonucuna ulaşmıştır. Kötü niyetli başvuru gerekçeli hükümsüzlük talebi haklı bulunduğundan, talep sahibinin isim hakkına dayalı diğer argümanı incelenmemiştir.

Marka sahibi “ETINCELLE PARIS INTERNATIONAL GROUP LIMITED” firması hükümsüzlük kararına karşı itiraz eder ve itiraz OHIM Temyiz Kurulu’nca incelenir.

Marka sahibi itirazında; taraflar arasında ilişki bulunduğunu veya marka sahibinin ticari çıkar sağladığını gösterir herhangi bir kanıt bulunmadığını, talep sahibince sunulan kanıtların kötü niyetli başvuru tespitine varılması için yeterli olmadığını, marka sahibinin önceden başvurusu yapılan üç CTM’inin bulunduğunu, bunların hiçbirisinin “ISABEL MARANT”, “PIERRE HARDY”, “PHILIPP PLEIN”, “GUISEPPE ZANOTTI” ibareli olmadığını ve Avrupa Birliği’nde tescil için başvurusu yapılmamış markaların OHIM tarafından değerlendirilmesinin anlaşılabilir olmadığını belirterek, hükümsüzlük kararının kaldırılmasını talep etmektedir.

OHIM Temyiz Kurulu incelemesinde ilk olarak kötü niyet hakkındaki Adalet Divanı içtihadından birkaç ilkeyi ortaya koymuştur. Önceki yazılarımızda yer alan çevirilerimizle söz konusu ilkeleri özetleyecek olursak:

Kötü niyetli başvuruların tespitinde, başvuru sahibinin, markanın tescil edilmesi için başvuruyu yaptığı tarihteki niyeti dikkate alınmalıdır. (Adalet Divanı, 11/06/2009 tarihli C-529/07 sayılı karar)

Başvuru sahibinin, başvuruyu yaptığı tarihteki niyeti, incelenen vakanın nesnel şartları dikkate alınarak tespit edilebilecek bir husustur. (Adalet Divanı, 11/06/2009 tarihli C-529/07 sayılı karar)

Başvuru sahibinin kötü niyetle hareket ettiği tespit edilirken, incelenen vakaya ilişkin olarak, topluluk markası başvurusunun yapıldığı anda mevcut olan tüm faktörler dikkate alınmalıdır. Bu faktörlerden özellikle; başvuru sahibinin, aynı veya benzer işaretin, aynı veya benzer ürünler için üçüncü tarafça en az bir üye ülkede gerçekleşen kullanımını bildiği veya bilmesi gerektiği hususu, başvuru sahibinin üçüncü bir tarafın süregelen kullanımını engelleme niyeti hususu ve üçüncü taraf işaretinin ve tescili talep edilen işaretin yararlandığı hukuki koruma derecesi hususu göz önünde bulundurulmalıdır. (Adalet Divanı, 11/06/2009 tarihli C-529/07 sayılı karar)

OHIM Temyiz Kurulu, mevcut vakayı yukarıda sayılan ilkeler çerçevesinde değerlendirmiştir. Değerlendirmenin bir kısmını kanıtların kabul edilebilirliğine ilişki şekli itiraz oluşturmaktadır, ancak bu şekli itiraz yazının konusunu oluşturmadığından, sadece bu yöndeki itirazın kabul edilmediği belirtilmelidir.

Hükümsüzlük talebi sahibince sunulan kanıtlar, “ALEXANDER WANG” isminin A.B.D.’li bir moda tasarımcısının ismi olduğunu, bu ismin moda sektöründe sadece A.B.D.’nde değil Avrupa Birliği’nde de bilindiğini göstermektedir. Moda tasarımcısının isminin bilinirliğine ilişkin kanıtlar 2008-2011 dönemini göstermektedir ve bu tarih aralığı hükümsüz kılınan markanın başvurusunun yapıldığı tarihten önceki bir zaman aralığıdır.

Dosyada bulunan kanıtlar, hükümsüz kılınan markanın sahibiyle “ALEXANDER WANG” isimli modacı arasında doğrudan veya dolaylı bir ticari bulunduğunu göstermese de, olgular ve sunulan kanıtlar Kurul’un, marka sahibinin başvuru tarihinde, ismin önceki kullanımından haberdar olduğu şeklinde bir varsayıma ulaşmasını sağlamıştır. “ALEXANDER WANG” isminin başvuru tarihinden önce moda sektöründe uzun süreli kullanımı, ilgili sektördeki genel bilgi düzeyi ve moda ile parfümeri sektörlerinin yakın bağlantısı gibi hususlar, marka sahibinin önceki kullanımdan haberdar olması hususunu bir varsayımdan öte büyük bir olasılık olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, CTM sahibinin aynı markanın önceki kullanımını bilmesi veya bilmesi gerekliliği, tek başına kötü niyetli başvuru hususunu ispatlamak için yeterli değildir; bu husus incelenen vakaya ait diğer nesnel şartlarla birlikte değerlendirilmelidir.

Bu çerçevede, hükümsüz kılınan “ALEXANDER WANG” markasının önceki kullanıma konu işaretle aynı olduğu açıktır.

OHIM Temyiz Kurulu, hükümsüz kılınan markanın kapsamında yer alan ve “parfümeri, kozmetikler, esans yağlarını” da kapsayan 3. sınıfa dahil mallarla, önceki kullanıma konu giysilerin ilişkili sektörlere ait olduğunu belirtmektedir. Belirtilen mallar, “Canon” kriterleri esas alındığında benzer mallar olarak kabul edilmese de, bu malların bir kişinin imaj ve çekiciliğini artırma anlamında yakın bağlantı içerdiği tartışmasızdır. Bu bağlantı, ünlü bir moda tasarımcısının ismi söz konusu olduğunda, ilgili tüketiciler bakımından daha olası hale gelir, şöyle ki moda tasarımcılarının genel davranış biçimi, belirli bir zaman sonrasında ürünlerini kozmetik ve parfümeri sektörüne genişletmektir. Modacı “ALEXANDER WANG” da bu durumun bir örneğidir, çünkü giysilerle başlayan ürünlerini, sonradan çantalara, gözlüklere ve sınırlı çeşitte olsa da mücevherata yaymıştır.

Bu çerçevede, hükümsüz kılınan “ALEXANDER WANG” markasının tescil başvurusunun yapılmasının altındaki ticari mantık, olayların kronolojisi de dikkate alındığında, yukarıda sayılan ürün genişletme olgusu olarak ortaya çıkabilir.

Hükümsüz kılınan markanın sahibi “ALEXANDER WANG” ibaresinin yaygın kullanımı bulunan bir ibare olduğunu öne sürmüş olsa da, Temyiz Kurulu bu iddiaya katılmamaktadır. Temyiz Kurulu’na göre, “ALEXANDER” ve “WANG” ibarelerinin ayrı ayrı yaygın kullanımı olsa da, bunların bileşkesi iki farklı kültürel ve coğrafi kökten kaynaklanan iki terimin sıradışı ve kendine özgü kombinasyonu niteliğindedir. Tescilli marka sahibinin “ALEXANDER” ibaresini “WANG” ibaresiyle birleştirmesi, Temyiz Kurulu’nu olayın basit bir tesadüf olmadığına, marka sahibinin önceki kullanıma konu markayı bildiğine ve niyetinin bu markadan fayda sağlamak olduğuna inandırmaktadır.

Temyiz Kurulu’na göre incelenen vakada dikkate alınması gereken bir diğer önemli husus; hükümsüz kılınan markanın sahibinin günümüzün iyi bilinen moda tasarımcılarının isimleri ve markaları için çok sayıda marka tescil başvurusunda bulunduğu yönündeki iddiadır. Bu hususu ispatlamak için hükümsüzlük talebi sahibi, “Çin Patent ve Marka Ofisi”nin veritabanından alınmış bir raporu sunmuştur. Bu rapora göre hükümsüz kılınan markanın sahibi aşağıda sayılan işaretlerin tescili için Çin ofisine ve sonda belirtilen 2 markanın tescili için de OHIM’e başvuruda bulunmuştur:

alexwang2

Hükümsüz kılınan markanın sahibinin bu başvuruları yapmış olması, tek başına inceleme konusu başvurunun kötü niyetle yapıldığını ispatlamayacak olsa da; şüpheli veya diğer tacirlerin itibarını kötüye kullanma halinin ortaya çıkabileceği durumlarda bu tip başvuruların yapılmış olması, başvuru sahibinin niyetine ilişkin güçlü bir gösterge teşkil edebilir.

Hükümsüz kılınan başvurunun sahibinin, diğer ofislerde de ünlü moda tasarımcılarının isimlerinden ve farklı menşeili (A.B.D., İtalya, Britanya, Fransa, Almanya, Kore) markalardan oluşan ibareleri tescil ettirmek için başvuruda bulunmuş olması, deliller değerlendirilirken dikkate alınması gereken bir husustur.

Marka sahibi, bu başvuruları ne gerekçeyle yaptığını (örneğin yetkilendirilmiş lisans sahibi) açıklayabilir. Bununla birlikte incelenen vakada, marka sahibi bu markaların başvurusunu yaptığını inkar etmemekte, ancak bu başvuruların hangi makul gerekçeyle yapıldığını açıklamamaktadır.

Marka sahibinin OHIM’e yaptığı diğer iki tescil başvurusundan “METROCITY” reddedilmiştir ve “THOMAS WLYDE”  ise 3. sınıfta tescillidir. İnceleme konusu markayla aynı gün başvurusu yapılmış “THOMAS WLYDE” markası da ünlü bir A.B.D.’li modacının isminden oluşmaktadır. Bu husus da Temyiz Kurulu’na göre dikkate değer bir noktadır.

Temyiz Kurulu’na göre, kötü niyet belirli bir coğrafyayla sınırlanabilecek bir husus değildir. Kötü niyet, etik davranış biçiminin veya dürüst ticaretin genel kabul görmüş ilkelerinden uzaklaşmış davranışlarla ilgilidir. Bu çerçevede, fiillerin Avrupa Birliği dışında gerçekleşmesi, yani incelenen vakada Avrupa Birliği dışında tescil edilmiş markaların varlığı nedeniyle, kötü niyet değerlendirmesi bölgesel anlamda sınırlandırılamaz.

Bu çerçevede Temyiz Kurulu, günümüzün iyi bilinen moda tasarımcılarının isimlerinden veya markalarından oluşan 13 ibarenin, giyim sektörüyle bağlantılı mallar için Çin’de tescil ettirilmesinin, marka sahibinin dürüst olmayan ticari niyetlerle hareket ettiğinin kuvvetli bir göstergesi olduğu görüşündedir.

Temyiz Kurulu, kararın devamında marka sahibinin diğer argümanlarını da haksız bulmuş ve yukarıda sayılan tüm nedenlerle, “ALEXANDER WANG” markasının kötü niyetle tescil ettirilmiş sonucuna ulaşmış ve aynı tespit doğrultusunda OHIM İptal Birimi’nce verilen hükümsüzlük kararını onamıştır.

Kötü niyetli başvuru hususunun OHIM ve Avrupa Birliği yargısı tarafından ne şekilde değerlendirildiğini daha iyi anlamamıza sağlayan çeşitli kararları IPR Gezgini’nde önceden yayınlamıştık. Ocak 2016 dönemine ait oldukça yeni “ALEXANDER WANG” kararı, marka sahibe ait diğer markaların kötü niyet tespitine karine teşkil edebileceği noktasında önemli tespitler içermekte ve OHIM değerlendirmesini açık biçimde önümüze koymaktadır. Karardan açıkça görülmektedir ki, OHIM kendi sicilinde değil, başka sicillerde (inceleme konusu kararda Çin Marka Ofisi) markaları dahi kötü niyetin tespitinde dikkate alabilmekte ve bu markaların varlığının kötü niyete karine teşkil edebileceğini kabul etmektedir.

Ülkemizde yabancılara ait markaları tescil ettirerek, bundan ticari kazanç sağlama pratiği maalesef oldukça yaygındır ve daha da üzücüsü, bu pratiği ticari zeka, ticari özgürlük veya girişimci ruh olarak adlandırarak meşrulaştıran sürreal bir zihin yapısı da mevcuttur. Bu konu tartışılırken OHIM argümanı da sıklıkla öne sürülmekte ve OHIM’in kötü niyetli başvuru konusunu Türk yargısı veya TPE inceleme kılavuzu ilkeleri nispetinde “katı” şekilde yorumlamadığı ve “bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler” tarzı bir yaklaşıma sahip olduğu iddia edilmektedir. Bununla birlikte bu yazıda aktardığımız “ALEXANDER WANG” kararı ve karar içerisinde atıfta bulunulan diğer kararlar, OHIM yaklaşımının “bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler” düzeyinde olmadığını, tersine Çin Marka Ofisi sicilini dahi dikkate alabilecek derecede “katı” olduğunu veya en azından bu yöne doğru evrildiğini göstermektedir.

OHIM Temyiz Kurulu’nun “ALEXANDER WANG” kararını aktardığım bu yazıyla, ülkemizde sürdürülen kötü niyetli marka tescil başvurularının değerlendirilmesi tartışmalarına ufak bir katkı yaptığımı umuyorum.

Önder Erol Ünsal

Ocak 2016

unsalonderol@gmail.com      

 

 

OHIM Temyiz Kurulu “Tony Montana” Kararı – Kurgu Karakterlerin İsimlerinden Oluşan Markalar ile Telif Haklarının İhtilafı ve Kötü Niyetli Başvuru Sonucu Tescil Edilmiş Markalar Hususu

tonymontana

OHIM Temyiz Kurulu, 30 Ekim 2012 tarihinde verdiği R 1163/2011-1 sayılı kararda kurgu karakterlerin isimlerinin telif hakkı kapsamına girip girmediğini, bu hakkın tescilli bir markanın iptalini sağlayabilecek önceki bir hak olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini ve kurgu karakter isminin seçiminin kötü niyetli tescili gösterip göstermeyeceği hususlarını tartışmıştır. İptali talep edilen topluluk markasının (CTM) sahibinin bir Türk firması olması ihtilafı bizim için daha da ilginç kılmaktadır.

 

İstanbul’da yerleşik Türk menşeili bir firma “Tony Montana” markasını CTM olarak 2007 yılında tescil ettirir. Tescil kapsamında 3.,18.,25. sınıflara dahil mallar ve 35. sınıfa dahil hizmetler yer almaktadır.

 

2009 yılında A.B.D. menşeili “Universal City Studios LLLP” yukarıda belirtilen tescilli “Tony Montana” markasının hükümsüz kılınması için OHIM’e talepte bulunur. Hükümsüzlük talebi telif hakkından kaynaklanan önceki haklarla ihtilaf ve kötü niyet iddialarına dayanmaktadır. Talep sahibi markanın tüm mallar ve hizmetler için hükümsüz kılınmasını talep etmektedir.

 

Hükümsüzlük talebi sahibi, Topluluk Marka Tüzüğü (CTMR) madde 53(2)(c) kapsamında CTM’in hükümsüzlüğünü talep ederken, telif hakkına sahip olduğu “Scarface (Yaralı Yüz)” filminin ana karakteri olan “Tony Montana” isminin kendisinin bilgisi ve izni dışında tescil edildiğini belirtmektedir. CTMR madde 53(2)(c)’ye göre;

 

“Bir Topluluk Markası, bu markanın kullanımının topluluk mevzuatı veya markanın korumasıyla ilgili ulusal mevzuat kapsamındaki başka bir önceki hak, özellikle;

….

(c) telif hakkı,

….

nedeniyle yasaklanabileceği hallerde, Ofise (OHIM) başvuru üzerine hükümsüz kılınabilir.”

 

Bu talep kapsamında, hükümsüzlük talebi sahibi, filmin 1983 yılında çekildiğini, 1984 yılında A.B.D. Telif Hakkı Siciline kaydedildiğini, Avrupa Birliğinin A.B.D.  gibi Bern Sözleşmesine taraf olduğunu, Bern Sözleşmesi kapsamında telif hakkı korumasının doğrudan taraf ülkelere yayıldığını belirtmektedir. Talep sahibi önceki hakkını İspanyol Marka Kanunu (İMK) kapsamında korunan haklarına dayandırmaktadır. İMK’ya madde 9’a göre, telif hakkı kapsamında korunan eserleri çoğaltılması, taklidi veya adaptasyonu niteliğindeki işaretler marka olarak tescilini yasaklamaktadır. Aynı kanunun 52. maddesi madde 9 hükümlerine aykırı olarak tescil edilen markaların hükümsüz kılınacağını belirtmektedir. Ek olarak İspanyol Telif Hakkı Kanuna’na referans yapan talep sahibi, bu kanun uyarınca sinematografik eserlerin oluşturulmasına ve korunmasıyla ilgili olarak telif hakkının tescil edilmesi zorunluluğunun bulunmadığını belirtmekte ve aynı kanunun 17. maddesi gereğince eserin ticari kullanımının gerçekleşmesi ve üçüncü kişilerce yetkisiz kullanımının engellenmesi için münhasır yetkilerin eser sahibine ait olduğunun altını çizmektedir. Bu çerçevede, talep sahibine göre İspanyol mevzuatı, eserden kaynaklanan haklara tecavüz durumunda telif hakkı sahiplerine tescilli markalarla veya marka başvurularıyla mücadele hakkı vermektedir.

 

Hükümsüzlük talebinin diğer gerekçesi ise CTMR madde  52(1)(b) kapsamındaki “tescile dayanak başvurunun yapıldığı tarihte başvuru sahibinin kötü niyetli olması” hükmüdür. Hükümsüzlük talebi sahibine göre, “Yaralı Yüz” filminin ve filmin ana karakteri “Tony Montana”nın bilinirliği ve önemi dikkati alındığında, hükümsüzlüğü istenen CTM’in şans eseri marka olarak seçildiğinden bahsedilmesi mümkün değildir. Talep sahibine göre, CTM sahibi dürüst olmayan biçimde ilgili filmin ve filmin ana karakteri “Tony Montana”nın ününden faydalanmak ve bu ünü sömürmek istemektedir.

 

CTM sahibi, bu argümanlara karşılık olarak telif hakkı kapsamında korunanın “Yaralı Yüz” filmi olduğunu, “Tony Montana” isminin telif hakkı koruması kapsamında olmadığını belirtmiştir. CTM sahibine göre, Avrupa Birliği mevzuatı, ulusal mevzuatlarının üstündedir ve AB mevzuatına göre sadece kelimeler için telif hakkı koruması sağlanası mümkün değildir. Marka sahibi, kötü niyetli tescile ilişkin argümanları da reddetmektedir. 

 

OHIM İptal Birimi (Cancellation division) Nisan 2011’de verdiği kararla “Tony Montana” ibareli CTM’i kapsadığı tüm mallar ve hizmetler bakımından hükümsüz kılmıştır. İptal Birimi kararında takip eden gerekçelere dayanmıştır:

 

·         Bern Sözleşmesi ve İspanyol Telif Hakkı Kanununa göre, sinematografik eserler herhangi bir tescil işlemine gerek olmaksızın sadece yaratılmış olmaları nedeniyle korunabilir ve sahiplerine münhasıran ticari kullanım ve üçüncü kişilerce yetkisiz kullanımı engelleme yetkisi verir.

 

·         Hükümsüzlük talebi ekinde sunulan kanıtlar, “Yaralı Yüz” filmindeki “Tony Montana” karakterinin, talebe konu CTM’in tescil tarihinden önce yaratıldığını ve İspanyol kamuoyu nezdinde dağıtıldığını göstermektedir. Sunulan kanıtlarda vurgu sadece film ismine değil, aynı zamanda filmdeki “Tony Montana” kurgu karakterine de yapılmıştır.

 

·         Talep sahibi İspanyol mevzuatında kurgu bir karaktere ilişkin bir ismin veya kelimenin, ait olduğu eserin isminden bağımsız bir yaratım olarak kabul edildiğini göstermiştir.

 

·         İspanyol Telif Hakkı Kanunu madde 17, eser sahibine yaratının yetkisiz biçimde kullanımını engelleme hakkı vermektedir. Bu hak herhangi bir kritere göre (malların / hizmetlerin benzerliği, mallar / hizmetlerle korunan eser arasında bağlantı olması dahil) sınırlanmamıştır.

 

·         Bu bağlamda hükümsüzlüğü talep edilen CTM, talep sahibinin önceki telif hakkına aykırı olduğu (İspanyol Marka Kanunu madde 52 ve 9, CTMR madde 53(2)) kabul edilmelidir.

 

·         Sonuç olarak, hükümsüzlüğü talep edilen CTM, CTMR madde 53(2)(c)’ye göre hükümsüz kılınmıştır. Bu nedenle, kötü niyet gerekçeli diğer hükümsüzlük gerekçesinin incelenmesi gerekli değildir.

 

Hükümsüzlük kararına karşı Kasım 2011’de CTM sahibi tarafından itiraz edilmiştir. CTM sahibine göre, hükümsüzlük talebi sahibi “Tony Montana” isminin telif hakkı korumasından yararlanabileceği gösterir yeterli kanıt sunmamıştır, “Tony Montana” ismi bir eser niteliğinde değildir ve esere ilişkin korumadan yararlanamaz, “Tony Montana” ismi veya benzer nitelikteki kurgusal karakter isimleriyle giyim eşyası satan firmalar bulunmaktadır, “Tony Montana” ismi orijinal nitelikte değildir, “Tony Montana” markası A.B.D.’nde tescilli bir markadır. Bu nedenlerle, hükümsüzlük kararı yerinde değildir ve kaldırılmalıdır. İtiraz OHIM Temyiz Kurulu tarafından incelenmiştir. 

 

OHIM Temyiz Kurulu ilk olarak, İspanyol Marka Kanunu, İspanyol Telif Hakkı Kanunu ve CTMR kapsamındaki hükümlerin İptal Birimi tarafında doğru uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmiş ve önceki bölümlerde özetlenen hükümler bakımından yapılan yorumları yerinde bulmuştur. Temyiz Kuruluna göre kritik soru, “Yaralı Yüz” filminden kaynaklanan telif haklarının “Tony Montana” kurgu karakterine yayılmasının yerinde olup olmadığıdır.   

 

OHIM Temyiz Kurulu, sinematografik veya edebi bir eser üzerindeki telif hakkı korumasının ilke olarak bu eserlerdeki karakterlere yayılmadığını kabul etmektedir. Bununla birlikte Kurula göre, kurgu karakterinin isminin yaygın biçimde kimlikle özdeşleştiği (commonly used as identification) durumlar dahil olmak üzere, bazı hallerde korumanın kurgu karakter isimlere yayılması mümkündür. Kurul, İptal Biriminin “telif hakkı koruması sağlamak için, kurgu karakterin özelliklerinin, eser sahibinin fikri yaratımına ait anlatımın yeniden üretimine imkan verecek derecede özel olarak tasvir edilmiş ve tam olarak geliştirilmiş olması gereklidir” şeklindeki yaklaşımını paylaşmaktadır. İlaveten, Kurula göre, hükümsüzlük talebi sahibinin “çoğu durumda, kurgu karakterlerin isimleri, karakterden ayrılmaz niteliktedir, çünkü bu karakterlerin halk tarafından tanınması sağlayan içkin özellikleri temsil eder, bir diğer deyişle kamu bir kişiye veya karaktere ismini kullanarak atıfta bulunur” şeklindeki argümanını da kabul etmektedir. Dolayısıyla, Kurula göre, telif hakkıyla korunan bir kurgu karakter ismi, sadece bir kişisel isim olarak değerlendirilemez. Bu nitelikteki isimlerin, halkın isimle sinematografik eser arasında bağlantı kurmasını sağlayan ve aynı sözcüğün kamu alanına ait başka herhangi anlamıyla bağlantı kurulmasına izin vermeyen, yaratılmış isimler olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

 

İncelenen vakada, hükümsüzlük talebi sahibince sunulan dokümanlar, “Yaralı Yüz” filminin uyuşturucu taciri Kübalı gangster “Tony Montana”yı benzersiz bir karakter olarak betimlediğini göstermektedir. Bu karakter, sıradan olmayan özel bir isme ve belirli, tasvir edilmiş bir fiziksel görünüme ve ayırt edilebilir bir tavra sahiptir. Sayılan tüm kişisel özellikler “Tony Montana” isimli kurgu karakteri belirgin olarak tasvir etmektedir. Bunun ötesinde, kanıtlar söz konusu kurgu karakterin ünlü olduğunu göstermektedir. “Tony Montana “ karakteri kültürel bir ikon haline gelmiş ve tüm zamanların en ünlü film karakterlerinden birisi olmuştur. Kurul, “Tony Montana” karakterinin filmde birincil öneme sahip olduğunu ve karakterin film gösterime girdiğinden bu yana ticari kaynağı gösterir bir indikatör olduğunun öne sürülebileceğini belirtmiştir. Sunulan reklamlar, dergi makaleleri ve sinema eleştirileri ve karakter pazarlamaya ilişkin kanıtlar, filme ilişkinin vurgunun yalnızca film ismine ilişkin olmadığını, “Tony Montana” ismine de vurgu yapıldığını göstermiştir.

 

Yukarıda belirtilen tüm hususları ve İspanyol mevzuatını dikkate alan dikkate alan Kurul, inceleme konusu kurgu karakter isminin, hükümsüzlük talebi sahibine ait sinematografik eserin özel içeriğini yansıtma kabiliyetine sahip olması nedeniyle, yalnız başına, fikri mülkiyet konusu olabileceği kanaatine ulaşmıştır. Dolayısıyla, incelenen vakada, “Yaralı Yüz” filminden kaynaklanan telif hakları, filmin ana kurgusal karakterine ve bu karakteri tanımlamak için kullanılan araçlara, yani “Tony Montana” ismine yayılabilir niteliktedir.

 

Kurula göre, “Tony Montana” markasının A.B.D.’nde tescilli olması OHIM kararını etkiler bir husus değildir, çünkü Topluluk Marka Sistemi otonom, kendi amaçları ve kuralları bulunan ve herhangi bir ulusal sistemden bağımsız işleyen bir sistem niteliğindedir. Kaldi, ki A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) kayıtlarında yapılan araştırma, bu markaya karşıda da aynı tarafça hükümsüzlük talebinde bulunulduğunu göstermiştir. USPTO’ya sunulan kanıtlar arasında yer alan bir doküman, marka sahibinin “Tony Montana” markasını “US Trade Mark Exchange (Amerika Marka Borsası)” isimli bir internet sitesinde, “Tony Montana markası Yaralı Yüz filminden kolaylıkla hatırlanabilir ve marka sadece filmin fanları tarafından hatırlanmanın ötesinde büyük bir pazara hitap eder” notlarıyla satışa çıkarttığını göstermiştir. Bu belge, Kurula göre CTM sahibinin, “Tony Montana” ibaresinin sadece bir isim olmadığının, “Yaralı Yüz” filminin yazarınca yaratılan çok popüler bir kurgu karakterin ismi olduğunun ayırdında olarak hareket ettiğini göstermektedir. Bu husus da ismin telif hakkından yararlanması gerektiğini göstermektedir.  

 

Bu çerçevede, Temyiz Kurulu, İptal Birimi tarafından CTMR madde 53(2)(c) kapsamında verilen hükümsüzlük kararını yerinde bulmuştur. Kurul, ayrıca, başvurunun tüm mallar / hizmetler bakımından reddedilmesi kararını da yerinde görmüştür.

 

Temyiz Kurulu bununla yetinmemiş, İptal Birimi tarafından incelenmemiş kötü niyet gerekçeli hükümsüzlük talebi yeniden ele almıştır. 

 

Kötü niyet gerekçesiyle tescilli bir CTM’in hükümsüz kılınması CTMR madde  52(1)(b) kapsamında düzenlenmiştir. Bu maddeye göre “tescile dayanak başvurunun yapıldığı tarihte başvuru sahibinin kötü niyetli olması” durumunda CTM’in hükümsüz kılınması mümkündür. Bu durumda incelenmesi gereken husus, CTM tescili için başvuruda bulunulan 2006 yılında tescil sahibinin kötü niyetli olup olmadığıdır.

 

Kurul içtihadına göre, CTMR madde 52(1)(b) anlamında kötü niyet, kabul edilebilir ticari teamül dışında kalan dürüst olmayan haller olarak kabul edilebilir. Belirtilen haller, etik teamüllere veya dürüst ticari ve iş yaşamına ilişkin eylemlere ait kabul görmüş ilkelere aykırı biçimde ve bunun farkında olarak CTM tescili talebinde bulunulması ve bu yolla haksız avantaj sağlanması veya birisine haksız biçimde zarar verilmesi durumlarında ortaya çıkar.

 

CTM sahibinin yukarıda belirtilen anlamda hareket edip etmediğinin tespit edilmesi için, ilgili vakaya ilişkin tüm faktörlerin dikkate alındığı geniş kapsamlı bir değerlendirme yapılmalıdır. Kötü niyet hususunun tespiti için CTM başvurunun yapıldığı tarihte inceleme konusu işaretin sahip olduğu tanınmışlık derecesi değerlendirilmelidir. Hükümsüzlük talebi sahibi, “Yaralı Yüz” filminin ve filmin ana karakterinin ismi olan “Tony Montana” ibaresinin halk nezdinde otuz yıldan fazla süredir tanınmış olduğunu ispatlamıştır. Bu tarihin başvuru tarihi olan 2006 yılından önce olduğu ortadadır. Film ve filmin ana karakteri halen toplumun her yaştaki nezdinde yüksek popülariteye sahiptir. Hükümsüzlük talebi sahibinin kanıtları arasında gösterildiği üzere “Tony Montana” ismi ve karakterin görüntüsü yıllar boyunca ticari öğeler olarak kullanılmıştır.

 

Yukarıda belirtilen tüm veriler dikkate alındığında, Kurul, CTM sahibinin 2006 yılından önce, talep sahibine ait sinema filminden ve ikonik “Tony Montana” karakterinden haberdar olduğu kanaatine ulaşmıştır. Başvurunun kapsadığı mallar arasında ünlü karakterlerle bağlantı kurularak tüketime konu olabilecek giysiler, parfümeri gibi ürünlerin de yer aldığı 3., 18., 25. sınıflara dahil mallar ve 35. sınıfa dahil hizmetler bulunmaktadır. Bu çerçevede, CTM sahibinin, hükümsüzlük istemine konu CTM’in tescili için talepte bulunarak, asıl hak sahibinin ticari faaliyetini engellemek ve karakterin itibarından haksız avantaj sağlamak amacını güttüğü sonucuna ulaşılabilir.

 

İçinde bulunulan dönemde, ünlü sinema filmi karakterlerini simgeleyen ürünlerin bu filmleri tanıtmak veya bu filmlerin veya karakterlerin halk nezdindeki bilinirliğinden amacıyla sıklıkla ticarileştirildiği bilinmektedir. Hükümsüzlüğü talep edilen CTM kapsamında bulunan mallar ve hizmetler, filmleri ve film karakterlerini ticarileştirmek için kullanılan mallar ve hizmetlerdir. Kararın telif hakkıyla ilgili bölümünde belirtildiği üzere, CTM sahibi A.B.D.’nde tescilli markasını üçüncü taraflara satmak veya lisansını vermek için çaba içerisindedir.

 

Açıklanan tüm verilerden hareketle, CTM sahibi, hükümsüzlük talebi sahibinin izni olmaksızın, makul derecede ticari bilince sahip herkes tarafından ticari teamüllere uygun bulunmayacak bir yolla, “Tony Montana” işaretini dürüst olamayan şekilde ele geçirmeye çalışmıştır.

 

Bu çerçevede, Temyiz Kurulu, CTM sahibinin “Tony Montana” markasının tescili için başvurusunu kötü niyetle yaptığı sonucuna ulaşmıştır. Dolayısıyla, “Tony Montana” markası kötü niyetli başvuru gerekçesiyle de hükümsüz kılınmıştır.

 

“Tony Montana” kararı, OHIM Temyiz Kurulunun, kurgu karakterlerin isimlerinden oluşan markalar hakkında telif haklarına aykırılık gerekçesiyle başvuruda bulunulması halinde uygulanacak genel yaklaşımı, ortaya koyması nedeniyle kanaatimizce önemlidir. Ayrıca, OHIM’in kötü niyetli başvuru tanımının genel kapsamını bu kararla belirlediği de iddia edilebilir (bkz. kararın 57.-62. paragrafları). OHIM’in kötü niyet gerekçesini bu denli derinlemesine araştırdığı karara şimdiye dek fazlaca rastlamamış olmam nedeniyle, bir Türk firmasına ait “Tony Montana” markasının, detaylı bir inceleme sonrası, kötü niyetli başvuru sonucu tescil edilmiş marka olarak değerlendirilmesini ilginç bir tesadüf olarak nitelendirmeyi tercih ediyorum. OHIM’in hükümsüzlük kararına karşı Adalet Divanı Genel mahkemesi nezdinde dava açılıp açılmadığını şu an için bilmemekle birlikte, karara karşı dava açılması halinde mahkeme kararını sabırsızlıkla bekleyeceğimi de şimdiden belirtiyorum. Son olarak, kanaatimce Enstitüye yapılan başvurularla OHIM’in karşılaşması halinde kötü niyet gerekçesini oldukça sık kullanmaya başlayacaklarından emin olduğumu da özellikle belirtmek istiyorum.

 

Önder Erol Ünsal

Ocak 2013

unsalonderol@gmail.com