UYARI: Bu yazıdaki değerlendirmeler yazarın kişisel görüşlerini yansıtır ve hiçbir şekilde TÜRKPATENT’in resmi görüşünü ya da uzmanlarının başvurularla ilgili değerlendirmelerini temsil etmez. Yazı yalnızca bilgi amaçlı olup yasal tavsiye niteliği taşımaz. Bu yazının içeriğinin bir sonucu olarak herhangi bir işlem yapmadan veya herhangi bir işlemden kaçınmadan önce profesyonel hukuki tavsiye alınmalıdır. Yazarın verilen bir örnek üzerindeki değerlendirmesi yalnızca o örneğin spesifik koşullarına bağlıdır. Bir başka durum için yazarın alacağı kararlarda bağlayıcılığı yoktur.
GİRİŞ
Bilindiği üzere 6769 nolu Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ile birlikte faydalı model mevzuatında çeşitli değişiklikler gerçekleşti. Bunlardan en önemlisi hiç kuşkusuz faydalı modele araştırma raporu düzenlenmesi zorunluluğuydu. Bu değişiklikle beraber faydalı model verilebilirlik kriterlerinin nasıl değerlendirileceği sorusu da daha önem kazanmış oldu. Bu kriterler her ne kadar eski mevzuatta olduğu gibi buluş basamağı kriteri aranmaksızın, yenilik ve sanayiye uygulanabilirlikten ibaret olsa da, yenilik değerlendirmesine eklenen bir hüküm kafa karışıklığını da beraberinde getirdi. Bu yazıda 6769 nolu SMK’ya göre faydalı modeller için yenilik kriterinin nasıl değerlendirileceği yorumlanmaya çalışılacaktır. Bu yapılırken önce Bölüm I’de TÜRKPATENT’te uygulanan standart yenilik prosedürü ortaya konulacak ve sonra Bölüm II’de Kanuna yeni eklenen hüküm ile ilgili değerlendirmeler yazarın tamamen kendi görüşleri üzerinden yapacaktır. Umarız ki yazı kafaları daha da fazla karıştırmaz ve okuyuculara faydalı olur.
1. Mevzuat
6769 nolu SMK’nın 142 nci maddesinin ilk iki fıkrasında faydalı model ile korunabilir buluşlardan bahsedilmektedir:
“(1) 83 üncü maddenin birinci fıkrası hükmüne göre yeni olan ve 83 üncü maddenin altıncı fıkrası kapsamında sanayiye uygulanabilen buluşlar, faydalı model verilerek korunur.
(2) Faydalı modelin yenilik değerlendirmesinde, buluş konusuna katkı sağlamayan teknik özellikler dikkate alınmaz.”
SMK m.142(1)’de atıf yapılan m.83’e göre “Tekniğin bilinen durumuna dâhil olmayan buluşun yeni olduğu kabul edilir.”
SMK m.83’ün ilk fıkrası, eski mevzuatta olduğu gibi faydalı model verilebilirlik şartlarını yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik olarak belirlemiştir.
Burada yeni eklenen ikinci fıkra özellikle dikkat çekicidir. Bu maddeye ilişkin Kanun Gerekçesi şöyledir: “Maddenin birinci fıkrasında, faydalı modelle korunabilir buluşlar tanımlanmıştır. Patentten farklı olarak faydalı modelde buluş basamağı kriteri aranmamaktadır. Ancak buluş konusuna katkı sağlamayan teknik özellikler, faydalı modelin yenilik değerlendirmesinde dikkate alınmayacaktır. Böylece küçük farklılıklar içeren buluşların değil yenilik içeren teknik geliştirmelerin faydalı modelle korunabilmesi imkânı sağlanmıştır.”
Ancak gerekçe kafa karışıklığını gidermektense daha fazla karışıklık yaratmışa benzemektedir. Zira “yenilik içeren teknik geliştirmeler” ifadesinden ne anlaşılması gerektiği belirsizdir. Bu durumda bütün geliştirmeler yenilik içermemekte midir? “küçük faklılıklar”dan ne kast edilmektedir? Dahası “buluş konusuna katkı sağlamayan teknik özellikler” nasıl tespit edilecektir? Hatta “buluş konusu” nasıl tespit edilmelidir? Bu sorulara cevap aramadan önce biraz soluklanalım ve konuya klasik yenilik testimizi ele alarak başlayalım.
2. Yenilik Testi
Patentlenebilirlik kriterleri arasında yenilik kriteri, çoğu zaman buluş basamağı kriterine göre çok daha az tartışma konusu olmakta, yenilik genelde taraflarca çok zorluk çekilmeden değerlendirilebilmektedir. Bu rahatlığın temel nedenlerinden biri “küçük farklılıklar” nedeniyle bir buluşun yeni olarak kabul edilmesi durumunda bile buluş basamağı kriterinin devreye gireceği düşüncesidir. Bununla birlikte buluş basamağı kriterinin değerlendirilmediği ülkemizdeki gibi faydalı model sistemlerinde yenilik kavramının değerlendirilmesi çok daha fazla önem kazanmaktadır. Tekniğin bilinen durumundaki bir dokümandan “küçük bir fark”la ayrılan bir yapılanmanın yeni olarak kabul edilip edilmeyeceği konusunda sıklıkla görüş ayrılıkları yaşanmaktadır. Kanuna eklenen yukarıda bahsedilen yeni hüküm bu tartışmayı daha da alevlendirmiştir.
Yenilik değerlendirmesi kabaca iki ana aşamaya ayrılabilir: Birinci aşamada tekniğin bilinen durumunun kapsamı tespit edilir ve ilgili dokümanlar bulunur. İkinci aşamada ise her doküman tek tek buluş konusu istemlerle karşılaştırılır.[i] Bu karşılaştırma sonucunda eğer istemdeki bütün özellikler bulunan dokümanda varsa istemin yeni olmadığı sonucuna varılır. Şimdi ilk olarak tekniğin bilinen durumunun kapsamını tespit edelim.
2.1 Tekniğin Bilinen Durumunun Kapsamı
SMK m.83(2)’ye göre “Tekniğin bilinen durumu, başvuru tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde, yazılı veya sözlü tanıtım yoluyla ortaya konulmuş veya kullanım ya da başka herhangi bir biçimde açıklanmış olan toplumca erişilebilir her şeyi kapsar.”
Bu hüküm mevzuatımızda yenilik kıstasının “mutlak yenilik” (sadece Türkiye’de yeni değil, tüm dünyada yeni olma kriteri) olduğunu göstermektedir. Ayrıca açıklamanın türü (yazılı, sözlü kaynak ya da kullanım şeklinde olması) önemli olmaksızın her türlü açıklama tekniğin bilinen durumu kapsamına alınmıştır.
Tekniğin bilinen durumu tespit edilirken başvuru ile aynı tarihe sahip dokümanlar dikkate alınmaz. Zira 6769 SMK m. 83(2)’deki “başvuru tarihinden önce” ifadesi bunu gerektirmektedir.
Ayrıca SMK m.83(3)’e göre, “başvuru tarihinde veya bu tarihten sonra yayımlanmış olan ve başvuru tarihinden önceki tarihli ulusal patent ve faydalı model başvurularının ilk içerikleri tekniğin bilinen durumu olarak dikkate alınır.” Bir başka deyişle araştırma raporlarında “E doküman” olarak kullanılan yerli başvurular da tekniğin bilinen durumuna dahil edilmiştir. Türkiye’ye giriş yapan ve tarih itibariyle “E doküman” olma şartını sağlayan PCT ve EP başvuruları da yerli başvuru olarak kabul edilerek tekniğin bilinen durumuna dahil edilmiştir.
Yukarıdaki hüküm tekniğin bilinen durumunu genişletirken, aşağıdaki hüküm ise kapsamı biraz daraltmaktadır. 6769 SMK m.84’e göre buluşa faydalı model verilmesini etkilemeyen açıklamalar şunlardır:
“(1) Buluşa patent veya faydalı model verilmesini etkileyecek nitelikte olmakla birlikte, başvuru tarihinden önceki on iki ay içinde veya rüçhan hakkı talep edilmişse rüçhan hakkı tarihinden önceki on iki ay içinde ve aşağıda sayılan durumlarda açıklama yapılmış olması buluşa patent veya faydalı model verilmesini etkilemez:
a) Açıklamanın buluşu yapan tarafından yapılmış olması.
b) Açıklamanın patent başvurusu yapılan bir merci tarafından yapılmış olması ve bu merci tarafından açıklanan bilginin;
1) Buluşu yapanın başka bir başvurusunda yer alması ve söz konusu başvurunun ilgili merci tarafından açıklanmaması gerektiği hâlde açıklanması.
2) Buluşu yapandan doğrudan doğruya veya dolaylı olarak bilgiyi edinmiş olan üçüncü bir kişi tarafından, buluşu yapanın bilgisi veya izni olmadan yapılan başvuruda yer alması.
c) Açıklamanın buluşu yapandan doğrudan doğruya veya dolaylı olarak bilgi elde eden üçüncü kişi tarafından yapılmış olması.
(2) Birinci fıkraya göre, başvurunun yapıldığı tarihte patent veya faydalı model isteme hakkına sahip olan her kişi buluşu yapan sayılır.
(3) Birinci fıkranın uygulanmasından doğan sonuçlar, süreyle sınırlı değildir ve her zaman ileri sürülebilir.
(4) Birinci fıkranın uygulanması gerektiğini ileri süren taraf, şartların gerçekleştiğini veya gerçekleşmesinin beklendiğini ispatla yükümlüdür.”
Burada sıklıkla tartışma konusu olan noktalardan biri başvuru sahibinin başvuru tarihinden önceki on iki ay içinde yayınlanmış eski bir başvurusunun bu kapsama girip girmeyeceğidir. Söz konusu maddenin temel amacı başvuru sahibinin isteği dışında gerçekleşen bazı açıklamalar nedeniyle mağdur olmasının önüne geçmektir. Bunun dışında yine sergileme yoluyla ya da makale vb. bir şekilde yapılan açıklamalar için de bu maddeyle başvuru sahibine istisna (grace period) sağlanmıştır. Ancak ilgili maddedeki ”açıklamanın buluşu yapan tarafından yapılmış olması” ifadesini başvuru sahibinin yaptığı önceki tarihli patent/faydalı model başvurusu olarak değerlendirmek kanaatimizce doğru olmayacaktır. [ii] Zira bu durum koruma süresinin haksız olarak uzatılmasına yol açacaktır. Örneğin 20.09.2016 başvuru tarihli bir faydalı model başvurusu 20.03.2018’de yayınlanmış olsun. Aynı başvuru sahibi aynı buluş konusu ile ilgili 10.03.2019’da bir faydalı model başvurusu daha yapmış olsun. 12 aylık süreyi kaçırdığı için önceki başvuruyu da rüçhan gösterememiş olsun. Bu durumda 20.03.2018’de yayınlanmış başvuruyu son on iki ayda buluşu yapan tarafından yapılmış açıklama olarak kabul edecek olursak başvuru sahibine aynı buluş konusuyla ilgili 20.09.2016 tarihinden itibaren 10.03.2029 tarihine kadar yaklaşık 12,5 yıl koruma süresi (normalden 2,5 yıl fazla) verilmiş olacaktır ki bu doğru bir uygulama değildir.
551 KHK m.8(1)(b)’deki “Açıklamanın bir merci tarafından yapılmış olması” ifadesinin 6769 SMK m.84’te “Açıklamanın patent başvurusu yapılan bir merci tarafından yapılmış olması” olarak değiştirildiği görülmektedir. Söz konusu değişikliğin nedeninin anılan mercinin patent ofisi olduğunun altını çizmek olduğu tahmin edilmektedir. Ancak bahsi geçen istisnalar nadiren karşılaşılabilecek bazı durumlara işaret etmektedir. Örneğin başvuru sahibinin yaptığı bir başvurunun ardından gelen olumsuz araştırma raporu, başvuru sahibinde başvuruyu daha iyi ve kapsamlı bir şekilde yapması gerektiği kanaati oluşturmuş olsun. Hemen bu başvuru yayınlanmadan başvuruyu geri çeksin ve buluşa ait unuttuğu, eksik bıraktığı unsurları ekleyerek yeni bir başvuru yapmış olsun. Ancak bu sırada ofis geri çekme talebini fark etmemiş ve yanlışlıkla önceki başvuruyu yeni başvuru yapılmadan önce yayına çıkarmış olsun. Bu durumda SMK m.84(1)(b)(1)’deki hükme göre bu yayın yeni başvurunun faydalı model verilebilirliğini etkilemeyecektir.
Bir diğer istisna ise üçüncü bir kişi tarafından, buluşu yapanın bilgisi veya izni olmadan patent ofisine başvuruda bulunulması ya da başka bir şekilde açıklanması durumudur. Böyle bir durumda da yapılan açıklama başvurunun faydalı model verilebilirliğini etkilemeyecektir.
2.2 Yenilik Değerlendirmesindeki Temel Kurallar
Bu bölümde TÜRKPATENT’te uygulanan klasik yenilik testine ait esaslardan bahsedilecektir. Tekniğin bilinen durumunda bulunan dokümandaki yapılanma ile faydalı modelin istemi karşılaştırılırken unsurların kelimesi kelimesine aynı olması gerekmez. Bir başka deyişle, teknikte bilinen dokümanın istemdeki unsurları özdeş bir dille yazılmış şekilde içermesi gerekmez.[iii] Teknik unsurların farklı isimlendirilmiş olması önemli olmayıp teknik özelliklerinin örtüşmesi önemlidir. Bir başka deyişle buluşa ait unsurların tümünün bir dokümanda bulunmasından kastedilen lafzi bir aynılık değildir. Teknikteki doküman buluşun öğretisinin içeriğini, temel fikrini bulundurmalıdır.[iv]
Bağımlı ve bağımsız istemler için yenilik değerlendirmesi şu şekilde ele alınır: Eğer bağımsız bir istem yeni değilse, buna bağlı istemlerin yeni olup olmadığı tek tek kontrol edilmelidir. Eğer bağımsız bir istem yeni ise, buna bağlı istemler de yenidir (İstemlerin doğru bir şekilde bağlandığı varsayılmaktadır. Eğer yanlış bağlandıysa, düzeltilmiş hali düşünülerek değerlendirme yapılır ve düzeltme istenir).
Yenilik karşılaştırması yapılırken istemde bir unsur ya da yapılanmayla ilgili birden fazla alternatif verilmişse, o alternatiflerden herhangi birinin olduğu yapılanmaya sahip bir doküman istemin yeniliğini ortadan kaldırmada yeterli olacaktır. Bir başka deyişle, alternatiflerin her birinin ayrı ayrı bulunmasına gerek yoktur. Örneğin istemde iki cep telefonu arasında yapılan veri transferinin NFC ya da bluetooth kullanılarak yapıldığından bahsediyor olsun. Bu durumda uzmanın söz konusu veri transferinin NFC ile gerçekleştirildiği bir doküman (bluetooth’tan bahsedilmese bile) bulması istemin yeni olmadığını göstermede yeterli olacaktır. Yine istemde opsiyonel olarak sunulan özelliklerin yenilik değerlendirmesinde karşılaştırılan dokümanda bulunmasına gerek yoktur. İstemde geçen “tercihen”, “örneğin”, “vb.” gibi ifadeler bu nedenle göz ardı edilebilir.[v] Örneğin “…kısa mesafe veri transferinin tercihen NFC ya da bluetooth ile yapılmasıdır” ifadesinin yeni olmadığı herhangi bir kısa mesafe veri transfer yöntemi (NFC ya da bluetooth olmak zorunda değil) ile gösterilebilir.
Buluş konusunun başvuru tarihinden önce piyasada satıldığı biliniyorsa söz konusu cihazın/ürünün isteme konu yapılanmalardan birinin teknik özelliklerini kapsaması yeterli olacaktır.[vi] Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus, özellikle piyasada satılan ürünlerin bazen dış görünüşleri ile bilindiği ve içeriklerine tam olarak ulaşılamadığı durumlarla ilgilidir. Böyle bir durumda buluşa konu istemin söz konusu ürüne karşılık geldiği anlaşılamıyorsa veya ürün ortaya konamıyorsa yeniliği ortadan kaldırmasından söz edilemeyecektir.[vii] Örneğin bulunan bir internet sitesinde satılan cihazın görsel açıdan buluşla birebir aynı olduğu anlaşılsa bile resimlerden iç mekanizması görülemiyorsa (ve bunu destekleyecek başka bilgi de yoksa) ve istemde de bunlar korunuyorsa bu doküman yenilik değerlendirmesi için yeterli değildir. Bir dokümanın yeniliği ortadan kaldırabilmesi için yeterli teknik içeriğinin (enabling disclosure) olması gerekir. Burada buluşun muhtemelen piyasada önceden satılıyor olması nedeniyle daha açıklayıcı bir doküman bulunması amacıyla uzman tarafından araştırmada azami çaba sarf edilmelidir.
Patent uzmanı buluşun yeniliğinin olmadığını referans göstererek ispatlamalıdır. Hiç doküman kullanmadan yalnızca uzmanın kişisel bilgisiyle bir buluşun yeni olmadığı ispatlanamaz.[viii]
6769 SMK m. 83(4)’te buluş basamağı tanımlanırken “teknik alandaki uzman” ifadesinden bahsedilmektedir. Söz konusu ifadenin yenilik tanımı yapılırken kullanılmayışı zaman zaman yenilik değerlendirmesinde böyle bir uzmana gerek olmadığı yorumlarına neden olmaktadır. Oysa “teknik alandaki uzman” yenilik değerlendirmesi sırasında da mevcuttur, ancak sadece görevi buluş basamağındakine kıyasla farklıdır. Yenilik değerlendirmesi yapan “teknik alandaki uzman” kişinin görevi tekniğin bilinen durumunda tespit edilen dokümanları tek tek buluşla karşılaştırmaktır. Söz konusu uzman ilgili dokümanlarda ima edilen ancak dile getirilmeyen bilgiye de sahiptir.[ix]
Yenilik değerlendirilirken teknikte uzman kişinin karşılaştırılan dokümanın yayın tarihindeki bilgisi dikkate alınır, buluşun başvuru tarihindeki bilgisi dikkate alınmaz.[x] Bu durumun tek istisnası karşılaştırılan dokümanın SMK m.83(3) kapsamına giren bir doküman olmasıdır. Bu tür dokümanların başvuru tarihleri (varsa rüçhan tarihleri) dikkate alınır.[xi] (bkz. Bölüm 2.1)
Buluşla karşılaştırılan tekniğin bilinen durumundaki dokümanda maddi bir hata yapılmışsa ve bu da buluştan farklılık arz etmişse bu durum yeniliğin sağlanması için yeterli olmayacaktır. Teknikte uzman kişi söz konusu hatayı genel teknik bilgisiyle düzeltebiliyorsa söz konusu doküman yeniliği ortadan kaldırmada kullanılabilecektir.[xii]
Yenilik değerlendirmesine ait diğer bazı kıstaslar şunlardır:
— Teknikte uzman kişi dokümanı okuduğunda şüphesiz bir biçimde tespit edebileceği her türlü teknik öğreti dokümanın kapsamına dahildir.[xiii]
— İlgili dokümanın doğrudan atıfta bulunduğu doküman da söz konusu dokümanın içeriğine dahil edilebilir.[xiv] Ancak bu atıf iki dokümanın aslında tek bir doküman olarak düşünüldüğünü göstermelidir.[xv]
— İlgili dokümandaki sadece resimler/çizimler ile ifade edilmiş teknik özellikler, net bir teknik öğreti ortaya koymaya olanak sağlayacak nitelikte oldukları sürece değerlendirmeye alınacaktır.[xvi] Bu durumda tesadüfi benzerlikler yüzünden yeniliğin olmadığı ileri sürülmemelidir.[xvii] Örneğin eğer teknikte uzman kişi bir diyagrama baktığında belli bir boyutsal oranın varlığını tespit edemiyorsa söz konusu dokümanın yeniliği ortadan kaldırdığı ileri sürülemeyecektir.[xviii]
— Bir makalenin/patent dokümanının özet kısmı da tekniğin bilinen durumunda değerlendirilmekle birlikte, ilgili dokümanı doğru bir şekilde yansıtmaması durumunda özet dikkate alınmamalıdır.[xix]
— İstemdeki unsurlar –zorunlu haller dışında- bir özelliğin var olduğunu ifade etmeli, bir özelliğin olmadığını ifade eder şekilde yazılmamalıdır. Örneğin “buluş bir elektrik süpürgesi olup, özelliği tekerlek içermemesidir.” şeklinde yazılmış bir istem buluşun sahip olduğu teknik unsurları tanımlamamaktadır. Bu tür istemlerde koruma kapsamının belirsizliği yenilik değerlendirmesini anlamsız kılar. Bu nedenle ya istem çıkarılmalı ya da düzeltilmelidir.[xx]
— Belirsiz bir terim ya da ifade istemin tekniğin bilinen durumundan farklılaşmasını sağlayamaz.[xxi]
2.3 Tek bir dokümanla karşılaştırma yapılması
Yenilik değerlendirmesinde karşılaştırma yaparken tek bir doküman kullanılabilir. Birden fazla doküman birleştirilmek suretiyle yeniliğe saldırılamaz. Örneğin istemde A+B+C+D+E özellikleri olsun ve araştırma sonucu bulunan bir dokümanda A+D+E, bir başka dokümanda da A+B+C unsurları bulunsun. Bu durumda iki dokümanı birleştirerek (araştırma raporunda Y doküman olarak kullanarak) yeniliğe saldırılamaz.
Buluşa ait unsurların tümünün bir dokümanda bulunması yeniliği ortadan kaldırmak için yeterli olmayabilir. Örneğin söz konusu dokümanda unsurlar farklı bir kombinasyonda bir araya getirilmiş olabilir. Özellikle bir katalogdaki farklı yapılanmaları bir araya getirerek buluşa ulaşmaya çalışmak doğru olmayacaktır.[xxii] Bir başka deyişle istemdeki unsurların aynı dokümandaki aynı yapılanmada geçiyor olması gerekir. Aksi takdirde iki farklı yapılanma bir araya getirilerek yeniliğe saldırılamaz. Bu mümkün olsaydı, dünyadaki bütün teknik bilgiyi (patent, makale, web sitesi vs.) tek bir doküman halinde birleştirdiğimizde bütün başvuruları yenilik olmadığı gerekçesiyle öldürebilirdik.
Eğer bulunan dokümanın içindeki bir yapılanmayla istem karşılaştırıldığında bazı unsurlar eksik kalıyorsa ve bunlar bir referans doküman (sözlük, el kitabı, ders kitabı, ansiklopedi vb.) yardımıyla tamamlanabiliyorsa, bu ikinci referans dokümanın kullanımı kabul edilebilir. Yine eğer internetten yapılan bir aramada örneğin spesifik model numarası olan bir cihaz bulunmuş ancak bazı detayları bir başka dokümanda bulunmuşsa, (ikisinin de tarihi başvuru tarihinden önce olmak şartıyla) iki doküman raporda & işareti kullanılarak tek doküman gibi birlikte yazılabilir. Bu yöntem, tarihi tespit edilemeyen bir bilginin tarihini bulmaya yardımcı ikincil bir doküman olması durumunda da kullanılabilir.
Yapılanmalarda ifade edilmemiş olsa da varlığının anlaşıldığı unsurlar varsa, uzman bunları mevcut kabul edip istemin yeniliğini ortadan kaldırmada kullanabilir. Bir örnek verelim:
“İstem 1: Kişisel savunma için bir püskürtme cihazı olup püskürtme maddesi ile doldurulmuş bir muhafaza, bir püskürtme nozılı ve bir tetik içermesi ve karakterize edici özelliği; püskürtme cihazının bir taşınabilir iletişim cihazının dış yüzeyine sökülebilir şekilde entegre edilmiş olmasıdır.”
Tekniğin bilinen durumunda US2006201964 nolu doküman bulunmuş olsun.
Söz konusu dokümandaki buluş “Kişisel savunma için bir püskürtme cihazı olup (bkz. paragraf 20) püskürtme maddesi ile doldurulmuş bir muhafaza, bir püskürtme nozılı ve bir tetik içermesi (bkz. paragraf 46, şekil 1, birinci yapılanma) ve karakterize edici özelliği; püskürtme cihazı bir taşınabilir iletişim cihazının dış yüzeyine sökülebilir şekilde entegre edilmiş olmasıdır. (bkz. paragraf 48, şekil 2, ikinci yapılanma)”
Normal şartlarda bir doküman içindeki farklı yapılanmaların, unsurların bir kombinasyon haline getirilerek, birleştirilerek buluş konusu isteme ulaşılması ve bu şekilde istemin yeniliğinin ortadan kaldırılması mümkün değildir. Ancak yukarıdaki örnekte teknikte uzman kişi ikinci yapılanmada püskürtme nozılı ve bir tetikten bahsedilmemiş olmasına rağmen bu unsurların buluşun çalışması için gerekli olduğunu, söz konusu unsurların ifade edilmeden de varlığının anlaşıldığını bilecektir. Buna göre söz konusu doküman istemin yeniliğini ortadan kaldırmada kullanılabilecektir.[xxiii] Şimdi bu konuyu aşağıdaki bölümde biraz daha detaylandıralım.
2.4 Dokümanda ifade edilmediği halde varlığı anlaşılan unsurlar
Yenilik değerlendirmesi sırasında karşılaştırılan dokümanda bahsedilmese de eksik olan özellik ilgili yapılanmada doğası gereği zaten olması gereken (implicit/inherent) bir özellik olabilir.
Tekniğin bilinen durumunda bulunan bir dokümanın istemin yeniliğini ortadan kaldırabilmesi için “doğrudan ve açıkça”[xxiv] ortaya konabilir olması gerekmektedir. Bu karşılaştırmadaki bir esneklik istemde ifade edilmese bile anlaşılabilen bazı özelliklerin de var olduğunun kabul edilmesidir. Örnek vermek gerekirse, istemde kauçuk içeren bir yapılanmadan bahsedilirken, istemde kauçuğun elastik özelliğinin ön plana çıkarılmış olması söz konusu ise ve teknikte bulunan dokümanın istemden tek farkı kauçuk yerine “elastik malzeme” ifadesi ise söz konusu doküman istemin yeniliğini ortadan kaldıracaktır. Bu durumda kauçuğun elastik bir malzeme olduğu “doğrudan ve açıkça” ortaya konabilir niteliktedir.[xxv]
A.B.D.’de (USPTO) uygulanan yenilik değerlendirmesine göre bir unsur o buluşun tabiatında var olan[xxvi] bir özellikse ve karşılaştırma yapılan dokümanda bu unsurdan bahsedilmiyorsa, o unsurun yapılanmada bulunduğu varsayılarak yenilik veya buluş basamağının bulunmadığı ileri sürülebilir.[xxvii] Örneğin istem “Bir saklama kabı olup özelliği birden çok içi boş plastik çıkıntılar içermesidir.” şeklinde olsun. Teknikteki dokümanda da plastik çıkıntılar içeren bir saklama kabından bahsediliyor olsun. Her ne kadar dokümanda açık bir şekilde çıkıntıların içi boş olduğundan bahsedilmese de çıkıntıların klasik üfleme kalıplama (blow molding) tekniği kullanılarak oluşturulduğundan bahsedilmiş olsun. Eğer tekniğin bilinen durumundaki bir başka dokümanda üfleme kalıplama tekniğiyle yapılan çıkıntıların içerisinde doğası gereği boşluk olacağından bahsediliyorsa, söz konusu iki doküman kullanılarak istemin yeni olmadığı ileri sürülebilecektir. Ancak üfleme kalıplama tekniğiyle yapılan çıkıntıların içerisinde boşluk olmama ihtimali de söz konusuysa yeniliği yok etmek mümkün olmayacaktır. Zira doğası gereği orada olması gereken bir özellik olasılıklar dahilinde düşünülemez, mutlaka orada olmalıdır.[xxviii]
Bir başka örnek vermek gerekirse, dokümanda bir içten yanmalı motorun soğutma sistemi için bir kontrol düzenlemesinden bahsedilirken, sistemdeki bir radyatör veya başka bir ısı eşanjörünün varlığına atıfta bulunulmayabilir, ancak böyle bir unsurun mutlaka bulunacağı ve bu nedenle varlığının ima edildiği kabul edilecektir.[xxix]
2.5 Aradaki farkın yaygın genel bilgi olması (Common general knowledge)
Yenilik değerlendirmesi sırasında karşılaştırılan dokümanla buluş konusu istem arasındaki fark “yaygın genel bilgi” (common general knowledge) olabilir.
“Yaygın genel bilgi” terimi, iyi bilinen bir teknik veya yaygın olarak kullanılan bir teknik dahil olmak üzere, teknikte uzman bir kişinin genel bilgi veya deneyiminden elde edilen bariz bilgi anlamına gelir.[xxx]
Ancak bu yaygın genel bilgi tekniğin bilinen durumunda kullanılan dokümanın yayın tarihindeki bilgidir, daha sonra genel bilgi haline gelmiş bilgiler buna dahil değildir.[xxxi] Bu buluş basamağındaki yaygın genel bilgi tanımından farklıdır, zira buluş basamağındaki yaygın genel bilgi başvuru konusu buluşun başvuru (varsa rüçhan) tarihindeki genel bilgidir.[xxxii]
Yaygın genel bilgi ders kitaplarında, ansiklopedilerde vb. bulunabileceği gibi başka herhangi bir şekilde de var olabilir. Bu nedenle bu bilginin varlığını ispatlamak için doküman göstererek ispat yapmak gerekmez.[xxxiii]
Patent dokümanları “yaygın genel bilgi” olarak değerlendirilemezler, ancak bazı durumlarda örneğin bir ders kitabında atıf yapılmış bir patent dokümanı için böyle bir durum söz konusu olabilir.[xxxiv]
“Yaygın genel bilgi”, teknikteki uzman kişinin ezberlediği ve uygulamış olduğu materyalle sınırlı değildir. Çalışmakta olduğu alanda var olduğunu bildiği, hatırlayamazsa atıfta bulunacağı ve temel olarak kullanılmasının yeterince güvenilir kabul edildiğini anladığı, önceki tekniğin anlaşılmasına yardımcı olan tüm materyalleri içerir. Örneğin, teknikte uzman kişinin karmaşık bir endüstri standardında yer alabilecek ilgili teknik ayrıntıların tamamını tutan bir ansiklopedik belleğe sahip olması beklenmez, bunun yerine bu tür özel ayrıntılı bilgiler gerektiğinde nereye bakılacağını bilmesi beklenir.[xxxv]
Bir örnek verelim. Buluş çamaşır makinesinde örümcek (tripod) olarak adlandırılan parça ile ilgili olsun. Buluş konusu istemlerde bu parçanın bazı yapısal özellikleri bulunsun. Bağımlı bir başka istemde de örümceğin silikon ve bakır içeren alüminyum alaşım malzemeden yapıldığı belirtilsin. Ancak bu bilgi teknikte karşılaştırılan dokümanda bulunmuyor olsun. Çamaşır makineleri alanında teknikte uzman kişi A380 olarak adlandırılan bu alaşımın çamaşır makinesindeki örümceklerde yaygın olarak kullanıldığını bileceği için bu bilginin “yaygın genel bilgi” olarak ilgili dokümanda bulunduğunu kabul edebilir.
2.6 Buluşun kullanım alanı
Yenilik değerlendirmesi sırasında karşılaştırılan dokümanla buluş konusu istem arasındaki fark yalnızca buluşun kullanım alanının farklı olması ise, örneğin istemde cihazın belirli bir amaç için, belli bir işi yapmak için geliştirildiğinden bahsediyorsa (intended purpose) burada dikkat edilmesi gereken husus bulunan dokümandaki yapılanmanın istemdeki yapılanmanın yerine kullanılıp kullanılamayacağıdır. Eğer kullanılabiliyorsa istem yeni değildir.
Bir örnek üzerinden değerlendirelim: US20120093565 nolu başvuru sörf tahtası yüzeyi cilalamak için geliştirilmiş bir tüp/aplikatördür. Dosyanın uzmanı raporda US2980246 nolu dokümanı yenilik öldürücü doküman olarak kullanmıştır. Söz konusu doküman ise kozmetik ürün için kullanılan bir tüp/aplikatördür. Her iki buluşta da tüpün özellikleri aynı olup yalnızca kullanım alanları farklıdır.
Tüpün içeriğinin farklı olması yenilik değerlendirmesinde teknik bir farklılık yaratmamaktadır. Zira içe konulan ürünün niteliği nedeniyle tüpte bir değişiklik yapma gereği olmadan iki buluş birbirinin yerine kullanılabilmektedir.
Buna göre, buluşun kullanım alanı yenilik kriteri araştırılırken bağlayıcı niteliğe sahip değildir. Bir buluşun ne amaçla veya nerede kullanılıyor olduğunun (istemlerle korunan unsurlara ait özellikler aynı olduğu sürece) yenilik araştırmasında bir önemi bulunmamaktadır. Aksi takdirde bilinen ve patentli ürünlerin farklı amaçlar için kullanıldığı ileri sürülerek yeni patentler alınabilecektir. Örnek vermek gerekirse, patentli bir sandalyenin birebir aynısını üreterek bunu bitki yetiştirmek için bir aparat olarak satmak, söz konusu ürünün hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın sandalye olduğu gerçeğini değiştirmeyecektir.[xxxvii] (Ancak bu durum ikincil tıbbi kullanıma dayalı buluşlarda farklıdır, ama bu tür buluşlar zaten faydalı model konusu değildir)
Burada basitçe istemdeki “için” ifadesi “için kullanmaya uygun” olarak düşünülmelidir. Eğer bu şekilde doküman istemi öldürebiliyorsa yenilikten bahsedilemeyecektir. Örneğin “sörf tahtası yüzeyi cilalamak için bir tüp/aplikatör olup…..” şeklindeki istem “sörf tahtası yüzeyi cilalamak için kullanmaya uygun bir tüp/aplikatör olup…..” olarak düşünülmelidir.
Bununla birlikte birbirinin yerine kullanılamayacak nitelikteki buluşlarda yeniliğin varlığı söz konusu olabilir. Örneğin bir kol saati için geliştirilmiş bir motor mekanizması ile bir araba motoru mekanizması, istemde yazılanlar birebir örtüşse bile birbirinin yerine kullanılamayacakları için yenilik öldürücü doküman olarak ele alınmazlar. Bir başka örnek vermek gerekirse bir vinç için geliştirilen kanca, bir olta için kanca gösterilerek vinç kancasının yeniliği ortadan kaldırılamaz, zira bu buluşlar birbirlerinin yerine kullanılamazlar.[xxxviii] Yine, erimiş çelik koymak için bir kalıpla ilgili buluşun yeniliği, istemdeki unsurlara bire bir sahip olan ama buz kalıbı yapmak için kullanılan plastik bir yapılanma ile yok edilemeyecektir.[xxxix] Yazının ikinci ve son bölümünde “buluş konusuna katkı sağlamayan teknik özellikler”ile ilgili hüküm yorumlanmaya çalışılacaktır.
Mustafa Güney ÇALIŞKAN
Mart 2021
[i] Singer: The European Patent Convention; Lunzer, R., revised edition London, Sweet & Maxwell, 1995, s.106.
[ii] Konuyla ilgili görüşler için bkz. Patent Verilebilirlik Değerlendirmesinde “Önceki Tarihli Başvurular”, Prof. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK, TFM, 3(1), s.103-117.
[iii] Procter & Gamble Co. v. Nabisco Brands Inc., 711 F. Supp. 759, 762, 11 USPQ2d 1241, 1243 (D. Del. 1989) (“The prior art need not … state the elements of the claim in identical language.”)
[iv] EPO BoA, T198/84
[v] EPO Guidelines for Examination, Part F – The European Patent Application, Chapter IV – Claims (Art. 84 and formal requirements), 4. Clarity and interpretation of claims, 4.9 Optional features, https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f_iv_4_9.htm
[vi] T952/92, OJ 1995, 755.
[vii] G1/92, OJ 1993, 277, No.3; T977/93, OJ 2001, 84.
[viii] EPO BoA, T21/83
[ix] Singer: The European Patent Convention; Lunzer, R., revised edition London, Sweet & Maxwell, 1995, s.110-111.
[x] EPO Case Law of the Boards of Appeal, I. PATENTABILITY, C. Novelty, 2. State of the art, 2.3. Relevant date of documents, https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2019/e/clr_i_c_2_3.htm ; T205/91, 16.06.1992.
[xi] T233/90, 08.07.1992.
[xii] EPO BoA, T171/84
[xiii] T153/85, OJ 1988, 1, Headnote III.
[xiv] T153/85, OJ 1988, 1, Headnote IV; T31/84, OJ 1986, 369.
[xv] Intellectual Property Office, Manual of Patent Practice (MoPP), April 2018, Section 2: Novelty, 2.09, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/719293/Manual-of-Patent-Practice-July-2018.pdf
[xvi] T204/83, OJ 1985, 310.
[xvii] T161/82, OJ 1984, 551.
[xviii] T56/87, OJ 1990, 188.
[xix] T160/92, OJ 1995, 35
[xx] İstemin başka şekilde yazılamadığı durumlar hariç.
[xxi] EPO Guidelines for Examination, Part G – Patentability, Chapter VI – Novelty, 1. State of the art pursuant to Art. 54(2), https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_vi_1.htm
[xxii] EPO BoA, T305/87
[xxiii] EPO Virtual Classroom 2 Presentation, OD39-2015, Exercises on novelty, s.22-26.
[xxiv] directly and unambiguously
[xxv] EPO Guidelines for Examination 2017, Part G, Chapter VI.2.
[xxvi] “inherent disclosure”
[xxvii] USPTO Manual of Patent Examining Procedure, Chapter 2100, Section 2112
[xxviii] An Introduction to Patent Law; Mueller, J.M.; 2006, s.129.
[xxix] Intellectual Property Office, Manual of Patent Practice (MoPP), April 2018, Section 2: Novelty, 2.07, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/719293/Manual-of-Patent-Practice-July-2018.pdf
[xxx] JPO Examination Guidelines Part II. Chapter 2. Section 1.2.4(3).
[xxxi] EPO BoA, T 786/00.
[xxxii] Intellectual Property Office, Manual of Patent Practice (MoPP), April 2018, Section 2: Novelty, 2.08, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/719293/Manual-of-Patent-Practice-July-2018.pdf
[xxxiii] EPO Case Law of the Boards of Appeal, I. PATENTABILITY, C. Novelty, 2. State of the art, 2.8. Common general knowledge, 2.8.1 Definition of “common general knowledge”, https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2019/e/clr_i_c_2_8_1.htm
[xxxiv] NOVELTY AND NON-OBVIOUSNESS – THE RELEVANT PRIOR ART, Mario Franzosi, Edited for publication by Kraig Hill, Toshiko Takenaka and/or Kevin Takeuchi, CASRIP, s.79, https://ficpi.org.au/members-only/articles/Annex_1A.pdf
[xxxv] New Zealand Intellectual Property Office, The Patent Examination Manual, https://www.iponz.govt.nz/about-ip/patents/examination-manual/current/meaning-of-inventive-step/#jumpto-common-general-knowledge4
[xxxvi] CN204690370U nolu Çin faydalı model başvurusuna ait şekil 3.
[xxxvii] Rosenberg, M.D., The Essentials of Patent Claim Drafting, Oxford University Press, 2012, s.7-8.
[xxxviii] EPO Board of Appeals, T 2319/11, 19.9.2013
[xxxix] EPO Guidelines for Examination 2017, Part F, Chapter IV, 4.13
2 thoughts on “Faydalı Modelde Yenilik Kriterinin Değerlendirilmesi – Bölüm I”